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Año XXXIV – Número 2901

Lima, 26 de enero de 2017

SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Pág.

PROCESO 255-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. Expediente interno del Consultante: 02294-2010-0-1801-JR-CA-11. Referencia: Infracción de derechos de Propiedad Industrial...... ...................................... 2

PROCESO 302-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2008-00016. Referencia: Signo ANDITEL (mixto) y ANDINATEL (mixto y denominativo).. ............................................................ 15

PROCESO 311-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial – Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2015-005327. Referencia: Infracción de Derechos de Propiedad Industrial. Signos involucrados: KIUT (mixto) – KIUT SPRING (mixto). ............. 36

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 9 de septiembre de 2015

Proceso:

Asunto:

Consultante:

Expediente interno del Consultante:

Referencia:

Magistrado Ponente:

VISTOS

255-IP-2015

Interpretación Prejudicial

Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú

02294-2010-0-1801-JR-CA-11

Infracción de derechos de Propiedad Industrial.

Dr. Hernán Romero Zambrano

El Oficio 2294-2010-0/5taSECA-CSJLI-PJ, recibido el 27 de mayo del 2015, mediante el cual Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo 155 del Literal d) y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 02294-2010-0-1801-JR-CA-11.

El Auto del 20 de octubre del 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

1. Las Partes en el Proceso Interno

Demandante: Empresa de Transportes Treintitres S. A.

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Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, el INDECOPI)

2. Hechos Relevantes

2.1. El 21 de febrero de 2007, Empresa de Transportes de Ayuda Mutua y Servicios Múltiples El Arca de Noé S. A. (en adelante, El ARCA DE NOÉ), titular de la marca de servicio ARCA DE NOÉ constituida por el logotipo conformado por la figura de un bus (sin reivindicar) en los colores blanco, verde y celeste para distinguir servicios de la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, interpuso denuncia por infracción a los derechos de Propiedad Industrial contra la empresa Transportes Treintitres S. A., la cual usa en sus unidades de transporte los colores caracterfsticos de la marca registrada induciendo a confusión al público consumidor.

2.2. El 2 de julio de 2007, la empresa de Transportes Treintitres S. A. presentó ante la Autoridad un escrito en el cual manifestó que la Resolución que otorgó el registro de la marca a favor EL ARCA DE NOÉ se encuentra cuestionada ante el Poder Judicial.

2.3. El 26 de junio de 2009, mediante Resolución 1612-2009/CDS-INDECOPI, la Comisión de Signos Distintivos denegó el pedido de suspensión del procedimiento y declaró fundada la denuncia por infracción de derechos de Propiedad Industrial presentada por EL ARCA DE NOÉ. Por consiguiente, prohibió a la empresa de Transportes Treintitres S. A. el uso indebido de la marca y fue amonestada por la infracción cometida.

2.4. El 9 de julio de 2009, empresa de Transportes Treintitres S. A. presentó recurso de apelación contra la Resolución 1612-2009/CDS-INDECOPI señalando que no se habría analizado que esta empresa tendría mejor derecho a usar en sus unidades de transporte los colores caracteristicos de la marca.

2.5. El 15 de marzo de 2010, por Resolución 0623-2010ffPI-INDECOPI, el Tribunal del INDECOPI denegó la solicitud de suspensión del procedimiento y declaró fundada la denuncia por infracción a los derechos de Propiedad Industrial presentada por la empresa EL ARCA DE NOÉ S.A.

2.6. El 31 de marzo de 2010, empresa de Transportes Treintitres S. A. interpuso demanda contenciosa administrativa, peticionando la nulidad de la Resolución 0623-2010ffPI-INDECOPI, manifestando, en lo principal, que no se analizó ni se valoró debidamente los medios probatorios aportados.

2.7. El 3 de agosto de 2010, el INDECOPI contesto la demanda sosteniendo básicamente que el procedimiento administrativo no era un procedimiento

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de nulidad de registro de marca sino de una denuncia por infracción de derechos a la Propiedad Industrial.

2.8. El 24 de septiembre de 2014, a través de la Sentencia Ocho, se declaró infundada la demanda al considerar que la empresa de Transportes Treintitres S. A. no habla logrado acreditar la inexistencia de la infracción que le es imputada.

2.9. El 10 de octubre de 2014, empresa de Transportes Treintitres S. A interpuso recurso de apelación contra la Sentencia Ocho, sustentándose en los mismos términos en que fue presentada la demanda contenciosa administrativa.

2.1 O. Mediante auto de 4 de mayo del 2015, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, decidió suspender el proceso y solicitar Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

3. Argumentos contenidos en la Demanda Contenciosa Administrativa

Empresa de Transportes Treintitres S. A. en su escrito de demandaexpresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

3.1. No se ha cometido ninguna infracción toda vez que los signos distintivos que utilizan las unidades de transporte con los colores celeste, blanco y verde, pertenece a la empresa de Transportes Treintitres S. A., porque estos se vienen utilizando desde hace más de 37 años en forma consecutiva y permanente.

3.2. Constituye un acto de mala fe que la empresa EL ARCA DE NOÉ S.A., constituya una empresa con el mismo objetivo y utilizar sus unidades los mismos colores que la empresa de Trasportes Treintitres S. A.

3.3. Que el Tribunal del INDECOPI no ha tenido en cuenta que los modelos de las unidades son diferentes, tienen diferentes rutas, caracterfsticas, numeración y lineas, siendo asf, las Resoluciones cuestionadas dictadas contraviniendo el principio de legalidad.

4. Argumentos de la contestación a la Demanda ContenciosaAdministrativa

El INDECOPI en su contestación a la demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

4.1. La figura del bus con la combinación de colores blanco, verde y celeste, constituye una marca registrada a favor de la empresa ARCA DE NOÉ, bajo Certificado 39439.

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4.2. La Autoridad Administrativa actuó en cumplimiento del pnnc1p10 de legalidad y con estricta sujeción a la Ley, es decir ante la denuncia por infracción de una marca y el uso indebido de la misma, no tuvo otra cosa que declarar fundada la denuncia.

4.3. Las semejanzas entre los signos confrontados no sólo han quedado acreditadas en sede administrativa, sino que además no han sido cuestionadas por el demandante a través del presente proceso.

5. Argumentos contenidos en la Sentencia de Primera Instancia

5.1. El Vigésimo Cuarto Juzgado Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda seguida por empresa de Transportes Treintitres S. A. contra el INDECOPI, y confirmó la Resolución 0623-2010/TPI-INDECOPI, al considerar que dicha Resolución fue emitida conforme a la Ley y en atención a los principios que rigen el debido procedimiento administrativo.

6. Argumentos contenidos en el Recurso de Apelación.

Empresa de Transportes Treintitres S. A en su recurso de apelaciónmanifiesta lo siguiente:

6.1. El petitorio fue fijado como punto controvertido sobre la Nulidad de la Resolución Administrativa, desnaturalizando el proceso.

6.2. La sentencia apelada, aparte de violar el derecho al debido proceso, es perjudicial por que priva de hacer uso del derecho legítimo de propiedad industrial que se encuentra acreditado objetivamente, lo que acarrea un agravio económico y moral.

6.3. Afirma que la marca de la actora fue obtenida de mala fe, toda vez que los representantes de EL ARCA DE NOÉ fueron concesionarios de la empresa de Transportes Treintitres S. A.

7. Argumentos contenidos en la contestación del Recurso de Apelación

7 .1. Después de la correspondiente revisión del expediente no se desprende ninguna contestación al recurso de apelación.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Sala consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los Articulas155 Literal d) y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la ComunidadAndina 1, de los cuales se interpretará el Articulo 155 Literal d) de la

"Articulo 155.-Ef registro de una mama confiere a su titulare/derecho de impedir a cua/quiertemero realizar. sin su consentimiento, los siguientes actos:

(. . . )

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referida Decisión 486 por ser pertinente su análisis en la resolución del recurso interpuesto, no se interpretará el Artículo 172 de la Decisión 486 pues en el proceso interno se discute sobre una infracción marcaria y no sobre un proceso de nulidad de registro.

El pronunciamiento deberá contestar la respuesta a la siguiente pregunta:

¿En un procedimiento por infracción de derechos a la Propiedad Intelectual (uso indebido de una marca de servicio de transportes) puede haber pronunciamiento respecto del mejor derecho de uso de la marca registrada, cuando dicho argumento constituye la defensa principal del denunciado para acreditar la inexistencia de dicha infracción?

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Derecho de uso exclusivo de la marca y el uso sin consentimiento comobase de una acción por infracción.

2. Confundibilidad de signos por sus colores.

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Derecho de uso exclusivo de la marca y el uso sin consentimientocomo base de una acción por infracción.

1.1. En el proceso interno consta que, El Arca de Noé S. A., titular de la marca de servicio constituida por el logotipo conformado por la figura de un bus (sin reivindicar) en los colores blanco, verde y celeste para distinguir servicios de la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, interpuso denuncia por infracción a los derechos de Propiedad Industrial contra la empresa Transportes Treintitres S. A., la cual usa en sus unidades de transporte los colores caracterfsticos de la marca registrada induciendo a confusión al público consumidor.

1.2. De conformidad con lo anterior se abordará el tema planteado y se dará contestación a la pregunta formulada por el Consultante2

.

d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o setvicios,cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o setvicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión.

Articulo 172.- ( . .,)

La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en e/ articulo 136 ocuando éste se hubiera efectuado de me/a fe. Esta acción prescribirá a tos cinco anos contados desde la fecha de concesión del registro impugnado".

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1.3. Bajo el principio "registra!" en el campo del derecho de marcas se soporta el sistema atributivo de registro, mediante el cual el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro.

1.4. Se habla de derecho exclusivo, ya que una vez registrada la marca su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento.

1.5. De conformidad con lo anterior, se dice que el titular de la marca tiene dos tipos de facultades:

1.5.1. Positiva: Es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla.

1.5.2. Negativa (ius prohibendi): Esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en el campo registra! o en el campo del mercado.

1.5.3. El titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible; y,

1.5.4. Tiene la facultad de impedir que terceros sin consentimiento realicen determinados actos con su marca. Sobre esta facultad, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: "La finalidad que persiguen las acciones derivadas del ius prohibendi está dirigida a evitar que el doble uso de una marca idéntica o similar introduzca confusión en el mercado', lo que presupone la existencia de actos

demostrativos del uso confundible del signo. La exigencia de este uso viene dada 'de una parte, por la necesidad de defender a /os

consumidores quienes ante la presencia de dos marcas idénticas o similares en el mercado ven afectada su capacidad de selección como demandantes de bienes y servicios, y de otra, por la posibilidad de confusión fundada en la defensa de los empresarios quienes como primeros oferentes del producto están interesados en que se establezca la identidad de este producto con el fabricante, a fin de informar sobre la calidad del mismo, su origen y las caracterlsticas especiales que posee ( ... ). La presencia efectiva de por lo menos dos marcas que se comercializan en un mismo mercado, es elemento fundamental para que se produzca la confusión. ( ... ) allf donde no hay posibilidad de comparación entre dos objetos, tampoco habrá posibilidad de confusión". (Sentencia dictada en el expediente ND 11-IP-96, del 29 de agosto de 1997,

2 Ver a modo de referencia las llnterprelaclones Prejudiciales de 14 de marzo de 2012, expedida en el proceso 145-IP-2011; y, de 25 de febrero de 2016, expedida en el proceso 263-IP-205.

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ú

publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 299, del 17 de octubre del mismo año, caso BELMONT).

1.7. El Artículo 155 en sus Literales a), b), c), d), e) y f) de la Decisión 486 determina los actos que no pueden realizar los terceros sin consentimiento del titular de la marca. Para el caso particular, el Articulo 155 Literal d) de la Decisión 486 es una causal general de impedimento de uso en el comercio de un signo idéntico o igual a la marca registrada en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.

1.8. Para calificar la conducta contenida en Artículo 155 Literal d) de la Decisión 486, se deberán tener en cuenta los siguientes elementos:

1.8.1. El uso en el comercio del signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio. Se debe tener en cuenta lo siguiente:

1.8.1.1. La conducta se califica mediante el verbo "usar'. Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones donde el sujeto pasivo utilice la marca infringida: uso en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas.

1.8.1.2. La conducta se debe realizar en el comercio. Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios.

1.8.1.3. Prevé una protección más allá del principio de especialidad. Por lo tanto, se protegerá la marca, aunque el signo usado en el comercio se relacione con productos o servicios diferentes a los amparados por la marca vulnerada.

1.8.2. Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación. Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado.

1.9. La norma prevé que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. Para esto los signos deben ser exactamente iguales3

.

3 Sobre el riesgo de confusión y de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: "El riesgo de confusión es la posibilidad de que et consumidor et adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). El riesgo de asocíac,ón es la posibilidad de que el consumidor que, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica". (Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, expedida dentro del trámite 7Q.IP-2008).

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I

1.1 O. La acción de colocar el signo idéntico incluye de por sí el riesgo de confusión en el público consumidor, mientras que en relación con el signo similar si se debe demostrar el riesgo de confusión o de asociación4

•

1.11. La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión:

1.11.1. La confusión directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o solicitar un servicio determinado en la creencia de que está obteniendo otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y,

1.11.2. La confusión indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común5

•

1.12. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

1.13. Para lo anterior, se deberá realizar la comparación entre el signo registrado como marca y el supuestamente infractor, teniendo en cuenta su naturaleza a fin de verificar si se puede generar riesgo de confusión o asociación.

1.14. Previamente a responder concretamente la pregunta formulada por la Sala consultante, se precisa que este Tribunal no brindará una respuesta que resuelva el caso en concreto ni calificará los hechos materia del proceso interno, limitándose a establecer el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento juridico de la Comunidad Andina.

¿En un procedimiento por infracción de derechos a la Propiedad Intelectual (uso indebido de una marca de servicio de transportes) puede haber pronunciamiento respecto del mejor derecho de uso de la marca registrada, cuando dicho argumento constituye la defensa principal del denunciado para acreditar la inexistencia de dicha infracción?

Debemos tener presente, que el objetivo perseguido por el denunciante al presentar una acción por infracción es obtener de la autoridad competente

4 lbfdem.

5 Proceso 89-IP-2005, de 20 de julio de 2005. Caso: "ENVIOS DE DINERO BBVA BANCOMER + GRÁFICA A COLOR".

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un pronunciamiento en el que se determine si los hechos denunciados son o no constitutivos de infracción en contra de los derechos de propiedad industrial conferidos por el registro de la marca base de la denuncia. En consecuencia, al resolver la controversia la autoridad competente no debe pronunciarse respecto del mejor derecho de uso de la marca registrada ni determinar la validez del acto administrativo que concedió el registro marcario base de la acción por infracción.

2. Confundibilidad de signos por sus colores

2.1. En el proceso interno se ha señalado que la denunciante, El Arca de Noé S. A., es titular de la marca de servicio ARCA DE NOÉ constituida por ellogotipo conformado por la figura de un bus (sin reivindicar) en los coloresblanco, verde y celeste para distinguir servicios de la Clase 39 de laClasificación Internacional de Niza, mientras que la denunciada afirma nohaber cometido ninguna infracción toda vez que los signos distintivos queutilizan las unidades de transporte con los colores celeste, blanco y verdeles pertenece porque se vienen utilizando desde hace más de 37 años enforma consecutiva y permanente. En consecuencia, resulta pertinentereferirnos al tema de la confundibilidad de los signos por sus colores.

2.2. Al respecto se advierte que, en el presente caso, se deberá considerar que el signo base de la denuncia de infracción de derechos reivindica colores específicos delimitados por una forma (la figura de un bus), lo cual se encuentra permitido por el Articulo 134 literal e) de la Decisión 486. Por tal razón, al analizar el riesgo de confundibilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, es decir, la figura en su interrelación con los colores reivindicados.

2.3. Es importante, en cuanto a la combinación de colores, tener en cuenta que hay que hacer ciertas precisiones: una simple reunión de colores en abstracto no tiene la virtualidad de identificar productos y servicios en el mercado, es decir, no tiene la capacidad de generar un punto de discernimiento para el público consumidor en relación con su actividad de elección. Una combinación de colores, para ser registrada como marca, debe generar una composición especial, inusual, y claramente diferenciable. Para esto, debe presentarse con formas, trazos, figuras, siluetas y contornos bien definidos; lo cual permite cumplir con los tres requisitos básicos de registrabilidad6

•

2.4. En abstracto, la unión de dos o más colores puede tener miles de presentaciones. Es una única, diferenciada y arbitraria presentación de dicha unión, la que podría generar recordación y distinción de los diferentes productos o servicios que amparan, así como del específico origen empresarial.

1 Ver a modo de referencía la Interpretación Prejudicial de 14 de mayo de 2014, expedida en el marco del proceso 222-IP-2013.

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o

2.5. La determinación de la confundibilidad que pueda presentarse en un caso de infracción marcaria corresponde a una decisión del juzgador, quien ha de establecerla sobre la base de principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad, teniendo en cuenta que se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena.

2.6. En el caso de los colores de uso común, se pueden dar como ejemplos el color rojo de los extintores de incendios y el amarillo para los servicios postales. En cuando a los colores descriptivos, es posible mencionar como ejemplos ilustrativos, el color amarillo para indicar el sabor a limón y el rosa para indicar el sabor de determinados productos, así como el color verde para pasa bocas o bocaditos con sabor a finas hierbas o cualquier color para distinguir tintes7

•

2.7. En principio la regla general es la siguiente:

2.7.1. Al efectuar el examen comparativo entre marcas mixtas, no deben tomarse en cuenta, los gráficos y los colores de uso común o descriptivos, a efectos de determinar si existe riesgo de confusión; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. En el caso de los gráficos o colores de uso común o descriptivo, la distintividad se busca en los elementos diferentes que integran el signo y en la condición de signo de fantasía en conjunto.

2.7.2. La exclusividad del uso, que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que elementos gráficos de uso común o descriptivos, pueden ser utilizados únicamente por un titular, porque al ser esos gráficos usuales o descriptivos, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando, hacerlo constituiría el monopolio del uso de gráficos necesarios en beneficio de unos pocos.

2.7.3. Una marca que contenga gráficos o colores de uso común o descriptivos, no reinvindicados, no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estarla otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre un elemento de uso común o descriptivo, posiblemente necesario. El titular de una marca con un elemento de uso común o descriptivo sabe que tendrá que coexistir con marcas anteriores y con aquellas que se han de solicitar en el futuro. Esta realidad, necesariamente, tendrá

7 Ver a modo de referencia la lnterprelación Prejudicial emitida en el marco del Proceso 232-IP-2015, de fecha 2 de marzo del 2016, relalivo a un Caso de Infracción de Derechos de Propiedad Industrial.

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efectos sobre el criterio que se aplique al cotejo, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común o descriptivos son necesariamente débiles y que el cotejo entre marcas que lo contengan debe ser efectuado con un criterio benevolente.

2.8. Por otra parte el Literal d) del Articulo 135 de la Decisión 486 determina que no podrán registrarse como marcas los signos que "consistan exclusivamente en fonnas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican" (Subrayado por fuera del texto).

2.9. Ciertos colores podrían otorgar una ventaja funcional o técnica a un determinado producto, como es aquella de estimular el apetito en el consumidor potencial. De ser el caso, estos colores no serán registrables, ni podrán oponerse frente a terceros, por cuanto su inclusión dentro de una marca registrada no podrán conferir a su titular un derecho al uso exclusivo sobre el mismo.

2.1 O. Un color será funcional, desde el punto de vista jurídico, cuando sea esencial para el uso o la finalidad del respectivo producto o cuando afecte a su costo o calidad.

2.11. Los factoresª que deben tenerse en cuenta para determinar si un color es funcional son, entre otros, los siguientes:

2.11.1. Si el color responde a la naturaleza del producto (por ejemplo, para distinguir tintes);

2.11.2. Si el color otorga una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican (por ejemplo, un color que posea propiedades físicas o químicas tales como las de reflejar la luz o absorber el color);

2.11.3. Si el color es técnicamente funcional (por ejemplo, el rojo para extintores de incendios y determinados colores utilizados para los cables eléctricos);

2.11.4. Si el color tiene una función económica, que no sea el resultado natural del proceso de fabricación (como el color terracota para las tejas o las piezas de cerámica); y,

2.11.5. Si es necesario garantizar la competitividad en el uso de ese color en un mercado en el que, habida cuenta del color elegido y de los productos de que se trate, otros comerciantes con motivación suficiente recurrirán de modo natural a ese color y desearían utilizarlo de modo semejante para sus productos o servicios.

9 lbldem.

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2.12. En consecuencia, en caso de que el cotejo entre signos distintivos involucre un signo que contenga elementos cromáticos funcionales, éstos deberán ser excluidos de la comparación y no podrán ser tenidos en cuenta para efectos de determinar la similitud entre los signos cotejados.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el Proceso Interno 02294-2010-0-1801-JR-CA-11, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.

Qll) Cecilia Luisa Ayllón Quinteros

MAGISTRADA

,...

\

Hugo pac MAGISTRADO

De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente-Interpretación Pr · dicial el Presidente y el Secretario.

Dr. Hernl':.�-Zambraño

�1uENTE

12

SECRETARIO

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Notifíquese a la Entidad Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 13 de octubre de 2016

Proceso: 302-IP-2015

Asunto: Interpretación Prejudicial

Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia

Expediente interno del Consultante: 2008-00016

Referencia: Signo ANDITEL (mixto) y ANDINATEL (mixto y denominativo)

Magistrada Ponente: Dra. Martha Rueda Merchán

VISTOS

El Oficio 1944 recibido por este Tribunal el 23 de junio de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de Jo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial de los artículos 134 y136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno Nº 2008-00016; y,

El auto de 7 de diciembre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A. ANTECEDENTES

1. Partes en el Proceso Interno:

Demandante: ANDITEL S.A.

Demandada: LA NACIÓN -SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

Tercero Interesado: ANDINATEL S.A.

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2. Hechos Relevantes:

2.1. El 6 de abril de 1987, ANDITEL S.A. solicitó el registro de la marca ANDITEL (mixta), para amparar los siguientes productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza: "aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores; software; extintores". La misma fue concedida por la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución 28115 de 18 de noviembre de 2004 (Expediente 92 268881).

2.2. El 6 de abril de 1987, ANDITEL S.A. solicitó el registro del nombre comercial ANDITEL para: "actividades comerciales relacionadas con importación, exportación, instalación, ensamblaje, fabricación, diseño, distribución, mantenimiento, arrendamiento, compostura, armado, compra, venta y comercio en general de artlculos eléctricos, electrónicos, equipos de te/efonfa y radiotelefonía, comunicaciones de todo género". El mismo fue registrado por la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución 006958 de 25 de agosto de 1989.

2.3. El 27 y 28 de mayo de 1999, ANDINATEL S.A. solicitó el registro de la marca ANDINATEL (mixta), para amparar productos y servicios de las clases 9, 38 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza. Fueron concedidas mediante las Resoluciones 3889, 3944 y 3888 de 28 de febrero de 2000 (Expedientes Nº 99033220, 99032989 y 99032991 ).

2.4. El 27 de mayo de 1999, ANDINATEL S.A. solicitó el registro de la marca ANDINATEL (denominativa), para amparar productos y servicios de las Clases 9, 38 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza. Fueron concedidas por la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resoluciones 3890, 3891 y 3892 de 28 de febrero de 2000 (Expedientes Nº 99032985, 99032986 y 99032987).

2.5. El 27 de mayo de 1999, ANDINATEL S.A. solicitó el registro del nombre comercial ANDINATEL (mixto y denominativo), para amparar productos y servicios de las Clases 9, 38 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza. Fue concedido por la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resoluciones 17489 y 17488 de 27 de mayo de 1999.

2.6. El 4 de julio de 2006, ANDITEL S.A. solicitó el registro como marca del signo mixto ANDITEL 1, para amparar los siguientes productos y servicios

MCompuesta por varios elementos que son: Elementos denominativos: Consistentes en la expresión ANDITEL, y /as expresiones explicativas dentro del conjunto consistente en la frase comercial TECNOLOGIA EN TELECOMUNICACIONES.

2

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ó� )

de las Clases 9, 38 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza: Clase 9: "Aparatos e instrumentos cientlficos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores", Clase 38: "Telecomunicaciones", Clase 42: M Servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos; servicios de análisis y de investigación industrial; diseño y

desarrollo de ordenadores y programas de ordenador ('software'); servicios públicos". (Expedientes 06 99932, 0699928 y 06 99930). Una vez publicadas no se presentaron oposiciones.

2. 7. El 30 de abril de 2007, la División de Signos Distintivos de laSuperintendencia de Industria y Comercio, mediante Resoluciones 011937, 011935 y 011936, denegó el registro de la marca mixta ANDITEL por considerar que no se ajustaba a los requisitos legales establecidos en las nomas marcarias vigentes. Contra dicho acto administrativo la sociedad ANDITEL S.A., interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.

2.8. El 29 de junio de 2007, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resoluciones 019960, 019967 y 019962, resolvió el recurso de reposición confirmando los actos administrativos impugnados, y concediendo el recurso de apelación.

2.9. El 15 y 6 de agosto de 2007, la Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial, mediante Resoluciones 25186, 24050 y 24051, resolvió el recurso de apelación confirmando las decisiones impugnadas.

2.1 O. ANDITEL S.A., presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos administrativos referenciados anteriormente, proferidos por la Superintendencia de Industria y Comercio.

2.11. El 22 de junio de 2015, la Secretaria de la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia, mediante Oficio 1944 de 22 de junio de 2015, solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

3. Argumentos de la Demanda presentados por ANDITEL S.A.:

3.1. Alega que los signos en conflicto no son confundibles entre si y que la autoridad nacional omitió tener en cuenta la naturaleza de los prefijos que conforman el signo mixto solicitado: i) el prefijo ANDI que pertenece a la

(. . . ) Elementos figurativos: Consistentes en un rectángulo y una franja gruesa horizontal en la parte inferior del rectángulo, y en el tipo especial de letra. Elementos cromáticos: Consistente en los colores azul y blanco, incorporados en los elementos denominativos y figurativos dentro del conjunto".

3

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sociedad demandante por encontrarse incluido en varios de sus registros de marcas; ii) el prefijo TEL que es una partícula de uso común en relación con productos y servicios de las Clases 9, 38 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

3.2. También aduce que las marcas ANDINATEL están compuestas por los sufijos y/o prefijos ANDINA y TEL, los cuales son de uso común en relación con productos y servicios de las Clases 9, 38 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

3.3. De otra parte, que el componente denominativo de la marca mixta ANDINATEL es débil, y que por lo tanto se le debió dar mayor relevancia a los elementos característicos restantes (figurativos y cromáticos), y que la comparación denominativa debió partir de la expresión AT ANDINATEL, por lo cual agrega que el examen debió hacerse en su conjunto y no en relación con cada uno de sus elementos independientemente considerados.

3.4. Manifiesta que la concesión de las marcas ANDINATEL por parte de la autoridad nacional, se efectuó con posterioridad a la fecha de solicitud de la marca mixta ANOITEL (6 de abril de 1987), y que a su vez se otorgó el registro de la marca mixta ANDITEL, conociendo de la existencia de las marcas de titularidad de la sociedad ANDINATEL S.A., por lo que aduce estar verificado nuevamente que los signos en conflicto pueden coexistir en el mercado.

3.5. Así mismo, que la concesión de las marcas ANDINATEL por parte de la autoridad nacional, se efectuó con posterioridad a la fecha de solicitud del nombre comercial ANDITEL (6 de abril de 1987) y que por lo tanto quedó constatado nuevamente que los signos en conflicto pueden coexistir en el mercado.

3.6. Igualmente, que la solicitud del nombre comercial ANDINATEL (mixto y denominativo}, para amparar productos y servicios de las Clases 9, 38 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza, se efectuó con posterioridad a la fecha de solicitud (6 de abril de 1987) y registro (25 de agosto de 1989) del nombre comercial ANDITEL, por lo cual reitera que los signos en conflicto pueden coexistir en el mercado.

3. 7. Finalmente, que la autoridad nacional está desconociendo sus propiosprecedentes, porque otorgó el registro de los signos mixtos y denominativos ANDINATEL, conociendo de la existencia del signo mixto ANDITEL para distinguir productos de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza y que aquella no formuló oposición al registro solicitado.

4. Argumentos de la Contestación presentados por La SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO:

4.1. Aduce que los signos en conflicto son confundibles entre sí y que el signo solicitado incorpora el elemento predominante de las marcas ANDINATEL.

4

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4.2. Añade que el simple hecho de cambiar la letra "E" por la letra "A" no le otorga distintividad al signo solicitado a registro y en cuanto al hecho de presentarse coexistencia de ciertos signos, manifiesta que ello no significa que al estudiar las circunstancias particulares de cada caso, la autoridad registra! no pueda denegar el registro solicitado.

5. Argumentos del Tercero Interesado ANDINATEL S.A.:

5.1. Manifiesta que los signos en conflicto son confundibles en los aspectos ortográfico, fonético e ideológico.

5.2. Alega que la sociedad demandante carece de los registros que aduce tener y que incorporan el prefijo ANDI. Indica que basta con revisar la base de datos de la autoridad nacional para constatar que mientras ANDITEL S.A. cuenta con registros negados o caducos, ANDINATEL S.A. es titular de registros de marcas mixtas y denominativas.

5.3. Así mismo que la composición constructiva de la marca no obedece única y exclusivamente al prefijo ANDI, sino que se vale de otras letras, silabas, palabras, etc.

5.4.

5.5.

5.6.

B.

Además, que la titularidad primigenia que argumenta tener la sociedad demandante sobre la expresión ANDITEL, no está llamada a prosperar porque la autoridad nacional en la debida oportunidad declaró la caducidad de dicho registro por no completar los requisitos dentro del término conferido para el efecto, por lo que tampoco se configura la pretendida coexistencia de marcas que la accionante invoca.

Que los signos en conflicto identifican productos y servicios en las mismas clases de la clasificación internacional de Niza y que la sociedad demandante desconoce que para invocar la protección de un nombre comercial como defensa a la denegatoria del registro solicitado, debe acreditarse su uso real, continuo y efectivo, porque el acto de depósito del nombre comercial es un acto meramente declarativo.

Agrega que los ámbitos de aplicación de la normativa sobre nombres comerciales y marcas son totalmente diferentes, y que es imposible alegar la pretendida coexistencia registra\ entre las marcas de la sociedad demandada y el nombre comercial de la sociedad demandante.

NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Corte Consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 136 literal a) de ta Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, respecto de los cuales procede interpretar el segundo y no así el primero en mención por no ser directamente aplicable para resolver el caso particular.

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Adicionalmente, el Tribunal interpretará de oficio el articulo 135 literal g, al referirse a las partículas de uso común, 136 literal b), así como los artículos 150, 190, 191, 192 y 193 de la de la misma normatividad2 en consideración a los temas de los cuales informa la controversia, entre ellos, sobre el presunto conflicto entre marcas con un nombre comercial.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Protección del nombre comercial. El signo solicitado para registro comomarca y anteriormente usado como nombre comercial.

2. lrregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. Riesgo de confusión.Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de los signosdistintivos. El consumidor medio.

3. Comparación entre signos mixtos.

2 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.­"( ... ) Articulo 136 No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada

por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respectode los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(.. . ) b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido. o, de ser el caso, a un rótulo

o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo deconfusión o de asociación

( . . . ) Articulo 150 Vencido el plazo establecido en el articulo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. ( . . . ) Articulo 190 Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir. Articulo 191 El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su pnmer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa. Articulo 192 El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un qaño económico o comercial injusto. o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular. Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los articulas 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda. Articulo 193 Conforme a la legislación interna de cada Pais Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depósito tendrá carácler declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el artículo 191". (... )".

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4. Comparación entre signos mixtos y denominativos.5. Análisis de registrabilidad de signos compuestos por partículas de uso

común.6. Coexistencia de hecho de marcas.7. El examen de registrabilidad que debe realizar la oficina de registro de

marcas: De oficio, motivado, autónomo e integral.

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Protección del nombre comercial. El signo solicitado para registrocomo marca y anteriormente usado como nombre comercial

1.1. Según lo informa el proceso interno, la demandante sostuvo que la concesión de las marcas ANDINATEL (mixta y denominativa), se efectuó con posterioridad a la fecha de solicitud del nombre comercial ANDITEL, mientras ANDINATEL argumentó que la demandante no tuvo en cuenta que para invocar un nombre comercial como defensa de la denegatoria del registro solicitado, debe haberse acreditado su uso real, continuo y efectivo, por cuanto el acto de registro del nombre comercial es meramente declarativo.

1.2. Corresponde por lo tanto abordar el tema anunciado en este punto, a lo cual procederá el Tribunal con sujeción a la jurisprudencia que ha desarrollado en la materia a partir de lo establecido en las disposiciones respectivas del Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina3

.

1.3. El artículo 136 literal b), junto con las disposiciones contenidas en el titulo X de esta Decisión, se encargan de regular la protección del nombre comercial, el cual, junto con las marcas y demás signos distintivos. constituye un derecho igualmente tutelado por el Sistema de Propiedad Industrial del Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino.

1.4. Es así como la primera de las disposiciones citadas, establece:

uArticulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

( ... )

b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, deser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, suuso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación-.

Se destaca la siguiente providencia: Interpretaciones Prejudiciales del 6 de febrero de 2013 en el proceso 156-IP-2012; del 19 de junio de 201, en el marco del proceso 40-IP-2013; del 28 de agoslo de 2013 en el proceso 142-IP-2013; del 17 de septiembre de 2014 en el proceso 99-IP-2014; del 20 de mayo de 2015 en el marco del proceso 192-IP-2014; del 15 de julio de 2015 en el proceso 324· IP-2014; y del 27 de octubre de 2015 en el proceso 35-IP-2015.

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(j2

�

( ... )". (negrillas fuera de texto)

1.5. Previo a referirse el Tribunal a la protección que el Ordenamiento Jurídico Comunitario otorga al nombre comercial, habrá de reiterar los rasgos que lo caracterizan, lo cual ha precisado a lo largo de múltiples interpretaciones a partir de la noción que sobre el mismo trae el articulo 190 de la misma Decisión 486, cuya norma postula el siguiente entendimiento sobre el nombre comercial:

"Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.

Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles.

Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir."

1.6. De acuerdo con el concepto que sobre el nombre comercial estatuye la norma precedente, se desprenden las siguientes características:

1.7.

4

1.6.1. El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado.4

1.6.2. Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales.

1.6.3. El nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a ésta, o tener una razón social y uno o varios nombres comerciales diferentes de ella.

1.6.4. El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener varios nombres comerciales, pero sólo una razón social.

Presupuestos para la protección del nombre comercial y momento a partir del cual se genera

El sistema de protección del nombre comercial se encuentra regulado en los artículos 191 a 193 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuyas normas respectivamente determinan:

Si bien la norma hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a un problema conceptual. El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se da el titulo XI de la Decisión 486.

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MArtículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de fa empresa o del establecimiento que lo usa" -(negrillas fuera de texto)-.

·Artículo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquiertercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ellopudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular ocon sus productos o servicios. En el caso de nombres comercialesnotoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un dañoeconómico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto delprestigio del nombre o de la empresa del titular.

Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda".

"Artículo 193.- Conforme a la legislación interna de cada País Miembro. el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el artículo 191" -(negrillas fuera de texto)-.

1.8. De acuerdo con estas disposiciones, el derecho exclusivo sobre un nombre comercial únicamente se adquiere por el uso como explícitamente en ellas se determina, y por lo tanto puede afirmarse que la protección jurídica del mismo consagrada en este Ordenamiento está inescindiblemente vinculada a la materialidad real de este presupuesto. cuyo derecho sobre el nombre comercial se adquiere a partir de su primer uso en el comercio, como a la vez así lo precisa el artículo 191 arriba citado.

1.8.1. Por lo mismo, el depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre este, como así lo deja en claro por su parte el artículo 193 ya citado al puntualizar que le es optativo al titular del mismo registrarlo o depositarlo y que ello sólo tiene carácter declarativo, de donde el registro de un nombre comercial puede ser un indicio del uso, pero no es el medio a través del cual se consolida el derecho sobre el nombre comercial, ni constituye plena prueba sobre la exigencia efectiva del uso.

A diferencia de lo que sucede con el sistema atributivo del registro de marcas donde el derecho surge del registro, el de protección del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos. Es decir, el derecho sobre el nombre comercial no se adquiere por la inscripción o depósito, sino exclusivamente con su primer uso.

La función de un sistema de registro de nombres comerciales es, por un lado, informativo en relación con el público consumidor y, por otro, una herramienta para que la Oficina de Registro de Marcas haga su análisis de registrabilidad de oficio e integral. Lo anterior

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quiere decir que de existir un sistema de registro de nombres comerciales, la oficina de registro al realizar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tener en cuenta los nombres comerciales ya registrados y usados con anterioridad.

1.8.2. De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, sustancial y constante. Real quiere decir que se use materialmente en el mercado, es decir, que efectivamente identifique un comerciante determinado en el mercado. Sustancial, que su uso en el mercado mantenga los elementos esenciales5

, y constante que su uso sea permanente6

.

La prueba del uso en las condiciones mencionadas tiene dos efectos:

1.8.2.1. Quien alegue y pruebe el uso real, sustancial y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a la misma si dicho signo puede causar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.

1.8.2.2. Quien alegue y pruebe el uso real, sustancial y constante de un nombre comercial con anterioridad al uso de un signo idéntico o similar, podrá impedir dicho uso si éste puede causar riesgo de confusión o de asociación.

El uso real, sustancial y constante podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros.

Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, los siguientes actos entre otros: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.

Un nombre comercial registrado de una manera y usado sustancialmente de otra, no generaría ninguna clase de derecho. Es decir. el nombre comercial registrado debe ser el mísmo real y constantemente usado en el mercado, ya que de lo contrario no cabria ningún derecho sobre el primero. Lo anterior, por cuanto dicho signo, aunque registrado, no tendrla relación con el público consumídor. Sobre el uso real y constante, se puede consultar la Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2000, expedida en el marco del Proceso 45-IP-98.

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(J

El signo solicitado para registro como marca y anteriormente usado como nombre comercial

1.9. Si bien la normativa comunitaria otorga protección al nombre comercial en relación con el registro de marcas idénticas o similares, ello no le confiere el derecho inexorable a su titular para registrarlo como marca. El titular de un nombre comercial debe someterse al análisis de registrabilidad que realizan las oficinas de registro de marcas, en el cual intervienen muchos factores y lo convierten en un análisis complejo; en este proceso se deben analizar factores como la confusión o riesgo de asociación del signo que se pretende registrar como marca, la notoriedad del signo a registrar, la distintividad intrínseca del signo, el uso en el mercado del nombre comercial, entre muchos otros7

•

2. lrregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de signos distintivos. El consumidor medio

2.1. Como en el proceso interno se discute si los signos "ANDITEL" (mixto) y "ANDINATEL,, (mixto y denominativo), son confundibles, el Tribunal habrá de analizar la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina8

,

del siguiente tenor literal:

"Artículo 136.-No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormentesolicitada para registro o registrada por un tercero, para losmismos productos o servicios, o para productos o serviciosrespecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgode confusión o de asociación; ( ... )".

2.2. El Ordenamiento Jurídico Comunitario protege la función distintiva del signo marcario, a través del cual se identifican los productos o servicios en el mercado y, por lo tanto, entre la pluralidad de normas consagradas al efecto en el Régimen de Propiedad Industrial codificado en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, extiende su tutela jurídica a precaver eventuales riesgos de confusión o de asociación en el mercado, inadmitiendo la coexistencia de signos idénticos o similares para identificar los mismos productos o servicios que puedan generar esta clase de riesgos, conforme se desprende de la disposición que se analiza.

7

11

Sobre esto se puede ver: OT AMEN DI, Jorge. "DERECHO DE MARCAS", Editorial Abeledo - Perrol, pág. 234, Buenos Aires Argentina, 2010, 71 edición. Sobre esta causal se pueden consultar las siguientes Interpretación Prejudicial 55-IP-2013, del 8 de mayo de 2013 e Interpretación Prejudicial 114-IP-2013, del 29 de agosto de 2013.

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2.3. De ahí que la norma prohíba el acceso al registro de algún signo idéntico9

o semejante 10 a una marca anteriormente registrada o ya en proceso deregistro, cuyo uso pueda causar riesgo de confusión o de asociación en elmercado, puesto que dadas dichas condiciones en el signo solicitado, nosolo el mismo carecería de fuerza distintiva propia para poder acceder a suregistro como marca, sino que además aparejaría la gran posibilidad deinducir a error al público consumidor, y en esa medida con capacidad degenerar riesgo de confusión o de asociación en la selección de losproductos o servicios identificados con la marca.

2.4. En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero, frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee.

2.5. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

2.6. Por lo tanto, con el fin de resolver la nulidad en cuyo proceso se origina esta interpretación, se deberá establecer si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:

9

'º

2.6.1. Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto.

2.6.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto.

2.6.3. Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.

2.6.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.

Los signos idénticos son aquellos que son absolutamente iguales. Contienen todos los elementos que constituyen los signos en conflicto. Los signos semejantes son aquellos que no son absolutamente iguales, pero comparten rasgos esenciales. Contienen diferencias secundarias o insignificantes. que podrlan pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor.

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2. 7. Asimismo es de tener en cuenta que las similitudes o semejanzas encualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, debe corresponder al resultado de un análisis integral conforme lo requiera cada caso particular según sus propias especificidades, además de ser considerado los productos o servicios que se identifican con la marca, en este caso los productos amparados con los signos "ANDITEL" (mixto) y "ANDINATEL" (mixto y denominativo) y comparando los signos en conflicto con sujeción a las reglas de cotejo que inspiradas en el sistema del Derecho de Marcas, tiene adoptadas este Tribunal.

2.8. En efecto, al procederse a cotejar los signos en conflicto, deben ser observadas las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos 11:

2.8.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual.

2.8.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

2.8.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

2.8.4. Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y en consecuencia para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos.

3. Comparación entre signos mixtos

3.1. De otra parte como la controversia informa de la presunta confusión entre los signos mixtos ANDITEL y ANDINATEL, debe tenerse cuenta al compararlos que este tipo de signos se componen por un elemento

11 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 19 de octubre de 2005 en el Proceso 148-IP-2005; e Interpretación Prejudicial del 28 de mayo de 2009 en el Proceso 24-IP-2009.

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denominativo y uno gráfico. El primero, representado por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado conceptual. El segundo, por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas como emblemas, logotipos, íconos, etc.

3.2. Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.

3.3. En consecuencia, una vez se haya determinado cuál es el elemento característico del signo mixto, se deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo entre los mismos:

3.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión.

3.3.2. Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, debe tener en cuenta para la comparación de los signos figurativos, que en estos se pueden distinguir dos elementos:

- El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo.

- El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en lamente de quien la observa.

El cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer.

3.3.3. Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos

distintivos. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las

siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:

3.3.3.1. Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

3.3.3.2. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

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3.3.3.3. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación.

3.3.3.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostrarla cómo es captada la marca en el mercado.

3.3.3.5. Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos.

3.4. De acuerdo con las reglas que vienen de explicarse, se deberá realizar el cotejo de los signos mixtos "ANDITEL" y "ANDINATEL", para poder determinar o descartar el probable riesgo de confusión y/o de asociación entre los mismos, con el fin de proveer sobre la legalidad de los actos demandados en cuyo proceso se solicita esta interpretación, además de tener en cuenta con el mismo fin, las pautas de interpretación sobre los elementos específicos que han sido controvertidos en el mismo asunto, conforme habrán de desprenderse de los temas que se desarrollarán a continuación en esta providencia.

4. Comparación entre signos mixtos y denominativos

4.1. Como la controversia también informa de la presunta confusión entre el signo mixto ANDITEL y el denominativo ANDINATEL, es necesario que se proceda a compararlos teniendo en cuenta los siguientes parámetros:

4.2. Se deberá establecer cuál es el elemento predominante de los signos mixtos, aplicando posteriormente las siguientes reglas12 de comparación:

4.2.1. Si el elemento gráfico es el preponderante. En principio no habría riesgo de confusión.

4.2.2. Si el elemento denominativo es preponderante. El cotejo

deberá realizarse de conformidad con las reglas para el cotejo de

signos denominativos descritas en al acápite precedente.

4.3. Por lo tanto, se deberá aplicar los mencionados parámetros con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos "ANDITEL" (mixto) y "ANDINATEL" (denominativo) cuyo análisis puede permitir a la vez identificar, para el efecto, si existe un elemento compartido y preponderante o relevante en ambos signos.

12 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de agosto de 2007 en el Proceso 84-IP-2007 y la Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el Proceso 26-IP-2014.

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5. Examen de registrabilidad de signos compuestos por partículas deuso común

5.1. Como en el proceso interno se discute si las partículas ANDINA, ANDI y TEL es de uso común, el Tribunal abordará este tema siguiendo su linea jurisprudencia! al respecto13 y teniendo en cuenta las disposiciones pertinentes del Régimen de Propiedad Industrial de la Comunidad Andina.

5.2. El creador de una marca al conformarla puede valerse de toda clase de elementos como gráficos, palabras, expresiones o partículas, y alguno o varios de estos componentes pueden catalogarse como de uso común en relación con el tipo de productos o servicios de que se trate, razón por la cual no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.

5.3. El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone:

"No podrán registrarse como marcas los signos que:

( ... )

g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designacióncomún o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguajecorriente o en la usanza del país".

5.4. La norma trascrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales del producto o servicio, cuya prohibición no debe comprenderse referida únicamente a los signos denominativos, pues los elementos gráficos también pueden llegar así a expresarlo, y por lo tanto de representar el signo gráfico o mixto en su total estructura una designación común o usual del producto, se adecuaría a esta causal de irregistrabilidad, constitutiva a la vez de causal de nulidad absoluta de conformidad con lo previsto en el primer párrafo del articulo 172 contenido en la misma Decisión de la Comisión de la Comunidad Andina.

5.5. Sin embargo, es posible que los gráficos, palabras, expresiones o partículas de uso común al ser empleadas en combinación con otros elementos, tengan la aptitud de llegar a concretar ciertos rasgos particulares o innovadores que permitan apreciar en su conjunto la configuración de un signo con capacidad distintiva autónoma, en cuyo caso puede accederse a su registro como marca. De todos modos, el titular de la misma no podría impedir que los elementos de uso común sean utilizados por otros empresarios, de donde su marca podría considerarse débil, de limitada fuerza de oposición, porque los gráficos, expresiones, palabras y partículas de uso común se deben excluir del cotejo de marcas.

13 Se destaca la siguiente providencia: Interpretación Prejudicial del 25 de septiembre de 2015 en el Proceso 112-IP-2015.

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5.6. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (de uso común o descriptivos) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintitividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintitividad de los signos en conflicto.

5. 7. Para finalizar el tema comprendido en este punto, los elementos de usocomún o descriptivos en una clase determinada, pueden no ser así en otra. Por via de ejemplo, los vocablos de esta connotación para la clase de servicios mecánicos, pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa.

5.8. De acuerdo con los fundamentos ofrecidos en esta interpretación, se deberá deten11inar si las partículas ANDINA, ANDI y TEL, son de uso común en las Clases 9, 38 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza, y seguidamente realizar la comparación excluyendo los elementos de uso común o descriptivos que hubiere llegado a deten11inar, considerando, de ser pertinente y dependiendo del resultado de su análisis, la excepción que al respecto se consignó en el párrafo 5.6.

6. Coexistencia de hecho de marcas

6.1. Como quiera que la demandante argumentara que los signos en conflicto han coexistido pacíficamente en el mercado, resulta pertinente abordar el tema de coexistencia de hecho de marcas o coexistencia pacífica de signos.

6.2. El fenómeno denominado la "coexistencia pacifica de signos" consiste en que los signos en disputa, pese a ser idénticos o similares e identificar productos también idénticos o similares, han estado presentes en el mercado por un periodo considerable y efectivo de tiempo, sin que hubiere problemas de confusión entre ellos.

6.3. Sobre el particular, el Tribunal ha manifestado que la coexistencia de hecho de marcas no es un factor determinante que permita el registro de signos idénticos o semejantes; sin embargo, el hecho de que dos signos vengan coexistiendo en el mercado por un periodo prolongado en el tiempo, contribuye a considerar la posibilidad de registrabilidad de uno de ellos.

6.4. Debe tenerse presente que las oficinas nacionales competentes, para----_J analizar la registrabilidad de un signo, realizan un análisis prospectivo en el

sentido de evaluar si los consumidores podrían incurrir en confusión entre

el signo solicitado y una marca inscrita en el registro. Este análisis

prospectivo (mirar el futuro) busca dilucidar si habrá o no confusión parai los consumidores.

ó

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6.5. La coexistencia pacífica de los signos por varios años, si bien no es concluyente por si misma para establecer la inexistencia de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, podría tomarse como indicio desde un análisis retrospectivo (mirar el pasado).

6.6. En ese sentido, la coexistencia pacifica de los signos es un elemento que debe ser valorado junto con otros, para generar la total convicción de que el público consumidor no incurrirá en error al adquirir los bienes y/o servicios amparados por los signos. Esto implica que quien alegue la coexistencia podrá aportar otros elementos como análisis estadísticos de diferenciación en el público consumidor y en las personas que participan en los canales de distribución, o pruebas que demuestren que se han compartido escenarios de publicidad efectiva (revistas especializadas, eventos deportivos y musicales, entre otros)

6.7. En conclusión, para que una coexistencia como la planteada pudiera tener efectos en el análisis de registrabilidad, debe cumplir con los siguientes requisitos:

6.7.1. Debe ser pacifica. No deben existir reclamos privados, ni procesos administrativos o judiciales donde se advierta del riesgo de confusión y/o asociación.

6. 7 .2. La coexistencia debe presentarse en el mismo mercado físico ovirtual, es decir, los signos deben compartir el mismo espacio geográfico o virtual de intercambio de bienes y servicios, ya que de no ser así no podría hablarse de coexistencia pacífica.

6. 7 .3. Debe darse por un periodo prolongado de tiempo para su efectivaincidencia en la percepción del público consumidor. El lapso debe ser evaluado por la autoridad competente de conformidad con la naturaleza de los productos y/o servicios que amparan los signos en conflicto. No es lo mismo hablar de coexistencia para marcas que amparan productos de consumo masivo y permanente, que en relación con productos estacionales o por temporadas; tampoco es lo mismo el análisis en relación con productos básicos que en productos suntuarios.

6.7.4. La coexistencia no puede presentarse para perpetrar, facilitar o consolidar actos de competencia desleal.

6.7.5. La coexistencia debe estar complementada con otros elementos que generen total convicción de la inexistencia de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.

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b

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6.8. En consecuencia, se deberá establecer si los signos ANDITEL (mixto) y ANDINATEL (mixto y denominativo), coexisten pacíficamente en el mercado de conformidad con los parámetros vertidos en esta providencia con el fin de evaluar si esta circunstancia, junto con los demás elementos de juicio obrantes en el proceso, conducen a determinar la existencia o no de riesgo de confusión o de asociación.

7. El examen de registrabilidad que debe realizar la oficina de registrode marcas. De oficio, motivado, autónomo e integral

7. 1. Como la demandante argumentó que la demandada formuló oposición alregistro solicitado, el Tribunal se referirá al tema, reiterando lo que ha sostenido sobre el particular en múltiples asuntos 14

.

7.2. El artículo 150 de la Decisión 486 prevé que la oficina nacional competente. una vez vencido en plazo para presentar oposiciones (artículo 148), deberá realizar el examen de registrabilidad. Dicho examen tiene las siguientes características:

14

7 .2.1. Es autónomo: sus decisiones son independientes, tanto en relación con las decisiones emitidas por otras entidades de registro de marcas, como en relación con las emitidas por la propia oficina. Significa esto que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis efectuado ya sobre signos idénticos o similares.

Lo anterior no tiene el alcance de afirmar que las oficinas de registro de marcas no tengan límites en sus actuaciones, o que no pueda referirse a sus propios precedentes en el desarrollo de sus funciones, sino que tiene la obligación al hacer el análisis de registrabilidad, de estudiar cada caso en particular, considerando todas sus características y teniendo en cuenta las pruebas que obren en el respectivo trámite, y desde luego las Normas Comunitarias aplicables. Por lo mismo, el límite de sus actuaciones está dado por el Derecho Comunitario, en concordancia con las garantías procesales consagradas en las respectivas legislaciones de los Países a través de las acciones judiciales correspondientes

Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: lnterpretacíón Prejudicial de 7 de julio de 2004, dentro del proceso 40-IP-2004; Interpretación Prejudicial del 9 de marzo de 2005 en el Proceso 03-IP-2005; Interpretación Prejudicial del 16 de noviembre de 2005, en el Proceso 167-IP-2005. Interpretación Prejudicial del 10 de abril de 2013 en el Proceso 17-IP-2013.

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para conocer de la legalidad de los actos administrativos que en el desarrollo de su función emitan.

7.2.2. Es de oficio: se debe realizar aunque no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero.

7.2.3. Es integral: Se debe hacer un examen total del signo solicitado para registro, lo cual implica analizar si incurre en las causales de irregistrabilidad absolutas y relativas previstas en los artículos 134, 135, 136, 137 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

7.2.4. Es motivado: debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro de marcas. Esto quiere decir que la oficina nacional debe fundamentarlo y no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia, la resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Juez Consultante al resolver el proceso interno 2008-00016, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal.

MAGISTRADA

Hugo Ramiro Gom pac MAGISTRADO

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De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretarla General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

1 PROCESO 302-IP-2015 1

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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 9 de septiembre de 2016

Proceso: 311-IP-2015

Asunto: Interpretación Prejudicial

Consultante: Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial - Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia

Expediente interno del Consultante: 2015-005327

Referencia: Infracción de Derechos de Propiedad Industrial. Signos involucrados: KIUT (mixto) - KIUT SPRING (mixto).

Magistrada Ponente: Dra. Martha Rueda Merchán

VISTOS

El Oficio 1003-159 recibido el 26 de junio de 2015, mediante el cual el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial - Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial de los artículos 155 literal d) y 243 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno 2015-005327; y,

El auto de 27 de octubre de 2015 mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

1. Partes en el Proceso Interno:

Demandante: CARVAJAL PROPIEDADES E INVERSIONES S.A.

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Demandado: LUKAS EDITORES S.A.S.

2. Hechos Relevantes:

2.1. Se afirmó que CARVAJAL PROPIEDADES E INVERSIONES S.A., funge como "holding" que aglomera todas las marcas del GRUPO EMPRESARIAL CARVAJAL, cuya sociedad matriz es CARVAJAL S.A., y por ende es la titular de varios registros de marca, dentro de loscuales se destaca el signo mixto KIUT, para identificar productos de laClase 16 de la Clasificación Internacional de Niza (Certificados 316839y 360530).

2.2.

2.3.

2.4.

Además se destaca que CARVAJAL PROPIEDADES E INVERSIONES S.A.: i) cuenta con la marca NORMA, la cual es utilizada como "marcasombrilla" para varios productos de papelería y está registrada, entreotras, para identificar productos en la Clase 16 de la ClasificaciónInternacional de Niza; ii) es una empresa líder en Colombia y en 17países de América Latina, con más de 100 años de trayectoria en elmercado en sectores relacionados con la producción de artículosescolares, como cuadernos, libretas, carpetas, una amplia variedad denuevos desarrollos en la línea de arte, impresión de libros ypublicaciones, diseño, producción y distribución de empaques para laindustria de papel, entre otros; iii) se caracteriza por ser una empresainnovadora en la producción y diseño de artículos escolares, utilizandotecnología de punta y el uso de herramientas digitales en las aulas(Expedientes administrativos 05 107108, 07 107621).

Se indicó de otra parte, que la marca mixta KIUT ha sido utilizada desde hace varios años, no solamente en Colombia sino también en países como México, Puerto Rico y Perú (a través de una extensa red de distribuidores y clientes); y para su producción se han implementado plantas en Colombia, Ecuador y México.

Asimismo, que la marca mixta KIUT es notoriamente conocida en el sector pertinente, en razón de que sus productos y útiles escolares (cuadernos;1 libretas y agendas; carpetas; mochilas, bolsos y cartucheras; entre otros); tienen un diseño exclusivo y novedoso dentro del mercado, combinado con funcionalidad y excelente calidad. Razón por la cual son recordados y preferidos por los estudiantes y sus padres.

M( ••• ) diseños originales, resistencia y durabilidad, y sus múltiples usas. Se ha caracterizado por

el cosido duralink. argollada dable-a y su empastada (pasta dura). Sus carátulas san metalizadas y con escarcha. trae bolsillas de cartón, rayado personalizado, hoja de stickers metalizada, regla troquelada y hojas con bordes de colol' (FI. 5).

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2.5. Se expresó que LUKAS EDITORES S.A.S., cuyo objeto social consiste en "(. .. ) AJ la impresión, encuadernación, grabado y cualquier otro proceso industrial necesario para la edición, por cuenta propia o de terceros, de libros, revistas, cuadernos, afiches, tarjetería, folletos, prospectos y en general publicaciones de carácter literario, cientifico, pedagógico, religioso, informativo o de divulgación cultural. B) podrá también dedicarse a la distribución, importación, exportación, consignación y comercialización de las publicaciones aqul referidas, ya sea de edición propia o ajena (. .. )", ha desplegado actos preparativos de distribución y masiva comercialización de "cuadernos" que utilizan la expresión KIUT SPRING (MIXTA), para identificar productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. Motivo por el cual se aprecia la evidente infracción a los derechos de propiedad industrial de CARVAJAL PROPIEDADES E INVERSIONES S.A., en los términos de los literales a), c) y d) del artículo 155 de la Decisión 486.

2.6. El 26 de noviembre de 2014, mediante requerimiento extrajudicial CARVAJAL PROPIEDADES E INVERSIONES S.A. conminó a LUKAS EDITORES S.A.S., a que se abstuviera de utilizar y/o comercializar, y/o introducir en el mercado productos que emplearan, reprodujeran o contuvieran la marca notoria KIUT. No hubo respuesta oportuna de parte de dicha sociedad.

2.7. El 13 de enero de 2015 CARVAJAL PROPIEDADES E INVERSIONES S.A. interpuso demanda por infracción a los derechos de propiedad industrial contra LUKAS EDITORES S.A.S. solicitando: i) que se declare que LUKAS EDITORES S.A.S. violó los derechos que como titular de la marca mixta KIUT (Certificados 316839 y 360530) le asisten a CARVAJAL PROPIEDADES E INVERSIONES S.A.; ii) que como consecuencia de lo anterior se ordene a LUKAS EDITORES S.A.S. bien de forma directa y/o a través de interpuesta persona natural o jurídica, lo siguiente:

a) Que en forma inmediata y definitiva cese el ejercicio de los actos queconstituyen la infracción a la cual se hace referencia; b) que de igualforma se abstenga de utilizar la marca mixta KIUT (Certificados 316839y 360530) dentro del diseño de la expresión KIUT SPRING (MIXTA); e)que se abstenga de utilizar en publicidad, sea oral, escrita o visual, enforma directa o indirecta, por cualquier medio y para cualquier producto,la marca mixta KIUT (Certificados 316839 y 360530), dentro del diseñode la expresión KIUT SPRING (MIXTA); d) que se adopten las medidasnecesarias para evitar la continuación o la repetición de los actosconstitutivos de infracción de marcas; iii) que como consecuencia de ladeclaración de las anteriores pretensiones, se le ordene a la demandadaque proceda a la publicación de la sentencia condenatoria y a sunotificación a las personas interesadas en un diario de amplia circulaciónen las ciudades en donde la demandada tenga su domicilio y en lasciudades donde aquella opere a través de sus establecimientos de

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comercio; iv) que de conformidad con la normativa nacional, se condene a la demandada al reconocimiento y pago a favor de la demandante de una indemnización de perjuicios de hasta cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes; v) que se condene a la sociedad demandada al pago de las costas, agencias en derecho y gastos de este proceso.

Además se presentó solicitud de medidas cautelares (fls. 23 a 26) de conformidad con el articulo 245 y ss. de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en el sentido de cesar la ocurrencia de la infracción.

2.8. El 14 de enero de 2015, mediante auto 01016 la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, ordenó la adopción de las referidas medidas cautelares.

2.9. El 23 de febrero de 2015, mediante auto 10949 la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, puso en conocimiento de CARVAJAL PROPIEDADES E INVERSIONES S.A., el cumplimiento de la orden de la medida cautelar ordenada.

2.1 O. El 26 de junio de 2015, el Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial - Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

3. Argumentos de la Demanda presentados por CARVAJALPROPIEDADES E INVERSIONES S.A.:

3.1. Manifestó que la demandada ha vulnerado el literal a) del artículo 155 de la Decisión 486, por cuanto es claro el uso no autorizado de la marca mixta KIUT dentro de la expresión KIUT SPRING (MIXTA). Agrega que la marca en cuestión no sólo identifica "cuadernos" (productos comprendidos dentro de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza) sino también que la demandada ejecuta un objeto social muy próximo al de la demandante, lo cual deriva en un evidente riesgo de asociación corporativo (vincular con una línea especial de la demandante) para el público consumidor.

3.2. Adicionalmente expone que la demandada trasgrede el literal e) del artículo 155 de la Decisión 486, por cuanto salta a la vista que la marca KIUT SPRING (MIXTA), conlleva la necesaria fabricación, manufactura, producción y posterior ofrecimiento y comercialización de los "cuadernos" a los cuales se les incorpora la denominación KIUT de propiedad de la demandante.

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3.3. Igualmente que la demandada trasgrede el literal d) del articulo 155 de la Decisión 486, en tanto que en el caso sub examine no existen meras similitudes o semejanzas entre los signos en conflicto, sino que hay absoluta identidad entre ambas, particularmente del vocablo infractor KIUT.

4. Argumentos de la contestación presentados por LUKAS EDITORESS.A.S.:

4.1. Adujo que en aras de evitar un conflicto con la sociedad demandante, el 12 de febrero de 2015 procedió a desistir del registro como marca del signo mixto KIUT SPRING, lo cual fue aceptado por la Superintendencia de Industria y Comercio por medio de la Resolución 8479 de 27 de febrero de 2015. Por lo tanto, pese a que en el momento de solicitar el registro no tenían conocimiento de la existencia de la marca a favor de la demandante, se incurre en un desatino al tildarla de "desplegar actos preparativos de distribución y masiva comercialización de los cuadernos", ya que la sociedad LUKAS EDITORES S.A.S., no sólo cuenta con una amplia trayectoria en el mercado, sino que siendo consciente de la existencia de los derechos de CARVAJAL PROPIEDADES E INVERSIONES S.A., presentó su desistimiento ante la autoridad competente.

4.2. Relata que en reiteradas oportunidades se intentó llegar a un acuerdo amistoso con la demandante, sin obtener respuesta alguna. Por lo tanto, resulta desacertada la afirmación de la demandante cuando señala que intentó sentar propuestas de diálogo, ya que su ofrecimiento vino en una época que le resultaba imposible a la demandada darle una respuesta oportuna (alta temporada de fin y comienzo de año).

4.3. Que sin perjuicio de lo anterior, según lo anota el elemento relevante del signo mixto KIUT SPRING es la denominación SPRING y que por lo tanto, no es exacto lo afirmado por la demandante en el sentido de hacerse un uso completo y/o absoluto, y/o idéntico de su marca, por lo que, yerra al señalar que se incurre en las causales contempladas en los literales a) y d) del artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, puesto que los mismos presentan diferencias entre sí.

4.4. Indicó que en lo que respecta a la posible vulneración del literal c) del articulo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, la sociedad demandada dando cumplimiento a las medidas cautelares ordenadas por la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio, ordenadas por auto 01016 de 14 de enero de 2015, aportó el Acta de Destrucción de las planchas correspondientes al diseño de los cuadernos con la marca KIUT SPRING (MIXTA), firmada y reconocida ante notario público. De igual manera, se allegó Acta de Compromiso firmada por la representante legal de

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LUKAS EDITORES S.A.S., con el compromiso de no seguir generando productos con la marca KIUT SPRING (MIXTA), ni publicidad por ningún medio.

4.5. Sostuvo que por medio del auto 10949 de 23 de febrero de 2015, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio puso en conocimiento a la parte demandante del cumplimiento de la orden de la medida cautelar ordenada.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS

2

La Corte Consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos155 literal d) y 243 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de laComunidad Andina, los cuales se interpretarán por ser procedentes y deoficio se interpretará el artículo 155 literales a) y c) de la mismanormativa2

, ya que estos prevén las causales de irregistrabilidaddiscutidas en el proceso interno.

El Órgano Consultante delimitó así su solicitud:

"Interpretación prejudicial del literal d) del articulo 155 de la Decisión 486 de 2000 en el sentido de explicar si la presunción de la existencia de un riesgo de confusión previsto en esa norma se genera en los casos en que se reproduce de manera idéntica únicamente el elemento preponderante de una marca mixta (por ejemplo si se trata de una marca mixta cuyo elemento denominativo es el preponderante dentro del conjunto del signo y es precisamente ese elemento denominativo el que es reproducido de manera idéntica por un tercero).

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.­

( . . . )"Articulo 155.• El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: (. . . ) a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para

los cuales se ha registrado fa marca; sobre productos vinculados a los servicios para loscuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes oacondicionamientos de tales productos;

(. . . ) e) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o

contengan la marca, as/ como comercializar o detentar tales materiales;(. .. ) d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera

productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociacióncan el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos oservicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión.

(. . . ) Articulo 243.• Para efectos de calcular la indemnización de danos y perjuicios se tomará en cuenta, entre otros, los criterios siguientes:

( . .. ) b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de

infracción".( ... r.

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Interpretación prejudicial del literal b) del artículo 243 de la Decisión 486 de 2000 en el sentido de indicar si para acoger la pretensión de indemnización del titular de una marca es necesario que se demuestre (i) que la infracción alegada existió, (ii) que se le causó un daño, (iii) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción, o si para acoger esa pretensión le basta con demostrar (i) la existencia de la infracción y (ii) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción".

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. El derecho al uso exclusivo de la marca. Acción por infracción dederechos de propiedad industrial por usar o colocar un signo idéntico osimilar a una marca registrada.

2. Derecho del titular de una marca a impedir que un tercero fabriqueetiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales quereproduzcan o contengan la marca.

3. La indemnización de daños y perjuicios en el marco de la acción porinfracción de derechos.

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. El derecho al uso exclusivo de la marca. Acción por infracción dederechos de propiedad industrial por usar o colocar un signoidéntico o similar a una marca registrada

El derecho al uso exclusivo de la marca

1.1. El artículo 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece:

"El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la oficina nacional competente".

Consagra esta disposición el principio "registra!", de acuerdo con el cual "el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro".

1.2. Se afirma de derecho exclusivo, porque el registro de la marca le confiere a su titular la potestad de utilizarla o de explotarla comercialmente en relación con los productos o servicios que identifica, así como la facultad de impedir por regla general que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento. De ahí que al titular de la marca se le reconozcan dos tipos de facultades:

b 7

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1.2.1. Positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla.

1.2.2. Negativa (ius prohibendi): esta facultad envuelve dos aspectos de acuerdo a si se está en el campo registra! o en el campo del mercado.

1.2.2.1. En el campo registra!: el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible o asociable a la suya.

1.2.2.2. En el campo del mercado: el titular tiene la facultad de impedir que terceros sin su consentimiento realicen determinados actos con su marca.

Acción por infracción de derechos de propiedad industrial por usar un signo idéntico o similar a una marca registrada

1.3. Informa el proceso materia de esta consulta, el haberse interpuesto una denuncia por infracción de derechos de propiedad industrial, argumentándose por la denunciante CARVAJAL PROPIEDADES E INVERSIONES S.A. que la denunciada LUKAS EDITORES S.A. viene usando sin autorización de aquella su marca mixta KIUT, por lo cual el Tribunal abordará este tema siguiendo los precedentes jurisprudenciales sobre la materia3

•

1.4. El Régimen Comunitario consagra la acción por infracción de derechos de propiedad industrial, la cual se encuentra regulada en el Título XV de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a través de cuyo medio procesal se hace efectivo el ius prohibendi en el ámbito marcario y por lo tanto se investigan las conductas infractoras de estos derechos, que a su vez se encuentran contempladas en el artículo 155 ibídem.

1.5.

l

En efecto, éste último determina las conductas infractoras en el ámbito del derecho de marcas, las cuales precisamente corresponden a aquellos actos que no pueden realizar los terceros sin el consentimiento del titular de la marca. En el caso particular, se investigan las conductas descritas en los literales a) y d) del artículo en mención, en las cuales se prevé que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no consentido para ello, por un lado, identifique los mismos productos mediante la aplicación de un signo idéntico o similar y, por otro, que utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor respectivamente.

Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales: del 25 de febrero de 2016 dentro del Proceso 263-IP-2015; y la del 19 de mayo de 2016 en el Proceso 367-IP-2015.

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(

1.6. Por metodología el Tribunal habrá de referirse primeramente a la conducta descrita en el literal d) de la norma en mención, del siguiente tenor literal:

"Articulo 155

El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

( ... )

d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto decualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causarconfusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándosedel uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos sepresumirá que existe riesgo de confusión".

( ... )".

1.7. Como puede apreciarse, la norma estructura como conducta infractora el que un tercero utilice en el comercio sin el consentimiento del titular de la respectiva marca, un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio identificado con la marca, bajo la condición de que tal uso pudiere generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.

Elementos para calificar la conducta contenida en la norma que se analiza (Lit d) Art 155 Decisión 486):

1. 7 .1. El uso en el comercio del signo idéntico o similar en relacióncon cualquier producto o servicio. Se debe tener en cuenta lo siguiente:

1. 7 .1.1. La conducta se califica mediante el verbo "usar". Estoquiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones donde el sujeto pasivo utilice la marca infringida: uso en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas.

1.7.1.2. La conducta se debe realizar en el comercio. Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios.

1.7.1.3. Prevé una protección más allá del principio de especialidad. Por lo tanto, se protegerá la marca, aunque el signo usado en el comercio se relacione con productos o servicios diferentes a los amparados por la marcavulnerada.

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1.7.2. Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación. Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado4

.

1.7.3. Evento de presunción del riesgo de confusión. La norma prevé que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. Para esto los signos deben ser exactamente iguales.

1.8. Desde luego, previo al análisis de la existencia de riesgo de confusión o de asociación, se deberá realizar la comparación entre el signo registrado como marca y el supuestamente infractor, teniendo en cuenta su naturaleza, es decir, siguiendo los parámetros para la comparación de los signos mixtos5

•

4

5

Sobre el riesgo de confusión y de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: "El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa}, o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indi,ecta). El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor que, aunque diferencie las man:as en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económican. (Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, expedida dentro del trámite 70-IP-2008).

Se debe determinar cuál es el elemento predominante del signo mixto y tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo entre los mismos: Sl el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habrla riesgo de confusión. SI el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, debe tener en cuenta las reglas de comparación entre signos figurativos, en relación con los cuales se pueden distinguir dos elementos: - El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo.- El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.En el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementosmencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el conceptoque evocan, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica sueleprevalecer.Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos, el cotejo deberárealizarse de conformidad con las reglas aplicables al cotejo de signos denominativos, a saber:- Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad

fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabrasque poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudarla a entendercómo el signo es percibido en el mercado.

- Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa lamisma posición, es idéntica o muy díficil de distinguir, la semejanza entre los signos podriaser evidente.

- Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación.

- Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mentedel consumidor, pues esto mostrarla cómo es captada la marca en el mercado.

En el presente asunto como el elemento denominativo es compuesto, esto es, conformado por dos o más palabras, sin perjuicio de las reglas ya expuestas, se debe analizar el grado de relevancia de las palabras del primero y su incidencia en la distintividad del conjunto marcaría, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros:

Ubicación de las palabras en el signo denominat ivo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor.

- Impacto en la mente del consumidor de confonnldad con la extensión de la palabra.Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor.

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f

Frente a la norma que viene siendo interpretada el Órgano Consultante, contextualizó así su solicitud:

"Interpretación prejudicial del literal d) del artículo 155 de la Decisión 486 de 2000 en el sentido de explicar si la presunción de la existencia de un riesgo de confusión previsto en esa norma se genera en los casos en que se reproduce de manera idéntica únicamente el elemento preponderante de una marca mixta (por ejemplo si se trata de una marca mixta cuyo elemento denominativo es el preponderante dentro del conjunto del signo y es precisamente ese elemento denominativo el que es reproducido de manera idéntica por un tercero)".

Para incurrir en la presunción prevista en la norma, el signo usado en el comercio debe ser exactamente igual al registrado, lo que implica que reproduzca integralmente todos sus elementos y su disposición en el conjunto marcario. De no ser asl, se deberá demostrar el riesgo de confusión.

1.9. Ahora bien, tratándose de la conducta contemplada en el literal a), la misma es asi descrita:

"Artículo 155

El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejantesobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobreproductos vinculados a los servicios para los cuales ésta se haregistrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes oacondicionamientos de tales productos".

w Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea ta sonoridad de la palabra podrla tener mayor impacto en la mente del consumidor.

• Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o serviciosque ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productoso servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débilno tendrla relevancia en el conjunto.

• Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas,descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichaspalabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes.

• Analizar el grado de dlstintlvldad de la palabra teniendo en cuenta otros signos yaregistrados del mismo titular. Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptituddistintiva, teniendo en cuenta lo siguiente:- Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor

relevancia.- Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es

el elemento que conforma una familia de marcas, tendra mayor relevancia.- Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta

manera determinar la relevancia en el conjunto".

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Elementos para calificar la conducta contenida en la norma que se analiza (Lit a) Art 155 Decisión 486):

1.9.1. El literal a) del artículo 155 de la Decisión 486, previamente citado, plantea tres supuestos de aplicación que a continuación se señalan:

1.9.1.1. Supuesto 1: Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca.

1.9.1.2. Supuesto 11: Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos vinculados a los servicios para los cuales esta se ha registrado.

La vinculación en este ámbito se refiere a los productos sobre los que recae el servicio, o aquellos que se utilizan para su prestación. Como ejemplos de vinculación tendríamos los siguientes: si con ocasión del servicio de limpieza se coloca el signo sobre las escobas, traperos o demás productos para prestar el servicio; o si conocasión de la instalación de tapicería en cuero paraautos se coloca el signo sobre dicha tapiceria o sobre elautomotor respectivo.

1.9.1.3. Supuesto 111: Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos, es decir, de los mencionados en los supuestos I y 11.

Llama la atención que a diferencia del literal d) del artículo 155, donde la acción recae sobre cualquier producto o servicio, los tres supuestos mencionados tienen que ver con los mismos productos servicios que ampara la marca registrada.

El siguiente cuadro resume los parámetros de operación de los supuestos6

:

Sujeto Sujeto pasivo

Resumen del activo supuesto

Supuesto Es titular de Usa la marca Marca protegida

1 una marca directamente para productos aue sobre los

El cuadro fue tomado de Interpretación Prejudicial del Proceso 367-IP-2015, anteriormente citada.

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distingue mismos aplicada sobre productos. productos. productos.

Es titular de Usa la marca Marca protegida una marca sobre para servicios que productos aplicada sobre

Supuesto distingue vinculados a productos. 11 servicios. los servicios

que distingue la marca protegida.

Es titular de Usa la marca Marca protegida una marca sobre envases, para productos o que envolturas, servicios distingue embalajes o aplicada sobre

Supuesto productos o acondicionamie envases, 111 servicios. ntos de los envolturas,

productos embalajes o mencionados acondicionamien en los tos de supuestos I y 11. productos.

El Tribunal advierte que el literal estudiado no prevé que se demuestre el riesgo de confusión o asociación en el mercado. De todas maneras, el Tribunal encuentra que se debe dar un tratamiento diferente al analizar la causal sobre signos idénticos, que al analizarla sobre signos similares o semejantes. En relación con los primeros, la acción de colocar el signo idéntico incluye de por sí el riesgo de confusión en el público consumidor, mientras que en relación con los segundos si se debe demostrar el riesgo de confusión o de asociación.

1.1 O. Ahora bien, previo al análisis de la existencia de riesgo de confusión o de asociación en las dos conductas de infracción estudiadas, se deberá realizar la comparación entre el signo registrado como marca y el supuestamente infractor, teniendo en cuenta su naturaleza, es decir, siguiendo los parámetros para la comparación de los signos mixtos con parte denominativa simple y compuesta7

•

2. Derecho del titular de una marca a impedir que un tercero fabriqueetiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales quereproduzcan o contengan la marca

2.1. Como el denunciante sostuvo que la denunciada transgredió el literal c) del artículo 155, en la medida en que la marca KUIT SPRING conlleva la

7 Se puede consultar la Interpretación Prejudicial del 7 de julio de 2016, en el Proceso 376-lP-2015.

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necesaria fabricación, manufactura, producción y posterior ofrecimiento y comercialización de los cuadernos que incorporan la denominación KIUT, se abordará el tema propuesto.

2.2. Esta causal de infracción es así prevista en el respectivo literal:

"Articulo 155

El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

(.. . )

c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materialesque reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar odetentar tales materiales".

2.3. Como puede inferirse de la norma precitada, la misma procura salvaguardar la integridad de la marca registrada, incluso de actos preparatorios para consolidar una infracción mayor, como es la comercialización de bienes o servicios identificados con la marca infractora. Por lo tanto, proscribe los actos de fabricación de etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca registrada, así como las acciones de comercializar y detentar tales materiales.

2.4. Tres verbos rectores se identifican en la conducta, a saber:

2.4.1. Fabricar: incurre en la conducta quien elabore las etiquetas, envases, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca.

2.4.2. Comercializar: Incurre en la conducta quien ponga disposición en el mercado tales materiales.

2.4.3. Detentar: Incurre en la conducta quien almacene dichos materiales con la intención de su posterior uso en la comisión de la infracción. La simple acción de poseer los elementos sin la intención de la comisión de la infracción no hace parte del supuesto de hecho que prevé la norma.

2.5. Ahora bien, para que el supuesto de hecho contenido en la norma se realice, es necesario que la marca se encuentre reproducida o esté contenida en los mencionados materiales. Reproducida se refiere que el material sea la propia marca, lista para ser colocada en el producto; y contenida se refiere a que haya sido aplicada a las etiquetas, envases, envolturas, etc.

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2.6. Finalmente, es conveniente aclarar que para incurrir en esta causal el signo utilizado debe ser exactamente igual a la marca registrada, es decir, que contenga todos los elementos y exactamente su misma disposición.

3. La indemnización de daños y perjuicios en el marco de la acción por

infracción de derechos

3.1. Teniendo en cuenta que el proceso interno se adelanta en el marco de una acción por infracción de derechos de propiedad industrial, y que el Consultante solicita ciertas precisiones sobre el tema, se abordará el asunto propuesto reiterando los precedentes jurisprudenciales sobre la materia8

•

3.2. Como ya se expuso, el medio procesal previsto en el régimen comunitario para realizar el ius prohibendi en el ámbito marcario, es la acción por infracción de los derechos de propiedad industrial, la cual se encuentra regulada en el Titulo XV de la Decisión 486, por cuya vía procesal se investigan las conductas infractoras atrás analizadas.

3.3. Establece el articulo 238 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina:

"El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción.

Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación.

En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares".

3.4. Como se desprende de esta disposición, claramente en ella se determina, de una parte, que el sujeto pasivo de la infracción o del comportamiento, es el titular o cotitular de la marca presuntamente afectado con la comisión del comportamiento infractor, mismos quienes están legitimados para instaurar la respectiva acción y, de otra parte, que el sujeto activo de la infracción es cualquier persona que ejecute alguno de los comportamientos constitutivos de alguno de aquellos lesivos de los derechos de propiedad industrial y, por lo tanto, quien efectivamente lo vulnera, lo cual desde luego implica demostrar también la ocurrencia del hecho constitutivo de la infracción.

B Ver la Interpretación Prejudicial 322-IP-2015 de1 23 de junio de 2016.

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3.5. También puede ser sujeto activo de la infracción cualquier persona que realice actos manifiestos encaminados a ejecutarla, de donde los actos que manifiesten la inminencia deben entenderse como aquellos idóneamente dirigidos a la realización de la infracción, esto es, que racionalmente permitan inferir la dirigida comisión material del acto adecuado a la misma según se trate, lo cual lógicamente debe tener la demostración fáctica que así permita inferirlo válidamente.

3.6. Lo anterior sintetiza el objeto de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial, es decir, que se investigue y se obtenga de la autoridad nacional competente el pronunciamiento que en derecho corresponda en relación con los comportamientos denunciados de infringir los derechos de propiedad industrial, así como la adopción de las medidas que procedan de acuerdo con las establecidas en el artículo 241 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en cuya norma está prevista una serie de medidas no taxativas que el denunciante puede solicitar a la autoridad nacional competente, tales como el cese de las acciones infractoras, la indemnización de daños y perjuicios, el retiro de los elementos que configuraron la infracción, entre otras.

3.7. Además del cese de las acciones infractoras, el titular del derecho infringido podrá solicitar como allí se prevé, la indemnización de daños y perjuicios. Por su parte, el articulo 243 establece los parámetros que debe tener en cuenta la autoridad nacional competente para valorar la indemnización, cuyos criterios no excluyen otros que pueden utilizarse para establecer la cuantía de la indemnización.

3.8. En efecto, el artículo 243 contempla en forma no taxativa, los criterios que deberán observarse para el cálculo de la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, cuya existencia haya sido oportunamente probada en el curso del proceso por el actor, quien deberá aportar, igualmente, la cuantía de los daños y perjuicios en referencia o, al menos las bases para fijarla.

3.9. En conclusión, para que se pueda obtener una indemnización de daños y perjuicios en el marco de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial, se deberá probar la infracción, el daño y el nexo causal. Para calcular el monto de la indemnización se deben utilizar los criterios no taxativos enunciados en el mencionado artículo 243; además del lucro cesante y el daño emergente, se presentan otras alternativas como el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de la infracción, o el precio que habría tenido que pagar por la concesión a su favor de una licencia contractual.

Frente a la materia regulada en las precitas normas, el Órgano Consultante contextualizó así su solicitud:

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(

11lnterpretación prejudicial del literal b) del artículo 243 de la Decisión 486 de 2000 en el sentido de indicar si para acoger la pretensión de indemnización del titular de una marca es necesario que se demuestre (i) que la infracción alegada existió, (ii) que se le causó un daño, (iii) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción, o si para acoger esa pretensión le basta con demostrar (i) la existencia de la infracción y (ii) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción".

De conformidad con los fundamentos de interpretación ya expuestos, para acoger la pretensión de indemnización es necesario que se demuestre la infracción, el daño causado y el nexo causal. Ahora bien, para calcular el monto de la indemnización se pueden utilizar, entre otros, los criterios plasmados en el artículo 243 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Si se pretende aplicar el literal b) de la misma norma, se deberá demostrar, en efecto, el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2015-005327, la que deberá adoptarse al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su ado;�

ón de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del articulo 90 del Esta

l o del Tribunal.

Cecilia L�!�nteros MAGISTRADA

Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO

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De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Notifíquese a la Corte Consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

PROCESO 311-IP-2015 1

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