amparo directo en revisiÓn 6889/2016 … · analice la constitucionalidad o la convencionalidad de...

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 6889/2016 QUEJOSO Y RECURRENTE: **********

PONENTE: MINISTRO JOSÉ RAMÓN COSSÍO DÍAZ SECRETARIA ADJUNTA: MONSERRAT CID CABELLO

En atención a lo dispuesto por el artículo 73, segundo párrafo, de la

Ley de Amparo, así como la jurisprudencia de rubro: “PROYECTOS

DE RESOLUCIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA

NACIÓN Y DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO.

SÓLO DEBEN PUBLICARSE AQUELLOS EN LOS QUE SE

ANALICE LA CONSTITUCIONALIDAD O LA CONVENCIONALIDAD

DE UNA NORMA GENERAL, O BIEN, SE REALICE LA

INTERPRETACIÓN DIRECTA DE UN PRECEPTO

CONSTITUCIONAL O DE UN TRATADO INTERNACIONAL EN

MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.”1 , a continuación se hace

público el fragmento del proyecto de sentencia del Amparo Directo

en Revisión 6889/2016, en el cual se realiza el estudio de

constitucionalidad respectivo:

[…]

148. Primera cuestión: ¿Las fracciones II y IV del artículo 90 de la Ley

de la Propiedad Industrial violan el principio de exacta aplicación

de la ley?

149. Para dar respuesta a los argumentos planteados, se cita el precepto

impugnado, el cual establece lo siguiente:

Artículo 90.- No serán registrables como marca:

(…)

1 Jurisprudencia P./J. 53/2014 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la

Federación, Décima Época, Pleno, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Página 61.

AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN 6889/2016

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II.- Los nombres técnicos o de uso común de los productos o servicios que pretenden ampararse con la marca, así como aquellas palabras que, en el lenguaje corriente o en las prácticas comerciales, se hayan convertido en la designación usual o genérica de los mismos; (…) IV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca. Quedan incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción;

150. El artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial establece distintos

supuestos en los cuales no será registrable una marca. Cabe señalar

que una marca existe desde el momento en que el producto o servicio

se distingue con un signo, sin embargo, para tener el uso exclusivo se

necesita registrarla. Al respecto, la Ley de la Propiedad Industrial

establece el procedimiento que debe seguirse para la obtención de un

registro marcario.

151. Así, para obtener el registro de una marca se debe presentar una

solicitud por escrito ante el Instituto Mexicano de la Propiedad

Industrial con los siguientes datos: a) nombre, nacionalidad y domicilio

del solicitante, b) signo distintivo de marca, mencionando el tipo

(nominativo, innominado, tridimensional o mixto), c) fecha del primer

uso de la marca (o la mención que no se ha usado), d) el número de la

clase a que correspondan los productos o servicios para los que se

solicita el registro; e) las leyendas y figuras que aparezcan en el

ejemplar de la marca y cuyo uso no se reserva; f) un ejemplar de la

marca adherido a la solicitud (en su caso) y g) la ubicación del o de los

establecimientos o negociaciones relacionados con la marca (si se

señaló fecha de primer uso.2

2 Cfr. Artículo 113 de la Ley de la Propiedad Industrial.


3

152. Además, se debe anexar el comprobante del pago de las tarifas

correspondientes al estudio de la solicitud, registro y expedición del

título, así como los ejemplares de la marca cuando sea innominada,

tridimensional o mixta. En este último caso, en los ejemplares no

deben aparecer palabras o leyendas que puedan engañar o inducir a

error al público y tratándose de marca innominada o tridimensional no

deben contener palabras que constituyan o puedan constituir una

marca, a menos que se incluya una reserva3.

153. Una vez que se recibe la solicitud, se realizan dos tipos de análisis: de

forma y de fondo.

154. En el examen de forma se analiza que la solicitud cumpla con los

requisitos referentes a que debe presentarse por escrito y redactada

en español y que contenga nombre, nacionalidad y domicilio del

solicitante, signo distintivo de la marca, pago de tarifas y firma del

interesado o representante.

155. Cabe destacar que por virtud de la reforma publicada en el Diario

Oficial de la Federación el primero de junio de dos mil dieciséis, previo

a realizar el examen de forma el Instituto Mexicano de la Propiedad

Industrial debe publicar la solicitud en la Gaceta de la Propiedad

Industrial, con la finalidad de que cualquier persona que considere que

su contenido o forma sean contrarios al orden público, a la moral y a

las buenas costumbres o contravengan cualquier disposición legal o

cuando se actualicen los supuestos en los cuales la ley establece que

no se puede registrar como marca, pueda oponerse a su registro.

3 Cfr. Artículos 114 y 115 de la Ley de la Propiedad Industrial.


4

156. En el examen de fondo el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial

verifica si la marca es registrable, para ello se analiza si la solicitud o la

documentación exhibida cumple con los requisitos legales o

reglamentarios, si existe algún impedimento para el registro de la

marca y si existen anterioridades. En caso de que se actualice alguno

de estos supuestos, el Instituto lo comunica por escrito al solicitante

otorgándole un plazo de dos meses para que subsane los errores u

omisiones y manifieste lo que a su derecho convenga. Si el interesado

no contesta dentro del plazo concedido, se considerará abandonada

su solicitud.

157. El resultado de cumplir los requisitos antes señalados es obtener el

título por cada marca, como constancia de su registro. El contenido del

título de marca es el siguiente: número de registro; signo distintivo,

productos o servicios a que se aplicará; nombre y domicilio del titular;

ubicación del establecimiento; fecha de presentación de la solicitud y

vigencia.

158. En ese sentido, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial verifica

que no se actualicen los supuestos que establecen cuando no es

registrable una marca, al realizar el estudio de fondo durante el

proceso de registro.

159. Precisado lo anterior, cabe destacar que el recurrente considera

inconstitucionales los supuestos de marca no registrables establecidos

en las fracciones II y IV, del artículo 90 de la Ley de la Propiedad

Industrial.

160. La citada fracción II prohíbe el registro de términos genéricos, pues

establece que no son registrables como marca los siguientes:


5

Nombres técnicos de los productos o servicios que pretenden

ampararse con la marca.

Nombres de uso común de los productos o servicios que

pretenden ampararse con la marca.

Palabras que, en el lenguaje corriente o en las prácticas

comerciales, se hayan convertido en la designación usual o

genérica de los mismos.

161. Los nombres técnicos de los productos o servicios que pretenden

ampararse como marca son las palabras que, en un ámbito más

restringido (atendiendo a lo técnico), describen y designan al producto

o servicio y que pretende registrarse. Es decir, no es que la marca que

se pretende registrar evoque el producto o servicio sino que constituya

el nombre del producto o servicio que se utilice en la actividad

respectiva. Si se permitiera el registro del nombre técnico se impediría

que las personas usaran las designaciones genéricas de los productos

o servicios. Además, se otorgaría al titular del registro un monopolio

sobre la designación descriptiva del producto o servicio. 4

162. Los nombres de uso común de los productos o servicios que

pretenden ampararse con la marca son las palabras que se utilizan de

manera habitual para designar o identificar un producto o servicio. En

ese sentido, tanto el consumidor promedio como las personas que se

desenvuelven en ámbitos más específicos (comerciante y fabricante

del bien o prestador del servicio) empelan las palabras para referirse a

un producto o servicio.

4 Cfr. Jorge Otamendi “Derecho de Marcas”, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, páginas. 68 a 74.


6

163. Las palabras que, en el lenguaje corriente o en las prácticas

comerciales, se hayan convertido en la designación usual o genérica

de los mismos son vocablos que con el paso del tiempo se han dotado

de significado para designar de manera habitual un producto o

servicio, o bien, que definen la categoría, especie o género al que

pertenece un producto o servicio. Es decir, al ser empleadas tanto por

los consumidores como por las personas que se desenvuelven en

ámbitos más específicos (comerciante y fabricante del bien o prestador

del servicio) para referirse a un producto o servicio se han convertido

en designación usual o genérica en los términos apuntados.

164. En ese sentido, atendiendo a la fracción II, el registro se niega cuando

al momento de realizar el análisis de fondo se advierte que el término

propuesto ya es genérico.

165. El referido precepto protege la principal función de las marcas que es

la distintividad, es decir, la capacidad de identificar un producto o

servicio de otro. Así, un signo que se confunde con el producto o

servicio que se va a identificar pierde el carácter o función esencial de

la marca, haciendo imposible que el consumidor lo seleccione

atendiendo a sus características, procedencia empresarial, nivel de

calidad o reputación.5

166. Por otra parte, la fracción IV prohíbe el registro como marca de las

denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando

el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o

servicios que traten de protegerse como marca. Ello, incluye las

palabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para

5 Ibid. Página 3.


7

designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor,

lugar de origen de los productos o la época de producción.

167. El referido precepto también protege la distintividad de la marca en los

términos señalados anteriormente y además evita que se registre una

marca que otorgue una ventaja injustificada en favor de un titular

frente al resto de competidores. Lo anterior, porque las marcas se

utilizan para la comercialización de productos o servicios y si se

registra como marca una palabra descriptiva o indicativa que en el

comercio sirva para designar la especie, calidad, cantidad,

composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la

época de producción, entonces ya no podría ser utilizada por el resto

de los competidores.

168. En ese sentido, en el comercio se utilizan términos descriptivos para

promocionar los productos o servicios que ampara una marca. Ello, es

acorde con la función de garantía de las marcas, referente a la utilidad

para denotar una cualidad concreta del producto o servicio a las que

se apliquen, y con la función de comunicación, relativa a promover la

comercialización y la venta de productos y la comercialización y la

prestación de servicios.

169. De ahí que si se permitiera el registro de una denominación descriptiva

entonces esto impediría que los competidores utilizaran ésta para

denotar la cualidad del producto o servicio y su comercialización. Así,

se sustraería del lenguaje comercial y publicitario términos que tienen

derecho a utilizar los productores y comerciantes y se impediría que la

marca cumpliera con las funciones de comunicación y garantía antes

referidas.


8

170. Cabe precisar que la prohibición de registro versa sobre términos

descriptivos y no evocativos o alusivos a la naturaleza del producto o

servicio que busca amparar la marca, es decir, se refiere a una

denominación que de modo innegable y exclusivamente describa los

productos o servicios.

171. Precisado lo anterior, cabe señalar que a juicio de esta Primera Sala

es inoperante el argumento formulado en el primer agravio mediante

el cual el recurrente plantea que el Tribunal Colegiado realizó un

resumen de sus conceptos de violación en el cual omitió varios

aspectos fundamentales de sus planteamientos. Lo anterior, pues el

órgano colegiado en el considerando sexto, tuvo por reproducidos los

motivos de disenso hechos valer por el quejoso, por lo que consideró

innecesaria su transcripción.

172. De ahí que si al analizarlos, en la síntesis que efectuó para tal fin, no

resumió todos los argumentos, ello no significa que no los haya

tomado en consideración. Conforme al artículo 76 de la Ley de

Amparo 6 , el órgano jurisdiccional que conozca del amparo podrá

examinar en su conjunto los conceptos de violación o los agravios, así

como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la

cuestión efectivamente planteada, de ahí que es potestativo para los

juzgadores de amparo realizar el análisis conjunto de los argumentos,

y por ello sintetizarlos, con la única condición de que no se cambien

los hechos expuestos.

6 Artículo 76. El órgano jurisdiccional, deberá corregir los errores u omisiones que advierta en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, y podrá examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, sin cambiar los hechos expuestos en la demanda.


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173. Por otra parte, son infundados los argumentos formulados en el

primero y segundo agravios, mediante los cuales el recurrente

señala que el Tribunal Colegiado omitió el estudio de varios

argumentos formulados en el segundo concepto de violación.

174. El órgano colegiado no omitió analizar ningún planteamiento, lo cual

se advierte de la lectura del segundo concepto de violación de la

demanda de amparo 7 y del considerando décimo de la sentencia

recurrida8.

175. El entonces quejoso planteó, en el segundo concepto de violación, la

inconstitucionalidad de las fracciones II y IV del artículo 90 de la Ley

de la Propiedad Industrial por considerar que no existe una regla que,

en congruencia con el contenido de las causas de nulidad, obligue a

las autoridades en la materia a realizar el llamado examen gramatical

marcario o de significados de la palabras registradas, que es la forma

que considera apropiada para resolver si una marca que se registró o

pretende ser registrada importa: nombres técnicos, denominaciones

de uso común, palabras de uso o práctica corriente, denominaciones

usuales en las prácticas comerciales, denominaciones descriptivas de

los productos o servicios que traten de protegerse. Al respecto, el

quejoso sostuvo lo siguiente:

“Con base en lo anterior, se estima que el artículo 90, fracciones II y IV, de la Ley de la Propiedad Industrial resultan inconstitucionales y violatorios de la garantía de exacta aplicación de la ley pues sus contenidos no permiten que opere eficientemente la citada garantía, al momento que no existe en la Ley de la Propiedad Industrial una regla que, en congruencia con el contenido de estas causas de nulidad, obligue a las autoridades en la materia a realizar el llamado examen gramatical marcario o de significados de la

7 Páginas 20 a 43 del escrito de demanda. Cabe destacar que los argumentos de inconstitucionalidad se encuentran en la página 33 en adelante. 8 Páginas 85 a 117 de la sentencia recurrida.


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palabras registradas, que es la forma apropiada para resolver si una marca que se registró o pretende ser registrada importa: nombres técnicos, denominaciones de uso común, palabras de uso o práctica corriente, denominaciones usuales en las prácticas comerciales, denominaciones descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse. Como puede observarse, todos los anteriores aspectos que ameritan anulación marcaria, son de valoración gramatical y del significado de los términos léxicos. De ahí se sigue que, siendo tan importante la prueba de significados de las palabras registradas, no resulta razonable que la legislación no contemple expresamente un deber u obligación que vincule a las autoridades realicen los exámenes gramaticales o de significado léxico correspondiente acudiendo para ello a las fuentes lingüísticas apropiadas como pueden ser los diccionarios. (…) Otro aspecto que también conlleva a la inconstitucionalidad de las citadas fracciones II y IV del artículo 90, lo constituye que la descripción de la ley no refleja el alcance verdadero de la valoración necesaria ni de la institución implicada. En efecto, con independencia de lo que se establece en el texto de las fracciones II y IV del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, cabe señalar que la descripción legal no es suficiente para reflejar la sustancia y contenido de las instituciones implicadas, que en este caso son las llamadas Marcas no Registrables por ser Nombres Técnicos, de Uso Común y Designaciones Usuales o Genéricas y Descriptivas; o bien, las marcas anulables o no registrables por ser palabras con denominaciones genéricas por identificarse con palabras que pertenecen al uso común y corriente de los consumidores o a los usos comerciales. (…) Todos los anteriores aspectos constituyen los elementos de valoración generalmente aceptados de las marcas genéricas que se identifican con las hipótesis en análisis, y como puede verse si el criterio decisivo lo constituye la determinación del significado de la palabra para los consumidores, no resulta razonable que la ley omita hacer referencia a estos aspectos fundamentales. (…) Llama la atención que pese existir en la doctrina diferentes criterios de valoración para observar el fenómeno de la vulgarización de las marcas, la legislación en análisis carece de dichos elementos. Cabe señalar también que la anterior ley de invenciones y marcas previó de manera clara y precisa como una forma de extinción de la marca el fenómeno de la vulgarización, lo que se contenía en el artículo 149, en cambio la ley vigente no tiene una regulación detallada a este respecto en los motivos de anulación, solo tiene una descripción general en el artículo 153.”9

9 Páginas 36 a 42 de la sentencia recurrida.


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176. El Tribunal Colegiado se pronunció respecto del examen gramatical o

de significado de las palabras en los términos planteados y desestimó

el argumento de constitucionalidad. Ello, pues consideró que el hecho

de que el artículo 90, fracciones II y IV, de la Ley de la Propiedad

Industrial no señale de manera expresa que la autoridad administrativa

correspondiente está obligada a efectuar el examen gramatical o de

significado lingüístico de las palabras para establecer la existencia de

una denominación genérica o descriptiva de los bienes o servicios

propuestos a registro como marca, no se traduce en una violación a la

garantía de debido proceso y exacta aplicación de la ley.

177. Lo anterior, ya que permite que las autoridades en materia

administrativa apliquen dicho precepto y tengan la facultad de

determinar en cada caso concreto si se surten o no esas hipótesis

normativas, sin que sea necesario que la norma indique que sea

obligatorio utilizar un diccionario o acudir a un determinado método de

interpretación, pues una norma que contuviera ese tipo de enunciado

coartaría el arbitrio necesario para resolver en cada caso concreto

atendiendo a las características propias de la marca a registrar. Tal y

como se desprende de la siguiente transcripción:

“El hecho de que el artículo 90, fracciones II y IV, de la Ley de la Propiedad Industrial, no señale de manera expresa que la autoridad administrativa correspondiente está obligada a efectuar el examen gramatical o de significado lingüístico de las palabras para establecer la existencia de una denominación genérica o descriptiva de los bienes o servicios propuestos a registro como marca, no se traduce en una violación del derecho humano al debido proceso como afirma el quejoso. Esto es así, toda vez que la garantía de debido proceso y exacta aplicación de la ley permite que las autoridades en materia administrativa apliquen dicho precepto y tengan la facultad de determinar en cada caso concreto si se surten o no esas hipótesis normativas, sin que sea necesario que para realizar esa aplicación la norma indique que sea obligatorio utilizar un diccionario o


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acudir a un determinado método de interpretación, pues una norma que contuviera ese tipo de enunciado coartaría el arbitrio necesario para resolver en cada caso concreto atendiendo a las características propias de la marca a registrar, y al resolver la nulidad del registro marcario, a las pruebas y datos que corresponde a las partes presentar, si es que la nulidad se intenta vía de acción. Además, las normas jurídicas de que se trata se ajustan a las garantías de legalidad y debido proceso, toda vez que permiten que las partes tengan la oportunidad de solicitar la declaración de nulidad de un registro marcario, mediante un procedimiento que respeta las formalidades esenciales y, por ende, ajustado al debido proceso, así como la obligación para la autoridad administrativa de atender al texto normativo y valorar las pruebas que se aporten, precisando su contenido y alcance probatorio. (…) Los artículos de la Ley de la Propiedad Industrial prevén conceptos e instituciones que, en mayor o menor medida, revisten cierto grado de complejidad para la delimitación de su contenido, por lo que la autoridad administrativa goza de todas las facultades inherentes a su competencia formal y material, para emplear la fuente de conocimiento técnico, científico o especializado, para esclarecer el alcance de sus disposiciones, que estime idóneo y necesario para ese fin. La decisión de la autoridad administrativa podrá ser materia de discusión en cuanto a la idoneidad o pertinencia del método o herramienta de conocimiento empleado para desentrañar el contenido de la ley. La falta de determinación de la obligación de acudir a un diccionario o a cierto método de interpretación no vicia a la norma de inconstitucional. Las normas impugnadas se configuran como causas de denegación de registro marcario para las denominaciones genéricas o descriptivas, que son conceptos que deben ser interpretados, para lo cual, existe libertad y discrecionalidad para la autoridad de acudir al examen gramatical o lingüístico de lo que puedan significar dichas palabras, para definir su verdadero alcance y contenido. (…) Finalmente, cabe destacar que la confrontación de las disposiciones de la Ley de Invenciones y Marcas –derogada- y la Ley de la Propiedad Industrial en cuanto a los supuestos de denegación de registro, no constituyen un parámetro del que válidamente pueda inferirse la inconstitucionalidad de las disposiciones analizadas, en tanto que las normas que efectivamente se aplicaron al quejoso fueron las fracciones II y IV, del artículo 90, del ordenamiento legal invocado en segundo término, por lo que el hecho de que no contengan igual contenido no torna inconstitucional a la última.”10

10 Páginas 108 a 117 de la sentencia recurrida.


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178. En ese sentido, contrario a lo que afirma el recurrente, no se advierte

que exista una incongruencia entre lo efectivamente planteado y lo

que resolvió el Tribunal Colegiado.

179. Cabe precisar que el recurrente parte de la línea argumentativa

consistente en que las porciones normativas impugnadas son

inconstitucionales por no establecer como obligación realizar el

examen gramatical o de significado de las palabras. Lo cual es

incorrecto, pues los supuestos establecidos en las fracciones II y IV

del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, en los cuales no

procede el registro de marca, buscan comprender la totalidad de

designaciones genéricas y denominaciones descriptivas, con

independencia de que sean adoptados oficialmente por el lenguaje,

pues, tal y como quedó señalado incluyen aquellas designaciones y

denominaciones en se emplean en los medios comerciales y en el

lenguaje corriente, es decir, uso generalizado.

180. En ese sentido, como lo determinó el Tribunal Colegiado, si las

porciones normativas establecieran como obligación realizar el

examen gramatical o de significado de las palabras y acudir a un

diccionario, entonces se coartaría el arbitrio necesario para resolver en

cada caso concreto atendiendo a las características propias de la

marca a registrar y, al resolver la nulidad del registro marcario, a las

pruebas y datos que corresponde a las partes presentar.

181. Por lo anterior, no asiste la razón al recurrente cuando afirma que los

argumentos previstos en las páginas 93 a 107 de la sentencia, se

relacionan con el tema de ausencia de definición de vocablos o

locuciones en las leyes, cuando en su segundo concepto de violación

planteó que lo jurídicamente apropiado de acuerdo con la teoría


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marcaria, sería acudir al examen del significado de las palabras, para

lo cual válidamente puede usarse un diccionario.

182. Además, la referencia a la doctrina de está Suprema Corte de Justicia

de la Nación, que realizó el Tribunal Colegiado en las páginas 93 a

107 de la sentencia, fue –como señaló- “a efecto de determinar si el

artículo 90, fracciones II y IV, de la Ley de la Propiedad Industrial

importaba una transgresión del derecho humano al debido proceso y a

la garantía de exacta aplicación de la ley”. Es decir, únicamente citó

diversos criterios aislados y jurisprudenciales en los cuales este

Tribunal Constitucional determinó que es incorrecto afirmar que

cualquier norma se aparta del texto de la Constitución Federal al

incurrir en una deficiencia de definición o irregularidad en su

redacción, pues en nuestro sistema jurídico se establece el

reconocimiento de métodos de interpretación jurídica que, con motivo

de las imprecisiones y oscuridad que puedan afectar a las

disposiciones legales, establezcan su sentido y alcance.

183. Por otra parte, es infundado el argumento del recurrente mediante el

cual pretende combatir las consideraciones formuladas en las páginas

88 a 93 del fallo recurrido y señala que la noción de debido proceso no

debe considerarse exclusivamente en los términos descritos en la

sentencia, sino que se relaciona con la noción de la exacta aplicación

de la ley. Ello, pues sostiene que si la regulación normativa es

deficiente y dicha regulación debiera contener una metodología o

procedimiento adecuado para el análisis de una situación jurídica o de

hecho, resulta evidente que se violan los derechos constitucionales

implicados.


15

184. La misma calificativa opera respecto del argumento referente a que no

guarda relación con lo planteado la consideración referente a que

existe necesidad de individualizar la norma en cada caso concreto y

que esa necesidad es correlativa de la facultad de la autoridad de

aplicarla, pues afirma que lo efectivamente propuesto consiste en

dilucidar si la norma es inconstitucional porque tendría que prever una

metodología óptima para determinar si se está frente a vocablos

descriptivos o de uso común.

185. Las fracciones II y IV del artículo 90 de la Ley de la Propiedad

Industrial no violan el artículo 14 de la Constitución Federal que

reconoce el principio de exacta aplicación de la ley. Si bien este

constriñe a la autoridad a que se abstenga de imponer por simple

analogía o por mayoría de razón sanción alguna que no esté

decretada en una ley exactamente aplicable al hecho de que se trata y

obliga a la autoridad legislativa a emitir normas claras en las que

precise la conducta reprochable y su consecuencia jurídica, a fin de

que se sancione con estricta objetividad y justicia, evitando así una

actuación arbitraria o un estado de incertidumbre jurídica al gobernado

a quien se le aplique la norma; lo cierto es que en la especie, se

establecen con claridad los supuestos en los cuales no procede el

registro de una marca.

186. Así, tratándose de la fracción II, como quedó precisado, en caso de

que se pretendan registrar nombres técnicos o de uso común de los

productos o servicios que pretenden ampararse con la marca, así

como aquellas palabras que, en el lenguaje corriente o en las prácticas

comerciales, se hayan convertido en la designación usual o genérica

de los mismos. Además, la fracción IV establece que no procede el

registro de denominaciones, figuras o formas tridimensionales que,


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considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de

los productos o servicios que traten de protegerse como marca, así

como de palabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan

para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino,

valor, lugar de origen de los productos o la época de producción.

187. Además, esta Primera Sala ha sostenido que el artículo 14

constitucional que también prevé el principio de legalidad tiene por

objeto garantizar la seguridad jurídica de las personas en dos

dimensiones distintas: (i) permitir la previsibilidad de las consecuencias

de los actos propios y, por tanto, la planeación de la vida cotidiana y

(ii) proscribir la arbitrariedad de la autoridad para sancionar a las

personas. Así, el legislador no debe establecer exhaustivamente y

completamente un esquema de consecuencias legales en un solo

precepto legal.11

188. Así, se ha precisado que cuando se trata de conductas que se regulan

por el Estado con la finalidad de permitir una sana competencia

mediante la debida protección de derechos, como en materia de

propiedad industrial e intelectual, el legislador no puede advertir en

una sola norma todas aquellas cuestiones técnicas, científicas y

tecnológicas, que llevan a la autoridad administrativa a negar el

registro de una marca.12

189. Por ello, si bien la legislación debe ser precisa, puede contener

conceptos jurídicos indeterminados, términos técnicos o vocablos

propios de un sector siempre y cuando los destinatarios de la norma

11 Cfr. Amparos directos en revisión 3508/2013 y 4872/2015. 12 Tal y como se sostuvo en el Amparo directo en revisión 4872/2015.


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tengan conocimiento específico de las pautas de conducta que se

hallan prohibidas por el ordenamiento.13

190. En ese sentido, las porciones normativas impugnadas establecen los

supuestos concretos en los cuales está prohibido registrar una marca,

sin que la libertad de apreciación que la ley le otorga a la autoridad

administrativa para considerar si se actualizan los referidos supuestos

viola el principio de legalidad en su vertiente de exacta aplicación de la

ley, por el contrario, tienden a lograr una efectiva protección de los

consumidores y evitar la competencia desleal, lo cual genera

seguridad jurídica entre estos. Sin que se faculte a la autoridad para

actuar de manera o caprichosa, pues atendiendo a que los preceptos

normativos impugnados son de carácter restrictivo, su aplicación e

interpretación no puede ampliarse a supuestos distintos a los

señalados.

191. Por otra parte, es inoperante el argumento mediante el cual el

recurrente plantea que se omitieron tomar en cuenta los argumentos

relacionados con la vulgarización de la marca y a las teorías que la

sustentan. Lo anterior, pues dicho argumentó se planteó para

demostrar que las fracciones II y IV impugnadas no regulan de manera

adecuada las instituciones implicadas 14 ; sin embargo, como quedó

13 Al respecto ver la jurisprudencia 1ª./J 1/2006, consultable en la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, febrero de 2006, página 357, registro 175902, de rubro: “LEYES. SU INCONSTITUCIONALIDAD NO DEPENDE DE QUE ESTABLEZCAN CONCEPTOS INDETERMINADOS”. 14 Lo anterior se advierte de las páginas 37 a 42 de la demanda de amparo en la cual se manifestó lo siguiente: “Otro aspecto que también conlleva a la inconstitucionalidad de las citadas fracciones II y IV del artículo 90, lo constituye que la descripción de la ley no refleja el alcance verdadero de la valoración necesaria ni de la institución implicada. En efecto, con independencia de lo que se establece en el texto de las fracciones II y IV del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, cabe señalar que la descripción legal no es suficiente para reflejar la sustancia y contenido de las instituciones implicadas (…) La ilegalidad afecta también a las denominaciones vulgares, corrientes o de uso común (…) Llama la atención que pesa existir en la doctrina diferentes criterios de valoración para observar el fenómeno de vulgarización de las marcas, la legislación carece de dichos elementos. Cabe señalar también que la anterior ley de invenciones y marcas previó


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precisado las referidas fracciones sí establecen los supuestos en los

cuáles procede la negativa de registro, sin que ello viole el principio de

exacta aplicación de la ley. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J.

108/2012 (10a.) de la Segunda Sala que esta Primera Sala comparte

de rubro “AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE

SUSTENTAN EN PREMISAS FALSAS.”15

192. A mayor abundamiento, cabe destacar que el entonces quejoso

planteó que la ley anterior sí previó el fenómeno de vulgarización

mientras que la vigente no, lo cual el órgano colegiado consideró que

no era un parámetro válido para inferir la inconstitucionalidad 16 ,

aspecto que el recurrente no controvierte. En esa misma línea cabe

destacar que en el considerando décimo cuarto, el órgano colegiado

hizo referencia al fenómeno de vulgarización de la marca y consideró

que las fracciones II y IV del artículo 90 de la Ley se refieren a

denominaciones genéricas y descriptivas, mientras que el 153 se

refiere a la figura de la cancelación por vulgarización, de ahí que no

pasó desapercibido el planteamiento en torno a la vulgarización.

193. Por otra parte, son inoperantes los argumentos referentes a que

desde el momento en que se registró la palabra ********** el término no

de manera clara y precisa como una forma de extinción de la marca el fenómeno de la vulgarización, lo que se contenía en el artículo 149, en cambio la ley vigente no tiene una regulación detallada a este respecto en los motivos de anulación y sólo tiene una descripción general en el artículo 153. 15 Cuyo texto es: “Los agravios cuya construcción parte de premisas falsas son inoperantes, ya que a ningún fin práctico conduciría su análisis y calificación, pues al partir de una suposición que no resultó verdadera, su conclusión resulta ineficaz para obtener la revocación de la sentencia recurrida”. Consultable en la Décima Época del Semanario Judicial y su Gaceta, libro XIII, octubre de 2012, tomo 3, página 1326, registro 2001825. 16 Lo anterior, se advierte de las páginas 116 y 117 de la sentencia de amparo, en la cual se sostuvo lo siguiente: “Finalmente, cabe destacar que la confrontación de las disposiciones de la Ley de Invenciones y Marcas –derogada- y la Ley de la Propiedad Industrial en cuanto a los supuestos de denegación de registro, no constituyen un parámetro del que válidamente pueda inferirse la inconstitucionalidad de las disposiciones analizadas, en tanto que las normas que efectivamente se aplicaron al quejoso fueron las fracciones II y IV, del artículo 90, del ordenamiento legal invocado en segundo término, por lo que el hecho de que no contengan igual contenido no torna inconstitucional a la última.”


19

resultaba susceptible de registro porque era genérico; que se omitió

hacer mención que el examen gramático o de significado de palabras

fue propuesto desde el procedimiento administrativo, la aplicación de

diversos criterios que considera relevantes. Lo anterior, pues en todo

caso son cuestiones de legalidad que escapan al análisis de este

Tribunal Constitucional. Es aplicable el criterio jurisprudencial emitido

por esta Sala, de rubro: “REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. LOS

AGRAVIOS DE LEGALIDAD SON INOPERANTES”17.

194. Finalmente, es inoperante el argumento referente a que el órgano

colegiado omitió interpretar de manera conforme los preceptos

impugnados pues, como lo ha sostenido esta Primera Sala, el órgano

jurisdiccional en cada caso debe determinar si resulta indispensable

hacer una interpretación conforme, pues cuando una norma no genera

sospechas de invalidez para el juzgador, por no parecer

potencialmente violatoria de derechos humanos, entonces no se hace

necesario un análisis de constitucionalidad y convencionalidad

exhaustivo, porque la presunción de constitucionalidad de que gozan

todas las normas jurídicas no se ha puesto siquiera en entredicho.18

17 El texto de la tesis señala: “Conforme a los artículos 107, fracción IX, de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos y 83, fracción V, de la Ley de Amparo, relativos al recurso de revisión en amparo directo, es competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en esta instancia el estudio de cuestiones propiamente constitucionales. Por tanto, si se plantean tanto agravios sobre constitucionalidad de normas generales o de interpretación directa de preceptos de la Constitución, como argumentos de mera legalidad, estos deben desestimarse por inoperantes”. Tesis 1ª./J. 56/2007, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXV, mayo de 2007, página 730, registro número 172328. 18 Al respecto, ver la tesis “CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO. CONDICIONES GENERALES PARA SU EJERCICIO.” La autoridad judicial, para ejercer el control ex officio en los términos establecidos en el expediente Varios 912/2010 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe asegurarse que se ha actualizado la necesidad de hacer ese tipo de control, es decir, en cada caso debe determinar si resulta indispensable hacer una interpretación conforme en sentido amplio, una en sentido estricto o una inaplicación, lo cual ocurre cuando se está en presencia de una norma que resulta sospechosa o dudosa de cara a los parámetros de control de los derechos humanos. De este modo, cuando una norma no genera sospechas de invalidez para el juzgador, por no parecer potencialmente violatoria de derechos humanos, entonces no se hace necesario un análisis de constitucionalidad y convencionalidad exhaustivo, porque la presunción de constitucionalidad de que gozan todas las normas jurídicas no se ha puesto siquiera en entredicho. Lo anterior es así, porque como se señaló en el citado expediente Varios, las normas no pierden su presunción de constitucionalidad sino hasta que el


20

195. Segunda cuestión: ¿Las fracciones II y IV del artículo 90 de la Ley

de la Propiedad Industrial violan el principio de seguridad

jurídica?

196. En el tercer agravio el recurrente plantea que el Tribunal Colegiado

analizó incorrectamente el tercer concepto de violación, pues lo que

planteó fue que las fracciones II y IV del referido artículo 90 de la Ley

de la Propiedad Industrial violan el principio de seguridad jurídica

aplicable a los actos legislativos porque no se encuentra satisfecha la

motivación legislativa. Sin embargo, afirma que el órgano colegiado no

dio respuesta al planteamiento, pues se limitó a destacar que en la

exposición de motivos y en los dictámenes no existen elementos

concretos para determinar cuál es la motivación y analizó diversos

aspectos, pero en ningún momento analizó si el contenido de las

fracciones efectivamente se refieren a una situación que socialmente

reclama ser regulada y si es eficiente para normar dicha situación.

197. Son infundados los argumentos del recurrente, pues demuestran que

el Tribunal Colegiado no realizó un análisis correcto del tercer concepto

de violación en la parte en la que adujo que las fracciones II y IV del

artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial son violatorias de la

garantía de seguridad jurídica prevista en los artículos 14 y 16 de la

Constitución Federal.

198. El quejoso planteó en su tercer concepto de violación que si bien las

fracciones II y IV de artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, son

normas generales que podrían considerarse fundadas por haberse resultado del control así lo refleje, lo que implica que las normas que son controladas puedan incluso salvar su presunción de constitucionalidad mediante la interpretación conforme en sentido amplio, o en sentido estricto. Tesis: 1a./J. 4/2016 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, Primera Sala, libro 27, febrero de 2016, tomo I, página 430, registro: 2010954.


21

emitido por el Congreso de la Unión en ejercicio de su competencia

legislativa federal, el aspecto que no se encuentra constitucionalmente

satisfecho es el propio de la motivación legislativa. Es decir, no se

refieren apropiadamente a las relaciones sociales que reclaman ser

reguladas.

199. Al respecto, la quejosa afirmó que las marcas que llevan nombres

técnicos o de uso común de los productos o servicios así como las que

se componen por una palabra que se utiliza en el lenguaje corriente por

los consumidores o las prácticas comerciales, no deberían ser

registradas como marca y si en un momento lo fueron y la palabra se

incorporó al lenguaje corriente, entonces la marca debería anularse.

Además señala que basta la lectura de los artículos para observar que

el legislador no le dio a los motivos de denegación de registro o de

nulidad de las marcas una descripción suficiente a efecto de normar

apropiadamente la relación que socialmente reclamaba ser regulada.

200. Por su parte el Tribunal Colegiado precisó el alcance de la

fundamentación y motivación de los actos legislativos ─a partir de los

criterios de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación─ y concluyó

que las disposiciones legales se expidieron por órganos

constitucionalmente facultados para ello. Además, afirmó que se

encuentran referidas a relaciones sociales que reclaman ser reguladas,

y basta una motivación ordinaria y no reforzada porque no tiene por

base una categoría sospechosa de las previstas en el artículo 1° de la

Constitución Federal.

201. Este Tribunal Constitucional ha sido consistente en referir que por

fundamentación y motivación de un acto legislativo se debe entender

la circunstancia de que el Congreso que expide la ley,


22

constitucionalmente esté facultado para ello, ya que estos requisitos,

tratándose de actos legislativos, se satisfacen cuando actúa dentro de

los límites de las atribuciones que la Constitución correspondiente le

confiere (fundamentación) y cuando las leyes que emite se refieren a

relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas

(motivación); sin que esto implique que todas y cada una de las

disposiciones que integran estos ordenamientos deben ser

necesariamente materia de una motivación específica19.

202. Esta Primera Sala ha sustentado que la exposición de motivos por sí

misma no puede ser el parámetro para determinar la

constitucionalidad de un precepto, sino que debe ser la parte

dispositiva de este último la que establezca dicha circunstancia20.

203. Ahora bien, los jueces constitucionales sí pueden establecer cuál es el

fundamento constitucional para la emisión de una determinada ley con

19 En ese sentido, véase el criterio contenido en la tesis de rubro: “FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA”, consultable en la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, volumen 181-186, primera parte, página 239, registro: 232351. Asimismo, resulta ilustrativa la tesis 2a. XXVII/2009, sustentada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, que esta Primera Sala comparte, de rubro: “FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LEYES QUE DAN TRATO DESIGUAL A SUPUESTOS DE HECHO EQUIVALENTES. NO NECESARIAMENTE DERIVAN DE LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA LEY CORRESPONDIENTE O DEL PROCESO LEGISLATIVO QUE LE DIO ORIGEN, SINO QUE PUEDEN DEDUCIRSE DEL PRECEPTO QUE LO ESTABLEZCA”.- Amparo en revisión 1258/2008. **********. 4 de marzo de 2009. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Ricardo Manuel Martínez Estrada.- Consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIX, marzo de 2009, página 470, registro 167712. 20 “EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Y DETERMINACIÓN DE LA VOLUNTAD DEL

LEGISLADOR: FUNCIONES QUE CUMPLEN EN EL ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS. Aunque la exposición de motivos puede ser un elemento coadyuvante en el ejercicio de reconstrucción de la voluntad del legislador y ésta, a su vez, uno de los factores a tener en cuenta a la hora de determinar el contenido de una norma jurídica, no es por sí sola parámetro y medida de la constitucionalidad de lo establecido en la parte dispositiva de la ley. La parte dispositiva es en principio el lugar del que debe partirse para determinar la voluntad del legislador. Amparo directo en revisión 40/2011. **********. 2 de marzo de 2011. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Francisca María Pou Giménez”. Tesis 1a. LX/2011, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII, abril de 2011, página 308, registro 162371.


23

independencia de que el legislador democrático lo haya o no expuesto,

a efecto de precisar si este último tiene o no competencia para expedir

un acto legislativo que incida en una materia determinada.

204. En efecto, sería ocioso ejercer el control de regularidad constitucional

sí el órgano jurisdiccional respectivo no pudiera determinar, en primer

lugar, cuál es su referente normativo para establecer si una

determinada ley fue emitida o no en ejercicio de una competencia

constitucional predeterminada.

205. En el caso, el referente normativo para establecer la competencia

legislativa del Congreso de la Unión lo encontramos en el artículo 73

de la Constitución Federal, mismo que establece un conjunto de

facultades a favor de dicho órgano estatal, de entre las cuales importa

destacar, para efectos de esta resolución, la prevista en las fracción

XXV21, en la que se advierte con claridad la competencia constitucional

del Poder Legislativo Federal para legislar en materia de derechos de

autor y otras figuras de la propiedad intelectual relacionadas con la

misma, dentro de la cual se encuentran las marcas.

21“Artículo 73. El Congreso tiene facultad: […] XXV. Para establecer el Servicio Profesional docente en términos del artículo 3o. de esta Constitución; establecer, organizar y sostener en toda la República escuelas rurales, elementales, superiores, secundarias y profesionales; de investigación científica, de bellas artes y de enseñanza técnica, escuelas prácticas de agricultura y de minería, de artes y oficios, museos, bibliotecas, observatorios y demás institutos concernientes a la cultura general de los habitantes de la nación y legislar en todo lo que se refiere a dichas instituciones; para legislar sobre vestigios o restos fósiles y sobre monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, cuya conservación sea de interés nacional; así como para dictar las leyes encaminadas a distribuir convenientemente entre la Federación, los Estados y los Municipios el ejercicio de la función educativa y las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público, buscando unificar y coordinar la educación en toda la República, y para asegurar el cumplimiento de los fines de la educación y su mejora continua en un marco de inclusión y diversidad. Los Títulos que se expidan por los establecimientos de que se trata surtirán sus efectos en toda la República. Para legislar en materia de derechos de autor y otras figuras de la propiedad intelectual relacionadas con la misma;”.


24

206. En este orden de ideas, tenemos que la Ley de la Propiedad Industrial

fue el resultado de un proceso legislativo que dio inicio con la iniciativa

presentada por el Presidente de la República el seis de diciembre de

mil novecientos noventa ante la Cámara de Senadores. De la referida

iniciativa se advierte, entre otras cuestiones, que se consideró que las

marcas tiene un papel especial para la defensa de los intereses de los

consumidores demandantes de calidad y para el buen funcionamiento

del mercado, evitando la competencia desleal entre los que colocan o

distribuyen bienes y prestan servicios.22.

207. Una vez agotado el proceso legislativo correspondiente, fue publicada

en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de junio de mil

novecientos noventa y uno, la Ley de Fomento y Protección en la

Propiedad Industrial (actual Ley de la Propiedad Industrial), en cuyo

artículos 1º se estableció proteger los intereses de los consumidores,

la propiedad industrial, mediante la regulación del registro de marcas,

22 “Exposición de motivos: “(…) II. Apoyo a un proceso permanente de satisfacción de las demandas de calidad por parte de los consumidores Otro aspecto fundamental de la modernización de la industria y del comercio en el país consiste en propiciar la mejoría de la calidad de los bienes y servicios en el mercado nacional. Por un lado, se busca facilitar a los consumidores o usuarios su selección al consumir productos de diferentes marcas. Asimismo, se requiere evitar que las expectativas de calidad por parte de los consumidores resulten defraudadas o se vean desorientadas por la aplicación de variedades nuevas de productos. (…) Así, las marcas de productos o servicios, los nombres de los establecimientos, los avisos comerciales y las denominaciones de origen de los productos, tiene un papel especial para la defensa de los intereses de los consumidores demandantes de calidad y para el buen funcionamiento del mercado, evitando la competencia desleal entre los que colocan o distribuyen bienes y prestan servicios” (…) El Título Cuarto establece en siete capítulos la regulación de las marcas y de los avisos y nombres comerciales. (…) Un problema del registro de marcas consiste en que, en ocasiones, algunos particualres solciitan el registro en México de marcas registradas previamente por otros titulares en el extranjero, motivando conflictos marcarios con éstos y defraudando a los consumidores locales que son inducidos a error respecto de la verdadera procedencia de los productos a los que se aplican tales marcas..


25

y prevenir los actos que atenten contra la propiedad industrial o que

constituyan competencia desleal.23

208. A su vez, el artículo 90 de dicho ordenamiento estableció una serie de

supuestos en los cuales no se registraran como marca, entre otros, las

fracciones II y IV. Esta última, se reformó a partir de la iniciativa

presentada por el Presidente de la República el veintinueve de junio

de mil novecientos noventa y cuatro ante la Cámara de Diputados, de

la cual se advierte, entre otras cuestiones, se consideró que se debían

proteger adecuadamente las marcas famosas en los círculos

comerciales del país e impedir un uso indebido de las mismas y la

comisión de actos de competencia desleal que se traducen en un

engaño al consumidor.24

209. Así el dos de agosto de mil novecientos noventa y cuatro se publicó el

Decreto mediante el cual, entre otras cuestiones, se reformó la

fracción IV del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial25.

23 Artículo 2o.- Esta ley tiene por objeto:

I.- Establecer las bases para que, en las actividades industriales y comerciales del país, tenga lugar un sistema permanente de perfeccionamiento de sus procesos y productos; II.- Promover y fomentar la actividad inventiva de aplicación industrial, las mejoras técnicas y la difusión de conocimientos tecnológicos dentro de los sectores productivos; III.- Propiciar e impulsar el mejoramiento de la calidad de los bienes y servicios en la industria y en el comercio, conforme a los intereses de los consumidores; IV.- Favorecer la creatividad para el diseño y la presentación de productos nuevos y útiles; V.- Proteger la propiedad industrial mediante la regulación de patentes de invención; de registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas y avisos comerciales; de nombres comerciales; de denominaciones de origen y de secretos industriales, y VI.- Prevenir los actos que atenten contra la propiedad industrial o que constituyan competencia desleal relacionada con la misma y establecer las sanciones y penas respecto de ellos. 24 En la referida iniciativa se sostuvo lo siguiente: “(…) B. Modificaciones en materia de marcas Para proteger adecuadamente las marcas que se han hecho famosas en los círculos comerciales del país e impedir el uso indebido de las mismas y la comisión de actos de competencia desleal que se traducen en un engaño al consumidor, se define el concepto de notoriedad de una marca por el conocimiento de la misma en un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país como consecuencia de las actividades comerciales que se realicen en el territorio nacional o en el extranjero, así como por el conocimiento de la marca notoria en el territorio nacional debido a la promoción y publicidad de la misma. 25 “Artículo 90.- No serán registrables como marca: (…)


26

210. De ahí que las fracciones II y IV del artículo 90 de la Ley de la

Propiedad Industrial sí refieren a las relaciones sociales que requieren

ser reguladas, pues tienen como finalidad proteger a los titulares de la

marca, evitar la competencia desleal y por otra parte, proteger a los

consumidores. Ello es así, en virtud de que al considerar que no sean

registrables como marcas palabras descriptivas o indicativas que en el

comercio sirvan para designar lo que atañe a los productos y que sirve

para identificarlos, tiene como objeto proteger a los titulares de las

marcas y a los consumidores, ambos sujetos de la relación comercial.

211. Por ello, a juicio de esta Primera Sala es incorrecta la premisa de la

que parte el recurrente, pues la norma sí contiene los supuestos

concretos en los cuales no procede el registro y además, resulta lógico

y razonable que el legislador no hubiera delimitado con absoluta

precisión un listado de los nombres técnicos o de uso común, ni las

palabras que se han convertido en la designación usual o genérica

(fracción II), así como las denominaciones, figuras o formas

descriptivas o indicativas (fracción IV), pues es claro que ello se

determina atendiendo a las prácticas comerciales y al uso en el

lenguaje corriente.

212. De este modo tenemos que si la norma impugnada incide

directamente en la defensa de la propiedad intelectual y, en concreto,

regula cuando una marca no puede registrarse para proteger a los

titulares de la marca y consumidores, entonces es claro que las

fracciones II y IV del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial no

son violatorias de las garantía seguridad jurídica. IV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca. Quedan incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción;(…)”


27

213. Tercera cuestión: ¿La fracciones II y IV del artículo 90 de la Ley de

la Propiedad Industrial son violatorias de los principios de

seguridad, proporcionalidad y razonabilidad jurídicas?

214. En el cuarto agravio el recurrente plantea que en el cuarto concepto

de violación adujo que el artículo 90, fracciones II y IV, de la referida

Ley resultaba violatorio de los principios de proporcionalidad y

razonabilidad jurídica, pues no obstante busca regular las marcas

genéricas y con denominaciones descriptivas, para ser rectamente

analizadas y declaradas requiere que los operadores realicen el

examen del uso y significado de las palabras identificadas con ese

peculiar tipo de marcas. Sin embargo, afirma que, en lugar de eso, el

órgano colegiado analizó el artículo desde otra perspectiva pues, a fin

de dilucidar si la regulación resulta proporcional y razonable a las

instituciones implicadas, practicó un test de proporcionalidad como si

tratara de establecer si la norma resulta violatoria de los derechos.

215. El anterior agravio no logra desvirtuar la conclusión a la arribó el

Tribunal Colegiado.

216. En primer lugar, es necesario precisar que esta Primera Sala ha

sostenido que el uso del principio de proporcionalidad no sólo está

relacionado con el principio de igualdad y con asuntos que inciden

directamente sobre derechos humanos sino también en aquellos en

que exista un amplio margen de acción y apreciación para la autoridad

desde el punto de vista normativo. Por ello, el test de proporcionalidad

se utiliza en aquellos casos que no están estricta y únicamente

vinculados con el principio de igualdad. Al respecto resulta aplicable la

tesis “INTENSIDAD DEL ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD Y


28

USO DEL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD. SU APLICACIÓN

EN RELACIÓN CON LOS DERECHOS HUMANOS”

217. Por ello, si bien el Tribunal Colegiado formuló diversas

consideraciones en tono al contenido y alcance de los principios de

proporcionalidad y razonabilidad jurídica en relación con la libertad

configurativa del legislador a partir de distintos criterios de esta

Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cierto es que a juicio de

esta Primera Sala fue correcta la conclusión en torno a que las

fracciones II y IV del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial

obedecen a una fin legítimo, son idóneas, necesarias y son razonables

para dicho fin.

218. La finalidad es constitucionalmente legítima, pues al establecer que las

denominaciones genéricas o descriptivas de los bienes o servicios no

serán registrables como marca, protege los derechos de los titulares

de la marca así como de los consumidores, a la vez que impide

prácticas de competencia desleal.

219. Las marcas forman parte del derecho de propiedad intelectual y si bien

no hay un artículo constitucional que expresamente refiera a las

marcas, estas cuentan con protección constitucional desde diversos

artículos como el 28, noveno párrafo, al establecer que “tampoco

constituyen monopolio los privilegios que por determinado tiempo se

concedan a los autores y artistas para la producción de sus obras y los

que para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los

inventores y perfeccionadores de alguna mejora”. Lo anterior, pues si

bien no hace referencia a signos distintivos ello atiende a que la

protección de una marca no crea de ningún modo un monopolio sino


29

que otorga el uso exclusivo de un signo distintivo para que los

consumidores puedan ejercer sus libertades comerciales.

220. Al respecto, esta Primera Sala ya se ha pronunciado en torno al

derecho de protección a los intereses del consumidor, reconocido en

el artículo 28, párrafo tercero, de la Constitución Federal, cuyo objeto

es contrarrestar las asimetrías que puedan presentarse entre las

partes de una relación de consumo y proporciona a aquél los medios y

la protección legal necesarios para, entre otros fines, el mejor cuidado

de sus intereses ante posibles situaciones desventajosas.26 En ese

sentido, la fracción III del artículo 2° Ley de la Propiedad Industrial

establece como objeto, entre otros, propiciar e impulsar el

mejoramiento de la calidad de los bienes y servicios en la industria y

en el comercio, conforme a los intereses de los consumidores.

221. Por su parte, la Ley Federal de Protección al Consumidor reconoce el

derecho de los consumidores para tener información adecuada y clara

sobre un bien o servicio, lo cual desde luego incluye la marca de

éstos, para evitar error o confusión en los consumidores, lo que se

advierte de los artículos 1, fracción II; 32, 53 y 92 de la referida ley.27.

26 En ese sentido, se emitió la tesis: 1a. CIII/2015 (10a.), Décima Época, Primera Sala, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 16, marzo de 2015, tomo II, pág. 1109, registro 2008650, cuyo rubro es “PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. RÉGIMEN JURÍDICO SINGULAR QUE REGULA A LA LEY FEDERAL RELATIVA”.- Precedente Amparo directo 33/2014. **********. 24 de septiembre de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Rodrigo Montes de Oca Arboleya. 27 “(…) la persona física o moral que adquiere, realiza o disfruta como destinatario final bienes, productos o servicios. Se entiende también por consumidor a la persona física o moral que adquiera, almacene, utilice o consuma bienes o servicios con objeto de integrarlos en procesos de producción, transformación, comercialización o prestación de servicios a terceros, únicamente para los casos a que se refieren los artículos 99 y 117 de esta ley. Tratándose de personas morales que adquieran bienes o servicios para integrarlos en procesos de producción o de servicios a terceros, sólo podrán ejercer las acciones a que se refieren los referidos preceptos cuando estén acreditadas como microempresas o microindustrias en términos de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de la Ley Federal para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, respectivamente y conforme a los requisitos que se establezcan en el Reglamento de esta ley.”


30

222. La idoneidad de la medida atiende a que la ausencia de eficacia

distintiva del signo propuesto a registro no puede tener otra

consecuencia que no sea la denegación de su inscripción como

marca. Suponer lo contrario implicaría registrar una marca que va a

crear una confusión entre el público consumidor y que va a otorgar un

derecho de exclusividad respecto de un término que en el momento en

que se solicita el registro ya es genérico o descriptivo, lo cual impediría

que el resto de los competidores lo utilizaran, sustrayéndolo del

lenguaje.

223. La necesidad de la medida atiende a que la negativa de registro de

marca en los supuestos analizados no implica una carga injustificada

para el gobernado que solicita el registro, pues este tiene

conocimiento de los supuestos en los cuales no procede el registro

para evitar registrar dichos términos genéricos o descriptivos y de esta

forma prevenir actos que atenten contra la propiedad industrial y la

competencia desleal.

224. Cuarta cuestión: ¿Las fracciones II y IV del artículo 90 de la Ley

de la Propiedad Industrial violan las bases constitucionales del

sistema de protección de los derechos de exclusividad en materia

de propiedad industrial e intelectual?

225. Es parcialmente fundado el quinto agravio, en el cual el recurrente

sostiene que el órgano colegiado omitió abordar la totalidad de las

bases constitucionales propuestas en el quinto concepto de violación,

pero insuficiente para revocar la sentencia recurrida.


31

226. Al respecto, de la lectura al quinto concepto de violación28, se advierte

que el quejoso sostuvo que el artículo 28, párrafo décimo, de la

Constitución Federal establece como principio general que no

constituyen monopolios los privilegios, así como derechos de

exclusividad, que por determinado tiempo se concedan a los autores y

artistas para la producción de sus obras y para el uso exclusivo de sus

inventos, los que son dados y reconocidos a favor de inventores y

perfeccionadores de alguna mejora, mientras que la fracción XV del

artículo 89 constitucional señala que es obligación constitucional del

Titular del Ejecutivo Federal hacer todo lo necesario para conceder

privilegios exclusivos por tiempo limitado, con arreglo a la ley

respectiva, a los descubridores, inventores o perfeccionadores de

algún ramo de la industria, constituyéndose así las bases

fundamentales de la protección de la propiedad industrial mediante la

generación de derechos de exclusividad.

227. En ese sentido, el quejoso refirió que las marcas se consideran

propiedad intelectual en los términos de las señaladas bases

constitucionales porque en cierta forma constituyen inventos

aprovechables en la industria y comercio, debiendo considerar que su

desarrollo y protección se ejerce a través de los derechos de

exclusividad constitucionalmente establecidos que se desarrollan en la

norma secundaria.

228. Afirmó que dichos derechos de protección y exclusividad se derivan de

la originalidad y, en el caso de las marcas, además de la capacidad o

eficacia distintiva. Por ello, sostuvo que la protección constitucional al

derecho de exclusividad por inventiva y eficacia distintiva constituye un

28 Páginas 52 a 55 de la demanda de amparo.


32

aspecto fundamental para la valoración marcaria, donde el aspecto o

criterio fundamental lo constituye el examen lingüístico de significados

de las palabras que se identifican con la marca de referencia, lo que

constituye un elemento indispensable para la recta regulación

constitucional de las instituciones implicadas.

229. Finalmente, el quejoso sostuvo que las fracciones II y IV del artículo 90

de la Ley en comento no contienen una regulación suficientemente

explícita para hacer evidente las bases del derecho de exclusividad

por la existencia de la originalidad e inventiva del creador de la marca,

así como de la capacidad o eficacia distintiva de la misma, por lo que

son inconstitucionales y violatorios del artículo 28, párrafo diez, y 89,

fracción XV, de la Constitución Federal.

230. El Tribunal Colegiado analizó en el décimo tercer considerando29 los

argumentos del referido concepto de violación. En primer lugar,

formuló aspectos generales en torno al artículo 28 constitucional; en

segundo lugar, se pronunció en torno al derecho de la propiedad

intelectual y finalmente, concluyó que la protección de los derechos de

propiedad industrial reconocidos por el referido artículo no implica que

el legislador ordinario establezca en la Ley de la Propiedad Industrial

la obligación de efectuar el examen lingüístico o de significado de las

palabras propuestas a registro, como condición para garantizar el

derecho de exclusividad sobre la marca. Retomó por identidad de

razón las consideraciones que sostuvo la Primera Sala de la Suprema

Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo directo en revisión

2008/2016, sobre la constitucionalidad de una causa de negativa de

registro marcario. Finalmente, concluyó que el hecho de que las

29 Páginas 158 a 167.


33

fracciones impugnadas no contengan un parámetro específico basado

en el examen lingüístico o de significado de las palabras, no importa

violación al artículo 28 constitucional.

231. En ese sentido, asiste la razón al recurrente cuando señala que el

Tribunal Colegiado no atendió a todos los argumentos formulados en

el quinto concepto de violación. Por ello, esta Primera Sala analizara

los referidos argumentos, en términos del artículo 93, fracción V, de la

Ley de Amparo.

232. Como quedó precisado, las marcas forman parte del ramo de signos

distintivos que regula el derecho de la propiedad industrial, el cual

conforma uno de los ámbitos del derecho de la propiedad intelectual.

Al respecto, cabe destacar que la propiedad intelectual se divide,

esencialmente, en dos ramas: la propiedad industrial y el derecho de

autor. Así, dentro de los objetos materia de la propiedad industrial,

encontramos a las marcas.30

233. Las bases constitucionales de la propiedad intelectual se encuentran

en los artículos 27, 28, párrafo noveno, 89, fracción XV, y 73, fracción

XXV, todos de la Constitución Federal.

234. En primer lugar el artículo 27 de la Constitución Federal31 establece el

derecho a la propiedad privada, acotada a bienes inmuebles sobre los

30 Visible en la publicación número 895 (S) de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, titulada “Principios básicos de la propiedad industrial”, consultable en la liga electrónica: www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/intproperty/895/wipo_pub_895.pdf.; así como la obra titulada La Propiedad Intelectual de Viñamata Paschkes, Carlos, 3era. ed., México, Trillas, 2005, p. 318. 31 Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización. La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los


34

cuáles sólo es posible transmitir el dominio, en tanto siempre serán

propiedad de la Nación; sin embargo, el referido artículo no regula

sobre la propiedad privada de bienes muebles e intangibles. Por ello,

se advierte que la propiedad originaria y dominio corresponden al

particular, conforme a las reglas que al efecto establezca el derecho

privado y tomando en la regulación que el Estado emita.

235. En segundo lugar, el artículo 28 de la Constitución Federal prohíbe los

monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones

de impuestos en los términos y condiciones que fijen las leyes. Sin

embargo, establece que actividades o funciones no constituyen

monopolios, así, en el párrafo diez del referido artículo se precisa que

los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y

artistas para la producción de sus obras y los que para el uso

exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y

perfeccionadores de alguna mejora, tampoco constituyen monopolios.

236. Cabe destacar que la anterior excepción se estableció desde el texto

original del artículo 28, en el entonces primer párrafo. El constituyente

de 1917 destacó que la finalidad de la reforma al artículo 28 era

combatir eficazmente los monopolios y asegurar en todos los ramos de

la actividad humana la libre concurrencia.32

elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana. […] 32 Lo que se advierte de la exposición de motivos, JUNTA INAUGURAL DEL CONGRESO CONSTITUYENTE DISCURSO Y ENTREGA DE PROYECTO DE CONSTITUCIÓN DE DON VENUSTIANO CARRANZA QUERÉTARO, 1º DE DICIEMBRE DE 1916. TOMO I.- NÚM. 12, en la que se señaló lo siguiente: “con estas reformas al artículo 27, con la que se consulta para el artículo 28 a fin de combatir eficazmente los monopolios y asegurar en todos los ramos de la actividad humana la libre concurrencia, la que es indispensable para asegurar la vida y el desarrollo de los pueblos, y con la facultad que en la reforma de la fracción 20 del artículo 72 se confiere al poder Legislativo federal, para expedir leyes sobre el trabajo, en las que se implantarán todas las instituciones del progreso social en favor de la clase obrera y de todos los trabajadores.”


35

237. En ese sentido, se entiende que si el fin constitucional del artículo 28

es asegurar la libre concurrencia, por ello se consideraron como

“privilegios” todo aquello atinente a la producción que por determinado

tiempo se concedió a los autores y artistas de sus obras y al uso

exclusivo que se otorgó a los inventores y perfeccionadores de alguna

mejora; es decir, como un efecto suspensivo a la libre concurrencia.

238. En tercer lugar, el artículo 89, fracción XV, establece como facultad y

obligación del Presidente “conceder privilegios exclusivos por tiempo

limitado, con arreglo a la ley respectiva, a los descubridores,

inventores o perfeccionadores de algún ramo de la industria”.

239. El anterior precepto de igual manera reconoce el espíritu del

Constituyente de 1917 y califica como “privilegio” lo que actualmente

consideramos como derecho de exclusividad en la explotación que

desde luego está sujeto a un tiempo determinado en los términos de la

legislación aplicable.

240. En cuarto lugar, la fracción XXV del artículo 7333 establece la facultad

que tiene el Congreso de la Unión para legislar en materia de

propiedad intelectual. Cabe señalar que está facultad se incorporó

mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el

treinta de abril de dos mil nueve con la finalidad de que se mencionara

33 Artículo 73.- El Congreso tiene facultad: XXV.- Para establecer el Servicio Profesional docente en términos del artículo 3o. de esta Constitución; establecer, organizar y sostener en toda la República escuelas rurales, elementales, superiores, secundarias y profesionales; de investigación científica, de bellas artes y de enseñanza técnica, escuelas prácticas de agricultura y de minería, de artes y oficios, museos, bibliotecas, observatorios y demás institutos concernientes a la cultura general de los habitantes de la nación y legislar en todo lo que se refiere a dichas instituciones; para legislar sobre vestigios o restos fósiles y

sobre monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, cuya conservación sea de interés nacional; así como para dictar las leyes encaminadas a distribuir convenientemente entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios el ejercicio de la función educativa y las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público, buscando unificar y coordinar la educación en toda la República, y para asegurar el cumplimiento de los fines de la educación y su mejora continua en un marco de inclusión y diversidad. Los Títulos que se expidan por los establecimientos de que se trata surtirán sus efectos en toda la República. Para legislar en materia de derechos de autor y otras figuras de la propiedad intelectual relacionadas con la misma;


36

de manera expresa la facultad, pues se reconoció que la Ley Federal

de Derecho de Autor regula otras figuras de propiedad intelectual

independientes.34

241. Por otra parte, el reconocimiento de los derechos de la propiedad

intelectual como derecho fundamental se advierte de distintos

instrumentos internacionales. En materia de signos distintivos, como

parte de la propiedad intelectual su regulación y protección se

encuentra en diversos instrumentos internacionales de los que el

Estado Mexicano es parte.

242. El Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial35,

busca que los países a los cuales se aplique constituyan una Unión

para la protección de la propiedad industrial. Además, esta protección

tiene por objeto “…las patentes de invención, los modelos de utilidad,

los dibujos o modelos industriales, las marcas de fábrica o de

comercio, las marcas de servicio, el nombre comercial, las

indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como la

represión de la competencia desleal..”.

34 Así, en el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de treinta de septiembre de dos mil ocho se señaló lo siguiente: “En lo que se refiere a la reforma propuesta al artículo 73 en materia de derechos de autor, esta Comisión recibió opiniones por parte de la Secretaría de Educación Pública las cuales señalan que, si bien es cierto que constitucionalmente dicha facultad no se encuentra expresamente prevista, también lo es que la enunciación de las facultades del artículo 73 constitucional no debe considerarse como exhaustiva, de acuerdo con la fracción XXX del mismo precepto. En ese sentido, el Congreso de la Unión, en ejercicio de las facultades implícitas emitió la Ley de Derecho de Autor vigente, reglamentaria del artículo 28 de nuestra Carta Magna. No obstante, la Dependencia señala que no existe impedimento alguno para que se mencione de manera expresa en la Constitución que el Congreso de la Unión tendrá la facultad de legislar en dicha materia, siendo importante precisar que la Ley Federal de Derecho de Autor regula otras figuras de propiedad intelectual independientes, tales como los derechos conexos que comprenden a los artistas intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión; la reserva de uso exclusivo, la imagen de una persona retratada y la protección de las culturas populares respecto de sus expresiones. 35 De veinte de marzo de mil ochocientos ochenta y tres. Adoptado el catorce de julio de mil novecientos sesenta y siete. Vinculación de México el veintiséis de abril de mil novecientos setenta y seis (adhesión). Publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de julio de mil novecientos setenta y seis.


37

243. El Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y el

Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro

Internacional de Marcas36 son los instrumentos que regulan el Sistema

de Madrid para el Registro Internacional de Marcas, establecido en mil

ochocientos noventa y uno.

244. La importancia del Protocolo de Madrid radica en que ofrece a los

propietarios de una marca la posibilidad de extender la protección de

la misma en varios países u organizaciones intergubernamentales

(miembros del Tratado), mediante la presentación de una sola

solicitud, en su propia oficina, en un solo idioma y mediante el conjunto

de tasas pagadas en una misma moneda y en una misma exhibición.

245. El Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos

y Servicios para el Registro de las Marcas37 busca constituir Unión

especial y adoptar una Clasificación común de Productos y Servicios

para el Registro de las Marcas; lo anterior, a pesar de que conforme al

artículo 2° del referido Acuerdo la clasificación no obliga a los países

de la Unión especial ni en cuanto a la apreciación del alcance de la

protección de la marca, ni al reconocimiento de las marcas de servicio;

es decir, cada país se reserva la facultad de aplicar la clasificación

como sistema principal o auxiliar.

36 Vinculación de México el veinticinco de abril de dos mil doce (adhesión) En vigor a partir del diecinueve de febrero de dos mil trece. 37 De quince de junio de mil novecientos cincuenta y siete. Vinculación de México el veintiuno de diciembre de dos mil (adhesión) En vigor a partir del veintiuno de marzo de dos mil uno. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de abril de dos mil uno.


38

246. El Acuerdo de Viena por el que se establece una Clasificación

Internacional de los Elementos Figurativos de las Marcas38 tiene como

objetivo principal crear una Unión especial y adoptar una clasificación

común para los elementos figurativos de las marcas, la cual, de

conformidad con el artículo 2°, estará constituida por una lista de las

categorías, divisiones y secciones en las que se clasificarán los

elementos figurativos de las marcas con las notas explicativas cuando

sea necesario. Cabe destacar que la Clasificación no obliga a los

países en lo que se refiere a la extensión de la protección de la marca;

por ello cada país se reserva la facultad de aplicar la clasificación

como sistema principal o auxiliar.

247. En ese sentido, si bien la protección a los derechos de propiedad

industrial, está reconocida en la Constitución Federal y en diversos

tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte, no

son inconstitucionales las fracciones II y IV del artículo 90 de la Ley de

Propiedad Industrial por el hecho de que no establezcan una

regulación que –a decir del quejoso recurrente- sea suficientemente

explícita para hacer evidentes las bases del derecho de exclusividad

así como de la capacidad o eficacia distintiva.

248. Los supuestos de prohibición de registro de marca analizados evitan

que se concedan derechos de explotación exclusiva respecto de un

signo que carece de capacidad distintiva en relación con el producto o

servicio que busca amparar, al ser términos genéricos y

denominaciones descriptivas. Lo anterior, contrario a lo señalado por

el quejoso recurrente, es conforme con la Constitución Federal, pues

de concederse derechos de explotación exclusiva se monopolizaría el

38 Vinculación de México el veintiséis de octubre de dos mil (adhesión). En vigor a partir del veintiséis de enero de dos mil uno. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de marzo de dos mil uno.


39

nombre necesario o habitual del producto, otorgando un privilegio

injustificado a un signo que carece de eficacia distintiva.

249. Por ello, la respuesta a la pregunta planteada debe ser en sentido

negativo.

250. Quinta cuestión: ¿Fue correcta la conclusión del Tribunal

Colegiado relativa a que el artículo 153 de la Ley de la Propiedad

Industrial no produce inseguridad jurídica pues establece con

claridad cuándo procede la cancelación del registro?

251. En el sexto agravio39 la recurrente, medularmente, sostiene que las

razones contenidas en el decimocuarto considerando son ilegales,

pues el artículo 153 de la Ley de la Propiedad Industrial, al pretender

regular la decadencia o vulgarización de la marca, viola el principio de

seguridad aplicable a los actos legislativos y la motivación legislativa.

252. Señala que el precepto no contiene elementos suficientes para valorar

esa situación porque no describe cuánto tiempo debe transcurrir en el

caso de inactividad por parte del titular, cuando una denominación

distintiva se torna en genérica. Por ello, el legislador debió regular la

institución de manera más eficiente.

253. Afirma que si la norma se interpreta como sostiene el Tribunal

Colegiado, entonces es inconstitucional pues dicho órgano apunta que

la ausencia de plazo legal para que opere la cancelación de una

marca no torna inconstitucional el artículo sino que, en todo caso, se

trata de una cuestión que atiende al fenómeno de la vulgarización o

39 Páginas 114 a 124.


40

designación usual en el comercio del producto o servicio para el que

está registrada, lo que complica la aplicación u subsunción del

precepto, de ahí que si se debe interpretar así, entonces genera

inseguridad jurídica.

254. Por otra parte, señala que si el precepto impugnado se interpreta

como lo hizo el órgano colegiado, en el sentido de que la palabra

genérica o descriptiva, deba referirse a todos los productos materia del

registro marcario, entonces ello es incorrecto pues basta que sólo uno

de los productos amparados por el registro marcario responda al

género o describa el producto debido a que el efecto pernicioso se

surte respecto de dicha mercancía.

255. Al respecto, esta Primera Sala ha sido consistente en referir que

dentro de las cuestiones propiamente constitucionales a que está

circunscrita la revisión en amparo directo, se encuentra la

interpretación de la ley impugnada.40 De ahí que en aras de responder

la pregunta que nos ocupa, sea conveniente delimitar el sentido y

alcance del precepto impugnado, cuyo texto es el siguiente:

“Artículo 153.- Procederá la cancelación del registro de una marca, sí su titular ha provocado o tolerado que se transforme en una denominación genérica que corresponda a uno o varios de los productos o servicios para los cuales se registró, de tal modo que, en los medios comerciales y en el uso generalizado por el público, la marca haya perdido su carácter distintivo, como medio de distinguir el producto o servicio a que se aplique.”

256. Conforme a dicho precepto, procede la cancelación del registro de una

marca si su titular ha provocado o tolerado que se transforme en una 40 Véase la jurisprudencia 1a./J. 8/2012, de rubro: “REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. DENTRO DE LAS CUESTIONES PROPIAMENTE CONSTITUCIONALES MATERIA DE ESA INSTANCIA, DEBE COMPRENDERSE LA INTERPRETACIÓN DE LA LEY CONTROVERTIDA”. Consultable en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro X, julio de 2012, tomo 1, página 536 y registro 160025.


41

denominación genérica que corresponda a uno o varios de los

productos o servicios para los cuales se registró, de tal modo que, en

los medios comerciales y en el uso generalizado por el público, la

marca haya perdido su carácter distintivo, como medio de distinguir el

producto o servicio a que se aplique.

257. El referido precepto tiene como finalidad materializar la principal

función de las marcas que es la distintividad, es decir, la capacidad de

identificar un producto o servicio de otro.

258. Sin embargo, para que proceda la cancelación del registro de una

marca no basta con que la denominación se convierta en genérica, es

decir, que se sustituya el nombre del producto o servicio, por el de la

marca, sino que se requiere que el titular de la marca provoque o

tolere su transformación.

259. Así, independientemente de que la marca se hubiera convertido en

genérica con el transcurso del tiempo, es presupuesto necesario que

el solicitante justifique que en la especie, el titular provocó o toleró el

uso generalizado de la marca, perdiendo su carácter distintivo.

260. La expresión provocar hace referencia a producir o causar algo41 ,

mientras que tolerar, hace referencia a permitir, soportar o resistir

algo42. Así, en el contexto del artículo impugnado provocar implica que

41 Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española. Vigésima segunda edición, Madrid. 1. Tr. Producir o causar algo. 2. Tr. Buscar una reacción de enojo en alguien irritándolo o estimulándolo con palabras u obras. 3. Tr. Excitar en alguien el deseo sexual. 4. Tr. Coloq. Vomitar lo contenido en el estómago. 5. Tr. Coloq. Col., El Salv. Y Ven.Incitar el apetito, apetecer, gustar. 42 Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española. Vigésima segunda edición, Madrid. 1. tr. Sufrir, llevar con paciencia. 2. tr. Permitir algo que no se tiene por lícito, sin aprobarlo expresamente.3. tr. Resistir, soportar, especialmente un alimento, o una medicina. 4. tr. Respetar las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias.


42

el titular de la marca produce o causa que la marca registrada se use

de manera generalizada de tal modo que pierda su carácter distintivo,

mientras que tolerar implica que el titular de la marca permite o soporta

que la marca registrada se use de manera generalizada de tal modo

que pierda su carácter distintivo.

261. En ese sentido, serán las acciones u omisiones de los titulares de la

marca los que en todo caso generen que la marca se transforme en

una denominación genérica.

262. Así, si un signo se registró para distinguir productos o servicios de

otros de su misma especie clase en el mercado y su difusión genera

que en el consumidor las identifique con el producto mismo, a tal

grado de eliminar la referencia genérica, ello no será motivo de

cancelación del registro si no de demuestra la condición de que el

titular haya provocado o tolerado su transformación.

263. Cobra una especial relevancia la difusión que del producto o servicio

que ampara la marca se realiza, pues si el titular de dicho registro ha

distinguido entre la marca registrada y el producto o servicio que

ampara, entonces de ello no puede desprenderse que ha provocado

su transformación en genérica, lo que no ocurre cuando por virtud del

uso de su marca utilizan indistintamente el nombre de la marca para

referirse al producto o servicio que amparan. Lo anterior, provocaría la

cancelación del registro de una marca pues se actualizaría que el

titular provoque su transformación, de tal modo que en los medios

comerciales y en el uso generalizado por el público la marca pierde su

distintividad.


43

264. Mientras que si el titular de dicho registro habiendo tenido

conocimiento de que el nombre de la marca registrada y el producto o

servicio que ampara se usan de manera indistinta para referirse a

éstos, omite realizar una acción para impedir dicha conversión y

perdida de distintividad y, por el contario, permite o soporta que la

marca registrada se use de manera generalizada, de tal modo que

pierda su carácter distintivo. Ello, provocaría la cancelación del registro

de una marca pues se actualizaría que el titular tolere su

transformación, de tal modo que en los medios comerciales y en el uso

generalizado por el público la marca pierde su distintividad.

265. Así, todas aquellas acciones mediante las cuales el titular de una

marca manifieste su oposición a que la marca se transforme en una

denominación genérica, derivado de los medios comerciales y el uso

generalizado por el público, serán prueba para acreditar que no

provocó ni toleró tal circunstancia. Entre dichas acciones, a manera de

ejemplo, se encuentran señalar en la publicidad y comercialización de

los productos o servicios que estos son de marca registrada, iniciar

acciones procesales tendentes a combatir la perdida de distintividad

de la marca, y buscar que en los diccionarios se haga referencia a

señalar que la denominación es una marca registrada.

266. Cabe precisar que, independientemente de que el artículo no

establezca un plazo para que estas acciones se efectúen, ello no

genera inseguridad jurídica. Lo anterior, pues la acción de cancelación

por conversión en genérico se puede ejercitar sin sujeción a un límite

temporal, pues la transformación de la marca opera de manera

gradual y en ese sentido, las acciones que el titular de la marca realiza

para evitar que se transforme en una denominación genérica no están


44

sujetas a un límite temporal, siempre y cuando se realicen con

posterioridad al que se tenga conocimiento de que el registro de la

marca están perdiendo su carácter distintivo en los medios

comerciales y el uso generalizado por el público. Por ello, no están

sujetas o un límite temporal, pues ello dependerá de los medios

comerciales y el uso generalizado por el público, ya que esa

transformación sobreviene en el tiempo.

267. No pasa desapercibido para esta Primera Sala el desarrollo doctrinal

en torno al fenómeno de la vulgarización de la marca, para destacar la

íntima conexión que existe entre las marcas y el leguaje. Así, como

que los dos sistemas que para su estudio se han precisado, el objetivo

que depende exclusivamente de la conducta y hábitos de los

consumidores y el mixto, que presupone la concurrencia de dos

requisitos: la conversión del signo en la designación usual de un

género de productos y servicios y que esta conversión sea

consecuencia de la actividad o inactividad de la marca. 43 Así,

efectivamente puede afirmarse que el sistema previsto en el artículo

153 de la Ley de la Propiedad Industrial atiende a un sistema mixto

porque concurren dos condiciones para que se actualice la

cancelación.

268. Sin embargo, no asiste la razón a la recurrente cuando señala que el

precepto aludido no permite realizar un análisis eficiente del fenómeno

de la decadencia o vulgarización marcaria, pues como quedó

precisado establece con claridad cuándo procede la cancelación del

43 Fernández-Nóvoa, Carlos, “La Vulgarización de la Marca” en Problemas actuales de Derecho de la Propiedad Industrial. V Jornada de Barcelona de la Propiedad Industrial, capítulo I, Madrid, 2016, páginas 17 a 29.


45

registro, con lo cual se materializa la principal función de las marcas

que es la distintividad y se evita la confusión del consumidor.

269. El legislador respeta los principios de legalidad y seguridad jurídica,

contenidos en su expresión genérica en los artículos 14 y 16 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando al

expedir normas que prevén infracciones administrativas o conductas

antijurídicas especifica sus elementos de forma clara, precisa y exacta,

para otorgar certidumbre a los gobernados y evitar que las autoridades

administrativas actúen arbitrariamente ante la indeterminación de los

conceptos. Así, como quedó precisado el artículo 153, al establecer

que procede la cancelación del registro de una marca cuando se

actualizan las dos condiciones descritas, respeta los principios

aludidos, al otorgar certeza sobre la conducta que puede sancionarse,

con la cancelación del registro pues el referido precepto no puede

interpretarse aisladamente, sino en relación con el sistema del cual

forma parte.

270. Además, es inoperante la afirmación referente a que los enunciados

normativos extranjeros que invocó el Tribunal Colegiado contienen una

regulación más clara que la disposición controvertida, pues el

Reglamento (CE) 207/2009 sobre la marca comunitaria aprobado por

el Consejo de la Unión Europea el veintisiete de febrero de dos mil

nueve. Lo anterior, pues no constituye un parámetro de regularidad

constitucional para analizar la porción normativa impugnada.

271. Por tanto, la pregunta que nos ocupa debe responderse en sentido

afirmativo, en virtud de que sí fue correcta la conclusión del Tribunal

Colegiado relativa a que el artículo 153 Ley de la Propiedad Industrial


46

establece con suficiente claridad que procede la cancelación del

registro de una marca si el titular provoca o tolera que se transforme

en la denominación genérica que corresponda a uno o varios de los

productos o servicios para los cuales se registró, de tal modo que en

los medios comerciales y en el uso generalizado por el público pierda

su carácter distintivo como medio para distinguir el producto o servicio.

272. Sexta cuestión: ¿El Tribunal Colegiado estaba obligado a realizar

un control de convencionalidad de los preceptos impugnados y

de la sentencia?

273. Es inoperante el séptimo agravio mediante el cual el recurrente afirma

que hizo valer la inconvencionalidad de la sentencia reclamada. Lo

anterior, porque en todo caso el control de convencionalidad no se

realiza respecto de sentencias, sino de normas generales, las cuales

gozan de una presunción de constitucionalidad que puede ser

derrotada en tres pasos: interpretación conforme en sentido amplio,

interpretación conforme en sentido estricto e inaplicación.

274. Por otra parte, el referido órgano colegiado no se encontraba obligado

a realizar un análisis de convencionalidad de las porciones normativas

impugnadas pues estas gozan de presunción de constitucionalidad, de

ahí que si la referida presunción no fue derrotada entonces fue

correcto que no realizará el análisis solicitado; es decir, porque la

norma no viola, en principio, ningún derecho humano contenido en la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni en los

tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte.


47

275. Además, cabe precisar que el parámetro de análisis del control de

convencionalidad que deberán ejercer todos los jueces del país, se

integra de la manera siguiente: a) todos los derechos humanos

contenidos en la Constitución Federal (con fundamento en los artículos

1o. y 133), así como la jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de

la Federación; b) todos los derechos humanos contenidos en tratados

internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte; c) los

criterios vinculantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

derivados de las sentencias en las que el Estado Mexicano haya sido

parte, y d) los criterios orientadores de la jurisprudencia y precedentes

de la citada Corte, cuando el Estado Mexicano no haya sido parte.44

276. En ese sentido, fue correcto lo referido por el órgano colegiado en el

sentido de que el instrumento SCT/212 no constituye un instrumento

que tenga carácter vinculante. Sin que pase inadvertido para esta

Primera Sala la importancia del documento referido como criterio

interpretativo.

[…]

En términos de lo previsto en los artículos 3º, fracción II, 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Gubernamental; en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

44 P. LXVIII/2011 (9a.), Pleno, Consultable en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro III, diciembre de 2011, tomo 1, página 551, registro: 160526, “PARÁMETRO PARA EL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS.” Varios 912/2010. 14 de julio de 2011. Mayoría de siete votos; votaron en contra: Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Jorge Mario Pardo Rebolledo con salvedades y Luis María Aguilar Morales con salvedades. Ausente y Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Encargado del engrose: José Ramón Cossío Díaz. Secretarios: Raúl Manuel Mejía Garza y Laura Patricia Rojas Zamudio.

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