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Año XXXII – Número 2621 Lima, 05 de noviembre de 2015

SUMARIO

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

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PROCESO 283-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, del artículo 150 de la misma normativa; con fundamento en la consulta solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Demandante: Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc. Marca: W (mixta). Expediente Interno: 517-2012-0-1801-JR-CA-05..................... ........................................................................ 1

PROCESO 292-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de

la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Demandante: BAJAJ AUTO LTDA. Marca: “PULSAR” (mixta). Expediente Interno: 06005-2013-0-1801-JR-CA-24...................... ......................... 16

PROCESO 295-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de

la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Demandante: Nutrientes Avícolas S.A. Nutriavícola S.A. Marca: “BIOMAX” (denominativa). Expediente Interno: 2011-00342-00....................... ................ 34

PROCESO 283-IP-2015

Interpretación prejudicial del artículo 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, del artículo 150 de la misma normativa; con fundamento en la consulta solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Demandante: Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc. Marca: W (mixta). Expediente Interno: 517-2012-0-1801-JR-CA-05.

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Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 25 días del mes de septiembre del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. VISTOS: El Oficio 517-2012-0/5taSECA-CSJLI-PJ de 11 de junio de 2015, recibido por correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial a fin de resolver el Proceso Interno 517-2012-0-1801-JR-CA-05. El Auto de 24 de agosto de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. A. ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno:

Demandante: Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc.

Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), República del Perú.

2. Antecedentes: 1. El 13 de agosto de 2010, Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc. solicitó el

registro de la marca denominativa con grafía especial “W”; para distinguir productos de la Clase 18 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

2. El extracto de la solicitud fue publicado en el Diario Oficial “El Peruano” no habiéndose presentado oposición alguna.

3. Mediante Resolución 916-2011/DSD-INDECOPI de 17 de enero de 2011, la Dirección de Signos Distintivos denegó, de oficio, el registro del signo solicitado, al considerar que un signo constituido únicamente por la letra W en mayúsculas, sin contar con una grafía especial o elementos denominativos, figurativos o cromáticos adicionales, que permitan indicar el origen empresarial de los productos que pretende distinguir no puede acceder a registro, pues no será apreciada por el público consumidor como un signo distintivo que identifique el origen empresarial.

4. El 3 de febrero de 2011, Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc. interpuso recurso de apelación contra la Resolución 916-2011/DSD-INDECOPI señalando que su signo se encuentra revestido de una configuración particular que le confiere distintividad.

5. Mediante Resolución 2565-2011/TPI-INDECOPI de 18 de noviembre de 2011, la Sala del Tribunal del Indecopi resolvió confirmar la Resolución 916-2011/DSD-INDECOPI que denegó el registro de la marca de producto “W”.

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6. Starwood Hotels & Resorts Worldwide presentó demanda contencioso administrativa, a fin de anular la Resolución 2565-2011/TPI-INDECOPI.

7. Mediante Sentencia de 30 de septiembre de 2014, el Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda.

8. Starwood Hotels & Resorts Worldwide presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia.

9. La Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con

Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en los siguientes términos:

− ¿Teniendo en cuenta que el signo solicitado a registro se encuentra

constituido solamente por una letra del abecedario escrita tal como se observa precedentemente, podría considerarse que el mismo se encuentra incurso en la prohibición de registro prevista en el numeral b) del artículo 135 de la Decisión 486?

− ¿El hecho que el signo solicitado en su versión mixta (esto es acompañado de otros elementos) se encuentre inscrito en otras clases y como tal sea distintivo (por ejemplo para el servicio de hotelería), determina que en el caso de autos se deba conceder el registro solicitado?

3. Argumentos de la demanda: 10. Starwood Hotels sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos:

- La letra W está revestida de una configuración particular que le confiere

distintividad, ya que se trata de una letra que por sus proporciones en el trazo grueso de su diseño, genera un impacto atractivo a la vista y destaca particularmente, por lo que, no será percibida por el público usuario relevante como una simple y ordinaria letra W.

- La marca W tiene un uso protagónico y una presencia relevante en el sector hotelería y restauración, por lo que goza de capacidad distintiva suficiente como para funcionar como marca, tanto para distinguir servicio de hotelería de la clase 43 como para distinguir productos de la clase 18.

- El signo W se encuentra registrado solo o con otros elementos en numerosos países del mundo, entre ellos, países que conforman la Comunidad Andina, por lo que, en virtud a lo dispuesto en la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial de Washington y en la Convención de París, la marca W (mixta) al encontrarse registrada en la República de Colombia, debe también recibir protección legal en el Perú por lo que debe concederse su registro.

4. Argumentos de la contestación a la demanda: 11. El INDECOPI contestó la demanda alegando lo siguiente:

- El signo solicitado para registro solo se constituye de la letra W, es decir, una

letra del abecedario en mayúscula sin grafía especial o con elementos adicionales que puedan evidenciar alguna aptitud distintiva de productos o servicios en el mercado.

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- El procedimiento para registrar una marca no se subordina al análisis llevado a cabo en otros procedimientos y tampoco al registro concedido en otros países.

- La marca W no es notoria porque no hay procedimiento administrativo en el que esta condición se haya invocado, probado y declarado por el Indecopi.

5. Argumentos de la sentencia de primera instancia:

12. La Sentencia de Primera Instancia declaró infundada la demanda al considerar que: − El signo solicitado W carece de particularidades gráficas o figurativas

susceptibles de ser atribuidas a una sola empresa, por lo que puede ser tomada como una letra cualquiera del abecedario.

− El Indecopi no está sujeto a efectuar el examen de registrabilidad sobre la base de los registros otorgados con anterioridad en otros países.

− El examen de registrabilidad de un signo también es autónomo respecto de las decisiones anteriormente adoptadas por la misma autoridad administrativa.

6. Argumentos del recurso de apelación:

13. Starwood Hotels & Resorts Worldwide presentó recurso de apelación contra la sentencia dictada, sustentándose en términos similares en que fue interpuesta la demanda contencioso administrativa.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 14. La Sala Consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 135 literal b) de

la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada y, de oficio, se interpretará el artículo 150 de la misma normativa.1

C. CUESTIONES A INTERPRETAR

1. Primacía del Derecho comunitario andino sobre los tratados internacionales. 2. Las marcas constituidas por letras. 3. Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad. 4. El signo solicitado a registro y anteriormente registrado como marca mixta. 5. La notoriedad alegada del signo solicitado a registro. 6. Autonomía de la Oficina Nacional Competente.

D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR 1. PRIMACÍA DEL DERECHO COMUNITARIO ANDINO SOBRE LOS TRATADOS

INTERNACIONALES.

1 Artículo 135.- “No podrán registrarse como marcas los signos que:

(…) b) carezcan de distintividad; Artículo 150.- “Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”.

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15. El Tribunal abordará el tema de la Primacía del derecho comunitario andino sobre los Tratados Internacionales debido a que el demandante manifestó que, en virtud de lo dispuesto en la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial de Washington de 20 de febrero de 1929 y en la Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883, la marca W (mixta), al encontrarse registrada en la República de Colombia, debería también recibir protección legal en el Perú y, en consecuencia, debería concederse su registro.

16. El Tribunal en abundante jurisprudencia ha consolidado como principio fundamental

del Derecho comunitario andino el de la “Primacía del derecho comunitario andino”, basándose en los principios de “Eficacia directa del ordenamiento jurídico andino”, el de “Aplicabilidad inmediata del ordenamiento jurídico andino”, y el de “Autonomía del ordenamiento jurídico andino”.

17. En relación con el principio de Primacía del derecho comunitario andino, un análisis

de la posición o jerarquía del ordenamiento jurídico andino ha manifestado que el mismo goza de prevalencia respecto de los ordenamientos jurídicos de los Países Miembros y respecto de las normas de derecho internacional. En este marco ha establecido que en caso de presentarse antinomias entre el derecho comunitario andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que al presentarse antinomias entre el derecho comunitario y las normas de derecho internacional, también prevalece el Derecho Comunitario Andino.

18. Un punto fundamental al analizar el principio de Primacía del derecho comunitario andino, como se señaló anteriormente, es el principio de “Autonomía del ordenamiento jurídico andino”, que no es otro que el desarrollo del principio de supremacía y que consagra como un verdadero sistema jurídico al ordenamiento jurídico comunitario. Es decir, unido a que dicho sistema jurídico se presenta como un todo coherente y dotado de unidad, contiene un conjunto de principios y reglas estructurales que derivan de él mismo, sin resultar de ningún otro ordenamiento jurídico.

19. Corresponde a la Sala Consultante atender a los criterios que se esbozan en la

presente interpretación prejudicial, tomando en consideración la primacía del Derecho comunitario andino sobre las demás normas internacionales.

2. LAS MARCAS CONSTITUIDAS POR LETRAS.

20. En el presente caso Starwood Hotels solicita el registro de una marca mixta

constituida por la letra “W”. Por ello, es preciso analizar el tema de las marcas constituidas por letras consideradas aisladamente en virtud a que la Sala Consultante solicita expresamente que el Tribunal se pronuncie sobre los supuestos en los que es posible el registro de una letra como marca.

21. Frecuentemente, se ha denegado el registro de una letra como marca alegando la

alta probabilidad de que otros comerciantes necesiten utilizar letras simples, así como el uso frecuente en el comercio para indicar, por ejemplo, el modelo, el código del producto o referencias al catálogo. Adicionalmente, en tanto una letra del alfabeto latino es un recurso escaso en virtud a su número reducido, debe procederse con extrema cautela al momento de otorgar la exclusividad sobre ella, debiéndose procurar mantener el libre uso por parte de todos los competidores y evitar su apropiación.

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22. Diversas oficinas nacionales aceptan el registro de una sola letra como marca2, dependiendo de si califica como distintiva o no. Vale decir, en principio, para diversas oficinas nacionales, como para la Comunidad Andina, una sola letra puede constituir, en principio, una marca, salvo que carezca de carácter distintivo. Frecuentemente, la distintividad requerida es adquirida mediante el uso.

23. Los signos compuestos de una sola letra generalmente carecen de carácter distintivo y, por consiguiente, no son registrables, excepto en los casos de distintividad adquirida. Por ejemplo, la letra “A”, que puede significar “de primera calidad”, puede no calificar como suficientemente distintiva para el registro de una marca sin una evidencia contundente. La letra “K”, por ejemplo, puede constituir una marca registrable para calzado, pero la letra “H”, que es una indicación usual de la anchura de zapatos, no sería distintiva para designar zapatos.

24. Se requiere particular atención cuando se trata de productos técnicos, como

computadoras, máquinas, motores o herramientas, respecto a los cuales ciertas letras tienen usualmente un significado descriptivo o han devenido genéricas, indicativas o de uso común. Cuando una letra no es distintiva, su representación con una combinación de colores y elementos gráficos adicionales puede ayudar a proporcionar un carácter distintivo al signo en su conjunto.

25. De igual manera, dos o más letras son registrables como marcas salvo que sean

descriptivas (lo cual incluye abreviaciones o acrónimos), indicativas, genéricas, necesarias, usuales o carentes de distintividad en su conjunto. El mismo criterio es aplicable para combinaciones de números y letras.

26. Así, algunos ejemplos de signos carentes de distintividad compuestos por letras

son: XL para designar vestimenta, SOS para productos farmacéuticos, ABC para agendas o directorios, SDK (software development kit) para este tipo de software de programación, MP3 para reproductores de sonido, 4x4 para camionetas, AAA para baterías o servicios de hospedaje, 1TB para discos duros, M&A para actividades relacionadas con fusiones y adquisiciones, entre otros.

27. Según lo establecido en el artículo 134 literal d) de la Decisión 486 pueden

constituir marcas las letras y los números. Sin embargo, resulta imperativo que dichos signos cumplan con el requisito de la distintividad que, a su vez exige en el artículo 135 literal b) de la misma normativa. En principio, nada impide que un signo compuesto de una sola letra acompañada de elementos gráficos particulares y estilizada mediante un tipo de letra particular sea considerado como distintivo. Cuando la estilización sea tal que la letra es secundaria en la apreciación global de la marca, el carácter distintivo de la marca será mucho mayor. Mientras más aleatoria y atípica sea la forma de graficar la letra, existen más probabilidades de que sea considerada prima facie como distintiva. De igual manera, un borde llamativo e inusual puede ayudar a revestir la marca de carácter distintivo.

28. La normativa andina no prohibe el registro de marcas compuestas de una sola letra

pero sí exige el requisito de distintividad, la cual puede darse ab initio o de manera

2 Véase, por ejemplo, la Decisión “a” de la OAMI (R91/98-2). Asimismo, según señala la sección de

Propiedad Intelectual del Gobierno de Australia: “Una marca es un derecho que es otorgado para una letra, número, palabra, frase, sonido, olor, forma, logotipo, gráfico y/o aspecto del empaquetado”. Traducción libre de: “A trade mark is a right that is granted for a letter, number, word, phrase, sound, smell, shape, logo, picture and/or aspect of packaging”. Cf. Australian Government, IP Australia, “Trade Marks”, disponible en web: http://www.ipaustralia.gov.au/get-the-right-ip/trade-marks/, consultado el 17 de abril de 2015. Véase la lista de lo que puede constituir una marca en “Types of Trade Marks”: http://www.ipaustralia.gov.au/get-the-right-ip/trade-marks/types-of-trade-marks/.

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sobrevenida. Si bien el examen de registrabilidad de marcas constituidas por letras latinas debe ser más minucioso en virtud de la escasez de éstas, la aletoriedad y la estilización de la letra, así como la mayor relevancia de los demás elementos gráficos como el borde, otorgan un mayor carácter distintivo al signo en tanto la letra es secundaria en la apreciación del signo en su conjunto.

3. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR FALTA DE DISTINTIVIDAD.

29. En el presente caso, el INDECOPI alegó que el signo W (mixto) no es distintivo por

no ostentar características particulares que permitan diferenciar el signo como un elemento indicador de un origen empresarial determinado.

30. Es importante advertir que el artículo 135 literal a) de la Decisión 486, eleva a

causal de irregistrabilidad absoluta la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa. Es decir, que un signo es irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad de representación gráfica o de perceptibilidad. Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad, una vez más, está consagrada como causal de nulidad absoluta de manera independiente en el artículo 135, literal b) de la Decisión 486.

31. De lo expuesto se puede observar que la distintividad tiene un doble aspecto:

1) Distintividad intrínseca o en abstracto, la cual supone que el signo cuyo registro se solicite sea apto para identificar productos o servicios, independientemente de la clase a la que pertenezca. Este tipo de distintividad se encuentra regulada en el artículo 135 literal a) de la Decisión 486. 2) Distintividad extrínseca o en concreto, la cual además de exigir que el signo contenga distintividad intrínseca, requiere que éste sea capaz de diferenciar el producto o servicio de otros de la misma clase, y se encuentra recogida en el artículo 135 literal b) de la normativa en mención.

32. A manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia Europeo:

“En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios”; que “no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad”, pues “la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el

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nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada”.3 (Lo subrayado es nuestro).

33. Por lo tanto, la Sala Consultante debe analizar en primer lugar si el signo solicitado

tiene aptitud distintiva en abstracto y, de ser así, debe evaluar si posee aptitud distintiva en concreto respecto de los productos que pretende distinguir en la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza. Esto dependerá, entre otros factores, de la aleatoriedad o estilización de la letra, de la mayor relevancia de los elementos gráficos del signo, de la existencia de otros empresarios que utilicen la misma letra como signo distintivo, del uso acompañado del nombre comercial, etc.

34. Para calificar el carácter distintivo de un signo en concreto, éste debe ser evaluado

en relación con la cobertura de productos o servicios designados, a los demás signos existentes y, especialmente, al público consumidor.

35. En consecuencia, la distintividad debe apreciarse, especialmente, desde la

perspectiva de la óptica del consumidor medio del producto o servicio pertinente, vale decir, desde la percepción del público pertinente4. Así por ejemplo, el consumidor medio de servicios de hospedaje temporal de lujo no sólo prestará mayor atención al momento de contratar dichos servicios sino que estará más familiarizado con los signos distintivos utilizados por cadenas hoteleras internacionales.

36. Por lo tanto, debe apreciarse la distintividad, sobre todo, en relación con el público

consumidor, teniendo en cuenta la capacidad del consumidor medio de esta clase de servicios de identificar su origen empresarial.

37. Finalmente, se debe tener en cuenta que si bien un signo puede carecer de

distintividad ab initio, ésta puede ser adquirida a través del uso constante en el mercado, que es el supuesto de distintividad adquirida o secondary meaning.

4. EL SIGNO SOLICITADO A REGISTRO Y ANTERIORMENTE REGISTRADO

COMO MARCA MIXTA. 38. La sociedad demandante argumentó que se desconoció su derecho de preferencia

internacional, ya que es titular de la marca W (mixta) para distinguir servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, registrada por las Oficinas Nacionales de Colombia y en terceros países.

39. Sobre el particular, dentro del Proceso 64 – IP – 2015 de 27 de Mayo de 2015, este

Tribunal expresó lo siguiente:

“Lo primero que advierte el Tribunal, es que la normativa comunitaria no consagra un derecho de preferencia al registro de un signo que fue anteriormente registrado como marca. El artículo 168 de la Decisión 486 consagra un derecho preferente a la persona que obtenga una resolución favorable en un trámite de cancelación del registro por no uso, lo que se da en un escenario muy diferente al planteado por el demandante.

3 Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas asunto T-136/00, de 25 de

septiembre de 2002. 4 Respecto a la percepción del público pertinente, véase, por ejemplo, Tribunal de Justicia de la Unión

Europea, Dosenbach-Ochsner AG Schuhe und Sport contra OHMI, de 7 de febrero de 2012, §50.

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En este escenario le corresponde al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina realizar ciertas precisiones: El análisis de registrabilidad es una actividad compleja, sistemática e integral, donde están presentes muchos elementos y factores que influyen en la formación del convencimiento de la agencia de registro de marcas en cuanto a la concesión o denegación de una solicitud específica. Entran en juego las reglas de análisis de marcas y figuras relevantes como la notoriedad, la distintividad adquirida, la conexidad competitiva, entre muchas otras, que la oficina tiene que sopesar dentro de una visión sistemática para tomar una decisión adecuada. El simple hecho de que un signo haya estado registrado como marca no otorga un derecho indefectible o inexorable para el registro. La oficina de registro de marcas debe realizar un análisis complejo en los términos explicados anteriormente, y así determinar si se incurre en alguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en la norma comunitaria, teniendo en cuenta, por supuesto, las oposiciones presentadas. Por lo tanto, cada examen es independiente y matizado por las circunstancias del caso particular”.

40. En consecuencia, la Sala Consultante deberá determinar si el análisis de marcas

realizado fue integral, sistemático y adecuado en relación con todos los elementos, factores y figuras de propiedad intelectual oportunos para resolver el caso particular, tales como la distintividad adquirida.

5. LA NOTORIEDAD ALEGADA DEL SIGNO SOLICITADO A REGISTRO 41. En el presente caso, Starwood Hotels alega la notoriedad del signo solicitado W

(mixto) en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza. Al respecto, dentro del precitado Proceso 64-IP-2015 de 27 de mayo de 2015, este Tribunal ha señalado lo siguiente:

“La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema

de los signos notoriamente conocidos un acápite especial. En efecto, en el Título XII, artículos 224 a 236, dispone la regulación de los signos notoriamente conocidos. (Proceso 124-IP-2011 de 30 de noviembre de 2011).

En dicho Título no sólo se hace referencia a la marca notoriamente conocida,

sino que se amplía el ámbito al hacer igualmente regulación general de los signos notoriamente conocidos.

El artículo 224 consagra una definición de signo distintivo notoriamente

conocido, definición normativa que precisa las siguientes características: Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente. El artículo 230, que establece qué se debe entender por sector pertinente. En efecto, debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros y la notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio.

La protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos de

especialidad y territorialidad. En relación con la regulación que establece la Decisión 486, la protección de los signos notoriamente conocidos se brinda de una manera aún más ampliada.

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De conformidad con lo establecido en el artículo 229 literal a), no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero. Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado.

La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina protege a la marca

notoria no registrada y, en consecuencia, el examen de registrabilidad de un signo notoriamente conocido debería ser diferente al examen que se haría de un signo ordinario. Lo anterior no quiere decir que una marca por ser notoria tenga indefectiblemente derecho a su registro, ya que el registro de toda marca, aún en el caso de ser notoria, deberá atender al respectivo análisis de registrabilidad que lleva adelante la oficina nacional competente.

Lo que se está afirmando es que dicho análisis debe ser diferencial y

complejo. Es decir, debe darse atendiendo al hecho de que la marca notoria ya es distintiva y, por lo tanto, el análisis de confundibilidad debe ser, por un lado, más distendido teniendo en cuenta el gran prestigio que ha sido ganado por la marca notoriamente conocida, y por el otro, muy riguroso a fin de evitar la confusión en el público consumidor, teniendo en cuenta las características de la marca opositora, es decir, teniendo en cuenta factores como la notoriedad de la marca opositora, la clase de productos que se pretende registrar, etc.

Es del caso tener en cuenta que el reconocimiento de la notoriedad de la

marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional, según sea el caso. El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la Autoridad Nacional Competente sobre la base de las pruebas presentadas.

Según el artículo 228 de la Decisión 486, para determinar si una marca es

notoriamente conocida se debe tener en cuenta, ente otros:

a. El grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;

b. la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o

fuera de cualquier País Miembro;

c. la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;

d. el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover

el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;

e. las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;

f. el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;

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g. el valor contable del signo como activo empresarial;

h. el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,

i. la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o

almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;

j. los aspectos del comercio internacional; o,

k. la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del

signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero. (…)”. 42. Dentro del Proceso 241-IP-2013 de 20 de febrero de 2014, el Tribunal desarrolla el

tema de los signos notoriamente conocidos de la siguiente manera:

“La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina protege a la marca notoria no registrada y, en consecuencia, el examen de registrabilidad de un signo notoriamente conocido debería ser diferente al examen que se haría de un signo ordinario. Lo anterior no quiere decir que una marca por ser notoria tenga indefectiblemente derecho a su registro, ya que el registro de toda marca, aún en el caso de ser notoria, deberá atender al respectivo análisis de registrabilidad que practica la oficina nacional competente”. Lo que se está afirmando es que dicho análisis debe ser diferencial y complejo, es decir, debe darse atendiendo al hecho de que la marca notoria ya es distintiva y, por lo tanto, el análisis de confundibilidad debe ser, por un lado, más distendido teniendo en cuenta el gran prestigio que ha sido ganado por la marca notoriamente conocida, y por el otro, muy riguroso a fin de evitar la confusión en el público consumidor, teniendo en cuenta las características de la marca opositora, es decir, teniendo en cuenta factores como la notoriedad de la marca opositora, la clase de productos que se pretende registrar, etc. Sobre el tratamiento diferencial que se debe dar al registro de la marca notoriamente conocida, el profesor Jorge Otamendi manifiesta lo siguiente: “En cambio, el criterio no es el mismo cuando la marca solicitada es notoria desde que la notoriedad es considerada como un factor de distinción. En estos casos el criterio puede ser más benévolo por ser más remotas las posibilidades de confusión”.

43. En consecuencia, si bien la norma comunitaria otorga ciertos efectos a la marca

notoria no registrada en el País Miembro donde se solicita su protección, el análisis de registrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro es independiente, es decir, la oficina nacional competente tiene discrecionalidad para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida que se alega, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio.

44. Es importante tener en cuenta que el reconocimiento de la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o la oficina nacional, según sea el caso. El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la autoridad nacional competente sobre la base de las pruebas presentadas.

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45. En este sentido, la Sala Consultante deberá tener en consideración que en caso de solicitarse el registro de un signo notorio, el análisis de registrabilidad es independiente, según lo expuesto en la presente interpretación prejudicial.

7. AUTONOMÍA DE LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE 46. Tomando en cuenta que se debate el hecho de si el INDECOPI estaba sujeto a

efectuar el examen de registrabilidad del signo solicitado, y que fue denegado de oficio, sobre la base de los registros otorgados con anterioridad en otros países, el Tribunal estima adecuado referirse al tema de la autonomía de la Oficina Nacional Competente.

47. Dentro del Proceso 70-IP-2013 de 8 de mayo de 2013, este Tribunal señaló lo siguiente: “El artículo 150 de la Decisión 486 determina que:

Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen

presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”.

48. Por consiguiente, a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el

examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones. En consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o denegar el registro. En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas, así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado.

49. Al respecto, este Tribunal ha manifestado:

“La existencia de oposiciones compromete más aún al funcionario respecto de la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros de marcas”.5

50. Asimismo, el examen de registrabilidad que, en apego a lo dispuesto en el artículo

150 de la misma Decisión, debe practicar la oficina correspondiente, comprende el análisis de todas las exigencias que aquella impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo, desde luego, de los requisitos fijados por el artículo 134 y, tomando en consideración las prohibiciones determinadas por los artículos 135 y 136 de la Decisión 486.

51. De la misma forma, será la Oficina Nacional Competente, la que en definitiva decida

sobre las oposiciones formuladas, en el caso de que hayan sido presentadas, y, desde luego, respecto de la concesión o de la denegación del registro solicitado. El acto de concesión o de denegación del registro debe estar respaldado en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que le sirvieron de base para tomar su decisión. El funcionario debe aplicar las reglas que la doctrina y la

5 Proceso 16-IP-2003, sentencia de 12 de marzo de 2003, publicada en la G.O.A.C. 916 de 2 de abril de

2003. Marca: “CONSTRUIR Y DISEÑO”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

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jurisprudencia han establecido con esa finalidad. La aplicación que de éstas se realice en el examen comparativo dependerá, en cada caso, de las circunstancias y hechos que rodeen a las marcas en conflicto.

52. Sobre el tema se transcribe lo expresado por este Tribunal dentro del Proceso 110-

IP-2008, publicado en la G.O.A.C. 1675 de 5 de diciembre de 2008, que si bien se refiere a normas de la Decisión 344 es aplicable al presente caso:

“El sistema de registro de marcas que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones”.

53. Sobre el primer tema, el Tribunal ha señalado: Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho comunitario de marcas las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas.

54. El principio de independencia de las Oficinas de Registro significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro de marca en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro en los otros Países. O bien, si el registro ha sido denegado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser denegado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse sobre la base del derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que denegó el registro”. (Proceso 71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, Marca: MONARCH-M, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1553, de 15 de octubre de 2007).

55. Un aspecto de especial importancia en relación con este tema constituye el hecho

que el principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo con su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto a su conocimiento. En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado.

56. Asimismo, es pertinente agregar que este examen de oficio, integral y motivado

debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares.

57. Esta atribución no quiere decir que la Oficina de Registro de Marcas no tenga

límites en su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

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58. La Oficina Nacional Competente debe, obligatoriamente, realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado para registro, aun cuando no hayan sido presentadas oposiciones a la solicitud, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias establecidas por la Decisión 486. Asimismo, el examen de registrabilidad realizado por las oficinas de registro de marcas debe ser de oficio, integral, autónomo y debe plasmarse en una resolución debidamente motivada. Finalmente, la Oficina Nacional Competente debe justificar, de manera suficiente y razonable, el criterio adelantado en el caso concreto.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE PRONUNCIAMIENTO: PRIMERO: Corresponde a la Sala Consultante atender a los criterios que se

esbozan en la presente Interpretación Prejudicial, tomando en consideración la prevalencia del Derecho comunitario andino sobre las demás normas internacionales.

La Sala Consultante debe dar aplicación preferente a las normas de

Derecho comunitario frente a normas de origen internacional, como es el caso el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Convención General Interamericana sobre Protección Marcaria y Comercial o Convención de Washington.

SEGUNDO: En principio, signos compuestos de una o dos letras pueden constituir

marcas en virtud de lo establecido en el artículo 134 literal d) de la Decisión 486. Sin embargo, resulta imperativo que dichos signos cumplan con el requisito de la distintividad, exigido en el artículo 135 literal b) de la misma normativa, la cual puede darse ab initio o de manera sobrevenida, es decir, adquirida mediante el uso.

TERCERO: Según el artículo 136 de la Decisión 486, no pueden ser registrados los

signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de registro.

Para calificar el carácter distintivo de un signo en concreto, éste debe

ser evaluado en relación con la cobertura de productos o servicios designados, con los demás signos existentes y, especialmente, con el público consumidor. El consumidor medio del mercado pertinente deberá determinarse según los criterios expuestos en la presente interpretación prejudicial.

CUARTO: El análisis de registrabilidad es una actividad compleja, sistemática e

integral, donde están presentes muchos elementos y factores que influyen en la formación del convencimiento de la agencia de registro de marcas en cuanto a la concesión o denegación de una solicitud específica. Entran en juego las reglas de análisis de marcas y figuras relevantes como la notoriedad, la distintividad adquirida, la conexidad competitiva, entre

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muchas otras, que la oficina tiene que sopesar dentro de una visión sistemática para tomar una decisión adecuada.

El simple hecho de que un signo haya estado registrado como marca no otorga un derecho indefectible o inexorable para el registro. La oficina de registro de marcas debe realizar un análisis complejo en los términos explicados anteriormente, y así determinar si se incurre en alguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en la norma comunitaria, teniendo en cuenta, por supuesto, las oposiciones presentadas. En consecuencia, la Sala Consultante deberá determinar si el análisis realizado fue integral, sistemático y adecuado en relación con todos los elementos, factores y figuras de propiedad intelectual oportunos para resolver el caso particular, tales como la distintividad adquirida.

QUINTO: El análisis de registrabilidad en caso de solicitarse para registro un

signo notorio es independiente. La Oficina Nacional Competente tiene poder discrecional para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio.

SEXTO: La Oficina Nacional Competente debe, necesariamente, realizar el

examen de registrabilidad del signo solicitado para registro, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias establecidas por la Decisión 486. Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no hayan sido presentadas oposiciones a la solicitud. El pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, que resuelva las oposiciones en el caso de haberlas, y determine la concesión o la denegación del registro de un signo, deberá plasmarse en una resolución debidamente motivada, la que deberá ser notificada al peticionario. Asimismo, el examen de registrabilidad realizado por las oficinas de registro de marcas tiene las siguientes características:

- Debe ser de oficio. - Debe ser integral. - Debe plasmarse en una resolución debidamente motivada. - Debe ser autónomo.

Finalmente, la Oficina Nacional Competente debe justificar, de manera suficiente y razonable, el criterio adelantado en el caso concreto. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala Consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción.

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Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA

Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO

De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez Gustavo García Brito

PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese a la Sala Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

PROCESO 292-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Demandante: BAJAJ AUTO LTDA. Marca: “PULSAR” (mixta). Expediente Interno: 06005-2013-0-1801-JR-CA-24. Magistrado Ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 25 días del mes de septiembre del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. VISTOS: El Oficio 7465 6005-2013-0/5taSECA-CSJLI-PJ de 19 de junio de 2015, recibido por correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 6005-2013-0-1801-JR-CA-24. El Auto de 24 de agosto de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

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A. ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno:

Demandante: BAJAJ AUTO LTDA.

Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), de la República del Perú.

Tercero interesado: Eduardo Antonio Cruz Cabrera.

2. Antecedentes: 1. El 27 de octubre de 2010, el señor Eduardo Antonio Cruz Cabrera solicitó el registro

de la marca PULSAR (mixta) para distinguir productos de la Clase 18 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

2. El extracto de la solicitud fue publicado en el Diario Oficial “El Peruano”. BAJAJ AUTO LTDA. formuló oposición manifestando que es titular en el Perú de la marca PULSAR (denominativa) y PULSAR BAJAJ (mixta) para distinguir productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza. Asimismo, es titular en Colombia de la marca PULSAR (denominativa) para distinguir productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.

3. Mediante Resolución 2578-2011/CSD-INDECOPI de 13 de octubre de 2011, la

Comisión de Signos Distintivos declaró infundada la oposición formulada y otorgó el registro del signo solicitado.

4. El 10 de noviembre de 2011, BAJAJ AUTO LTDA. interpuso recurso de apelación

contra la Resolución 2578-2011/CSD-INDECOPI. 5. Mediante Resolución 1371-2013/TPI-INDECOPI de 24 de abril de 2013, la Sala del

Tribunal del Indecopi resolvió confirmar la Resolución 2578-2011/CSD-INDECOPI que otorgó el registro de la marca PULSAR (mixta).

6. BAJAJ AUTO LTDA. presentó demanda contencioso administrativa, a fin de anular

la Resolución 1371-2013/TPI-INDECOPI. 7. Mediante Sentencia de 19 de diciembre de 2014, el Vigésimo Cuarto Juzgado

Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró fundada en parte la demanda por considerar que existe un riesgo asociativo entre las empresas que dirigen las partes involucradas, lo que llevaría a error al público consumidor.

8. El INDECOPI presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera

instancia.

9. La Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en los siguientes términos:

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− ¿Cómo debe interpretarse el riesgo de confusión indirecta y el riesgo de asociación entre dos signos en conflicto?

− El uso de una marca registrada para distinguir productos de la Clase 12 de la Nomenclatura Oficial (vehículos de dos ruedas, vehículos terrestres, scooters, motocicletas, sus partes y accesorios) utilizada en productos publicitarios como mochilas, canguros, etc. (merchandising) de la Clase 18, puede impedir el registro de otra marca de denominación idéntica para distinguir los mismos productos objeto de publicidad que corresponden a la Clase 18 de la Nomenclatura Oficial, por producir riesgo de asociación, pese a que ambas marcas distinguen productos no vinculados competitivamente.

3. Argumentos de la demanda: 10. BAJAJ AUTO LTDA. sustentó su demanda sobre la base de los siguientes

argumentos:

- No se efectuó un examen riguroso de la notoriedad de la marca PULSAR en el mercado peruano, no habiéndose tomado en cuenta los medios probatorios que acreditan la notoriedad de la marca PULSAR.

- No se valoró adecuadamente las pruebas presentadas donde se acreditaba la mala fe del señor Eduardo Antonio Cruz Cabrera y donde éste reconoce conocer la marca PULSAR con anterioridad a la presentación de su solicitud de registro, de lo cual se puede deducir que conocía la comercialización por parte de BAJAJ de casacas de cuero, guantes, mochilas, canguros y otros accesorios de la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza.

- Hay pruebas determinantes del riesgo de confusión, no únicamente debido a

la similitud de los signos, sino a que actualmente ya existen en el mercado productos marcados con un signo idéntico, lo que determina por sí misma la confusión directa a la que se verán expuestos los consumidores, quienes supondrán que los productos comercializados por el señor Cruz Cabrera son productos de BAJAJ o que existe una relación comercial entre BAJAJ y el señor Cruz Cabrera para que éste produzca y venda productos de la Clase 18 con el signo PULSAR.

- BAJAJ demostró la venta de sus productos de la Clase 18 de la Clasificación

Internacional de Niza con anterioridad a la solicitud presentada por el señor Cruz Cabrera.

- No se ha valorado el riesgo de asociación, el cual se ve incrementado con la

existencia de empresas de venta de motocicletas y vehículos que tienen una relación comercial con otras empresas para la elaboración de productos de la Clase 18.

4. Argumentos de la contestación a la demanda:

11. El INDECOPI contestó la demanda argumentando lo siguiente:

- Que la actora pretendió ampliar los fundamentos de su oposición de manera extemporánea, por cuanto, la supuesta notoriedad de su marca no fue invocada al formular oposición al registro de la marca cuestionada, sino luego del vencimiento del respectivo plazo, no siendo posible tal ampliación de acuerdo con lo establecido en el artículo 146 de la Decisión 486.

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- Que es clara la falta de vinculación entre los productos distinguidos por la opositora y los productos que el signo solicitado pretende distinguir, toda vez que los productos de la Clase 18 son diversos tipos de artículos fabricados en cuero, imitaciones de cuero, u otros materiales resistentes, en tanto que los productos de la Clase 12 están relacionados con medios de transporte cuya finalidad es la de facilitar el traslado de un lugar a otro de las personas o cosas (carga), siendo que tampoco se trata de productos sustitutos o complementarios ni están dirigidos al mismo público consumidor.

- Que no se ha acreditado la existencia de mala fe en la solicitud de registro,

siendo inconsistente atribuir algún escenario de mala fe a una solicitud de registro de marca que se realiza para distinguir productos que no tienen conexión competitiva con los del titular de una marca extranjera. En ese sentido, señala que la existencia de un escenario en el que no se aprecia riesgo de confusión alguno entre los signos confrontados acredita la no existencia de mala fe en el solicitante del signo.

- Que se realizó una evaluación global en relación con las marcas confrontadas

a efectos de detectar si es que el signo solicitado incurriría o no en la prohibición de registro contemplada en el inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486, y al concluirse que no se encontraba en ninguna prohibición de registro, ello significaba que el análisis incluyó todas las posibilidades de confusión descritas en la norma como riesgo de asociación.

12. El señor Eduardo Antonio Cruz Cabrera contestó la demanda argumentando lo

siguiente:

- Que no ha reconocido el conocimiento previo de la marca PULSAR para identificar productos de la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza, sino un conocimiento de dicho signo para identificar motocicletas al ser dicho rubro en el cual la opositora realiza su actividad económica.

- Que al registrar BAJAJ su marca PULSAR, lo hizo con el interés económico de proteger su marca solo de los productos que comercializa en el Perú (motocicletas), más no de productos como polos, gorras, mochila, koalas casacas de cuero, mochilas y bolsas deportivas, los cuales son souvenirs que forman parte de una estrategia publicitaria que busca resaltar la marca PULSAR.

- Que la denominación de la marca no ha sido absoluta creación y uso de BAJAJ, pues ésta viene siendo utilizada de manera común por un sin número de empresas para identificar sus productos en el mercado.

13. Que la determinación de la no vinculación de los productos de la Clase 18 (cuero y

cuero de imitación) y la Clase 12 (motocicletas) responde a que en aplicación del principio de especialidad ambos productos tienen distinta naturaleza y finalidad, además que no son producidos por las mismas empresas, y que respecto a la similitud de los signos, si bien ambos comparten la similitud fonética, al tratarse de productos no vinculados no se generaría riesgo de confusión

5. Sentencia de primera instancia: 14. La Sentencia de Primera Instancia declaró fundada en parte la demanda al

considerar que:

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− De acuerdo a lo establecido en el inciso a) de la Decisión 486, no procede la inscripción a registro de un signo distintivo cuando su uso en el comercio sea capaz de generar en los consumidores un riesgo de asociación acerca del origen empresarial de los productos que distinguen los signos en cuestión, si de los hechos y medios probatorios aportados al procedimiento administrativo se evidencia que los consumidores, aún diferenciando los bienes, prestaciones o establecimientos de las empresas concurrentes puede considerar que entre ambas empresas existe vinculación económica u organizativa.

− La resolución 1371-2013/TPI-INDECOPI ha incurrido en insuficiencia de motivación afectando el derecho al debido procedimiento administrativo, por cuanto no tomó en cuenta los hechos y las pruebas que demuestran la existencia de un riesgo asociativo entre las empresas que dirigen las partes involucradas lo cual conllevaría a error al público consumidor.

6. Argumentos del recurso de apelación: 15. El INDECOPI presentó recurso de apelación contra la sentencia dictada,

sustentándose en que la demandante en su escrito de oposición no presentó argumentos ni medios probatorios referidos al posible riesgo de asociación entre los signos, por lo que no correspondía que la autoridad administrativa haga un análisis exhaustivo y se pronuncie expresamente sobre los argumentos y medios probatorios que sustentarían el posible riesgo de asociación (dado que no fueron alegados por la demandante en su escrito de apelación).

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 16. La Sala Consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de

la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada1.

C. CUESTIONES A INTERPRETAR

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos.

2. Mala fe en la obtención de registros de marcas.

3. Comparación entre signos mixtos. Comparación entre signos mixtos y denominativos.

4. Conexión competitiva entre productos de las Clases 12 (vehículos, aparatos

de locomoción terrestre) y 18 (cuero y cuero de imitación) de la Clasificación Internacional de Niza.

1 Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio

afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o

registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

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D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR 1. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. SIMILITUD

ORTOGRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE SIGNOS.

17. En el presente caso, el señor Eduardo Antonio Cruz Cabrera solicitó el registro de la marca “PULSAR” (mixta) para distinguir productos de la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza. BAJAJ AUTO LTDA. formuló oposición contra dicha solicitud sobre la base de sus marcas registradas en Perú y Colombia “PULSAR” (denominativa) y “PULSAR BAJAJ” (mixta) registrada en Perú, ambas para distinguir productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.

18. Dentro del Proceso 15-IP-2013, marca KOLKANA (mixta), este Tribunal reitera que:

“La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial.

Este Tribunal al respecto ha señalado: ‘La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca’.2

Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órgano acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecerla sobre la base de principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad. La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud:

2 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio de 2000, G.O.A.C. 594 de 21 de agosto de

2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

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La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia. La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación.

Este órgano jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la irregistrabilidad. El Tribunal ha sostenido que ‘La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo'.3 Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate. El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.4 Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre

3 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 4 Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 914 de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y

diseño”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

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los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.5 También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, la Decisión 486 se refiere al denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d).

Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que ‘El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica’ (Proceso 70-IP-2008. Marca denominativa: ‘SHERATON’, publicado en la Gaceta Oficial 1648 de 21 de agosto de 2008). En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena. En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.6 Reglas para realizar el cotejo de marcas Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas:

Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.

Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.

5 Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 891 de 29 de enero de 2003, marca:

“CHIP’S”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 6 Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. 329 de 9 de

marzo de 1998, marca: “DERMALEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

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Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.7

Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado:

‘La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice sobre la base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina. En la comparación de marcas, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo de marcas. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos’8. (…)”.

19. Por lo tanto, la Sala Consultante deberá determinar los diferentes modos en que

pueden asemejarse los signos confrontados al grado de causar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.

2. MALA FE EN LA OBTENCIÓN DE REGISTROS DE MARCAS 20. En el proceso interno, se advierte que ha sido materia de discusión la mala fe con la

que habría actuado el señor Eduardo Antonio Cruz Cabrera al pretender el registro de la marca “PULSAR” (mixta) para distinguir productos de la Clase 18 de la

7 BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”,

Editorial Robis, Buenos Aires, 1946, pp. 351 y ss. 8 Proceso 15-IP-2013, Marca: “KOLKANA” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15

de mayo de 2013. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

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Clasificación Internacional de Niza. Así, al interponer la demanda, BAJAJ AUTO LTDA. sostuvo que no se valoraron adecuadamente las pruebas aportadas que acreditarían la mala fe del señor Eduardo Antonio Cruz Cabrera, quien habría tenido conocimiento con anterioridad a la presentación de su solicitud de registro acerca de la comercialización por parte de BAJAJ AUTO LTDA de casacas, guantes, mochilas, canguros y otros accesorios de la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza. Asimismo, sostiene que la gran difusión de la marca “PULSAR” (denominativa) en el mercado peruano permite concluir de que no es pura casualidad que el solicitante elija este signo distintivo para registrarlo y aprovecharse de su reputación. Por su parte, el Indecopi ha señalado que sería inconsistente atribuir algún escenario de mala fe a una solicitud de registro de marca para distinguir productos que no tienen conexión competitiva con los del titular de una marca extranjera. El señor Eduardo Antonio Cruz Cabrera, por su parte, señaló que no ha reconocido tener conocimiento previo de la marca “PULSAR” para identificar productos de la clase 18, sino un conocimiento de dicho signo para identificar motocicletas, al ser dicho rubro en el cual la opositora realiza su actividad económica.

21. Al respecto, el Tribunal reitera lo expuesto en la Interpretación Prejudicial de 24 de julio de 2013, expedida en el marco del proceso 54-IP-2013:

“(…) Lo primero que se advierte es que cualquier conducta en el ámbito del derecho debe ser de buena fe; en este sentido, la buena fe se ha consagrado como un principio general y básico de los sistemas jurídicos; es aquella máxima fundamental que permea todo el sistema jurídico. El ordenamiento jurídico comunitario andino no escapa de esto, así que también se encuentra montado sobre dicho principio. El Tribunal sobre el tema ha expresado lo siguiente: El concepto de buena fe, junto con otros principios universales del derecho como el de la equidad, el abuso del derecho o el del enriquecimiento sin causa, constituye uno de los pilares fundamentales del orden jurídico que como tal, debe regir no sólo las relaciones contractuales sino también cualquier actuación en la vida de relación de los sujetos de derecho. Se trata de un postulado que, en cuanto principio, es exigible a toda persona y no contempla excepciones en su aplicación. La buena fe es concebida como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro o de no defraudar la ley. Lo contrario de la actuación de buena fe es el obrar con mala fe, vale decir, por medio de procedimientos arteros, faltos de sinceridad o dolosamente concebidos y, sobre todo, con la intención de actuar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno9”.

22. En cuanto a la “mala fe”, este Tribunal ha establecido que: “para determinar si una

persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal”10.

23. Ahora bien, una solicitud de registro de mala fe debe ser denegada. Además, si fue concedida, puede solicitarse su nulidad. El ordenamiento andino de propiedad industrial propugna por el disfrute de los derechos de manera sana, leal y transparente. Por tal motivo, la oficina de registro debe estar atenta para impedir

9 Proceso 65-IP-2004. Marca “TAPA ROJA”. Sentencia de 30 de junio de 2004. 10 Proceso 3-IP-99. Sentencia de 14 de mayo de 1999, marca “LELLI”. TRIBUNAL DE

JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

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que se utilicen de mala fe las plataformas jurídicas de concesión de derechos de la marca.

24. La mencionada causal se encuentra abierta para que se proscriba cualquier

conducta que pretenda falsear el propio ordenamiento jurídico, la competencia en el mercado o hacer daño a un competidor determinado.11

25. El aprovechamiento injusto del esfuerzo empresarial ajeno puede ser el soporte del acto de mala fe. En este escenario entra en juego todo el esfuerzo empresarial que conlleva posicionar una marca en el mercado, sobre todo si dicho signo distintivo ha generado recordación el público consumidor o ha alcanzado el estatus de notorio. En este sentido, el ordenamiento jurídico comunitario no puede validar que se usurpe, mediante una solicitud de registro de marca de mala fe, el esfuerzo empresarial ajeno o la capacidad de penetración en el mercado de un signo determinado.

26. Ahora bien, el análisis que haga la Sala Consultante debe partir de “indicios

razonables” que le permitan llegar a la conclusión de que el registro fue solicitado mediando mala fe. Dicha conducta podría estar marcada por la intención de aprovecharse de manera indebida del posicionamiento de una marca registrada, de su grado de recordación en el público consumidor, o de su poder de penetración en el mercado.

27. Por “indicio razonable” se debe entender todo hecho, acto u omisión del que, por

vía de inferencia, pueda generar una gran probabilidad de que el registro se solicitó con el ánimo de aprovechar toda la carga económica, de penetración en el mercado y de calidad de los productos y servicios que puede conllevar una marca. Por tal razón, la Sala Consultante deberá analizar, entre otros factores, el conocimiento previo que tenía el solicitante del signo idéntico o similar a la marca registrada, lo que se podría concretar con compras realizadas del producto o visitas a los sitios web de la marca; inclusive este conocimiento previo se podría inferir de la participación de los productos amparados por esa marca en espectáculos de alto impacto masivo mundial, como un mundial de fútbol, unos juegos olímpicos, conciertos televisados, entre otros. Esto tiene su razón de ser en la facilidad con que el mundo de la información genera datos al instante y al detalle para la generalidad de la población y, por lo tanto, el conocimiento de los productos y servicios es de muy fácil acceso, inclusive en países donde no se han ingresado empresarialmente.

28. En consecuencia, el Tribunal advierte que si el solicitante de un registro conocía

perfectamente la capacidad de distintividad, de penetración en el mercado, de función publicitaria y de recordación que genera otra marca registrada, se configuraría así un típico acto de mala fe de conformidad con lo expresado en la presente providencia.

11 Existen otras causales de irregistrabilidad que están íntimamente ligadas con la mencionada

causal por mala fe; una de estas es la consagrada en el artículo 136 literal d) de la Decisión 486, que plantea la irregistrabilidad cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular de un signo idéntico o similar al que se pretende registrar en el país miembro o en el extranjero, siempre que su uso pudiera originar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.Sobre este tema se pude ver la Interpretación Prejudicial de 6 de junio de 2012, expedida en el marco del proceso 48-IP-2012. Otra causal estrechamente ligada con la mala fe es la consagrada en el artículo 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que se realiza cuando se solicita el registro para perpetrar, consolidar o facilitar un acto de competencia desleal.

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3. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS MIXTAS. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS Y DENOMINATIVOS.

29. En el presente caso, se solicitó el registro de la marca “PULSAR” (mixta); mientras que se presentó oposición sobre las marcas registradas “PULSAR BAJAJ” (mixta) y “PULSAR” (denominativa). Ante ello, resulta indispensable reproducir los signos que son puestos a comparación:

SIGNO SOLICITADO MARCAS REGISTRADAS

PULSAR (Certificado 103122)

12

Comparación entre marcas mixtas 30. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias

palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Sin embargo, al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

31. Dentro del Proceso 37-IP-99 de 27 de agosto de 1999, este Tribunal ha reiterado

sobre la comparación entre signos mixtos, lo siguiente:

“Como la comparación debe realizarse entre dos signos de marcas de tipo mixto, el juez nacional tendrá en cuenta, para resolver el conflicto planteado, las reglas y principios que tanto la doctrina como la jurisprudencia han expresado en forma profusa y reiterada al respecto y que más adelante se recuerdan. Las marcas mixtas son las que aparecen conformadas por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). En la marca mixta, uno de los elementos que la integran tiene mayor fuerza de penetración en el público consumidor, lo cual permite determinar cuál de ellos resulta más relevante dentro del conjunto que constituye el signo distintivo. La jurisprudencia del Tribunal ha puesto de relieve que, por lo general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras,

12 Marca PULSAR Y BAJAJ aplicada al diseño tridimensional de una moto.

(Certificado 113893)

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las que por definición son pronunciables, lo cual no es óbice para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica”13.

32. La Sala Consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y,

posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto.

33. Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos:

- Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su

unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

- Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

- Se debe tener en cuenta el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación.

- Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la

mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

Comparación entre marcas denominativas y mixtas: 34. La Sala Consultante al realizar la comparación entre marcas denominativas y

mixtas debe identificar, como se ha señalado, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor: si el denominativo o el gráfico.

35. De acuerdo con la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta hay

que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.14

36. Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina el elemento denominativo compuesto, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

37. En este orden de ideas, la Sala Consultante debe establecer el riesgo de confusión

que pudiera existir entre los signos confrontados, analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que

13 Con relación a las marcas mixtas y a la predominancia del elemento denominativo puede consultarse

la Sentencia del 19-VIII-98, en el Proceso 10-IP-98. Marca GORRO COCINERO Y ESTRELLAS CON BANDA (Etiqueta). En G.O.A.C. 394 de 15-XII-98.

14 Proceso 46-IP-2008. Marca: “PAN AMERICAN ASSISTANCE” (mixta). 14 de mayo de 2008.

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pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca.

4. CONEXIÓN COMPETITIVA ENTRE LOS PRODUCTOS DE LAS CLASES 12 (VEHÍCULOS, APARATOS DE LOCOMOCIÓN TERRESTRE) Y 18 (CUERO Y CUERO DE IMITACIÓN) DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA.

38. En el presente caso, se pretende el registro del signo “PULSAR” (mixto) para distinguir mochilas, billeteras, bolsos deportivos, morrales, maletines, productos de cuero y cuero de imitación no comprendidos en otras clases, de la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza; mientras que la marca “PULSAR” (denominativa) de la opositora distingue vehículos de dos ruedas, vehículos terrestres, scooters, scooterettes, motocicletas, sus partes y accesorios, de la Clase 12; y su marca “PULSAR BAJAJ” (mixta) distingue vehículos y motos, de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.

39. El Tribunal, dentro del Proceso 88-IP-2013, marca: ALDO (denominativa) publicado en la Gaceta Oficial 2230 de 26 de agosto de 2013, ha señalado que:

“Sobre este tópico la doctrina ha elaborado algunas pautas o criterios que pueden llevar a establecer o fijar cuándo se da la conexión competitiva entre los productos. El hecho de que los productos posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado. En criterio del tratadista Carlos Fernández Novoa, para determinar la conexión competitiva entre los productos diferenciados por los signos confrontados, el aspecto fundamental a tomar en consideración es la finalidad o aplicaciones usuales de los mismos. Igualmente, señala el autor, los criterios para determinar si a través de la finalidad de los productos hay o no conexión competitiva, siendo éstos dos; el primero: el principio de la intercambiabilidad de los mismos, que tiene que ver con el hecho de si los consumidores consideren sustituibles, para las mismas finalidades, los productos enfrentados; y, el segundo, el de complementariedad, que alude a la circunstancia de que el uso de un producto pueda suponer el necesario uso de otro, o que sin un producto no puede utilizarse otro producto, es decir, que los productos sean complementarios o vayan a utilizarse conjuntamente15.

40. Asimismo, se deberá analizar el grado de conexión competitiva existente entre los

productos a que se refieren los signos en conflicto, para cuyo efecto, el Tribunal ha acogido los siguientes factores de análisis, a saber:

La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: Esta regla tiene especial interés en el caso sub judice y ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega.

15 Fernández Novoa, Carlos “Fundamentos del Derecho de Marcas”. Editorial Montecorvo S.A. España,

1984, pp. 242 - 246.

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Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro. En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos. Si los mismos productos se difunden por la publicidad general –radio, televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto del origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario. La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir)”16.

41. El Tribunal considera que deben ser aplicados los criterios referidos anteriormente y

que pueden conducir a establecer cuándo se genera la conexión competitiva entre los productos de las Clases 12 y 18 de la Clasificación Internacional de Niza. Finalmente, al referirse los signos en cuestión a productos en diferentes clases, la Sala Consultante deberá analizar si se trata, en efecto, de un caso de conexión competitiva.

5. EL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD QUE REALIZAN LAS OFICINAS DE REGISTRO DE MARCAS. DEBIDA MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS

16 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 19 de noviembre de 2003.

Proceso 114-IP-2003. Marca: “EBEL”. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1028 de 14 de enero de 2004. Proceso 115-IP-2008. Marca: “CALVO” (mixta).

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ADMINISTRATIVOS QUE CONCEDEN O DENIEGAN EL REGISTRO DE MARCAS.

42. En el presente caso, la demandante ha alegado que el acto administrativo

cuestionado adolece de indebida motivación, por cuanto Indecopi omitió pronunciarse sobre hechos y pruebas que acreditan la notoriedad de sus marcas registradas, el riesgo de confusión, el riesgo de asociación y la mala fe del señor Cruz Cabrera. Por su parte, la Sentencia emitida en primera instancia concluyó señalando que la Resolución 1371-2013/TPI-INDECOPI, emitida por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, incurrió en insuficiencia de motivación al no tomar en cuenta los hechos y pruebas que demuestran la existencia de un riesgo asociativo entre las empresas que dirigen las partes involucradas, lo cual conllevaría a error al público consumidor. En consecuencia, se estudiará el examen de registrabilidad que deben realizar las Oficinas de Registro de Marcas, haciendo énfasis en la motivación de los actos administrativos que conceden o deniegan los registros solicitados.

43. El Título II de la Decisión 486 regula el procedimiento de registro de marcas, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad. El Tribunal, en el Proceso 134-IP-2013 ha abordado el tema de la siguiente manera:

“El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales17 ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos, determinó con toda claridad cuáles son las características de este examen: 1. El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional

Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero.

2. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma.

3. En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros,

la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. (Proceso 180-IP-2006. Marca mixta: “BROCHA MONA”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1476, de 16 de marzo de 2007)”.

17 Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación

Prejudicial de 7 de julio de 2004, proferida dentro del proceso 40-IP-2004; Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, proferida dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, proferida dentro del proceso 167-IP-2005.

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44. Además de lo anterior, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la resolución que concede o deniega el registro solicitado. Esto, quiere decir que la Oficina Nacional no puede mantenerlo en secreto, y, en consecuencia, la resolución respectiva, que es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado. Con lo mencionado, se estaría cumpliendo con el principio básico de la motivación de los actos.

45. Por demás, se debe agregar otro requisito: que este examen de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo, tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro de marcas, como con las decisiones emitidas por la propia oficina; esto significa que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis efectuado ya, sobre signos idénticos o similares.

46. No se está afirmando que la Oficina Nacional Competente no tenga límites a su

actuación, o que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que ésta tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite. Además, los límites a la actuación de dichas oficinas se encuentran marcados por la propia norma comunitaria, y por las respectivas acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos.

Debida motivación. 47. El artículo 150 de la Decisión 486 señala que: “Vencido el plazo establecido en el

artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la Oficina Nacional Competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”.

48. Esta resolución tiene que ser, necesariamente, motivada en debida forma y, además, debe expresar, en su pronunciamiento, los fundamentos en los que se basa para emitirlos.

49. Acerca de los actos administrativos referentes a la concesión o a la denegación de

registros de marcas, este Tribunal ha manifestado:

“(...) requieren de motivación para su validez; pero si, además, la obligación de motivar viene impuesta legalmente -en el presente caso por la misma norma comunitaria, de prevalente aplicación- debe entonces formar parte de aquél y, además, como lo ha expresado la jurisprudencia de este Tribunal Andino, podría quedar afectada de nulidad absoluta la resolución que los contenga si por inmotivación lesiona el derecho de defensa de los administrados”. 18

50. En consecuencia, la Sala Consultante deberá determinar si el acto administrativo

por el cual se concedió el signo solicitado plasmó el examen de registrabilidad conforme a los lineamientos citados en la presente providencia, dando razón de

18 Proceso 35-IP-98, sentencia de 30 de octubre de 1998, publicada en la G.O.A.C. Nº 422,

de 30 de marzo de 1999. Marca: “GLEN SIMON”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

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dicho examen, y por lo tanto si cumplió con el principio básico de la actuación pública como es el de la motivación de los actos.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE PRONUNCIAMIENTO: PRIMERO: Según el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, no pueden ser

registrados los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de registro.

La Sala Consultante deberá establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre el signo solicitado “PULSAR” (mixto) y las marcas registradas “PULSAR” (denominativa) y “PULSAR BAJAJ” (mixta) aplicando los criterios adoptados en la presente interpretación prejudicial.

SEGUNDO: La buena fe es un principio general de derecho que debe gobernar

todas las actuaciones. Procede la sanción de la mala fe a través de la declaración de nulidad del acto administrativo por el cual se obtuvo el registro, a contrario sensu, se puede denegar un registro cuando éste se intente a través de esta conducta fraudulenta.

Para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su

actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal. En ese sentido, la Sala Consultante debe partir de “indicios razonables” que le permitan llegar a la conclusión de que el registro fue solicitado mediando mala fe.

TERCERO: La Sala Consultante debe establecer el riesgo de confusión o de

asociación que pudiera existir entre los signos confrontados siguiendo los parámetros establecidos en la presente ponencia.

CUARTO: La Sala Consultante deberá considerar también los parámetros que

permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos que distinguen los signos confrontados en las Clases 12 y 18 de la Clasificación Internacional de Niza. Deberá tenerse en cuenta, en principio, que de no existir conexión competitiva entre los productos, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca.

QUINTO: El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro de

Marcas debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo con lo expuesto.

En tal sentido, la Sala Consultante deberá determinar si el acto administrativo por el cual se concedió el signo solicitado plasmó el examen de registrabilidad conforme a los lineamientos citados en la presente providencia, dando razón de dicho examen, y por lo tanto si

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cumplió con el principio básico de la actuación pública como es el de la motivación de los actos.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala Consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción.

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo

MAGISTRADA MAGISTRADA

Luis José Diez Canseco Núñez

MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez Gustavo García Brito

PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese a la Sala Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

PROCESO 295-IP-2015 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Demandante: Nutrientes Avícolas S.A. Nutriavícola S.A. Marca: “BIOMAX” (denominativa). Expediente Interno: 2011-00342-00. Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 25 días del mes de septiembre del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia.

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VISTOS: El Oficio 1649 de 23 de junio de 2015, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el proceso interno 2011-00342-00. El Auto de 24 de agosto de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial. A. ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno:

Demandante: Nutrientes Avícolas S.A. Nutriavícola S.A.

Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)

República de Colombia.

Tercero Interesado: CHR. HANSEN A/S

2. Antecedentes: 1. El 12 de mayo de 2008, la sociedad CHR. HANSEN A/S solicitó el registro de la

marca BIOMAX (denominativa) para distinguir productos de la Clase 5 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

2. La referida solicitud se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial y, dentro del término oportuno, se presentaron tres oposiciones. NUTRIENTES AVÍCOLAS S.A. NUTRIAVÍCOLA S.A. sobre la base de su marca BIOMAS (mixta) para distinguir productos de la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza. LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A. sobre la base de su marca BIOLAX (denominativo) para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. BIOSTAR PHARMACEUTICAL sobre la base de su marca BIOMASTIN BIOSTAR (mixta) para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

3. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio al

estudiar la solicitud, mediante Resolución 04487 de 28 de noviembre de 2008, declaró infundadas las oposiciones presentadas y concedió el registro solicitado.

4. Contra la anterior Resolución, las sociedades opositoras interpusieron recursos de

reposición y en subsidio el de apelación, el primero de ellos resuelto mediante Resolución 67327 de 30 de noviembre de 2010 en el sentido de confirmar la decisión recurrida.

5. Mediante Resolución 18697 de 31 de marzo de 2011, el Superintendente Delegado

para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio al resolver el recurso de apelación confirmó la Resolución 4487 que concedió el registro de la marca solicitada.

6. NUTRIENTES AVÍCOLAS S.A. NUTRIAVÍCOLA S.A. presentó demanda ante el

Consejo de Estado, a fin de anular las resoluciones administrativas mencionadas, la que fue admitida por auto de 13 de octubre de 2011, y en el cual ordena se

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notifique a la entidad demandada Superintendencia de Industria y Comercio y a la sociedad CHR. HANSEN A/S como tercero interesado en las resultas del proceso.

7. Mediante Auto de 5 de junio de 2014, el Consejo de Estado decidió suspender el

proceso a fin de solicitar interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

3. Argumentos de la demanda:

8. Nutrientes Avícolas S.A. Nutriavícola S.A. alegó lo siguiente:

− La entidad demandada desconoció los preceptos y principio contenidos en el artículo 136, literal a) de la Decisión 486, por cuanto la marca BIOMAX (denominativa), es extremadamente semejante a la marca BIOMAS (mixta), previamente registrada para identificar productos, que al estar estrechamente relacionados con los de la marca anterior, pueden causar un riesgo de confusión o asociación.

− El estudio de confundibilidad entre ambas marcas fue obviado o mal practicado por parte de la Superintendencia, pues al cotejar las mismas se tiene que presentan similitud ortográfica y fonética, además, la misma Superintendencia en los actos administrativos acusados precisó que el reemplazo que el signo infractor hace de la letra S por la X no alcanza a diluir las semejanzas fonéticas y ortográficas existentes entre las marcas BIOMAS y BIOMAX.

− Adicionalmente, existe un riesgo de confundibilidad indirecta derivado del hecho de haber permitido el registro de dicha marca en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, más aun cuando ya la marca BIOMAS (mixta) se encontraba registrada en la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza, siendo que los productos que identifican las marcas en cuestión, no rara vez son comercializados y publicitados en un mismo lugar. Por tanto, al ser la marca BIOMAX (denominativa) extremadamente semejante a la marca BIOMAS (mixta) e identificar productos estrechamente relacionados, se podría causar un riesgo de confusión o de asociación.

4. Argumentos de la contestación a la demanda: 9. La SIC contestó la demanda señalando lo siguiente:

− Que en el examen comparativo se debe centrar la atención en los elementos caracterizantes de las denominaciones, ya que de ello dependerá el impacto general que perciben los consumidores al estar frente a denominaciones que sirven como signos distintivos.

− Que los signos BIOMAX (denominativo) y BIOMAS (mixto) después del primer impacto general, no son susceptibles de crear confusión o riesgo de asociación, pues a pesar de coincidir en el prefijo BIO, por tratarse de un término evocativo de la palabra vida, noción carente de distintividad, ésta debía ser excluida del cotejo.

− Que nunca se desconoció la similitud fonética y ortográfica existente entre los signos, no obstante, además de la igualdad entre los signos, era requisito sine qua non la existencia de una relación de similitud o igualdad entre los productos que cada una pretende identificar.

− Que de esta forma, los productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, hacen alusión a productos de naturaleza veterinaria para la salud de los animales, en tanto que aquellos comprendidos

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en la Clase 1, gozan de un espectro más amplio que incluye productos químicos destinados a la industria, ciencia y agricultura, los cuales no gozan de la relación de competitividad exigida por la normativa comunitaria.

10. No consta en el expediente que CHR. HANSEN A/S CHR. haya contestado la demanda.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

11. La Sala Consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de

la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Del análisis efectuado, procede la interpretación solicitada.1

C. CUESTIONES A INTERPRETAR

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica,

fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos.

2. Comparación entre signos denominativos y mixtos. 3. Las marcas farmacéuticas (examen riguroso). Partículas de uso común en la

conformación de marcas farmacéuticas. 4. Conexión competitiva entre productos de las Clases 5 (productos veterinarios)

y 1 (productos químicos, para la industria, la ciencia y la agricultura) de la Clasificación Internacional de Niza.

D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR

1. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. SIMILITUD ORTOGRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE SIGNOS.

12. En el presente caso, la sociedad CHR. HANSEN A/S solicitó el registro del signo BIOMAX (denominativo) para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Contra dicha solicitud Nutrientes Avícolas S.A. Nutriavícola S.A. formuló oposición sobre la base de su marca BIOMAS (mixta) que distingue productos de la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que es pertinente referirse a la confusión de signos.

13. Dentro del Proceso 15-IP-2013, marca KOLKANA (mixta), este Tribunal reitera que:

“La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial.

1 Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio

afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o

registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…).

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Este Tribunal al respecto ha señalado: ‘La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca’.2

Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órgano acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecerla sobre la base de principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad. La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia. La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

2 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio de 2000, G.O.A.C. 594 de 21 de agosto de

2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

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Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación.

Este órgano jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la irregistrabilidad. El Tribunal ha sostenido que ‘La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo'.3 Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate. El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.4 Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.5 También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, la Decisión 486 se refiere al denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d).

Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que ‘El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica’ (Proceso 70-IP-2008. Marca denominativa: ‘SHERATON’, publicado en la Gaceta Oficial 1648 de 21 de agosto de 2008).

3 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 4 Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 914 de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y

diseño”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 5 Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 891 de 29 de enero de 2003, marca:

“CHIP’S”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

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En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena. En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.6 Reglas para realizar el cotejo de marcas Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas: Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.

Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.7 Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado:

‘La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

6 Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. 329 de 9 de

marzo de 1998, marca: “DERMALEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

7 BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, 1946, pp. 351 y ss.

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En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice sobre la base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina. En la comparación de marcas, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo de marcas. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos’8. (…)”.

14. Por lo tanto, la Sala Consultante deberá determinar los diferentes modos en que

pueden asemejarse los signos confrontados al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.

2. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS Y MIXTOS.

15. El Tribunal considera necesario para el análisis comparativo de los signos, abordar el tema de la comparación entre signos denominativos y mixtos. En el presente caso, el signo solicitado es BIOMAX (denominativo) y contra dicho registro se opuso la marca registrada BIOMAS (mixta). SIGNO SOLICITADO MARCA REGISTRADA

BIOMAX

16. Los signos denominativos se conforman por una o más letras, números, palabras

que forman un conjunto pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía. Cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.

8 Proceso 15-IP-2013, Marca: “KOLKANA” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15

de mayo de 2013. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

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17. Los signos mixtos están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista. Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas, logotipos, íconos, etc. Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el signo en su conjunto. Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor.

18. El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto: “La marca mixta es

una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: “BURBUJA videos 2000”, publicado en la Gaceta Oficial 821 de 1 de agosto de 2002). Igualmente el Tribunal ha reiterado que: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98. Marca: “C.A.S.A.” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 410 de 24 de febrero de 1999 y Proceso 129-IP-2004. Marca: “GALLO” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 1158 de 17 de enero de 2005).

19. La Sala Consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto.

20. Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo deberá realizarse de

conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos:

− Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su

unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta, las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

− Se debe igualmente precisar acerca de la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

− Se debe observar el orden de las vocales, pues esto indica la sonoridad de la denominación.

− Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, porque esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

21. Pero, si resultare que el elemento característico del signo mixto es el gráfico, en

principio, no existirá riesgo de confusión con el signo denominativo.

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22. En ese orden de ideas, la Sala Consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo BIOMAX (denominativo) y la marca registrada BIOMAS (mixta), analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca.

3. ANÁLISIS DE REGISTRABILIDAD DE SIGNOS QUE DISTINGUEN PRODUCTOS

FARMACÉUTICOS Y VETERINARIOS (EXAMEN RIGUROSO). LAS PARTÍCULAS DE USO COMÚN EN LAS MARCAS FARMACÉUTICAS.

23. El proceso interno versa respecto del riesgo confusión entre el signo solicitado BIOMAX (denominativo) para distinguir “preparaciones y productos veterinarios; alimento, comida y forraje medicado para animales; aditivos para el alimento, la comida y el forraje, incluyendo culturas bacteriales” de la Clase 5 de Clasificación Internacional de Niza; y la marca registrada BIOMAS (mixta), la cual se usa para distinguir “productos químicos, destinados a la industria, ciencia, fotografía, horticultura y silvicultura; resinas artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado bruto; abono para las tierras; composiciones extintoras; preparaciones para el temple y soldadura de metales; adhesivos (pegamentos) destinados a la industria” de la Clase 1 de la Clasificación Internacional de Niza.

24. Sobre los productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, es pertinente indicar que en el examen de marcas farmacéuticas y de otros productos comprendidos en dicha Clase se debe tener en cuenta el criterio del consumidor medio, a fin de evitar que los consumidores incurran en confusión entre diferentes productos, por la similitud existente entre las marcas que los designan. La confusión mencionada puede radicar en el error al adquirir un producto no farmacéutico de la Clase 5 cuando en realidad quiere adquirir otro, destinado para una finalidad diferente.

25. El Tribunal en su jurisprudencia ya se ha referido al registro de signos

pertenecientes a la Clase 5 que no sean farmacéuticos, manifestando que: “el análisis de registrabilidad (…) debe ser tan riguroso como el efectuado a una marca farmacéutica, a fin de evitar cualquier riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, que, de encontrar similitud con marcas que amparen productos de la misma Clase 5, podría causar riesgo en la salud de todos los seres vivos, es decir, de hombres, animales y plantas” (Proceso 109-IP-2011, Marca: HEMOXIN, publicado en la Gaceta Oficial 2021 de 21 de febrero de 2012).

26. Sobre el tema, el Tribunal también ha manifestado que:

“(…) En principio, los productos farmacéuticos y los otros productos de la clase 5 pueden tener canales de comercialización diferentes y expendedores calificados, en el uso y la manipulación de los mismos puede generarse confusión en el público consumidor, tal como sería el caso del almacenamiento y el posterior consumo de dichos productos en el hogar o en almacenajes privados de cualquier clase. Lo anterior, porque éstos están al acceso del consumidor ordinario, que bien puede confundirse y aplicar un producto destinado para otro fin; es muy posible que el consumidor que por alguna razón tiene a su alcance dichos productos pueda caer en un error, lo que podría ser fatal para su salud o para la salud de los animales o plantas a los que se le aplica”. (Proceso 35-IP-2011. Marca: “KILOL” publicado en la Gaceta Oficial 1985 de 28 de septiembre de 2011)

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27. Por ello, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 13 de abril de 2011, expedida en el marco del Proceso 4-IP-2011:

“El examen de estos signos merece una mayor atención en procura de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores. En estos casos, es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso. El criterio jurisprudencial concordante de este Tribunal sobre las marcas farmacéuticas ha sido reiterado en varias sentencias. Así, en el Proceso 48-IP-2000, siguiendo esta línea de rigurosidad del examen o comparación de dos signos que amparen productos farmacéuticos, en la conclusión tercera, el Tribunal expresó: Respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor. Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas. (Proceso 68-IP-2001. Interpretación Prejudicial de 30 de enero de 2002, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 765 de 27 de febrero de 2002)”.

28. En este aspecto, el riesgo para la salud puede resultar suficiente en la adopción de

las conclusiones del examen de registrabilidad. Por lo tanto, en el análisis de registrabilidad la Sala Consultante debe hacer un examen riguroso respecto de la suficiencia distintiva del signo solicitado, perteneciente a la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, tomando en cuenta que podría ponerse en riesgo la salud humana.

29. Como quiera que los signos en conflicto comparten en su conformación el prefijo “BIO”, término evocativo que indica vida, es pertinente referirse al análisis de confundibilidad cuando los signos en conflicto contienen un elemento de dicha naturaleza.

30. Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación de 8 de mayo de 2013,

expedida en el marco del proceso 38-IP-2013:

“Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna. El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone:

“No podrán registrarse como marcas los signos que g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una

designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”;

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Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo entre las marcas. Ahora bien, lo que es de uso común en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus descriptivo, genérico o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas. Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados.”

31. La Sala Consultante, por lo tanto, deberá determinar si la palabra BIO es de uso

común para productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo la partícula de uso común.

4. CONEXIÓN COMPETITIVA ENTRE PRODUCTOS DE LAS CLASES 5

(PRODUCTOS VETERINARIOS) Y 1 (PRODUCTOS QUÍMICOS, PARA LA INDUSTRIA, LA CIENCIA Y LA AGRICULTURA) DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA.

32. La demandante alega en su escrito que los productos que amparan los signos en conflicto están estrechamente relacionados y que no rara vez serían comercializados y publicitados en el mismo lugar. Por su parte, la SIC señaló en su escrito de contestación a la demanda que los productos que amparan los signos en conflicto no están vinculados competitivamente.

33. Conforme ha señalado el Tribunal: “se deberá analizar la naturaleza o uso de los

productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios de éstos a una misma clase de nomenclador no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los mismos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes”. (Proceso 35-IP-2011).

34. En ese sentido, conforme lo ha afirmado el Tribunal en la interpretación prejudicial emitida en el Proceso 135-IP-2012, se deberá analizar el grado de conexión competitiva existente entre los productos a que se refieren los signos en conflicto, para cuyo efecto, el Tribunal ha acogido los siguientes factores de análisis, a saber:

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a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: Esta regla tiene especial interés en el caso sub judice y ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega.

b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio

de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro. En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud.

c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o

distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos. Si los mismos productos se difunden por la publicidad general –radio, televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor.

d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos

puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor.

e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que

comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto del origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario. La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función.

f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en

diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir).”9

9 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 19 de noviembre del

2003. Proceso 114-IP-2003. Marca: “EBEL”. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1028 del 14 de enero de 2004. Proceso 115-IP-2008. Marca: “CALVO” (mixta).

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35. El Tribunal considera que deben ser aplicados los criterios referidos anteriormente y que pueden conducir a establecer cuándo se da la conexión competitiva entre los productos. Finalmente, al referirse los signos en cuestión a productos en diferentes clases, la Sala Consultante deberá analizar si se trata, en efecto, de un caso de conexión competitiva.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: Según el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, no pueden ser

registrados los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de registro.

La Sala Consultante deberá establecer el riesgo de confusión o de

asociación que pudiera existir entre el signo solicitado BIOMAX (denominativo) y la marca registrada BIOMAS (mixta), aplicando los criterios adoptados en la presente interpretación prejudicial.

SEGUNDO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la

totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de un signo mixto, comparado con un signo denominativo, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Si el elemento preponderante del signo mixto es el denominativo, se deberá hacer el cotejo de conformidad con los parámetros para la comparación entre signos denominativos. Si el elemento preponderante del signo mixto es el gráfico, en principio, no existiría riesgo de confusión.

TERCERO: La Sala Consultante debe determinar la registrabilidad del signo

solicitado a registro BIOMAX (denominativo), tomando en cuenta que podría ponerse en riesgo la salud humana.

Del mismo modo, la Sala Consultante deberá determinar si el prefijo “BIO” que comparten en su conformación los signos en conflicto, es de uso común para la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo la palabra de uso común.

QUINTO: La Sala Consultante deberá considerar también los parámetros que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos que distinguen los signos confrontados en las Clases 5 y 1 de la Clasificación Internacional de Niza. Deberá tenerse en cuenta, en principio, que de no existir conexión competitiva entre los productos, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala Consultante deberá aplicar la presente interpretación

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prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción.

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA

Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO

De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez Gustavo García Brito

PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese a la Sala Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329- Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú