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Año XXXII – Número 2499
Lima, 15 de mayo de 2015
SUMARIO
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
Pág.
Proceso 292-IP-2014 Interpretación prejudicial de los artículos 134 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, de la República de Colombia. Marca: YAPS (denominativa). Expediente Interno: 2009-00071........ ........... 1
Proceso 294-IP-2014 Interpretación prejudicial de los artículos 134 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Marca: SUCRAFIT (denominativa). Expediente Interno: 2007-00319......... .......................................................................................... 14
Proceso 305-IP-2014 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, de la República del Perú. Actor: MEDIFARMA S.A. Marca: EPITEL (denominativa). Expediente Interno: CAS. 18002-2013......... ................................................................................ 26
PROCESO 292-IP-2014
Interpretación prejudicial de los artículos 134 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, de la República de Colombia. Marca: YAPS (denominativa). Expediente Interno: 2009-00071
Magistrado Ponente: Luis José Diez Canseco Núñez
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 12 días del mes de marzo del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, de la República de Colombia.
VISTOS:
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El Oficio 3765 de 1 de diciembre de 2014, recibido vía correo electrónico el 2 de diciembre de 2014, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 2009-00071.
El Auto de 4 de febrero de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A. ANTECEDENTES
1. Partes en el proceso interno:
Demandante: QUALA S.A.
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC), República de Colombia
Tercero interesado: ALICORP S.A.A.
2. Hechos:
1. La sociedad QUALA S.A. es titular del certificado de registro de la marca “YA”(mixta), 227073, expediente 9806534, vigente hasta el 22 de mayo de 2010, deconformidad con la Resolución 7224 del 31 de marzo de 2000 para distinguirproductos de la Clase 32 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacionalde Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, ClasificaciónInternacional de Niza).
2. El 8 de julio de 2004, ALICORP S.A.A. solicitó el registro de la marca “YAPS”(denominativa) para distinguir “cervezas, aguas minerales y gaseosas y otrasbebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparacionespara hacer bebidas” de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.
3. El 14 de diciembre de 2004, la División de Signos Distintivos de la Superintendenciade Industria y Comercio expidió la Resolución 30795, por medio de la cual concedióel registro de la marca YAPS (denominativa).
4. QUALA S.A. presenta demanda ante el Consejo de Estado a fin de anular laResolución 30795 de 2004, por medido de la cual se concedió el registro de la marcaYAPS (denominativa).
5. Mediante Oficio 3765 de 1 de diciembre de 2014, la Sección Primera de la Sala de loContencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombiasolicita a este Tribunal interpretación prejudicial.
3. Argumentos de la demanda:
6. QUALA S.A. alegó que:
-‐ La palabra YAPS no es susceptible de registro por ser una expresión que carece de capacidad distintiva, requisito sine qua non para la concesión de un registro. La irregularidad del examen consistió en que la Jefe de la División de Signos Distintivos no se detuvo en que YAPS es una expresión que genera confusión
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con la marca YA (mixta), previamente registrada a favor de la sociedad QUALA S.A. Existe una clara similitud, ya que genera confusión y asociación con el signo YA (mixto), previamente registrado por la sociedad actora sobre el cual se ejerce un monopolio de exclusividad.
-‐ La marca YAPS (denominativa) se encuentra compuesta por un elemento denominativo que genera confusión y asociación en el consumidor, violando el derecho de explotación de la marca YA (mixta).
-‐ La expresión YAPS al igual que el signo YA (mixto) permite indicar la misma calidad o características dentro de los productos de consumo masivo, significando “inmediatez y rapidez en su preparación”. Evocan exactamente las mismas calidades y facilidades en su preparación. Este tipo de expresiones son de uso común en los productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, por evocar la idea de “algo rápido y fácil”.
-‐ Las dos últimas letras del signo YAPS, es decir “PS”, no tienen elementos que permitan diferenciar fonéticamente ni gramaticalmente a dicho signo de la marca YA (mixta). Prácticamente son iguales y no descompone la palabra en modo tal que permita diferenciarlas.
4. Argumentos de las contestaciones a la demanda:
7. La Superintendencia de Industria y Comercio contestó la demanda señalando losiguiente:
− Defiende la legalidad de la Resolución 30795, por medio de la cual se concedió elregistro de la marca YAPS (denominativa), ya que los signos confrontados no son similares al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.
8. ALICORP S.A.A. contestó la demanda señalando lo siguiente:
− Los signos confrontados no son similares al grado de causar riesgo de confusiónen el público consumidor.
− Existen diversas marcas registradas a nombre de diferentes titulares quecontienen la palabra YA en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza.
− La marca YA (mixta) es débil, ya que se trata de una sílaba de uso común.− La palabra YAPS no existe en el diccionario de la Real Academia Española, por
lo que se trata de una marca de fantasía. En cambio, la palabra YA sí tiene un significado conocido.
B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL
9. La Corte consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135,136, 154 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procedela interpretación solicitada de los artículos 134 literal a)1 y 136 literal a)2 de la misma
1 Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras.
2 Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o
registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.
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normativa. No procede la interpretación del artículo 135, ya que el presente caso versa sobre un riesgo de confusión. No procede la interpretación de los artículos 154 y 172, por no ser pertinente para la resolución del presente proceso.
C. CUESTIONES A INTERPRETAR
10. Los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son lossiguientes:
1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa,indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de marcas.
2. Comparación entre signos denominativos y mixtos.3. Marcas de fantasía.4. Marcas evocativas.5. Palabras de uso común. Marca débil.
D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR
1. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE MARCAS.
11. En el presente caso, ALICORP S.A.A. solicitó el registro de la marca “YAPS”(denominativa) para distinguir “cervezas, aguas minerales y gaseosas y otrasbebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparacionespara hacer bebidas” de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza. QUALAS.A. solicita la nulidad del registro solicitado sobre la base de su marca “YA” (mixta)para distinguir productos de la misma Clase 32 de la Clasificación Internacional deNiza.
12. Dentro del Proceso 17-IP-2013 de 10 de abril de 2013, este Tribunal señaló losiguiente:
13. El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la ComunidadAndina, consagra una causal de irregistrabilidad relacionada específicamente con elrequisito de distintividad. Establece que no son registrables signos que seanidénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro oregistrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o paraproductos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar unriesgo de confusión o de asociación.
14. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo. Ladoctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión o deasociación. Actualmente la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos deriesgos con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado denotoriedad3.
3 PACÓN, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA”. Publicado en www.ugma.edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente:
“La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos. La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero. Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de
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15. Sobre el riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:
“El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la Gaceta oficial del Acuerdo de Cartagena 1648 de 21 de agosto de 2008. Marca: SHERATON).
16. Según la normativa comunitaria andina no es registrable un signo confundible, yaque no posee fuerza distintiva. De permitirse su registro se estaría atentando contrael interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de losconsumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos yservicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor noincurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir.En otras palabras, se reducen las asimetrías informativas.
17. Conforme lo anotado, la oficina nacional competente debe observar y establecer sientre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, siesto es capaz de generar confusión o asociación entre los consumidores. De laconclusión a que se arribe dependerá la registrabilidad o no del signo.
18. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos:
La similitud ortográfica. Se genera por la semejanza de las letras entre los signos acompararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el númerode sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión.
La similitud fonética. Se genera por la coincidencia en las raíces o terminaciones, ycuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícilde distinguir. Sin embargo, para determinar una posible confusión se debe tener encuenta las particularidades de cada caso.
La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica osemejante.
las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita.
De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada. Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores. Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente. Surgen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta reputación’ para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad”.
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Reglas para el cotejo entre signos distintivos:
19. La Autoridad Nacional competente deberá proceder al cotejo de los signos enconflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros:
-‐ La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conformanel conjunto de la marca. Es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.
-‐ En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo. Es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.
-‐ Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación.
-‐ Al realizar la comparación resulta importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador consiste en determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.
20. En consecuencia, el Juez Consultante deberá determinar los diferentes modos enque pueden asemejarse los signos confrontados.
2. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS Y MIXTAS.
21. En el presente caso, el Juez deberá comparar el signo solicitado “YAPS”(denominativo) con la marca previamente registrada “YA” (mixta).
22. Al respecto, se tomará en cuenta lo señalado por este Tribunal dentro del Proceso15-IP-2013, marca: KOLKANA (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 demayo de 2013:
“Las marcas denominativas, llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.
Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...)”. (Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA).
Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea
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sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. La jurisprudencia indica: ‘La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado’”.4
Comparación entre signos denominativos y mixtos:
23. El Juez Consultante al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtasdebe identificar, como se ha señalado, cuál de los elementos prevalece y tiene mayorinfluencia en la mente del consumidor: si el denominativo o el gráfico.
24. De acuerdo con la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta hay queesforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión quecon mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lomismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en losconsumidores”.5
25. Si al realizar la comparación se determina que en la marca mixta predomina elelemento denominativo compuesto, debe procederse al cotejo de los signos aplicandolas reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en lamarca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a laconfusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbitocomercial.
26. Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios en torno a la comparación de marcasdenominativas. Ellos han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal,como en el emitido en el Proceso 1-IP-2005: Marca: LOREX.
“(...) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.”
“(...) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.”
“(...) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.”
“(...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y
4 Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 821 de 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
5 Proceso 46-IP-2008. Marca: PAN AMERICAN ASSISTANCE (mixta). 14 de mayo de 2008.
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determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”6.
27. En este orden de ideas, el Juez Consultante debe establecer el riesgo de confusiónque pudiera existir entre los signos confrontados, analizando si existen semejanzassuficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles quepueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titulardel signo.
3. MARCAS DE FANTASÍA.
28. En el presente caso, ALICORP S.A.A. contestó la demanda señalando que la palabra“YAPS” no existe en el diccionario de la Real Academia Española, por lo que se tratade una marca de fantasía. En cambio, la palabra “YA”7 sí tiene un significadoconocido.
29. Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 18 de juniode 2014, expedida en el marco del Proceso 40-IP-2014:
“El Tribunal considera necesario mostrar o evidenciar la línea jurisprudencial que ha trazado sobre el concepto de signo de fantasía. Lo primero que se advierte es que no se diferencia entre los signos de fantasía y los arbitrarios; tampoco los confunde sino que simplemente adopta un concepto amplio de fantasía.
Si bien para cierta parte de la doctrina los signos de fantasía son aquellos que no tienen ningún significado idiomático, y los signos arbitrarios son aquellos que sí tienen significado pero no se relacionan con los productos o servicios que amparan, para el Tribunal, debido a la poca incidencia práctica de la distinción, los agrupa en el mismo concepto amplio de fantasía.
Algunos autores, como Breuer Moreno siguen el mismo parámetro del Tribunal y expresa: “Es de fantasía toda denominación que no pueda ser considerada genérica o precisa del producto a distinguir, aunque sea evocativa; porque la fantasía puede consistir hasta en la denominación arbitraria que se haga de una denominación precisa o necesaria”8.
Lo anterior, se encuentra soportado en una línea cuya sentencia hito sería la Interpretación Prejudicial expedida en el marco del Proceso 72-IP-2003, conformadas, entre otras, por las expedidas en el marco de los procesos: 19-IP-2011, 23-IP-2013, 158-IP-2013, 211-IP-2013 y 1-IP-2014.
Si bien en algunas normativas locales se habla de marcas arbitrarias, el Tribunal considera pertinente, a efectos del análisis de registrabilidad9, no establecer
6 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. “Fundamentos del Derecho de Marcas”. Editorial Montecorvo S.A. España, 1984, pp. 199 y ss.
7 ya. (Del lat. iam). 1. adv. t. Denota el tiempo pasado. Ya hemos hablado de esto más de una vez.2. adv. t. Inmediatamente, ahora mismo. U. t. en sent. enfático. Aumento de salarios, ya.Diccionario de la Real Academia Española. Véase: www.rae.es
8 Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, 1946, pp. 351 y ss.
9 Sobre esto se puede ver el literal d) del artículo 131 de la Ley de Propiedad Intelectual peruana: “d) El carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en el mercado”.
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criterios de diferenciación y darle un fuerte grado de oposición a las marcas de fantasía en general.
Se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 15 de mayo de 2013, expedida en el marco del Proceso 23-IP-2013:
“Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los productos que distinguen, ni ninguna de sus propiedades.
Respecto de esta clase de signos, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera:
“Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades. Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas (…) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas”. (Proceso 72-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 4 de septiembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 989 de 29 de septiembre de 2003).
Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con marcas idénticas o semejantes”.
30. En el presente caso, el Juez Consultante deberá determinar si el signo YAPS(denominativo) constituye un signo de fantasía, de conformidad con lo establecidoen la presente providencia.
4. MARCAS EVOCATIVAS.
31. En el presente caso, la demandante ha señalado que la expresión YAPS -al igualque el signo YA (mixto)- permite evocar las mismas calidades y facilidades en supreparación. Este tipo de expresiones son de uso común para evocar la idea de“algo rápido y fácil” de preparar.
32. Al respecto, en el Proceso 70-IP-2013 de 8 de mayo de 2013, este Tribunal señaló:
“En el caso de los signos evocativos, éstos sugieren en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto.
El Tribunal ha señalado, a este respecto, que ‘Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su
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imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio’. 10
Se consideran signos evocativos los que poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre el producto, a través de llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración en la mente del consumidor, del producto amparado por el distintivo.
Así pues, el signo evocativo, a diferencia del descriptivo o genérico, cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable.
No existe un límite exacto para diferenciar los signos descriptivos o genéricos de los evocativos y, por tanto, corresponderá también a la autoridad nacional en cada caso establecer, al examinar la solicitud de registro, si ella se refiere a uno o a otro tipo.
En este mismo sentido, ha expresado este Tribunal que:
“Las marcas evocativas son consideradas como marcas débiles, por cuanto cualquier persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o de los servicios que van a serdistinguidos con aquellas, lo que supone que su titular deba aceptar o no pueda impedir que otras marcas evoquen igualmente las mismas propiedades o características de su marca’. Cabe además recalcar que este tipo de marca es sin embargo registrable, no así las denominaciones genéricas, que son irregistrables para precaver que expresiones de uso común o generalizado puedan ser registradas para asignarlas como denominación exclusiva de un producto o de un determinado”.
En efecto, este cumple la función distintiva de la marca y, por lo tanto, es registrable. Sin embargo, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo. Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común. Si bien, estos elementos otorgan capacidad evocativa al signo, también lo tornan especialmente débil, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos.
Cosa distinta ocurre cuando el signo evocativo es de fantasía y no hay una fuerte proximidad con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este evento, el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte”.
33. Corresponderá al Juez Consultante determinar si el signo YAPS (denominativo) esun signo evocativo para los productos de la Clase 32 de la ClasificaciónInternacional de Niza.
10 Proceso 27-IP-2001, marca: MIGALLETITA, publicado en la Gaceta Oficial 686 de 10 de julio de 2001, citando al Proceso 3-IP-95, Marca: CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI S.A., publicado en la Gaceta Oficial 189 de 15 de septiembre de 1995.
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5. PALABRAS DE USO COMÚN. MARCA DÉBIL.
34. En el presente caso, se ha señalado que la palabra “YA” es de uso común, por lo quese trataría de una marca débil.
35. Si bien en el artículo 13511 literal g) de la Decisión 486 de la Comisión de laComunidad Andina se prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente pordesignaciones comunes o usuales, las palabras de uso común al estar combinadascon otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual sepuede acceder a su registro. El titular de dicha marca no puede impedir que lasexpresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Estoquiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, yaque las palabras de uso común se deben excluir del cotejo12.
36. Al efectuar el examen de registrabilidad no deben tomarse en cuenta las palabras deuso común. Ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas deberealizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde eltodo prevalece sobre sus componentes. En este caso, la distintividad se buscará enel elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía delconjunto de dicho signo distintivo.
37. La exclusividad del uso que confiere el derecho obtenido a través del registro demarcas, descarta que palabras de uso común que pertenecen al dominio público,puedan ser utilizados únicamente por un titular de marca, porque al ser esosvocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando.Hacerlo constituirá un monopolio de uso de palabras necesarias en beneficio de unospocos. Los signos conformados por palabras de uso común se harán débiles frente aotros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades.
38. Ahora bien, lo que es de uso común en una clase determinada puede no serlo así enotra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de serviciosmecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sinembargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios quetienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto,analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus de uso comúnen una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas.Esto es muy importante porque en productos o servicios con íntima conexióncompetitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que uncomerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negociostambién pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o serviciosíntimamente relacionados.
La marca débil:
11 Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o
servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país.12 Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común
sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de ser marca. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son débiles”. OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010, p. 215.
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39. Dentro del Proceso 30-IP-2013, marca: TAXI DRIVER (mixta) de 7 de junio de 2013,este Tribunal señala que:
“Ahora bien, todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico, descriptivo o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, inapropiables en exclusiva.
Según la doctrina, ‘la presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto de la marca sirvan para distinguirlo claramente del otro’. Asimismo, el texto citado agrega que, no obstante su distintividad, el signo puede haberse tornado banal ‘por el crecido número de registros de marcas que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro (...)’.13
Otamendi, por su parte, destaca que el titular de una marca débil, al contener ésta: ‘una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario (...). Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son débiles, y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente’”.14
40. La corte consultante debe determinar si la palabra “YA” es de uso común en laClase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexascompetitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia y,posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo la palabra de usocomún.
PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO: De acuerdo con las reglas establecidas en la presente interpretación prejudicial, para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la oficina nacional competente deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión o de asociación. Se debe tener en cuenta que basta la posibilidad de existencia de riesgo de confusión o de asociación para que opere la prohibición de registro.
SEGUNDO: Al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas debe identificarse cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor: si el denominativo o el gráfico.
13 BERTONE, Luis Eduardo; y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, “Derecho de Marcas”, Tomo II, 1984, pp. 78 y 79.
14 OTAMENDI, Jorge. “Derecho de Marcas”. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010, pp. 191 y 192.
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El Juez Consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos confrontados, analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular del signo.
TERCERO: Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto. También lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades. Una característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas.
CUARTO: En el ámbito de los signos, el evocativo sugiere en el consumidor ciertas características, cualidades o efectos del producto, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este producto. El signo evocativo cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable.
QUINTO: La corte consultante debe determinar si la palabra “YA” es de uso común en la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo la palabra de uso común.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción.
Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA
José Vicente Troya Jaramillo Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO MAGISTRADO
De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
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Luis José Diez Canseco Núñez Gustavo García Brito PRESIDENTE SECRETARIO
Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
PROCESO 294-IP-2014
Interpretación prejudicial de los artículos 134 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Marca: SUCRAFIT (denominativa). Expediente Interno: 2007-00319
Magistrado Ponente: Luis José Diez Canseco Núñez
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 12 días del mes de marzo del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia.
VISTOS:
El Oficio 3761 del 1 de diciembre del 2014, recibido vía correo electrónico el 2 de diciembre de 2014, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno 2007-00319.
El Auto de 4 de febrero de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A. ANTECEDENTES
Partes en el proceso interno:
Demandante: LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.
Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia.
KLAVEL LTDA. 1. Hechos:
1. El 16 de diciembre de 2005, la sociedad KLAVEL LTDA. solicitó ante la División deSignos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de lamarca SUCRAFIT (denominativa), para distinguir productos de la Clase 30 delArreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Serviciospara el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).
2. Una vez la solicitud fue publicada, LABORATORIO FRANCO COLOMBIANOLAFRANCOL S.A. presentó oposición contra la solicitud de registro por ser similar
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y, por tanto, confundible con las marcas registradas SUCRAX (denominativa) y SALUFIT (denominativa), que distinguen productos de las Clases 30 y 29 de la Clasificación Internacional de Niza, respectivamente.
3. Mediante Resolución 34244 de 14 de diciembre de 2006, la División de SignosDistintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada laoposición presentada por la sociedad LABORATORIO FRANCO COLOMBIANOLAFRANCOL S.A. y, en consecuencia, concedió a favor de la sociedad KLAVELLTDA. el registro de la marca SUCRAFIT (denominativa) para distinguir productosen la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.
4. LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A. presentó recurso dereposición y, en subsidio, el de apelación. La División de Signos Distintivos de laSuperintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución 003532 de 16 defebrero de 2007, resolvió el recurso de reposición y confirmó la Resolución 34244de 14 de diciembre de 2006.
5. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendenciade Industria y Comercio, mediante Resolución 16990 de 8 de junio de 2007,resolvió el recurso de apelación confirmando la Resolución 34244 de 14 dediciembre de 2006.
6. Por lo anterior, la sociedad actora interpuso demanda de nulidad y restablecimientodel derecho en contra de las citadas Resoluciones ante el Consejo de Estado.
7. El 22 de octubre de 2013, la Sección Primera de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia resolviósuspender el proceso para solicitar interpretación prejudicial de los artículos 134,135 literales a) y b) y, 136 literales a) y f) de la Decisión 486 de la Comisión de laComunidad Andina.
2. Argumentos de la demanda:
8. LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A. sustentó su demandasobre la base de los siguientes argumentos:
-‐ De la comparación de la marca solicitada SUCRAFIT (denominativa) con la marca registrada SUCRAX (denominativa) se determina que son prácticamente iguales, ya que KLAVEL LTDA. se limitó a cambiar la letra ‘X’ de la marca registrada por el sufijo ‘FIT’, transcribiendo las otras letras de forma exacta.
-‐ En el caso de la comparación entre la marca solicita SUCRAFIT (denominativa) con la marca registrada SALUFIT (denominativa), se aprecia que la sociedad demandada cambió el orden de las letras ‘U’ y ‘A’ y cambió las letras ‘CR’ por la letra ‘L’, transcribiendo las demás letras, hecho que induciría a error a los consumidores.
-‐ Cuando el consumidor se encuentra en el mercado con productos que se denominan SUCRAX, SUCRAFIT y SALUFIT, inmediatamente va a relacionarlos con azúcar y que son saludables, conceptos que se presentan en los tres signos. Esta situación permite apreciar que estas marcas no pueden coexistir en el mercado debido a la confusión que produciría en los consumidores.
3. Argumentos de las contestaciones a la demanda:
9. La Superintendencia de Industria y Comercio contestó la demanda señalando losiguiente:
-‐ La marca solicitada SUCRAFIT (denominativa) es visualmente diferente a las marcas SUCRAX (denominativa) y SALUFIT (denominativa). Si bien los signos coinciden en algunas de sus letras, lo cierto es que poseen elementos adicionales que permiten establecer diferencias en su conjunto.
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-‐ La conexidad entre los productos alegada por la sociedad demandante no puede fundamentarse en la finalidad que tienen de restablecer el estado de salud de forma genérica. Por el contrario, debe entenderse que los productos farmacéuticos se pueden relacionar en la medida en que curen una condición física similar, de lo contrario absolutamente todos los productos farmacéuticos estarían relacionados entre sí.
-‐ El criterio que se debe aplicar en este caso no es el de consumidor medio sino el de consumidor especializado, pues el mercado objetivo al que se dirigen los productos identificados con las marcas en cuestión es reducido y especializado, tratándose de profesionales en el área de salud que podrán distinguir perfectamente entre los productos que el consumidor le solicita.
-‐ Indicó que debe observarse la regla de la especialidad, ya que en atención a la misma cabe destacar los productos para los cuales han sido solicitadas las marcas. En atención a ello, si el signo solicitado pretende amparar productos que son disímiles o diferentes a los que son protegidos por las marcas registradas opuestas, como ocurre en este caso, queda demostrado que puede ser registrado.
10. En el presente caso, no obra en el expediente la contestación a la demanda por partede KLAVEL LTDA.
B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL
11. La Corte consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135literales a) y b), y 136 literales a) y f) de la Decisión 486 de la Comisión de laComunidad Andina. Del análisis de los antecedentes del presente proceso, seadvierte que procede la interpretación prejudicial solicitada del artículo 134, perolimitándola al literal a)1 por tratarse de signos denominativos, y del artículo 136 literala)2. En el presente caso, no procede la interpretación del artículo 135, ya que el temacentral versa sobre el riesgo de confusión. Tampoco procede la interpretación delartículo 136 literal f) por no resultar pertinente para la resolución del proceso interno.
C. CUESTIONES A INTERPRETAR
12. Los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son lossiguientes:
1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa,indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de marcas.
2. Comparación entre marcas denominativas.3. Partículas de uso común (SUCRA y FIT).4. Conexión competitiva entre las Clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de
Niza.
1 Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras.
2 Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: b) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un
tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales eluso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.
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D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR
1. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DECONFUSIÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARAREALIZAR EL COTEJO DE SIGNOS.
13. En el presente caso, KLAVEL LTDA. solicitó el registro de la marca SUCRAFIT(denominativa) para distinguir productos de la Clase 30 de la ClasificaciónInternacional de Niza. LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.presentó oposición contra la solicitud de registro por ser similar y, por tanto,confundible con las marcas registradas SUCRAX (denominativa) y SALUFIT(denominativa) que distinguen productos de las Clases 30 y 29 de la ClasificaciónInternacional de Niza, respectivamente.
14. Dentro del Proceso 15-IP-2013, marca KOLKANA (mixta), este Tribunal ha señaladoque:
“La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial.
Este Tribunal al respecto ha señalado: ‘La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca’.3
Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órgano acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.
El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecerla sobre la base de principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.
La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud:
3 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
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La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes,pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.
La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.
La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.
Riesgo de confusión: directa, indirecta y de asociación
Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o de asociación para que se configure la irregistrabilidad.
El Tribunal ha sostenido que ‘La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo'.4
Para establecer la existencia del riesgo de confusión y de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.
El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.5
Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los
4 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
5 Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
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productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.6
También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, la Decisión 486 se refiere al denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d).
Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que ‘El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica’ (PROCESO 70-IP-2008. Marca denominativa: ‘SHERATON’, publicado en la Gaceta Oficial 1648 de 21 de agosto de 2008).
En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena.
En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.7
Reglas para realizar el cotejo de marcas:
Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas:
Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.
Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.
Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.
Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.8
6 Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. 891, de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
7 Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. 329, de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
8 BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, 1946, pp. 351 y ss.
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Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado:
‘La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.
Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.
En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.
La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice sobre la base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.
En la comparación de marcas, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo de marcas.
La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos’9.
(…)”.
15. Por lo tanto, la Corte Consultante deberá determinar los diferentes modos en quepueden asemejarse los signos confrontados al grado de causar riesgo de confusiónen el público consumidor.
2. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS.
16. En el presente caso, se deben confrontar el signo solicitado SUCRAFIT(denominativo) con las marcas registradas SUCRAX (denominativa) y SALUFIT(denominativa). Por lo tanto, se tomará en cuenta lo señalado por este Tribunaldentro del Proceso 15-IP-2013, marca: KOLKANA (mixta), publicado en la GacetaOficial 2194 de 15 de mayo de 2013:
“Las marcas denominativas, llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de
9 Proceso 15-IP-2013, Marca: “KOLKANA” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial 2194 de 15 de mayo de 2013. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
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marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar”.
(…) Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios en torno a la comparación de marcas denominativas. Ellos han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 1-IP-2005: Marca: LOREX.
“(...) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora”.
“(...) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir”.
“(...) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación”.
“(...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores”10.
17. En este orden de ideas, la Corte Consultante debe establecer el riesgo de confusiónque pudiera existir entre los signos confrontados.
3. PARTÍCULAS DE USO COMÚN (SUCRA Y FIT).
18. En el presente caso, se ha discutido que las partículas SUCRA y FIT son de usocomún en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.
19. Si bien en el artículo 13511 literal g) de la Decisión 486 de la Comisión de laComunidad Andina se prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente pordesignaciones comunes o usuales, las partículas de uso común al estar combinadascon otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual sepuede acceder a su registro. El titular de dicha marca no puede impedir que lasexpresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Esto
10 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. España, 1984, pp. 199 y ss.
11 Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o
servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país.
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quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas de uso común se deben excluir del cotejo12.
20. Al efectuar el examen de registrabilidad no deben tomarse en cuenta las partículasde uso común. Ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcasdebe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan,donde el todo prevalece sobre sus componentes. En este caso, la distintividad sebuscará en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo defantasía del conjunto de dicho signo distintivo.
21. La exclusividad del uso que confiere el derecho obtenido a través del registro demarcas, descarta que partículas de uso común que pertenecen al dominio público,puedan ser utilizados únicamente por un titular de marca, porque al ser esosvocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando.Hacerlo constituirá un monopolio de uso de partículas necesarias en beneficio deunos pocos.
22. Ahora bien, lo que es de uso común en una clase determinada puede no serlo así enotra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de serviciosmecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sinembargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios quetienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto,analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus de uso comúnen una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas.Esto es muy importante porque en productos o servicios con íntima conexióncompetitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que uncomerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negociostambién pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o serviciosíntimamente relacionados.
23. La corte consultante debe determinar si las partículas SUCRA y FIT son de usocomún en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clasesconexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presenteprovidencia y, posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo laspartículas de uso común.
La marca débil:
24. Dentro del Proceso 30-IP-2013, marca: TAXI DRIVER (mixta) de 7 de junio de 2013,este Tribunal señala que:
“Ahora bien, todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico, descriptivo o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, inapropiables en exclusiva.
12 Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de ser marca. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son débiles”. OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010, p. 215.
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Según la doctrina, ‘la presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto de la marca sirvan para distinguirlo claramente del otro’. Asimismo, el texto citado agrega que, no obstante su distintividad, el signo puede haberse tornado banal ‘por el crecido número de registros de marcas que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro (...)’.13
Otamendi, por su parte, destaca que el titular de una marca débil, al contener ésta: ‘una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario (...). Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son débiles, y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente’”.14
25. La Corte Consultante deberá determinar si las partículas SUCRA y FIT son de usocomún en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza y, por tanto, setrataría de una marca débil, de conformidad con lo señalado en la presenteinterpretación prejudicial.
4. CONEXIÓN COMPETITIVA ENTRE LAS CLASES 29 Y 30 DE LA CLASIFICACIÓNINTERNACIONAL DE NIZA.
26. En el presente caso, KLAVEL LTDA. solicitó el registro de la marca SUCRAFIT(denominativa) para distinguir productos de la Clase 3015 de la ClasificaciónInternacional de Niza. LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCOL S.A.presentó oposición contra la solicitud de registro por ser similar y, por tanto,confundible con las marcas registradas SUCRAX (denominativa) y SALUFIT(denominativa) que distinguen productos de las Clases 30 y 2916 de la ClasificaciónInternacional de Niza, respectivamente.
27. El Tribunal, dentro del Proceso 88-IP-2013, marca: ALDO (denominativa) publicadoen la Gaceta Oficial 2230 de 26 de agosto de 2013, ha señalado que:
“Sobre este tópico la doctrina ha elaborado algunas pautas o criterios que pueden llevar a establecer o fijar cuándo se da la conexión competitiva entre los productos.
13 BERTONE, Luis Eduardo; y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, “Derecho de Marcas”, Tomo II, 1984, pp. 78 y 79.
14 OTAMENDI, Jorge. “Derecho de Marcas”. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010, pp. 191 y 192.
15 Clase 30: Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.
16 Clase 29: Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.
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El hecho de que los productos posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado.
En criterio del tratadista Carlos Fernández Novoa, para determinar la conexión competitiva entre los productos diferenciados por los signos confrontados, el aspecto fundamental a tomar en consideración es la finalidad o aplicaciones usuales de los mismos. Igualmente, señala el autor, los criterios para determinar si a través de la finalidad de los productos hay o no conexión competitiva, siendo éstos dos; el primero: el principio de la intercambiabilidad de los mismos, que tiene que ver con el hecho de si los consumidores consideren sustituibles, para las mismas finalidades, los productos enfrentados; y, el segundo, el de complementariedad, que alude a la circunstancia de que el uso de un producto pueda suponer el necesario uso de otro, o que sin un producto no puede utilizarse otro producto, es decir, que los productos sean complementarios o vayan a utilizarse conjuntamente.17
28. Asimismo, se deberá analizar el grado de conexión competitiva existente entre losproductos a que se refieren los signos en conflicto, para cuyo efecto, el Tribunal haacogido los siguientes factores de análisis, a saber:
a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: Estaregla tiene especial interés en el caso sub judice y ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega.
b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio deproductos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro. En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud.
c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribucióntienen relación con los medios de difusión de los productos. Si los mismos productos se difunden por la publicidad general –radio, televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor.
d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productospuede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa
17 FERNÁNDEZ Novoa, Carlos, Fundamentos ob. cit. pp. 242 - 246.
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similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor.
e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos quecomúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto del origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario. La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función.
f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentesclases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir).”18
29. El Tribunal considera que deben ser aplicados los criterios referidos anteriormente yque pueden conducir a establecer cuándo se genera la conexión competitiva entrelos productos.
PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO: Según el artículo 136 literal a) de la referida Decisión 486, no pueden ser registrados los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de registro.
SEGUNDO: La Corte Consultante debe establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre el signo solicitado SUCRAFIT (denominativo) y las marcas registradas SUCRAX (denominativa) y SALUFIT (denominativa), aplicando los criterios adoptados en la presente interpretación prejudicial.
TERCERO: La corte consultante debe determinar si las partículas SUCRA y FIT son de uso común en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia y, posteriormente, deberá realizar la comparación excluyendo las partículas de uso común.
CUARTO: Para llegar a determinar la similitud entre dos signos, también se ha de considerar los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos que distinguen las marcas.
18 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 19 de noviembre del 2003. Proceso 114-IP-2003. Marca: “EBEL”. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1028 del 14 de enero de 2004. Proceso 115-IP-2008. Marca: “CALVO” (mixta).
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De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Corte Consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción.
Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA
José Vicente Troya Jaramillo Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO MAGISTRADO
De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Luis José Diez Canseco Núñez Gustavo García Brito PRESIDENTE SECRETARIO
Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
PROCESO 305-IP-2014
Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en la consulta solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, de la República del Perú. Actor: MEDIFARMA S.A. Marca: EPITEL (denominativa). Expediente Interno: CAS. 18002-2013.
Magistrado Ponente: Luis José Diez Canseco Núñez
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 24 días del mes de marzo del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, de la República del Perú.
VISTOS:
El Oficio 352-2014-SCS-CS de 3 de diciembre de 2014, recibido vía correo certificado el 12 de diciembre de 2014, mediante el cual la Sala de Derecho Constitucional y Social
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Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú solicita interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno CAS. 18002-2013.
El Auto de 4 de febrero de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A. ANTECEDENTES
1. Partes en el proceso interno:
Recurrente: MEDIFARMA S.A.
Parte contraria: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI, REPÚBLICA DEL PERÚ FARMA TRADE S.A.
2. Hechos:
1. El 15 de febrero de 2008, FARMA TRADE S.A. (Perú) solicitó el registro de la marcaproducto EPITEL (denominativa) para distinguir productos farmacéuticos de la Clase5 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos yServicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional deNiza).
2. El 25 de abril de 2008, MEDIFARMA S.A. formuló oposición al registro solicitadosobre la base de la marca EPITELIOL (denominativa) que distingue productos de lamisma Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.
3. Mediante Resolución 396-2009/CSD-INDECOPI de 18 de febrero de 2009, laComisión de Signos Distintivos declaró infundada la oposición formulada y, enconsecuencia, otorgó el registro del signo solicitado.
4. El 11 de marzo de 2009, MEDIFARMA S.A. interpuso recurso de apelaciónreiterando sus argumentos respecto a que el signo solicitado resulta gráfica yfonéticamente confundible con su marca registrada.
5. Mediante Resolución 2115-2009/TPI-INDECOPI de 21 de agosto de 2009, la Sala dePropiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la PropiedadIntelectual del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la PropiedadIntelectual – INDECOPI resolvió confirmar la Resolución 396-2009/CSD-INDECOPI.
6. El 20 de noviembre de 2009, MEDIFARMA S.A. presentó demanda contenciosoadministrativa a fin de anular la Resolución 2115-2009/TPI-INDECOPI.
7. Mediante sentencia de primera instancia de 3 de septiembre de 2012, la TerceraSala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justiciade Lima declaró infundada la demanda.
8. El 6 de diciembre de 2012, MEDIFARMA S.A. presentó recurso de apelación.
9. Mediante sentencia de segunda instancia de 21 de agosto de 2013, la Sala CivilPermanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú confirmó lasentencia anterior que declaró infundada la demanda.
10. El 2 de octubre de 2013, MEDIFARMA S.A. presentó recurso de casación porinfracción normativa del artículo 136 literal a) de la Decisión 486.
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11. La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema deJusticia de la República del Perú solicita interpretación prejudicial, a fin de resolver elProceso Interno CAS. 18002-2013.
3. Argumentos de la demanda:
12. MEDIFARMA S.A. alegó que:
- Es titular de la marca EPITELIOL (denominativa) que distingue productos de lamisma Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.
- Existe similitud gráfico-fonética entre los signos en cuestión, por lo que la coexistencia de los mismos ocasionaría confusión en los consumidores.
- El signo solicitado se encuentra incluido en su integridad en la marca registrada, compartiendo la mayoría de sus letras, ubicadas en el mismo orden.
- Debido a la naturaleza de los productos que distinguen los signos en cuestión, la más mínima confusión puede tener consecuencias muy distintas a las buscadas y perjudicar la salud de las personas.
- El signo solicitado no goza de la fuerza diferenciadora requerida para acceder a registro.
- Agregó que la Comisión se contradice al señalar que en el examen de registrabilidad deberá descartarse la inclusión del fonema “EPITE” en los signos, por aludir a la palabra “EPITELIO”, sin embargo, considera que el signo solicitado goza de distintividad pese a no contar con ningún elemento adicional que lo caracterice ni lo diferencie plenamente de la marca registrada.
4. Argumentos de la contestación a la demanda:
13. El INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LAPROPIEDAD INTELECTUAL (en adelante, INDECOPI) contestó la demanda sobre labase de los siguientes argumentos:
- Desde el punto de vista fonético, si bien el signo solicitado incluye las letras queconforman a la marca registrada, la presencia de letras adicionales en la marca registrada, determina que los signos en cuestión presenten una distinta secuencia vocálica, un distinto número de sílabas, además de presentar una sílaba tónica diferente; todo lo cual determina que éstos generen una impresión sonora diferente.
- Si bien los signos comparten la denominación EPITEL, la misma hace referencia a “Epitelio”, por lo que dicho término carece de aptitud distintiva para distinguir algunos productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que su presencia en los signos confrontados no puede servir de base para establecer entre ellos la confusión.
- Si bien, los productos que pretende distinguir el signo solicitado se encuentran incluidos dentro de los productos que distingue la marca registrada, dado que entre los mismos existen diferencias fonéticas y gráficas que permiten diferenciarlos, se considera que es posible su coexistencia en el mercado.
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5. Sentencia de primera instancia:
14. La Tercera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superiorde Justicia de Lima declaró infundada la demanda, bajo los siguientes fundamentos:
- En consideración a que del análisis comparativo entre los signos en conflicto sedesprende que no son confundibles entre sí, pues si bien ambos comparten las letras EPITEL, se puede advertir que desde el punto de vista fonético, si bien los signos comparten la partícula EPITEL la inclusión de la terminación IOL en la marca registrada determina que los signos enfrentados produzcan un sonido distinto.
- Asimismo, desde el punto de vista gráfico, se aprecia que si bien los signos comparten algunas letras en la misma posición, la presencia de las letras OIL al final de la marca registrada genere un impacto visual diferente.
6. Argumentos del recurso de apelación:
15. MEDIFARMA S.A. interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primerainstancia alegando lo siguiente:
- Se debe recordar el alto índice de automedicación en el mercado peruano y lafrecuente expedición de este tipo de productos sin receta médica, lo que incrementa el riesgo de confusión.
En el expediente no obra el escrito de contestación al recurso de apelación.
7. Sentencia de segunda instancia:
16. La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perúconfirmó la sentencia anterior que declaró infundada la demanda reiterando losmismos argumentos.
8. Argumentos del recurso extraordinario de casación:
17. MEDIFARMA S.A. interpone recurso extraordinario de casación, denunciando lainfracción normativa del artículo 136 literal a) de la Decisión 486, en los siguientestérminos:
- La resolución impugnada no contiene un análisis comparativo que ponga másénfasis en las semejanzas que en las diferencias. No se tomó en cuenta el grado de percepción del consumidor medio respecto de los signos confrontados.
- No existe en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza ninguna otra marca registrada que posea la partícula inicial EPITEL, por lo que el consumidor creerá que el signo solicitado es una nueva versión de la marca registrada.
B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL
18. La Corte Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134 literal a)y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Delanálisis del presente proceso, no procede la interpretación del artículo 134 literal a)
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por no ser pertinente para el caso. Por lo tanto, procede la interpretación del artículo 136 literal a) de la norma mencionada1.
C. CUESTIONES A INTERPRETAR
1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión directa,indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de marcas.
2. Comparación entre signos denominativos.3. Partículas de uso común. Marcas farmacéuticas. El grado de percepción del
consumidor medio.
D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR
1. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DECONFUSIÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARAREALIZAR EL COTEJO DE MARCAS.
19. En el presente proceso, FARMA TRADE S.A. solicitó el registro de la marca EPITEL(denominativa) para distinguir productos de la Clase 5 de la ClasificaciónInternacional de Niza. MEDIFARMA S.A. formuló oposición contra la mencionadasolicitud sobre la base de su marca EPITELIOL (denominativa), registrada dentro dela misma Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.
20. Dentro del Proceso 17-IP-2013 de 10 de abril de 2013, este Tribunal señaló losiguiente:
Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud:
21. El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la ComunidadAndina, consagra una causal de irregistrabilidad relacionada específicamente con elrequisito de distintividad. Establece que no son registrables signos que seanidénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro oregistrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o paraproductos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar unriesgo de confusión o de asociación.
22. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo. Ladoctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión o deasociación. Actualmente la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos deriesgos con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado denotoriedad2.
1 Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un
tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.
2 Pacón, Ana María, “Los Derechos sobre los Signos Distintivos y su importancia en una economía globalizada”, publicado en www.ugma.edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente: “La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos. La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero. Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita.
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23. Sobre el riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:
“El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la Gaceta oficial del Acuerdo de Cartagena 1648 de 21 de agosto de 2008. Marca: SHERATON).
24. Según la normativa comunitaria andina no es registrable un signo confundible, yaque no posee fuerza distintiva. De permitirse su registro se estaría atentando contrael interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de losconsumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos yservicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor noincurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir.En otras palabras, se reducen las asimetrías informativas.
25. Conforme lo anotado, la oficina nacional competente debe observar y establecer sientre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, siesto es capaz de generar confusión o asociación entre los consumidores. De laconclusión a que se arribe dependerá la registrabilidad o no del signo.
26. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos:
La similitud ortográfica. Se genera por la semejanza de las letras entre los signos acompararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el númerode sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión.
La similitud fonética. Se genera por la coincidencia en las raíces o terminaciones, ycuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícilde distinguir. Sin embargo, para determinar una posible confusión se debe tener encuenta las particularidades de cada caso.
La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica osemejante.
Reglas para el cotejo entre signos distintivos:
27. La Autoridad Nacional competente deberá proceder al cotejo de los signos enconflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros:
De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada. Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores. Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente. Surgen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta reputación’ para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad”.
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-‐ La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de la marca. Es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.
-‐ En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo. Es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.
-‐ Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación.
-‐ Al realizar la comparación resulta importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador consiste en determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.
28. En consecuencia, la Corte Consultante deberá determinar los diferentes modos enque pueden asemejarse los signos confrontados.
2. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS.
29. En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre el signo solicitadoEPITEL (denominativo) y la marca registrada EPITELIOL (denominativa). Por talmotivo es necesario tratar el tema de la comparación entre signos denominativos.
30. Dentro del Proceso 26-IP-2013 de 17 de abril de 2013, este Tribunal reiteró losiguiente:
“(…)
Los signos denominativos llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formados por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y arbitrarios que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.
Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: ‘No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...)’. (Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA).
(…)
En la comparación entre signos denominativos, sean simples o compuestos, el Tribunal ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que
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forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que:
1. Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílabatónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.
2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de lasemejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.
3. En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar ladimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.
El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas.
El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos. Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación de marcas, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. (…)”.
31. La Corte Consultante debe establecer el riesgo de confusión o de asociación quepudiera existir entre el signo solicitado EPITEL (denominativo) y la marca registradaEPITELIOL (denominativa), aplicando los criterios adoptados en la presenteinterpretación prejudicial.
3. PARTÍCULAS DE USO COMÚN. MARCAS FARMACÉUTICAS. EL GRADO DEPERCEPCIÓN DEL CONSUMIDOR MEDIO.
32. Por otro lado, ambas marcas contrapuestas están conformadas por la partícula deuso común ‘EPITEL’. Al respecto, la demandante ha señalado que la Comisión secontradice al señalar que en el examen de registrabilidad deberá descartarse lainclusión del fonema “EPITE” en los signos, por aludir a la palabra “EPITELIO”, sinembargo, considera que el signo solicitado goza de distintividad pese a no contar conningún elemento adicional que lo caracterice ni lo diferencie plenamente de la marcaregistrada.
33. Si bien en el artículo 1353 literal g) de la Decisión 486 de la Comisión de laComunidad Andina se prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por
3 Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…)
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designaciones comunes o usuales, las partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede acceder a su registro. El titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas de uso común se deben excluir del cotejo4.
34. Al efectuar el examen de registrabilidad no deben tomarse en cuenta las partículasde uso común. Ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. En este caso, la distintividad se buscará en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto de dicho signo distintivo.
35. La exclusividad del uso que confiere el derecho obtenido a través del registro demarcas, descarta que partículas de uso común que pertenecen al dominio público,puedan ser utilizados únicamente por un titular de marca, porque al ser esosvocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando.Hacerlo constituirá un monopolio de uso de partículas necesarias en beneficio deunos pocos.
36. Los signos conformados por partículas de uso común se harán débiles frente a otrosque también incluyan uno de tales elementos o cualidades, tal como veremos acontinuación.
La marca débil:
37. Dentro del Proceso 30-IP-2013, marca: TAXI DRIVER (mixta) de 7 de junio de 2013,este Tribunal señala que:
“Ahora bien, todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico, descriptivo o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, inapropiables en exclusiva.
Según la doctrina, ‘la presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto de la marca sirvan para distinguirlo claramente del otro’. Asimismo, el texto citado agrega que, no obstante su distintividad, el signo puede haberse tornado banal ‘por el crecido número de registros de marcas que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro (...)’.5
g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto oservicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”.
4 Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de ser marca. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son débiles”. Otamendi Jorge. “Derecho de Marcas”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010, p. 215.
5 Bertone, Luis Eduardo; y Cabanellas De las Cuevas, Guillermo, “Derecho de Marcas”, Tomo II, 1984, pp. 78 y 79.
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Otamendi, por su parte, destaca que el titular de una marca débil, al contener ésta: ‘una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario (...). Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son débiles, y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente’”.6
38. La Corte Consultante debe determinar si la partícula “EPITEL”, compartida porambos signos confrontados, es o no un elemento de uso común en la Clase 5 de laClasificación Internacional de Niza y en clases conexas. De tratarse de una partículade uso común deberá tomarse en cuenta que se trataría de una marca débil, deconformidad con lo señalado en la presente interpretación prejudicial.
Marcas farmacéuticas:
39. Por otro lado, se tratará el tema de las marcas farmacéuticas toda vez que lasmarcas contrapuestas distinguen productos de la Clase 5 de la ClasificaciónInternacional de Niza.
40. Dentro del Proceso 12-IP-2012 de 10 de mayo de 2012, este Tribunal señaló losiguiente:
“El examen de estos signos merece una mayor atención y debe ser más riguroso a fin de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores. Ello porque está involucrada la salud de éstos. Así, por ejemplo, ya sea por confusión al solicitar un producto farmacéutico y/o por negligencia del despachador, un consumidor podría recibir un producto distinguido por una marca con una fonética semejante a la marca del producto procurado pero que difiere en su composición y finalidad terapéutica. Se debe tener en consideración el hecho que, lamentablemente, aún es frecuente en nuestros Países que las personas se “auto-mediquen”, determinando lo anterior que gran número de pacientes procuren productos farmacéuticos ya sea por influencia de un anuncio publicitario o por sugerencia de terceros, es decir, sin consejo de profesionales de la medicina.
En jurisprudencia anterior este Tribunal también ha manifestado que, tratándose de marcas farmacéuticas, ‘(…) el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud para evitar precisamente que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aun tomando en consideración que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno’ (Proceso 30-IP-2000. Marca: Amoxifarma, publicado en la Gaceta Oficial 578 de 27 de junio de 2000).
Igualmente, el Tribunal ha señalado que “respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor. Por lo tanto, lo
6 Otamendi, Jorge. “Derecho de Marcas”. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010, pp. 191 y 192.
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recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas" (Proceso 48-IP-2000. Marca: BROMTUSSIN, publicado en la Gaceta Oficial 594 de 21 de agosto de 2000).
Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio que, en estos casos, es de vital importancia ya que las personas que consumen productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y por lo tanto son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos. El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio que, en el caso en cuestión, es la población en general, que va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia profesional permanente”.
41. De conformidad con lo anterior, la Corte Consultante debe determinar laregistrabilidad del signo solicitado EPITEL (denominativo), examinandocuidadosamente la posibilidad de riesgo de confusión en el público consumidor conproductos farmacéuticos, y tomando en cuenta que podrían verse involucradosderechos humanos fundamentales como la salud y la vida.
El grado de percepción del consumidor medio:
42. Finalmente, MEDIFARMA S.A. señaló en el recurso extraordinario de casación que:“No se tomó en cuenta el grado de percepción del consumidor medio respecto de lossignos confrontados”.
43. Sobre este tema, dentro del Proceso 9-IP-2001 de 27 de abril de 2001, el Tribunal haexpuesto lo siguiente:
“Finalmente es necesario recordar el público al cual las marcas están dirigidas, ya que generalmente éstas se dirigen al ‘consumidor medio’ o sea al común y corriente de cualquier clase de productos o servicios, en quien se presume un conocimiento y capacidad de percepción normales; ya que en ellos, el comprador no se detiene a efectuar un examen más minucioso de las marcas y al contrario el grado de atención será más bajo. Estos productos están destinados, como ya lo expresamos antes, al consumidor medio quien no efectúa un examen ni muy riguroso ni muy negligente al producto que piensa adquirir.
En cambio en los denominados productos de consumo selectivo, los que están destinados a cierta clase de consumidores, los cuales tendrán un costo mayor o que sólo pueden ser adquiridos por profesionales, el examen de registrabilidad puede ser más benevolente porque el consumidor prestará un cuidado mucho mayor al bien que piensa adquirir. Es de esta forma que la adquisición de ropa de alta costura, perfumes de marca, instrumental médico van a llevar a que sus adquirientes sean más cuidadosos al momento de elegir la mercadería. No se aplica este criterio para el caso de productos farmacéuticos, para los cuales se exige un mayor cuidado, dado el eventual riesgo para la salud de los consumidores.
Fernández Novoa señala como un factor determinante de la atención del consumidor el precio del producto; por tanto, si el precio es alto, cabe esperar que el consumidor medio prestará un elevado grado de atención al examen del producto y de la marca, lo cual hace que disminuya la posibilidad del riesgo de confusión.
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“En cambio si el precio del producto es bajo, descenderá correlativamente el grado de atención con que el consumidor contemplará las marcas, y por lo mismo, aumentará la posibilidad del riesgo de confusión”7.
Sobre este tema, la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha señalado:
“La marca y su protección no tendrían razón de ser si aquella no tuviera un destinatario que pueda adquirir e identificar los productos o servicios que ese signo ampara. La marca existe en cuanto haya un público consumidor, el que dentro de todo el proceso de determinación de la confusión, es un factor necesario para considerarlo. El consumidor es el sujeto que va a ser motivo del riesgo de confusión entre las dos marcas iguales o semejantes, y es el que soporta, junto al titular de la marca, el perjuicio por la falta de identificación de los productos y servicios que una marca protege frente a los de otra.
Hay consumidores menos proclives a que sean inducidos al riesgo de confusión frente a la adquisición de bienes que se distinguen con las marcas semejantes. Esta clase de consumidor es el profesional y especializado, que ante ciertos grupos de bienes y por su amplio conocimiento de esa actividad, fácilmente diferencian una marca de otra. Pero el consumidor que debe considerarse para el análisis del riesgo de confusión entre dos marcas iguales o semejantes, es el consumidor medio.
El Tribunal ha abordado el punto del consumidor medio en sentencia de 3 de diciembre de 1987. Ha dicho el alto organismo comunitario: ‘(…) El Tribunal se permite precisar –de acuerdo con la doctrina predominante - que el consumidor al que debe tenerse en cuenta, tanto para determinar la notoriedad de una marca como para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes. Por supuesto que, en cuanto a ese fundamental punto de referencia, o sea el público consumidor de determinada clase de producto, debe distinguirse si se trata de bienes o productos de consumo masivo o si por el contrario son de consumo selectivo, en lo cual interviene definitivamente el nivel de vida y la capacidad adquisitiva del grupo humano involucrado o sea de aquel que suele solicitar, usar o consumir determinado producto’”8.
44. Por lo tanto, para determinar la existencia del riesgo de confusión, el JuezConsultante debe tomar en cuenta al consumidor medio de los productos quepretende distinguir la marca EPITEL (denominativa), de acuerdo a lo señalado en lapresente interpretación prejudicial. Este examen será más riguroso si el signosolicitado pretende distinguir productos de consumo masivo.
7 Martínez Medrano, Gabriel, “Derecho de Marcas”, Ediciones La Roca, Buenos Aires, 2000, pág. 99.
8 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Tomo IV, pp. 138-139. Sentencia del 7-VIII-95, Proceso 04-IP-94, Marca: EDEN FOR MAN.
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EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE PRONUNCIAMIENTO:
PRIMERO: Según el artículo 136 literal a) de la referida Decisión 486, no pueden ser registrados los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de registro.
SEGUNDO: La Corte Consultante debe establecer el riesgo de confusión o de asociación que pudiera existir entre el signo solicitado EPITEL (denominativo) y la marca registrada EPITELIOL (denominativa), aplicando los criterios adoptados en la presente interpretación prejudicial.
TERCERO: En caso la partícula “EPITEL” constituya una partícula de uso común, no debería ser tomada en cuenta al momento de realizarse el examen de registrabilidad. Ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. En este caso, la distintividad se buscará en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto de dicho signo distintivo.
La exclusividad del uso que confiere el derecho obtenido a través del registro de marcas, descarta que partículas de uso común que pertenecen al dominio público, puedan ser utilizados únicamente por un titular de marca, porque al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando. Hacerlo constituirá un monopolio del uso de partículas necesarias en beneficio de unos pocos. Los signos conformados por partículas uso común se harán débiles frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades.
Por otro lado, la Corte Consultante debe determinar la registrabilidad del signo solicitado EPITEL (denominativo), examinando cuidadosamente la posibilidad de riesgo de confusión en el público consumidor con productos farmacéuticos, y tomando en cuenta que podrían verse involucrados derechos humanos fundamentales como la salud y la vida.
Finalmente, para determinar la existencia del riesgo de confusión, el Juez Consultante debe tomar en cuenta al consumidor medio de los productos que pretende distinguir la marca EPITEL (denominativa), de acuerdo con lo señalado en la presente interpretación prejudicial. Este examen será más riguroso si el signo solicitado pretende distinguir productos de consumo masivo.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Corte Consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar
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cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción.
Cecilia Luisa Ayllón Quinteros José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADA MAGISTRADO
Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO
De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
Luis José Diez Canseco Núñez Gustavo García Brito PRESIDENTE SECRETARIO
Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329- Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú