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Para nosotros la Patria es América
Año XXXII – Número 2496
Lima, 11 de mayo de 2015
FE DE ERRATAS DE LA GACETA OFICIAL No. 2474
En la Gaceta Oficial N° 2474, publicada en fecha 10 de abril de 2015, de acuerdo al sumario, constan las Interpretaciones prejudiciales de los siguientes Procesos: 145-IP-2014, 146-IP-2014 y 148-IP-2014, sin embargo, por error material involuntario se repitió el contenido del 146-IP-2014 en lugar del 148-IP-2014, por tanto, procédase a su corrección y publicación.
SUMARIO
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA
Pág.
Proceso 145-IP-2014 Interpretación prejudicial de los artículos 137 y 146 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 224 y 228 de la misma normativa. Marca: COLA POP´S (denominativa). Consultante: Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia. Expediente interno: 516-2012........ .............2
Proceso 146-IP-2014 Interpretación prejudicial, a petición del juez consultante, de los artículos 30 de la Decisión 462 de la Comisión de la Comunidad Andina, y 18 y 20 de la Resolución 432 de la Secretaría General de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 1, 2, 3, 4, 29 y 32 de la Decisión 462 de la Comisión de la Comunidad Andina, y 16, 17, 19, 21, 32 y 35 de la Resolución 432 de la Secretaría General de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta solicitada por el Tribunal Arbitral conformado para dirimir las controversias entre COMUNICACIÓN CELULAR S.A. (COMCEL S.A.) vs. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ ETB S.A. (ETB) Actor: COMCEL S.A........ .................................................................... 18
Proceso 148-IP-2014 Interpretación prejudicial de oficio, de los artículos 71 y 73 literal a) y 93 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena con fundamento en lo solicitado por el Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador. Marca: CORONA Y DISEÑO DE CORONA. Actor: sociedad NABISCO INC. Proceso interno Nº. 17811-2013-2843....... .................................................................................... 50
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PROCESO 145-IP-2014
Interpretación prejudicial de los artículos 137 y 146 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 224 y 228 de la misma normativa. Marca: COLA POP´S (denominativa). Consultante: Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia. Expediente interno: 516-2012 Magistrado Ponente: Luis José Diez Canseco Núnez
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 26 días del mes de febrero del año dos mil quince, reunido en Sesión Judicial, adopta la presente Interpretación Prejudicial por mayoría, de conformidad con lo previsto en los artículos 32 de su Estatuto y 21 de su Reglamento Interno. La señora Magistrada Leonor Perdomo Perdomo disiente de la posición mayoritaria y, en consecuencia, no participa de su adopción.1 VISTOS: Mediante Oficio 124/2014 de 8 de septiembre de 2014, recibido en este Tribunal vía courier el 25 de septiembre de 2014, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el proceso interno 516-2012. El 30 de octubre de 2014 se recibió vía correo electrónico el informe sucinto de los hechos dentro del proceso interno 516-2012, suscrito por la Secretaria de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, como complemento de la solicitud de interpretación prejudicial remitida al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. De la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que fueron cumplidas las exigencias contempladas en el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y los requisitos previstos en el artículo 125 de su Estatuto, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente mediante auto de 22 de enero de 2015. A. ANTECEDENTES: Demandante: Fábrica de Mermeladas y Caramelos Watt’s Casal Ltda. Demandado: Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (en adelante,
SENAPI), del Estado Plurinacional de Bolivia
Tercera interesada: Fábrica La Estrella S.R.L. a. Hechos: 1. El 12 de marzo de 2009, Fábrica La Estrella S.R.L. solicitó el registro de la marca
“COLA POP’S” (denominativa) en la Clase 30 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, la Clasificación de Niza).
1 Las razones de su disentimiento constan en el documento explicativo que se encuentra anexo al Acta 6-J-TJCA-2015
de 26 de febrero de 2015.
GACETA OFICIAL 11/05/2015 3 de 64 2. El 6 de julio de 2009, la solicitud de registro fue publicada en la Gaceta de Propiedad
Industrial. 3. El 18 de agosto de 2009, Fábrica de Mermeladas y Caramelos Watt’s Casal Ltda.
presentó oposición, puesto que desde 1990 utiliza en el mercado la denominación COLA POP. Presenta facturas para probar el uso de la denominación COLA POP. Los signos confrontados son similares al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor. Por su parte, Kellog Company presentó oposición en contra del signo solicitado a registro.
4. Mediante Resolución Administrativa 194/2011 de 21 de julio de 2011, se declararon infundadas las oposiciones presentadas por Fábrica de Mermeladas y Caramelos Watt´s Casal Ltda. y Kellog Company y, en consecuencia, se otorgó el registro del signo solicitado.
5. Mediante escrito de 13 de septiembre de 2011, Fábrica de Mermeladas y Caramelos Watt´s Casal Ltda. presenta recurso de revocatoria en contra de la Resolución Administrativa 194/2011 de 21 de julio de 2011.
6. Mediante Resolución Administrativa DPI/OP/REV-81/2011 de 11 de octubre de 2011, se rechazó el recurso de revocatoria interpuesto por la Fábrica de Mermeladas y Caramelos Watt’s Casal Ltda.
7. Mediante escrito de 3 de noviembre de 2011, Fábrica de Mermeladas y Caramelos Watt´s Casal Ltda. presentó recurso jerárquico contra la Resolución Administrativa DPI/OP/REV-81/2011 de 11 de octubre de 2011.
8. Mediante Resolución Administrativa DGE/OPO/J-0104/2012 de 16 de marzo de 2012, el SENAPI rechazó el recurso jerárquico interpuesto por la Fábrica de Mermeladas y Caramelos Watt´s Casal Ltda.
9. El 30 de agosto de 2012, Fábrica de Mermeladas y Caramelos Watt’s Casal Ltda. presentó demanda contencioso administrativa contra el SENAPI ante el Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, a fin de solicitar la nulidad de la Resolución Administrativa DGE/OPO/J-0104/2012 de 16 de marzo de 2012.
10. Mediante Oficio 124/2014 de 8 de septiembre de 2014, recibido en este Tribunal vía courier el 25 de septiembre de 2014, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, a fin de resolver el proceso interno 516-2012, solicitó a este Tribunal interpretación prejudicial.
b. Argumentos de la demanda: 11. La demandante Fábrica de Mermeladas y Caramelos Watt’s Casal Ltda. ha señalado
lo siguiente:
− Desde 1990 utiliza en el mercado la denominación COLA POP y presenta facturas para probar su uso. Los signos confrontados son similares al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.
− “Si bien es cierto que la denominación COLA POP no ha sido registrada todavía por la Fábrica de Mermeladas y Caramelos Watt’s Casal Ltda., este argumento es insuficiente para permitir que otra empresa se aproveche del esfuerzo realizado (…). Cuando un tercero pretende inscribir una marca que es usada intensamente por quien no la ha registrado, debe salvaguardarse el uso de una marca que no ha sido registrada”.
− Alega que el signo solicitado a registro incurre en la causal del artículo 136 literal h) de la Decisión 486 relativo a los signos notorios.
− Se pretende “aprovecharse del renombre ajeno, excluyendo deslealmente a otra empresa de la competencia comercial”.
− Alega la aplicación del artículo 135 literal p) de la Decisión 486, ya que “no podrán registrarse como marcas los signos que sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres (…). La inmoralidad es manifiesta, lucrar
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indebidamente del trabajo ajeno es un hecho que debe ser sancionado. (…) se evidencia una mala fe y competencia desleal (…) al tratarse de un acto inmoral (…) la solicitud desconoce las buenas costumbres”.
− Alega la aplicación del artículo 137 de la Decisión 486, puesto que existen indicios razonables que permiten inferir que el registro se ha solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.
− Solicita que se deje sin efecto la Resolución Administrativa DGE/OPO/J-0104/2012 que confirmó la Resolución Administrativa DPI/OP/REV- 81/2011, la misma que rechaza el Recurso de Revocatoria interpuesto por la Fábrica de Mermeladas y Caramelos Watt’s Casal Ltda. y confirmó la Resolución Administrativa 194/2011 que declaró improbada la oposición interpuesta y que concedió la solicitud de registro de la marca “COLA POP’S” (denominativa) en la Clase 30 de la Clasificación de Niza solicitada por la Fábrica La Estrella S.R.L.
− Alega la aplicación del literal p) del artículo 135 y del artículo 137 de la Decisión 486, en contraposición a la normativa alegada por la autoridad demandada de los artículos 136, 146, 154, 258 y 259 de la referida Decisión 486.
− El SENAPI no ha motivado debidamente la resolución administrativa. − “Presentamos un memorial al SENAPI acompañando una factura original de la
compra de 750 kg. de papel para envoltura de caramelos con la marca COLA POP WATT´S (…). La factura en cuestión estaba emitida en fecha 27 de noviembre de 1991. Es decir, tres años antes a la primera factura de comercialización expedida por CARAMELOS WATTS y también anterior a la primera factura de venta de COLA POP´S de la Fábrica La Estrella S.R.L. Lamentablemente dicho documento fue extraviado por el SENAPI y nunca se agregó al expediente administrativo, lo cual ha sido objeto de denuncia”.
c. Argumentos de la contestación de la demanda: 12. El SENAPI contesta la demanda alegando lo siguiente:
− Alega la preeminencia del Derecho comunitario sobre la normativa nacional, “por
cuanto para el caso de reconocimiento de legitimidad para la interposición de la oposición a una solicitud de marca se debe estar a los dispuesto por el artículo 146 de la Decisión 486, la cual bien lo determinó la Resolución recurrida (…) están provistos de interés legítimo el titular de una marca ya registrada o de una solicitada con anterioridad dentro del territorio nacional, lo cual conforme a la lectura de la demanda de oposición la demandante no es titular de solicitud o registro de marca anterior (…) por cuanto la oposición presentada es por demás improcedente”.
− “La figura de la coexistencia argumentada por la parte recurrente resulta inaplicable al presente trámite dado que la figura de la coexistencia bajo la norma comunitaria, únicamente aplica a registros de marca legalmente inscritos en el SENAPI, no siendo aplicable a signos no registrados (…) teniendo en cuenta que tanto el solicitante como el opositor a la fecha no son titulares de la denominación COLA POP´S resultando inoportuno verter mayores juicios respecto al uso que las partes pudieron desarrollar en el mercado con anterioridad a la solicitud”.
− Sobre las facturas presentadas por la demandante, “se tiene que las mismas únicamente podrían probar el uso anterior del signo COLA POP´S, sin embargo, se debe estar a lo dispuesto por el artículo 154 de la Decisión 486, en cuanto al derecho de uso exclusivo de un signo se lo adquiere únicamente a través del registro”.
− “En el presente caso, se ha podido verificar que la opositora no ha brindado indicios que permitan inferir que con el registro la solicitante pretenda perpetrar,
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facilitar o consolidar un acto de competencia desleal (…) en especial cuando el opositor no es titular dentro del territorio nacional de la marca COLA POP´S (denominativa), no existiendo por ello transgresión de un derecho ajeno, no resultando entonces justificable la aplicación del artículo 137 de la Decisión 486”.
13. La tercera interesada Fábrica La Estrella S.R.L. ha señalado lo siguiente: − La demandante no tiene legitimación activa ni interés legítimo para oponerse al
registro solicitado al no contar con una marca registrada. Los derechos de marca son adquiridos única y exclusivamente por medio del registro de la marca, de conformidad con el artículo 154 de la Decisión 486.
− Fábrica La Estrella S.R.L. ingresó en el comercio la marca COLA POP´S con anterioridad, lo cual desvirtúa cualquier acusación por parte de la demandante respecto a la supuesta mala fe.
− La demandante ha comercializado sus productos “bajo la denominación COLA POP desde el 2 de septiembre de 1993, y las facturas que adjuntamos al presente memorial prueban que La Estrella ya comercializaba productos bajo la denominación COLA POP´S desde el 4 de enero de 1993 (…). Fábrica La Estrella S.R.L. tendría prioridad sobre los mismos al haber sido el pionero en el uso de la marca COLA POP´S (denominativa). (…) se encuentra utilizando la marca por más de 16 años y con anterioridad a todo acto de comercialización por parte de Watt´s”.
− Presenta facturas a fin de probar el uso anterior del signo. B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL: 14. El Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 135 literal p),
136, 137, 146, 154, 258 y 259 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. No procede la interpretación de los artículos 135 literal p), 136, 154, 258 y 259 de la Decisión 486, por no ser pertinentes para la resolución del presente caso.
15. Por lo tanto, el Tribunal considera procedente la interpretación de los artículos 1372 y
1463 de la Decisión 486. De oficio, se interpretarán los artículos 2244 y 2285 de la Decisión 486.
2 Artículo 137.- Cuando la Oficina Nacional Competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un
registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro.
3 Artículo 146.- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca. A solicitud de parte, la Oficina Nacional Competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición. Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales. No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada.
4 Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.
5 Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro,
incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;
d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;
e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;
f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial;
GACETA OFICIAL 11/05/2015 6 de 64 C. CUESTIONES A INTERPRETARSE:
I. Legítimo interés para presentar oposición sobre la base de una marca no registrada.
II. La notoriedad alegada por el signo distintivo opositor (no registrado). III. Cuando un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un
acto de competencia desleal.
D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETARSE: I. Legítimo interés para presentar oposición sobre la base de una marca no
registrada. 16. En el presente caso, Fábrica de Mermeladas y Caramelos Watt’s Casal Ltda.
presentó oposición, puesto que desde 1990 utiliza en el mercado la denominación COLA POP. Presenta facturas para probar el uso de la denominación COLA POP y agrega que los signos confrontados son similares al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.
17. Sobre el presente tema, el artículo 146 de la Decisión 486 regula lo siguiente:
“Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca. A solicitud de parte, la Oficina Nacional Competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición. Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales. No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el artículo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada” (lo subrayado es nuestro).
18. En efecto, el artículo 146 de la Decisión 486 señala que, dentro de los treinta días
hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar oposiciones a la concesión de la marca solicitada. La persona que tiene legítimo interés lo acreditará ante la Oficina Nacional Competente que es la encargada de calificar dicha condición.
19. La Decisión 486 establece dentro de su Régimen de Propiedad Industrial quiénes
son los interesados legítimos y quiénes, en consecuencia, pueden formular “oposiciones” a las solicitudes de registro que se publiquen, conforme al procedimiento determinado en los artículos 146 y 150 de la Decisión en referencia.
20. El legítimo interés para interponer oposiciones al registro de un signo solicitado debe
entenderse sobre la base del artículo 136 de la Decisión 486. En efecto, no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado
territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el
País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en
el extranjero.
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“a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; c) sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación; d) sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre que dadas las circunstancias su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación, cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el País Miembro o en el extranjero; e) consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos; f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste; g) consistan en el nombre de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales, o las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir sus productos, servicios o la forma de procesarlos, o que constituyan la expresión de su cultura o práctica, salvo que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso; y, h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario” (lo subrayado es nuestro).
21. El artículo 148 de la Decisión 486 dispone que en el caso en que se hayan presentado oposiciones, la Oficina Nacional Competente notificará el hecho al solicitante para que, dentro de los 30 días siguientes, haga valer sus argumentaciones y, si lo considera necesario, presente pruebas. La Oficina Nacional Competente, a solicitud de parte, otorgará 30 días de plazo adicional para presentar pruebas que sustenten la contestación.
22. El artículo 150 de la Decisión 486 establece que vencidos los 30 días otorgados por
el artículo 148 si no se hubiesen presentado oposiciones, la Oficina Nacional Competente procederá a realizar el examen de registrabilidad, de donde resulta que el mismo es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no se hubieran
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presentado oposiciones. En consecuencia, la Oficina Nacional Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o denegar el registro. En el caso que se hayan presentado oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará sobre las oposiciones y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca.
23. El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y, en
el caso de autos, las normas que corresponde tomar en cuenta son las que contienen las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486.
24. La resolución con la que se notifica al peticionario y por la cual se concede o deniega
el registro solicitado debe estar debidamente motivada. Es decir, se deben expresar las razones de hecho y de derecho que inclinaron a la Oficina Nacional Competente a pronunciarse en uno u otro sentido. Para ello deberá tomar en consideración las normas jurídicas aplicables y las situaciones de hecho constitutivas del acto, a efectos de permitir al destinatario el ejercicio del derecho de defensa.
25. En el presente caso, Fábrica de Mermeladas y Caramelos Watt’s Casal Ltda.
presentó oposición, puesto que desde 1990 utiliza en el mercado la denominación COLA POP. Presenta facturas para probar el uso de la denominación COLA POP y agrega que los signos confrontados son similares al grado de causar riesgo de confusión en el público consumidor.
26. Sin embargo, este Tribunal precisa que la oposición debe basarse sobre “una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero”. En efecto, en el presente caso la oposición se encuentra basada sobre “una marca no registrada”, por lo que no existe legítimo interés para interponer la oposición.
27. Por otro lado, si bien la opositora ha presentado facturas para probar el uso de la denominación COLA POP, no ha alegado de manera expresa la titularidad de nombre comercial alguno.
28. Por lo tanto, en el presente caso no existe legítimo interés para interponer oposición, ya que ésta última debe darse sobre la base de “una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero” o sobre un nombre comercial protegido y alegado de manera expresa en el escrito de oposición. Si bien en principio las marcas no registradas no tienen fuerza de oposición, existen fenómenos como el de la marca notoriamente conocida, donde se dan efectos a la marca no registrada. Sobre la protección de la marca notoriamente conocida no registrada se tratará en el siguiente acápite.
29. No obstante, dentro del Proceso 80-IP-2008, este Tribunal aclaró lo siguiente:
“En el sistema atributivo los derechos sobre un registro de marca se obtienen por el registro y no en virtud de su uso. Es decir, el derecho exclusivo sobre una marca se adquirirá en virtud del registro que se obtuvo ante la respectiva oficina nacional competente (artículo 102) y, por lo tanto, la facultad de actuar contra terceros que traten de utilizar o sacar provecho de la marca registrada se encuentra soportada en el hecho del registro (artículo 104). En consecuencia con lo anterior, los signos que no hayan sido registrados, en principio, no poseen protección como marcas en el ordenamiento jurídico comunitario, a menos que se solicite la protección como marca notoria o renombrada y sin desconocer, que su uso, conforme a lo previsto en el artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, puede hacer distintivo un signo antes de su
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registro, aspecto que deberá probarse ante la Oficina Nacional a efectos del examen de registrbilidad”.
30. En consecuencia, el titular de una marca notoria no registrada tiene derecho de oposición, como veremos a continuación.
II. La notoriedad alegada por el signo distintivo opositor (no registrado).
31. En el presente caso, la demandante alega que el signo solicitado a registro incurre
en la causal del artículo 136 literal h) de la Decisión 486 relativa a los signos notorios. Agrega que, pretende “aprovecharse del renombre ajeno, excluyendo deslealmente a otra empresa de la competencia comercial”.
32. El artículo 154 de la Decisión 486 establece que: “El derecho al uso exclusivo de una
marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva Oficina Nacional Competente”.
31. Sobre la base del sistema constitutivo que es el establecido en la Decisión 486, los
derechos sobre una marca se obtienen por el registro y no en virtud de su uso. Por lo tanto, la facultad para actuar en contra de terceros que traten de utilizar o sacar provecho de la marca se sustenta en el registro. Según el artículo 155 de la Decisión 486, el registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:
“a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio”.
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32. En consecuencia, los signos que no hayan sido registrados, en principio, no poseen
protección como marcas en el ordenamiento jurídico comunitario, a menos que se registre o, por excepción, se le brinde protección en la medida que se la reconozca como marca notoria.
33. En el presente caso, se alega la notoriedad del signo opositor no registrado. 34. Dentro del Proceso 124-IP-2011 de 30 de noviembre de 2011, este Tribunal señaló lo
siguiente: “La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial. En efecto, en el Título XII, artículos 224 a 236, dispone la regulación de los signos notoriamente conocidos”.
35. El artículo 224 consagra una definición del signo distintivo notoriamente conocido,
definición normativa que precisa las siguientes características: 36. Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector
pertinente. El artículo 230 de la Decisión 486 establece qué se debe entender por sector pertinente:
− Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros. − La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio.
37. La protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos de especialidad y territorialidad. En relación con la regulación que establece la Decisión 486, la protección de los signos notoriamente conocidos se brinda de una manera aún más ampliada.
38. De conformidad con lo establecido en el artículo 229 literal a) de la Decisión 486, no
se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero. Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado.
39. El reconocimiento de la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado
por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la Autoridad Nacional Competente sobre la base de las pruebas presentadas.
40. Según el artículo 228 de la Decisión 486, para que se pueda determinar si una marca
es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, ente otros:
a. el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;
b. la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;
c. la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera
de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en
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ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;
d. el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;
e. las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;
f. el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g. el valor contable del signo como activo empresarial; h. el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o
licencia del signo en determinado territorio; o, i. la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o
almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;
j. los aspectos del comercio internacional; o, k. la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del
signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.
En relación con los diferentes tipos de riesgos:
41. En relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el mercado, la doctrina tradicionalmente se ha referido, por lo general, a dos clases de riesgos: el de confusión y el de asociación, aunque actualmente la lista se ha extendido y se han clasificado otro tipo de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad.
42. En efecto, la Decisión 486 ha ampliado la protección de los signos notoriamente
conocidos, consagrando cuatro riesgos de los que se les debe resguardar; de conformidad con los artículos 136 literal h), y 226 literales a), b), y c), éstos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario. El Tribunal, en relación a la marca notoria, dentro del Proceso 35-IP-2008 ha analizado los riesgos que se podrían generar, a saber:
43. “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
44. El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
45. El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares
cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.
GACETA OFICIAL 11/05/2015 12 de 64 46. Y, por último, el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor
parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido”.
47. En relación con los riesgos de confusión y de asociación, se pretende evitar que el
público consumidor (i) Al adquirir determinado producto crea que está adquiriendo otro; (ii) No tenga claro el origen empresarial del signo notoriamente conocido; (iii) Piense que las empresas productoras tiene algún grado de vinculación.
48. En relación con el riesgo de dilución, que por lo general ha estado ligado con la
protección de la marca renombrada, la doctrina ha dicho lo siguiente:
“En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legítimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia”.
49. Sobre la práctica del riesgo de dilución, Fernández Novoa ha establecido lo siguiente:
“Un factor básico del debilitamiento de la marca renombrada será patente en el caso de que un tercero lesione los legítimos intereses del titular de la marca renombrada. La lesión o perjuicio de los intereses del titular de la marca renombrada será patente en el caso de que un tercero emplee una marca idéntica o muy semejante a la marca renombrada para designar productos de bajo precio de calidad inferior. (…) En líneas generales cabe señalar que el daño que acecha a la empresa titular de la marca renombra es la progresiva destrucción de la fuerza distintiva de la marca que inevitablemente se produciría si proliferasen las empresas no competidoras que utilizasen una marca idéntica o muy semejante a la marca renombrada”.
50. Es importante tener en cuenta que, en el actual régimen comunitario andino de
propiedad intelectual, no se diferencia entre marca renombrada y marca notoria a efectos de su protección contra los diferentes riesgos en el mercado. Por tal motivo, la protección contra el riesgo de dilución en la Decisión 486 es predicable tanto de la marca notoria como de la marca renombrada, ya que, como se indicó, el actual régimen contemplado en la Decisión 486 no establece una distinción entre las dos clases de marcas.
51. Ignacio Sancho Gargallo, al tratar sobre el riesgo de dilución de las marcas notorias,
hace referencia a la sentencia STJCE de 18 de junio de 2009n asunto C-487/07 (L’Oreal), expresa que:
“En lo relativo al perjuicio causado al carácter distintivo de la marca, denominado igualmente ‘dilución’, ‘menoscabo’ o ‘difuminación’, dicho perjuicio consiste en la debilitación de la capacidad de dicha marca para identificar como procedentes de su titular los productos o servicios para los que se registró, ya que el uso del signo idéntico o similar por el tercero da lugar a la dispersión de la identidad de la marca y de su presencia en la mente del público”.
52. Lo anterior ya que “poco a poco, de permitirse que la misma marca sea registrada para
productos diferentes, ella será incapaz de evocar un origen determinado, habrá perdido su poder distintivo”.
GACETA OFICIAL 11/05/2015 13 de 64 53. Por último, en relación con el riesgo de uso parasitario, se protege al signo
notoriamente conocido contra el aprovechamiento injusto de su prestigio por parte de terceros, sin importar, al igual que en el caso anterior, los productos o servicios que se amparen. Lo expuesto, está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida.
54. Sobre el tema la doctrina ha manifestado:
“El propósito perseguido por el competidor parasitario es claro: o bien la similitud entre los signos, aunque no medie similitud entre las prestaciones y sin provocar falsa representación alguna respecto del origen, sirve para establecer una relación intelectual que atrae la atención del público consumidor de forma superior a la que alcanzaría con el empleo de un signo renombrado; o bien la semejanza depara la transmisión consciente o inconsciente de la reputación que simboliza el signo pese a la falta de semejanza de los productos del competidor con los originarios. En ambos casos la apropiación aprovecha los esfuerzos publicitarios del legítimo titular o el valioso caudal informativo que el consumidor asocia al signo”.
55. La marca notoria será protegida si además de probar la notoriedad se demuestra
alguno de los riesgos antes mencionados. De probarse la notoriedad del signo opositor no registrado, cabe referirse a la causal de irregistrabilidad del artículo 137 de la Decisión 486, la misma que es de carácter residual.
III. Cuando un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.
56. En el presente caso, la demandante alega la aplicación del artículo 137 de la Decisión
486, puesto que existen indicios razonables que permiten inferir que el registro se ha solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.
57. Dentro del Proceso 51-IP-2013 de 19 de junio de 2013, este Tribunal señaló lo
siguiente:
Ámbito y campo de aplicación de las normas comunitarias sobre competencia desleal:
58. Los artículos 258 y 259 de la Decisión 486 regulan el tema de los actos de
competencia desleal vinculados con la Propiedad Industrial. 59. Cuando la normativa comunitaria se refiere a la competencia desleal vinculada con
la propiedad industrial, está tratando de regular aquellas actuaciones que se relacionan con el uso, el goce y la protección de los derechos de propiedad industrial reconocidos por la normativa comunitaria.
Los actos de competencia desleal vinculados con la propiedad industrial. El concepto de la buena fe vinculado a la competencia desleal:
60. El artículo 258 de la Decisión 486 señala que: “Se considera desleal todo acto
vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos” y en el artículo 259 enumera algunos de los que se pueden considerar como actos de competencia desleal. De manera que no hay una lista taxativa que indique cuáles actos se consideran desleales, sino que, más bien, se da una definición, por oposición, de que es desleal todo acto
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vinculado a la propiedad industrial que, realizado en el ámbito empresarial, sea contrario a los usos y las prácticas honestas.
61. En relación con esto, se deben hacer algunas precisiones:
− Cuando la norma se refiere al “ámbito empresarial”, lo hace en relación con el
empresario dentro del mercado. Es decir, se refiere a que es desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial que haya sido realizado con ocasión de la actividad empresarial, esto es, en relación con la empresa vinculada con el mercado y la competencia.
− En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y prácticas honestos, el
Tribunal ha considerado que “son actos que se producen, precisamente, cuando se actúa con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor”, es decir con mala fe.
62. El concepto de usos honestos parte de lo que se denomina “buena fe comercial”:
"Tal y como se emplea en la ley, la buena fe constitutiva de competencia desleal es calificada con el adjetivo "comercial", por lo cual no se trata de una buena fe común, sino que está referida a la buena fe que impera entre los comerciantes. En consecuencia, el criterio corporativo toma importancia, pues el juicio de valor debe revelar con certeza que la conducta es contraria a esta particular especie de buena fe. Teniendo en cuenta la precisión anterior y uniendo la noción de buena fe al calificativo comercial, se debe entender que esta noción se refiere a la práctica que se ajusta a los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad que rige a los comerciantes en sus actuaciones"6. “La buena fe era la conciencia de no perjudicar a otra persona ni defraudar la ley, y por eso solía definirse la buena fe comercial como la convicción de honestidad, honradez y lealtad en la concertación y cumplimiento de los negocios"7.
63. De manera que los actos de competencia desleal, además de poder causar daños a
un competidor determinado, lo pueden hacer al mercado mismo y, por lo tanto, al interés del público consumidor.
64. En esta línea se puede señalar que la finalidad de la figura de la competencia
desleal se verifica en dos aspectos: “de un lado se trata de amparar los intereses de los demás empresarios, en la medida en que ellos podrían resultar vulnerados por el comportamiento indebido del competidor desleal; pero además, y esta faceta de la restricción a la competencia desleal es frecuentemente olvidada, se busca establecer una protección efectiva para los intereses de los particulares, en cuanto son consumidores y destinatarios exclusivos de muchas de las prácticas indebidas (publicidad engañosa, por ejemplo)”8.
65. El artículo 259 enuncia, a título de ejemplo, tres actos de competencia desleal
vinculados a la propiedad industrial que, como ya se anotó, no configuran una lista taxativa. Estos son:
6 JAECKEL KOVAKS, Jorge. “APUNTES SOBRE COMPETENCIA DESLEAL”, Seminarios 8. Centro de Estudios de
Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, p. 45. 7 NARVAEZ GARCIA, José Ignacio. “DERECHO MERCANTIL COLOMBIANO”, parte general. Editorial Legis,
Colombia, 1971, p. 316. 8 GACHARNÁ, María Consuelo. “LA COMPETENCIA DESLEAL”. Editorial Temis, Bogotá, Colombia, 1992, p. 47.
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− Cualquier acto capaz de crear confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.
− Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.
− Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.
66. El Tribunal ha determinado ciertas particularidades que debe tener un acto para ser
considerado desleal:
“Que el acto o actividad sean de efectiva competencia, es decir, que el infractor y la víctima estén en una verdadera situación de rivalidad competitiva, ejerciendo la actividad comercial en la misma o análoga forma. Que el acto o la actividad sea indebido. Que el acto sea susceptible de producir un daño, según Ascarrelli, un acto será desleal "cuando sea idóneo para perjudicar a un empresario competidor, bastando, por lo tanto, la probabilidad del daño (y no el daño efectivo) para justificar la calificación y la sanción". (Interpretación Prejudicial de 17 de abril de 2008, expedida dentro del Proceso 26-IP-2008).
67. El primer grupo, “actos de competencia desleal por confusión”, goza de las siguientes características:
− No se refiere propiamente al análisis de confundibilidad de los signos
distintivos, aunque pueden presentarse situaciones en que la imitación de un signo distintivo genere riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. En consecuencia, no se trata de establecer un análisis en materia de confundibilidad de signos distintivos, ya que esto es un tema regulado en otra normativa. Se trata, entonces, de determinar si dichos actos deshonestos, en relación con un competidor determinado, generan confusión en el público consumidor respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. Sobre este tema, el Tribunal ha manifestado: “A propósito de la primera categoría de los actos citados, cabe advertir que los mismos no se refieren propiamente a la confundibilidad entre los signos distintivos de los productos de los competidores, toda vez que tal situación se encuentra sancionada por un régimen específico, sino a la confusión que aquellos actos pudieran producir en el consumidor en lo que concierne al establecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor determinado, impidiéndole elegir debidamente, según sus necesidades y deseos.” (Interpretación Prejudicial de 13 de enero de 2005. Proceso 116-IP-2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1172 de 7 de marzo de 2005).
− La norma se refiere a cualquier acto capaz de crear confusión por cualquier
medio. Lo anterior quiere decir que se pueden presentar diversas maneras de crear confusión respecto de los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. Pueden, en efecto, darse en forma de artificios, engaños, aseveraciones, envío de información, imitación de marcas, productos, envases, envolturas, etc. En este sentido, la utilización de un signo distintivo para hacer pasar como propios productos ajenos, es considerada como una práctica desleal.
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− Para catalogar un acto como desleal es necesario que los competidores
concurran en un mismo mercado. Lo anterior es así, ya que si no hay competencia, es decir, si los actores no concurren en un mismo mercado no se podría hablar de competencia desleal. En relación con este punto, el Tribunal ha manifestado: “En todo caso, procede tener en cuenta que, a los fines de juzgar sobre la deslealtad de los actos capaces de crear confusión, es necesario que los establecimientos, los productos o la actividad industrial o comercial de los competidores concurran en un mismo mercado (…) “para que un acto sea considerado desleal, es necesario que la actuación se haya producido en el mercado, esta actuación sea incorrecta y pueda perjudicar a cualquiera de los participantes en el mercado, consumidores o empresarios, o pueda distorsionar el funcionamiento del propio sistema competitivo. (…) para que el sistema competitivo funcione hay que obligar a competir a los empresarios e impedir que al competir utilicen medios que desvirtúen el sistema competitivo en sí”. (FLINT BLANCK, Pinkas: ‘Tratado de defensa de la libre competencia’, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2002, p. 115)”. (Proceso 116-IP-2004. Ibídem).
La solicitud del registro de una marca para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal: 68. El artículo 137 de la Decisión 486 establece: “Cuando la Oficina Nacional
Competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro”.
69. La anterior causal de irregistrabilidad se consagra con la finalidad de salvaguardar el
desenvolvimiento honesto y transparente en el mercado y, para esto, trata de evitar que el registro de un signo como marca se emplee para ejecutar un acto de competencia desleal.
70. La norma trascrita consagra tres verbos rectores: perpetrar, facilitar o consolidar. El
primero se realiza cuando la solicitud por sí misma se configura como un acto de competencia desleal. El segundo se realiza si la solicitud de registro permite la realización de un acto de competencia desleal mediante otras plataformas fácticas. Es decir, si la solicitud genera el escenario propicio para que se den otro tipo de actos de dicha naturaleza, bajo el soporte de la posible obtención de un registro de marca. Y el tercero se realiza cuando la solicitud complementa y perfecciona el acto de competencia desleal. Esto quiere decir que estamos ante un acto complejo, compuesto de múltiples acciones que tienen como finalidad realizar un acto de competencia desleal y que, por supuesto, no está completo o consolidado sin la solicitud de un determinado registro de marca.
71. En el marco de los grupos de actos de competencia desleal arriba enunciados, la
Oficina Nacional Competente deberá concluir si el registro solicitado puede perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. El primer grupo de actos, “actos de competencia desleal por confusión”, es el más emblemático en relación con el registro de un signo como marca. Si un competidor solicita el registro con la finalidad de generar confusión en el mercado como tal y, por lo tanto, de causar daño a otro competidor, estaremos en frente de la causal anotada.
72. El análisis que haga la Oficina Nacional Competente debe partir de “indicios
razonables” que le permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro, de mala fe, podría perjudicar a otro competidor en el mercado. Por “indicio razonable”
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se debe entender todo hecho, acto u omisión del que, por vía de inferencia, pueda generar una gran probabilidad de que el registro se solicitó con el ánimo de perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.
Sobre la base de los fundamentos expuestos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA emite el siguiente PRONUNCIAMIENTO: PRIMERO: El Tribunal precisa que la oposición debe basarse sobre “una marca
anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero”. En efecto, en el presente caso la oposición se encuentra basada sobre “una marca no registrada”, por lo que no existe legítimo interés para interponer la oposición. Por otro lado, si bien la opositora ha presentado facturas para probar el uso de la denominación COLA POP, no ha alegado de manera expresa la titularidad de nombre comercial alguno. Por lo tanto, en el presente caso no existe legítimo interés para interponer oposición, ya que ésta última debe darse sobre la base de “una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero” o sobre un nombre comercial protegido y alegado de manera expresa en el escrito de oposición. Si bien en principio las marcas no registradas no tienen fuerza de oposición, existen fenómenos como el de la marca notoriamente conocida, donde se dan efectos a la marca no registrada. Sobre la protección de la marca notoriamente conocida no registrada se tratará en el siguiente acápite.
SEGUNDO: Los signos que no hayan sido registrados, en principio, no poseen
protección como marcas en el ordenamiento jurídico comunitario, a menos que se solicite y se pruebe la protección como marca notoria. La protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos de especialidad y territorialidad. En relación con la regulación que establece la Decisión 486, la protección de los signos notoriamente conocidos se da de una manera aún más ampliada.
De conformidad con lo establecido en el artículo 229 de la Decisión 486, no se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que “no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero” o “no sea notoriamente conocido en el extranjero”. Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado. Es importante tener en cuenta que el reconocimiento de la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la Autoridad Nacional Competente sobre la base de las pruebas presentadas.
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De probarse la notoriedad del signo opositor no registrado, cabe referirse a la causal de irregistrabilidad del artículo 137 de la Decisión 486, la misma que es de carácter residual.
TERCERO: El juez consultante debe determinar la existencia de “indicios razonables” que le hagan pensar que se presentó la solicitud del signo COLA POP´S (denominativo) de la Clase 30 de la Clasificación de Niza para generar confusión con el signo notorio no registrado COLA POP. Se deberán analizar los indicios razonables que hagan pensar que dicha solicitud se hubiese presentado para perpetrar, facilitar o consolidar el aprovechamiento de la reputación ajena. Para esto se debe probar la existencia de la reputación ajena que se quiere aprovechar. Si no existe prestigio, posicionamiento en el mercado o notoriedad de un signo distintivo, pues no se podría sancionar la conducta como desleal, de conformidad con el artículo 137 de la Decisión 486.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al emitir el fallo en el proceso interno, el Juez Consultante deberá adoptar la presente interpretación prejudicial. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADA MAGISTRADO Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario. Luis José Diez Canseco Núñez Gustavo García Brito PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
PROCESO 146-IP-2014
Interpretación prejudicial, a petición del juez consultante, de los artículos 30 de la Decisión 462 de la Comisión de la Comunidad Andina, y 18 y 20 de la Resolución 432 de la Secretaría General de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 1, 2, 3, 4, 29 y 32 de la Decisión 462 de la Comisión de la Comunidad Andina, y 16, 17, 19, 21, 32 y 35 de la Resolución 432 de la Secretaría General de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta solicitada por el Tribunal Arbitral conformado para dirimir las controversias entre COMUNICACIÓN CELULAR S.A.
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(COMCEL S.A.) vs. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ ETB S.A. (ETB) Actor: COMCEL S.A.
Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los veinte días del mes de febrero del año dos mil quince, en Sesión Judicial se procede a resolver por mayoría, la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Tribunal Arbitral conformado para dirimir las controversias entre COMCEL S.A. y ETB, de conformidad con lo previsto en los artículos 32 de su Estatuto y 21 de su Reglamento Interno. El señor Magistrado Luis José Diez Canseco Núñez disiente de la posición mayoritaria y, en consecuencia, no participa de su adopción1.
VISTOS:
El escrito S/N, de 26 de septiembre de 2014, recibido por este Tribunal el 29 de septiembre de 2014, procedente del Tribunal Arbitral constituido para el asunto Comunicación Celular S.A. (Comcel S.A) vs. EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ S.A. ESP ETB, por medio de la cual se remite solicitud de interpretación prejudicial.
El auto de 28 de octubre de 2014, mediante el cual el Tribunal admitió la solicitud de Interpretación Prejudicial.
I. ANTECEDENTES.
El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:
II. LAS PARTES.
Demandante: COMUNICACIÓN CELULAR S.A. (Comcel S.A.
Demandada: EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ ETB S.A. (ETB)
III. DATOS RELEVANTES.
A. HECHOS
Entre los principales hechos narrados por el Tribunal Consultante:
1. La sociedad CELCARIBE S.A., hoy COMUNICACIÓN CELULAR S.A., y laEMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTÁ ETB, suscribieron el 11de noviembre de 1998 un contrato de acceso, uso e interconexión.
2. En el mencionado contrato se estipuló una clausula compromisoria.
1 Las razones de su disentimiento constan en un documento explicativo que se encuentra anexo al Acta Nº 05-J-TJCA-2015.
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3. Se presentó una controversia jurídica entre las partes contratantes y, por lo tanto,la sociedad COMCEL S.A. radicó una solicitud de convocatoria de un tribunal dearbitramento ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comerciode Bogotá.
4. El Tribunal de Arbitramento expidió un laudo arbitral el 15 de diciembre de 2006,mediante el cual resolvió el fondo del asunto.
5. La ETB interpuso un recurso extraordinario de anulación ante el Consejo deEstado. Le solicitó, además, que presentara una interpretación prejudicial ante elTribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
6. La Sección Tercera del Consejo de Estado emitió fallo, negando la nulidad y lasolicitud de interpretación prejudicial.
7. La ETB presentó acción de incumplimiento ante el Tribunal de Justicia de laComunidad Andina.
8. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el marco del proceso 3-AI-2010, expidió el 26 de agosto de 2011 sentencia de incumplimiento, mediante lacual declaró el incumplimiento de la República de Colombia a través de la SecciónTercera del Consejo de Estado, al no haber solicitado oportunamente lainterpretación prejudicial.
9. Con base en la anterior providencia, la Sección Tercera del Consejo de Estadodictó sentencia anulando el laudo arbitral. Lo anterior, por cuanto el Tribunal deArbitramento debió haber realizado la solicitud de interpretación prejudicial alTribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
10. La sociedad COMCEL S.A., radicó ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de laCámara de Comercio de Bogotá, una solicitud de Integración de Tribunal deArbitramento.
11. El Tribunal de Arbitramento, mediante providencia de 26 de septiembre de 2014,decidió elevar la presente consulta ante el Tribunal de Justicia de la ComunidadAndina.
B. ARGUMENTOS DEL DEMANDANTE.
La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:
12. Manifiesta, que en el contrato suscrito por las partes se acordó que la ETB debíapagar a COMCEL unas sumas por Tráfico de Larga Distancia InternacionalEntrante.
13. Sostiene, que como a la fecha de suscripción del mencionado contrato la CRT nohabía fijado los valores por concepto de cargo de acceso para llamadas TPBCLDa las redes TMC o PCS, las partes acordaron dichos valores.
14. Indica, que en el marco de la Resolución 463 de 2001, expedida por la CRT,COMCEL solicitó a la ETB que para el tráfico internacional cursado desde enerode 2002 se aplicaran los valores establecidos en dicho acto administrativo.
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15. Sostiene, que ETB rechazó la solicitud. Como efecto, COMCEL acudió a la CRTpara que dirimiera el conflicto.
16. Afirma, que la CRT se abstuvo de solucionar el conflicto, argumentando que eracompetente si la ETB lo hubiera solicitado.
17. Indica, que el Tribunal de Arbitramento puede pronunciarse sobre lo solicitado, yaque esto no implica analizar la legalidad de las resoluciones de la CRT.
18. Adiciona, que la ETB debe pagar por concepto de “cargos de acceso” los valoresestablecidos en la Opción 1 “cargos de acceso por minuto”, establecidos en lasResoluciones CRT 463 de 2001 y CRT 489 de 2002.
C. ARGUMENTOS CONTENIDOS CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.
19. Manifiesta, que COMCEL se dirigió a la CRT sin agotar el trámite previsto en elartículo 4.3.13 de la Resolución CRT 087 de 1997.
20. Indica, que la imposición, aprobación, o modificación de las tarifas deinterconexión le corresponde a las autoridades de telecomunicaciones, deconformidad con la Resolución CRT 087 de 1997. Esto tiene su razón de ser enlos bienes protegidos por la normativa sobre la materia: promoción de lacompetencia, el equilibrio competitivo, el aseguramiento de la provisión deservicios públicos, y los derechos de los usuarios de telecomunicaciones.
21. Agrega, que no se pueden someter a un Tribunal Arbitral conflictos que envuelvanun interés público, como sería el caso de asuntos relacionados con lainterconexión.
22. Sostiene, que nunca manifestó su intención de acogerse a la Resolución CRT463. Por lo tanto, no se modificaron las condiciones pactadas.
23. Expresa, que las normas nacionales y las andinas prevén que le corresponde a laCRT resolver las controversias relacionadas con la interconexión.
24. Agrega, que ni siquiera la CRT puede forzar la modificación del precio pactado enun contrato, salvo que se incumplan los topes establecidos.
IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.
25. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretarpor la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de laComunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territoriode los Países Miembros.
V. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.
26. El Tribunal consultante solicita la interpretación de las siguientes normas: artículo30 de la Decisión 462 de la Comisión de la Comunidad Andina, 18 y 20 de laResolución 432 de la Secretaría General de la Comunidad Andina.
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27. El consultante determinó su consulta de la siguiente manera:
Artículo 30 de la Decisión 462
“Sobre esta artículo quisiéramos conocer el alcance del numeral 2) del literalb), en relación a si un acuerdo de interconexión que sea o se convierta eninviable económicamente, o no cubra los costos de interconexión, se vuelvenulo o merece necesariamente una revisión para adecuarse a los principiosestablecidos en el precitado artículo.”Artículo 18 de la Resolución 432
“Sobre este artículo igualmente quisiéramos conocer si un contrato deinterconexión que establezca un cargo que por circunstancias técnicas oeconómicas deja de generar un margen razonable de utilidad, vulnera elcitado artículo y en consecuencia debe ser revisado.
Asimismo es importante conocer qué entiende ese honorable Tribunal por“margen razonable de utilidad más una cuota de costos comunes ocompartidos inherentes a la interconexión.”
Artículo 20 de la Resolución 432
“En relación con este artículo quisiéramos conocer qué se debe entenderpor cargos de interconexión orientada a costos y económicamente eficiente”.
Otros asuntos discutidos.
Además de lo anterior, el consultante afirma que el Tribunal de Justicia de laComunidad Andina expidió providencias contradictorias en relación con lacompetencia de la autoridad de telecomunicaciones para resolver losconflictos de interconexión. Afirmó lo siguiente:
“(…)
En este sentido, se evidencia la contradicción respecto a la citada sentenciaque insta de manera directa a la República de Colombia a retomar elproceso arbitral, para que asuma competencia sobre el conflicto sometido asu consideración y el pronunciamiento contenido en las dos InterpretacionesPrejudiciales antes mencionadas, en las cuales se niega de manera tajantela competencia de la jurisdicción arbitral respecto a los mismos temas ymateria controvertida.
(…)”.
28. Se realizará la interpretación solicitada. De oficio, se interpretarán las siguientesnormas: artículos 1, 2, 3, 4, 29 y 32 de la Decisión 462 de la Comisión de laComunidad Andina; y los artículos 16, 17, 19, 21, 32 y 35 de la Resolución 432 dela Secretaría General de la Comunidad Andina
29. A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:
DECISIÓN 462
(…)
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Artículo 1.- Objetivo
“La presente Decisión tiene como objetivo fomentar el proceso de liberalización progresiva del comercio de los servicios públicos de telecomunicaciones a fin de alcanzar la creación de un Mercado Común Andino de servicios, contribuyendo así al proceso de integración de la Subregión Andina.
Tendrá además los siguientes objetivos específicos:
a) Eliminar las restricciones y obstáculos al libre comercio de losservicios públicos de telecomunicaciones, de acuerdo al cronograma establecido en la presente Decisión; b) Propiciar la armonización de las normas necesarias para laconformación del Mercado Común Andino de telecomunicaciones; c) Proponer definiciones comunes de los servicios detelecomunicaciones en los Países Miembros; d) Propiciar la inversión en los servicios de telecomunicaciones en losPaíses Miembros.”
Artículo 2.- Definiciones
Para los efectos de la presente Decisión, se entiende por:
Homologación de Títulos Habilitantes en la Comunidad Andina: Acto administrativo por el cual la Autoridad de Telecomunicaciones competente de un País Miembro faculta a un proveedor de otro País Miembro para prestar determinados servicios dentro de su territorio en las condiciones que establece la normativa del País Miembro que otorga la homologación.
Interconexión: Todo enlace con los proveedores que suministran redes o servicios públicos de transporte de telecomunicaciones con objeto quelos usuarios de un proveedor puedan comunicarse con los usuarios de otro proveedor y tener acceso a los servicios suministrados por otro proveedor respecto de los que se contraigan compromisos específicos.
Instalaciones esenciales: Toda instalación de una red o servicio público de transporte de telecomunicaciones que: a) Sea suministrada exclusivamente o de manera predominante por unsolo proveedor o por un número limitado de proveedores; y b) Cuya sustitución con miras al suministro de un servicio no seafactible en lo económico o en lo técnico.
Normativa Nacional: Leyes, Reglamentos, Regulaciones y Disposiciones dictadas por la Autoridad Nacional Competente de cada uno de los Países Miembros.
Proveedor Importante: Proveedor que, conforme a lo definido por la Autoridad Nacional Competente, tiene la capacidad de afectar de manera importante las condiciones de participación, desde un punto de vista de los precios y del suministro, en un mercado dado de Servicios Públicos de Transporte de Telecomunicaciones como resultado de:
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a) El control del acceso a las instalaciones esenciales; ob) La utilización de su posición en el mercado.
Proveedor, Operador o Prestador de Servicios: Persona natural o jurídica habilitada por la Autoridad Nacional Competente para el suministro de servicios de telecomunicaciones ofrecidos al público.
Red Pública de Transporte de Telecomunicaciones: Infraestructura pública de telecomunicaciones que permite las telecomunicaciones entre dos o más puntos terminales definidos de una red.
Servicios de Telecomunicaciones: Conjunto de funciones, ofrecidas por un proveedor, que se soportan en redes de telecomunicaciones con el fin de satisfacer necesidades de los usuarios.
Servicio Público de Transporte de Telecomunicaciones: Todo servicio de transporte de telecomunicaciones que un País Miembro prescriba, expresamente o de hecho, que se ofrezca al público en general. Tales servicios pueden incluir, entre otros: telégrafo, teléfono, télex y transmisión de datos caracterizada por la transmisión en tiempo real de información facilitada por los usuarios entre dos o más puntos sin ningún cambio de extremo a extremo en la forma o contenido de dicha información.
Telecomunicaciones: Toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos, datos o información de cualquier naturaleza por líneas físicas, medios radioeléctricos, medios ópticos u otros medios electromagnéticos.
Título Habilitante: Acto administrativo por medio del cual la Autoridad Nacional Competente de un País Miembro faculta a un proveedor para el suministro de servicios de telecomunicaciones o para la instalación y operación de redes.
Usuario: Persona natural o jurídica consumidora de servicios de telecomunicaciones.
Otras definiciones: Para los demás términos y definiciones, esta Decisión se remitirá a lo contenido en los Reglamentos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones -UIT- y la Decisión 439.”
Artículo 3.- Alcance
La presente Decisión abarca todos los servicios de telecomunicaciones y todos los modos de prestación, excepto los servicios de radiodifusión sonora y televisión.
Artículo 4.- Ámbito de Aplicación
“2. Ninguna disposición de esta Decisión se interpretará en el sentido de:
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(…)
c) Limitar o restringir la libre competencia, establecida en cada uno delos Países Miembros;”
(…)
Artículo 29.- Prácticas anticompetitivas
Las prácticas a las que se hace referencia en el artículo anterior incluirán, en particular, las siguientes:
a) Realizar actividades anticompetitivas de subvención cruzada;b) Utilizar información obtenida de competidores con finesanticompetitivos; y, c) No poner oportunamente a disposición de los demás proveedores deservicios la información técnica sobre las instalaciones esenciales y la información comercial-mente pertinente que éstos necesiten para suministrar servicios.
(…)
Artículo 30.- Condiciones para la Interconexión
“Todos los proveedores de servicios públicos de transporte de telecomunicaciones interconectarán obligatoriamente sus redes con las de los proveedores que hayan homologado sus títulos habilitantes, de acuerdo a la normativa nacional de interconexión de cada País Miembro.
La interconexión debe proveerse:
a) En términos y condiciones que no sean discriminatorias, incluidas lasnormas, especificaciones técnicas y cargos. Con una calidad no menos favorable que la facilitada a sus propios servicios similares, a servicios similares suministrados por empresas filiales o asociadas y por empresas no afiliadas;
b) Con cargos de interconexión que:
1. Sean transparentes y razonables;2. Estén orientados a costos y tengan en cuenta su viabilidad
económica;3. Estén suficientemente desagregados para que el proveedor
que solicita la interconexión no tenga que pagar porcomponentes o instalaciones de la red que no se requieranpara el suministro del servicio.
c) En forma oportuna;
d) A solicitud, en puntos adicionales a los puntos de terminación de lared, ofrecidos a la mayoría de los usuarios, sujeto a cargos que reflejen el costo de construcción de las instalaciones adicionales necesarias.
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En caso de negativa de un proveedor a la interconexión, será la Autoridad Nacional Competente la que determine su procedencia.”
(…)
Artículo 32.- Condiciones entre proveedores
“Si un proveedor que solicita una interconexión considera que es objeto de actuaciones que violan las normas o los principios de interconexión o de la libre competencia, recurrirá ante las Autoridades Nacionales respectivas de la materia que se trate, las cuales resolverán de acuerdo con su normativa nacional”.
(…)
Resolución 432
(…)
Artículo 16.- Todo acuerdo de interconexión producto de la negociación entre operadores de redes públicas de telecomunicaciones y toda oferta básica de interconexión deberá contener información relativa a las condiciones generales, económicas y técnicas bajo las cuales se realiza.
Las Autoridades de Telecomunicaciones competentes podrán establecer los mecanismos idóneos para la verificación del cumplimiento de las condiciones establecidas por las mismas.
Los acuerdos de interconexión que sean suscritos entre los operadores de redes públicas de telecomunicaciones y las ofertas básicas de interconexión contemplarán como mínimo las condiciones establecidas en este Título. Esta información será de carácter público, salvo aquellos aspectos confidenciales establecidos por la Autoridad de Telecomunicaciones competente. Las Autoridades de Telecomunicaciones establecerán los mecanismos necesarios para asegurar la debida difusión de estas condiciones.
Artículo 17.- Los acuerdos de interconexión suscritos entre los operadores de redes públicas de telecomunicaciones y las ofertas básicas de interconexión deberán contener cláusulas relativas a los siguientes aspectos:
a) Los servicios a ser prestados mediante la interconexión.b) Los procedimientos que serán utilizados para el intercambio de lainformación necesaria, para el buen funcionamiento y control de la red pública de telecomunicaciones o de los servicios de telecomunicaciones para el mantenimiento de una calidad adecuada en los mismos. c) Las medidas a tomar por cada una de las partes, para garantizar laprivacidad de las comunicaciones de los usuarios y de la información manejada en las mismas, cualquiera sea su naturaleza y su forma.
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d) Los procedimientos a seguir para el intercambio de cuentas,aprobación de facturas, liquidación y pago de las mismas. e) La duración del contrato y procedimientos para su renovación.f) Los mecanismos para la resolución de controversias relacionadascon la interconexión. g) Las causales para la suspensión o terminación del Contrato deInterconexión.
Artículo 18.- Los cargos de interconexión deberán estar orientados a costos, complementados con un margen razonable de utilidad más una cuota de costos comunes o compartidos inherente a la interconexión y suficientemente desagregados para que el proveedor que solicita la interconexión no tenga que pagar por componentes o instalaciones de la red que no se requieran para el suministro del servicio.
Se entenderá por costos comunes o compartidos aquellos que corresponden a instalaciones y equipos o prestaciones compartidos por varios servicios.
Artículo 19.- Los acuerdos de interconexión y las ofertas básicas de interconexión contemplarán los cargos de interconexión a pagarse entre las partes, cuando éstos no sean fijados por la Autoridad de Telecomunicaciones competente del País Miembro.
Artículo 20.- La interconexión deberá ser económicamente eficiente y sostenible, atendiendo a cargos de interconexión orientados a costos que preserven la calidad a costos eficientes.
Artículo 21.- La interconexión se deberá desarrollar bajo el concepto de desagregación de componentes o instalaciones esenciales de la red y funciones. Se considerarán instalaciones esenciales a efectos de interconexión las siguientes:
a) Origen y terminación de comunicaciones a nivel local.b) Conmutación.c) Señalización.d) Transmisión entre Centrales.e) Servicios de asistencia a los abonados, tales como: emergencia,información, directorio, operadora y servicios de red inteligente. f) Acceso a elementos auxiliares y a elementos que sean usados porambas partes al mismo tiempo, siempre y cuando sea factible y económicamente viable, tales como derechos de vía, ductos, postes, torres, energía e instalaciones físicas en general. g) La facturación y recaudación, así como toda aquella informaciónnecesaria para poder facturar y cobrar a los usuarios.
La Autoridad de Telecomunicaciones competente está facultada para establecer una lista mayor de instalaciones consideradas esenciales.
(…)
Artículo 32.- Sin perjuicio de las acciones previstas en el ordenamiento jurídico andino, cualquier controversia que surja durante la ejecución de la interconexión se tratará de resolver entre las partes. En el caso que éstas no logren un entendimiento que ponga fin a la controversia, la
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misma deberá ser sometida a consideración de la Autoridad de Telecomunicaciones competente del país donde se realiza la interconexión, por cualquiera de las partes. La Autoridad de Telecomunicaciones competente deberá decidir dentro de un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días calendario contados a partir de la recepción de la consulta.”
(…)
Artículo 35.- Para efectos de la interconexión, las partes deberán regirse por las normas comunitarias andinas y, en lo no previsto, por las disposiciones contenidas en la legislación de cada País Miembro donde se lleve a cabo la interconexión”.
(…)”.
VI. CONSIDERACIONES.
Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:
A. Preeminencia de la norma comunitaria andina.
B. El contrato de interconexión, su naturaleza. La protección a la libre competencia y los servicios de telecomunicaciones. Los parámetros para establecer los cargos de interconexión. Límite normativo.
C. La autoridad nacional competente para resolver conflictos de interconexión. Análisis en relación con las cláusulas compromisorias pactadas en los contratos de interconexión. La alteración del equilibrio contractual.
D. Coherencia de las providencias emitidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
30. Antes de desarrollar los temas propuestos, el Tribunal llama la atención de que sucompetencia para conocer el presente asunto tiene como antecedentes lasentencia de 26 de agosto de 2011, emitida en el marco del proceso 03-AI-2010, yla Interpretación Prejudicial de 11 de julio de 2012, dictada dentro del proceso 57-IP-2012. Mediante la primera sentencia se hizo una interpretación extensiva delconcepto de juez nacional contenido en los artículos 33 del Tratado de Creacióndel Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y 122 y 123 de su Estatuto, en elsentido de considerar a los árbitros o tribunales de arbitramento como juecesnacionales, en la cual se determinó que cuando éstos son de única o últimainstancia y fallan en derecho, tienen la obligación de solicitar interpretaciónprejudicial cuando conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o secontrovierta alguna de las normas comunitarias andinas, de conformidad con lasprevisiones establecidas en el ordenamiento jurídico comunitario andino. Por suparte, la interpretación prejudicial mencionada reitero lo dicho y concluyó losiguiente:
“(…)
Los árbitros o tribunales de arbitramento que son de única o última instancia y fallan en derecho, se incluyen dentro del concepto de juez nacional contenido en los artículos 33 del Tratado de Creación del Tribunal
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de Justicia de la Comunidad Andina, y 122 y 123 de su Estatuto y, en consecuencia, tienen la obligación de solicitar interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina cuando conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico andino, de conformidad con las previsiones consagradas en la normativa comunitaria.
Por lo señalado anteriormente, el concepto de juez nacional, de acuerdo a las normas comunitarias, alcanza a los árbitros en derecho, que decidirán el proceso, ateniéndose a la Ley, a los principios universales del derecho, a la jurisprudencia y a la doctrina.
(…)”.
A. PREEMINENCIA DE LA NORMA COMUNITARIA ANDINA.
31. De conformidad con la naturaleza del asunto planteado, el Tribunal consideranecesario clarificar en qué consiste el principio de preeminencia de la normativacomunitaria andina. Para lo anterior se reitera lo establecido en la InterpretaciónPrejudicial de 12 de septiembre de 2012, expedida en el marco del proceso 36-IP-2012:
“El Tribunal ha consolidado como principio fundamental del Ordenamiento Comunitario Andino el de “Preeminencia del Derecho Comunitario Andino”, soportándolo en otros principios: el de “Eficacia Directa del Ordenamiento Jurídico Andino”, el de “Aplicabilidad Inmediata del Ordenamiento Jurídico Andino”, y el de “Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino”.
32. Haciendo un análisis de la posición o jerarquía del Ordenamiento Jurídico Andino,ha manifestado que dicho ordenamiento goza de prevalencia respecto de losordenamientos jurídicos de los Países Miembros y respecto de las Normas deDerecho Internacional, en relación con las materias transferidas para la regulacióndel orden comunitario. En este marco ha establecido que en caso de presentarseantinomias entre el Derecho Comunitario Andino y el Derecho interno de losPaíses Miembros, prevalece el primero, al igual que cuando se presente la mismasituación entre el Derecho Comunitario Andino y las normas de Derechointernacional.
33. Dicha posición ha sido reiterada en suficiente jurisprudencia de este HonorableTribunal: Proceso 118-AI-2003. Sentencia de 14 de abril de 2005, publicada enGaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1206, de 13 de junio de 2005;Proceso 117-AI-2003. Sentencia de 14 de abril de 2005, publicada en GacetaOficial del Acuerdo de Cartagena N° 1156, de 10 de mayo de 2005; Proceso 43-AI-2000. Sentencia de 10 de marzo de 2004, publicada en Gaceta Oficial delAcuerdo de Cartagena N° 1079, de 7 de junio de 2004; Proceso 34-AI-2001.Sentencia de 21 de agosto de 2002, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo deCartagena N° 839, de 25 de septiembre de 2002; Proceso 7-AI-98. Sentencia de21 de julio de 1999, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N°490, de 4 de octubre de 1999; Proceso 2-IP-90. Interpretación Prejudicial de 20 deseptiembre de 1990, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 69,de 11 de octubre de 1990; Proceso 2-IP-88. Interpretación Prejudicial de 25 demayo de 1988, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 33, de26 de junio de 1998; Proceso 02-AN-86. Sentencia de 16 de abril de 1986,
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publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 21, de 15 de julio de 1987, entre otras.
34. Un punto fundamental al analizar el tema de la Preeminencia del DerechoComunitario Andino, como se señaló anteriormente, es el principio de Autonomía,el cual desarrolla y consagra como un verdadero sistema jurídico al OrdenamientoJurídico Comunitario, ya que le añade a las características de coherencia yunidad, la de ser un conjunto de principios y reglas estructurales que emanan deél mismo, sin derivarlas de ningún otro ordenamiento jurídico.
35. El Tribunal, acerca del principio de Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino,ha manifestado lo siguiente:
“En este contexto, cabe reiterar que el ordenamiento comunitario no deriva del ordenamiento de los Países Miembros, sea éste de origen interno o internacional, sino del Tratado Constitutivo de la Comunidad. Así, y por virtud de su autonomía, se ratifica que el ordenamiento jurídico de la Comunidad –tanto el primario como el derivado- no depende ni se halla subordinado al ordenamiento interno, de origen internacional, de dichos Países. En consecuencia, los tratados internacionales que celebren los Países Miembros por propia iniciativa, como el del Acuerdo sobre los ADPIC, no vinculan a la Comunidad, ni surten efecto directo en ella, sin perjuicio de la fuerza vinculante que tales instrumentos posean en las relaciones entre los citados Países Miembros y terceros países u organizaciones internacionales”. (Proceso 01-AI-2001. Sentencia de 27 de junio de 2002, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 818, de 23 de julio de 2002).
36. Sin embargo es muy importante tener en cuenta que en virtud del principio decomplemento indispensable, la norma nacional podría regular temas que no seencuentren regulados por la norma comunitaria andina, con el objetivo de lograruna correcta aplicación de ésta última. Sobre este principio el Tribunal hamanifestado lo siguiente:
“(…) no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas”. (Proceso 10-IP-94. Interpretación Prejudicial de 17 de marzo de 1995, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 177, de 20 de abril de 1995).
Lo anterior quiere decir que los Países Miembros no pueden expedir normas sobre asuntos regulados por las normas comunitarias, salvo que sean necesarias para su correcta ejecución y, en consecuencia, no pueden, so pretexto de reglamentar normas comunitarias, establecer nuevos derechos u obligaciones o modificar los ya existentes y previstos en las normas comunitarias.
Así pues, el País Miembro sólo podría haber regulado dicho asunto cuando la propia norma comunitaria explícitamente lo hubiera previsto, o cuando sobre dicho asunto hubiese guardado silencio.” (InterpretaciónPrejudicial expedida el 25 de febrero de 2010, dentro del proceso 115-IP-2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1828, de 30 de abril de 2010).”
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37. De conformidad con lo anterior, la normativa prevalente en temas de interconexiónes la normativa comunitaria andina, lo que quiere decir que cualquier antinomiaentre ésta y la normativa nacional, internacional o contractual, siempre seresuelve a favor de la primera.
38. La normativa nacional de interconexión puede regular ciertos asuntos nocontemplados en la comunitaria andina, de conformidad con el principio decomplemento indispensable. Los contratos de interconexión se encuentranprevistos en la normativa andina y se encuentran basados en el principio deautonomía de la voluntad privada, pero al mismo tiempo en los principios detransparencia, protección al consumidor, libre competencia, y obligatoriedad de lainterconexión, salvaguardando intereses superiores de la colectividad, deconformidad con lo planteado en los acápites siguientes de la presenteprovidencia. Por tal motivo, cualquier acuerdo contractual sobre la materia tieneque permearse y soportarse en la normativa comunitaria, so pena de incurrir ennulidad.
39. Además de lo anterior, el Tribunal estima necesario recordar que la presenteinterpretación prejudicial es de obligatorio cumplimiento por el juez consultante, deconformidad con los artículos 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justiciade la Comunidad Andina, y 127 y 128 de su Estatuto. Su no acatamiento podríadar lugar a la nulidad procesal e incumplimiento de País Miembro en el escenariocomunitario andino, de conformidad con los artículos 26 a 36 del Tratado deCreación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y 107 a 120 de suEstatuto.
40. Es importante transcribir el artículo 128 del Estatuto del Tribunal de Justicia de laComunidad Andina:
“Artículo 128.- Obligaciones especiales y derechos en relación con la interpretación prejudicial
Los Países Miembros y la Secretaría General velarán por el cumplimiento y la observancia por parte de los jueces nacionales de lo establecido respecto a la interpretación prejudicial.
Los Países Miembros y los particulares tendrán derecho a acudir ante el Tribunal en ejercicio de la acción de incumplimiento, cuando el juez nacional obligado a realizar la consulta se abstenga de hacerlo, o cuando efectuada ésta, aplique interpretación diferente a la dictada por el Tribunal.
En cumplimiento de las disposiciones de este Capítulo los jueces nacionales deberán enviar al Tribunal las sentencias dictadas en los casos objeto de interpretación prejudicial”.
B. EL CONTRATO DE INTERCONEXIÓN, SU NATURALEZA. LA PROTECCIÓN A LA LIBRE COMPETENCIA Y LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. PARÁMETROS PARA ESTABLECER LOS CARGOS DE INTERCONEXIÓN. LÍMITE NORMATIVO.
41. Como quiera que el asunto bajo estudio se presenta en el marco de lo estipuladoen un contrato de interconexión, se abordará el tema propuesto, haciendoespecial énfasis en los parámetros para determinar los cargos de interconexión.
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42. Además de lo anterior, se contestará las siguientes cuestiones que el consultanteplanteó sobre los artículos 18 y 20 de la Resolución 432:
“(…) es importante conocer qué entiende ese honorable Tribunal por margen razonable de utilidad más una cuota de costos comunes o compartidos inherentes a la interconexión.”
“En relación con este artículo quisiéramos conocer qué se debe entender por cargos de interconexión orientada a costos y económicamente eficiente”.
43. Respuesta a la primera pregunta formulada: Por margen razonable de utilidad más una cuota de costos comunes o compartidos inherentes a la interconexión, el Tribunal reitera su jurisprudencia2. En este sentido, por margen de utilidad razonable debe entenderse aquella relación ingreso-costo, mediante la cual los ingresos percibidos cubren cómodamente los costos. En otras palabras, una utilidad razonable sólo se obtiene cuando los cargos de interconexión no son de “lucro” excesivo, sino moderados teniendo en cuenta la función social que gira en torno a la prestación del servicio de telecomunicaciones; dicha función social se materializa en el establecimiento de la competencia para alcanzar la calidad, eficiencia y precios convenientes para los usuarios.
44. Respuesta a la segunda pregunta formulada: por cargos de interconexiónorientados a costos y económicamente eficiente, debe entenderse que dichoscargos deben tener en cuenta todos los costos específicos, comunes ocompartidos, y además deben reflejar todas las variables que se presenten en elesquema de interconexión, con el objetivo de brindar continuidad en el servicio,proyección de mantenimiento, mejoramiento de la calidad, prestaciónininterrumpida del servicio, y viabilizando el acceso a redes, todo dentro delequilibrio económico de los proveedores y la viabilidad financiera que permita laintegración de las distintas redes entrantes o incumbentes, dentro de un clima decompetencia. Los costos específicos deben analizarse de conformidad con losservicios prestados: origen, tránsito y terminación de llamada. Los costoscomunes deben ser suficientemente desagregados, sobre la base de que elproveedor que solicita la interconexión no tenga que pagar por componentes oinstalaciones de red que no se requieran para el suministro del servicio, deconformidad con lo previsto en el artículo 21 de la Resolución 432 de la SecretaríaGeneral.
45. Para un mejor entendimiento del tema: se transcribe lo expresado en laInterpretación Prejudicial 79-IP-2014, de 25 de agosto de 2014:
“Antes de abordar el tema del contrato de interconexión, el Tribunal consideraextremadamente necesario determinar lo siguiente: 1) la intención del legisladorcomunitario andino al expedir la Decisión 462 y sus normas complementarias, y 2)las bases axiológicas en que descansa la regulación comunitaria del comercio deservicios de telecomunicaciones.
Lo que se pretendió es que los Países Miembros, mediante la liberalización delservicio público de telecomunicaciones, alcanzaran un fuerte nivel decompetitividad externa y se insertaran en el esquema de la globalización, peropropugnando por la protección de la libre competencia, el bienestar social con la
2 Interpretación Prejudicial 79-IP-2014, de 25 de agosto de 2014.
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salvaguardia integral del consumidor final de los servicios públicos de telecomunicaciones, y un esquema eficiente y transparente en la prestación.
Para esto, la normativa andina buscó generar ciertas bases conceptuales y operativas para lograr una adecuada armonización de las normativas nacionales en materia de interconexión.
El Tribunal en una providencia previa, determinó claramente las bases teleológicas y axiológicas de la normativa bajo estudio. Por esto es conveniente trascribir algunos apartes de la Interpretación Prejudicial de 13 de mayo de 2014, expedida en el marco del proceso 181-IP-2013:
“Para lograr una adecuada interpretación de las normas pertinentes, el Tribunal estima necesario, como parámetro básico e inspirador, determinar claramente cuál es la finalidad tanto de la Decisión 462 de la Comisión de la Comunidad Andina, como de la Resolución 432 de la Secretaría General de la Comunidad Andina.
El artículo 1 de la mencionada Decisión, bajo el título “Objetivo”, muestra el direccionamiento de la misma. Bajo el manto general de la liberalización progresiva de los servicios públicos de telecomunicaciones, busca dar su fundamental contribución a la realización del programa andino de liberación. En adición, abarca ciertos objetivos dirigidos al mercado de las telecomunicaciones en el ámbito comunitario, a saber:
- Eliminación de las restricciones y obstáculos al libre comercio de los servicios públicos de telecomunicaciones.
- Lograr, mediante la aplicación de los parámetros contenidos en la Decisión estudiada, que los Países Miembros armonicen su normativa interna en el campo de las telecomunicaciones.
- Como efecto de lo anterior, lograr conformar un Mercado Común Andino de Telecomunicaciones.
- Generar un escenario propicio para la inversión en el sector de las telecomunicaciones.
Estos puntos se complementan con el soporte considerativo de la Resolución 432:
“Que la consolidación del proceso de liberalización del Comercio de Servicios de Telecomunicaciones en la Comunidad Andina contribuye a incrementar la competitividad, diversificar la capacidad exportadora de estos servicios y a fortalecer la posición comunitaria, como bloque, para lograr una inserción efectiva en el mercado global”;
Además de lo anterior, de un análisis conjunto del articulado de la Decisión 462 y la Resolución 432, se desprenden ciertos principios esenciales que sustentan la regulación comunitaria:
- Aplicación de los principios básicos de la Decisión 439 de la Comisión de la Comunidad Andina: acceso a mercados, trato de nación más favorecida, trato nacional, transparencia y statu quo. Esto es muy importante, ya que se enmarca la liberalización del mercado de servicios de telecomunicaciones,
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en el cuadro general axiológico de la liberalización de servicios. (artículo 5 de la Decisión 462).
- Protección al consumidor final en diferentes aspectos: seguridad y confidencialidad de la información (artículo 8 numeral 3 / Decisión 462); acceso a redes o servicios públicos de telecomunicaciones (artículo 25 numeral 5 / Decisión 462); trato no discriminatorio y con libertad de elección de proveedor (artículo 36 / Decisión 462). La parte considerativa de la Resolución 432 plasma perfectamente dicho principio: “Que la interconexión debe garantizar unas comunicaciones satisfactorias para los usuarios (…)”.
- Protección a la libre competencia en el mercado de telecomunicaciones. (artículos 28 y 29). Igual en el punto anterior, la Resolución 432 en su parte considerativa explicita dicho principio: “Que la interconexión debe garantizar…el fomento y desarrollo justo y adecuado de un mercado competitivo de telecomunicaciones armonizadas, el establecimiento y desarrollo de redes, así como la interoperabilidad de los servicios y el acceso a dichas redes”. Asimismo, se desarrolla en los artículos 4 y 6 de la mencionada resolución).
- Obligatoriedad de la interconexión: no discriminatoria, con cargos de interconexión, oportuna y flexible, y según ciertas condiciones, sobre la incorporación de puntos adicionales de terminación de la red. (artículos 30 de la Decisión 462, y 7 y 8 de la Resolución 432)”.
Ahora bien, con base en este soporte de objetivos y principios para el comercio de servicios de telecomunicaciones en el marco comunitario andino, se puede abordar de una manera idónea cualquier aspecto relacionado con el contrato de interconexión.
El contrato de interconexión es un acuerdo de voluntades entre proveedores de servicios de telecomunicaciones, mediante el cual se regulan los asuntos técnicos y económicos que ambientan y hacen posible el enlace de sus servicios.
El objeto del contrato es la “interconexión”, cuyo marco conceptual se encuentra establecido en el artículo 2 de la Decisión 462 de la siguiente manera:
“Interconexión: Todo enlace con los proveedores que suministran redes o servicios públicos de transporte de telecomunicaciones con objeto quelos usuarios de un proveedor puedan comunicarse con los usuarios de otro proveedor y tener acceso a los servicios suministrados por otro proveedor respecto de los que se contraigan compromisos específicos”.
De lo anterior se desprende que para hablar de interconexión deben existir dos o más proveedores cuyas redes se enlazan para tener acceso reciproco a los clientes y servicios que ofrecen. La definición de la UIT va por la misma línea: los arreglos técnicos y comerciales bajo los cuales los proveedores conectan su equipo, redes y les dan a sus clientes la posibilidad de tener acceso a los clientes, los servicios y las redes de otros proveedores de servicios”3.
3 El desarrollo de esta definición se pude encontrar en Ramírez, Hernández, Fernando. Interconexión de Redes Telefónicas, Disputas y Consensos. Disponible parcialmente en http://books.google.com.ec/books?id=jlDuNFZY7qgC&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false.
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De conformidad con la finalidad y los principios que cobijan la regulación del comercio de servicios de telecomunicaciones en la ámbito andino, se desprende de manera obvia que el contrato de interconexión si bien se soporta en el principio de la autonomía de la voluntad privada, ya que le otorga margen de libertad a los proveedores para pactar ciertos aspectos técnicos, económicos y operativos, tiene un objeto de contenido eminentemente público y, en consecuencia, es estrictamente regulado, vigilado, inspeccionado y monitoreado por los organismos públicos competentes. Por lo tanto, podríamos decir que los mencionados acuerdos tienen una naturaleza mixta, por tal razón merece que descansen sobre una normativa realmente especial para el control de una actividad tan importante en relación con la protección del consumidor, la competencia y el desarrollo de la integración andina.
En el derecho comunitario andino es tan palpable la situación, que a lo largo de las disposiciones que regulan el tema le ponen énfasis a lo “público” en relación con el servicio de telecomunicaciones. Sólo con trascribir el artículo 1 de la Decisión 462 evidenciamos el asunto:
“Artículo 1.- Objetivo
La presente Decisión tiene como objetivo fomentar el proceso de liberalización progresiva del comercio de los servicios públicos de telecomunicaciones a fin de alcanzar la creación de un Mercado Común Andino de servicios, contribuyendo así al proceso de integración de la Subregión Andina.
Tendrá además los siguientes objetivos específicos:
a) Eliminar las restricciones y obstáculos al libre comercio de losservicios públicos de telecomunicaciones, de acuerdo al cronograma establecido en la presente Decisión; b) Propiciar la armonización de las normas necesarias para laconformación del Mercado Común Andino de telecomunicaciones; c) Proponer definiciones comunes de los servicios detelecomunicaciones en los Países Miembros; d) Propiciar la inversión en los servicios de telecomunicaciones en losPaíses Miembros”. Subrayado por fuera del texto.
La Interpretación Prejudicial expedida en el marco del proceso 181-IP-2013, mencionada anteriormente, caracteriza adecuadamente la normativa comunitaria pertinente en consonancia con las afirmaciones precedentes:
“La interconexión en el sector de las telecomunicaciones se ha convertido en la punta de lanza del desarrollo de las condiciones de competencia en el sector. Regular este fenómeno tiene como consecuencia alcanzar un mercado más competitivo, trasparente, sin discriminaciones y, por lo tanto, con mayores beneficios para los usuarios. Además, dicha regulación es una actividad necesaria, dada el esquema actual de productividad, eficiencia y competividad del sector de servicios públicos de telecomunicaciones. El aumento, desarrollo, adecuación y cambio en el campo tecnológico hace que los esquemas de costos, de eficiencia en la prestación y crecimiento varíen a tiempos relativamente cortos; esto hace que los proveedores de servicios tengan ciertos problemas a la hora de fijar los cargos de interconexión, con lo cual la regulación encaja perfectamente como mecanismo de anclaje en un sistema de desarrollo de la competencia.
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Asimismo, es un asunto básico y de suma importancia contar con un sistema eficiente y coherente con los postulados de la libre competencia y los derechos del usuario final, sobre todo porque en mercados dirigidos hacia el desarrollo de la competencia, como el comunitario andino, la interconexión por lo general se plantea entre un proveedor ya instalado y preponderante (incumbente) y nuevos oferentes (entrantes), lo que podría traer problemas de ciertas prácticas restrictivas del primero hacia el segundo
El legislador comunitario andino, preocupado por esta piedra angular para el desarrollo de la competencia en el sector, generó ciertos parámetros que sustentan los esquemas de interconexión en la subregión. La Decisión 462 de la Comisión de la Comunidad Andina, en su Capítulo VIII estableció los principios relativos a la interconexión, y dentro de este fijó las condiciones para la misma, de la siguiente manera (artículo 30):
“Artículo 30.- Condiciones para la Interconexión
Todos los proveedores de servicios públicos de transporte de telecomunicaciones interconectarán obligatoriamente sus redes con las de los proveedores que hayan homologado sus títulos habilitantes, de acuerdo a la normativa nacional de interconexión de cada País Miembro.
La interconexión debe proveerse:
a) En términos y condiciones que no sean discriminatorias, incluidas lasnormas, especificaciones técnicas y cargos. Con una calidad no menos favorable que la facilitada a sus propios servicios similares, a servicios similares suministrados por empresas filiales o asociadas y por empresas no afiliadas;
b) Con cargos de interconexión que:1. Sean transparentes y razonables;2. Estén orientados a costos y tengan en cuenta su viabilidad
económica;3. Estén suficientemente desagregados para que el proveedor
que solicita la interconexión no tenga que pagar porcomponentes o instalaciones de la red que no se requieranpara el suministro del servicio.
c) En forma oportuna;
d) A solicitud, en puntos adicionales a los puntos de terminación de lared, ofrecidos a la mayoría de los usuarios, sujeto a cargos que reflejen el costo de construcción de las instalaciones adicionales necesarias.
En caso de negativa de un proveedor a la interconexión, será la Autoridad Nacional Competente la que determine su procedencia”.
Los parámetros transcritos fueron desarrollados mediante la Resolución 432 de la Secretaría General de Comunidad Andina, por medio de la cual se establecen normas comunes sobre interconexión. Como se dijo anteriormente, su manto axiológico se extiende en conjunto con la Decisión 462. Es así que en sus artículos 18 y 20 se prevén las condiciones económicas de los cargos de interconexión, así:
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“Artículo 18.- Los cargos de interconexión deberán estar orientados a costos, complementados con un margen razonable de utilidad más una cuota de costos comunes o compartidos inherente a la interconexión y suficientemente desagregados para que el proveedor que solicita la interconexión no tenga que pagar por componentes o instalaciones de la red que no se requieran para el suministro del servicio.
Se entenderá por costos comunes o compartidos aquellos que corresponden a instalaciones y equipos o prestaciones compartidos por varios servicios.
(…)
Artículo 20.- La interconexión deberá ser económicamente eficiente y sostenible, atendiendo a cargos de interconexión orientados a costos que preserven la calidad a costos eficientes.”
Una interpretación conjunta de los artículos transcritos, nos conduce a los siguientes elementos esenciales de los cargos de interconexión:
- Obligatoriedad en la interconexión. Los proveedores de servicios públicos de transporte de telecomunicaciones tienen la obligación de interconectarse. Por lo tanto, el esquema de los cargos de interconexión se da en este ámbito de apremio en pro de la competencia y el bienestar social. Si un proveedor se negara a la interconexión, el asunto se ventilará ante la autoridad nacional competente para que tome una decisión al respecto. De todas formas, la normativa comunitaria andina se sustenta sobre el principio de autonomía de la voluntad privada, en el sentido de que las partes pueden acordar las condiciones de interconexión, siempre y cuando se fijen sobre los parámetros establecidos. Esto se desprende de un análisis conjunto de los artículos 30 de la Decisión 462, y 16, 17, 19, 23, 27 y 34 de la Resolución 432, donde se da un margen de acción contractual a los proveedores que se interconectarán para fijar las condiciones generales, económicas y técnicas del enlace, pero todo bajo los parámetros establecidos en la normativa comunitaria y la regulación de la autoridad nacional de telecomunicaciones pertinente.
- Los cargos de interconexión deben estar orientados a costos. Como se dijo líneas arribas, la normativa andina no estaba buscando un método específico para establecer los cargos de interconexión. Una vez consultados todos los antecedentes de la Decisión 462 y de la Resolución 432, el Tribunal no encontró un marco de discusión que le permitiera inferir que hubo una intención plenamente direccionada a escoger un único método sistema para establecer los cargos de interconexión. Lo que sí es evidente, es que desde los primeros borradores de proyecto la intención del legislador comunitario era que los costos fueran un factor determinante para la fijación de los precios de interconexión. En consecuencia, cualquier metodología o esquema utilizado debe garantizar que los cargos tengan en cuenta los costos específicos para la interconexión sobre la base de los servicios prestados: origen, tránsito y terminación de la llamada. Además, cualquier metodología debe dar razón de la relación ingreso-costo, permitiendo que la interconexión sea viable económicamente y, por lo tanto, que sea susceptible de brindar una continuidad en el servicio, una proyección de mantenimiento y mejoramiento de la calidad, prestación ininterrumpida del servicio y viabilizando el acceso a las redes. Es por esto que el artículo 20 de la Resolución 432 prevé que dichos costos preserven la calidad a costos eficientes, ya que la interconexión
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es una herramienta fundamental para el desarrollo de la industria de las telecomunicaciones, soportada en el equilibrio económico de los proveedores y la viabilidad financiera que redunda en la integración de las distintas redes entrantes o incumbentes, dentro de un clima de competencia.
Por lo tanto, el análisis de costos debe reflejar todas las variables que se presenten en un esquema de interconexión. Para una red como la TPBCL, por ejemplo, es esencial el análisis de costos conjuntos y costos exclusivos involucrados en la interconexión.4 Por esta razón es que el artículo 18 de la Resolución 432 prevé que dentro del análisis se debe tener en cuenta una cuota de costos comunes o compartidos inherente a la interconexión y suficientemente desagregados. Dicha norma define qué se entiende por costos comunes: “Se entenderá por costos comunes o compartidos aquellos que corresponden a instalaciones y equipos o prestaciones compartidos por varios servicios.” Además, para lograr unos costos desagregados con el objetivo de “que el proveedor que solicita la interconexión no tenga que pagar por componentes o instalaciones de la red que no se requieran para el suministro del servicio”, el artículo 21 advierte que la interconexión se debe estructurar sobre la base de la desagregación de componentes o instalaciones esenciales de la red y funciones. Presenta una lista no taxativa, a saber: origen y terminación de comunicaciones a nivel local; conmutación; señalización; transmisión entre centrales; servicios de asistencia a los abonados; acceso a elementos auxiliares y a elementos que sean usados por ambas partes al mismo tiempo, si son factibles y económicamente viables; y la facturación y recaudación, así como la información necesaria para poder facturar y cobrar a los usuarios.
Al analizar si se cubren los costos, la autoridad competente deberá hacer un estudio integral de todas las variables y elementos que afectan en los costos, teniendo en cuenta el comportamiento de la interconexión en periodos de tiempo razonables y considerables con la naturaleza de las redes que se enlazan; además deberá establecer de manera global si los beneficios del sistema adoptado disminuye costos, y si la relación costo-ingreso es razonable para pensar en que hay un desbalanceo que justifique una revisión del esquema.
- Complementados con un margen de utilidad razonable. El Tribunal llama la atención en la diferencia existente entre los términos utilizados en la Decisión y la Resolución. Si bien la Decisión habla de “cargos de interconexión razonables”, la Resolución filtró esta palabra en “utilidad razonable”. Teniendo en cuenta que “razonable” en este campo significa moderado en relación con la situación específica, tenemos que entender que “utilidad razonable” quiere decir simplemente que los cargos no pueden ser excesivos y tampoco pueden permitir una actividad pérdida. Significa entonces que para la relación ingreso-costo, una utilidad razonable se da cuando los ingresos cubren cómodamente los costos; de ninguna manera se pude entender a la interconexión como una actividad eminentemente lucrativa. No nos podemos olvidar que la normativa estudiada tiene un piso axiológico, un esquema de principios que impone sobre los hombros de los dueños de redes una función social, es decir, más allá del simple lucro. Por lo tanto, al hablar de utilidad razonable se debe entender que la interconexión está destinada a permitir el establecimiento de
4 Sobre esto se puede ver la Propuesta Regulatoria para la Fijación de los Cargos de acceso a redes fijas y móviles en Colombia.
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la competencia para que redunde en calidad, eficiencia y precios convenientes para los usuarios.
Es importante aclarar en este punto que la “simple remisión” que la normativa comunitaria hace de la UIT y OMC, es un mero complemento a la regulación comunitaria andina en cuanto a la definición de ciertos términos (artículos 1 de la Decisión 462 y 2 de la Resolución 432). Esto no implica que se deban adoptar obligatoriamente las definiciones de la UIT, ya que deben ser consecuentes con las bases axiológicas de la normativa andina sobre la materia. Además, si entran en contradicción con la normativa comunitaria, sobre la base del principio de primacía, resultarían ser inaplicables. Por tal motivo, la autoridad competente deberá analizar si las definiciones o conceptos potencialmente aplicables podrían reñir con el sistema comunitario andino”.
46. (…) el Tribunal advierte que el contenido de los artículos 16, 17 y 19 de laResolución 432 de la Secretaría General de la Comunidad Andina, prevén un pisotemático mínimo para dichos contratos; es decir, establecen los elementosnecesarios del contrato, sin perjuicio de otros que se desprendan de la naturalezadel mismo. Estos son:
- Los servicios que se prestarán mediante la interconexión.
- Los procedimientos que se emplearán para el cruce de información para garantizar la calidad de la prestación del servicio.
- Las obligaciones que asumen las partes para garantizar el derecho fundamental a la privacidad de todos los usuarios que utilicen las redes interconectadas.
- Los procedimientos a seguir para facturación, liquidación, intercambio y pago de cuentas.
- La duración del contrato y forma de renovación.
- El mecanismo para la resolución de controversias relacionadas con la interconexión antes de que se comience a ejecutar el contrato. Una vez se ponga en práctica el acuerdo, la competencia para la solución de controversias le corresponderá a la autoridad nacional competente, de conformidad con el acápite C de la presente providencia.
- Las causales de suspensión o terminación del contrato de interconexión.
- Los cargos de interconexión, de conformidad con lo mencionado líneas arriba, si estos no son fijados por la Autoridad de Telecomunicaciones competente. En este sentido, la mencionada clausula suple el silencio de la autoridad competente en la materia. En consecuencia, si la autoridad se pronuncia sobre esto, la autonomía de la voluntad queda desplazada.
- La información relativa a las condiciones generales, económicas y técnicas bajo las cuales se realiza la interconexión.
Es importante resaltar que todas las cláusulas que se pacten en un contrato de interconexión, deben plasmarse sin contradecir las condiciones de interconexión establecidas en la normativa comunitaria andina sobre la materia y, sobre todo, sin vulnerar los principios básicos que sustentan la misma. También es importante recalcar que el contrato de interconexión al tener un carácter mixto, de
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conformidad con lo ya explicado, está sometido a un estricto control y vigilancia por las autoridades nacionales competentes, soportadas en los sistemas jurídicos comunitario andino y nacional con base en el principio de complemento indispensable explicado supra.
(…) Por el objeto del contrato de interconexión, sus particularidades y especificidades en cada caso concreto, lo que se puede establecer son las pautas mínimas temáticas para el acuerdo de las partes, tal como lo hizo la norma comunitaria en las normas estudiadas, pero bajo el entendido de que por la naturaleza del asunto la función de regulación estatal está muy presente.
Ahora, no se puede perder de vista que estamos en frente de acuerdos sobre “instalaciones esenciales”, que en materia de telecomunicaciones se presenta como la concreción de la teoría de las “facilidades esenciales”5, donde la regulación para evitar prácticas anticompetitivas es fundamental. La Decisión 462 la realiza en el artículo 2, con los siguientes requisitos:
“Instalaciones esenciales: Toda instalación de una red o servicio público de transporte de telecomunicaciones que:
a) Sea suministrada exclusivamente o de manera predominante por un soloproveedor o por un número limitado de proveedores; y
5 Sobre la teoría de las facilidades se puede ver Petrecolla Diego A. y otro. El MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES DESDE UNA PERSPECTIVA DE LA DEFENSA DE LA COMPETENCIA. Disponible en: www.catedra-piaggi.com.ar/biblio/mercado_telecomunicaciones.doc. En dicho texto se dice lo siguiente:
“La doctrina de las facilidades esenciales fundamenta la base para la imposición de regulaciones sobre una firma (o grupo de ellas) que se niega a proveer a una (o a varias firmas) rivales algún insumo esencial para la producción de un bien en un mercado particular en el cual ambas son competidoras.
“De esta forma, la doctrina de las facilidades esenciales busca prevenir que una firma con un control monopólico sobre un insumo esencial excluya actuales o potenciales competidores o que extienda su monopolio sobre el producto final. Esta limitación se encuentra justificada en el principio básico de la política antimonopolio el cual indica que el bienestar del consumidor es incrementado por una vigorosa competencia (Viscusi, Vernon y Harrington, 2000). Con lo cual, aun cuando hay variaciones en el significado que se otorga al concepto en distintos países, una de las aplicaciones más generalizadas es la que corresponde a la existencia de dos mercados verticalmente relacionados, con una firma o grupo de firmas que detenta una posición de dominio en uno de ellos y compite, o puede competir, con sus clientes o proveedores en el otro mercado.
Sin embargo, a través del tiempo se han determinado tres puntos que han sido enunciados como lineamientos en el análisis para determinar que situaciones deben ser caracterizadas como una facilidad esencial. A continuación se realiza un breve análisis de cada uno de los tres puntos que resumen los criterios al momento de identificar la presencia de una facilidad esencial.
1. a. La facilidad esencial debe ser provista en condiciones monopólicas
(…)
1.b. La facilidad esencial no se encuentra disponible en la actualidad proveniente de otra fuente y la firma competidora carece de posibilidades de duplicar la misma por motivos económicos.
(…)
1.c. El acceso a la facilidad esencial es necesario para mantener la competencia.
(…)”.
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b) Cuya sustitución con miras al suministro de un servicio no sea factible enlo económico o en lo técnico.”
La regulación de las instalaciones esenciales para garantizar la competencia es evidentemente necesaria y trasciende la esfera eminentemente privada. Es tan así que la misma decisión relaciona el concepto de instalación esencial con la figura del proveedor importante, de la siguiente manera:
“Proveedor Importante: Proveedor que, conforme a lo definido por la Autoridad Nacional Competente, tiene la capacidad de afectar de manera importante las condiciones de participación, desde un punto de vista de los precios y del suministro, en un mercado dado de Servicios Públicos de Transporte de Telecomunicaciones como resultado de: a) El control del acceso a las instalaciones esenciales; ob) La utilización de su posición en el mercado.”
En consecuencia, la regulación de la prestación del servicio público de telecomunicaciones sobre la base de la libre competencia, es tan trascendental que de ninguna manera se puede dejar en libertad de ejecución a los particulares”.
C. LA AUTORIDAD COMPETENTE PARA RESOLVER CONFLICTOS DE INTERCONEXIÓN. ANÁLISIS EN RELACIÓN CON LAS CLÁUSULAS COMPROMISORIAS PACTADAS EN LOS CONTRATOS DE INTERCONEXIÓN. LA ALTERACIÓN DEL EQUILIBRIO CONTRACTUAL.
47. En este acápite el Tribunal resolverá las siguientes cuestiones que presenta elconsultante en relación con los artículos 30 de la Decisión 486 y 18 de laResolución 432:
“Sobre esta artículo quisiéramos conocer el alcance del numeral 2) del literal b),en relación a si un acuerdo de interconexión que sea o se convierta en inviableeconómicamente, o no cubra los costos de interconexión, se vuelve nulo o merecenecesariamente una revisión para adecuarse a los principios establecidos en elprecitado artículo.”
“Sobre este artículo igualmente quisiéramos conocer si un contrato deinterconexión que establezca un cargo que por circunstancias técnicas oeconómicas deja de generar un margen razonable de utilidad, vulnera el citadoartículo y en consecuencia debe ser revisado.”
Además de lo anterior, y teniendo en cuenta que en el caso particular se discute lacompetencia para solucionar conflictos de interconexión, lo primero que aclararáel Tribunal es la autoridad competente para resolver conflictos de interconexión. Ycomo quiera que el asunto en debate tiene que ver con ciertas cláusulas pactadasen un contrato de interconexión, se hará un análisis de las cláusulascompromisorias pactadas en los contratos de interconexión.
48. Respuesta a las dos preguntas formuladas por el Tribunal consultante: si uncontrato de interconexión se torna inviable económicamente o no cubre los costosde interconexión, o por circunstancias técnicas o económicas deja de generar unmargen razonable de utilidad de conformidad con los parámetros establecidos enel literal b) del artículo 30 de la Decisión 462, podría ser revisado cuando la
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ruptura del equilibrio económico acaezca por circunstancias imprevistas e imprevisibles.
49. Los contratos de interconexión al ser de tracto sucesivo, y teniendo en cuenta loselementos de los cargos de interconexión determinados en el acápite B de lapresente providencia, podrían ser revisados para mantener dichos elementos,cuando por situaciones imprevistas o imprevisibles generen que su ejecución seaexcesivamente onerosa para una de las partes. Una ruptura de los costoscomplementados más un margen de utilidad razonable por cuestiones imprevistaso imprevisibles en el marco de la ejecución del contrato, deben ser atendidosmediante una revisión ante la autoridad competente, quien determinaría lo quecorresponda para preservar el equilibrio económico.
50. Ahora bien, el Tribunal ve pertinente y necesario ahondar un poco sobre elequilibrio económico que debe existir en los contratos de interconexión. Lascondiciones económicas de los escenarios donde se presta el servicio detelecomunicaciones pueden ser volátiles. Existen muchos factores que puedenafectar la economía, el mercado y los esquemas de precios y transacciones de unpaís, que efectivamente pueden perturbar el equilibrio económico de los contratos,específicamente de aquellos que se conocen como de tracto sucesivo o quedespliegan su ejecución a lo largo del tiempo (principio Rebus sic stantibus).
51. No hay que olvidar que uno de los Principios Generales del Derecho, y que tiene un fuerte efecto en el sistema jurídico contractual, es el principio de buena fe; los contratantes deben actuar de manera transparente, leal y adecuada en sus transacciones. Este principio en materia de contratos ha sido el soporte de figuras de revisión tanto en el campo público o privado: la teoría de la imprevisión6, o la ecuación contractual que propugna por el mantenimiento del equilibrio económico y financiero del contrato estatal7. Se busca, lo por tanto, que una de los contratantes no resulte altamente perjudicado por situaciones imprevistas que afecten el equilibrio del contrato en la etapa de su ejecución, proponiendo su revisión para encauzar la onerosidad, utilidad o eficiencia del contrato, es decir, preservar las condiciones que se tenían al momento de la celebración del mismo.
52. Las preguntas que necesariamente debe contestar el Tribunal son: ¿quién es laautoridad competente para resolver conflictos de interconexión? y ¿quién es laautoridad competente para resolver conflictos de equilibrio económico del contratode interconexión?
53. Para lo anterior, se reitera lo expresado en las Interpretaciones Prejudicialesexpedidas en el marco del proceso 181-IP-2013 y 79-Ip-2014, referenciadaslíneas arriba:
“El presente acápite se desarrollará con el objetivo de definir quién es la autoridadcompetente para resolver conflictos de interconexión, para lo cual se harámención a lo dispuesto en la Decisión 462 de la Comisión de la ComunidadAndina y a la Resolución 432 de la Secretaría General
La Decisión 462 de la Comisión de la Comunidad Andina en su artículo 32,enuncia que en el evento de que un proveedor considere que existen actuaciones
6 Sobre la Teoría de la imprevisión se puede ver: Pereira Fredes, Esteban, Sobre la Teoría de la Imprevisión, Revista Interdisciplinaria de Ciencias Jurídicas. La Razón del Derecho, 1ra edición. Julio a Diciembre de 2009.
7 Sobre esto se puede ver Escobar Henríquez, Álvaro. El Contrato Estatal de Obra. Ediciones Jurídicas Ibañez, Santa fe de Bogotá, 1999.
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atentatorias a las normas o principios de interconexión o libre competencia, deberá recurrir a la Autoridad Nacional Competente para que resuelva de acuerdo a la norma nacional. Existe por tanto, expresa disposición de la norma andina, que remite la competencia para resolución de conflictos de interconexión, a la autoridad nacional y bajo los lineamientos de la ley interna.
Por su parte, el artículo 32 de la Resolución 432 de la Secretaría General, de igual forma le otorga competencia a la Autoridad de Telecomunicaciones del país donde se realiza la interconexión, para solucionar las controversias que se susciten por este evento. Esto significa que ninguna otra autoridad nacional tiene la facultad de dirimir este tipo de controversias; la voluntad del legislador comunitario es clara: la resolución de conflictos en materia de interconexión estará a la cabeza de la Autoridad de Telecomunicaciones competente, que en el caso colombiano es la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (CRT), hoy denominada “Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC).
Profundizando el estudio del mencionado artículo 32, se prevé que en caso de controversia durante la ejecución de la interconexión, se seguirán los siguientes pasos:
- Arreglo directo entre las partes. La norma propone en primer término un acercamiento de los involucrados para solucionar el conflicto.
- Si no se llegare a una solución negociada, a petición de parte se someterá la controversia a consideración de la Autoridad de Telecomunicaciones pertinente, para que tome una decisión en el plazo de cuarenta y cinco (45) días calendario.
(…) Pese a que el artículo 32 de la Resolución 432 de la Secretaría General direcciona la competencia a la autoridad nacional en el evento de conflictos de interconexión, el artículo 17 literal f) de la misma Resolución, prevé que en los acuerdos de interconexión suscritos entre los operadores de redes públicas de telecomunicaciones y en las ofertas básicas de interconexión, deberán plasmarse cláusulas sobre los mecanismos para la resolución de controversias relacionadas con la interconexión.
El Tribunal entiende que en cuestiones de ejecución de la interconexión, estamos frente a una antinomia en el mismo cuerpo normativo. Esto se resuelve a la luz del principio de especialidad; el artículo 32 de la Resolución 432 se encuentra en el capítulo IV, denominado “Solución de Controversias”, mientras que el artículo 17 literal f) se encuentra en el capítulo I, denominado “Generales”. Como el artículo 32 es especial frente al 17 literal f), evidentemente el aplicable es el primero, esto quiere decir que todo lo relacionado con conflictos que surjan en la “ejecución de la interconexión”, es de competencia exclusiva de la Autoridad de Telecomunicaciones respectiva8. Las controversias anteriores a dicha ejecución pueden solucionarse de conformidad con el mecanismo que las partes adopten.
(…) En conclusión, la normativa comunitaria confiere a la autoridad competente una línea coherente de regulación en el sector de las telecomunicaciones, lo que implica armonía en todos los aspectos, inclusive en la solución de conflictos.
8 En este mismo sentido se debe entender el artículo 32 de la Decisión 462 de Comisión de la Comunidad Andina.
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Refiriéndonos en concreto a la primera frase del artículo 32 de la Resolución 432, el cual dice: “Sin perjuicio de las acciones previstas en el ordenamiento jurídico andino”, se entiende que una vez decidido el asunto en la vía administrativa por la autoridad competente, se puede acudir al mecanismo de solución de controversias andino; específicamente a la acción de incumplimiento si se considera que la autoridad competente vulneró el ordenamiento jurídico andino al resolver el conflicto (artículos 23 a 31 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y 49, 107 a 111 de su Estatuto).
De todas formas, el Tribunal advierte que también se puede recurrir a los mecanismos nacionales de impugnación de actos administrativos, y en este evento se deberá utilizar, en la instancia pertinente, la figura de la interpretación prejudicial. Lo anterior, de conformidad con las previsiones del artículo 31 del Tratado de Creación del Tribunal, claramente delimitado en la Interpretación Prejudicial expedida en el marco del proceso 207-IP-2013.9
(…)”.
“El Tribunal considera importante ahondar un poco más en la siguiente cuestión: ¿cuándo tiene competencia la Autoridad de Telecomunicaciones para la solución de controversias en materia de telecomunicaciones?:
- Cuando estemos en frente de cualquier controversia en la “ejecución de la interconexión”, es decir, cuando se esté poniendo en práctica el contrato de interconexión. Cuando se habla de cualquier controversia se debe entender en relación con asuntos o temas incluidos en el contrato, o que aunque no se incluyan en el mismo se desprendan de él, o se presenten con ocasión de la ejecución del contrato. Esto quiere decir que la competencia de la autoridad en
9 En esta providencia el Tribunal expresó lo siguiente:
“El artículo 31 del Tratado de Creación del TJCA prevé que el juez nacional, de conformidad con los mecanismos internos de control de validez y reparación establecidos en su derecho interno, conozca de las demandas presentadas por los particulares cuando sus derechos resulten afectados si el respectivo País Miembro no adopta las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas comunitarias, o cuando adopta o emplea medidas que sean contrarias a éstas u obstaculicen su aplicación.
El mecanismo previsto en el artículo 31 del Tratado del TJCA tiene las siguientes características:
a. Los sujetos activos son las personas naturales o jurídicas.
b. Los jueces competentes son los jueces nacionales que conozcan las acciones internasrespectivas.
c. El procedimiento utilizado es el correspondiente a la acción interna, de conformidad con lasprevisiones procesales del derecho nacional.
d. El objeto: que el juez nacional declare la invalidez de una norma interna por contrariar elordenamiento jurídico comunitario andino, o que determine la responsabilidad extracontractual del país miembro por su incumplimiento.
e. Si el particular escoge la vía del artículo 31 del Tratado, ya no puede acudir simultáneamenteal Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina mediante la acción de incumplimiento.
f. El juez de última instancia que conoce un asunto con base en el mecanismo del artículo 31del Tratado de Creación del TJCA, debe solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad una interpretación prejudicial, de conformidad con las previsiones del derecho comunitario andino sobre la materia.”
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telecomunicaciones no se da únicamente en relación con los asuntos contenidos en los artículos 16, 17 y 19 de la Resolución 432, sino de cualquier otro tema que se desprenda del contrato al ser ejecutado, o de situaciones que se presenten o se desprenda de su propia puesta en marcha.
- Cuando las partes en conflicto no hayan podido llegar a un acuerdo directo para la solución de la controversia. Esto quiere decir que es un requisito de procedibilidad intentar el arreglo directo antes de acudir a la autoridad competente. Esto se debe demostrar con cualquier medio de prueba aceptado por la normativa procesal interna.
Se desprende de lo dicho, que las partes pueden pactar formas de solución de controversias en relación con conflictos que surjan antes de la ejecución del contrato. Por ejemplo, si el contrato no se pudo ejecutar por incumplimiento de alguna de las partes, dicha situación puede ser dirimida mediante el mecanismo estipulado; pero una vez en ejecución el contrato la competencia es exclusiva y excluyente de la Autoridad de Telecomunicaciones competente. El efecto de no respetar lo mencionado es la nulidad por vicio de incompetencia”.
54. Ahora bien, la pregunta obligada, es ¿quién resuelve una controversia en relacióncon la restauración de la ecuación contractual?
55. La respuesta se encuentra líneas arriba. La autoridad de telecomunicaciones, quepara el caso colombiano es la “CRC”, es quien tiene la competencia exclusiva yexcluyente para solucionar conflictos en la ejecución de la interconexión, dondeencajaría claramente la ruptura del equilibrio contractual cuando se estéejecutando el contrato. El incumplimiento de esta previsión generaría unincumplimiento de la normativa comunitaria andina, con todas las implicacionesque esto acarrea.
56. El Tribunal arbitral deberá determinar si la controversia sometida a suconsideración se presentó por asuntos acaecidos en la etapa de ejecución delcontrato de acceso, uso e interconexión entre COMCEL S.A. y la ETB, para asídeterminar su competencia para conocer el caso, respetando el ordenamientojurídico comunitario andino.
D. COHERENCIA DE LAS PROVIDENCIAS EMITIDAS POR EL TRIBIUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
57. El consultante afirma que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina expidióprovidencias contradictorias en relación con la competencia de la autoridad detelecomunicaciones para resolver los conflictos de interconexión. Afirmó losiguiente:
“(…)
En este sentido, se evidencia la contradicción respecto a la citada sentencia que insta de manera directa a la República de Colombia a retomar el proceso arbitral, para que asuma competencia sobre el conflicto sometido a su consideración y el pronunciamiento contenido en las dos Interpretaciones Prejudiciales antes mencionadas, en las cuales se niega de manera tajante la competencia de la jurisdicción arbitral respecto a los mismos temas y matera controvertida-
(…)”
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58. El Tribunal considera necesario mostrar la coherencia de sus providencias.59. En referencia a la supuesta contradicción que argumenta el solicitante en relación
con la jurisprudencia del Tribunal, se advierte que dicha apreciación no tieneasidero. Entre la sentencia expedida en el marco del proceso 03-AI-2010 y lasposteriores interpretaciones prejudiciales, dentro de las que se encuentra comoprovidencia hito la expedida el 13 de mayo de 2014 en el marco del proceso 181-Ip-2013, seguida en línea jurisprudencial con la expedida el 25 de agosto de 2014en el marco del proceso 79-IP-2014, no se encuentra ningún problema deincompatibilidad conceptual o antinómico.
60. Lo primero que observa el Tribunal, es que la sentencia expedida en el marco delproceso 03-AI-2010 resuelve un asunto de incumplimiento, mientras que lasposteriores providencias interpretan las normas comunitarias aplicables al casoconcreto, dentro de las que se encuentran las normas sobre competencia pararesolver conflictos de interconexión.
61. La sentencia de incumplimiento reseñada abordó el asunto sin inmiscuirse en elfondo del conflicto de interconexión, ni mucho menos en relación con lacompetencia para dirimir asuntos en dicha materia. Resolvió que la República delColombia había incurrido en incumplimiento por la omisión del Consejo de Estadoal no solicitar la Interpretación Prejudicial obligatoria, ya que dicho organismojudicial debió actuar como verdadero juez comunitario y consultar si lostribunales de arbitramentos tenían la obligación de presentar la consultaprejudicial cuando conocieran de un caso donde se deba aplicar o se controviertala aplicación de una norma comunitaria andina. Para sustentar esto el Tribunalamplió el concepto de juez nacional para los árbitros cuando son de única o últimainstancia y fallan en derecho, y estableció que estos últimos tienen la obligaciónde solicitar la interpretación prejudicial obligatoria en dichos casos. En ningúnmomento invistió a los tribunales arbitrales de competencia para conocer deconflictos de interconexión.
62. En las interpretaciones prejudiciales reseñadas, por el contrario, el Tribunal entróa interpretar las normas que se debían aplicar para resolver el caso particular. Eneste análisis consideró que la Autoridad en Telecomunicaciones, que para el casocolombiano es la “CRC”, es quien tiene la competencia exclusiva y excluyentepara solucionar conflictos de ejecución de interconexión. El Tribunal simplementeinterpretó las normas sobre competencia, asunto que no se abordó en lasentencia de incumplimiento porque no era el espacio procesal para ello. Por estemotivo, no existe ninguna clase de contradicción.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,
CONCLUYE:
PRIMERO: La normativa prevalente en temas de interconexión es la normativa comunitaria andina, lo que quiere decir que cualquier antinomia entre ésta y la normativa nacional, internacional o contractual, siempre se resuelve a favor de la primera.
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La normativa nacional de interconexión puede regular ciertos asuntos no contemplados en la comunitaria andina, de conformidad con el principio de complemento indispensable. Los contratos de interconexión se encuentran previstos en la normativa andina, y se encuentran basados en el principio de autonomía de la voluntad privada, pero al mismo tiempo en los principios de transparencia, protección al consumidor, libre competencia, y obligatoriedad de la interconexión, salvaguardando intereses superiores de la colectividad, de conformidad con lo planteado en los acápites siguientes de la presente providencia. Por tal motivo, cualquier acuerdo contractual sobre la materia tiene que permearse y soportarse en la normativa comunitaria so pena de incurrir en nulidad.
Además de lo anterior, el Tribunal estima necesario recordar que la presente interpretación prejudicial es de obligatorio cumplimiento por el juez consultante, de conformidad con los artículos 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y 127 y 128 de su Estatuto. Su no acatamiento podría dar lugar nulidad procesal e incumplimiento de País Miembro en el escenario comunitario andino, de conformidad con los artículos 26 a 36 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y 107 a 120 de su Estatuto.
SEGUNDO: Respuesta a la primera pregunta formulada: Por margen razonable de utilidad más una cuota de costos comunes o compartidos inherentes a la interconexión, el Tribunal reitera su jurisprudencia10. En este sentido, por margen de utilidad razonable debe entenderse aquella relación ingreso-costo, mediante la cual los ingresos percibidos cubren cómodamente los costos. En otras palabras, una utilidad razonable sólo se obtiene cuando los cargos de interconexión no son de “lucro” excesivo, sino moderados teniendo en cuenta la función social que gira en torno a la prestación del servicio de telecomunicaciones; dicha función social se materializa en el establecimiento de la competencia para alcanzar la calidad, eficiencia y precios convenientes para los usuarios.
Respuesta a la segunda pregunta formulada: por cargos de interconexión orientados a costos y económicamente eficiente, debe entenderse que dichos cargos deben tener en cuenta todos los costos específicos, comunes o compartidos, y además deben reflejar todas las variables que se presenten en el esquema de interconexión, con el objetivo de brindar continuidad en el servicio, proyección de mantenimiento, mejoramiento de la calidad, prestación ininterrumpida del servicio, y viabilizando el acceso a redes, todo dentro del equilibrio económico de los proveedores y la viabilidad financiera que permita la integración de las distintas redes entrantes o incumbentes, dentro de un clima de competencia. Los costos específicos deben analizarse de conformidad con los servicios prestados: origen, tránsito y terminación de llamada. Los costos comunes deben ser suficientemente desagregados, sobre la base de que el proveedor que solicita la interconexión no tenga que pagar por componentes o instalaciones de red que no se requieran para el suministro del servicio, de conformidad con lo previsto en el artículo 21 de la Resolución 432 de la Secretaría General.
10 Interpretación Prejudicial 79-IP-2014, de 25 de agosto de 2014.
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Lo anterior tiene soporte lo expresado en la Interpretación Prejudicial 79-IP-2014, de 25 de agosto de 2014, que se reitera en la presente providencia.
TERCERO: Respuesta las dos preguntas formuladas por el Tribunal consultante:
si un contrato de interconexión se torna inviable económicamente o no cubre los costos de interconexión, o por circunstancias técnicas o económicas deja de generar un margen razonable de utilidad de conformidad con los parámetros establecidos en el literal b) del artículo 30 de la Decisión 462, podría ser revisado cuando la ruptura del equilibrio económico acaezca por circunstancias imprevistas e imprevisibles.
Los contratos de interconexión al ser de tracto sucesivo, y teniendo en cuenta los elementos de los cargos de interconexión determinados en el acápite B de la presente providencia, podrían ser revisados para mantener dichos elementos, cuando por situaciones imprevistas o imprevisibles generen que su ejecución sea excesivamente onerosa para una de las partes. Una ruptura de los costos complementados más un margen de utilidad razonable por cuestiones imprevistas o imprevisibles en el marco de la ejecución del contrato, deben ser atendidos mediante una revisión ante la autoridad competente, quien determinaría lo que corresponda para preservar el equilibrio económico.
Las preguntas que necesariamente debe contestar el Tribunal son: ¿quién es la autoridad competente para resolver conflictos de interconexión? y ¿quién es la autoridad competente para resolver conflictos de equilibrio económico del contrato de interconexión?
La Autoridad de Telecomunicaciones tiene competencia para la solución de controversias en materia de telecomunicaciones cuando:
- Cuando estemos en frente de cualquier controversia en la
“ejecución de la interconexión”, es decir, cuando se esté poniendo en práctica el contrato de interconexión. Cuando se habla de cualquier controversia se debe entender en relación con asuntos o temas incluidos en el contrato, o que aunque no se incluyan en el mismo se desprendan de él, o se presenten con ocasión de la ejecución del contrato. Esto quiere decir que la competencia de la autoridad en telecomunicaciones no se da únicamente en relación con los asuntos contenidos en los artículos 16, 17 y 19 de la Resolución 432, sino de cualquier asunto que se desprenda del contrato al ser ejecutado o de situaciones que se presenten o se desprenda de su propia puesta en marcha.
- Cuando las partes en conflicto no hayan podido llegar a un acuerdo
directo para la solución de la controversia. Esto quiere decir que es un requisito de procedibilidad intentar el arreglo directo antes de acudir a la autoridad competente. Esto se debe demostrar con cualquier medio de prueba aceptado por la normativa procesal interna.
Se desprende de lo dicho, que las partes pueden pactar formas de solución de controversias en relación con conflictos que surjan antes de la
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ejecución del contrato. Por ejemplo, si el contrato no se pudo ejecutar por incumplimiento de alguna de las partes, dicha situación puede ser dirimida mediante el mecanismo estipulado por las partes; pero una vez en ejecución el contrato la competencia es exclusiva y excluyente de la Autoridad de Telecomunicaciones competente. El efecto de no respetar lo mencionado es la nulidad por vicio de incompetencia. Ahora bien, la pregunta obligada, es ¿quién resuelve una controversia en relación con la restauración de la ecuación contractual?
La respuesta se encuentra líneas arriba. La autoridad de telecomunicaciones, que para el caso colombiano es la “CRC”, es quien tiene la competencia exclusiva y excluyente para solucionar conflictos en la ejecución de la interconexión, donde encajaría claramente la ruptura del equilibrio contractual cuando se esté ejecutando el contrato. El incumplimiento de esta previsión generaría un incumplimiento de la normativa comunitaria andina, con todas las implicaciones que esto acarrea.
El Tribunal arbitral deberá determinar si la controversia sometida a su consideración se presentó por asuntos acaecidos en la etapa de ejecución del contrato de acceso, uso e interconexión entre COMCEL S.A. y la ETB, para así determinar su competencia para conocer el caso, respetando el ordenamiento jurídico comunitario andino.
CUARTO: Entre la sentencia expedida en el marco del proceso 03-AI-2010 y las
posteriores interpretaciones prejudiciales, dentro de las que se encuentra como providencia hito la expedida el 13 de mayo de 2014 en el marco del proceso 181-IP-2013, seguida en línea jurisprudencial con la expedida el 25 de agosto de 2014 en el marco del proceso 79-IP-2014, no se encuentra ningún problema de incompatibilidad conceptual o antinómico, de conformidad con lo establecido en la presente providencia.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Tribunal arbitral, al emitir el laudo en el proceso conformado para dirimir las controversias entre la COMCEL S.A. y ETB, debe adoptar la presente interpretación. Asimismo, debe dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA
José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO
De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.
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Luis José Diez Canseco Núñez Gustavo García Brito PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese al Tribunal de Arbitramento mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
PROCESO 148-IP-2014
Interpretación prejudicial de oficio, de los artículos 71 y 73 literal a) y 93 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena con fundamento en lo solicitado por el Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador. Marca: CORONA Y DISEÑO DE CORONA. Actor: sociedad NABISCO INC. Proceso interno Nº. 17811-2013-2843. Magistrada ponente: Dra. Cecilia L. Ayllón Q.
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinte días del mes de febrero del año dos mil quince. VISTOS: El 6 de octubre de 2014, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 01, remitió a este Órgano Jurisdiccional, solicitud para que proceda a la Interpretación Prejudicial de los artículos 83 literal e) inciso segundo, 102, 104 y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344, así como de las normas correspondientes de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 17811-2013-2843 (antes 2120-1995); El auto de 3 de diciembre de 2014, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante.
A. ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: Partes en el proceso. Demandante : Sociedad NABISCO INC.
GACETA OFICIAL 11/05/2015 51 de 64 Demandados : Presidente del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, Director Nacional de Propiedad Industrial (Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca) y Procurador General del Estado de la República del Ecuador. Tercero interesado : Sociedad LOCERÍA COLOMBIANA S.A. Hechos.
1. El registro de la marca originaria CORONA Y DISEÑO DE CORONA se efectuó el 02 de
julio de 1964, siendo el titular originario de la marca Landers Frary & Clark. El 10 de junio de 1966, se realizó el cambio de nombre de la marca, en virtud de la fusión de la referida sociedad con JB Williams Company de New York. A su vez, esta última sociedad transfirió el 31 de julio de 1972 la marca CORONA Y DISEÑO DE CORONA a JB Williams Company de New Jersey, quien el 21 de noviembre de 1983 realizó la transferencia de marca a favor de NABISCO BRANDS. Finalmente, dicha empresa, con fecha 25 de abril de 1989, efectuó la transferencia de la marca a la empresa NABISCO INC.
2. El 16 de septiembre de 1992, la sociedad NABISCO INC. solicitó el registro de la marca
de fábrica CORONA Y DISEÑO DE CORONA, para proteger “ferrosartenes y ferroasadores manuales” comprendidos en la Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza.
3. El 08 de octubre de 1993, la empresa LOCERÍA COLOMBIANA S.A. presentó
observaciones a la solicitud de registro presentada por NABISCO INC., señalando fundamentalmente que al tener su empresa previamente solicitado el registro de la marca CORONA para proteger productos de la Clase 21, el registro de marca solicitada por NABISCO INC. podría acarrear confusión en el mercado y en el público consumidor al ser ambos signos distintivos iguales y al pertenecer a la misma clasificación internacional.
4. Mediante el acto administrativo contenido en la Resolución Nº 0944858, de 29 de junio de
1995, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, rechazó la solicitud de registro de la marca CORONA Y DISEÑO DE CORONA presentada por la sociedad NABISCO INC.
5. El 15 de agosto de 1995, NABISCO INC. interpuso acción subjetiva o de plena
jurisdicción dirigida a impugnar el acto administrativo de fecha 15 de junio de 1995, en virtud del cual se rechazó el registro de la marca de fábrica CORONA Y DISEÑO DE CORONA, que busca distinguir productos comprendidos en la Clase 21.
6. Por medio de la Providencia de 18 de septiembre de 2014, el Tribunal Distrital de lo
Contencioso Administrativo Nº 01 suspende el proceso a fin de solicitar interpretación prejudicial. Argumentos de la demanda.
La sociedad NABISCO INC. presentó demanda bajo los siguientes argumentos:
7. Señala que es titular de la marca CORONA Y DISEÑO DE CORONA en la Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza.
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8. La inscripción original de la marca CORONA Y DISEÑO DE CORONA data del año 1964, y desde dicha oportunidad dicho signo distinguía productos comprendidos en la actual Clase 21 de la Clasificación de Niza, no habiéndose tomado en cuenta que la referida marca se encuentra registrada en diferentes países (Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Puerto Rico, Paraguay, Perú, Venezuela), para distinguir productos de diferentes clases.
9. El registro solicitado para distinguir productos de la Clase 21 constituye una ratificación del derecho de NABISCO INC. sobre la marca CORONA Y DISEÑO DE CORONA, quien ostenta el derecho exclusivo sobre esta marca. No se tomó en cuenta la fama y notoriedad de la marca CORONA Y DISEÑO DE CORONA.
10. La marca CORONA, de titularidad de LOCERÍA COLOMBIANA S.A., -empresa que presentó observación al registro de la marca solicitada por la accionante-, fue solicitada el 02 de diciembre de 1986; y además, a la fecha de interposición de la acción judicial, se encontraba en curso un juicio de oposición de marcas tramitado en la vía civil, interpuesto por la accionante contra LOCERÍA COLOMBIANA S.A., por lo que dicha empresa no ostenta derecho alguno sobre la marca cuestionada.
11. Se violaron las normas contenidas en la disposición transitoria, así como el artículo 83 literal e) segundo inciso, y los artículos 102 y 104 de la Decisión 344, ya que los referidos artículos garantizan plenamente el derecho de propiedad que tiene el demandante sobre la marca CORONA. Argumentos de la contestación a la demanda.
El Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, a través del Director Nacional de Propiedad Industrial, en su escrito de contestación a la demanda, manifestó:
12. Negativa de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda.
13. El acto administrativo impugnado es legal y válido al haber sido expedido de conformidad con lo dispuesto por el artículo 95 de la Decisión 344.
14. Las marcas en conflicto, al ser analizadas en conjunto, presentan semejanzas que pueden ocasionar confusión en el público consumidor, por lo que la marca CORONA Y DISEÑO DE CORONA contraviene lo dispuesto en el artículo 83, literal a) de la Decisión 344. El Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, en su escrito de contestación a la demanda, manifestó lo siguiente:
15. Ratifica la resolución emitida por el Director Nacional de Propiedad Industrial, por guardar armonía y concordancia con las normas comunitarias.
16. Señala que de conformidad con lo establecido por el artículo 95 de la Decisión 344 vigente a esa fecha, en concordancia con el artículo 148 de la Decisión 486, la resolución impugnada es legal y válida. Argumentos del tercero interesado.
GACETA OFICIAL 11/05/2015 53 de 64 La Sociedad LOCERÍA COLOMBIANA S.A. tercero interesado en el proceso contestó la demanda manifestando:
17. Que la resolución impugnada se encuentra arreglada a derecho por cuanto el artículo 83 de la Decisión 344 protege los derechos de terceros sobre una marca, amparando a quien tiene una solicitud anterior válidamente presentada.
18. Ambas marcas son exactamente iguales y protegerían productos de la misma naturaleza, de la Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que el eventual registro de la solicitud posterior de NABISCO INC. podría producir confusión tanto en los medios comerciales como en el público consumidor, al tener una impresión igual tanto a nivel gráfico o visual, fonético y auditivo.
B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.
19. Que, las normas contenidas en los artículos 83 literal e), 102, 104 y Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;
20. Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros;
21. Que, la presentación de la solicitud de registro como marca del signo CORONA Y
DISEÑO DE CORONA fue el 16 de septiembre de 1992, en vigencia de la Decisión 313, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que sobre la base de lo solicitado por el consultante se interpretarán de oficio los artículos 71, 73 literal a) y 93 de la Decisión 313 y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344, por ser los aplicables al caso concreto.
22. Que, el Tribunal interpretará de oficio los siguientes artículos:
- 71, 73 literal a) y 93 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena1.
Disposición Transitoria Primera de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena2.
1 Artículo 71.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente
distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o
servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.
(...). Artículo 73.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con
derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:
a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos
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C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS:
1. Aplicación de la ley en el tiempo. 2. La irregistrabilidad por identidad o similitud de signos.
Riesgo de confusión. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Reglas para efectuar el cotejo de marcas.
3. Clases de signos. Comparación entre signos mixtos y denominativos. 4. La marca notoriamente conocida solicitada a registro. 5. De la prioridad de marcas. 6. Autonomía de la Oficina Nacional Competente para emitir sus Resoluciones.
1. Aplicación del ordenamiento comunitario en el tiempo.
23. Con el fin de garantizar la seguridad jurídica y la confianza legítima, la norma comunitaria sustantiva, no surte efectos retroactivos. En consecuencia, las situaciones jurídicas concretas se encuentran sometidas a la norma vigente en el tiempo de su constitución. Y si bien la norma comunitaria nueva, en principio, no es aplicable a las situaciones jurídicas originadas con anterioridad a su entrada en vigencia, procede su aplicación inmediata tanto en algunos de los efectos futuros de la situación jurídica nacida bajo el imperio de la norma anterior y en los plazos de vigencia, como en materia procesal.
24. Por lo que la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver si se han cumplido los requisitos para la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la determinación de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro de la marca.
25. La nueva normativa, en lo que concierne a la parte procesal, se aplicará a partir de su
entrada en vigencia, tanto a los procedimientos por iniciarse como a los que están en curso. En este último caso, la nueva norma se aplicará inmediatamente a la actividad procesal pendiente y no, salvo previsión expresa, a la ya cumplida.
26. Al respecto, el Tribunal ha señalado que: “si la norma sustancial, vigente para la fecha de
la solicitud de registro de un signo como marca, ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente a tal solicitud, aquella norma será la
o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;
Artículo 93.- La primera solicitud de un registro de marca válidamente presentada en un País Miembro, o en otro país que conceda un trato recíproco a las solicitudes provenientes de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena, conferirá al solicitante o a su causahabiente el derecho de prioridad por el término de seis meses contados a partir de la fecha de presentación de dicha solicitud, para solicitar el registro sobre la misma marca en cualquiera de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena.
2 Disposiciones Transitorias
Primera.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido. En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión.
GACETA OFICIAL 11/05/2015 55 de 64 aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el otorgamiento del derecho, mientras que la norma procesal posterior será la aplicable al procedimiento en curso”. (Proceso 38-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº. 845, de 1 de octubre de 2002, marca: PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC Y PREPAC).
27. En conclusión, en el caso de autos la solicitud de registro del signo CORONA Y DISEÑO
DE CORONA fue presentada el 16 de septiembre de 1992, en vigencia de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así como las causales de irregistrabilidad de los signos y, por lo tanto, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen. 2. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Riesgo de confusión. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Reglas para efectuar el cotejo de signos.
28. En virtud a que en el proceso interno se debate si el signo solicitado a registro CORONA Y DISEÑO DE CORONA es confundible con el signo CORONA el Tribunal interpretará el tema.
29. Las prohibiciones contenidas en el artículo 73 de la Decisión 313 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. En efecto el literal a) de dicho artículo prohíbe que se registren como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. En consecuencia, no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad.
30. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia de marcas, se refiere a la falta de
claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”. (Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1124 de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS).
31. Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe
identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.
32. El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos
tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al público a adquirir un producto o a usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.
33. Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los
productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. Criterios contenidos, también, en el Proceso 109-IP-2002 y en abundante jurisprudencia de este Tribunal. (Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº. 914, de 1 de abril de 2003, marca: CHILIS y diseño).
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34. El Tribunal ha diferenciado entre la semejanza y la identidad, ya que “la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº. 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S).
35. La comparación entre los signos, deberá realizarse sobre la base del conjunto de elementos
que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cual es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”. (Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1089, de 5 de julio de 2004, marca: EAU DE SOLEIL DE EBEL citando al proceso 18-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº. 340, de 13 de mayo de 1998, marca: US TOP).
36. En este contexto, el Tribunal ha enfatizado acerca del cuidado que se debe tener al
realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta riesgo de confusión, toda vez que entre los signos en proceso de comparación puede existir identidad o similitud así como también entre los productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, con la mayor precisión posible.
37. Asimismo, el Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión corresponde a
una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quien la determinará con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de la semejanza.
38. En lo que respecta a los ámbitos de la confusión el Tribunal ha sentado los siguientes
criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”. (Proceso 48-IP-2004, ya mencionado, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº. 329, de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX).
39. La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha
señalado que para valorar la similitud de marcas y el riesgo de confusión es necesario considerar los siguientes tipos de similitud: Reglas para efectuar el cotejo de marcas
40. A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios
GACETA OFICIAL 11/05/2015 57 de 64 elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes:
1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”. (Fernández-Novoa, Carlos, Ob. Cit. p. 215). 2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común. 3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario. 4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. (Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.).
41. En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad entre ellos. 3. Comparación entre signos denominativos y mixtos.
42. En el proceso interno se debe realizar la comparación entre el signo solicitado CORONA Y DISEÑO DE CORONA mixto y el signo solicitado con anterioridad CORONA denominativo, para lo cual el Tribunal interpretará el presente tema. Signos denominativos.
43. Los signos denominativos llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formados por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y arbitrarios que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Signos mixtos.
44. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. Sin embargo al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.
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45. Sobre el tema la jurisprudencia señala: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº. 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). Comparación entre signos mixtos y denominativos.
46. Cuando el Juez Consultante realice el examen de registrabilidad entre un signo denominativo y un signo mixto, deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. El Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº. 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta)).
47. En efecto, el Tribunal ha manifestado que, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que (…) suscita en el consumidor (…) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores”. (Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239).
48. Sobre la base de estos criterios el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos
elementos prevalece en la mente del consumidor y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. Si por el contrario, en ambos signos mixtos el elemento predominante resulta ser el gráfico, el cotejo habrá de hacerse a partir de los rasgos, dibujos e imágenes de cada uno de ellos, o del concepto que evoca en cada caso este elemento. Y si en ambos casos el elemento determinante es el denominativo. El cotejo deberá realizarse siguiendo las reglas de comparación entre signos denominativos, descritas a continuación:
49. En la comparación entre signos denominativos, sean simples o compuestos, el Tribunal ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que:
1. Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.
2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.
3. En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión
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que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.
50. El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o juez nacional, en su
caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas.
51. El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos. Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. 4. La marca notoriamente conocida solicitada a registro.
52. Se interpretará el tema en razón a que la sociedad NABISCO INC. al solicitar el registro de la marca CORONA Y DISEÑO DE CORONA manifestó que tiene el registro de la marca CORONA Y DISEÑO DE CORONA que es notoriamente conocida, por este motivo, el Tribunal interpretará el tema.
53. Se considera que el signo notoriamente conocido no registrado debe ser objeto de protección, en consecuencia, el examen de registrabilidad de un signo notoriamente conocido debería ser diferente al examen que se haría de un signo ordinario. Lo anterior no quiere decir que una marca por ser notoria tenga indefectiblemente derecho a su registro, ya que el registro de toda marca, aún en el caso de ser notoria, deberá atender al respectivo análisis de registrabilidad que practica la oficina nacional competente.
54. Al respecto el Tribunal ha manifestado “Lo que se está afirmando es que dicho análisis debe ser diferencial y complejo, es decir, debe darse atendiendo al hecho de que la marca notoria ya es distintiva y, por lo tanto, el análisis de confundibilidad debe ser, por un lado, más distendido teniendo en cuenta el gran prestigio que ha sido ganado por la marca notoriamente conocida, y por el otro, muy riguroso a fin de evitar la confusión en el público consumidor, teniendo en cuenta las características de la marca opositora, es decir, teniendo en cuenta factores como la notoriedad de la marca opositora, la clase de productos que se pretende registrar3, etc.”. (Proceso 30-IP-2011, aprobado el 18 de mayo de 2011, marca: U.S. Polo ASSN SINCE 1890 (mixta)).
55. Sobre el tratamiento diferencial que se debe dar al registro de la marca notoriamente
conocida, el profesor Jorge Otamendi manifiesta lo siguiente:
“En cambio, el criterio no es el mismo cuando la marca solicitada es notoria desde que la notoriedad es considerada como un factor de distinción. En estos casos el criterio puede ser más benévolo por ser más remotas las posibilidades de confusión.” OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2001. Pág. 195.
56. En consecuencia, si bien la norma comunitaria otorga ciertos efectos a la marca notoria no registrada en el País Miembro donde se solicita su protección, el análisis de registrabilidad
3 No es lo mismo un análisis en relación con marcas que protegen productos farmacéuticos que con otro tipo
de marcas.
GACETA OFICIAL 11/05/2015 60 de 64 en caso de solicitarse esa marca para registro es independiente. Es decir, la Oficina Nacional Competente tiene discrecionalidad para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida que se alega, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio. 5. De la prioridad de marcas. En los hechos se narra que la sociedad LOCERÍA COLOMBIANA S.A. presentó observaciones al registro solicitado fundamentando que, solicitó, previamente el registro del signo CORONA dentro de la misma Clase 21, por esta razón, el Tribunal interpretará el tema. El Tribunal se basará en la interpretación prejudicial recaída en el proceso 25-IP-2010, marca “HAT IN LIFE. SIMBOLO” (mixta), de 17 de marzo de 2010: Frente a un eventual conflicto en la presentación de varias solicitudes simultáneas o en la presentación de oposiciones, la doctrina y las normas comunitarias, han desarrollado la institución de la “prioridad”, que no se traduce sino en conceder prevalencia a la solicitud primeramente presentada, aplicando el principio primero en el tiempo, mejor en derecho (Prior tempore, potior iure). Así, quien presente una solicitud posterior de registro de marca, que sea idéntica o similar a aquella para los mismos productos o servicios o para productos o servicios que puedan causar confusión en el público consumidor, se encuentra frente a una causal de irregistrabilidad, en atención a la prioridad de que goza el primer solicitante, quien puede presentar oposiciones contra la solicitud posterior y ejercer los otros derechos que la norma comunitaria le confiere. Se advierte, que el derecho de prioridad de marcas interna o territorial no concede el derecho exclusivo sobre la marca, ni el derecho a que inexorablemente la marca sea concedida al solicitante. Simplemente, como se afirmó, en caso de conflicto entre dos o más solicitudes en relación con signos idénticos o similares para productos o servicios de una misma clase, se dará prevalencia en cuanto al trámite de registro a la presentada en primer lugar, todo esto bajo el entendido de que éstas se hayan presentado en el mismo País Miembro. Si se llegara a conceder registros por solicitudes allegadas con posterioridad, se caería en un desorden tal que conduciría a que la administración actuara por conveniencia y en contravía de derechos de terceros de buena fe. El Tribunal, en relación al tema, ha manifestado:
“Una de las excepciones de la “prioridad marcaria interna o territorial”, es la denominada “prioridad andina e internacional”. (…) y consiste en que el solicitante que anticipadamente ha presentado una solicitud en un País Miembro o en otro país que concede trato recíproco a las solicitudes de los Países Miembros, tendrá prioridad por el término de 6 meses, contados a partir de la fecha de su presentación, para requerir el registro sobre la misma marca en cualquiera de los Países Miembros de la Comunidad Andina (...). Esto quiere decir, que una solicitud que goce de prioridad (…) andina e internacional, tendrá prevalencia en el orden de tramitación sobre la presentada durante el término de prioridad en cualquiera de los Países Miembros”. (Proceso 82-IP-2009, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1789, de 14 de diciembre de 2009, marca: SUPER-MAX (denominativa)).
Cuando la Oficina Nacional Competente al efectuar el examen correspondiente encuentra irregularidades y ordena subsanarlas, una vez que la solicitud sea admitida, la prioridad queda determinada desde la fecha de presentación de la solicitud de la marca.
GACETA OFICIAL 11/05/2015 61 de 64 El derecho de prioridad del titular de la marca previamente registrada, o solicitada con anterioridad, para efectos de la aplicación del principio “primero en el tiempo mejor en el derecho”, se medirá en relación a la fecha de presentación de la solicitud de registro del signo observado. 6. Autonomía de la Oficina Nacional Competente para emitir sus Resoluciones.
57. Una de las características del examen de registrabilidad es la autonomía que debe tener la oficina nacional competente al emitir sus resoluciones.
58. Al respecto, Tribunal ha manifestado que el sistema de registro marcario que se adoptó
en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capítulo II de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena regula el procedimiento de registro de marcas, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad.
59. Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras
oficinas de registro de marcas (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones”. (Proceso 110-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1676, de 5 de diciembre de 2008, marca: LAN ECUADOR).
60. Sobre el primer tema, el Tribunal ha manifestado: “Si bien las Oficinas Competentes y las
decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho marcario comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas.
61. En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro de Marcas
significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido el registro de una marca en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro (…) en los otros Países. O bien, si el registro marcario ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. N° 1553, de 15 de octubre de 2007, marca: MONARC-M).
62. Un aspecto de especial importancia en relación a este tema constituye el hecho que el
principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo a su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada con relación al caso puesto en su conocimiento. En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado.
63. Sobre el segundo tema, como se advirtió, la norma comunitaria colocó en cabeza de las
Oficinas Nacionales de Registro de Marcas la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas observaciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional
GACETA OFICIAL 11/05/2015 62 de 64 Competente se pronunciará acerca de ellas, así como, acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado.
64. Asimismo, es pertinente agregar, lo manifestado por el Tribunal en sentido de que:
“(…) este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro marcario, como en relación con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares.
No se está afirmando que la oficina de registro de marcas no tenga límites a su actuación y que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro marcario tiene la obligación en cada caso de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite. Además, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran dados por la propia norma comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos proferidos”. (Proceso 138-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1591, de 25 de febrero de 2008, marca: FRUITELLA denominativa).
D. PRONUNCIAMIENTO. En virtud de lo anteriormente expuesto,
EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: PRIMERO: En el caso de autos la solicitud de registro del signo CORONA Y DISEÑO DE CORONA fue presentada el 16 de septiembre de 1992, en vigencia de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así como las causales de irregistrabilidad de los signos y, por lo tanto, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen. SEGUNDO: El Juez Consultante debe analizar si el signo CORONA Y DISEÑO DE CORONA, cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 71 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 72 y 73 de la misma Decisión. TERCERO: No son registrables como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro o a un nombre comercial protegido, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. CUARTO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión sobre la base de principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren
GACETA OFICIAL 11/05/2015 63 de 64 básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos y servicios a distinguir. QUINTO: Al comparar un signo denominativo y un mixto se determina que si en éste predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina; y, si por otro lado, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre los signos, pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. SEXTO: Si bien la norma comunitaria otorga ciertos efectos a la marca notoria no registrada en el País Miembro donde se solicita su protección, el análisis de registrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro es independiente. Es decir, la Oficina Nacional Competente tiene discrecionalidad para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida que se alega, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio. SÉPTIMO: Frente a un eventual conflicto en la presentación de varias solicitudes simultáneas o en la presentación de oposiciones, la doctrina y las normas comunitarias, han desarrollado la institución de la “prioridad”, que no se traduce sino en conceder prevalencia a la solicitud primeramente presentada, aplicando el principio primero en el tiempo, mejor en derecho (Prior tempore, potior iure). OCTAVO: El sistema de registro de marcas que adoptó la Comunidad Andina se basa en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Esta actividad, aunque generalmente se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia. Por lo tanto, la Oficina Nacional Competente realizará el examen de registrabilidad el cual debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo. La Primera Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº. 17811-2013-2843 de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como, dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal. NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Luis José Diez Canseco Núñez PRESIDENTE Cecilia Luisa Ayllón Quinteros José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADA MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo
MAGISTRADA
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Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO (e)
Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329- Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú