TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 263-IP-2015

Interpretación prejudicial, a solicitud de la Corteconsultante, del artículo 155 literal a) y 238 de laDecisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedidapor la Comisión de la Comunidad Andina y, deoficio, de los artículos 155 literal d) y 244 de lamisma normativa, con fundamento en la consultarealizada por la Quinta Sala Especializada en loContencioso Administrativo, con Subespecialidaden Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia,Lima, República del Perú. Expediente Interno N°08871-2013-0-1801-JR-CA-25. Actora: GLORIARUPERTA CHAVEZ RODRíGUEZ. Infracción deDerechos de Propiedad Industrial.

Magistrada Ponente: Martha Rueda Merchán.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito alos veinte y cinco días del mes de febrero de dos mil dieciséis, en SesiónJudicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicialformulada por la Quinta Sala Especializada en lo ContenciosoAdministrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superiorde Justicia, Lima, República del Perú.

VISTOS:

El Oficio 8871-2013-0/5taSECA-CSJLI-PJ de 29 de mayo de 2015, recibidopor este Tribunal el mismo día, procedente de la Quinta Sala Especializadaen lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas deMercado, por medio del cual se remite solicitud de interpretación prejudicialcon motivo del proceso interno N° 08871-2013-0-1801-JR-CA-25.

Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con losrequisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal deJusticia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fueconsiderada procedente en el auto emitido el 12 de noviembre de 2015.

A. ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimaprocedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugara la presente solicitud, lo siguiente.

Partes:

Demandante: GLORIA RUPERTA CHÁVEZ RODRíGUEZ.

Demandados: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LACOMPETENCIA Y PROTECCiÓN DE LAPROPIEDAD INTELECTUAL INDECOPI,REPÚBLICA DEL PERÚ.

Tercero interesado: SCHROTH CORPORACiÓN PAPELERA S.A.C

HECHOS:

Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en lademanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de losantecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran lossiguientes:

1. La empresa SCHROTH CORPORACiÓN PAPELERA S.A.C., el 13de agosto de 2010, interpuso denuncia por infracción a los derechosde Propiedad Industrial contra la señora GLORIA RUPERTACHÁVEZ RODRíGUEZ, manifestando que H( ... ) i. es titular de lasmarcas denominativa GALLO (certificado No 105145), mixta GALLO(certificado No 112215) y FIGURA GALLO (certificado No 132359),para distinguir productos de la clase 16;(. ..) ii. la emplazada vieneutilizando la denominación GALLO y figura de gallo, para distinguirarchivadores de palanca en los mismos establecimientos donde secomercializan los productos originales distinguidos por su empresacon sus marcas registradas. (. . .) iv. La denunciada trata de captar laatención de los consumidores través de indicaciones confundibles, alutilizar de manera idéntica su marca registrada GALLO".

2. El 6 de octubre de 2011, mediante resolución 2502-2011/CSD-INDECOPI, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, declarófundada la denuncia, sancionó a GLORIA RUPERTA CHAVEZRODRíGUEZ con una multa equivalente a 19 UIT, y le prohibió el usode la denominación GALLO y/o figura de gallo, para distinguirarchivadores de palanca, de la Clase 16 de la ClasificaciónInternacional de la Niza.

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3. El 20 de febrero de 2012, la señora GLORIA RUPERTA CHÁVEZRODRíGUEZ presentó recurso de apelación contra el anterior actoadministrativo.

4. El 2 de septiembre de 2013, el Tribunal del INDECOPI, medianteresolución No 2975-2013!TPI-INDECOPI, resolvió el recurso deapelación confirmando la Resolución No 2502-2011/CSD-INDECOPI.

5. La señora GLORIA RUPERTA CHÁVEZ RODRíGUEZ interpusodemanda contencioso administrativa contra la anterior Resolución.

6. El Vigésimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo,Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República de Perú,mediante sentencia del 15 de diciembre de 2014, declaró infundada lademanda.

7. El 6 de enero de 2015, la señora GLORIA RUPERTA CHÁVEZRODRíGUEZ, presentó recurso de apelación contra la anteriorsentencia.

8. La Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, conSubespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia,Lima, República del Perú, solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunalde Justicia de la Comunidad Andina.

a. Argumentos de la demanda.

La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

9. Señala, que no habría incurrido en infracción de derechos depropiedad industrial, ya que la empresa demandada no tieneregistrada la marca para la fabricación de archivadores de palanca.

10.lndica, que la Comisión de Signos Distintivos, al emitir el actoadministrativo, lo expidió sin evaluar correctamente los hechos y losmedios de prueba presentados, vulnerando así el derecho al debidoproceso.

11.Argumenta, que tiene mejor derecho al uso de la marca GALLO parala fabricación y comercialización de archivadores, debido a que vieneutilizando la marca desde 1982, habiendo ganado renombre a partirde esas fechas. Considera, además, que el proceso de infracción yahabía prescrito.

12.Agrega, que la acción se encuentra prescrita.

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b. Argumentos de la contestación de la demanda.

Por parte del INDECOPI

13.lndica, que la demandante había incurrido en infracción al utilizar unsigno similar a las marcas registradas, para distinguir productos queguardan vinculación con los distinguidos por dichas marcasregistradas.

14. Sostiene, que la infracción denunciada no había prescrito, debido aque la denuncia se interpuso dentro del plazo establecido en la ley.

Por parte de SCHROTH CORPORACiÓN PAPELERA S.A.C.

15. Señala, que la demandante viene fabricando y comercializandoarchivadores de palanca. Dichos productos se encuentranestrechamente vinculados a los productos que distinguen sus marcasreg istrad as.

16. Manifiesta, que la demandante viene fabricando y comercializandoarchivadores de palanca diferenciados con denominación GALLO.Dicha denominación es idéntica a la marca registrada por SCHROTHCORPORACiÓN.

17.lndica, que la demandante viene actuando con evidente mala fe altratar de captar la atención de los consumidores a través deindicaciones confundibles.

18. Sostiene, que la acción por infracción no ha prescrito.

c. Sentencia de primera instancia.

19. El Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo, conSubespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia,Lima, República del Perú, mediante sentencia signada comoResolución Número Ocho de 29 de septiembre de 2014, declaróinfundada la demanda, argumentando que:

"(, . .) Conforme se desprende de los actuados y de los argumentosexpuestos por las partes (. ..) puede apreciarse, si bien no existeidentidad o similitud entre los productos que distinguen los signosconfrontados, sí existe vinculación entre los productos que distingueel signo utilizado por la demandante (archivadores) y los productosque distinguen las marcas registradas (papel, cartón sobres deformularios continuos, productos de imprenta, artículos deencuadernación (. ..).(. . .) habiéndose establecido en sede administrativa la semejanza delos signos en cuestión y estando a que distinguen productosvinculados, se concluye que el signo utilizado por la demandante escapaz de generar riego de confusión en el público consumidor

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respecto a las marcas registradas (. ..) por lo que la demandanteinfringió los derechos de propiedad industrial de esta última (. . .).(. ..) que, en el expediente administrativo obra la ConstataciónNotarial del 15 de julio de 2010, en donde la empresa SchrothCorporation Papelera S.A. C acredita haber tomado conocimiento delhecho que la ahora demandante había hecho uso de sus marcasregistradas. En tal sentido, teniendo en cuenta que la citadaempresa interpuso su demanda de infracción de propiedadindustrial el 13 de agosto de 2010, se determina que la misma fuepresentada dentro del plazo establecido.(. ..) se advierte que la entidad demandada se ha pronunciado sobrela base de los medios probatorios obrantes en el expedienteadministrativo y acorde al marco normativo aplicable al presentecaso, en consecuencia, se desestiman los argumentos de lademandante".

d. Recurso de apelación.

20. La GLORIA RUPERTA CHÁVEZ RODRíGUEZ reiteró losargumentos expuestos en la demanda.

B. INTERPRETACiÓN PREJUDICIAL:

21. La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de losartículos 155 inciso a) y 238 de la Decisión 486.

22. La Corte consultante realizó la siguiente pregunta:

¿Qué se debe tener en cuenta para determinar la vinculación entreproductos que distingue la marca registrada, con la no registradacuando dentro del detalle de los productos que distingue la marcaprotegida no incluye expresamente uno de los productos quecomercializa el signo no registrado, si ambos pertenecen a la mismaclase?

23. Se hará la interpretación solicitada. De oficio, se interpretarán losartículos 155 literal d) y el artículo 244 de la misma normativa.'

DECISiÓN 486"(, . .)Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquiertercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:(. . .)a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para loscuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cualesésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos detales productos;(. . .)d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquieraproductos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación conel titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servtctosidénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;(. . .)Artículo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablaracción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho.

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C. CUESTIONES A INTERPRETARSE..

24. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de lapresente interpretación prejudicial son los siguientes:

A. El derecho al uso exclusivo de la marca. Acción por infracción porcolocar un signo idéntico o similar a una marca registrada, enproductos vinculados. El uso en el comercio de un signo idéntico osimilar.

B. La acción por infracción de derechos de propiedad industrial.Características y prescripción.

D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETARSE.

A. EL DERECHO AL USO EXCLUSIVO DE LA MARCA. ACCiÓNPOR INFRACCiÓN POR COLOCAR UN SIGNO IDÉNTICO OSIMILAR A UNA MARCA REGISTRADA, EN PRODUCTOSVINCULADOS. EL USO EN EL COMERCIO DE UN SIGNOIDÉNTICO O SIMILAR.

25. En el procedimiento administrativo interno se ventiló una denuncia porinfracción de derechos de propiedad intelectual. Se argumentó que laseñora GLORIA RUPERTA CHÁVEZ se encuentra usando sinautorización la marca mixta GALLO de propiedad de la sociedadSCHROTH CORPORACiÓN PAPELERA S.A.C.

26. La Corte consultante realizó la siguiente pregunta:

¿Qué se debe tener en cuenta para determinar la vinculación entreproductos que distingue la marca registrada, con la no registradacuando dentro del detalle de los productos que distingue la marcaprotegida no incluye expresamente uno de los productos quecomercializa el signo no registrado, si ambos pertenecen a la mismaclase?

27. De conformidad con lo anterior se abordará el tema planteado; paraesto se reitera lo expresado por el Tribunal en la interpretaciónprejudicial de 14 de marzo de 2012, expedida en el proceso 145-IP-2011. Se contestará la pregunta de la consultante analizando la causalcontenida en el artículo 155 literal a).

También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de unainfracción.Si la legislación intema del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podráiniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación.En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la accióncontra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo encontrario entre los cotitulares.(. ..)"

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Derecho al uso exclusivo de la marca. El uso no consentido comobase de una acción de infracción de derechos.

28. El artículo 154 de la Decisión 486 establece el principio "registral" en elcampo del derecho de marcas. Bajo dicho principio básico se soporta elsistema atributivo de registro, mediante el cual el derecho exclusivosobre las marcas nace del acto de registro.

29. Se habla de derecho exclusivo, ya que una vez registrada la marca sutitular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general, queterceros realicen determinados actos sin su consentimiento.

30. De conformidad con lo anterior, se dice que el titular de la marca tienedos tipos de facultades:

- Positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, deejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla,licenciarla o cederla.

- Negativa (ius prohibendi): esta facultad tiene dos vertientes deacuerdo a si se está en el campo registral o en el campo delmercado. En relación con la primera, el titular de la marca tiene lafacultad de impedir que terceros registren una marca idéntica osimilarmente confundible y, en relación con la segunda, tiene lafacultad de impedir que terceros sin consentimiento realicendeterminados actos con su marca. Sobre esta facultad, el Tribunalha manifestado lo siguiente:

"La finalidad que persiguen las acciones derivadas del iusprohibendi está dirigida a evitar que el doble uso de unamarca idéntica o similar introduzca confusión en el mercado',lo que presupone la existencia de actos demostrativos del usoconfundible del signo. La exigencia de este uso viene dada 'deuna parte, por la necesidad de defender a los consumidoresquienes ante la presencia de dos marcas idénticas o similaresen el mercado ven afectada su capacidad de selección comodemandantes de bienes y servicios, y de otra, por laposibilidad de confusión fundada en la defensa de losempresarios quienes como primeros oferentes del productoestán interesados en que se establezca la identidad de esteproducto con el fabricante, a fin de informar sobre la calidaddel mismo, su origen y las características especiales queposee (. . .). La presencia efectiva de por lo menos dos marcasque se comercializan en un mismo mercado, es elementofundamental para que se produzca la confusión. (. . .) allídonde no hay posibilidad de comparación entre dos objetos,tampoco habrá posibilidad de confusión". (Sentencia dictadaen el expediente N° 11-IP-96, del 29 de agosto de 1997,publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N°299, del 17 de octubre del mismo año, caso BELMONT).

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31. El artículo 155 de la Decisión 486 determina los actos que no puedenrealizar los terceros sin consentimiento del titular de la marca. Para elcaso particular, y de conformidad con la conducta investigada en elprocedimiento administrativo de infracción de derechos de marcas, esde especial interés el comportamiento determinado en los literales a) yd) del mencionado artículo, ya que allí se prevé que el titular de unamarca podrá impedir que cualquier tercero no consentido para ello, porun lado, identifique los mismos productos o servicios con un signoidéntico o similar y, por otro, que utilice en el comercio un signo idénticoo similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condiciónde que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación enel público consumidor.

32. El literal d) del artículo 155 es una causal general, en la medida queextiende la infracción al uso en el comercio de un signo idéntico osimilar a la marca registrada, mientras que el literal a) es específicapara la identificación de productos o servicios en el mercado.

33. En relación con el literal a), el Tribunal advierte lo siguiente:

34. La norma diferencia la acción sobre productos y sobre servicios, de lasiguiente manera:

- Sobre productos: para que se incurra en la causal de infracción, lanorma presenta dos supuestos:

a. Colocar o aplicar un signo idéntico o similar sobre los productosamparados por la marca registrada.

b. Colocar o aplicar un signo idéntico o similar sobre los envases,envolturas, embalajes o acondicionamientos de dichos productos.

- Sobre servicios: Para que se incurra en la causal de la infracción, sedebe colocar o aplicar un signo idéntico o similar sobre productosvinculados a los servicios amparados por la marca registrada. Lavinculación en este ámbito se refiere a los productos sobre los querecae el servicio o los que se utilizan para su prestación. Comoejemplos de vinculación tendríamos los siguientes: si con ocasión delservicio de limpieza se coloca el signo sobre las escobas, traperos odemás productos para prestar el servicio; si con ocasión de lainstalación de tapicería en cuero para autos se coloca el signo sobredicha tapicería o sobre el automotor respectivo.

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35. El Tribunal advierte que la norma no prevé que se demuestre el riesgode confusión o asociación en el mercado. De todas maneras, elTribunal encuentra que se debe dar un tratamiento diferente al analizarla causal sobre signos idénticos, que al analizarla sobre signossimilares o semejantes. En relación con los primeros, la acción decolocar el signo idéntico incluye de por sí el riesgo de confusión en elpúblico consumidor, mientras que en relación con los segundos sí sedebe demostrar el riesgo de confusión o de asociación.

36. Para lo anterior, la Corte consultante deberá realizar la comparaciónentre el signo registrado como marca y el supuestamente infractor,teniendo en cuenta su naturaleza (signos mixtos en el caso particular).

37. En este punto el Tribunal considera pertinente contestar la preguntaque realizó la Corte consultante:

¿Qué se debe tener en cuenta para determinar la vinculaciónentre productos que distinguen la marca registrada, con la noregistrada cuando dentro del detalle de los productos quedistingue la marca protegida no incluye expresamente uno de losproductos que comercializa el signo no registrado, si ambospertenecen a la misma clase?

38. Si bien la norma prevé que la acción por infracción se realice sobre losmismos productos amparados por la marca registrada, el Tribunalencuentra que dicho texto normativo debe extenderse a los productosconexos competitivamente. Esto por cuanto de una interpretaciónteleológica e integral del artículo 155, se desprende que el objetivoúltimo es proteger al titular del derecho sobre la marca y, sobre todo, alpúblico consumidor. Por lo tanto, se debe aplicar el mismo parámetroprevisto en los literales d) y e) de dicho artículo, es decir, sobreproductos conexos competitivamente.

39. El principio de especialidad" en el campo registral se ha relativizado conla figura de la conexión competitiva y, por esta razón, es vital concordaresto con lo que sucede en el campo del uso en el mercado. Esto quieredecir que, si se admite la figura de la conexión competitiva como unaexcepción al principio de especialidad en el campo registral, también sedebería admitir en el mundo del mercado y, por lo tanto, en la causal deinfracción estudiada.

40. Por lo tanto, si estamos en frente de productos registrados endiferentes clases, o productos disimiles, aunque se encuentrenubicados en la misma clase, es preciso que se matice la regla de laespecialidad y, en consecuencia, que se analice el grado devinculación o relación competitiva de los productos que amparan lossignos en conflicto.

41. Para lo anterior, el consultante deberá analizar la naturaleza o uso delos productos identificados por los signos en conflicto, ya que la solapertenencia de varios de éstos a una misma clase de la ClasificaciónInternacional de Niza no demuestra su semejanza, así como laubicación de los mismos en clases distintas tampoco prueba que seandiferentes".

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2 Sobre el principio de especialidad se puede consultar la interpretación prejudicial de 19 de octubrede 2005, expedida dentro del proceso 148-IP-2005.En relación con lo mencionado, el Tribunal ha establecido algunos de los siguientes criterios yfactores de análisis para definir la conexión competitiva entre los productos y/o servicios:"a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (. ..) Ocurre cuando selimita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor

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42. En relación con el literal d) del artículo 155, la norma aclara que, si elsigno utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusiónse presumirá.

43. La disposición extiende la causal a cualquier producto o servicio,generándose, en consecuencia, una protección más allá del principio deespecialidad; por lo tanto, se protegerá la marca, aunque el signoutilizado en el comercio pretenda distinguir productos o serviciosdiferentes a los amparados por la marca registrada, siempre y cuandotengan conexión competitiva.

44. El Tribunal advierte, que para que se configure la conducta del tercerono consentido, el uso referido debe posibilitar el riesgo de confusión ode asociación en el público consumidor. No es necesario queefectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista laposibilidad de que esto se pueda dar en el mercado.

45. Sobre el riesgo de confusión y de asociación, el Tribunal hamanifestado lo siguiente:

al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrarque entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud paraimpedir el registro, corresponde a quien alega.b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos queinfluyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso delas grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes ypasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro. En cambio, se daría talconexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes.Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden serconfundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud.c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relacióncon los medios de difusión de los productos. Si los mismos productos se difunden por la publicidadgeneral- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o losproductos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio derevistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexióncompetitiva sería menor.d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear unaconexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas yrefrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre losproductos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origenempresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión encaso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma queprovienen de un mismo productor.e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedanutilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto alorigen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismoempresario. La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, esdecir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un productono puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función.f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases ycumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidadde que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares oidénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir". (Proceso 114-IP-2003.Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdode Cartagena W 1028 de 14 de enero de 2004. MARCA: "EBEL INTERNATIONAL (MIXTA)").

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"El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor aladquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusióndirecta), o que piense que dicho producto tiene un origenempresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, queaunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarialdel producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho productoy otra empresa tienen una relación o vinculación económica".(Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, expedida dentro deltrámite 70-IP-2008).

46. La Corte consultante, para determinar la confusión o asociación de lossignos en conflicto, deberá realizar la comparación entre el signoregistrado como marca y el supuestamente infractor, teniendo encuenta su naturaleza (signos mixtos en el caso particular).

B. LA ACCiÓN POR INFRACCiÓN DE DERECHOS DE PROPIEDADINDUSTRIAL. CARACTERíSTICAS Y PRESCRIPCiÓN.

47. La demandante afirmó que la acción se encuentra prescrita.

48. De conformidad con lo anterior se abordará el tema planteado. Paraesto se reitera lo expresado por el Tribunal en la interpretaciónprejudicial de 14 de marzo de 2012, expedida en el proceso 145-IP-2011.

49. La acción por infracción de derechos de propiedad industrial seencuentra regulada en el título XV de la Decisión 486, y cuenta conlas siguientes características:

50. Sujetos activos. Pueden entablar los siguientes sujetos:

a. El titular del derecho protegido. El titular puede ser una personanatural o jurídica. Igualmente, la facultad de ejercer la acciónpasará en cabeza de los causahabientes del titular.

Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera deellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás.(párrafo 3 del artículo 238).

b. El Estado. Si la legislación interna lo permite, las autoridadescompetentes de los Países Miembros pueden iniciar de oficio laacción por infracción de derechos de propiedad industrial. (párrafo2 del artículo 238).

51. Sujetos pasivos. Son sujetos pasivos de la acción:

a. Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial.

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b. Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminenteinfringir los derechos. Esta es una disposición preventiva, ya queno es necesario que la infracción se dé efectivamente, sino queexista la posibilidad inminente de una infracción a los derechos depropiedad industrial.

52. Sobre los sujetos activos y pasivos de la acción por infracción dederechos de propiedad industrial, el Tribunal se ha manifestado envarias oportunidades, de las cuales se destaca la InterpretaciónPrejudicial de 13 de enero de 2005, emitida en el proceso N° 116-IP-2004. Publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N°1172, de 7 de marzo de 2005.

53. Medidas cautelares: Los artículos 245 a 249 regulan las medidascautelares en el trámite de infracción de derechos de propiedadindustrial. El titular de los derechos infringidos puede solicitar antes,en el momento, o después de iniciar la acción, medidas cautelares.Las cuales tienen como objeto lo siguiente:

Impedir la comisión de la infracción.

Evitar las consecuencias que esta infracción pueda generar.

Obtener y conservar las pruebas, para adelantar el trámite porinfracción de derechos de propiedad industrial.

Asegurar que la acción sea efectiva para proteger los derechos depropiedad industrial.

Asegurar el resarcimiento de daños y perjuicios.

54. El artículo 246 de la Decisión 486, consagra una lista no taxativa demedidas cautelares que van desde el cese inmediato de los actosque constituyen la infracción, hasta el cierre del establecimiento decomercio vinculado con la infracción.

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55. La autoridad nacional competente puede requerir una garantía antesde ordenar las mencionadas medidas. (Artículo 247) También, si lanorma interna lo permite, puede, de oficio, decretar las medidascautelares que considere necesarias para salvaguardar los derechosde propiedad industrial supuestamente infringidos. (Último párrafo delartículo 246).

56. Medidas de frontera. El reqimen de medidas de frontera seencuentra regulado en los artículos 250 a 256 de la Decisión 486.Estas medidas están instituidas para evitar que se importen oexporten productos que infrinjan los derechos de marcas y, enconsecuencia, se busca con ellas suspender la respectiva operaciónaduanera. El titular de un registro de marca, esgrimiendo motivosjustificados y dando la información necesaria y suficiente, puedesolicitarlas antes de iniciar la acción por infracción de derechos y, de

esta manera, precautelar sus derechos mientras se adelanta larespectiva acción.

57. Objeto de la acción. El objeto de la acción es precautelar losderechos de propiedad industrial y, en consecuencia, obtener de laautoridad nacional competente un pronunciamiento en este sentido,así como la adopción de ciertas medidas para el efecto. El artículo241 estableció una lista no taxativa de medidas, que el denunciantepuede solicitar a la autoridad nacional competente; incluyen el cesede las acciones infractoras, la indemnización de daños y perjuicios, elretiro de los elementos que configuraron la infracción, entre otras.

58. Indemnización de daños y perjuicios. Además del cese de lasacciones infractoras, el titular del derecho infringido podrá solicitarque se le indemnice por los daños y perjuicios sufridos. El artículo243 estableció ciertos parámetros que debe tener en cuenta laautoridad nacional competente para tasar la indemnización. Estoscriterios no excluyen otros que pueden utilizarse para establecer lacuantía de la indemnización. Sobre este tema el Tribunal hamanifestado lo siguiente:

"El artículo 243 de la Decisión enuncia, en forma noexhaustiva, los criterios que deberán tomarse en cuenta parael cálculo de la indemnización de los daños y perjuiciossufridos, cuya existencia haya sido oportunamente probada enel curso del proceso por el actor. Éste deberá aportar,igualmente, la cuantía de los daños y perjuicios en referenciao, al menos, las bases para fijarla.

Se entiende que será indemnizable el daño que, sufrido por eltitular, se encuentre causalmente enlazado con la conducta delinfractor. En este marco, será indemnizable el dañoemergente, es decir, la pérdida patrimonial sufridaefectivamente por el titular como consecuencia de lavulneración del derecho al uso exclusivo de su marca. Lapérdida en referencia deberá ser estimada tomando en cuenta,en lo principal, el grado de comercialización de los productosamparados por el signo que no ha respetado la exclusividadde la marca. Sin embargo, si el actor ha demandado tambiénla adjudicación en propiedad de los productos resultantes de lainfracción, así como de los medios y materiales que hubiesensido utilizados predominantemente para cometerla, deberáimputarse el valor de tales bienes al monto de laindemnización que se acuerde (artículo 241, literal e).

Será igualmente indemnizable el lucro cesante, es decir, lasganancias que el titular de la marca protegida habría obtenidomediante la comercialización normal de sus productos, de nohaber tenido lugar la competencia desleal del infractor. En estecaso, las ganancias a considerar serán las que habrían sidoobtenidas en el período que medie entre la ocurrencia efectiva

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del daño y el pago de la indemnización.

La norma autoriza, además, que se adopten, como criterios decálculo del daño indemnizable, el monto de los beneficiosobtenidos por el infractor como consecuencia de sus actos deinfracción, y el precio que habría tenido que pagar por laconcesión a su favor de una licencia contractual deexplotación de la marca, tomando en cuenta para ello el valorcomercial del derecho infringido y las licencias contractualesya concedidas. En este marco, habría que tomar en cuenta elperíodo de vigencia del derecho de explotación de la marca, elmomento de inicio de la infracción y el número y clase de laslicencias concedidas". (Interpretación Prejudicial del 4 dediciembre de 2007, expedida en el Proceso 128-IP-2007,publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N01588, de 20 de febrero de 2008; Caso: "Infracción de derechosmarcarios por utilización de un signo similar").

59. Prescripción. La acción estudiada, tiene un término de prescripciónde dos años desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de lainfracción o, en todo caso, de cinco años desde que se cometió lainfracción por última vez. (artículo 244 de la Decisión 486). De loanterior, se desprende lo siguiente:

Si el término de prescripción depende del conocimiento del titulardel derecho, en el trámite adelantado se puede debatir odemostrar tal circunstancia para acreditar la prescripción de laacción.

El término de prescripción no puede sobrepasar de 5 años desdeque se cometió la infracción por última vez, aun en el caso de queel titular hubiere tenido conocimiento un año o seis meses antesde que se venciera dicho término".

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60. La Corte consultante deberá establecer si la acción interpuesta por lasociedad SCHROTH CORPORACiÓN PAPELERA S.A.C., sepresentó en el término de prescripción previsto en la normativacomunitaria, de conformidad con lo expresado en la presenteprovidencia.

En virtud de lo anteriormente expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE ELSIGUIENTE

PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: El literal a) del artículo 155 de la Decisión 486, no prevé que sedemuestre el riesgo de confusión o asociación en el mercado. Detodas maneras, el Tribunal encuentra que se debe dar untratamiento diferente al analizar la causal sobre signos idénticos,

que al analizarla sobre signos similares o semejantes. Enrelación con los primeros, la acción de colocar el signo idénticoincluye de por sí el riesgo de confusión en el público consumidor,mientras que en relación con los segundos sí se debe demostrarel riesgo de confusión o de asociación.

Para lo anterior, la Corte consultante deberá realizar lacomparación entre el signo registrado como marca y elsupuestamente infractor, teniendo en cuenta su naturaleza(signos mixtos en el caso particular).

Si bien la norma prevé que la acción por infracción se realicesobre los mismos productos amparados por la marcaregistrada, el Tribunal encuentra que dicho texto normativodebe extenderse a los productos conexos competitivamente.Esto por cuanto de una interpretación teleológica e integral delartículo 155, se desprende que el objetivo último es proteger altitular del derecho sobre la marca y, sobre todo, al públicoconsumidor. Por lo tanto, se debe aplicar el mismo parámetroprevisto en los literales d) y e) de dicho artículo, es decir, sobreproductos conexos competitivamente.

El consultante deberá analizar la naturaleza o el uso de losproductos identificados por los signos en conflicto, ya que la solapertenencia de varios de éstos a una misma clase de laClasificación Internacional de Niza no demuestra su semejanza,así como la ubicación de los mismos en clases distintas tampocoprueba que sean diferentes.

En relación con el literal d) del artículo 155, la norma aclaraque, si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, elriesgo de confusión se presumirá.

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La Corte consultante, para determinar la confusión oasociación de los signos en conflicto, deberá realizar lacomparación entre el signo registrado como marca y elsupuestamente infractor, teniendo en cuenta su naturaleza(signos mixtos en el caso particular)

SEGUNDO: La Corte consultante deberá establecer si la acción interpuestapor la sociedad SCHROTH CORPORACION PAPELERAS.A.C., se presentó en el término de prescripción previsto en lanormativa comunitaria, de conformidad con lo expresado en lapresente providencia.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal deJusticia de la Comunidad Andina, al emitir el fallo en el proceso interno, laAutoridad Consultante debe adoptar la presente interpretación prejudicial ycumplir a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto delTribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados queparticiparon en su adopción.

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Cecilia Lui~a Ayllón Ouinteros .MAGISTRADA / ..

De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente lapresente lnterpretación Prejudicial el Presidente y el Secret ¡ io.

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Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copiade la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de laComunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo deCartagena.

PROCESO 263-IP-2015

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