protocolo negociación de tecnología

PROTOCOLO DE EGOCIACIÓ DE TECOLOGIA

Segunda Versión

Carrera 9 o. 74-08 Of. 504

Bogotá, D.C. Colombia Teléfono: +57(1)376 4200 • Fax: +57(1) 376 1707

http://www.prc-laws.com e-mail: [email protected]

PARRA, RODRIGUEZ & CAVELIER

2008



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Protocolo de egociación de Tecnología Segunda versión Agosto de 2008. La primera versión del presente Protocolo de Negociación de Tecnología se realizó en Mayo de 2004, constituyéndose en un texto guía para los empresarios en los procesos de protección y negociación de bienes y servicios con contenido tecnológico. La Incubadora de Empresas CREAME, con el propósito de mantener este texto debidamente actualizado para sus usuarios, solicitó a la Firma Parra, Rodríguez & Cavelier, la actualización de la primera versión del documento en mención. La presente actualización refleja los cambios legales y jurisprudenciales que han tenido lugar en el período 2004-2008 que afectan directamente los temas desarrollados en este documento e incluye un nuevo capítulo sobre exportación de servicios a Lationoamérica, Estados Unidos y España. Al igual que la primera versión, esta actualización en ningún momento pretende constituirse en una asesoría legal directa, ni podrá tomarse como tal en relación con un caso concreto, de acuerdo con las leyes vigentes en Colombia. Por lo tanto, en caso de duda se deberá acudir a una asesoría directa y consejo legal por parte de un profesional del derecho. Las opiniones legales expresadas por los autores son simplemente una referencia y no comprometen la responsabilidad profesional de los mismos, ni se constituyen en una asesoría legal.


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PROTOCOLO DE EGOCIACIÓ DE TECOLOGIA

Segunda Versión

Autoría:

Helena Camargo Williamson

Ernesto Cavelier Franco

Juan Carlos Cadena Silva

Daniel Lucio Farfán

Carolina Venegas Gaviria

PARRA, RODRIGUEZ & CAVELIER 2008



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Agradecimientos

Los autores participantes en esta segunda edición quieren manifestar su agradecimiento por la confianza depositada en ellos por parte de la Incubadora de Empresas CREAME para el desarrollo de este proyecto.


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TABLA DE COTEIDO

ITRODUCCIÓ 15

1. PROPIEDAD ITELECTUAL 31

1.1. Introducción a la propiedad intelectual __________________________ 31

1.2. uevas Creaciones ___________________________________________ 34 1.2.1. Patentes _________________________________________________ 34 1.2.1.1. Concepto de invención ______________________________________ 34 1.2.1.2. Creaciones que no se consideran invenciones ___________________ 35 1.2.1.3. Concepto de patente ________________________________________ 41 1.2.1.4. Requisitos de patentabilidad _________________________________ 42 1.2.1.5. Requisitos objetivos de patentabilidad _________________________ 42 1.2.1.6. Tipos de patentes __________________________________________ 49 1.2.1.7. Excepciones de patentabilidad _______________________________ 50 1.2.1.8. Titularidad de la Patente ____________________________________ 53 1.2.1.9. Clasificación Internacional de Patentes ________________________ 55 1.2.1.10. Preparación de la solicitud o petitorio _________________________ 56 1.2.1.11. Vigencia de la patente ______________________________________ 71 1.2.1.12. Alcance y contenido ________________________________________ 71 1.2.1.13. Marco Legal Colombiano ___________________________________ 74 1.2.1.14. Derecho Comparado _______________________________________ 75 1.2.1.15. El Sistema PCT ___________________________________________ 79 1.2.2. Modelos de utilidad ________________________________________ 84 1.2.2.1. Concepto de modelo de utilidad ______________________________ 84 1.2.2.2. Concepto de patente de modelo de utilidad _____________________ 84 1.2.2.3. Requisitos ________________________________________________ 85 1.2.2.4. Titulares _________________________________________________ 86 1.2.2.5. Adquisición y pérdida del derecho ____________________________ 86 1.2.2.6. Marco Legal Colombiano y Andino ___________________________ 86 1.2.2.7. Derecho Comparado _______________________________________ 86 1.2.2.8. Sistema PCT ______________________________________________ 87 1.2.3. Diseños Industriales _________________________________________ 87 1.2.3.1. Concepto _________________________________________________ 87 1.2.3.2. Requisitos ________________________________________________ 87 1.2.3.3. Función __________________________________________________ 88 1.2.3.4. Características ____________________________________________ 88 1.2.3.5. o son registrables como diseños industriales ___________________ 89 1.2.3.6. Titularidad sobre los diseños industriales ______________________ 90 1.2.3.7. Clasificación de los diseños industriales ________________________ 90 1.2.3.8. Preparación de la solicitud __________________________________ 90


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1.2.3.9. Vigencia _________________________________________________ 91 1.2.3.10. Alcance y contenido ________________________________________ 91 1.2.3.11. Marco Legal Colombiano ___________________________________ 92 1.2.3.12. Derecho Comparado _______________________________________ 93

1.3. Signos Distintivos ____________________________________________ 96 1.3.1. Marcas ____________________________________________________ 96 1.3.1.1. Concepto de Marca ________________________________________ 96 1.3.1.2. Requisitos ________________________________________________ 97 1.3.1.3. Tipos de Marcas ___________________________________________ 98 1.3.1.4. Funciones de la marca _____________________________________ 105 1.3.1.5. Signos que no son registrables como marcas ___________________ 107 1.3.1.6. Titularidad sobre las marcas________________________________ 114 1.3.1.7. Clasificación de Marcas ____________________________________ 115 1.3.1.8. Preparación de la solicitud o petitorio ________________________ 119 1.3.1.9. Vigencia de la marca ______________________________________ 121 1.3.1.10. Alcance y contenido _______________________________________ 121 1.3.1.11. Adquisición y pérdida del derecho ___________________________ 123 1.3.1.12. Marco Legal Colombiano __________________________________ 124 1.3.1.13. Derecho Comparado ______________________________________ 125 1.3.2. Nombres y enseñas comerciales _______________________________ 131 1.3.2.1. Concepto ________________________________________________ 132 1.3.2.2. Requisitos _______________________________________________ 133 1.3.2.3. Tipos de nombres o enseñas comerciales ______________________ 133 1.3.2.4. Funciones _______________________________________________ 134 1.3.2.5. Signos que no pueden ser protegidos como nombres y enseñas comerciales134 1.3.2.6. Titulares de los nombres y enseñas comerciales ________________ 135 1.3.2.7. Identificación del nombre y enseña comercial __________________ 135 1.3.2.8. Trámite de depósito de nombre comercial y enseña comercial ____ 135 1.3.2.9. Vigencia ________________________________________________ 136 1.3.2.10. Alcance y contenido _______________________________________ 137 1.3.2.11. Adquisición y pérdida del derecho al uso del nombre o enseña comercial 137 1.3.3. Lemas comerciales _________________________________________ 138 1.3.3.1. Concepto ________________________________________________ 138 1.3.3.2. Requisitos _______________________________________________ 138 1.3.3.3. Clases de lemas ___________________________________________ 139 1.3.3.4. Función del lema _________________________________________ 139 1.3.3.5. Lemas no registrables _____________________________________ 139 1.3.3.6. Titularidad sobre los lemas comerciales _______________________ 139 1.3.3.7. Identificación de los lemas __________________________________ 139 1.3.3.8. Preparación de la solicitud o petitorio ________________________ 140


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1.3.3.9. Vigencia de los lemas ______________________________________ 140 1.3.3.10. Alcance y contenido _______________________________________ 140 1.3.3.11. Adquisición y pérdida _____________________________________ 140 1.3.4. Nombres de Dominio _______________________________________ 141 1.3.5. Signos Distitivos Notorialmente Conocidos ______________________ 146 1.3.6. 147 1.3.7. Indicaciones Geográficas ____________________________________ 147 1.3.7.1. Aspectos Generales _______________________________________ 147 1.3.7.2. Denominaciones de Origen _________________________________ 149 1.3.7.3. Indicaciones de Procedencia ________________________________ 152

1.4. Procedimientos ante la Superintendencia de Industria y Comercio. __ 157 1.4.1. Solicitud de registro o concesión ______________________________ 157 1.4.1.1. Presentación o radicación de la solicitud ______________________ 158 1.4.1.2. Admisión de la Solicitud y examen de forma ___________________ 159 1.4.1.3. Publicación de la solicitud __________________________________ 160 1.4.1.4. Oposiciones de terceros ____________________________________ 161 1.4.1.5. Solicitud de Examen de fondo _______________________________ 162 1.4.1.6. Examen de fondo: ________________________________________ 163 1.4.1.7. Término para responder a las observaciones de fondo. __________ 164 1.4.1.8. Examen definitivo ________________________________________ 164 1.4.1.9. Concesión o egación de la Solicitud _________________________ 164 1.4.1.10. Recursos ________________________________________________ 165 1.4.2. Solicitud de renovación de una marca __________________________ 168 1.4.3. Modificaciones a las solicitudes _______________________________ 168 1.4.4. Afectaciones ______________________________________________ 170

1.5. Derechos de Autor __________________________________________ 170 1.5.1. Objeto ___________________________________________________ 170 1.5.2. Función __________________________________________________ 171 1.5.3. Contenido. ________________________________________________ 171 1.5.4. Clases de obras protegidas por el derecho de autor ________________ 173 1.5.5. Titulares del Derecho de Autor ________________________________ 174 1.5.6. Adquisición del derecho _____________________________________ 177 1.5.7. Término de Protección. ______________________________________ 178 1.5.8. Trámite __________________________________________________ 178 1.5.9. Marco legal Colombiano _____________________________________ 181 1.5.10. Derecho Comparado ________________________________________ 182 1.5.10.1. Derecho de Autor en Bolivia, Ecuador y Perú __________________ 182 1.5.10.2. Convenio de Berna ________________________________________ 182 1.5.10.3. Los tratados WCT y WPPT de 1996. ________________________ 184 1.5.10.4. Convenio de Roma para la protección de los artistas interpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión. 184 1.5.10.5. Estados Unidos ___________________________________________ 185


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1.5.10.6. La Unión Europea ________________________________________ 186

1.6. Check List Propiedad Intelectual ______________________________ 187

2. MODELO DE EGOCIACIÓ DE TECOLOGÍA 190

2.1. Definición de “Tecnología” ___________________________________ 190

2.2. Tipos de tecnología _________________________________________ 192 2.2.1. Con relación a la especificidad de los conocimientos _______________ 192 2.2.2. Con relación a la época de utilización de la tecnología _____________ 192 2.2.3. Con relación a la actualización de la tecnología ___________________ 193 2.2.4. Con relación a su finalidad ___________________________________ 193 2.2.5. Con relación a su disponibilidad _______________________________ 194 2.2.6. Otros términos de frecuente utilización _________________________ 194

2.3. Identificación de la tecnología propia ___________________________ 194

2.4. Creación de unas políticas empresariales de Propiedad Industrial ___ 196 2.4.1. Planes de negocio __________________________________________ 200 2.4.2. Monitoreo tecnológico ______________________________________ 202 2.4.3. Conocimiento del estado de la técnica en el sector de interés. ________ 203 2.4.4. Monitoreo con el objetivo de asegurarse de que terceros no están infringiendo los derechos de Propiedad Industrial de la empresa. ________________ 207 2.4.5. Concepto de “Transferencia de Tecnología” _____________________ 208

2.5. Concepto de “Contratos de Transferencia de Tecnología” __________ 209

2.6. Contenido general de los contratos de Transferencia de Tecnología __ 210 2.6.1. Partes ____________________________________________________ 210 2.6.2. Consideraciones ___________________________________________ 211 2.6.3. Definiciones ______________________________________________ 212 2.6.4. Objeto del Contrato _________________________________________ 213 2.6.5. Remuneración _____________________________________________ 213 2.6.6. Obligaciones de las partes ____________________________________ 215 2.6.7. Garantías _________________________________________________ 215 2.6.8. Cláusulas de confidencialidad _________________________________ 216 2.6.9. Vigencia y terminación ______________________________________ 216 2.6.10. Registro del Contrato _______________________________________ 218 2.6.11. Cláusula Compromisoria _____________________________________ 218 2.6.12. Ley y jurisdicción aplicable __________________________________ 219

2.7. Principales Contratos de Transferencia de Tecnología _____________ 219 2.7.1. Contrato de Licencia ________________________________________ 220 2.7.1.1. Diferencia entre licencia y cesión ____________________________ 220 2.7.1.2. Licencia de patentes _______________________________________ 220 2.7.1.3. Licencia de know-how _____________________________________ 228 2.7.1.4. Licencia de marcas ________________________________________ 230


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2.7.2. Contrato de Cesión de derechos de propiedad industrial ____________ 232 2.7.2.1. Cesiones de patente: _______________________________________ 232 2.7.2.2. Cesiones de marca ________________________________________ 235 2.7.3. Contrato de Cesión de Derechos Patrimoniales de Autor ____________ 235 2.7.4. Franquicias _______________________________________________ 239

2.8. Algunas sugerencias de negociación ____________________________ 242

3. ESTABLECIMIETO DE ALIAZAS ESTRATEGICAS 244

3.1. Introducción _______________________________________________ 244

3.2. Terminología ______________________________________________ 245

3.3. Cooperación entre empresas __________________________________ 245 3.3.1. Concepto: ________________________________________________ 245 3.3.2. Objetivo: _________________________________________________ 246 3.3.3. Características: ____________________________________________ 246 3.3.4. Tipos de acuerdos de cooperación empresarial según la doctrina: _____ 247 3.3.5. Naturaleza jurídica: _________________________________________ 247

3.4. Las alianzas estratégicas _____________________________________ 248 3.4.1. Concepto _________________________________________________ 248 3.4.2. Objetivo __________________________________________________ 250 3.4.3. Características _____________________________________________ 250 3.4.4. Pasos para la creación de una alianza estratégica. _________________ 251 3.4.5. Elaboración de un contrato de alianza: __________________________ 253 3.4.6. Naturaleza Jurídica: _________________________________________ 255

3.5. Joint Venture ______________________________________________ 255 3.5.1. Concepto _________________________________________________ 255 3.5.2. Objetivos _________________________________________________ 255 3.5.3. Características _____________________________________________ 256 3.5.4. Pasos para la creación de un joint venture _______________________ 256 3.5.5. Diferenciación con otras figuras: ______________________________ 258 3.5.7.1. Según la actividad a desarrollar _____________________________ 260 3.5.7.2. Según la naturaleza de los socios ____________________________ 261 3.5.7.3. Según el ámbito de implementación. _________________________ 261 3.5.7.4. Según se cree o no una empresa _____________________________ 261

3.6. Consorcios ________________________________________________ 262 3.6.1. Concepto en la Legislación Mercantil ___________________________ 262 3.6.2. Concepto en la Contratación Administrativa _____________________ 263

3.7. Uniones Temporales ________________________________________ 264 3.7.1. Concepto en la Legislación Mercantil ___________________________ 264 3.7.2. Concepto en la Contratación administrativa ______________________ 265


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4. ACUERDOS DE COFIDECIALIDAD 267

4.1. Introducción _______________________________________________ 267

4.2. Información Confidencial ____________________________________ 268 4.2.1. Concepto de Secreto Empresarial ______________________________ 269 4.2.2. Concepto de Información no divulgada _________________________ 271 4.2.3. Concepto de Know-how _____________________________________ 275

4.3. Características de los secretos empresariales ____________________ 276 4.3.1. Que la información sea secreta ________________________________ 277 4.3.2. Que la información tenga un valor comercial _____________________ 277 4.3.3. Que existan las medidas razonables de protección para la no divulgación del secreto 277

4.4. Alcance y protección del secreto empresarial ____________________ 279

4.5. Información que no se considera secreto empresarial _____________ 282

4.6. Transmisión de un secreto empresarial _________________________ 284

4.7. Diferencias entre los secretos empresariales y las patentes __________ 284

4.8. Ventajas y desventajas de un secreto empresarial _________________ 285

4.9. Acciones legales contra la violación de los secretos empresariales. ___ 286

4.10. Marco ormativo ___________________________________________ 289

4.11. Derecho Comparado ________________________________________ 289

4.12. Modelos de acuerdos y cláusulas de confidencialidad en otros contratos. 290

4.12.1. Cláusula de Confidencialidad _________________________________ 290 4.12.2. Modelo Acuerdo de Confidencialidad __________________________ 291

5. EXPORTACIÓ DE SERVICIOS 293

5.1. Introducción _______________________________________________ 293

5.2. Generalidades del Comercio de Servicios _______________________ 294 5.2.1. ¿Que es un servicio? ________________________________________ 294 5.2.2. Cifras del Comercio de Servicios ______________________________ 294 5.2.3. Modos de Prestación de Servicios ______________________________ 295 5.2.4. 295

5.3. Beneficios Tributarios de la Exportación de Servicios _____________ 297 5.3.1. Beneficios contemplados en las normas de aplicación local _________ 297 5.3.2. Convenios internacionales ___________________________________ 300

5.4. Legislación acional ________________________________________ 301

5.5. Legislación Multilateral______________________________________ 302


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5.6. Acuerdos Bilaterales o Plurilaterales ___________________________ 303 5.6.1. Estados Unidos ____________________________________________ 303 5.6.2. Latinoamérica _____________________________________________ 304 5.6.3. Europa ___________________________________________________ 306

AEXOS 307


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ITRODUCCIÓ Colombia y en general los países que conforman la Comunidad Andina (CAN), se han constituido en el escenario perfecto para gestar, adelantar, y concretar proyectos de todo orden, que involucran desarrollos tecnológicos, particularmente en áreas tales como las tecnologías de información y telecomunicaciones, ingeniería aplicada y biotecnología. Por ello no es extraño encontrar que los Países que conforman la CAN, cuenten con un claro ordenamiento legal positivo en temas como el de transferencia de tecnología, propiedad intelectual en todas sus acepciones, biotecnología, telecomunicaciones, plasmada en normativas y decisiones comunitarias Andinas que de paso proporcionan una uniformidad y unidad que impone el derecho comunitario inspirado en principios como el de la preeminencia y aplicación directa de esas normas. Es importante anotar que actualmente los países miembros de la CAN son Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, puesto que desde el pasado 22 de Abril de 2006 Venezuela se retiró de esta comunidad.

Vale la pena indicar que Venezuela adhirió al Pacto Andino el 13 de Febrero de 1973, esto es con posterioridad a su constitución el 26 de mayo de 1969, cuando Bolivia, Colombia, Chile, (se retiró el 30 de Octubre de 1976) Ecuador y Perú firmaron el Acuerdo de Cartagena, con el propósito conjunto de mejorar el nivel de vida de sus habitantes mediante la integración y la cooperación económica y social.

Dentro de la legislación expedida por la CAN, es de suma importancia para este Protocolo la Decisión 486 de 2000, la cual establece el Régimen Común de Propiedad Industrial para todos los países miembros de la Comunidad Andina, permitiendo la unidad de legislación en dichos países frente a temas de Propiedad Industrial: patentes, marcas, nombres comerciales, lemas y demás derechos que son tratados en este documento.

La Decisión 486 entró en vigencia el 1° de Diciembre del año 2000. Durante sus ocho (8) años de vigencia, la CAN se ha enfrentado a dificultades no siempre fáciles de superar. El retiro de Venezuela de la CAN creó un claro vacío de normas que regulen la Propiedad Industrial en dicho país. Los tratados de libre comercio con terceros países han obligado a revisar las normas para adaptarlas a las exigencias que en dichos tratados se imponen.

Con relación a la situación en Venezuela, no hay una posición clara en cuanto a la aplicabilidad de la Decisión 486, y aunque no existe una posición oficial, hemos visto como recientemente la Oficina de Marcas Venezolana ha emitido avisos oficiales


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acogiendo los lapsos establecidos en la antigua Ley de Propiedad Industrial de Venezuela.

Adicionalmente, el 13 de Agosto de 2008 se expidió la Decisión 689 del 13 de Agosto de 2008, modificatoria de la Decisión 486, que autoriza a los países de la subregión para que, mediante su normativa interna, desarrollen y profundicen exclusivamente las disposiciones de la Decisión 486 en aspectos de procedimiento, patentes, signos distintivos, indicaciones geográficas y medidas en frontera.

La modificación fue propuesta por el Gobierno peruano como consecuencia de su necesidad de cumplir con sus obligaciones frente al TLC firmado con Estados Unidos. En principio la propuesta fue apoyada únicamente por Colombia, pensando también en el posible TLC con Estados Unidos.

Es importante anotar la reacción de Bolivia ante la aprobación de dicha Decisión; Bolivia anunció que pedirá la destitución del secretario de la CAN, el ecuatoriano Freddy Ehlers, alegando que para el funcionario primaron los intereses de Perú a los del bloque andino y anticipó que pedirá al Tribunal Andino de Justicia anule la Decisión 689 por considerarla violatoria de la normatividad regional.

Colombia, por su parte manifestó el pasado 20 de Agosto de 2008, su voluntad de utilizar las facultades recibidas en nueve de los diez puntos definidos por la Decisión mencionada.

En resumen la Decisión 689 establece las siguientes facultades:

• Respecto al procedimiento, se podrán establecer condiciones para la restauración del plazo para la reivindicación de prioridad por un término no mayor a dos meses al plazo inicialmente establecido. Entre otros, el plazo para las patentes de invención se amplía hasta 14 meses.

• En patentes se busca que el examinador de patentes realice exclusivamente los actos necesarios para verificar que la invención se encuentren suficientemente descrita, sin que tenga que realizar actos de experimentación indebida.

• Asimismo, la norma aclara que no se considerará como ampliación de la solicitud la subsanación de omisiones que se encuentren contendidas en la solicitud inicial cuya prioridad se reivindica.

• Salvo en las patentes farmacéuticas los países miembros podrán fijar mecanismos para compensar al titular de una patente por los retrasos irrazonables de la oficina nacional en la expedición de la misma.

• Para el retraso irrazonable se establecen dos supuestos. El primero, más de cinco años desde la fecha de presentación de la solicitud de patente; y el


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segundo, más de tres años desde el pedido de examen de patentibilidad. En ambos casos, no se considerará esta demora en los actos atribuibles al solicitante de la patente.

• El titular de una patente no podrá objetar el uso de su patente cuando la materia protegida por la misma permita generar la información necesaria para apoyar la solicitud de aprobación de comercialización de un producto.

• Frente a las marcas, se permite el establecimiento de solicitudes multiclases y de plazos para la subsanación de los requisitos de forma.

• Se podrá igualmente establecer como opcional el requisito de registro del contrato de licencia de uso de la marca.

• Igualmente se podrá establecer que no se podrá declarar la protección de una denominación de origen, cuando ésta sea susceptible de generar confusión con una marca solicitada o registrada de buena fe con anterioridad o, con una marca notoriamente conocida.

• Finalmente permite a los países desarrollar exclusivamente para marcas el régimen de aplicación de medidas en frontera a productos en tránsito.

No obstante lo anterior, en cada uno de los capítulos de este documento en los cuales se traten los puntos indicados anteriormente se hará la referencia pertinente. Así mismo, temas como el del comercio electrónico, y la sociedad de la información han sido avocados a nivel de las legislaciones nacionales respectivas, creando un ambiente adecuado para que las transacciones vía comercio electrónico directo (on-line), e indirecto (off-line) tengan el mismo y pleno alcance, efecto y valor probatorio que tendrían las transacciones realizadas por medios tradicionales. De otra parte, durante las dos últimas décadas hemos presenciado cambios importantes en las corrientes comerciales a nivel global, al punto de que hoy en día, las transacciones mundiales de servicios crecen en proporciones ampliamente superiores al intercambio de mercancías. Por esta razón, se ha incluido un nuevo capítulo en la segunda versión de éste documento denominado Exportación de Servicios.

De acuerdo con lo anterior, el presente documento denominado PROTOCOLO DE NEGOCIACIÓN DE TECNOLOGÍA, tiene como propósito convertirse en la carta de navegación que les permita a los empresarios llegar a puerto seguro en ese trasegar que implica la negociación de tecnología y servicios tecnológicos. El protocolo aborda de manera didáctica y pragmática los trámites a seguir y las recomendaciones pertinentes para obtener los registros y reconocimientos respectivos sobre los derechos de propiedad intelectual tanto en la región como en Europa y Norteamérica, a favor de las empresas cuyos desarrollos comportan conocimientos y


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bases tecnológicas. Las alianzas estratégicas para cumplir esta meta, estarán respaldadas por una sólida información sobre asistencia técnica, transferencia de tecnología y formas asociativas de riesgo compartido como las uniones temporales y los consorcios. Por otra parte, y teniendo en cuenta que unidades económicas fuertes como la Unión Europea brindan una serie de preferencias arancelarias a los Países Andinos y que acuerdos como el suscrito con los Estados Unidos de Norteamérica (TLC) han creado circunstancias especiales para el desarrollo tecnológico y el intercambio de bienes y servicios, habrá que estar preparados para incursionar en esos escenarios. Objetivos Generales El presente Protocolo de Negociación de Tecnología se manifiesta como un documento teórico - practico que logra una sinergia bastante interesante desde el punto de vista del marco legal aplicable y las consecuencias económicas, de mercados, comercio exterior que involucra el desarrollo de tecnología y servicios tecnológicos. Por lo tanto se constituye como un texto único que lleva de la mano al empresario por dentro de los procesos y trámites necesarios para llevar a feliz término sus procesos de negociación. Se busca dar a conocer nuestros desarrollos y nuestra tecnología y capital humano, incorporando a la vez la inversión y la transferencia de tecnología en nuestro territorio para completar un proceso dialéctico de retroalimentación en doble vía. Elementos Determinantes Existen una serie de elementos que son determinantes en la consolidación y realización de los procesos de negociación internacional de productos y servicios tecnológicos en el ámbito mundial, y que por supuesto tienen una repercusión directa en el ámbito local. Estos elementos pueden resumirse en los siguientes puntos: • Internacionalización de la economía. • Integración de los mercados. • Avances en la tecnología de la información y las comunicaciones. • Ingeniería aplicada. • Biotecnología.


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Objetivos específicos. Determinar y establecer en un marco conceptual la relación práctica que existe entre las definiciones de elementos técnicos, socio - jurídicos y de seguridad que son relevantes en el desarrollo de un proceso tecnológico y de servicios tecnológicos. Identificar y analizar las principales formas comerciales mediante las cuales se lleva a cabo el intercambio de bienes y servicios que involucran exportación e importación de tecnologías y servicios tecnológicos. Contrastar el marco legal existente en nuestro país con las formas comerciales identificadas, a fin de establecer los procedimientos más eficientes en aras de concretar el proceso de negociación y transferencia tecnológica. Puntos en estudio • Análisis del marco legal existente • Características del mercado • Procedimientos comunes • Ámbito de aplicación • Establecimiento del programa de Propiedad Intelectual • Valoración tecnológica • Elaboración de Portafolio comercial y desarrollo de imagen corporativa • Modelo de negociación de tecnología • Establecimiento de alianzas estratégicas • Acuerdos de confidencialidad • Modelos de contratación • Sanciones y cláusulas • Procedimientos de exportación de productos y servicios tecnológicos.


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GLOSARIO DE TERMIOS AGCS: Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios. Aplicación industrial: Cuando una invención puede producirse o utilizarse en cualquier rama de la industria, actividad productiva o de servicios. ADPIC: Asuntos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, también conocido por su sigla en ingles TRIP´s. Autor: El sujeto tutelado o protegido por vía de la disciplina autoral es el Autor, y la calidad de autor en los sistemas de tradición jurídica continental solo se predica de las personas naturales o físicas. Las personas naturales o jurídicas distintas al autor, podrán detentar la calidad de titulares de derechos patrimoniales de autor. Cuando dos o más personas realizan la actividad creativa protegida por el derecho de autor, se habla de coautoría. Biodiversidad: Biodiversidad o Diversidad Biológica, se entiende como la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos entre otras cosas los ecosistemas terrestres y marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte: comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas. Biotecnología: Para todos los efectos se entenderá por Biotecnologías, la parte de la tecnología que se encarga de estudiar la creación, composición, mejoramiento y transformación técnica de los seres vivos, que utilizando sistemas biológicos, organismos vivos o sus derivados, células de humanos, animales, vegetales y bacterias producen varios tipos de resultados basados en sistemas genéticos de recombinación de ADN, fusión celular, la micro-inyección transgénica etc. CA: Comunidad Andina de Naciones Contrato: Es un acto por el cual una parte se obliga apara con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser de una o de muchas personas. Coautoría: Cuando dos o más personas despliegan aportes en la realización de cierta creación intelectual surge la figura de LA COAUTORIA. La coautoría se presenta mediante las obras en colaboración y obras colectivas, las cuales se caracterizan por presentar unos rasgos particulares que las singularizan y distinguen dándole la legislación actual un tratamiento más o menos disímil.


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Comunicación Pública: Es el acto de hacer accesible una obra a un número plural de personas de distintas maneras tales como la ejecución, la radiodifusión (incluyendo radio y televisión) y la transmisión de las obras al público por satélite, cable, fibra óptica u otro procedimiento similar, la exposición publica de obras o su exhibición, la declamación y la representación entre otros. Condición Suspensiva: Es obligación condicional la que depende de una condición, esto es, de un acontecimiento futuro, que puede suceder o no. La condición se llama suspensiva si, mientras no se cumple, suspende la adquisición de un derecho. Denominaciones de origen: Indicación geográfica que alude o indica que un producto posee características, cualidades o propiedades especiales de un país, región geográfica o lugar determinado y que se utilizan en su nombre o designación en atención a que las calidades, cualidades y características se deben exclusiva o esencialmente al entorno o medio geográfico en el cual se producen. Las calidades, cualidades y características del producto pueden depender de factores naturales y humanos. Derecho a reivindicar prioridad: El derecho a reivindicar prioridad es el derecho a reclamar como fecha de presentación de una solicitud posterior, la fecha de radicación de una solicitud anterior. Derecho de Autor: Se entiende por derecho de autor aquellas prerrogativas de orden moral y patrimonial que se le brindan a todo creador de obras literarias, artísticas o científicas, comprendido el Soporte Lógico (Software) y las bases o bancos de datos, desde el momento mismo de la creación sin que se requiera registro, depósito o formalidad alguna y que recae sobre todo aquel producto de la creación que tenga plasmado un rasgo de originalidad que lo hace distinguir de otro u otros mediante su contenido de hechos, ideas o sentimiento expresados, concretados y materializados a través de manifestaciones tales como las letras, la música, la palabra o el arte figurativo sin que importe para ello su mérito, calidad o destinación y que constituye en últimas un producto concreto y acabado, apto para ser reproducido o definido por cualquier medio conocido o por conocer. Derechos Conexos o Vecinos: Son titulares de esta clase de derechos, los Artistas Interpretes y Ejecutantes, Productores de Fonogramas y Organismos de Radiodifusión; titulares estos que se convierten en un instrumento y soporte en la divulgación, comercialización y promoción de las obras del intelecto creadas por los autores. Los titulares de Derechos Conexos encuentran un reconocimiento y protección internacional mediante el Convenio de Roma de 1961, y de igual modo en las legislaciones nacionales de la gran mayoría de países del mundo. Derechos Morales: Son derechos personalísimos del autor sobre su obra, que se caracterizan por ser inalienables, irrenunciables, perpetuos, e imprescriptibles y que le


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permiten al autor exigir que su nombre o seudónimo sea mencionado y aparezca en lugar visible de la obra siempre que esta sea reproducida, comunicada al publico, transformada o distribuida por cualquier forma (PATERNIDAD). El autor tiene el derecho de evitar que se realicen deformaciones, cambios, mutilaciones y en general cualquier modificación sobre su obra siempre y cuando con estas conductas se pueda causar o se cause un perjuicio a su buen nombre, a su honor o a su reputación o si la obra pierde su naturaleza y se demerita (INTEGRIDAD). Así mismo el autor podrá optar por mantener su obra inédita o anónima hasta cuando él lo determine (INEDITUD - ANONIMATO). El autor podrá además retirar o suspender la circulación por cualquier medio de su obra así este haya autorizado tal circulación previamente (ARREPENTIMIENTO) obviamente cuando el autor hace uso de esta prerrogativa deberá proceder a indemnizar los daños y perjuicios que con su obrar pueda causar a terceros legítimamente constituidos. Derechos Patrimoniales: Son las facultades de orden económico y pecuniario que le permiten al autor disponer libremente de su derecho logrando un beneficio material a través de la enajenación del mismo. Diseños industriales: Los Diseños Industriales se constituyen a partir de la reunión y combinación de líneas y colores de las formas externas bien sean bidimensionales y tridimensionales que se incorporen en un producto industrial o artesanal dándole una apariencia nueva o especial sin que varíe su finalidad y partiendo de éste para iniciar su producción en serie. Distribución: Se manifiesta en derechos como el de alquiler, préstamo público e importación. Ecosistema: Se entiende como un complejo dinámico de comunidades vegetales, animales, y de microorganismos y su medio no viviente que interactúan como una unidad funcional. El Obtentor de una Variedad Vegetal, podrá acceder al Certificado de Obtentor, demostrando ante la oficina nacional competente que la variedad obtenida es nueva, distinta, homogénea y estable. La denominación asignada deberá ser genérica y debe conllevar el mejoramiento heredable de las plantas a través de conocimientos científicos. EFTA: Asociación Europea de Libre Comercio. Enseña Comercial: Es la expresión que sirve para identificar los establecimientos de comercio de un empresario. Especie: Domestica o cultivada, es aquella en cuyo proceso de evolución han influido los seres humanos para satisfacer sus propias necesidades.


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EPO: Oficina Europea de Patentes. Estado de la técnica: El conocimiento del estado de la técnica consiste en Su objetivo es detectar qué está sucediendo en una determinada área tecnológica: qué temas se están investigando, cuáles son las líneas de investigación emergente, cuáles son las empresas líderes. E.T.: Estatuto Tributario Nacional Franquicia: La franquicia es un sistema de comercialización de productos, servicios o tecnología, basado en una colaboración estrecha y continua entre empresas legal y financieramente distintas e independientes, en el cual el franquiciante concede al franquiciado el derecho a llevar un negocio de conformidad con el concepto del franquiciante.1 Genoma humano: Entendido como el conjunto de cromosomas de una célula, que involucra toda una serie de información hereditaria y todo su material cromo somático portador de características hereditarias, que se predica de un organismo en particular. El Genoma Humano, esta constituidos por cadenas de Ácido Desoxirribonucleico (ADN) celular característico de la especie humana constituido por biopolímeros cuyas unidades constituyen el material genético de las células y su contenido informativo se constituye como base para fenómenos tales como el de la replicación (clonación) y la trascripción. El Genoma Humano puede eventualmente ser objeto de Patentamiento cuando la secuencia de genes de que se trate tiene una función o aplicación conocida y, siempre y cuando su uso se haga con fines terapéuticos o somáticos y no con fines germinales o de manipulación genética. No serán objeto de patentamiento material biológico, el cuerpo humano o sus componentes anatómicos ni los procesos en los cuales no exista un propósito eminentemente terapéutico o de diagnostico y se vaya en contra de principios humanos en la alteración de la identidad genética del cuerpo humano, ni que modifiquen la identidad genética de animales. Hábitat: Entendido como aquel lugar o tipo de ambiente en el que existen naturalmente un organismo o una población. Indicaciones de procedencia: Indicación de Procedencia es un nombre, expresión, imagen o signo que designe o evoque un país, región, localidad o lugar determinado. Indicaciones geográficas: Comprendidas por las Denominaciones de Origen, y por las Indicaciones de Procedencia.

1 MARZORATI, Osvaldo J. “Franchising”. Ed. Astrea, 2001. Página 21.


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Informaciones confidenciales - secretos empresariales: Las informaciones y documentos técnico-comerciales incluyendo de manera enunciativa y no taxativa, las fórmulas, procedimientos, técnicas, Know - How y demás informaciones en general, que se refiera a las características, naturaleza, o finalidades de un producto, método o proceso de producción o sus formas y canales de distribución o comercialización incluyendo su presentación, no podrán ser revelados, adquiridos o usados por terceros, sin el consentimiento previo de su titular, siempre que la información cumpla con los siguientes requisitos: a) Que la información propiamente dicha sea secreta, es decir que en su conjunto, configuración y composición no sea conocida por el conglomerado en general, ni sea fácilmente accesible a las personas que manejan ordinariamente esta clase de información; b) Que la información al ser secreta, reporta de suyo un valor comercial efectivo o potencial; c) Que su titular o quien tiene el control de la información haya desplegado todas las medidas necesarias para mantenerla en secreto. IVIMA: Instituto Nacional de Vigilancia de Alimentos y Medicamentos. Entidad adscrita al Ministerio de Protección Social de Colombia. Innovación: Creación o modificación de un producto, y su introducción en un mercado. Lema comercial: Los lemas comerciales pueden ser registrados como marcas, entendiendo como lema comercial, la palabra, frase o leyenda utilizados como complemento de una marca. El lema comercial siempre se usara unido a una marca. Licencia: El contrato de licencia es un negocio jurídico bilateral (contrato) por el cual el titular de un derecho autoriza a otra persona para que ejerza ese derecho, durante determinado tiempo y a cambio de una contraprestación o no. Marcas colectivas: Todo signo distintivo que permite distinguir el origen o cualquier otra característica común de productos o servicios pertenecientes a empresarios diferentes, pero, que se utilizan bajo el control de un solo titular. Marcas de certificación: Son aquellos signos distintivos destinados a ser aplicados a productos o servicios cuya calidad o características especiales han sido certificadas por el mismo titular de acuerdo al reglamento de uso adoptado. Marcas de productos o servicios: Se entiende por Marcas de Productos o de Servicios, todos aquellos signos distintivos que sean perceptibles y capaces de identificar en el mercado los productos y servicios producidos o comercializados por una persona, y que los diferencia, de los productos o servicios ofrecidos por otra u otras personas. Sólo se registrará como marca de producto o de servicio aquel signo que sea perceptible, suficiente y adecuadamente distintivo y susceptible de representación gráfica.


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Modelo de utilidad: Modelo de utilidad es toda nueva forma, configuración o disposición de elementos, de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto, o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía. ivel o altura inventiva: Si para una persona versada en la materia de que se trate, la invención no resulta obvia o se deriva de manera evidente del estado actual de la técnica. ombre comercial: Aquella expresión con la que se identifica un empresario o una actividad empresarial como tal. ovedad: Cuando la invención no está comprendida dentro del estado actual de la técnica. El estado de la técnica involucra toda aquella información que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o en general cualquier medio anterior a la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida. OAMI: Oficina de Armonización del Mercado Interior . Obra Colectiva: Las obras en colectivas son todas aquellas que se realizan por un conjunto de creadores que son reunidos, coordinados, y orientados por iniciativa de una tercera persona que puede ser natural o jurídica que se encargara de divulgar y comercializar la obra como titular de las misma. De acuerdo con lo preceptuado en los artículos 8 literal d), 19 y 83 de la Ley 23 de 1982, la titularidad originaria sobre los derechos patrimoniales de las obras colectivas pertenecen en principio a quien coordino, oriento y encargo la elaboración de la obra, a menos claro esta, que se haya pactado alguna participación en estos derechos por parte de los colaboradores. Obras en Colaboración: Las obras en colaboración de conformidad con lo establecido en los artículo 18 y 82 de la Ley 23 de 1982, son aquellas que se caracterizan por la intervención de dos o mas autores personas físicas que producen una obra de manera conjunta, donde sus aportes son identificables, pero, que no pueden ser separados uno de otros sin que la obra pierda su naturaleza. Ejemplo: La obra o pieza musical donde una persona es el autor de la letra y otra es el compositor de la música, y donde luego de combinar estos aportes identificables se obtiene una combinación perfecta que al ser deslindada se desnaturaliza. Obras protegidas: El objeto o bien jurídico tutelado por el derecho de autor de traduce entonces en toda clase de obra literaria, artística y científica que sea realizada por un autor persona física y que se encuentra protegida por el solo hecho de la creación, sin que importe para nada su calidad, temática, destinación o finalidad y que debe ser una concreción material y real de una idea. Son por tanto objeto de protección por vía del


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derecho de autor, las obras literarias expresadas por letras, signos y convenciones tales como los poemas, novelas, libros , folletos , cartillas, guiones para televisión, cine, argumentos teatrales, incluyendo de igual modo los programas de ordenador (Software) y las bases de datos etc., las obras artísticas o de artes plásticas como las pinturas, dibujos, caricaturas, las ilustraciones, planos mapas, esculturas , murales , obras coreográficas y las pantomimas, las obras audiovisuales, obras musicales acompañadas o no de texto, fotografías y en general cualquier manifestación del arte o de las letras expresadas por cualquier medio conocido o por conocer . OMPI: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Oposición Andina: Esta figura permite oponerse a una solicitud de registro presentada en uno de los países de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), con fundamento en una solicitud de registro anterior en otro país de la Comunidad Andina. Patente de invención: La creación de un producto o de un procedimiento en cualquier campo de la tecnología será susceptible de obtener patente de Invención cuando denote novedad, nivel o altura inventiva y aplicación industrial. Patente de modelo de utilidad: Todas aquellas formas o disposición de los elementos de algún artefacto, herramienta, instrumento o cualquier objeto o componente del mismo que le proporcione una mejor o distinta función, utilización, ventaja o disposición técnica que antes no tenía. Aquí los requisitos de novedad y altura inventiva son más flexibles y menos estrictos que tratándose de una patente de invención. PCT: El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) o Patent Cooperation Treaty, es un Tratado multilateral concluido en Washington en 1970 y que entró en vigor en 1978. Es administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI, con sede en Ginebra. Colombia adhirió al PCT el 29 de Noviembre de 2000 y el tratado entró en vigor el 28 de Febrero de 2001. El PCT permite buscar protección por patente para una invención simultáneamente en un gran número de países mediante la presentación de solicitudes de patente "internacionales". Esto significa que, en vez de tener que presentar solicitudes en cada país de interés, se presenta una sola solicitud en Colombia para todos los países de interés. Propiedad Industrial: Es el conjunto de derechos y privilegios que posee una persona para ejercerlos de forma exclusiva y que le permiten impedir que otras personas no autorizadas por ella los utilice, una vez que estos le han sido reconocidos en su favor por parte del Estado. Los bienes intelectuales objeto de protección por vía de la propiedad industrial, deben tener ordinariamente una aplicación en la industria o en la actividad productiva y comercial. Se protegen por la propiedad industrial, las Patentes de Invención o de Modelo de Utilidad, las Marcas de Productos o Servicios, las Marcas Colectivas y de certificación, los nombres comerciales, los Lemas Comerciales, los


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Diseños Industriales, las Indicaciones Geográficas (Denominaciones de Origen e Indicaciones de Procedencia), y las Informaciones Confidenciales (Secreto Empresarial) etc., así como las creaciones amparadas por la Biotecnología Propiedad Intelectual: En su acepción moderna y bajo una concepción amplia comprende todas las manifestaciones de la creatividad, que merecen un reconocimiento y protección por parte de los Estados, y de la cual hacen parte entre otras una serie de disciplinas tales como la Propiedad Industrial (Marcas, nombres comerciales, patentes de invención y de modelo de utilidad, diseños industriales, informaciones confidenciales y secretos empresariales, indicaciones geográficas, etc); protección de los circuitos integrados; el Derecho de Autor y los Derechos Conexos (obras artísticas, científicas y literarias; incluido el Software y las bases de datos; Derechos de artistas, interpretes y ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión); las nuevas tecnologías y la protección de contenidos en la red; la Biotecnología (Genoma humano, Obtenciones de Variedades Vegetales y biodiversidad), y en general cualquier disciplina que brinde protección a las creaciones del ingenio humano. Reproducción: El cual incluye entre otros el de edición, la reprografía, la inclusión en audiovisual o en fonograma o cualquier otra forma de fijación incluyendo el medio magnético. Reivindicaciones: Las reivindicaciones definen el objeto de la solicitud para el que se pide protección, indicando para ello las características de la invención. Reivindicar prioridad: Cuando la fecha de una solicitud inicial presentada en alguno de los Países miembros del Convenio de París, de la CAN, o del capitulo ADPIC, se toma como fecha inicial de presentación en otros países miembros de estos mismos instrumentos. En materia de marcas la solicitud de prioridad se debe reclamar dentro de los seis meses siguientes a la solicitud inicial; y en materia de patentes, se puede reclamar dentro de los doce meses siguientes a la solicitud inicial. Sin embargo la nueva Decisión 689 de 2008 establece la posibilidad de que los países miembros puedan incluir condiciones de restauración del plazo por un término no mayor a dos meses adicionales al plazo inicialmente establecido. SIC: Superintendecia de Industria y Comercio. Transformación: El cual le permite al autor autorizar modificaciones a su obra bien sea a través de la traducción, adaptaciones, arreglos y en general cualquier transmutación que se le haga a la obra bien llevándola de un genero a otro o llevarla del ámbito literario al cine. USPTO: United States Patent and Trademark Office.


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Variedades vegetales: Todo aquel conjunto de individuos botánicos cultivados, cuyo cultivo, posesión o utilización no estén prohibidos por razones de salud humana, animal o vegetal y que no sea considerado como silvestre y que se distingan de otros por determinadas características morfológicas, fisiológicas, citológicas o químicas que se pueden transmitir por reproducción, multiplicación o propagación. WCT: Tratado OMPI sobre Derecho de Autor WPPT: Tratado sobre Interpretaciones o ejecuciones y Fonogramas (WPPT). UCTAD: United Nations Conference on Trade and Development.


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1. PROPIEDAD ITELECTUAL

1.1. Introducción a la propiedad intelectual Propiedad intelectual es, en un sentido amplio, todo derecho que resulta de la actividad intelectual en los campos artístico, literario, industrial o científico.

La propiedad intelectual ampara específicamente las manifestaciones del ingenio humano, en favor de sus creadores y productores, concediéndoles ciertos derechos exclusivos y limitados en el tiempo sobre sus creaciones.

La propiedad intelectual se divide en dos ramas principales:

• La propiedad industrial, que comprende las patentes (tanto de invención como de modelo de utilidad), los diseños industriales, las marcas, los lemas, las denominaciones de origen y los nombres y enseñas comerciales.

• El derecho de autor, que comprende tanto el derecho de autor propiamente dicho,

es decir, el que corresponde al creador, compilador o traductor de una obra literaria, artística o científica, como los derechos conexos, que son los derechos de los artistas, intérpretes y ejecutantes, los de los productores de fonogramas y los de los organismos de radiodifusión.

Los derechos de propiedad industrial se regulan por tres principios fundamentales: el de territorialidad, el de temporalidad y el de especialidad.

a) Principio de territorialidad:

La protección jurídica y el ejercicio del derecho se encuentran limitados al territorio del país en que se otorga la concesión, pues el acto que los concede es un acto administrativo de autoridad nacional, para el caso colombiano, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), entidad adscrita al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (www.sic.gov.co). Esto quiere decir que los efectos de la protección otorgada se circunscriben únicamente al territorio respectivo para el cual es otorgado, y no se proyectan más allá de las fronteras del respectivo Estado.


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El principio de la territorialidad tiene algunas excepciones, donde los derechos concedidos pueden trascender las fronteras del respectivo Estado. Estas excepciones son las siguientes: • El derecho a reivindicar prioridad: Es el derecho a reclamar como fecha de

presentación de una solicitud posterior, la fecha de radicación de una solicitud anterior.

• Oposición Andina: Esta figura permite oponerse a una solicitud de registro

presentada en uno de los países de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), con fundamento en una solicitud de registro anterior en otro país de la Comunidad Andina.

Teniendo en cuenta el retiro de Venezuela de la Comunidad Andina, a partir de la fecha oficial de dicho retiro la Superintendencia de Industria y Comercio no acepta las oposiciones a solicitudes de marca fundamentadas en solicitudes o registros venezolanos previos. Dicha posición fue fijada mediante la Resolución 14583 del 17 de mayo de 2007, por medio de la cual resuelve la oposición interpuesta por la sociedad EURALIS GASTRONOMIE de Venezuela contra la solicitud del registro de la marca BILAC presentado por la sociedad PROCAPS S.A. En dicha resolución, la División de Signos Distintivos consideró la oposición como no presentada.

• Régimen Especial de las marcas notorias: Las marcas notoriamente conocidas son protegidas a pesar de no estar registradas en el respectivo país donde se busca la protección.

b) Principio de temporalidad: El término de protección y del derecho de uso exclusivo que concede el Estado a través del acto administrativo es limitado en el tiempo, así por ejemplo: • Las patentes sobre una invención se conceden por un término de 20 años (para

patentes de invención) o de 10 años (para patentes de modelo de utilidad) y no son renovables o prorrogables. Una vez vencido el término de la concesión de las mismas, la invención pasa a ser del dominio público.

• El registro de un diseño industrial se confiere por un término de 10 años contados

a partir de la fecha de la presentación de la solicitud, no es renovable o prorrogable.


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• El registro de una marca se concede a su titular por 10 años y es renovable indefinidamente por períodos iguales.

• Los lemas comerciales se conceden en asocio con una marcas, por lo tanto su

vigencia estará sujeta a la de dicho signo. c) Principio de especialidad: La protección del signo distintivo esta limitada a los productos o servicios sobre los cuales recae. Por lo tanto, pueden coexistir marcas idénticas si identifican productos distintos. Ejemplo: La sociedad Inversiones el Corral Ltda., es titular de la Marca EL CORRAL, para identificar carnes en la clase 29; la sociedad la Gallina Ltda., puede tener también registrada la marca EL CORRAL en la clase 1 para identificar productos químicos destinados a la agricultura; y en la clase 5 para productos veterinarios. Con base en el principio de la especialidad y por tratarse de productos de diferente naturaleza y comercializados a través de canales diferentes, las marcas pueden convivir sin crear confusión entre los consumidores, y tener titulares diferentes. Por su parte, el Derecho de Autor se rige por los siguientes principios generales: a) El Derecho de Autor protege las creaciones formales y no las ideas. Las ideas no

son protegibles ni apropiables por nadie, y por tanto, su uso es libre; sólo está protegida la forma como se manifiesta, concreta y materializa la idea. Ejemplo: La idea general y abstracta de escribir poesía en torno al amor es libre, y por ello existen múltiples obras que tocan ese tema, pero una vez se concreta y realiza cada poema en particular, este obtendrá protección como una obra particular.

b) La originalidad es condición necesaria para la protección: Toda obra, para ser

considerada como tal, debe ser propia de su autor, debe expresar algún grado de creatividad y ser fruto del esfuerzo personal de su autor. En materia de derecho de autor, la originalidad es entendida como esfuerzo intelectual y no como novedad.


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c) La protección no depende del valor, calidad, destinación, temática o mérito de la obra, de su destino o de su forma de expresión: No importa que la obra sea buena o mala, valiosa o no, ni tampoco si su destino es simplemente artístico o comercial.

d) La protección no está sujeta al cumplimiento de formalidades: El derecho del autor

nace del acto mismo de creación y no del reconocimiento de la autoridad administrativa. Por ello no se requiere registro, depósito o formalidad alguna.

En Colombia la Oficina nacional competente en materia de Derechos de Autor, es la Dirección Nacional de Derecho de Autor, Unidad Administrativa Especial, adscrita al Ministerio del Interior y de Justicia (www.derautor.gov.co). 1.2. uevas Creaciones 1.2.1. Patentes 1.2.1.1. Concepto de invención La Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), no contiene una definición de invención, como tampoco la contenían las anteriores Decisiones. Las normas se limitan a señalar que las invenciones pueden versar sobre “todos los campos de la tecnología”, a establecer cuáles son los requisitos para que una invención pueda ser objeto de patente, a determinar qué no se considera invención y a excluir de patentabilidad determinadas invenciones. La razón por la cual las normas no definen la invención se encuentra en que la apreciación de lo que constituye o no invención radica en juicios de valor y, con los avances de la tecnología, una definición legal puede quedarse corta, limitando así la apreciación del examinador. Sin embargo, los tratadistas han propuesto diferentes definiciones del concepto de invención: Para Baylos Carroza, invención es “la combinación de elementos sensibles ideada por una persona, cuya mera aplicación a determinada materia o energía, produce un resultado útil para la satisfacción de una necesidad humana, originando la solución a un problema técnico no resuelto anteriormente”.2

2 Citado por Marco Matías Alemán, en “Conferencia sobre Propiedad Industrial”, Bogotá, 28 de Enero de 1997.


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Para Manuel Pachón, invención es “una regla técnica establecida para solucionar un problema relacionado con las reformas que el hombre impone a la naturaleza con el fin de satisfacer sus necesidades”.3 De manera más simple, podría decirse que la invención es la idea o regla técnica para solucionar un problema técnico. De tal manera que la invención se compone de dos elementos inseparables: un problema técnico y su solución. Las invenciones pueden ser de dos clases, de producto o de procedimiento. Las invenciones de producto son todas las que revisten una forma tangible, por ejemplo máquinas, equipos, sustancias. La invención puede consistir tanto en un producto independiente, como en un producto que sólo constituye parte de otro y que sólo puede venderse como parte de otro producto.4 Las invenciones de procedimiento consisten en una secuencia de etapas conducentes a la obtención de un producto.- por ejemplo un procedimiento para la obtención de derivados de la urea--, o de un resultado --por ejemplo un procedimiento para la aplicación de compuestos químicos en madera que permite una mejor adherencia y duración. La invención de procedimiento también puede consistir en un nuevo empleo de un procedimiento conocido -- por ejemplo un procedimiento mejorado para obtener fibras acrílicas --, o de un producto conocido para obtener un resultado industrial nuevo –por ejemplo un procedimiento para preparar un alimento a través de extrusión.

Hay invención cuando se encuentra una solución nueva a un problema técnico existente.

1.2.1.2. Creaciones que no se consideran invenciones De conformidad con el Artículo 15 de la Decisión 486, no se consideran invenciones:

3 Manuel Pachón y Zoraida Sánchez Avila, “El Régimen Andino de la Propiedad Industrial”, pg. 47. 4 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Ley Tipo de la OMPI para los países en desarrollo sobre invenciones, pg. 59.


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a) Los descubrimientos. Se entiende por descubrimiento, “La acción de percibir lo que era desconocido, por ejemplo, una cosa ya existente pero nunca comprobada, la propiedad desconocida de una materia, o los efectos ignorados de un fenómeno.”5 Un descubrimiento no puede ser considerado invención porque no es producto de la actividad innovadora del hombre. Los descubrimientos se caracterizan por la preexistencia en la naturaleza del hecho, cosa o relación causal puesta de manifiesto por el descubrimiento. Ejemplo: Descubrimiento: Un hongo preexistente en la naturaleza Invención: Un hongo desarrollado mediante técnicas biológicas En general, los doctrinantes justifican la no patentabilidad de los descubrimientos en su falta de aplicabilidad industrial. Desde ese punto de vista, un descubrimiento científico se convierte en una invención patentable cuando de él resulta una aplicación práctica, un efecto técnico donde ha sido necesaria la intervención humana. En otras palabras, un descubrimiento puede ser el punto de partida para el nacimiento de una invención patentable, en la medida en que la cosa, propiedad o efecto descubierto sea utilizado con fines prácticos. “Los descubrimientos básicos pueden, así pues, constituir el punto de partida para el nacimiento de invenciones, esto es, de reglas para el obrar industrial en las que el conocimiento general abstracto se utilice para una aplicación práctica. En cuyo caso la protección por patente será posible, pero limitada a la concreta aplicación técnica, sin comprender el conocimiento general de base o las explicaciones teóricas dadas para su funcionamiento”6 Ejemplo: Descubrimiento: La expansión de los metales ante la acción del calor

5 Gómez Segade, citado por Sofía Fernández de Córdoba, “Derecho de Patentes e Investigación Científica”, Ed. Tirant Lo Blanch 6 Sofía Fernández de Córdoba, “Derecho de Patentes e Investigación Científica”, Ed. Tirant Lo Blanch


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Invención: La aplicación de la expansión de los metales ante la acción del calor para construir un termostato

De todas maneras, la exclusión de la patentabilidad de los descubrimientos ha sido cada vez más cuestionada, sobre todo por el papel que juega la investigación en el proceso de innovación. b) Las teorías científicas Una teoría científica es un marco conceptual que se usa para explicar hechos, fenómenos o leyes y para predecir nuevos hechos y fenómenos. Son principios abstractos, donde no puede haber una contribución técnica. No se trata de reglas técnicas, sino de leyes de la naturaleza. De todas maneras, la aplicación de teorías científicas a la obtención de nuevos productos o de nuevos procedimientos, podría resultar en una invención. Ejemplo: Teoría física de la semiconductividad: Marco conceptual Transistor: Aplicación resultante en una invención

patentable c) Los métodos o formulas matemáticas Los métodos matemáticos implican juicios analíticos, donde las consecuencias son derivaciones lógicas del contenido de los datos o hipótesis.7 Las técnicas patentables implican juicios sintéticos, donde las consecuencias no están lógicamente implícitas en los antecedentes que las originan.8 De todas maneras, esto no significa que no pueda emplearse métodos y fórmulas matemáticas dentro de la invención, pero como un medio y no como un fin. Ejemplo: No es invención: La fórmula para calcular una temperatura.

7 Guillermo Cabanellas, “Derecho de las Patentes de Invención”, pg. 788 8 Guillermo Cabanellas, “Derecho de las Patentes de Invención”, pg. 788


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Es parte de la invención: La fórmula para calcular la temperatura que se utiliza en el paso 3 de la evaporación de aluminio, para lograr como producto final un recubrimiento novedoso.

d) El todo o parte de los seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los

procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural.

Estas exclusiones tienen su razón de ser en que se trata de descubrimientos de algo ya existente, y no de una invención. Sin embargo, si podrían ser patentables9: • Los nuevos productos o procedimientos obtenidos a partir de la materia existente

en la naturaleza. • Los procedimientos de aislamiento de material existente en la naturaleza. • Los procedimientos de cultivo, selección o mutación de microorganismos. • La modificación u obtención de materias que se encuentran en la naturaleza,

mediante procedimientos biológicos en los que exista una relevante actividad humana.

Ejemplo: El veneno de la araña Diguetia se encuentra en la naturaleza. Sin embargo, se obtuvo una patente para un péptido purificado e insecticidamente efectiva, aislable de dicho veneno. La patente se otorgó también para una secuencia de DNA que codifico el péptido y para una planta transgénica obtenida por la introducción del péptido en una línea de germen de la planta. Nota: Las reivindicaciones de la patente concedida aparecen en el Anexo No. 13. 9 21-IP-00


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e) Las obras literarias y artísticas o cualquier otra protegida por el derecho de autor. Estas creaciones son protegidas a través de la Disciplina del Derecho de Autor, que como ya quedó mencionado, es otra de las ramas de la Propiedad Intelectual, y por lo tanto no son objeto de Patentes. f) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales,

juegos o actividades económico-comerciales. Son creaciones intelectuales de carácter abstracto, que carecen de aplicación industrial. No son reglas técnicas, sino reglas que determinan una actividad. Sin embargo, el hecho de que una invención sea utilizada para fines lúdicos no interfiere con su patentabilidad. Ejemplo: o es invención: El juego de naipes conocido como “bridge” Es invención: Un dispositivo que facilita la disposición y distribución de los

naipes en el juego g) Los programas de ordenador o el soporte lógico (Software), como tales. La necesidad de proteger los programas de ordenador o el soporte lógico como bien inmaterial fruto del ingenio humano resulta evidente. Sin embargo, ha sido objeto de varias discusiones la modalidad bajo la cual debe otorgarse dicha protección, en palabras de Delia Lipszyc: • “El programa de ordenador no puede ser conocido directamente por el ser humano

y es esencialmente utilitario; por tanto, no pertenece al mundo de lo bellos sino de lo utilitario.

• El derecho de autor no tutela las ideas; en el campo de los programas de ordenador es preciso que estén protegidas.

• También es necesario proteger el contenido del programa de ordenador y no su expresión formal, que es el aspecto tutelado por el derecho de autor.

• El plazo general de duración del derecho de autor resulta demasiado extenso para aplicar al programa de ordenador.

• Acepta para el programa de ordenador un orden de protección internacional tan abierto como el que rigen en materia de derecho de autor es inconveniente, en especial para los países en desarrollo, en los cuales es necesario que se establezca una reserva de mercado a favor de los programas desarrollados localmente.


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• El usuario de programas de ordenador necesita tener una copia de resguardo, posibilidad no prevista por el derecho de autor respecto a las obras.

• No es posible incorporar el programa de ordenador en el elenco de las obras protegidas por el derecho de autor sin formar la estructura de este.

• Respuestas a esas críticas: • El programa de ordenador es una obra • Las facultades de orden patrimonial que dispensa el derecho de autor para proteger

las obras contra los usos no autorizados se adecua a la protección de los programas de ordenador.

• Que el programa de ordenador no sea directamente legible por el ser humano no obsta para que se lo considere como obra; lo mismo ocurre con otras obras, como las audiovisuales y las musicales fijadas en cintas electromagnéticas, que solo son perceptibles por medio de aparatos electrónicos.

• El valor, el destino y la forma de expresión de la obra son criterios ajenos al reconocimiento de la protección por el derecho de autor. Por tanto, el hecho de que los programas de ordenado no estén en el orden de lo bello o de lo estético, que tengan una función utilitaria y que estén expresados con códigos o en cualquier otra forma, no constituyen obstáculos para sus protección por el derecho de autor.”10

Bajo nuestra legislación, los programas de ordenador están protegidos por el Derecho de Autor, en los mismos términos que las obras literarias. Sin embargo, si bien los programas de computador no se consideran invenciones y, por tanto, no son patentables, la exclusión no se extiende a las invenciones que incluyan el uso de tales programas, siempre y cuando la invención que se reivindique se refiera al producto o al proceso del cual el programa forma parte, pero no al programa en si mismo considerado. Ejemplo: o es invención: El programa que permite controlar las temperaturas idóneas de

cocción de un alimento Es invención: El procedimiento de preparación de un alimento de larga vida, que

incluye la utilización de un programa para controlar las temperaturas idóneas de cocción de un alimento.

10 LIPSZYC, Delia. Derecho de autor y Derechos Conexos. Ediciones UNESCO. Editorial ZAVALIA. 1993.


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h) Las formas de presentar información. No se consideran invenciones por carecer de aplicabilidad industrial. Lo que está excluido es la forma de presentar la información y no los mecanismos empleados para su transmisión. Ejemplo: o es invención: La forma de presentar la información de las llegadas y salidas

de vuelos en un aeropuerto Es invención: uevo medio mecánico para la construcción de tableros de

información en aeropuertos 1.2.1.3. Concepto de patente La definición de “patente” ha sido elaborada por la doctrina, toda vez que las normas no la contienen. Para Guillermo Cabanellas, patente es “un derecho exclusivo a la explotación de una invención durante un período determinado”.11 Para Martín Uribe Arbeláez, patente es “un privilegio de explotación monopolística que la ley concede al inventor en retribución o como compensación a su aporte creativo”12 Para Elker Buitrago López, patente es “un título habilitante que concede a la persona que lo solicita, previo un procedimiento, la posibilidad real de explotarla económicamente.”13 Para la Superintendencia de Industria y Comercio, patente es “un certificado que otorga el gobierno, donde se reconoce que se ha realizado una invención y que pertenece al titular de la patente, dándole por un tiempo limitado el derecho exclusivo de impedir que sin su consentimiento terceras personas utilicen o exploten su invención.”14

11 Guillermo Cabanellas, “Derecho de las Patentes de Invención”, pg. 17 12 Martín Uribe Arbeláez, “Propiedad Industrial, Neoliberalismo y Derecho de la Vida”, Ed. Doctrina y Ley Ltda.., pg 23 13 Elker Buitrago López, “Derecho Intelectual”, Librería Ediciones del Profesional Ltda.., pg. 132 14 Superintendencia de Industria y Comercio. Manual del Inventor. 1997.


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Sea cual fuere la definición más acertada, lo cierto es que todas tienen unos

elementos en común: • Las invenciones son protegidas mediante patente. • Las patentes otorgan un derecho de explotación exclusiva o monopolio, en el

sentido que el sistema de patentes está concebido para ejercer el derecho de excluir a otros.

• Ese derecho de explotación exclusiva o monopolio está limitado en el tiempo. • Las patentes son otorgadas. No existen patentes de hecho. La sola existencia de

una invención patentable no otorga ningún derecho, mientras éste no haya sido reconocido por el Estado.

1.2.1.4. Requisitos de patentabilidad Los requisitos de patentabilidad son de tres clases: • Objetivos, es decir, aplicables a la invención en sí. • Subjetivos, esto es, los que hacen relación a las condiciones que debe cumplir la

persona solicitante para adquirir el derecho a que la patente le sea otorgada. • Procesales, que se refieren al cumplimiento de requisitos de forma y las etapas

establecidas para obtener la patente. 1.2.1.5. Requisitos objetivos de patentabilidad De conformidad con el Artículo 14 de la Decisión 486, los requisitos para que una invención sea patentable son los siguientes: a) Que sea nueva. b) Que tenga nivel inventivo. c) Que sea susceptible de aplicación industrial. a) (ovedad: Según la definición legal, “Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica”.


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El estado de la técnica comprende todo lo que haya sido accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud, por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio, en cualquier lugar del mundo. En palabras de Martín Uribe Arbeláez, “una invención es novedosa cuando no se encuentra comprendida en el conjunto de conocimientos tecnológicos que la humanidad ha alcanzado en un determinado momento histórico”. No importa cuantas personas hayan tenido acceso a la información, ni que tan difícil o fácil sea obtener la información, tampoco importa si realmente los terceros accedieron a la información o si simplemente estaban en capacidad de hacerlo, lo cierto es que si la información podía ser accedida por el público, la invención no será novedosa. Como consecuencia de lo anterior, la novedad puede perderse por: • Publicaciones: escritos, imágenes, dibujos, fotografías, grabaciones. • Divulgación oral: conferencias, foros, reuniones, programas de televisión,

demostraciones. • Utilización: fabricación, oferta, introducción al mercado o explotación industrial

del producto. • Solicitud de patente anterior, siempre que tal solicitud se publique o que hayan

transcurrido 18 meses desde su presentación. Sin embargo, hay algunas divulgaciones que no ocasionan la pérdida de la novedad, si son hechas dentro del año precedente a fecha de presentación de la solicitud: • La divulgación proveniente del inventor o su causahabiente (herederos o

cesionarios). • La divulgación proveniente de un tercero que haya obtenido la información directa

o indirectamente del inventor o su causahabiente. • La divulgación ocasionada porque la Superintendencia y Comercio por error

publique el contenido de la solicitud de patente presentada por el inventor.

Para no perder la novedad, es importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones


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• Firmar acuerdos de confidencialidad con los empleados que participan en el proyecto y con los socios, inversionistas o compradores potenciales.

• Si hubo una divulgación por parte del inventor o por publicación errónea,

presentar la solicitud de patente antes de que transcurra un (1) año desde la fecha de ésta.

Una aproximación inicial a la determinación de si la invención es o no novedosa puede hacerse acudiendo al sistema de búsqueda nacional e internacional de la Superintendencia de Industria y Comercio, o puede también intentarse directamente a través de Internet. La Superintendencia de Industria y Comercio presta el servicio de búsqueda de anterioridades en Colombia y en el resto del mundo, para lo cual es necesario: • Hacer una solicitud donde se indique de manera precisa cuál es la invención que se

está buscando. • Pagar la suma establecida para búsquedas nacionales y para búsquedas

internacionales. Otro método es acceder al Banco de Patentes de la Superintendencia de Industria y Comercio (www.sic.gov.co) y a los de las oficinas de patentes de otros países (por ejemplo, www.uspto.gov, para los Estados Unidos, www.epo.co.at, para la Oficina Europea de Patentes). De todas maneras, en muchos casos a través de este sistema se tiene acceso al resumen de la invención, pero no a las reivindicaciones, por lo cual resulta menos confiable. Como ya se dijo, las reivindicaciones son las partes de la patente que definen y limitan la invención protegida. El derecho e uso exclusivo de concede sobre lo que aparece en las reivindicaciones. La Superintendencia de Industria y Comercio presta también los siguientes servicios: • Radiografía tecnológica: Se realiza un informe y análisis del Estado de la Técnica

de un problema particular a petición del usuario. • Monitoreo Tecnológico: Se realiza un informe y análisis sobre la evolución

tecnológica de un sector a petición del usuario.


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• Prospección tecnológica: Se realiza un informe estadístico con base en la información de patentes.

• Diseminación tecnológica: Publicaciones de documentos de patentes de un sector

determinado y durante un período determinado. Ahora bien, no cualquier anterioridad que se encuentre es suficiente para determinar la pérdida de novedad. Algunas consideraciones que pueden ser tenidas en cuenta son las siguientes15: i. Debe compararse cada elemento de la invención con los del estado de la técnica,

tomando el sentido más amplio de las definiciones empleadas, para determinar si un antecedente, por sí solo, describe las características técnicas de la invención.

Si todas las características técnicas de la invención se encuentran descritas en un antecedente, la invención carece de novedad. Si una característica, aunque sea banal, no se encuentra contenida en el antecedente, la invención es nueva.

Ejemplo: La invención consiste en una composición de filtro plástica para proteger el ojo humano contra los efectos adversos de radiación láser que comprende un filtro plástico que tiene una transmisión visual de por lo menos 15% y que contiene de aproximadamente 0.01 aproximadamente 10% en peso. Antecedente que no haría perder la novedad: Una composición de las mismas características, con una transmisión visual de 9%. Antecedente que ocasionaría la pérdida de la novedad: Un catálogo comercial que presenta varios filtros de polímero para proteger el ojo humano. En un manual de referencia se puede encontrar que la transmisión visual de este tipo de filtros es igual o superior a 15% y que su peso oscila entre 0.01 y 10%. ii. Una expresión general no destruye la novedad de un elemento específico que

cae dentro de esa expresión, pero un elemento específico sí destruye la novedad de una general que la incluya.

Ejemplo: Se está analizando la novedad de un procedimiento para utilizar plástico como material.aislante, si el estado de la técnica comprende la utilización de polietileno como

15 Comunidad Andina, “Manual Andino de Patentes”, 2003


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material aislante, la novedad se perdería, toda vez que el polietileno es un tipo de plástico. En cambio, si la solicitud versa sobre un procedimiento para utilizar polietileno como material aislante, y el estado de la técnica comprende el uso de plásitico, para tal fin, la novedad no se perdería. iii. En el caso de rangos, la novedad se destruye si en el estado de la técnica

existen ejemplos contenidos en dicho rango. Ejemplo: Solicitud: Temperatura entre 120 y 150° C Estado de la técnica: 120° C Conclusión: Carece de novedad Solicitud: Temperatura entre 120º y 150º C. Estado de la técnica: De 115 a 160° C Conclusión: No se destruye la novedad, porque se hace una selección

específica dentro de los rangos que están en el estado de la técnica, selección que está lejos de los límites conocidos.

�� La descripción de un ejemplo específico destruye la novedad de una invención

general que incluya esa descripción, pero una descripción general no destruye normalmente la novedad de un ejemplo específico que caiga dentro de esa descripción genérica.

�� Si un elemento equivale a otro, no habrá falta de novedad. Un poliéster y un nylon

pueden ser equivalentes, pero no son lo mismo. �� Si a un mismo elemento se le asignan nombres distintos, pero sus características

técnicas son las mismas, la novedad se afecta. b) (ivel inventivo

De conformidad con la Decisión 486, se considera que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.


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La determinación del nivel inventivo requiere de un análisis cuidadoso, sobre todo en sectores donde se requiere una larga y metódica investigación, como es el caso de la Biotecnología, en donde en ocasiones el “salto tecnológico” queda oculto bajo un duro trabajo de ensayo y error. Como afirma Breuer Moreno, “El inventor no es un creador que saque algo de la nada. El solo hecho de estar obligado a usar medios materiales lo subordina a lo existente”.16 Para determinar si una invención tiene o no nivel inventivo, se siguen los siguientes pasos: �� Determinar cuál es el estado de la técnica. �� Determinar la diferencia entre la invención y el estado de la técnica. �� Determinar si la invención resulta obvia para una persona normalmente versada en

la materia técnica. Existen algunas pautas o criterios que ayudan a determinar si una invención tiene o no nivel inventivo. Las dos preguntas básicas son: • ¿Hay alguna indicación en el estado de la técnica que lleve a un técnico

normalmente versado en la materia hacia la invención? • ¿Un técnico normalmente versado en la materia se plantearía el mismo problema y

llegaría a la solución que da la invención?

Se consideran indicios de la existencia de nivel inventivo: �� Lograr un resultado o efecto inesperado.

�� La sorprendente sencillez de la solución propuesta. �� La superación de barreras técnicas o prejuicios técnicos. �� La originalidad de la solución. �� La solución responde a una necesidad antigua que había quedado insatisfecha. �� Se efectuó una elección entre muchas opciones posibles, obteniendo un resultado

inesperado. �� Se necesitaron múltiples pasos para llegar a la solución.

16 Citado por Marco Matías Alemán, en “Conferencia sobre Propiedad Industrial”, Bogotá, 28 de Enero de 1997, pg 9


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�� Se efectuaron tentativas previas por otros interesados para solucionar el problema técnico, sin éxito.

�� Se ha requerido un esfuerzo y un tiempo considerables para llegar a la nueva tecnología.

�� Se considera que un compuesto químico tiene nivel inventivo cuando tiene una estructura inesperada o cuando presenta un uso o un efecto inesperado.

Se consideran indicios de la falta de nivel inventivo:

�� Yuxtaposición de elementos conocidos, funcionando sin alteración y sin efecto inesperado.

�� Intercambio de material por otro análogo conocido, o por un material nuevo que se hace disponible y que es claramente apto para un nuevo uso.

�� Extrapolación simple y directa de hechos conocidos. �� Optimización de las condiciones de operación o adaptación rutinaria de las

mismas. �� Elección entre alternativas conocidas u obvias, sin resultados nuevos o

inesperados. �� Uso de equivalentes técnicos conocidos.

c) Aplicación industrial

De conformidad con la Decisión 486, una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha definido esta exigencia como “la facultad que tiene un invento de ser utilizable, es decir, que sea materialmente realizable en la práctica. Los medios propuestos por el inventor, deben ser capaces de proporcionar, con mayor o menor perfección, el resultado industrial perseguido.”17

Es importante tener en cuenta que:

• Si la invención no puede materializarse en un objeto o procedimiento concreto, no tiene aplicabilidad industrial.

17 26-IP-99


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• El campo económico de aplicación es indiferente para cumplir el requisito de aplicabilidad industrial.

• La aplicabilidad industrial no puede consistir simplemente en lograr cierto efecto sobre el intelecto humano. Por eso están excluidas de patentabilidad las creaciones puramente estéticas, las técnicas de psicoanálisis, las técnicas para el aprendizaje, las técnicas para practicar juegos.

• Para determinar la aplicabilidad industrial, es irrelevante que la invención sea o no económicamente valiosa o que contribuya en mayor o menor medida al progreso técnico.

• El hecho de que la invención sea parte de un proceso más complejo no le quita aplicabilidad industrial. En consecuencia, son patentables los productos semielaborados, las materias primas y los productos intermedios.

1.2.1.6. Tipos de patentes En atención a su ámbito de protección, las patentes pueden ser: a) De producto: Son aquellas que amparan el resultado final, un producto, que en sí

mismo es una innovación. Ejemplo: Un inhalador que permite introducir sustancias sólidas en una corriente de aire aspirado por un usuario. Nota: El resumen de la patente puede consultarse en el Anexo No. 14.

b) De procedimiento: Son aquellas que amparan un proceso industrial utilizado para

obtener un producto de mejor calidad, abaratar costos, desarrollar una mayor productividad, etc.

Ejemplo: Procedimiento para producir una bebida de malta fermentada a partir de mosto de cerveza. Nota: El resumen de la patente puede consultarse en el Anexo No. 15.


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1.2.1.7. Excepciones de patentabilidad Se trata de invenciones que no pueden ser patentadas por expresa disposición legal. a) Las invenciones cuya explotación deba impedirse para proteger el orden público o

la moral. b) Las invenciones cuya explotación deba impedirse para proteger la salud o la vida

de las personas o de los animales, o para preservar los vegetales o el medio ambiente.

c) Las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas o animales, exceptuando los procedimientos no biológicos o microbiológicos.

d) Los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o animales.

e) Usos y segundos usos. Estas excepciones se explican a continuación: a) Las invenciones cuya explotación deba impedirse para proteger el orden público

o la moral. Respecto a esta prohibición debe tenerse en cuenta lo siguiente: • Aplica cuando automáticamente se produce la violación del orden público, no

cuando el uso abusivo de la invención podría producir dicha violación. No debe confundirse la exclusión con el hecho de que determinadas invenciones puedan patentarse, pero no utilizarse sin autorización estatal.

Ejemplo: Un explosivo no está excluido de patentabilidad simplemente porque, mal utilizado, pueda atentar contra el orden público.

• La explotación de la invención patentada puede estar sometida a permisos (por

ejemplo del INVIMA para alimentos, productos farmacéuticos o cosméticos, o del ICA para fertilizantes y plaguicidas), pero ello no significa que no se pueda pedir la patente.

• El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha definido el orden público en

los siguientes términos:


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“ Orden público, por su parte se refiere al Estado, a la cosa pública. En este orden de ideas es el imperio de la ley, de la tranquilidad ciudadana que debe ser garantizada por el Estado... Son actos que atentan contra el “Orden Público”, por ejemplo, los que afecten el normal funcionamiento de los servicios públicos, los tumultos y disturbios públicos, el pillaje, el vandalismo, la subversión, la apología de la violencia, los atentados contra la salud pública, y en general, los que alteren la paz pública y la convivencia social.”18

b) Las invenciones cuya explotación deba impedirse para proteger la salud o la

vida de las personas o de los animales, o para preservar los vegetales o el medio ambiente.

Ejemplo: No podrá patentarse un plaguicida que destruye los sembrados de cocaína pero que altera irreversiblemente el ecosistema.

c) Las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para la

producción de plantas o animales, exceptuando los procedimientos no biológicos o microbiológicos.

Con respecto a esta exclusión, debe tenerse en cuenta lo siguiente: • Las especies y variedades de plantas no son patentables. Las nuevas variedades

vegetales son objeto de protección mediante un Certificado de Obtentor. • Tampoco son patentables las razas de animales, por ejemplo un bovino

transgénico. • Los procesos no biológicos para la obtención de una planta o de un animal si son

patentables.

Ejemplo: Una planta transgénica caracterizada por una secuencia de DNA que codifica un péptido efectivo aislable del veneno de la araña Diguetia introducida dentro de una línea de germen de la dicha planta o un ancestro de dicha planta, en forma tal que la característica de expresión de la dicha secuencia de DNA es heredada por subsecuentes generaciones de dicha planta a través de propagación sexual o asexual.

18 Tribunal Comunidad Andina, Interpretación Prejudicial 4 –IP – 88.


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El patentamiento de microorganismos es una excepción a la prohibición de patentabilidad de material biológico, que se da por expresa disposición legal.

En efecto, establece la Disposición Transitoria Segunda de la Decisión 486: “Los microorganismos serán patentables hasta tanto se adopten medidas distintas resultantes del examen previsto en el apartado b) del artículo 27, numeral 3 del Capitulo de Asuntos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio - ADPIC.”

d) Los métodos terapéuticos o quirúrgicos para el tratamiento humano o animal,

así como los métodos de diagnóstico aplicados a los seres humanos o animales. Con relación a esta exclusión, es importante tener en cuenta: • Los métodos terapéuticos incluyen también los tratamientos profilácticos

(preventivos). Así, por ejemplo, un método para prevenir la placa bacteriana en los dientes está excluido de patentabilidad.

• La exclusión no comprende la prevención, curación o diagnóstico por la farmacia.

Ejemplo: Un polipéptido capaz de modular el peso corporal de un animal. Nota: El resumen de la patente puede consultarse en el Anexo No. 16.

• La exclusión no comprende a los aparatos utilizados para los tratamientos

quirúrgicos o de diagnóstico de enfermedades.

Ejemplo: Un dispositivo para anestesia Nota: El resumen de la patente puede consultarse en el Anexo No. 17

• Cuando un producto sirva a la vez para propósitos terapéuticos y no terapéuticos, por ejemplo cosméticos, será patentable en la medida en que el elemento no


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terapéutico prevalezca en su utilización y siempre que sea éste el elemento que se pretenda reivindicar.19

• Los métodos no terapéuticos de tratamiento de animales pueden ser patentados,

por ejemplo un método para incrementar la producción de lana en ovejas. Dijo al respecto la Oficina Europea de Patentes: “El método de tratamiento de un animal con un medicamento para aumentar la producción de leche en una vaca es patentable puesto que este efecto es independiente de la salud de la vaca.”20

e) Usos y segundos usos. En Colombia, los usos y segundos usos de un determinado producto o procedimiento, no son patentables. Por esta razón, se consideró que el segundo uso del Viagra (como tratamiento en la disfunción eréctil) no era patentable, a pesar de ser un uso totalmente diferente al inicialmente reivindicado (tratamiento de cardiopatías). 1.2.1.8. Titularidad de la Patente

El derecho a la patente pertenece al inventor.

Es inventor la persona que realiza la actividad de inventar. En consecuencia, solamente las personas físicas pueden ser inventores.

o son inventores:

• Quienes aportan medios financieros o físicos para el proceso inventivo. • Quienes supervisan el proceso inventivo del otro. • Quienes realizan mediciones u otras tareas accesorias. • Quienes participan en la construcción de prototipos. 19 11-IP-95 20 T 774/89 (No publicada), citada en Comunidad Andina, “Manual Andino de Patentes”, 2003


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El derecho a la patente es transferible, por acto entre vivos (venta, licencia, donación) o por vía sucesoria.

En consecuencia, los herederos y los cesionarios del inventor podrán solicitar la patente. Los titulares de la patente pueden ser personas naturales o jurídicas. Así como el inventor sólo puede ser una persona natural, el titular puede ser una persona jurídica. En el caso de invenciones hechas conjuntamente por varias personas, el derecho pertenece a todas ellas. Para que este caso se presente, es necesario que cada uno de los inventores conjuntos haya participado en la actividad inventiva, no en tareas puramente materiales, o en actividades intelectuales que no pueden ser calificadas como inventivas.

En las invenciones ocurridas bajo relación laboral, el derecho pertenece al empleador. En todo caso, el inventor tiene derecho a ser mencionado como tal en la patente.

Debe tenerse en cuenta: • Si la invención fue creada por quien fue contratado para investigar, la invención

pertenece al empleador, pero el inventor tendrá derecho a que se le mencione como tal en la patente. El patrono no está obligado, pero sí facultado, a ceder parte de los beneficios económicos al inventor.

• Si el trabajador no fue contratado para investigar, pero ha utilizado los datos o

medios provenientes de la labor desempeñada, para llegar a la invención, la invención pertenece al empleador, pero el inventor no sólo tendrá derecho a que se le mencione como tal en la patente, sino también a una compensación, que se fijará teniendo en cuenta factores tales como el monto del salario, la importancia de la invención y el beneficio que reporte al empleador.

• Si la invención ha sido lograda por el trabajador con independencia de sus

funciones, el empleador no tendrá derechos sobre la invención.

Si la invención es desarrollada independientemente por varias personas, la patente se concederá a quien primero presente la solicitud.


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No es extraño que dos o más personas lleguen a una misma invención. Finalmente, los problemas técnicos son comunes a todas las industrias del ramo, y los departamentos de I&D de las diferentes empresas están trabajando en enfoques muy similares. En este caso, quien primero solicite la patente será quien la obtenga. Sin embargo, el Artículo 55 de la Decisión 486 establece que los derechos conferidos por la patente no podrán hacerse valer contra una tercera persona que, de buena fe y antes de la fecha de presentación de la solicitud a la que se concedió patente, ya se encontraba utilizando o explotando la invención o hubiese realizado preparativos efectivos o serios para hacerlo. En este caso, esa persona tendrá el derecho de iniciar o continuar la utilización o explotación de la invención, pero este derecho sólo podrá cederse o transferirse junto con el establecimiento o con la empresa en que se estuviese realizando la utilización o explotación. 1.2.1.9. Clasificación Internacional de Patentes

La "Clasificación Internacional de Patentes" o, en su forma abreviada, la IPC, es el nombre de un sistema de clasificación (adoptado mediante el Arreglo de Estrasburgo) que, en su séptima edición, divide la tecnología en casi 69.000 subdivisiones, cada una de ellas identificada por un símbolo diferente. Cada símbolo está compuesto de una combinación de letras del alfabeto latino y de números arábigos.

Ejemplo:

A una mesa especial para niños le correspondería la Clasificación A 47 D; a una silla de tres patas le correspondería la A 47 C. A 47 MOBILIARIO; ARTÍCULOS O APARATOS DE USO

DOMÉSTICO; MOLINILLOS DE CAFÉ; MOLINILLOS DE ESPECIAS; ASPIRADORES EN GENERAL

A 47 B Mesas; Escritorios, Mobiliario de oficina; Muebles con cajones; Cajones; Partes constitutivas generales de los muebles

A 47 C Sillas; Sofás; Camas

A 47 D Mobiliario especialmente adaptado para niños

A 47 F Mobiliario, guarniciones o accesorios especiales para tiendas, almacenes, bares, restaurantes o locales similares; Taquillas


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A 47 G Utensilios de uso doméstico o de mesa

A 47 H Guarniciones para ventanas o puertas

A 47 J Material de cocina; Molinillos de café; Molinillos de especias; Aparatos para preparar las bebidas

A 47 K Aparatos sanitarios no previstos en otro lugar; Accesorios para el aseo

A 47 L Lavado o limpieza doméstica; Aspiradores en general

Para un adecuado manejo de la Clasificación Internacional, es conveniente ver el Manual de Introducción a la Clasificación de Patentes elaborado por la OMPI (www.wipo.org/classifications/es/ipc/manual/manual2.htm), y la Clasificación misma puede ser consultada en www.wipo.int/ibis/ipc7beta5/ipc7sp/index.html. 1.2.1.10. Preparación de la solicitud o petitorio Para las solicitudes de patente se utiliza un formulario diseñado por la Superintendencia de Industria y Comercio, identificado como “Formulario Único de Patente 2000-3” (Anexo No. 8). Para diligenciar este formulario, es importante tener en cuenta lo siguiente: • Solicitud: Se debe marcar la casilla correspondiente a “Patente de Invención”. • Solicitante: Si se trata de una persona natural, indicar nombre, nacionalidad, y domicilio. Por ejemplo, Pedro Pérez, ciudadano colombiano, domiciliado en la Calle 20 N° 20-20 , Bogotá, Colombia. Si se trata de una persona jurídica, se deberá indicar la razón social, el lugar de constitución y el domicilio. Por ejemplo, Flores Miraflor Ltda., sociedad organizada de conformidad con las leyes colombianas, domiciliada en la Calle 20 No. 20-20, Bogotá, Colombia.

La solicitud se podrá presentar directamente por el interesado, o a través de apoderado. • Representante o apoderado: Esta casilla es obligatoria en los siguientes casos: (i) Cuando se trata de una persona natural que va a actuar por medio de un apoderado,

en esta casilla aparecerá la información referente al apoderado. (ii) Cuando se trata de una persona jurídica que va a actuar por medio de un

apoderado, en esta casilla aparecerá la información referente al apoderado


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(iii) Cuando se trata de una persona jurídica que no va a actuar por medio de un apoderado, en esta casilla aparecerá la información referente al representante legal.

En Colombia sólo pueden ser apoderados los abogados titulados e inscritos. En consecuencia, no puede otorgarse poder a quien no sea abogado. • Inventor: Deberá indicarse el nombre, dirección y domicilio del inventor o

inventores. Si son más de uno, es más práctico elaborar una hoja, titulada “Anexo Inventores”, para incluirlos a todos y escribir en la Casilla “Ver Anexo”.

• Título de la invención: Debe aparecer el título o nombre de la invención. Con relación al título, es importante tener en cuenta lo siguiente:

(i) Debe definir en forma breve y precisa el objetivo de la invención. (ii) No debe ser excesivamente general o abstracto. (iii) No debe hacer referencia al titular, ni a marcas o nombres comerciales.

No Aceptable Aceptable

Proceso para la producción de alimentos. Proceso para la producción de leche aséptica para consumo.

Proceso de purificación del antígeno de superficie viral Hepatitis B que comprende el péptido marca XXX producido por el Laboratorio YYY.

Proceso de purificación del antígeno de superficie viral Hepatitis B que comprende el péptido XXX.

• Prioridad: La prioridad es una figura legal que permite retrotraer a una fecha

anterior, la fecha de presentación de la solicitud. La prioridad puede reclamarse dentro del año siguiente a la fecha de radicación de la solicitud de patente en cualquier país miembro del Convenio de París y/o del ADPIC o TRIPS, así como de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) o TRIPS. (Para efectos de verificar si un país es o no miembro de estos tratados, puede consultarse www.ompi.org/treaties/es/index.html). Así mismo podrá visitarse el sitio www.comunidadandina.org

Ejemplo: Se presenta una solicitud de patente en Colombia el 2 de Febrero de 2004. El solicitante tiene hasta el 2 de Febrero de 2005 para presentar la solicitud en los Países miembros del Convenio de París, del ADPIC, o de la CAN, y que se le asigne como fecha de presentación el 2 de Febrero de 2004.


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Esta prerrogativa se podrá solicitar en países como Estados Unidos., en los Países miembros de la Unión Europea, la gran mayoría de países Asiáticos, Africanos, Latinoamericanos, y por supuesto en Perú, Ecuador, y Bolivia. La prioridad es una figura de gran importancia si consideramos que quien primero solicite la patente es a quien se le concederá. Es importante indicar que de acuerdo con la nueva Decisión 689 de 2008 existe la posibilidad de que los países miembros puedan establecer condiciones de restauración del plazo de prioridad por un término no mayor a 2 meses al plazo inicialmente establecido.

Las condiciones de restauración de estos términos serán fijadas por cada uno de los países miembros.

En caso de que se reivindique prioridad, es necesario señalar en el formulario el país de origen, la fecha y el número de solicitud respecto de la cual se reivindica prioridad.

• Firma: La solicitud deberá ser firmada por el solicitante, su representante legal o

su apoderado. • Idioma: La solicitud deberá ser presentada en español. A la solicitud se deberá anexar los siguientes documentos: i. Comprobante de pago. ii. Certificado de existencia y representación legal cuando el solicitante sea persona

jurídica iii. Poderes iv. Copia certificada de la primera solicitud, si se reivindica prioridad. v. Traducción simple de la primera solicitud, si se reivindica prioridad. vi. Documento de cesión del inventor al solicitante vii. Resumen de la invención viii. Descripción de la invención ix. Las reivindicaciones x. Los dibujos, planos y figuras xi. Copia del contrato de acceso xii. Certificado de depósito del material biológico xiii. Arte final i. Comprobante de pago: La solicitud no recibirá fecha y número de radicación si no

se acompaña del pago de los Derechos Oficiales.


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Si el resumen de la solicitud excede de 150 palabras, será necesario pagar por cada palabra que sobrepase las 150.

Si se reclama prioridad, será necesario pagar también por este concepto.

ii. Certificado de existencia y representación legal cuando el solicitante sea

persona jurídica: Cuando se trata de personas jurídicas, será necesario acompañar a la solicitud un Certificado de Cámara de Comercio que acredite su existencia y representación legal. Este no debe tener más de tres (3) meses de expedición.

iii. Poderes: Cuando se actúa a través de apoderado, es necesario acompañar un poder

firmado por el solicitante y presentado personalmente ante Notario Público. iv. Copia certificada de la primera solicitud, si se reivindica prioridad. v. Traducción simple de la primera solicitud, si se reivindica prioridad. vi. Documento de cesión del inventor al solicitante: Cuando el inventor ha cedido su

derecho a la patente a un tercero, esta cesión debe constar por escrito, en un documento que debe ser firmado por el inventor y por el cesionario y presentado personalmente ante Notario.

vii. Resumen de la invención: Es una síntesis de la divulgación técnica contenida en

la solicitud de patente. Ejemplo: Máquina de empaquetar para el envolvimiento periférico de una cinta alrededor de un rollo de banda de material soportado por medios de soporte dispuestos para mantenerlos en rotación axial, que comprende medios para activar el giro suplementario del rollo durante al menos una vuelta después de completar el arrollamiento del material para arrollar la cinta periféricamente sobre el rollo hasta que se solapa consigo misma, medios para fijar y cortar que pueden llevarse cerca de la periferia del rollo para fijar entre sí las partes solapadas de la cinta y cortarlas corriente arriba de la zona de fijación para proporcionar el rollo empaquetado, caracterizada, porque comprende además medios para el suministro del extremo libre de la cinta sobre la sección terminal todavía desarrollada de la banda de material que se arrolla, siendo así dicho extremo al menos parcialmente atrapado entre el rollo y la última vuelta de la banda de material.


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viii. Descripción de la invención: La descripción deberá divulgar la invención de manera clara y completa, de forma tal que se comprenda y que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla.

Se entiende que una descripción es clara y completa “cuando divulga los elementos constitutivos de la invención y las indicaciones suficientes para que un experto en la materia pueda ejecutarla gracias a sus conocimientos y a su capacidad, sin que tenga que realizar actividad inventiva por su parte.”21

• Debe ser clara. Una persona capacitada en la materia técnica correspondiente

debe poder comprenderla. • Debe ser completa. Toda la invención debe ser objeto de explicación en la

descripción. • Debe ser suficiente para que una persona experta y con conocimientos medios en

la materia pueda ejecutarla.

Es importante indicar que, de acuerdo con lo establecido en la Decisión 689 de 2008, los países miembros de la CAN, los países miembros están facultados para precisar el tenor del artículo 28 de la Decisión 486, en el sentido de introducir especificaciones adicionales relativas a las condiciones de divulgación de la invención, para exigir al solicitante mayor claridad en la descripción de la invención y mayor suficiencia en la divulgación de manera que sea clara, detallada y completa.22

La descripción puede organizarse de la siguiente manera:23 (i) Indicación del sector tecnológico al que se refiere la invención. Ejemplo: En la técnica de producción de rollos, por ejemplo de tela, es conocida la necesidad de sujetar el extremo de la banda envuelta y empaquetar totalmente el rollo para protegerlo del ambiente.

21 EL AMBITO DE LA PROTECCIÓN DE LA PATENTE. Carmen Salvador Jovaní. Biblioteca Jurídica Cuatrecasas. Pg. 220. 22 Decisión 689 de 2008, Artículo 10 Literal b) Introducir especificaciones adicionales relativas a las condiciones de divulgación de la invención, en el sentido de exigir al solicitante mayor claridad en la descripción de la invención y mayor suficiencia en dicha divulgación, de tal manera que sea tan clara, detallada y completa que no requiera para su realización por parte de la persona capacitada en la materia técnica correspondiente, de experimentación indebida y que indique a dicha persona que el solicitante estuvo en posesión de la invención a la fecha de su presentación. 23 Los ejemplos sobre la forma de organizar la descripción fueron tomados del Manual del Inventor publicado por la SIC en 1977.


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El cubrir dichas necesidades se hace difícil por el deseo de realizar las operaciones de manera totalmente automática para adaptarse a la creciente automatización total de las líneas de producción.

(ii) Estado de la técnica. La tecnología anterior conocida por el solicitante que sea útil para la comprensión y examen de la invención, y las referencias a los documentos y publicaciones relativas a dicha tecnología. Ejemplo: El problema reside principalmente en el hecho de que el borde inicial de la cinta u hoja, normalmente de material plástico, que se desea envolver alrededor de la periferia del rollo, tiende a escapar sin completar una vuelta que le permita sujetarse consigo misma. El uso de colas o similares (véase el documento US-A-3901757) para mantener en posición sobre el rollo el principio de la cinta u hoja hasta el arrollamiento completo, entraña un deterioro inevitable de la parte de la banda del rollo correspondiente al encolado. Especialmente en el caso de materiales, de valor la pérdida en el desempacado constituye un coste adicional mal tolerado por los usuarios. Además el método es decididamente inaplicable en aquellos rollos sobre los que, por su naturaleza, es difícil o imposible encolar.

(iii) Una descripción de la invención en términos que permitan la comprensión del problema técnico y de la solución aportada por la invención, exponiendo las diferencias y eventuales ventajas con respecto a la tecnología anterior, incluyendo una descripción de las figuras. Ejemplo: El objetivo general de la presente invención es obviar los inconvenientes antes mencionados proporcionando un dispositivo de empaquetado para rollos que permitirían un rápido y cuidadoso empaquetado automático de los mismos sin el uso de colas o similares para sujetar el principio de la cinta utilizada en el empaquetado. A la vista de dicho objetivo se ha buscado proporcionar una máquina según la reivindicación 1.


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Para aclarar más la invención y sus ventajas comparadas con la técnica conocida, se describen a continuación con la ayuda de los dibujos anexos, posibles formas de realización cómo ejemplos de aplicación de dichos principios. En los dibujos: - La Fig. 1 muestra esquemáticamente una vista lateral en alzado de una máquina de empaquetar. - La Fig. 2 muestra esquemáticamente una vista parcial de una primera fase de funcionamiento de la máquina de la fig. 1. - La Fig . 3 muestra esquemáticamente una vista parcial de una segunda fase de funcionamiento de la máquina de la fig. 1. - La Fig. 4 muestra esquemáticamente una vista parcial de una tercera fase de funcionamiento de la máquina de la fig. 1. - La Fig. 5 muestra esquemáticamente una vista parcial de la máquina de la fig. 1 trabajando con un rollo más pequeño, y - La Fig. 6 muestra una vista parcial de una forma de realización diferente de la máquina de la máquina de la máquina de empaquetar según la presente invención. Con referencia a las figuras según puede verse fácilmente en la Fig. 1, una máquina de empaquetar indicada globalmente por 10 comprende dos rodillos accionados por motor 11 y 12 para soportar y hacer girar un rollo 13. p. ej. De tela. Una deslizadora 14 transporta el rollo desde una máquina conocida (no representada) para la formación de rollos por arrollamiento de una banda continua. (iv) La descripción de la invención con respecto a las figuras Ejemplo: A lo largo de la deslizadora 14 se encuentra situada una disposición 15 para cortar la banda de la que está constituido el rollo. Dicho dispositivo de corte es de técnica conocida y por tanto no se representa. Por ejemplo puede comprender una cuchilla circular giratoria que se desplaza transversalmente con respecto al avance de la banda como es fácil imaginar por los conocedores de la técnica. Un plano 16 es desplazado por un accionamiento 24 entre una posición levantada de tope controlada para colocar el rollo sobre los rodillos 11 y 12 y una posición levantada de tope controlada para colocar el rollo sobre los rodillos 11 y 12 y una posición de descarga del rollo por los rodillos. Dichas dos posiciones se representan en la fig. 1 en línea continua y de trazos, respectivamente. Sobre los rodillos 11 y 12 está situado un brazo articulado oscilante 17 accionado por motor y que tiene en su extremo libre una unidad de empaquetado 28, que comprende


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un dispositivo de desarrollo 18 para una cinta 19 de material plástico, p.ej. una película de soldadura por calor, que se alimenta desde un carrete 20. La unidad 28 al rollo a empaquetar. Dicho sensor puede ser, por ejemplo, un sensor de proximidad 26 soportado por la unidad de empaquetado 28 y dotado de un microrruptor para detectar la aproximación a la periferia del rollo. Podría pensarse también en disponer otros sistemas para detectar la aproximación a un rollo de la unidad 28. Por ejemplo, deteniendo el brazo 17en la posición baja podría detectarse por el codificador 29. Las distintas partes componentes de la máquina están interconectadas para su funcionamiento con un dispositivo de control 27, por ejemplo electrónico con lógica por cable o programada. Sobre la base de la siguiente descripción de funcionamiento tal control es fácilmente imaginable para los expertos en la materia y por tanto no se describe ni se representa en adelante. En el uso de la máquina el rollo a empaquetar rueda por la deslizadora 24 hasta que se sitúa sobre los rodillos 11 y 12. El plano 16 en dicha posición elevada, detiene el recorrido del rollo. Simultáneamente el dispositivo de corte 15 separa el rollo de la banda de la que ha sido arrollado. Los rodillos accionados por motor hacen girar el rollo para arrollar el borde terminal libre 25 y al propio tiempo el brazo 17 es obligado a girar hasta que el sensor 26 detecta la periferia del rollo, mientras que el dispositivo de alimentación 18 desarrolla la cinta 19, de manera que su extremo libre descanse sobre el borde que se está arrollando, como muestra la fig, 2. La cinta 19 queda así atrapada y atraída por el borde 25 que se está arrollando como puede verse fácilmente en la fig. 3. El giro del rollo continúa hasta que la cinta de plástico 19 ha cubierto por completo la periferia del rollo y se solapa consigo misma. Como se ve en la fig. 4, la guía 22 se desplaza entonces a lo largo del cabezal de soldar de manera que entra en contacto con la cinta 19, soldándola y cortándola en el punto de solape para conformar la envoltura completa del rollo. La cinta se suelda consigo misma y por tanto no se producen alteraciones o daños al material del rollo. Ventajosamente, el giro angular del brazo 17, necesario para que el sensor 26 encuentre la superficie del rollo que es detectado por el codificador 29, permite que el circuito de control 27 calcule el diámetro del rollo y por tanto el giro del rollo necesario para que la cinta 19 lo envuelva por completo. De este modo la cantidad de cinta utilizada es suficiente con toda seguridad y puede también ajustarse al mínimo necesario para el empaquetado, cualquiera que sea el diámetro del rollo, sin necesidad de regular la


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máquina por anticipado. También para poder manejar rollos de varios diámetros, el mecanismo cinemática 23 orienta la unidad 28 de manera que el cabezal de soldar y cortar esté siempre sustancialmente perpendicular a la superficie del rollo con independencia de su diámetro. Una vez que el rollo ha sido empaquetado, el brazo 17 se levanta de nuevo y el rollo es extraído de la máquina, haciéndole girar por el plano inclinado que se forma al ordenar el actuador 24 que baje el plano 16. El giro a lo largo del plano 16 puede iniciarse, por ejemplo deteniendo el giro del rodillo 12 mientras que continúa el del 11, con lo que se imprime al rollo un momento que le hace rodar sobre el rodillo 12 hacia el plano inclinado 16. Como alternativa puede preverse fácilmente un mecanismo que eleve el rodillo 11 para empujar el rollo al otro lado del rodillo 12. Evidentemente no es estrictamente necesario que el empaquetado tenga lugar por soldadura de la cinta. La fig. 6 muestra esquemáticamente una forma de realización diferente de la máquina según la presente invención. En dicha forma de realización, diferente, una unidad de empaquetado 28´ (el resto de la máquina es sustancialmente igual a la fig. 1, entonces no se representa ni se describe), comprende una boquilla 30 para aplicar una cantidad controlada de cola extendiéndola sobre la superficie de una cinta 19´ enrollada ya parcialmente en la posición del solape subsiguiente consigo misma. Una cabezal de corte 21´ que desliza sobre una guía 22´ lleva a cabo el corte de la cinta después de cubrir con la cinta la zona encolada. Completando así el empaquetado. Ventajosamente aquí se encuentra un sensor 26´ similar al sensor 26 de la Fig.1 para detectar la posición correcta de la unidad 28. La cinta 19´ puede ser por ejemplo de papel. Naturalmente la descripción recogida arriba de formas de realización que aplican los innovadores principios de la presente invención se de simplemente a título de ejemplo y por tanto no debe tomarse como una limitación de las reivindicaciones. Por ejemplo el bloqueo del desplazamiento del rollo al extremo de la deslizadera 14 para situarlo correctamente sobre los rodillos 11 y 12 puede conseguirse dotando al rodillo 12 de un desplazamiento vertical para disponerlo momentáneamente en una posición más alta que la del rodillo 11 constituyendo así un borde del tope para el rollo y bajarlo luego a la misma altura que el rodillo 11 para la fase de empaquetado. Para la descarga del rollo podría utilizarse el mismo desplazamiento vertical del rodillo 12, bajándolo por debajo del nivel del rodillo 11 para permitir que el rollo pase sobre el rodillo 12.}


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Naturalmente deberá preverse una deslizadera de salida de la máquina dispuesta a la altura a la que desciende el rodillo 12, esto es, más baja que el plano inclinado 16 que en este caso no está presente. Como alternativa, el rollo 13 puede sujetarse por sus extremos por unos platos de garra giratorios que se desplazan a lo largo de unas guías, primero para cargar el rollo en la máquina y luego para extraerlo de ella. Finalmente la cinta 19 puede ser, por supuesto, de distinta anchura que el rollo p. ej. Si fuera más estrecha con la función principal de fijar solamente el extremo libre del rollo o si fuera mayor plegando los bordes sobre los extremos del rollo. También es posible utilizar varias cintas dispuestas en paralelo para ligar el rollo según varias circunstancias. ix. Las reivindicaciones: Las reivindicaciones son la parte más importante de la

solicitud, puesto que definen y delimitan la invención protegida. Las reivindicaciones deben ser claras y concisas. En general, una reivindicación debe contener dos partes: (i) Preámbulo, que indica cuál es la materia de la invención: composición, aparato, proceso (ii) Parte caracterizante, que indica las características técnicas necesarias para definir la invención. Ejemplo: Preámbulo: Un polipéptido de obesidad (ob) Parte caracterizante: que tiene aproximadamente 145 a aproximadamente 167

aminoácidos, capaces de modular el peso corporal en un animal, o variantes alélicas o análogas, incluidos fragmentos, del mismo que tienen la misma actividad biológica.

Las reivindicaciones pueden ser: (i) De producto, cuando se refieren a sustancias, artículos, máquinas, mecanismos, sistemas. Estarán definidas por su composición, en el caso de sustancias, o por su estructura y funcionamiento, en el caso de artículos, máquinas, mecanismos o sistemas. (ii) De procedimiento, cuando se refieren a métodos, sistemas y procesos. Estarán definidas por las diferentes etapas que se llevan a cabo hasta obtener un producto final.


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Es muy importante que la reivindicación no deje ninguna duda en cuanto a la categoría a que pertenece (de producto o de procedimiento). Si no es así, será objetada por falta de claridad.

Una misma solicitud de patente puede contener las dos clases de reivindicaciones. Ejemplo: Reivindicación 1: Composición para la lucha contra las plagas, de la cual por la acción de agua o vapor de agua sobre compuestos descomponibles finamente divididos, se desarrollan substancias venenosas gaseosas, caracterizada porque contiene los compuestos descomponibles conjuntamente con un material fibroso poroso configurado como soporte. Reivindicación 2: Procedimiento para desarrollar la composición de la reivindicación 1, consistente en calentar agua a una temperatura promedio… Las reivindicaciones también pueden ser: (i) Independientes, cuando define todas las características esenciales de la invención y es autosuficiente. (ii) Dependientes, cuando hacen referencia a una anterior y contienen todas las características de aquella. Ejemplo: R. Independiente: Composición para inhibir la corrosión de elementos metálicos en circuitos de aguas industriales, caracterizada porque comprenden polímeros de ácidos acrílicos o metacrílicos, compuestos orgánicos del tipo lignosulfonatos y sales inorgánicas de zinc. R. Dependiente: Composición de acuerdo a la reivindicación 1, caracterizada porque las sales inorgánicas son cloruros y sulfatos de zinc.


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Es importante tener en cuenta que la solicitud sólo puede comprender una invención, o un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de manera que conformen un único concepto inventivo. Es decir, debe haber “unidad de invención”. Ejemplo24: Hay unidad de invención: Reivindicación 1: Un teléfono Reivindicación 2: Un teléfono con un enchufe Reivindicación 3: Un teléfono con un disco Reivindicación 4: Un teléfono con un dial giratorio La unidad de invención se da porque las cuatro reivindicaciones están unidas por un único concepto inventivo: un teléfono. No hay unidad de invención: Reivindicación 1: Un teléfono Reivindicación 2: Un enchufe Reivindicación 3: Un disco Reivindicación 4: Un dial giratorio

Recomendaciones acerca de las reivindicaciones: �� Deben definir en forma clara, precisa y concisa las características novedosas de la

invención. �� Deben tener unidad de invención. �� El capítulo reivindicatorio puede referirse a varios asuntos, pero cada

reivindicación sólo a uno. �� Sólo puede referirse a lo que se haya descrito y mencionado en el título: si el título

se refiere a un procedimiento, las reivindicaciones sólo pueden ser de procedimiento.

�� Las reivindicaciones deben ir numeradas consecutivamente. �� Primero debe ir la reivindicación independiente, seguida de sus dependientes. �� No deben contener referencias a la descripción, a ejemplos o a dibujos. �� No deben contener términos imprecisos o relativos, tales como

“aproximadamente”, “alrededor de”. �� No deben contener marcas o nombres comerciales. �� No deben definir la invención por el resultado que se pretende alcanzar (por

ejemplo, “Aparato de destilación caracterizado porque tiene un rendimiento del 99%”).

24 Comunidad Andina, “Manual Andino de Patentes”, 2003


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x. Los dibujos, planos y figuras: Su finalidad es contribuir a una mejor comprensión y divulgación de la invención. Las características que deben reunir son las siguientes:

• Deben tener una relación directa con la descripción. • Deben permitir visualizar las formas de ejecución descritas. • La relación entre los dibujos y la descripción se debe hacer por medio de signos de

referencia concordantes y debe hacerse con números. • Si la descripción menciona figuras o dibujos, éstas deben presentarse. • No deben presentarse dibujos o figuras que no hayan sido mencionadas en la

descripción. • No deben incluir textos o letreros. • Los diagramas esquemáticos y de flujo se consideran dibujos. • Deben ser numerados individual y consecutivamente. • En la descripción, los números referenciales no deben ir entre paréntesis. • Se deben hacer en tamaño oficio. • No deben contener marcos en su contorno. • No se deben hacer a mano alzada. • Deben adoptar las convenciones usuales para el dibujo técnico.

Ejemplo:

xi. Copia del contrato de acceso: El contrato de acceso es un acuerdo entre un Estado y una persona, en el cual se establecen los términos y condiciones para el acceso a recursos genéticos, sus productos derivados y, de ser el caso, el componente intangible asociado. (Decisión 391).

La Decisión 391 regula el régimen común de Acceso a los Recursos Genéticos. Sus principales aspectos son los siguientes:


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Establece que los recursos genéticos son bienes o patrimonio de la Nación o del Estado de cada país miembro.

Se aplica a los recursos genéticos originarios de un país miembro de la CAN, a los productos derivados, a los componentes intangibles y a los recursos genéticos de las especies migratorias.

Todo procedimiento de acceso requerirá:

a) Solicitud de acceso realizada por el solicitante, en la cual se deberá identificar el

solicitante, el proveedor de los recursos genéticos, la persona o institución nacional de apoyo, el responsable del proyecto, la actividad de acceso que solicita y la localidad donde se realizará.

b) Contrato de acceso entre el solicitante y el Estado a través de su Autoridad

Nacional Competente, en donde se tienen en cuenta los derechos de los proveedores de los recursos genéticos y productos derivados, de los recursos biológicos que los contengan y del componente intangible así no haya acceso a éste.

c) Este contrato tendrá un anexo cuando se trate de acceder a los componentes

intangibles asociados a los recursos genéticos, es decir, el conocimiento asociado al recurso, en donde se prevé la participación justa y equitativa de beneficios provenientes de la utilización de estos componentes. Deberá estar suscrito por la Autoridad Nacional Competente, hasta tanto el contrato no haya sido suscrito por dicha Autoridad, estará sujeto a una condición suspensiva.

d) Emisión y publicación de la Resolución en la gaceta oficial, una vez adoptado y

suscrito el contrato de acceso. e) Contratos accesorios, que son los suscritos entre el solicitante del acceso y el

propietario o administrador del predio donde este ubicado el recurso biológico que contenga el recurso genético; el centro de conservación ex situ25 o la institución nacional de apoyo previamente a la solicitud de acceso. Este contrato no autoriza el acceso al recurso genético o su producto derivado, y su contenido se sujeta a lo dispuesto en el contrato de acceso.

f) Registro declarativo de los activos vinculados al acceso.

25 Condiciones ex situ son aquellas en las que los recursos genéticos no se encuentran en sus ecosistemas y entornos naturales, y en el caso de especies domesticadas, cultivadas o escapadas de domesticación, en los entornos en los que hayan desarrollado sus propiedades específicas.


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Los certificados sanitarios que amparen la exportación de recursos biológicos que se expidan conforme a la Decisión 328, incorporarán al final del formato la leyenda: “No se autoriza su uso como recurso genético”

La Decisión 328 establece el Sistema Andino de Sanidad Agropecuaria, sus aspectos más importantes son las disposiciones sobre plagas y enfermedades de importancia económica que afectan a la agricultura y ganadería, a los certificados y permisos fitosanitarios y zoosanitarios, a los requisitos para la importación de plantas, partes, productos y subproductos de origen vegetal.

Los países miembros podrán establecer, mediante norma legal expresa, limitaciones parciales o totales al acceso a recursos genéticos o sus productos derivados, en los casos expresamente señalados en la Decisión 391.

Para mayor información y acceder a los textos de las normas citadas, se puede visitar la siguiente página: www.comunidadandina.org xii. Certificado de depósito del material biológico

El tema de la divulgación es particularmente sensible en materia de invenciones biotecnológicas, en las cuales la descripción de la patente puede ser bastante inútil para quien no tenga acceso al material genético que allí se describe.

Por esta razón, el Artículo 29 de la Decisión 486 dispone:

“Cuando la invención se refiera a un producto o a un procedimiento relativo a un material biológico y la invención no pueda describirse de manera que pueda ser comprendida y ejecutada por una persona capacitada en la materia técnica, la descripción deberá complementarse con un depósito de dicho material...

“El depósito del material biológico sólo será válido para efectos de la concesión de una patente si se hace en condiciones que permitan a cualquier persona interesada obtener muestras de dicho material a más tardar a partir de la fecha de vencimiento del plazo previsto en el artículo 40.”

¿Cuándo se efectúa el depósito? A más tardar en la fecha de presentación de la solicitud de patente.

¿Ante quién se efectúa el depósito? Ante los organismos reconocidos por el Tratado de Budapest o ante otra institución reconocida por la Oficina Nacional Competente (para Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio), que en todo caso, de conformidad con lo dispuesto por la Decisión 391, serán universidades, centros de investigación o investigadores reconocidos.


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El depósito sólo tendrá validez para efectos de la concesión de la patente si se hace en condiciones que permitan a cualquier persona interesada obtener muestras de dicho material a más tardar a partir de los 18 meses contados desde la presentación de la solicitud, es decir, cuando el expediente pasa a tener carácter público.

xiii. Arte final: Hace referencia al dibujo más representativo de la invención y será el

utilizado para la publicación. 1.2.1.11. Vigencia de la patente La duración del término de protección de la patente es de veinte (20) años contados desde la fecha de la solicitud. Una vez trascurre este término, el producto o procedimiento amparado entra en el dominio público y podrá ser utilizado sin autorización o licencia. Es importante anotar que la Decisión 689 de 2008, exceptuando de este beneficio a las patentes farmacéuticas, permite a los países miembros de la Comunidad Andina establecer medios para compensar al titular de la patente por los retrasos irrazonables en la expedición de los derechos de patente, restaurando el término o los derechos de la misma, entendiéndose como irrazonables los retrasos superiores a cinco (5) años desde la fecha de la presentación de la solicitud de patente o tres (3) años desde la solicitud de examen de patentabilidad. Solo se considerarán los retrasos atribuibles a la Oficina Nacional, mas no aquellos atribuibles al solicitante de la patente. 1.2.1.12. Alcance y contenido La patente confiere a su titular los siguientes derechos: a) Derecho de explotación exclusiva. El alcance de la protección estará determinado por las reivindicaciones, que definen la materia que constituye la invención. Si la patente reivindica un producto, el titular podrá: • Fabricar el producto • Ofrecer en venta y vender el producto • Usar el producto


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• Importar el producto • Almacenar el producto para los fines anteriores. Si la patente reivindica un procedimiento, el titular podrá: • Emplear el procedimiento. • Fabricar, ofrecer en venta, vender, usar, importar y almacenar el producto obtenido

directamente por medio del procedimiento. b) Derecho de explotación indirecta El titular de la patente puede otorgar licencias a terceros para que exploten el producto o procedimiento patentado. c) Derecho de prohibir (ius prohibendi): Las patentes de producto confieren al titular el derecho a impedir que terceras personas, sin su consentimiento, fabriquen el producto, lo ofrezcan en venta, lo vendan, lo usen, o lo importen para cualquiera de estos fines. Las patentes de procedimiento confieren al titular el derecho a impedir que terceras personas, sin su consentimiento, empleen el procedimiento o fabriquen, ofrezcan en venta, vendan, usen, o importen el producto obtenido directamente mediante el procedimiento. Las excepciones al derecho de prohibir conferido por la patente son las siguientes: • Actos realizados en el ámbito privado y con fines no comerciales. • Actos realizados exclusivamente con fines de experimentación. • Actos realizados exclusivamente con fines de enseñanza o de investigación

científica o académica. • El empleo en la construcción de navíos o de aparatos de locomoción aérea o

terrestre, cuando los navíos o aparatos de locomoción penetren temporal o accidentalmente en el país.

• Cuando un tercero, de buena fe, ya se encontraba utilizando o explotando la

invención en la fecha de presentación de la solicitud de patente.


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• Uso de un material biológico capaz de reproducirse (excepto plantas) como base inicial para obtener un nuevo material viable, salvo que tal obtención requiera el uso repetido de la entidad patentada.

• Agotamiento del derecho: Los terceros podrán realizar actos de comercio respecto

a un producto patentado, cuando ese producto ya ha sido introducido en el comercio en cualquier país por el titular de la patente o con su consentimiento.

• Adicionalmente, la SIC podrá otorgar licencias obligatorias por razones de interés

público, de emergencia o de seguridad nacional. • De acuerdo con la Decisión 689 de 2008, se incluye igualmente como excepción el

uso de la materia protegida por una patente con el fin de generar la información necesaria para apoyar la solicitud de aprobación de comercialización de un producto. Doctrinariamente dicha excepción conoce como Excepción Bolar.

e) Derecho de enajenación El titular de la patente puede ceder o transferir la patente a un tercero. Junto con los derechos expuestos, el titular de la patente tiene también obligaciones:

i. Explotar la invención patentada en cualquier país miembro de la Comunidad

Andina, directamente o a través de alguna persona autorizada por él.

Se entiende por explotación: • La producción industrial del producto objeto de la patente, de forma suficiente

para satisfacer la demanda del mercado. • El uso integral del procedimiento patentado, junto con la distribución y

comercialización de los resultados obtenidos, de forma suficiente para satisfacer la demanda del mercado. La distribución y comercialización no serán necesarios cuando la patente haga referencia a un procedimiento que no se materialice en un producto.

• La importación, junto con la distribución y comercialización del producto

patentado, de forma suficiente para satisfacer la demanda del mercado. La consecuencia del incumplimiento de esta obligación es que cualquier interesado podrá pedir a la SIC que se le conceda una licencia obligatoria para explotar la invención patentada.


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ii. Pagar las tasas anuales para mantener vigente la patente, en su caso la de una solicitud en trámite, de acuerdo a las tasas que para tal efecto haya expedido la Oficina Nacional Competente (www.sic.gov.co). La tasa anual deberá pagarse el último día del mes en que fue presentada la solicitud inicialmente.

El incumplimiento de esta obligación acarreará la caducidad de la patente, o de la solicitud en su caso. Vale decir que las tasas fijadas por la Oficina nacional competente sufren un reajuste anualmente.

Con relación a esta obligación, es importante tener en cuenta:

• Las anualidades deberán pagarse por años adelantados. • La fecha de vencimiento de cada anualidad será el último día del mes en que fue

presentada la solicitud. Esto significa que si la solicitud de patente fue presentada el 16 de Marzo de 1999 y concedida el 20 de Octubre de 2003, el 30 de Marzo de 2004 deberá pagarse la primera anualidad.

• El titular dispondrá de un plazo de gracia de seis (6) meses contados desde la fecha

de inicio del período anual para pagar con recargo. En el ejemplo anterior, el plazo de gracia vencerá el 30 de Septiembre de 2004.

• Podrán pagarse dos o más tasas anuales por adelantado. 1.2.1.13. Marco Legal Colombiano • Convenio de París, Artículos 4 y 5. • Organización Mundial de Comercio, capitulo de Asuntos de Propiedad Intelectual

Relacionados con el Comercio (ADPIC), Artículos 27-34. • Decisión 486 de 2000 de la CAN, Artículos 3-80, 237-249, 258-259,

Disposiciones Transitorias. • Decisión 689 de 2008 de la CAN. • Resolución No. 210 de 15 de Enero de 2001, Artículos 10-14. • Decreto No. 2591 de 13 de Diciembre de 2000, Artículos 6-11. • Circular Única de la SIC. • Resolución No. 37323 de 30 de Diciembre de 2003


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La mayoría de esta normatividad puede ser consultada en la página de internet de la SIC www.sic.gov.co 1.2.1.14. Derecho Comparado A partir del Acuerdo ADPIC, la estructura del Derecho de Patentes en los distintos países del mundo muestra una mayor uniformidad, sin que eso signifique que las soluciones legislativas y jurisprudenciales colombianas sean válidas para otros países. El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Industrial relacionados con el Comercio (ADPIC), que constituye el Anexo 1C del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), fue concertado el 15 de abril de 1994 y entró en vigor el 1 de Enero de 1995. Es obligatorio para todos los miembros de la OMC. Dicho Acuerdo prevé unos estándares mínimos de protección, sin perjuicio de que los países puedan otorgar una protección más amplia. El texto del mismo puede ser consultado en la página www.omc.org La Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones se ajusta a esos estándares mínimos de protección consagrados por el ADPIC. Por lo anterior, en todos los casos en que se vaya a solicitar una patente fuera de Colombia, resulta recomendable asesorarse de personas expertas en la materia. a) Bolivia, Ecuador y Perú La legislación a la cual se hizo referencia para Colombia es exactamente igual para los demás países de la Comunidad Andina, puesto que forma parte del Régimen Común sobre Propiedad Industrial. Recordamos que a partir de Abril 22 de 2006, Venezuela dejó de ser parte de la Comunidad Andina. b) Estados Unidos El artículo 101 de la Ley de Patentes de los Estados Unidos establece que “quien invente o descubra cualquier proceso, máquina, o composición de materia que sea nuevo o útil, o cualquier mejora nueva o útil de aquellos, puede obtener una patente al respecto, sujeta a las condiciones y requisitos de este título”. No son patentables:


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• Los descubrimientos sin aplicación práctica a un producto o procedimiento. • Las sustancias existentes en la naturaleza, aunque sean descubiertas. • Los algoritmos como tales. Son patentables: • Las sustancias vivas no existentes en la naturaleza • Las sustancias vivas que son el resultado de la acción humana sobre elementos

vivos preexistentes. • Composiciones de materia novedosos, aunque los elementos que las componen ya

fueran conocidos. • Los algoritmos y los programas de computador, si son utilizados como parte de un

procedimiento concreto para obtener un resultado físico específico. • Las plantas. Actualmente y con el advenimiento de la red mundial de información (Internet) y del comercio electrónico, se han patentado en USA, algunos modelos de negocios en la red. Ejemplo: el modelo de negocios (One Click Shopping) de la librería virtual Amazon (www.amazom.com). Cuando varios inventores independientes han llegado a una misma invención, el sistema funciona así: • Tiene prioridad la primera persona que haya concebido la invención. • Tal persona sólo conservará la prioridad si actúa diligentemente en la puesta en

práctica de la invención, presentando la solicitud de patente. • Si no actúa diligentemente en la presentación de la solicitud, y el segundo inventor

es quien lo hace, el primero perderá su prioridad. Con relación al requisito de novedad, hay algunos hechos que la destruyen en forma inmediata y otros que la destruyen si han tenido lugar con más de doce meses de anticipación a la presentación de la solicitud. Los hechos que destruyen la novedad de forma inmediata, si suceden dentro de los Estados Unidos, son: • El uso de la invención por terceros. • El conocimiento de la existencia aparente de la invención en poder de terceros. • La descripción de la invención en una solicitud de patente, si deviene en la

concesión de la misma.


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Los hechos que destruyen la novedad de forma inmediata, sucedan dentro o fuera de los Estados Unidos, son: • La publicación de la invención por un tercero. • El patentamiento de la invención por un tercero. Los hechos que destruyen la novedad si la solicitud de patente no es presentada dentro de los doce (12) meses siguientes son: • La existencia de una patente en otro país. • La publicación, uso público o venta de la invención, por parte del inventor. Con relación al requisito de utilidad, que no existe en el Derecho Andino, este no es igual al de aplicación industrial. La utilidad tiene que ser probada, debe ser sustancial y concreta, y no puede ser puramente científica. Ejemplo Invención: Un procedimiento para obtener un producto

químico similar a otro ya existente Bajo requisito de aplicación industrial: Será suficiente con demostrar que el

procedimiento resulta en determinado producto químico

Bajo requisito de utilidad: No estaría cumplido el requisito, pues ya

existe un producto químico similar, luego el nuevo procedimiento no es útil.

El requisito de nivel inventivo es exigido bajo el derecho de los Estados Unidos como “no evidencia” (non-obviousness), pero su contenido es el mismo: que la invención no sea obvia o evidente para las personas versadas en la materia técnica correspondiente. La Autoridad encargada de estudiar las solicitudes de patente en los Estados Unidos es la United States Patent and Trademark Office (USPTO). El procedimiento se inicia con una solicitud que debe ser presentada por el inventor o, ante la imposibilidad de localizarlo para que ponga en marcha la invención, por el cesionario. Para una mayor información sobre los documentos exigidos, así como sobre los formatos utilizados, puede consultarse la página www.uspto.gov. No hay una etapa de oposición, como sí la contempla la normatividad Andina, y las patentes concedidas se presumen válidas, sin perjuicio de que esa validez sea impugnada por un tercero en un procedimiento judicial. Por esta razón, el solicitante tiene un deber


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de “buena fe”, que lo obliga a revelar la información que tenga respecto a posibles anterioridades. Las patentes son concedidas por veinte (20) años, contados desde la fecha de solicitud. c) Europa Las patentes en Europa pueden ser solicitadas a través de dos sistemas: país por país, o mediante el sistema de patente europea. El sistema de patente europea se basa en un sistema único y centralizado de otorgamiento de patentes, basado en criterios de patentabilidad unificados. Una vez concedida la patente, los derechos del titular serán los que se deriven de las legislaciones de cada uno de los países que integran el sistema. o son patentables: • Las teorías científicas • Los descubrimientos • Los métodos matemáticos • Las creaciones estéticas • Los sistemas, reglas y métodos para actividades mentales, juegos o negocios • Los programas de computador • La presentación de información • Los métodos para el tratamiento del cuerpo humano o animal mediante cirugía o

terapia • Los métodos de diagnóstico practicados sobre el cuerpo humano o animal. • Las invenciones contrarias al orden público o a las buenas costumbres • Las variedades de plantas o animales y los procesos esencialmente biológicos para

la reproducción de plantas o animales Son patentables: • Los productos, sustancias o composiciones susceptibles de ser utilizados con los

métodos para el tratamiento o diagnóstico del cuerpo humano o animal. • Los procesos microbiológicos. • Los productos resultantes de los procesos microbiológicos. Los requisitos de patentabilidad son: novedad, actividad inventiva y aplicación industrial.


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La novedad se determina examinando el estado de la técnica a nivel mundial. No destruyen la novedad, a condición de que la solicitud de patente sea presentada dentro de los seis (6) meses siguientes: • La revelación de la invención en violación de los derechos del solicitante o de sus

causahabientes. • La exhibición de la invención en una exposición oficial. La autoridad competente para otorgar las patentes es la Oficina Europea de Patentes, con sede en Munich. El procedimiento se inicia con una solicitud, la cual es sometida primero a un examen de forma y luego a uno de fondo. A los dieciocho (18) meses de la radicación es publicada y puede ser objeto de oposición por parte de terceros. El otorgamiento de la patente europea implica automáticamente la adquisición de derechos de patente en cada uno de los países miembros. Para información adicional puede consultarse la página Web de la Oficina Europea de Patentes: www.european-patent-office.org. 1.2.1.15. El Sistema PCT

El Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) o Patent Cooperation Treaty, es un Tratado multilateral concluido en Washington en 1970 y que entró en vigor en 1978. Es administrado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI, con sede en Ginebra. Colombia adhirió al PCT el 29 de Noviembre de 2000 y el tratado entró en vigor el 28 de Febrero de 2001. El PCT permite buscar protección por patente para una invención simultáneamente en un gran número de países mediante la presentación de solicitudes de patente "internacionales". Esto significa que, en vez de tener que presentar solicitudes en cada país de interés, se presenta una sola solicitud en Colombia para todos los países de interés. Pueden presentar tales solicitudes los nacionales colombianos o los residentes en Colombia. El solicitante indica, entre todos los Estados contratantes, aquellos en que desea que surta efectos su solicitud internacional (los "Estados designados"). Los efectos de la


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solicitud internacional de patente en cada uno de los Estados designados son los mismos que si se hubiera solicitado una patente nacional ante la oficina nacional de patentes de este Estado. La solicitud internacional se somete luego a lo que se llama "búsqueda internacional". Esta búsqueda se lleva a cabo por una de las principales Oficinas nacionales de patentes y da lugar a un "informe de búsqueda internacional", consistente en una enumeración de citas de los documentos publicados que pueden afectar a la patentabilidad de la invención reivindicada en la solicitud internacional. El informe de búsqueda internacional se comunica al solicitante, y éste puede decidir el retiro de su solicitud, particularmente si, según el mencionado informe, resulta poco probable el otorgamiento de patentes. Si no se retira la solicitud internacional, la Oficina Internacional la publica, junto con el informe de búsqueda internacional y la comunica a cada una de las oficinas de patentes designadas. Si el solicitante decide continuar con la solicitud internacional con el objetivo de obtener patentes nacionales (o regionales), deberá entrar en la llamada “fase nacional”, que es el procedimiento nacional ante cada Oficina designada. Antes de entrar a la “fase nacional”, el solicitante puede pedir un "informe de examen preliminar internacional", informe que prepara una de las principales oficinas de patentes y en el que se emite una opinión preliminar y no obligatoria acerca de la patentabilidad de la invención reivindicada. El solicitante tiene derecho a modificar la solicitud internacional durante el examen preliminar internacional. Las ventajas del PCT para el solicitante son las siguientes: a) Los solicitantes pueden presentar su solicitud en su propio país, con efecto en países extranjeros. El sistema tradicional de patentes exige la presentación de solicitudes individuales para cada país en el que se busque la protección por patente, con excepción de los sistemas regionales. Bajo el sistema PCT, se presenta una solicitud. b) La solicitud puede presentarse en idioma español.


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Los solicitantes colombianos, no requerirán traducciones para la búsqueda internacional y para la publicación internacional, difiriendo la necesidad de traducir al momento de la entrada en la fase nacional. Esto tiene la ventaja de no incurrir en el costo de traducción sino hasta el momento de tomar la decisión definitiva de solicitar la protección en un determinado país, momento para el cual su decisión será mucho más informada, puesto que ya habrá evaluado el informe de búsqueda internacional y también, en su caso, el informe de examen preliminar internacional. c) Racionalización de costos La principal ventaja financiera para el solicitante se pone de manifiesto en la posibilidad de abandonar la solicitud o de no abordar la fase nacional para ciertos países, con fundamento en los resultados de la búsqueda internacional o del informe de examen preliminar internacional. En consecuencia, el solicitante no incurrirá en costos de tasas nacionales, traducciones y apoderados sino hasta cuando cuente con suficientes elementos de juicio que hagan razonable su decisión. Por otra parte, en la fase nacional algunas oficinas de patentes reducen el importe de las tasas nacionales, o prescinden de cobrarlas. Esto implica ahorros considerables para el solicitante. d) No pérdida de la prioridad por presentación extemporánea de los correspondientes documentos. Cuando el documento de prioridad se recibe en la Oficina Internacional tras el vencimiento del plazo de 16 meses, pero antes de la publicación internacional, se considerará recibido el último día del plazo de 16 meses. Cuando el documento de prioridad no se presenta en el plazo de 16 meses, las oficinas designadas no podrán ignorar la reivindicación de prioridad sin dar antes al solicitante una oportunidad para presentar el documento de prioridad en un plazo razonable. e) Facilidad de obtención de una fecha de presentación internacional No se requieren para la obtención de una fecha de presentación internacional:


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• El pago de tasas • La traducción de la solicitud internacional • La firma del solicitante • El título de la invención • Un resumen • Dibujos (teniendo en cuenta que la presentación ulterior de dibujos en ciertas

situaciones tendrá como consecuencia la modificación de la fecha de presentación de la solicitud internacional).

Para que la solicitud reciba fecha de presentación es suficiente: • Una indicación de la intención de presentar la solicitud en el marco del PCT. • La designación específica de por lo menos un estado contratante. • El nombre del solicitante. • Una descripción. • Una reivindicación. f) Ausencia de formalidades en la designación de mandatarios. No es obligatorio actuar a través de un mandatario (abogado o agente de patentes), pero si el solicitante desea hacerlo bastará con otorgar un poder general o especial, de conformidad con los formatos preestablecidos, el cual no requerirá legalización notarial, ni consular o Apostilla, con la consiguiente ventaja en costo y en tiempo. En caso de que los solicitantes sean varios, el mandatario podrá ser nombrado por todos ellos de común acuerdo, o por el representante común nombrado, o por el representante común considerado (cuando no se ha nombrado un representante común, se considera que tiene tal calidad el primer solicitante que figura en el petitorio). g) Posibilidad de corregir deficiencias formales sin afectar la fecha de presentación, sin pago de tasas adicionales y con posibilidad de obtener prórrogas en el término para corregir. La Oficina receptora, al recibir la solicitud, revisa el cumplimiento de requisitos formales y materiales. Si la solicitud no cumple con ciertos requisitos en cuanto a la forma y contenido, o si las tasas no se han pagado o no se han terminado de pagar, la Oficina receptora se comunica con el solicitante para darle la oportunidad de corregir cualquier irregularidad. La corrección de irregularidades ulteriormente no afecta la fecha de presentación internacional, a menos que se refiera al cumplimiento de uno de los requisitos mínimos para la obtención de fecha de presentación.


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La corrección posterior no causa tasas adicionales (a menos que la irregularidad haga referencia a que las tasas no se han pagado o se han pagado parcialmente) y puede solicitarse una prórroga al plazo que fije la Oficina receptora. h) Alternativas flexibles según los resultados de la búsqueda. • Posibilidad de modificar las reivindicaciones, según lo encontrado en la búsqueda

preliminar • Posibilidad de retrasar la publicación mediante el retiro de la reivindicación de

prioridad • Posibilidad de retirar la solicitud internacional para evitar la publicación. i) Protección provisional en los Estados designados La publicación internacional proporciona al solicitante protección provisional en los Estados designados, si tal protección es otorgada a las solicitudes nacionales (no examinadas) publicadas. j) Posibilidad de obtener un examen preliminar internacional. El examen preliminar internacional ofrece al solicitante una oportunidad y un plazo de reflexión, antes de decidir si debe proceder con la fase nacional, para evaluar tanto sus posibilidades de explotar comercialmente su invención, como la posibilidad de culminar satisfactoriamente la fase nacional. Durante el procedimiento de examen preliminar, el solicitante tiene la posibilidad de modificar la descripción, las reivindicaciones y los dibujos de la solicitud, de conformidad con las opiniones y la asistencia que va recibiendo del Examinador de la Administración encargada del examen preliminar. Para una mayor información sobre el sistema PCT puede visitarse la página Web www.wipo.int/pct/treaty/about.htm. El sistema PCT tiene como desventajas que puede resultar demasiado costoso si se va a patentar sólo en unos pocos países y que hace más demorado el procedimiento, puesto que añade hasta 31 meses al término normal que tomaría el procedimiento.


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1.2.2. Modelos de utilidad 1.2.2.1. Concepto de modelo de utilidad Modelo de utilidad es toda nueva forma, configuración o disposición de elementos, de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto, o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que le incorpore o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía. El modelo industrial es una “invención menor” o “una creación de menor exigencia inventiva”. No son modelo de utilidad: • Las obras plásticas: esculturas, pinturas, grabados. • Las obras de arquitectura. • Los objetos que tengan únicamente carácter estético. Una nueva forma de un

cepillo de dientes que no le proporcione una ventaja funcional o técnica, no podrá ser objeto de patente de modelo de utilidad.

1.2.2.2. Concepto de patente de modelo de utilidad Es “una categoría de la propiedad industrial, semejante a la patente de invención, cuya exigencia inventiva, valor científico y avance tecnológico es menor, debido a que más bien se trata de un perfeccionamiento técnico que se traduce en una mejora de tipo práctico o en una ventaja en su empleo o fabricación y/o un efecto beneficioso en cuanto a la aptitud del objeto para satisfacer una necesidad humana.”26 En consecuencia: • Se trata de una invención: Es una invención menor, pero sigue siendo una

invención. • Se protege mediante patente. • Tiene forma definida de objeto: No es un procedimiento, ni una sustancia. 26 43-IP-01


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• Mejora o perfecciona un bien, proporcionándole una ventaja o beneficio que antes

no tenía. Ejemplo: Invención: El teléfono Modelo de utilidad: La sustitución del disco por teclas No pueden ser objeto de patente de modelo de utilidad: • Los procedimientos • Las materias excluidas de protección por patente de invención Ejemplo: Un cepillo de dientes que permite una mejor limpieza entre los dientes y en las encías. Se perfecciona una invención que ya existe: el cepillo de dientes. Nota: El resumen del la patente de modelo de utilidad puede consultarse en el Anexo. 1.2.2.3. Requisitos a) (ovedad: Este requisito es el ya analizado para las patentes de invención. La diferencia entre la novedad exigida para las patentes de invención y la que se

exige para las patentes de modelo de utilidad radica en que, para el primer caso, la invención es la creación de algo que no existía antes, una solución a un problema técnico nuevo; en el segundo caso, la novedad es una innovación a un producto conocido.

b) La forma definida: Es un requisito básico de los modelos de utilidad. Se trata de

una forma, que manifiesta características diferenciables de cualquier otra. La forma consiste en dar un nuevo orden a las cosas, o una distribución diferente a los elementos que componen un objeto.


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c) (ivel inventivo: La exigencia será menos estricta que la de una patente de invención.

d) Aplicación industrial: Para el modelo de utilidad es sinónimo de “utilidad”. El

modelo debe permitir un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que lo incorpora o le debe proporcionar una ventaja o efecto técnico que antes no tenía.

1.2.2.4. Titulares Como ya se mencionó, el inventor es siempre una persona natural, el cual podrá ceder su derecho a un tercero, persona natural o jurídica. 1.2.2.5. Adquisición y pérdida del derecho La duración de la patente de modelo de utilidad es de diez (10) años contados desde la fecha de la solicitud. La patente de modelo de utilidad confiere a su titular los mismos derechos y obligaciones que la patente de modelo de utilidad. 1.2.2.6. Marco Legal Colombiano y Andino �� Convenio de París, Artículos 4 y 5. �� Decisión 486 de 2000 de la CAN, Artículos 3-850, 237-249, 258-259,

Disposiciones Transitorias. �� Resolución No. 210 de 15 de Enero de 2001, Artículos 10-14. �� Decreto No. 2591 de 13 de Diciembre de 2000, Artículos 6-12. �� Resolución No. 37323 de 30 de Diciembre de 2003.

1.2.2.7. Derecho Comparado Actualmente, los siguientes países y regiones ofrecen protección mediante modelo de utilidad: Alemania, Argentina, Armenia, Australia, Austria, ARIPO, Belarús, Bélgica, Bolivia, Brasil, Bulgaria, China, Colombia, Costa Rica, Dinamarca, Eslovaquia, España, Ecuador, Estonia, Etiopía, Federación de Rusia, Filipinas, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Guatemala, Hungría, Irlanda, Italia, Japón, Kazajstán, Kenya, Kirguistán, Malasia, México, OAPI, Países Bajos, Perú, Polonia, Portugal, República Checa, República de Corea, República de Moldova, Tayikistán, Trinidad y Tabago, Turquía, Ucrania, Uruguay, Uzbekistán y Venezuela.


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1.2.2.8. Sistema PCT El sistema PCT puede ser utilizado para obtener patente de modelo de utilidad en aquellos países que otorgan este tipo de protección.

1.2.3. Diseños Industriales 1.2.3.1. Concepto Los diseños industriales deben considerarse como una creación estética u ornamental. “Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto.27 Ejemplo:

Como podemos apreciar del diseño anteriormente solicitado para registro, la forma oblicua y plana de la colombina, con un orificio en la parte inferior, cambia la apariencia de la colombina, pero no su destino o finalidad. 1.2.3.2. Requisitos

27 Artículo 113 de la Decisión 486 de 2000


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a) (ovedad: La legislación andina define este concepto de manera negativa al definir cuando un diseño industrial no se considera nuevo

“ Un diseño industrial no es nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad válidamente invocada, se hubiere hecho accesible al público, en cualquier lugar o momento, mediante su descripción, utilización, comercialización o por cualquier otro medio.” 28

Por lo anterior, es bastante importante que al momento de la creación del

diseño, éste no se revele a través de descripciones, se comercialice, se distribuya, toda vez que si se hace va a perderse la novedad. b) Aplicación industrial: El diseño debe poderse reproducir industrialmente. 1.2.3.3. Función La función de los diseños industriales es la de proteger las creaciones de forma y apariencia de un producto para que éste sea atractivo al consumidor 1.2.3.4. Características a) Los diseños industriales protegen la apariencia de un producto y no al producto

mismo. ¿Qué protege el diseño industrial? • Se protege la forma externa de los productos es decir su apariencia, su forma hacia

fuera. • Protege únicamente su aspecto estético de tal forma que éste no se puede referir al

destino y finalidad.

28 Artículo 115 de la Decisión 486


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¿Qué no protege el diseño industrial? • Efectos técnicos • El destino del producto • La forma hacia adentro del producto Ejemplo: Si tengo una “máquina de afeitar” y quiero proteger su diseño, deberemos entender que lo que se busca proteger es la forma de la máquina; es decir su apariencia, su aspecto hacia afuera. En ningún momento podemos pretender que a través del diseño industrial protejamos la máquina misma o la función de que ésta afeite mejor. b) Se puede referir a formas bidimensionales o tridimensionales. c) El diseño industrial busca darle un aspecto especial que lo haga más atractivo al

público consumidor. d) El diseño industrial debe servir como patrón para la producción de otros productos

iguales. 1.2.3.5. o son registrables como diseños industriales29 • Aquellos que atenten contra la moral y las buenas costumbres de un país. • Aquellos cuya apariencia estuviera dictada enteramente por consideraciones de

orden técnico o por la realización de una función técnica.

Ejemplo: La forma especial de una botella que permite un mejor agarre de las misma no será protegible por diseño industrial. Lo mismo sucedería con un diseño para el filo de un cuchillo que permita un corta mas preciso.

• Aquellos que consistan únicamente en una forma cuya reproducción exacta fuese

necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual forme parte. Esta



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prohibición no se aplicará tratándose de productos en los cuales el diseño radique en una forma destinada a permitir el montaje o la conexión múltiple de los productos o su conexión dentro de un sistema modular. Ejemplo: Un diseñador no podrá proclamar derechos sobre el diseño del filtro de una cafetera que según él tiene una forma especial cuando en realidad su forma está dada para que el filtro encaje perfectamente con el recipiente de la cafetera.

1.2.3.6. Titularidad sobre los diseños industriales30 El derecho al registro de un diseño industrial pertenece al diseñador. Sin embargo éste podrá transmitirse por acto entre vivos o por vía sucesoria, a través de un contrato de cesión de derechos. Personas naturales Titulares Personas jurídicas 1.2.3.7. Clasificación de los diseños industriales Para el orden y clasificación de los diseños industriales, se deberá seguir la Clasificación Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales establecida por el Arreglo de Locarno de 8 de octubre de 1968, con sus modificaciones vigentes que se puede consultar en www.ompi.org La Clasificación de Locarno comprende 32 clases y 223 sub-clases con notas explicativas sobre como se deben clasificar los diseños industriales. 1.2.3.8. Preparación de la solicitud La solicitud de registro de un diseño industrial se presentará ante la Superintendencia de Industria y Comercio, (Anexo No. 9) y deberá contener: En el petitorio: • El requerimiento de registro del diseño industrial; • El nombre y la dirección del solicitante; • La nacionalidad o domicilio del solicitante. Cuando éste fuese una persona

jurídica, deberá indicarse el lugar de constitución; 30 Artículo 114 de la Decisión 486 de 2000


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• La indicación del tipo o género de productos a los cuales se aplicará el diseño y de la clase y subclase de estos productos;

• El nombre y el domicilio del diseñador, cuando no fuese el mismo solicitante; • De ser el caso, la fecha, el número y la indicación de la oficina de presentación de

toda solicitud de registro de diseño industrial u otro título de protección que se hubiese presentado u obtenido en el extranjero por el mismo solicitante o su causante y que se refiera al mismo diseño reivindicado en la solicitud presentada en el País Miembro;

• De ser el caso, el nombre y la dirección del representante legal del solicitante • La firma del solicitante o de su representante legal. Adicionalmente se deberá anexar: • La representación gráfica o fotográfica del diseño industrial. Tratándose de

diseños bidimensionales incorporados en un material plano, la representación podrá sustituirse con una muestra del producto que incorpora el diseño;

• Los poderes que fuesen necesarios; • El comprobante del pago de las tasas establecidas; • De ser el caso, la copia del documento en el que conste la cesión del derecho al

registro de diseño industrial al solicitante; y, • De ser el caso, la copia de toda solicitud de registro de diseño industrial u otro

título de protección que se hubiese presentado u obtenido en el extranjero por el mismo solicitante o su causante y que se refiera al mismo diseño reivindicado en la solicitud presentada en el País Miembro.

1.2.3.9. Vigencia La duración del derecho de los diseños industriales será de diez años contados a partir de la presentación de la solicitud, y no podrá ser renovado su registro. Por lo anterior, una vez vencido el plazo de registro el diseño pasará al dominio público. 1.2.3.10. Alcance y contenido ¿Qué supone tener el derecho sobre el registro del diseño industrial? • Actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento fabrique, importe,

ofrezca, introduzca en el comercio o utilice comercialmente productos que incorporen o reproduzcan el diseño industrial.

• El registro también confiere el derecho de actuar contra quien produzca o comercialice un producto cuyo diseño sólo presente diferencias secundarias con respecto al diseño protegido o cuya apariencia sea igual a ésta.


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Sin embargo, “el registro de un diseño industrial no dará el derecho de impedir a un tercero realizar actos de comercio respecto de un producto que incorpore o reproduzca ese diseño, después de que ese producto se hubiese introducido en el comercio en cualquier país por su titular o por otra persona con su consentimiento o económicamente vinculada a él.”31 ¿Tengo un objeto tridimensional y no sé si protegerlo vía diseño industrial o marca?

Modelo industrial Marca Novedad No la tiene que tener No debe ser distintivo Distintivo Aplicación industrial No necesariamente

Ejemplo: La empresa láctea PEPE tiene un estante, que tiene unos anaqueles bastante llamativos, además de útiles para poder poner las bolsas de leche, que ya está siendo utilizado en el mercado y su gerente quiere saber si lo puede proteger vía diseño industrial o marca. Para este fin consulta a su abogado quien le dice lo siguiente: 1. El objeto no podrá protegerse vía diseño industrial porque ya perdió la novedad al

estar siendo utilizado en el mercado. 2. Adicionalmente, será necesario analizar si los anaqueles que permiten que la leche

en bolsa se sostenga, tienen que estar diseñados de esa forma para poder poner así las bolsas, lo cual conllevaría a que el diseño está dictado por las ventajas técnicas que implica su diseño.

3. Para proteger como marca debería verificarse si es distintivo y si su forma no es la usual para ese tipo de objetos.

1.2.3.11. Marco Legal Colombiano • Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados

con el comercio (ADPIC) aprobado por la Ley 170 de 1994. • Convenio de Paris para la protección de la propiedad industrial aprobado por la

Ley 178 de 1994. • Decisión 486 del 2000 de la Comunidad Andina de Naciones. • Decisión 689 del 2008 de la Comunidad Andina de Naciones. • Decreto 2591 del 13 de diciembre del 2000. • Resolución No. 210 del 15 de enero del 2001. 31 Artículo 131 de la Decisión 486 de 2000


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1.2.3.12. Derecho Comparado a) Bolivia, Ecuador y Perú La legislación a la cual se hizo referencia para Colombia es exactamente igual para los demás países de la Comunidad Andina, puesto que forma parte del Régimen Común Sobre Propiedad Industrial. b) Estados Unidos: Para que un diseño industrial sea protegido como tal por la legislación americana, deberá ser: (i) original; (ii) novedoso y (iii) ornamental. La forma de proteger los diseños industriales es a través de la figura de patentes de diseños (patent designs) y su duración será de 14 años a partir de su concesión. El solicitante extranjero podrá solicitar la protección de su diseño reivindicando la fecha de presentación de la solicitud presentada en alguno de los países miembros del Convenio de Paris32 dentro de los seis meses siguientes a la fecha de presentación33. La solicitud deberá realizarse en la USPTO y consta de: (i) una breve descripción, la solicitud de protección como diseño industrial, dibujos que sean necesarios, la declaración juramentada y los derechos oficiales que podrán ser consultados en la página web www.uspto.gov. c) La Unión Europea: Se considera dibujo o modelo, la apariencia exterior de un producto o de una parte del mismo que se deriva de las líneas, contornos, colores, forma, textura, materiales y/o su ornamentación. En la Unión Europea se confiere protección tanto a los modelos y dibujos registrados, como a los no registrados. El alcance de la protección en uno y otro caso es el mismo. Ambos (los registrados y los no registrados) tienen carácter unitario en toda la Unión Europea y comparten los mismos requisitos de protección (novedad y carácter singular). Sin embargo, otorgan derechos diferentes: Dibujos / modelos registrados Dibujos / modelos no registrados - Derecho exclusivo a utilizar - Derecho a prohibir la fabricación, oferta, -Derecho a prohibir el uso comercial del

32 Ver lista de países miembros en la página www.ompi.org 33 Artículo 4 del Convenio de Paris


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puesta en el mercado, importación, exportación, uso, y almacenamiento de los productos que incorporen el dibujo o modelo.

dibujo sólo si de dicho uso resulta una copia.

-Protección por cinco (5) años renovables hasta un máximo de veinticinco (25)

-Protección por tres (3) años desde la primera divulgación en la Comunidad

El registro se efectúa ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI). También existe la alternativa de acogerse a los sistemas de protección nacionales (por ejemplo, sólo en España, o sólo en Holanda). Las ventajas de acogerse al sistema comunitario frente a los sistemas nacionales son las siguientes: • Trámites más simples: presentación de una solicitud única, un único idioma de

presentación, un único pago. • La posibilidad de presentar solicitudes múltiples: En ciertos casos es posible

incluir varios dibujos y modelos en una misma solicitud, por ejemplo cuando se trata de una serie completa de productos similares.

• La posibilidad de aplazar la publicación del dibujo o modelo hasta por treinta (30)

meses para evitar que los competidores lo conozcan antes de tiempo. Naturalmente, el sistema resulta favorable sólo si se requiere proteger en varios Estados de la Unión Europea, y no en uno o dos, pues de lo contrario el costo no se justificaría. Sistema de La Haya para el registro internacional de dibujos y modelos industriales Es un sistema que ofrece a los propietarios de dibujos y modelos industriales la posibilidad de obtener protección en los países miembro del Arreglo de la Haya, mediante la presentación de una única solicitud ante la Oficina Internacional de la OMPI. El depósito internacional tiene los mismos efectos que la solicitud hecha país por país, siempre y cuando el país designado no haya rechazado la solicitud. El Arreglo de La Haya relativo al depósito internacional de dibujos y modelos industriales, data de 1925, entró en vigor en 1928, y ha sido revisado en varias ocasiones, en especial en Londres (Acta de 1934) y en La Haya (Acta de 1960). El


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sistema es administrado por la Oficina Internacional de la OMPI, la cual lleva el Registro Internacional Los depósitos internacionales pueden ser efectuados por toda persona física o entidad jurídica que tenga un establecimiento industrial o comercial efectivo y real en uno de los Estados parte en el Arreglo de La Haya, tenga un domicilio en uno de los mismos, o tenga la nacionalidad de uno de esos Estados. Para una mayor información sobre este sistema, puede consultarse la página www.wipo.int/hague.


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1.3. Signos Distintivos 1.3.1. Marcas 1.3.1.1. Concepto de Marca La marca es todo signo que utiliza un empresario para identificar el producto que ofrece o el servicio que presta y distinguirlo de las demás alternativas que se ofrecen en el mercado. El signo puede consistir en una palabra o en una combinación de palabras, letras, cifras, dibujos, símbolos, signos auditivos como la música o sonidos vocales, fragancias o colores utilizados como características distintivas. La Decisión 486 expedida por la Comunidad Andina, define en su Artículo 134 las marcas, como “todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. El signo por sí solo no sirve como marca, debe relacionarse con el producto o servicio que se encuentre en el mercado, de tal manera que la marca se predica como tal, únicamente en el momento en que ingrese al mercado, pues solo en este momento los consumidores pueden establecer la relación existente entre el signo y el producto o servicio ofrecido por el empresario. La marca es además un activo o bien intangible de una empresa, puesto que se constituye en un instrumento importante para la imagen que los clientes actuales y/o potenciales tienen de una empresa y la posición que dicha empresa ocupa en el mercado. Tal y como lo ha manifestado el doctor Jorge Jaekel “Este activo puede convertirse en el principal activo para el empresario, siempre y cuando se creen marcas atractivas, con personalidad y esencia definidas, que no solo sirvan para identificar los productos sino que generen para el empresario un valor agregado, este es el poder de venta (“selling power”).”


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Marca es el signo que identifica y distingue todo producto o servicio que se ofrece en el mercado.

Signo Producto Imágenes tomadas de: http://www.bncdados.hpg.ig.com.br/entrada.htm 1.3.1.2. Requisitos Para que un signo sea considerado como marca es necesario que reúna los siguientes requisitos: a) Que sea perceptible: Significa que el signo pueda ser apreciado, percibido o

captado por cualquiera de los sentidos (vista, olfato, audición, gusto y tacto), mediante su materialización o exteriorización.

b) Que sea distintivo: Significa que el signo por sí solo sirva para identificar los

productos o servicios de un empresario en el mercado y permita por tanto a los consumidores diferenciarlo de los demás signos que distingan los productos o servicios que se ofrecen en el mercado. Este requisito es considerado el primordial que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca. La distintividad debe ser tanto intrínseca (que el signo no sea genérico, ni descriptivo) como extrínseca (que no se asemeje a signos de terceros).

c) Que sea susceptible de representación gráfica: El signo tiene que ser representado

en forma material, es decir a través de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, notas, colores, figuras, entre otros, de tal manera que los elementos que lo integran puedan ser apreciados por los consumidores. Al respecto, vale la pena, anotar que en relación a las marcas olfativas y gustativas, la doctrina ha dicho que estos signos para ser distinguidos como marcas deben reunir el requisito de que puedan ser reproducidos siempre en forma idéntica.


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d) Que no sea engañoso ni ilegal: El signo no puede ir en contra de las buenas costumbres, del orden público o de la ley, ni tampoco debe inducir a error a los consumidores.

Imágenes tomadas de: http://imágenes.google.com.co 1.3.1.3. Tipos de Marcas De acuerdo con su estructura las marcas se clasifican en: a) Marcas nominativas o denominativas: Son las marcas que se componen

únicamente de palabras o combinación de palabras que pueden ser pronunciadas y pueden o no poseer significado conceptual. Estas pueden ser:

• De fantasía: Cuando son creadas por simple capricho de su inventor y no tienen

significado propio. Ejemplo: KODAK para cámaras fotográficas, NETMO para distinguir a una empresa que se dedica a la planeación, operación, gestión de fallas, desempeño y configuración en redes de telecomunicaciones.

• Arbitrarias: Cuando tiene un significado propio pero no tiene relación con el

producto que identifican. Ejemplo: APPLE, para computadores; AZUCAR para prendar de vestir; PIELROJA para cigarrillos.

• Corta y distintiva.

• Fácil de escribir, pronunciar y recordar.

• o debe tener una connotación negativa.

• La marca debe usarse correctamente.

Incorrecta Correcta

Recomendaciones para escoger una marca

Jeringas desechables


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• Evocativas: Cuando se requiere un esfuerzo imaginativo por parte del consumidor

para asociar la marca con el producto o servicio. Ejemplo: WINDOWS para programas de computador, CRUNCH para papas fritas crujientes.

• En otros idiomas: puede utilizarse siempre y cuando no sean nombres genéricos en

su país de origen, y si lo son, su significado no sea conocido por los consumidores. Ejemplo: SMART CHIP, profesionales en información portátil.

• Nombre de personas y seudónimos: Son registrables como marcas por su titular,

por sus causahabientes o con su consentimiento. Ejemplo: OSCAR DE LA RENTA, para prendas de vestir; VALENTINO para corbatas.

• Nombres geográficos: En principios son registrables como marca, salvo que se

trate de una denominación geográfica protegida (Ver Capitulo 1.3.5.2.) o que sean susceptibles de inducir a confusión respecto a los productos o servicios en que se aplique. Ejemplo: ALPINA para productos lácteos, MONT BLANC, para esferos.

b) Marcas gráficas o figurativas: Están constituidas por un signo visual (dibujos,

formas geométricas, combinación de colores, color delimitado por una forma específica), que se caracteriza por su configuración o forma externa. Ejemplo:

Imagen tomada de: www.apple.com

c) Marcas mixtas: Están compuestas por un elemento denominativo (una o varias

palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes) existiendo por lo general un elemento predominante que puede ser el más llamativo. Ejemplo:

Imagen tomada de www.incubadora.org.co

Distingue servicios de consultaría e investigación, programación de ordenadores, diseño de software y paginas de Internet; servicios de identificación y autenticación de la identidad de personas.


100

d) Marcas tridimensionales: Constituyen aquella forma particular o especial de un

determinado producto que lo haga distintivo frente a los demás. Ejemplo:

El Tribunal Andino de Justicia ha explicado que “algo es tridimensional cuando ocupa las tres dimensiones del espacio (alto, ancho y profundo), de donde, por marca tridimensional ha de entenderse aquel signo que posee volumen, es decir que ocupa por sí mismo un espacio determinado. Si el signo de que se trate no ocupa dicho espacio, sino que está contenido en un soporte físico que es el que tiene volumen, no podrá calificarse como tridimensional. Así, por ejemplo, un signo consistente en la representación gráfica de una naranja es figurativo, bidimensional, pues dicha representación no ocupa por sí misma un lugar en el espacio; lo que ocupa el espacio determinado es el objeto sobre el que se ha impreso la gráfica (v gr. Papel.) En cambio, si el signo no se encuentra constituido por la representación gráfica de la naranja sino v.gr., por una naranja artificial, será tridimensional. Conforme a lo expuesto, puede afirmarse que las marcas tridimensionales se encuentran integradas por signos que además de ser perceptibles por la vista lo son también por el tacto. Dentro de este tipo de marca se encuentran, entre otras, aquellas que consisten en envoltorios, envases y relieves”.34

Vale la pena tomar en consideración, que las marcas mixtas pueden tener un mayor poder publicitario entre los consumidores, puesto que una marca que

contiene tanto elementos denominativos como gráficos, es más llamativa y por lo tanto más fácil de recordar, retener y asociar con los productos o servicios que distingue.

Adicionalmente existen otras clasificaciones de las marcas, entre las cuales vale la pena destacar las siguientes:

34 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 23-IP-98

Imagen tomada de www.sic.gov.co


101

e) Marca (otoria: Aquella que goza de prestigio y reconocimiento entre los consumidores. La notoriedad de una marca es entonces una característica que adquiere la marca por la difusión y aceptación que ésta tenga en el mercado. Las marcas notorias son objeto de una protección especial, pues constituyen una excepción a los principios de especialidad y territorialidad explicados en la introducción de este capítulo

Ejemplo:

Imágenes tomadas de: http://imágenes.google.com.co

Así mismo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido “... el propietario de una marca notoria podrá pedir la nulidad del registro que se haya otorgado en contravención a las disposiciones del ordenamiento jurídico comunitario, entre ellas, claro está la que prohíbe registrar una marca susceptible de producir confusión con una marca notoriamente conocida.”35.

La Decisión 486 en su artículo 228, define algunos criterios para determinar si una marca es notoriamente conocida, a saber:

• El grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País miembro.

• La duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización y su promoción, dentro o fuera de cualquier País miembro.

• El valor de toda inversión efectuado para su promoción. • El grado de distintividad inherente o adquirida del signo. • La antigüedad de la marca y su uso constante; • El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la

marca".

Durante los últimos años el caso más sonado dentro de la Jurisprudencia Colombiana, por la importancia de la marca en cuestión, ha sido la decisión de la

35 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 5-IP-94


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Superintendencia de Industria y Comercio36 de reconocer la notoriedad de la marca Juan Valdez. Las pruebas aportadas al proceso por medio del cual se solicito la declaración de notoriedad de la mencionada marca permitieron al Superintendente de Industria y Comercio del momento, Jairo Rubio “establecer que la marca Juan Valdez es una marca excelentemente posicionada, de mucha trayectoria, prestigio y buena reputación en el mercado. Asimismo, precisó que se trata de una marca con una altísima capacidad distintiva, ya que es claramente relacionada con su origen empresarial, diferenciada y preferida con respecto a otras nuevas marcas de café.” 37

f) Marca Colectiva: Es un signo que sirve para distinguir el origen común de

productos pertenecientes a empresas diferentes y que lo utilizan bajo el control de un mismo titular. Ejemplos: CORABASTOS y BAVARIA.

De acuerdo con lo establecido en la Decisión 486 de la Comunidad Andina, “se entenderá por marca colectiva todo signo que sirva para distinguir el origen o cualquier otra característica común de productos o servicios pertenecientes a empresas diferentes y que lo utilicen bajo el control de un titular.”38 Pueden ser titulares de una marca colectiva las asociaciones de productores, fabricantes, prestadores de servicios, organizaciones o grupos de personas, legalmente establecidos. Las marcas colectivas, a diferencia de las tradicionales, no indican el origen empresarial de los productos o servicios, sino que indican que los productos o servicios proceden de una asociación de productores, fabricantes o empresarios. Además de los requisitos comunes a cualquier solicitud de registro de marca, la de una marca colectiva deberá ir acompañada de: �� Copia de los estatutos de la asociación, organización o grupo de personas

que solicite el registro. �� La lista de los integrantes. �� La indicación de las condiciones y la forma cómo la marca colectiva debe

utilizarse en los productos o servicios.

36 Resolución No 028644 del 07 de Septiembre de 2007. 37 Tomado de http://www.businesscol.com/noticias/ 38 Decisión 486 de 2000, Artículo 180.


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Una marca colectiva tiene como principal ventaja el generar una economía de escala, ya que se traduce en tener una sola marca, muy conocida, donde centrar los esfuerzos de publicidad, promoción y posicionamiento.

g) Marca de Certificación: Llamadas también “marcas de garantía”, de acuerdo con

la Decisión 486 “son signos destinados a ser aplicados a productos o servicios cuya calidad u otras características han sido certificadas por el titular de la marca”39. En otras palabras, una marca de certificación es una marca que implica un derecho de control de calidad y de supervisión por parte de su titular. Ejemplo:

Imagen tomada de www.sic.gov.co Las marcas de certificación no cumplen ni una función indicadora de la procedencia empresarial (como lo hacen las marcas comunes), ni una función indicadora de procedencia asociativa (como las marcas colectivas), sino una función de garantía. Puede ser titular de una marca de certificación una empresa o institución, de derecho privado o público, o un organismo estatal, regional o internacional. Además de los requisitos comunes a cualquier solicitud de registro de marca, la de una marca de certificación deberá ir acompañada del reglamento de uso de la marca. Este reglamento deberá indicar: �� Los productos o servicios que podrán ser objeto de certificación por su

titular. �� Las características garantizadas por la presencia de la marca.

39 Decisión 486 de 2000, Artículo 185.


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�� La manera como se ejercerá el control de tales características antes y después de autorizarse el uso de la marca.

En el siguiente cuadro se resumen las diferencias significativas entre las marcas colectivas y las marcas de certificación: Marcas Colectivas Marcas de Certificación Titular Asociaciones, organizaciones o

grupos de personas legalmente establecidas.

Cualquier empresa o institución, de derecho privado o público, o un organismo estatal, regional o internacional.

Función Indican la procedencia asociativa.

Garantizan

Personas autorizadas para usarla

Solamente pueden ser utilizadas por un grupo específico de empresas que sean miembros de la correspondiente asociación, organización o grupo.

Pueden ser utilizadas por todo aquel que cumpla los requisitos establecidos por el propietario de la marca.

h) Marca Derivada: Es aquella marca que se fundamenta en variaciones no

sustanciales o complementarios de una marca ya concedida, por lo cual se considera una derivación o aproximación de ésta marca, la cual se denomina principal. Ejemplo: ALPINITO se deriva de la marca ALPINA.

i) Marca Defensiva: Aunque hoy en día no existe disposición expresa sobre ella, se entiende por marca defensiva aquella marca que se registra con el fin de evitar o impedir el registro por terceros, de signos que imiten o se asemejen a la marca principal.

Se ha entendido por la Doctrina como “aquellas que se registran con el objeto de impedir que se imiten las marcas que son de cierta importancia para sus titulares. Por ejemplo la marca principal es CRUSH y la marca de defensa es BRUDCH GRESH. De este modo, hay muchas menos posibilidades que una marca parecida a la marca principal, pueda ser amparada con el registro, pues también tendrá que ser sustancialmente distinta a las dos marcas de defensa.”40

Actualmente, su concepto encuentra aplicación en las causales de irregistrabilidad consagradas en la Decisión 486, las cuales se verán más adelante.

40 COREJO, Aldo. Derecho de Marcas. Editorial Cuzco S.A., Lima- Perú, 1992, p. 71 y 72.


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Tipos de marca

Marcas nominativas Marcas gráficas Marcas mixtas Marcas tridimensionales. Marca Notoria Marca Derivada Marca Defensiva Marca Colectiva Marca de Certificación o De garantía

Descripción � Palabras o combinación de palabras. � Signo visual. � Signo Nominativo + gráfico. � Signo con volumen. � Signo con prestigio y reconocimiento. � Marca principal con variaciones. � Impide imitación de marca registrada. � Asocia productos o servicios pertenecientes a

empresas diferentes. � Marca colectiva que implica un derecho de

control de calidad y de supervisión por parte de su titular.

1.3.1.4. Funciones de la marca La marca cumple las siguientes funciones fundamentales: a) Función distintiva: El Tribunal de Justicia de a Comunidad Andina ha definido

esta función así: “que un signo sea distintivo significa que es individual y singular, diferenciándose de cualquier otro, lo cual es un carácter que la marca le reconoce, además de la novedad y la especialidad. La distintividad, por tanto, exige que el signo que se pretende registrar no se confunda con otros ya empleados para "distinguir" productos o servicios de la misma especie. Cuando el signo es incapaz de diferenciar unos productos o servicios de otros semejantes fabricados o producidos por diferentes empresarios, no puede funcionar como marca.”41

b) Función individualizadora: La marca cumple esta función cuando permite al

consumidor diferenciar un producto o servicio distinguido con una marca determinada, de otro que se presente en el mercado, e igualmente permite atribuirle

41 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 19-IP-2000, y Proceso 12-IP-96


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a ese producto o servicio un origen empresarial determinado, esto es del fabricante o empresario. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sostiene que “la marca, pues, es el signo distintivo de los productos o servicios en un mercado competidor, y como tal cumple una función individualizadora. Entre productos o servicios del mismo género, especie o grupo, la marca es el elemento identificador que permite al empresario considerar suyo el producto o servicio que presta y al consumidor exigir el producto o servicio que conoce, aprecia y busca, según la marca. Esta, por lo tanto, debe estar acompañada de elementos externos sensibles que permitan diferenciarla.”42

c) Función publicitaria: La marca debe informar al público la clase de productos o servicios que se encuentran en el mercado, de tal manera que se crea una clientela fiel.

Al respecto, el Tribual de Justicia de la Comunidad Andina ha sostenido “La unión entre signo distintivo y la clase de producto o de servicio, es sólo el aspecto objetivo de la marca. A él debe agregarse el elemento psicológico que se presenta cuando los consumidores potenciales aprehenden o captan esa unión entre signo y producto. En la memoria de los consumidores, la marca representa el origen empresarial del producto, sus características, el grado de su calidad y, eventualmente, el goodwill, prestigio o buena fama del producto en cuestión. Estas representaciones o vivencias de los consumidores frente a determinada marca, son la base de las llamadas "funciones" que ella cumple, entre las que se señala la función de publicidad, en cuanto a la difusión o propaganda que la sola marca puede implicar.”43

d) Función competitiva: Esta función surge cuando la marca se presenta al mercado,

más aún toma importancia cuando el adquiriente se fija en ella, consiste en el hecho de que la marca suministra al consumidor la información necesaria para que se den las condiciones de mercado. “De esta función se derivan también los instrumentos de protección contra la competencia desleal, que caracterizan al derecho marcario, tales como las acciones procesales de oposición o de nulidad del registro para impedir el aprovechamiento ilícito por terceros del esfuerzo y prestigio ganado por el titular de la marca.”44

42 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 1-IP-87. 43 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 1-IP-87. 44 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 3-IP-95.


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e) Función indicadora de la calidad: La marca “cumple un papel informativo en cuanto a la procedencia del producto o servicio. Para el consumidor, productos similares con una misma marca, deben provenir lógicamente del mismo productor, al que suele atribuírsele determinadas calidades de aptitud, capacidad, responsabilidad y técnica. Así la marca cumple para el consumidor, una función indicadora de la calidad, alta o baja, de determinado producto o servicio.”45

f) Función de procedencia empresarial o indicación de origen: La marca debe

identificar el origen empresarial, es decir conocer cuál es el productor o comercializador de los bienes y servicios y la calidad de los mismos. En palabras del Tribunal Andino de la Comunidad Andina, “la indicación del origen empresarial, garantiza al consumidor que la adquisición de productos señalados con una marca, tengan el mismo origen de los productos adquiridos anteriormente con esa misma marca.”46

Otras funciones que desempeña una marca son por ejemplo la de diversificar la estrategia de mercado para dirigirla a distintos grupos de clientes y la de comercializar productos o servicios en el extranjero. SIGO 1.3.1.5. Signos que no son registrables como marcas47 a) Los que carecen de distintividad: En concordancia con las funciones

anteriormente explicadas, un signo que carece de distintividad no puede ser registrado como marca. Al respecto, vale la pena anotar lo manifestado por el Consejo de Estado en sentencia del 3 de abril de 1997, Proceso No. 3230, “lo distintivo es lo que hace que una persona, cosa u objeto, por sus características

45 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 1-IP-87. 46 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 27-IP-95. 47 Decisión 486 de 2000, Artículos 135 y 136.

Que distinga Que sea individual Que promueva o promocione Que sea competitivo Que represente la calidad y características Que identifique el origen empresarial

MARCA


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subjetivas u objetivas o por rasgos, naturaleza, funciones o condiciones interiores o exteriores sea distinta a la otra. Y lo distinto por lo tanto, conduce a diferenciar dos personas y objetos.” En resumen un signo que carece de distintividad es aquel que se considera demasiado simple y común.

Ejemplo: Signos que consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica48.

b) Los genéricos: Aquellos que designan el género o la especie del producto o servicio que pretendan distinguir.

Ejemplo: PC para computadores. MUEBLES para sillas. ROPA para blusas.

c) Los descriptivos: Aquellos que describen una calidad o característica o en general

suministran información del producto o servicio que se pretende distinguir.

Ejemplo: CANALSATELLITE para distinguir un servicio de televisión por cable. BLANCA para leche. LIQUIDO para jugos.

d) Las formas usuales y necesarias: Son aquellas que se usan corrientemente en el mercado por varios empresarios y no tienen características especiales que permitan distinguirlas de las ya conocidas o que tienen una forma específica en razón de la función que deben desempeñar o son el resultado del sistema de fabricación a que están sometidos los productos.



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Ejemplo: Una cápsula que se pretenda distinguir como marca para amparar productos comprendidos en la clase 5 (productos farmacéuticos)

Imagen tomada de: http://imágenes.google.com.co

e) Las formas que impliquen una ventaja técnica o funcional: La funcionalidad debe derivar de una manera primaria o principal de la forma que se pretende proteger. Si la funcionalidad es una consecuencia accesoria o secundaria de la forma, se podría obtener la protección marcaria.

Ejemplo: La nueva forma triangular de un envase podría cumplir una función accesoria, pero si permite que el contenido pueda vaciarse más fácilmente, sería una función nueva que se construiría en la primaria o principal y podría no ser registrable como marca.

f) Los signos expresamente prohibidos por la ley:

• Signos contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres, como por ejemplo aquellos que reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, como marcas o elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantía de los Estados.

Ejemplo:

• Signos que reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen

protegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su

PROCESOS

COLOMBIANOS


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uso genere riesgo de confusión o de asociación; o impliquen un aprovechamiento injusto de su notoriedad.

Ejemplo:

• Signos que reproduzcan, imiten o incluyan la denominación de una variedad

vegetal protegida en un País Miembro de la Comunidad Andina o en el extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios relativos a esa variedad o su uso fuera susceptible de causar confusión o asociación con la variedad.

Ejemplo: CACIQUE INTA (que es una variedad vegetal de algodón protegida) o TARI (que es una variedad de arroz). Para una mayor ilustración visite el Registro de Semillas Potegidas en la página de Internet www.semillas.org.

g) Los signos cuyo uso afecte indebidamente un derecho de tercero49:

• Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para el registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios o para productos o servicios respecto de los cuales pueda generar un riesgo de confusión o de asociación.

Ejemplo:


CHAMPAGNE Cerveza

Marca Registrada en Clase 30 Marca que se pretende registrar para la Clase 32

DRAGOS


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�� Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, rótulo o enseña, siempre y cuando pueda generar un riesgo de confusión o de asociación.

Ejemplo:

�� Sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado,

siempre y cuando su uso pueda generar un riesgo de confusión o de asociación.

Ejemplo: Lema y marca registrada: Lema que se pretende registrar:

�� Sean idénticos o se asemejen a un signo distintivo de un tercero, siempre y

cuando su uso pueda generar un riesgo de confusión o de asociación.

Ejemplo: Cualquiera de los ejemplos señalados anteriormente.

�� Consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas

jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales (nombre, firma, apellido, título, seudónimo, imagen, retrato o caricatura) que sean identificadas por el sector pertinente del público, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o de sus herederos si hubiere fallecido.

Ejemplo: EL PIBE, como marca que distinga productos de la Clase 25 (vestuario, calzado, accesorios), pues El Pibe es el apodo de Carlos Valderrama, famoso jugador profesional de fútbol.

VS Marca que se pretende registrar:

Nombre comercial en uso: BACO DE TIEMPO

MENSASERV

Es su entrega segura


112

�� Consista en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el

derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste.

Ejemplo: Registrar como marca “100 AÑOS DE SOLEDAD” para distinguir una editorial, violaría los derechos de autor de Gabriel García Márquez.

�� Consistan en el nombre de las comunidades indígenas, afroamericanas o

locales o sean expresión de su cultura o práctica, salvo que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso.

Ejemplo:

Esta causal ha sido tratada en varias ocasiones por la Superintendencia de Industria y Comercio, sin embargo nos permitimos destacar las Resoluciones 18101, 18102 y 18103 del 21 de junio de 2007 mediante las cuales negó el registro como marcas de los signos relacionados con el nombre de la Comunidad Indígena NUKAK MAKU.

La solicitud había sido realizada por un tercero para registrar como marca los signos NUKAK ESTUDIOS con el propósito de distinguir productos y servicios.

Esta decisión busca proteger el nombre de la Comunidad Indígena NUKAK MAKU, pueblo nómada que vive en la selva húmeda tropical entre los ríos colombianos Guaviare e Inírida.

�� Constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o trascripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso genere riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios.

CCeennttrroo ddee CCooppiiaaddoo

GGGGGGGGuuuuuuuuaaaaaaaayyyyyyyyuuuuuuuu


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Ejemplo:

Frente a las excepciones indicadas anteriormente, es decir aquellos que afecten derechos de un tercero es importante mencionar la Sentencia del Consejo de Estado del pasado 18 de Octubre de 2007, mediante la cual se admite la coexistencia de marcas iguales para compañías del mismo grupo empresarial, pues se entiende que los productos o servicios que se pretenden distinguir provienen efectivamente del mismo origen empresarial. Al respecto, indica el Consejo de Estado, fundamentándose en la excepción consagrada en el último párrafo del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina50, es menester que medie una autorización por parte del titular de la marca al tercero solicitante de la nueva marca, esto es a la sociedad perteneciente al mismo grupo empresarial del titular de la marca. Esta sentencia resuelve la demanda presentada por el banco BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER (en adelante BBVA BANCOMER) en contra de la resolución que negó el registro de la marca BBVA BANCOMER + GRÁFICA A COLOR. De acuerdo con lo anterior, el Consejo de Estado consideró que la autorización del titular de la marca se encontraba evidenciada en los siguientes documentos: •••• Certificación del Representante Legal del Banco Bilbao Vizcaya Argentina S.A.

en el cual como titular de las marcas BBVA y accionista de BBVA BANCOMER, autoriza y da su consentimiento a favor de esta última institución, para que registre en su propio nombre las marcas negadas por la Superintendencia.

•••• La declaración juramentada del representante legal del Banco Bilbao Vizcaya

Argentina S.A. en la cual declara que la coexistencia pacífica de las marcas no ha generado inducción a error o confusión en el público consumidor teniendo en

50 “No obstante lo previsto en los literales b), e), f) g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro, y por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales aplica.”


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cuenta que los titulares de las marcas forman parte de un grupo empresarial que presta sus servicios bajo una misma política y unidad de propósito.

•••• La declaración juramentada del representante legal del BBVA BANCOMER, en el

mismo sentido de la anterior. Conforme con dichas pruebas el Consejo de Estado, decidió que el Banco Bilbao Vizcaya Argentina S.A, titular de la marca BBVA previamente registrada, autoriza a BBVA BANCOMER al registro y uso de su marca, y por lo tanto, no se afecta en este caso el derecho de un tercero. SIGO 1.3.1.6. Titularidad sobre las marcas La titularidad sobre una marca sólo se adquiere mediante el registro, por lo tanto, podría decirse que el titular de la marca es aquel a quien el registro de una marca fue concedido. Así pues, el solicitante de un registro marcario, no adquiere el derecho al uso exclusivo de la marca, puesto que éste solo se adquiere cuando la solicitud ha sido concedida, por eso puede decirse que el solicitante solo adquiere una mera expectativa frente al posible otorgamiento del derecho al uso exclusivo de la marca, sobre la cual podrá otorgar licencia, como se explica más adelante.

Que no distinga Que sea genérico Que sea descriptivo Que consista en una forma usual y necesaria Que implique una ventaja técnica o funcional Que este prohibido por la ley (Emblemas, escudos, banderas, reproduzca denominación origen o variedad vegetal, colores.) Que afecte el derecho de un tercero (Idénticos, semejantes, afecten identidad o prestigio, reproducciones de marcas notorias.)

MARCA


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1.3.1.7. Clasificación de Marcas En virtud del principio de la especialidad, al solicitar el registro de una marca se debe indicar los productos o servicios a los cuales se aplicará, de acuerdo con la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marca establecida en el Arreglo de Niza de 195751, adoptada por Colombia en 1972, más conocida como la Clasificación de Niza. Su utilización por parte de las oficinas nacionales que se encargan del registro de las marcas, permite la presentación de solicitudes de registro mediante un solo sistema de clasificación, simplificando sustancialmente la presentación de solicitudes. La clasificación, comprende 34 clases de productos y 11 de servicios, una lista alfabética de productos y servicios con indicación de la clase a la que pertenece cada uno y los criterios para ubicar un producto en la clase determinada en el caso de que el mismo no aparezca en la lista. La Edición vigente de ésta Clasificación es la Novena Edición52, cuyos encabezados de clases se exponen a continuación:

PRODUCTOS

CLASE 1 Productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, así como a la agricultura, horticultura y silvicultura; resinas artificiales en estado bruto, materias plásticas en estado bruto; abono para las tierras; composiciones extintoras; preparaciones para el temple y soldadura de metales; productos químicos destinados a conservar los alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) destinados a la industria.

CLASE 2 Colores, barnices, lacas; preservativos contra la herrumbre y el deterioro de la madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en estado bruto; metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas.

CLASE 3 Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar (preparaciones abrasivas); jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos.

51 Tratado multilateral administrado por la OMPI 52 Tomada de la página de Internet www.oepm.es. Cada una de las clases tiene link que lo llevará a la lista de las clases con sus notas explicativas dentro de la pagina de Internet señalada.


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CLASE 4 Aceites y grasas industriales; lubricantes; productos para absorber, regar y concentrar el polvo; combustibles (incluyendo gasolinas para motores) y materias de alumbrado; bujías y mechas para el alumbrado.

CLASE 5 Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

CLASE 6 Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables e hilos metálicos no eléctricos; cerrajería y ferretería metálica; tubos metálicos; cajas de caudales; productos metálicos no comprendidos en otras clases; minerales.

CLASE 7 Máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto motores para vehículos terrestres); acoplamientos y órganos de transmisión (excepto aquellos para vehículos terrestres); instrumentos agrícolas que no sean manuales; incubadoras de huevos.

CLASE 8 Herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente; cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas; maquinillas de afeitar.

CLASE 9 Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos e instrumentos para la conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipos para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores.

CLASE 10 Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura.

CLASE 11 Aparatos de alumbrado, de calefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, de distribución de agua e instalaciones sanitarias.

CLASE 12 Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática.

CLASE 13 Armas de fuego; municiones y proyectiles; explosivos; fuegos de artificio.

CLASE 14 Metales preciosos y sus aleaciones y artículos de estas materias o de chapado no comprendidos en otras clases; joyería, bisutería, piedras preciosas; relojería e instrumentos cronométricos.

CLASE 15 Instrumentos de música.


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CLASE 16 Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés.

CLASE 17 Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas materias no comprendidos en otras clases; productos en materias plásticas semielaboradas; materias que sirven para calafatear, cerrar con estopa y aislar; tubos flexibles no metálicos.

CLASE 18 Cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guarnicionería.

CLASE 19 Materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para la construcción; asfalto, pez y betún; construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos.

CLASE 20 Muebles, espejos, marcos; productos, no comprendidos en otras clases de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o de materias plásticas.

CLASE 21 Utensilios y recipientes para el menaje y la cocina; peines y esponjas; cepillos (con excepción de los pinceles); materiales para la fabricación de cepillos; material de limpieza; viruta de hierro; vidrio en bruto o semielaborado (con excepción del vidrio de construcción); cristalería, porcelana y loza, no comprendidas en otras clases.

CLASE 22 Cuerdas, bramantes, redes, tiendas de campaña, toldos, velas, sacos (no comprendidos en otras clases); materias de relleno (con excepción del caucho o materias plásticas); materias textiles fibrosas en bruto.

CLASE 23 Hilos para uso textil.

CLASE 24 Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y de mesa.

CLASE 25 Vestidos, calzados, sombrerería.

CLASE 26 Puntillas y bordados, cintas y lazos; botones, corchetes y ojetes, alfileres y agujas; flores artificiales.

CLASE 27 Alfombras, felpudos, esteras, linóleum y otros revestimientos de suelos; tapicerías murales que no sean de materias textiles.

CLASE 28 Juegos, juguetes; artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases; decoraciones para árboles de Navidad.


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CLASE 29 Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.

CLASE 30 Café, te, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.

CLASE 31 Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras clases; animales vivos; frutas y legumbres frescas; semillas, plantas y flores naturales; alimentos para los animales; malta.

CLASE 32 Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para hacer bebidas.

CLASE 33 Bebidas alcohólicas (con excepción de cervezas).

CLASE 34 Tabaco; artículos para fumadores; cerillas.

SERVICIOS CLASE 35 Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial;

trabajos de oficina

CLASE 36 Seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios.

CLASE 37 Construcción; reparación; servicios de instalación.

CLASE 38 Telecomunicaciones.

CLASE 39 Transporte; embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viajes.

CLASE 40 Tratamiento de materiales.

CLASE 41 Educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales.

CLASE 42 Servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos; servicios de análisis y de investigación industrial; diseño y desarrollo de ordenadores y software.

CLASE 43 Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.

CLASE 44 Servicios médicos; servicios veterinarios; cuidados de higiene y de belleza para personas o animales; servicios de agricultura, horticultura y silvicultura.

CLASE 45 Servicios jurídicos; servicios de seguridad para la protección de bienes y de personas; servicios personales y sociales prestados por terceros destinados a satisfacer necesidades individuales.

La Novena edición de la Clasificación empezó a aplicarse en Colombia a todas las solicitudes de marcas presentadas a partir del día 1 de junio de 2007, fecha en que ya


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podían ser solicitados registros de acuerdo con las modificaciones y adiciones introducidas.

De acuerdo con la Circular Externa No. 0013 del 28 de diciembre de 2007, la Superintendencia de Industria y Comercio no realiza oficiosamente una reclasificación de las marcas en trámite de registro y/o registradas que comprenden productos o servicios reclasificados, ni aun en el momento de su renovación, las cuales conservarán durante toda su vida legal la clase asignada según la edición de la Clasificación vigente en el momento de su solicitud.

En el caso de expedientes en trámite, la reclasificación se sujetará a los siguientes requisitos:

a) Petición expresa del solicitante del registro con anterioridad a la terminación de la actuación administrativa respectiva, acompañada de los anexos correspondientes (Ej.: formulario diligenciado a efectos de abrir otro expediente para la clase que se deriva de la reclasificación);

b) Pago de la tasa de modificación correspondiente.

Si la solicitud de reclasificación es errada, la administración procederá a reclasificar correctamente al momento de resolver el expediente.

La reclasificación se limitará a los productos o servicios comprendidos en la clase a la que se refería la clasificación anterior, los cuales deberán aparecer expresamente discriminados en la solicitud inicial, y no podrá extenderse a los demás productos o servicios de la otra clase, sino mediante el trámite de una nueva solicitud (incluyendo el pago de las tasas establecidas).

Para efectos de la reclasificación no se hará necesaria una nueva publicación de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial.

1.3.1.8. Preparación de la solicitud o petitorio Toda solicitud de registro de marca, que se presenta ante la SIC, mediante el “Formulario Único de Signos Distintivos” (Anexo No.1) deberá contener los siguientes requisitos de forma53:



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i. El petitorio, el cual debe comprender:

- El requerimiento de registro de la marca; - El nombre y la dirección del solicitante; - La nacionalidad o domicilio del solicitante. Cuando éste fuese una persona

jurídica, deberá indicarse el lugar de constitución. - De ser el caso, el nombre y la dirección del representante legal del solicitante. - La indicación de la marca que se pretende registrar.; - La indicación expresa de los productos o servicios para los cuales se solicita

el registro de la marca; - La indicación de la clase a la cual corresponden los productos o servicios54;

y - La firma del solicitante, representante legal o apoderado.

ii. La reproducción de la marca (Marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color.)

iii. Cuando se decida actuar por intermedio de abogado, se deberá adjuntar el poder

otorgado, esto es la autorización escrita dada por el solicitante al abogado, que puede ser para un asunto específico, o para todas las actuaciones que tengan que ver con la marca, en el cual se deberá especificar los datos de la marca con su respectiva clase de acuerdo con la Clasificación de Niza antes anotada. Dicho poder requiere presentación personal directamente ante cualquier Notaria o ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

iv. El comprobante de pago de las tasas establecidas. v. Las autorizaciones requeridas, por ejemplo cuando se quiera registrar la marca EL

PIBE para distinguir cualquier producto, se debe tener una autorización otorgada por Carlos Valderrama, puesto que éste es conocido con dicho apodo y por tal razón le “pertenece”.

vi. De ser el caso, el certificado de registro del país de origen, esto es el titulo por el

cual fue concedido el registro de la marca que se pretende hacer prevalecer en el cual figure la fecha desde la cual el registro fue concedido. Este certificado debe ser expedido por la autoridad que lo otorgó y el comprobante de pago de la tasa establecida, cuando el solicitante deseara prevalerse del derecho de prioridad.

Adicionalmente, según el caso, se deberán anexar los siguientes documentos:

54 Según la Decisión 689 de 2008 se permite a los países miembros restablecimiento de un registro multiclase de marcas, es decir en una sola solicitud se podrá solicitar el registro de una marca en varias clases.


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�� Copia de la primera solicitud de marca y su traducción, si fuere necesario, cuando

se reivindique prioridad, es decir, del certificado de registro de la marca en el país de origen. Este documento debe ser presentado dentro del plazo de tres meses siguientes a la fecha de presentación de la solicitud.

�� Certificado de existencia y representación legal de la persona jurídica peticionaria,

expedido por la Cámara de Comercio donde esté registrada la sociedad o empresa. Todos los documentos reseñados anteriormente se deberán presentar en una carpeta de color amarillo, tamaño oficio, debidamente foliada o numerada y marcada con los siguientes datos como mínimo: �� Nombre y domicilio del solicitante; �� Marca y la clase o clases que la identifique. �� Nombre del representante legal o apoderado. El Procedimiento de registro de la marca se encuentra en el Capítulo 1.4.

1.3.1.9. Vigencia de la marca

El registro de la marca tendrá una vigencia de diez años contados a partir de su concesión y podrá renovarse indefinidamente por períodos iguales.

El registro pierde su vigencia en los siguientes casos:

• Cuando el titular renuncia voluntariamente al registro. • Cuando no se renueva el registro a su vencimiento, dentro de los términos legales. • Cuando existe orden de autoridad administrativa, como en los casos de acciones de

cancelación por no uso, que se explican más adelante, o con base en una marca notoriamente conocida.

• Cuando existe orden de autoridad judicial, como en los casos en que se resuelva que la Resolución que concede la marca es nula, por violación directa de las normas de la Decisión 486, por irregularidades en el trámite o por cualquier causa que se establece en el Código Contencioso Administrativo.

1.3.1.10. Alcance y contenido Existe una diferencia entre el alcance que tiene la simple solicitud de registro de la marca y su concesión, por lo cual, vale la pena diferenciar entre los derechos que confiere la solicitud y los derechos que confiere su concesión.


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El principal derecho que tiene el solicitante cuando realiza su solicitud es el derecho de prevalencia, es decir, que su solicitud por haber sido presentada con anterioridad prevalece sobre otras posteriores. Como consecuencia de ello, el solicitante, puede presentar oposiciones a un signo solicitado posteriormente, que se asemeje o sea igual al suyo y que pueda llevar a error o confusión al público consumidor. “Se deduce, entonces, que quien presenta primero una solicitud de marca tiene un mejor derecho a la misma, que quien lo hace después.”55

Igualmente, el solicitante tendrá el derecho de reivindicar prioridad en la Comunidad Andina y en todos los países miembros del Convenio de París56. La reivindicación de prioridad es la facultad que tiene el solicitante que ha presentado una solicitud en un País Miembro de la Comunidad Andina (Bolívia, Colombia, Ecuador y Perú) o miembros del Convenio París, para que dentro de un término de 6 meses contados a partir de la fecha de presentación de dicha solicitud, solicite el registro de la misma marca en cualquier otro País Miembro y reciba para su segunda solicitud la fecha de presentación de la primera. Ejemplo: Se presenta una solicitud de registro en Colombia el 4 de Mayo de 2004. El solicitante tiene hasta el 4 de Noviembre de 2004 para presentar la solicitud en los Estados Unidos y que se le asigne como fecha de presentación el 4 de Mayo de 2004. Como indicamos anteriormente en las patentes, en el caso de marcas igualmente se debe tener en cuenta lo establecido por la Decisión 689 de 2008 frente a la posibilidad de que los países miembros puedan incluir condiciones de restauración del plazo para reivindicar prioridad por un término no mayor a 2 meses al plazo inicialmente establecido.

Ahora bien, como se había dicho anteriormente, el titular de una marca, gozará del derecho al uso exclusivo sobre la misma, al momento en que la marca es concedida, lo cual lo faculta para:

a) Ejercer las acciones tendientes a impedir a terceros el registro de marcas idénticas o similares e incluso frente a aquellas que lo puedan perjudicar comercialmente.

b) Usar, aplicar y comercializar la marca (denominar los productos o servicios con la marca registrada y concedida).

55 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 4-IP-94. 56 Ver página web www.wipo.org.


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c) Ceder la marca d) Conceder licencia sobre la marca.

Frente al primer derecho enunciado anteriormente, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado que el derecho al uso exclusivo se traduce en “la facultad que tiene el titular de actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento use la marca, comercie con ella, importe o exporte productos utilizándola o la use en otros productos pudiendo inducir al público a error o confusión. Así mismo, el titular tendrá el derecho de oponerse, de presentar observaciones al registro de otra marca solicitada, tanto en el país de registro como en los demás países miembros, cuando quiera que con ellos se afecte su interés legítimo (...)”.57 1.3.1.11. Adquisición y pérdida del derecho En el caso colombiano y en todos aquellos países que hacen parte del Sistema Andino de Propiedad Industrial, el derecho exclusivo sobre una marca sólo se adquiere con el registro de la marca ante la respectiva oficina nacional competente.58 La pérdida de este derecho adquirido con el registro se da: a) Por la no renovación de la marca. b) Cuando el titular de la marca permite que ésta se convierta en la designación de

uso común para el producto. Por ejemplo, “Termo” fue una marca, pero se convirtió en una designación de uso común para los recipientes que conservan la temperatura de las bebidas que almacenan.

57 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 9-IP-98 58 Decisión 486 de 2000, Artículo 154 “ El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”.

ALCACE DE LA MARCA

Ejercer acciones que protejan la marcar

Usar, aplicar y comercializar la marca

Conceder licencias

Ceder la marca


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c) Cuando la marca no ha sido usada, sin motivo justificado y dicho suceso ha sido decidido a consecuencia de la solicitud de cancelación por no uso que un tercero realice, acción que se establece en el artículo 165 de la Decisión 486.

La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, en el evento que la misma no se hubiera utilizado, sin motivo justificado en al menos uno de los países miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación.

1.3.1.12. Marco Legal Colombiano • Convenio de Paris de 1967 para la protección de la propiedad industrial, aprobado

por Ley 178 de 1994. • ADPIC • Arreglo de Niza 1979: Clasificación internacional de productos o servicios para el

registro de las marcas • Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina, por la cual se establece el

Régimen común sobre Propiedad Industrial, Artículos 134 a 200. • Decisión 689 de 2008 de la Comunidad Andina, por la cual se adecuan

determinados artículos de la Decisión 486 de 2000, Artículo 1º • Decreto 2591 de 2000, por el cual se reglamenta parcialmente la Decisión 486 de

la Comunidad Andina. • Decreto 2153 de 1992, por el cual se reestructura la Superintendencia de Industria

y Comercio y se dictan otras disposiciones • Circular Única, Título X, Propiedad Industrial, expedida por la Superintendencia

de Industria y Comercio. • Resolución No. 37323 del 30 de Diciembre de 2003, por la cual se fijan las tasas

de propiedad industrial y se modifica la Circular Única del 19 de Julio de 2001.

SIGO REGISTRO MARCA No Uso CANCELACION

Uso


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1.3.1.13. Derecho Comparado a) Registro de Marcas en Bolivia, Ecuador y Perú : La legislación a la cual se hizo referencia para Colombia, es exactamente igual para los demás países de la Comunidad Andina, puesto que forman parte del Régimen Común sobre propiedad intelectual. b) Registro de Marcas en los Estados Unidos: Como se anotó anteriormente, a diferencia de lo que sucede en el sistema colombiano, el derecho sobre la marca no se adquiere por el registro (sistema atributivo), sino por el uso (sistema declarativo). Sin embargo, el registro de una marca en Estados Unidos tiene las siguientes ventajas: • Notifica al público que se está reivindicando titularidad sobre una marca. • Constituye una presunción legal de la titularidad de la marca y del derecho

exclusivo a usar la marca a nivel nacional. • Otorga la posibilidad de iniciar acciones legales en defensa de la marca. • Da la posibilidad de radicar el registro ante la Aduana, para impedir la importación

a los Estados Unidos de productos infractores. Las causales de irregistrabilidad de un signo como marca en los Estados Unidos, se resumen en las siguientes: • Marcas genéricas. • Marcas similares a una previamente solicitada, usada o registrada por un tercero,

si la coexistencia de las marcas es susceptible de causar confusión, error o engaño. • Marcas inmorales, engañosas o escandalosas. • Marcas compuestas por la bandera o escudo de los Estados Unidos o de cualquier

nación extranjera. • Marcas que incluyan el nombre, retrato o firma de una persona viva, salvo que se

cuente con la autorización de dicha persona; o la fotografía de un presidente de los Estados Unidos, durante la vida del cónyuge de dicho presidente.

• Marcas puramente descriptivas, geográficamente descriptivas, o conformadas básicamente por un apellido. Esta causal de irregistrabilidad tiene una excepción importante: Estas marcas serán registrables cuando hayan adquirido “significado secundario”, es decir, cuando han sido usadas en forma continua en el comercio por un mínimo de cinco (5) años, adquiriendo así distintividad. Por ejemplo: OFFICE DEPOT.

La solicitud de registro de una marca en los Estados Unidos, deberá hacerse ante la United States Patent and Trademark Office (USPTO) y deberá constar de lo siguiente:


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• Nombre del solicitante: Puede ser persona natural o jurídica. Puede ser un

extranjero, pero si lo es, debe nombrar un “representante doméstico”, es decir, una persona o entidad domiciliada en los Estados Unidos. Si se trata de una persona jurídica, se debe indicar su clase, su país de constitución y su domicilio. Si se trata de una persona natural, su nacionalidad y domicilio.

• Nombre y dirección de correspondencia: Para el caso de extranjeros, debe ser la

del “representante doméstico”. • Dibujo de la marca: Aún si es nominativa (solamente una palabra), la solicitud

deberá ir acompañada de un dibujo, que en ese caso consistirá en la palabra o palabras, en letras mayúsculas.

• Productos y/o servicios: La solicitud deberá contener una enumeración de los

productos y/o servicios que van a ser distinguidos con la marca. Esta enumeración debe hacerse en términos comerciales comunes. En los Estados Unidos, a diferencia de lo que sucede en Colombia, se puede hacer una sola solicitud para varias Clases. De todas maneras, es necesario pagar Derechos Oficiales por cada clase solicitada

• Pago de Derechos Oficiales: Actualmente los derechos oficiales equivalen a US

$340 por cada clase. Estos derechos pueden consultarse en: http://www.uspto.gov/web/offices/ac/qs/ope/fee2004apr01.htm

La solicitud puede basarse en uno de los siguientes fundamentos: (i) Uso en el comercio; (ii) Intención de uso; (ii) ��Registro en el país de origen, y (iv) ��Solicitud de registro en otro país. Estos fundamentos pueden combinarse, según las circunstancias. Por ejemplo, una solicitud puede basarse en el uso de la marca para camisas y faldas y en la intención de usarla para chaquetas y abrigos; o puede basarse en una marca registrada en Colombia y la intención de usarla en los Estados Unidos. De todas formas, cuando la solicitud se fundamenta total o parcialmente en uso, es necesario anexar una declaración juramentada de uso, así como una muestra de la forma de uso, que puede ser una etiqueta, una fotografía (no el producto mismo). El trámite de registro en los Estados unidos se compone de las siguientes etapas: i. Verificación de cumplimiento de requisitos mínimos y asignación de número y

fecha de radicación: Una vez presentada la solicitud de registro, la USPTO verifica que ésta cumpla los requisitos mínimos. Si los cumple, procede a asignarle una fecha y un número de radicación. Esto se demora más o menos un


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(1) mes, a diferencia de lo que sucede en Colombia, donde el examen de requisitos mínimos y la asignación de fecha y número de radicación son inmediatas.

ii. Examen de fondo y de forma: Si la solicitud tiene defectos de forma y/o si existe

algún impedimento de fondo para su registro, la USPTO expide una Acción Oficial, otorgando un término de seis (6) meses para contestarla.

Si las objeciones no son resueltas satisfactoriamente a juicio de la USPTO, ésta procede a rechazar la solicitud. Si no hay objeciones, o si éstas son satisfactoriamente resueltas, se aprueba la marca para publicación.

Vale la penal recalcar, que en este aspecto, el procedimiento también es diferente al Colombiano, donde se hace un estudio de forma, luego la publicación y finalmente el estudio de fondo.

iv. Publicación y término para oposición: Una vez publicada la marca, empieza a

correr un término de 30 días para que terceros presenten oposiciones. v. Concesión del Registro: Si no hay oposiciones, o si éstas son superadas, la USPTO

expedirá dentro de las 12 semanas siguientes a la publicación:�� • Un Certificado de Registro, para las solicitudes basadas en uso.�� • Un Aviso de Concesión, para las solicitudes basadas en intención de uso. En cuyo

caso el solicitante dispondrá de seis (6) meses desde el Aviso de Concesión para: (i) usar la marca y radicar una Declaración de Uso, junto con el correspondiente espécimen; o (ii) Solicitar una prórroga de seis (6) meses para empezar a usar la marca.

vi. Vigencia y renovación: El registro tiene una vigencia de diez (10) años y es renovable indefinidamente por períodos iguales. La solicitud de renovación puede presentarse desde un (1) año antes del vencimiento hasta seis (6) meses después del mismo. El no uso de la marca por tres (3) años consecutivos ocasiona la pérdida de la marca. Para mayor información sobre el procedimiento de registro de marcas en los Estados Unidos y los formularos a diligenciar, puede consultarse la página www.uspto.gov. c) Registro de marcas en Europa: En este momento existen tres maneras de registrar una marca en Europa:


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�� El registro de la marca bajo el sistema de marca comunitaria de la Comunidad

Europea. �� El registro de la marca bajo el sistema internacional de marcas establecido

mediante “El Protocolo de Madrid.” �� El sistema tradicional de registro país por país.

El registro de la marca bajo el sistema de marca comunitaria de la Comunidad Europea:

La marca comunitaria ofrece la ventaja de otorgar una protección uniforme en todos los países de la Unión Europea, mediante un procedimiento de registro único ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI). La solicitud puede hacerse directamente ante la OAMI y puede ser presentada en cualquiera de los once idiomas de la Unión Europea.

El procedimiento de registro se resume en las siguientes etapas:

i. Presentación de la solicitud: Cualquier persona física o jurídica puede obtener el solicitar el registro de una marca comunitaria. No obstante, las empresas de países que no son miembros de la Unión Europea (porque no tienen su domicilio, ni su sede, ni un establecimiento serio y efectivo en un país de la Unión Europea, como sería el caso de una sociedad colombiana) deben ser representadas ante la OAMI por un representante autorizado o por un abogado.

La solicitud de marca comunitaria puede ser redactada en cualquier idioma oficial de la Unión Europea. El depósito directo de la solicitud puede efectuarse presentando personalmente el expediente en la sede de la OAMI, y también mediante el envío por correo, por fax o por correo electrónico. Se deberá pagar la tasa básica dentro de las cuatro semanas siguientes a la presentación de la solicitud.

ii. Admisión:

La solicitud de una marca debe efectuarse correctamente para que pueda atribuírsele una fecha de depósito. Por ello al radicarse la solicitud, un examinador de la OAMI comprobará que la solicitud comprende todos los elementos necesarios y que las tasas han sido abonadas, si está incompleta el solicitante podrá subsanar las irregularidades observadas.


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iii. Búsqueda informativa de anteriores marcas:

A partir del momento en que se otorga una fecha de depósito, la OAMI y las oficinas nacionales de algunos Estados miembros de la Unión Europea realizarán informes de búsqueda sobre marcas anteriores ya existentes.

iv. Examen de formalidades, clasificación y causas absolutas:

La OAMI puede rechazar la solicitud por motivos «absolutos», que se refieren a las características del signo cuyo registro se solicita (genericidad, descriptividad, similitud con marcas de terceros), o por características particulares de la forma de un producto en el supuesto de marcas tridimensionales, así como su carácter engañoso o contrario al orden público o a las buenas costumbres. El rechazo por una marca similar registrada en cualquiera de los países de la Comunidad supondrá el rechazo de la marca comunitaria Contra el rechazo de la solicitud es posible, al igual que contra cualquier otra decisión de la OAMI, interponer un recurso.

v. Publicación de la solicitud:

Si la solicitud no ha sido rechazada por un motivo absoluto de denegación y si el solicitante no la ha retirado después de conocer los informes de búsqueda que le han sido comunicados, es publicada por la OAMI, en todos los idiomas oficiales de la Unión Europea, en su Boletín de marcas comunitarias.

vi. Periodo para interponer oposiciones:

Durante un plazo de tres meses a partir de la publicación de la solicitud, cualquier tercero puede oponerse solicitando la denegación del registro. Las oposiciones solo podrán ser presentadas en uno de los cinco idiomas que la OAMI reconoce para este procedimiento (Inglés, Francés, Español, Alemán e Italiano).

vii. Registro:

Transcurrido el plazo, si no ha habido oposiciones o éstas no han progresado, se procede al pago del registro de la marca comunitaria y a su registro.

viii. Publicación del registro y entrega del certificado de registro.


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El registro de una marca comunitaria confiere a su titular el derecho de impedir a los terceros, en todo el territorio de la Unión Europea, la utilización sin su consentimiento de signos idénticos o similares a su marca. La violación de los derechos conferidos por la marca comunitaria será sancionada por los tribunales de marcas comunitarias designados en cada Estado miembro de la Unión Europea a través de la correspondiente acción por violación.

El registro de la marca comunitaria puede ser renovado a petición de su titular cada diez años a partir de la fecha de depósito. Una tasa de renovación es exigible.

ix. Recurso de Apelación

La apelación puede presentarse dentro de los dos meses de plazo siguientes al pronunciamiento de la decisión de conceder o negar el registro. Adicionalmente se tienen dos meses más para formular los motivos en los que se fundamenta la apelación, es decir son dos meses para presentar la apelación más otros dos para fundamentarla. La apelación deberá presentarse por escrito y en el idioma en que fue dada la decisión. Para mayor información, formularios y tarifas puede consultarse la página www.oami.eu.in. El registro de la marca bajo el sistema internacional de marcas establecido mediante “El Protocolo de Madrid.” El Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid, más conocido como “Protocolo de Madrid” es un tratado adoptado en 1989, que empezó a aplicarse el 1 de Abril de 1996, y cuyo objetivo es la creación de un sistema de registro internacional de marcas. Es administrado por la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI, con sede en Ginebra, quien se encarga de mantener el Registro Internacional y de llevar a cabo las publicaciones en la Gaceta OMPI. Vale la pena anotar que a pesar de llamarse “Protocolo”, no se trata de un instrumento para la interpretación o aplicación del Arreglo de Madrid, sino de un Tratado independiente, con miembros diferentes y condiciones de aplicación diferentes El sistema creado por el Protocolo de Madrid funciona de la siguiente manera: �� Los nacionales de un país miembro, es decir un país parte en el Arreglo de Madrid

o en el Protocolo de Madrid, o las personas naturales o jurídicas que estén domiciliadas en él, o que tengan en su territorio un establecimiento industrial o comercial real y efectivo, y que hayan solicitado un registro de marca en dicho


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país miembro, podrán presentar, ante la Oficina de Marcas de su país, una solicitud internacional. En esta solicitud, se designan los países miembros en los que se quiera proteger la marca.

�� Cada País Contratante tiene derecho a rechazar el registro de la marca, y todas las

actuaciones posteriores a ese rechazo, tales como recursos y demandas, se tramitan directamente entre el solicitante y la Oficina del país donde la marca fue rechazada. Si la Oficina correspondiente no notifica el rechazo dentro de un plazo determinado, se entiende que la marca ha sido concedida.

El efecto del registro internacional es el de obtener la protección de la marca en cada uno de los países designados, es decir, un registro internacional equivale a un conjunto de registros nacionales, pero puede manejarse en forma independiente en cada uno de ellos: puede renovarse, transferirse a otro titular, modificarse, cancelarse o invalidarse en sólo algunos de los países, sin que ello afecte el registro en los demás países. Esta independencia tiene una excepción: durante un período de 5 años, el registro internacional sigue dependiendo de la marca solicitada en el país de origen. Si, dentro del período indicado, el registro de base deja de tener efecto por cualquier razón, el registro internacional dejará de estar protegido. El sistema tiene unas ventajas para el titular de la marca: la reducción en los trámites y costos asociados con la obtención del registro en varios países, así como con sus renovaciones y cambios posteriores; pero puede conllevar grandes desventajas para los titulares “locales”, entendiendo por tales a los solicitantes nacionales que no están interesados en registrar sus marcas en otros países Es preciso indicar que el 2 de Noviembre de 2003 entró en vigor en los Estados Unidos de América (EE.UU.) pero que Colombia a la fecha no lo ha suscrito, simplemente ha servido como herramienta en la negociación del ALCA o de un tratado bilateral de libre comercio (TLC) con los Estados Unidos. 1.3.2. ombres y enseñas comerciales Teniendo en cuenta que el artículo 200 de la Decisión 486 establece que “La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial...”, consideramos conveniente tratar los aspectos que regulan este tema en un solo capítulo.


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1.3.2.1. Concepto (ombre comercial: es el signo que sirve para identificar a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad empresarial, y que distingue dicha actividad de otras similares o idénticas. La Decisión 486 en su artículo 190 lo define como “Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique una actividad económica, a una empresa o a un establecimiento de mercantil. ” La razón social y el nombre comercial son conceptos diferentes, aunque a veces sean coincidentes. La denominación o razón social es aquella que identifica al comerciante (persona natural o jurídica), a quien son imputables las consecuencias de las relaciones jurídicas celebradas en su nombre, es decir, que lo individualiza como sujeto de derechos y obligaciones, debiendo inscribirse en el registro mercantil. En otras palabras, es el nombre de la sociedad, tal como aparece en el Certificado de Cámara de Comercio. El nombre comercial distingue a la persona en el ejercicio de su negocio o actividad comercial, diferenciándolo de las actividades idénticas o similares que desarrollan sus competidores. Es decir, es la forma como clientes y proveedores conocen al empresario. Ejemplo: Razón Social: GRADES ALMACEES DE CADEA CADEALCO S.A. ombre comercial: CADEALCO Ahora bien el Tribunal ha establecido la diferencia entre el nombre comercial y la marca, en los siguientes términos: “Si bien el nombre comercial sirve para identificar a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica, en tanto que una marca es aquel signo que sirve para diferenciar en el mercado los productos o servicios de un competidor de los productos o servicios de otro competidor, puede suceder que exista similitud o conexión competitiva entre las actividades económicas que identifica el nombre comercial y los productos o servicios que distingue una marca, y de ser así la coexistencia en el mercado puede inducir a confusión en el público consumidor respecto al origen empresarial de las actividades económicas y los productos o servicios de que se trate”. 59 59 Tribunal Andino de Justicia, Proceso N° 45-IP-98.


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En consecuencia, el nombre comercial identifica al empresario, en tanto que la marca identifica al producto o servicio. Enseña Comercial: Es el signo que utiliza una empresa para identificar su establecimiento60. Ejemplo:

1.3.2.2. Requisitos De acuerdo con el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, para que un nombre comercial tenga plena validez es necesario que cumpla con los siguientes requisitos: “ DISTIDTIVIDAD tanto intrínseca, esto es capacidad distintiva propia, como extrínseca o disponibilidad, lo que significa no constituir el nombre comercial o social, una marca u otro signo usado por otra persona o empresa. El nombre comercial no debe ser confundible con otro ni con una marca ya empleada para individualizar personas físicas o jurídicas u otros signos que puedan servir de fundamento para una observación.” “...la LICITUD con lo que se pretende que no esté constituido por signos prohibidos por la ley, ni contrarios a las buenas costumbres y la moral; ni tampoco ser engañoso ni contradecir el principio de veracidad; ni implicar un riesgo de asociación, de confusión, o dilución con otros signos distintivos, ni atentar contra el derecho de terceros "ni implicar alguna práctica desleal o parasitaria.”61 1.3.2.3. Tipos de nombres o enseñas comerciales De acuerdo con la Decisión 486 el nombre comercial y la enseña comercial podrán estar constituidos por cualquier signo. 60 Código de Comercio, Artículo 583. 61 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 03-IP-98.


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Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha dicho: “El nombre comercial puede estar constituido por una denominación, una sigla, una combinación de números, un apellido, un nombre, un nombre y un apellido, un seudónimo, un nombre geográfico, etc., y así mismo estará impedido de ser utilizado cuando atente contra la moral pública, las buenas costumbres y será oponible por terceros que hayan utilizado ese nombre anteriormente -en caso de necesidad de registro por quienes hayan solicitado o registrado el nombre comercial- o cuando exista confundibilidad entre los nombres o los signos sean genéricos de la actividad, etc. aplicando los principios que sobre marcas regulan estos campos.” 62 1.3.2.4. Funciones La principal función de los nombres y enseñas comerciales es identificar un determinado establecimiento de comercio, empresario o actividad económica, por lo tanto, estos no podrán ir en contra de las buenas costumbres, ni ser ilegales y deberán ser capaces de distinguir o individualizar frente a otro nombre o enseña comercial. 1.3.2.5. Signos que no pueden ser protegidos como nombres y enseñas

comerciales Al respecto el artículo 194 de la Decisión 486 de 2000 establece los casos frente a los cuales no podrá registrarse un signo como nombre comercial, los cuales son bastante claros y por ello nos permitimos trascribirlos textualmente:

• Cuando consista total o parcialmente en un signo contrario a la moral o al orden público.

• Cuando su uso sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la identidad, la naturaleza, las actividades, el giro comercial o cualquier otro aspecto de la empresa, o establecimiento designado con ese nombre.

• Cuando su uso sea susceptible de causar confusión en los medios comerciales o en el público sobre la procedencia empresarial o establecimiento designado con ese nombre.

• Cuando exista una solicitud o registro de nombre comercial anterior.

62 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso 03-IP-98.


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1.3.2.6. Titulares de los nombres y enseñas comerciales Es titular de un nombre o de una enseña comercial cualquier persona natural o jurídica que use un signo para distinguir la actividad empresarial a la que se dedica. Por lo tanto los derechos de los titulares sobre el nombre o la enseña comercial se adquieren por su primer uso en el mercado. El determinar el uso es más fácil cuando el nombre o enseña ha sido depositado, lo cual no es esencial para su protección, pero constituye una presunción de que el signo ha sido usado desde la fecha de depósito y de que los terceros conocen ese uso. La cesión del nombre y enseña comercial solamente puede hacerse conjuntamente con la transferencia que se haga del establecimiento mercantil, con el fin de conservar la clientela. Ahora bien, si el nombre o la enseña se encuentran depositados ante la Superintendencia de Industria y Comercio, su cesión deberá inscribirse en la Superintendencia para el conocimiento de terceros. 1.3.2.7. Identificación del nombre y enseña comercial Para la identificación del nombre y de la enseña se utiliza la Clasificación Internacional de Niza descrita anteriormente. 1.3.2.8. Trámite de depósito de nombre comercial y enseña comercial

De acuerdo con la definición dada por la Superintendencia de Industria y Comercio el depósito de nombre o enseña comercial es una inscripción que el comerciante o empresario hace en el registro público de la Propiedad Industrial, mediante el cual se constituye una presunción legal acerca de la fecha a partir de la cual se entiende que empezó a usar el nombre.

a) Requisitos de forma: La solicitud de depósito de un nombre o enseña comercial deberá contener: • Nombres, apellidos completos y domicilio del solicitante y su apoderado, cuando

se actúe por intermedio de éste. • Completa y clara descripción del Nombre o de la Enseña Comercial a depositar. • La actividad que desarrolla el empresario o que se lleva a cabo en el

establecimiento de comercio, según el caso, señalando la(s) clases(s) a que pertenece(n) conforme a la Clasificación Internacional de Niza, atendiendo los productos o servicios que son comercializados o prestados por el empresario o en


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el establecimiento (puede citarse más de una clase). Por ejemplo, si en el establecimiento de comercio se vende ropa, la Clase que le corresponderá será la 25.

• Anexarse copia del comprobante de pago. • Igualmente deberá anexarse a la solicitud el poder otorgado a un abogado, si ha

decidido actuar por intermedio de éste, los documentos atinentes a persona jurídica si es el caso, cuando se trate de una enseña comercial o nombre comercial mixto, se deberá anexar el arte final en 2 ejemplares en un tamaño 12 x 12 cms, (nítidas) preferiblemente a color.

La solicitud y los documentos anexos deberá presentarse en una carpeta color rosado, tamaño oficio, con su respectivo gancho y marcada con los siguientes datos como mínimo: nombre y domicilio del solicitante, enseña comercial o depósito de nombre, clase de producto o servicio según la Clasificación Internacional de Niza y el nombre y domicilio del representante legal o apoderado. La carpeta de color rosado puede adquirirse de manera gratuita en las oficinas de la entidad. b) Procedimiento de depósito: El trámite del depósito del nombre o de la enseña comercial tiene las siguientes etapas: • Radicación de la solicitud ante la Superintendencia de Industria y Comercio,

mediante el diligenciamiento del Formulario gratuito correspondiente. • Revisión formal de documentos: Se revisa que los documentos anteriores se

encuentren completos, de lo contrario se envía requerimiento al solicitante para que los complete. Si la documentación no es allegada se ordenará el archivo de la solicitud.

• Orden de depósito: Cuando los documentos se encuentren completos se procederá

a ordenar el depósito del nombre o enseña comercial solicitado, mediante resolución debidamente motivada expedida por el Jefe de la División de Signos Distintivos;

1.3.2.9. Vigencia La vigencia del derecho que se adquiere con el uso sólo cesará cuando cese el uso del nombre o la enseña comercial o cesen las actividades de la empresa o el establecimiento de comercio. En relación con el depósito que se haga este tendrá una duración de 10 años los cuales podrán ser prorrogables por términos iguales.


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1.3.2.10. Alcance y contenido

De acuerdo con el artículo 192 de la Decisión 486, al nombre comercial, se le aplican en cuanto corresponda, los artículos 155 a 158 de tal Decisión, por lo tanto, el titular de un derecho comercial tendrá derecho al uso exclusivo del mismo, pudiendo iniciar las acciones del caso contra quienes utilicen nombre, enseña, lema o marca idéntica o similar que, distingan los mismos productos o servicios, o productos o servicios relacionados.

En concordancia con ello, el artículo 607 del Código de Comercio, prohíbe a terceros el empleo de un nombre comercial o de una marca de productos o servicios, que sea similar o igual a otra ya usada para el mismo ramo de negocios, salvo cuando se trate de un nombre que por ley le corresponda a una persona, caso en el cual deberán hacerse las modificaciones que eviten toda confusión que a primera vista pudiera presentarse.

Lo anterior, se dispone con mayor claridad en la primera parte del artículo 192 de la Decisión 486: “El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando así mismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular.” 1.3.2.11. Adquisición y pérdida del derecho al uso del nombre o enseña comercial El derecho a la protección del nombre o de la enseña comercial deriva de su uso. Al respecto el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha dicho: “De manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia. Las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro”.63 63 (Tribunal Andino de Justicia, Proceso N° 45-IP-98.


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Por lo tanto, el derecho al uso exclusivo del nombre comercial y a las acciones que se deriven del mismo, será dado con el uso del mismo y no con su depósito como sucede en las marcas. Así como el derecho al nombre y a la enseña se adquiere por el uso, tal derecho se pierde por el no uso. 1.3.3. Lemas comerciales 1.3.3.1. Concepto Es la palabra o leyenda utilizada como complemento de la marca. El lema es conocido también como “Slogan”. Lema Marca El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha señalado que “el lema comercial va íntimamente ligado a la marca, de tal forma que no es posible pensar en su existencia sin que exista previamente una marca registrada o solicitada. Por lo tanto, todos los aspectos relativos a la marca como vigencia, titularidad, clases de productos o servicios se hacen aplicables al lema que le acompaña.”64 1.3.3.2. Requisitos Los lemas para obtener su registro deberán: • Especificar la marca solicitada o registrada con la cual se usará, pues el lema esta

sujeto a la marca. • Cumplir con las condiciones de distintividad y novedad adicionadas con el

elemento de originalidad y capacidad de la propaganda para identificar un producto o servicio.

• No limitarse a describir el producto o servicio a que se refiere. 64 Tribunal Andino de Justicia, Proceso 44 – IP- 99.

JUST DO IT


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1.3.3.3. Clases de lemas Por su propia naturaleza, los lemas comerciales únicamente pueden ser nominativos, en ningún caso pueden ser mixtos. 1.3.3.4. Función del lema La principal función del lema es ser un complemento a la marca, sobre ello el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha manifestado: “ La función de complementariedad encomendada al lema comercial implica que éste debe ser capaz de reforzar la distintividad de la marca que publicita. En razón de lo cual, debe gozar por sí mismo, de la distintividad requerida para cumplir dicha función.”

“... La distintividad es la característica esencial y función primigenia que debe reunir todo signo en el mercado para ser susceptible de registro. Asimismo, el lema debe poseer un mínimo de novedad, esto es, no haber sido utilizado en el mercado.”

... el lema se apoya tanto en la marca como la marca se apoya en el lema.”

“ Por eso se requiere un mínimo de distintividad y no son registrables simples trivialidades o descripciones del producto o de función”65

1.3.3.5. Lemas no registrables No se pueden registrar lemas comerciales que contengan alusiones a productos o marcas similares o expresiones que puedan perjudicar a dichos productos o marcas. 1.3.3.6. Titularidad sobre los lemas comerciales Al depender el lema de la marca, podemos decir que la titularidad de un lema será la misma que se predica para la marca registrada a la cual esta sujeto el lema. 1.3.3.7. Identificación de los lemas Los lemas igualmente se identifican con la Clasificación Internacional de Niza. 65 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Proceso 74-IP-2001.


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1.3.3.8. Preparación de la solicitud o petitorio El petitorio deberá contener lo siguiente: • Nombre y domicilio del solicitante. • Expresión que se usará como lema. • Marca o solicitante con la cual se usará el lema comercial • Búsqueda preliminar, preferiblemente, más no obligatoria. • Poder firmado por el representante legal de la sociedad solicitante • Derechos oficiales por cada solicitud de registro, de conformidad con las tarifas

vigentes al momento de la solicitud. El procedimiento de registro de un lema es el mismo que el procedimiento de registro de una marca, el cual se explica en el capítulo 1.4. de este documento. 1.3.3.9. Vigencia de los lemas

El lema tendrá la misma vigencia que tiene la marca de la cual depende, es decir tiene una vigencia de diez años contados a partir de su concesión Así pues si la vigencia de la marca se agota y su titular no solicita la renovación en tiempo, la caducidad opera no sólo para la marca sino también para los lemas que se le asocien.

1.3.3.10. Alcance y contenido

Ahora bien si el titular de una marca goza del derecho al uso exclusivo sobre la marca cuando esta ha sido concedida, el titular del lema que depende exclusivamente de la marca tendrá el mismo derecho de uso exclusivo sobre el lema registrado, de tal manera que el titular tendrá las mismas facultades que el titular de la marca.

1.3.3.11. Adquisición y pérdida Teniendo en cuenta que la solicitud de registro de lema está fundamentada en una solicitud previa de marca, su concesión o negación dependen de la decisión que se tome en relación con el registro marcario. Por lo tanto, la vigencia del lema se sujeta al término de vigencia concedido para la marca, al igual que sus renovaciones, licencias de uso y cesiones.


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1.3.4. ombres de Dominio Con el advenimiento del Comercio Electrónico, es usual que muchos empresarios deseen comercializar sus productos o por lo menos publicitarlos a través de la red mundial de información que denominamos la Internet. Para ello es necesario contar con un sitio web, donde los consumidores pueden tener contacto directo con los productos o servicios. La manera ordinaria de acceder a un sitio en la red, es escribiendo el correspondiente Nombre de Dominio o dirección en la red, la cual nos lleva de manera directa a la Internet protocol (IP) o protocolo de Internet donde se encuentra hospedada o alojada en un servidor. Por lo tanto, podemos decir que un Nombre de Dominio es una transliteración de una dirección IP. Los nombres de dominio se han constituido en el comercio actual, en verdaderos signos distintivos virtuales, facilitando la identificación de productos y servicios en la red. Sin embargo, surgen una serie de conflictos entre los derechos tradicionales de propiedad Intelectual, particularmente frente a derechos de propiedad industrial como las marcas. Vemos hoy como el sistema tradicional de protección marcario, puede verse vulnerado a través del registro de nombres de dominio, bien sean estos de nivel general (gTLD), o de nivel local o nacional (ccTLD). Los nombres de dominio de nivel general(gTLD) están enmarcados por denominaciones que buscan identificar la actividad que desarrolla la persona o empresa que pretenda registrar un nombre de dominio. Los más populares, por ser los primeros en surgir son: .com (Para actividades comerciales) .net (Para actividades y servicios en red) .org (Para organizaciones sin animo de lucro) .int (Para entidades de origen internacional) .edu (Para actividades educativas) .gov (Para entidades Gubernamentales) .mil (Para entidades cuya actividad sea militar) Más tarde el 16 de Noviembre de 2000, en la reunión de marina del rey en California, la ICANN, aprobó e incluyo otras siete denominaciones especificas para ampliar e identificar actividades en la red. .aero (Industria de transporte aéreo) .biz (Businees - negocios) .coop (Cooperativas sin animo de lucro) .info (para uso no restringido – general)


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.museum (Museos)

.name (Para persona natural e individuos)

.prof (Contadores, abogados, físicos, médicos) En el ámbito local o de País, se utilizo la norma ISO 3166 para identificar a los distintos países del mundo y asignarles un identificador en la red; así por ejemplo existen: .co (Colombia) .fr (Francia) .us (Estados Unidos de Norteamérica) .jp (Japón) .tv (Tuvalu) .cc (Islas Cocos) .ar (Argentina) Actualmente la autoridad internacional que maneja y rige los destinos de las direcciones o nombres de dominio en la red es la Internet Corporation for Assignend Names and Numbers –ICANN- (www.icann.org). Esta entidad desarrolla tres actividades básicas: • Administración de los nombres de dominio de Internet • Administración de los números y direcciones IP • Administración de protocolos y parámetros y de los números de puerto

En ejercicio de estas funciones la ICANN ha autorizado a más de ciento cincuenta entidades alrededor del mundo para obrar como registradores de nombres de dominio de nivel general (gTLD); y a otras ciento cuarenta y tres para obrar como registradores locales de nombres de dominio (ccTLD).


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Los registradores de nivel general son:

Los registradores de nivel local (CTLD) son:

En Colombia, el Registrador de Nombres de dominio es la Universidad de los Andes, la cual fue designada por la IANA, y aprobada y ratificada por la ICANN para efectos de obrar como NIC Colombia, y obtener el registro de un nombre de dominio de nivel local bajo el .co.


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Para efectos de registrar un nombre de dominio de nivel local ante el registrador colombiano, basta con acceder al sitio www.nic.co y allí se puede hacer todo el tramite, desde realizar la búsqueda inicial para establecer si un nombre de dominio esta disponible, hasta diligenciar los formularios respectivos y previa la designación de un contacto administrativo, un contacto técnico y un contacto de pago, obtener el registro totalmente en línea. En los últimos años, el Ministerio de Comunicaciones ha venido expidiendo Resoluciones sobre la adopción del modelo operativo a utilizarse para la administración del dominio.co. La última Resolución es la No. 1652 de 30 de Julio de 2008, por medio de la cual se regula la administración del ccTLD.co y se establece la política de delegación de nombres de dominio bajo el ccTLD .co, propio del modelo operativo de TERCERIZACIÓN TOTAL EXCLUYENTE adoptado mediante la Resolución 284 de 2008, según el cual se mantiene la política en cabeza del Ministerio de Comunicaciones y se tercerizan las funciones del Registro y del Registrarse mediante procesos de selección objetiva. Esto quiere decir que las funciones del Registro serán asumidas por una sola persona jurídica, esto es la Universidad de los Andes, mientras que las del Registrarse (o distribuidores de dominios) podrán ser adelantadas por una o más personas jurídicas. El contacto administrativo, ordinariamente es la persona solicitante o el representante legal de la misma. El contacto técnico es la persona que proporciona la información técnica, como por ejemplo el nombre y direcciones de los servidores donde el sitio estará alojado. En muchas ocasiones en Internet Service Provider a través del cual se obtiene la conexión a la red, presta el servicio de tramitar y obtener el registro del nombre de dominio; y en ese caso generalmente aparece como contacto técnico ante el registrador. El contacto de pago es la persona designada para realizar el pago tanto inicial por los derechos de registro, como por las renovaciones y actualizaciones respectivas.


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El registro de nombre de dominio que se puede obtener ante el NIC Colombia (Network Information Center), tendrá una duración de dos (2) años, y un costo por tasa de administración de ciento sesenta mil pesos M/Cte ($160.000M/CtE). Vale decir que en materia de registro de nombres de dominio tanto de nivel general como de nivel local, impera el principio first come, first served (Primero en solicitar, primero en obtener), y por lo tanto los registradores de nombres de dominio otorgan el registro a la primera persona que eleve solicitud sobre un nombre de dominio que se encuentre disponible. Los nombres de dominio pueden ser solicitados por personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras que tengan NIT (Número de Identificación Tributaria). Los demás requisitos para el tramite respectivo se encuentran en el ítem denominado Políticas, donde entre otras cosas se le advierte al solicitante de un nombre de dominio, que con el mismo puede entrar a violar derechos de propiedad intelectual tales como marcas registradas de productos o de servicios. Por lo tanto se recomienda antes de entrar a registrar una expresión como nombre de dominio, verificar y asegurarse de que con tal expresión no se vulneren derechos de propiedad intelectual de un tercero. Hoy es usual que un empresario que tenga unos derechos marcarios legítimamente adquiridos, se encuentre con que un tercero ha registrado con antelación tal denominación como nombre de dominio, impidiéndole en primer momento reflejar su marca en la Internet y comercializar sus productos o servicios a través de este medio.


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Cuando esto sucede y se configuran las causales de ciberocupación, registro abusivo y de mala fe, establecidas en al Política Uniforme de Resolución de Disputas aprobada por la ICANN (http://www.icann.org/udrp/#udrp) , el legitimo titular de un derecho marcario, puede acudir e iniciar una acción ante cualquiera de los Paneles autorizados; y tras un proceso sumario bastante rápido (Máximo 45 días) y que se surte totalmente ene línea, entrar a recuperar su nombre de dominio. Actualmente existen cuatro Paneles autorizados por la ICANN, a los cuales se puede acudir para efectos de someter a su consideración cualquier controversia que surja entre el titular de un nombre de dominio, y el titular de un derecho marcario. Los paneles autorizados son los siguientes: • Panel-Centro de Solución de Controversias de la OMPI – 1º de Diciembre de

1999. • National Arbitration Forum (Foro Nacional de Arbitramento) - 1º de Diciembre de

1999. • E-Resolutions (Resoluciones electrónicas) – 1º de enero de 2000 (Ya no funciona) • Institute for Dispute Resolutions (Instituto para la Resolución de Disputas) - 22 de

Mayo de 2000. • Asian Domain Name Dispute Resolution Centre, 28 de febrero de 2002 – Hong

Kong y Beijing. 1.3.5. Signos Distitivos otorialmente Conocidos

El artículo 224 de la Decisión 486 define los signos distintivos notoriamente conocidos así:

“Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiesen hecho conocido”

Lo indicado anteriormente para marca notoria aplica para todo signo distintivo.

La notoriedad es una excepción al principio de la territorialidad marcaria, pues la protección adquiere un carácter universal, ya que el titular de un signo distintitvo notoriamente conocido podrá hacer valer su derecho sin importar el lugar en que el signo notorio sea registrado, siempre que el país conceda un trato recíproco.


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Por lo tanto para obtener la protección de un signo distintivo notoriamente conocido en Colombia, si bien no sería necesario tenerlo registrado, sí sería necesario probar, conforme a lo previsto en Decisión 486, la existencia de dicha condición de notoriedad.

Teniendo en cuenta que el artículo 200 de la Decisión 486 establece que “La protección y depósito de los rótulos o enseñas se regirá por las disposiciones relativas al nombre comercial...”, consideramos conveniente tratar los aspectos que regulan este tema en un solo capítulo. 1.3.6. 1.3.7. Indicaciones Geográficas Chablis

Champagne

Chianti

1.3.7.1. Aspectos Generales a) Concepto: Las indicaciones geográficas hacen parte de los signos distintivos y en general, son signos que se utilizan en el comercio para distinguir productos que tienen un origen geográfico específico. Las características del suelo del medio, el arte aplicado en esa región y la destreza de los habitantes y su cultura le comunican a los signos una reputación, calidad y fabricación específica que hace que los signos se vuelvan distintivos de un producto. Tal es el caso del aceite de oliva “Toscana”, el queso “Roquefort”.


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Signos que se utilizan para distinguir productos que tienen un origen geográfico específico y del cual derivan su reputación y ciertas características.

b) Funciones de las indicaciones geográficas: La función de las indicaciones geográficas es: (i) la de tutelar los signos que provienen de determinada región y evitar que terceros hagan un uso indebido de estos signos al distinguir cierto producto como proveniente de determinada región cuando no lo es ; (ii) transmitir al público la idea de su lugar de origen cuando ingresa y ubica los productos en los mercados; (iii) comunicar al público consumidor sobre el lugar de producción que determina las cualidades específicas del producto y de la cual derivan cierta reputación; (iv) promocionar las exportaciones, (v) convertir a los signos en denominaciones de calidad y confianza para el público adquiriente redundando en beneficio de la economía del país.

• Promocionar las exportaciones. • Proteger los signos que provienen de

determinada zona o medio geográfico. • Convertir los signos en denominaciones que

comunican calidad y confianza.

c) Clases Las indicaciones geográficas es el género y según la legislación andina se dividen en dos clases: Indicaciones Geográficas

Denominaciones de Origen Indicaciones de Procedencia

Funciones de las indicaciones de origen


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1.3.7.2. Denominaciones de Origen a) Concepto Es un tipo especial de indicación geográfica y que se define como la indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado utilizada para designar un producto originario de ellos. Denominaciones de origen son por ejemplo “Champagne” y “Porto” De acuerdo con la Decisión 689 de 2008, no se podrá declarar la protección de una denominación de origen, cuando ésta sea susceptible de generar confusión con una marca solicitada o registrada de buena fe con anterioridad o, con una marca notoriamente conocida, con lo cual se modifica el Artículo 202 de la Decisión 486 de 2000. b) Características de las denominaciones de origen • Es la denominación del producto mismo ( Por ejemplo Champagne). • Se aplica sólo a productos que contienen ciertas características y derivan su

reputación de la zona geográfica donde se elaboran o se extraen. • Sólo la constituye el nombre geográfico de determinada región. (Por ejemplo

Habana, Jerez). • Toda denominación de origen es una indicación de procedencia. • La protección se obtiene mediante el registro. c) Requisitos66 • Área geográfica: El área geográfica puede ser vasta como todo un país (Habana) o

región (Toscana), o más reducida cuando es una zona geográfica determinada . El medio geográfico debe gozar de ciertas características que le comunican al producto ciertas calidades que le dan reputación.

• Productos: Generalmente se aplica a productos agrícolas. Sin embargo, la OMPI

reconoce que las indicaciones geográficas pueden servir para destacar las cualidades de un producto que se derivan de factores humanos propios del lugar de origen, tales como conocimientos y tradiciones de fabricación. Tal sería el caso de “Swiss” para distinguir productos suizos (relojería, chocolates).67

66 Las Denominaciones de Origen y Su relación con Otros Signos Distintivos. GUILLERMO TAMAYO MUÑOZ. Revista No. 5 Segundo Semestre 2002. Universidad Externado de Colombia. 67 www.ompi.org


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• Vínculo entre el producto su calidad, características o reputación del producto y la zona geográfica: Debe existir una relación de causalidad entre el producto su calidad y características y la región de donde proviene.

d) Denominaciones no protegidas • Las que sean contrarias a las buenas costumbres o al orden público. • Las que puedan inducir al público a error sobre la procedencia geográfica, la

naturaleza, el modo de fabricación, o la calidad, reputación u otras características. • Las que no se ajusten a las definiciones de denominaciones de origen o

indicaciones de procedencia.

e) Titulares de la indicaciones geográficas El titular de las indicaciones geográficas es el Estado. Sin embargo el beneficio es para todas las personas naturales o jurídicas y asociaciones de productores que directamente se dediquen a la extracción, producción elaboración del producto y que se encuentran establecidos en la zona geográfica determinada. f) Obtención del derecho La protección de las denominaciones de origen se obtiene a través de la declaración de protección de una denominación de origen que se solicita ante la Superintendencia de Industria y Comercio, la puede solicitar cualquier productor, una asociación o el mismo estado. g) Preparación de la solicitud o petitorio

Se deberá diligenciar el “Formulario Unico de Registro de Signos Distintivos” y se deberá incluir una x en la casilla de denominaciones de origen. (Anexo No. 1) ¿Quiénes pueden solicitar su protección?: • Cualquier persona natural o jurídica que se dedique a la extracción directa del

producto o la producción en determinada zona geográfica. • Las autoridades estatales, departamentales, provinciales o municipales cuando se

trate de denominaciones de origen de sus respectivas circunscripciones. • Las asociaciones de determinada región La solicitud deberá contener: 68



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• Nombre, domicilio, residencia y nacionalidad del o los solicitantes, así como la

demostración de su legítimo interés; • La denominación de origen objeto de la declaración; • La zona geográfica delimitada de producción, extracción o elaboración del

producto que se designa con la denominación de origen; • Los productos designados por la denominación de origen; y, • Una reseña de las calidades, reputación u otras características esenciales de los

productos designados por la denominación de origen. Ejemplo: Un ejemplo puede ser el siguiente: El señor Pedro Vélez tiene una pequeña empresa que fabrica bocadillos veleños, y quiere que la denominación veleños pueda ser declarada como una denominación de origen para acreditar que sólo se podrán denominar “bocadillos veleños” aquellos que provienen de Vélez, Santander y que el consumidor los distingue por su hoja amarilla, su calidad y sabor. Así las cosas, deberá acudir a la SIC y diligenciar el formulario en mención y deberá incluir los siguientes datos: -Pedro Vélez, domiciliado en Vélez, Santander en la Calle 9 No. 50-30 de nacionalidad Colombiana, productor de bocadillos veleños. -Denominación a proteger “Veleño” -Zona geográfica delimitada Vélez, Santander -Productos designados bocadillos -Suavidad, dulzura, etc. -Acreditar la suma de los derechos oficiales Con relación al trámite para el registro de una denominación de origen ver el capitulo 1.4 de este documento. A su vez, vale la pena anotar que una vez realizada la revisión de fondo la SIC entrará a decidir. Una vez la denominación sea concedida, cualquier otro productor del mismo producto y que esté ubicado en la misma región o zona geográfica podrá solicitar la autorización ante la Superintendencia de Industria y Comercio para poder utilizar tal denominación en sus productos para lo cual deberá diligenciar el mismo formulario expuesto anteriormente y que se anexa para este efecto, con el único particular que en


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vez de señalar con una x la casilla de denominaciones de origen se señale la autorización de uso. h) Vigencia69 La vigencia de la declaración de protección de una denominación de origen, estará determinada por la subsistencia de las condiciones que la motivaron, a juicio de la oficina nacional competente. Dicha oficina podrá declarar el término de su vigencia si tales condiciones no se mantuvieran. No obstante, los interesados podrán solicitarla nuevamente cuando consideren que se han restituido las condiciones para su protección, sin perjuicio de los recursos administrativos previstos en las legislaciones internas de los Países Miembros. 1.3.7.3. Indicaciones de Procedencia a) Concepto Es un tipo especial de indicación geográfica, y se entiende por indicaciones de procedencia un nombre, expresión, imagen o signo que designe o evoque un país, región, localidad o un lugar determinado. Un ejemplo claro sería el signo de “Café de Colombia”. Made in Colombia



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b) Características de las indicaciones de procedencia

• Esta formada por cualquier signo no sólo por el nombre geográfico, incluyendo imágenes (Torre Eiffel) o figuras (banderas) que indiquen (bandera) o evoquen (Estatua de la Libertad) una región.

• No comunican la calidad del producto o su reputación por lo anterior se puede aplicar por ejemplo al software.

• Se aplica tanto a productos como a servicios, y es por esto que se podría aplicar a servicios de asistencia técnica.

• No toda indicación de procedencia es una denominación de origen. • Su protección no se obtiene por el registro, por cuanto las indicaciones de

procedencia le pertenecen a la colectividad en general que producen productos en determinado país o región.

c) Requisitos

• Área geográfica determinada: La indicación de procedencia puede evocar o indicar un lugar determinado (Ejemplo: Colombia).

• Productos o servicios: Las indicaciones de procedencia se aplican tanto a

productos como a servicios sin importar sus características o calidades.

• Relación de causalidad entre los productos y servicios y el área geográfica determinada: Indican de manera fidedigna de donde provienen los productos o servicios y puede ser utilizada libremente por cualquier individuo para indicar su origen geográfico. (Ejemplo: Software Made in Colombia)

d) Usos y prohibiciones para las indicaciones de procedencia70

• La indicación de procedencia no podrá usarse en el comercio cuando sea falsa o engañosa. Ejemplo decir que el soporte lógico proviene de India, cuando proviene de Colombia.

• Cuando su uso en el comercio pueda inducir a confusión al público consumidor.

• Toda persona podrá indicar su nombre y domicilio sobre los productos que comercialice, no obstante estos provengan de otro país, siempre y cuando se indique de forma específica y concreta el país o lugar de fabricación que evite cualquier error sobre el origen de los productos.

70 Artículos 222 y 223 de la Decisión 486 de 2000


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e) Titulares de las indicaciones de procedencia Es la colectividad en general, y por lo anterior, las empresas de base tecnológica están incluidas. f) Marco Legal Colombiano

• Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC) aprobado por la Ley 170 de 1994.

• Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial aprobado por Ley 178 de 1994.

• Capítulo II, Artículos 201 a 223 de la Decisión 486 de 2000 de la CAN. • Artículo 15 de la Ley 256 de 1996. • Resolución 210 de enero 15 del 2001. • Decreto 2591 del 13 de diciembre del 2000. • Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio. Ver en:

http://www.sic.gov.co/general.php?modulo=Normatividad/Circular%20unica/TituloI

g) Derecho Comparado • Bolivia, Ecuador y Perú

La legislación a la cual se hizo referencia para Colombia es exactamente igual para los demás países de la Comunidad Andina, puesto que forma parte del Régimen Común Sobre Propiedad Industrial. • Estados Unidos:

En los Estados Unidos se protegen las indicaciones geográficas a través de las marcas de certificación. Sin embargo cuando un signo se vuelve genérico, no puede ser protegido como indicación geográfica, tal es el caso de CHABLIS que puede ser utilizado para denominar cualquier vino blanco y CHAMPAGNE que puede ser utilizado para denominar cualquier vino que haga burbujas. Por lo anterior, es importante evitar que las indicaciones geográficas pierdan su poder distintivo y por lo anterior se sugiere hacer su registro. En Estados Unidos existen actualmente las siguientes denominaciones que han obtenido el registro; ROQUEFORT, para queso francés, DARJEELING para té hindú. Para obtener más información de cómo solicitar las marcas de certificación por Internet y los requisitos para solicitar una marca se podrá acceder www.uspto.gov/main/trademarks.htm y hacer doble click en el link Basic Facts about Trademarks.


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• Unión Europea: Las disposiciones legales que regulan la materia son el Reglamento 2081/92, modificado por el Reglamento 535/97. El Reglamento 2081 es aplicable a algunos productos alimenticios y a determinados productos agrícolas, transformados o sin transformar (se excluyen los vinos y las bebidas espirituosas). El Reglamento establece una distinción entre ambas categorías de indicaciones: • Indicación Geográfica Protegida ("IGP"): nombre de una región, un lugar

determinado o un país, utilizado para designar un producto originario de esa zona geográfica, una de cuyas cualidades o cuya reputación pueda atribuirse a su entorno geográfico, lo que incluye factores tanto naturales como humanos;

• Denominación de Origen Protegida ("DOP"): nombre de una región, un lugar

determinado o un país, utilizado para designar un producto originario de esa zona geográfica, cuya calidad o características sean esencial o exclusivamente atribuibles a un entorno geográfico determinado.

Las condiciones para ostentar una denominación IGP o DOP son las siguientes: nombre, descripción del producto, delimitación geográfica, métodos de protección, elementos vinculados al entorno geográfico, organismos de control, etiquetado y disposiciones normativas de eventual cumplimiento. La naturaleza del vínculo entre el producto y el lugar geográfico es más estricta en el caso de la denominación "DOP", en el que la calidad o las características se deben esencial o exclusivamente al medio geográfico. La solicitud de registro de una "IGP" o una "DOP" puede ser presentada por cualquier agrupación de productores, independientemente de su forma jurídica o su composición, o, de forma excepcional, por una persona física o jurídica. La solicitud debe dirigirse al Estado miembro en el que se encuentra la zona geográfica de la que sea originario el producto. A continuación, el Estado miembro comprueba la veracidad de la demanda y la remite a los demás Estados miembros y a la Comisión. Ésta, tras examinar la solicitud, la publica en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. Si no se formula oposición alguna en un plazo de tres meses, la '"IGP" o "DOP" queda inscrita en un registro llevado por la Comisión. En caso de oposición, la Comisión procede al examen de los motivos alegados y adopta una decisión al respecto.


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Un organismo de control que ofrezca garantías suficientes de objetividad e imparcialidad comprueba si el producto cumple las condiciones establecidas en el pliego de condiciones, y retira el derecho a utilizar la "IGP" o la "DOP" al productor o al transformador del producto que no respete el pliego de condiciones. Cualquier Estado miembro puede demostrar que un producto ha dejado de satisfacer las condiciones establecidas en el pliego de condiciones, en cuyo caso la Comisión puede decidir la suspensión o la retirada de la "IGP" o la "DOP".

Protección adicional de las indicaciones geográficas de los vinos y bebidas espirituosas

Todos los países miembros de la OMC están obligados a cumplir con los siguientes estándares de protección, contemplados en ADPIC:

1. Impedir la utilización de una indicación geográfica que identifique vinos para productos de ese género que no sean originarios del lugar designado por la indicación geográfica de que se trate, o que identifique bebidas espirituosas para productos de ese género que no sean originarios del lugar designado por la indicación geográfica en cuestión, incluso cuando se indique el verdadero origen del producto o se utilice la indicación geográfica traducida o acompañada de expresiones tales como "clase", "tipo", "estilo", "imitación" u otras análogas.

2. Denegar el registro de toda marca de fábrica o de comercio para vinos que contenga o consista en una indicación geográfica que identifique vinos, o para bebidas espirituosas que contenga o consista en una indicación geográfica que identifique bebidas espirituosas, para los vinos o las bebidas espirituosas que no tengan ese origen.


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1.4. Procedimientos ante la Superintendencia de Industria y Comercio. 1.4.1. Solicitud de registro o concesión El trámite o procedimiento de solicitud de un derecho de propiedad industrial en Colombia se realiza ante la Superintendencia de Industria y Comercio, (División de Nuevas Creaciones: Solicitudes de patentes y diseños industriales; División de Signos Distintivos: Solicitud de registro de Marcas, Lemas y Depósitos de Nombre Comerciales y Enseñas) y consta de las siguientes etapas:

• Presentación de la solicitud; • Admisión de la solicitud y examen de forma; • Publicación de la solicitud; • Oposiciones de terceros; • Solicitud examen de fondo. • Examen de fondo. • Término para responder • Examen definitivo • Concesión o negación. • Recursos

Con anterioridad a este trámite, existe la posibilidad, sin que sea un requisito obligatorio ni haga parte del trámite legal establecido, de realizar una búsqueda de antecedentes que consiste en consultar una base de datos y determinar si existen marcas registradas similares o idénticas que impidan el registro de una nueva marca que se pretenda. Esta búsqueda aplica para el caso de signos distintivos y patentes. Este servicio es ofrecido tanto por la Superintendencia de Industria y Comercio como un servicio adicional, como por las oficinas de abogados. El informe solicitado a la Superintendencia tiene un costo de $19.000, de acuerdo con las tarifas vigentes para el año 2004 y es un listado enunciativo de las marcas que tengan un parecido fonético con la marca pretendida. La búsqueda realizada por una oficina de abogados, proporciona un concepto adicional en el cual se explican las razones por las cuales la marca podría o no ser registrada, además de ofrecer las soluciones para la defensa de la misma ante posibles oposiciones. Igualmente la búsqueda de patentes es realizada por la SIC, y tiene un costo de $ 133.000 en el caso de una búsqueda de patente nacional y de $ 200.000 en el caso de búsqueda de patente internacional (no incluido Colombia).


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1.4.1.1. Presentación o radicación de la solicitud El solicitante debe presentar su solicitud mediante el diligenciamiento del formulario respectivo, el cual no tiene costo alguno y puede ser solicitado directamente ante la Superintendencia de Industria y Comercio o su página web www.sic.gov.co, éste debe ser presentado en original y copia. La copia con el sello de radicado debe quedar en poder del solicitante. . “Formulario Único de solicitud de de patentes” (Anexo No. 8). “Formulario Único de registro de Diseño Industrial” (Anexo No. 10). “Formulario Único de registro de signos distintivos” (Anexo No. 1).

En este momento la Superintendencia de Industria y Comercio adjudica un número de radicado, con el cual se archivarán todos los documentos que conformen la solicitud de registro, en otras palabras, es el número de identificación del expediente, el cual se compone de la siguiente manera:

Los dos primeros dígitos corresponden al año en el cual se radico la solicitud y los seis dígitos siguientes corresponden al consecutivo interno que tiene la Superintendencia de Industria y Comercio para el recibo de los documentos que se radican ante esa entidad.

Para los efectos legales se considerará como fecha de presentación de la solicitud, la de su recepción por parte de la Superintendencia, siempre y cuando la solicitud contenga unos requisitos mínimos: a) Para patentes de invención y modelo de utilidad: • La indicación de que se solicita la concesión de una patente. • Los datos de identificación del solicitante. • La descripción de la invención. • Los dibujos • El comprobante de pago de la tasa respectiva.

b) Para diseños industriales:

• La indicación de que se solicita u diseño industrial.

04 000701

Año Consecutivo interno


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• Los datos de identificación del solicitante. • La representación gráfica o fotográfica del diseño industrial • El comprobante de pago.

c) Para marcas, lemas y denominaciones de origen:

�� La indicación que se solicita el registro de una marca; �� Los datos de identificación del solicitante o de la persona que presenta la solicitud,

o que permitan a la oficina nacional competente comunicarse con esa persona; �� La marca cuyo registro se solicita, o una reproducción de la marca tratándose de

marcas figurativas, mixtas o tridimensionales con o sin color; �� La indicación expresa de los productos o servicios para los cuales desea proteger

la marca; y, �� El comprobante de pago de las tasas establecidas.

Ninguna solicitud recibirá número de radicación sin el pago de la tasa única, debe ser cancelado en cualquier sucursal del Banco Popular en la cuenta nacional No. 05000 110-6, código rentístico 01, a nombre de la DTN – Superintendencia de Industria y Comercio. La copia del recibo de consignación será reemplazada en el Mezanine de la ésta Entidad por un recibo oficial que debe ir anexo a la solicitud. Es importante indicar que la Decisión 689 de 2008 permite a los países miembros el establecimiento de un registro multiclase de marcas, es decir, en una sola solicitud se podrá solicitar el registro de una marca en varias clases. 1.4.1.2. Admisión de la Solicitud y examen de forma Una vez presentada la solicitud, la División respectiva, procederá a realizar un examen de forma, en el cual se revisa si la documentación se encuentra completa y cumple con los requisitos establecidos en la ley. Si no es así, requiere al solicitante para que la complete, indicándole qué documentos e informaciones faltaron y concediéndole un plazo para ello: a) En patentes de invención: El término es de 2 meses prorrogables por el mismo

término inicial por una sola vez, previo el pago de la tasa correspondiente. b) En patentes de modelo de utilidad: El término es de 1 mes prorrogable por el

mismo término inicial por una sola vez, previo el pago de la tasa correspondiente. c) En diseños industriales: El término es de 30 días prorrogables por el mismo

término inicial por una sola vez, previo el pago de la tasa correspondiente.


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d) En marcas, lemas y denominaciones de origen: El solicitante tendrá un término

de 60 días para ello, los cuales son improrrogables. Los requerimientos son notificados mediante Oficios que se fijan en la SIC y que también pueden ser consultados en la página Web de esa entidad (www.sic.gov.co), ingresando a los “Servicios en línea”. Uno de los puntos esenciales de la Decisión 689 de 2008 es el permitir a los países miembros de la Comunidad Andina establecer plazos para la subsanación de los requisitos de forma previstos en artículo 140 de la Decisión 486 de 2000, el cual establece que el incumplimiento de los requisitos de forma tiene como consecuencia tener la solicitud como no presentada.

Para tener en cuenta:

El solicitante debe estar atento a los requerimientos, ya que no se los van a enviar por correo, ni lo van a llamar. Para las patentes de invención, las patentes de modelo de utilidad y los diseños industriales, si se quiere obtener una prórroga, es necesario solicitarla expresamente y pagar los correspondientes derechos oficiales. Si la respuesta no es completa y oportuna, la solicitud se considerará abandonada.

1.4.1.3. Publicación de la solicitud Si la solicitud reúne los requisitos de forma, se publicará en la Gaceta de Propiedad Industrial expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, que es publicada una vez al mes. Para conocer las fechas de publicación de la Gaceta, puede consultarse la página Web de la Superintendencia de Industria y Comercio (www.sic.gov.co). Se pretende con esta publicación que cualquier persona que tenga legítimo interés pueda presentar oposición a la solicitud realizada. • La publicación de patentes: Tiene lugar a los 18 meses contados desde la

presentación de la solicitud, o antes si así se ha solicitado. Es importante recordar que, una vez publicada, el contenido de la solicitud entra al estado de la técnica y


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que puede ser consultada por cualquier persona. En consecuencia, debe evaluarse cuidadosamente para cuándo pedir la publicación. En todo caso, el expediente podrá ser consultado a los dieciocho (18) meses de presentada la solicitud, publicada o no.

• La publicación de diseños industriales, marcas, lemas y denominaciones de origen: Usualmente la publicación tiene lugar dentro de los tres meses siguientes a la presentación de la solicitud.

1.4.1.4. Oposiciones de terceros El término para que terceros interpongan oposiciones será: a) Para patentes de invención: El término es de 60 días contados desde la

publicación y podrá prorrogarse por otros 60 días para sustentar la oposición por una sola vez.

b) Para patentes de modelo utilidad: El término es de 30 días prorrogables por una

sola vez. c) Para diseños industriales: El término es de 30 días prorrogables por una sola vez. d) Para marcas, lemas y denominaciones de origen: El término es de 30 días, con la

posibilidad de pedir una prórroga de 30 días para presentar pruebas. En caso de oposiciones, la SIC notifica al solicitante (de la misma forma en que se notifican los requerimientos) y pone a su disposición una copia de la oposición y de sus anexos. La oposición se presenta ante la Superintendencia de Industria y Comercio mediante el solicitud escrita, la cual debe contener lo siguiente: • El número de expediente asignado al trámite al cual se le formula oposición. • El nombre del solicitante del trámite al cual se le formula la oposición. • El nombre del apoderado en caso de que el solicitante del trámite al que se le

formula la oposición actúe por intermedio de éste. • En caso de ser un trámite de registro de signo deberá indicar la denominación del

mismo. • El número de publicación correspondiente en donde aparece el signo, el titulo de la

patentes o el diseño industrial frente al cual se va interponer la oposición. • Los datos de la persona que presente la oposición y de su representante o

apoderado, anexando el poder otorgado.


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• Los causas legales en que se basa la oposición, indicando expresamente la disposición normativa.

• Los fundamentos de la oposición, es decir los motivos de hecho y argumentación en que se soporta la oposición.

Para la correcta presentación de una oposición se requiere conocer muy bien la regulación jurídica en la materia, con el fin de otorgar argumentos claros y contundentes que fundamenten la oposición.

Igualmente, deberá anexarse el comprobante de pago de acuerdo con las tasas vigentes. El pago se realiza en igual forma que el descrito anteriormente para la radicación de una solicitud. Las pruebas que el opositor tenga en su poder deberán ir adjuntas. Si el opositor solicita un plazo para presentar pruebas, la Superintendencia le otorgará un término adicional de 30 días por una sola vez en forma automática, es decir no requiere pronunciamiento. La oposición debe ser presentada mediante el “Formulario Único de Oposición”, (Anexo No. 2) el cual tampoco tiene costo alguno. Si durante el término de la publicación se presentan y admiten las oposiciones, se notificará al solicitante para que de respuesta a la oposición y presente sus alegatos dentro del término siguiente: a) Para patentes de invención: El término es de 60 días desde su publicación,

prorrogables por una sola vez. b) Para patentes de modelo utilidad: El término es de 30 días prorrogables por una

sola vez. c) Para diseños industriales: El término es de 30 días prorrogables por una sola vez. d) Para marcas, lemas y denominaciones de origen: dentro de los 30 días hábiles

siguientes a la notificación de la oposición. 1.4.1.5. Solicitud de Examen de fondo Sólo aplica para patentes. Dentro de los 6 meses (para las patentes de invención) o 3 meses (para las patentes de modelo de utilidad) siguientes a la publicación de la


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solicitud, el solicitante deberá pedir que se efectúe el examen de fondo, es decir, si su invención es patentable o no, y deberá pagar los derechos correspondientes.

De incumplir esta obligación, la solicitud se considerará abandonada, con el

agravante de que ya ha sido publicada y su contenido ha pasado a ser público. 1.4.1.6. Examen de fondo: a) Para Patentes: El examen de fondo es realizado por parte de la División de

Nuevas Creaciones de la SIC.

En esta etapa, la SIC entra a examinar si la solicitud cumple con los requisitos objetivos de patentabilidad (novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial) y elabora un “informe técnico”, con la motivación del concepto técnico-legal. Si encuentra que no cumple con alguno o algunos de los requisitos, notifica al solicitante para que éste pueda proceder a dar respuesta.

b) Para marcas, lemas y denominaciones de origen: El examen de fondo consiste en la revisión que hace la División de Signos Distintivos tanto de las solicitudes con oposición como las que no tengan oposición, para determinar si se concede o niega el registro71, en el cual se verifica que el signo solicitado cumpla con los requisitos que debe reunir todo signo para poder ser considerado como marca, enunciados anteriormente72 y se hace una revisión detallada de los supuestos de irregistrabilidad del signo, es decir las causales de contempladas en la Decisión 486.

71 Proceso 2-IP-99 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina: “La función conferida a la oficina nacional competente, de realizar el examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, es una obligación que precede al otorgamiento del registro marcario. La existencia de ‘observaciones’ compromete al funcionario en la realización del examen de fondo; pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación legal de practicarlo. Esto porque el objetivo de la norma, es que el examen de fondo sea una etapa obligatoria en el proceso de concesión o denegación de las marcas.” 72 Ver punto 1.3.1.2.


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1.4.1.7. Término para responder a las observaciones de fondo. Para patentes de invención es de 60 días contados desde la notificación, prorrogables por otros 30 días. Para patentes de modelo de utilidad es de 30 días, prorrogables por otros 15 días. 1.4.1.8. Examen definitivo En el caso de las patentes, con fundamento en las respuestas dadas por el solicitante, se efectúa un examen definitivo. 1.4.1.9. Concesión o egación de la Solicitud La Superintendencia decide conceder o negar la solicitud realizada, bien sea que haya o no tenido oposición por parte de terceros, mediante resolución administrativa debidamente motivada, la cual es notificada personalmente, por Edicto al solicitante o a través del servicio de notificación en línea a través de Internet para los casos resueltos por la Delegación de Propiedad Industrial, es decir en el caso de marcas, lemas y nombres comerciales. Frente a esto último es importante indicar que la Superintendencia de Industria y Comercio, como ente encargado de administrar el sistema nacional de la propiedad industrial, implementó desde el año 2007 un sistema que permite a los usuarios la notificación en línea de los actos administrativos a través de Internet. Para su uso se requiere la aceptación del usuario de los “Términos y condiciones de uso de medios electrónicos para el servicio de notificación en línea a través de Internet de los actos proferidos por la Delegatura para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio”. La Superintendencia en Circular Externa No. 005 del 31 de Julio de 200873, estableció los requisitos y criterios para acceder a dicho sistema. La notificación se entenderá surtida desde el momento en que el usuario confirme su decisión de notificarse en línea a través de Internet. Los términos de ejecutoria empezarán a contarse desde el día hábil siguiente al de la fecha de la notificación. Una vez notificado el acto, se permite la visualización del mismo, con la opción de guardarlo o imprimirlo. El acto notificado en línea por Internet tiene la validez de una copia simple. Sin embargo, si así lo solicita el usuario al momento de la notificación, 73 Modifica la Circular Externa No. 002 del 15 de Marzo de 2007.


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podrá ponerse a disposición del mismo, en la Secretaría General de la Entidad, una copia auténtica del acto administrativo una vez notificado. Si la solicitud fue concedida se deberá asignar un número de certificado del correspondiente derecho, este certificado es conocido como título. En este caso, si la notificación se hace por vía Internet, se podrá renunciar a términos, con lo cual estará disponible, si es del caso, la impresión del respectivo certificado. 1.4.1.10. Recursos Contra la Resolución en que se concede o niega la solicitud, los solicitante u opositores podrán, si es del caso, interponer recursos de reposición (ante el Jefe de División) y/o de apelación (ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial) como único medio para objetar la decisión tomada por la Superintendencia. El solicitante deberá interponer el recurso de reposición y en subsidio el de apelación, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la notificación de la Resolución.74 Este recurso puede obtener que se revoque o confirme la decisión tomada.

74 Código Contencioso Administrativo, Artículo 50


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Búsqueda de antecedentes

Presentación de la solicitud.

Admisión y examen de forma

# Radicado

Requisitos incompletos

Requisitos completos

Se requiere al solicitante para que complete

Publicación en Gaceta.

30 días hábiles Oposiciones de terceros

Respuesta a las oposiciones por

solicitante

30 días hábiles

Presentación de Pruebas

30 días

Examen de Fondo

Concesión 10 años

Negación

Recursos Renovación

Registro de Marcas, lemas y denominaciones de origen


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Búsqueda de antecedentes

Presentación de la solicitud.

Admisión y examen de forma

# Radicado

Requisitos incompletos

Requisitos completos

Se requiere al solicitante para que complete

Publicación en Gaceta.

60/30 días hábiles Oposiciones de terceros

Respuesta a las oposiciones por

solicitante

60/30 días hábiles

Presentación de Pruebas

60/30 días

Solicitud Examen de Fondo

Concesión 20/10 años

Negación

Recursos

Solicitud de Patentes.

2 meses / 1mes

Examen Definitivo

Examen de Fondo

Respuesta examen de fondo


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1.4.2. Solicitud de renovación de una marca

La renovación de la marca debe realizarse mediante la presentación de una solicitud ante la Superintendencia de Industria y Comercio - Delegatura de Propiedad Industrial, mediante el “Formulario Único de Renovación” (Anexo No. 3). La renovación podrá realizarse dentro de los seis meses anteriores a la fecha de vencimiento del registro y en un plazo máximo de seis meses siguientes contados a partir de la fecha de vencimiento del registro, caso en el cual se deberá hacer un pago adicional. La solicitud de renovación deberá contener: • Plena identificación y domicilio del solicitante y de su apoderado, en caso de que

haya decidido actuar por intermedio de un abogado • Indicación de la marca o lema que se pretende renovar. • Número del certificado de registro correspondiente. • Datos respectivos de la última renovación, si anteriormente se hizo. • Indicación si existen solicitudes de registro de cesión, cambio de nombre,

domicilios o traspasos. Adicionalmente se deberá anexar lo siguiente: • Comprobante de pago de la tasa única. • Poder a un abogado, si ha decidido actuar por intermedio de éste. • Certificado de existencia y representación legal de la persona jurídica peticionaria,

o documentos equivalentes con su respectivo Apostille, si son expedidos en el extranjero.

La renovación es decidida mediante resolución administrativa expedida por la Delegatura de Propiedad Industrial. 1.4.3. Modificaciones a las solicitudes

a) Para patentes

El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique su solicitud en cualquier momento, siempre y cuando dicha modificación no implique una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial.


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Ahora bien, la Decisión 689 de 2008 permite a los países miembros adoptar, a través de su legislación interna, normas que establezcan que no considerará como ampliación de la solicitud, la subsanación de omisiones que se encuentren contenidas en la solicitud cuya prioridad se reivindica.

La corrección de cualquier error material, como por ejemplo una imprecisión mecanográfica, es permitida en cualquier momento.75

Por otro lado el solicitante de una patente de invención podrá pedir que su solicitud se convierta en una solicitud de patente de modelo de utilidad, siempre y cuando la naturaleza de la invención lo permita.

Por otro lado el solicitante podrá dividir su solicitud en dos o más, o fusionarla con otra solicitud, sin que ninguno de estos casos implique ampliación de la protección.

Estos dos últimos trámites se realizan mediante el diligenciamiento del “Formulario Único de Conversión, División y Fusión de Solicitudes” (Anexo No. 11).

b) Para Marcas, Lemas e indicaciones geográficas:

El solicitante podrá modificarlo en cualquier momento del trámite del registro, siempre y cuando la modificación no signifique un cambio sustancial o significativo en relación con el signo o la ampliación de los productos o servicios enumerados al momento de la solicitud,76 es decir, esta prohibido realizar cualquier cambio que constituya una nueva solicitud.

Algunos de los cambios que son permitidos son la corrección de cualquier tipo de error material, como tamaño de la letra y tipo de letra en algunos casos, así como cambios en relación con el domicilio del solicitante-

Para solicitar una modificación el solicitante deberá diligenciar y radicar el “Formulario Único de Modificaciones” (Anexo No. 4), previo el pago de la tasa legal previamente establecida para tal fin.

75 El Consejo de Estado en sentencia del 26 de agosto de 2004, expediente 7477, declaró la nulidad del artículo 5 de la Resolución 210 de 2001, argumentando con base en la Interpretación Prejudicial 83 IP-2003, del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que de conformidad con los artículos 70 y 34 de la Decisión 486 de 2000, la corrección de los errores materiales en el título de patentes, se puede solicitar en cualquier momento mientras ésta esté vigente. 76 Decisión 486, Artículo 143.


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1.4.4. Afectaciones En los casos en que el titular de un derecho de propiedad intelectual requiera inscribir actos, tales como cesiones, transferencias, cambios de nombre y de domicilio, relacionados con los derechos de propiedad deberá presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio la solicitud correspondiente por cada inscripción, diligenciando para tal fin, el “Formulario Único de inscripción de Afectaciones” (Anexo No. 5 ) previa la cancelación de la tasa legal correspondiente y anexando los documentos a que haya lugar.77 1.5. Derechos de Autor 1.5.1. Objeto

Las ideas por si solas no son protegidas por el derecho de autor, el objeto de

protección por el Derecho de Autor es la concreción y materialización que se hace de las mismas, plasmándolas en una obra artística, científica o literaria.

El objeto de protección por el Derecho de Autor es toda clase de obra, artística, científica o literaria, la cual se encuentra protegida desde el momento mismo de su creación, sin que se requiera registro, deposito o formalidad alguna; y sin que se entre a valorar su merito, destinación, o calidad. Es preciso indicar que el listado de obras protegidas que trae la legislación vigente, es meramente ejemplificativo y en general se protege toda clase de obra que pueda reproducirse o definirse por cualquier medio conocido o por conocer, tales como los escritos, los libros, los folletos, las compilaciones, las obras plásticas tanto de pintura o escultura, los planos, mapas, coreografías, obras musicales con o sin letra, las

77 Decreto 2591 de 2000, Artículo 2: “ La inscripción de actos, tales como cesiones, transferencias, cambios de nombre y de domicilio, entre otros, relacionados con los derechos de propiedad industrial que deba hacerse en el registro que lleva la Superintendencia de Industria y Comercio, seguirá el trámite y cumplirá los requisitos que para ello disponga la Entidad, la cual a fin de facilitarla, diseñara un formulario único para todo tipo de inscripciones”.


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coreografías, el soporte lógico (Software), las bases o bancos de datos, las creaciones multimedia etc. Ejemplo: Darío y Daniel tienen una idea brillante para poner un negocio. Una tarde deciden ir al cafecito de la zona rosa a discutirlo. En el cafecito se encuentran con su amigo Juan, y deciden convidarlo a su mesa, mientras ellos discuten sobre esa idea. Juan oye toda la conversación y posteriormente decide utilizar esa idea para poner un negocio con similares características. Darío y Daniel alegan que tienen derechos de autor sobre la idea y deciden contratar a un abogado. Para su sorpresa aprenden que sobre las ideas no hay derechos de autor y que en el futuro, cuando tengan una idea como ésta, la deberán discutir en privado, y si la quieren divulgar a un tercero lo deberán hacer bajo un contrato de confidencialidad, ya que los derechos de autor: (i) no recaen sobre las ideas, sino sobre la forma como se fijan en cualquier medio; y (ii) la forma de proteger las ideas es a través de la figura del secreto empresarial, y no a través de los derechos de autor. 1.5.2. Función Personal

Función Económica

Protección El Derechos de Autor atiende a: (i) la necesidad que existe para el autor de que su obra obtenga un reconocimiento; (ii) criterios de índole económicos, con el fin de que se le reconozca al autor el esfuerzo del ingenio humano; y (iii) garantizar a los titulares del derecho de autor o autores de la obra, que sus creaciones no vayan a ser reproducidas sin su debida autorización. 1.5.3. Contenido. El contenido del Derecho de Autor, es dual y se traduce en prerrogativas de orden Patrimonial y Moral; siendo las primeras las que permiten que el autor se lucre con el producido de su intelecto, y las segundas las que reportan un sentido social y de orden público que le permiten ente otras cosas reivindicar la paternidad sobre su obra, inclusive luego de desprenderse de los derechos patrimoniales.


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Derecho de Autor

Derechos Morales Derechos Patrimoniales a) Los derechos morales de autor: Son aquellos derechos perennes que tiene el autor

para (i) reivindicar la paternidad de la obra en cualquier momento (que su nombre aparezca cada vez que se use o utilice la obra); (ii) integridad, es decir oponerse a toda deformación, mutilación o modificación que atente contra el buen nombre o la reputación del autor; y de meriten la obra y (iii) publicar o divulgar su obra o conservarla inédita; (iv) arrepentimiento o retracto, es decir a retirar la obra de circulación, aún después de publicada; caso en el cual deberá indemnizar los daños y perjuicios causados. Estos derechos son de orden eminentemente personal e intransferibles, y se reputan como de orden público, por lo tanto cualquier disposición sobre los mismos se tendrá como no escrita.

Estos derechos son:

• Perpetuos (por siempre). • Imprescriptibles (no se pierden ni se adquieren con el paso del tiempo) • Irrenunciables (no se puede renunciar a ellos). • Inalienables (no se pueden vender). • Inembargables (no se pueden dar como garantía).

Ejemplo: Es el derecho que tiene el creador de un soporte lógico a que su nombre aparezca en el paquete del soporte lógico. A este derecho jamás podrá renunciar su autor.

b) Los derechos patrimoniales: Es una facultad exclusiva y temporal, que le asiste a

su autor para autorizar o prohibir cualquier utilización que se quiera hacer de la obra. Estos derechos son transferibles contractualmente, por efecto de la ley y por sucesión o legado.

Los derechos patrimoniales incluyen las siguientes facultades: �� Reproducción (por cualquier medio) �� Comunicación Pública (ejecución, exhibición, transmisión etc.)


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�� Transformación (adaptación, traducción, cambio de genero) �� Distribución (alquiler, préstamo público, e importación).

Algunas definiciones importantes: • Autor: Persona natural o física que realiza la creación. Razón por la cual sólo se

puede predicar tal calidad de las personas humanas y no de las jurídicas. Sin embargo, la titularidad de los derechos de autor puede predicarse de una persona natural o jurídica en virtud de alguna de las figuras jurídicas que existen y que más adelante se expondrán.

• Obra: Creación intelectual original de naturaleza artística, científica o literaria, susceptible de ser divulgada o reproducida por cualquier medio conocido o por conocer.

• Requisitos para que la obra sea protegida por los Derechos de Autor: La creación debe: (i) Provenir del ingenio humano; (ii) Ser original, no entendida como novedad, sino como esfuerzo intelectual y (ii) Perceptible de cualquier forma, esté o no fijada en un soporte material, magnético, óptico o similar.

1.5.4. Clases de obras protegidas por el derecho de autor • Libros, folletos y otros escritos; (ejemplo Manuales, instructivos) • Conferencias, alocuciones, sermones y otras obras de la misma naturaleza; • Obras dramáticas o dramático-musicales; • Obras coreográficas y pantomimas; • Composiciones musicales con letra o sin ella; • Obras cinematográficas, a las cuales se asimilan las obras expresadas por

procedimiento análogo a la cinematografía, inclusive los videogramas; • Obras de dibujo, pintura, arquitectura, escultura, grabado, litografía; • Obras fotográficas a las cuales se asimilan las expresadas por procedimiento análogo

a la fotografía; • Obras de arte aplicadas; • Ilustraciones, mapas, planos, croquis y obras plásticas relativas a la geografía, a la

topografía, a la arquitectura o a las ciencias, y, • Soporte lógico (Software); • Bases o bancos de datos; • Creaciones Multimedia • Toda producción del dominio científico, literario o artístico que pueda reproducirse, o

definirse por cualquier forma de impresión o de reproducción, por fonografía, radiotelefonía o cualquier otro medio conocido o por conocer.


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1.5.5. Titulares del Derecho de Autor Los titulares del derecho de autor se clasifican en: • Originarios. • Derivados o secundarios. • Por efectos de la ley. Originarios: • Autor • Coautores (varios

autores) - Obras en colaboración (realizada por dos o más personas cuyos aportes pueden identificarse, pero al separarlos se desnaturaliza la obra.), - Obras colectivas (realizada por un grupo de personas bajo la dirección y coordinación de una persona natural o jurídica quien detentará los derechos patrimoniales sobre la misma)

Derivados: • Personas jurídicas

- Por contrato de cesión.

- Por contrato de prestación de servicios.

• Persona natural

- Herederos - Cesionarios

Por ley: • Asalariados • Empleados Públicos

Ejemplos: Coautoría:


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Obras en colaboración: La obra musical donde una persona es el autor de la lírica o letra, y otro es el compositor de la música, es un ejemplo de una obra en colaboración, en donde cada uno de los aportes se puede identificar, pero al separarse se desnaturaliza la obra. Obras colectivas: La empresa SOFTPOP está dedicada a desarrollar software. SOFTPOP ha decidido vincular a través de un contrato de prestación de servicios, a cinco desarrolladores para que bajo su directriz atiendan a un nuevo proyecto, consistente en un soporte lógico para pago de nómina. La obra colectiva es el soporte lógico que ha sido desarrollado por un grupo de personas bajo la dirección y mando de SOFT POP. Para este caso la ley presume que los derechos patrimoniales de autor son de la persona jurídica que los contrató.78 Es decir SOFT POP. Los titulares derivados de los derechos patrimoniales de autor podrán ser: a) Una persona natural: un tercero persona natural que ha adquirido este derecho a

través de un contrato de cesión de derechos patrimoniales de autor, o los herederos y legatarios del autor.

b) Una persona jurídica que los ha adquirido en virtud de: (i) Un contrato de cesión de derechos patrimoniales de autor: El contrato de cesión

de derechos patrimoniales de autor es aquel por medio del cual el autor o titular cede en todo o en parte, a un tercero (persona natural o jurídica) sus derechos patrimoniales de autor sobre alguna obra, por ejemplo un soporte lógico (Software). De acuerdo a la legislación nacional79 todo acto de este tipo debe constar en escritura pública o en documento privado reconocido ante Notario, documentos que para efectos de su publicidad y oponibilidad frente a terceros deberá ser registrado en la Dirección Nacional de Derechos de Autor.

(ii) Un contrato de prestación de servicios o elaboración de obra por encargo: En

muchas empresas, por ejemplo, en las empresas desarrolladoras de software, lo que generalmente sucede es que se contrata, a través de contratos de prestación de servicios, a personas naturales para que desarrollen un soporte lógico. Si la empresa quiere conservar los derechos patrimoniales de autor será necesario que,

78 Artículo 20. Cuando uno o varios autores, mediante contrato de servicios, elaboren una obra según plan señalado por persona natural o jurídica y por cuenta y riesgo de ésta, solo percibirán, en la ejecución de ese plan, los honorarios pactados en el respectivo contrato. Por este solo acto, se entiende que el autor o autores transfieren los derechos sobre la obra, pero conservarán las prerrogativas consagradas en el artículo 30 de la presente Ley, en sus literales a) y b). 79 Artículo 183 de la Ley 23 de 1982


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al momento de la elaboración del contrato, se consignen en el contrato al menos las siguientes cláusulas:

• Identificación de las partes: El contratante (empresa o persona natural) y el

contratista (quien realizará la obra) • El objeto del contrato. Es decir que se deberá dejar en claro que mediante el

contrato de servicios el Contratista elabora una obra según un plan señalado por una persona natural o jurídica (Contratante) por cuenta y riesgo de ésta.

• La titularidad de los derechos de autor. Es decir hay que especificar a quién le pertenecerán en últimas los derechos patrimoniales de autor.

• Vigencia: Se deberá consignar la vigencia. • Finalmente, como formalidad el contrato deberá constar en escritura pública

o en documento privado reconocido (no autenticado) ante Notario público y registrarse ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor para darle publicidad ante terceros, es decir, para que el contrato se pueda hacer frente a terceros.

Los titulares del derecho de autor por efecto de ley son:

a) Un trabajador que haya sido contratado específicamente para crear una obra: i. Un contrato laboral: Es quien realiza su labor de creación intelectual

mediante una relación laboral.80 Este caso se da cuando el empleador contrata a una persona para la realización de la obra y por esta labor el trabajador recibe una remuneración

Sin embargo, hemos notado que muchas veces investigadores son

contratados por empresas para diversas funciones, dentro de las cuales puede llegar

80 Artículo 91 y 92 de la Ley 23 de 1982

Titulares Derivados

Persona Natural

Persona Jurídica

Herederos Cesionarios Por cesión Por prestación servicios u obra.


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a darse la de la creación de una obra, sin embargo esto no se especifica y el objeto del contrato es muy amplio. Para estos casos en donde generalmente se utilizan contratos donde existe una cláusula de propiedad intelectual por medio de la cual los derechos de autor del trabajador que se generen durante el ejercicio de sus funciones le pertenecerán al empleador, hay que tener en cuenta los siguientes comentarios:

�� En este tipo de cláusulas se debe especificar de manera clara y precisa las

eventuales creaciones protegidas que puedan surgir de la relación, pues vale recordar que no son válidas las estipulaciones en virtud de la cual el autor comprometa en forma general o indeterminada su producción futura.

�� Por lo anterior, si el empleador no ha especificado en el contrato de manera

clara tal situación, se verá en la obligación de suscribir un contrato de cesión adicional para detentar los derechos patrimoniales de autor sobre la obra.

b) Una entidad pública81: Los derechos de autor sobre las obras creadas por servidores públicos, en cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales de su cargo, serán de propiedad de la entidad pública correspondiente.

1.5.6. Adquisición del derecho Como ya se mencionó, el derecho de autor sobre una obra se obtiene desde el mismo momento de su creación sin necesidad de registro, depósito o formalidad.82 Sin embargo, se recomienda registrar la obra ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor (DNDA) para efectos de mayor seguridad jurídica y de obtener un medio de prueba más fehaciente, que permitirá a quien lo obtiene crear la presunción de autoría y titularidad sobre la obra. 81 Artículo 91 de la Ley 23 de 1982 82 Artículo 10 de la Ley 23 de 1982


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- Publicidad y oponibilidad frente a terceros, tanto de la obra, como de los actos o contratos por medio de los cuales se transfiere ese derecho, con el fin de que terceros conozcan quién es el autor de la obra.

Ventajas de tener una obra registrada

- Prueba ante un tribunal de justicia sobre la titularidad de la obra.

- Identificación y distinción de los títulos de las

obras.

- Garantía de autenticidad y seguridad jurídica de los derechos de propiedad intelectual.

1.5.7. Término de Protección. a) Para personas naturales: El término de protección del derecho de autor para las

personas naturales es la vida del autor y ochenta años más después de su muerte.83. b) Para personas jurídicas: Cuando la titularidad está en cabeza de una persona

jurídica, entidad oficial o institución de derecho público, el plazo de protección es de 50 años84 contados a partir de la realización, comercialización, divulgación o publicación de la obra.

1.5.8. Trámite El registro de las obras se realiza ante la oficina nacional competente, que en este caso es la Unidad Administrativa Especial, Dirección Nacional de Derechos de Autor (Cra 13 No. 27-00 Oficina 617 en la ciudad de Bogotá) entidad adscrita al Ministerio del Interior y de Justicia. La solicitud no tiene ningún costo por concepto de tasas administrativas y para realizarla se deberá diligenciar el formulario de registro correspondiente, el cual se puede obtener en sus dependencias o en la página web www.derautor.gov.co.

83 Artículo 21 de la Ley 23 de 1982 84 Artículo 18 de la Decisión 351 de 1993


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Finalmente, cabe anotar que la solicitud se podrá hacer personalmente o a través de apoderado, pudiéndose remitir inclusive por correo normal o certificado. Para el registro de la obra se deberá primero que todo verificar qué clase de obra es (literaria, artística y musical, audiovisual, soporte lógico, fonogramas), con el fin de diligenciar el formulario correspondiente. Cada formulario lo componen dos hojas: (i) la de registro; (ii) la del certificado. Ambas deberán ser diligenciadas. Obra literaria: Son las obras expresadas por escrito, es decir, los libros, folletos, los manuales y cualquier tipo de obra expresada mediante letras, signos o convenciones85, incluido el soporte lógico (software). Obras artísticas: Como ejemplos podemos mencionar las composiciones musicales con letra o sin ella; las obras dramáticas y dramático - musicales; las obras coreográficas y las pantomimas; las obras de bellas artes, incluidos los dibujos, pinturas, esculturas, grabados y litografías; las obras de arquitectura; las obras fotográficas y las expresadas por procedimiento análogo a la fotografía; las obras de arte aplicado; las ilustraciones, mapas, croquis, planos, bosquejos y las obras plásticas relativas a la geografía y la topografía.86 Adicionalmente, si la titularidad sobre la obra se adquirió en virtud de un contrato de cesión de derechos patrimoniales de autor, se deberá diligenciar el formulario de Actos y contratos. Procedimiento general para cualquier obra:

�� Diligenciar el formato de registro y certificado especificando los datos allí requeridos en letra clara y legible, preferiblemente a máquina, sin enmiendas o correcciones y firmarse ambas hojas en original.

�� Remitir el formulario de registro y de certificado en conjunto a la Dirección Nacional de Derecho de Autor.

Datos que se deberán consignar en el formulario:

�� Con respecto al autor se deberá indicar el nombre, nacionalidad, identificación, dirección completa y ciudad.

�� Con respecto a la obra se deberá consignar el título de la obra y su país de origen,

el año de la creación si es inédita (no ha sido dada a conocer al público) o la fecha de la primera publicación en caso de ser editada. Para el caso de los registros del

85 www.derautor.gov.co 86 www.derautor.gov.co


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soporte lógico (Software) se deberá incluir una breve descripción de las funciones del soporte lógico. Se podrá anexar el software bien sea en forma de código fuente o código objeto, la descripción del programa, o inclusive el material auxiliar y los manuales del usuario. Vale decir que con uno solo de estos tres elementos basta, pero se recomienda en lo posible anexar los tres, para efectos de individualizar y particularizar la obra.

�� Carácter de la obra: Es decir se deberá especificar si es una obra individual

(producida por una sola persona), en colaboración (producida por dos o más personas cuyos aportes no pueden ser separados), colectiva (producida por un grupo de personas por iniciativa o bajo la dirección de una persona natural o jurídica que la coordina y publica bajo su nombre), por encargo (la producida en desarrollo de un contrato de prestación de servicios), originaria (no se basa en una obra preexistente), derivada (cuya creación se basa en una obra preexistente, por ejemplo una traducción), anónima (aquella obra en donde no se menciona el nombre del autor), seudónima (aquella obra cuyo autor se identifica bajo otro nombre, por ejemplo D’Artagnan), póstuma (aquella obra que se ha dado a conocer al público sólo después de la muerte de su autor).

�� Si se trata de una obra por encargo o colectiva se deberá también diligenciar la

casilla de transferencias y anexar los contratos respectivos donde los autores ceden los derechos patrimoniales a quien encomendó la realización de la obra.

�� En el evento que se piense registrar un soporte lógico (Software), se deberá allegar

el programa de computador o software bien sea en forma de código fuente o código objeto, la descripción del programa, o inclusive el material auxiliar y los manuales del usuario. Vale decir que en el caso del software, éste se presume inédito a menos que el solicitante manifieste lo contrario. Así mismo deberá indicarse su título y año de creación.

�� Datos del productor para el caso de soporte lógico. Es decir se deberá incluir los

datos correspondientes a la persona jurídica o natural bajo cuya iniciativa, coordinación y responsabilidad se realizó el software, y que es económicamente responsable del mismo.

�� Datos del solicitante: El nombre de la persona natural que hace la solicitud o del

titular de los derechos patrimoniales de autor (para lo cual se deberá adjuntar un certificado de existencia y representación), así como su documento de identificación, nacionalidad, dirección y teléfono, o del apoderado cuando se haga a través de un tercero, para lo cual se deberá adjuntar el poder correspondiente.


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Ejemplo:

Una empresa de software quiere registrar un software para poder participar en una licitación pública, para lo cual decide acudir a sus abogados.

El abogado le preguntará al gerente de la empresa quiénes participaron en el desarrollo del software y a qué título. Es decir, si los desarrolladores del soporte lógico participaron como empleados de la empresa o como contratistas. El gerente le contesta que participaron varias personas, él cree que unas cinco, de las cuales una de ellas ya no labora con ellos, y que lo hicieron a título de contratistas. El abogado para empezar le solicitará al gerente que remita los contratos de cada uno de los desarrolladores y le envíe copia del programa y del material de auxiliar que tenga.

Una vez recibe el abogado lo solicitado, puede verificar que en los contratos de prestación de servicios se ceden los derechos patrimoniales de autor pero que éstos no están firmados ante Notario. Adicionalmente, el soporte lógico no lo envían plenamente identificado ni con la descripción necesaria.

¿Qué hay que hacer entonces?

1. Conseguir que los contratos los firmen ante Notario. Con la persona que ya se retiró de la empresa tratar de localizarla para poder obtener su firma. De ahí la importancia de que estos contratos queden bien elaborados desde un principio y con todas las formalidades del caso.

2. Obtener la descripción breve del soporte lógico e identificarlo con el título, la fecha de creación el titular y el autor.

3. Señalar que se trata de una obra por encargo.

1.5.9. Marco legal Colombiano

�� Convenio de Berna para la Protección de las obras literarias y artísticas

de1971.(Ley 33 de 1987) �� Convenio Universal sobre los Derechos de Autor de 1971 �� Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados

con el comercio (ADPIC) aprobado por la Ley 170 de 1994. �� Decisión 351 de 1993 de la Comunidad Andina. �� Constitución Nacional, Art. 61. �� Ley 23 de 1982. �� Ley 44 de 1993. �� Ley 603 de 2000.


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�� Ley 599 de 2000, Artículos 270 a 272. �� Decreto 1360 de 1989. �� Decreto 460 de 1995. �� Decreto 162 de 1996. 1.5.10. Derecho Comparado 1.5.10.1. Derecho de Autor en Bolivia, Ecuador y Perú Los Países de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), incluida Colombia, tenemos un régimen común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos, consagrado en la Decisión Andina 351 de 1993. Por lo tanto la gran mayoría de consideraciones y referencias hechas son aplicables a los demás países de la subregión. Recordamos que a partir del 22 de Abril de 2006, Venezuela dejó de ser parte de la Comunidad Andina. 1.5.10.2. Convenio de Berna En este punto lo que analizaremos es si la obra de un nacional colombiano protegida por el derecho de autor en Colombia, goza o no de los mismos derechos conferidos por nuestra legislación en el extranjero. Para responder al interrogante planteado en el párrafo precedente será necesario acudir al Convenio de Berna, el cual extiende la protección de los derechos de autor, teniendo en cuenta que la protección que le brinda el país de origen al autor de la obra, es insuficiente cuando ésta se pretende comercializar en otros países. El Convenio de Berna, como principal instrumento internacional aplicable, tiene como base el principio del Trato Nacional, en virtud del cual la obra de un autor nacional de un País miembro de la Unión de Berna, o cuya obra haya sido publicada en un país miembro, será protegido como si fuere un nacional del País donde se reclame la protección. Ejemplo: Si el maestro Fernando Botero, reclama protección en Francia, o en cualquier otro estado miembro del convenio de la Berna, frente a una eventual violación de sus derechos en esos territorios, él podrá reclamar protección sin necesidad de registro,


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depósito o formalidad, y será tratado como si fuere un nacional del país donde reclame protección o inicie acciones.

Los programas de ordenador serán protegidos bien sean expresados en forma de código fuente o código objeto, y tal protección se extiende a los

sistemas operativos y aplicativos. En virtud de la Convención87, los autores nacionales de alguno de los países de la Unión, por sus obras publicadas o no, gozarán de la protección de los derechos de autor que le otorga dicha Convención. Por lo anterior, el autor de la obra publicada en Colombia, gozará de los derechos de que trata esta Convención, los cuales se extienden a los otros países de la Unión, que se podrán encontrar en la página www.ompi.org. El goce y el ejercicio de estos derechos no estarán subordinados a ninguna formalidad, y ambos son independientes de la existencia de protección en el país de origen de la obra. La protección concedida por el Convenio se extiende durante la vida del autor y cincuenta años más.88 De conformidad con el Convenio, los países de la Unión tienen la facultad de conceder plazos de protección más extensos que los previstos en el Convenio.89 Teniendo en cuenta que la legislación colombiana concede una protección mayor,90 la obra en cuestión gozaría de protección por la vida del autor más ochenta años más. Los autores de obras literarias y artísticas protegidas por el presente Convenio gozarán del derecho exclusivo de hacer o autorizar la traducción y/o la reproducción, bajo cualquier forma o procedimiento, de sus obras, mientras duren sus derechos sobre la obra original.91 Por lo tanto, cualquier disposición que se quiera hacer sobre la obra deberá ser autorizada por su autor. Ejemplo: Juan tiene una publicación tecnológica sobre el cultivo de embriones de trucha y piensa 87 Artículo 3 literal b) de la Convención 88 Artículo 7 numeral 1 de la Convención 89 Artículo 7 numeral 6 del Convención 90 Artículo 11 de la Ley 23 de 1982 91 Artículos 8 y 9 de la Convención


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comercializar dicha obra tanto en un País de habla hispana (Colombia), como en Los Estados Unidos, Europa o en África, tanto en inglés como en español, para lo cual decide asesorarse de un abogado que le indique cuáles son sus derechos en esos países antes de exportar su obra. El abogado en su concepto le informa lo siguiente:

1. India, los países de África, los países de Europa,. Estados Unidos y Colombia, son miembros del Convenio de Berna, por lo anterior, Juan gozará de los mismos derechos de que goza un nacional de esas latitudes en su país.

2. Juan será el titular de los derechos de autor sobre la obra literaria en español y el traductor el autor de su propia versión.

1.5.10.3. Los tratados WCT y WPPT de 1996. Bajo el auspicio de la OMPI surgieron en la ciudad de Ginebra el 20 de diciembre de 1996, los tratados WCT y WPPT, en su orden ”Tratado OMPI sobre Derecho de Autor (WCT)”´y el segundo conocido como “Tratado sobre Interpretaciones o ejecuciones y Fonogramas (WPPT)”. Estos instrumentos buscan de manera particular poner a tono al Convenio de Berna, con las circunstancias que imponen actualmente el entorno digital y las nuevas tecnologías de comunicación, transmisión y puesta a disposición de las distintas creaciones (Internet -Red Mundial de información). Colombia suscribió los mencionados Convenios, que fueron adoptados por nuestro País a través de la Ley 545 de 1999 (Tratado Sobre Interpretaciones o ejecuciones y Fonogramas) y la Ley 565 del 2.000 (Tratado sobre Derecho de Autor). El tratado sobre Derecho de Autor (WCT), luego de cumplirse los requisitos para su aplicación (adhesión de 30 Estados), ha empezado a aplicarse desde el 6 de marzo de 2002. 1.5.10.4. Convenio de Roma para la protección de los artistas interpretes o

ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión.

Este convenio fue suscrito en la ciudad de Roma en 1961, y se constituye en el principal instrumento en el ámbito internacional de protección para los titulares de los denominados Derechos Conexos. Los derechos conexos o vecinos son aquellas prerrogativas radicadas en cabeza de una serie de personas que sirven como soporte y


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apoyo en la comunicación y difusión de distintos tipos de obras (Artistas Interpretes y Ejecutantes, Productores de Fonogramas y Organismos de Radiodifusión). Los derechos que se otorgan en favor de los titulares de derechos conexos son dados de manera independiente a los que detenta el autor, pero se ha establecido que en caso de controversia primarán los derechos del autor sobre los derechos conexos, debido al carácter de principal de estos y subsidiario de aquellos, teniendo en cuenta que en caso de controversia se aplicara de manera preferente lo que más favorezca al autor. A partir de 1975, Colombia se hace miembro del Convenio de Roma a través de la Ley 48 de ese año. 1.5.10.5. Estados Unidos Los Derechos de Autor en Estados Unidos recaen sobre obras que estén fijadas en cualquier medio conocido o por conocer, siempre y cuando sean originales. La adquisición de los derechos de autor, se da desde el momento de su creación cuando por primera vez son fijados en cualquier medio Las obras no publicadas estarán protegidas por las leyes norteamericanas sin importar la nacionalidad del autor. Las obras publicadas estarán protegidas por las leyes norteamericanas de derechos de autor si: (i) el autor está o estuvo domiciliado en los Estados Unidos al momento de la primera publicación; (ii) cuando la obra haya sido publicada en el extranjero y ese país es miembro de un tratado internacional con los Estados Unidos; o (iii) cuando tal protección deba darse por proclamación presidencial. Duración: Los derechos de autor tendrán vigencia por la vida del autor, más setenta más. El término de las obras por encargo será de 95 años desde su publicación o 120 años desde su creación, cualquiera que expire primero. El software está protegido por los derechos de autor como obras literarias. Las bases o bancos de datos obtienen protección como compilaciones, siempre y cuando involucren esfuerzo intelectual en la organización y selección de las materias respectivas92.

92 En U.S.A., el registro de las obras no es obligatorio para los autores extranjeros cuyos países de origen

sean miembros de la Unión de Berna, sin embargo para los nacionales Norteamericanos, el registro si es

requisito indispensable para poder reclamar costas procesales y gastos de abogado.


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Si el interesado quiere registrar su obra lo podrá hacer para lo cual podrá acudir a la página web www.copyright.gov/help/faq. Así mismo en este sitio podrá consultar las normas vigentes, en particular la legislación que busca proteger los derechos de autor en el entorno digital, contenida en la Digital Millenium Copyright Act (DMCA) de 1998 1.5.10.6. La Unión Europea Como ya lo mencionamos, los países Europeos hacen parte de la Unión de Berna y han expedido adicionalmente una serie de Directivas para proteger los Derechos de Autor: • Directiva 250 de 1991 para la protección de los programas de ordenador,

• Directiva 83 de 1993 Derechos de Autor y Derechos Conexos en la radiodifusión

por satélite y retransmisión por cable

• Directiva 09 de 1996 para la protección a través de un derecho Sui Generis de los contenidos de las bases o bancos de datos,

• Directiva 29 de 2001 para la armonización de algunos aspectos del Derecho de

Autor y Derechos Conexos en la sociedad de la información (Comercio Electrónico).


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1.6. Check List Propiedad Intelectual Para finalizar hemos querido hacer un CHECK LIST con el cual las empresas puedan hacer un diagnóstico inicial sobre el estado de sus derechos de propiedad intelectual

Marcas:

Las marcas que se usan están solicitadas y/o registradas.

Vigencia (próximas renovaciones) de las marcas registradas.

Estado de las solicitudes

Marcas registradas que tienen riesgo de una cancelación por no uso.

Si las marcas están a nombre de un tercero (generalmente, casa matriz), existencia de licencias de uso debidamente registradas.

Si hay utilización de marcas ajenas.

Si se está permitiendo que alguna de las marcas se convierta en un signo común o genérico.

Si hay contratos de licencia de uso de las marcas, están debidamente registrados. Lemas comerciales:

Los lemas comerciales que se usan están solicitados y/o registrados.

Vigencia (próximas renovaciones) de los lemas comerciales registrados.

Estado de las lemas comerciales solicitados.

Los lemas comerciales se están usando junto con la marca asociada.

Lemas comerciales registrados que tienen riesgo de una cancelación por no uso.

Si los lemas comerciales están a nombre de un tercero (generalmente, casa matriz), existencia de licencias de uso debidamente registradas.

Patentes de invención y/o patentes de modelo de utilidad:

Existencia de solicitudes y/o patentes para los inventos de producto y/o procedimiento.

Si las patentes están siendo explotadas.


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Pago de anualidades de las patentes concedidas.

Estado de las patentes solicitadas.

Si se usa tecnología licenciada o si la tecnología se licencia, existencia de licencias de uso debidamente registradas.

Los contratos con los empleados contienen cláusulas adecuadas sobre invenciones hechas bajo vinculación laboral.

ombre comercial:

El nombre comercial está o no depositado.

El nombre comercial depositado coincide con el nombre comercial usado.

Ante una infracción o la necesidad de una oposición, existen elementos suficientes para probar el uso continuo, público y ostensible.

Diseños industriales:

Existencia de solicitudes y/o registros para diseños industriales.

Si se utilizan diseños licenciados o se licencian diseños propios, existencia de licencias de uso debidamente registradas.

Derecho de autor:

Legalidad sobre el uso de software y bases de datos.

Existencia de registros para obras protegidas.

Registro de los actos y contratos que impliquen transferencia total o parcial de derecho de autor, para efectos de publicidad y oponibilidad frente a terceros.

Los contratos con los empleados o contratistas contienen cláusulas adecuadas sobre obras bajo vinculación laboral o contractual.

Tener en cuenta las formalidades que implican las transferencias de los derechos de autor (Hacerlos por escritura pública o en documento privado reconocido ante notario público).

Tener en cuenta lo referente a los derechos de propiedad intelectual en los informes de gestión.


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ombres de Dominio

Revisar si es necesario registrar un nombre de dominio para comercializar los productos o servicios del empresario en la red, teniendo en cuenta que la Internet es un medio masivo y expedito de difusión y publicidad

Verificar la existencia de registros de nombre de dominio previos idénticos o similares al que se desea registrar

Revisar que con la solicitud de registro del nombre de dominio que se pretenda obtener, no se violan derechos de propiedad intelectual de un tercero. Por ejemplo, verificar que el dominio a solicitar no es idéntico a similar a una marca registrada.

Registrar el nombre de dominio tanto en el nivel general (gTLD) como en el nivel local (ccTLD). ejemplo.com y ejemplo.com.co

Revisar si sus marcas de productos o de servicios no han sido registradas como nombre de dominio por un tercero, tanto en el nivel general (gTLD), como en el local (ccTLD).

Una vez registrado un nombre de dominio, tener en cuenta que tal registro tiene una vigencia en el tiempo, por ejemplo para el caso Colombiano el registro tiene una vigencia de dos (2) años, al cabo de los cuales hay que renovarlo.


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2. MODELO DE EGOCIACIÓ DE TECOLOGÍA

2.1. Definición de “Tecnología” Las definiciones del concepto de “tecnología” son muy variadas, pero resulta importante determinar cuáles son las diferentes modalidades susceptibles de ser englobadas dentro de un mismo concepto genérico. Como bien lo afirma Carlos Osorio M., “si se le pregunta a un empresario qué entiende por tecnología, es común encontrar una respuesta que invoque a las máquinas y a las herramientas como los testimonios de la tecnología… Pero si la pregunta le llega al director de un laboratorio de investigación y desarrollo, la respuesta puede ser otra, y sin embargo estamos hablando de lo mismo, en este caso la tecnología sería ciencia aplicada.”93 Según el Diccionario de la Real Academia, tecnología es “El conjunto de los conocimientos propios de un oficio mecánico o arte industrial.” En el Diccionario de María Moliner, la tecnología es definida como “Conjunto de conocimientos y medios técnicos aplicados al desarrollo de una actividad; particularmente, industrial.” El Tribunal Económico Administrativo Central español ha definido la tecnología como “El conjunto de conocimientos específicos que permiten la modernización de los sistemas productivos, a través de la aplicación del desarrollo científico a las actividades agrarias, industriales y de servicios.”94 Para Quintanilla, la tecnología se define como “Sistemas de acciones intencionalmente orientados a la transformación de objetos concretos, para conseguir de forma eficiente un resultado valioso.”95 Para González de Heredia, tecnología es “el conjunto de conocimientos e información propios de una actividad que pueden ser utilizados en forma sistemática para el diseño,

93 OSORIO M., Carlos. “Aproximaciones a la Tecnología desde los enfoques en CTS”. OEI-Programación-CTS+1- Sala de Lectura. 94 Citado por López Guzmán, Fabián, LOPEZ GUZMAN, Fabián. “Contratos Internacionales de Transferencia de Tecnología”. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez Ltda.., 2002ob.cit., pg. 30 95 Citado por OSORIO M., Carlos, ob. Cit., pag 5


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desarrollo, fabricación y comercialización de productos, o la prestación de servicios, incluyendo la aplicación adecuada de las técnicas asociadas a la gestión global.”96 La Decisión 84 de la Comunidad Andina define tecnología como “el conjunto de conocimientos indispensables para realizar las operaciones necesarias para la transformación de insumos en productos, el uso de los mismos o la prestación de servicios.” Para Juan José Miranda Miranda, tecnología es “la aplicación de los conocimientos científicos y empíricos a procesos de producción y distribución de bienes y servicios.”97 De las definiciones expuestas, podemos extraer unos elementos comunes que permiten la caracterización de la tecnología como término genérico: • Se trata de un conjunto de conocimientos, medios técnicos e información propios

de una actividad, que incluyen tanto herramientas o artefactos, como ciencia aplicada y sistemas complejos.

• Esos conocimientos se traducen en resultados que implican una mejor manera de

hacer algo. • Los conocimientos que integran la tecnología tienen aplicación industrial o

comercial. • Requieren la posibilidad de repetirse, de utilizarse sistemáticamente. • Comprenden diversas prestaciones específicas, que normalmente constituyen

manifestaciones de la propiedad industrial (invenciones, secretos empresariales), pero que no están limitadas a ellas.

96 GONZALEZ DE HEREDIA VILLASEÑOR, Miguel Angel. “Análisis de la Evolución de un Conjunto de Tecnologías Relacionadas para el Desarrollo de Servicios Móviles”. 97 MIRANDA MIRANDA, Juan José. Glosario.


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2.2. Tipos de tecnología Algunos términos de uso frecuente en materia de calificación de tecnología son los siguientes98: 2.2.1. Con relación a la especificidad de los conocimientos a) Tecnología medular: Conjunto de conocimientos que son inherentes o específicos

y que caracterizan un proceso productivo o la prestación de un servicio. b) Tecnología periférica: Conjunto de conocimientos que no son específicos para la

elaboración de un producto o proceso o la prestación de un servicio, pero que son necesarios para la aplicación de la tecnología medular dentro de actividades de producción de bienes o servicios o aun en la generación de otros conocimientos.

2.2.2. Con relación a la época de utilización de la tecnología a) Tecnología primitiva: Es la tecnología propia de los siglos anteriores, como el

telar manual, el arado con bueyes o los teléfonos

b) Tecnología intermedia: Es la tecnología situada entre la tecnología primitiva o

tradicional y la tecnología moderna.

98 MIRANDA, MIRANDA, Juan José. Glosario.


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c) Tecnología moderna: Se dice de la tecnología producida en los últimos decenios.

Imágenes tomadas de: www.imágenes.google.com.co y de www.goma2.com/telefonos 2.2.3. Con relación a la actualización de la tecnología a) Tecnología de punta: Es la tecnología más reciente, aún en proceso de

experimentación. Es muy intensiva en el uso de capital. b) Tecnología atrasada: Es un concepto que hace relación a la aparición de

tecnologías más recientes, que se suponen más productivas por hombre empleado. La tecnología atrasada no es necesariamente obsoleta, dado que puede utilizar menos trabajo pero más capital.

c) Tecnología obsoleta: Es la que ha sido completamente superada por otra más

reciente, en el sentido de que esta última necesita menos capital, menos trabajo, o menos de ambos, para producir la misma cantidad.

2.2.4. Con relación a su finalidad a) Tecnología de proceso: Es el conjunto de las condiciones, procedimientos u

formas de organización necesarias para combinar insumos, recursos humanos y bienes de capital de manera adecuada para producir un bien o servicio.

b) Tecnología de producto: Es el conjunto de normas, especificaciones, requisitos

generales de la calidad y presentación de un bien o servicio. c) Tecnología de equipo: Es el conjunto de características y especificaciones

necesarias que deben tener los bienes de capital. d) Tecnología de operación: Es el conjunto de normas y procedimientos utilizados

para asegurar la calidad, confiabilidad, seguridad física y durabilidad de la planta productiva y de sus productos.


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2.2.5. Con relación a su disponibilidad a) Tecnología secreta: Es la poseída por una persona natural o jurídica y cuyo uso

por parte de terceros es prohibido, dado por el derecho al secreto que el poseedor guarda como conocimiento no patentado.

b) Tecnología patentada: Es la poseída por una persona natural o jurídica y cuyo uso

por parte de terceros es prohibido, dado por el derecho conferido por la patente. c) Tecnología libre: Es la que está a disposición de cualquier persona que la quiera

usar. 2.2.6. Otros términos de frecuente utilización a) Tecnología empaquetada: Es el conjunto de tecnologías, generalmente

provenientes de distintas fuentes, necesarias para la puesta en marcha de un proyecto, presentadas por un solo contratista que ha atado o “empaquetado” diferentes tecnologías para ser negociadas.

b) Tecnología limpia: Tecnología poco contaminante, intensiva en el uso de recursos

abundantes del país donde se emplea (mano de obra, recursos naturales) y poco intensiva en el uso de recursos importados.

2.3. Identificación de la tecnología propia Toda empresa de base tecnológica tiene una tecnología medular, consistente en el conocimiento esencial que se convierte en el eje conductor del desarrollo empresarial. La tecnología medular es, precisamente, el componente de conocimiento dominado por los emprendedores de la empresa y que se convierte en el motor de innovaciones continuas. La empresa de base tecnológica no se enfoca en el producto, sino en la capacidad del equipo de trabajo de generar nuevos desarrollos a partir de la tecnología medular. Para poder competir exitosamente, las empresas deben ser capaces de identificar sus innovaciones. Aún cuando esto pueda parecer muy obvio, muchas empresas, grandes y pequeñas, encuentran dificultades en reconocer sus desarrollos.


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Las empresas cuyo negocio es inventar y desarrollar nuevos productos y procesos, generalmente tienen una ventaja sobre las demás en este aspecto, puesto que tienden a estar estructuradas y equipadas para identificar, con la mayor anticipación posible, innovaciones que tengan un mercado potencial. Las demás empresas, en cambio, necesitan tomar ciertas medidas para asegurarse de que identifican sus innovaciones y, además, toman una decisión acertada sobre la forma más conveniente de protegerlas.

Medidas que pueden resultar efectivas para la identificación de innovaciones en la empresa:

�� La responsabilidad de manejar la política, estrategia y procedimiento de la

Propiedad Intelectual de la empresa debe estar en cabeza de un directivo. �� Debe entrenarse al personal que realiza actividades de investigación y desarrollo

hasta un grado que les permita alertar a las directivas sobre posibles innovaciones. �� Debe mantenerse registros y notas sobre el desarrollo y aplicación de ideas

innovadoras. �� Puede integrarse un equipo interno, externo o combinado que tenga como función

identificar las innovaciones y asesorar en la evaluación del valor del mercado de esa innovación frente a los costos en que se incurrirá para su protección.

El siguiente cuestionario puede resultar de utilidad para identificar y evaluar una innovación: 1. ¿La innovación implica una mejor utilización de los recursos humanos, físicos y

financieros de la empresa para satisfacer la necesidad específica? 2. ¿La innovación soluciona un problema fundamental o accesorio? 3. ¿Se requirió un salto de creatividad para generar el nuevo producto o proceso? 4. ¿La innovación tiene beneficios claros y sustanciales? 5. ¿Hay evidencia real de que la innovación puede funcionar y servir a gran escala?


196

6. ¿Requiere la innovación el uso de tecnología inaccesible, personal altamente

calificado o recursos enormes de capital? 2.4. Creación de unas políticas empresariales de Propiedad Industrial Tanto las empresas comerciales, como las dedicadas a la investigación y desarrollo, obtendrán un beneficio de proteger la tecnología resultante de sus esfuerzos. Es importante, entonces, como un paso posterior a la identificación de las innovaciones, asegurarse de reconocer y obtener la protección más adecuada. Determinar las políticas, estrategias y procedimientos de Propiedad Intelectual es una tarea que requiere de un conocimiento completo de la empresa, de sus fortalezas y debilidades y de su potencial de desarrollo futuro, así como un conocimiento de la Propiedad Intelectual. El directivo encargado de determinar estas políticas deberá plantearse una serie de interrogantes, entre los cuales podemos mencionar los siguientes: a) ¿La innovación deberá ser protegida por patente o por secreto empresarial? La protección por patente puede resultar conveniente en cualquiera de los siguientes casos: • Para proteger la tecnología que se ha desarrollado y las inversiones que se van a

hacer para desarrollarla. • Para asegurarse de que su campo de investigación y desarrollo no se cierre como

consecuencia de un grupo de patentes solicitadas por un tercero. La protección por secreto empresarial, el cual desarrollaremos en el Capitulo IV, puede resultar conveniente en los siguientes casos: • Cuando el secreto no es patentable. • Cuando es muy probable que la información pueda mantenerse secreta durante un

período de tiempo mayor a 20 años. • Cuando el secreto no se considera suficientemente valioso como para ser objeto de

patente.


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• Cuando el secreto se refiere a un proceso de fabricación, no a un producto, ya que

los productos son más susceptibles de ingeniería inversa. b) Si se va a proteger por la vía de patente, ¿cuánto desarrollo requiere todavía y

cuánto se debe esperar para solicitar la patente? La decisión de solicitar la patente en una etapa muy temprana puede traer como consecuencia negativa la necesidad de incurrir en costos altos de protección que no podrán ser recuperados hasta mucho tiempo después. Por otra parte, la decisión de esperar mucho tiempo antes de solicitar la patente puede implicar que un tercero se adelante a hacerlo. Es muy importante tener en cuenta que si se solicita la patente y después se ve que la comercialización está aún muy lejana, es posible desistirla antes de que se haga pública (un máximo de 18 meses). c) Además del país de origen, ¿se debe buscar la patente en otros países? La respuesta a esta pregunta va a depender de una serie de consideraciones, tales como la capacidad económica de la empresa (patentar a nivel internacional es costoso), la posibilidad de acceder a mercados remotos, el tamaño del mercado objetivo y la confiabilidad del sistema de Propiedad Industrial del país al cual se quiere llegar. Adicionalmente, si se decide patentar en otros países, se requiere evaluar qué sistema resulta más favorable para hacerlo, si país por país, o a través del PCT, decisión que va a depender en gran parte del número de países objetivo. d) ¿Puede la empresa asumir el costo de proteger sus derechos de Propiedad

Industrial? La determinación de una política de Propiedad Industrial no termina al tomar la decisión de patentar una invención o de registrar una marca. De nada vale adquirir el derecho si después no se cuenta con los medios económicos para defenderlo. Esto no significa que solicitar una patente implique necesariamente irse a costosos pleitos en todos los casos de presunta infracción. Lo que significa es que una política de Propiedad Intelectual dentro de una empresa debe determinar cuál va a ser su posición en este sentido y esa posición debe responder a consideraciones que van más allá del simple costo.


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Así, por ejemplo, la decisión puede ser la de obtener una patente que recaiga sobre la tecnología medular de la empresa y enfocarse en hacer más sólida la posición en el mercado y, potencialmente, en obtener regalías por licenciamiento, sin que exista interés en perseguir a otras compañías por potenciales infracciones. Esta posición puede fundamentarse en que las compañías competidoras son muy grandes y cuentan con recursos casi ilimitados para enzarzarse en largos y costosos litigios. Ejemplo99 La empresa TiVo adoptó esta posición con, aparentemente, buenos resultados. TiVo es una empresa mediana, localizada en California y creada en 1997. TiVo creó una grabadora digital que permite detener (poner pausa), devolver y grabar programas de televisión en vivo que están siendo transmitidos al televisor del usuario. La decisión de TiVo de no perseguir a potenciales infractores se basó en que su principal competidor en el mercado es Microsoft. Por tal razón, decidió más bien utilizar sus recursos en solidificar su posición en el mercado y en diseñar una estrategia de licenciamiento que le permita obtener recursos para nuevos desarrollos. Otra posibilidad es tomar una posición agresiva en la defensa de las patentes frente a los competidores, lo cual puede traducirse en publicidad positiva y en un incentivo adicional para que terceros quieran obtener licencias. Se traduce también en costos legales altos. Ejemplo100: RAMBUS, Inc. es un desarrollador de tecnología de módulos de memoria RAM en la industria de los semiconductores. En 1992, Rambus divulgó un nuevo tipo de RAM conocido como RDRAM. Si bien el RDRAM es capaz de manejar la información más rápidamente que otros tipos de chips RAM, la producción de RDRAM es mucho más costosa que la de los demás. En consecuencia, la tecnología de Rambus, más avanzada pero más costosa, no ha podido ganar aceptación en el mercado. Rambus eligió la estrategia de buscar hacer efectivas sus patentes contra sus competidores, con el fin de aumentar los costos de los productos competidores a través de extraerles regalías por licencias y de obligarlos a incurrir en costos de defensa.

99 McCOMBS y EHMKE. “Patents as Part of the Business Strategy”. University of Texas School of Law, 2001 100 Idem


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En efecto, enfrentadas a la necesidad de defenderse en un pleito, o como consecuencia de una decisión judicial, los competidores de RAMBUS pueden optar por obtener una licencia de éste, lo cual necesariamente se va a reflejar en un mayor costo de su producto. Una tercera posibilidad es la de crear una “alianza de patentes” (patent pool), que es una figura que puede aparecer cuando dos o más compañías son titulares de patentes sobre algún componente importante de la tecnología y dichas compañías se unen para formar una tercera, quien adquiere la titularidad de todas las patentes y las licencia a las compañías originales y a terceros. Esta figura no significa que la compañía pueda evitar totalmente el tener que iniciar (o defender) acciones de infracción, pero, de todas maneras, minimiza el riesgo y puede proporcionar unas ventajas considerables. Ejemplo101: MPEG LA es el nombre de una familia de estándares utilizados para codificar información audio-visual en un formato digital comprimido. Algunas utilizaciones claves de la tecnología MPEG son los DVD y la televisión digital por satélite. Muchas compañías han desarrollado y son propietarias de patentes que reivindican porciones de los estándares MPEG. Sin embargo, ninguna de ellas es dueña de una patente o de un portafolio de patentes que permita a un licenciatario potencial manufacturar un producto de conformidad con el estándar MPEG. En vista de esto, un grupo de compañías se unieron y formaron MPEG LA, una compañía de responsabilidad limitada domiciliada en Delaware. Cada uno de los titulares de patentes concedió a MPEG LA una licencia que le permite sub-licenciar. Las compañías acordaron que el contrato de licencia sea idéntico para todos los licenciatarios, incluidas ellas mismas. En cuanto a distribución de regalías, acordaron una repartición proporcional basada en el número de patentes aportada por cada una. MPEG LA no defiende sus patentes contra potenciales infractores. Por el contrario, los titulares de las patentes son quienes se encargan de la defensa. 101 Idem


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2.4.1. Planes de negocio Una vez que la tecnología está lista, el énfasis se traslada a llevar esa tecnología al mercado. Un factor clave que diferencia a los buenos empresarios es la capacidad de “vender” el nuevo concepto en un plan de negocio. Este plan de negocio demuestra convincentemente porqué se debe financiar el nuevo proyecto. Para ser aceptado por una incubadora de negocios o para atraer inversionistas, un plan de negocio debe mostrar la coherencia de la idea de negocio. Debe suministrar evidencia creíble de una demanda efectiva o potencial para los productos o servicios, la superioridad de los nuevos productos o servicios sobre los de la competencia y los pasos que se han tomado para protegerlos de la competencia desleal. Todo plan de negocio debe incluir las siguientes partes102: a) Resumen ejecutivo: Esta sección debe resumir el plan de negocio y capturar el

interés del potencial inversionista, con el objetivo de que lea el documento completo. Es importante aclarar de qué se trata el negocio y “traducir” la tecnología a un lenguaje claro. Si el potencial inversionista no puede entender o le cuesta trabajo descifrar el plan de negocio, no invertirá en la tecnología. Recomendación: el resumen ejecutivo no debe ser más largo de 2 o 3 páginas.

b) Historia de la compañía: Esta sección debe incluir la estructura legal de la

compañía, un resumen de sus productos o servicios, la misión de la empresa, su estrategia de negocios, su localización, los contratos y alianzas que tiene o espera tener, sus clientes. Recomendación: Los individuos claves dentro de la empresa deben ser mencionados, pero sus Hojas de Vida y otros detalles no deben ir en esta sección.

c) Productos y servicios: Es importante comenzar por una breve descripción que

suministre una base para entender la tecnología y su potencial de mercado. Después se describen los productos y/o procesos en que se usará la nueva tecnología; sus ventajas; y, lo más importante, en qué beneficia y a quién; las líneas de producción; qué servicios y soporte se ofrecerá; investigación y desarrollo en curso, y planes futuros. Recomendación: La habilidad de entender la tecnología y articularla en el contexto de un nuevo proyecto, junto con todos los

102 CULLER, G. Kip. “Out of the Lab and into the marketplace: It’s About a Business Plan”. LES NOUVELLES, Diciembre de 2001.


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elementos necesarios para crear un negocio viable a su alrededor es lo que diferencia un plan de negocio de una disertación en tecnología.

d) Análisis de mercado: Este análisis demuestra qué tan bien conoce el empresario su

mercado y sus clientes potenciales. Debe demostrar por qué los mercados adquirirán la nueva tecnología y sus aplicaciones, sustentado en hechos y cifras. Esta sección también debe incluir una referencia a la competencia y a cómo el nuevo negocio será diferente y/o cuáles son sus ventajas competitivas. Un error común es afirmar que “no tenemos competencia”. Si la tecnología y el negocio valen la pena, pronto tendrá competidores, en consecuencia es importante analizar la competencia potencial. Recomendación: Es importante analizar detalladamente las barreras de entrada que pueden favorecer a la empresa frente a sus competidores, tales como las patentes.

e) Mercadeo y ventas: Aún para productos totalmente innovadores, con una demanda

de mercado inmediata, el mercadeo y las ventas son claves para el éxito. Esta sección es la explicación de cómo interactúa la compañía con sus clientes y cómo llega el producto a esos clientes. Debe incluir los medios y formas como se va a mercadear el producto (venta puerta a puerta, representantes de venta, telemercadeo, correo directo u otros medios). También se puede hacer referencia a publicidad, promociones, patrocinios, programas de comisiones. También debe incluir precio estimado y cómo será posicionado el producto o servicio.

f) Operaciones: Es una visión de cómo opera el negocio día a día. Incluye cómo se

manufacturarán los productos, cómo se empacarán, cómo se llevarán los inventarios. Otros elementos que deben aparecer en esta sección son los sistemas que se van a necesitar.

g) Administración: En esta sección se debe especificar la experiencia del equipo

directivo, incluyendo resúmenes de sus hojas de vida, y se debe especificar cuál es la responsabilidad de cada uno. Si hay posiciones que aún están vacantes, es importante decirlo y especificar cuál es el perfil para asumirlas.

h) Finanzas: Esta sección debe incluir el capital requerido, sustentado por flujos de

caja, balances y estados de pérdidas y ganancias proyectados para un período de 3 a 5 años. No es recomendable anexar simplemente un presupuesto, ya que los inversionistas no están interesados en donar dinero, sino en invertirlo. Si la empresa ya está operando, es una buena idea incluir los resultados de los últimos 3 años.


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Lista de chequeo para verificar la correcta inclusión de los Derechos de Propiedad Industrial en un Plan de Negocio 1. ¿Qué activos de Propiedad Intelectual posee la empresa? 2. ¿Cuál es el estado del portafolio de la Propiedad Intelectual de la empresa? 3. ¿Cómo protege la empresa sus activos de Propiedad Intelectual? 4. ¿Qué importancia tienen esos activos de Propiedad Intelectual en el éxito de la

empresa? 5. ¿Es la empresa la titular de los activos de Propiedad Intelectual que necesita para

ser exitosa, o debe depender de los activos de otro? 6. ¿Cuál es el portafolio y la estrategia de Propiedad Intelectual de la competencia? 7. ¿Cuál es el portafolio y la estrategia de Propiedad Intelectual de la empresa? 2.4.2. Monitoreo tecnológico Otro aspecto que no puede ser descuidado por una empresa de base tecnológica es el llamado “monitoreo tecnológico” o “vigilancia tecnológica”. El monitoreo tecnológico tiene dos objetivos básicos: �� Conocer el estado de la técnica en el sector de interés.

Plan de Negocios

- Resumen Ejecutivo - Historia de la Compañía - Productos y Servicios - Análisis de Mercado. - Mercadeo y ventas - Operaciones - Administración - Finanzas


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�� Asegurarse de que terceros no están infringiendo los derechos de Propiedad

Industrial de la empresa.

2.4.3. Conocimiento del estado de la técnica en el sector de interés. El monitoreo tecnológico es la búsqueda, detección y análisis de informaciones orientadas a la toma de decisiones sobre amenazas y oportunidades externas en el ámbito de la ciencia y la tecnología. Su objetivo es detectar qué está sucediendo en una determinada área tecnológica: qué temas se están investigando, cuáles son las líneas de investigación emergente, cuáles son las empresas líderes. Las empresas de base tecnológica deben preocuparse por la forma organizada, efectiva y permanente de captar información del exterior, analizarla y convertirla en conocimiento.

Una adecuada vigilancia tecnológica permite: • Detectar oportunidades de alianzas, inversión y comercialización. • Estar alerta a los desarrollos que pueden repercutir o amenazar el mercado de la

empresa y que pueden provenir del mismo sector o de sectores diferentes al de la empresa.

• Ayudar en la toma de decisiones sobre investigación y desarrollo: a qué campos

enfocarse y cuáles abandonar. • Determinar cambios en las políticas de Propiedad Industrial. • Incorporar nuevos avances tecnológicos a los propios productos y procesos. Ejemplo: Whirpool Co. tuvo conocimiento de las innovaciones en la industria textil consistentes en tejidos que no requerían planchado, a partir de un proceso de aplicación de resinas con curado retardado. Con base en esta información, adquirida mucho antes de que los tejidos entraran al mercado, Whirpool pudo lanzar la nueva lavadora y secadora con ciclos para este nuevo tejido apenas cuatro meses después de que la fibra saliera al


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mercado, obteniendo así una ventaja de años sobre sus competidores. Este es un claro ejemplo de las ventajas de vigilar sectores diferentes pero relacionados. Ejemplo: Hewlett Packard detectó a principios de los 80 las nuevas aplicaciones electrónicas derivadas de la emergente tecnología láser de Canon. Este conocimiento oportuno le permitió lograr una alianza con Canon para utilizar la nueva tecnología en las impresoras Laserjet, obteniendo así una ventaja competitiva importante. Las principales fuentes de información para un adecuado monitoreo tecnológico son las siguientes: a) Los Bancos de Patentes. La importancia de las patentes como fuente de información técnica no debe ser desestimada. En efecto, las patentes contienen información que no es posible encontrar en ningún otro lugar o, que de encontrarse, lo es tras una demora sustancial. Es un hecho que dos terceras partes de las invenciones técnicas patentadas no se encuentran descritas en ningún documento diferente a la patente. Por ejemplo, tanto la televisión como el motor de jet fueron descritos en la literatura de patentes 10 y 5 años, respectivamente, antes de ser conocidos por otras fuentes. La información tecnológica más novedosa está contenida en las patentes. Cualquier otro tipo de literatura, como ponencias, seminarios, conferencias, artículos o libros ofrecen información más antigua o diferentemente enfocada. Se estima que el 75% de la información revelada en las patentes no vuelve a publicarse en otros medios. Los beneficios de los documentos de patentes como medios de divulgación del avance tecnológico pueden sintetizarse así: �� Transmiten la información más reciente.

�� Tienen una estructura uniforme a nivel internacional. �� Divulgan la información tecnológica de un sector determinado. �� Contienen información que no se difunde en otro tipo de bibliografía. �� Contienen un resumen que permite obtener rápidamente una idea acerca del

contenido de la patente sin tener que leer el documento completo.


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�� Están ordenados según un sistema de clasificación único. �� Indican el nombre y dirección del solicitante, inventor y titular. �� Llevan una fecha de la cual pueden inferirse conclusiones relativas a la antigüedad

de las invenciones, o a la vigencia del derecho otorgado. �� Divulgan información detallada acerca de las posibilidades de aplicación práctica

en la industria. �� La informática ha permitido el archivo y fácil acceso a millones de documentos,

así como su localización y recuperación inmediata. El Banco de Patentes de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia cuenta con colecciones de documentos de patentes de diferentes países, los cuales se encuentran clasificados por temas y sectores tecnológicos que permiten consultar el texto completo de los documentos. Cuenta con las colecciones en texto completo de la Oficina Europea de Patentes (EPO), la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO), la Oficina Americana (Patent Images y USOPT), y la Oficina Española (EP-ES). Este servicio puede utilizarse por Internet en la página Web www.sic.gov.co o en las oficinas de la Superintendencia. b) Las Gacetas de la Propiedad Industrial. Deben utilizarse para monitorear las nuevas solicitudes de patente que están siendo presentadas en el país. La Gaceta de la Propiedad Industrial colombiana es publicada una vez al mes. Para conocer las fechas de publicación de la Gaceta, puede consultarse la página Web de la Superintendencia de Industria y Comercio (www.sic.gov.co). Es importante tener en cuenta que desde la publicación el expediente pasa a tener carácter público y puede ser consultado por cualquier persona.


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c) Los sistemas de apoyo de la Superintendencia de Industria y Comercio La Superintendencia de Industria y Comercio presta también los siguientes servicios: • Radiografía tecnológica: Es un informe en el que a través de una metodología de búsqueda se obtienen solicitudes o patentes que se han publicado a nivel mundial y que guardan relación con un sector técnico determinado; adicionalmente, se proporciona el documento completo junto con una breve descripción. Por tratarse de un informe a la medida de las necesidades, el usuario puede emplear esta información entre otras cosas para identificar tecnologías de interés, mejorar el desarrollo de un producto, el rendimiento de un proceso y obtener información útil acerca del estado de la tecnología. Ejemplo: Ver Anexo No. 19.

• Monitoreo Tecnológico: Es un informe en el que se realiza un análisis de la evolución de un sector técnico concreto tomando como base la información contenida en las patentes publicadas a nivel mundial durante un período de tiempo dado. La información contenida en las patentes sirve de base para la realización de un estudio de la actividad innovadora en un sector técnico concreto. Se realiza a petición del usuario. Ejemplo:Ver Anexo No. 20 • Prospección tecnológica: Es un informe en el que se proporcionan datos estadísticos de una tecnología concreta tomando como base la información contenida en las patentes publicadas a nivel mundial durante un período de tiempo dado. Se realiza a petición del usuario. • Diseminación tecnológica: Publicaciones de documentos de patentes de un sector determinado y durante un período determinado. Se realiza a través de “Boletines Tecnológicos”. (Ejemplo: Ver Anexo No. 21) Los estudios que ya han sido realizados por la Superintendencia de Industria y Comercio pueden ser consultados en la página Web www.sic.gov.co d) Las revistas especializadas y otras publicaciones Son una fuente importante de información sobre desarrollos. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que muchas empresas, a fin de conservar la novedad de sus invenciones


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patentables, se abstienen de publicar hasta que la solicitud de patente está bastante avanzada. e) Las empresas especializadas en monitoreo tecnológico Existen varias empresas especializadas en monitoreo tecnológico, más o menos sofisticadas y más o menos costosas, según lo que cada usuario necesite y esté dispuesto a invertir. Estas firmas pueden ser localizadas y contratadas directamente a través de Internet, o también a través de las Firmas especializadas en Propiedad Industrial, quienes pueden constituir una valiosa ayuda en la evaluación y contratación de la empresa más adecuada. Para empresas que no cuentan con mucho personal técnico, puede resultar una buena alternativa contratar una de estas empresas, a pesar de su costo, ya que un adecuado monitoreo tecnológico supone separar el material relevante del que no lo es, lo cual puede requerir un tiempo y un esfuerzo considerables. f) Las universidades Las universidades pueden ser contratadas para realizar no sólo investigación y desarrollo, sino también actividades de radiología tecnológica. g) Las ferias Las ferias de comercio y las convenciones técnicas son buenos lugares para encontrar nuevos desarrollos. 2.4.4. Monitoreo con el objetivo de asegurarse de que terceros no están

infringiendo los derechos de Propiedad Industrial de la empresa. Este tipo de monitoreo se realiza, básicamente, a través de dos fuentes: a) La Gaceta de la Propiedad Industrial.

En este caso, el propósito es monitorear las solicitudes de marcas y patentes que han sido publicadas, con el propósito de que los terceros que crean tener un mejor derecho puedan oponerse. Es más fácil para una empresa objetar la concesión de una patente en este punto, que darse cuenta demasiado tarde y tener que iniciar una demanda de nulidad y restablecimiento de derecho ante el Consejo de Estado.


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Esta vigilancia puede también ser contratada con una Firma especializada en Propiedad Industrial. b) El mercado. Resulta conveniente que los mismos comercializadores y vendedores de la empresa estén atentos a lo que están ofreciendo los competidores, para lo cual deben contar con una capacitación adecuada, que les permita reconocer posibles infracciones para comunicarlas al directivo de la empresa a cargo de manejar la Propiedad Industrial. 2.4.5. Concepto de “Transferencia de Tecnología” De conformidad con el proyecto de Código de Conducta sobre Transferencia de Tecnología elaborado por la UNCTAD, se entiende por transferencia de tecnología “la transferencia de conocimientos sistemáticos para la fabricación de un producto, la aplicación de un proceso o la prestación de un servicio, no extendiéndose a las transacciones que entrañan la mera venta o arrendamiento de productos.” El Diccionario Enciclopédico Larousse, define transferencia de tecnología como “la cesión o licencia, a título oneroso o no, por quienes detenten su propiedad, a favor de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas.” Estas definiciones han sido criticadas por desconocer “formas valiosas de transferencia de tecnología por medios tácitos, como se da cuando una empresa extranjera contrata nacionales, o como cuando una empresa nacional crea vínculos comerciales o no comerciales con empresas extranjeras, o cuando los nacionales del país estudian en el exterior…”103 En ese sentido, resulta más apropiada la definición de Miranda Miranda, según la cual transferencia de tecnología es “el conjunto de todas las formas y modalidades por medio de las cuales una tecnología es incorporada a una empresa, institución o país.”104 En términos generales, puede afirmarse que la transferencia de tecnología puede llevarse a cabo a través de dos tipos de medios: • Directos o Contractuales, es decir, aquellos que implican un acuerdo de voluntades

entre el propietario o tenedor del conocimiento y el receptor de ese conocimiento.

103 UNIVERSIDAD SERGIO ARBOLEDA, “Estudio sobre Transferencia de Tecnología y Propiedad Intelectual”. Bogotá, Junio de 2003. 104 MIRANDA, Miranda José. Glosario. (www.google.com).


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En otras palabras, hace relación a la transferencia de tecnología que se lleva a cabo en virtud de un contrato, por ejemplo contratos de licencia, contratos de franquicia, contratos de provisión de conocimientos técnicos.

• Indirectos o no Contractuales, que hacen referencia a la posibilidad de acceder a la

tecnología sin que medie acuerdo de voluntades. Dentro de estos medios podemos incluir la utilización de tecnología disponible en el dominio público, la ingeniería inversa, las licencias obligatorias, los convenios de cooperación científica, la capacitación y la inversión extranjera directa.

2.5. Concepto de “Contratos de Transferencia de Tecnología” López Guzmán define los contratos de transferencia de tecnología como “aquellos que tienen por objeto la prestación de conocimientos científicos, técnicos, o empíricos, que tienen o no un amparo por parte del derecho de la propiedad industrial y que están destinados a la producción de bienes o servicios.”105 En términos simples, son los contratos por medio de los cuales se vende o se licencia, a cambio de una contraprestación o a título gratuito, un bien intelectual consistente en un conjunto de conocimientos, medios técnicos e información propios de una actividad. La UNCTAD señala que se consideran transacciones de transferencia de tecnología los siguientes contratos: • La cesión, venta y licencia de todas las formas de propiedad industrial, excepto las

marcas y los nombres comerciales. • El suministro de conocimientos técnicos y de experiencia técnica en forma de

estudios de viabilidad, planos, diagramas, modelos, instrucciones, guías, fórmulas, diseños técnicos básicos o detallados, especificaciones y material de formación, servicios que entrañan la aportación de material técnico, consultivo o directivo, y formación de personal.

• El suministro de los conocimientos tecnológicos necesarios para la instalación,

explotación y funcionamiento de plantas industriales y de material, y la entrega de instalaciones llave en mano.

105 LOPEZ GUZMÁN, Fabián. Contratos Internacionales de Transferencia de Tecnología. El Know How. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibañez. Ed 2002. Pag. 64.


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• El suministro de los conocimientos tecnológicos necesarios para adquirir, instalar y utilizar maquinaria, material, productos intermedios y/o materias primas que hayan sido adquiridas por compra, arrendamiento u otro medio.

• La transmisión de contenido tecnológico de los acuerdos de cooperación industrial

y técnica. Las características generales de los contratos de transferencia de tecnología son las siguientes: a) Son contratos atípicos, es decir, no hay un ordenamiento específico que se

encargue de regularlos, por lo cual son las partes las que se encargan de acordar el contenido y efectos del contrato.

b) Son contratos bilaterales, es decir, generan derechos y obligaciones para ambas

partes, de acuerdo con lo que se haya pactado en el contrato. c) Son contratos “intuito personae”, es decir, se celebran en atención a las

cualidades y características del proveedor de la tecnología y del beneficiario. d) Generalmente, son onerosos, destinados a generar un beneficio para ambas partes. e) Generalmente, son de tracto o ejecución sucesiva, es decir, se ejecutan de forma

continua y periódica. 2.6. Contenido general de los contratos de Transferencia de Tecnología 2.6.1. Partes Hace referencia a las entidades o personas que van a firmar el contrato y que quedarán obligadas por el contenido de sus cláusulas. El objetivo de describir las partes de un contrato es identificar suficientemente a cada una de ellas, de tal forma que tal identidad no se convierta después en un punto de controversia. Las personas naturales deberán ser identificadas por su nombre, nacionalidad, domicilio y documento de identificación. Las personas jurídicas por su nombre, lugar de constitución y domicilio. Debe tenerse particular cuidado en los contratos donde una misma parte involucra a más de una persona natural o jurídica, las cuales pueden o no estar domiciliadas en un mismo país. Esto puede darse, por ejemplo, cuando una sociedad es la titular de la


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patente y es quien va a otorgar la licencia, pero otra sociedad es la que va a asumir derechos y obligaciones. Ejemplo 1: Partes: FITO S.A., sociedad organizada y existente de conformidad con

las leyes colombianas, domiciliada en la Carrera 20 No. 20-20, Bogotá D.C., Colombia, en adelante y para los efectos de este Contrato denominada la (Licenciante, Cedente, Franquiciante…)

Y AXES LTDA., sociedad organizada y existente de conformidad

con las leyes de Francia, domiciliada en la Rue Deu, Paris, Francia. en adelante y para los efectos de este Contrato denominada la (Licenciataria, Cesionaria, Franquiciada…)

Ejemplo 2: Partes: GLOBUS, sociedad organizada y existente de conformidad con las

leyes de Suiza, domiciliada en Hanstrasse 24, Berna, Suiza RESUS, sociedad organizada y existente de conformidad con las

leyes de Suiza, domiciliada en Strasse 24, Berna, Suiza Y FITO S.A., sociedad organizada y existente de conformidad con

las leyes colombianas, domiciliada en la Carrera 20 No. 20-20, Bogotá, Colombia

También puede suceder que en una cláusula posterior se defina a las sociedades matrices, subordinadas o subsidiarias de una de las partes o de ambas, para vincularlas a determinados derechos y obligaciones. Bajo la ley colombiana, una sociedad será subordinada cuando su poder de decisión se encuentre sometido a la voluntad de otra u otras personas que serán su matriz, bien sea directamente, caso en el cual se denominan filiales, o por intermedio de las subordinadas de la matriz, caso en el cual se denominan subsidiarias. 2.6.2. Consideraciones Cuando las partes están negociando un contrato de transferencia de tecnología, parten de la base de que un determinado conocimiento es necesario para la manufactura de un


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determinado producto o la aplicación de un determinado proceso. En otras palabras, el objetivo final de las partes será la transferencia por una de las partes, y la adquisición por la otra parte, de una tecnología y del derecho a explotar esa tecnología. Este objetivo se reflejará de manera general en las consideraciones del contrato y se reflejará de manera más específica en las cláusulas que hagan referencia al objeto del contrato. En términos sencillos, las consideraciones son la exposición de las razones que llevaron a las partes a contratar. Ejemplo de “Consideraciones” para un contrato de licencia de patente: 1. CONSIDERANDO que RESUS es titular de la Patente US2945, vigente hasta el 24 de Octubre de 2021, cuyo título es “METODO PARA EMPACAR CARNE FRESCA” y de la solicitud de Patente Internacional PCT/US01/12344, presentada el 24 de Octubre de 2002, con el mismo título y los siguientes países designados: BR CA CH CO CR HR MX NI. 2. CONSIDERANDO que RESUS es propietario de un know-how extenso en el área de empaque de productos cárnicos. 3. CONSIDERANDO que AXIS es activo en la producción de cárnicos y que, por tanto, está interesada en explotar los derechos de Propiedad Industrial y el know-how de RESUS. 4. CONSIDERANDO que RESUS está dispuesto a otorgar a AXIS una licencia sobre sus derechos de Propiedad Industrial y su know-how. 2.6.3. Definiciones Algunos contratos de transferencia de tecnología pueden contener definiciones de determinados términos de frecuente utilización en el contrato. Ejemplo de “Definiciones” para un contrato de licencia de patente y de know-how: DEFINICIONES: 1. Derechos de Propiedad Industrial” significará la Patente US2945 y la solicitud de

Patente Internacional PCT/US01/12344. 2. “Productos Licenciados” serán los productos cárnicos procesados por AXIS.


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3. “Know-how” es el conocimiento secreto de RESUS en los procesos y métodos para empacar carne fresca.

4. “Territorio” serán los países de América del Sur y los Estados Unidos de América. 5. “Campo de utilización” serán los procesos de empaquetado de carne de res, aves, y

cerdo. 6. “Mejora” será todo avance sustancial a la tecnología objeto del contrato,

desarrollada individual o conjuntamente por las Partes. 7. “Información confidencial” serán todos los datos o información, bien sean escritos,

gráficos, visuales, orales o contenidos o en medios electrónicos, que se relacionen con las operaciones, la producción, los productos, las actividades, o los servicios de la Compañía, suministrados por las Partes antes de la firma de este Contrato o en desarrollo del mismo.

2.6.4. Objeto del Contrato Son las Cláusulas que hacen referencia al objetivo mismo del contrato y comprenden las características particulares del contrato que se celebra, los derechos y obligaciones de las partes y las cláusulas de exclusividad, si fueren del caso. Ejemplo de “Objeto” para un contrato de franquicia: El franquiciante concede al franquiciado el uso de su marca, nombre comercial, emblema, modelos, diseños y know-how, para ser explotados para restaurantes de comidas vegetarianas, en el punto de venta ubicado en la Carrera 20 No. 20-20 de la ciudad de Bogotá, Colombia. 2.6.5. Remuneración El “precio” de la adquisición de tecnología dependerá de una serie de factores, que incluyen la naturaleza y vigencia de los derechos de propiedad industrial y de la tecnología involucrada. La remuneración puede tomar diferentes formas según el tipo de contrato de que se trate y lo que acuerden las partes: • El pago de una suma única predeterminada (“lump - payment”), sea de contado o a

plazos.


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• El pago de “regalías”, cuya cuantía será calculada como resultado de una función de uso económico o de resultado (unidades de producción, unidades de servicio, ventas brutas, ventas netas).

• El pago de honorarios por servicios y asistencia suministrada por personal experto. • La combinación de cualquiera o de todas las formas anteriores. También existen formas de remuneración indirecta y no-monetaria: • Ingresos provenientes de operaciones relacionadas, por ejemplo el suministro de

materia prima.

• Dividendos, por ejemplo en un contrato de joint venture donde la parte que suministra la tecnología puede obtener dividendos de la participación financiera.

• Costos compartidos, por ejemplo cuando las partes acuerdan compartir el costo de

mantenimiento de los derechos de propiedad industrial. • Retroalimentación tecnológica: El conocimiento técnico del receptor de la

tecnología puede ser revertido a quien la suministra, constituyéndose en una forma de remuneración no monetaria.

Es importante establecer, en el caso de pagos de sumas de dinero, la moneda en que se efectuarán dichos pagos y la tasa de cambio aplicable en caso de pactarse en moneda extranjera. Ejemplo de “Remuneración” para un contrato de licencia de patente: Dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de firma de este Contrato, YYYY pagará a RESUS la suma de US$0000. Adicionalmente, AXIS pagará a RESUS unas regalías equivalentes al 30% de las ventas netas de los Productos Licenciados. Para este efecto, AXIS enviará a RESUS dentro de los sesenta (60) días siguientes a la finalización de cada año calendario, una relación de todas las ventas realizadas, y consignará el valor correspondiente a las regalías en la Cuenta No. 002021 del Banco Gris. Los pagos se harán en pesos colombianos, a la tasa representativa del mercado del día en que se efectúe el pago.


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2.6.6. Obligaciones de las partes Estas cláusulas estipulan los compromisos adquiridos por cada una de las partes. Ejemplo de “Obligaciones” de las partes en un contrato de franquicia. Obligaciones del franquiciante: (1) Permitir el uso por parte del franquiciado de los derechos de Propiedad Intelectual. (2) Poner a disposición del franquiciado las mercancías e inventarios que componen su surtido. (3) Determinar las políticas y estrategias de mercadeo en cuanto a posicionamiento, variables del producto (marca, empaque, precio), variables de comunicación (publicidad, promoción) e investigación de mercados. (4) Suministrar adiestramiento y asistencia técnica al franquiciado en el campo técnico, comercial, financiero, contable, fiscal y de gestión. Obligaciones del franquiciado: (1) Comercializar los productos con las especificaciones impuestas por el franquiciante. (2) Utilizar el know-how y la licencia de marca concedida por el franquiciante sólo para la explotación de las franquicias. (3) Contribuir mediante el cumplimiento de las directrices del franquiciante, a la buena reputación y éxito de la cadena. (4) Aplicar los precios de venta definidos por el franquiciante. 2.6.7. Garantías En muchas ocasiones, los contratos de transferencia de tecnología contienen cláusulas relativas a las garantías que otorga el titular del derecho. Las más comunes hacen referencia a: • El transferente garantiza ser titular de la tecnología transferida. • El transferente garantiza que sus atribuciones como titular son suficientes para

permitir al receptor una explotación no perturbada de la tecnología transferida. • No infracción a los derechos de terceros. • Validez del Derecho de Propiedad Industrial involucrado en el Contrato. • Responsabilidad por los daños causados por la tecnología licenciada.


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Ejemplo de “Cláusulas de garantía” en una licencia de marcas: El LICENCIANTE acuerda mantener indemne, defender y mantener libre de daños o perjuicios sufridos al LICENCIATARIO, y reembolsará cualquier gasto razonable que resulte de cualquier reclamación por una tercera parte alegando un derecho superior a las MARCAS COMERCIALES. 2.6.8. Cláusulas de confidencialidad Tomando en consideración la naturaleza del bien objeto de estos contratos, es usual que los mismos contengan cláusulas de confidencialidad. Ejemplo de una “Cláusula de confidencialidad” en un contrato de desarrollo de software Las partes reconocen de manera expresa la naturaleza confidencial de la información que se manejará durante la ejecución del presente acuerdo, y en consecuencia aceptan y se comprometen a: a) Que sus empleados, asesores, agentes o representantes que hayan recibido o conocido la información la utilicen única y exclusivamente para el desarrollo del Soporte Lógico. b.) Que la información que se reciba no sea revelada por ningún medio, ni divulgada en forma parcial o total a ningún tercero, salvo autorización expresa de la otra parte. c) Mantener mecanismos internos adecuados para proteger la confidencialidad de la información. d) Cumplir la obligación de confidencialidad en la misma forma y con el mismo cuidado con que se realiza la protección de la información confidencial propia. e) Mantener el carácter de reserva de la información confidencial de manera permanente. Las Partes se comprometen a guardar la confidencialidad de la información, no obstante se dé por terminado el presente acuerdo, por el término del mismo y xxx años más. 2.6.9. Vigencia y terminación Son las cláusulas que hacen referencia a la duración del contrato y a las causas de terminación anticipada. Ejemplo de “Cláusulas de vigencia y terminación” en un contrato de asistencia técnica con licencia de marca y nombre comercial.


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1 VIGENCIA: Este Acuerdo entrará a regir a partir del primero (1°) de enero de

mil novecientos noventa y siete (1997) y tendrá una vigencia de veinte (20) años a partir de entonces, vencidos los cuales se renovará automáticamente por un período igual al inicial. Sin perjuicio de lo anterior, cualquiera de las partes podrá dar por terminado el Acuerdo en cualquier tiempo notificando por escrito a la otra parte de su intención de dar por terminado el Acuerdo, con una anticipación no inferior a seis (6) meses a la fecha de terminación anticipada.

2 TERMINACIÓN: Esta Acuerdo se podrá terminar en cualquier momento por EL

LICENCIANTE enviando una notificación escrita con treinta (30) días hábiles de anticipación al LICENCIATARIO en cualquiera de los siguientes eventos, los cuales se consideran justas causas para su terminación:

(i) en caso que el LICENCIATARIO dé un mal uso importante a las MARCAS

COMERCIALES;

(ii) en caso que el LICENCIATARIO incumpla en forma importante cualquiera de sus obligaciones bajo este Acuerdo y si no remedia dicho incumplimiento en los 30 días hábiles siguientes al recibo de la correspondiente notificación por escrito en la cual se le requiera al LICENCIATARIO que lo haga;

(iii) en caso que el LICENCIATARIO incumpla cualquiera de sus obligaciones bajo el ACUERDO DE MARCAS REGISTRADA Y DE ASISTENCIA TÉCNICA y si no remedia dicho incumplimiento en los 30 días hábiles siguientes al recibo de la correspondiente notificación escrita en la cual se le requiera al LICENCIATARIO que lo haga;

(iv) en caso de insolvencia, liquidación de todos o de una parte sustancial de todos los activos, o un procedimiento similar relacionado con el LICENCIATARIO, siempre que si dicho proceso es el resultado de una acción involuntaria, si no se ha desistido de dicho proceso en los sesenta días siguientes a que se le haya notificado debidamente al LICENCIATARIO del mismo; sin perjuicio de lo anterior, este Acuerdo no podrá ser terminado cuando sea iniciado un proceso de concordato; 4.3 A la terminación de este Acuerdo por cualquier motivo, el LICENCIATARIO de

inmediato cesará de utilizar las MARCAS COMERCIALES. Después de la terminación de este Acuerdo, el LICENCIATARIO además se abstendrá de:


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• Adoptar o utilizar cualquier marca de servicio, marca registrada, razón social o logo similar a las MARCAS COMERCIALES.

• Hacerle creer al público que todavía tiene relaciones con el LICENCIANTE. 2.6.10. Registro del Contrato Generalmente los contratos de transferencia de tecnología, por versar sobre derechos de Propiedad Intelectual, tienen que ser registrados en la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia o, en el caso de software, en la Dirección Nacional de Derecho de Autor. La falta de registro, en los casos en que la ley la exige, ocasiona que el contrato no surta efecto frente a terceros. En consecuencia, es frecuente que los contratos contengan cláusulas que estipulen quién asumirá los costos de registro. Ejemplo de Cláusula de Registro Las partes acuerdan que el registro de esta licencia ante la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia será efectuado por el LICENCIANTE, quien también pagará todos los gastos relacionados con dicho registro. 2.6.11. Cláusula Compromisoria Es la estipulación por medio de la cual las partes deciden someter las diferencias que surjan del contrato a la decisión de un Tribunal de Arbitramento, en vez de la justicia ordinaria. Ejemplo de Cláusula Compromisoria: Las Partes se comprometen a emplear todos los medios posibles para transigir amigablemente o conciliar las diferencias que surjan entre ellas por causa o con ocasión a este Contrato. Transcurrido el plazo de un mes desde que una de las Partes notifique por escrito a la otra la existencia de una diferencia que deba ser objeto de amigable composición sin que haya sido posible llegar a un acuerdo sobre la diferencia, cualquiera de las Partes podrá iniciar un proceso de arbitraje ante el Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá. La diferencia será resuelta de manera


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definitiva mediante un laudo arbitral dictado por tres árbitros que deberán ser abogados y fallarán en derecho. Los árbitros serán designados por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá de una lista de árbitros registrados de dicho centro. Ejemplo de Cláusula Compromisoria que involucre unTribunal Internacional: Todas las desavenencias que deriven de este contrato o que guarden relación con éste serán resueltas definitivamente de acuerdo con el Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional por uno ó más árbitros nombrados conforme a este Reglamento. 2.6.12. Ley y jurisdicción aplicable Los contratos contienen también una Cláusula que determina cual sera la ley y la jurisdicción por la cual deberán regirse, y a la cual las partes deberán sujetarse: Ejemplo de “Cláusula de ley y jurisdicción aplicable”: Este Contrato será regido e interpretado de acuerdo con las leyes de la República de Colombia, y se someterá a la jurisdicción de los tribunales colombianos (salvo que se haya pactado arbitramento). 2.7. Principales Contratos de Transferencia de Tecnología Los contratos más utilizados para la transferencia de tecnología son los siguientes: • Licencia de derechos de propiedad industrial y de know-how.

• Cesión de derechos de propiedad industrial. • Franquicias. • Alianzas estratégicas y joint venture (estos contratos se analizan en el Capítulo 3).


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2.7.1. Contrato de Licencia Es un negocio jurídico bilateral (contrato) por el cual el titular de un derecho autoriza a otra persona para que ejerza ese derecho, durante determinado tiempo y a cambio de una contraprestación o no. 2.7.1.1. Diferencia entre licencia y cesión La licencia es una figura contractual diferente a la cesión.

Cesión Licencia Transferencia de la totalidad de los derechos existentes

Se confiere únicamente la autorización de uso.

En la licencia el titular autoriza a un tercero a ejercer la totalidad o parte de las facultades que éste tiene como titular, por un tiempo determinado. En la cesión se transfiere la totalidad de estas facultades. Algunos ejemplos de las facultades que son objeto de cesión o licencia son: en el caso de marcas, la facultad de utilizar el signo, la potestad de accionar contra quien lo utiliza sin consentimiento, la de renovar el registro, etcétera y en materia de patentes, la facultad de fabricar, vender o usar el producto patentado o emplear el procedimiento, e impedir que terceras personas realicen tales actos sin consentimiento del titular. En la cesión se transfiere la totalidad de estas facultades. Sobre esta base, puede decirse que la diferencia entre la cesión y la licencia es que la cesión implica la transferencia de la totalidad de los derechos existentes sobre una marca o sobre una patente, en tanto que la licencia implica únicamente la autorización de usar la marca o el producto o procedimiento patentado, reteniendo el licenciante los demás derechos sobre la marca o patente. 2.7.1.2. Licencia de patentes La posibilidad de otorgar licencias sobre patentes concedidas o en trámite de concesión para la explotación de la invención patentada, está expresamente prevista en el Artículo 75 de la Decisión 486. (www.comunidadandina.org). Las licencias de patentes pueden ser de diferentes tipos: • Licencias simples o licencias exclusivas: Licencias simples son aquellas en que el

licenciante se limita a autorizar la explotación de una invención, sin asumir compromiso alguno respecto de la concesión de iguales licencias a terceros y sin


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renunciar a la explotación de la invención por sí mismo. Licencias exclusivas son aquellas en que el licenciante se compromete a no otorgar similares autorizaciones de explotación a favor de otros licenciatarios. A su vez, las licencias exclusivas pueden ser de dos tipos, según que el licenciante asuma o no la obligación de abstenerse de explotar la invención por sí mismo. Ejemplo: La empresa TEXSA es titular de una patente de una máquina para empaquetar frutas y la va a licenciar para Estados Unidos. TEXSA tiene las siguientes opciones: (i) Licenciarlo en forma simple a CATUS, lo cual significará que también podrá otorgar licencia a otras empresas competidoras de CATUS. (ii) Licenciarlo en forma exclusiva a CATUS, lo cual significará que no podrá otorgar más licencias para la explotación de la patente en Estados Unidos. En este último caso, TEXSA puede reservarse o no el derechos a explotar directamente su patente en Estados Unidos.

• Licencias onerosas o licencias gratuitas: Licencias onerosas son aquellas en que

se convienen pagos del licenciatario al licenciante como contraprestación de la licencia. Licencias gratuitas son aquellas en que el licenciante concede al licenciatario el derecho a explotar la invención sin que existan obligaciones correlativas a cargo del licenciatario.

• Licencias restringidas o licencias ilimitadas: La licencia puede concederse

respecto de la totalidad de los derechos con que cuenta el titular, o puede extenderse con ciertas restricciones, por ejemplo:

- Restricciones territoriales: La licencia se concede sólo para un determinado

territorio. - Restricciones temporales: La licencia se concede sólo por un determinado

tiempo. - Restricciones en materia de campo de explotación: La licencia se concede

sólo para un determinado campo, por ejemplo sólo para el empaque de cárnicos.


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a) El Objeto de los Contratos de Licencia de Patente

No existen limitaciones específicas sobre dicho objeto, salvo las que surjan del régimen general de los contratos. Adicionalmente, según lo dispuesto por el Artículo 58 de la Decisión 486, la autoridad nacional competente no registrará los contratos de licencia para la explotación de patentes que no se ajusten a las disposiciones sobre el Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías, o que no se ajusten a las disposiciones comunitarias o nacionales sobre prácticas comerciales restrictivas de la libre competencia. A continuación trascribimos las disposiciones del régimen en mención: Artículo 12.- Los contratos de licencia de tecnología, de asistencia técnica, de servicios técnicos, de ingeniería básica y de detalle y demás contratos tecnológicos de acuerdo con las respectivas legislaciones de los Países Miembros, serán registrados ante el organismo nacional competente del respectivo País Miembro, el cual deberá evaluar la contribución efectiva de la tecnología importada mediante la estimación de sus utilidades probables, el precio de los bienes que incorporen tecnología, u otras formas específicas de cuantificación del efecto de la tecnología importada. Artículo 13.- Los contratos sobre importación de tecnología deberán contener, por lo menos, cláusulas sobre las materias siguientes: a) Identificación de las partes, con expresa consignación de su nacionalidad y domicilio; b) Identificación de las modalidades que revista la transferencia de la tecnología que se importa; c) Valor contractual de cada uno de los elementos involucrados en la transferencia de tecnología; d) Determinación del plazo de vigencia; Artículo 14.- Para efectos del registro de contratos sobre transferencia de tecnología externa, marcas o sobre patentes, los Países Miembros podrán tener en cuenta que dichos contratos no contengan lo siguiente: a) Cláusulas en virtud de las cuales el suministro de tecnología o el uso de una marca, lleve consigo la obligación para el país o la empresa receptora de adquirir, de una fuente determinada, bienes de capital, productos intermedios, materias primas u otras tecnologías o de utilizar permanentemente personal señalado por la empresa proveedora de tecnología;


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b) Cláusulas conforme a las cuales la empresa vendedora de tecnología o concedente del uso de una marca se reserve el derecho de fijar los precios de venta o reventa de los productos que se elaboren con base en la tecnología respectiva; c) Cláusulas que contengan restricciones referentes al volumen y estructura de la producción; d) Cláusulas que prohiban el uso de tecnologías competidoras; e) Cláusulas que establezcan opción de compra, total o parcial, en favor del proveedor de la tecnología; f) Cláusulas que obliguen al comprador de tecnología a transferir al proveedor, los inventos o mejoras que se obtengan en virtud del uso de dicha tecnología; g) Cláusulas que obliguen a pagar regalías a los titulares de las patentes o de las marcas, por patentes o marcas no utilizadas o vencidas; y h) Otras cláusulas de efecto equivalente. Salvo casos excepcionales, debidamente calificados por el organismo nacional competente del país receptor, no se admitirán cláusulas en las que se prohíba o limite de cualquier manera la exportación de los productos elaborados en base a la tecnología respectiva. En ningún caso se admitirán cláusulas de esta naturaleza en relación con el intercambio subregional o para la exportación de productos similares a terceros países. b) Capacidad y legitimación para otorgar Licencias Son de aplicación los principios generales sobre la capacidad para contratar, es decir los contratantes, deben ser mayores de edad y si representan una agrupación deben acreditar su representación. c) Forma de las licencias De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 57 de la Decisión 486, deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda licencia de explotación de una patente concedida. La falta de registro ocasionará que la licencia no surta efectos frente a terceros. A efectos del registro, la licencia deberá constar por escrito.


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d) Obligaciones del Licenciante i. Obligación de no accionar contra el licenciatario: Al conceder una licencia, el titular de la patente se obliga a no intentar acciones de infracción de patente contra el licenciante. Esta obligación constituye un elemento esencial del contrato, que no puede ser destruido sin alterar la naturaleza del contrato. El licenciante si puede limitar los actos de explotación autorizados para el licenciatario, por ejemplo, conceder una licencia sobre una patente de procedimiento para utilizarla sólo en la elaboración de ciertos productos; también puede imponerle límites territoriales, por ejemplo autorizar la explotación sólo en una región determinada, por ejemplo, el Departamento de Antioquia; puede también incluir la limitaciones o en cuanto a las personas respecto de las cuales pueden efectuarse tales actos, o en cuanto al volumen o el tipo de actos autorizados, entre otros límites posibles, mediante cláusulas contractuales dirigidas a tal fin. El licenciatario que actúa fuera de los límites contractuales que han sido acordados, pierde la inmunidad frente a las acciones del titular de la patente, respecto de los actos a los que sea atribuible tal exceso. Esto significa que si, por ejemplo, el licenciatario tiene una licencia para el Departamento de Antioquia y fabrica en Santander, el licenciante sí podría accionar contra él, por actuar fuera de los límites impuestos por la licencia. ii. Obligación de suministrar tecnología complementaria: En principio, no existe razón jurídica alguna para que el licenciante suministre conocimientos que no estén incluidos en los términos de la patente bajo la cual se otorgue la licencia. Sin embargo, nada impide que las partes acuerden este suministro. iii. Obligación de accionar contra terceros infractores: La extensión de las obligaciones del licenciante en esta materia depende de si la licencia es simple o exclusiva. Si la licencia es simple (no exclusiva), el licenciatario no tiene una expectativa legítima de no enfrentar competencia en cuanto a la explotación de la invención objeto de la licencia. Que esa competencia resulte de otros licenciatarios o de la tolerancia que el licenciante muestre frente a posibles infractores, es irrelevante. En cambio, si la licencia es exclusiva, el licenciante ha asumido la obligación de impedir explotaciones paralelas a las del licenciatario, y debe actuar consiguientemente.


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iv. Pago de las tasas anuales: Salvo pacto en contrario, el licenciante será responsable frente al licenciatario por las consecuencias de la falta de pago de las tasas de mantenimiento de la patente. e) Obligaciones del licenciatario i. Pago de regalías y otras contraprestaciones en dinero: No es un elemento esencial del contrato: las licencias no dejan de ser tales por el hecho de ser gratuitas. Los contratantes pueden determinar libremente la magnitud y forma de pago de las contraprestaciones debidas por el licenciatario. Puede acordarse el pago en dinero o en especie. Si se acuerda el pago en dinero, la determinación de las sumas puede adoptar las más diversas formas, entre las cuales se puede mencionar: suma fija, pagadera al contado o a plazos; porcentaje de las ventas netas o de las ventas brutas; tasa específica por cada unidad vendida; tasa específica en función del empleo de elementos proporcionados por el licenciante; porcentaje de las utilidades obtenidas por el licenciatario mediante la explotación de la licencia; y otras disposiciones similares. ii. Obligación de explotar la invención licenciada: La obligación de explotar la invención se considera implícita en el contrato en los siguientes casos: • Cuando se trata de licencias exclusivas en que el licenciante haya renunciado a su

derecho de explotar la invención patentada. • Cuando se trate de licencias exclusivas en que la regalía varíe en función de la

explotación del licenciatario. • Cuando sea técnicamente imposible para el licenciante realizar la explotación por

sí mismo. Lo más aconsejable es pactar esta obligación expresamente. Puede pactarse de muchas maneras diferentes, entre las que cabe mencionar: • Obligación de explotar la invención diligentemente. • Obligación de mantener satisfecha la demanda. • Obligación de alcanzar un volumen de producción determinado.


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iii. Obligación de accionar contra terceros: Esta obligación sólo existirá para el licenciatario si existe una cláusula expresa en tal sentido. • Obligación de no accionar contra el licenciatario: Constituye un elemento esencial

del contrato, que no podrá ser destruido sin alterar la naturaleza del contrato. El licenciante podrá limitar los actos de explotación autorizados para el licenciatario e imponerle límites territoriales, o en cuanto a las personas respecto de las cuales pueden efectuarse tales actos, o en cuanto al volumen o el tipo de actos, entre otros límites posibles, mediante cláusulas contractuales dirigidas a tal fin. El licenciatario que actúa fuera de los límites contractuales que han sido acordados, pierde la inmunidad frente a las acciones del titular de la patente, respecto de los actos a los que sea atribuible tal exceso.

• Obligación de suministrar tecnología complementaria. En principio, no existe

razón jurídica alguna para que el licenciante suministre conocimientos que no estén incluidos en los términos de la patente bajo la cual se otorgue la licencia. Sin embargo, nada impide que las partes acuerden este suministro.

• Obligación de accionar contra terceros infractores. La extensión de las

obligaciones del licenciante en esta materia dependen de si la licencia es simple o exclusiva. Si la licencia es simple, el licenciatario no tiene una expectativa legítima de no enfrentar competencia en cuanto a la explotación de la invención objeto de la licencia y, por tanto, es irrelevante que esta competencia resulte de otra licencia, o de la tolerancia que el licenciante muestre frente a posibles infractores.

En cambio, si la licencia es exclusiva, el licenciante ha asumido la obligación de impedir explotaciones paralelas a las del licenciatario, y debe actuar consiguientemente.

iv. Pago de las tasas anuales:

Salvo pacto en contrario, el licenciante será responsable frente al licenciatario por las consecuencias de la falta de pago de las tasas.

f) Duración y terminación Las partes pueden pactar libremente la duración de la licencia y las consecuencias de su terminación.


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En ausencia de acuerdo entre las partes, se entiende que la licencia se extingue junto con la patente licenciada. La licencia puede también extinguirse por las causas comunes de extinción de los contratos, por ejemplo por acuerdo entre las partes, por resolución unilateral permitida en el contrato, o por resolución originada en el incumplimiento de alguna de ellas. El efecto típico de la terminación del contrato es que, si la patente continúa vigente después de la terminación del contrato, el licenciatario no podrá realizar aquellos actos que constituyan infracción a dicha patente. g) Límites territoriales de las licencias El marco espacial de las licencias se encuentra estrechamente ligado al del territorio en que tiene efecto la patente objeto de licencia. En consecuencia, si en el contrato no se indica otra cosa, el territorio dentro del cual el licenciatario podrá ejercer sus derechos a explotar la invención patentada será el país en el que se haya concedido la patente objeto de licencia. En ausencia de una disposición contractual en contrario, el licenciatario estará autorizado a exportar su producción hacia otros países, si no hay patentes en los mismos que se lo impidan. h) Cláusulas de Exclusividad Las partes pueden acordar que el licenciatario tendrá carácter exclusivo, en cuyo caso el licenciante no puede otorgar válidamente otras licencias respecto de la misma patente. Puede además convenirse que el licenciante mismo quedará privado del derecho a explotar la invención patentada. i) Sublicencias La facultad de otorgar sublicencias no surge automáticamente del hecho de ser licenciatario. La facultad de sublicenciar requiere la autorización del licenciante original, ya sea al otorgarse la licencia original, ya en un momento posterior a ésta y aún posterior a la sublicencia, si se ratifica la misma.


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2.7.1.3. Licencia de know-how a) Objeto El objeto del contrato es el conjunto de conocimientos secretos que posee el licenciante y que transmite al licenciatario para que éste se beneficie de ellos. De conformidad con el Artículo 264 de la Decisión 486, quien posea legítimamente un secreto empresarial podrá trasmitirlo o autorizar su uso a un tercero. b) Obligaciones del licenciante • Posibilitar al licenciatario el uso del know-how: Es la obligación del licenciante de

posibilitar al licenciatario el goce y ejercicio del know-how. En consecuencia, está obligado a entregar al licenciatario todos los elementos o partes integrantes del know-how que posibiliten su uso: manuales, fórmulas, planos, cálculos, tablas, descripciones detalladas de los procesos.

Los medios mediante los cuales se realice la transmisión de tecnología quedan, en principio, a opción del proveedor; lo importante es que la transmisión se realice efectivamente.

• Asistencia continuada: El proveedor de tecnología se obliga a suministrar toda

aquella información que sea necesaria para el logro de los fines establecidos en el contrato.

• Entrenamiento de personal. • Responder por la posibilidad de realizar técnicamente el objeto y por la posibilidad

de utilizarlo eficazmente. • Tomar las medidas necesarias para que el know-how secreto conserve su carácter

de tal. c) Obligaciones del licenciatario • El pago de regalías u otras contraprestaciones. Al igual que en la licencia de

patente, las partes gozan de libertad para pactar la gratuidad u onerosidad de la licencia y, en este último caso, el valor, forma y modo de pago.

• Obligación de explotar el know-how licenciado. Las partes pueden convenir

expresamente no sólo que el licenciatario tendrá el derecho de explotar el know-


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how licenciado, sino también que dicha explotación deba realizarse dentro de ciertos límites, por ejemplo la obligación de mantener satisfecha la demanda, o la obligación de alcanzar un volumen de producción determinado.

• Obligación de no competir. El licenciatario puede adquirir la obligación expresa de

no competir con el licenciante en determinado campo. • Obligación de tomar determinadas precauciones o utilizar determinados

procedimientos en relación con el know-how patentado. • Obligación de confidencialidad. d) Garantías del licenciante • Garantía de uso del know-how. Al igual que en el caso del licenciante de una

patente, el proveedor del know-how también debe responder cuando el licenciatario es perturbado en la utilización de éste. Si el receptor de la tecnología se ve privado de utilizarla, quedaría eximido de pagar las regalías. Si su posibilidad de utilización se ve limitada, podrá exigir una disminución de esas regalías.

• Garantía por “realizabilidad técnica” y por “utilizabilidad”. Esto significa que el

know-how licenciado deberá ser técnicamente realizable y deberá poderse utilizar para el fin señalado en el contrato.

Esta garantía no incluye la comerciabilidad o posibilidad de aprovechar industrialmente.

Lista de chequeo para contratos de licencia de patentes y de know-how 1. Fecha de iniciación 2. Identificación de las partes 3. Consideraciones 4. Definiciones 5. Concesión de licencia 6. Territorio


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7. Regalías 8. Disposiciones relativas a sublicencias 9. Mejoras e información técnica del Licenciante y del Licenciatario 10. Asistencia técnica del Licenciante 11. Radicación y mantenimiento de patentes 12. Mantenimiento e inspección de libros y registros del Licenciatario 13. Defensa de derechos de patente licenciados 14. Infracción de patentes de terceros. 15. Confidencialidad 16. Invalidación de derechos de patente 17. Indemnizaciones 18. Término y causales de terminación 19. Derechos y obligaciones después de la terminación 20. Ley aplicable y procedimiento de solución de conflictos 21. Dirección de notificación de las partes 22. Registro del contrato 2.7.1.4. Licencia de marcas a) Objeto De conformidad con el Artículo 162 de la Decisión 486, podrán ser objeto de licencia tanto las marcas registradas como las marcas en trámite de registro.


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b) Obligaciones del licenciante 1. La principal obligación del licenciante es permitir al licenciatario usar la marca en la fabricación y distribución de los productos o servicios, así como en su publicidad, dentro de los límites pactados. Debe tomarse en consideración que la licencia puede concederse en mayor o menor extensión así: • En atención a los productos a que se refiere, la licencia puede ser global, si

comprende todos los productos o servicios amparados por la marca, o parcial, si se refiere sólo a una parte de los mismos.

• En atención a la extensión territorial, la licencia puede ser plena, si abarca todo el

territorio para el cual esté registrada la marca, o limitada, si se extienden sólo a una parte del mismo.

• En atención a la posición del licenciatario, pueden ser simples, si el licenciatario

puede continuar explotando la marca y puede otorgar otras licencias; o pueden ser exclusivas.

2. Obligación de mantener en su plena eficacia el registro de la marca. El licenciante responde de la existencia de la marca, o de la solicitud, objeto de licencia y de su aptitud para ser utilizada en el ámbito territorial para el que se concede la licencia, así como para las clases de productos o servicios sobre los cuales se autoriza al licenciatario a utilizar el signo. 3. Mantener al licenciatario en el goce pacífico de la marca. Esta obligación incluye aspectos tales como mantener la validez del registro, mantener el valor de la marca, entablar las correspondientes acciones frente a terceros que violen la marca licenciada. c) Obligaciones del licenciatario • Pagar el precio establecido. Aparte de aquellos casos en que se pacte la gratuidad

del contrato, lo normal será que el licenciatario se obligue al pago de una contraprestación por el uso de la marca objeto de licencia.

• Obligación de uso de la marca. El uso de la marca no constituye para el

licenciatario sólo un derecho, sino también una obligación. Este uso deberá


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realizarse en el modo y plazo convenidos. En especial, el licenciatario no podrá alterar la forma, el color o el tamaño de la misma, ni utilizarla para productos o servicios no comprendidos en el contrato.

• Obligación de explotar la marca personalmente. Prohibición de concesión de

sublicencias. Por regla general, el licenciatario no podrá conceder sublicencias sin el consentimiento del titular de la marca.

• Obligación de no competencia. El licenciatario puede ser obligado a abstenerse de

producir o vender productos que concurran con los del titular de la marca. El licenciatario puede quedar, también, obligado a no registrar ninguna marca similar a la marca licenciada, incluso para productos distintos a aquellos a los que se refiere la licencia.

• Obligación de reconocimiento de la validez y la titularidad y de no impugnación

del signo. El contrato puede obligar al licenciatario a reconocer expresamente que se trata de una marca perteneciente al licenciante, e incluso a comprometerse a no iniciar, directa o indirectamente, acciones relativas a la titularidad o a la validez de la marca licenciada.

• Obligación de comunicar al licenciante los actos de terceros que constituyan una

violación de la marca objeto de licencia. Esta obligación corresponderá al licenciatario con independencia de que sea el licenciante el obligado a ejercer las correspondientes acciones frente a terceros.

De acuerdo con lo anteriormente indicado es consecuente destacar otro de los cambios incluidos en la Decisión 689 de 2008 es el permitir establecer como opcional el requisito de registro de contrato de licencia de uso de la marca, a que se refiere el artículo 162 de la Decisión 486 de 2000. 2.7.2. Contrato de Cesión de derechos de propiedad industrial 2.7.2.1. Cesiones de patente: Las patentes, concedidas o en trámite, pueden ser objeto de cesión. Así lo prevé el Artículo 56 de la Decisión 486. Es posible, asimismo, ceder los derechos correspondientes a una invención patentable que todavía no ha sido objeto de solicitud.


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a) Cesiones de solicitudes de patentes Las cesiones de solicitudes de patentes son en principio posibles, como se desprende del Artículo 56 de la Decisión 486. El cedente transfiere los distintos derechos derivados de la solicitud y relativos a la invención, o sea no sólo la prioridad derivada de tal solicitud, sino el derecho a obtener un derecho exclusivo sobre la invención, en caso de ser ésta patentada. Como lo que se trasmite es una solicitud, y no la patente en sí, el mero hecho de que la patente no sea concedida, no es suficiente para que surja la responsabilidad del cedente. Por lo tanto, y salvo que de los términos del contrato surja una garantía más amplia, el cedente no será responsable cuando, por ejemplo, la patente no sea concedida por no reunirse las condiciones necesarias en materia de altura inventiva; pero sí lo será, salvo convención en contrario, cuando la solicitud misma estuviere viciada, sin conocimiento del cesionario. b) Transferencia de establecimiento de comercio y cesión de patente Con relación a la enajenación de un establecimiento de comercio, forman parte del mismo los derechos del empresario sobre las invenciones que se utilicen en las actividades del establecimiento (Artículo 516 del Código de Comercio). c) Requisitos Formales A fines de determinar las exigencias formales que pesan sobre el contrato de cesión de patente, deben distinguirse dos momentos en el procedimiento a través del cual se da efectos a tal contrato. En primer lugar, existirá el contrato en sí, con validez entre las partes; posteriormente, se producirá la inscripción del acto ante la SIC, requisito necesario para que la cesión tenga efectos respecto de terceros. Dispone el Artículo 56 de la Decisión 486 que, a efectos del registro, la transferencia deberá constar por escrito. Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una transferencia. d) Efectos de la Cesión de Patentes La consecuencia fundamental de las cesiones de patentes es que los derechos inherentes a la patente transferida se transmiten al cesionario. Si del contrato no surge expresa o


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implícitamente que la cesión es parcial, se transfieren al cesionario todos los derechos sobre la patente o solicitud de que goce el cedente. Entre las partes, estos efectos son inmediatos al acto de cesión. El cesionario adquirirá el derecho a explotar la invención y el cedente quedará privado de tal derecho. La cesión de patente, una vez que adquiere efectos frente a terceros en virtud de la inscripción, transfiere el derecho a accionar contra las infracciones relativas a la patente cedida, que se produzcan luego de que la cesión se haga efectiva. También será posible acordar, mediante una cláusula dirigida a tal fin, que la cesión incluye los derechos derivados de infracciones anteriores a la fecha de cesión. Con relación a los perfeccionamientos de la patente cedida, la regla general es que la cesión sólo se refiere a la patente o solicitud cedida. Sin embargo, si la cesión se refiere, por ejemplo, a todas las patentes del cedente en un área técnica o comercial determinada, o a una patente y a las correspondientes a los perfeccionamientos o accesorios de la invención así patentada, será preciso recurrir a una interpretación del marco de la cesión basada en el contenido técnico o comercial de las invenciones. Con relación a la tecnología accesoria a la patente --conocimientos técnicos no patentados o asistencia técnica--, la solución es la misma: La regla general es que no están incluidos en la cesión, salvo estipulación en contrario. La cesión de la patente no implica la transferencia del derecho moral del inventor, o sea el derecho a ser identificado como tal en la documentación relativa a la correspondiente invención. e) Efectos de la cesión respecto de terceros Conforme al Artículo 56 de la Decisión 486, para que la cesión de la patente tenga efectos respecto de terceros, deberá ser registrada ante la oficina nacional competente. Las consecuencias de esta disposición son diversas: • El cesionario sólo podrá accionar contra terceros en razón de la violación de la

patente una vez que la cesión se haya registrado. • Hasta el momento de la inscripción, la patente puede ser embargada por los

acreedores del cedente. • Cuando un mismo cedente transfiere la patente a diversos cesionarios, prevalecerá

aquel que registre su cesión en primer término.


235

2.7.2.2. Cesiones de marca Se llama cesión de marca al negocio jurídico de disposición de la propiedad sobre la marca. El Artículo 161 de la Decisión 486 permite la cesión (transferencia) de la marca por acto entre vivos o por vía sucesoria. La cesión de la marca no está sometida a requisito alguno que la ligue con la cesión de la empresa. Puede transferirse con o sin la empresa a la cual pertenece. La cesión de marca debe registrarse ante la Oficina Nacional Competente y, para tal efecto, deberá constar por escrito. De no inscribirse, no surtirá efectos ante terceros. La oficina nacional competente podrá denegar el registro de la cesión si, a su juicio, la transferencia acarrea riesgo de confusión. 2.7.3. Contrato de Cesión de Derechos Patrimoniales de Autor Nuestra legislación contempla la posibilidad de que un autor, o sus derechohabientes o causahabientes, puedan consentir en que un tercero explote la creación, sea a título gratuito u oneroso. Esta transferencia o autorización ha sido denominada “cesión de los derechos de explotación del autor”, pero tiene características particulares que la diferencian de la cesión del derecho común: • No es la cesión de un derecho en sentido estricto, sino de uno de sus aspectos, pues

se refiere solamente a derechos patrimoniales y nunca a los derechos morales, que no pueden ser objeto de negociación alguna por tener el carácter de derechos personalísimos.

• Tampoco consiste en la transmisión del derecho patrimonial en todo su contenido

ya que, salvo pacto expreso en contrario, la cesión del derecho pecuniario se limita a los modos de explotación previstos en el contrato, de modo que el autor pueda celebrar tantos traspasos de su derecho patrimonial, como formas de explotación existan sobre su obra.

• La cesión del derecho pecuniario, o de cualquiera de sus aspectos, no confiere a

quien se le otorga, salvo pacto expreso en contrario, ningún derecho de exclusividad en la explotación. En consecuencia, el autor puede dar su


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consentimiento para que varias personas exploten su obra por un mismo medio, como por ejemplo la radiodifusión.

• No puede hablarse de una plena transmisión de derechos, pues éstos revierten al

autor al extinguirse el derecho del cesionario. Por las anteriores razones, se afirma que la cesión de los derechos de explotación es una cesión sui generis, como una autorización del autor para que alguno de los aspectos que conforman el contenido de su derecho pueda ser explotado. Los principios orientadores de los contratos en materia de derecho de autor son los siguientes: • Principio de la favorabilidad (Artículo 257 de la Ley 23 de 1982): En caso de

conflicto o duda sobre la aplicación de las normas, se aplicará la más favorable para el titular de los derechos de autor.

• Principio de la solemnidad de los actos de enajenación del derecho de autor

(Artículo 183 de la Ley 23 de 1982): Todo acto de enajenación y transferencia del derecho de autor, sea ésta total o parcial, deberá constar en escritura pública o en instrumento privado debidamente reconocido ante notario; de lo cual se concluye que la cesión de estos derechos es cualificada y sólo se perfecciona con el cumplimiento de dichas formalidades.

Adicionalmente, estos actos o contratos deberán ser inscritos en el Registro Nacional del Derecho de Autor, para que de este modo se hagan oponibles frente a terceros, debido a los efectos de publicidad y autenticidad que les proporciona el registro.

• Principio de la independencia de los derechos patrimoniales entre sí: El autor

puede disponer de su obra para que ésta sea utilizada por el cesionario de determinada manera. En consecuencia:

- Solamente se entenderán cedidos los derechos expresamente mencionados

en el contrato y para las modalidades previstas en éste. - La transmisión global de derechos sobre obras futuras resulta inadmisible. - También deben considerarse nulas las estipulaciones por las cuales el autor

se compromete a no crear obra alguna en el futuro. - El contrato no puede extenderse a modalidades de utilización o medios de

difusión inexistentes o desconocidos al tiempo de su celebración.


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• Principio de la independencia entre el derecho de autor y la propiedad del objeto material: La adquisición del objeto material (cuadro, pintura) no implica la cesión de alguno de los derechos de autor.

El contenido básico de un contrato de cesión es el siguiente: • Derechos trasmitidos • Duración de la transferencia • En caso de traducciones, idioma o idiomas involucrados • Territorio dentro del cual se puede utilizar la obra • Regalías o retribución económica que se ha de pagar • Responsabilidad de las partes • Procedimiento para resolver las controversias Casos en que se presume la cesión: • Contrato de prestación de servicios o elaboración de obra (Artículo 20, Ley 23 de

1982): A menos que las partes estipulen otra cosa, los derechos de propiedad sobre la obra se desplazan a favor de quien ordena y paga la realización de la obra.

• Obra creada en ejercicio de las funciones constitucionales o legales propias del

cargo (Artículo 91, Ley 23 de 1982): Los derechos patrimoniales sobre las obras creadas por empleados públicos, en cumplimiento de los deberes constitucionales o legales de su cargo, se transfieren a la entidad pública correspondiente.

Contratos sobre el software. • Contrato de desarrollo de software: Puede ser considerado un contrato de obra por

encargo.

• Contrato de licencia de distribución de software: El titular de los derechos de explotación autoriza a determinada persona la distribución del mismo, a cambio de una contraprestación.

• Contrato de licencia de uso de software: El titular de los derechos de explotación

del software autoriza a otro u otros a usar dicho software a cambio de una contraprestación, sin que por ello transfiera su derecho sobre el mismo.

• Contrato de escrow: Es un contrato de depósito, mediante el cual el programador

o empresa de software entrega en custodia el código fuente a un tercero, que se constituye en depositario del mismo y se obliga a entregarlo al usuario cuando se cumplan las condiciones que se hayan previsto en el contrato.


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• Contrato llave en mano: En estos contratos, el autor se obliga a entregar el

software totalmente instalado y en funcionamiento. Contratos de licencia de software Existen básicamente dos tipos de licencias en materia de software comercial: 1. Licencias shrink-wrap: Son las que van incluidas en las cajas que contienen los discos de los programas de software y de otros contenidos informativos. El consumidor sólo puede conocer los términos de estas licencias después de haber comprado los productos y de abrir las cajas. 2. Licencias click-wrap: Son aquellas que el usuario acepta cuando hace clic en el botón de una página Web que dice Acepto. En algún lugar de esta página Web existirá un enlace referido al texto de la licencia de uso que el usuario se dispone a aceptar. Características de estas licencias: • Se trata de contratos no negociables (por adhesión).

• No sólo no son negociables, sino que no pueden leerse antes de cerrar el trato

comercial. • Transfieren bienes y servicios intangibles. • Se trata de una licencia de uso, y no de un contrato de compraventa. El software y

la información digital se licencian, no se venden, es decir, el titular autoriza el uso del software bajo una serie de condiciones. Lo que el usuario compra no es el software o la información, sino el derecho a usarlo en las condiciones establecidas por el titular.

Posiciones jurisprudenciales en los Estados Unidos: 1. Con relación a las licencias shrink-wrap, los tribunales han sostenido que aunque el usuario no haya podido leer la licencia antes de realizar la compra, sí puede leerla antes de utilizar el producto. Así, el consumidor puede devolver el producto sin utilizarlo y tiene derecho a ello. 2. En el caso de las licencias click-wrap, los jueces han dicho que son válidas siempre y cuando se solicite del usuario una acción expresa de aceptación de la licencia.


239

2.7.4. Franquicias La franquicia es un sistema de comercialización de productos, servicios o tecnología, basado en una colaboración estrecha y continua entre empresas legal y financieramente distintas e independientes, en el cual el franquiciante concede al franquiciado el derecho a llevar un negocio de conformidad con el concepto del franquiciante.106 a) Elementos básicos de un contrato de franquicia: • Licencia de marca La franquicia conlleva un acuerdo de licencia de marca dentro de un territorio establecido. Este rasgo es esencial e implica que el franquiciante debe tener una marca. El contrato de franquicia implica una licencia de marca, pero se trata de figuras diferentes. La licencia se refiere sólo a un producto o a un número determinado de productos. En cambio, la franquicia cubre un negocio en su totalidad, incluyendo know-how, marcas, asistencia técnica y contactos comerciales. La licencia de marca incluida en la franquicia generalmente prevé: - Derecho a usar la marca del franquiciante para los negocios del franquiciado. - Limitaciones a los derechos del franquiciado para usar la marca. - Reserva del derecho del franquiciante a usar la marca y a otorgar licencias a

terceros. - Derecho de modificación, para que el franquiciante pueda introducir cambios en la

marca. - Compromiso del franquiciado de colaborar en la prevención de infracciones

marcarias. • Transferencia de un know-how El know-how transmitido en una franquicia debe tener unos elementos que lo caracterizan: - Debe ser práctico: Debe ser práctico en cuanto a la administración, mercadeo y

organización.

106 MARZORATI, Osvaldo J. “Franchising”. Ed. Astrea, 2001. Página 21.


240

- Debe ser probado: Debe haber producido óptimos resultados comerciales o industriales.

- Debe ser sustancial: Debe incluir la información clave para la venta de bienes o la prestación de servicios.

- Debe ser específico: Debe tener aplicación en un determinado sector económico. • Regalías Por lo general, el franquiciado deberá pagar al franquiciante una suma fija al firmarse el contrato y unas regalías mensuales sobre sus ventas o ingresos. La franquicia también puede incluir unos pagos a cambio del entrenamiento del franquiciado y tarifas suplementarias por otros servicios, tales como servicios de auditoria, consultas, publicidad. • Territorio En los contratos de franquicia se establece la zona de operación del franquiciado. Es muy importante tener en cuenta si el franquiciante va o no a otorgar un territorio exclusivo y el derecho que tiene de aprobar o no el futuro emplazamiento de la franquicia. • Método operativo Normalmente, el franquiciante posee un manual operativo donde se detallan las instrucciones del franquiciante sobre producción, comercialización y administración del producto o servicio. b) Otros elementos del contrato de franquicia • Publicidad: El contrato de franquicia generalmente establece qué publicidad estará

a cargo del franquiciado y cuál a cargo del franquiciante. • Ubicación, remodelación y apertura del local: Es usual que las partes acuerden

todo lo relativo a la ubicación, diseño, decoración, oportunidad y condiciones de apertura del local del franquiciado.

• Equipos, accesorio y mobiliario: Muchas veces, el franquiciante indica al

franquiciado qué equipos, muebles y accesorios debe adquirir. • Capacitación y asistencia: Es obligación del franquiciante proveer al franquiciado

la capacitación necesaria para desarrollar el negocio. En consecuencia, el contrato indicará cuándo y cómo se hará esa capacitación.


241

Lista de chequeo para contratos de franquicia 1. Partes 2. Consideraciones 3. Otorgamiento del territorio y exclusividad. 4. Pago de derechos por la franquicia 5. Regalías 6. Período de vigencia y renovación 7. Incumplimiento y extinción 8. Publicidad y mercadeo 9. Ubicación, remodelación y apertura del local. 10. Equipos, accesorios y mobiliario. 11. Capacitación y asistencia 12. Marca 13. Contabilidad y registros 14. Normas de calidad y funcionamiento 15. Asistencia operativa del franquiciante al franquiciado 16. Obligaciones del franquiciado 17. Seguros 18. Derechos y deberes de las partes luego de la terminación del contrato 19. Dirección de notificación de las partes 20. Derecho aplicable 21. Procedimiento de solución de controversias


242

2.8. Algunas sugerencias de negociación No existen normas o reglas sobre la forma en que debe negociarse. Los siguientes son algunos consejos tomados del curso de Licenciamiento (Transferencia de Tecnología) compuesto a través del Comité de Educación de LES Internacional107: • El negociar representa una discusión entre dos partes cuyas preferencias son

opuestas, con la intención de lograr un resultado final mutuamente aceptable. • Si ambos lados sienten que han ganado, habrán llegado a un trato justo para

ambos. • Comience las negociaciones a partir de los puntos que pueda acordar rápidamente,

para establecer un clima de éxito. • No conceda algo a menos que reciba algo a cambio. • Siempre pida más de lo que espera lograr, pero nunca tanto que la otra parte se

sienta ofendida. Nunca acepte la primera oferta. • Siempre conozca su “precio de retirada”, es decir aquel por debajo del cual usted

no puede hacer ningún trato. Al mismo tiempo recuerde que un beneficio mediano es mejor que ningún beneficio.

• Esté preparado: haga su tarea. • No permita que los problemas sencillos lleven las negociaciones a un punto

muerto. • Sea persistente y paciente. Consúltelo con la almohada, si es necesario. • Si negocia con personas de diferentes países o culturas, cuide de que el significado

de sus palabras sea debidamente entendido por la otra parte. • Deje el precio para el final.

107 www.lesi.org


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• Algunas negociaciones terminan sin un acuerdo. Si no es un buen trato para ambas partes, entonces las negociaciones deben suspenderse.

• Formule preguntas inteligentes y aprenda a reconocer cuándo está recibiendo

respuestas correctas.


244

3. ESTABLECIMIETO DE ALIAZAS ESTRATEGICAS

3.1. Introducción El mundo moderno se encuentra en un proceso de cambio continuo que dada la globalización afecta de una manera importante y rápida los aspectos económicos, políticos y sociales de un país. El campo tecnológico no es ajeno a estas transformaciones y gracias a acuerdos entre los distintos sectores, empresas y el gobierno se han logrado interesantes progresos para la medicina, la agricultura, la informática, la ingeniería entre otras disciplinas. “La empresa, motor de la innovación y el crecimiento es, por un lado, la fuerza impulsadora de los actuales cambios y, por el otro, se halla en primera línea para recibir el impacto de esos cambios. La empresa, tal como la hemos conocido, sufre una profunda transformación: no sólo está cambiando su estructura interna y método de trabajo sino, también, su relación con el contexto externo. La necesidad de adaptarse rápidamente al contexto global cambiante está forzando a las compañías a pelear por una mayor productividad, flexibilidad e innovación.”108 Hoy en día la inversión que se hace en capital se equipara a la inversión que se hace en conocimiento, ya que estamos viviendo en una “sociedad del conocimiento”, donde quien tenga la información, la tecnología, o la iniciativa de realizar un proyecto, es aquel que se vuelve más competitivo en el mercado y que logra progresar dentro de su medio. Este progreso puede darse de manera individual pero en algunos casos, dado el riesgo económico del proyecto, la tecnología necesaria, es imperativa alguna forma de cooperación empresarial que se puede dar a través de las distintas formas de cooperación, como son las alianzas estratégicas y los joint ventures figuras que a continuación procederemos a explicar.

108 Alianzas estratégicas para la formación entre el Estado y las empresas. AYSE G. MITCHELL. No. 142, enero-abril de 1998.


245

3.2. Terminología Las diferencias conceptuales entre las figuras denominadas cooperación empresarial, alianzas estratégicas y joint ventures son bastante sutiles y mucha gente tiende a confundirlas. Sin embargo, consideramos que la forma más fácil de entender estos conceptos es la siguiente: Cooperación empresarial o entre empresas Alianzas estratégicas Joint Ventures Como vemos, las alianzas estratégicas y los joint ventures son contratos de cooperación empresarial, siendo la cooperación empresarial el género y las figuras de alianza estratégica y joint venture, la especie o clases de cooperación empresarial. 3.3. Cooperación entre empresas 3.3.1. Concepto: Por proyecto de cooperación empresarial hay que entender el acuerdo de cooperación entre dos o más empresas independientes que, uniendo o compartiendo parte de sus capacidades y/o recursos, sin llegar a fusionarse, instauran un cierto grado de interrelación con el objeto de incrementar sus ventajas competitivas.109 Generalmente la finalidad de la cooperación empresarial es la elaboración de un proyecto o el desarrollo de un producto específico. Ejemplo:

109 www.euroinfo-murcia.com


246

Una compañía de software en el extranjero (Soft Alliance) ha identificado que existe un problema en los grandes restaurantes para llevar el inventario, y ha oído que en Colombia hay excelentes desarrolladores de software. Así las cosas Soft Alliance decide explorar el mercado Colombiano y en una de sus visitas a Colombia conoce a la empresa Soluciones Prácticas que puede desarrollar un programa para solucionar este problema a un bajo costo y que además de conocer el mercado latinoamericano, tiene una red de distribuidores muy buena en la Comunidad Andina. Por lo anterior, Soft Alliance decide hacer un memorando de entendimiento con Soluciones Prácticas en el cual las partes acuerdan establecer una cooperación empresarial para que la empresa Colombiana: (i) desarrolle el software cediendo sus derechos patrimoniales de autor; y (ii) comercialice dicho software en la Comunidad Andina en contraprestación a una comisión. Como vemos en este ejemplo, ambas partes se ven beneficiadas por cuanto Soft Alliance podrá entrar al mercado latinoamericano gracias al conocimiento comercial que va a recibir de Soluciones Prácticas y adicionalmente podrá desarrollar su producto a bajo costo. Por su parte, la empresa colombiana podrá comercializar dicho software en el mercado de la Comunidad Andina obteniendo una comisión por sus gestiones. 3.3.2. Objetivo: El objetivo de la cooperación empresarial es la de permitirle a las empresas alcanzar una mayor dimensión operativa y capacidad de acción, sin perder independencia, flexibilidad, dinamismo y adaptabilidad a los cambios rápidos de las empresas que se unen. Esa cooperación empresarial puede traducirse en una alianza estratégica o en un joint venture dependiendo de los intereses de cada una de las partes involucradas. 3.3.3. Características: • No tienen un management centralizado y jerárquico. • Tienen una política común específica. • No tienen personería jurídica • Mejora la posición competitiva. • Acceso a nuevos mercados. • Acceso a recursos de alto costo. • Acceso a recursos complementarios. • Realización conjunta de un proyecto costoso y/o arriesgado. • Mejora de la calidad y condiciones de desarrollo tecnológico. • Desarrollo de la innovación. • Acceso a información y know-how.


247

3.3.4. Tipos de acuerdos de cooperación empresarial según la doctrina110: a) Buy Back Agreements: En este tipo de cooperación empresarial, dos empresas se

unen, siendo una de ellas la que brinda la tecnología, el know-how y la asistencia técnica para la construcción de una planta o fábrica, o la extracción de una materia prima. Generalmente esta clase de acuerdos de cooperación empresarial se dan en el sector energético y en el sector del petróleo. Ejemplo: El Estado Colombiano ha identificado varios pozos de petróleo en Colombia y necesita de la tecnología y el know-how de la empresa británica para extraerlo. Como retribución al know-how el estado Colombiano decide pagarle en materia prima a la empresa británica (barriles de petróleo).

b) Acuerdos de Cooperación y Comercialización: La cooperación de este tipo, toma

una variedad de formas, desde la subcontratación a formas más refinadas de coproducción y especialización.

c) Cooperación de Proyectos: Se suele manifestar en lo que se conoce como una

forma conjunta de realizar un proyecto, generalmente con un participante en el país donde la obra se desarrolla y otro u otros que le suministran bienes o servicios desde otro país.

d) Pooling Agreements (Participación en resultados o en costos): Los acuerdos de

participación en costos o en las utilidades o las pérdidas, se concluyen entre empresas independientes que, por ejemplo, comercializan un determinado producto o lo desarrollan por medio de una de ellas, pero lo sufragan ambas en proporciones previamente establecidas.

3.3.5. aturaleza jurídica:

Los contratos de colaboración empresarial son contratos atípicos (es decir que no aparecen regulados en la legislación mercantil o civil), de naturaleza jurídica propia, caracterizados como ya lo mencionamos por la asociación de dos o más personas naturales o jurídicas para adelantar un proyecto específico, asumir unos riesgos y obtener unos beneficios, para lo cual combinan sus respectivos recursos. En el ámbito jurídico colombiano se presentan varias modalidades de contratos de colaboración empresarial, dentro de los cuales sobresalen el consorcio y la unión

110 Tomado en parte del libro de OSVALDO Y MARZORATI. Alianzas Estratégicas y Joint Venture, paginas 7, 8 y 9, adecuando los ejemplos.


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temporal que están regulados por el Estatuto de Contratación Colombiano (artículo 7 de la Ley 80 de 1993). Al respecto, el Doctor Alberto Arrubla señala: “Esta integración parcial o cooperación entre empresas independientes puede tener lugar utilizando distintos instrumentos jurídicos. Do existe en el derecho comercial positivo una categoría normativa precisa para este tipo de relaciones jurídicas. Se tratará mas bien de un fenómeno económico y administrativo, que se observa en la vida diaria de las empresas, al que se aplican diferentes reglas jurídicas, según sean los instrumentos legales que las partes hayan decidido adoptar en un momento determinado, pero que merece nuestra observación detenida con el fin de que el derecho ofrezca respuestas concretas frente a esas nuevas formas de negociar de las empresas.”111

Cabe anotar que la legislación nacional asimila el consorcio al “Joint Venture”

anglosajón mientras que separa el concepto de la “Temporary Union of Companies” asimilándola a la Unión temporal. Estas figuras serán explicadas más adelante en el aparte correspondiente a joint ventures. 3.4. Las alianzas estratégicas 3.4.1. Concepto Las alianzas estratégicas básicamente son uniones de colaboración entre dos o más empresas que son competidoras, y cuyo objetivo es el desarrollo de un nuevo mercado, una nueva tecnología o un nuevo producto. 111 ALBERTO ARRUBLA, Jaime. Contratos Mercantiles, Tomo I, Editorial Diké. Medellín 2002.


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a) Alianzas estratégicas entre entidades ubicadas en el mismo país: Estas alianzas se pueden dar entre empresas ubicadas en el mismo país; entre empresas y centros de investigación ubicados en el mismo país; y entre empresas y la academia ubicados en el mismo país. Ejemplo 1: Los Clusters son un claro ejemplo de alianza estratégica en donde varias empresas que por lo general compiten entre si, se unen para desarrollar nuevos productos y generar nuevos conocimientos que les permitan obtener mejores ingresos.

Definición de Cluster:

Es una concentración de empresas (proveedoras de servicios, instituciones, academia, centros) dedicadas al mismo negocio o a negocios relacionados que se encuentran localizadas en determinada área geográfica, y que no obstante ser rivales en los negocios, han decidido unirse para hacer desarrollos tecnológicos comunes en las distintas áreas tecnológicas (software, biotecnología, etc) Un ejemplo claro es Silicon Valley Ejemplo 2: La empresa X ha investigado durante muchos años los beneficios de la lechuga como tranquilizante y calmante. Sus estudios científicos le han permitido a esta empresa conocer las propiedades de esta legumbre y determinar en qué proporciones debe usarse para poder ser utilizada como sedante y somnífero. Sin embargo la empresa X no sabe como elaborar la cápsula para poder comercializarla, y según su experiencia el centro de investigación de Medellín que ha competido con ellos en varios estudios científicos,

Uniones de colaboración Empresas competidoras Generación de un nuevo desarrollo

Elementos de las Alianzas Estratégicas


250

tiene el know-how para hacerlo y, por lo tanto, deciden establecer una alianza estratégica para producir la cápsula natural de lechuga que le permitirá al consumidor dormir mejor. b) Alianzas entre empresas ubicadas en países desarrollados y países en vía de

desarrollo Las alianzas estratégicas también pueden darse entre empresas ubicadas en países desarrollados donde ya existe una tecnología determinada y empresas ubicadas en países en vía de desarrollo donde es necesario adquirir esa tecnología para tener una ventaja competitiva en el mercado interno del país. Ejemplo: La empresa (A) ubicada en un país en vía de desarrollo tiene conocimiento de que existe una tecnología ya desarrollada por una empresa extranjera (B). Ambas empresas son rivales dentro del mercado internacional, pero sin embargo una alianza entre ellas podrá significarle a (A) ser más competitiva en el mercado interno y adquirir esta nueva tecnología que le va a significar mejores ingresos, y a (B) obtener la posibilidad de buscar una red de distribución para otro producto con el cual no compiten con (A). 3.4.2. Objetivo El objetivo de una alianza estratégica depende del negocio que se quiera, pero lo que generalmente se busca con estas uniones es abaratar los costos de producción o buscar nuevos nichos de mercado o desarrollar una nueva tecnología entre otros posibles objetivos, integrando las diversas partes de un negocio situadas en forma estratégica en el mismo país, o en varios países aprovechando así las ventajas económicas que le brinda cada uno. 3.4.3. Características • Compartir riesgos y capital. • Desarrollo de un nuevo producto o de una investigación no desarrollada. • Acceso a tecnología a través de contratos de know-how y de asistencia técnica. • Transferencia de tecnología. • Especialización de aptitudes • Acceso a canales de distribución y a bases de datos. • Generalmente no son permanentes en el tiempo.


251

• No constituyen un nuevo ente jurídico. • Las empresas que se unen deben mantener siempre la cooperación o coordinación

en sus labores para sustituir la competencia.

La misión de la alianza estratégica es construir verdaderos conglomerados que trabajen en diferentes países, que produzcan con los menores costos posibles

pero con la mayor eficiencia, conectados con los mejores equipos de comunicación, y que puedan abastecerse simultáneamente de partes y equipos terminados.

Ejemplo: Un técnico de un laboratorio ha desarrollado un kit de diagnóstico para una enfermedad tropical de difícil diagnóstico por medio del cual con una muestra de sangre se logra determinar en un día si una persona tiene la enfermedad. Sin embargo, tienen el gran problema de que si el kit no se almacena en un refrigerador, los resultados no se dan. Por otra parte un laboratorio transnacional, que compite con el laboratorio en la producción de un medicamento específico, tiene el know-how para el desarrollo de kits de diagnóstico que no necesitan refrigeración. Así las cosas, ambas partes deciden hacer una alianza para sacar al mercado el kit de diagnóstico para países en los cuales se ha identificado esta enfermedad. 3.4.4. Pasos para la creación de una alianza estratégica112.

a) Identificar y conocer las características del socio potencial.

Ejemplo: En el caso anterior el laboratorio colombiano identificó a la empresa extranjera que fabrica los kits que no requieren refrigeración.

b) Ajustar el estilo administrativo y en algunos casos el financiero de cada una de las empresas asociadas.

112 Tomado de la página web, www.gratisweb.com


252

Ejemplo:

Para la elaboración del kit de diagnóstico y su comercialización, las partes deberán ajustar el estilo administrativo y financiero para que haya una uniformidad al momento de llevar la contabilidad.

c) Realizar un análisis competitivo del mercado, con el fin de producir un servicio

o un producto mejor al que ofrecen los competidores. Esto se logra de la siguiente manera: • Identificando y analizando los factores más relevantes que determinan el nivel de

competencia en un sector industrial o comercial. • Determinando los factores competitivos que representan oportunidades o

amenazas para la alianza. • Evaluando la posición competitiva cuando se haga la alianza estratégica. (Cómo

estamos en relación a nuestros competidores.) Ejemplo: Las Partes han identificado que hay un kit semejante desarrollado por un laboratorio en Suiza, sin embargo su costo de producción es bastante elevado haciendo que el producto sea costoso, la ventaja de la competencia es que el kit es bastante liviano. d) Diseñar una estrategia: En el diseño de la estrategia se deberá determinar: • Las fortalezas de cada una de las empresas que se unen para ser utilizadas en su

estrategia competitiva. • Las fortalezas desarrolladas y sostenidas por cada una de las empresas y que se

reflejan en un producto o servicio, con la finalidad de mejorar su posición competitiva.


253

e) Diseñar una estrategia para la reducción de costos.

Ejemplo:

Verificar dónde se podrá producir el kit para que sea más económico y más liviano que el de la competencia.

f) Identificar un valor agregado que surja de la alianza tal puede ser la lealtad en una de las marcas, el servicio superior que ofrecen, la red de vendedores.

Ejemplo:

Comercializarlo con la marca transnacional que está más posicionada en el mercado.

3.4.5. Elaboración de un contrato de alianza: Una alianza estratégica típicamente incluye una constelación de acuerdos que contemplan:

• Acuerdos sobre tecnología. • Investigación y desarrollo conjuntos. • Compartir activos complementarios113 El Clausulado que deberá contener un contrato de alianza estratégica: Considerando En el cual se indique el objetivo de la alianza. Ejemplo:

“Considerando que la empresa X es una empresa experta en el desarrollo de software y que B es una empresa que está buscando nuevos nichos de mercado y que requiere la fabricación de un software,… las partes deciden de común acuerdo hacer una alianza.”

Definiciones Es importante definir algunos conceptos fundamentales (tecnología, marcas, patentes, etc.)

Partes Identificadas plenamente con su nacionalidad y domicilio Objeto Claramente identificado en el cual se especifique el

113 OSVALDO Y MARZORATI. Alianzas Estratégicas y Joint Venture, pag. 14


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propósito de la alianza para cada una de las partes. Ejemplo: “Por medio de este contrato la empresa X y Z deciden crear una alianza estratégica para la fabricación de un kit de diagnóstico desarrollado por X con el conocimiento de Y para ser comercializado en los países suramericanos.”

Propiedad Intelectual • Se deberá especificar los derechos de propiedad intelectual de cada una de las partes.

• Se deberá aclarar a quién le pertenecerán las mejoras y los nuevos desarrollos, etc.

• Se deberá definir cómo se va a realizar la investigación.

• Adicionalmente se deberá especificar cómo se realizará la transferida la tecnología y quién lo hará.

• Los registros que serán necesarios hacer (Superintendencia de Industria y Comercio, Ministerio de Comercio Industria y Turismo)

Contraprestación Se deberá establecer las contraprestaciones de cada una de las partes si las hubiere.

Declaraciones y Garantías

Cada una de las Partes deberá hacer unas declaraciones que se darán por ciertas y constituir unas garantías. Ejemplos: Las partes cuentan con todas las facultades y autorizaciones necesarias para celebrar esta alianza. Cada una de las Partes garantiza que es el titular de los derechos de propiedad intelectual que transfiere.

Obligaciones de las Partes

Se deberá establecer claramente las obligaciones de las partes.

Definición de Incumplimiento

Es importante definir cuando una de las partes está incumpliendo el contrato.

Terminación Se deberá especificar las causales de terminación y las consecuencias que se generarán por la terminación por incumplimiento.

Impuestos y Gastos Se deberá especificar a cargo de quién serán los impuestos. otificaciones Identificación de las partes para el envío de


255

comunicaciones. Ley Aplicable Comentarios a esta cláusula se harán en el último capítulo. Solución de Controversias

Estipulación sobre la forma de solucionar posibles disputas que surjan en el futuro.

3.4.6. aturaleza Jurídica: El contrato de Alianza es un contrato atípico de naturaleza propia que deberá consignar la voluntad de las partes, siempre y cuando esta voluntad no contraríe ninguna de las normas superiores (supranacionales, constitucionales y legales). 3.5. Joint Venture 3.5.1. Concepto Es un contrato de colaboración entre empresas que se complementan en la formulación de un proyecto específico. 3.5.2. Objetivos • Permitir a los participantes cambiar su aptitud y capacidad técnica, para llevar a

buen término el proyecto para el cual se han unido.

• Compartir el riesgo y los costos en la realización de un proyecto. • Realizar obras que por su complejidad no hubieran podido ser desarrolladas por

una sola empresa. • Facilitar el acceso al mercado de la empresa extranjera (Internacional joint

ventures) pudiendo contar con mayores conocimientos del ambiente cultural, político y de negocios del país en donde se piensa llevar a cabo el proyecto y beneficiando a la empresa local para obtener una mayor capacidad tecnológica y financiera de la empresa extranjera.

• Agilizar la realización de proyectos, debido a la simplificación de formalidades

para su celebración.


256

3.5.3. Características • Es una empresa en el sentido económico (no necesariamente se debe constituir una

nueva sociedad) que se crea con el fin de realizar un proyecto en particular.

• Es de propiedad conjunta de los partícipes, donde hay una comunidad de intereses involucrados, y donde se propende por una utilidad común.

• La empresa es administrada o gerenciada conjuntamente por los participantes

donde cada una de las partes involucradas tienen un deber de lealtad para con las otras.

Aunque estas empresas no tienen personería jurídica, sí hay responsabilidad solidaria entre las partes y existe una recíproca facultad de representar y obligar a la otra parte, en el sentido de que si una de las partes acepta un contrato necesario para llevar a cabo el proyecto objeto del joint venture, las demás partes involucradas en esta aventura quedarán igualmente obligadas.

Cabe anotar que las características enunciadas anteriormente, hacen que muchos negocios no se puedan adaptar a un joint venture, porque resulta más conveniente otro tipo de acuerdo, por ejemplo un contrato de suministro, si el dueño de la tecnología ha creado un producto conocido; o una licencia de fabricación y de transferencia de tecnología, si se quiere entrar en un mercado extranjero donde existen restricciones para la compra de mercaderías extranjeras. 3.5.4. Pasos para la creación de un joint venture a) Identificación de objetivo:

Ejemplo: La incubadora YX ha identificado que en los Llanos Orientales existen activos biotecnológicos interesantes para el desarrollo de un proyecto específico identificado como XPT. Sin embargo, concientes de la falta de algunos de conocimientos, del costo del proyecto, deben empezar a buscar una empresa que les pueda brindar esa tecnología,


257

y asumir con ellos el costo del proyecto, de tal forma que éste se pueda desarrollar. (bioprospecting joint venture agreement).

b) Selección del socio:

Ejemplo: La Incubadora YX, luego de haber buscado a través de un broker de tecnología, identificó varios posibles participantes para el proyecto. La comisión interna a cargo de proyecto empieza entonces a describir las ventajas de asociarse con cada uno de los posibles participantes.

c) Inicio de las negociaciones, donde se identifiquen las dificultades: Ejemplo: Antes de iniciar las negociaciones, las partes han decidido firmar un “acuerdo de confidencialidad”, ya que el proyecto que se piensa desarrollar no es conocido por el público en general por cuanto se trata de un desarrollo bastante innovador. Al inicio de las negociaciones, la Incubadora YX presenta su proyecto e ilustra al potencial participante sobre los alcances del proyecto. Posteriormente, las partes empiezan a discutir el asunto y a identificar sus dificultades y conveniencias en asociarse o no. d) Preparación de una Carta de Intención. Ejemplo: Una vez la Incubadora YX ha identificado a su socio, se prepara una carta de intención en la cual se deja por escrito el ánimo que tienen las partes en asociarse para el desarrollo del proyecto específico.

e) Elección de la forma del negocio, es decir si se piensa crear una nueva sociedad

o no, y la redacción del contrato de joint venture. Ejemplo: Posterior a la firma de de la carta de Intención, las partes empiezan a discutir el formato del contrato de joint venture, y de los contratos adjuntos tales como acuerdos de accionistas, constitución de empresa, contratos de transferencia de tecnología, contratos de licencia de marcas, patentes, plan de negocios, etc.


258

3.5.5. Diferenciación con otras figuras: • El joint venture no es simplemente un contrato mediante el cual dos o más partes

convienen colaborar en la concreción de un proyecto. • Tampoco constituye joint venture el convenio por el que dos partes cooperan en la

ejecución de un contrato específico, dividiéndose las tareas de acuerdo con sus respectivas habilidades.

• Tampoco constituye joint venture la concesión de una licencia de patente y de

tecnología. • Un joint venture contiene algunos o todos estos elementos, pero posee una

característica especial que es que se constituye una empresa, al menos en el sentido económico, empresa que es conjuntamente operada y es de propiedad de los partícipes.

• Joint venture y sociedad de hecho: hay sociedad de hecho cuando se omite la

formalidad de la escritura pública. La sociedad de hecho y el joint venture se asemejan en la no formación de la personalidad jurídica, y en la responsabilidad solidaria de los participantes.

La sociedad de hecho carece de poder vinculante. No ocurre lo mismo en el joint venture, cuya duración, en principio, estará marcada por el tiempo que se requiere para cumplir la finalidad común y no les será posible a los participantes su retiro unilateral.

La sociedad de hecho tiene un objeto amplio y general, para realizar una serie indeterminada de operaciones. El joint venture tiene por objeto una operación concreta.

3.5.6. Cláusulas que deberían estar en un Contrato de Joint Venture Partes Identificación de las partes con su nacionalidad y domicilio. Definiciones Es importante definir claramente algunos conceptos que se

van a reiterar a lo largo del contrato. Propósito y Campo de Acción

Ejemplo: El propósito del joint venture es establecer los términos y las condiciones bajo los cuales las partes conformarán y administrarán el joint venture


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Forma de joint venture Se deberá establecer qué clase de joint venture es, de

acuerdo a las necesidades de las Partes. Cuantía de la inversión y del capital del joint venture

Se deberá determinar los aportes que se deberán hacer de acuerdo a las necesidades del joint venture.

Administración del joint venture

Se deberá fijar los parámetros de cómo será la administración del joint venture. Es decir, si tendrá una junta directiva, un director o gerente y se deberá estipular la forma como se tomarán las decisiones.

Contribuciones de cada una de las Partes en el joint venture

Las Partes deberán determinar cuales serán las contribuciones de cada una de las Partes para el desarrollo del proyecto

Asuntos Contables y Financieros

Las Partes deberán verificar como se llevará a cabo la contabilidad del joint venture.

Vigencia y terminación Se deberá fijar el término del joint venture y las causales de terminación del mismo

o competencia Se deberá estipular entre las partes que, durante la vigencia del contrato, ninguna de ellas podrá desarrollar un proyecto similar o igual.

Propiedad Intelectual • Se deberá especificar los derechos de propiedad intelectual de cada una de las partes.

• Se deberá aclarar a quién le pertenecerán las mejoras y los nuevos desarrollos, etc.

• Registros que sean necesarios hacer (Superintendencia de Industria y Comercio, Ministerio de Comercio Industria y Turismo)

Declaraciones y Garantías

Cada una de las Partes deberá hacer unas declaraciones que se darán por ciertas y constituir unas garantías.

Obligaciones de las Partes

Se deberán establecer claramente las obligaciones de las Partes.

Impuestos y Gastos Se deberá especificar a cargo de quién serán los impuestos, gastos de registro si los hubiera.

otificaciones Identificación de las Partes para el envío de comunicaciones.

Ley Aplicable Comentarios a esta cláusula se harán en el último capítulo. Solución de Controversias

Estipulación sobre la forma de solucionar posibles disputas que surjan en el futuro.


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Atención: Se deberá definir igualmente:

Directores, designación, remoción, quórum, votaciones, mayorías, responsabilidades, reuniones, convocatorias, agendas y decisiones sin reuniones formales. �� Acceso a libros �� Principios contables �� Designación de banqueros �� Política de dividendos �� Responsabilidad de cada parte �� Régimen de modificaciones al pacto de joint venture

Temas que requieren aprobaciones especiales: �� Gravámenes sobre bienes del joint venture �� Políticas de endeudamiento �� Préstamos y sus renovaciones �� Garantías �� Venta de activos �� Inversiones de capital �� Montos máximos de salarios �� Creación de subsidiarias �� Disolución y liquidación del joint venture �� Compra de acciones de terceras sociedades �� Adopción de presupuestos de inversión y de caja anuales �� Celebración de contratos de licencia �� Fusiones o escisiones �� Nombramiento y cambio de auditores o asesores legales

3.5.7. Clases de joint venture Los joint venture pueden clasificarse de la siguiente manera: 3.5.7.1. Según la actividad a desarrollar De acuerdo a las actividades realizadas por cada uno de los participantes:


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a) Joint venture horizontal: Si operan en un mismo tipo y nivel de actividad. b) Joint venture vertical: Si sus actividades se dan en diferentes sectores. 3.5.7.2. Según la naturaleza de los socios De acuerdo al sector que pertenezcan los participantes. a) Joint Venture de carácter privado: Cuando los participantes son de carácter

privado únicamente. b) Joint venture de carácter mixto: Cuando los participantes son de carácter privado

y público. 3.5.7.3. Según el ámbito de implementación.

a) Joint venture uninacional: Cuando la explotación se da en un solo país. b) Joint venture Plurinacional: Cuando la explotación se da en varios países. 3.5.7.4. Según se cree o no una empresa a) Incorporated Joint venture: Cuando el joint venture es un instrumento para la

creación de una sociedad ad-hoc la que será, en la mayoría de los casos, una subsidiaria de las partes

b) Don-Incorporated Joint venture: Cuando el joint venture se limita a una forma

contractual, sin que se constituya una sociedad entre los empresarios. 3.5.8. aturaleza Jurídica El contrato de joint venture es un contrato atípico de naturaleza propia que deberá consignar la voluntad de las partes, siempre y cuando esta voluntad no contraríe ninguna de las normas superiores (supranacionales, constitucionales y legales).


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3.6. Consorcios 3.6.1. Concepto en la Legislación Mercantil No existe ninguna definición o normatividad expresa sobre el consorcio en la legislación mercantil. Sin embargo, es una figura que en la práctica comercial se utiliza frecuentemente. La Superintendencia de Sociedades en sus conceptos 220-32767 de mayo 30 de 2000 y 220-12397 de abril 3 de 2001, establece lo siguiente sobre esta figura: "Del consorcio si bien no se encuentra regulado en la legislación mercantil, se puede decir que consiste en un acuerdo de voluntades por medio del cual dos o más personas naturales o jurídicas se comprometen a unirse para poner los medios necesarios para facilitar o desarrollar una actividad económica por un tiempo determinado.

En otras palabras, el consorcio es un ente conformado por un grupo económico utilizado como instrumento de colaboración entre las empresas, que les permite de algún modo distribuir riesgos financieros y tecnológicos, fortalecer sus equipos, y aunque su responsabilidad es solidaria respecto de todas y cada una de sus obligaciones, cada una conserva su propia independencia jurídica.

Este tipo de agrupación de ninguna manera genera una sociedad mercantil como quiera que no se dan los elementos esenciales del contrato de sociedad, cuales son: el acuerdo de voluntades en torno a la realización de cierta actividad económica, la obligación de hacer aportes y el propósito de distribuirse las utilidades que se obtengan; presentes estos elementos y celebrado este contrato por escritura pública, la compañía forma una persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados (Artículo 98 del Código de Comercio).

(...) El consorcio es una figura contractual atípica en Colombia, que puede ubicarse como una especie de los denominados por la doctrina, contrato de colaboración empresarial."

Adicionalmente, es importante anotar que si bien la legislación mercantil no define la figura del consorcio, el estatuto de contratación administrativa (Ley 80 de 1993) si lo hace.


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3.6.2. Concepto en la Contratación Administrativa De acuerdo con la Ley 80 de 1993 la figura del consorcio se produce cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato.

En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato, afectarán a todos los miembros que lo conforman.

Dicha definición del consorcio en la Ley 80 de 1993 es importante teniendo en cuenta que nos define el régimen de responsabilidad (solidaria) de los miembros del consorcio.

La Corte Constitucional en Sentencia No. C-414/94 se ha pronunciado de la siguiente manera sobre la figura del consorcio:

“ El Estatuto de contratación permite que los consorcios y las uniones temporales puedan contratar con el Estado, lo cual significa que la ley les reconoce su capacidad jurídica a pesar de que no les exige como condición de su ejercicio, la de ser personas morales. El consorcio es una figura propia del derecho privado, utilizado ordinariamente como un instrumento de cooperación entre empresas, cuando requieren asumir una tarea económica particularmente importante, que les permita distribuirse de algún modo los riesgos que pueda implicar la actividad que se acomete, aunar recursos financieros y tecnológicos, y mejorar la disponibilidad de equipos, según el caso, pero conservando los consorciados su independencia jurídica.”

De acuerdo con lo anterior, podemos concluir que el consorcio es un contrato de colaboración empresarial que al no estar definido expresamente en la legislación mercantil, es atípico y por ende las partes son libres (mientras no contraríen disposiciones de orden público o lo establecido en la Ley 80 de 1993 sobre esta figura) de suscribir dicho contrato a través de un acuerdo verbal o escrito, en documento público o privado.

Finalmente vale la pena anotar que la Asociación Nacional de Industriales ANDI en su Boletín Jurídico del 13 de enero de 1989 identificó las principales características de este tipo de agrupación en los siguientes términos:


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• Son agrupaciones de empresas que ejercen la misma actividad económica o actividades conexas o complementarias, y tienen por objeto la ordenación de sus intereses mediante una organización común.

• Estas agrupaciones no tienen personalidad propia, habida cuenta de que cada empresa de las asociadas conservan su personalidad e independencia jurídica.

• La responsabilidad de los consorcios es solidaria y mancomunada. • Las empresas se imponen recíprocamente límites y prohibiciones. • La participación puede constituir un fondo común para sufragar los gastos que se

generen en el desarrollo del contrato. Ese fondo común no viene a constituir un patrimonio autónomo.

• Las empresas, que conforman el consorcio permanecen jurídicamente autónomas, con patrimonios separados y responsabilidad propia respecto a terceros.

En conclusión, se tiene que el consorcio no es una persona jurídica, sino una modalidad de contrato no tipificado en la legislación nacional, por lo que,

quienes lo conforman tienen amplia libertad para determinar los efectos del convenio que se suscriba, entendiéndose que la responsabilidad de los mismos es solidaria y mancomunada sobre todas y cada una de las obligaciones que se deriven de dicho contrato.

3.7. Uniones Temporales 3.7.1. Concepto en la Legislación Mercantil No existe ninguna definición o normatividad expresa sobre la unión temporal en la legislación mercantil. Sin embargo, tal y como ocurre con el consorcio, es una figura que en la práctica comercial se utiliza frecuentemente. De acuerdo con la Superintendencia de Sociedades en su concepto 220-21502 de mayo 30 de 2001 las uniones temporales tienen las siguientes características:

“Son pocas las manifestaciones de orden legal en torno a esta figura. Sin embargo la Ley 80 de 1993, por medio de la cual se expidió el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, le reconoce a la unión temporal capacidad jurídica para contratar, tal y como se lee en su artículo 6º., observándose que quienes la conforman


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no pierden su individualidad jurídica, asumiendo según los términos de la misma ley (artículo 7º), una responsabilidad solidaria en el cumplimiento de las obligaciones contractuales, y frente a un eventual incumplimiento, cada uno de sus miembros se afectará de acuerdo con la participación que hubiere tenido en el contrato, la cual no puede ser modificada sin el consentimiento previo de la entidad estatal contratante.

Esta forma de asociación es utilizada como un instrumento de colaboración entre aquellos que la integran, que les permite, de algún modo, distribuir riesgos financieros y tecnológicos, fortalecer sus equipos y contratar con el Estado, entre otras cosas.

Dicha agrupación no genera una nueva persona jurídica diferente de aquellas que la conforman; nuestro ordenamiento legal tan solo les permite a las personas organizarse mancomunadamente, para que en esas condiciones presenten una misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato con el Estado, pero sin que ello implique que pierdan su individualidad jurídica, respondiendo, según las normas legales al respecto, en forma solidaria por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto contratado (Art. 7º., Ley 80 de 1993).

En términos generales se tiene que la Unión Temporal no es una persona jurídica, sino una modalidad de contrato asociativo no tipificado en la nuestra legislación, por lo que quienes la conforman, tienen amplia libertad para determinar los efectos y alcances del convenio que le da origen, entendiéndose que la responsabilidad de sus miembros es solidaria y mancomunada como ya se indicó, respecto de todas y cada una de las obligaciones que se deriven del contrato estatal, y frente a un eventual incumplimiento sus miembros se afectan de acuerdo con la participación que cada uno de ellos hubiere tenido en el contrato.”

3.7.2. Concepto en la Contratación administrativa Adicionalmente, es importante anotar que si bien la legislación mercantil no define la figura de la unión temporal, el estatuto de contratación administrativa (Ley 80 de 1993) sí lo hace. De acuerdo con la Ley 80 de 1993 la figura de la unión temporal se produce cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto contratado, pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de los miembros de la unión temporal.


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Cabe anotar que sobre la manera y los términos en que se deben constituir las uniones temporales se aplica lo enunciado arriba para los consorcios.

Similitudes y Diferencias entre el Consorcio y la Unión Temporal

Sobre las similitudes entre el consorcio y la unión temporal podemos resaltar las siguientes: (i) ambas figuras son instrumentos de colaboración empresarial, (ii) a ambas se les reconoce capacidad jurídica para desarrollar el contrato o proyecto para el cual se agruparon, (iii) ninguna da nacimiento a una persona jurídica diferente a sus miembros y (iv) bajo ambas figuras se responde solidariamente por el cumplimiento de las obligaciones contractuales adquiridas. De otra parte, la principal diferencia entre el consorcio y la unión temporal es que mientras en el caso de los consorcios todos sus miembros responden solidariamente por las sanciones derivadas por el incumplimiento de sus obligaciones, en las uniones temporales sus miembros responden, ante una sanción por incumplimiento de las obligaciones contraídas, sólo en proporción a su participación en la unión temporal114.

114 El consorcio y la unión temporal participan de la misma naturaleza jurídica; la diferencia se encuentra en la extensión de la sanción en caso de incumplimiento del contrato que les da origen, mientras en el primero afecta a todos los integrantes de manera solidaria, en la segunda se imponen las sanciones en proporción a su participación en la propuesta y ejecución. Así lo ha dicho la doctrina de la Sala de Consulta y Servicio Civil de la Corporación, cuando expresó en concepto de 3 de Mayo de 1995 lo siguiente:

(...)

“La diferencia entre el consorcio y la unión temporal radica entonces no en la naturaleza misma de las dos instituciones sino en la extensión que revista la sanción para el caso de incumplimiento. Mientras que en el consorcio la sanción afecta a todos los miembros que lo conforman y quienes responden solidariamente, en la unión dicha sanción se determina de acuerdo con la participación de cada uno de sus miembros en la ejecución del contrato”.114(Sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo de diciembre 13 de 2001.)


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4. ACUERDOS DE COFIDECIALIDAD 4.1. Introducción Al hablar de confidencialidad nos referimos a algo que tenga la calidad de confidencial, es decir de reservado o íntimo. Por ello una información se predica como confidencial en la medida que no es de dominio público.

Podría decirse que la confidencialidad aplica entonces frente a información que tenga el carácter de secreta para quien la posee por representar una ventaja competitiva en el mercado y que por esta razón no quiere que sea conocida por los demás participantes en el mercado. Esta clase de información la encontramos principalmente desarrollada en el concepto de Secreto Empresarial, del cual se desprenden conceptos como el de Información no divulgada y el Know-how. Teniendo en cuenta que la información confidencial no debe ser divulgada por quien tenga acceso a ella en diferentes formas, como por ejemplo por la prestación de un servicio o la elaboración de un contrato, se establecen algunas medidas para evitar su divulgación. La medida comúnmente utilizada por los empresarios es la firma de los acuerdos de confidencialidad o el estipular cláusulas de confidencialidad en los contratos, pero ello no obsta para que se implanten otras medidas como las que se enuncian más adelante. Los acuerdos de confidencialidad son aquellos en que dos o más partes manifiestan su voluntad para mantener una información como confidencial, de tal manera que se comprometen a no divulgar, usar o explotar la información confidencial a la que tengan acceso en virtud de un contrato o una labor determinada. Generalmente un acuerdo de confidencialidad se encuentra anexo o sujeto a un contrato anterior, como por ejemplo, en un contrato de prestación de servicios, donde el contratante hará firmar a quien prestará el servicio un acuerdo de confidencialidad para garantizar que el mismo no divulgará, usará o explotará la información confidencial a la cual tenga acceso mientras la ejecución del contrato de prestación y en algunos casos por un término adicional. Sin embargo es importante aclarar que existen varias versiones de acuerdos de confidencialidad según el fin que se proponga, así pues podrá estipularse por ejemplo: • Que toda la información suministrada por una o ambas partes que la divulga, sin

excepción alguna, esté sujeta a confidencialidad.


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• Que sólo esté sujeta a confidencialidad la información que este señalada o marcada como tal, así pues toda la información de carácter confidencial debe plasmarse por escrito.

• Que la confidencialidad solo se refiera a la información que se describa como tal

en un anexo al acuerdo o contrato que se celebre. Ahora bien, las cláusulas de confidencialidad tienen el mismo fin que el descrito anteriormente para los acuerdos de confidencialidad, sin embargo se diferencian en que estas se encuentran dentro de un contrato como cláusula integral del mismo y no van anexas al contrato. En concordancia con lo explicado anteriormente, la información confidencial debe ser mantenida como tal, mediante la adopción de medidas razonables que permitan la no divulgación de la misma, dentro de las cuales están los acuerdos de confidencialidad y las cláusula de confidencialidad, sin embargo ante la violación de los secretos empresariales, es decir, ante conductas que tengan el carácter de desleales, procederán las acciones de competencia desleal establecida en la ley contra cualquier persona que haya contribuido a la realización de tal conducta. 4.2. Información Confidencial La información confidencial se manifiesta principalmente en el concepto de secreto empresarial el cual ha sido desarrollado ampliamente por la Decisión 486 de la Comunidad Andina y como tal tiene aplicación en Colombia. En Colombia se exige para aprobar la comercialización de productos farmacéuticos y químicos agrícolas la entrega de toda “Información no divulgada”, la cual se consagra en la Decisión 486 dentro del Capítulo de Secretos Empresariales, por lo cual se reafirma el hecho de considerar la información no divulgada como una clase de secreto empresarial. El concepto de know-how fue desarrollado por la práctica en el sistema jurídico anglosajón y aunque la legislación colombiana no contempla el Know - how como figura independiente objeto de protección legal autónoma, es importante conocer su concepto pues el Know-how de acuerdo con los requisitos que reúna podrá ser objeto de protección mediante una patente o podrá ser considerado como secreto empresarial y será protegido como tal. Igualmente, la información confidencial muchas veces es catalogada por las partes en un contrato, es decir son las partes quienes establecen que clase de información se


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considera como confidencial. Ello ha dado lugar al establecimiento de la obligación para las partes de indicar una información como confidencial al momento de entregarla a otra persona natural o jurídica, publica o privada. Ejemplo de lo anterior se encuentra en el Artículo 21 del “Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la Diversidad Biológica”, el cual establece la obligación para la persona que piensa importar un organismo vivo modificado mediante la biotecnología, de determinar qué información presentada en virtud de los procedimientos establecidos en el protocolo para aprobar la importación en mención, debe tratarse como información confidencial.

4.2.1. Concepto de Secreto Empresarial De acuerdo con el artículo 260 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se considera secreto empresarial, “cualquier información no divulgada que una persona natural o jurídica legítimamente posea que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial y que sea susceptible de transmitirse a un tercero...” La información a la que se refiere la Decisión mencionada, es todo conocimiento objeto de una creación intelectual, por lo tanto el secreto podrá referirse a toda creación intelectual sin limitación alguna. “Do existe una limitación legal o lista taxativa de creaciones intelectuales protegibles por el secreto. Bien por el contrario, se trata de una lista abierta”115 115 METKE, Ricardo. LECCIONES DE PROPIEDAD INDUSTRIAL (II). Los diseños industriales en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena. Ediciones Raisbeck, Lara, Rodríguez y Rueda. Bogotá 2002, página 91.

Información confidencial

Secreto Empresarial

Información no divulgada

Know-how Otro tipo de información


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El secreto empresarial, también conocido como secreto industrial116 ha sido definido por la doctrina como “el conocimiento reservado sobre ideas, productos o procedimientos industriales que, el empresario por su valor competitivo para la empresa, desea mantener oculto.”117 El secreto empresarial puede referirse tanto a aspectos de carácter técnico de una empresa como a aspectos de carácter comercial, ello según el último inciso del Artículo 260 de la Decisión 486 “la información de un secreto empresarial podrá estar referida a la naturaleza, características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o, a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios.” Ejemplo:

Secreto empresarial de carácter técnico Secreto empresarial de carácter comercial La fórmula de la Coca Cola.

Lista de clientes o proveedores

Imágenes tomadas de: http://imágenes.google.com.co Algunos otros ejemplos de secretos empresariales son: • Dibujos y modelos, planos arquitectónicos, proyectos y mapas; • Algoritmos y procesos que se aplican en programas informáticos, y los propios

programas; • Mecanismos de búsqueda de documentos; • Recopilación de datos, en determinadas bases de datos; • Estrategias comerciales, planes empresariales y de comercialización; como

métodos de publicidad, venta y distribución. • Información financiera; • Expedientes relativos al personal; • Manuales operativos o de funcionamiento;

116 Denominación dada en la Decisión 344 de 1993. 117 PACHON, Manuel. SANCHEZ AVILA, Zoraida. El Régimén Andino de la Propiedad Industrial, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibañez. Bogotá 1995, página 181.


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• Formulas, ingredientes y recetas. • Información sobre actividades de investigación y desarrollo. • Procesos, técnicas y conocimientos especializados en materia de fabricación y

reparación; 4.2.2. Concepto de Información no divulgada

El término información no divulgada se refiere a la información que entregan los laboratorios farmacéuticos y los laboratorios químicos agrícolas al momento de solicitar un permiso de comercialización de un producto que contenga una nueva entidad química ante la autoridad competente.

En Colombia las autoridades compentes son:

• Para productos farmacéuticos el INVIMA (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos).

• Para productos químicos agrícolas el ICA (Instituto Colombiano Agropecuario) Este concepto se fundamenta en el Artículo 266 de la Decisión 486, el cual establece: “Los países miembros, cuando exijan, como condición para aprobar la comercialización de productos farmacéuticos o de productos químicos agrícolas que utilizan nuevas entidades químicas, la presentación de datos de pruebas u otros no divulgados cuya elaboración suponga un esfuerzo considerable, protegerán esos datos contra todo uso comercial desleal. Además los países miembros protegerán esos datos contra toda divulgación, excepto cuando sea necesario para proteger al público, o salvo que se adopten medidas para garantizar la protección de los datos, contra todo uso comercial desleal.

“Los países miembro podrán tomar las medidas para garantizar la protección consagrada en este artículo.”

En concordancia con ello Colombia ha venido tomando las medidas pertinentes mediante su reglamentación en varios Decretos y Leyes, entre los que vale la pena mencionar los siguientes:

• Decreto 2085 de 2002 por el cual se reglamentan aspectos relacionados con la información suministrada para obtener registro sanitario respecto a nuevas entidades químicas en el área de medicamentos.


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• Decreto 502 de 2003 por el cual se reglamenta el registro y control de plaguicidas químicos de uso agrícola.

Una nueva entidad química puede ser entendida como toda molécula nueva que da origen a un medicamento o a un nuevo producto químico agrícola, que no esté consagrada dentro de la normatividad correspondiente.

Ejemplo de un producto químico agrícola

Los plaguicidas genéricos de uso agrícola: “ todo compuesto de naturaleza química y/o biológica para el control de plagas agrícolas en general, que causan perjuicio o interfieren de cualquier otra forma en la producción, elaboración, almacenamiento, transporte o comercialización de alimentos y productos agrícolas que se encuentra en el estado de la técnica y que se considera de dominio público, están incluidas aquellas sustancias destinadas a utilizarse como reguladoras del crecimiento de plantas, exfoliantes, desencantes, y las sustancias aplicadas a los cultivos antes o después de la cosecha para proteger el producto contra el deterioro durante el almacenamiento y transporte, cuya vigencia de patente protegida para síntesis o formulación o comercialización y uso exclusivo, haya expirado.”118

En el caso de productos farmacológicos el Decreto 2085 define una nueva entidad química como “un principio activo que no ha sido incluido previamente en Dormas Farmacológicas de Colombia”119.e igualmente determina que “ no se considerará una nueva entidad química los nuevos o segundos usos, ni las novedades ni los cambios relacionados con formas farmacéuticas, indicaciones o segundas indicaciones, nuevas combinaciones de entidades químicas conocidas, formulaciones, formas de dosificación, modos de administración, modificaciones que impliquen cambios en la farmacocinética y comercialización y condiciones de empaque y en general, todo aquello que implique nuevas presentaciones.”

Ejemplo de un producto que no es catalogado como nueva entidad química:

El producto CANESTEN ® PAREJA 6 (Clotrimazol) que se compone de seis comprimidos vaginales de 100 mg para mujer y de un tubo de crema dermatológica al 1% x 20 gramos para hombre, es simplemente una nueva presentación del producto CANESTEN120.

118 Ley 822 de 2003, Artículo 3º. 119 Decreto 2085 de 2002, Artículo 1º . 120 Tomado de las Actas de la SALA ESPECIALIZADA DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS BIOLOGICOS DE LA COMISION REVISORA


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Dentro de la legislación Colombiana existen dos requisitos indispensables para considerar una información como información no divulgada: a) Que la generación de la información no divulgada cuyo uso se protege, hubiere

significado un esfuerzo considerable para quien la entrega a la autoridad sanitaria competente.

Es decir, se protege una información que supone un esfuerzo considerable desde el punto de vista académico y científico y desde el punto de vista económico para sus productores de esos medicamentos. Las investigaciones farmacéuticas para encontrar un nuevo medicamento son bastante dispendiosas ya que pueden durar varios años y suponen un costo bastante elevado e implican el trabajo de decenas de investigadores especializados en muy diversas disciplinas (clínicos, expertos en química orgánica, bioquímicos, biólogos moleculares, toxicólogos, farmacólogos o expertos en simulación informática, por ejemplo).

Las investigaciones farmacológicas generalmente se componen de:

• La búsqueda de los principios activos, bien en la naturaleza o bien a partir de

materias primas naturales pero obtenidos con alteración genética. • Un vez que se localiza el principio activo a desarrollar los químicos tratarán de

sintetizar unos gramos de moléculas candidatas para lograr una droga eficaz. • A las moléculas activas se le hace una experimentación preliminar en animales de

laboratorio. • Se obtiene el principio activo a nivel industrial mediante experimentación

tecnológica. • El nuevo fármaco se somete a ensayos clínicos en hospitales en los cuales se trata

de demostrar la seguridad de la molécula, su eficacia y la dosis adecuada en términos terapéuticos.121

121 Información tomada del página de internet: www.larebotica.es


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Estas investigaciones son presentadas ante la entidad competente bajo el nombre de “protocolo de estudio clínico”. Por lo tanto toda la información contenida en este protocolo será catalogada como información no divulgada. b) Que su propietario tome las medidas necesarias para que no sea fácilmente

accesible por quienes se encuentran en las círculos que normalmente manejan la información respectiva, es decir, para preservarla por fuera del estado de la técnica.

La protección a esta información no divulgada es otorgada una vez aprobada la comercialización del nuevo producto, y consiste en que ningún tercero podrá hacer uso, bien sea directa o indirectamente, de esta información durante un término específico:

• Tres (3) años contados a partir de la aprobación de la comercialización en Colombia, para aquellas solicitudes presentadas durante el primer año de vigencia del decreto.

• Cuatro (4) años contados a partir de la aprobación de la comercialización en

Colombia, para aquellas solicitudes presentadas durante el segundo año de vigencia del decreto.

• Cinco (5) años contados a partir de la aprobación de la comercialización en

Colombia, para aquellas solicitudes presentadas a partir del tercer año de vigencia del decreto.

La protección de la información no divulgada relacionada con farmacéuticos no se aplica en los siguientes casos: • Cuando el titular del Registro Sanitario de la nueva entidad química haya

autorizado el uso de la información no divulgada como apoyo de otra solicitud posterior a la suya;

Los Decretos 2085 y 502 de 2002 entraron en vigencia a partir de la fecha de su publicación: �� Decreto 2085: 19 Septiembre de 2002. �� Decreto 502: 5 de Marzo de 2003


275

• Cuando la nueva entidad química cuyo Registro Sanitario se solicita es similar a otra que haya sido autorizada y comercializada en Colombia y haya expirado el período de protección del artículo tercero;

• Cuando sea necesario para proteger lo público, según lo califique el Ministerio de

Salud; • Cuando la nueva entidad química objeto del Registro Sanitario no ha sido

comercializada en el país un año después de la expedición de dicho permiso de comercialización.

La protección a la información no divulgada relacionada con productos químicos agrícolas no aplica en los siguientes casos: �� Cuando el titular del registro de venta del producto que contiene la nueva entidad

química, haya autorizado el uso de la información no divulgada como apoyo de otra solicitud posterior a la suya;

�� Cuando sea necesario para proteger el interés público; �� Cuando la nueva entidad química objeto del Registro no ha sido comercializada en

el país un año después de la expedición de dicho registro. 4.2.3. Concepto de Know-how Como se indicó anteriormente, la figura del Know-how no se encuentra regulada dentro de la legislación colombiana, pero debido a que su desarrollo y especialmente la aplicación de contratos de concesión de Know-How han tenido una gran importancia dentro del mundo contemporáneo, especialmente en lo relacionado con la transferencia de tecnología como lo enunciamos en el Capitulo 2 de este documento, consideramos conveniente hacer una pequeña referencia a dicha figura. La Cámara Internacional de Comercio definió el Know - how como “la totalidad de los conocimientos, del saber especializado y de la experiencia, volcados en el procedimiento y en la realización técnica de la fabricación de un producto”. Igualmente dicha entidad ha precisado que dicho concepto puede designar no solamente fórmulas y procedimientos secretos, sino también una técnica que guarde conexión con procedimientos de fabricación patentados y que sea necesaria para hacer uso de la patente y que también puede designar procedimientos prácticos, particularidades y


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procedimientos especializados técnicos que hayan sido obtenidos por un productor a través de la investigación y no deben ser adquiridos por la competencia. La doctrina coincide al afirmar que el Know–how es susceptible de ser objeto contractual. Así pues, el contrato de Know-how ha sido definido como “aquel mediante el cual quien es propietario de un proceso o método transmite sus conocimientos o Know – how a otra persona con el objeto de ayudarla a la fabricación de un producto o en la ejecución de una determinada prestación de servicios”.122 La protección del Know-How podrá variar de acuerdo a las pretensiones que tenga el titular de la información a proteger: �� Para que sea protegido por una patente, los productos o procedimientos a los que

se refiere el Know-how, deberán cumplir con los requisitos de las patentes, es decir deberán ser nuevos, tener un nivel inventivo y ser susceptibles de aplicación industrial. En este caso la protección estaría limitada dentro del término de vigencia impuesto para las patentes, es decir pasados 20 años desde la fecha de solicitud, el producto o procedimiento protegido pasará a ser de dominio público, es decir, que cualquier persona podrá hacer uso libremente de dicha información.

�� Por otro lado, para ser protegido como secreto empresarial, el titular del Know-

how deberá tomar las medidas necesarias que permitan mantener la información en secreto.

Finalmente, vale la pena anotar que comúnmente el Know-how ha sido asimilado con el concepto de secreto empresarial. 4.3. Características de los secretos empresariales Una información se considera como secreto empresarial siempre y cuando reúna las siguientes características: • Que la información sea secreta. • Que la información tenga un valor comercial • Que existan las medidas razonables de protección para la no divulgación del

secreto.

122 [5] VELILLA MORENO, Marco Antonio. Introducción al Derecho de los Negocios. Biblioteca Millenio – Colección Derecho Económico y de los Negocios. El Navegante Editores – Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, 2001. Pág. 227.


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4.3.1. Que la información sea secreta En primer lugar podríamos referirnos al secreto como aquello que por su naturaleza es reservado, es decir, no es conocido por la generalidad, ni es de fácil acceso para la comunidad. Por ello la Decisión 486 precisa que será secreta la información “cuando no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible por quienes se encuentran en los círculos dentro de los cuales normalmente se maneja este tipo de información.”123 Lo anterior implica que la información debe ser confidencial, es decir solo puede ser conocida por las personas que estén autorizadas para ello y que tengan el deber de mantenerla en reserva, de tal manera que la información perderá su carácter de confidencialidad cuando los competidores o cualquier tercero en el mercado conozca la información protegida, es decir cuando la información entra a ser de dominio público y es conocida por la generalidad, deja de ser exclusiva de quien fuesen sus creadores o estuvieren autorizados para conocerlo. Mientras la información mantenga su carácter de confidencialidad, ninguna persona diferente a la persona que ejerce su control podrá utilizarla, por ello se ha dicho que el secreto empresarial implica un monopolio de facto. 4.3.2. Que la información tenga un valor comercial El secreto empresarial solo puede ser predicado sobre información que otorgue una ventaja competitiva al empresario en el mercado, por lo tanto su valor podrá ser actual es decir que el empresario obtiene todos los beneficios que derivan de la información en el momento, o podrá ser potencial en la medida que el empresario obtendrá en el futuro todos los beneficios que se deriven de los resultados que produzca tal información. Para la doctrina esta característica es entendida como el elemento objetivo de todo secreto empresarial. 4.3.3. Que existan las medidas razonables de protección para la no divulgación

del secreto El titular del secreto empresarial deberá mantener el secreto en total reserva. mediante mecanismos que de acuerdo con las características del secreto resulten razonables para su protección, es decir que eviten que la información sea de conocimiento general e impidan un fácil acceso a la misma. 123 Decisión 346 de 2000, Artículo 260.


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Así pues, la principal medida que debe establecer el poseedor del secreto empresarial es el informar a los funcionarios que en razón de sus cargos o funciones tengan acceso a esta información sobre su carácter confidencial y de solicitarles de que se abstengan de divulgarlo o revelarlo sin el consentimiento de su titular. Lo anterior en concordancia con la Decisión 486: “Toda persona que con motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto, desempeño de su profesión o relación de negocios tenga acceso a un secreto empresarial sobre cuya confidencialidad se le haya prevenido, deberá abstenerse de usarlo o divulgarlo, o de revelarlo sin causa justificada y sin conocimiento de la persona que posea dicho secreto o de su usuario autorizado.” De acuerdo con lo anterior, algunas medidas razonables que puede aplicar son: �� Estipular acuerdos o cláusulas de confidencialidad; �� Limitar la divulgación del material confidencial; �� Asegurar físicamente el lugar donde se conserven los secretos industriales; �� Marcar como “confidencial” los documentos respectivos; se debe evitar el caer en

la tentación de marcar todos los documentos, porque esa indicación perdería importancia y terminaría por ser ignorada.

�� Imponer una contraseña para acceder a la información. �� Destruir los documentos y medios magnéticos para impedir que caigan en manos

de los competidores. �� Restricciones de acceso a ciertos lugares en donde se trabaje la información

confidencial o a ciertos documentos. Vale la pena resaltar, que dentro de la Decisión 486 no se requiere que el secreto conste en un medio material, como lo imponía la Decisión 344. El ser plasmado en un elemento material, como documentos, medios electrónicos o magnéticos u otros similares, es una característica necesaria para la utilización o autorización de uso por parte de terceros, quienes podrán exigir contractualmente la entrega de un medio material en donde se plasme o incorpore el derecho material, pero no es una característica esencial para predicar una información como secreto industrial. Información

�� Secreta �� De valor comercial �� Medidas razonables para

evitar su divulgación

Secreto Empresarial

Imágenes tomadas de: http://imágenes.google.com.co


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4.4. Alcance y protección del secreto empresarial El titular de un secreto empresarial goza de una protección singular, pues a diferencia de los demás signos distintivos, como las marcas, patentes, lemas y diseños industriales, no se adquiere un derecho como tal que posibilite su defensa, sino que esta protegido frente a la revelación, adquisición o uso que cualquier tercero realice frente a un secreto industrial, sin consentimiento de su titular y de manera contraria a las prácticas leales de comercio, es decir actos de competencia desleal. El artículo 262 de la Decisión 486 enuncia algunos actos realizados respecto de un secreto empresarial que se constituyen como actos de competencia desleal, a saber:

“a) Explotar, sin autorización de su poseedor legítimo, un secreto empresarial al que se ha tenido acceso con sujeción a una obligación de reserva resultante de una relación contractual o laboral;

“b) Comunicar o divulgar, sin autorización de su poseedor legítimo, el secreto empresarial referido en el inciso a) con ánimo de obtener provecho propio o de un tercero o de perjudicar a dicho poseedor;

“c) Adquirir un secreto empresarial por medios ilícitos o contrarios a los usos comerciales honestos;

“d) Explotar, comunicar o divulgar un secreto empresarial que se ha adquirido por los medios referidos en el inciso c)

“e) Explotar un secreto empresarial que se ha obtenido de otra persona sabiendo, o debiendo saber, que la persona que lo comunicó adquirió el secreto por los medios referidos en el inciso c), o que no tenía autorización de su poseedor legítimo para comunicarlo;

“f) Comunicar o divulgar el secreto empresarial obtenido conforme al inciso e), en provecho propio o de un tercero, o para perjudicar al poseedor legítimo del secreto empresarial; o,

“Un secreto empresarial se considerará adquirido por medios contrarios a los usos comerciales honestos cuando la adquisición resultara, entre otros, del espionaje industrial, el incumplimiento de un contrato u otra obligación, el abuso de confianza, la infidencia, el incumplimiento de un deber de lealtad, o la instigación a realizar cualquiera de estos actos”.


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Esta enumeración de actos es de carácter enunciativo no de carácter taxativo, por lo tanto, se reitera que cualquier acto de divulgación, adquisición o explotación de un secreto en contra de las practicas legales de comercio y sin autorización de su titular será entendido como una violación al secreto empresarial y por ende a la protección de que goza su titular. Igualmente lo anterior se fundamenta en el artículo 16 de la Ley 256 de 1996 (Ley sobre Competencia Desleal) el cual establece: “Violación de secretos: Se considerará desleal la divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de secretos industriales o de cualquiera otra clase de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente pero con deber de reserva, o ilegítimamente, a consecuencia de algunas de las conductas previstas en el inciso siguiente o en el artículo 18 de esta ley.

“Tendrá así mismo la consideración de desleal, la adquisición de secretos por medio de espionaje o procedimientos análogos, sin perjuicio de las sanciones que otras normas establezcan.

“Las acciones referentes a la violación de secretos procederán sin que para ello sea preciso que concurran los requisitos a que hace referencia el artículo 2 de esta ley.”

En concordancia con lo anterior, son medios contrarios a los usos comerciales honestos tendientes a la adquisición de la información protegida como secreto empresarial los siguientes: • El espionaje industrial: como por ejemplo casos de accesos no autorizados a

sistemas informáticos de grandes compañías, usurpando diseños industriales y fórmulas que posteriormente las utilizan otras empresas de la competencia o las divulgan sin autorización.

• El incumplimiento de un contrato u otra obligación: como por ejemplo cuando un

empleado ha firmado un acuerdo de confidencialidad o dentro de su contrato existe una cláusula de confidencialidad, por medio de la cual se obliga a no apropiarse de los secretos empresariales o información confidencial que conozca en ejecución de su contrato.

• El abuso de confianza. • La infidencia. • El incumplimiento de un deber de lealtad. • La instigación a realizar cualquier de estos actos.


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Para que un titular o poseedor de un secreto empresarial adquiera la protección referida, no requiere realizar trámite alguno, simplemente deberá adoptar las medidas tendientes a evitar su divulgación. La protección del secreto empresarial perdurará mientras se mantengan las características descritas anteriormente descritas; por lo tanto, su protección podría llegar a ser perpetua. Así por ejemplo, un invento podrá estar protegido por el secreto empresarial y esa protección podrá tener una vigencia permanente en el tiempo, siempre y cuando, durante el transcurso del mismo, el secreto sea confidencial, tenga un valor comercial y se hayan implantados las medidas necesarias para su protección. Los límites de esta protección están dados por tres razones diferentes: • La actividad inventiva de los competidores. El titular del secreto no puede

impedir que terceros independientes desarrollen la misma tecnología. Si este desarrollo paralelo ocurre muy rápidamente, el titular del secreto no podrá recuperar la inversión hecha en el desarrollo.

• La ingeniería inversa. Gran parte de la tecnología resulta inmediatamente

divulgada al comercializarse los bienes producto de la misma. De esta manera, el secreto puede ser descubierto por cualquier persona que tenga la capacidad de separar los componentes de un producto.

• La dificultad práctica de mantener “secreto” un secreto. • Cuando el poseedor legitimo del secreto empresarial haya autorizado su

divulgación a un tercero a quien se lo ha trasmitido o le haya autorizado su uso. De acuerdo con lo anterior, la protección de un secreto empresarial esta dada tanto bajo la tutela de su titular como cuando esta información sale de su esfera, lo cual se ve reflejado en lo siguiente: �� El usuario autorizado tiene la obligación de no divulgar el secreto empresarial por

ningún medio, salvo pacto en contrario con quien le trasmitió o autorizó el uso de dicho secreto.

�� “Toda persona que con motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto, desempeño

de su profesión o relación de negocios, tenga acceso a un secreto empresarial sobre cuya confidencialidad se le haya prevenido, deberá abstenerse de usarlo o


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divulgarlo, o de revelarlo sin causa justificada y sin consentimiento de la persona que posea dicho secreto o de su usuario autorizado”124

4.5. Información que no se considera secreto empresarial La Decisión 486 establece que “no se considera secreto empresarial la información que deba ser divulgada por disposiciones legales y orden judicial”.125

Un ejemplo claro sobre el particular fue desarrollado por la Corte Constitucional en Sentencia No. T-381 de 1993 en la cual se decide la acción de tutela interpuesta por la sociedad BAVARIA S.A. contra el MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS NACIONALES-ADMINISTRACION GRANDES CONTRIBUYENTES DE BOGOTA, con el objeto de solicitar protección para su derecho de propiedad ante el hecho de que dicha entidad solicitó, entre otros datos, el cuadro de estándares para cervezas y maltas, por materias primas y marcas de productos, lo que equivalía –según la sociedad demandante- a la revelación de las fórmulas de las cervezas y maltas que produce la empresa, es decir a revelación de un secreto empresarial, ya que a juicio de la sociedad actora, la revelación de un secreto industrial equivale a la pérdida de su propiedad.

La Corte Constitucional manifestó en su momento: “La garantía de esta forma de propiedad particular – refiriéndose a la protección del secreto empresarial- no riñe, sin embargo, con la función que cumplen las autoridades tributarias para el logro de fines que interesan a la comunidad, los cuales -se repite- prevalecen sobre el interés privado, aunque anotando que los funcionarios estatales correspondientes, en caso de tener acceso a documentos integrantes del secreto industrial, están obligados a utilizarlos para los exclusivos fines tributarios, a no divulgarlos y a no aprovecharlos ilícitamente, pues en tales eventos serían responsables de graves faltas sujetas a las sanciones que prevé la ley, inclusive desde el punto de vista penal.

“ Do cabe duda de que -como también lo dijo la Corte Suprema en el fallo que se revisa- las actividades que debe adelantar el Estado para el cabal ejercicio de sus potestades de imposición, determinación y cobro de tributos, así como para investigar a los contribuyentes y para cerrar posibles vías de evasión y elusión de impuestos, ciertamente limitan y restringen el derecho de propiedad en sus distintas manifestaciones, pero encuentran soporte suficiente en la Constitución Política. 124 Decisión 486 de 2000, Artículo 265. 125 Decisión 486 de 2000, Artículo 261.


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“ El artículo 15 de la Constitución preceptúa en su último inciso que para efectos tributarios o judiciales y para los casos de inspección, vigilancia e intervención del Estado podrá exigirse la presentación de libros de contabilidad y demás documentos privados, en los términos que señale la ley”. Así mismo, la Decisión 486 especifica que no se considera divulgada por disposición legal la información proporcionada a cualquier autoridad para obtener licencias, permisos, autorizaciones, registro cualesquiera otros actos de autoridad. Por lo tanto, no existe divulgación por el simple hecho de proporcionar la información a la autoridad competente para los efectos que menciona la Decisión y la autoridad deberá mantener la reserva de dicha información, pues al hacerla pública perderá su carácter de secreto. Vale la pena reiterar que la información de dominio público no se puede considerar secreto empresarial, puesto que ésta clase de información es información divulgada, de público conocimiento y de libre utilización, lo cual contraría el concepto de secreto empresarial. En relación con la información que se proporciona para competir en licitaciones con el Estado, es decir, en el caso de contratación pública, si la información que se provee es de carácter confidencial se deberá indicar como tal. Ello se fundamenta principalmente en dos puntos: �� El carácter de la licitación: como oferta pública, toda persona podrá consultar la

información entregada por los particulares para cumplir con los términos de referencia.

�� En Colombia no existe una disposición legal que imponga a los servidores

públicos, la obligación de mantener en absoluta confidencialidad la información de proveída por los particulares.

Por lo tanto, en el caso de licitaciones se podría aplicar el artículo 265 de la Decisión enunciado al final del numeral anterior, es decir, que el servidor público que en virtud de su trabajo, tenga acceso a un secreto empresarial sobre el cual se haya indicado su confidencialidad deberá abstenerse de usarlo o revelarlo.


284

4.6. Transmisión de un secreto empresarial Un secreto empresarial, al referirse a un conocimiento como tal, puede ser objeto de transmisión o su uso autorizado a un tercero, por ejemplo mediante contratos de cesión o contratos de licencia, los cuales fueron explicados en el Capitulo 2 de este documento. 4.7. Diferencias entre los secretos empresariales y las patentes Las principales diferencias entre los secretos empresariales y las patentes son:

Patente Secreto Empresarial La protección mediante una patente se adquiere mediante un trámite legal.

No requiere trámite especial para su protección basta adoptar las medidas tendientes a evitar su divulgación.

Es un derecho exclusivo para explotar una invención o un modelo de utilidad durante un término especifico (20 años para invenciones y 10 años para modelos de utilidad).

El secreto empresarial no es un derecho, es la información misma. La protección sobre el mismo tiene una duración indefinida mientras la información siga siendo secreta, es decir, mientras se apliquen los medios razonables para conservar la no divulgación del secreto.

La patente es un derecho exclusivo otorgado a favor de su titular, quien podrá defender su patente contra cualquier violación a la misma.

Es más difícil de mantener y hacer respetar que la patente, porque no es otorgado como un derecho exclusivo.

El derecho exclusivo que se obtiene con las patentes impide que terceros la utilicen de manera comercial.

La protección por secreto comercial de una invención no confiere el derecho exclusivo de impedir a terceros utilizarla de manera comercial.

Los conocimientos técnicos están protegidos durante un período determinado, “en que el inventor se encuentra libre de competencia respecto de la tecnología que ha desarrollado.”126

En relación con los conocimientos técnicos tecnológicos relacionados con nuevos productos, son divulgados en el momento de la comercialización de los bienes o servicios resultantes de tal tecnología, por ello el “régimen de los secretos industriales” no se considera apropiado

126 CABANELLAS, Guillermo. Derecho de las Patentes de Invención. Tomo I. Editorial Heliasta 2001. Pág. 22


285

para la protección de los mencionados conocimientos.

Ejemplo de empresas que utilizan las patentes o los secretos industriales127 para proteger su información confidencial:

Utilización de Patentes Utilización de secretos La compañía informática Dell ha obtenido varias patentes respecto de sus procedimientos comerciales. En 1999, Dell utilizó su cartera de patentes como garantía en un acuerdo de licencia cruzada celebrado con IBM, que le proporcionó componentes informáticos de menor costo, con lo cual Dell evitó pagar a IBM varios millones en regalías, lo que supuso una reducción de sus costos comerciales.

La cadena de tiendas norteaméricana Wal-Mart recurre más a la protección que ofrece la legislación en materia de secretos comerciales.

Imágenes tomadas de: http://imágenes.google.com.co 4.8. Ventajas y desventajas de un secreto empresarial De acuerdo con lo dicho anteriormente podríamos decir que el secreto empresarial presenta tanto ventajas como desventajas, las cuales se pueden resumir en el siguiente cuadro:

Ventajas Desventajas

- Su protección no sujeta a límites

temporales, continúa de manera indefinida

siempre que el secreto no se revele al

público y se apliquen las medidas

razonables para ello.

- Los secretos comerciales no entrañan

costos de registro, aunque impliquen costos

- Si el secreto se plasma en un producto

innovador, éste podrá ser analizado y

seguramente conocido al momento de

comercializar el producto que contenga el

secreto.

- Una vez que el secreto se divulga, todo el

mundo puede tener acceso al mismo y 127 Tomado de la Revista de la OMPI de Abril de 2002.


286

relacionados con las medidas a implantarse.

- La protección de los secretos comerciales

no requiere de procedimiento especial ante

las autoridades gubernamentales.

utilizarlo como le plazca.

- Un secreto comercial puede ser utilizado

por cualquier otra persona que haya

obtenido la información pertinente por

medios legítimos.

4.9. Acciones legales contra la violación de los secretos empresariales. La Decisión 486 no contempla ninguna acción especial para la protección de un secreto empresarial, sin embargo el titular de un secreto empresarial en Colombia se encuentra protegido por la legislación relacionada con la competencia desleal. Lo anterior debido a que dentro de la Ley 256 de 1996 que regula la competencia desleal se establece claramente como conducta desleal el uso y la divulgación de una información objeto de secreto empresarial por un tercero no autorizado y por lo tanto quien se vea afectado con dicha conducta podrá recurrir a las acciones que se establecen en la mencionada ley. De acuerdo con el actual Superintendente Delegado de la Promoción de la Competencia, “La competencia desleal, reprime entonces todos los actos de competencia que la ley califica como de desleales, aún cuando entre el sujeto que los realice (sujeto activo de la conducta) y la víctima del acto desleal (sujeto pasivo) no exista una relación de competencia”.128 Por ello, la Ley 256 de 1996, define específicamente la conducta que se configura como de competencia desleal en relación con los secretos empresariales, la cual se establece de la siguiente manera: “Artículo 16. Violación de Secretos. Se considera desleal la divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de secretos industriales o de cualquiera otra clase de secretos empresariales a los que se haya tenido acceso legítimamente pero con deber de reserva, o ilegítimamente, a consecuencia de alguna de las conductas previstas en el inciso siguiente o en el artículo 18 de esta ley. Tendrá así mismo la consideración de desleal, la adquisición de secretos por medio de espionaje o procedimientos análogos, sin perjuicio de las sanciones que otras normas establezcan.

128 JAECKEL, Jorge. APUNTES SOBRE COMPETENCIA DESLEAL. Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Ciencias Jurídicas. Enero de 2000.


287

Las acciones referentes a la violación de secretos procederán sin que para ello sea preciso que concurran los requisitos a que hace referencia el artículo 2º”. En concordancia con este artículo el simple hecho de dar a conocer un secreto, divulgarlo o explotarlo, sin autorización de su titular, es considerado desleal, independientemente de la forma como se obtuvo la información: • Legítimamente: la que se obtuvo con ocasión del ejercicio de actividades legales,

como un contrato de trabajo, existiendo el deber de mantener su confidencialidad. • Ilegítimamente: la que se obtuvo mediante conductas ilegales, como el espionaje

industrial o por violación de una norma jurídica. Ahora bien, la ley en mención establece en su artículo 20, las acciones que se pueden interponer en contra de los actos de competencia desleal:

“1-. Acción declarativa y de condena.- El afectado por actos de competencia desleal tendrá acción para que se declare judicialmente la ilegalidad de los actos realizados y en consecuencia se le ordene al infractor remover los efectos producidos por dichos actos e indemnizar los perjuicios causados al demandante. El demandante podrá solicitar en cualquier momento el proceso, que se practiquen las medidas cautelares consagradas en el articulo 33 de la presente ley.

“2-. Acción preventiva o de prohibición.- La persona que piense que pueda resultas afectada por actos de competencia desleal, tendrá acción para solicitarle al juez que evite la realización de una conducta desleal que aún no se haya producido daño alguno.”

En resumen los objetivos de cada una de estas acciones son: • La acción declarativa o de condena: Se busca la declaratoria judicial de la

ilegalidad de la conducta con el objeto que se supriman sus efectos y se indemnicen los daños y perjuicios. En el caso de secretos industriales solo se aplica lo relacionado con la indemnización de perjuicios, pues en realidad una vez divulgado el secreto, éste es de publico conocimiento y por lo tanto no hay manera de suprimir los efectos de haberlo divulgado.

• La acción preventiva o de prohibición: Se pretende que se evite o prohíba la

realización de una conducta desleal. Estas acciones son interpuestas generalmente por el afectado por el acto desleal, en el caso en comento por el titular del secreto empresarial, ante los Jueces Civiles del


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Circuito, mediante el procedimiento abreviado, o ante la Superintendencia de Industria y Comercio y contra cualquier persona cuya conducta haya contribuido a la realización del acto de competencia desleal. El procedimiento para iniciar una demanda ante la Superintendencia de Industria y Comercio se encuentra establecido en los Decretos 266 de 200º y 2153 de 1992, puede resumirse en el siguiente esquema:

Radicación de la demanda ante la SIC.

Investigación preliminar

Resolución de apertura de investigación

Los hechos son considerados desleales

Los hechos no son considerados desleales

Presentación, decreto y practica de Pruebas

Informe motivado presentado por el Superintendente Delegado para la Promoción de la competencia

Resolución del Superintendente de Industria y Comercio.

Acciones de Competencia Desleal

�� Quien las interpone? �� Ante quien se interponen? �� Contra quien se

interponen?

� El afectado por el acto desleal. � Jueces Civiles del Circuito ó la

SIC. � Cualquier persona cuya

conducta haya contribuido a la realización del acto de competencia desleal,


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En adición a lo anterior, el titular de un secreto empresarial puede solicitar y adoptar las medidas cautelares, previo el cumplimiento de tres requisitos establecidos por la Superintendencia de Industria y Comercio: • La realización o la inminencia del acto de competencia desleal debe encontrarse

comprobada. • El peligro que se pretende evitar debe ser inminente. Como por ejemplo cuando un

ex empleado quiera abrir un negocio competidor. • El peligro que se pretende evitar debe revestir gravedad. La aplicación de las medidas cautelares para el caso de violación de secretos empresariales es bastante compleja, pues en la práctica una vez revelado el secreto, éste pierde su carácter de tal y por ello imponer alguna medida cautelar parecería algo de gran complejidad. 4.10. Marco ormativo • ADPIC (Acuerdo sobre los aspectos de propiedad intelectual relacionados con el

Comercio), Artículo 36. • Decisión 486 de 2000, Artículo 260 y siguientes. • Ley 256 de 1996 • Decreto 2591 de 2000. • Decreto 266 de 2000. • Decreto 2153 de 1992. 4.11. Derecho Comparado Como se indicó anteriormente el concepto de secreto empresarial es conocido en varios países como Know-how, el cual ha tenido un gran desarrollo en los últimos años, sobretodo en lo que tiene que ver con los contratos de transferencia de tecnología.


290

4.12. Modelos de acuerdos y cláusulas de confidencialidad en otros contratos. Según lo indicado en la introducción de este capitulo, la forma que adapte un acuerdo de confidencialidad dependerá del fin que pretenda, sin embargo se destacan las siguientes cláusulas: • Información confidencial, • Obligaciones de las Partes, • Excepción, • Actuaciones posteriores, • Ley aplicable y jurisdicción competente, • Arbitraje y notificaciones. Respecto de las cláusulas de confidencialidad la Decisión 486 dispuso: “En los convenios en que se trasmitan conocimientos técnicos, asistencia técnica o provisión de ingeniería básica o de detalle, se podrán establecer cláusulas de confidencialidad para proteger los secretos empresariales allí contenidos, siempre y cuando las mismas no sean contrarias a las normas sobre libre competencia”. Consideramos que las cláusulas de confidencialidad no solo podrán ser aplicadas a convenios en donde se trasmitan conocimientos técnicos, sino en todo tipo de contratos en que una parte tenga acceso a secretos industriales de la otra parte. 4.12.1. Cláusula de Confidencialidad Más que un modelo de una cláusula de Confidencialidad queremos a continuación presentarle un ejemplo de una cláusula de confidencialidad utilizada en un acuerdo celebrado por dos personas, en que una de ellas suministra información a la otra en razón al contrato que desarrolla: “ Si cualquiera de las partes desea que la información suministrada por la otra parte bajo este Acuerdo se mantenga bajo reserva, esa parte, antes del momento de la revelación o en ese momento, identificará por escrito la información como confidencial o exclusiva (la “Información Confidencial”). Quien recibe la Información Confidencial no podrá revelarla, y podrá usarla solamente para los propósitos específicamente contemplados en este Acuerdo y la tratará con el mismo grado de cuidado como si fuera información similar de su propiedad. Estas obligaciones no se aplican a información que: (a) sea o llegue a ser de conocimiento de quien la recibe, sin que se viole ninguna obligación de mantener su confidencialidad; (b) sea o llegue a ser conocida públicamente, sin que ello se deba a un acto u omisión de quien recibe la información; (c) se desarrolle de forma independiente por parte de quien recibe la información, sin el uso de la Información; o


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(d) se revele en respuesta a una orden válida administrativa o judicial. Esta Cláusula no afectará ningún otro Acuerdo de revelación de confidencialidad celebrado entre las partes.” 4.12.2. Modelo Acuerdo de Confidencialidad El modelo de Acuerdo de Confidencialidad se consagra como Anexo No. 12.


292


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5. EXPORTACIÓ DE SERVICIOS 5.1. Introducción

Dentro del marco de globalización de la economía, el sector de los servicios ha venido convirtiéndose durante los últimos años en el de más dinamismo en el comercio internacional. Es así como, a partir de la década de los 80, es posible evidenciar un crecimiento más acelerado en este tipo de transacciones comerciales, que incluso aquellas que tienen que ver con la compra y venta de bienes. Hoy en día aproximadamente el 25% de las transacciones mundiales corresponden a exportaciones de servicios. En esta tendencia, a pesar de de la persistencia de argumentos para deslegitimar los beneficios derivados de tomar parte activamente de ella, es muy interesante y alentador ver como países en desarrollo (India, Brasil, México, Chile, Costa Rica, República Dominicana entre otros) han incrementado su participación en el comercio mundial de servicios.

Estos países han invertido en la modificación de parte de sus estructuras productivas para incentivar la generación de servicios destinados a la exportación, y han venido encontrando nichos especializados en los cuales desarrollar sus capacidades. En Colombia, el Gobierno Nacional le ha apostado fuertemente a la diversificación e incremento de la oferta exportable sobre la base de la demanda mundial, objetivo fundamental del Plan Estratégico Exportador 1999-2009. Adicionalmente, Proexport ha preparado un interesante documento que se constituye en una guía para exportar servicios. En ella, los empresarios interesados pueden encontrar todo el procedimiento necesario para adelantar con éxito su incursión en el proceso de exportar servicios. El documento llama Manual de Exportación de Servicios y se consigue en www.proexport.com.co . Hoy se comienzan a ver los frutos de una política coordinada entre el Estado y el sector privado. Sin embargo las oportunidades de crecimiento aún son considerables y se requiere de mayor decisión privada por incursionar con propuestas innovadoras y con un alto nivel de calidad.


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5.2. Generalidades del Comercio de Servicios

5.2.1. ¿Que es un servicio?

Desde el punto de vista económico, por servicio se entiende toda actividad que satisface necesidades individuales o colectivas diferentes a la transferencia de la propiedad de un bien material. La revista “The Economist” ha dicho que “Todo lo que se vende en el comercio y no te machaca el pie al caerse, es un servicio”. Los servicios se diferencian de los bienes en que son intangibles, invisibles y no susceptibles de almacenarse, en tanto que los bienes pueden tocarse y verse. Muchas de las operaciones que realizan empresarios colombianos son exportaciones de servicios. Las telenovelas que Colombia realiza y produce con tanto éxito local e internacional son un servicio y se venden como tal.

5.2.2. Cifras del Comercio de Servicios La Secretaría de la OMC reporto que para el año 2006, Estados Unidos exportó USD 388 billones en servicios, en tanto que importó USD307 billones, lo que le representó un superávit de USD81 billones, lo que no pasa en el comercio de bienes. A nivel andino, las exportaciones de servicios registrado una tendencia ascendente en el transcurso de los últimos años, al pasar de US$4,538 millones en el año 2002 a US$7,264 millones en el 2006, lo cual representa un crecimiento del 12.5%. Por su parte en Colombia, de acuerdo con cifras de Proexport, los servicios contribuyen con el 72% del empleo, el 15% de las exportaciones y el 57% del producto interno bruto. De acuerdo con datos del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, las exportaciones de servicios colombianos en el año 2007 ascendieron a US$ 3.618 millones, cifra que comparada con la del año anterior registra un crecimiento del 7%. La misma fuente reporta que las exportaciones de viajes y transporte representaron cerca del 80% del total de exportaciones colombianas de servicios en el transcurso del año 2007, seguidas de las exportaciones de servicios empresariales y de construcción (10.4%), servicios de comunicaciones, información e informática (7.6%), otros servicios (3.6%) y servicios de seguros y financieros (1.9%).


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Entre tanto, las importaciones ascendieron a US$6.223 millones. El sector que concentró el mayor volumen de importaciones fue el de transporte (42.2%), seguido por el sector de viajes (24.7%).

5.2.3. Modos de Prestación de Servicios De conformidad con lo previsto en el párrafo 2 del artículo 1 de GATS (Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios) existen cuatro modalidades para la prestación de servicios en consideración al lugar (territorio) donde se ubican tanto proveedor como consumidor, de la siguiente manera:

a) Comercio Transfronterizo: Servicio que sale del territorio de un país al territorio

de otro país (Modo1), es decir “el que viaja” no es el proveedor sino el servicio, cuyo desplazamiento se realiza a través de medios electrónicos (correo electrónico o fax) o de transporte de carga. Como se desprende de lo anterior, en esta modalidad no se presenta intervención de las aduanas ni implica documento de exportación, pero sí se presenta un ingreso de divisas por concepto de la venta. Ejemplo: Un inversionista en la ciudad de Miami (EEUU) le solicita a una firma de asesoría legal de Bogotá (Colombia), analizar y emitir un concepto sobre los requisitos y formalidades previstas en la legislación nacional para participar en una subasta por una empresa del sector de hidrocarburos. La firma prepara el documento y lo remite vía correo electrónico y mediante correo certificado al inversionista.

b) Movimiento de Consumidores: El consumidor del servicio se traslada desde un

país a otro para recibir la prestación (modo 2), es decir que en este caso la que viaja sí es la persona. En este modo tampoco se presenta intervención de las aduanas, y el ingreso por concepto de la venta o prestación del servicio conlleva por lo general un pago en moneda nacional y en el mercado local. Para su realización, el consumidor debe cumplir con los requisitos legales de migración, tales como los visados para turistas o estudiantes.


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Ejemplo: Como se esbozó antes, un ciudadano Mexicano viaja a Cartagena a pasar una semana de vacaciones en el Hotel Santa Clara. El servicio prestado por el hotel (alojamiento, alimentación, etc.) es cancelado en pesos por el turista mexicano al solicitar su cuenta.

c) Presencia Comercial: En este caso el servicio es suministrado en un país por una filial o sucursal de una empresa radicada en otro país (modo 3). Usualmente este modo de prestación de servicios coincide con un mecanismo de inversión extranjera en el país donde se radica la filial o subsidiaria. Frente a la prestación de servicios bancarios y de seguros, es común observar que la presencia comercial sea exigida por las legislaciones nacionales como requisito para poder dedicarse a esa actividad. Ejemplo: Una empresa inglesa dedicada a la perforación y adecuación de pozos de petróleo, decide establecer una sucursal en Colombia para desarrollar proyectos en ese sector.

d) Movimiento de Personas: El servicio lo suministra un extranjero que

temporalmente se traslada a otro país a prestar un servicio en calidad de proveedor del mismo o de empleado de la empresa proveedora de dicho servicio (modo 4). Nuevamente no se presenta intervención de la aduana, pero la persona debe someterse a las regulaciones en materia migratoria del país que visita, en especial lo relacionado con las Visas. El ingreso por este tipo de servicios se recibe normalmente en divisas, en el lugar donde se presta el servicio. Esta modalidad depende en un alto porcentaje de la facilidad que el país visitado otorgue en relación con entradas temporales de negocios. Ejemplo: Una empresa española contrata a un abogado colombiano para que la represente en un tribunal de arbitramento en la ciudad de Madrid.


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5.3. Beneficios Tributarios de la Exportación de Servicios

Para una mayor claridad, hemos dividido los beneficios tributarios para la exportación de servicios desde Colombia en dos grupos. En el primero hemos clasificado los beneficios contenidos en las normas de aplicación local, mientras que en el segundo hemos agrupado aquellos que se encuentran establecidos en los convenios internacionales. 5.3.1. Beneficios contemplados en las normas de aplicación local El Estatuto Tributario Nacional (E.T.) establece algunos beneficios tributarios para la exportación de servicios específicamente en relación con la Retención en la Fuente a título de Impuesto de Renta, el Impuesto sobre las Ventas y el Impuesto de Timbre. a) Retención en la Fuente a título de Impuesto de Renta Los ingresos que reciban los colombianos por la exportación de servicios no están sujetos a Retención en la Fuente por concepto del Impuesto de Renta, como se explica enseguida. El artículo 366 del E.T. establece que todos los ingresos provenientes del exterior en moneda extranjera están sujetos a Retención en la Fuente. Sin embargo, dicha norma también establece que la tarifa de Retención en la Fuente aplicable para este tipo de ingresos debe ser fijada por el Gobierno Nacional. Actualmente no existe dicha tarifa fijada por el Gobierno Nacional por lo que hoy por hoy los ingresos provenientes del exterior en moneda extranjera que reciben los colombianos no están sujetos a Retención en la Fuente por falta de tarifa. Ahora, el parágrafo 1 del artículo 366 del E.T. señala que los ingresos del exterior provenientes de la exportación de servicios, entendida ésta como la prestación de servicios por colombianos en el exterior a favor de personas no residenciadas en Colombia, no están sujetos a Retención en la Fuente siempre que las correspondientes divisas sean canalizadas a través del mercado cambiario. En vista de lo anterior, si el Gobierno Nacional fija la tarifa de Retención en la Fuente aplicable a los ingresos provenientes del exterior en moneda extranjera, en todo caso dicha tarifa no sería aplicable a aquellos ingresos provenientes de la exportación de servicios por expresa disposición del mencionado parágrafo 1 del artículo 366.


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Ahora bien, el artículo 6 del Decreto Reglamentario 2681 de 1999 establece que para que sea aplicable el beneficio de la no aplicación de la Retención en la Fuente sobre los ingresos provenientes de las exportaciones de servicios, es necesario que el prestador de los servicios además cumpla con las siguientes condiciones: • Que previamente al inicio de la exportación de los servicios se encuentre inscrito

como exportador en el Registro Único Tributario (RUT). • Que previamente al reintegro de las divisas por la prestación de los servicios haya

radicado en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo la correspondiente solicitud de registro del contrato de exportación de servicios129.

• Debe conservar el documento que acredite la existencia y representación legal del

contratante extranjero. b) Impuesto sobre las Ventas La exportación de servicios está exenta130 del Impuesto sobre las Ventas (IVA). El artículo 420 del E.T. establece que el IVA se causa, entre otras actividades, por la prestación de servicios en el territorio nacional. No obstante lo anterior, el literal e) del artículo 481 del E.T. establece que la exportación de servicios, entendida ésta como la prestación de servicios en el país en desarrollo de un contrato escrito con el fin de que tales servicios se utilicen exclusivamente en el exterior por empresas o personas sin negocios o actividades en Colombia, está exenta del IVA. Vale la pena mencionar que para que esta exención sea aplicable es necesario que se cumplan todos los requisitos mencionados en el párrafo séptimo del numeral (i) del literal A. anterior (es decir los mismos requisitos para la no aplicación de la Retención

129 Esta solicitud debe hacer se mediante un documento escrito en el que se declare bajo la gravedad de juramento (i) que el servicio contratado es utilizado total y exclusivamente en el exterior, (ii) el valor del contrato, (iii) que la empresa contratante no tiene negocios ni actividades en Colombia, (iv) que el servicio está exento del Impuesto sobre las Ventas de conformidad con lo señalado en el literal e. del artículo 481 del E.T., (v) que no hay lugar a la aplicación de la Retención en la Fuente de acuerdo con lo establecido en el parágrafo 1 del artículo 366 del E.T. y (vi) la declaración sobre el pago del Impuesto de Timbre en el evento en que dicho tributo sea aplicable sobre el correspondiente contrato. 130 El Concepto Unificado del Impuesto sobre las Ventas No. 00001 de 2003 de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) establece que constituyen servicios exentos aquellas actividades previstas en la ley que generan el impuesto sobre las ventas a la tarifa cero (0%).


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en la Fuente) y que el contrato escrito de exportación de servicios contenga por lo menos la siguiente información: • Identificación de las partes. • Objeto del contrato que establezca claramente el servicio exportable. • Valor del contrato. • La manifestación de que la persona o empresa contratante de los servicios no tiene

negocios ni desarrolla actividades en Colombia. En adición a lo anterior, el literal e) del artículo 481 del E.T. también trae una consideración específica en relación con los servicios turísticos. En efecto, dicha norma le da el tratamiento de una exportación de servicios a la prestación de servicios turísticos a residentes en el exterior que sean utilizados en Colombia. Lo anterior quiere decir que la prestación de tales servicios turísticos está exenta del IVA. Ahora bien, es importante tener en cuenta las siguientes características especiales que deben tener los mencionados servicios turísticos para que puedan ser considerados exentos del IVA: • Los servicios turísticos deben corresponder a paquetes vendidos a residentes en el

exterior por agencias operadoras131 u hoteles inscritos en el Registro Nacional de Turismo.

• El paquete turístico se define como el conjunto de bienes de servicios que se

comercializan como un todo o marca y se vende a un precio unitario y que por lo general comprende: transporte, alojamiento, alimentación, recreación y excursiones (Concepto DIAN 43272 de junio 8 de 2007).

• La exención del IVA se encuentra en cabeza de la agencia o del hotel que vende el

paquete turístico al residente del exterior.

131 El Decreto 502 de 1997, que define la naturaleza y funciones de cada uno de los tipos de agencias de viajes, en los artículos 4° y 5° hace lo pertinente con las agencias de viajes operadoras señalando que son las empresas comerciales, debidamente constituidas por personas naturales o jurídicas que se dediquen profesionalmente a operar planes turísticos dentro del país, organizados por ellas o por otras agencias de viajes, con la posibilidad de prestar servicios de transporte turístico, de equipo especializado y de guía.


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De otro lado, es importante mencionar que otro beneficio derivado de las exenciones del IVA mencionadas en este numeral consiste en que el prestador del servicio puede solicitar la devolución del saldo a favor que se genere en sus declaraciones de IVA por la diferencia entre el IVA descontable (que corresponde al impuesto pagado en la adquisición de los bienes y servicios necesarios para la prestación del servicio exento) y el IVA generado (que sería de 0 por tratarse de un servicio exento). c) Impuesto de Timbre Por regla general, todos los documentos que se otorguen en el país o que otorguen fuera del territorio nacional pero que generen obligaciones en el mismo cuya cuantía supere la suma de COL 132.324.000 causan el Impuesto de Timbre a la tarifa del 1.0%. Sin embargo, los documentos privados mediante los cuales se acuerde la exportación de servicios están exentos del Impuesto de Timbre por expresa disposición del numeral 51 del artículo 530 del E.T. 5.3.2. Convenios internacionales En relación con los convenios internacionales de los cuales es parte Colombia, el único que contempla beneficios tributarios aplicables a la exportación de servicios es la Decisión 578 de 2004 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). En efecto, la Decisión 578 de 2004 contempla beneficios tributarios en relación con el Impuesto sobre la Renta los cuales son aplicables sobre las rentas de cualquier naturaleza (es decir que incluye las provenientes de la exportación de servicios) que perciban las personas o sociedades domiciliadas en países de la CAN por la realización de actividades a favor de personas o sociedades domiciliadas en otros países de la CAN. El artículo 14 de dicha norma establece que las rentas obtenidas por empresas de servicios profesionales, técnicos, de asistencia técnica y consultoría, serán gravables sólo en el País Miembro en cuyo territorio se produzca el beneficio de tales servicios132. En vista de lo anterior, las personas o sociedades colombianas que presten los servicios mencionados en el párrafo precedente desde Colombia a favor de personas o sociedades domiciliadas en otro país miembro de la CAN solamente estarán gravadas con el Impuesto sobre la Renta en Colombia.

132 El artículo 14 de la Decisión establece que se presume que el lugar donde se produce el beneficio es aquél en el que se imputa y registra el correspondiente gasto.


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5.4. Legislación acional Dada la relevancia que han venido tomando este tipo de operaciones, el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (antes Ministerio de Comercio Exterior) reglamentó la exportación de servicios mediante el Decreto 2681 de 1999. Allí se estableció la necesidad de llevar a cabo la declaración sobre los contratos de exportación de servicios que se efectúen, como requisito para tener accesos a los beneficios tributarios que le corresponden. Actualmente, la Circulares Externas No. 011 del 2006 y 015 de 2007 (Mincomercio) establecen los procedimientos y formularios necesarios para adelantar el registro correspondiente. (Anexos No. 22 y No. 23). Adicionalmente, es necesario estar inscrito en el Registro Nacional de Exportadores que lleva el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con el lleno de los requisitos previstos, tales como la fotocopia del NIT y el certificado de existencia y representación legal para las personas jurídicas. Con la expedición del Decreto 4149 del 2004, se creó la Ventanilla Única de Comercio Exterior – VUCE (www.vuce.gov.co) , herramienta tecnológica que permite adelantar los trámites de registro como exportador y de declaración del contrato de exportación del servicio objeto de la operación. Una vez inscrito como usuario del sistema, se puede obtener y diligenciar electrónicamente el Formulario Único de Registro Exterior – FUCE, con el cual se adelantan los trámites arriba señalados. Adicionalmente, se creó mediante convenio celebrado entre Proexport, Bancoldex y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo un centro de apoyo al exportador llamado ZEIKY. Allí además de contar con un centro de documentación muy completo, los exportadores pueden recibir atención personalizada para apoyar su gestión y guiarlos a través de los procedimientos establecidos para llevar a un feliz término su negocio. Esta iniciativa cuenta actualmente con 22 Centros de Asesoría en Comercio Exterior- ZEIKYs a nivel nacional.


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5.5. Legislación Multilateral

En el marco multilateral, el comercio de servicios está regulado por el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) de la Organización Mundial del Comercio. Este acuerdo, negociado en 1995 como resultado de la Ronda Uruguay, fue suscrito por todos los miembros de la OMC, tiene como objetivo fundamental lograr un nivel de liberación mucho más elevado mediante el desarrollo de rondas de negociaciones sobre la materia.

La finalidad del acuerdo, plasmada en su preámbulo dispone que el objeto es contribuir a la expansión del comercio “en condiciones de transparencia y de liberalización progresiva y como medio de promover el crecimiento económico de todos los interlocutores comerciales y el desarrollo de los países en desarrollo”. Esto es importante en la medida en que la expansión del comercio no es visto como el fin detrás de las políticas de apertura económica, sino una herramienta para buscar el desarrollo y el crecimiento económico de los estados. Bajo este marco, las finalidades básicas del AGCS son:

• Asegurar el aumento de la transparencia y previsibilidad de las normas y

reglamentos pertinentes. • Promover la liberalización progresiva a través de rondas sucesivas de negociación. En términos más simples, lo que se pretende es conseguir un mejoramiento en las condiciones de acceso a los mercados y el reconocimiento del Trato Nacional a los proveedores de servicios de los países miembros, en la mayor cantidad posible de sectores. Lo anterior no significa que los estados pierdan su capacidad para regular y reglamentar, de acuerdo con sus intereses nacionales, la participación de nacionales de otros países en la prestación de los servicios a nivel local. Por el contrario, lo que se pretende es fijar unos parámetros bajos los cuales sea posible una armonización futura de dicha reglamentación. Buscando es armonización, la OMC ha establecido una clasificación de los servicios para efectos de estructurar los compromisos asumidos por sus miembros, consistente en 12 categorías, a saber:

• Servicios prestados a las empresas. • Servicios de comunicaciones.


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• Servicios de construcción y servicios de ingeniería conexos. • Servicios de distribución. • Servicios de enseñanza. • Servicios relacionados con el medio ambiente. • Servicios financieros. (Incluidos los bancarios y de seguros) • Servicios sociales y de salud. • Servicios de turismo. • Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos. • Servicios de transporte. • Otros no comprendidos en los anteriores. A los conceptos de “Acceso al Mercado”,“Transparencia” y “Trato Nacional”, se suma el de “Nación Más Favorecida – NMF”, como pilares fundamentales del mecanismo previsto en el AGCS. Bajo la premisa NMF, los beneficios en materia de liberalización de los servicios convenida bilateralmente o plurilateralmente entre países miembros, es automáticamente extendida a los demás miembros sin necesidad de adelantar procesos de negociación.

En contraposición, los países también tienen la posibilidad de a través de la consolidación de una lista, incluir las medidas que puedan afectar los compromisos derivados de los conceptos de transparencia, trato nacional y NMF frente a determinados sectores. 5.6. Acuerdos Bilaterales o Plurilaterales

5.6.1. Estados Unidos El Tratado de Libre Comercio suscrito con los EEUU en Noviembre del 2006 incluyó capítulos sobre Servicios Transfronterizos, Servicios Financieros y Servicios de Telecomunicaciones. En materia de servicios transfronterizos se negociaron condiciones especiales que le permiten a nacionales de los dos países, adelantar sus actividades sin necesidad de desplazarse físicamente en una amplia gama de casos como son los servicios de “Call Centers”, servicios de consultoría, telemedicina, traducción en línea, servicios de procesamiento de datos, servicios de informática y otros servicios relacionados con software, diseño, entre otros. También se acordó, en materia de servicios profesionales, la creación de un “Grupo de Trabajo sobre Servicios Profesionales” para trabajar con miras a obtener convenios de


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reconocimiento mutuo y la simplificación en los trámites necesarios para la obtención de licencias. Dentro de los sectores que podrá verse beneficiados con lo logros que se alcancen con estas medidas están los de ingeniería, arquitectura, servicios legales y servicios de salud. En materia de reservas, Colombia mantuvo su autonomía regular los contenidos y el acceso a los sectores relacionados con actividades culturales tales como el cine y la televisión. En materia de servicios financieros, el capítulo está llamado a generar una mayor apertura en este sector, con los consecuentes beneficios para los consumidores al tener un mayor número de oferentes, con costos más reducidos y variedad de productos. Así pues, en el futuro cercano podremos contar con una oferta más amplia en materia de seguros al eliminarse las restricciones que pesaban sobre este subsector.

Desde el punto de vista del sector de las telecomunicaciones del TLC con Estados Unidos establece un conjunto de disciplinas encaminadas a propiciar y promover la competencia en el mercado, de tal manera que el consumidor sea el receptor de los beneficios derivados de la apertura en el sector.

5.6.2. Latinoamérica 5.6.2.1. México

Se establecieron disciplinas y normas para asegurar el libre y ágil comercio de servicios en los dos países, luego de la salida de Venezuela. En este acuerdo se ratifican los principios básicos del trato nacional, trato de la nación más favorecida y presencia local no obligatoria. Cubre todos los servicios, a excepción de las funciones gubernamentales. También se excluyen de la aplicación de los principios de este capítulo los servicios aéreos comerciales y los servicios financieros. Se pactaron los procedimientos para adelantar negociaciones tendientes al reconocimiento de títulos y licencias profesionales. En materia de servicios financieros se estableció la posibilidad de fijar instituciones financieras de las otras Partes, condicionadas a los principios de trato nacional y de nación más favorecida, garantizando la libre transferencia de recursos al exterior.


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Sobre la entrada temporal de personas de negocios se fijaron los principios bajo los cuales las solicitudes para ingreso en las categorías de visitantes de negocios, inversionistas y personal intra-compañías. 5.6.2.2. Comunidad Andina

En Junio de 1998, los países miembros de la Comunidad Andina acordaron adoptar un marco general con el fin de establecer un conjunto de principios y normas para la liberalización progresiva del comercio intrasubregional de servicios, con miras a la creación de un Mercado Común Andino de Servicios. Así, nació la Decisión 439 adoptada por la Comisión con el fin de determinar los mecanismos y las oportunidades para eliminar las restricciones impuestas al interior de los países miembros. Allí se adoptó la clasificación por modos prevista en el ACGS y se definió las acciones que podrían ser tomadas por las naciones a fin de restringir el intercambio de servicios en la región. Así se definió que el acuerdo abarcaría:

• La compra, pago o utilización de un servicio. • El acceso a servicios que se ofrezcan al público en general por parte de cada país, y

la utilización de los mismos. • La presencia, incluida la presencia comercial de personas de un país miembro en el

territorio de otro para el suministro de un servicio. Allí también se dispuso, como en los otros acuerdos sobre la materia la posibilidad de que cada país notificase las medidas restrictivas que pretendiera mantener, pero que deberían ser objeto de negociación para efectos de eliminarlas no más tarde del año 2005.

Dichas medidas restrictivas por país fueron incluidas en la Decisión 510 del 2001.

Sin embargo, como se ha visto también en materia de comercio de bienes, los compromisos andinos no siempre son honrados, y en este caso se aplazó la fecha de liberalización absoluta y se conformó un Grupo Ad-Hoc para estudiar las medidas de dichas listas que deberían ser objeto un posterior análisis.

Las decisiones de prórroga de los plazos para adoptar los compromisos de liberalización general previstos en la Decisión 439 han seguido presentándose, siendo el último plazo pactado para el pasado 21 de Agosto, sin que hasta la fecha se conozca el resultado.


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5.6.3. Europa Países EFTA (Asociación Europea de Libre Comercio).

Las negociaciones tenían, como en los otros procesos de liberalización adelantados, el objetivo fundamental de establecer disciplinas que permitieran a las naciones involucradas la eliminación de todo trato discriminatorio en el comercio de servicios (normas, leyes o reglamentos), a través de compromisos claros en materia de transparencia y estabilidad jurídica, base fundamental de los flujos de comercio de servicios a nivel mundial. El resultado fue la obtención de las condiciones necesarias para facilitar de una parte del comercio transfronterizo de servicios con o sin desplazamiento del prestador o consumidor; así como el creación de un alto potencial de intercambio en materia de servicios profesionales, en la medida en que el acuerdo contempla la posibilidad de celebrar convenios de reconocimiento mutuo. En materia de tránsito de personas de negocios (modo 4) se establecieron mecanismos para agilizar el análisis y posterior expedición de las aplicaciones para ingresar en esos países. En telecomunicaciones, los acuerdos obtenidos permiten asegurar la libre competencia en el mercado y los beneficios para el consumidor final en desarrollo de esa mayor oferta de servicios.


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AEXOS 1. Formulario Único de Signos Distintivos 2. Formulario Único de Oposición 3. Formulario Único de Renovación 4. Formulario Único de Correcciones y Modificaciones 5. Formulario Único de Inscripción de afectaciones 6. Formulario Único de Cancelación 7. Formulario Único de Licencias 8. Formulario Único de solicitud de Patente 9. Formulario Único de Depósito de Nombres y Enseñas 10. Formulario Único de Registro de Diseño Industrial 11. Formulario Único de Conversión, División y Fusión de Solicitudes 12. Acuerdo de Confidencialidad. 13. Ejemplo- Péptido aislable del veneno de araña. 14. Ejemplo – Inhalador. 15. Ejemplo - Procedimiento para producir malta fermentada. 16. Ejemplo – Polipéptico de obesidad. 17. Ejemplo – Dispositivo para anestesia. 18. Ejemplo – Cepillo de Dientes. 19. Ejemplo – Radiología Técnica. 20. Ejemplo – Monitoreo Tecnológico.


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21. Ejemplo: Diseminación tecnológica – Boletín Tecnológico 22. Circular Externa 015 de 2007 del Ministerio de Comercio 23. Circular Externa 011 de 2006 del Ministerio de Comercio.


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Anexo o. 1. Formulario Único de Registro de Signos Distintivos


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311

Anexo o. 2. Formulario Único de Oposición


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Anexo o. 3. Formulario Único de Renovación


314

Anexo o. 4. Formulario Único de Correcciones y Modificaciones


315

Anexo o. 5. Formulario Único de Inscripción de Afectaciones


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317

Anexo o. 6. Formulario Único de Cancelación


318

Anexo o. 7. Formulario Único de Licencias


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320

Anexo o. 8. Formulario Único de Solicitud de Patente


321


322

Anexo o. 9. Formulario Único de Solicitud de Patente PCT


323


324

Anexo o. 9. Formulario Único de Depósito de ombres y Enseñas


325


326

Anexo o. 10. Formulario Único de Registro de Diseño Industrial


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Anexo o. 11. Formulario Único de Conversión, División y Fusión de Solicitudes.


328

Anexo o. 12 Acuerdo de Confidencialidad

Entre los suscritos, por una parte __________, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de ___________, ___________, identificado con el pasaporte número ________ de ___________ , actuando en su calidad de Representante de la sociedad _________ (en adelante y para efectos de este acuerdo el “DESTIATARIO”) actualmente en ejercicio de su objeto social, organizada y existente de conformidad con las leyes de________, con domicilio en ________, _______, y por la otra, ____________mayor de edad, domiciliado en la ciudad de ________ identificado con cédula de ciudadanía número _________de ________, quien actúa en calidad de Representante Legal de la sociedad _____________, (en adelante y para efectos de este acuerdo “PROPOETE”) de conformidad con el certificado de existencia y representación expedido por la Cámara, organizada y existente de conformidad con las leyes de _______, con domicilio en ________, (conjuntamente el PROPOETE y el DESTIATARIO serán denominados para los efectos de este acuerdo la(s) “PARTE(S)”) se ha celebrado el siguiente ACUERDO DE COFIDECIALIDAD (en adelante el "ACUERDO"), el cual se regirá por lo dispuesto en las siguientes cláusulas.

COSIDERADO

1. Que el PROPOETE posee una información secreta que tiene un valor comercial para el desarrollo de negocios de importancia, información que quiere presentar al DESTIATARIO. 2- Que el DESTIATARIO está interesado en conocer dicha información para establecer contactos con potenciales clientes que eventualmente participarán en el desarrollo de los negocios. 3. Que las partes han acordado realizar este ACUERDO con el propósito de establecer los términos, condiciones y obligaciones bajo los cuales deberá ser manejada la información que el PROPOETE pondrá en conocimiento o divulgará al DESTIATARIO. En vista de los considerandos anteriores las PARTES del presente ACUERDO se comprometen a lo siguiente:

CLÁUSULAS

PRIMERA: DEFIICIOES: Para los efectos del presente ACUERDO, el siguiente será el sentido que se le da a los términos que a continuación se indican:


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IFORMACIÓ COFIDECIAL incluye sin limitación alguna, todas las descripciones, datos, productos, procesos y operaciones, métodos, fórmulas, know-how y cualquier otra información de naturaleza técnica, económica, financiera y de otra naturaleza perteneciente a las operaciones, estrategias, políticas, y manejo de actividades, programas o sistemas de cómputo, software, códigos fuente o códigos objeto, programas o sistemas de cómputo que revele el PROPOETE al DESTIATARIO con motivo de su relación de negocios, algoritmos, fórmulas, diagramas, planos, procesos, técnicas, diseños, fotografías, registros, compilaciones, información de clientes o interna de los contratantes y, en general, toda aquella información que esté relacionada con programas, inventos, marcas, patentes, nombres comerciales, secretos industriales, y derechos de propiedad industrial o intelectual, licencias y cualquier otra información oral o escrita que revele el PROPOETE al DESTIATARIO dentro del marco de este ACUERDO. Dentro de la IFORMACIÓ COFIDECIAL no se incluirá: (a) aquello que sea del dominio público, por una razón diferente del incumplimiento a la confidencialidad aquí pactada, (b) que esté en posesión del DESTIATARIO y que la haya recibido legítimamente con anterioridad a la celebración de este ACUERDO, o (c) que por orden válida de autoridad competente deba revelarse en tal forma que pase al dominio público. La IFORMACIÓ COFIDECIAL no dejará de serlo cuando deba revelarse a cualquier entidad oficial, nacional o internacional, por orden válida de autoridad competente, sin que pierda su calidad de confidencial y reservada. USUARIO(S) significará(n) cualquier persona que reciba, utilice, distribuya, estudie, organice, y que de cualquier manera tenga acceso a la IFORMACIÓ COFIDECIAL expuesta o entregada por el PROPOETE. SEGUDA: Por medio del presente acuerdo el DESTIATARIO y los USUARIOS se obligan a: a. Mantener la IFORMACIÓ COFIDECIAL en secreto y no divulgarla. b. Usar la IFORMACIÓ COFIDECIAL únicamente con el propósito de evaluar la información y de ninguna manera para utilizar esta información para llevar a cabo un proyecto igual o similar al presentado por el PROPOETE. c. El DESTIATARIO deberá responder frente al PROPOETE por la utilización que de la IFORMACIÓ COFIDECIAL hagan sus empleados, agentes, asesores, consultores y funcionarios. Igualmente, tanto el DESTIATARIO como los USUARIOS se comprometen a no utilizar la IFORMACIÓ COFIDECIAL de ninguna manera que pudiere causar perjuicio directo o indirecto al PROPOETE.


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TERCERA: El PROPOETE no está obligado a revelar al DESTIATARIO ningún otro tipo de IFORMACIÓ COFIDECIAL, salvo aquella IFORMACIÓ COFIDECIAL necesaria para que el DESTIATARIO haga su evaluación del negocio propuesto. La IFORMACIÓ COFIDECIAL no será accesible, copiada, reproducida, distribuida o transmitida por ningún medio conocido o por conocer, en todo o en una parte, sin el previo y escrito consentimiento del PROPOETE. Todas las personas a las cuales les sea comunicada la información, deberán ser informadas de su confidencialidad tanto por parte del DESTIATARIO como de los USUARIOS, y quedarán igualmente vinculadas a este ACUERDO DE COFIDECIALIDAD como si fueren parte del mismo. Adicionalmente, el DESTIATARIO mantendrá una lista de los USUARIOS de la IFORMACIÓ COFIDECIAL, que será entregada al PROPOETE cuando este lo solicite. En este sentido, el DESTIATARIO se compromete a que cualquier USUARIO antes de tener conocimiento de la IFORMACIÓ COFIDECIAL, deberá suscribir un documento en el cual de manera expresa se acoge a todas y cada una de las manifestaciones establecidas en este ACUERDO. CUARTA: Tanto el DESTIATARIO como los USUARIOS reconocen por medio de este ACUERDO DE COFIDECIALIDAD que no gozan de ningún derecho o licencia en relación con el uso de la IFORMACIÓ COFIDECIAL. Así mismo los USUARIOS y el DESTIATARIO se comprometen a que una vez hayan empleado la IFORMACIÓ COFIDECIAL para su evaluación, devolverán al PROPOETE todos los documentos y medios, en originales y copias que hubieren hecho, en los cuales esté contenida la IFORMACIÓ COFIDECIAL. Adicionalmente, se compromete a destruir cualquier documento o medio que contenga IFORMACIÓ COFIDECIAL, incluidos aquellos que se hubieren elaborado con dicha IFORMACIÓ COFIDECIAL, y enviará constancia escrita de la destrucción al PROPOETE. QUITA: El DESTIATARIO así como sus USUARIOS entienden que el presente ACUERDO no pretende crear ninguna relación contractual, ni de ningún otro tipo, ni obligación alguna más allá de los términos del presente ACUERDO. Igualmente, ninguna de las PARTES será responsable frente a la otra de cualquier decisión, obligación, costos, gastos o cambios en las prácticas del negocio, planes, organización, productos, servicios en que la otra PARTE haya incurrido como resultado de este ACUERDO o de cualquier intercambio de IFORMACIÓ COFIDECIAL. SEXTA: Las PARTES se comprometen a conceder reciprocidad, en el evento que cualquiera de las PARTES al amparo del presente ACUERDO, proporcione revele


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o divulgue a la otra PARTE IFORMACIÓ COFIDECIAL, siempre y cuando sea identificada por la PARTE como información de carácter confidencial al momento de ser proporcionada, revelada. SÉPTIMA: En el evento que cualquiera de las PARTES reciba un requerimiento u orden de revelar en todo o en parte la IFORMACIÓ COFIDECIAL en términos de una resolución válida y efectiva de un tribunal o autoridad competente, la PARTE se obliga a comunicar de inmediato a la otra PARTE la existencia, términos y circunstancias de dicho requerimiento; y a efectuar su mejor esfuerzo para que la autoridad judicial o administrativa le dé un tratamiento de confidencialidad a la IFORMACIÓ COFIDECIAL requerida. OCTAVA: SACIÓ POR ICUMPLIMIETO DEL PRESETE ACUERDO Y RESPOSABILIDAD: El incumplimiento del deber de confidencialidad por parte del DESTIATARIO o cualquier USUARIO dará lugar al pago de una multa a favor del PROPOETE equivalente a la suma de ____________________ dólares de los Estados Unidos de orteamérica (__________), así como al pago de indemnizaciones por los daños y perjuicios que guardan relación causal con el incumplimiento. OVEA: El presente ACUERDO tendrá una vigencia de _______ a partir de la fecha de en que las PARTES iniciaron conversaciones para el desarrollo del negocio planteado [O DEFIIR FECHA] , término que será prorrogado por un plazo igual al inicialmente pactado, en caso de que cualquiera de las PARTES no de aviso por escrito a la otra PARTE de su voluntad de darlo por terminado, dentro de los treinta (30) días hábiles anteriores a la fecha de terminación. DÉCIMA: Las obligaciones contenidas en el presente ACUERDO no podrán ser cedidas por cualquiera de las PARTES, sin el previo consentimiento por escrito de la otra PARTE. DÉCIMA PRIMERA: Para todos los efectos legales, el presente ACUERDO hace parte integral de los respectivos contratos de trabajo, y de servicios suscritos por el DESTIATARIO y por los USUARIOS. DÉCIMA SEGUDA: Este ACUERDO, así como las obligaciones entre las PARTES será regido e interpretado de acuerdo con las leyes de Colombia. E FE DE LO CUAL, las partes firman el presente ACUERDO en dos ejemplares, el día _____ del mes de _________ del año _______ Por el DESTIATARIO Por el PROPOETE


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_____________________________ _____________________________ C.C. C.C. Representante Legal Representante Legal


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Anexo o. 13 Ejemplo Péptido aislable del veneno de araña. 1. Un péptido sustancialmente purificado e insecticidamente efectivo aislable del veneno de la araña Diguetia o unas de sus sales agrícola u hortícolamente aceptables. 2. El péptido de la reivindicación 1 caracterizado en que el veneno de la araña es de la Diguetia Canities. 3. El péptido insecticidamente efectivo de acuerdo con la reivindicación 1 caracterizado por un peso molecular de alrededor de 6371 a 6397 daltones determinados mediante espectrometría de masa y movimiento con un pico sencillo en cromatografía liquida en fase reversa de alto desempeño y sus sales agrícola y hortícolamente aceptables. 9. Una secuencia de DA sustancialmente aislada caracterizada por una secuencia de DA que codifica un péptido insecticidamente efectivo sustancialmente aislable del veneno de la araña diguetia. 14. Un péptido caracterizado por una secuencia de DA que codifica un péptido insecticidamente efectivo aislable del veneno de la araña diguetia, caracterizado en que el vector es capaz de efectuar la expresión de la dicha secuencia de codificación en celulas transformadas 26. Una planta transgénica caracterizada por una secuencia de DA que codifica un péptido efectivo insecticidamente sustancial aislable del veneno de la araña diguetia introducida dentro de una línea de germen de la dicha planta o un ancestro de dicha planta, en forma tal que la característica de expresión de la dicha secuencia de DA es heredada por subsecuentes generaciones de dicha planta a través de propagación sexual o asexual. 40. Un método para producir un péptido insecticidamente efectivo caracterizado por: (a) cultivar células huéspedes recombinantes caracterizadas en que un vector de expresión recombinante transformado o transferido en dichas células huéspedes tiene una secuencia de DA que codifica un péptido insecticidamente efectivo sustancialmente aislable del veneno de la araña Diguetia caracterizado en que el vector es capaz de efectuar la expresión de dicha secuencia de codificación en células transformadas.


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Anexo o. 14 Ejemplo - Inhalador

Un inhalador para la introducción de una cantidad dosificada de cuerpos sólidos, especialmente de sustancias sólidas o mezclas de sustancias farmacéuticamente eficaces, preferentemente en forma de polvo, en una corriente de aire aspirada por un usuario, la cual luego de la introducción de los cuerpos sólidos como mezcla de cuerpo sólido y aire llega a las vías respiratorias del usuario, del tipo que comprende una entrada de aire para el aire aspirado, con un conducto de aire, que comunica la entrada de aire con una salida o bien con una boquilla, con un depósito para los cuerpos sólidos, y con una clavija de dosificación, la cual con ayuda de una muesca de dosificación prevista en ella determina la cantidad de cuerpos sólidos y los introduce en la corriente de aire, caracterizado porque, la clavija de dosificación sobresale por una abertura del deposito en dirección a su eje longitudinal en el deposito, y siendo depósito y la clavija de dosificación movibles de tal manera relativamente recíprocamente en dirección al eje longitudinal de la clavija de dosificación de la clavija de dosificación en una primera posición relativa, se encuentra en el depósito y, en una segunda posición relativa, en el conducto de aire


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Anexo o. 15 Ejemplo - Procedimiento para producir malta fermantada

Procedimiento para producir una bebida de malta fermentada a partir de mosto de cerveza incluyendo las etapas de hervir el mosto de cerveza para esterilizarlo y coagular los subproductos indeseables presentes, enfriar dicho mosto de cerveza y eliminar los materiales coagulados y agregar levadura para fermentar el mosto de cerveza; caracterizado por agregar al mosto de cerveza mientras esta a una temperatura esencialmente de ebullición una composición que comprende de 5 a 100 partes en peso de una sal ditionita de metal alcalino soluble en agua, por parte en peso de una sal de zinc, soluble en agua, en una cantidad tal que la concentración de ion zinc final en el mosto de cerveza es de por lo menos 0.15 partes por millón en peso.


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Anexo o. 16 Ejemplo - Polipéptido de obesidad

1. Un polipéptido de obesidad (ob) que tiene aproximadamente 145 a aproximadamente 167 aminoácidos, capaces de modular el peso corporal en un animal, o variantes alélicas o análogas, incluidos fragmentos, del mismo que tienen la misma actividad biológica. 2. Un polipéptido de ob de la reivindicación 1, que comprende la secuencia de aminoácidos de seq id no. 2,4,5 o 6, o variantes alélicas o análogos, incluidos fragmentos del mismo. 3. un fragmento inmunogénico de un polipéptido de ob de acuerdo con las reivindicaciones 1 o 2. figura 1


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Anexo o. 17 Ejemplo - Dispositivo para anestesia

Un dispositivo para anestesia caracterizado por incluir un conducto de exaltación, una cámara de absorción de dióxido de carbono a la cual esta conectado dicho conducto, una cámara evaporada seca conectada a dicha cámara de absorción para recibir gases desde la misma, una bolsa de respiración conectada a dicha cámara evaporadora seca para recibir gases que pasan a través de la misma, un conducto de inhalación que se extiende desde el interior de dicha bolsa de respiración.


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Anexo o. 18 Ejemplo - Cepillo de dientes Un cepillo de dientes que exhibe características de limpieza superiores del margen interproximal y gingival, caracterizado porque comprende: (a) un miembro de mango o empuñadura, alargado; (b) un miembro de cabeza o parte superior conectado a un extremo del miembro de mango o empuñadura, comprendido de una porción de "punta" alejada con respecto al mango o empuñadura, y una porción de "talón" próxima al mango o empuñadura; (c) una multiplicidad de cerdas que se extienden desde la porción del talón, los extremos alejados de las cerdas forman una configuración cóncava, alineada longitudinalmente; y (d) una multiplicidad de cerdas que se extienden desde la porción de la punta, en donde las cerdas que se extienden desde la porción de la punta de la cabeza o parte superior, son al menos tan altas como la altura general de la cerdas que se extienden desde la porción del talón, cuando se observa desde un lado, en donde la vista de perfil lateral de los extremos alejados de las cerdas, que se extienden desde la porción de la punta, forman una superficie generalmente lineal la cual forma un ángulo relativo con respecto al plano general de las cerdas, que se extiende desde la porción del talón desde aproximadamente 0 grados hasta en forma aproximada 45 grados, que declina desde el borde de la porción de la punta alejada con respecto a la porción del talón, hasta el borde la porción de la punta el cual está próximo a la porción del talón.


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Anexo o. 19 Ejemplo - Radiografía Técnica

METODOLOGÍA Y ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA 1. Describir el tema de interés en pocas palabras con el fin de que se entienda

claramente el objeto de la búsqueda. 2. Identificar conceptos inequívocos. Las bases de datos con las que dispone la

Superintendencia de Industria y Comercio emplean el idioma inglés; así mismo, se debe tener en cuenta que en este idioma muchas veces existen expresiones que son resumidas en una sola palabra.

3. Convertir los conceptos en una combinación de palabras clave o sinónimos que serán empleados en una búsqueda por título o resumen cuando sea el caso.

4. Analizar en la parte bibliográfica de las patentes encontradas si ellas son de interés, ello se logra observando los títulos recuperados o los resúmenes disponibles.

5. Estudiar los símbolos de la Clasificación Internacional de Patentes (IPC) para determinar cuáles de ellos se repiten con mayor frecuencia (pequeña comparación estadística). Esta clasificación agrupa por códigos alfanuméricos los diferentes sectores de la tecnología.

6. Consultar las clasificaciones relacionadas en el paso anterior con las fuentes correspondientes (IPC), así se determinará su relevancia con el tema determinado.

7. Se realiza la búsqueda nuevamente por el símbolo de clasificación más relevante; si los documentos a ser evaluados son muy numerosos se puede emplear una búsqueda combinada de las clasificaciones con las palabras que definen a la invención de la mejor manera, de igual forma, si la clasificación encontrada sigue siendo general, la búsqueda combinada de símbolos de clasificación con palabras claves será el camino a seguir.

8. Hacer una breve descripción de los documentos relevantes. 9. Adjuntar las solicitudes o patentes encontradas PRESETACIÓ DEL TEMA Una persona desea conocer en el campo de las patentes en los últimos cinco años que clase de herramientas manuales como pueden ser las llaves inglesas se han diseñado. 1 Definición del tema de interés: El objeto de la búsqueda en este caso es obtener información acerca de llaves inglesas. Los conceptos inequívocos son llave e inglesa


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2 Combinación de palabras claves: Las combinaciones de palabras claves a utilizar en una búsqueda por título o resumen son “wrench” (llave inglesa). 3 Análisis de la parte bibliográfica: Con “wrench” se obtuvieron 1600 documentos para el período de interés, descartando documentos inaccesibles y familias de patentes se tienen 168 registros 4 Estudio de los símbolos de clasificación: Estudiando los símbolos de clasificación de las 168 patentes encontradas se tiene que la B25B 13/00 se repite en 113 de los 168 registros, la designación IPC B25B 13/10 se encuentra presente en 37 documentos y la IPC B25B 13/44 está en los 18 restantes. 5 Identificación de la clasificación internacional: Constatando las clasificaciones IPC encontradas en las respectivas fuentes tenemos: B25B 13/00: Llaves de tubo; Llaves inglesas B25B 13/10: ...con mandíbulas regulables. B25B 13/44: ... de tipo mandril Por una simple inspección de los significados de las IPC con el tema propuesto se tiene que el símbolo relevante es:. 6 Búsqueda por clasificación relevante: Buscando por la clasificación B25B 13/00 se encontraron 1289 documentos. De los resultados se evalúan los últimos cinco años que son el período de interés; y como resultado para la búsqueda por los símbolos de clasificación se obtienen 390 documentos de patente, combinando la búsqueda con la palabra “wrench” y descartando familias de patentes y registros que no se encuentran disponibles se tiene como resultado final 5 documentos de patente, 3 son norteamericanos, 1 es una solicitud de patente vía PCT y 1 corresponde a una solicitud europea. 7 Breve descripción de las patentes más relevantes La solicitud de patente norteamericana US 20030041383 “Estructura para llave inglesa”, tiene como objeto proporcionar una estructura para llave inglesa que puede ser empleada para atraer una pieza de trabajo pequeña situada en un espacio de acceso difícil o estrecho, permitiéndole al operario realizar su tarea en este tipo de condiciones. La herramienta comprende un cuerpo principal y una barra telescópica magnética. El cuerpo de la herramienta posee un primer extremo en donde reside un cabezal manejador y un segundo extremo en donde se encuentra una bancada receptora. A su vez el cabezal manejador está provisto con un espacio de alojamiento que define una cámara receptora. La bancada receptora también tiene un espacio de almacenamiento dentro de ella. La barra telescópica está asegurada en la bancada receptora de la llave inglesa e incluye un tubo exterior asegurado en el espacio de almacenamiento de la bancada receptora. La barra también incluye un tubo interior que es retráctil y se encuentra montado en el tubo exterior; un segundo tubo interior se encuentra montado de manera retráctil en el primer tubo exterior, igualmente se dispone de un bloqueo magnético el cual se aloja en la parte más distante del segundo tubo interior.


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El cabezal manejador recibe una pieza de trabajo hecha de un material metálico y que puede ser un tornillo, tuerca o algo similar, así el cuerpo principal de la herramienta puede cooperar con el cabezal para mover la pieza. La solicitud de patente norteamericana US 2002162422 “Llave inglesa con un espacio de trabajo de 360 °” tiene como objeto proporcionar una llave inglesa con una superficie de trabajo continua de 360°. La llave inglesa comprende un mango que tiene una primera apertura formada por dos mandíbulas que se encuentran espaciadas y un mecanismo de trinquete que tiene una segunda abertura para recibir una porción del miembro que va a ser apretado y un juego de dientes externos. El mecanismo de trinquete es conectado al mango y tiene una libertad de movimiento de 360 ° de rotación sobre su eje. La llave inglesa también posee un mecanismo de bloqueo y un brazo posicionador para mover el mecanismo de bloqueo entre una primera posición donde permite que el bloqueo engrane los dientes externos del trinquete y una segunda posición donde el mecanismo de bloqueo es desengranado de los dientes externos del mecanismo de trinquete. El brazo posicionador tiene una clavija para engranar una superficie de un miembro que va a ser apretado durante la operación de giro de la llave. El brazo posicionador puede ser operado de forma manual a una posición de liberación donde la clavija desengrana de la superficie del miembro de manera tal que la llave inglesa puede ser retirada del miembro que ha sido apretado o aflojado independientemente de la posición del trinquete. La patente norteamericana US6298754, se refiere a una llave inglesa que incluye un mango de herramienta alargado. En un primer extremo de la herramienta se encuentra una parte inclinada con un patrón en un extremo del eje principal de la herramienta y emergiendo del extremo de la parte inclinada, existe una prolongación en forma de garfio que se encuentra en dirección perpendicular al eje principal, este garfio engrana operativamente una clavija en el dispositivo que vaya a ser trabajado por la pieza. En el otro extremo de la herramienta se encuentran dos mandíbulas construidas y dispuestas para permitir un movimiento ajustable hasta un tope determinado en la dirección longitudinal del eje principal de la herramienta con el fin de engranar una pieza determinada para ser trabajada. El rango de movimiento de las mandíbulas incluye una posición en la cual son fijadas para recibir un elemento de apalancamiento y obtener un efecto incrementado de palanca. Las mandíbulas de la llave inglesa abren en una dirección opuesta a la dirección en la cual el garfio de la parte inclinada se proyecta con el fin de soportar el incremento del torque en la parte inclinada de la herramienta. La solicitud de patente vía PCT WO 0027594, presenta una llave inglesa multitamaño con una acción reversible de trinquete. La llave inglesa tiene dos extremos terminales abiertos con los cuales se pueden engranar tuercas o tornillos que tengan diámetros diferentes, esta llave ofrece acción de trinquete y permite rodear los vértices de las cabezas poligonales de los tornillos. La herramienta presenta un mango elongado que termina a cada lado con un cabezal abierto que


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tiene dos mandíbulas, a diferencia de la configuración conocida del arte técnico, las mandíbulas poseen tres características, ninguna de las cuales funciona en exclusión de las otras. Una característica es que la superficie interior de la mandíbula brinda un efecto de torque en la acción de apretado lo que evita que los ángulos de la pieza de trabajo se deformen. Una mandíbula de cada cabeza es escalonada y la mandíbula opuesta de la misma cabeza es especialmente curvada de manera que se asegure que el torque es aplicado mayormente por el lado plano del cabezal de sujetación. Cada escalón formado en cada una de las mandíbulas es tomado por la superficie interior de la mandíbula opuesta correspondiendo a un tamaño determinado de la pieza de trabajo. Los ángulos de los escalones son tales que sólo una cara plana del cabezal engrana en la superficie de contacto, por lo tanto, esta llave inglesa no solamente funciona con tornillos o tuercas en perfectas condiciones sino con aquellos elementos de trabajo que han sufrido distorsión por causa del abuso o una defectuosa operación de apretado. La solicitud de patente EP 0942805, suministra una llave inglesa especialmente concebida para apretar o desapretar juntas mecánicas empleadas en tuberías de gas, tuberías de agua fría o caliente y en general toda clase de tuberías hidráulicas. La llave inglesa de la presente solicitud comprende una mandíbula fija y otra que es movible y están fijas al cuerpo de la llave formando, las mandíbulas tiene la forma de una “V” dentro de la cual se va a fijar la pieza de trabajo. La mandíbula fija se encuentra en el extremo superior de la llave y se puede rotar por lo menos parcialmente hacia la mandíbula movible a través de un resorte. Una tuerca de ajustable por medio de rotación se localiza en la parte longitudinal central de la llave, también se proporciona una barra con rosca sobre la cual gira la tuerca ajustable para llegar a un determinado tamaño de la pieza de trabajo. La mandíbula movible se puede desplazar hacia atrás o hacia delante a través de un canal guía donde se encuentra la barra enroscada, el canal guía está localizado en un puerto longitudinal sobre el cuerpo de la herramienta. El resorte se encuentra conectado entre la mandíbula movible y la barra ajustadora por lo que la fuerza hecha sobre el resorte es constante lo que asegura de manera maximizada la pieza de trabajo. El cuerpo de la herramienta es preferiblemente de construcción hueca ya que dentro de la cavidad debe encontrarse la barra ajustadora y los resortes que permitirán que la mandíbula movible pueda desplazarse hacia la fija. Este arreglo permite una forma compacta a la vez que protege a la pieza de un posible daño por mal uso o golpes fuertes. 8. Se adjuntan documentos completos de las patentes mencionadas.


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Anexo o. 20 Ejemplo - Monitoreo Tecnológico

METODOLOGÍA Y ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA

Metodología a seguir:

1. Describir el tema de interés en pocas palabras con el fin de que se entienda claramente el objeto de la búsqueda.

2. Identificar conceptos inequívocos. Las bases de datos con las que dispone la Superintendencia de Industria y Comercio emplean el idioma inglés; así mismo, se debe tener en cuenta que en este idioma muchas veces existen expresiones que son resumidas en una sola palabra.

3. Convertir los conceptos en una combinación de palabras clave o sinónimos que serán empleados en una búsqueda por título o resumen cuando sea el caso.

4. Analizar en la parte bibliográfica de las patentes encontradas si ellas son de interés, ello se logra observando los títulos recuperados o los resúmenes disponibles.

5. Estudiar los símbolos de la Clasificación Internacional de Patentes (IPC) para determinar cuáles de ellos se repiten con mayor frecuencia (pequeña comparación estadística). Esta clasificación agrupa por códigos alfanuméricos los diferentes sectores de la tecnología.

6. Consultar las clasificaciones relacionadas en el paso anterior con las fuentes correspondientes (IPC), así se determinará su relevancia con el tema determinado.

7. Se realiza la búsqueda nuevamente por el símbolo de clasificación más cercano al objeto; si los documentos a ser evaluados son muy numerosos se puede emplear una búsqueda combinada de las clasificaciones con las palabras que definen a la invención de la mejor manera, de igual forma, si la clasificación encontrada sigue siendo general, la búsqueda combinada de símbolos de clasificación con palabras claves será el camino a seguir.

8. Hacer un análisis de las diferentes tecnologías empleadas en las patentes para observar su evolución durante el período determinado.

9. Adjuntar las solicitudes o patentes encontradas

PRESETACIÓ DEL TEMA

Una persona desea conocer cómo ha evolucionado la tecnología en el campo del tratamiento de las fibras celulósicas con agentes químicos para evitar el fenómeno


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conocido como fibrilación o vellosidad en las fibras. El período de interés son los últimos 20 años.

1. Definición del tema de interés: El objeto de la búsqueda en este caso es obtener información acerca de procesos de tratamiento de fibras celulósicas con agentes químicos para evitar la fibrilación.

2. Identificación de conceptos inequívocos: Los conceptos inequívocos son celulosa, fibras, tratamiento, fibrilación, agente, químico.

3. Combinación de palabras claves: Las combinaciones de palabras claves a utilizar en una búsqueda por título o resumen son “treating”, “fibres”, “cellulose”, “chemistry”, “agent” y “fibrillation. Se trabaja con términos en inglés debido a que la consulta se realiza en bases internacionales que se encuentran en dicho idioma.

4. Análisis de la parte bibliográfica: Con la combinación de “treatring”, “cellulose”, “agent”, “fibrillation” se obtuvieron 2 registros, con la combinación “treatring”, “cellulose”, “agent”, “fibre” se obtuvieron 132, para un total de 134. Ya que el período de interés son 20 años y descartando las familias de patentes los resultados obtenidos se restringen a 16 documentos. Al confrontar títulos y resúmenes se encontró que 12 documentos involucraban procesos de tratamiento de fibras celulósicas con agentes químicos para evitar la fibrilación.

5. Estudio de los símbolos de clasificación: Estudiando los símbolos de clasificación de las quince patentes encontradas se tiene que la IPC D06M 11/00 se repite en cuatro de los doce registros; la designación IPC D06M 13/00 en los ocho restantes..

6. Identificación de la clasificación internacional: Constatando las clasificaciones IPC encontradas en las respectivas fuentes tenemos:

D06M 13/00: Tratamiento de fibras, hilos, hilados, tejidos o artículos fibrosos hechos de estas materias con compuestos orgánicos no macromoleculares.

D06M 11/00: Tratamiento de fibras, hilos, hilados, tejidos o artículos fibrosos hechos de estas materias con sustancias inorgánicas o sus complejos.

Las dos clasificaciones tienen una directa relación con el tema objetos de este monitoreo.

7. Búsqueda por clasificación:

D06M 13/00 y D06M 11/00 con las palabras claves arrojaron los siguientes documentos


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Patente US 4246221 (1981) Solicitud de patente PCT WO 9207124 (1992) Patente EP 0538977 (1993) Solicitud de patente PCT WO 9409191 (1994) Patente Española ES 2142167 (1999)

8. Análisis de la evolución tecnológica basado en los diferentes registros encontrados: La celulosa es un polisacárido y es el principal componente de la membrana celular de las plantas. Técnicamente se da el nombre de celulosa a las fibras blancas que se obtienen cuando se somete la materia vegetal a tratamientos de purificación mediante los cuales se extraen totalmente los demás componentes de la planta. Se da el nombre de celulosas químicas a las celulosas que se emplean en la fabricación de derivados celulósicos y productos de celulosa regenerada, que constan casi exclusivamente de pulpas de madera y algodones químicos. A partir de las celulosas químicas se pueden obtener diversos derivados celulósicos como la nitrocelulosa, la celulosa etílica y el acetato de celulosa. Éstos derivados son productos químicos importantes en muchas industrias, por ejemplo las de lacas, textiles y plásticos.

En años recientes, ha adquirido volumen industrial la producción de nuevos derivados celulósicos solubles en agua o en soluciones acuosas de álcalis, que están teniendo creciente aplicación en la parte de acabado y aprestos de la industria textil. Desde hace bastante tiempo se ha propuesto fabricar fibras textiles a partir de la celulosa. El rayón y el acetato son tipos de textiles empleados principalmente en la fabricación de tropa de mujer, cortinajes, tapicería y es combinado con lana en alfombras y tapetes. Es sabido que la fibra de celulosa puede ser hecha mediante la extrusión en un baño coagulante de una solución de celulosa disuelta en un solvente tal como un -óxido de amina terciaria. La solución resultante es extrusionada a través de una matriz adecuada, obteniéndose filamentos, que son coagulados, lavados en agua para extraer el solvente y secados. Los filamentos son por lo general recortados en longitudes cortas en alguna etapa de la coagulación de modo de formar fibras que sirvan como materia prima; el anterior proceso recibe la denominación de hilado por solvente o fibras celulósicas de la clase Lyocell.

Los inconvenientes de los anteriores procesos son que la fibra puede presentar una tendencia a la fibrilación, es decir, la estructura de la fibra se descompone en la dirección longitudinal de modo tal que las finas fibrillas llegan a desprenderse parcialmente de la fibra, confiriendo un aspecto velludo e indeseable a las fibras y telas que las contienen.


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En los años ochenta se impuso un único procedimiento para la fabricación de una fibra celulósica de la clase Lyocell, en la patente US4246221 , se presenta un procedimiento mejorado para la producción de soluciones que contenían celulosa disuelta en un disolvente de -óxido de amina terciaria y agua, en donde se conforma la solución por extrusión o hilatura en aire para formar la película o filamento, luego se estiraba en el medio para mejorar propiedades físicas y finalmente se precipitaba la celulosa. La solución que salía de la boquilla conformadora se extraía de su punto de salida a una velocidad mayor con el fin de estirar y reducir el espesor. La cantidad de estirado se definía por la relación de estirado por hilatura que es la velocidad lineal del artículo precipitado dividido por la velocidad lineal de la solución que salía de la boquilla; en dicho procedimiento se obtenían los mejores resultados cuando la mezcla introducida en el extrusor contenía de 10 a 40% en peso de celulosa, de 0 a 20% en peso de agua y de 90 a 50% en peso de -óxido de amina terciaria. Las temperaturas preferidas son de 90 a 140° C.

Sin embargo, la utilidad de las estructuras superficiales ( por ejemplo, los tejidos fabricados a partir de las fibras mencionadas) se veía considerablemente limitada debido a la marcada tendencia de estas fibras a fibrilarse en mojado; un tejido fabricado a base de estas fibras y teñido, perdía en grado considerable intensidad de color a lo largo de varios lavados. Hay que añadir el hecho de que en los pliegues de roce y de las arrugas se formaban pliegues de color claro. Además en el teñido de las fibras en forma de cabos podía tener lugar una formación de franjas, y en los géneros textiles, debido al rozamiento en seco se presentaban formaciones de bolitas fenómeno que se conoce como frisado.

Por ello surgieron procedimientos para el tratamiento de fibras del tipo Lyocell con reducida tendencia a la fibrilación y al frisado con el empleo de diversos agentes químicos textiles, por ejemplo la solicitud WO 9207124 , describía un método para reducir la fibrilación que se caracterizaba por incluir el paso de la puesta en contacto de la fibra con un polímero lineal flexible que tiene grupos funcionales terminales y un agente reticulante que reaccionaba con la celulosa y con los grupos funcionales. El agente reticulante era de bajo formaldehído y consistía en una resina de -metilol; otro ejemplo de agente reticulante podía ser la melanina. Éstos agentes se empleaban por lo general con un catalizador ácido tal como el ácido acético. El polímero lineal flexible era preferiblemente de carácter alifático y cuyos grupos funcionales terminales podían ser grupos hidroxilo tales como el polipropilénglicol o el polietilénglicol; una vez que este polímero reaccionaba debía ser capaz de proveer a través de sus grupos funcionales una cadena lineal correspondiente a la columna del polímero que contiene en promedio 5 a 150 átomos.


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El agente reticulante, el polímero lineal y el catalizador eran puestos en contacto con la fibra en solución acuosa; las maneras de puesta en contacto podían ser variadas desde tampones hasta baños de tratamiento, la fibra no debía tener más de 50% en contenido de humedad después de haber entrado en contacto con la solución.

Después del tratamiento con el agente reticulante y el polímero lineal flexible, la fibra era calentada con el fin de fijar y curar el agente reticulante. La ventaja del método de esta invención era que se aplicaba a la fibra húmeda por lo que la protección contra la fibrilación podía ser provista en una etapa temprana y clases de tela como tejido de punto eran sometidas a severos tratamientos mecánicos sin una excesiva fibrilación.

Otro ejemplo de tratamiento del tipo de fibras Lyocell para evitar la fibrilación al ser puesta en contacto con un agente auxiliar textil es la patente europea EP0538977 , en esta patente se trataba una fibra hilada con disolvente por medio de un reactivo químico incoloro que poseía de dos a seis grupos funcionales reactivos con la celulosa bajo condiciones alcalinas, este tratamiento tenía como ventaja que no se afectaba el color de la fibra, por ello el material tratado era adecuado para teñirse por cualquier manera conocida. El reactivo químico contenía un anillo con por lo menos tres grupos funcionales reactivos, los tipos preferidos eran los grupos diclorotriazinilo, tricloropirimidilo o dicloropiridazinolilo. Este reactivo se aplicaba a la fibra en forma de solución acuosa. Los pasos en el procedimiento de esta patente eran básicamente disolver la celulosa en un disolvente para formar una solución, donde el disolvente era miscible con el agua, se extruía la solución a través de una boquilla para formar un precursor de fibra, luego se hacía pasar el precursor a través de un baño de agua que retiraba el disolvente, para después formar la fibra y finalmente secarla.

Los grupos funcionales del reactivo químico podían reaccionar con celulosa a temperatura ambiente, pero generalmente era preferible aplicar calor para introducir cambios en la velocidad de reacción. Preferiblemente la fibra humedecida se trataba con vapor de agua a baja presión, a una temperatura entre 100 a 110 ° C y un tiempo de tratamiento de 4 a 20 segundos; por otra parte los grupos funcionales tenían reactividades diferentes lo cual hacía que bajo determinadas condiciones sólo uno de los grupos funcionales reaccionara durante la fase de tratamiento, y el grupo o grupos funcionales restantes reaccionaran posteriormente por la aplicación de calor o durante el tratamiento con vapor de agua.

De otra parte también tenemos la solicitud de patente WO 9409191 , en la que se indicaba un tratamiento para fibras Lyocell, éste empleaba un agente químico


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textil que contenía grupos funcionales reactivos con la celulosa de la clase que consistía en dobles enlaces carbono-carbono electrófilos y precursores de los mismos y anillos heterocíclicos electrófilos de tres miembros y precursores de los mismos. Los dobles enlaces carbono estaban activados hacia la adición de un nucleófilo y polarizados por la sustitución con al menos un grupo que retiraba electrones. La celulosa contenía grupos hidroxilo que reaccionaban con los dobles enlaces carbono electrófilos en el reactivo químico mediante adición de Michael que formaban grupos éter. Ejemplos de grupos adecuados que retiran electrones incluían a los grupos carbonilo. Precursores de dobles enlaces carbono incluían grupos beta-sulfatoetil-sulfona y beta-cloroetil-sulfona. Los enlaces en el reactivo químico eran resistentes a la hidrólisis química por lo que se preferían los reactivos químicos en los que los grupos funcionales eran del tipo acrilamido. Se encontraba que cuando la fibra de celulosa hilada con disolvente se trataba con reactivos de poliazina halogenada, la reducción en la tendencia a la fibrilación tendía a perderse cuando la tela que contenía la fibra tratada se desengrasaba y se lavaba. Tales reactivos reaccionaban con celulosa para formar una multiplicidad de grupos éster aromático / alifático que eran los responsables de la hidrólisis química durante el procesamiento y el lavado de telas.

Pero la utilización de estos diversos agentes textiles mostrados en las anteriores patentes no impedían la formación de pliegues de roce en el teñido, ni tampoco cumplían las regulaciones ambientales ya que por ejemplo al utilizar compuestos de metilol se producían altos niveles de formaldehído con la consecuente contaminación de los puestos de trabajo.

Por ello en la patente EP 0904444 , se desarrolla un procedimiento para el tratamiento de fibras celulósicas que emplea un agente químico textil del tipo de las triazinas. Las fibras son puestas en contacto en medio alcalino y preferiblemente, antes de ser teñidas. Con la aplicación de este agente textil se mejora notablemente la fibrilación en la fibra, se reduce el efecto de frisado y se previene la aparición de zonas blanqueadas por el roce en el tejido textil sin afectar de manera dramática el medio ambiente. El procedimiento básicamente es el siguiente: Se preparan fibras celulósicas de la clase Lyocell formando una tela textil, luego la tela es impregnada con una relación de 1:20 con un 6% de colorante reactivo por espacio de 10 minutos a 40° C, a continuación y durante un período de tiempo de 20 minutos son añadidos en porciones 50g/l de a2SO4 y 5g7l de a2CO3, y se efectúa un calentamiento hasta 60° C. Tras haber ocurrido otros 15 minutos son añadidos 0,25 ml/ de aOH y se prosigue el teñido por espacio de otros 20 minutos. A continuación se efectúa enjuague en caliente, el pH se lleva a 5,5 con ácido acético; luego es añadido un 3% en peso de la triazina; al término de diez minutos tiene lugar un incremento de la temperatura hasta 40° C y después de otros 10 minutos


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se aumenta la concentración de a2CO3 hasta 5 g/l y se calienta hasta 80° C. Tras 15 minutos se procede finalmente al enjuague en frío y en caliente.

9. Se adjuntan documentos completos de las patentes mencionadas.


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Anexo o. 21 Diseminación tecnológica – Boletín Tecnológico

BOLETÍ SOBRE COSERVACIÓ DE LA LECHE O PREPARADOS A BASE DE LECHE

o DE PUBLICACIÓ

SOLICITATE PAÍS DE ORIGE

COTEIDO TÉCICO

Conservación por calentamiento

US2002170440 Kohama Masami JP

Se propone un equipo pasterizador ahorrador de agua y energía capaz de mantener un patrón de distribución estable de temperatura aún cuando la transferencia sea interrumpida durante la operación, el equipo permite trabajar con altas temperaturas pero presenta un punto de operación óptimo a más o menos 75 ° C.

WO02089591 Moo technologies IC.

US

La invención propone un método para calentar un producto lácteo a una temperatura de pasterización elevada y a una presión reducida por una cantidad de tiempo suficiente para separar el líquido y obtener un concentrado intermedio sólido. Luego se mezcla una cantidad de crema con este producto intermedio para obtener un líquido condensado que posee una cantidad preseleccionada de grasa y con el cual se puede obtener una bebida


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reconstituyente de leche.

WO02069724 Tetra Laval Holdings

CH

La invención propone un método para pretratar leche después que ésta ha sido microfiltrada. Los pasos son calentar la leche cruda para separarla en una fracción de crema y un desnatado, la leche que contiene la fracción descremada es obligada a permanecer en un recipiente abierto a 55° por un tiempo aproximado de dos minutos antes de ser llevada a la operación de microfiltración.

Conservación por congelación o refrigeración

EP1238589 Boc Group PLC GB

Se propone un método para formar un producto alimenticio que contiene una emulsión, el método comprende poner en contacto el producto líquido, una vez éste ha pasado por un spray, con una sustancia criogénica como puede ser el nitrógeno.

GB2372554 Fabdec Ltd GB

La invención propone un método para enfriar leche en un proceso de multietapa, ésta es transportada por bombas hacia dos etapas de enfriamiento con intercambiadores de calor, ambas etapas de enfriamiento tienen un


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componente de refrigeración compartido, además se proveen válvulas solenoides que pueden controlar directamente el enfriamiento en uno o ambos circuitos a la vez.

EP1197930 Samsung Kwangju Electronics CO

KR

Se propone una máquina expendedora de helado en crema la cual previene la perdida de aire frío cuando la máquina no esta dispensando helado, esto se logra proporcionando un dispositivo que es capaz de cerrar o abrir a voluntad el pasaje guía de la máquina.

Por irradiación, p. ej. por microondas

US2002170439 Stork Food & Dairy Systems B V (US)

US Un aparato para preservar productos alimenticios en un campo de impulsos eléctricos que comprende una cámara de tratamiento que tiene un a entrada para los productos alimenticios a ser tratados y una salida para los alimentos tratados y tiene un área efectiva de circulación teniendo rincones redondeados. La cámara de tratamiento además comprende por lo menos un primer electrodo y por lo menos un segundo electrodo que están


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dispuestos en cada conducto en el que las líneas de campo del campo eléctrico corren paralelamente una de otra. En el método para preservar productos alimenticios en un campo de impulsos eléctricos, la dirección de dicho impulso eléctrico en impulsos sucesivos es rotado directo 90°

US 2002096648 Henzler Hans-Jurgen (DE); Schmitt Franz (DE); Beckers Erhard(DE); Gunther isabell (DE); Kaiser Klaus (DE); Kauling Jorg (DE); Quest Stefan (DE)

DE Se describe un reactor para irradiar la luz ultravioleta en un medio de reacción fluido. El reactor consiste de por lo menos un bastidor que protege una cavidad tubular , con una fuente de radiación para generar luz ultravioleta y una cámara que junto con el bastidor forman una cámara de irradiación, la cual es conectada por lo menos con una entrada y una salida para el medio de reacción y es atravesado por el medio de reacción en dirección longitudinal del tubo, la cámara de irradiación está equipada con medios para generar una corriente radial adicional del medio de reacción.


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US 2002040643 Ware Gerald J (US)

US Un aparato de desecación y método para proporcionar condiciones de secado variable permitiendo que el material desecado mantenga sustancialmente sus características naturales superiores a la rehidratación como es que tiene bajo contenido microbiano. El método proporciona un proceso de someter el material a ultrasonido y corriente de agua caliente o gas por un periodo definido de tiempo. La frecuencia ultrasónica, temperatura, corriente de aire y tiempo de exposición pueden ser variadas para producir las condiciones de secado mas eficientes del material a ser secado. El aparato tiene una pluralidad de cámaras de secado con ductos de entrada y salida de aire caliente o gas y emisor ultrasónico. El material pasa a través de cada camara a una rata pre-determinada en una correa transportadora perforada en un desarrollo de la invención. Opcionalmente, el material puede ser


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colocado en un lecho desecado o un substrato que comprenda un número de esferas.

Por adición de agentes de conservación

WO 0218442 Probi AB (SE) SE La invención se refiere aun método para estabilizar inmunoglobulinas en una solución que tenga un pH inferior a 4, donde productos de cereales o cereales hidrolizados son adicionados en una cantidad suficiente para prevenir la degradación. La invención también se refiere a una bebida saludable o deportiva que contiene inmunoglobulinas en una solución con un pH de 2.7-3.8 que es estabilizada por adición de productos cereales o cereales hidrolizados, y que opcionalmente también pueden contener una bacteria probiótica.

JP 2002272366 Takasago Internatl Corp.

JP Proveer un agente preventivo de deterioro para alimentos que contienen leche , presentando excelentes efectos preventivos de deterioro de alimentos que contienen leche y que no altera ni al medio ambiente ni a los humanos. Dicho agente preventivo de deterioro


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comprende una mezcla de análogos de cumarina obtenida del pericarpio de una fruta ácida, especialmente una mezcla de análogos de cumarina preparada de un aceite de prensa de ácido cítrico como ingrediente activo.

GB 2358120 Round the Blend Ltd. (GB)

GB Una bebida de yoghurt empacado que comprende una mezcla de muesli en yoghurt empacado en un contenedor que tenga un cierre removible, en el que el yoghurt está elaborado por un proceso que utiliza una sepa bacteriana, preferiblemente ABT4, y donde la mezcla incluye un preservativo fungicida que inhibe el crecimiento excesivo de hongos o otros organismos presentes en la mezcla, proporcionando una vida de almacenamiento refrigerado de por lo menos 14 días después de cerrado el contenedor. El preservativo es preferiblemente sorbato de potasio y la bebida también puede contener frutas. Preferiblemente, la bebida es formulada para tener una vida útil de cerca de 30 días después de empacado.


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Anexo o. 22 - Circular Externa 015 de 2007 del Ministerio de Comercio


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Anexo o. 23 - Circular Externa 011 de 2006 del Ministerio de Comercio.


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