fallo deremate 1ra instancia

Poder Judicial de la Nación

JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL 5

2060/2008

NIKE INTERNATIONAL LTD c/ DEREMATE COM DE

ARGENTINA SA s/CESE DE USO DE MARCAS. DAÑOS Y

PERJUICIOS

Buenos Aires, de mayo de 2014.- XR

Y VISTOS: para dictar sentencia en estos autos “NIKE

INTERNATIONAL LTD C/ DEREMATE COM DE ARGENTINA

SA S/ CESE DE USO DE MARCAS. DAÑOS Y PERJUICIOS”, de

los que:

RESULTA:

I) Que en fs. 15/17 se presenta mediante apoderado NIKE

INTERNATIONAL LTD, iniciando demanda – la que es ampliada en

fs. 133/159- contra DeRemate.com de Argentina SA, a fin de que se la

condene a: 1. publicar la identidad de cada uno de los oferentes de

productos identificados con sus marcas detalladas en fs. 15 vta./16,

que intervengan en la publicación y/o subasta y/u oferta y/o venta de

dichos productos a través de su sitio de internet; 2. Conservar un

registro que identifique a dichos oferentes; 3. el cese de uso de las

marcas de su mandante; 4. indemnización por daños y perjuicios por

el uso ilegítimo de las marcas; y 5. publicación de la sentencia a

dictarse.

Relata que la presente demanda se inicia luego de la medida

cautelar solicitada contra la demandada, requiriendo el cese de todo

uso y/o explotación de las marcas de la actora en el sitio de internet de

la demandada, en virtud de la gran cantidad de ventas de mercadería

en infracción que se realizaba por intermedio de dicho sitio, lo que

generaba perjuicios a su mandante y beneficios a la demandada. Dice

Fecha de firma: 27/05/2014Firmado por: ANTONIO ROJAS SALINAS , JUEZ FEDERAL SUBROGANTE

que los usuarios del sitio de la demandada pueden comercializar

mercadería sea original o no, robada o no, importada o ingresada

mediante contrabando, sin que ello pueda ser controlado por la

autoridad, ni por quienes resultan perjudicados.

Manifiesta que las cuestiones centrales de la presente

controversia son dos: uno que a través del sistema de la demandada se

comercializan productos apócrifos de la actora; y segundo que es el

propio funcionamiento de la plataforma de ventas de la demandada la

que permite y alienta ese tipo de comercialización.

Informa de un convenio suscripto entre ambas partes, a los

efectos de solucionar el problema de la venta de productos en

infracción ofrecidos como “imitación, réplica, símil, o bien no

original”, previéndose una multa de u$s 100 por cada producto

comercializado que se indicara como no original o por no dar de baja

en 24 horas los productos que la actora indicara como en infracción.

Posteriormente –relata-, su mandante percibió que se vendía

mercadería apócrifa como original a precios cercanos a los de los

productos originales, amparados en el anonimato del sistema de la

contraria.

Describe el sistema de la demandada al que califica como

actividad de corretaje. Detalla diversas cuestiones de dicho sistema.

Hace particular mención al anonimato de quien opera, lo que impide

conocer a quienes comercializan productos en infracción. Señala que

la contraria no se responsabiliza por la certeza de los datos y por lo

tanto no los corrobora fehacientemente, por lo que cualquier persona

puede comercializar productos de forma ilícita en la plataforma de la

contraria. Todo ello fundamenta la solicitud de identificación

fehaciente de los comerciantes que operan en el sistema.

En cuanto al cese de uso de sus marcas, dice que la contraria las

ha utilizado, ha permitido la comercialización de productos en su sitio

que se identifican con dichas marcas, beneficiándose con la venta de




productos en infracción. Cita jurisprudencia de la Sala II del Fuero

(causa 6419/01) en donde se dispuso que la mera reproducción de una

marca en una plataforma de ventas virtual es uso. Informa además que

de las constataciones notariales se desprende que en los buscadores de

internet Google o Yahoo, al ingresar “Nike Shox” o “Zapatillas Nike”,

surgen vínculos denominados como “Enlaces Patrocinados” o

“Resultados Patrocinados” –según el buscador-, lo que significa que la

demandada contrató con los mismos para que ante dichas búsquedas,

a los usuarios se les indique el sitio de la demandada. Afirma que ésta

participa en las ventas de todos los productos que se comercializan a

través de su sistema, por lo que no puede decir –como lo ha hecho en

las medidas cautelares- que no es responsable del uso indebido de la

marca. Que por ello se solicita el cese del uso de las marcas de su

mandante, hasta tanto haga cumplir a quienes comercializan

mercadería a través de su plataforma, las obligaciones legales

correspondientes.

Con respecto a la indemnización requerida por daño material a

causa de la infracción marcaria que le atribuye a la demandada,

manifiesta que su monto es indeterminado, dado que el mismo surgirá

de las pruebas a producirse en autos. Dice que su parte tiene derecho a

que se la indemnice por daños e intereses; daño moral; restitución de

utilidades y frutos; y enriquecimiento sin causa. Cita doctrina y

jurisprudencia avalando dicha postura.

A pesar de lo dicho, estima que los daños y perjuicios por el uso

indebido debe cuantificarse, como mínimo, en la suma de $ 150.000,

además del daño directo que pueda probarse respecto de los usuarios

que comercializaban mercadería en infracción.

Ofrece prueba y reserva caso federal.

En fs. 261/264, se amplía nuevamente la demanda y se ofrece

nueva prueba.


II) En fs. 276 se presenta DeRemate.Com de Argentina SA,

mediante apoderado, interponiendo excepción de arraigo. De dicha

excepción se corre traslado, y en fs. 282 se allana la accionante. En fs.

289 recae resolución sobre el punto.

Posteriormente, en fs. 1344/1373, DEREMATE.COM DE

ARGENTINA SA contesta la demanda y solicita su rechazo, con

costas.

Efectúa una pormenorizada negativa de los hechos afirmados en

la demanda. Dice que su contraria oculta dos cuestiones que son

fundamentales. La primera, es el convenio firmado entre las partes,

manifestando que es el que rige la cuestión debatida en estos autos; y

la segunda, es que en realidad lo que persigue es que no se

comercialice producto alguno con sus marcas por internet, tratando de

lograr el monopolio en la comercialización. Manifiesta que su parte

no tiene interés en que en su sitio se ofrezcan productos y servicios

con marcas en infracción, que por ello ha realizado y realiza

constantes esfuerzos e implementa diferentes medidas y

procedimientos a fin de evitar dichas infracciones.

Aclara que MercadoLibre y DeRemate operan a la fecha como

una sola plataforma.

Dice que su mandante, a través de su sitio web, provee una

plataforma “online” que funciona como los avisos clasificados de un

diario tradicional. Se ofrecen espacios para que los interesados

publiquen sus propios avisos, que son los que los crean o diseñan,

decidiendo además las condiciones comerciales de la operación.

Afirma que su parte no es propietaria de los productos que se ofrecen,

no tiene posesión de ellos ni los ofrece a la venta, no interviniendo en

las operaciones que los usuarios realizan.

Explica que quien desea utilizar la plataforma para comprar o

vender, primero debe registrarse, completar un formulario con ciertos

datos personales, elegir un apodo y declarar aceptar los Términos y




Condiciones Generales de uso del sitio. Luego, quien quiere vender

publica su anuncio especificando el tipo de servicio o producto que

desea vender y espera que otro usuario decida emitir una oferta.

Continúa diciendo que es el vendedor el que establece los términos y

condiciones de su oferta, siendo el único responsable por el contenido

de la publicación. Que la descripción del producto la efectúa el

vendedor sin intervención de su parte sobre el contenido del anuncio.

El comprador manifiesta su voluntad, mediante un botón destinado al

efecto en las páginas que contienen la oferta. Hecho esto, la

demandada envía automáticamente un correo electrónico al vendedor

con los datos del comprador y viceversa, los que luego acuerdan

libremente las condiciones del contrato de compraventa sin

intervención de su parte. Refiere que no hay anonimato en el

vendedor, ya que sus datos son proporcionados a cualquier interesado.

Explica que el apodo es a los fines que el vendedor no publique todos

sus datos, ya que de ser así, su parte no cobraría el precio de la

publicación.

También, por qué la página de su mandante no es una tienda

virtual, indicando que se asemeja a los avisos clasificados de los

medios gráficos, aunque la novedad consiste en que el oferente puede

exhibir mejor sus productos. Que la forma de remuneración es

distinta, aunque no modifica la naturaleza del servicio prestado.

Refuta las afirmaciones de su contraria en cuanto al anonimato del

usuario, su carácter de socio de los usuarios y que cumpla funciones

de corretaje.

Relata que su mandante ha desarrollado e implementado un

programa de protección de propiedad intelectual, siendo su objetivo

retirar del sitio aquellos productos que infrinjan derechos de

propiedad intelectual cuando medie un pedido de su titular,

permitiéndoseles informar a su parte la presunta violación de terceros

a través de su sitio, de manera que su mandante dé de baja dichos


avisos bajo responsabilidad de los titulares del derecho de propiedad

intelectual.

Afirma que el convenio firmado entre las partes se encuentra

plenamente vigente y es aplicable al caso de autos, a pesar de que la

actora afirme lo contrario. Transcribe las partes que considera

pertinentes para concluir que dicho convenio refiere a todo tipo de

infracciones contra las marcas de la actora y no solamente a

infracciones referidas como “Tipo-Símil-Réplica”. Dice que dicho

convenio debe ser respetado y debe recurrirse a él para dirimir las

cuestiones que la contraria plantea por vía judicial como si no

existiese. Dice que la actora debió utilizar el procedimiento previsto

en el convenio para combatir las infracciones y en caso de

incumplimiento de su mandante, recurrir a la multa establecida.

Afirma que si la contraria no le avisaba de las infracciones, su parte

no tenía por qué suponer que había productos con marca en infracción

ofrecidos en su sitio, siendo su carga avisar de la existencia de

infracciones. Manifiesta que al momento de firmar el convenio existía

la misma situación que ahora pretende ignorar. Que la pretensión de la

actora es imponerle a su parte la obligación de vigilar y avisar,

contrariamente a lo establecido en el convenio. Que además, en caso

de incumplimiento, sólo procede la multa y no los daños que reclama

en estos autos.

Dice que su parte entiende que la tarea de vigilancia de la marca

es exclusiva de su titular, sin perjuicio de la colaboración y

cooperación que su parte pueda brindar.

En cuanto a los daños reclamados, niega que puedan existir, en

tanto no se ha probado infracción marcaria. Afirma que para el caso

de una violación al acuerdo firmado entre las partes se debe aplicar lo

establecido en la cláusula tercera, donde se encuentra prevista la

multa.

Reserva caso federal y ofrece prueba.




III) En la audiencia llevada a cabo según consta en fs. 1387 se

dispone la apertura de la causa a prueba, y se proveen los medios

ofrecidos.

En fs. 1388/1708 lucen las producidas por la partes, y en fs.

1710 se ponen los autos para alegar. En fs. 1728/1747 obra el alegato

de la parte actora, y en fs. 1749/59 el de la demandada.

IV) En fs. 1762 se llama autos a sentencia. En fs. 1763 se

procede al sorteo de Juzgado a tal fin, y en fs. 1767 se hace saber el

juez que va a conocer con dicho objeto.

En fs. 1770 se dictan una serie de medidas para mejor proveer,

dejándose sin efecto el llamado de autos a sentencia, el que se dispone

nuevamente en fs. 1778, una vez producidas dichas medidas.

Y CONSIDERANDO:

I)Primeramente cabe destacar que se encuentra acreditada en

autos la titularidad de la parte actora con relación a los registros

marcarios invocados, ello a partir de la respuesta brindada por el INPI

al oficio oportunamente librado (cfr. fs. 1445/51).

También, es dable señalar que no se encuentra discutida la

vigencia del acuerdo oportunamente suscripto entre las partes –y

homologado judicialmente-, y que obra agregado en fs. 155 de los

autos homónimos, N° de expediente 15.640/04, de trámite ante el

Juzgado N° 11 Secretaría N° 21 del Fuero. Sin perjuicio de ello –y de

las consecuencias que se siguen, vgr. el eventual devengamiento de

las multas allí previstas-, lo cierto es que, a partir de las constancias

obrantes en autos, ha podido determinarse que “las políticas del sitio”

de la demandada, han permitido que algunos usuarios insistan en

vender productos en infracción.

II) En tal sentido, se ha acreditado en el expediente de medidas

cautelares (N° 980/08) que algunos oferentes de productos, tales como

“Deportes Store” y “Eygllagroup”, respecto de los cuales la actora


había pedido oportunamente la baja de sus avisos en mayo y junio de

2007 (v. documentación aportada por la propia demandada en fs.

519/528 y mención efectuada en el escrito de fs. 571 vta.), han

aparecido nuevamente ofreciendo una gran cantidad de productos,

como puede verificarse a partir de las constancias obtenidas de

internet en fs. 43/5, 134/7, y actas notariales respectivas, las que datan

de noviembre de 2007.

Dicha circunstancia surge, asimismo, del intercambio de mails

que luce en fs. 518/28 y 667/73, acompañados por ambas partes.

A partir de lo expuesto cuadra recordar que en dicho expediente

–y en su marco- la Excma. Cámara valoró que la metodología de

lucha contra la piratería marcaria pactada en el citado convenio tuvo

resultados insatisfactorios, y que el sistema de notificación de alerta y

baja de producto (que emana de dicho convenio) es insuficiente, en

tanto no afecta la actividad del proveedor titular de la cuenta (v. fs.

830 vta. punto 3).

Surge además del antecedente en cuestión, que la demandada,

una vez dictada la cautelar, resultó morosa en su cumplimiento (v.

actas notariales de fs.841, 862, 865 y constancias adjuntas, y las de fs.

888/914), hasta que en fs. 919 anunció que se encontraba en

condiciones de identificar a los usuarios/oferentes una vez recibida la

notificación de alerta, momento a partir del cual la medida comenzó a

regir con las limitaciones a que alude la resolución de fs. 946/7, con

remisión a lo anteriormente dispuesto.

Por otra parte, más allá de contar con el “Programa de

Protección de la Propiedad Intelectual” al cual la empresa accionada

invita a adherir (v. fs. 346/9 del Exp. de medidas cautelares y fs.

1280/3 del presente), lo cierto es que las conductas mencionadas no se

adecuan a las pautas establecidas en los “Términos y Condiciones” de

DeRemate.com, en lo que atañe al respeto por la propiedad intelectual

y cooperación que dicha demandada anunciaba prestaría para la




remoción de productos en infracción o sin licencia (v. fs. 355 de las

medidas, punto 10 2° párrafo. Posteriormente modificado: v. fs.

847/50 del principal).

III) Dicho lo anterior, y sin perjuicio de ello, debo señalar que,

teniendo en cuenta que –por evidentes razones cronológicas- escapan

a nuestra legislación marcaria las situaciones derivadas de la era de

“internet”, ofrece sus dificultades establecer si la conducta descripta,

proveniente de la accionada, implica “uso marcario”. Sin embargo, lo

que sí es claro es que DeRemate.com es una plataforma de compras y

ventas por internet (v. informe pericial informático en fs. 1527/30), y

que allí se reproducen marcas de los productos a comercializarse (v.

fs. 1529, respuesta al punto 6).

Asimismo, que la accionada obtiene un lucro con su actividad,

y ello está expresamente admitido en el responde (v. fs. 1349

penúltimo párrafo, 1352 1° párr., 1352 vta. 1° párr.).

A tal fin, y con el objeto de potencializar la rentabilidad se ha

constatado que la demandada contrató con Yahoo! y Google Inc., los

denominados “enlaces patrocinados”. Ello ha sido corroborado por la

pericial contable (v. fs. 1614 vta./1615), donde se describe el objetivo

de dicha contratación. Y si bien Yahoo no pudo dar cuenta de si se

utilizaron como “keywords” las palabras “zapatillas nike” (v. fs.

1660), sí respondió afirmativamente la empresa Google (ver fs. 1645).

En ese orden, quisiera traer a colación algunas de las

conclusiones a las que arribara la Excma. Cámara en lo Civil,-si bien

en un caso analizado bajo la perspectiva del Derecho del Consumidor-

en el que señaló que Mercado Libre SA (otrora competidor, mas

actual adquirente de la aquí demandada, según surge de la pericial de

fs. 1528) no se limita a ofrecer un espacio virtual, sino que especula

con las operaciones que se concreten. Describió la operatoria como un

negocio complejo que se integra por la cesión de un espacio

publicitario clasificado y por la percepción de comisiones de venta. La


renta de la demandada depende –dijo-, no solamente del espacio

publicitario que ofrece, sino de que la venta se concrete. Por lo tanto –

afirmó-, es equívoco que no lucre como intermediario de la

comercialización de bienes. Finalmente, la definió como un contrato

electrónico, y puso de relieve que el hecho de no ser ni propietario ni

poseedor de los productos que se comercializan en su espacio virtual

no lo exime de responsabilidad (Cfr. CN Civil, Sala K, “Claps

Enrique Martín y otro c/ Mercado Libre SA s/ daños y perjuicios”, del

5/10/12, y sus citas).

En este estadio de la cuestión, cuadra recordar la conclusión

expuesta por la Excma. Cámara en la resolución de fs. 830/31 del

Exp. N° 980/08, en tanto señaló que el principio de buena fe y lealtad

comercial expone a Deremate.com de Argentina SA –que asume el

riesgo de la actividad que realiza y que le proporciona beneficio

económico- un elemental deber de diligencia (art. 902 del Código

Civil).

IV) Lo expuesto –a mi entender- no implica colegir que pesa

sobre la demandada la obligación de monitorear permanentemente los

contenidos subidos mediante la actividad de terceros, para verificar si

se comete alguna infracción marcaria en desmedro de la actora, pero

sí que carga sobre ella el deber de obrar con debida diligencia, tanto

en orden al cumplimiento del acuerdo suscripto por las partes, como

al de –como es el caso- las medidas cautelares que le obliguen a

actuar de cierto modo.

Con ello quiero decir que no se desconoce que, por la dinámica

del comercio electrónico, resulta muy dificultoso efectuar un control

previo permanente y eficaz por parte de la demandada, a fin de evitar

de modo absoluto las infracciones marcarias, además de que ello

podría incluso llevar a bloquear contenidos que no necesariamente las

contengan, sólo con fines preventivos, y tal no es lo que se pretende




(v. en tal sentido el punto 5 de la resolución de fs. 830/31 del Exp. de

medidas cautelares).

V) Sin embargo, tampoco se desconoce que, hallándose vigente

el acuerdo entre las partes, la demandada fue renuente en dar de baja

usuarios reincidentes, pese a los avisos de su contraria (v. fs. 667/73

de las cautelares), y que –como señalara más arriba- se ha demorado

en el cumplimiento de la cautelar primigeniamente dictada.

Luego, propicio –y aquí señalo que no he dejado de tener en

consideración la doctrina que emana del Fallo de la High Court of

Justice (England & Wales) en el caso “L’Oreal v. eBay”, invocado en

autos- verificar la existencia y grado de conocimiento que media en el

proveedor de Internet, para evaluar su responsabilidad en la infracción

marcaria.

Las conclusiones expuestas me llevan a entender que –en el

caso- ha mediado responsabilidad de la demandada en el marco del

acuerdo celebrado, pues más allá de las sanciones en él previstas, no

fue suficientemente diligente para evitar nuevas infracciones, una vez

recibidas las señales de la actora. Igual conclusión cabe ante el

cumplimiento de la medida cautelar, una vez decretada y notificada.

VI) Por tanto, opino que cabe hacer lugar –en parte- a lo

peticionado en la demanda, como modo de obligar a DeRemate.com

de Argentina SA a colaborar más eficazmente en la lucha contra la

piratería, previa actuación de la interesada, Nike Int. Ltd.

En ese sentido, y en sintonía con lo ya dispuesto por el Superior

cautelarmente, deberá la accionada hacer saber a la actora la

identificación completa del usuario/oferente de productos Nike, en

circunstancias en que esta última efectúe una “notificación de alerta”

en los términos del acuerdo celebrado entre las partes.

VII) Asimismo, y a fin de facilitar el actuar de la actora -en lo

que atañe a establecer con certeza si median conductas en infracción a


sus marcas- mantener un registro de dichos oferentes por el término

de un año desde el momento en que recibiera dicha notificación.

VIII) Establecida la responsabilidad de DeRemate.com de

Argentina SA en los términos descriptos, corresponde tratar la

solicitud de indemnización de daños y perjuicios. Sobre el particular,

ya la actora, en su escrito inicial señala que el monto reclamado es

indeterminado y surgirá de las pruebas a producirse, especialmente de

la pericial contable, debido a que el sistema de la accionada provoca

que sea muy dificultoso poder precisar el perjuicio sufrido por la

actora, a raíz de la operatoria del sitio web (v. fs. 43 vta.).

La dificultad que señala, en lo que refiere a la prueba del daño

en los casos de infracción marcaria, es reconocida por la

Jurisprudencia, que se ha inclinado por presumir que la infracción

(tomada ella con las particularidades descriptas en este caso)

ocasiona, normalmente, daños y perjuicios; extremo que conduce a

fijar una reparación pecuniaria valorando –con particular afinación del

juicio- todas y cada una de las circunstancias que especifican el

conflicto (Cfr. CN CC Fed. Sala II, causas N° 8749/99 y 8804/99 y

sus citas).

IX) Que, a mi entender, las dificultades aludidas, pese a la

expectativa depositada por la parte actora respecto del resultado que

pudiera arrojar el informe pericial contable, no pudieron ser superadas

por dicha prueba. Ello resulta reconocido por la propia interesada, en

el alegato (V. fs. 1743vta./44), donde, además, efectúa una serie de

razonamientos en torno a las posibles ventas llevadas a cabo a través

de la demandada, y su repercusión económica (v. fs. 1744vta./46), las

cuales –opino- no dejan de ser conjeturales.

Dicho lo cual, ante la limitación probatoria señalada, y en la

convicción de que la demandada debe responder ante la actora por su

accionar, me inclino a fijar –prudencialmente, y por todo concepto-




una indemnización de pesos ciento cincuenta mil ($ 150.000) a

valores actuales.

X) En cuanto al pedido de publicación de la sentencia, entiendo

que cabe acceder al pedido formulado, atendiendo a la previsión del

art. 34 último párrafo de la ley 22.362, y a las conclusiones a las que

en la presente se arribara.

Por ello, dispongo que la parte resolutiva de esta sentencia

deberá ser publicada en el diario ………………………………... a

costa de la vencida.

Por todo lo expuesto, FALLO: 1) Haciendo lugar a la demanda

interpuesta por Nike International Ltd, en los términos que surgen de

los considerandos VI y VII. 2) Condenándola al pago –en el término

de diez días- de la suma de pesos ciento cincuenta mil ($ 150.000) en

concepto de daños y perjuicios. 3) Disponiendo la publicación de este

fallo (Conf. considerando X)). 4) Imponiendo las costas a la vencida

(art. 68 del CPCC). 5) Regulando los honorarios –en atención al

mérito, extensión, calidad y eficacia de la tarea desarrollada, etapas

cumplidas y marcas involucradas- en la suma de pesos setenta y dos

mil ($ 72.000) para el Patrocinio Letrado de la actora, de los que

corresponden un 16% al Dr. Juan P. Matsubara y un 84% a la Dra.

Laura Plavnick; y en la de pesos veintiocho mil ochocientos ($

28.800) para su Representación Legal, los que corresponden al Dr.

Santiago Ferrer Reyes. Los honorarios del Dr. Jorge Otamendi, letrado

apoderado de la demandada, se fijan en la suma de pesos sesenta mil

($ 60.000). Por su actuación en la audiencia prevista por el art. 360

del CPCC, regulo los honorarios de la Dra. Plavnik en la suma de

pesos mil ($ 1.000), y los del Dr. Alberto Villegas en la suma de pesos

setecientos ($ 700) (arts. 6, 7, 9, 37 y 38 de la Ley de Arancel). Los

emolumentos de los Peritos intervinientes, Ingeniero Informático

Maximiliano Bendinelli y Contadora Marisa G. García –teniendo en


cuenta la debida proporción que deben guardar con relación a los

fijados para los restantes profesionales- se regulan en la suma de

pesos cuarenta mil ($ 40.000) para cada uno. 6) Regístrese,

notifíquese por Secretaría, -para lo cual, vuelvan las actuaciones a su

Juzgado y Secretaría de origen, junto con las causas requeridas

mediante proveído de fs. 1770, así como la individualizada en el

proveído de fs. 1764-, y oportunamente, archívese.


fallo deremate 1ra instancia

Documents