INTERNACIONALIZACIÓN DE EMPRESAS

Formas jurídicas y aspectos contractuales

Gerencia Legal y de Clima de Negocios

Formas jurídicas para internacionalizar

operaciones

PROCOLOMBIA.CO

Internacionalización a través de presencia comercial

La presencia comercial en el exterior se puede establecer a través de:

1

Creación de una empresa o persona jurídica o adquisición de participación en una ya existente:

En la mayoría de países se permite la creación o participación en una empresa con una o varias personas, sean naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras con capital total o parcialmente de origen extranjero (a menos que se trate de sectores restringidos).

PROCOLOMBIA.CO

Internacionalización a través de presencia comercial

1

Establecimiento de una sucursal:

Las sucursales no tienen personería jurídica propia como las empresas o sociedades. Para actuar siempre dependen de las atribuciones que la empresa matriz les haya otorgado.

En la mayoría de países, la constitución de la sucursal requerirá necesariamente de copia del acto mediante el cual la matriz decidió abrir una sucursal.

PROCOLOMBIA.CO

Internacionalización a través de contratos de colaboración empresarial

2

• Acuerdos para unir esfuerzos entre dos o más partes con miras a alcanzar un fin común que represente ganancia económica para las partes.

No implican la constitución de una persona jurídica ni sucursal.

Las partes no entran a ser socios o accionistas de una sociedad conjunta.

Son instrumentos más flexibles y dinámicos y por regla general tienen una vocación de temporalidad más

limitada que la de una sociedad.

PROCOLOMBIA.CO

Internacionalización a través de contratos de colaboración empresarial

2

Algunos ejemplos de contratos de colaboración empresarial son:

• Franquicia: • Distribución: Se adquieren bienes para ser revendidos en un mercado específico-

• Joint venture: Unión de esfuerzos con un fin específico y distribución de riesgos.

Se otorga el derecho de uso y explotación de un producto, servicio o negocio (incluyendo signos distintivos, marcas, patentes, know how, etc.), a cambio del pago de un derecho de entrada y/o unas regalías.

Aspectos contractuales generales a tener en

cuenta

PROCOLOMBIA.CO

Cláusulas de Exclusividad: En ocasiones dentro de los acuerdos de colaboración, resulta conveniente la inclusión de cláusulas de exclusividad, cuando existe una racionalidad económica que la justifique. Sin embargo es importante ser cuidadosos en la forma en que éstas se incorporan y en el tipo de contratos en que se utilizan, a fin de no violar el régimen de competencia. Es importante si existen estas cláusulas se genere un escenario que no restrinja la libre competencia, en particular en los Contratos de Distribución y de Agencia Comercial.

PROCOLOMBIA.CO

Vende Revende

+

EJEMPLO: CLAUSULA DE EXCLUSIVIDAD EN CONTRATO DE DISTRIBUCIÓN

Puede incluir una clausula de exclusividad en la que se establezca que la persona que “revende” es un distribuidor exclusivo en determinada área geográfica, o que la persona que vende es el único proveedor de quien revende.

PROCOLOMBIA.CO

Cláusulas de confidencialidad: Debido a que en los acuerdos de colaboración es muy común que las partes compartan información propia de sus negocios a fin del desarrollo de un negocio conjunto, usualmente existe la necesidad de proteger dicha información, razón por la cual es conveniente pactar cláusulas de confidencialidad robustas. Dichas cláusulas buscan proteger la información entregada por las partes, y garantizar que la misma se mantendrá bajo estricta confidencialidad, siendo utilizada únicamente para el desarrollo del negocio común o para el objeto para el cual fue entregada. Estas cláusulas pueden utilizarse tanto en la etapa previa de negociaciones como en la etapa contractual.

PROCOLOMBIA.CO Pago de derecho de entrada y regalías

periódicas

EJEMPLO CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD EN FRANQUICIA

Autoriza el uso y explotación del negocio en Kuwait (incluyendo marcas y know how)

Dado que el know how de una empresa es casi siempre información reservada con valor comercial, debe protegerse mediante clausulas de confidencialidad. De lo contrario, la empresa podría perder uno de sus más grandes activos intangibles.

PROCOLOMBIA.CO

La información compartida por las partes en un negocio (incluso en las etapas previas al mismo) puede versar sobre: El público al cual están dirigidos sus productos y/o servicios, Aspectos relacionados con su modelo de negocio, Su estrategia de mercado, Mecanismos publicitarios, Canales de distribución, Principales proveedores, Información financiera y contable, Know how, entre otros. Por eso es importante acordar la protección de esta información incluso si el negocio no llega a tener lugar. La confidencialidad en muchos casos ayuda a garantizar que la empresa mantenga su competitividad en el mercado.

PROCOLOMBIA.CO

Si bien todas las transacciones comerciales implican tener cierto grado de información con relación a la actividad comercial de la otra parte, existe cierto tipo de información que las partes deben conservar con recelo y en tal medida, es necesario imponer obligaciones de confidencialidad a quien la recibe, para evitar escenarios de competencia desleal o que pueda llegar a ser manipulada en beneficio de terceros.

PROCOLOMBIA.CO

Cláusula Penal: Esta clausula se establece para asegurar el cumplimiento de una o varias obligaciones del contrato. Mediante la cláusula penal se dispone que el incumplimiento o el retraso en el cumplimiento de una o varias obligaciones contractuales, la parte incumplida será acreedora a una “pena” la cual consiste en el pago de dinero. La cláusula penal funciona como una tasación anticipada de los perjuicios causados por el incumplimiento contractual de alguna de las partes.

PROCOLOMBIA.CO

La ventaja de contar con una cláusula penal es que en el momento de existir un incumplimiento, no será necesario entrar a demostrar que dicho incumplimiento generó un perjuicio económico y tampoco será necesario demostrar el monto de dicho perjuicio económico que debe ser indemnizado por la parte incumplida.

“Se estipula una Cláusula penal equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor total del Contrato, suma en la cual incurrirá EL COMPRADOR por el incumplimiento a las obligaciones que contrae, la que podrá ser cobrada por la vía ejecutiva sin constitución en mora ni requerimiento alguno.”

EJEMPLO CLAUSULA PENAL (Contrato de compra-venta)

Mecanismos para solución de diferencias

PROCOLOMBIA.CO

En la mayoría de países, adicional a los mecanismos de solución de diferencias previstos en la justicia ordinaria (jueces o cortes locales), existen mecanismos alternativos de solución de diferencias que pueden representar ahorro de tiempo y reducción sustancial del desgaste que implica llevar un proceso ante cortes locales en algunos países.

Mecanismos alternativos de solución de controversias

PROCOLOMBIA.CO

En aras de evitar que las diferencias que surjan de un contrato sean resueltas en la justicia ordinaria del país receptor de la inversión, se puede establecer en los contratos, que las diferencias entre las partes serán resueltas mediante mecanismos alternativos de solución de diferencias como, conciliación, mediación o arbitraje. Conciliación: Las partes dirimen el conflicto con ayuda de un orientador neutral y calificado llamado conciliador, quien no tiene la potestad de resolver solo el conflicto, sino que interactúa con las partes. El acuerdo conciliatorio hace tránsito a cosa juzgada y el acuerdo presta mérito de título ejecutivo

PROCOLOMBIA.CO

Arbitraje: Las partes involucradas en un conflicto transigible, delegan su solución a un tribunal de arbitramento que tiene transitoriamente funciones judiciales con el poder de dirimir la controversia. El arbitraje es de diferentes clases (Ad hoc e institucional) dependiendo de dónde y cómo se apliquen las reglas de solución de conflicto. Debe constar en una cláusula compromisoria o en un compromiso, dependiendo si el conflicto es futuro o presente.

Administración de activos intangibles en los contratos

PROCOLOMBIA.CO

Derechos de Autor

• Derechos de Autor

• Derechos Conexos

Propiedad industrial

• Signos distintivos

• Nuevas creaciones

Derechos Sui generis

• Derechos de obtentor

• Conocimientos tradicionales

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

OTROS ACTIVOS INTANGIBLES RELACIONADOS

“Know how” “Good will”

PROCOLOMBIA.CO

Salvo derechos de autor, los DPI solo se protegen dentro del territorio del país donde se registraron o reconocieron excepto: Protocolo de Madrid para marcas (55 países) CAN (oposición andina) para marcas Patent Cooperation Treaty -PCT- para patentes

(151 países) Notoriedad para marcas

REGLA N° 1

Por eso es importante registrar las marcas y demás intangibles de interés en los

destinos de internacionalización

PROCOLOMBIA.CO

Todo activo intangible es susceptible de transferencia o de licenciamiento de uso o explotación.

REGLA N° 2

Titular Licenciatario

Licencia de uso

Conserva propiedad sobre el intangible

Usará el intangible según lo pactado en la licencia

Es importante delimitar muy bien en las licencias los usos permitidos y la manera

en la que se autorizan

Manual de uso

Confidencialidad

Cláusula penal

Arbitraje

Exclusividad

Recomendaciones finales

PROCOLOMBIA.CO

La comercialización de bienes o de servicios en el exterior requerirá de determinados procesos, dentro de los cuales se incluyen registros sanitarios y registros de marca o de cualquier otro derecho de propiedad intelectual. En estos casos es importante tener en cuenta lo siguiente: Es aconsejable mantener la titularidad de los derechos de propiedad

intelectual registrados en el exterior y más bien, otorgar licencias de uso o de explotación a los socios locales.

En materia de autorizaciones sanitarias, es importante tener en cuenta

que quien quede registrado en el permiso sanitario como importador (en el país destino de la internacionalización), es quien quedará autorizado para la comercialización en ese país y por lo tanto, puede influir en la internacionalización de los productos.

Complementar la relación contractual con manuales de uso de

información privilegiada, manuales o protocolos de uso del know how, good will, marcas y otros activos intangibles puede enriquecer y hacer mucho más fluida la relación con los socios locales.