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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 441-IP-2015

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de laDecisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andinasolicitada por el Consejo de Estado de la República deColombia, Sala de lo Contencioso Administrativo,Sección Primera. Marca: BETAPLUS (denominativa).Demandante: BAYER SCHERING PHARMAAKTIENGESELLSCHAFT S.A. Proceso interno: 2009-00315.

Magistrada ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Franciscode Quito, a los cuatro días del mes de febrero del año dos mil dieciséis.

VISTOS:

El Oficio 2867 de 2 de septiembre de 2015, con sus respectivos anexos,recibido vía correo electrónico en este Tribunal, el 3 de septiembre de 2015,por medio del cual el Consejo de Estado de la República de Colombia, Salade lo Contencioso Administrativo, Sección Primera remitió a este ÓrganoJurisdiccional la solicitud para que proceda a la interpretación prejudicial delartículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la ComunidadAndina, dentro del proceso interno 2009-00315.

El Auto de 7 de diciembre de 2015, mediante el cual este Tribunal decidióadmitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplircon los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con losrequisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto.

A. ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documentación recibida estimó procedentedestacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presentesolicitud, lo siguiente:

Partes en el Proceso Interno .

BAYER ._~.i·,C¡;.¡;\....:;AKTIENGESELLSCHAFT S.A.Superintendencia de Industria y Comercio (SIC),República de Colombia.GYNOPHARM S.A.

Demandado:

Tercero interesado:Ricardo Coral Rosero y Yaneth Vargas Rueda

Hechos.

1. El 24 de mayo de 2007, Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft S.A. (enadelante, Bayer) solicitó el registro de la marca BETAPLUS (denominativa)para distinguir "preparaciones farmacéuticas, a saber, terapéuticas ydiagnósticas", productos comprendidos en la Clase 5 del Arreglo de NizaRelativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para elRegistro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

2. El 29 de junio de 2007, el extracto de la referida solicitud se publicó en laGaceta de la Propiedad Industrial 577.

3. El 13 de agosto de 2007, Gynopharma S.A. presentó oposición en contra dela referida solicitud con fundamento en la confundibilidad con la marcaBETAPLEX (denominativa), registrada a su favor para distinguir productos enla Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

4. El 15 de agosto de 2007, Ricardo Coral Rosero y Yaneth Vargas Ruegaformularon oposición contra la citada solicitud con fundamento en el registroprevio de la marca BETA PLUS (denominativa), registrada a su favor en laClase 3 para distinguir "preparaciones para blanquear y otras sustancias parala colada; preparaciones para limpiar; pulir, desengrasar y raspar(preparaciones abrasivas), jabones; perfumería, aceites esenciales,cosméticos, lociones para el cabello; dentríficos".

5. El 30 de septiembre de 2008, mediante Resolución 38181, la Jefe de laDivisión de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio(SIC) declaró infundada la oposición presentada por Gynopharm S.A. yfundada la oposición presentada por Ricardo Coral Rosero y Yaneth VargasRueda, denegando consecuentemente el registro de la marca BETAPLUS(denominativa), solicitada por Bayer.

6. El 4 de noviembre de 2008, Bayer presentó recurso de reposición y, ensubsidio, de apelación contra la Resolución 38181.

7. El 27 de noviembre de 2008, mediante Resolución 49316, la Jefe de laDivisión de Signos Distintivos de la SIC, al resolver el recurso de reposición,confirmó la decisión contenida en la Resolución 38181.

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o. ;:¡ '"-..; u; (~:,;;",-,i;',vle'J'_~ ,:::C'J2, mediante ¡\<:;;:~0¡UCi:;'1 54463, el SuperintendenteDelegado para la Propiedad Industrial, al resolver el recurso de apelación,confirmó la decisión contenida en la Resolución 38181.

9. El 15 de mayo de 2009, Bayer interpuso acción de nulidad y restablecimientodel derecho contra las Resoluciones 38181,49316 y 54463.

10. El 22 de mayo de 2012, la Sección Primera de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, resolviósuspender el proceso a efectos de solicitar a este Tribunal la interpretaciónprejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486.

Argumentos de la demanda.

BAYER SCHERING PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT S.A. interpusodemanda en la que manifiesta que:

11. No hay vinculación suficientemente estrecha entre los productos de las Clases3 y 5, como para inducir al público a creer que se trata de bienes que provienende un mismo empresario. Para que exista riesgo de confusión indirecta entremarcas, la similitud debe ser tal, que realmente puedan surgir confusiones, locual debe ser apreciado con prudencia o razonabilidad. De lo contrario, sellegaría al extremo de aceptar conexidad entre casi todos los productos yservicios, situación que no resulta acorde a la percepción del consumidor.

12. En el caso de la solicitud de registro de la marca BETAPLUS (denominativa),los opositores Ricardo Coral Rasero y Yaneth Vargas Rueda no aportaronninguna evidencia sobre la existencia de una similitud real entre los productosque agrupan las Clases 3 y 5. Adicionalmente, en los actos acusadossencillamente se afirma una hipotética relación que existiría entre algunos delos productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza y losincluidos en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

13. No existe conexidad competitiva entre los productos de ambas Clases, pueses innegable que su naturaleza y propiedades son distintas, al igual que elmodo y condiciones de comercialización en que se ofrecen al consumidor. Lamarca cuyo registro se denegó está dirigida a preparaciones distinguibles yespecíficas, constituyendo productos que difieren notablemente de losproductos de aseo y limpieza, distinguidos por la marca que sirvió defundamento para la denegatoria.

14. Las marcas objeto del presente análisis pueden coexistir pacíficamente en elmercado sin que tal hecho tenga capacidad de generar confusión o riesgo deasociación, en primer lugar, con la marca opositora o con su titular, y ensegundo lugar, frente al público consumidor.

Argumentos de la contestación a la demanda.

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La SiC contestó la demanda manifestando que:

15. En el caso concreto, al ser el signo BETAPLUS (denominativo) idéntico a lamarca ya registrada BETAPLUS (denominativa) no tiene ninguna fuerzadistintiva que le permita a los consumidores recordarlas de maneraindependiente.

16. Es común encontrar que en un mismo almacén especializado secomercialicen productos farmacéuticos, productos higiénicos para medicina odesinfectantes, comprendidos en la Clase 5, y productos como jabones,cosméticos o dentífricos comprendidos en la Clase 3, así sucede en farmaciaso pequeñas tiendas de barrio. Adicionalmente, en grandes almacenes, lasgóndolas donde se encuentran todos estos tipos de productos suelen sercercanas.

17. Existe relación de género entre productos de las Clases 3 y 5 de laClasificación Internacional de Niza. Por ejemplo, algunos productosfarmacéuticos dermatológicos y cremas o lociones cosméticas, productos dehigiene comprendidos en la Clase 3, y productos de higiene íntimacomprendidos en la Clase 5, desodorantes de uso personal, comprendidos enla Clase 3 y desodorantes con destino diferente en la Clase 5, entre otros.

18. En el caso concreto, existe una innegable relación entre los productos de laClase 5 y 3 de la Clasificación Internacional de Niza, pues en su gran mayoríason productos químicos, para el uso y cuidado personal. En este sentido,aunque la marca solicitada no está en la misma Clase del nomenclátor que lamarca registrada, sí pretende distinguir productos correlacionados con los deésta, tanto que puede innegablemente llevar a confusión a los consumidoresno solo frente a los productos en sí, sino también a su origen empresarial.

Argumentos de la contestación de la demanda por parte del tercerointeresado

GYNOPHARM S.A. sociedad absorbida por LABORATORIOS SYNTHESISS.A.S. presentó contestación a la demanda señalando que:

19. Es evidente que la marca BETAPLUS (denominativa) y la marca BETAPLEX(denominativa) comparten bastantes letras, que al momento de serpronunciadas, se configura una evidente igualdad en los sonidos que producecada signo, lo que lo hace confundible e induce a error al consumidor conrelación a la marca registrada. Las expresiones BETAPLEX y BETAPLUScomparten casi las mismas letras, ubicadas en el mismo orden, por lo tanto,tienen la misma pronunciación gramatical y visualmente son idénticas,induciendo a los consumidores a error respecto de la procedenciaempresarial.

20. Es evidente que los signos BETAPLUS (denominativo) y BETAPLEX(denominativo) comparten algunas letras similares o idénticas, por lo tanto, el

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consumidor las puede confundir o asociar directa o indirectamente, creyendoque los productos distinguidos por BETAPLUS (denominativa) son deGynopharm S.A., hoy Laboratorios Synthesis S.A.S., pues la marca solicitadano cuenta con ningún elemento adicional que le de fuerza distintiva para sersusceptible de registro, toda vez que lo único que hace es cambiar la vocal Epor la U en la última sílaba, y la consonante Z por la X, las cualesfonéticamente son muy similares, no teniendo entonces las marcas cotejadasnada diferente, pues sigue pronunciándose y viéndose igual, induciendo alpúblico consumidor a pensar que el nuevo producto es el mismo o seencuentra asociado con los ofrecidos por Gynopharm S.A.

21. En consecuencia, en el caso objeto de controversia, es evidente que la marcasolicitada BETAPLUS (denominativa) genera un claro conflicto de interesesfrente a la marca BETAPLEX (denominativa), registrada para la misma Clase5 por Gynopharm S.A., hoy Laboratorios Synthesis S.A.S. para distinguirproductos respecto de los cuales existe alto riesgo de confusión, en razón ala estructura ortográfica, fonética e ideológica de los mismos.

22. No se encuentra en el expediente copia de la contestación a la demanda porparte de Ricardo Coral Rosero y Yaneth Vargas Rueda, también citados comoterceros interesados por Auto de 31 de agosto de 2009.

B. INTERPRETACiÓN PREJUDICIAL.

23. El artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la ComunidadAndina, forma parte del ordenamiento jurídico comunitario, conforme lodispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal deJusticia de la Comunidad Andina;

24. Este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normasque conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar suaplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros;

25. El Tribunal interpretará el siguiente artículo:

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136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina 1.

C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.

1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica,fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y deasociación. Reglas para realizar el cotejo de signos.

2. Comparación entre marcas denominativas.

1 "Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectaraindebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada porun tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de loscuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;(... )" .

<_. , ..."J(;lpo:raG¡On emre marcas denominativas.3. Marcas farmacéuticas.4. Conexión competitiva entre productos farmacéuticos comprendidos en

la Clase 5 y productos en la Clase 3.

D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.

1. IRREGISTRABILlDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD.SIMILITUD ORTOGRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. RIESGO DECONFUSiÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACiÓN. REGLAS PARAREALIZAR EL COTEJO DE SIGNOS.

26. En el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión o asociaciónentre el signo BETAPLUS (denominativo) solicitado por Bayer ScheringPharma Aktiengesellschaft S.A. y las marcas sobre la base de las cuales sepresentaron la oposición BETAPLEX (denominativa) registrada a favor deGYNOPHARMA S.A. y BETA PLUS (denominativa) registrada a favor deRICARDO CORAL ROSERO y JANETH VARGAS RUEDA. Por lo tanto, elTribunal interpretará el tema.

27. Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan,fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. En efecto, conforme alo previsto en el literal a) del referido artículo 136, no son registrables comomarcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente losderechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen auna marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismosservicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales eluso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

28. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo;la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases de riesgos: al deconfusión y al de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se hanclasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de protegerlos según sugrado de notoriedad.

29. Sobre el riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal ha manifestado losiguiente:

"El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir unproducto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que pienseque dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmenteposee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que, aunquediferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al

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una relación o vinculación economice".

30. En este sentido, el Tribunal considera que no es necesario que el signosolicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que essuficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación, tanto conrelación al signo como respecto a los productos o servicios que amparan, paraque se configure la irregistrabilidad, de donde resulta que el hecho de que lossignos en cuestión amparen productos o servicios que pertenezcan adiferentes clases, no garantiza por sí la ausencia de riesgo de confusión y/oasociación, toda vez que dentro de los productos o servicios contemplados endiferentes clases puede darse conexión competitiva y en consecuencia,producir riesgo de confusión y/o de asociación y como tal constituirse encausal de irregistrabilidad.

33. Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificarsi existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sícomo en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, yconsiderar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará enfunción de los productos o servicios de que se trate, independientemente dela clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios.

31. El Tribunal ha sostenido que "La confusión en materia de marcas, se refiere ala falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan serinducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficientepara ser distintivo>.

32. Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingueen el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por unsigno de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, ados productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común alextremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente deregistro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro,surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquelsigno con esta marca o con el signo previamente solicitado.

34. Sobre la base de jurisprudencia emitida por este Tribunal, los supuestos quepueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y entre losproductos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i)que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productoso servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanzaentre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidadentre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y tambiénsemejanza entre éstos.

2 Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.OAC. 1648, de 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON.3 Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. 1124, de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED

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35. El Tribunal ha diferenciado entre: "la 'semejanza' y la 'identidad', ya que lasimple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existenelementos comunes pero coexistiendo con otros aparentementediferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entremarcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo,sin diferencia alguna entre los stqnos";

36. El Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión o deasociación corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en sucaso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y lajurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado deconfundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza.

37. En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de unproducto o servicio a otro de origen empresarial distinto, ya que, con la solaposibilidad del surgimiento de dicho riesgo de asociación, los empresarios sebeneficiarían sobre la base de la actividad ajena.

38. Respecto a los ámbitos de la confusión el Tribunal, también, ha sentado lossiguientes criterios: "El primero, la confusión visual, la cual radica en poner demanifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, lapercepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de ladenominación, aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráficasean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la personaa relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real delmismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materialeso auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contienela expresión, ya sea denominativa o qráflca'",

39. En consecuencia el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que paravalorar la similitud de signos y el riesgo de confusión es necesario considerar,los siguientes tipos de similitud:

40. La similitud ortográfica, se presenta por la coincidencia de letras en lossegmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, ola identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo deconfusión.

41 . La similitud fonética, se da entre signos que al ser pronunciados tienen unsonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otroselementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíceso terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades

4 Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.OAC. 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP'S.5 Proceso 76-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. 1114, de 7 de setiembre de 2004, haciendo referencia

al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.OAC. 329, de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX.

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' ••• _j Ca•••.d caso, pUGS ia percepción por tos consumidores de las , -.:¡ueintegran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica yfonética.

42. La similitud ideológica, se produce entre signos que evocan la misma osimilar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de lossignos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa,característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una deotra.

Reglas para realizar el cotejo de signos.

43. A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre lasupuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuentalos criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y PedroBreuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por lajurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes:

1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por lossignos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos queintegran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, suunidad fonética y gráfica, ya que "debe evitarse por todos los medios ladisección de las denominaciones comparadas, en sus diversoselementos inteqrantes'".

2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas enforma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparaciónde los signos confrontados debe predominar el método de cotejosucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que ésteúltimo no lo realiza el consumidor o usuario común.

3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias queexistan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos sedesprende de los elementos semejantes o de la semejante disposiciónde los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en elconjunto de la marca.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar delconsumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de losproductos o servicios identificados por los signos en disputa?

6 FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. "Fundamentos de Derecho de Marcas". Ed. Montecorvo S.A., Madrid1984, p. 215.

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7 BREUER MORENO, Pedro. "Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio". Ed. Robis, BuenosAires, pp. 351 Y ss.

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diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en conflicto eidentificar la posible existencia o no de similitud o identidad.

2. COMPARACiÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS.

45. El Tribunal interpretará el presente tema en virtud a que el signo solicitadoBETAPLUS es denominativo y los signos sobre la base de los cuales sepresentaron la oposición son BETAPLEX denominativo registrado a favor deGYNOPHARMA S.A. y BETA PLUS denominativo registrado a favor deRICARDO CORAL RaSERO y JANETH VARGAS RUEDA.

46. En la comparación entre signos denominativos, sean simples o compuestos,el Tribunal ha manifestado que los signos deben ser observados en conjuntoy con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidadfonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras queforman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacaraquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendomenos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar estalabor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que:

1. Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílabatónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícilde distinguir.

2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de lasemejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocalesasume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de unadenominación.

3. En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrarla dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: ladimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente delconsumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que ladenominación va a suscitar en los consumidores.

47. El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o jueznacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por ladoctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación detodo tipo de marcas.

48. El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabray se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido pararegistro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, númerode vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores endicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse seanlos mismos. Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberásometerlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especialatención al criterio que señala que a los signos se les observará a través deuna visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos.

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49. En el caso concreto, el juez consultante deberá tomar en cuenta los criteriosseñalados en la presente interpretación prejudicial al realizar la comparaciónentre los signos en conflicto.

53. Para establecer el riesgo de confusión, la comparación y el análisis que deberealizar la Autoridad Nacional Competente, en el caso de registro de un signocomo marca que ampare productos farmacéuticos, deberá ser mucho másriguroso, toda vez que estos productos están destinados a proteger la saludde los consumidores. Este riguroso examen, de acuerdo a lo señalado por elTribunal, tiene su razón de ser por "las peligrosas consecuencias que puedeacarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en elmomento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que laingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta tetetee":

3. MARCAS FARMACÉUTICAS.

50. En virtud de que los signos en conflicto distinguen productos de la Clase 5 dela Clasificación Internacional de Niza, el Tribunal considera oportuno referirseal tema de las marcas farmacéuticas.

51 . El examen de estos signos merece una mayor atención y debe ser másriguroso a fin de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores. Elloporque está involucrada la salud de éstos. Así, por ejemplo, ya sea porconfusión al solicitar un producto farmacéutico y/o por negligencia deldespachador, un consumidor podría recibir un producto distinguido por unamarca con una fonética semejante a la marca del producto procurado peroque difiere en su composición y finalidad terapéutica.

52. Se debe tener en consideración el hecho que, lamentablemente, aún esfrecuente en nuestros Países que las personas se "auto-mediquen",determinando lo anterior que gran número de pacientes procuren productosfarmacéuticos ya sea por influencia de un anuncio publicitario o porsugerencia de terceros, es decir, sin consejo de profesionales de la medicina.

54. Asimismo el Tribunal ha manifestado que en los casos de "marcasfarmacéuticas el examen de confundibilidad debe tener un estudio y análisismás prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga estrechasimilitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un productoconfundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puedencausar un daño irreparable a la salud humana, más aun considerando que enmuchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso, sonexpendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico deturno";

8 Proceso 48-IP-2000, publicado en la G.OAC. 594, de 21 de agosto de 2000, marca: BROMTUSSIN.

9 Proceso 30-IP-2000, publicado en la G.OAC. 578, de 27 de junio de 2000, marca: AMOXIFARMA.

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55. Igualmente, el Tribunal ha señalado que "respecto de los productosfarmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de losmismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicadaaplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor.Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento delanálisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenireventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de losproductos con ellas ioentiticeaee'v'.

56. Finalmente, "Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidormedio que, en estos casos, es de vital importancia ya que las personas queconsumen productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temasquímicos ni farmacéuticos y por lo tanto son más susceptibles de confusiónal adquirir dichos productos. El criterio comentado insta al examinador aponerse en el lugar de un consumidor medio que, en el caso en cuestión, esla población en general, que va a utilizar el producto dentro del ámbito de suhogar sin asistencia profesional permanente"!'.

4. CONEXiÓN COMPETITIVA ENTRE PRODUCTOS FARMACÉUTICOSCOMPRENDIDOS EN LA CLASE 5 Y PRODUCTOS EN LA CLASE 3.

57. Bayer Schering Pharma Aktiengesellschaft S.A. solicitó el registro del signoBETAPLUS (denominativo) para distinguir productos de la Clase 512 de laClasificación Internacional de Niza. La sociedad GYNOPHARMA S.A.presentó oposición sobre la base de su marca BETAPLEX (denominativa)registrada para identificar productos de la Clase 5 de la ClasificaciónInternacional de Niza y RICARDO CORAL RaSERO y YANETH VARGASRUEDA presentaron oposición sobre la base de su marca BETA PLUS(denominativa) para distinguir productos de la Clase 3 de la ClasificaciónInternacional de Niza'",

58. Con relación a las consideraciones relativas a la conexión competitiva entreproductos, la orientación jurisprudencial de este Tribunal, con base en ladoctrina señala que se han elaborado algunas pautas o criterios que puedenconducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre losproductos que se sintetizan: (i) La inclusión de los productos en una mismaclase del nomenclátor; (ii) Canales de comercialización; (iii) Mismos medios depublicidad; (iv) Relación o vinculación entre los productos; (v) Uso conjunto o

10 Proceso 48-IP-2000, ya citado.

11 Proceso 74-IP-2010, publicado en la G.OAC. 1880, de 22 de septiembre de 2010, marca:TENSLOTAN denominativa.

12 Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentospara bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar 16s dientes y para moldesdentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas.

13 Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir,desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello;dentífricos.

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cornpierneruario de productos; (vi) Partes y accesorios; (vii) Mismo género delos productos; (viii) Misma finalidad; (ix) Intercambiabilidad de los productos.

59. En relación con lo mencionado, el Tribunal ha establecido algunos de lossiguientes criterios y factores de análisis para definir la conexión competitivaentre los productos:

"a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor:( ... ) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productosde una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registropara toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrarque entre los productos que constan en dicha clase no son similares ono guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega.

b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización oexpendio de productos que influyen escasamente para que puedaproducirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandescadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clasede bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de unproducto con otro. En cambio, se daría tal conexión competitiva, entiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes.Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcassimilares pueden ser confundidas cuando los productos guardan tambiénuna aparente similitud.

e) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización odistribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radiotelevisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexióncompetitiva, o los productos serían competitiva mente conexos. Por otrolado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas,comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexióncompetitiva sería menor.

d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre losproductos puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lomismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que venderen otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre losproductos comercializados también influye en la asociación que elconsumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, loque eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esasimilitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma queprovienen de un mismo productor.

e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos quecomúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta ychapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, yaque el público consumidor supondría que los dos productos son del

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n:;,jU1ü tJ:ll¡x'.:;¿;ano. La ccmplernentarieoao entre lOS •..:;,ruduc~üsdebeentenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puedesuponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puedeutilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad ofunción.

f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse endiferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienensimilares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgode confusión al estar identificados por marcas también similares oidénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir"!".

60. El Tribunal ha sostenido que: "en este supuesto, y a fin de verificar lasemejanza entre los productos en comparación, el consultante habrá de tomaren cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichosproductos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en elnomenclátor; además podrá hacer uso de los criterios elaborados por ladoctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre el productoidentificado en la solicitud de registro del signo como marca y el amparado porla marca ya registrada o ya solicitada para registro. A objeto de precisar quese trata de productos semejantes, respecto de los cuales el uso del signopueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión,de ser aplicables al caso, concurran en forma clara y en grado suficiente, todavez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citadopropósito" 15.

61. Debe considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro deun signo como marca, por virtud de la regla de la especialidad, en principiocubre únicamente los productos identificados en la solicitud y ubicados en unade las clases de la Clasificación Internacional de Niza, la pertenencia de dosproductos a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como supertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes.

62. También se debe considerar la intercambiabilidad, en el sentido de que losconsumidores estimen que los productos son sustituibles entre sí para lasmismas finalidades, y la complementariedad, relativo al hecho de que losconsumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que eluso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin elotro.

63. Asimismo analizar si la conexión competitiva podría surgir en el ámbito de loscanales de comercialización o distribución de los productos, provenientes de

14 Proceso 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en GacetaOficial del Acuerdo de Cartagena 1028, de 14 de enero de 2004, marca: EBEL INTERNATIONAL(mixta).

15 Proceso 67-IP-2002, marca: "GOODNITES", publicado en la G.OAC. 871, de 11 de diciembre de2002.

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:<..1 i\.ld,d,j..::O (.1 :;,i; nU(,.•J en ;;:.¡ lilli¡z3C¡On oe rneok.s de c.rusiór: o pucuc.cad. ental sentido, si ambos productos se difunden a través de los medios generalesde publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entreellos será mayor, mientras que, si la difusión se realiza a través de revistasespecializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es depresumir que la conexión será menor.

64. Con relación a la conexión competitiva entre productos farmacéuticoscomprendidos en la Clase 5 y productos incluidos en la Clase 3 de laClasificación Internacional de Niza, el Tribunal considera apropiado transcribirel extracto pertinente de la interpretación prejudicial expedida dentro delProceso 33-IP-201516:

"El examen de estos signos merece una mayor atención en procura deevitar la posibilidad de confusión entre los consumidores. En estoscasos, es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso.

El análisis de confundibilidad de esta clase de signos debe serextremadamente riguroso a fin de evitar cualquier riesgo de confusiónen el público consumidor, ya que de encontrarse similitud podríacausarse riesgo en la salud de todos los seres vivos (hombre, animalesy plantas); por lo tanto, la autoridad competente debe apreciar de unamanera muy concienzuda tal riesgo para la salud humana, animal yvegetal, y así evitar cualquier error sobre el producto a consumirse.

Si bien en principio los productos de la Clase 3 y los de la Clase 5pueden tener canales de comercialización diferentes y expendedorescalificados, en el uso y la manipulación de los mismos puede generarseconfusión en el público consumidor, tal como sería el caso delalmacenamiento y el posterior consumo de productos de la Clase 5 y 3en el hogar o en almacenajes privados de cualquier clase, ya que estosestán al acceso del consumidor ordinario que bien puede confundirse yaplicar un producto de la Clase 3 pensando que está usando unmedicamento para uso animal o vegetal. Es muy posible que al serconfundible una marca que ampara productos como lociones, aceites,dentífricos, entre otros, con una que ampara un fármaco, el consumidorque por alguna razón tiene a su alcance los productos pueda caer en unerror, lo que podría convertirse en fatal para su salud o para la salud losanimales o plantas a los que se aplica.

Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio, queen estos casos es de vital importancia, ya que las personas queconsumen estos productos farmacéuticos no suelen ser especializadasen temas químicos ni farmacéuticos y, por lo tanto, son más susceptiblesde confusión al adquirir dichos productos. El criterio comentado insta alexaminador a ponerse en el lugar de un consumidor medio, que en el

16 Proceso 33-IP-2015, de 25 de septiembre de 2015, marca: VIBATIV (denominativa), Tema D, pp. 13Y ss.

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ceso en cuestión es /a población consumidora ae productosfarmacéuticos y, que además, va a utilizar el producto dentro del ámbitode su hogar sin asistencia técnica permanente.

En este aspecto el sólo riesgo para la salud puede resultar suficiente enla adopción de las conclusiones del examen de registrabilidad.

Además de lo anterior, se debe tener en cuenta que como la Clase 5ampara productos que son utilizados en el hombre, animales o plantas,una equivocación en contra de alguno de estos grupos de seres vivospuede tener consecuencias en la salud de los restantes, ya que elhombre se alimenta de animales y plantas, así como los animales deotros animales o plantas.

Si bien el Tribunal ha adoptado algunos criterios para establecer si entredos tipos de productos puede presentarse conexión o conexidadcompetitive", tratándose de productos de la Clase 5, dichos parámetros

17 Se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación de 16 de octubre de 2013, expedida en elmarco del proceso 111-IP-2013:

"En este escenario es preciso que la corte consultante matice la regla de la especialidad"? y, enconsecuencia, analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos y/o serviciosque amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad deerror en el público consumidor.Para lo anterior, el consultante deberá analizar la naturaleza o uso de los productos y/ o serviciosidentificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos y/o servicios a unamisma clase de nomenclátor no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productosy/o servicios en clases distintas, tampoco prueba que sean diferentes.En relación con lo mencionado, el Tribunal ha establecido algunos de los siguientes criterios yfactores de análisis para definir la conexión competitiva, aplicable tanto a productos como a servicios:"a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (. . .) Ocurre cuando se limita

el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor alproducirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar queentre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud paraimpedir el registro, corresponde a quien alega.

b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos queinfluyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el casode las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase debienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro. En cambio,se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta dedeterminados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcassimilares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud.

c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación conlos medios de difusión de los productos. Si los mismos productos se difunden por la publicidadgeneral- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, olos productos serían competitiva mente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida pormedio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., laconexión competitiva sería menor.

d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear unaconexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas yrefrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre losproductos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origenempresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión encaso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma queprovienen de un mismo productor.

e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizarconjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen

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aecen ccm,»: ¡)u: ¡,': ..:>0 naciendo un enélieu: mucho más rmnucioso yatendiendo a criterios como los comentados".

65. El Juez Consultante deberá tomar en cuenta los criterios esgrimidos en lapresente providencia para determinar si existe conexión competitiva entreproductos farmacéuticos comprendidos la Clase 5 y productos contenidos enla Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, teniendo en cuentaademás que, tratándose de productos de la Clase 5 dichos criterios debencomplementarse haciendo un análisis mucho más minucioso.

En virtud de lo anteriormente expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, emite elsiguiente,

PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en elcomercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, elsigno que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca yaregistrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismosproductos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales eluso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no esnecesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a losconsumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o deasociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar elriesgo de confusión o de asociación sobre la base de principios y reglaselaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presenteinterpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a lasemejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos queéstos amparan.

SEGUNDO: En el análisis de registrabilidad de un signo se debe tener encuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de signosdenominativos, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo,sin ser posible descomponerlo, tomando en cuenta los criterios señalados enla presente interpretación prejudicial.

empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismoempresario. La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, esdecir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un productono puede utilizarse el otro o su utilización no seria la de su última finalidad o función.

f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplírdistintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de quese origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas(por ejemplo: medías de deporte y medías de vestir". (Proceso 114-IP-2003. MARCA: EBELINTERNACIONAL. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en laGaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 de 14 de enero de 2004)".

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ser objeto de un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcascuya denominación tenga estrecha similitud, para evitar precisamente, que elconsumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que endeterminadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la saludhumana, más aun considerando que en muchos establecimientos, aúnmedicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con elsolo consejo del farmacéutico de turno.

CUARTO: El análisis de registrabilidad de una marca que ampare productosde la Clase 3 debe ser en extremo riguroso a fin de evitar cualquier riesgo deconfusión en el público consumidor, ya que de encontrarse similitud conmarcas que amparen productos farmacéuticos podría causarse riesgo en lasalud humana, animal y vegetal. Por lo tanto, el Juez Consultante deberáapreciar de una manera muy concienzuda tal riesgo para la salud y evitarcualquier error sobre el producto a consumirse.

Si bien en principio los productos de la Clase 3 y los de la Clase 5 puedentener canales comercialización diferentes y expendedores calificados, con eluso y la manipulación de los mismos puede generarse confusión en el públicoconsumidor, tal como sería el caso del almacenamiento y el posteriorconsumo de productos de la Clase 5 en el hogar o en almacenajes privadosde cualquier clase, ya que éstos están al acceso del consumidor ordinario quebien puede confundirse y aplicar un producto de la Clase 3 pensando que estáusando un medicamento para uso animal o vegetal o viceversa. Es muyposible que al ser confundible una marca que ampara productos tales comolociones, aceites, dentífricos y otros, con una que ampara un fármaco, elconsumidor que por alguna razón tiene a su alcance los productos pueda caeren un error, lo que podría convertirse en fatal para su salud o para la salud losanimales o plantas a los que se aplica. Por lo tanto, el sólo riesgo para la saludpuede resultar suficiente en la adopción de las conclusiones del examen deregistrabilidad.

El Tribunal ha adoptado algunos criterios para establecer si entre dos tipos deproductos puede presentarse conexión o conexidad competitiva; tratándosede productos de la Clase 5 dichos parámetros deben complementarsehaciendo un análisis mucho más minucioso y atendiendo a los criteriosdesarrollados en la presente providencia.

En consecuencia, el Juez Consultante deberá tener en cuenta la manipulaciónde tales productos por personas no especializadas en el interior del hogar, ode un centro de atención a enfermos diferente a los hospitales u otrosestablecimientos de salud, así como la posibilidad de que los productos de lasClases 3 y 5 se guarden conjuntamente en almacenajes privados.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creacióndel Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacionalconsultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente

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L,terpretación prejudicial. Asimismo, deberá dar ct.mphmiento a lasdisposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatutovigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal,firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaronen su adopción, ((¡Ii 'I ¡I //1 / OCecilia LJ¿a ~ II~Q~interos

MAGISTRADA

Notifíquese a la Sala Consultante mediante copia certificada y remítase copiade la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de laComunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo deCartagena.

Proceso 441-IP-2015

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