xxv jornadas de investigación de las universidades...

XXV Jornadas de Investigación de las Universidades españolas

Mª José de Concepción, 28 de noviembre de 2017

Mª José de Concepción 1

Recursos para generar nuevos conocimientos con valor económico

Capacidad para obtener rendimiento del conocimiento como incentivo

Patentes: contribuyen a generar estos incentivos como

opción

Consecuencia: sirven para impulsar la

innovación tecnológica

La actividad inventiva implica


Patente, monopolio temporal, expira y su conocimiento y valor económico se transfiere al acervo

tecnológico

Sistema de patentes, estimula el desarrollo de

las invenciones

Constituye una fuente

de información tecnológica de enorme

valor

Refleja la mayor parte

de los avances

tecnológicos


Problema a resolver

Nueva idea+ investigación + desarrollo + implantación (proceso, servicio o producto)

Beneficio

INNOVACIÓN


Gestión de la innovación: política estratégica de Propiedad Industrial

Protección Valorización

ComercializaciónCompetitividad

Ingresos

Costes

• ¿Qué requisitos para laprotección se cumplen?

• ¿Qué alcance se le va a dar ala protección? Es decir,nacional o internacional

• Costes de la protección,tasas de solicitud, trámite ymantenimiento.

• Este parámetro se tiene muyen cuenta para el alcanceinternacional de laprotección

• Ventajas competitivas quenos va a proporcionar laprotección.

• Planes comerciales• Valor económico delproducto

• Estrategias de venta



Proteger por PI ¿?

En donde ¿?

Fabricar o licenciar ¿?

Defensa de los derechos propios

Vigilancia de los derechos de terceros

Vigilancia tecnológica



Estrategia de PI: tener patentes no es la meta, elobjetivo es generar valor a partir de la cartera dePI. Para ello es necesario desarrollar una estrategiade PI integrada en la estrategia de negocio.

Para implementar la estrategia de PI es importantegestionar proactivamente el Portfolio de PI:Aconsejar al departamento de I+D sobre el tipo deinvenciones interesantes, adquirir PI si es másbarata o más rápida que los desarrollos propios,licenciar nuestras patentes ….

Proteger por PI

Contienen la información más reciente

Tienen un formato uniforme a nivel mundial

Son fuente de lo nuevo (invención) y de lo que ya se conoce (estado técnica)

Suelen contener información que no se divulga en otro tipo de publicaciones

Cubren la totalidad de las tecnologías aplicadas por la industria a nivel mundial

Descubren la tecnología de forma exhaustiva

Presentan símbolos de clasificación que permiten un acceso selectivo a la información de cada sector técnico



Una sólida posición en el mercado y una ventaja

competitiva. Una patente concede a su titular el derecho

exclusivo

Aumento de los beneficios y mejor rendimiento de las

inversiones

Capacidad de tomar medidas legales con éxito contra quienes copien o imiten su invención protegida.

Acceso a la tecnología mediante la concesión de licencias cruzadas. Si su empresa está interesada en tecnología

que es propiedad de otros puede utilizar las patentes de las que es titular su propia empresa para

negociar acuerdos de concesión de licencias cruzadas.

• impedir a otros que utilicen comercialmente la invención patentada

• reducir de este modo la incertidumbre, el riesgo y la competencia de imitadores

• contribuirá a recuperar los gastos y obtener un mayor rendimiento de las inversiones

• Ingresos adicionales procedentes de la concesión de una licencia sobre la patente o de su cesión

•dar una imagen positiva a su empresa. Algunas enumeran sus patentes: una imagen innovadora.

•acceso a nuevos mercados. La cesión de patentes bajo licencia a otros puede proporcionar acceso a nuevos mercados

Mª José de Concepción9


Dónde

¿Dónde hay probabilidades de comercializar el producto patentado?

¿Cuáles son los principales mercados para productos similares?

¿Dónde se fabricará el producto?

¿Dónde están los principales competidores?

¿Cuáles son los costes de patentar en cada uno de los mercados dónde va destinado el producto? y ¿cuál es mi presupuesto?

¿Qué dificultades tendrá hacer valer los derechos de patente en un país determinado? Representante, idioma…

Mer

cado

s y

co

mpe

tido

res

Cost

esLi

tigi

os

Mª José de Concepción10

PATENTE NACIONAL: Costes de tasas de tramitación, con un valor medio de anualidades y excluyendo costes de agentes: Entre 2000 ‐ 2500 euros

PATENTE EUROPEA: Costes de tasas de tramitación incluyendo validaciones mínimo unos 5000 euros y luego multiplicaría al menos por 1000 por cada país y valor promedio de anualidades. Para 8 países serían como 13.000 euros más agentes.

PCT: Tramitación 3000 euros. Y por cada país mínimo 3000 euros adicionales ya que el sesgo del PCT son los países más importantes en los que hay que hacer la tramitación completa más las anualidades. Luego para 10 países serían 33.000 euros más agentes.


VIGILO

PROTEGO

Gestión de la innovación: política estratégica de Propiedad Industrial VIGILO


PATENT BOXSELLO DE PYME

INNOVADORA

NUEVA LEY DE PATENTES


La necesidad de reforzar el papel de lainnovación como eje para potenciar lacompetitividad de la economía española y denuestras empresas.

Los productos españoles para sercompetitivos deben de estar correctamenteposicionados y protegidos en los mercadosnacionales e internacionales.

ESTRUCTURA DE LA LEY 24/2015

16 Títulos

186 Artículos

10 Disposiciones Adicionales

6 Disposiciones Transitorias

1 Disposición Derogatoria

9 Disposiciones Finales

Se simplifica al máximo los requisitos para obtener fecha de presentación, armonizados por el Tratado sobre el derecho de patentes (PLT).

Se elimina el sistema opcional o a la carta estableciendo un Procedimiento único con Examen previo o sustantivo.

Integra la búsqueda con el examen técnico

Se adelanta la búsqueda acelerando el procedimiento en un aspecto esencial para el interesado.

Se sustituyen las oposiciones previas por un sistema de oposición post‐concesión

Posibilidad de invocar el restablecimiento de derechos para el plazo de prioridad en línea con lo establecido en los procedimientos internacionales y en el PLT.

Procedimientos de revocación y limitación

En el proceso de nulidad se suprime la prohibición de anular parcialmente una reivindicación

Desaparecen las referencias al Juez de Primera Instancia y en su lugar se atribuye la competencia territorial al correspondiente Juez de lo Mercantil.

Conciliación en materia de invenciones de empleados y del arbitraje y la mediación como mecanismos para la solución extrajudicial de controversias.

1. Admisión a trámite

2a. Examen de oficio

2b. Búsqueda

Procedimiento Ley 24/2015

3. Publicación

4. Examen sustantivo y Resolución

5. Oposición

Presentación de la solicitud

Inicio del ProcedimientoPresentación de la solicitudElectrónicamente

Obligatorio para API y personas jurídicas (art. 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas)

En papel

InstanciaDescripción

ReivindicacionesDibujos y, en su caso,

las secuencias biológicasResumen

Tasa de solicitud y de IET

Materia biológica: origen geográfico o fuente de procedencia Recurso genético: información que los usuarios están obligados a conservar con arreglo al Reglamento (UE) nº 511/2014

• No prejuzgará la validez de la patente (ni interrumpirá el procedimiento)

Contenido de la solicitud

Admisión a trámite

Lugar de presentación: OEPM

Órgano competente de C.AA. Oficina de Correos Electrónicamente

Requisitos mínimos para obtener fecha de presentación

Una indicación, expresa o tácita, de que se solicita una

patente

Los datos de identificación o contacto del solicitante

Una parte que a primera vista parezca constituir una descripción

En cualquier idiomaTraducción en el plazo de 2 meses

desde depósitodenegada

Una referencia a una solicitud anterior

Notificación de defectos

2 meses desde notificación

No contesta o no subsana desistida

Contesta subsanando: la fecha de

presentación: en que se subsanan los

requisitos.Falta de pago de las

tasas1 mes desde notificaciónComunicación

conjunta de defectos 2 meses

Examen de defensa

ContenidoInforme sobre el estado de la técnica + opinión

escrita1ª comunicación del examinador de defectos

técnicos

Exámenes previos a la elaboraciónFalta de claridad (impeditiva de búsqueda significativa)

Falta de unidad de invención (tasas adicionales o divisional) Requisitos de patentabilidad

BúsquedaLos defectos formales no interrumpirán la búsqueda

Publicación

Plazo

• Transcurridos 18 meses desde fecha de presentación o prioridad

• Antes a petición del solicitante

Requisitos• Que la solicitud haya superado el examen de oficio

Medios

• Mención en BOPI• Publicación de un folleto en INVENES

Consecuencias

• Apertura plazo observaciones de terceros (a la solicitud)

Examen sustantivo

Petición de examen sustantivo‐ Se puede presentar desde la presentación hasta 3 meses después de publicación IET‐ Exige pago de tasa. ‐ Posibilidad de presentar observaciones, modificaciones… hasta fin de plazo.

Realización del examen sustantivo:‐ IET+OE es la 1ª comunicación al solicitante sobre requisitos‐ Posibilidad de búsqueda complementaria‐ Resoluciones:

‐ Concesión directa‐ Denegación directa‐ Persistencia de defectos → Nuevas oportunidades

(2meses)/vista oral→ Resolución defini va

Admitidas a trámite las oposiciones, se dan traslado al titular

Contestación del titular (alegaciones y/o propuesta de modificación) 3 meses

Réplica de oponentes plazo común de 2

meses

Examen de oposiciones y contestaciones por

OEPM Comisión de 3 examinadores

Nueva(s) oportunidad(es) al titular 1 mesPosible sustitución por vista oral

Resolución definitiva estimando o desestimando oposicióna) Manteniendo la concesiónb) Revocando la patentec) Manteniendo la patente de forma modificada

oposicione

s

Seis m

eses desde

la pub

licación de

la con

cesión

la falta de cualquiera de los requisitos de patentabilidad

la insuficiencia de la descripción

que el objeto de la patente excede el contenido de la solicitud tal como fue presentada

alegaciones

En modelo oficial + tasa

Suficientemente motivada

requisitos

oposicione

s

Novedades Modelo de Utilidad

Exige novedad mundial.

Amplía el ámbito

protección del M.U.

En la fase de oposición, exige un

comité de tres expertos y da oportunidad de réplica a

los oponentes

Establece la obligatoriedadde pedir I.E.T. para ejercer

acciones judiciales

Deber de Comunicación:‐ Investigador

• 3 meses desde conclusión de la invención• incumplimiento pérdida derechos

‐ Organismo/Entidad Pública• 3 meses desde comunicación del investigador• comunicación de voluntad de mantener derecho sobre lainvención (patente o secreto industrial)• prohibición publicación resultado investigación• falta comunicación→ el autor tendrá derecho a solicitar lapatente

Invenciones de personal investigador

Obligaciones

‐ Organismo/Entidad Pública Asumir la titularidad patente mantener el secreto industrial ceder la titularidad al investigador y reservarse licencia

de explotación o reservarse participación en beneficios

‐ Investigador Participar en beneficios de explotación o de cesión Ser titulares si la entidad les cede el derecho

Derechos

Invenciones de personal investigador

Simplificación del procedimientoSe simplifica el procedimiento de concesión de licencias obligatorias. Las partes pueden designar un mediador común o bien nombrar cada

una un experto. Un tercer experto es nombrado por la OEPM paraacordar las condiciones de la licencia con los expertos nombrados por laspartes.

A falta de acuerdo, la OEPM resolverá sobre la concesión de la licencia.

Licencias obligatorias

Apoyo a Las Universidades : Disposición adicional décima. Aplicación del régimen de tasas para la obtención y mantenimiento de los títulos previstos en esta Ley.

1. Las universidades públicas tendrán derecho a una bonificación del cincuenta por ciento en el importe de las tasas abonadas para la obtención y mantenimiento de los títulos de propiedad industrial regulados en esta Ley y solicitados con posterioridad a la entrada en vigor de la misma.

2. La bonificación será del cien por cien, siempre que acrediten que en el plazo establecido en el artículo 90.2 se ha producido una explotación económica real y efectiva de la patente o del modelo de utilidad. En este caso, las universidades podrán solicitar la devolución del importe de las tasas abonadas, en los términos que se establezcan reglamentariamente


Como negociar licencias

tecnológicas . OMPI. 2004.

http://www.wipo.int/export/sites/www/i

p‐development/es/strategies/pdf/publicati

on_903.pdf

Intercambiar valor. Negociación de

acuerdos de licencia de tecnología. Manual de

capacitación. OMPI.2006.

http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/es/documents/pdf/technology_licensing.pdf

Modelos de Contratos

https://www.oepm.es/es/propiedad_industrial/transferencia_de_tecnologia/Modelos_de_Contratos/i

ndex.html

INFORMACIÓN DE INTERÉS



MUCHAS GRACIAS

@OEPM_es

OEPM

Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM)

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