Santiago, veintiuno de octubre de dos mil diez.

VISTOS:

En estos autos sumarios Rol Nº 23.384-2008 del 10° Juzgado Civil

de Santiago, caratulados “Nestlé Chile S.A. con Corpora Tres Montes”,

por sentencia de veintisiete de mayo de dos mil nueve, escrita de fojas

614 a 670, la juez titular de dicho tribunal rechazó la demanda en todas

sus partes con costas.

En contra de esta sentencia, el demandante, a fojas 673, dedujo

los recursos de casación en la forma y apelación.

Se trajeron los autos en relación.

CONSIDERANDO:

EN CUANTO AL RECURSO DE CASACIÓN EN LA FORMA.

PRIMERO: Que el recurrente sostiene que la sentencia se

encuentra viciada por las causales 5ª y 9ª del artículo 768 del Código de

Procedimiento Civil, en relación con el artículo 170 y 795 del mismo

cuerpo legal.

SEGUNDO: Que la primera causal se basa en que la sentencia

omitió los requisitos del artículo 170 del Código de Procedimiento Civil

al no apreciar la prueba que ha rendido; la recurrente alega que los

documentos acompañados a fojas 273 no habrían sido considerados por

la juez en su sentencia. Lo cierto, sin embargo, es que la prueba fue

efectivamente valorada y, en cualquier caso, esos documentos carecen

de cualquier valor probatorio, por lo que su omisión no puede haber

influido en lo dispositivo del fallo.

TERCERO: Que, en efecto, el artículo 170 del Código de

Procedimiento Civil establece el deber del juez de exponer los

argumentos de las partes y de formular las consideraciones de hecho

y de derecho que sirven de fundamento a la sentencia (números 2o y

3o). Basta la mera lectura de los considerandos del fallo recurrido para

comprobar que satisface sobradamente todos estos requisitos, en sus

motivos séptimo, octavo, décimo tercero y siguientes.

La fundamentación está completa cuando se hace referencia a

la prueba que el juez estime relevante para fundar su sentencia. Lo

contrario es confundir la tarea de fundar una sentencia con la

designación actuarial de cada pieza del expediente.

CUARTO: Que la segunda y última causal de casación en la

forma, la del N° 9 del artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, en

relación con el N° 4 del artículo 795 del mismo cuerpo normativo, la

hace consistir el recurrente en haberse omitido la práctica de diligencias

probatorias, específicamente el habérsele impedido rendir las siguientes

pruebas, a saber, la inspección personal del tribunal y un peritaje.

QUINTO: Que, respecto de la inspección personal, según el

artículo 403 del Código de Procedimiento Civil, "fuera de los casos

expresamente señalados por la ley, la inspección personal del tribunal

sólo se decretará cuando éste la estime necesaria", lo que el

tribunal no estimó necesario y que puede explicarse ante la abundante

cantidad de envases acompañados por ambas partes y porque la

ubicación de géneros de productos en los supermercados, así como su

caracterización, es hecho público y notorio, incluso para el comprador

no habitual.

Contra esa resolución, la demandante presentó un recurso de

apelación que fue rechazado por esta I. Corte (sentencia de 14 de

agosto de 2009, ingreso № 2158-2009) y la recurrente no

compareció a estrados a alegar por ese recurso.

SEXTO: Que, en cuanto al peritaje, la prueba fue decretada

oportunamente, y la demandante tuvo la oportunidad de rendirla en

primera instancia, pero no lo hizo. En efecto, una vez decretada la

diligencia, Nestlé dejó pasar un mes sin notificar la resolución que

citaba a las partes a audiencia de designación de peritos, y

tampoco alegó entorpecimiento para rendir esa prueba, a pesar de

que el término probatorio es de sólo 8 días. Cuando venció el término

probatorio el tribunal citó a las partes a oír sentencia, conforme el

artículo 432 del Código d Procedimiento Civil.

SEPTIMO: Que baste para rechazar el recurso de casación en la

forma, por esta causal, el hecho de no haber sido preparada. En efecto,

el inciso 1° del artículo 769 del Código de Enjuiciamiento Civil señala

que “Para que pueda ser admitido el recurso de casación en la forma es

indispensable que el que lo entabla haya reclamado de la falta,

ejerciendo oportunamente y en todos sus grados los recursos

establecidos por la ley”. En la especie, el demandado no alegó en todas

las oportunidades procesales que tuvo para ello la pretendida omisión

de prueba de inspección personal del tribunal ni la relativa al peritaje,

que ahora invoca como fundamento de su casación.

Consecuentemente, el recurso, por esta causal, no está preparado y

debe ser desestimado. Debe consignarse, además, que esta causal, la

del N° 9° del artículo 768 del citado cuerpo de leyes, no se encuentra en

los casos de excepción que prevén los incisos segundo y tercero del

referido artículo 769.

EN CUANTO AL RECURSO DE APELACIÓN.

Vistos:

Y teniendo en su lugar, además, presente:

OCTAVO: Que el objetivo de la demandante es obtener por vía

de competencia desleal, la exclusividad en el uso del tazón rojo y otros

elementos genéricos que sistemáticamente se le ha negado en

exclusividad en sede marcaría, como ya se expresó por el tribunal a

quo, pues conforme al artículo 21 de la Ley Nº 19.039 de Propiedad

Industrial “no podrán registrarse como marcas: i) La forma, el color, los

adornos y accesorios, ya sea de los productos y de los envases.”

NOVENO: Que en cuanto al ejercicio de derechos de propiedad

por parte de la demandada, se probó en autos con 15 registros,

instrumentos públicos no impugnados, que Tresmontes es dueña de

marcas mixtas, que incluyen tazones rojos, en fondo café sobre granos

de café desde hace más de 25 años, cuyos registros se han ido

renovando o solicitando nuevos diseños con elementos sustancialmente

iguales.

Sin perjuicio de lo anterior, Nestlé se ha opuesto

sistemáticamente a todas las solicitudes de registro de marcas mixtas

de la demandada en las que aparece una taza roja, pero sus oposiciones

han sido desechadas por los organismos competentes de propiedad

industrial.

Debe entenderse por marca mixta la “etiqueta con palabra o

palabras o con o sin significado idiomático, combinación de letras, y/o

número, en combinación con figuras, imágenes, símbolos o dibujos”,

según la definición que otorga el Instituto Nacional de Propiedad

Industrial, es decir, es marca mixta aquella etiqueta que combina

palabras con imágenes.

DECIMO: Que, en cuanto a la presentación de café Tempo

impugnada en estos autos, cuyo trámite de registro se encuentra

pendiente ante el Departamento de Propiedad Industrial, con oposición

de Nestlé. Nada obsta a su utilización porque presenta los mismos

elementos genéricos que utiliza café Monterrey y el Departamento de

Propiedad Industrial ha rechazado que la taza roja, que también utiliza

Tempo, pueda ser objeto de exclusividad.

El uso de tazas rojas y granos de café en envases de productos de

Tresmontes ha sido parte de su historia y cuenta con el respaldo jurídico

en los registros marcarios desde 1981.

DECIMO PRIMERO: Que, respecto de los productos fortificantes,

Tresmontes acompañó 11 certificados que acreditan sus derechos de

propiedad sobre registros de la marca mixta Cocoa Raff, que incluye

dicha palabra, más la etiqueta color verde e imagen de niños haciendo

deporte, el primero de los cuales data del año 1996.

DECIMO SEGUNDO: Que, asimismo, en relación con los caldos

de gallina y sopas, la demandada posee un derecho de propiedad sobre

el Registro № 757391 de 2 de mayo de 2006, correspondiente a una

marca mixta de fondo amarillo con letras rojas y la imagen de un pollo,

para la marca Naturezza.

DECIMO TERCERO: Que, de igual manera, tratándose de bebidas

a base de cebada sus elementos distintivos son las espigas de trigo, los

colores amarillo y celeste de cielo, elementos genéricos que están

presentes en todas las marcas mixtas vigentes relativas a este

producto.

DECIMO CUARTO: Que, como se advierte el uso de elementos

genéricos es una práctica habitual, lícita y que no causa confusión en

los consumidores, pues dicha práctica obedece a un elemento

nemotécnico para distinguir categorías de productos.

Consecuentemente, es imposible tener derechos de propiedad

sobre colores o elementos genéricos, por estar expresamente excluidos

de protección marcaría conforme a la ley.

Por lo tanto, aunque Tresmontes careciera de derechos de

propiedad, lo que no es el caso, la demanda debe ser igualmente

rechazada, por cuanto las conductas imputadas se refieren al uso lícito

de elementos genéricos y colores que distinguen a distintas categorías

de productos.

DECIMO QUINTO: Que, como ya se ha dicho, el proceso de

decisión de compra es particularmente nemotécnico, palabra esta

última que según el Diccionario de la Real Academia Española de la

Lengua significa “Que sirve para auxiliar a la memoria.”. Por ende, los

estándares visuales que señalizan las compras de los consumidores,

colaboran en su proceso de elección, sin confundirlos.

DECIMO SEXTO: Que, lo anterior se traduce en la reducción de

esfuerzos en la compra, lo que se denomina “economía de esfuerzo”,

según el profesor del Instituto de Economía de la Pontificia Universidad

Católica de Chile, don Matko Koljatic, sin la cual se producirían dos

efectos negativos: “1) el consumidor tendría que gastar mucho más

tiempo en identificar la categoría de producto que busca (café,

mayonesa, detergente) y 2) si no existieran elementos comunes para

las categorías, la dificultad de identificar a otros productos haría que el

fabricante que tiene dominio de mercado no pueda ser eficazmente

desafiado”.

DECIMO SEPTIMO: Que, así las cosas, el uso habitual de colores

y elementos genéricos concurren en una infinidad de rubros, como es

público y notorio, y no confunden a los consumidores. Así, a título

ejemplar, podemos citar los siguientes: los aceites de maravilla utilizan

azul y dorado, y la imagen de la maravilla; las salsas de tomates, el

color rojo y la verdura que es su principal ingrediente; la mayonesa, el

color amarillo y leyendas sobre azul; los detergentes se identifican con

colores celestes y blancos, las cremas de leche, por un lado tienen

frutillas y por el otro tallarines, etc.

DECIMO OCTAVO: Que, como se ha venido razonando es

evidente que el uso de elementos genéricos de una categoría no son

apropiables, son de uso común y están destinados a economizar el

esfuerzo de los consumidores, quienes no se confunden porque las

marcas están suficientemente destacadas en los envases, como se ha

reiterado tantas veces en este fallo.

DECIMO NOVENO: Que, en cuanto al informe de Adimark

acompañado por la demandante en segunda instancia, éste fue

objetado por la contraria, por ser un documento emanado de un tercero

que no fue reconocido en juicio y carece por tanto de valor probatorio

como lo ha sostenido unánimemente la jurisprudencia, por lo que se

omitirá pronunciamiento a su respecto.

VIGESIMO: Que, retomando el análisis del caso de autos, cabe

tener presente, que la única fuente de exclusividad en el uso de signos

distintivos en nuestro ordenamiento es la propiedad industrial, que

además goza de protección constitucional y la ilegitimidad de medios

que denuncia la demandante, requisito de toda conducta desleal, queda

descartada cuando se ejercen legítimos derechos.

La demandada Tresmontes ha hecho legítimo uso de sus

derechos, por lo que no puede considerarse que se ha valido de un

medio ilegítimo para competir, como exige el artículo 3° de la Ley Nº

20.169 para que se configure el tipo previsto en esa norma.

VIGESIMO PRIMERO: Que, el recurrente sostiene

equivocadamente que el ejercicio del derecho de propiedad sobre una

marca registrada puede perfectamente llevar a su titular a conductas de

competencia desleal. En este punto, la demandante lleva a confusión

acerca de la correcta interpretación del art. 2º de la Ley № 20.169 sobre

competencia desleal.

Ya que esa norma establece que “una conducta podrá ser

calificada como un acto de competencia desleal aunque resulten

procedentes respecto de esa misma conducta una o más de las

siguientes acciones: (a) las reguladas en el decreto ley № 211, de 1973,

sobre libre competencia; (b) las reguladas en la ley № 19.496, que

establece normas sobre protección de los derechos de los

consumidores; y (c) las reguladas en la ley № 17.336, sobre propiedad

intelectual, o en la ley № 19.039, sobre propiedad industrial.”

VIGESIMO SEGUNDO: Que, en el caso de la demanda de autos

existe un concurso propio de normas, esto es, que un mismo hecho

ilícito sea sancionado por infringir diversos ordenamientos y así podría

ocurrir que apropiarse de distintivos ajenos pudiera ser contrario a la

competencia leal, a la propiedad marcaría, al derecho de consumidores

e, incluso, a la libre competencia.

Si se permitiera el uso acumulativo de las acciones de

competencia desleal y de propiedad industrial, podrían producirse

decisiones contradictorias frente a idénticas pretensiones, cuestión que

repugna nuestro ordenamiento.

VIGESIMO TERCERO: Que, consecuentemente, siguiendo en la

materia un principio usual en el derecho moderno, la ley otorga al

interesado la opción de accionar contra ese ilícito, alternativamente,

según los diversos ordenamientos que sancionan el ilícito. Pero ello

supone que el hecho sea ilícito, lo que habíamos denominado

previamente “ilegitimidad de medios”, que es requisito de toda

conducta desleal, todo lo cual queda descartado respecto de la

demandada Tresmontes, toda vez que ella ha ejercido derechos

legítimos de propiedad industrial, conforme a la Constitución y las leyes.

Por estas consideraciones y en virtud, asimismo, de lo que

disponen los artículos 768 y 186 del Código de Procedimiento Civil, y

demás textos legales, se declara que:

I.- Se rechaza el recurso de casación en la forma entablado en lo

principal de la presentación de fojas 673.

II.- Se confirma la sentencia apelada, de veintisiete de mayo de

dos mil nueve, escrita de fojas 614 a 670, con costas.

Regístrese y devuélvase con sus dos tomos y agregados.

Redactó la abogado integrante sra. Paola Herrera

Fuenzalida.

Rol Corte Nº3671-2009.

Pronunciada por la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro señor Juan Eduardo Fuentes Belmar e

integrada, además, por el ministro señor Mauricio Silva Cancino y la abogado integrante señora Paola Herrera Fuenzalida.