marcas comerciales y nombres de dominio en internet
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MARCAS COMERCIALES Y
NOMBRES DE DOMINIO EN INTERNET
CHRISTIAN SCHMITZ VACCARO∗
PROFESOR DE DERECHO INFORMÁTICO UNIVERSIDAD CATÓLICA DE LAS SANTÍSIMA CONCEPCIÓN
Sumario:
I. Introducción
II. Marcas Comerciales Marco Legal
Concepto y Objetivos de la Marca
Clasificación de las Marcas Comerciales
Procedimiento de Solicitud de Marca
Procedimiento de Oposición
III. Nombres de Dominio Estructura y Clasificación de Nombres de Dominio
Naturaleza de los Nombres de Dominio
Reglamentación de NIC Chile
IV. Relación entre Marcas y Dominios Conflictos entre marcas y nombres de dominio
Semejanzas y Diferencias entre Marcas y Dominios
Semejanzas entre Marcas y Dominios
Diferencias entre Marcas y Dominios
I. Introducción
Los inventos tecnológicos son cada vez más accesibles a gran parte de la humanidad, permeando la
cotidianeidad de la existencia humana. En ese sentido, resulta cada vez más relevante estudiar de
cómo las tecnologías y los cambios que ellas provocan en nuestras vidas, influyen en el Derecho.
Efectivamente, existe una serie de interacciones entre el Derecho y las Tecnologías de la
Información. Así, aparte del nacimiento de instituciones jurídicas completamente nuevas, la evolución
hacia la “sociedad de la información” – también llamada por algunos “sociedad en red” -, ha obligado
a los juristas a replantearse diversas instituciones jurídicas tradicionales, tales como la propiedad
intelectual, el derecho de los contratos y la prueba.
Mucho se viene comentando desde hace ya algunos años, acerca de una materia en que existen
intereses contrapuestos; intervienen parlamentarios, opinan comerciantes, economistas y
∗ Para comentarios: [email protected]
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naturalmente, los defensores de las tecnologías de la información. Me refiero a los conflictos que se
suscitan entre las marcas comerciales y los nombres de dominio en Internet.
También en este caso, nos encontramos frente a una institución jurídica que tiene ya algunos siglos
de vida – las marcas comerciales -, y cuyos fundamentos estables son removidos por un fenómeno
de aparición reciente, los nombres de dominio en Internet.
En palabras de Oscar Robles, autor del texto titulado “De Nombres de Dominio y otros Demonios
....”1, lo dicho se expone de la siguiente forma:
“Quizá parezca un tema de moda, pero la realidad es que la problemática de los nombres de dominio
tiene algunos años de estar desarrollándose.
Además, existen una serie de factores que hoy día están dando forma (“sabor”, dirían algunos) a las
disputas entre nombres de dominio y las marcas. Tenemos ya una sopa de letras como barrera de
entrada a los que les interesa involucrarse en este tema: TLD, gTLD, ICANN, UDRP, .com, .net,
.com.mx, .tv, .to y así podríamos seguir abundando.
La problemática de los nombres de dominio hace mucho que dejó de ser ciencia-ficción y se apoderó
de la realidad que enfrentamos, cada vez con mayor frecuencia, desde abogados dedicados a la
propiedad intelectual hasta los proveedores de servicios de Internet.”
En estas líneas, examinaremos ambas instituciones por separado – tratando de pasada de
desenredar la “sopa de letras” – y concluiremos con un paralelo en que el lector logrará apreciar
diferencias y similitudes.
II.- Marcas Comerciales
A continuación expondremos brevemente el régimen jurídico de las marcas comerciales, basado
específicamente en la legislación chilena.
El contexto en que se ubican las marcas comerciales está constituido por la Propiedad Intelectual en
términos amplios. Esta se refiere en general a todas las creaciones del intelecto susceptibles de
protección, entre las cuales encontramos tanto las obras literarias y artísticas, así como los símbolos,
los nombres, las imágenes y los dibujos, las invenciones y modelos utilizados en el comercio.
La propiedad intelectual comprende dos categorías: por una parte, la propiedad industrial, que incluye
las patentes de invención, marcas comerciales, dibujos y modelos industriales e indicaciones
geográficas de origen; y por la otra, el derecho de autor, que abarca las obras literarias y artísticas,
tales como las novelas, los poemas, los programas de radio y de televisión, las obras de teatro, las
1 Robles, Oscar: “De Nombres de Dominio y otros Demonios ....”, publicado en http://www.ftp.nic.mx/pub/dominios.pdf
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películas, las obras musicales, las obras de arte, tales como los dibujos, pinturas, fotografías,
esculturas, y los diseños arquitectónicos.
Marco legal
En Chile, el tema de la propiedad industrial se encuentra consagrado en diversos niveles jerárquicos
del ordenamiento jurídico. Así podremos encontrar normas constitucionales que garantizan la
protección de los derechos de propiedad industrial; tratados internacionales ratificados por el Estado
chileno; una ley especial sobre la materia y su respectivo reglamento.
La Constitución de la República de Chile del año 1980 contempla la propiedad industrial en su
artículo 19 n° 25, disposición que en su inciso final hace aplicable en parte el n° 24 del mismo
artículo:
Artículo 19.- La Constitución asegura a todas las personas: ...
25º.- El derecho del autor sobre sus creaciones intelectuales y artísticas de cualquier especie, por el
tiempo que señale la ley y que no será inferior al de la vida del titular.
El derecho de autor comprende la propiedad de las obras y otros derechos, como la paternidad, la
edición y la integridad de la obra, todo ello en conformidad a la ley.
Se garantiza, también, la propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas comerciales,
modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo que establezca la ley.
Será aplicable a la propiedad de las creaciones intelectuales y artísticas y a la propiedad industrial lo
prescrito en los incisos segundo, tercero, cuarto y quinto del número anterior.
24º.- ......... Sólo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer
de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social. Esta comprende cuanto
exijan los intereses generales de la Nación, la seguridad nacional, la utilidad y la salubridad públicas y
la conservación del patrimonio ambiental.
Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de
los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de ley general o especial que autorice
la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional, calificada por el legislador. El
expropiado podrá reclamar de la legalidad del acto expropiatorio ante los tribunales ordinarios y
tendrá siempre derecho a indemnización por el daño patrimonial efectivamente causado, la que se
fijará de común acuerdo o en sentencia dictada conforme a derecho por dichos tribunales.
A falta de acuerdo, la indemnización deberá ser pagada en dinero efectivo al contado.
La toma de posesión material del bien expropiado tendrá lugar previo pago del total de la
indemnización, la que, a falta de acuerdo, será determinada provisionalmente por peritos en la forma
que señale la ley. En caso de reclamo acerca de la procedencia de la expropiación, el juez podrá, con
el mérito de los antecedentes que se invoquen, decretar la suspensión de la toma de posesión. ....
Asimismo, la Constitución chilena hace aplicable el recurso de protección al sujeto que se ve privado,
perturbado o amenazado en el ejercicio de sus derechos de propiedad industrial:
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Artículo 20.- El que por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación,
perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el
artículo 19, números ..... 24° y 25° podrá ocurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de
Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para
restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los
demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes. ....
En el orden legal chileno, son diversos cuerpos normativos, los que hacen referencia a la propiedad
industrial, entre ellos el Código Civil, diversas leyes tributarias (DL 824 sobre Impuesto a la Renta,
art. 10 inc. 2°, art. 41 n° 6, art. 41 A letra A, art. 59; DL 825, art. 8 letra h), la Ley 17.336 sobre
Propiedad Intelectual (art. 89) y también el nuevo Código de Procedimiento Penal (art. 54, letra e).
Destacamos entre ellos, el art. 584 del Código Civil:
Artículo 584.- Las producciones del talento o del ingenio son una propiedad de sus autores.
Esta especie de propiedad se regirá por leyes especiales.
En consecuencia, se reconoce que la propiedad intelectual es “una especie de propiedad”,
distinguiéndola claramente del dominio que se ejerce sobre bienes corporales e incorporales, materia
regulada por los artículos anteriores al citado. Ello tiene su fundamento en que los derechos
derivados de la propiedad intelectual son limitados en el tiempo.
Las leyes especiales a las cuales hace referencia la disposición transcrita son la Ley 17.336 sobre
Propiedad Intelectual, su Reglamento, la Convención Interamericana sobre Derechos de Autor en
Obras Literarias, Científicas y Artísticas (Decreto 74 del Ministerio de Relaciones Exteriores,
publicado el 21 de julio de 1955 en el Diario Oficial de la República de Chile) y la Convención
Universal sobre Derecho de Autor (Decreto 75 del Ministerio de Relaciones Exteriores, publicado el
26 de julio de 1955 en el Diario Oficial de la República de Chile). Pero también, incluye el cuerpo
normativo principal en materia de propiedad industrial: la Ley 19.039 sobre Privilegios Industriales y
Protección de los Derechos de Propiedad Industrial, publicada en el Diario Oficial de la República de
Chile del 25 de enero de 1991.
El ámbito de aplicación de esta última ley, lo encontramos definido en su artículo 1°:
Artículo 1.- La presente ley contiene las normas aplicables a los privilegios industriales y protección
de los derechos de propiedad industrial. Los referidos privilegios comprenden las marcas
comerciales, las patentes de invención, los modelos de utilidad, los diseños industriales y otros títulos
de protección que la ley pueda establecer.
Queda claro entonces que las marcas comerciales, al igual que las patentes de invención,
constituyen los llamados “privilegios industriales”, también denominado “propiedad industrial”.
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Los pormenores de la Ley 19.039 se encuentran regulados en el correspondiente Reglamento,
promulgado por el Decreto Supremo n° 177 del Ministerio de Economía, y publicado en el Diario
Oficial de fecha 30 de septiembre de 1991.
No podemos dejar de mencionar algunos tratados internacionales, de fundamental relevancia en la
materia de la propiedad industrial. En primer lugar, el Convenio de París para la Protección de la
Propiedad Industrial, promulgado en Chile por el Decreto 425 del Ministerio de Economía, Fomento y
Reconstrucción y publicado en el Diario Oficial del 30 de septiembre de 1991. Se trata de un Tratado
firmado el 20 de marzo de 1883, que fue revisado y enmendado en diversas oportunidades.
Actualmente, el Convenio de Paris es administrado por la Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI), que es una de las agencias especializadas del sistema de las Naciones Unidas,
cuyo objetivo es fomentar el uso y la protección de las obras del intelecto humano.
En segundo lugar, tenemos una herramienta fundamental del Derecho Marcario, que es el
Clasificador Internacional de Productos y Servicios, establecido por el Arreglo de Niza del 15 de junio
de 1957 y actualizado periódicamente. En Chile fue adoptado por el Decreto Supremo 897 del 13 de
octubre de 1971 del Ministerio de Economía. Se trata de un listado de bienes y servicios, en el que
los productos son agrupados en las clases 1 a 34, mientras que los servicios se distribuyen en las
clases 35 a 42. De esta forma, la Clasificación de Niza permite la presentación de solicitudes o
mención de registros haciendo referencia a un solo sistema de clasificación, independiente del país
en que se solicita o se ha registrado la marca.
Por último, tenemos que referirnos a un tratado adoptado en tiempos más recientes, que es el
Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio
(ADPIC), también conocido por su sigla en inglés “TRIPs” el cual corresponde a un acuerdo anexo
del Acuerdo de Marrakech, que estableció la Organización Mundial de Comercio (OMC). Fue
promulgado en Chile, a través del Decreto n° 16 del Ministerio de Relaciones Exteriores, de fecha 5
de enero de 1995. Sin embargo, el Estado chileno decidió acogerse al derecho de aplazar por cuatro
años la entrada en vigencia del referido Acuerdo, de manera que éste rige en Chile sólo desde el 1º
de enero de 2000.
Concepto y Objetivos de la Marca
El origen de la marca comercial se remonta a la antigüedad, cuando los artesanos reproducían sus
firmas o "marcas" en sus productos utilitarios o artísticos. A lo largo de los años, ha permanecido la
idea de un sello de calidad o procedencia, configurándose además con el tiempo un sistema de
registro y protección de marcas.
En consecuencia, la marca es un signo distintivo que indica que ciertos bienes o servicios han sido
producidos o proporcionados por una persona o empresa determinada.
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En Chile, tanto la ley del ramo, como su Reglamento, establecen lo que debe entenderse por marca
comercial, siendo la definición de este último cuerpo normativo, la más detallada. En efecto, el
artículo 23 del Reglamento señala: “La marca comercial es todo signo visible, novedoso y
característico que permite distinguir productos, servicios o establecimientos comerciales o
industriales de sus similares, tales como nombres, seudónimos, palabras, expresiones arbitrarias o
de fantasía, combinación de colores, viñetas, etiquetas, o una combinación de estos elementos, y las
frases de propaganda o publicitarias.”
Desde un punto de vista económico-comercial, la marca tiene por objeto ayudar a los consumidores a
identificar y adquirir un producto o servicio que, por su carácter y calidad, se adecúa a sus
necesidades. En consecuencia, cumple diversos propósitos: identificar un producto o servicio frente a
los de la competencia, indicar la procedencia empresarial, señalar calidad y características del
producto o servicio y realizar y reforzar la función publicitaria.
La marca cumple esas funciones a través del otorgamiento de derechos “monopólicos”, que permiten
a su titular, usar y disponer de la marca en forma exclusiva y excluyente.2 Es por esta razón, que
también se habla de “privilegios industriales”, cuyo resguardo está garantizado a través del franqueo
de acciones civiles y penales que permiten sancionar a terceros que infringen los derechos
monopólicos (falsificadores, competidores desleales). Ello es así mientras esté vigente el registro
marcario, pues su vigencia es limitada en el tiempo, y está condicionada a una renovación periódica.
Sin embargo, el privilegio marcario tiene una importante limitante: “el principio de la especialidad de la
marca.” En efecto, una marca registrada no tiene protección o aplicación para identificar cualquier
campo del sector comercial. Por el contrario, la marca sólo identifica los rubros, actividades o
artículos para los cuales ha sido solicitada.3
2 El art. 86 del Reglamento de la Ley 19.039 se refiere a tales derechos de la siguiente forma:
“El titular de un privilegio industrial goza de un derecho exclusivo y excluyente para utilizar, comercializar, ceder o transferir a cualquier título, el objeto de la protección y el derecho que se le ha conferido.
La protección se extenderá hasta las 24 horas del mismo día en que expira el privilegio, sin perjuicio de la renovación en el caso de las marcas comerciales.” Por su parte, el art. 88 del Reglamento dispone:
“La marca comercial confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla y aplicarla para la distinción de los productos, servicios, establecimientos comerciales o industriales para los cuales ha sido conferida con facultad para : a) Oponerse al uso o aplicación de la marca, realizado por terceros, o a una que sea similar y que pueda inducir a error o confusión en el público en relación con los productos o servicios en cuyas clases se encuentre registrada. b) Impedir el uso o aplicación de una marca o cualquier otro signo que pueda causar un perjuicio al titular del privilegio o cuando disminuya el valor distintivo o comercial de la marca.” 3 El Reglamento consagra el principio de especialidad marcaria, en las siguientes disposiciones: Artículo 31º Las marcas registradas deberán utilizarse en la misma forma en qu ha sido aceptada su registro ...... . Artículo 33º La marca confiere a su titular el derecho exclusivo de utilizarla en la forma que se le ha conferido y para los productos, servicios, establecimientos comerciales o industriales comprendidos en el privilegio. Artículo 10º El formulario-solicitud para el registro de marcas comerciales, contendrá las siguientes menciones: .......... c) Enumeración de los productos o servicios que llevarán la marca y la o las clases del clasificador Internacional para las cuales se solicita protección. En el caso de establecimiento comercial o industrial, se deben especificar los productos y las clases a que pertenecen y la o las regiones para las cuales se solicita el registro de una marca para distinguir un establecimiento comercial; .... .
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Clasificación de las Marcas Comerciales
Analizando la definición legal dada, se llegan a distinguir los siguientes ámbitos de protección de los
derechos marcarios:
1.- Según categorías o rubros: productos, servicios, establecimiento comercial y establecimiento
industrial.
2.- Según indicación del signo: denominación, etiqueta, mixta y frase de propaganda.
Expresado de otra forma, cualquier persona natural o jurídica que desee inscribir una marca
comercial, debe decidir qué va a proteger (productos, servicios o establecimientos) y cuál va a ser el
distintivo del objeto a proteger (palabra, etiqueta o ambos).
1.- Categorías o rubros:
El inciso 1° del art. 23 de la Ley 19.039, se refiere a esa primera clasificación:
“Cada marca sólo podrá solicitarse e inscribirse para productos determinados, o bien para una o más
clases del Clasificador Internacional. Igualmente, sólo podrán solicitarse e inscribirse para servicios,
cuando ellos son específicos y determinados de las distintas clases del Clasificador Internacional.
Asimismo, se podrá solicitar y registrar marcas para distinguir establecimientos industriales o
comerciales de fabricación o comercialización asociados a una o varias clases de productos
determinados; .... .”
Podemos explicar entonces las marcas comprendidas en esta clasificación de la siguiente manera:
a) Marcas de Productos:
son aquellas que están destinadas a proteger uno o más productos específicos o una o más clases
de productos. Para estos efectos, existe el ya nombrado, “Clasificador Internacional de Productos” o
“Clasificador Internacional de Niza”, en el cual se clasifica y enumera el universo de cosas en 34
clases de productos, que pueden ser objeto de una marca comercial.
b) Marcas de Servicios:
tienen por objeto distinguir uno o más servicios específicos y determinados de los enumerados en las
clases de servicios del Clasificador Internacional (clases 35 a 42).
c) Marcas de Establecimientos Industriales:
protegen e identifican la industria o planta fabril elaboradora de determinados productos. Al igual que
en el caso de las marcas de productos, la protección se concede relacionada con uno o más
productos específicos o una o más clases de productos. Las marcas de establecimientos, comercial e
industrial, son una particularidad de la legislación chilena.
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d) Marcas de Establecimientos Comerciales:
están destinadas a proteger el signo que distingue el punto de venta de productos determinados.
Mientras que en el caso de las marcas de establecimientos industriales, lo que se ampara es la
marca de la fábrica, es decir del punto de producción, en este caso la protección se centra en el local
de comercialización del producto, como podría ser por ejemplo una fuente de soda o un
supermercado. Al igual que en las marcas de productos y en las de establecimiento industrial, aquí la
marca se relaciona con una o más clases de productos o con uno o más productos específicos de
una clase del Clasificador Internacional.
A diferencia de lo que ocurre en todas las categorías anteriores en que encontramos una cobertura
nacional, las marcas de establecimiento comercial se solicitan o registran para una o más regiones
de Chile. Sin perjuicio de esa cobertura regional, no existe inconveniente para pretender una
cobertura amplia de productos y regiones, como es el caso de las grandes cadenas de
supermercados o tiendas. Estas empresas protegen su marca comercial que distingue un
establecimiento comercial para la compraventa de todo tipo de productos (clases 1 a la 34) en todas
las regiones del país (12 regiones más la Región Metropolitana).
2.- Indicación del signo:
Una segunda clasificación se encuentra recogida por el artículo 23 del Reglamento de la Ley 19.039,
norma que al definir “marca comercial” reconoce la distinción entre marcas denominativas,
figurativas, mixtas y frases de propaganda.
a) Marcas denominativas
Son aquellas que consisten en una palabra o en una combinación de palabras, letras o cifras, es
decir están compuestas única y exclusivamente por palabras o números y sus combinaciones.
b) Etiquetas o Marcas Figurativas:
Son aquellas que consisten en un logotipo, dibujo, símbolo, figura u otro signo visual, cuya forma,
diseño y colores le otorgan características distintivas.
En todo caso, la etiqueta confiere protección al conjunto de la misma y no individualmente a cada uno
de los elementos que la conforman.
c) Marcas mixtas:
Son aquellas que están integradas por un elemento denominativo y otro figurativo. En otras palabras,
se le asigna un nombre a la etiqueta, protegiéndose ambos.
d) Frases publicitarias o de propaganda:
Se trata de expresiones o frases destinadas a publicitar una determinada marca de productos,
servicios, establecimiento, previamente registrada. Por lo tanto, por imperativo legal, la frase de
propaganda debe ir unida o adscrita a una marca ya registrada del producto, servicio o
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establecimiento comercial o industrial para el cual se va a utilizar, y además, debe contener la marca
registrada que será objeto de la publicidad.
Procedimiento de Solicitud de Marca
El procedimiento de registro de una marca es de carácter administrativo y puede ser llevado a cabo
por cualquier persona natural o jurídica. La finalidad queda expresada en el art. 3° del Reglamento, al
señalar su inciso 2°: “El derecho de propiedad sobre un privilegio industrial no se adquiere sino a
partir del registro respectivo en el Departamento, de conformidad a la ley y al presente reglamento.”
A diferencia de lo que sucede en otros países, en Chile no se exige uso previo de la marca a
solicitar.4 De esa forma, concluimos que el sistema de registro de marcas en Chile tiene un carácter
constitutivo, y no declarativo.
En general, podemos dividir el procedimiento de tramitación de una solicitud de marca, en las
siguientes seis etapas:
1. Solicitud de marca
2. Examen Preventivo
3. Publicación de la solicitud
4. Resolución definitiva
5. Pago del Tributo de Registro y su acreditación
6. Inscripción de la marca solicitada en el Registro de Marca
Trataremos a continuación cada una de esas etapas:
1. Solicitud de marca
Tomando elementos de una definición elaborada por el autor Marcos Morales Andrade, podemos
decir que la solicitud marcaria es el acto jurídico unilateral mediante el cual una persona natural o
jurídica, solicita a la Administración la autorización para incorporar a su patrimonio una marca
comercial, dando con ello comienzo a un procedimiento legal-administrativo.
Al respecto, en Chile, el solicitante tiene que llenar un formulario tipo, en el que consta la información
básica de las peticiones y del peticionario, documento que se presentará en el Departamento de
Propiedad Industrial (DPI)5.
4 En relación a este tema, el art.34 del Reglamento es explícito al señalar: Artículo 34º La utilización de la marca no será condición para su registro, vigencia o renovación. 5 El Departamento de Propiedad Industrial (DPI) es un ente administrativo dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, ante el cual se tramitaran las solicitudes de privilegios industriales. Asimismo le compete el otorgamiento de los títulos, la substanciación de cualquier juicio relativo a los derechos de propiedad industrial y demás servicios relativos a la propiedad industrial. El DPI, que es encabezado por el Jefe del DPI, se compone de tres subdepartamentos:
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Así, la solicitud debe contener el signo que se desea registrar y una lista de los bienes o servicios
que desean protegerse con el signo solicitado. En caso de tratarse de marcas que contengan
elementos figurativos, la solicitud debe contener asimismo una reproducción clara del signo que
desea inscribirse, incluyendo los colores, las formas o los rasgos tridimensionales.
En esta materia hay que recordar el principio de la especialidad de la marca, en virtud del cual la
solicitud de registro de una marca circunscribe el futuro ámbito operativo de la marca.6 En definitiva,
se exige que la cobertura marcaria coincida en las diversas etapas del procedimiento de registro e
incluso más allá: desde la solicitud pasando por la publicación e inscripción, y hasta el uso efectivo
que se le da a la marca ya inscrita.
Por último, al momento de presentar la solicitud, deberá acreditarse asimismo el pago del respectivo
impuesto de presentación.
2. Examen Preventivo
En un segunda etapa, el DPI, específicamente el Conservador de Marcas efectuará un análisis formal
y de fondo de la solicitud de marca presentada. Este examen tiene por objeto verificar el
cumplimiento de los requisitos formales propios de la solicitud de marca, así como su registrabilidad
de acuerdo a la ley.
El signo debe satisfacer ciertas condiciones de registrabilidad para poder ser protegido como marca
registrada. Resumidamente podemos señalar que debe ser inconfundible, de manera que los
consumidores puedan identificarlo como atributo de un producto específico, así como distinguirlo de
otras marcas que identifican a otros productos. No debe inducir a engaño a los consumidores, ni
defraudarlos ni infringir la moralidad o el orden público.7
• Conservador de Patentes de Invención y Modelos Industriales • Conservador de Marcas • Subdepartamento Jurídico.
6 Cfr. nota al pie supra n° 3. 7 La Ley 19.039 trata en sus arts. 19 y 20 el tema de la registrabilidad e irregistrabilidad: Artículo 19º Bajo la denominación de marca comercial se comprende todo signo visible, novedoso y característico que sirva para distinguir productos, servicios o establecimientos industriales o comerciales. Podrán también inscribirse las frases de propaganda o publicitarias, siempre que vayan unidas o adscritas a una marca registrada del producto, servicio o establecimiento comercial o industrial para el cual se vaya a utilizar, debiendo necesariamente la frase de propaganda contener la marca registrada que será objeto de la publicidad. Si se solicita una marca comercial que contenga vocablos, prefijos, sufijos o raíces de uso común o que puedan tener carácter genérico, indicativo o descriptivo, podrá concederse el privilegio, dejándose expresa constancia que se otorga sin protección a los referidos elementos aisladamente considerados. Asimismo, el registro de marca consistente en una etiqueta, confiere protección al conjunto de ésta y no individualmente a cada uno de los elementos que la conforman. Si se le asigna por el peticionario un nombre a la etiqueta, la palabra que constituya este nombre deberá ser la que aparezca en forma más destacada y también gozará de protección de marca, pero no así el resto de las palabras que pueda contener la etiqueta, de lo cual se dejará constancia en el registro. Artículo 20º No pueden registrarse como marcas :
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Como resultado, el Conservador de Marcas dictará una resolución decisiva con respecto a la
continuidad de la tramitación de la solicitud respectiva. En efecto, si la solicitud no está afecta a
ningún vicio formal, ni a causal alguna de irregistrabilidad, procede la aceptación a tramitación de la
solicitud. En cambio, si la solicitud presenta reparos, es decir existe irregistrabilidad de la marca
solicitada o defectos de forma, la resolución rechazará a tramitación la solicitud.
En este último caso, el interesado podrá impugnar la resolución desfavorable a través de la
interposición de un recurso de reclamación ante el Jefe del DPI, sin perjuicio de solicitar al mismo
funcionario que dictó la resolución su corrección, fundado en un manifiesto error de hecho (recurso
de corrección). Por último, si el Jefe del DPI rechaza el recurso de reclamación, el solicitante podrá
apelar para ante el Tribunal Arbitral de Propiedad Industrial (TAPI)8.
3. Publicación de la solicitud
Una vez aceptada a tramitación la solicitud de marca, corresponde poner en conocimiento de toda
persona el hecho de encontrarse solicitada determinada marca comercial. Ello se cumple mediante la
publicación de un extracto de la solicitud, por una sola vez en el Diario Oficial de la República de
Chile.
a) Los escudos, las banderas u otros emblemas, las denominaciones o siglas de cualquier Estado, de las organizaciones internacionales y de los servicios públicos estatales. b) Las denominaciones técnicas o científicas respecto del objeto a que se las destina, las denominaciones comunes internacionales recomendadas por la Organización Mundial de la Salud y aquellas indicativas de acción terapéutica. c) El nombre, el seudónimo o el retrato de una persona natural cualquiera, salvo consentimiento dado por ella o por sus herederos, si hubiere fallecido. Sin embargo, serán susceptibles de registrarse los nombres de personajes históricos cuando hubieren transcurrido a lo menos 50 años de su muerte, siempre que no afecte su honor. Con todo no podrán registrarse nombres de personas cuando ello constituya infracción a las letras e), f), g) y h). d)Las que reproduzcan o imiten signos o punzones oficiales de control de garantías adoptados por un Estado, sin su autorización; y las que reproduzcan o imiten medallas, diplomas o distinciones otorgadas en exposiciones nacionales o extranjeras, cuya inscripción sea pedida por una persona distinta de quién las obtuvo. e) Las expresiones empleadas para indicar el género, naturaleza, origen, nacionalidad, procedencia, destinación, peso, valor o cualidad de los productos, servicios o establecimientos; las que sean de uso general en el comercio para designar cierta clase de productos, servicios o establecimientos, y las que no presenten carácter de novedad o describan los productos, servicios o establecimientos a que deban aplicarse. f) Las que se presten para inducir a error o engaño respecto de la procedencia, cualidad o género de los productos, servicios o establecimientos. g) Las marcas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen, en forma de confundirse con otras registradas en el extranjero para los mismos productos, servicios o establecimientos comerciales y/o industriales, siempre que ellas gocen de fama y notoriedad. Rechazado o anulado el registro por esta causal, el titular extranjero deberá dentro de 90 días solicitar la inscripción de la marca; si así no lo hiciere, la marca podrá ser solicitada por cualquier persona, teniendo prioridad aquélla a quién se le hubiere rechazado la solicitud o anulado el registro. h) Aquellas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejan, en forma de poder confundirse con otras ya registradas o válidamente solicitadas con anterioridad en la misma clase. i) La forma, el color, los adornos y accesorios, ya sea de los productos y de los envases. j) Las contrarias al orden público, a la moral y a las buenas costumbres, comprendidas en éstas los principios de competencia leal y ética mercantil. 8 El Tribunal Arbitral de Propiedad Industrial (TAPI) es un tribunal colegiado encargado de conocer y fallar los recursos de apelación interpuestos en contra de las resoluciones definitivas dictadas por el Jefe del DPI .
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A contar de la fecha de publicación, comienza a correr un plazo de 30 días hábiles para que terceros
puedan oponerse a la solicitud de marca.
4. Resolución definitiva
No habiéndose deducido oposición alguna o habiéndose rechazado las oposiciones, corresponde un
segundo examen de forma y fondo de la solicitud de la marca. Sin embargo, este segundo análisis no
está a cargo del Conservador de Marcas, sino que del propio Jefe del DPI.
Como resultado de este examen, el Jefe del DPI dictará una Resolución definitiva que acepta o
rechaza a registro la solicitud. En este último caso, el interesado podrá impugnar la resolución a
través del recurso de corrección, o interponiendo un recurso de apelación para ante el TAPI.
5. Pago del Tributo de Registro y su acreditación
Aceptada a registro la solicitud de marca, se origina la carga para el interesado de pagar el
correspondiente tributo de registro y acreditar su pago ante el DPI, mediante el correspondiente
formulario recibo. Únicamente cumpliendo con ese requisito, podrá exigirse la efectiva inscripción de
la marca aceptada.
6. Inscripción de la marca solicitada en el Registro de Marca
El procedimiento de solicitud de marca concluye cuando el DPI procede a inscribir la marca en el
Registro de Marcas Comerciales, asignándole al efecto un número de inscripción o registro a la
solicitud de marca.
De esta forma, nace para el solicitante el derecho de dominio sobre la marca solicitada (propiedad
marcaria) y comienza a correr el plazo de duración o vigencia del registro.9
Procedimiento de Oposición
Para comprender cabalmente el procedimiento de solicitud de una marca, no puede dejarse de
mencionar el procedimiento de oposición. Al respecto, se trata de un procedimiento contencioso
9 El art. 24 de la Ley 19.039 establece al respecto: Artículo 24º El registro de una marca tendrá una duración de diez años, contados desde la fecha de su inscripción en el registro respectivo. El titular tendrá el derecho de pedir su renovación por períodos iguales, durante su vigencia o dentro de los 30 días siguientes a la expiración de dicho plazo.
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marcario, que nace con la interposición de una oposición en contra de la solicitud de marca dentro
del plazo legal establecido al efecto.10
El demandante u oponente puede ser un titular de una marca registrada, un solicitante o cualquier
intresado, mientras que el demandado será el propio solicitante de la marca. El juez que sustancia la
oposición es el Jefe del DPI.
En lo procedimental, cumplirá las siguientes etapas: traslado de la oposición, contestación, término
probatorio en caso de existir hechos sustanciales y pertinentes controvertidos, citación a oír sentencia
y dictación de la sentencia definitiva. Esta es impugnable a través de los recursos de corrección y de
apelación.
III. Nombres de Dominio de Internet
A fin de poder delinear las diferencias entre las marcas comerciales y los nombres de dominio, y
entender el trasfondo de los conflictos entre marcas y dominios, se hace necesario ahora exponer a
grandes rasgos, este último tema.
Para comunicarse en Internet, los computadores requieren un código numérico definido, denominado
“IP-Address” o “Dirección de Protocolo de Internet”. Dicha dirección es una combinación de cuatro
cifras entre 0 y 255, separadas por puntos; por ejemplo 200.14.96.28.
En los inicios de Internet, los computadores conectados a la red, se identificaban con su dirección de
protocolo de Internet, es decir con códigos numéricos. Ello era posible, gracias a que los conectados
eran pocos e lnternet aún cumplía fines netamente militares y, más tarde científicos y académicos.
Sin embargo, ante la masificación de Internet, los códigos numéricos eran difíciles de memorizar y no
permitían asociarlos a determinados contenidos. Es por esa razón que se creó el Sistema de
Nombres de Dominio (Domain Name System, DNS), como una iniciativa de la “Internet Assigned
Numbers Authority” (IANA) en Estados Unidos. De esta forma, se comenzó a traducir los códigos
numéricos con caracteres y nombres; siguiendo el ejemplo anterior el código 200.14.96.28 se traduce
como “ucsc.cl”.
En consecuencia, el nombre de dominio es “un identificador de un número IP (Protocolo de Internet),
que define la dirección o localización de un servidor en Internet”11. En otras palabras, se trata de
10 El inciso 1° del art. 5° de la Ley 19.039: Cualquier interesado podrá formular ante el Departamento oposición a la solicitud, dentro del plazo de 30 días, contado desde la fecha de la publicación del extracto. 11 Carey Claro, Guillermo: Ponencia “Aspectos sobre la Naturaleza de los Nombres de Dominio en Chile” en “Seminario sobre Nombres de Dominio - Registro, Reglamentación, Solución de Controversias”, organizado por NIC Chile, 2.-3. de noviembre de 2000, Santiago de Chile.
14
direcciones compuestas por caracteres alfanuméricos que identifican las computadoras que están en
Internet.
De acuerdo a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), “los nombres de dominio
son una forma simple de dirección de Internet diseñados para permitir a los usuarios localizar de una
manera fácil sitios en Internet.”12
Las finalidades constituyen la razón de existir de los nombres de dominio y se deducen
fundamentalmente de la circunstancia que al usar caracteres en vez de números, se facilita el manejo
de direcciones en la red. Al respecto y teniendo presente el modelo comunicacional tradicional
bilateral de emisor – medio – receptor y viceversa, el nombre de dominio cobra relevancia en dos
sentidos:
- por una parte, el oferente de información pone sus servicios a disposición de los
conectados a la red, a través de un nombre fácil de memorizar; y
- por otra, él que demanda información logra encontrar en forma sencilla, lo que busca,
guiándose por los nombres de dominio.
De esta forma y siguiendo al autor español, Javier Maestre, podemos mencionar las siguientes
finalidades concretas:
- facilitar la ubicación o localización, así como el reconocimiento y acceso a los sitios en
Internet,
- facilitar la recepción y transmisión de información,
- asegurar la portabilidad de las direcciones de Internet, puesto que los sitios web logran de
esta forma desterritorializarse, pudiendo trasladarse de un lugar a otro, sin que se
aprecien cambios visuales13,
En relación al mismo tema, el autor chileno Humberto Carrasco Blanc14 señala que la función
principal de los nombres de dominio consiste en permitir la comunicación entre computadores. Como
funciones accesorias del uso del nombre de dominio, identifica las siguientes:
1. función de signos empresariales, por ejemplo una marca;
2. función de signos distintivos de la personalidad, por ejemplo el nombre de una persona
natural o de un Estado;
3. función de títulos de obras de intelecto, por ejemplo el título de una novela o película.
Aparece clave entonces elegir un nombre de dominio adecuado, al emprender un proyecto
económico-comercial en la red. Optar por un nombre sugestivo y atractivo, tiene relevancia en la
12 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI): Informe de Comercio Electrónico y Propiedad Intelectual, emitido en mayo 2000, apartado 181. 13 Maestre, Javier A.: Conferencia “La problemática de los nombres de dominios (internet) en el ámbito nacional e internacional”, dictada el 31 de agosto de 2002 en la Universidad del Desarrollo, Sede Concepción. 14 Carrasco Blanc, Humberto: Ponencia en la Conferencia “La problemática de los nombres de dominios (internet) en el ámbito nacional e internacional”, dictada el 31 de agosto de 2002 en la Universidad del Desarrollo, Sede Concepción.
15
memorización y fidelización de los consumidores-clientes. El nombre de dominio no sólo es la
dirección de la página web, sino que suele ser además, el punto de partida para la dirección del
correo electrónico (ej.: [email protected]).
Está demás decir que el desarrollo de los nombres de dominio ha jugado un rol fundamental en el
auge que tiene hoy Internet y el Comercio Electrónico, puesto que gran parte de registros de
dominios se realiza con fines económicos.
La asignación de espacios para las direcciones IP y la administración del sistema de nombres de
dominio estuvo durante años a cargo de la IANA, con financiamiento del gobierno de los Estados
Unidos. La IANA fue sucedida en sus funciones por la Internet Corporation for Assigned Names and
Numbers (ICANN), una organización privada sin fines de lucro, formada en octubre de 1998, con
apoyo del Departamento de Comercio de los EE.UU.
Estructura y Clasificación de Nombres de Dominio
Una dirección de un sitio en Internet – lo que se conoce como Unified Resource Locator (URL) 15 -
está compuesto de diversos componentes, entre los cuales se incluye el nombre de dominio.
Tomando como ejemplo la dirección de la página web de la Universidad Católica de la Santísima
Concepción, se ilustrará con mayor claridad el tema:
http://www.ucsc.cl
Los componentes en este caso serían los siguientes:
- http : significa Hyper Text Transfer Protocol, es decir Protocolo de Transferencia de Hipertexto.
El hipertexto consiste en la unión tecnológica y coherente de textos, sonidos, imágenes y
acciones.
- www : World Wide Web, se refiere a la red global de servidores.
- .cl : es el “Top Level Domain” o “TLD”, traducido: “Dominio de Orden Superior” o “Dominio de
Primer Nivel”. Este puede ser temático o geográfico, correspondiendo .cl al último caso,
puesto que es el Dominio de Orden Superior que distingue a Chile.
- ucsc : “Second Level Domain” (“SLD”), “Dominio Secundario” o “Dominio de Segundo Nivel”,
que corresponde en el ejemplo a la sigla “UCSC” que distingue a la Universidad Católica
de la Santísima Concepción.
Sólo estos dos últimos componentes - ucsc.cl - configuran el nombre de dominio y por consiguiente,
una dirección electrónica (URL) está formada por la descripción del protocolo de comunicación y el
nombre de dominio. En otras palabras, no toda la dirección web que se ingresa normalmente en el
15 Una dirección electrónica de Internet sigue un esquema lógico, conocido como Unified Resource Locator (URL), lo cual se traduce como localizador uniforme de recursos.
16
campo destinado para tales efectos, en el “browser” (significa programa “navegador” de Internet, por
ejemplo Internet Explorer o Netscape Navigator) corresponde al nombre de dominio.
Efectuadas esas aclaraciones, estamos en condiciones de abocarnos a las clasificaciones de los
nombres de dominio. Corresponde distinguir en primer lugar, los niveles del nombre de dominio. Así
vimos en el ejemplo un nombre de dominio compuesto de dos niveles: Dominio de Orden Superior y
Dominio Secundario. El dominio .cl, que corresponde a Chile, utiliza una estructura "simple" o de dos
niveles, sin que se admitan sub-dominios, y en donde los usuarios inscriben sus nombres en el
segundo nivel (por ejemplo: "microsoft.cl"). En cambio, otros países, como Argentina, contemplan
una subdivisión de sus dominios en tres niveles, y los usuarios inscriben sus nombres en el tercer
nivel (por ejemplo: "microsoft.com.ar").
Así, los distintos niveles del nombre de dominio se construyen por una secuencia de etiquetas
separadas por un punto, empezando por el nivel más profundo (2° o 3° nivel, según el caso) hasta
llegar al nivel superior (1° nivel).
El último nivel, esto es el Dominio de tercer nivel o el Dominio Secundario, según sea el caso, es
libremente elegible. El registrante lo compone, sujeto a mínimas restricciones:
- sólo puede llevar hasta un máximo de 63 caracteres,
- sólo puede contener letras y números,
- en caso de utilizar guiones, estos no pueden ir al comienzo ni al final,
- no se admite la letra “ñ”, ni acentos.
El Dominio de Orden Superior (Top Level Domain), en cambio, viene dado y el usuario sólo puede
elegir entre los distintos tipos existentes. Así se distinguen dominios genéricos o temáticos por un
lado, y dominios nacionales por el otro.
1) Genéricos o temáticos (Generic Top Level Domains o gTLD´s). Estos a su vez, se subdividen
en abiertos y cerrados, según si se permite el registro libre o existen restricciones en la libertad de
registro, tales como la acreditación de una calidad determinada. Son los siguientes:
a) "abiertos":
.com - para identificar empresas comerciales
.net - para identificar entidades vinculadas a la red
.org - para identificar organizaciones sin fines de lucro
.info - para identificar servicios de información (prensa, etc.)
.biz - para identificar entidades relacionados con los negocios
.name - destinado al registro de nombres personales
("nombre.apellido.name")
b) “cerrados":
.mil: - reservado a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de Norteamérica
.gov - reservado a las instituciones gubernamentales norteamericanas
17
.int - reservado a las organizaciones establecidas por tratados internacionales
.edu - reservado para instituciones educacionales que otorguen licenciatura
.pro - para los profesionales del derecho, médicos y auditores por lo que se compondrá de
varios subdominios: nombre.law.pro, nombre.med.pro y nombre.cpa.pro
.museum - reservado a los museos y archivos
.coop - reservado a las organizaciones cooperativas sin fines de lucro
.aero - reservado a entidades relacionadas con la industria aérea.
Los dominios genéricos de orden superior, .info, .biz, .name, .pro, .museum, .coop, .aero, fueron
aprobados por la ICANN el día 16 de noviembre de 2000.
2) Nacionales o Territoriales (Country Code Top Level Domains o ccTLD´s): Obedecen a un
criterio geográfico y existe uno por país. La administración de ese “sufijo” compuesto de dos letras y
la dictación de la correspondiente normativa reguladora local ha sido delegada a determinadas
entidades en cada país, llamados NIC, Network Information Center.
Algunos ejemplos para los Dominios nacionales de orden superior16, son los siguientes:
.cl - para Chile
.ar - para Argentina
.br - para Brasil
.mx - para México
.es - para España
.fr - para Francia
.de - para Alemania.
Naturaleza de los Nombres de Dominio
Los nombres de dominio son una materia no regulada por la legislación. El tema específico de la
naturaleza de los nombres de dominio es muy discutido en doctrina.
Ya sabemos que el nombre de dominio es un identificador o localizador. Sin embargo, con ello aún
no clasificamos los dominios dentro de las instituciones jurídicas existentes. Al respecto podría
pensarse en diversas instituciones, tales como las marcas comerciales, las concesiones, los
derechos de propiedad intelectual o los derechos de propiedad sobre un bien incorporal.
Hay autores que comienzan por distinguir entre la titularidad del nombre de dominio y el nombre de
dominio propiamente tal, para concluir que la titularidad de los nombres de dominio corresponde a
“una cosa incorporal, toda vez que ésta supone el ejercicio el ejercicio de un derecho, el cual a su vez
16 La lista completa de todos los dominios nacionales de orden superior existentes (más que 200), se puede consultar en la siguiente dirección: http://www.iana.org/cctld/cctld-whois.htm
18
recae en un bien inmaterial que son los nombres de dominio.”17 Habiendo determinado que se trata
de un derecho, resulta sin embargo para estos juristas imposible enmarcarlo dentro de la clasificación
tradicional de los bienes incorporales, que distingue entre derechos reales y derechos personales.
Frecuentemente se habla de un derecho patrimonial, sin comprometerse expresamente con la
clasificación tradicional de derechos personales y derechos reales. Así se sostiene que se trata de
“bienes inmateriales o incorporales, de carácter patrimonial pues, aunque no necesariamente tienen
que satisfacer un interés económico de la persona, tienen un valor económico: el valor de uso
cuando el titular lo utiliza directamente o el valor de cambio si decide venderlo.”18 Refuerzan su
argumentación señalando que “un derecho no deja de ser, en un sentido muy amplio, un conjunto de
facultades (un poder para actuar) atribuidas a una persona, que tienen por finalidad la satisfacción de
un interés, o en concreto, la protección de un interés. El nombre de dominio puede ser vendido, o
más exactamente el derecho que sobre él recae, lo que evidencia que puede ser valorado
pecuniariamente, como se ha demostrado en la práctica. El valor de cambio de un derecho es lo que,
en principio, origina su carácter patrimonial, aunque también puede provenir de su valor de uso. En
conclusión, nos encontramos ante un derecho subjetivo, de carácter patrimonial, sobre un bien
inmaterial como es el nombre de dominio.”
Hay autores que derechamente identifican los nombres de dominios con las marcas. Sostienen que
sin perjuicio de los diferentes procedimientos y sistemas registrales, en ambos la esencia se
encuentra en la propiedad sobre una expresión o un nombre escrito.
En Chile, la doctrina mayoritaria19 ha reconocido la necesidad de determinar la naturaleza de la
relación que liga al titular de un nombre de dominio con el nombre de dominio propiamente tal,
definiendo al respecto una postura común. En un primer análisis, resulta tentador concluir que el
titular tiene un derecho de propiedad sobre el nombre de dominio. Pero, luego se presenta el dilema
de definir el modo de adquirir el dominio de dicho nombre de dominio, con lo cuál se llega
obligadamente a involucrar una tercera persona, que sería la institución que asigna los nombres de
dominio. Como veremos más adelante, en Chile la entidad encargada de asignar los dominios “.cl”,
es el Network Information Center Chile (NIC Chile), administrado por el Departamento de Ciencias de
la Computación (DCC) de la Universidad de Chile. Revisando la lista de los posibles modos legales
de adquirir la propiedad, se llega a la conclusión que en el caso en estudio, ninguno de ellos resulta
aplicable. Por otra parte, por imperativo constitucional, “sólo la ley puede establecer el modo de
adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven
de su función social” (art. 19 n°24, inc. 2° de la Constitución chilena de 1980). Sumando a la ausencia
de ley para el caso, la circunstancia que la Universidad de Chile administra el TLD .cl, en virtud de
una delegación de la IANA, y no por mandato legal, queda claro que NIC Chile no otorga derechos de
17 Sepúlveda V., Carolina: “Naturaleza Jurídica de los Nombres de Dominio y su trascendencia en el área de la Propiedad Industrial”, Chile, Mayo de 2001, http://www.wipo2.wipo.int/process2/rfc/rfc3/comments/docs/dominio.doc 18 Ruiz Herrero, Beatriz, “Sistema de nombres de dominio”, artículo publicado en la Revista “Antena de Telecomunicación”, España, Diciembre de 2001 19 Donoso A., Lorena y Sánchez S., Gonzalo: “Contrapunto. Nombres de Dominio”, Revista del Colegio de Abogados de Chile, Nº 22, Julio de 2001 Carey Claro, Guillermo: Ponencia “Aspectos sobre la Naturaleza ...”, ob. cit.
19
propiedad sobre los nombres de dominio que inscribe, sino que se limita a asignar nombres de
dominio a las direcciones de IP.
Sin perjuicio de lo anterior, la doctrina mayoritaria chilena – respaldada por el mismo NIC Chile – sí
reconoce la existencia de un derecho de propiedad sobre los derechos personales que emanan del
contrato de prestación de servicios que el solicitante de un nombre de dominio suscribe con NIC
Chile.
En palabras del propio NIC Chile, la prestación de servicios que realiza, “consiste en:
1. Servicio de registro de nombres de dominio bajo .cl: consiste en el manejo de una base de datos
de las direcciones electrónicas registradas para Chile bajo el sufijo CL. ....
2. Servicio de DNS: en virtud de que un nombre de dominio es una "máscara" de lo que en realidad
es un numero IP de un computador, los nombres de dominio inscritos necesitan de un servicio de
"traducción" que permita su uso y es esto lo que se denomina DNS (Domain Name System), que
física y computacionalmente es una máquina que posee todos los resguardos de seguridad y
funcionamiento que le permitan hacer estas traducciones, incluye todos los registros bajo .cl en
una ´tabla de nombres´, ..... .”20
En efecto, el solicitante de un nombre de dominio al llenar la solicitud correspondiente, acepta en
todos sus términos la “Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio
CL”, publicado en línea por la entidad registradora (http://www.nic.cl/reglamentacion.htm). De esta
forma, el usuario acepta un contrato de adhesión regido por las normas del derecho común y, del
cuál se originan derechos y obligaciones para ambas partes. El solicitante o titular podrá libremente
disponer sobre sus derechos personales emanados de la relación contractual, es decir podrá
transferirlos y transmitirlos, debiendo luego NIC Chile actualizar las inscripciones del Registro que
administra.
Reglamentación de NIC Chile
Como ya hemos señalado, el Registro de Nombres de Dominio .cl, denominado NIC Chile, es
administrado, desde el año 1987, por la Universidad de Chile, por delegación de la IANA (Internet
Assigned Numbers Authority). Los lineamientos generales para la función de administración de los
registros de nombres de dominio a nivel mundial se encuentran contenidos en un documento
denominado "RFC1591 Domain Name System Structure and Delegation"21, emitido por la IANA en
20 Carta enviada por el Sr. Rector de la Universidad de Chile al Sr. Contralor General de la República, 19 de noviembre de 2001, publicado en http://www.nic.cl/cartas/universidad.html 21 RFC significa “Request for Comments”. Se trata de memos que proveen información para la comunidad en Internet. La introducción del RFC 1591 expresa textualmente: “This memo provides some information on the structure of the names in the Domain Name System (DNS), specifically the top-level domain names; and on the administration of domains. The Internet Assigned Numbers Authority (IANA) is the overall authority for the IP Addresses, the Domain Names, and many other parameters, used in the Internet. The day-to-day responsibility for the assignment of IP Addresses, Autonomous System Numbers, and most top and second level Domain Names are handled by the Internet Registry (IR) and regional registries.”
20
marzo del año 1994. Con posterioridad, la organización sucesora de la IANA – ICANN - procedió a
complementar el tema a través del documento "ICP-1 Internet Domain Name System Structure and
Delegation".22
Considerando lo anterior, es fácil percatarse que el sistema no forma parte de un ordenamiento
jurídico nacional o internacional; tiene un origen más bien informal en la comunidad de Internet,
escapando ese sistema de registro a la administración estatal tradicional. La misma Universidad de
Chile aclara al respecto que “el registro de nombres de dominio .CL, servicio ofrecido a la comunidad
por la Universidad de Chile bajo la denominación de "NIC Chile" (por "Network Information Center
Chile") es un registro privado, el cual es parte de los mecanismos de coordinación necesarios para el
funcionamiento de la red Internet. Ésta no es una red que se haya constituido a través de acuerdos
formales de ningún tipo, sino que es simplemente el resultado de la interconexión voluntaria de miles
de redes pertenecientes a una infinidad de entidades de todo tipo, las cuales se comunican entre sí
con el fin de intercambiar datos, dándose para ello los mecanismos necesarios de coordinación.”23
En Chile, el sistema de registro de nombres de dominio está regulado por un documento llamado
“Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL”24. Dicha
Reglamentación, dividida en 23 artículos, se estructura de la siguiente manera:
• Información general y de funcionamiento (arts. 1 a 5)
• De las inscripciones (arts. 6 a 9)
• De la publicidad de las solicitudes (arts. 10 a 15)
• De las transferencias de dominio (arts. 16 a 17)
• De las eliminaciones de dominios (arts. 18 a 19)
• De las revocaciones de dominios (arts. 20 a 22)
• De las modificaciones de esta Reglamentación (art. 23)
Concluye la Reglamentación con un Anexo sobre “Procedimiento de Mediación y Arbitraje”, que fue
introducido en el año 1999.
Hasta el año 1997, el registro de un nombre de dominio era de carácter gratuito. Debido a abusos
cometidos por algunas personas (“ciberpiratas"), quienes con el fin de lucrarse indebidamente,
registraban nombres de dominio, que correspondían a marcas comerciales famosas, NIC Chile
procedió a modificar su reglamentación, cobrando de ahí en adelante un arancel por la inscripción de
nuevos nombres de dominio. Al mismo tiempo, la reglamentación adoptó medidas adicionales para
evitar tales abusos.25
El texto completo se encuentra publicado en http://www.isi.edu/in-notes/rfc1591.txt 22 Este documento fue publicado en mayo de 1999, y puede consultarse en http://www.icann.org/icp/icp-1.htm 23 Carta enviada por el Sr. Rector de la Universidad de Chile al Sr. Contralor General de la República, ya cit. 24 Ese documento puede consultarse en el mismo sitio de la entidad registradora: http://www.nic.cl/reglamentacion.htm 25 Se comenzaron a exigir requisitos adicionales, como por ejemplo la presentación de documentación por parte del solicitante (fin de la informalidad), y la publicación de la solicitud por un período de 30 días para oponerse a la inscripción de un dominio.
21
Una de las características principales del proceso de registro es que sólo es factible efectuarlo por
vía electrónica, a través de la página web del NIC Chile (http://www.nic.cl).
Por razones de espacio, no trataremos la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de
Nombres de Dominio CL, con mayores detalles.
IV. Relación entre Marcas Comerciales y Nombres de Dominio en Internet
Habiendo efectuado una breve reseña por separado de los dos temas que motivan el presente
trabajo, nos corresponde a continuación a delinear las relaciones directas entre ambas instituciones.
Conflictos entre marcas y nombres de dominio
La doctrina se aproxima a la relación marca-dominio, desde la perspectiva del titular de una marca
inscrita. El fundamento radica en que “el derecho de propiedad sobre una determinada expresión
generalmente va a estar determinado por el derecho marcario correspondiente, que es la forma más
común que nuestro ordenamiento reconoce la propiedad sobre signos distintivos.”26
Continuando con la aproximación, algunos han elaborado la teoría de que Internet no es más que
otro medio de publicidad, información y transacción, por lo tanto hay que recurrir a las mismas
normas generales aplicables a los medios de comunicación masivo. De este modo, se le da amplia
cabida a la normativa de protección de los privilegios industriales.
Al respecto, comenta el Prof. Renato Jijena que la lógica y la equidad indican que el titular de una
marca inscrita “también tendría el derecho de propiedad sobre la marca proyectada en Internet o
virtualmente, a pesar de la ´aterritorialidad de la red´, debiendo tener la primera opción para inscribir
el dominio o dirección a su nombre.” Por su parte, el Prof. Pablo Ruiz-Tagle complementa la idea
anterior, diciendo que “en consecuencia, una marca comercial es un derecho de propiedad con
protección legal y constitucional que comprende el derecho a usar, gozar y disponer de ella en la
Internet como nombre de dominio, y por lo tanto no puede ser vulnerado por su inscripción como
nombre de dominio por otra personas distinta a su titular.”27
Concordante con esa primera conclusión, hay juristas que recomiendan ampliar la cobertura de
registro de marcas ya inscritas, hacia las clases 35 (Publicidad y Promoción de ventas por medio de
26 Carey Claro, Guillermo: Ponencia “Aspectos sobre la Naturaleza de los Nombres de Dominio ...“, ob. cit. 27 Ruiz-Tagle Vial, Pablo: “Propiedad Intelectual y Contratos”, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, págs. 441 y 442.
22
Internet), 38 (Comunicaciones vía Internet y ordenador con cualquier fin) y 42 (Ventas en línea por
catálogos; Ventas y entrega de productos y servicios a través de redes de comunicación
computacional en línea; Licenciamiento y entrega de productos y servicios a través de redes de
comunicación computacional en línea, dando acceso a una base de datos computacional interactiva
en el campo de programas de computación, de fichas o equivalente en dinero, y en general servicios
auxiliares al comercio a través de la Internet).28
En ese sentido, surgen como principales herramientas para resguardar los derechos de los
propietarios marcarios, el recurso de protección establecido en el art. 20 de la Constitución chilena,
en relación al art. 19 n° 25, así como los procedimientos especiales que franquea la legislación
chilena de propiedad industrial. Otra vía consiste en denunciar ante la Fiscalía Nacional Económica
las conductas tendientes a impedir la libre competencia y los actos de competencia desleal, puesto
que ellos impiden el legítimo derecho de comercializar productos o prestar servicios en Internet por
medio de la dirección que naturalmente le corresponde al propietario de una marca29. Pero incluso, la
Reglamentación del NIC Chile abre las puertas a la resolución de un conflicto marca – dominio: en su
art. 21 establece la posibilidad de solicitar la revocación de un nombre de dominio inscrito, acción que
debe ser ejercida dentro del plazo de tres años contados desde la asignación del dominio que se
impugna.
En general, podremos distinguir tres posibles fuentes de conflictos entre marca y dominio:
1.) Inscripción de un nombre de dominio igual o similar a una marca famosa, existiendo mala fe
por parte del registrante del dominio.
2.) Inscripción de un nombre de dominio igual o similar a una marca existente, existiendo buena
fe por parte del registrante del dominio.
3.) Inscripción de un nombre de dominio genérico, consistente en palabras de uso común o
signos personales o comerciales propios de un tercero.
Analizaremos a continuación cada una de esas fuentes de conflictos, con un enfoque particular en la
jurisprudencia árbitral chilena.
1. A nivel mundial, los conflictos legales entre titulares de marcas con titulares de nombres de
dominio comenzaron a mediados de los años 90. Así, favorecido por la rapidez, sencillez y el bajo
costo del trámite de registro de nombres de dominio, se observaron cada vez más casos en que
marcas de notoria fama y reputación fueron registrados como nombres de dominio por personas que
no eran titulares de los respectivos derechos marcarios. Una vez registrados, el titular del dominio lo
ofrecía a la venta a los legítimos titulares marcarios. Este fenómeno se llegó a denominar “ocupación
cibernética” o “ciber piratería” (“cyber squatting”, en íngles). Conocido es el caso “Epson.de”, en que
28 Sánchez Serrano, Gonzalo: Ponencia “Marcas Comerciales y Dominios de Internet, Surgimiento de una Problemática Jurídica“ en “Seminario sobre Nombres de Dominio - Registro, Reglamentación, Solución de Controversias”, organizado por NIC Chile, 2.-3. de noviembre de 2000, Santiago de Chile. 29 Por ejemplo: Dictamen de la Comisión Preventiva Central que recae en la denuncia relacionada con el nombre de dominio “avon.cl”, del 28 de julio de 2000, publicado en http://www.nic.cl/normativa/fallos/avon.html
23
la Corte de Düsseldorf, Alemania, dictó el 4 de abril de 1997 un fallo, que declaraba que el animo de
lucrarse ilegítimamente con la venta de numerosos dominios inscritos (entre ellos epson.de)
constituía una infracción a las leyes marcarias y de libre competencia y obligaba al ciberpirata a
restituir el dominio inscrito.30 En la misma época, la Corte de Munich sentenció de modo muy similar,
condenando incluso al ciberpirata del dominio paulaner.de al pago de una multa.31
También en Chile no tardaron en presentarse los casos de ciberocupación. Entre ellos podemos
mencionar casos como: kino.cl en que el árbitro acogió la demanda presentada por Lotería de
Concepción y ordenó a NIC Chile transferir a dicha empresa el nombre de dominio32; chanel.cl en que
se resuelve asignarle el dominio al segundo solicitante, la sociedad Chanel SARL, en virtud de la
notoría fama de la marca33; geocities.cl en que el árbitro acoge la demanda de revocación de Yahoo
Inc y ordena se le asigne el dominio a su nombre34; ninewest.cl en que se acepta a registro la
solicitud presentada en segundo lugar por Forus S.A. (dueño de la marca), y se le asigna a éste el
nombre de dominio pedido35.
El art. 22 de la Reglamentación del NIC Chile ha sentado el criterio de que todo registro de nombre
de dominio debe permanecer protegido, salvo que el demandante de revocación demuestre que ha
sido inscrito en forma abusiva o de mala fe. Textualmente establece dicha disposición en su inciso 2°:
“La inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva cuando se cumplan las tres
condiciones siguientes:
a) Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de
servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es
reconocido.
b) Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto
del nombre de dominio, y
c) Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe.“
Interesante en ese sentido, resulta el caso aol.cl, en que el árbitro revocó el registro del nombre de
dominio “aol.cl”, inscrito a nombre de Comercial Raymarket Ltda., condena a dicha parte al pago de
las costas y le asigna el dominio al revocante, América Online Inc. Por la claridad de las posiciones
contrapuestas, pasaremos a citar algunas partes relevantes de la sentencia arbitral:
30 Bettinger, Torsten: “Trademark Law in Cyberspace - The Battle for Domain Names”, artículo publicado en http://www.bettinger.de/urteile/battlefordomain_f.htm 31 Copia del fallo puede consultarse en http://www.bettinger.de/urteile/paulaner_f.htm 32 Fallo por Revocación de dominio "kino.cl", dictado el 15 de noviembre de 2001 y publicado en http://www.nic.cl/normativa/fallos/kino.html 33 Fallo por Arbitraje de dominio "chanel.cl", dictado el 11 de septiembre de 2002 y publicado en http://www.nic.cl/normativa/fallos/chanel.html 34 Fallo por Revocación de dominio "geocities.cl", dictado el 22 de julio de 2002 y publicado en http://www.nic.cl/normativa/fallos/geocities.html 35 Fallo por Arbitraje de dominio "ninewest.cl", dictado el 9 de mayo de 2002 y publicado en http://www.nic.cl/normativa/fallos/ninewest.html
24
“Existe cierto consenso nacional e internacional en el sentido de considerar que se produce
infracción a las marcas registradas cuando los nombres de dominio puedan causar confusión
entre los consumidores, y lo anterior se aplica especialmente cuando se está en presencia de
marcas notorias, es decir, aquéllas ampliamente reconocidas por la mayoría de las personas
en un mercado particular para identificar un bien o servicio. Los nombres de dominio no son
marcas comerciales. Sin embargo, a veces se comportan como verdaderos signos distintivos,
al igual que las marcas, y no sólo como localizadores de direcciones IP.”
“... el término AOL, ... constituye una expresión archi-notoria a nivel mundial y notoria a nivel
nacional en el rubro de Internet, ... . Pretender registrarlo con fines comerciales, al menos en el
rubro de Internet, constituye un acto de mala fe, salvo que se cuente con una autorización o
licencia concedida por AMERICA ONLINE, INC. lo que no consta en autos.”
“Por la actividad en que opera el titular del nombre de dominio impugnado, éste supo o debió
saber acerca de la existencia y notoriedad de la marca del reclamante. A este árbitro le consta
la existencia del término AOL como expresión famosa, en el rubro de Internet, al menos desde
1995.”
“Sostener que se desconocía sí AMERICA ONLINE, INC. tenía derechos sobre el nombre “aol”
constituye, en el caso del titular del nombre de dominio “aol.cl”, una afirmación de abierta mala
fe. Efectivamente, COMERCIAL RAYMARKET LIMITADA compareció a la audiencia citada en
este procedimiento y en ella demostró tener un amplio conocimiento sobre la estructura de
Internet y la forma como opera la red.”
“Argumentar que el hecho de no tener presencia física en Chile privaría a AMERICA ONLINE,
INC. de derechos sobre el nombre AOL en el “ccTLD.cl”, constituye una afirmación de mala fe,
ya que a COMERCIAL RAYMARKET LIMITADA le consta o debe constar que los servicios de
Internet se ofrecen preferentemente en forma virtual, sin consideración al lugar físico donde se
encuentre la casa matriz del prestador de servicios o el servidor con que se opere. Cualquier
persona ubicada en cualquier ciudad de Chile puede acceder las 24 horas de cada día a los
servicios denominados AOL de AMERICA ONLINE, INC.”
“Lo anterior demuestra en forma clara que ... los argumentos que ofrece sólo pretenden
revestir de una aparente legitimidad una situación que a todas luces atenta contra los derechos
legítimos de AMERICA ONLINE, INC.”
“COMERCIAL RAYMARKET LIMITADA, sabiendo o debiendo saber que el nombre AOL era y
es famoso en el rubro de Internet a nombre de AMERICA ONLINE, INC., no debió haber
pedido el nombre de dominio ´aol.cl´ y no está en condiciones de demostrar que posee interés
legítimo alguno sobre el registro ´aol.cl´.”36
Al igual que en el ámbito internacional, los árbitros chilenos han considerado que reviste mayor
gravedad – por evidenciar la mala fe - el hecho de inscribir como nombre de dominio una marca
36 Fallo por Revocación de dominio "aol.cl", dictado el 17 de mayo de 2002 y publicado en http://www.nic.cl/normativa/fallos/aol.html
25
conocida, sin que la persona posea un proyecto real a desarrollar y más aún, si pretende vender al
verdadero titular de la marca, el dominio en cuestión.37
Por último, cabe enfatizar que en estos casos se transgreden principios éticos. En efecto, “se
vulneran las normas vigentes sobre abusos de publicidad, si al inscribir un nombre de dominio se
profita gratuita e injustamente de la publicidad y de los clientes que otra empresa ha logrado a través
de años de esfuerzo, sin realizar ninguna inversión en este sentido, obligando a la otra empresa a
invertir en publicidad para darse a conocer en Internet con un nombre de dominio diferente al de la
marca comercial que la identifica. Todo lo anterior puede llevar a la empresa afectada a perder el
lugar significativo logrado con su marca comercial dentro del mercado que en forma creciente opera
entre los usuarios de Internet.”38
2. La segunda fuente de conflictos se presenta generalmente entre dos titulares de derechos
marcarios, anticipándose uno de ellos en el registro del correspondiente nombre de dominio. En este
caso, ambas partes tienen derechos legítimos involucrados en la disputa sobre el nombre de dominio.
Esta hipótesis es de ocurrencia frecuente, por el sólo hecho de que en el ámbito marcario se concibe
que una misma marca se encuentre registrada a nombre de dos o más titulares en distintas clases de
productos y servicios. Sin embargo, no podrán todos los titulares marcarios disfrutar de nombres de
dominio iguales a su marca, a no ser que se ocupen TLD´s distintos (.com, .net, .cl, etc.).
Podemos enunciar los siguientes casos, que pertenecen a esta categoría de conflictos: lanservice.cl,
en que el dominio se le asigna al primer solicitante39; www.lasbrisas.cl, en que se privilegia al primer
solicitante, si ambas partes poseen derechos marcarios legítimos40; donapaula.cl, en que el dominio
en disputa se asigna al primer solicitante (Viña Santa Rita)41; palacios.cl, en que el árbitro asigna el
dominio a una persona natural de apellido Palacios, por tener un mejor derecho frente a una empresa
que posee registros marcarios42; puntonet.cl, en que frente a dos titulares de legítimos derechos
marcarios, se prefiere al primer solicitante43.
3. Por último, los nombres de dominio no sólo entran en conflicto directo con las marcas
comerciales, sino que frecuentemente se producen contiendas debido a que lo que se desea
37 Fallo por Arbitraje de dominio "tramitefacil.cl", dictado el 16 de Noviembre de 2001 y publicado en http://www.nic.cl/normativa/fallos/tramitefacil.html 38 Ruiz-Tagle Vial, Pablo: “Propiedad Intelectual y Contratos”, ob. cit. 39 Fallo por Arbitraje de dominio "lanservice.cl", dictado el 14 de diciembre de 1999 y publicado en http://www.nic.cl/normativa/fallos/lanservice.html 40 Fallo por Arbitraje de dominio "lasbrisas.cl", dictado el 2 de junio de 2000 y publicado en http://www.nic.cl/normativa/fallos/lasbrisas.html 41 Fallo por Arbitraje de dominio "donapaula.cl", dictado el 19 de julio de 2002 y publicado en http://www.nic.cl/normativa/fallos/donapaula.html 42 Fallo por Arbitraje de dominio "palacios.cl", dictado el 15 de febrero de 2002 y publicado en http://www.nic.cl/normativa/fallos/palacios.html 43 Fallo por Arbitraje de dominio "puntonet.cl", dictado el 8 de mayo de 2002 y publicado en http://www.nic.cl/normativa/fallos/revistapuntonet.html
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registrar como nombre de dominio, sea un irregistrable marcario. Nos referimos específicamente a la
causal de irregistrabilidad contemplada en la letra e) del art. 20 de la Ley 19.039 sobre propiedad
industrial:
Art. 20.- No pueden registrarse como marcas:
e) Las expresiones empleadas para indicar el género, naturaleza, origen, nacionalidad, procedencia,
destinación, peso, valor o cualidad de los productos, servicios o establecimientos; las que sean de
uso general en el comercio para designar cierta clase de productos, servicios o establecimientos, y
las que no presenten carácter de novedad o describan los productos, servicios o establecimientos a
que deban aplicarse.
Según la legislación marcaria, las palabras genéricas sí pueden integrar marcas registradas, y en tal
caso la marca se considera protegida sólo en su integridad como un solo conjunto, mientras que los
componentes individualmente no pueden aspirar a exclusividad.44 Corresponde añadir que para
considerar genérica una expresión, hay que analizarla a la luz de su contexto de aplicación. De esta
forma, una palabra sólo será genérica si va a distinguir los productos que corresponden al genero
respectivo. Así por ejemplo, perfectamente se puede concebir la marca “plátano” para distinguir un
local gastronómico o materiales de construcción. Sin embargo, no se admitirá registrar esa palabra y
obtener exclusividad para comercializar frutas con esa marca.
Evidentemente, la irregistrabilidad de las palabras de uso común – en forma individual, pero con la
posibilidad de integrar conjuntos de palabras – constituye otra fuente de conflictos. Como ejemplos
podemos mencionar los siguientes casos: laserena.cl, en que el árbitro asigna el dominio finalmente
a la I. Municipalidad de La Serena45; todochile.cl, caso en el cual frente a dos solicitudes
prácticamente contemporáneas, el árbitro adjudica el dominio a la Corporación de Fomento de la
Producción (CORFO)46; arroba.cl47, avisoseconómicos.cl48 y paltas.cl49, en que los dominios en
disputa fueron asignados al primer solicitante.
44 Al respecto la primera parte del inciso 3° del art. 19 de la Ley 19.039, señala: Si se solicita una marca comercial que contenga vocablos, prefijos, sufijos o raíces de uso común o que puedan tener carácter genérico, indicativo o descriptivo, podrá concederse el privilegio, dejándose expresa constancia que se otorga sin protección a los referidos elementos aisladamente considerados. 45 Fallo por Arbitraje de dominio "laserena.cl", dictado el 6 de Diciembre de 2000 y publicado en http://www.nic.cl/normativa/fallos/laserena.html 46 Fallo por Arbitraje de dominio "todochile.cl", dictado el 3 de abril de 2002 y publicado en http://www.nic.cl/normativa/fallos/todochile.html 47 Fallo por Arbitraje de dominio "arroba.cl", dictado el 27 de marzo de 2000 y publicado en http://www.nic.cl/normativa/fallos/arroba.html 48 Fallo por Arbitraje de dominio "avisoseconómicos.cl", dictado el 11 de julio de 2000 y publicado en http://www.nic.cl/normativa/fallos/avisoseconomicos.html 49 Fallo por Arbitraje de dominio "paltas.cl", dictado el 3 de diciembre de 2001 y publicado en http://www.nic.cl/normativa/fallos/paltas.html
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Un fallo que aporta nuevas luces acerca del tema de los dominios genéricos, es el de kiwi.cl. A
continuación, expondremos algunas partes de esta notable resolución arbitral, que permiten apreciar
el tema en su real contexto:
“... el carácter distintivo de las marcas se hace más evidente en relación con expresiones
propiamente de fantasía y sólo en menor medida respecto de marcas constituidas por términos
parcial o totalmente genéricos. La razón de ello es que, por definición, un término genérico se
identifica con el producto o servicio al que pretende distinguir y, excepcionalmente, puede
llegar a constituir una marca registrada para identificar determinados bienes o servicios en
aquellas clases donde el término no sea considerado genérico.”
“Entonces, cabe preguntarse si existen términos genéricos en Internet. Si aceptamos que es el
clasificador marcario el que determina el carácter genérico de una marca, según la clase
involucrada, al no existir un clasificador de productos y servicios en el ccTLD.cl, el carácter
supuestamente genérico del término KIWI se desdibuja, ya que no hay ninguna clasificación de
productos o servicios contra la cual se lo pueda contrastar. Todo nombre de dominio puede ser
y no ser genérico a la vez. Dependerá, en gran medida, del uso que se le dé al sitio una vez
activado el mismo, para determinar si estamos o no frente a un nombre genérico.”
“En otras palabras, ambas partes pretenden usar el término KIWI como identificador, como
signo distintivo, marcador, localizador o dirección IP ... . La única diferencia entre el signo
distintivo KIWI de una parte y el de la otra es que en un caso tal signo se encuentra respaldado
por una marca comercial y en el otro caso no.”
“En caso de tener que preferir un signo distintivo por sobre otro, este árbitro se inclina a
preferir el que ostenta el respaldo de la marca registrada, por un asunto de certeza jurídica, lo
cual es coincidente con la legislación chilena, que otorga preferencia al que inscribe como
marca comercial un nombre cualquiera, cuando dos o más personas lo han estado usando
simultáneamente sin registro. En el presente caso, el registro de la marca ha sido previo al
registro del nombre de dominio en disputa.”
“Es innegable el carácter de signo distintivo que cumple el nombre de dominio kiwi.cl, ya que si
no cumpliera tal función, bastaría con usar como "url" el número IP del servidor al cual apunta
ese nombre de dominio. Sin embargo, es sabido que los números IP no son útiles desde un
punto de vista comercial, ya que su recordación por parte del usuario es cercana a cero.”
“No se puede afirmar en este caso que alguna de las partes haya presentado su solicitud o
haya usado el nombre KIWI de mala fe, ya que el conflicto se ha producido única y
exclusivamente por la falta de un clasificador comercial apropiado dentro del ccTLD.cl,
compatible con el clasificador marcario. Al no existir tal clasificador en Internet,
lamentablemente no pueden coexistir signos distintivos idénticos, aunque operen en rubros
comerciales totalmente diferentes. Ambas partes han tenido sus buenas razones para adoptar
el nombre KIWI en el ccTLD.cl, pero sólo uno de ellos podrá operar en el mismo, por
restricciones de carácter técnico de la red.”
“.... el término KIWI constituye una expresión genérica y de uso común, referida al arbusto y
fruto de ese nombre, y esa es la acepción con que mayoritariamente las personas de este país
relacionan la palabra KIWI. Por lo tanto, este árbitro es de la opinión que no obstante la
notoriedad que podría tener la marca "KIWI" en el mercado nacional e internacional para
28
artículos relacionados con el cuidado y limpieza de calzado, primaría en Chile el concepto
generalizado asociado a la fruta denominada kiwi.”50
A través de los años, se observó en la mayoría de los países, una clara tendencia creciente de los
conflictos en el registro de los nombres de dominio. El Departamento de Comercio de los EE.UU.
decidió tomar cartas en el asunto e insto a la ICANN a establecer un marco regulatorio, que
resolviere disputas entre marcas y dominios, y protegiera en especial las marcas famosas. Después
de un primer proceso de consultas51, bajo la dirección de la Organización Mundial de Propiedad
Intelectual (OMPI), la ICANN aprueba el 26 de agosto de 1999, un documento llamado “Uniform
Domain Name Dispute Resolution Policy”52 (“Política Uniforme de Solución de Controversias en
materia de Nombres de Dominio”) o, también conocida por su sigla en inglés “UDRP”.
La UDRP establece un procedimiento administrativo obligatorio aplicable a casos, en que una
persona:
i) .... posee un nombre de dominio idéntico o similar hasta el punto de crear confusión con respecto a
una marca de productos o de servicios sobre la que el demandante tiene derechos; y
ii) .... no tiene derechos o intereses legítimos respecto del nombre de dominio; y
iii) .... posee un nombre de dominio que ha sido registrado y se utiliza de mala fe.53
Por último, cabe hacer presente que la UDRP sólo se aplica a las controversias relativas a los
nombres genéricos de nivel superior (gTLD .com, .net, y .org, y a los nuevos gTLD .aero, .biz, .coop,
.info, .museum, .name, y .pro). En lo referente a los dominios geográficos (ccTLD), éstos se regirán
por la UDRP únicamente en caso que hayan adoptado esta política con carácter voluntario.
Principios para resolver las controversias
Los árbitros, confrontados con disputas sobre nombres de dominio, suelen regirse por ciertos
principios, con el objeto de uniformar la jurisprudencia y llegar a definir cuál de las partes tiene el
mejor derecho (“Teoría del mejor derecho”). Estos criterios, son54:
50 Fallo por Arbitraje de dominio "kiwi.cl", dictado el 9 de julio de 2002 y publicado en http://www.nic.cl/normativa/fallos/kiwi.html 51 El Primer Proceso de la OMPI relativo a los Nombres de Dominio de Internet se publicó en la OMPI Nº 439(S); http://wipo2.wipo.int/process1/indexes.html 52 Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy: véase http://www.icann.org/dndr/udrp/policy.htm El párrafo 1° de la UDRP establece el objetivo del documento en los siguientes términos: “La presente Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (la “Política”) ha sido aprobada por la Corporación de Asignación de Nombres y Números de Internet (“ICANN”), se incorpora mediante referencia en su acuerdo de registro y establece las cláusulas y condiciones en relación con una controversia que surja entre usted y cualquier otra parte distinta a la nuestra (el registrador) sobre el registro y utilización de un nombre de dominio de Internet registrado por usted. El procedimiento establecido en virtud del párrafo 4 de la presente Política se llevará a cabo de conformidad con el Reglamento de la Política uniforme de solución de controversias en materia de nombres de dominio (el “Reglamento”), disponible en www.icann.org/udrp-rules-24oct99.htm, y el Reglamento Adicional del proveedor del servicio de solución de controversias administrativas seleccionado.” 53 Véase párrafo 4° letra a) de la UDRP. 54 Enumeración según De la Barra, Patricio: “Jurisprudencia Arbitral en Conflicto por Nombres de Dominio” y Sánchez Serrano, Gonzalo: “Marcas Comerciales y Dominios de Internet, Surgimiento de una Problemática
29
1.- La aplicación del principio "first come, first served".
2.- La buena o mala fe, o justo motivo de los solicitantes.
3.- La notoriedad y fama de la marca comercial.
4.- El uso masivo o restringido de la expresión que se encuentra en disputa.
5.- Las inversiones o proyectos que se han desarrollado.
6.- La localización geográfica del proyecto.
7.- La relación entre el solicitante y el nombre de dominio.
8.- La competencia desleal, la confusión o la dilución de una marca.
9.- La conducta de los registrantes.
Por su importancia, ahondaremos brevemente en el principio “first come, first served”, según el cual
el primero que solicita un identificador tiene preferencia frente al segundo solicitante. Por lo tanto, los
nombres de dominio se inscriben por orden de llegada de la solicitud. Consciente de las implicancias
que para los titulares marcarios puede llegar a tener este criterio, el Reglamento para el
Funcionamiento y Registro de los Nombres del Dominio CL en su art. 10 y siguientes establece
expresamente la posibilidad de oposición a la presentación de una solicitud de dominio55.
Son numerosos los fallos que aplican este principio. Con la finalidad de profundizar en mayor grado,
el modo de aplicar este principio, citaremos la parte pertinente de dos sentencias:
“... trabada la litis, lo que corresponde en cada caso es considerar a todos los solicitantes en
una situación completamente equivalente y, sobre un plano de absoluta igualdad, estudiar si
alguno de ellos tiene un mejor derecho sobre los otros, a la solicitud de nombre de dominio
materia del arbitraje. Sólo en el caso que ninguno de ellos acredite tener un mejor derecho, o
que todos sus derechos sean básicamente equivalentes y no exista un criterio justo para
sostener que alguno de ellos prime por sobre los demás; entonces, debe aplicarse el principio
del “first come, first served” y resolver el asunto a favor del primer solicitante.”56
“La regla general es que el primer solicitante de un nombre de dominio tendría un mejor
derecho a adjudicárselo, salvo que el segundo solicitante demuestre un aún mejor derecho
para quedarse con el nombre de dominio pedido.”57
Jurídica“, ambas ponencias en “Seminario sobre Nombres de Dominio - Registro, Reglamentación, Solución de Controversias”, organizado por NIC Chile, 2.-3. de noviembre de 2000, Santiago de Chile. 55 El inciso 1° del art. 10 de la Reglamentación establece que: “Una vez que la solicitud haya sido recibida por NIC Chile éste la publicará dentro del plazo más breve que sea técnicamente factible, y en todo caso dentro de los siguientes tres días hábiles, en una lista de solicitudes en trámite. Dicha solicitud se mantendrá en esta lista por el plazo de 30 días corridos a contar de la publicación, objeto de que eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio.” 56 Fallo por Arbitraje de dominio "todochile.cl", dictado el 3 de abril de 2002 y publicado en http://www.nic.cl/normativa/fallos/todochile.html 57 Fallo por Arbitraje de dominio "kiwi.cl", ya cit.
30
Este principio no es una novedad del mundo virtual. Como veremos más adelante en relación a los
privilegios industriales sucede exactamente lo mismo, al haber dos o más interesados en registrar
una misma marca para una misma clase de productos.
Sin embargo, hay autores que critican fuertemente este principio. Así el Prof. Renato Jijena sostiene
que la "diferencia de plazo en la presentación de las solicitudes" no debería “tener la trascendencia
que se le asigna: a) porque a veces se trata de una diferencia de dos o tres días entre una y otra que
refleja interés en la asignación y registro de ambas partes, sin que una pueda ser calificada de no
interesada, negligente o indolente-; b) porque es igual la diferencia si el lapso entre una solicitud y
otra fuera de tan solo un minuto o de 29 días, porque corriendo o estando en curso el plazo de 30
días ambos solicitantes están habilitados para ser beneficiados con la asignación y registro; y, c)
porque lo dicho queda claramente demostrado cuando se trata de un caso en que la solicitud se ha
realizado de mala fe por cuanto incluso existe un plazo de tres años para revocar la asignación, con
total prescindencia de la oportunidad de ella.”58
Para finalizar el tema de los conflictos entre marcas y dominios, conviene tener presente las certeras
palabras formuladas por el Prof. Ruiz-Tagle: “debido al gran auge que ha tenido la red, y por su
capacidad de llegar a todo el mundo, cada vez son más las personas que se interesan en solicitar
nombres de dominio para asegurarse un sitio en ella. Esto explica porque en el último tiempo, ha
habido un incremento notable a nivel mundial del uso de Internet por parte de las empresas y en
general por personas naturales y jurídicas, para los más diversos fines. Ante la multiplicidad de
solicitudes de nombre de dominio es natural que también se hayan producido conflictos con marcas
comerciales registradas anteriormente.”59
Semejanzas y Diferencias entre Marcas y Dominios
Indudablemente las marcas comerciales y los nombres de dominio son instituciones y conceptos muy
diferentes, y por consiguiente los nombres de dominio no pueden ser considerados como marcas, ni
viceversa. Tuvimos la oportunidad de apreciarlo en diversas partes del presente trabajo, y así lo
reconoce también el propio documento RFC (Request for Comments) 1591, emitido por la IANA en
marzo de 1994, señalando expresamente que “el registro de un nombre de dominio no tiene el
estatus de una marca. Le corresponde al solicitante asegurarse de no violar la marca de un
tercero.”60
También, el Informe del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos
Industriales e Indicaciones Geográficas de la OMPI, en su estudio relativo a la utilización de marcas
58 Jijena Leiva, Renato: "´First come, First Served´, un débil argumento para asignar arbitralmente nombres de dominio”, publicado en la Revista Infoweek del 22 de Agosto de 2002. 59 Ruiz-Tagle Vial, Pablo: “Propiedad Intelectual ....”, ob. Cit., págs. 439. 60 El punto 4° titulado “Rights to Name”, expresa textualmente en su n°1: “The registration of a domain name does not have any Trademark status. It is up to the requestor to be sure he is not violating anyone else's Trademark.”
31
en Internet del 10 de mayo de 1999, señala en su página 10, que “la función primaria de un nombre
de dominio es identificar un ordenador y no a individuos, empresas, productos o servicios
particulares.”
Relacionado con este tópico, podemos precisar que en la práctica sólo se logra la coincidencia de
uso cuando el titular de un nombre de dominio registra tal denominación como marca comercial, o
cuando el titular de una marca registra esa palabra como nombre de dominio.
1. Semejanzas entre Marcas y Dominios
No obstante la clara diferenciación conceptual y funcional entre ambos instituciones, tampoco
podemos llegar a sostener que ambas no tengan puntos en común. Justamente las relaciones y
conflictos reseñados en el acápite anterior, nos permiten concluir que existen ámbitos de influencia
en que se sobreponen ambas instituciones.
Hay que reconocer la existencia de una corriente de autores que sostienen que los factores que
inciden en la registrabilidad de un nombre de dominio son muy distintos a los criterios comerciales
que imperan en el ámbito marcario. Al respecto plantean que “la identificación de mercado a la que
estábamos acostumbrados, como las marcas, ha sido superada; nombres de dominio y marcas
registradas responden a usos distintos: lo que no es registrable como marca sí puede resultar una
dirección electrónica exitosa y, por otra parte, la coexistencia de identificadores en distintas clases
marcarias para una misma palabra, no es posible en la red, pues los “dominios” son “únicos” en la
red, no hay dos iguales.”61
Si bien existen diferencias en materia de registrabilidad, pensamos que las similitudes en cuanto al
objetivo de ambas instituciones son considerables: tanto en el mundo real de las marcas, como en el
espacio virtual de los dominios, aparece clave elegir una expresión o un conjunto de palabras
atractivas y diferenciadoras, al emprender un proyecto económico-comercial. Desde la perspectiva
del marketing, optar por un nombre o una marca tiene relevancia en la identificación del producto o
servicio, en la memorización del “nombre” y en la fidelización de los consumidores que constituyen el
mercado objetivo del futuro negocio.62 Por consiguiente, resulta fácil imaginar que la fuente de
conflictos entre marcas y dominios se mantendrá vigente en el tiempo.
61 Valdés Cortés, Margarita: “Identificándonos en la red Internet”, artículo publicado en “Derecho y Tecnologías de la Información”, Fundación Fernando Fueyo Laneri y Escuela de Derecho de la Universidad Diego Portales, Santiago, 2002, pág.328 y 329. 62 Al respecto, la sentencia árbitral pronunciado en el caso del dominio "kiwi.cl", dictado el 9 de julio de 2002 y publicado en http://www.nic.cl/normativa/fallos/kiwi.html, expresa: “Existe cierto consenso nacional e internacional en el sentido de considerar que se produce infracción a las marcas registradas cuando los nombres de dominio puedan causar confusión entre los consumidores, y lo anterior se aplica especialmente cuando se está en presencia de marcas notorias, es decir, aquéllas ampliamente reconocidas por la mayor ía de las personas en un mercado particular para identificar un bien o servicio. Los nombres de dominio no son marcas comerciales. Sin embargo, a veces se comportan como verdaderos signos distintivos, al igual que las marcas.”
32
El Principio "first come, first served", lo hemos conocido a propósito de los criterios decisionales que
aplican los árbitros en materia de nombres de dominio, siendo una regla básica de asignación de
dominios. Sin embargo, ese principio también se aplica en el Derecho Marcario, en caso que dos
personas hagan valer iguales derechos sobre una marca (por ej. ambos son titulares de la marca en
clases de productos distintos, y luego uno de ellos pretende extender la marca a una clase de
productos no relacionada con las anteriores registros). Sí tenemos que reconocer que el principio no
recibe la relevancia y amplitud de aplicación que detenta en relación a los nombres de dominio.
Otra semejanza radica en que ambos sistemas prevén un procedimiento más o menos breve para
lograr la inscripción de un nombre o signo en un registro-base de datos, otorgando dicho registro
seguridad jurídica por cuanto hace factible un uso exclusivo y tranquilo del nombre-signo. Ambos
procedimientos contemplan como medida de publicidad, la publicación de la solicitud respectiva en
Internet (para los nombres de dominio) o en el Diario Oficial (para las marcas)63.
Una vez que se obtuvo un registro a su nombre, existen ciertas limitaciones en el uso de la marca o
dominio. Así en el caso de las marcas, recordamos el principio de especialidad, que prescribe que el
uso que se le da a la marca registrada no puede excederse de los límites para la cual fue solicitada.
Otra limitación está constituida por la posibilidad de la revocación de la inscripción. En la
Reglamentación del NIC Chile, existe desde diciembre de 1999, la facultad de interponer una acción
de cancelación, eliminación o nulidad de nombres de dominio otorgados bajo ".cl". Por su parte, el
sistema marcario contempla un procedimiento de nulidad de carácter contencioso, que otorga a
cualquier interesado el derecho de accionar en contra de un registro marcario durante un plazo
determinado.
Tanto marcas como dominios tienen una vigencia limitada en el tiempo, requeriendo de renovación
para poder seguir usando la denominación64.
Por último, las marcas y los dominios son esencialmente transferibles y transmisibles. Así lo detalla el
art. 16 de la Reglamentación de los Nombres de Dominio .cl, y el art. 14 de la Ley de Propiedad
Industrial.65
63 Reglamentación del Dominio .cl: Art. 10, inc. 1°: Una vez que la solicitud haya sido recibida por NIC Chile éste la publicará dentro del plazo más breve que sea técnicamente factible, y en todo caso dentro de los siguientes tres días hábiles, en una lista de solicitudes en trámite. Dicha solicitud se mantendrá en esta lista por el plazo de 30 días corridos a contar de la publicación, objeto de que eventuales interesados tomen conocimiento y, si se estimaren afectados, puedan presentar sus propias solicitudes para ese nombre de dominio. Ley 19.039: Art. 4°. Aceptada a tramitación una solicitud, será obligatoria la publicación de un extracto de ésta en el Diario Oficial, en la forma que determine el reglamento. Art. 5º. Inc. 1°: Cualquier interesado podrá formular ante el Departamento oposición a la solicitud, dentro del plazo de 30 días, contado desde la fecha de la publicación del extracto. 64 Al respecto la Ley 19.039 establece en su art. 24: El registro de una marca tendrá una duración de diez años, contados desde la fecha de su inscripción en el registro respectivo. El titular tendrá el derecho de pedir su renovación por períodos iguales, durante su vigencia o dentro de los 30 días siguientes a la expiración de dicho plazo. La vigencia temporal de los nombres de dominio se encuentra tratada en un documento separado del NIC Chile, llamado “Política sobre renovaciones de dominios”.
33
2. Diferencias entre Marcas y Dominios
Después de haber delineado someramente las similitudes de ambos sistemas, nos corresponde
concluir con una breve descripción de las diferencias. Para ello, efectuaremos un paralelo entre
marcas comerciales y nombres de dominio, sobre la base de lo expuesto en el presente trabajo:
Marcas Comerciales
Nombres de Dominio
1.- Ámbito de protección y de uso es de
carácter territorial
Ámbito de aplicación y de uso es de carácter
aterritorial (global), sin perjuicio que los ccTLD´s
implican fijar y señalar una procedencia
2.- Hay jurisdicción nacional Hay jurisdicción nacional limitada (sólo referida
al dominio .cl), complementada por la de
organismos internacionales (ej. OMPI)
3.- Marco regulatorio: Constitución, Ley y
Reglamento perteneciente al ordenamiento
jurídico nacional
Marco regulatorio: contrato de adhesión de
prestación de servicios (Reglamentación NIC)
4.- Sistema administrado por un órgano
dependiente de la Administración Pública.
Sistema que por regla general está a cargo de
una entidad privada, quien ha obtenido la
facultad delegada de parte de la IANA.
5.- Clasificación de Productos o Servicios (42
clases)
Clasificación vía TLD´s (genéricos y geográficos)
6.- Permite la protección y el uso de
elementos figurativos, como complemento
de una denominación o en forma
independiente
Solo pueden consistir en elementos
denominativos
7.- Una misma marca puede coexistir en
diferentes clases, aún cuando los titulares
sean personas diferentes y aún en zonas
geográficas distintas (principio de la
especialidad).
Al tratarse de identificadores únicos para la
ubicación de los diferentes sitios, es
prácticamente imposible establecer una misma
dirección para dos o más sitios web, sin perjuicio
de registrar el dominio secundario en diversos
TLD´s (ej. sony.cl, sony.com)
8.- Sistema de resolución de conflictos basado
en recursos procesales-administrativos y
Sistema único de resolución de conflictos
(UDRP) establecido por ICANN y
65 Art. 14. “Los derechos de propiedad industrial son transmisibles por causa de muerte y podrán ser objeto de toda clase de actos jurídicos, los que deberán constar por escritura pública, y se anotarán al margen del registro respectivo. No obstante, tratándose de cesiones de solicitudes de inscripción de privilegios industriales, bastará un instrumento privado suscrito ante notario público y no será necesaria su anotación posterior. En todo caso, los Registros de Marcas Comerciales son indivisibles y no pueden transmitirse parcial y separadamente ninguno de sus elementos o características amparados por el título.”
34
procedimientos contenciosos. Reglamentación de los respectivos NIC´s, que
por regla contemplan la mediación y el arbitraje.
9.- Sistema de resguardo de la propiedad
marcaria mediante recurso de protección,
así como acciones civiles y penales de la
ley de propiedad industrial.
Sólo existen instancias de oposiciones o solicitud
de revocación.
10.- Cumple una función económica-comercial
de distinguir productos, servicios o
establecimientos físicos.
Cumple primordialmente una función técnica, y
un rol de identificador de proyectos virtuales
comerciales o de otra índole.
11.- Numerosas causales de irregistrabilidad
limitan la libertad de registro.
Así las palabras génericas y de uso común
no admiten registro marcario.
Registrabilidad no es mayormente limitada por
causales de fondo, si hay restricciones de forma
(ej. no se permiten intercalar signos).
Los génericos pueden ser libremente
registrados.
12.- Duración del registro: diez años, contados
desde la fecha de su inscripción en el
registro respectivo
Duración del registro: dos años desde la
asignación del nombre de dominio
13.- Procedimiento de registro muy reglado,
lato y en base a documentos físicos.
Procedimiento de registro expedito y
exclusivamente electrónico.
14.- Institución con un origen antiguo basado
en el comercio real.
Institución de reciente surgimiento basado en la
existencia de Internet.
Son numerosas las diferencias entre ambas instituciones, y corresponde a los juzgadores dirimir
entre los intereses muchas veces opuestos de los involucrados. En efecto, como hemos podido
observar al tratar los conflictos que pueden darse entre ambas instituciones, son especialmente los
árbitros y jueces, los llamados a conciliar lo tradicional y lo moderno, lo real y lo virtual, y
frecuentemente el propio derecho frente un mundo de cambios continuos y rápidos.
Para ilustrar lo dicho, deseamos concluir este trabajo con dos citas que emanan de dos árbitros
distintos:
“El gran desafío de los árbitros consiste en intentar conciliar los principios clásicos del derecho, con
las muchas veces extrañas figuras de conflicto que se han planteado, las cuales a menudo ni
remotamente responden a hipótesis previstas por el derecho. Se trata entonces, a la hora de resolver
un caso de arbitraje, de generar una ecuación en que junto con respetarse los derechos esenciales
de las personas y de las empresas, no se limite o coarte el desarrollo de las nuevas tecnologías bajo
el pretexto de que forzosamente la resolución de los conflictos debe adaptarse a formulas jurídicas
clásicas. En ese sentido, nuestra misión ha consistido en dilucidar la ética esencial de cada caso,
desde el horizonte de los principios generales del derecho, pero intentando tener la flexibilidad
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necesaria que de cuenta de que estamos en presencia de hechos tecnológicos nuevos, no descritos
por la ley.“66
“Como aspecto fundamental en temas de Internet, cabe hacer presente que estamos en presencia de
una realidad nueva y distinta de todo lo conocido hasta ahora en materia de propiedad intelectual, lo
cual hace especialmente complejo el actuar de un árbitro, al intentar resguardar los bienes jurídicos
tradicionalmente protegidos, como las marcas comerciales, y conciliarlos con la realidad
esencialmente activa, global y cambiante de Internet.”67
66 Sánchez Serrano, Gonzalo: Ponencia “Marcas Comerciales y Dominios de Internet ...”, ob.cit. 67 Claro Swinburn, Luis Felipe: Fallo por Arbitraje de dominio "kiwi.cl", dictado el 9 de julio de 2002 y publicado en http://www.nic.cl/normativa/fallos/kiwi.html
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