NOMBRES Y MARCAS COMERCIALES

30 DE ABRIL DE 2013

Técnico Agencia IDEA: Sergio MartínezTécnica C.A.D.E.: Emi Abad de Brieva

INDICE* SERVICIO DE ASESORAMIENTO DE LA AGENCIA IDEA�EL VALOR DE LOS ACTIVOS INTANGIBLES�DISTINCION ENTRE PROPIEDAD MERCANTIL, PROPIEDAD INDUSTRIAL, PROPIEDAD INTELECTUAL Y PROPIEDAD VIRTUAL�QUE ES LA DENOMINACION MERCANTIL�QUE ES LA PROPIEDAD INTELECTUAL�QUE ES LA PROPIEDAD INDUSTRIAL�PATENTES�PATENTES�MODELOS DE UTILIDAD�DISEÑO INDUSTRIAL�MARCA Y NOMBRE COMERCIAL�CONSEJOS Y PROHIBICIONES EN LA MARCA/NOMBRE COMERCIAL�CLASIFICACION DE NIZA�EJEMPLOS.

EL VALOR DE LOS ACTIVOS INTANGIBLES:

La productividad y competitividad de las empresas y en laeconomía del conocimiento se basan en la correctadetección y gestión de los activos intangibles.

En momentos como los actuales, de crisis económica, lasempresas toman aún mayor conciencia de que su valor y sucapacidad para diferenciarse de los competidores no está en susactivos físicos:

Para sobrevivir y crecer en este mercado global y turbulento,necesitan generar ventajas competitivas, cuyo origen radica ensu capacidad de innovación, sus estrategias de marketing, losconocimientos y experiencia de su personal, los derechos deconocimientos y experiencia de su personal, los derechos depropiedad industrial e intelectual, la fidelidad de los clientes, lautilización de nuevas tecnologías…, en definitiva, todos aquellosfactores que se conocen como capital intelectual o activosintangibles.

El reto para las empresas está, ahora, en identificar sus activosintangibles y gestionarlos adecuadamente, para que produzcanauténticas ventajas competitivas, contribuyendo a mejorar sunegocio tradicional, desarrollar otros nuevos, o abordar suexpansión internacional.

La cuestión que se nos plantea es, precisamente, cómoidentificar ese capital industrial e intelectual de la empresa.identificar ese capital industrial e intelectual de la empresa.

El conocimiento y la capacidad de innovación constituyen laesencia del capital intelectual, pero para transformar ese capitalintelectual, la mayoría de las veces oculto e infrautilizado, enbeneficios tangibles, deben identificarse previamente losmecanismos clave del negocio:

� capital humano (conocimiento que poseen las personas yequipos),equipos),� capital estructural (elementos tecnológicos y organizativos)� capital comercial (relaciones de la empresa con el exterior).

Si la empresa es capaz de identificar, gestionar y poner en valorsus activos intangibles, podrá extraer todo su potencial para sermás competitiva.

Las empresas que permanecen y crecen en la economía delconocimiento, identifican y protegen sus activos de propiedadindustrial e intelectual:

invenciones desarrolladas o adquiridas por la empresa, signosdistintivos de sus productos o servicios, nuevos diseños parasus productos, manuales operativos, programas deordenador…, conscientes de que no basta con cumplir con laordenador…, conscientes de que no basta con cumplir con lanormativa fiscal o laboral, sino que precisan proteger ydefender sus derechos de patentes, marcas, o diseños, paragarantizarse su disfrute pacífico, y, al tiempo, evitar conflictoscon terceros, asegurándose que su explotación no infringe losderechos previos de otros titulares.

La propiedad industrial e intelectual no es sólo cosa de grandesempresas que gastan auténticas fortunas en patentar por todo elmundo los resultados de su I+D, o de multinacionales cuyasmarcas son reconocidas en cualquier rincón del planeta.

Empresarios individuales y PYME´s son, a menudo, creadoras devaliosas innovaciones y realizan importantes esfuerzos de todoorden para desarrollar nuevos productos, procesos, diseños,marcas…

La protección de todos esos derechos de propiedad industrial eintelectual les permite obtener el retorno de su inversión, yprevenir que otros les copien y se beneficien de su esfuerzo yreputación, además de ser una importante fuente de ingresos, víacesión o licencia a terceros interesados en explotarlos.

El pleno aprovechamiento del sistema de la propiedad industrial eintelectual, permite a las empresas beneficiarse de su capacidadintelectual, permite a las empresas beneficiarse de su capacidadinnovadora y su creatividad, lo que, a su vez, fomenta lainnovación.

Sin embargo, la falta de información suficiente sobre laimportancia de la propiedad industrial e intelectual en lasactividades empresariales cotidianas; los costes, en ocasioneselevados, ligados a la obtención y defensa de estos derechos, y lacreencia de que el sistema de propiedad industrial e intelectualsólo está al alcance de unos pocos, por ser complicado y dilatadoen el tiempo, hace que algunas empresas lleguen tarde a protegersus activos.sus activos.

Hay que tener en cuenta que cualquiera que sea la naturalezade nuestro negocio, siempre hay algún tipo de propiedadindustrial o intelectual del que pueden extraer valor, haciendoque su protección, gestión y defensa se conviertan en partefundamental de su estrategia empresarial.

Combinando los diferentes instrumentos legales, se puedeconseguir una protección más eficaz.

Las patentes, y demás derechos de propiedad industrial,constituyen la principal fuente de ventaja competitiva parala empresa.

“Sólo hay dos vías para ganar a los competidores.Primero, preocuparse de los clientes. Segundo, innovar”.

Los activos de Propiedad Industrial, Intelectual y NuevasTecnologías

Propiedad Industriala) Invenciones: Patentes y Modelos de utilidadb) Signos Distintivos: Marcas y nombres comercialesc) Diseños: Modelos y dibujos industriales

Propiedad IntelectualPropiedad Intelectuala) Derechos de autor

Nuevas Tecnologíasa) Registro de Dominiosb) Protección datos personales

DEBEMOS DISTINGUIR:

- Propiedad Mercantil- Propiedad Intelectual- Propiedad Industrial- Propiedad Industrial

-Propiedad Virtual

DEBEMOS DIFERENCIAR:Propiedad Mercantil. Registro Mercantil Central. REGISTRO OBLIGATORIO

Propiedad Industrial. Oficina Española de Patentes y Marcas. REGISTRO VOLUNTARIO

Propiedad Intelectual. Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI (WIPO en Inglés). Registro de la Propiedad Intelectual OMPI (WIPO en Inglés). Registro de la Propiedad Intelectual. REGISTRO VOLUNTARIO

Propiedad Virtual: Nombres de Dominios. Gestor mundial: ICANN (Internet Corporation for Assigned Namesand Numbers). Gestor español de .es (Red.es). REGISTRO VOLUNTARIO

LO PRIMERO QUE DEBEMOS TENER PRESENTE

- Es un ejercicio de ciencia y creatividad.

- Tiempo, esfuerzo y dedicación, y desde luego algunos recursos financieros, pero no tanto como se piensa.

- Contar con algo de experiencia y conocimiento del mercado, un planteamiento creativo y flexible para resolver problemas.

- Entusiasmo por mis productos o servicios y valor para correr riesgos.

- Conectar mi denominación social, mi dominio y mi marca o nombre comercial.

EJEMPLO:

EMPRESA DE GOLOSINAS: Propietario-Promotor (Sr.Martínez)- Denominación Social: "Golosinas y Frutos Secos Martínez, SL." - Rótulo de Establecimiento: Ya no se registran ni se protegen. Ejemplo de Rótulo de establecimiento: Rótulo de un comercio, con la información distintiva “Golosinas Martínez” - Nombre Comercial: (No necesariamente debe de coincidir con la denominación social de la empresa). Ejemplo: “Golosinas Martínez”. - Marca Comercial: “Martigolos” - Propiedad Intelectual: Permite proteger frases, textos, eslóganes, etc. Relativos a la empresa. Ejemplo de Propiedad Intelectual: El etc. Relativos a la empresa. Ejemplo de Propiedad Intelectual: El eslogan publicitario, “El dulce placer en tus manos” -Nombre de Dominio(Dominio): Permite proteger palabras o frases relativas a nuestra empresa, o a nuestra actividad, evitando que otros las utilicen, y como Sitio Electrónico(WEB) donde mostrar la empresa, realizar comercio electrónico, informativo de nuestro sector o actividad, etc. Ejemplo de Dominios: golosinasmartinez.com , dulcesygolosinas.net , martinezdulcesgolosinas.biz , golosinas.net , etc.

PUEDE OCURRIR QUE …

-Una misma denominación puede coincidir en todas oalgunas de las modalidades de protección.

Con la particularidad en las denominaciones sociales,donde obligatoriamente debe de añadirse la formajurídica de la sociedad (S.L., S.A., etc.); y en el caso dejurídica de la sociedad (S.L., S.A., etc.); y en el caso delos dominios donde consta de la extensión (“.com”,“.es”, “.net”, “.org”, etc.).

- Una misma empresa puede tener varias marcas,dominios, nombres comerciales, etc.; salvo ladenominación social, que es única.

REGISTRO MECANTIL CENTRAL (R.M.C.)http://www.rmc.es/Deno_solicitud.aspx

- Certificado de Denominación No Coincidente:La constitución de una sociedad mercantil o de una entidadinscribible en un Registro Mercantil, exige la obtención previa enel REGISTRO MERCANTIL CENTRAL deuna certificación favorable que recoja la expresión denominativauna certificación favorable que recoja la expresión denominativacon la que va a ser identificada la sociedad como sujeto dederechos y obligaciones en todas sus relaciones jurídicas.

La denominación habrá de coincidir exactamente con la queconste en la certificación negativa expedida por el RegistradorMercantil Central."

ALGUNOS CRITERIOS A TENER EN CUENTA PARA SOLICITARUNA DENOMINACION SOCIAL

1º- Las Sociedades Anónimas y Limitadas podrán tener unadenominación subjetiva o razón social, o una denominaciónobjetiva.

2º- La denominación objetiva podrá hacer referencia a una ovarias actividades económicas o ser de fantasía.varias actividades económicas o ser de fantasía.

3º- No podrá adoptarse una denominación objetiva que hagareferencia a una actividad que no esté incluida en el objetosocial.

4º- En la denominación social no podrá incluirse total oparcialmente el nombre o el seudónimo de una persona físicao jurídica sin su autorización o consentimiento.

5º- No se permite adicionar a la expresión denominativa laabreviatura o anagrama de la misma.

6º- Cuando una denominación figura ya en otro idioma, seentiende que existe identidad entre ambas, "Cuando la

denominación solicitada sea traducción de otra que ya conste

en el Registro, solo se considerará que existe identidad cuando,

a juicio del Registrador, se dé notoria semejanza fonética entrea juicio del Registrador, se dé notoria semejanza fonética entre

ambas o socialmente se consideren iguales.“

7º.- Se establece que no podrán inscribirse en el RegistroMercantil las sociedades o entidades cuya denominación seaidéntica a otra ya existente.

8º.- Se entiende que existe identidad no sólo en caso decoincidencia total y absoluta entre denominaciones, sinotambién cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:

- La utilización de las mismas palabras en diferente orden,género o número.- La utilización de palabras distintas que tengan la mismaexpresión o notoria semejanza fonética.expresión o notoria semejanza fonética.- La utilización de las mismas palabras con la adición o supresiónde términos o expresiones genéricas o accesorias (...) u otraspartículas similares de escasa significación.

PROPIEDAD INTELECTUAL

La propiedad intelectual es el conjunto de derechos quecorresponden a los autores y a otros titulares (artistas,productores, organismos de radiodifusión...) respecto de lasobras y prestaciones fruto de su creación.

Derechos morales: Son irrenunciables e inalienables.

Derechos de carácter patrimonial:�Derechos relacionados con la explotación de la obra.�Derechos compensatorios, como el derecho por copia privadaque compensa los derechos de propiedad intelectual dejados depercibir por razón de las reproducciones de las obras oprestaciones protegidas para uso exclusivamente privado delcopista.

PROPIEDAD INTELECTUAL- Obras que originan derechos de autor:Novelas, poemas, obras de teatro, periódicos y programasinformáticos; bases de datos; películas, composiciones musicalesy coreografías; obras artísticas como pinturas, dibujos, fotografíasy escultura; obras arquitectónicas; publicidad, mapas y dibujostécnicos.-Registro Propiedad Intelectual y entidades gestores de autores.-Registro Propiedad Intelectual y entidades gestores de autores.Organismo encargado de proteger los derechos de autor.Registros Territoriales y oficinas delegadas en las provincias.Ministerio de Cultura y Consejerías. Entidades de GestiónColectiva.-Indicador copyright .-Contribuyen al desarrollo de la creatividad y la cultura humana.-Su protección durante 50 años.

Creaciones originales literarias, artísticas o científicas,expresadas por cualquier medio o soporte.Los derechos de propiedad intelectual que corresponden a lossiguientes titulares originarios:�Artistas, intérpretes o ejecutantes.�Productores de fonogramas.�Productores de grabaciones audiovisuales.�Entidades de radiodifusión.�Entidades de radiodifusión.�Realizadores de meras fotografías.�Personas que divulguen lícitamente una obra inédita que esteen dominio público.�Editores de obras que puedan ser individualizadas por sucomposición tipográfica, presentación y demás característicaseditoriales.�Titulares del derecho sui generis sobre una base de datos.

¿Quién puede solicitar la inscripción?� Los autores y demás titulares originarios de derechos de propiedad intelectual con respecto a la propia obra, actuación o producción.� Los sucesivos titulares que adquieran los derechos de los titulares originarios por transmisión “intervivos” o “mortis causa”.

¿Desde cuando produce efectos la inscripción?Desde la fecha de recepción de la solicitud en el Registro.

¿Para qué ámbito territorial tiene efectos la inscripción?Las Inscripciones practicadas por un Registro Territorial, o por el Registro Central tienen efectos para toda España.

Las solicitudes de inscripción se presentan aportando:

�Los impresos oficiales de solicitud de inscripción.�El ejemplar de la obra, actuación o producción, en la forma ymodo indicados en los impresos oficiales.�Justificante del abono de la tasa correspondiente. El pago seefectúa previa liquidación que efectúa el Registro en el impresooficial.

En España es el organismo autónomo que impulsa y apoya eldesarrollo tecnológico y económico otorgando protecciónjurídica a las distintas modalidades de propiedad industrialmediante:mediante:

- la concesión de patentes y modelos de utilidad (invenciones);- diseños industriales (creaciones de forma);- marcas y nombres comerciales (signos distintivos)- y, títulos de protección de las topografías de productossemiconductores.

“Se entiende por Propiedad Industrial un conjunto dederechos exclusivos que protegen tanto la actividadinnovadora manifestada en nuevos productos, nuevosinnovadora manifestada en nuevos productos, nuevosprocedimientos o nuevos diseños, como la actividadmercantil, mediante la identificación en exclusiva deproductos y servicios ofrecidos en el mercado.”

La Propiedad Industrial, otorga dos tipos de derechos:

� en primer lugar el derecho a utilizar la invención, diseño osigno distintivo;�y en segundo lugar, el derecho a prohibir que un tercero lohaga.

Los derechos de Propiedad Industrial permiten a quien losostenta decidir quién puede usarlos y cómo puede usarlos.

El derecho de prohibir es la parte más destacada de la propiedadindustrial y permite al titular del derecho el solicitar el pago deuna licencia, también llamada royalty (regalía).

Posee límites temporales, pues casi todos los derechos depropiedad industrial tienen una duración máxima, y territorialespues sólo tienen validez en el territorio donde se han concedido(normalmente, pero no exclusivamente, un país).

Otros límites al derecho de prohibir son el agotamiento delderecho, por el cual una vez comercializado con permiso deltitular o habiendo cobrado la indemnización no se puede impedirla posterior venta; el uso con fines experimentales y nocomerciales, la entrada temporal en el país de un medio delocomoción matriculado en el extranjero, etc.

PATENTES Y MODELOS DE UTILIDAD PATENTES Y MODELOS DEUTILIDAD

� Título de Propiedad Industrial concedido por el Estado paratodo su territorio al inventor o su causahabiente, durante unperiodo de tiempo limitado (20/10 años).

� Permite a su titular ejercer las acciones legales oportunas para� Permite a su titular ejercer las acciones legales oportunas paraimpedir que un tercero no autorizado explote el objeto de suinvención:-Protege invenciones patentables, que sean nuevas, tenganactividad inventiva y aplicación industrial;-Se otorga con la condición de que el inventor describa suinvención de manera suficientemente clara y completa como paraque pueda ser ejecutada por un experto en la materia

Titulo de propiedad industrial que otorga el Estado, al autor de lainvención para explotarla de forma exclusiva durante un tiempolimitado a cambio de ponerla al alcance del público para favorecer deesta forma el progreso tecnológico.Es un título de propiedad que otorga el Estado sobre las invenciones.Dicho título permite impedir a terceros la fabricación, venta outilización comercial de la invención protegida en el tiempo y el

PATENTES

utilización comercial de la invención protegida en el tiempo y elespacio.También hace referencia al documento legal publicado por unainstitución, empresa u organismo autorizado que confiere a unapersona o entidad el derecho exclusivo de explotar una invención.

Duración: Se concede por 20 años cada 10 años es necesariopresentar mejoras.

REQUISITOS DE PANTETABILIDAD

Que haya una invención y que sea nueva:Una invención es una regla técnica que soluciona un problema técnico-industrialy novedosa aquella invención que no esté comprendida en el estado de latécnica. Por estado de la técnica se entiende son los conocimientos que en esesector existen en todo el mundo.

Que implique actividad inventiva:Es decir, que implique un proceso intelectual y esta actividad inventiva o resultadel estado de la técnica de una manera evidente para un experto en la materia.No hay actividad inventiva si la invención está dentro de una patente anterior oNo hay actividad inventiva si la invención está dentro de una patente anterior oderiva del estado de la técnica para un experto.

Y que sea susceptible de aplicación industrialEsto significa que puede ser aplicada a una explotación industrial, incluidas lasagropecuarias.

Esta exigencia excluye la patentabilidad de las ideas de negocio, de métodosdiagnósticos o de tratamientos.

¿QUÉ ES UNA PATENTE?

Una Patente es un título que reconoce el derecho de explotar en exclusiva lainvención patentada, impidiendo a otros su fabricación, venta o utilización sinconsentimiento del titular. Como contrapartida, la Patente se pone a disposicióndel público para general conocimiento.

El derecho otorgado por una Patente no es tanto el de la fabricación, elofrecimiento en el mercado y la utilización del objeto de la Patente, que siempretiene y puede ejercitar el titular, sino, sobre todo y singularmente, "el derechode excluir a otros" de la fabricación, utilización o introducción del producto ode excluir a otros" de la fabricación, utilización o introducción del producto oprocedimiento patentado en el comercio.

La Patente puede referirse a un procedimiento nuevo, un aparato nuevo, unproducto nuevo o un perfeccionamiento o mejora de los mismos.

La duración de la Patente es de veinte años a contar desde la fecha depresentación de la solicitud. Para mantenerla en vigor es preciso pagar tasasanuales a partir de su concesión.

Ver Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes.

SUELA DE ZAPATO TRANSPIRABLE E IMPERMEABLE

TEJIDO ECOLÓGICO A PARTIR DE BOTELLAS DE PLÁSTICO

¿QUÉ ES UN MODELO DE UTILIDAD?

El Modelo de Utilidad protege invenciones con menor rango inventivo que lasprotegidas por Patentes, consistentes, por ejemplo, en dar a un objeto unaconfiguración o estructura de la que se derive alguna utilidad o ventaja práctica.

El dispositivo, instrumento o herramienta protegible por el Modelo de Utilidadse caracteriza por su "utilidad" y "practicidad" y no por su "estética" comoocurre en el diseño industrial.

El alcance de la protección de un Modelo de Utilidad es similar al conferidopor la Patente.

La duración del Modelo de Utilidad es de diez años desde la presentación de lasolicitud. Para el mantenimiento del derecho es preciso el pago de tasasanuales.

Ver Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes.

MODELO DE UTILIDAD: SACACORCHOS

¿QUÉ ES UN DISEÑO INDUSTRIAL?

Un Diseño Industrial otorga a su titular un derecho exclusivo (a utilizarlo y aprohibir su utilización por terceros sin su consentimiento), sobre laapariencia de la totalidad o de una parte de un producto, que se derive delas características de, en particular, las líneas, contornos, colores, forma,textura o materiales del producto en sí o de su ornamentación.

Los diseños podrán ser bidimensionales o tridimensionales.Los diseños podrán ser bidimensionales o tridimensionales.

La duración de la protección conferida por los Diseños Industriales es decinco años contados desde la fecha de presentación de la solicitud deregistro, y podrá renovarse por uno o más períodos sucesivos de cinco añoshasta un máximo de veinticinco años computados desde dicha fecha.

Ver Ley 20/2003 de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial ysu Reglamento de ejecución, RD 1937/2004, de 27 de septiembre(modificado por el RD 1431/2008).

Modelos y dibujos industriales

� Es la apariencia de un producto útil. Es lo que hace que doscosas que sirven para lo mismo, no sean iguales y resulten másatractivas para los consumidores

� Pueden ser modelo industrial – bidimensional (tejidos) odibujo industrial- tridimensional(prendas confeccionadas)dibujo industrial- tridimensional(prendas confeccionadas)

� Han de ser nuevos (no conocidos en los sectoresespecializados de la UE) y tener carácter singular

DISEÑO INDUSTRIAL TRIDIMENSIONAL

DISEÑO INDUSTRIAL BIDIMENSIONAL

MARCA Y NOMBRE COMERCIAL

Identifican productos y servicios, o actividad de una empresa,distinguiéndolos de los de la competencia.

Instrumento de protección legal: evita que los competidoresutilicen el mismo nombre aprovechándose del prestigioutilicen el mismo nombre aprovechándose del prestigiogenerado por esa empresa.

Instrumento de apoyo a la estrategia comercial: son el mejorinstrumento publicitario.

Lo que significa nuestra marca …

� La estrategia es “diferenciarse o morir”.� Es imaginaria, será percibida como queramos que se

perciba.� No son los clientes quienes abandonan a las Marcas sino las

Marcas quienes abandonan a sus clientes� Es un organismo vivo. Se reinvierta y multiplica (se extiende� Es un organismo vivo. Se reinvierta y multiplica (se extiende

a otras marcas y productos)� Actúa en dos niveles el emocional y el racional� Es una riqueza que se reinvierte y multiplica� Relación diferenciada y única con el consumidor.� Es el ADN de nuestra empresa

¿QUÉ ES UNA MARCA Y TIPOS SEGÚN LA LEY 17/2001 Y EL RD687/2002?

artículo 4.1 de la Ley de Marcas: “se entiende por marca todosigno susceptible de representación gráfica que sirva paradistinguir en el mercado productos o servicios de una empresade los de otras”.

Por su parte el nombre comercial persigue diferenciar a unempresa de las demás que realizan actividades idénticas osimilares.

-Signo distintivo finalidad diferenciar e individualizar unosproductos o servicios de otros identificando origen.

SEGÚN LA LEY PARA “CONSTRUIR” LA MARCA Y/O NOMBRE COMERCIAL(LISTA ABIERTA)

Marca� Palabras y Combinaciones de palabras.� Imágenes, figuras, símbolos y dibujos.� Letras, Cifras y sus combinaciones.� Formas tridimensionales, entre las que se incluyen los envoltorios,

envases y la forma del producto.� Sonidos susceptibles de representación gráfica (pentagrama).� Cualquier combinación de los signos mencionados.� Cualquier combinación de los signos mencionados.

Nombres Comerciales� Nombres patronímicos, Razones sociales y Denominaciones RM� Denominación de fantasía.� Denominaciones alusivas al objeto de la actividad empresarial.� Anagramas y logotipos.� Imágenes, figuras o dibujos� Cualquier combinación de los signos mencionados.

TIPOS DE MARCAS Y NOMBRES COM.

� DENOMINATIVOS: Denominaciones arbitrarias o de fantasía. Razones sociales, Seudónimos y Nombres propios. Las cifras, letras, etc.

� GRÁFICOS: los símbolos gráficos, logotipos, dibujos, etc.

� MIXTOS: la combinación de elementos denominativos y gráficos.

� TRIDIMENSIONALES: Envases y envoltorios, la forma del producto, figuras en 3D etc.

� SONOROS: Siempre que puedan ser representados gráficamente en un Pentagrama.

� Según lo elegido utilizaremos uno u otro modelo de solicitud ytambién la tasa varía.

PROHIBICIONES DE REGISTROREQUISITOS DE VALIDEZ DE UNA MARCA

�REQUISITO 1 DISTINTIVIDADCapacidad para cumplir la finalidad a que se destinan las marcasViene impuesto por la propio naturaleza y función que ha decumplir la marca

�REQUISITO 2 LICITUDNo prohibido o reservado por la Ley en defensa deintereses públicos o generales, protección consumidor.intereses públicos o generales, protección consumidor.Obedece a la tutela de intereses públicos, generales oprotección del consumidor.

�REQUISITO 3 DISPONIBILIDADSigno libre para ser ocupado por quien primero lo solicite.Defensa intereses privados. Defensa intereses privados.Titulares anteriores de un derecho de propiedad industrial,intelectual, nombre, etc.

CONSECUENCIAS LEGALES:

FALTA DE DISTINTIVIDAD O LICITUD

� Causa absoluta de denegación.� Estos signos están sometidos a una prohibición absoluta de

registro. Y si por error fueran registrados serían nulos y laacción de nulidad de carácter imprescriptible.

FALTA DE DISPONIBILIDAD

� Causa relativa de denegación. Sólo sometidos a unaprohibición relativa de registro. Son meramente anulables,por lo que la acción de nulidad prescribe a los 5 años detolerarse su uso.

Restricciones a la hora de registrarnos L.17/2001, de 7 dediciembre, Ley de Marcas

(Absolutas) FALTA DE DISTINTIVIDAD (Art. 5.1):

a) Los signos no conformes con el concepto legal de marca(art.4.1)(art.4.1)

b) Los signos que carezcan de carácter distintivoc) Los signos genéricos y descriptivosd) Los signos usualese) Las formas impuestas por la propia naturaleza del

producto, por razones técnicas o que den un valorsustancial al producto

(Absoluta) FALTA DE LICITUD (Art. 5.1):

f) Los signos contrarios a la Ley, al orden público o buenascostumbres.g, h) Los signos que puedan inducir a errori) Los emblemas del Estado, CCAA, provincias, municipios uotras entidades localesj) Los protegidos por el 6ter CUP (emblemas y entidadesj) Los protegidos por el 6ter CUP (emblemas y entidadesmultinacionales y nacionales.k) Los signos de interés público, protegidos en virtud de laDisposición adicional novena, apartado c).

PROHIBICIONES ABSOLUTASExamen pormenorizado (Art. 5.1.a)

1/Falta de conformidad con el concepto legal de marca:Signos no susceptibles de representación gráfica.Ausencia de capacidad distintiva

Ejemplos: “Otra forma de comprar”./ “Busque compare y si laencuentra más barata cómprela”./ “como conseguir que tusdeseos se cumplan”.

Nombres artísticos, títulos de obras, etc.Nombres artísticos, títulos de obras, etc.

2/Falta de carácter distintivo:Son signos carentes de fuerza distintiva “per se”, en abstracto, sinponerlos en relación con los productos o servicios a que se vayan a

aplicar.Signos banales.Signos excesivamente complejos

Ejemplos: “Color rojo”, “Cuadrado con bordes redondeados” “NBA”“Figuras parque de atracciones”

3/Signos genéricos y descriptivos I (ART.5.1.C):

Genéricos: designan o representan (gráficos) directamente elproducto o servicio a que se destina la marca.

Descriptivos: designan o representan (gráficos) alguna característica del producto: origen, materia, cualidad, etc.El signo examinado ha de ponerse siempre en relación con los

concretos productos o servicios a que se destine la marca.concretos productos o servicios a que se destine la marca.Principio de la exclusividad estas excluyendo a los demás.

Ejemplos:Genéricos: “Tanatorio comarcal de Aracena”, “Megafichas de la

liga”. “Construcciones ecotérmicas” “Oficina en red” “gráfico flor azafrán”, etc.

Descriptivos: “Sabrosisimo”/ “Cosa Buena” (Calidad). “Decantabria”, “Comodo system”

4/ Signos usuales o habituales:

Son signos del “argot” o técnicos, no reconocidos oficialmente, pero queson utilizados por el público en general o especializado para designarun producto o servicio determinado.Ejemplos:

“Litrona”, “Bocata”, “Rebeca”(argot) / “Celo”, “Fixo”, “termo”“Turmix” (marcas)/ colonia, coñac, jerez (DO)/ DIN A4, ADN,TDI (técnico).

5/ Signos tridimensionales:-Forma impuesta por la naturaleza del producto:Son las formas necesarias o usuales y habituales del producto:

Pastillas de jabón o colada, envases, etiquetador, etc.-Formas para lograr un resultado técnico:

Ruedas, grupos ópticos, etc.-Formas que dan un valor sustancial al producto:

formas adoptadas más por razones estéticas que distintivas yque revalorizan al producto.

6/ Signos contrarios a la Ley (art.5.1.f):

Interpretación restrictiva: Art. 6 quinquies B3 CUP. Reconducibles aprohibiciones del art. 5.1 LM: “olimpiada”, “Cruz roja” “DOE”“DCI”

Signos contrarios al orden público:Signos contrarios a los principios jurídicos y sociales básicos en que

se funda el ordenamiento español: signos contrarios al ordenconstitucional, signos subversivos, apologéticos del delito,contrarios a los derechos fundamentales (signos racistas,contrarios a los derechos fundamentales (signos racistas,sexistas, etc.)

Signos contrarios a las buenas costumbres:Signos atentatorios contra la moral social de un Estado en un

momento determinado: signos obscenos, atentatorios contra losvalores sociales, el pudor, el sentido religioso, etc.

7/ Signos engañosos o deceptivos:Cláusula general abierta de carácter enunciativoFinalidad del precepto: defensa del consumidor Necesidad de poner el signo en relación con los productos o servicios

para enjuiciar si es engañoso (“Jaén”, para automóviles o aceites/ “Orolux”, para bisutería o infusiones)

El engaño puede ser directo (“Chocolates el pino” para chocolates y sucedáneos) o indirecto o sugestivo (“Chocopin” “gráfico de oveja”)

Algunos casos de Signos engañosos o deceptivos:Algunos casos de Signos engañosos o deceptivos:-MASCAFÉ denegada para enunciado general de la cl. 29 STS 30-01-

1990 -INTERNATIONAL STAR REGISTRY denegada productos relacionados con la

astronomía por simular carácter de oficialidad (OAMI Sala 1ª Recursos 04-04-2001 R 468/1999-1)

-HERMANOS FERNANDEZ (gráfico de cerdo) para carnes, OEPM exigió su limitación a carnes de cerdo (sigue)

Prohibiciones de registro de signos o emblemas oficiales sin previaautorización:

Los que reproduzcan o imiten el escudo, la bandera, lascondecoraciones y otros emblemas de España, sus CCAA y susmunicipios

Los incursos en art. 6 ter CUP: Escudos, banderas y emblemas deEstado de los países de la unión de París, siglas odenominaciones de organizaciones internacionales y signos ypunzones de control o garantía

Los que incluyan emblemas o escudos no incursos en art. 6 terCUP y que sean de interés público, (Ej, OEPM)

FALTA DE DISPONIBILIDAD

-Signo debe estar disponible. No registrado (idéntico o similar mismo sector)

-Cuando el signo adoptado sea idéntico o semejante a una marca –o nombre comercial- notorios o renombrados, el acceso al registro de dicho signo también está prohibido acceso al registro de dicho signo también está prohibido respecto de actividades distintas de los ámbitos mercantiles protegidos por dicha marca o nombre comercial notorios o renombrados, si ello puede implicar un aprovechamiento indebido de la misma o un menoscabo en su carácter distintivo, notoriedad o

renombre.-Signos autorizados

Como desarrollarla la MARCAConsejos prácticos.

Gráfica� Potencial� Desarrollo interno� Tiene que ser única � Tamaño del nombre� Fácil de leer y pronunciar� Fácil de leer y pronunciar� Descartar las malsonantes o esteticamente

desagradables� Escalable� Proyectable� Protegible

“NOMBRE COMERCIAL”CONSEJOS

�Simpleza�Práctico (Apropiado para ser utilizado en todo tipo demedios)�Consistente�Único�Memorable�Memorable�Con Significado (Ha de reflejar las metas, valores yobjetivos de la empresa/marca)�Encaja (Encaja con el mercado meta)�Flexible�Sostenible

PARODOJA DE LA MARCA EXITOSA“METONIMÍA” (recurso literario)

� La vulgarización de la marca (se convierte en genérico)

� Casos: Termo, Jacuzzi, Rimel, maicena, chupa-chups,� Casos: Termo, Jacuzzi, Rimel, maicena, chupa-chups,teflón, Uralita…

� Otros que se están covertiendo en genéricos son Bimbo,Albal, Danone.

PROTECCION DE LA MARCAConsideraciones previas

Conseguido un elemento identificativo y creado un vinculo“emocional” con mis clientes es el turno de registrar yproteger esos elementos que utilizamos como señas deidentidad (es nuestra reputación empresarial la que está enjuego)

� Todo el mundo tiene derecho a registrar su marca no esexclusivo de las multinacionales.

� Es una tarea que podemos hacer por nosotros mismos(Procedimiento sencillo)

FUNDAMENTOS Y PROCEDIMIENTOS ANTE LA OEPM(Registremos nuestra marca por nosotros mismos)

Conceptos Básicos

� Utilidad� Utilidad� Clasificación de Niza� Ámbito de protección� Restricciones.

UTILIDAD(De que nos servirá)

=1) DerechoDerecho exclusivoexclusivo a utilizar el signo que registremos paradistinguir, dentro de un mercado o ámbito elegido, misproductos y/o servicios seleccionados en la solicitud por untiempo concreto.

=2)Podemos recabar protecciónprotección judicialjudicial

=3)DefenderDefender legalmente la titularidad del dominiodominio webwebcorrespondiente.

CLASIFICACIÓN DE NIZA

Las marcas se solicitan para identificaridentificar productosproductos oo serviciosservicioscorrespondientescorrespondientes aa unauna serieserie dede categorías,categorías, denominadasdenominadas"Clases"Clases ", establecidas a partir del "Arreglo de Niza relativo a laClasificación Internacional de Productos y Servicios para elRegistro de las Marcas" de 1957.Registro de las Marcas" de 1957.

A efectos prácticos, cadacada categoríacategoría eses independienteindependiente, pudiendocoexistir marcas diferentes que utilicen la mismadenominación para identificar productos en diferentes clases.

AMBITO GEOGRAFICO DE PROTECCIÓN

Según el mercado al que dirijamos nuestra actividad resultarámas conveniente elegir un ámbito geográfico más amplio oespecífico:

-Marcas Nacionales-Marcas Nacionales-Marcas Comunitarias-Marcas Internacionales

Debemos “pensar” el impacto que tiene que otros ennuestro mercado utilicen el mismo signo distintivo.

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD MARCA O NOMBRE COMERCIAL NACIONAL. OEPYM.

0/ Investigación Previa. (Lideres del mercado-clase).1/ Presentación de Solicitud2/Examen de Forma3/Examen Licitud3/Examen Licitud4/Publicación de la Solicitud5/Presentación de Oposiciones6/Examen de Fondo7/Concesión o Denegación8/ Publicación de la Resolución9/Duración y Mantenimiento del Derecho

MARCA DENOMINATIVA

MARCA GRÁFICA

MARCA MIXTA MARCA TRIDIMENSIONAL

MARCAS MELODICAS O SONORASMARCAS MELODICAS O SONORAS

c

COLORES

c

SECRETO INDUSTRIAL

NOMBRES DE DOMINIO

Identificador usado en Internet para localizar una máquina ogrupo de ellas en la Red, mediante un número único llamado"dirección IP“, que por su dificultad para ser recordado, se asociaa un nombre llamado dominio.

Canal de comunicación y de divulgación de contenido y serviciosa través de Internet (correo, web, comercio electrónico).

Tipos de dominios:- Genéricos o de primer nivel- Territoriales: dos clases:

De Segundo Nivel: “.es”De Tercer Nivel: “.com.es”

- Ya son multilingües: ñ, ç, acentos

Tenemos que tener en cuenta que, cualquiera que sea lanaturaleza de nuestro negocio, siempre hay algún tipo de PI ennuestra organización del que se pueda extraer valor:

� La protección, gestión y defensa de los derechos de PI seconvierta en parte de su estrategia empresarial.

CONSIDERACIONES

� Combinar las distintas figuras jurídicas para optimizar laprotección, en España y el extranjero.