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JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

TOMO IV


Tomo IV

Titular Corporación de Estudios y Publicaciones - CEP

Revisión Departamento Jurídico Editorial - CEP

Diagramación Departamento de Diagramación - CEP

Impresión Talleres - CEP

Derecho de Autor No. 042943: 9-ene-2014 Depósito Legal. 005019: 9-ene-2014 ISBN. 978-9942-10-152-5: 17-ene-2014 Ejemplares. 250 Tomo IV:

Quito - Ecuador

Todos los derechos sobre el contenido de esta obra pertenecen a la Corporación de Estudios y Publicaciones. Prohibida su reproducción total o parcial así como su incorporación a sistemas informáticos, su traducción, comunicación pública, adaptación, arreglo u otra transformación,

sin autorización expresa y por escrito de la Corporación.

PRESENTACIÓN La Corporación de Estudios y Publicaciones, entidad sin fines de lucro, dedicada a la investigación legal y publicación de la legislación nacional e internacional, en su indeclinable empeño de poner en conocimiento de los abogados, ca-tedráticos, estudiantes de Derecho, jueces y tribunales de justicia, obras de trascendencia jurídica que les facilite pro-fundizar en el análisis de esta disciplina y especialmente a través de las resoluciones o pronunciamientos definitivos de los más altos organismos de justicia, tiene el agrado de ofre-cer esta nueva serie, constituida por las sentencias emitidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, durante la gestión 2012. Este Órgano jurisdiccional, de carácter permanente, supranacional y comunitario, ha construido, a lo largo de sus treinta y cuatro años de existencia, una sólida jurisprudencia orientada a garantizar la vigencia del princi-pio de legalidad en el ordenamiento jurídico comunitario, contribuyendo así a la constitución de una verdadera comu-nidad de derecho en el espacio subregional. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de acuerdo con el artículo 5 de su Estatuto, ejerce su jurisdicción sobre la Comunidad Andina y con el objeto de garantizar la vali-dez del ordenamiento jurídico comunitario se encarga de unificar y armonizar la aplicación de las normas andinas en el territorio de los Países Miembros (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú), mediante el mecanismo de la Interpreta-ción Prejudicial y, del mismo modo, ejerce el control de le-galidad de los actos normativos emanados de los diferentes órganos que conforman el Sistema Andino de Integración, en el marco de la Acción de Nulidad. En ejercicio de su principal misión de interpretar y aplicar el derecho andino, con base en los principios de efecto directo, aplicación inmediata y supremacía de sus disposiciones, este Órgano jurisdiccional resuelve las controversias promovidas

en las Acciones de Incumplimiento, Recursos por Omisión o Inactividad y en el procedimiento sumario por desacato a las sentencias dictadas en Acciones de Incumplimiento, to-do con el fin de asegurar la eficacia del ordenamiento jurídi-co comunitario. Por último, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, con el propósito de garantizar la adecuada solución de las controversias que se presenten entre los diferentes actores del sistema integracionista, tiene competencia para ejercer la función arbitral y resolver Acciones Laborales. El derecho, como conocemos, tiende a encausar y hacer viable la vida del hombre en sociedad, a encaminar sus acti-vidades dirigiéndolas al bien común, a fin de evitar las injus-ticias sociales y las perturbaciones del orden público que ponen en peligro la misma existencia de los Estados; de allí la importancia de que el ser humano sea considerado en función de la comunidad, vislumbrándose de esta suerte la relevancia que ha alcanzado en nuestra época y en el mundo entero el Derecho Comunitario. En la presente, la titularización de cada fallo es una verdade-ra sinopsis de su contenido, que identifica de manera diáfa-na el problema jurídico tratado, abundando para mayor cla-ridad con subtítulos, seguidos del texto completo del pro-nunciamiento emitido, para finalmente identificar aquellas sentencias que tratan de asuntos semejantes. Estamos seguros que esta obra constituye una magnífica fuente de consulta sobre los pronunciamientos de esta Cor-te Internacional, una de las más activas del mundo, cuya misión principal es interpretar y aplicar el Derecho Comuni-tario Andino, respondiendo así, de nuestra parte, a las aspi-raciones de estudiantes de Derecho, abogados, magistrados y funcionarios públicos y privados que requerían contar con una obra de esta naturaleza, que compendie en forma orde-

nada y sistemática los pronunciamientos de este organismo supranacional de justicia que ha conseguido mostrar, en sus propias palabras, “que manteniendo la integración lati-noamericana se puede alcanzar la justicia social y mejorar la calidad de vida de los habitantes de la subregión.”1

Corporación de Estudios y Publicaciones

1 http://www.tribunalandino.org.ec/


TOMO IV

Pág.

INTERPRETACIONES PREJUDICIALES

• Propiedad Industrial

o Marcas 1

Examen de registrabilidad y debida motivación. Autonomía de la oficina de registro marcario para tomar sus decisiones.

1

Signos conformados por palabras genéricas, des-

criptivas y de uso común. La marca débil. Signos en idioma extranjero. Marcas de fantasía. Marcas evocativas.

35

Distintividad adquirida o sobrevenida. 57

Prescripción de la acción de nulidad. Diferencia

entre la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

91

Irregistrabilidad de signos por identidad y similitud.

Riesgo de confusión y/o asociación. Las reglas pa-ra el cotejo de signos distintivos.

151

Comparación entre signos denominativos y signos

denominativos mixtos. 171

Convenios de coexistencia marcaria y coexistencia marcaria de hecho. 203

Registro como marca de signos protegidos por el derecho de autor. 249

Derecho preferente derivado de una acción de cancelación. 285

Familia de marcas. 323

La licencia del uso de la marca. Validez de la sim-ple autorización. 377

Las frases explicativas que acompañan al signo a registrarse como marca. Su papel en el análisis de confundibilidad.

417

MARCA

Examen de registrabilidad y debida motivación. Autonomía de la oficina de registro marcario para tomar

sus decisiones. PROCESO 178-IP-2011 Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, del artículo 136 literal a), de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 134 literal a) y 150 de la misma normativa, con fundamento en la consulta solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Expediente Interno Nº 3220-2010. Actor: NEUTROGENA CORPORATION. Marca: RAPID CLEAR (denominativa). Proceso 120-IP-2011, Interpretación prejudicial del artículo 135 literales b) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; Marca denominativa “MAYOSTAZA”; 02/02/2012; GOAC Nº 2041 de 16 de abril de 2012. Proceso 134-IP-2011, Interpretación prejudicial del artículo 135 literal f) y último párrafo de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; Marca denominativa: “KLINKER”; 15/02/2012; GOAC Nº 2046 de 27 de abril de 2012 Proceso 174-IP-2011, Interpretación prejudicial de los artículos 134 literal a) y 135 literales a), b), e), f) y g) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; Marca denominativa: “TAXI DRIVER”; 14/03/2012; GOAC Nº 2061 de 12 de junio de 2012.

2 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

Proceso 143-IP-2011, Interpretación prejudicial de los artículos 134 literales a) y b), 135 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; Marca denominativa: “TELCEL”; 14/03/2012; GOAC Nº 2061 de 12 de junio de 2012. Proceso 148-IP-2011, Interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; Marca denominativa: “STRESIN”; 11/04/2012 GOAC Nº 2063 de 15 de junio de 2012. Proceso 144-IP-2011, Interpretación prejudicial de los artículos 82 literales a), d) y e) y 35 párrafo 2 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina; Marca denominativa: “MINI FLAKES”; 18/04/2012; GOAC Nº 2065 de 20 de junio de 2012. Proceso 098-IP-2011, Interpretación prejudicial de los artículos 56, 58 literales a), c) y d) de la Decisión 85 de la Comisión de la Comunidad Andina; Marca denominativa: “BODEGAS POMAR”; 06/06/2012; GOAC Nº 2092 de 14 de septiembre de 2012. Proceso 34-IP-2012, Interpretación prejudicial del artículo Art.136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; 13/06/2012; GOAC Nº 2100 de 3 de octubre de 2012. Proceso 063-IP-2012, Interpretación prejudicial de los artículos 134 literal a) y 135 literales b) y g) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; Marca denominativa: “CRYSTAL”; 23/08/2012 GOAC Nº 2124 de 30 de noviembre de 2012. Proceso 104-IP-2012, Interpretación prejudicial de los artículos 134 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; Marca denominativa:

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN 3

“CLUBE CHOCOLATE”; 12/09/2012 GOAC Nº 2131 de 17 de diciembre de 2012. Proceso 93-IP-2012, Interpretación prejudicial de los artículos 134 literal a), 136 literales a) y c) y 175 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; Marca denominativa: “MULTIAMIGOS” 03/10/2012 GOAC Nº 2148 de 7 de febrero de 2013. Proceso 105-IP-2012, Interpretación prejudicial de los artículos 134 literal a) y 135 literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; Marca denominativa: RINDEDIARIO; 31/10/2012; GOAC Nº 2157 de 26 de febrero de 2012. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, en Quito, a los dos días del mes de febre-ro del año dos mil doce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. VISTOS: Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que, su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 19 de enero de 2012. I. Antecedentes. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:


VI. LAS PARTES. Demandante: NEUTROGENA CORPORATION. Demandada: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. INDECOPI. Tercera interesada: NATURAL WHITE (UK) LIMITED. III. DATOS RELEVANTES A. HECHOS. Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes adminis-trativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 28. La sociedad NEUTROGENA CORPORATION, solicitó el 1 de febrero de 2007 el registro como marca del signo denominativo RAPID CLEAR, para amparar los siguientes productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza: “jabones; perfumes; aguas de colonia; aguas de tocador; cosméticos; aceites esenciales; preparaciones de tocador no medicadas; talcos para uso de tocador; lápices labiales; preparaciones para el cabello; champús; acondicionadores; champús y acondicionadores anticaspa; lacas para el cabello; preparaciones para el tratamiento del cuero cabelludo; preparaciones utilizadas en la elaboración de peinados; preparaciones no medicadas para el cuidado de la piel; cremas, lociones, emulsiones, gel, limpiadores, tónicos, mascarillas de belleza, materiales cosméticos de consistencia pastosa para el rostro; preparaciones para el cuidado de las uñas, esmaltes de uñas; aceites para el baño de tina, aceites para masajes, aceites faciales, maquillaje, talcos para el rostro y el cuerpo,


preparaciones para el baño en tina y en ducha, gel para el baño en tina, lociones humectantes para el cuerpo, atomizadores para el cuerpo, talcos para el cuerpo, aerosoles de lociones para el cuerpo y aceites secos; preparaciones para el bronceado solar, bloqueadores solares, protectores solares, lociones para protección solar, cremas para protección solar, preparaciones en aerosol para auto bronceado, cremas y lociones para el cuerpo y rostro, bronceadores faciales; antitranspirantes, desodorantes para uso personal; humectantes para los labios; bálsamos no medicados; cremas para los pies, humectantes; ungüentos, cremas y limpiadores protectores y humectantes no medicados; preparaciones de tratamiento para liberar los poros de impurezas, bandas para la limpieza de poros; máscaras, exfoliantes y astringentes tonificadores; cremas lociones y gel para retardar el envejecimiento; preparaciones de tratamiento y acondicionadores para pestañas; y rimels”. 29. Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial, no se presentaron oposiciones por parte de terceros. 30. La Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante Resolución N° 8955-2007/OSD-INDECOPI de 30 de mayo de 2007, resolvió denegar el registro solicitado, argumentando la existencia de la marca denominativa RAPID WHITE, registrada en Perú a nombre de la sociedad NATURAL WHITE (UK) LIMITED, bajo el certificado No. 00092886, para amparar los siguientes productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza: preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos, cremas dentales, sustancias para blanquear los dientes.


31. La sociedad NEUTROGENA CORPORATION, presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo. 32. El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, mediante la Resolución No. 2391-2007/TPI-INDECOPI, de 22 de noviembre de 2007, resolvió el recurso de apelación confirmando el acto impugnado. 33. La sociedad NEUTROGENA CORPORATION, presentó demanda contenciosa administrativa de impugnación de resolución administrativa. 34. La Cuarta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante sentencia designada como Resolución No. 9 de 27 de octubre de 2008, resolvió declarar infundada la demanda. 35. La sociedad NEUTROGENA CORPORATION, presentó recurso de apelación contra la providencia mencionada anteriormente. 36. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, mediante sentencia de 12 de marzo de 2010, resolvió el recurso de apelación revocando la sentencia impugnada. Declaró fundada la demanda y nula la resolución del INDECOPI. 37. El INDECOPI, presentó recurso de casación contra la sentencia mencionada anteriormente. 38. La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, mediante auto calificatorio de recurso de 25 de marzo de 2011, dispone solicitar la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.


B. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENI-DOS EN LA DEMANDA. La sociedad NEUTROGENA CORPORATION, soporta la acción en los siguientes argumentos: Manifiesta, que los signos en conflicto no son confundibles en los aspectos visual, gráfico y fonético. Sostiene, que entre los signos en conflicto no existe confusión indirecta. Argumenta que la marca solicitada es de fantasía. Indica, que si en el mercado existen otras marcas que comparten la partícula RAPID, también pueden coexistir los signos en conflicto. C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 1. Por parte del INDECOPI.

• Sostiene, que entre los signos en conflicto resultan confundibles pues lleva a una confusión indirecta. La partícula RAPID no ha perdido individualidad dentro del conjunto marcario, y el público consumidor podría pensar que el signo solicitado para registro es una variación del ya registrado.

• Manifiesta, que la autoridad administrativa debe

realizar el examen de registrabilidad así no se hubiesen presentado oposiciones.


2. Por parte de la sociedad tercera interesada En el informe de la Corte Consultante y en los documentos enviados no consta la contestación de la demanda por parte de la sociedad NATURAL WHITE (UK) LIMITED. D. RECURSO DE CASACIÓN El INDECOPI, sustenta su recurso de casación con los siguientes argumentos:

1. Argumenta, que se han inaplicado dos normas de derecho interno peruano.

2. Sostiene, que en la sentencia no se analizaron los

signos de manera conjunta, sino que se procedió a descomponer su unidad gráfica y fonética.

3. Agrega, que el término CLEAR es

frecuentemente utilizado en la clase 3 y, por lo tanto, no se debió tener en cuenta al analizar los signos en conflicto.

4. Manifiesta, que los signos en conflicto podrían

causar confusión indirecta en el público consumidor.

5. Indica, que la palabra CLEAR es entendida

fácilmente por el público que consume artículos cosméticos. Además es evocativo y débil.

6. Arguye, que la palabra RAPID es de fantasía y es

la que reproduce el signo solicitado.

7. Expresa, que en los otros signos compuestos por la palabra RAPID, encontramos que este elemento ha perdido individualidad.


8. Manifiesta, que se debió tener en cuenta el criterio

del consumidor medio en los productos cosméticos.

IV. Competencia del Tribunal. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. V. Normas del ordenamiento jurídico comunitario a ser interpretadas. El juez consultante solicita la interpretación del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El Tribunal interpretará la norma solicitada. De oficio, interpretará los artículos 134 literal a) y 150 de la misma normativa. A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISIÓN 486

(…)

Artículo 134

“A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos


susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; (…)

Artículo 136

“No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;” (…) Artículo 150 “Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.” (…)”.


VI. Consideraciones. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: T. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las

marcas. U. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Riesgo de confusión y/o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos.

V. Comparación entre signos denominativos compuestos. W. Palabras de uso común en idioma extranjero utilizadas

en la conformación de un signo marcario. La marca débil

X. Los signos evocativos. Y. Los signos de fantasía. Z. La autonomía de las Oficinas de Registro Marcario al

tomar sus decisiones. Examen de registrabilidad. Y. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS. En el procedimiento administrativo interno, se resolvió negar el registro del signo denominativo RAPID CLEAR. Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro.


1. Requisitos para el registro de las marcas. Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, debemos señalar el concepto de marca y sus funciones. El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ofrece una definición general de marca: “(...) cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”. De conformidad con la anterior definición normativa, se podría decir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los distintos productos y servicios que se ofertan en el mercado. La marca cumple diversas funciones en el mercado, a saber:

• Diferencia los productos o servicios que se ofertan.

• Es indicadora de la procedencia empresarial.

• Indica la calidad del producto o servicio que

identifica.

• Concentra el goodwill del titular de la marca.

• Sirve de medio para publicitar los productos o servicios.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha tratado el tema de las funciones de la marca de la siguiente manera:

“Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función


publicitaria, competitiva, etc.). De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario”. (Proceso 04-IP-95. Interpretación Prejudicial de 15 de diciembre de 1996, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 253, de 07 de marzo de 1997).

Respecto de la función publicitaria ha dicho lo siguiente:

“Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos”. (Proceso 63-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 28 de julio de 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1112, de 06 de septiembre de 2004).1

El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en siete literales consagra una enumeración no taxativa de los signos que son aptos para obtener el registro marcario; establece que pueden constituir marcas, entre otros: las palabras o combinación de palabras; las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; los sonidos y olores; las letras y números; un color que se encuentre delimitado por una forma, o una combinación de varios colores; la forma de productos, envases o envolturas;

1 Las funciones de la marca ha sido un tema reiterado en varias de las Interpretaciones Prejudi-ciales emitidas por el Tribunal. Entre éstas se puede destacar la emitida en el proceso 15-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 12 de marzo de 2003. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 916, de 2 de abril de 2003.


o cualquier combinación de los signos o medios indicados anteriormente. Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la citada Decisión, los requisitos para el registro de marcas son: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. A pesar de no mencionarse de manera expresa el requisito de la perceptibilidad, es importante destacar que éste es un elemento que forma parte de la esencia de la marca. Sobre la perceptibilidad el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos”. (Proceso 132-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 26 de octubre del 2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembre de 2004).

En relación con los dos requisitos previstos en la norma, se tiene:

• La distintividad. La distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros. El carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea


adquirir; también permite al titular de la marca diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado.

• La susceptibilidad de representación gráfica. Es la posibilidad de que el signo a registrar como marca sea descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe. Esta característica es importante para la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales. En conclusión, para que un signo sea registrado como marca debe ser distintivo y susceptible de representación gráfica, de conformidad con el artículo 134 de la Decisión 486; asimismo, debe ser perceptible, ya que, como se mencionó, dicho requisito se encuentra implícito en la noción de marca. El Juez Consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si la marca a registrar cumple con los requisitos mencionados, para luego, determinar si el signo no está inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Z. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CON-FUSIÓN Y/O DE ASOCIACIÓN. LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE SIGNOS DISTINTIVOS. En el proceso interno, se argumentó que el signo denominativo RAPID CLEAR era confundible con la marca denominativa RAPID WHITE. Por tal motivo, es pertinente referirse a la irregistrabilidad de signos por


identidad o similitud y a las reglas para el cotejo de signos distintivos. 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una causal de irregistrabilidad relacionada específicamente con el requisito de distintividad. Establece, que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación, con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión y/o de asociación. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión y/o de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad.2 2 PACÓN, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPOR-TANCIA EN UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA”. Publicado en www.ugma.edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente: “La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos. La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembol-sos de dinero. Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita. De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada. Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores. Se cues-tionó entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente. Surgen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta reputación’ para definir a este


Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial del 2 de julio de 2008, publicada en Gaceta oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1648 del 21 de agosto de 2008).

Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir. Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión o asociación entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo. nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad”.


La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. 2. Reglas para el cotejo marcario. La Autoridad Nacional competente, deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros:

• La comparación, debe efectuarse sin des-componer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

• Se debe emplear el método del cotejo sucesivo al

hacerse la comparación y analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no


observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.

• Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las

diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación.

• Al realizar la comparación, es importante tratar

de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.

Los anteriores parámetros, han sido adoptados por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales, entre los cuales, podemos destacar: Proceso 58-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 24 de mayo de 2006. Marca: “GUDUPOP”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. Y Proceso 62-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2006. Marca: “DK”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. AA. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMI-NATIVOS COMPUESTOS. En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre los signos denominativos RAPID CLEAR y RAPID WHITE. Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos denominativos compuestos. Las marcas denominativas se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el


producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor. Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, el examinador debe tomar en cuenta los siguientes criterios:

• Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

• Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los

signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

• Se debe observar el orden de las vocales, ya que

esto indica la sonoridad de la denominación.

• Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

En atención, a que en el caso bajo estudio el signo solicitado se encuentra formado por dos palabras, se hace necesario tratar el tema de los signos denominativos compuestos. Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto.


Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado:

“En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’. (Sentencia del Proceso Nº 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro.” (Proceso 50-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1217, de 11 de julio de 2005).

En este orden de ideas, el Juez Consultante aplicando estos parámetros, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos denominativos compuestos RAPID CLEAR y RAPID WHITE. BB. PALABRAS DE USO COMÚN EN IDIOMA EXTRANJERO UTILIZADAS EN LA CONFORMA-CIÓN DE UN SIGNO MARCARIO. En atención a que el INDECOPI manifestó, que el término CLEAR es frecuentemente utilizado en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, y que además es entendido fácilmente por el público consumidor de artículos cosméticos, se analizará el tema de palabras de uso común en idioma extranjero utilizadas en la conformación de un signo marcario. Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden


estimarse como expresiones descriptivas, genéricas o de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna. El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone:

“No podrán registrarse como marcas los signos que g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”;

Si bien la norma trascrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que palabras o partículas necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando3. Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no sean parte del conocimiento común, son

3 Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. … Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”. OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Págs. 215 y 216.


considerados signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas. No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si además, se trata de vocablos genéricos4, descriptivos5 o de uso común6 en relación con los productos o servicios que se pretende identificar. Este Tribunal ha manifestado al respecto lo siguiente:

“(...) cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local. (…) Al tenor de lo establecido en el art. 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma. Sin embargo, no

4 La denominación genérica determina la especie dentro del género del objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo a la utilización de esa palabra ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. La genericidad de un signo debe ser apreciada en relación directa con los productos o servicios de que se trate. La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista marcario un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo. 5 Los signos descriptivos informan de manera exclusiva acerca de las características: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.; y otras propiedades de los produc-tos o servicios, que se quiere distinguir con la marca. Se identifica la denominación descriptiva formulando la pregunta ¿cómo es?, y en relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva. 6 Las palabras de uso común, son las que de ordinario se usan en relación con productos o servicios de una clase determinada. El titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no tiene un dominio exclusivo sobre ella y, en consecuencia, no está facultado por la ley para impedir que terceros puedan utilizar dicha expresión en combinación de otros elemen-tos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea suficientemente distintivo a fin de no crear riesgo confusión.


pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta Subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros (…)”. (Proceso N° 69-IP-2001. Interpretación prejudicial de 12 de diciembre de 2001, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 759, de 6 de febrero de 2002).

El Juez Consultante, por lo tanto, deberá determinar si la expresión CLEAR es de uso común en idioma extranjero en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, para posteriormente realizar el cotejo de los signos en conflicto. CC. SIGNOS EVOCATIVOS. El INDECOPI argumenta que la palabra CLEAR es evocativa. Por lo tanto, se tratará el tema de los signos evocativos. Una palabra evocativa en un signo compuesto hace que todo el conjunto marcario sea considerado como evocativo. El signo evocativo es el que sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel con este objeto; las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una característica o cualidad del producto, haciendo necesario que el consumidor, para llegar a comprender qué es el producto o servicio, deba realizar un proceso deductivo y usar su imaginación, pues, únicamente tiene una idea leve otorgada por el mismo.


Este cumple la función distintiva de la marca y, por lo tanto, es registrable. Sin embargo, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo. Esto se da, en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común. Si bien estos elementos otorgan capacidad evocativa al signo, también lo tornan especialmente débil, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos. Cosa distinta ocurre cuando el signo evocativo es de fantasía y no hay una fuerte proximidad con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este evento, el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte. El Tribunal en anteriores Interpretaciones ha citado doctrina pertinente sobre el tema.7 A continuación se transcribirá:

"Es también la jurisprudencia alemana la que más ha elaborado este concepto, de contornos poco nítidos por cuanto se vincula tanto con el carácter fuerte o débilmente distintivo del signo marcario como con su disponibilidad. En efecto, se trata de dos cosas distintas: en un caso, un vocablo o elemento marcario cualquiera es ‘débil’ por cuanto es fuertemente evocativo del producto; se trata de una cualidad intrínseca del signo marcario que lo debilita para oponerse a otros signos que también se aproximan bastante al signo genérico, de utilización libre (Freizeichen). En el otro, el signo puede ser distintivo en sí, es decir no guardar relación alguna

7 Dicha doctrina fue citada en la Interpretación Prejudicial de 15 de diciembre de 1996. expedida dentro del proceso 4-IP-95.


con el producto a designar, pero haberse tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro (...). (…)

a) La ‘marca débil’ por razón del signo escogido.

Acabamos de ver que, en general, mientras más se aproxime un signo marcario al signo de utilización libre, menor fuerza tendrá para impedir que otros hagan lo propio, es decir escojan signos vecinos también al libre uso, y en consecuencia también parecidos a la marca de referencia.

La presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro. Así, las marcas evocativas son débiles, y en particular las de especialidades medicinales, donde es frecuente que la raíz, la desinencia o ambos elementos de la marca evoquen el producto a distinguir o sus propiedades (...)"8.

Así las cosas, el Juez Consultante deberá establecer si el signo RAPID CLEAR (denominativo) es evocativo y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad. DD. LOS SIGNOS DE FANTASÍA. La demandante argumentó que el signo solicitado para registro es de fantasía. Por tal motivo, el Tribunal se ocupará 8 BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. “DERECHO DE MARCAS”, Tomo II, págs. 78 y 79.


de determinar el papel de los signos de fantasía en el marco de la regulación de propiedad intelectual. Los signos de fantasía, son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los productos que distinguen, ni ninguna de sus propiedades. Respecto de esta clase de signos, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera:

“Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades. Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas (…) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas”. (Proceso 72-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 04 de septiembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 989 de 29 de septiembre de 2003).

Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, su registro puede concederse sin que se presenten oposiciones exitosas. Además, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con marcas idénticas o semejantes.


EE. LA AUTONOMÍA DE LAS OFICINAS DE RE-GISTRO MARCARIO AL TOMAR SUS DE-CISIONES. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD. El INDECOPI manifestó que la autoridad administrativa debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubiesen presentado oposiciones. Por tal motivo, se analizará cómo se debe realizar el examen de registrabilidad por parte de la oficina nacional competente. El sistema de registro marcario adoptado en la Comunidad Andina, se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha autonomía, se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro marcario, como en cuanto a sus propias decisiones. En relación con lo primero, el Tribunal ha manifestado:

“Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho marcario comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar en los pronunciamientos de las mismas. En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro Marcario significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro marcario en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro marcario en los otros Países. O bien, si el registro marcario


ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1553, de 15 de octubre de 2007).

En cuanto a sus propias decisiones, el Título II de la Decisión 486 regula el procedimiento de registro marcario, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad. El Tribunal ha determinado los requisitos de dicho examen de la siguiente manera:

“El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales9 ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos, determinó con toda claridad cuáles son las características de este examen: 1. El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. 6. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma.

9 Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, proferida dentro del proceso 40-IP-2004; Interpretación Prejudi-cial de 9 de marzo de 2005, proferida dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, proferida dentro del proceso 167-IP-2005.


7. En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”. (Proceso 180-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1476, de 16 de marzo de 2007).

Además de lo anterior, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro marcario. Esto quiere decir, que la Oficina Nacional no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia, la resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado. Con lo mencionado, se estaría cumpliendo con el principio básico de la motivación de los actos. Por demás, se debe agregar otro requisito al del examen de oficio, integral y motivado, y es que debe ser autónomo, tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro marcario, como con las decisiones emitidas por la propia Oficina; esto significa, que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis efectuado sobre signos idénticos o similares. No se está afirmando que la Oficina de Registro Marcario no tenga límites a su actuación, o que no puede utilizar


como precedentes sus propias actuaciones, sino que ésta tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite. Además, los límites a la actuación de dichas oficinas se encuentran marcados por la propia norma comunitaria, y por las respectivas acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMU-NIDAD ANDINA, C O N C L U Y E: PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos. SEGUNDO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia. Se debe tener en cuenta que basta con la posibilidad de riesgo de confusión y/o asociación para que opere la prohibición de registro. TERCERO: El Juez Consultante, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos denomi-nativos RAPID CLEAR y RAPID WHITE, aplican-do los


criterios adoptados por este Tribunal para la compa-ración entre esta clase de signos. CUARTO: Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no sean parte del conocimiento común, son considerados signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas. No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si además, se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar. El Juez Consultante deberá determinar si la expresión CLEAR es de uso común en la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, para posteriormente realizar el cotejo de los signos en conflicto QUINTO: El Juez Consultante deberá establecer si el signo RAPID CLEAR (denominativo) es evocativo y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registra-bilidad. SEXTO: Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, su registro puede concederse sin que se presenten oposiciones exitosas. Además, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con marcas idénticas o semejantes. SÉPTIMO: El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro Marcario debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo con lo expuesto. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez


Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 3220-2010, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. Notifíquese al Juez Consultante, mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. José Vicente Troya Jaramillo PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA

MARCA

Signos conformados por palabras genéricas, descriptivas y de uso común. La marca débil. Signos en idioma

extranjero. Marcas de fantasía. Marcas evocativas

PROCESO 174-IP-2011 Interpretación prejudicial de los artículos 134 literal a) y 135 literales a), b), e), f) y g) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, el artículo 150 de la misma Decisión. Con fundamento en la consulta solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia. Marca: “TAXI DRIVER” (denominativa). Actor: PELAEZ HERMANOS S.A. y BATERÍAS WILLARD S.A. Expediente interno: Nº 2006-00244. Proceso 167-IP-2011, Interpretación prejudicial de los artículos 134 literal a), 136 literales a), c) y f), 146, 147, 175 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; Marca denominativa:”REFRESCA NUESTRA PASIÓN”; 14/03/2012; GOAC Nº 2054 de 24 de mayo de 2012. Proceso 151-IP-2011, Interpretación prejudicial de los artículos 81, 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina; Marca denominativa: “COCINA FAMILIA ULTRA”; 14/03/2012; GOAC Nº 2053 de 22 de mayo de 2012. Proceso 182-IP-2011, Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina; Marca denominativa: “RIGID”; 21/03/2012; GOAC Nº 2063 de 15 de junio de 2012.


Proceso 10-IP-2012, Interpretación prejudicial de los artículos 134 literal a), 134 literal a), 135 literal a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; Marca denominativa: “EVERIN”; 04/04/2012; GOAC Nº 2063 de 15 de junio de 2012. Proceso 158-IP-2011, Interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literal a), 96 y 107 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina; Marca denominativa: “GRANDTREK”; 11/04/2012; GOAC Nº 2063 de 15 de junio de 2012. Proceso 26-IP-2012, Interpretación prejudicial de los artículos 134 literal a), y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; Marca denominativa: “GREEN MINT SENSATIONS”; 18/04/2012; GOAC Nº 2069 de 5 de julio de 2012. Proceso 04-IP-2012, Interpretación prejudicial de los artículos 134 literal a) y b), 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; Marca denominativa: “NEW VENUS”; 20/06/2012; GOAC Nº 2106 de 12 de octubre de 2012 Proceso 55-IP-2012, Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; Marca denominativa: “WAVE”; 11/07/2012; GOAC Nº 2114 de 7 de noviembre de 2012. Proceso 113-IP-2012, Interpretación prejudicial de los artículos 134 literal a), 136 literales a) y h), 224, 225, 228, y 229 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad; Marca denominativa: “MAC DOOGLAS”; 03/10/2012 GOAC Nº 2147 de 4 de febrero de 2013. Proceso 130-IP-2012, Interpretación prejudicial de los artículos 134 literal a), 136 literal a), y 150 de la Decisión


486 de la Comisión de la Comunidad Andina; Marca denominativa: “BRONCOLIN FRESH SUGAR FREE”; 26/11/2012; GOAC Nº 2166 de 14 de marzo de 2013. Proceso 072-IP-2012, Interpretación prejudicial de los artículos 134 literal a) y 135 literales b) y e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; Marca mixta: “SOFT DERM”; 10/10/2012; GOAC Nº 2147 de 4 de febrero de 2013. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 14 días del mes de marzo del año dos mil doce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado, Sala de lo Conten-cioso Administrativo, de la República de Colombia. VISTOS: Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 19 de enero de 2012. 1. ANTECEDENTES El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1.1. Partes en el proceso interno: Demandantes: PELAEZ HERMANOS S.A. y BATERÍAS WILLARD S.A.


Demandado: La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), de la República de Colombia. Tercera interesada: COÉXITO S.A. 1.2. Determinación de los hechos relevantes. El 09 de noviembre de 2004, la sociedad COÉXITO S.A. solicitó el registro de la marca TAXI DRIVER (denominativa) para distinguir “refrigerantes, siliconas, líquidos para frenos y aditivos” de la Clase 01 de la Clasificación Internacional de Niza. El extracto de la solicitud de registro fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 548, de 28 de enero de 2005. Posteriormente no se presentaron oposiciones. Mediante Resolución Nº 14395, de 23 de junio de 2005 la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro solicitado. Las sociedades PELAEZ HERMANOS S.A. y BATERIAS WILLARD S.A. presentaron demanda por medio de apoderado ante el Consejo de Estado. La Sección Primera del Consejo de Estado admitió la demanda mediante auto calendado el 27 de octubre de 2006, en el cual ordena se notifique a la entidad demandada Superintendencia de Industria y Comercio y a la sociedad COÉXITO S.A. 1.3. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda. Conforme se desprende del informe presentado por el Juez Consultante, las sociedades demandantes fundamentan su petición en los siguientes argumentos:


- Que, la marca impugnada TAXI DRIVER (denominativa) es una marca integrada por expresiones inglesas o, mejor aún, universales, por lo que ambas expresiones en conjunto son de uso común, tomando en cuenta además que distingue justamente productos de la Clase 01. En consecuencia, solicitan la nulidad de dicha marca en base al artículo 135 de la Decisión 486.

- Consideran que la marca resulta irregistrable pues carece

de distintividad, requisito esencial para su registro. Ello, por tratarse de un signo genérico, cuyo registro conllevaría a excluir ese vocablo del uso común para designar un género o una especie de bienes o servicios, convirtiéndolo en un bien de uso exclusivo del titular de la marca.

- De igual forma manifiestan que la marca TAXI

DRIVER (para distinguir repuestos, entre ellos, “baterías para automóviles) es una marca descriptiva de los productos a distinguir en la Clase 01, al estar directamente relacionada con los productos que distingue, lo que pone de manifiesto que describe el producto y el destino de éste, que es precisamente lo que constituye causal de irregistrabilidad.

- Señalan que, de acuerdo con el artículo 135 literal e),

una marca no puede ser registrada cuando exista relación directa o conexión entre la denominación solicitada y los productos que distingue.

- Por último, indican que la marca TAXI DRIVER

(denominativa), además de ser débil, está integrada por dos sustantivos comunes y generales y asimilados a la lengua por el común de los habitantes. La población colombiana conoce el significado del término TAXI


DRIVER, por lo que no cabe determinar que dicha denominación sea supuestamente de fantasía.

1.4. Contestación a la demanda. Conforme se desprende del informe presentado por el Juez Consultante, la Superintendencia de Industria y Comercio contestó la demanda defendiendo la legalidad del acto administrativo sobre la base de los siguientes argumentos: - Que, la marca TAXI DRIVER (denominativa) para la

Clase 01 fue debidamente registrada, ya que cumple con el requisito de distintividad del artículo 135 de la Decisión 486.

- Manifiesta que no es suficiente que el signo aparezca

definido en un diccionario de la lengua de otro idioma para que se le considere “descriptivo de un producto o servicio” pues, si dicho signo no forma parte del conocimiento común entre el público consumidor en el territorio donde éste es solicitado, se podrá considerar susceptible de registro marcario.

- Asimismo, señala que las sociedades actoras en su

escrito de demanda no demuestran de manera fehaciente y contundente que el signo TAXI DRIVER forme parte del conocimiento común en el idioma castellano.

- A su juicio, la expresión TAXI DRIVER goza del

elemento de distintividad y la misma no conlleva al consumidor a confusión o engaño acerca de las características, calidad y otras propiedades de los productos de la Clase 01. También indica que dicha expresión no designa de forma inmediata y directa un tipo de producto, porque no conlleva a que el


consumidor medio efectúe una relación estrecha y directa entre el nombre y el producto a distinguirse.

1.5. Fundamentos del tercero interesado. Del informe presentado por el Juez Consultante se desprende que la sociedad COÉXITO S.A., tercero interesado en las resultas del proceso, manifestó que: - Si bien era cierto que las palabras que integran el signo

tenían significado conceptual, esto es aceptado por la legislación marcaria tanto para las marcas arbitrarias como para las evocativas.

- Que, en el presente caso, TAXI DRIVER corresponde a

una marca arbitraria y evocativa respecto de algunos de los productos de la Clase 01. También afirma que la marca registrada conforma un signo distintivo especial y registrable y que la misma es una composición de palabras que tiene significado conceptual en idioma inglés y que puede ser entendida por los consumidores cuya lengua nativa fuera el español.

- Asevera que la marca en su conjunto, o cada una de las

palabras por separado, no constituye palabra con la que se designa de forma directa ninguno de los productos identificados con la marca registrada. Su combinación da como resultado un signo arbitrario y distintivo, y no uno genérico como pretende demostrar la parte actora.

CONSIDERANDO: Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno;


Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; Que, el Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134 y 135 literales a), b), c), e), f) y g) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Se procederá a dicha interpretación, sin embargo, no se procederá a interpretar el literal c) del artículo 135, por no ser pertinente en el caso de autos, y la interpretación del artículo 134 se circunscribirá al literal a). De oficio se interpretará el artículo 150 de la mencionada Decisión. El texto de las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcribe a continuación:

DECISIÓN 486 “(…) Artículo 134 “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: las palabras o combinación de palabras; (…)”.


Artículo 135 No podrán registrarse como marcas los signos que: no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior;

carezcan de distintividad; (…) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país; (…) Artículo 150

Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. (…)”.


1. LA MARCA Y LOS REQUISITOS PARA SU RE-GISTRO. El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse a la marca establece que: “(…) constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro (…)”. Este artículo tiene un triple contenido: da un concepto de marca, indica los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca y hace una enumeración ejemplificativa de los signos registrables. Con base al concepto del artículo 134 de la Decisión 486 se define la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, mono-gramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, color determinado por su forma o combinación de colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio. Este artículo hace una enumeración enunciativa de los signos que pueden constituir marcas. Al respecto, el Tribunal ha señalado que: “Esta enumeración cubre los signos denominativos, gráficos y mixtos, pero también los tridimensionales, así como los sonoros y olfativos, lo que revela el propósito de extender el alcance de la noción de marca”. (Proceso 92-IP-2004, marca: “UNIVERSIDAD VIRTUAL”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1121, de 28 de setiembre de 2004).


El literal a) del artículo 135 eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134, es decir, que un signo es absolutamente irregistrable si carece de distintividad, de suceptibilidad de representación gráfica y/o de perceptibilidad. La susceptibilidad de representación gráfica es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor. La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso, incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión o asociación. Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos. La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo, como el interés general de los consumidores o usuarios, garantizándoles el origen y la calidad de los productos o servicios, evitando el riesgo de confusión o de asociación, tornando así transparente el mercado.


El Juez Consultante deberá analizar en el presente caso si el signo solicitado TAXI DRIVER (denominativo) cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en el artículo 135 de la referida Decisión. 2. LOS SIGNOS DESCRIPTIVOS, GENÉRICOS Y DE USO COMÚN. LA MARCA DÉBIL. La actora alega que el signo solicitado “TAXI DRIVER” es de uso común, genérico y descriptivo para la Clase 01. Por tal motivo, el Tribunal se pronunciará sobre la registra-bilidad de esta clase de signos. Los signos descriptivos informan de manera exclusiva acerca de las siguientes características y propiedades de los productos: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. Se identifica la denominación descriptiva, formulando la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio de que se trata, y se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva. Sin embargo, una expresión descriptiva respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que, el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza. La denominación genérica determina el género del objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. La genericidad de un signo debe ser apreciada en relación directa con los productos o servicios de que se trate. La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o


servicio designado, se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista marcario, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo. Sin embargo, una expresión genérica respecto de unos productos o servicios, puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso, cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios, que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza. Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones descriptivas, genéricas o de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna. Si bien la norma andina prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que palabras o partículas necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando10.

10 Sobre el tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”. OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág. 215.


En el Proceso 025-IP-2009, marca: “TOTADENT”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1733, de 20 de julio de 2009, este Tribunal ha señalado que las palabras de uso común son aquellas que se utilizan en el lenguaje común para identificar y proteger determinados productos o servicios dentro del mercado, sin importar su origen etimológico. Por otro lado se considera que, el signo registrado como marca es susceptible de convertirse en débil cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas de uso común, o evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva. Al respecto, el Tribunal ha sostenido que: “Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades”. (Proceso 99-IP-2004, marca: “DIGITAL SMOKING”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1134, de 11 de noviembre de 2004). El Juez Consultante, por lo tanto, deberá determinar si la palabra “TAXI DRIVER” es descriptiva, genérica o de uso común para distinguir “refrigerantes, siliconas, líquidos para frenos y aditivos”.


3. SIGNOS EN IDIOMA EXTRANJERO Y LOS SIGNOS DE FANTASÍA. Es pertinente referirse a los signos en idioma extranjero ya que los signos solicitados incorporan las expresiones “TAXI DRIVER”, del idioma inglés. Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo pretendido para ser registrado como marca, se las considera como signo de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro. Las denominaciones de fantasía implican la creación de un vocablo, el mismo que puede no tener significado alguno. Es así que una marca de fantasía gozará generalmente de un mayor poder distintivo. Por lo tanto, las marcas de fantasía o caprichosas por ser elaboración del ingenio propio de sus titulares, carecen de connotación conceptual o significado idiomático, de tal manera que si una denominación genérica va acompañada de una palabra de fantasía, la posibilidad de que sea admitida su registro aumenta. Existen palabras extranjeras en que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado y se han hecho del conocimiento y comprensión del público; en este caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo marcario es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma. Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido


adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros. Finalmente, se ha reconocido la existencia de ciertos vocablos de origen extranjero que han llegado a ser aceptados oficialmente en el idioma local con acepción común equivalente, como serían los italianismos, galicismos o anglicismos que terminan siendo prohijados por los organismos rectores del idioma en un país dado. Si el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más palabras de uso común, su presencia no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. 4. LA MARCA EVOCATIVA. COÉXITO S.A. señaló que “TAXI DRIVER” corres-ponde a una marca arbitraria y evocativa con respecto a algunos de los productos de la Clase 01. Por ello, se hace necesario abordar este tema: La marca evocativa es la que sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento, para relacionar aquel signo con este objeto; las mismas, no se refieren de manera directa a una característica o cualidad del producto, haciendo necesario, que el consumidor para llegar a comprender qué es el producto o servicio, deba realizar un proceso deductivo y usar su imaginación, ya que, únicamente tiene una idea leve otorgada por el signo. La marca evocativa cumple la función distintiva y, por lo tanto, es registrable. Sin embargo, entre más sea la proximidad de la marca evocativa con el producto o servicio


que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen al signo evocativo marcadamente débil. Esto se da en el caso de las marcas evocativas que contienen elementos genéricos, descriptivos o de uso común. Si bien estos elementos otorgan capacidad evocativa a la marca, también lo tornan especialmente débil, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos. Cosa distinta ocurre cuando el signo evocativo es de fantasía y no hay una proximidad marcada con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este evento, el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte. 5. EXÁMEN DE REGISTRABILIDAD QUE REA-LIZAN LAS OFICINAS DE REGISTRO MAR-CARIO. EL EXÁMEN DE REGISTRABILIDAD DE OFICIO. Se interpretará este tema debido a que en el presente caso no se presentaron oposiciones a la solicitud de registro y la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de la República de Colombia procedió a realizar el examen de registrabilidad de oficio. Este Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales11 ha abordado el tema del examen de registrabilidad, determinando cuáles son las características de dicho examen:

1. El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de

11 Se destacan las siguientes Interpretaciones Perjudiciales sobre la materia: Proceso 40-IP-2004. Marca: “BSCH INFOCASH”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1111, de 2 de septiembre de 2004; Proceso 03-IP-2005. Marca: “GATES” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial Nº 1185, de 12 de abril de 2005; y, Proceso 167-IP-2005. Marca: “BBVA Bancomer + gráfica a color”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1285, de 17 de enero de 2006.


registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero.

2. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina

Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma.

3. En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de

terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. (Proceso 180-IP-2006. Marca: “BROCHA MONA”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1476, de 16 de marzo de 2007).

Además, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro marcario, es decir, la oficina nacional no puede mantener en secreto el mismo y, en consecuencia, la resolución que concede el registro marcario, que en definitiva es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho examen y, por lo tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es el de la motivación de los actos. Se debe agregar otro requisito: que este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro


marcario, como en relación con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares. No se está afirmando que la oficina de registro marcario no tenga límites a su actuación y que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro marcario tiene la obligación en cada caso de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite. Además, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran dados por la propia norma comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos proferidos. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, CONCLUYE: PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos. SEGUNDO: El Juez Consultante deberá establecer si el signo TAXI DRIVER (denominativo) es descriptivo,


genérico o de uso común en relación con los productos de la Clase 01. TERCERO: Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no sean parte del conocimiento común, son considerados signos de fantasía y, en consecuencia es procedente su registro como marcas. No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si además, se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar. CUARTO: El Juez Consultante deberá establecer si el signo denominativo TAXI DRIVER es evocativo, y de esta manera, continuar con el respectivo análisis de registrabilidad. QUINTO: Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, son de fácil registro y poseen una mayor fuerza de oposición en relación con marcas idénticas o semejantes. SEXTO: El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro Marcario debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo a lo expuesto. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante al emitir el fallo en el proceso interno deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.


Notifíquese al Juez Consultante, mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. José Vicente Troya Jaramillo PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA

MARCA

Distintividad adquirida o sobrevenida. PROCESO 090-IP-2012 Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 81, 83 literales a), d) y e), 84 y 113 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y del artículo 172 y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con fundamento en lo solicitado por la Primera Sala del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Administrativo, Quito, Ecuador. Marca: FAMILIA BOLSILLO MENTOL (denominativa). Actor: sociedad KIMBERLY CLARK WORLDWIDE INC. Proceso interno Nº12418-GF. Proceso 134-IP-2011, Interpretación prejudicial del artículo 135 literal f) y último párrafo de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; Marca denominativa: “KLINKER”; 15/02/2012; GOAC Nº 2046 de 27 de abril de 2012. PROCESO 090-IP-2011 Interpretación prejudicial del artículo 2 de la Decisión 414 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sala Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de la República del Perú; y de oficio, interpretación prejudicial de los artículos 2, 12, 14, 15 y 16 de la Decisión 416 de la Comisión de la Comunidad Andina. Asunto: “Devolución de tributos pagados en exceso”. Actor: Superintendencia Nacional de Adminis-tración Tributaria de la República del Perú – SUNAT. Proceso Interno Nº 2379-2010.


EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, en Quito, a los 20 días del mes de junio del año dos mil doce, procede a resolver la solicitud de In-terpretación Prejudicial formulada por la Sala Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de la República del Perú. VISTOS: Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que, su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 09 de noviembre de 2011. I. Antecedentes El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: II. LAS PARTES Demandante: Superintendencia Nacional de Adminis-tración Tributaria de la República del Perú - SUNAT. Demandado: Procuraduría del Ministerio de Economía y Finanzas, en representación del Tribunal Fiscal de la República del Perú. Tercero interesado: MABE PERÚ S.A.


III. DATOS RELEVANTES. A. Hechos. Mediante diversas Declaraciones Únicas de Importación (años 1999 y 2000), MABE PERÚ S.A. nacionalizó cocinas a gas para uso doméstico originarias y procedentes de Ecuador, clasificadas en la subpartida nacional 7321.11.10.00 acogiéndose al Programa de Liberación establecido en la Decisión 414 de la Comisión de la Comunidad Andina, consignando el Código de Trato Preferencial Internacional Nº 13 (TPI 13). Posteriormente, MABE PERÚ S.A. solicitó la devolución por pago en exceso de los derechos de aduana ad-valorem en las importaciones realizadas mediante las mencionadas Declaraciones, alegando que dichas importaciones se acogieron al Programa de Liberación establecido en la Decisión 414 no obstante tener derecho a la desgravación total de derechos arancelarios establecida en el Acuerdo Regional de Apertura de Mercados (ARAM) Nº 2 a favor de Ecuador suscrito en el marco de ALADI12, Código de Trato Preferencial Nº 501 (TPI Nº 501). Para ello, pidió a la Intendencia de la Aduana Marítima del Callao (Perú) que efectúe la rectificación de las mencionadas Declaraciones Únicas de Importación (DUI) a fin de acogerse al ARAM Nº 2, sustentando su pedido en las cartas rectificatorias de los Certificados de Origen emitidas por la Cámara de Comercio de Guayaquil (de fechas 25/09/2003 y 09/12/2004) mediante las cuales se modificaban dichos documentos en las casillas referidas al Acuerdo (2), a Normas (3) y la correspondiente a la Partida Arancelaria. MABE PERÚ S.A., al no obtener respuesta respecto de su solicitud de devolución, interpuso recurso de reclamación contra dichas resoluciones fictas denegatorias. Posterior- 12 Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).


mente, MABE PERÚ S.A. interpuso recurso de apelación contra las resoluciones fictas denegatorias de sus recursos de reclamación. Mediante Resolución Nº 03507-A-2006 de 26 de junio de 2006 el Tribunal Fiscal del Perú revocó las resoluciones fictas denegatorias. Entre varios argumentos, el Tribunal Fiscal señaló que: a) según una Resolución del Tribunal Fiscal que constituye jurisprudencia de observancia obligatoria (RTF Nº 0690-A-2000 del 17 de mayo de 2000), “las importaciones que se acojan a una disposición legal liberatoria no se encuentran impedidas de acogerse, vía trámite de una solicitud de devolución, a otra disposición legal liberatoria más favorable, razón por la cual, el hecho que en este caso la recurrente haya invocado en las importaciones en cuestión la disposición legal liberatoria correspondiente al Programa de Liberación de la Comunidad Andina de Naciones previsto en la Decisión 414, no le impide acogerse a la disposición legal liberatoria del Acuerdo de Alcance Regional de Apertura de Mercados Nº 2, siempre que para ello se acredite el cumplimiento de los requisitos de negociación, expedición directa y origen”; b). que, el ARAM Nº 2 (incorporado a la legislación nacional a través del Decreto Supremo Nº 039-84-ITI-IGI) “se encontraba vigente a la fecha en que se realizaron las importaciones en cuestión y establecía que las cocinas a gas originarias y procedentes de Ecuador se encontraban exoneradas con el 100% de los gravámenes aduaneros…”; c) que, “no varía el objeto y la voluntad del certificado de origen cuando se cambia la información del casillero correspondiente al Tratado Internacional o la Norma Comunitaria que aprueba los beneficios arancelarios, ya que tal modificación no implica el cumplimiento de un criterio de calificación de origen distinto, pues en realidad se trata de un aspecto formal, criterio que ha sido adoptado en la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 1669-98-SALA DE ADUANAS del 31 de agosto de 1998.”; d) que, tanto la norma comunitaria de la CAN como los tratados internacionales del ALADI no establecen de forma expresa un plazo máximo para modificar los certificados de origen que fueron presentados dentro del plazo de validez


(entendiéndose por “modificación” a los cambios en la información del certificado de origen meramente formal, no sustancial); e) que, “la Administración Aduanera se encuentra obligada a tener en cuenta las modificaciones de un certificado de origen para el otorgamiento de los beneficios arancelarios previstos en la CAN y ALADI dentro del plazo de prescripción para devolver lo pagado indebidamente o en exceso cuando se producen a iniciativa del importador, debiendo tenerse en cuenta las causales de interrupción y suspensión del plazo prescriptorio (sic)”. La Superintendencia de Administración Tributaria (SUNAT) interpuso demanda contencioso administrativa contra la mencionada Resolución Nº 03507-A-2006 del Tribunal Fiscal. Con fecha 9 de julio de 2008 la Primera Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de Lima resolvió la demanda interpuesta por la SUNAT declarándola fundada. Los fundamentos de dicha sentencia fueron: a) que, una vez expedidos los Certificados de Origen, estos adquieren carácter de declaración definitiva, conforme a lo dispuesto por la Ley General de Aduanas del Perú (Decreto Legislativo 809, artículo 46); b) que la modificación de las declaraciones implica la emisión de un nuevo acto administrativo y que la existencia de vicios leves o muy leves en el Certificado de Origen supone que estos pueden estar referidos únicamente a aspectos formales y no sustanciales del cumplimiento del requisito de origen; c) que, en el caso de autos, la modificación efectuada se refiere a aspectos sustanciales, otorgándole una connotación completamente distinta, determinando así que dicha modificación constituya un nuevo certificado de origen; d) que, al tratarse de un nuevo certificado de origen, éste debe ser presentado en el plazo establecido y en las condiciones establecidas en el ordenamiento jurídico de la CAN y ALADI, lo cual no ha ocurrido, no cabiendo la sustitución de los mismos por los presentados originalmente.


Contra dicha sentencia MABE PERÚ S.A., interpuso recurso de apelación. Con fecha 23 de noviembre de 2009 la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema del Perú confirmó la decisión de la primera instancia. MABE PERÚ S.A. interpone recurso de casación el cual fue declarado procedente y dentro del cual se solicita interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. B. FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA. La demandante Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT, argumenta lo si-guiente: - Señala que, “la resolución del Tribunal Fiscal no se encuentra arreglada a Ley, por ser opuesta a las normas comunitarias, contraviene lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley General de Aduanas aprobado por Decreto Legislativo. Nº 809, así como las mencionadas Declaraciones no cumplen con los requisitos y condiciones para acogerse al Tratamiento Preferencial Internacional negociado en el marco del Acuerdo Regional de Apertura de Mercados Nº 2 (…)”. - Que, “el artículo 46 de la Ley General de Aduanas, señala: ‘La Declaración aceptada por ADUANAS es definitiva y servirá de base para determinar la obligación tributaria aduanera, salvo las enmiendas que puedan realizarse de constatarse errores no señalados como infracción aduanera’, precisándose en su segundo párrafo: ‘Sin embargo, podrá ser dejada sin efecto por la Administración Aduanera cuando legalmente no haya debido ser aceptada, cuando se acepte el cambio de destinación o la mercancía no apareciera, de acuerdo con lo que establezca el Reglamento”. - Que, en el presente caso no existe controversia sobre el cumplimiento cabal por parte de MABE PERÚ S.A. de los requisitos de negociación, origen y expedición directa para


acogerse al Programa de Liberación de la Decisión 414. Por ello, la Administración Aduanera aceptó válidamente dichas DUIs “lo que les da el carácter de definitivas al no haberse configurado ninguno de los supuestos del artículo 46 de la Ley General de Aduanas, ni los criterios jurisprudenciales del Tribunal Fiscal para dejarlas sin efecto”. - Que, ni el Tribunal Fiscal ni el importador han acreditado que las referidas DUIs “no hayan sido formuladas conforme a los documentos que las sustentan, o que contengan datos que no corresponden a la realidad o que no se encuentren arregladas a ley, lo que determina que resulte írrito rectificar dichas declaraciones las que tienen carácter de definitivas por mandato de la Ley General de Aduanas, considerando que la Administración Aduanera procedió de acuerdo a la manifestación de voluntad de la empresa demandada (…)”. - Que, “en consecuencia, habiendo quedado acreditado que el importador consignó en la casilla 7.20 de las DUI el TPI 13, es su manifestación de voluntad la que determinó acogerse a los beneficios del Programa de Liberación establecidos en la Decisión 414 de la Comunidad Andina de Naciones con Ecuador, tal como lo indica el certificado de origen presentado en el momento de despacho, voluntad que no puede ser arbitrariamente modificada en el transcurso de los años por cuanto las declaraciones de importación tienen por ley el carácter de definitivas y por cuanto los certificados de origen tiene un plazo de validez de ciento ochenta (180) días establecido por las normas comunitarias de la CAN y de ALADI”. - Que, al haber sido expedidos los certificados de origen dentro del marco jurídico de la CAN, “aplicando las normas especiales para la calificación y certificación de origen de las mercancías reguladas por la Decisión 416, les corresponde que para su modificación y/o aclaración se apliquen las normas comunitarias o criterios fijados por la CAN.”


- Que, mal se puede afirmar que el texto del artículo 16 de la Decisión 416 admite la modificación de certificados de origen correctamente emitidos. - Haciendo referencia a la interpretación prejudicial emitida en el Proceso 141-IP-2004, la demandante señala que “las normas del CAN (sic) no sólo no regulan la rectificación o modificación de los certificados de origen, sino que establecen que el error incurrido en los certificados podría acarrear su nulidad y, sólo por excepción, se permite la aclaración de los certificados de origen cuando medien errores de carácter material o errores leves, que no acarreen la nulidad del mismo.” - Que, “en el caso objeto de la presente acción, la modificación que se pretende dar por formal, es esencialmente sustancial, pues el importador ha manifestado su voluntad de acogerse a las normas de la CAN y gozar de sus preferencias arancelarias, y la modificación que se pretende realizar implica acogerse a otro tratado internacional, en el marco del (sic) ALADI, que tiene sus propias reglas y que difiere del Acuerdo de Cartagena, es decir que se trata de dos ordenamientos jurídicos diferentes”. - Que, en relación con el plazo para rectificar un certificado de origen, la demandante indica que “es durante el plazo de la vigencia del mismo, en ese sentido el artículo 14 de la Decisión No. 416 establece que los Certificados de Origen tienen una validez de 180 días calendario desde la fecha de su emisión, por lo cual de proceder una rectificación, debe hacerse durante la vigencia de dicho documento y no cuando ya ha caducado”. C. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA. La Procuraduría del Ministerio de Economía y Finanzas, en representación del Tribunal Fiscal de la República del Perú, contestó la demanda argumentando lo siguiente:


- Que, la demandante (SUNAT) “considera equivocadamente que la declaración única de importación es definitiva, no siendo posible rectificación alguna, lo cual no es cierto, porque la misma Ley General de Aduanas admite rectificaciones formales, como ocurrió en el caso de autos, al tener la rectificación carácter eminentemente formal, la duración de la validez de este documento no le es aplicable a este documento”. - Que, la demandante pretende forzar una interpretación de la Decisión 416 “en el sentido de que no es viable una modificación de la Declaración única de aduanas (DUI)”. - Que, la actora también se equivoca al sustentar la imposibilidad de rectificar la declaración única de importación, “basándose en la formación del acto jurídico, es decir, la voluntad del importador, cuando para efectos formales dicho elemento no es preponderante en el caso de autos”. - Que, la resolución del Tribunal Fiscal ha sido dictada con arreglo a la Ley, pues “ha observado las normas de procedimiento administrativo, toda vez que no ha sido dictada por órgano incompetente, ni prescindiendo totalmente del procedimiento legal establecido, conforme lo establece el artículo 109 en sus incisos 1 y 2 del Código Tributario vigente”. D. TERCERO INTERESADO. MABE PERÚ S.A., como tercero interesado, argumenta lo siguiente: - Que, no existe un listado cerrado de causales que dispongan cuándo procede la modificación de un Certificado de Origen. Resalta que “en ningún dispositivo legal emitido por la CAN se establece una lista cerrada de causales por las cuales se pueden modificar certificados de origen, ya sea a pedido de parte o de oficio por la autoridad competente en el país emisor,


contrariamente a lo afirmado por la Administración Aduanera a lo largo del presente proceso”. - Que, los artículos 15 y 16 de la Decisión 416 (sobre Normas Especiales para la Calificación y Certificación del Origen de las Mercancías) regulan “los supuestos que ameritan la adopción de un procedimiento especial para otorgar la desgravación de tributos a la importación de mercancías” (el subrayado no es nuestro). Señala que, en los supuestos enunciados en dichos artículos y en virtud de dicho procedimiento especial, “el órgano competente del país exportador debe aclarar la situación a las entidades correspondientes del país exportador, siendo necesario aportar las pruebas que demuestren el cumplimiento de las normas de origen”. Así, agrega, en dichos casos se estaría configurando una “modificación con efecto retroactivo” de los Certificados de Origen. - Que, si bien los mencionados artículos regulan algunos supuestos “en los cuales se permite la modificación de los Certificados de Origen con efecto retroactivo al momento de su emisión, estas causales NO son las únicas oportunidades en las cuales se permite esta figura, por el simple hecho que así no lo dispone la norma, ya que tal como se ha venido indicando, en ningún dispositivo legal emitido por la CAN se encuentra enumeradas taxativamente las causales por las cuales se pueden modificar los Certificados de Origen, ni mucho menos se indica que las únicas causales son las descritas en los artículos 15º y 16º de la Decisión 416” (el subrayado no es nuestro). Por ello, indica, carece de sustento jurídico la afirmación de la Administración Aduanera en el sentido que aquellas serían las únicas causales para que proceda una modificación de un Certificado de Origen. - Que, “el Certificado de Origen, como acto administrativo unilateral, puede ser objeto de distintas posibilidades de modificación, tales como la reforma, la aclaración o la rectificación, sin que la CAN o el ALADI hayan hecho una precisión exacta sobre cuándo debe aplicarse cada una de estas figuras”.


- Que, en el presente caso, la modificación efectuada no implicó un cambio de criterio de calificación de origen, por lo que se trata de un cambio de información de carácter estrictamente formal. - Que, “ni la Comunidad Andina ni ALADI han establecido mediante qué documento se debe realizar modificaciones al Certificado de Origen, ni cuál es el plazo máximo para su presentación”. En relación con lo primero señala que “el ordenamiento jurídico de la CAN y de ALADI no ha establecido en forma expresa el documento con el que podría realizarse modificaciones al Certificado de Origen, razón por la cual no se puede exigir a las entidades habilitadas que lo hagan bajo una formalidad determinada, siendo posible hacerlo mediante una carta, tal como ha sucedido en el presente caso”. En relación con lo segundo, indica que “ni la norma comunitaria de la CAN ni los Tratados Internacionales de ALADI hacen mención a un plazo máximo para modificar los Certificados de Origen que fueron presentados ante la Administración Aduanera dentro de su plazo de validez, por lo que se entiende que se podrán presentarse (sic) en cualquier momento durante el trámite del procedimiento tributario aduanero de conocimiento, según criterio expresado en las Resoluciones del Tribunal Fiscal (…)”. IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, según dispone el artículo 32 de su Tratado de Creación. V. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS. La Sala Consultante solicita interpretación prejudicial a “fin de esclarecer la infracción normativa” de la Decisión 414 de la


Comisión de la Comunidad Andina, sobre Perfeccio-namiento de la Integración Andina. Sin embargo, del análisis de los argumentos esgrimidos por las partes y del contenido de las sentencias expedidas en el proceso interno se desprende que la controversia gira principalmente en torno a la interpretación de la Decisión 416 de la Comisión de la Comunidad Andina, sobre Normas Especiales para la Calificación y Certificación del Origen de las Mercancías. Sin perjuicio de lo anterior, el Tribunal procederá a interpretar el artículo 2 de la Decisión 414 toda vez que sirve de contexto al caso de autos y, de oficio, se interpretarán los artículos 2, 12, 14, 15 y 16 de la Decisión 416.

DECISIÓN 414

“(…)

Artículo 2.- Las liberaciones alcanzadas otorgadas en los Acuerdos Comerciales Bilaterales suscritos entre el Perú y los demás Países Miembros, continuarán vigentes en la medida que otorguen un tratamiento más favorable que el previsto en el artículo anterior.

DECISIÓN 416 “(…) CAPÍTULO II DE LAS NORMAS PARA LA CALIFICACIÓN DEL ORIGEN

Artículo 2.- Para los efectos del Programa de Liberación previsto en el Acuerdo de Cartagena y conforme a lo dispuesto en la presente Decisión, serán consideradas originarias del territorio de cualquier País Miembro, las mercancías:


a) Integramente producidas de acuerdo con lo establecido en el artículo 1º de la presente Decisión. b) Elaboradas en su totalidad con materiales originarios del territorio de los Países Miembros. c) Que cumplan con los requisitos específicos de origen fijados de conformidad con lo establecido en el Artículo 113 del Acuerdo de Cartagena, los que prevalecerán sobre los demás criterios de la presente Decisión. Los requisitos específicos de origen se fijarán de conformidad con los criterios y procedimientos que establezca la Comisión; d) Las que no se les han fijado requisitos específicos de origen, cuando resulten de un proceso de ensamblaje o montaje siempre que en su elaboración se utilicen materiales originarios del territorio de los Países Miembros y el valor CIF de los materiales no originarios no exceda el 50 por ciento del valor FOB de exportación del producto en el caso de Colombia, Perú y Venezuela, y el 60 por ciento del valor FOB de exportación del producto en el caso de Bolivia y Ecuador. e) Las no comprendidas en el literal anterior, que no se les han fijado requisitos específicos de origen y en cuya elaboración se utilicen materiales no originarios cuando cumplan con las siguientes condiciones: Que resulten de un proceso de producción o transformación realizado en el territorio de un País Miembro; y, Que dicho proceso les confiera una nueva individualidad caracterizada por el hecho de estar clasificados en la NANDINA en partida diferente a la de los materiales no originarios. f) A las que no se les han fijado requisitos específicos de origen y que no cumplan con lo señalado en el inciso ii) del literal anterior, siempre que en su proceso de producción o transformación se utilicen materiales originarios del territorio de los Países Miembros y el valor CIF de los materiales no originarios no exceda el 50 por ciento del valor FOB de exportación del producto en el caso de Colombia, Perú y


Venezuela, y el 60 por ciento del valor FOB de exportación del producto en el caso de Bolivia y Ecuador. g) Los juegos o surtidos de mercancías, siempre que cada una de las mercancías en ellos contenida, cumplan con las normas establecidas en la presente Decisión. Los valores CIF y FOB a que se refieren los literales d) y f) del presente artículo, podrán corresponder a su valor equivalente según el medio de transporte utilizado. En el caso de Bolivia se entiende por valor equivalente el valor CIF-Puerto, cuando se trate de importaciones por vía marítima o CIF-Frontera cuando se trate de importaciones por otras vías.

(…) CAPÍTULO III DE LA ADMINISTRACIÓN Sección 1 De la declaración y certificación

Artículo 12.- El cumplimiento de las normas y de los requisitos específicos de origen deberá comprobarse con un certificado de origen emitido por las autoridades gubernamentales competentes o las entidades habilitadas para tal efecto por el País Miembro exportador. Para la certificación del origen, las autoridades guberna-mentales competentes o las entidades habilitadas deberán contar con una declaración jurada suministrada por el productor, en el formato a que hace referencia la Disposición Transitoria Primera de la presente Decisión. El certificado de origen deberá llevar la firma autógrafa del funcionario habilitado por los Países Miembros para tal efecto.


Cuando el productor sea diferente del exportador, éste deberá suministrar la declaración jurada de origen a las autoridades gubernamentales competentes o las entidades habilitadas, en el formato a que hace referencia la Disposición Transitoria Primera de la presente Decisión. La declaración del productor tendrá una validez no superior a dos años, a menos que antes de dicho plazo se modifiquen las condiciones de producción. La fecha de certificación deberá ser coincidente o posterior a la fecha de emisión de la factura comercial. A los fines de la certificación del origen, en todos los casos, la factura comercial deberá presentarse conjuntamente con el certificado de origen. Parágrafo: Cuando las mercancías objeto del intercambio sean facturadas desde un tercer país, miembro o no de la subregión, el productor o exportador del país de origen deberá declarar que las mismas serán comercializadas por un tercero, indicando el nombre y demás datos de la empresa que en definitiva sea la que factura la operación de destino. (…) Artículo 14.- Para la declaración y certificación del origen de los productos se utilizará el formulario adoptado por la Asociación Latinoamericana de Integración, hasta tanto se apruebe un nuevo formulario de acuerdo con lo previsto en la Disposición Transitoria Primera de la presente Decisión. El certificado de origen tendrá una validez de 180 días calendario, contados a partir de la fecha de su emisión. En caso que la mercancía sea internada o almacenada temporalmente bajo control aduanero en el país de destino, el certificado de origen se mantendrá vigente por el tiempo adicional que la administración aduanera haya autorizado dichas operaciones o regímenes.


(…)

Sección 2 Del control de los certificados Artículo 15.- Las autoridades aduaneras del País Miembro importador no podrán impedir el desaduanamiento de las mercancías en casos de duda acerca de la autenticidad de la certificación, presunción de incumplimiento de las normas establecidas en esta Decisión, cuando la mercancía se encuentre en la nómina de bienes no-producidos en la subregión, o cuando el certificado de origen no se presente, contenga errores, o esté incompleto. En tales situaciones se podrá exigir la constitución de una garantía por el valor de los gravámenes aplicables a terceros países, de conformidad con las legislaciones nacionales de los Países Miembros. Cuando el certificado de origen no se presente, las autoridades aduaneras del País Miembro importador otorgarán un plazo de quince días calendario a partir de la fecha de despacho a consumo o levante de la mercancía, para la debida presentación de dicho documento. Vencido el plazo, se harán efectivas las garantías o se cobrarán los gravámenes correspondientes. Artículo 16.- Salvo la situación prevista en el segundo párrafo del Artículo anterior, cuando se constituyan garantías, éstas tendrán una vigencia máxima inicial de cuarenta días calendario a partir de la fecha de despacho a consumo o levante de la mercancía, prorrogables por otros cuarenta días calendario, siempre que durante la vigencia inicial de las garantías no se hubiese aclarado el cumplimiento de las normas de la presente Decisión. Al constituir garantías, las autoridades aduaneras notificarán la medida dentro de los tres días hábiles siguientes de adoptada, a su respectivo órgano de enlace, el cual, dentro de


los tres días hábiles siguientes de conocida la medida, la comunicará al órgano de enlace del País Miembro exportador y a la Secretaría General, acompañando los antecedentes, acontecimientos o fundamentaciones que justifican la misma. Comunicada la medida conforme al párrafo anterior, corresponderá al órgano de enlace del País Miembro exportador aclarar la situación al órgano de enlace y a las autoridades aduaneras del País Miembro importador, y de ser necesario, aportar las pruebas que demuestren el cumplimento de las normas de origen. Transcurridos treinta días calendario después de adoptada la medida sin que se hubiere realizado la aclaración o demostración respectiva, o si ésta no ha conducido a solucionar el problema, cualquiera de los Países Miembros involucrados podrá solicitar la intervención de la Secretaría General, suministrándole toda la información que disponga. La Secretaría General deberá pronunciarse mediante Resolución, sobre el cumplimiento de las normas de la presente Decisión o en su defecto, sobre las medidas a ser adoptadas para solucionar el caso, dentro de los treinta días calendario siguientes de recibido el requerimiento.

1. SOBRE EL PROGRAMA DE LIBERACIÓN Y LA DECISIÓN 414. Conforme ha indicado el Tribunal en casos anteriores, el Programa de Liberación es uno de los instrumentos fundamentales para alcanzar los objetivos del Acuerdo de Cartagena. El objetivo final del proceso de integración subregional, orientado a la formación gradual de un mercado común latinoamericano (artículo 1 del Acuerdo de Cartagena), presupone la adopción de medidas que apunten hacia la liberalización del intercambio comercial13. 13 Proceso 118-AI-2003, publicado en G.O.A.C. Nº 1206, de 13 de junio de 2005, Secretaría General c/ República de Colombia, caso: Restricciones a las importaciones de arroz.


El Capítulo VI del Acuerdo de Cartagena recoge las características de dicho Programa de Liberación. Así, el artículo 72 del Acuerdo establece que el programa de liberación de bienes “tiene por objeto eliminar los gravámenes y las restricciones de todo orden que incidan sobre la importación de productos originarios del territorio de cualquier País Miembro”. Y conforme el artículo 77, los Países Miembros deben abstenerse de aplicar gravámenes y de introducir restricciones de todo orden a las importaciones de bienes originarios de la Subregión. Según el artículo 73 del Acuerdo de Cartagena, se entiende por “gravámenes” los derechos aduaneros y cualquier otro recargo de efecto equivalente (ya sean de carácter fiscal, monetario o cambiario) que incidan sobre las importaciones. Por “restricciones de todo orden” se entiende cualquier medida de carácter administrativo, financiero o cambiario a través de la cual un País Miembro impida o dificulte, por decisión unilateral, las importaciones. En relación con el concepto de “restricciones de todo orden”, este Tribunal ha señalado que:

“(…) una medida de cualesquier orden que disminuya, limitando y modificando una situación actual en detrimento del comercio interandino, salvo los casos de excepción previstos, constituye una restricción al Programa de Liberación del Acuerdo de Cartagena (...) concepto que fuera ratificado dentro del Proceso 3-Al-96 (….): ‘Por medida restrictiva se entiende cualquier acto imputable a una autoridad pública con efecto limitativo sobre las importaciones o en hacerlas más difíciles, o más costosas que los bienes de producción nacional. Las medidas administrativas pueden incluir desde la imposición de precios fijos mínimos o máximos menos favorables para los productos importados, de


manera que creen obstáculos a los flujos de importaciones, hasta las limitaciones directas a las importaciones”.14

Asimismo, cabe resaltar que conforme dispone el artículo 76 del Acuerdo de Cartagena, el Programa de Liberación es automático15 e irrevocable y comprende la universalidad de los productos, salvo las disposiciones de excepción previstas en el propio Acuerdo de Cartagena, para llegar a su liberación total en los plazos y modalidades previstas en el Acuerdo. La Decisión 414 de la Comisión de la Comunidad Andina. Sobre la base de los Capítulos I y V del Acuerdo de Cartagena, la Decisión 387 y la Disposición Transitoria Primera del Protocolo de Sucre, la Comisión de la Comunidad Andina dictó la Decisión 414 sobre “Perfeccionamiento de la Integración Andina” (publicada en G.O.A.C N° 283 del 31 de julio de 1997), en cuyo artículo 1 se estableció un cronograma para la liberación del comercio entre el Perú y los demás Países Miembros, de todos los productos del universo arancelario. Conforme el literal d) del mencionado artículo 1, el cronograma para la desgravación arancelaria de las subpartidas NANDINA que figuran como Anexo IV de la Decisión 414 (entre ellas, la mercancía “cocinas”) era el siguiente: 10% de margen de preferencia al 31 de julio de 1997; 20% al 31de diciembre de 1999; 40% al 31 de diciembre de 2000; 60% al 31 de diciembre de 2001; 80% al

14 Proceso 5-IP-90, publicado en G.O.A.C. N° 162, de 9 de septiembre de 1994. 15 En el sentido que entra a regir de inmediato, sin que dependa de la voluntad momentánea de los Países Miembros. Lo anterior también implica que los Países Miembros no pueden abstener-se de cumplir con el Programa de Liberación argumentando justificaciones y excepciones no contempladas en las propias normas comunitarias (Proceso 190-IP-2007, publicado en G.O.A.C Nº 1614 de 30 de abril de 2008).


31 de diciembre de 2002 y 100% al 31 de diciembre de 2003. Ahora bien, el artículo 2 de la Decisión 414 dispuso que “las liberaciones alcanzadas otorgadas en los Acuerdos Comerciales Bilaterales suscritos entre el Perú y los demás Países Miembros, continuarán vigentes en la medida que otorguen un tratamiento más favorable que el previsto en el artículo anterior” (esto es, el artículo 1 antes mencionado, que contiene el cronograma de liberación). Es decir, la norma comunitaria hizo depender la vigencia de las liberaciones alcanzadas en los acuerdos bilaterales, celebrados entre el Perú y los demás Estados Miembros, en que el tratamiento otorgado en ellas fuese más favorable que el del programa de desgravación arancelaria fijado en el artículo 1 de la Decisión 41416. Según señala la demandada y el tercero interesado, a la fecha de la importación de las mercancías (entre los años 1999 y 2000), el ARAM Nº 2 a favor del Ecuador otorgaba un trato más favorable a la importación de cocinas (desgravación total derechos arancelarios) que el previsto en el artículo 1 literal d) de la Decisión 414 (desgravación parcial). A la luz de lo expuesto, el Juez Consultante deberá determinar si en el presente caso se cumplen los principios básicos del programa de liberación y lo dispuesto por la Decisión 414 de conformidad con lo expresado en esta interpretación prejudicial. 2. PREVALENCIA DEL ORDENAMIENTO JURÍ-DICO COMUNITARIO SOBRE LAS NORMAS DE DERECHO INTERNO DE LOS PAÍSES MIEM-BROS. EL PRINCIPIO DEL COMPLEMENTO IN-DISPENSABLE Para los efectos de la presente interpretación prejudicial, el Tribunal considera necesario hacer referencia a la 16 Proceso 119-AI-2003, publicado en G.O.A.C. Nº 1161 del 27 de enero de 2005.


prevalencia del ordenamiento jurídico comunitario sobre las normas de derecho interno de los Países Miembros y luego analizar el principio del “complemento indispensable”. Conforme ha quedado establecido en reiterada jurisprudencia de este Tribunal, en caso de conflicto de normas, el ordenamiento jurídico comunitario prevalece sobre el derecho interno de los Países Miembros de la Comunidad Andina. Es decir, si alguna norma interna resultare de algún modo contraria o incompatible con el ordenamiento jurídico comunitario, ya sea porque lo transgreda, desvirtúe, desnaturalice o que simplemente obstaculice su cabal aplicación, dicha norma deviene inaplicable en beneficio de la norma comunitaria17. Igual acontece de existir contradicción entre el Derecho Comunitario Andino y las normas de derecho internacional, pues prevalecerá siempre el Derecho Comunitario Andino. Frente a la norma comunitaria los Estados Miembros no pueden formular reservas ni desistir unilateralmente de aplicarla, ni pueden tampoco escudarse en disposiciones vigentes o en prácticas usuales de su orden interno para justificar el incumplimiento o la alteración de obligaciones resultantes del Derecho Comunitario18. El proceso de integración andina, regido por las normas del ordenamiento jurídico comunitario, compromete a los Países Miembros “a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculicen su aplicación”, conforme lo establecido en el artículo 4, segundo párrafo, del Tratado de Creación de este de este Tribunal. Este Tribunal también se ha pronunciado en el sentido de que los principios de aplicación directa y de preeminencia del ordenamiento jurídico comunitario están llamados a ser 17 Proceso 34-AI-2001, publicado en G.O.A.C. Nº 839 de 25 de setiembre de 2002. 18 Proceso 34-AI-2001 antes citado; Proceso 101-IP-2010, publicado en G.O.A.C. Nº 1949 de 03 de junio de 2011, entre otros.


tutelados por el artículo 4 del Tratado de Creación de Tribunal. Así, ha indicado que por “principio de aplicación directa” se entiende “la capacidad jurídica de la norma comunitaria para generar derechos y obligaciones que los ciudadanos de cada país puedan exigir ante sus tribunales nacionales (...). La preeminencia que se deriva de la aplicación directa conlleva la virtud que tiene el ordenamiento comunitario de ser imperativo y de primar sobre una norma de derecho interno, de manera que allí donde se trate de aplicar normas legales en actos jurídicos contemplados en el derecho de integración deberá acudirse al ordenamiento jurídico comunitario, con prevalencia sobre el derecho interno (...). Tales características se cumplen en su integridad y se materializan cuando el artículo 5° (hoy artículo 4) del Tratado impone a los países que integran el Acuerdo de Cartagena dos obligaciones básicas: una de hacer, consistente en adoptar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento del ordenamiento jurídico comunitario contenido en el artículo 1°; y la obligación de no hacer consistente en no adoptar ni emplear medida alguna contraria a dichas normas o que obstaculice su aplicación (...). Las obligaciones previstas en el artículo 5° del Tratado de Creación del Tribunal, señaladas atrás, hacen referencia al cumplimiento de la totalidad del ordenamiento jurídico comunitario expresamente contenido en el artículo 1° del mismo, trátese de derecho primario o derivado que, por igual, debe ser respetado y acatado por todos los organismos y funcionarios que ejercen atribuciones según el mismo ordenamiento y naturalmente por los Países Miembros y por las autoridades que en el ámbito interno están llamadas a aplicarlo”19. Del Principio del Complemento Indispensable. En el proceso interno el punto principal en discusión, en lo que respecta a normativa comunitaria, gira entorno a que si, según la Decisión 416: a) está permitido modificar un certificado de origen válidamente emitido y ya presentado ante las Autoridades Aduaneras del País Miembro importador; y b) en caso de ser posible dicha modificación, 19 Proceso 6-IP-93, publicado en G.O.A.C Nº 150 del 25 de marzo de 1994 y Proceso 1-AI-2001, publicado en G.O.A.C. Nº 818 de 23 de julio de 2002.


cuál sería el plazo para efectuarla y cuál sería el plazo para presentar dicha modificación expedida por la entidad habilitada para esos efectos por el País Miembro exportador, ante las autoridades aduaneras del País Miembro importador. Se advierte que la normativa comunitaria no contempla específicamente dicha situación, como se verá en el punto 3. de la presente providencia. Conforme ha señalado el Tribunal en jurisprudencia anterior, el principio de complemento indispensable de la normativa comunitaria consagra lo que algunos tratadistas denominan “norma de clausura”20, según la cual se deja a la legislación de los Países Miembros la solución legislativa de situaciones no contempladas en la ley comunitaria, ya que es posible que aquella no prevea todos los casos susceptibles de regulación jurídica21. Sin embargo, en la aplicación de esta figura las legislaciones internas de cada país no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria22. Este Tribunal también ha indicado que el desarrollo de la ley comunitaria por la legislación nacional es excepcional y por tanto le es aplicable el principio del complemento indispensable. Por ello, “no es posible la expedición de normas

20 Pablo Navarro, Carlos Alchourrón, George Henrik Von Wright, entre otros, se refieren a las normas de clausura. Pablo Navarro advierte, acerca de estas normas, que éstas “tienen por función completar un determinado sistema normativo y, en ese sentido, su impacto principal es el ámbito de las lagunas de los sistemas normativos”. “NORMAS PERMISIVAS Y CLAUSURA DE LOS SISTEMAS NORMATIVOS”. Disponible en Internet: http://www.udg.edu/LinkClick. aspx?fileticket=iAxcO% 2FcGINQ% 3D&tabid=9724&language=ca-ES. 21 Proceso 101-IP-2010, ya citado. 22 Proceso 10-IP-94, publicado en G.O.A.C. Nº 177 de 20 de abril de 1995.


nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas. Este régimen de excepción, dada su naturaleza de tal, debe ser aplicado en forma restringida de acuerdo con normas elementales de hermenéutica jurídica. Significa esto que para que tenga validez la legislación interna se requiere que verse sobre asuntos no regulados en lo absoluto por la comunidad (…)”23. No obstante lo anterior, cuando la norma comunitaria deja a la responsabilidad de los Países Miembros la implementación o desarrollo de aspectos no regulados por aquella, en aplicación del principio de complemento indispensable, les corresponde a esos países llevar a cabo tales implementaciones, sin que éstas puedan establecer, desde luego, exigencias, requisitos adicionales o constituir reglamentaciones que de una u otra manera afecten el derecho comunitario o, restrinjan aspectos esenciales por él regulados de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria24. 3. NORMAS DE ORIGEN Y CERTIFICADO DE ORIGEN DE LAS MERCANCÍAS. LA DECISIÓN 416 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD AN-DINA Como ya se indicó, en el proceso interno se discute principalmente si, según la Decisión 416 de la Comisión de la Comunidad Andina, está permitido modificar, a solicitud de parte, un certificado de origen (válidamente emitido y presentado) en lo que respecta a la información consignada en las casillas referidas al “Acuerdo (2)”, “Normas” (3)” y la correspondiente a la Partida Arancelaria; y, en caso de ser posible dicha modificación, cuál sería el plazo para efectuarla y presentarla ante las autoridades aduaneras del

23 Proceso Nº 02-IP-88, publicado en G.O.A.C. Nº 33 de 26 de julio de 1988. También Proceso 10-IP-94 ya citado. 24 Proceso 101-IP-2010 ya citado.


País Miembro importador. Por ello, se desarrollarán los temas siguientes: las normas de origen y el certificado de origen de las mercancías conforme a las disposiciones de la Decisión 416. La Decisión 416 sobre “Normas Especiales para la Calificación y Certificación del Origen de las Mercancías” aplicables al comercio en el mercado ampliado de los Países Miembros, establece específicamente las condiciones que deben cumplir los productos para ser considerados originarios de la Subregión y por ende obtener los beneficios del mercado ampliado. Con ello se asegura que los beneficios de dicho mercado ampliado alcancen únicamente a los productos fabricados o producidos en los países que forman parte de un sistema o proceso de integración25. Conforme ha indicado el Tribunal en jurisprudencia anterior, la certificación de origen es el procedimiento administrativo que se debe seguir para hacer constar que una mercadería reúne las condiciones establecidas en la normativa de origen respectiva y poder así acceder a las condiciones preferenciales que correspondan26. Asimismo, el Tribunal ha manifestado que “el certificado de origen se define como el documento en formato oficial, que se utiliza para certificar que el bien exportado es originario de determinado país, la presentación de este documento se exige en el país de destino con el fin de conocer esta característica de las mercaderías importadas. Los datos contenidos en el certificado de origen deben ser exactos, ya que un error puede significar su nulidad en el país de destino, y ocasionar

25 Procesos Nº 101-IP-2010 ya citado y Proceso Nº 141-IP-2004, publicado en G.O.A.C. Nº 1158 del 17 de enero de 2005. 26 Proceso Nº 18-IP-2004, publicado en G.O.A.C. Nº 1086 de 25 de junio del 2004 y Procesos Nº 101-IP-2010 y Nº 141-IP-2004 ya citados.


consecuencias administrativas e incluso penales para los operadores que intervienen”27. De acuerdo con el artículo 12 de la Decisión 416, los exportadores, al solicitar el certificado de origen a las autoridades gubernamentales competentes o a las entidades habilitadas correspondientes, deben presentar una declaración jurada con los antecedentes que permitan respaldar que la mercancía cumple con los requisitos de origen. La validez de esta declaración no será superior a dos años, salvo que antes de dicho plazo se modifiquen las condiciones de producción. Según lo determinado en el artículo 14, para la declaración y certificación de los productos se utilizará el formulario adoptado por la ALADI. Igualmente, conforme se ha establecido en jurisprudencia anterior28, para que el certificado de origen tenga plenos efectos se deberá cumplir con los requisitos establecidos en el mencionado artículo 12, entre ellos:

1. Para expedir el certificado, las autoridades competentes o habilitadas deberán solicitar al productor - si es el mismo exportador de la mercancía - una declaración jurada. Si el productor no es el mismo exportador, este último deberá suministrar la declaración jurada.

2. Dicha declaración jurada debe estar vigente. El

párrafo 5 del artículo 12 de la Decisión 416 establece como plazo de vigencia dos años, a menos que antes de dicho plazo se modifiquen las condiciones de producción, razón por la cual se deberá expedir otra declaración jurada.

27 Procesos Nº 141-IP-2004 y Nº 101-IP-2010 ya citados. 28 Entre otros, Procesos Nº 101-IP-2010 y Nº 190-IP-2007 ya citados.


3. Junto con el certificado se debe presentar la respectiva factura comercial, cuya fecha no podrá ser posterior a la de la certificación.

4. La declaración jurada y el certificado de origen

deberá expedirse en el formulario adoptado por ALADI, hasta que entre a regir el nuevo formulario que apruebe la Comisión de la Comunidad Andina (artículo 14 y Disposición Transitoria Primera de la Decisión 416).

5. Que el certificado de origen se encuentre vigente.

El artículo 14 determina que el certificado de origen tendrá una vigencia de 180 días calendario, contados a partir de la fecha de emisión, salvo que se trate de mercancía almacenada temporalmente bajo control aduanero en el país de destino, en cuyo evento el certificado de origen se mantendrá vigente por el tiempo adicional que la administración aduanera haya autorizado dichas operaciones o regímenes.

Por otro lado, el artículo 15 de la Decisión 416 prevé cuatro supuestos en los cuales la Autoridad Aduanera no puede impedir el desaduanamiento de las mercancías cuando haya problemas con el Certificado de Origen de las mercancías, pero sí puede exigir la constitución de una garantía por el valor de los gravámenes que se aplicarían a importaciones de Terceros Países, con base en las normas nacionales internas que para el efecto estén consagradas29. Estas hipótesis son: 1. Que exista duda sobre la autenticidad de la certificación; 2. Que se presuma el incumplimiento de las normas

establecidas en la Decisión 416;

29 Proceso 11-IP-2008, publicado en G.O.A.C Nº 1630, del 26 de junio de 2008.


3. Que la mercancía se encuentre en la nómina de bienes no producidos en la subregión; y,

4. Que el certificado de origen no se presente, contenga errores o esté incompleto.

En el supuesto que el certificado de origen no se presente, el segundo párrafo del artículo 15 dispone que la autoridad aduanera del País Miembro importador dará un plazo de quince (15) días calendario contado a partir de la fecha de despacho a consumo o del levante de la mercancía, para que el certificado sea presentado, so pena de hacer exigible la garantía o cobrar los gravámenes correspondientes si no se cumple. Para los otros supuestos referidos, el artículo 16 de la Decisión 416 prevé que las garantías que se constituyan tendrán una vigencia máxima inicial de 40 días calendario a partir de la fecha de despacho a consumo o levante de la mercancía, prorrogables por otros cuarenta días calendario, siempre que durante la vigencia inicial de las garantías no se hubiese aclarado el cumplimiento de las normas de la Decisión 416. Asimismo, el citado artículo prevé el procedimiento que debe seguir tanto la autoridad aduanera como los órganos de enlace respectivos para la notificación de la medida y la aclaración de la situación que motivó la constitución de las garantías. De los antecedentes proporcionados por el Juez consultante se desprende que el presente caso no se trata de uno en el que exista duda sobre el origen de la mercancía (Ecuador) o de un caso en el que el certificado de origen presentado contenga errores o esté incompleto. Asimismo, según indica el Tribunal Fiscal en la resolución materia de impugnación, en los certificados de origen en controversia, en el casillero “Normas (3)”, “(…) la base legal citada inicialmente (Decisión 416 Capítulo 2do, Artículo 2do, inciso E) refiere el criterio de calificación (de origen) que se conoce como ‘cambio de partida arancelaria’, que es el mismo que refiere la base legal citada en la


modificación (Anexo II, Capítulo I, Artículo Tercero, del ARAM Nº 2 suscrito a favor de Ecuador)(…)”. Ni la situación del caso objeto de controversia en el proceso interno, ni los supuestos de hecho, se encuentran contemplados en la Decisión 416. La finalidad de esta normativa comunitaria es establecer las condiciones que deben reunir los productos a efectos de certificar que el bien exportado es originario de alguno de los Países Miembros y de esta manera obtener los beneficios del mercado ampliado. Así, este Tribunal considera viable que las autoridades gubernamentales competentes o las entidades habilitadas para tal efecto en el País Miembro exportador modifiquen, a solicitud de la parte interesada, un certificado de origen válidamente emitido, siempre y cuando dicha modificación no implique un cambio en el criterio de calificación del origen. También advierte que, como la norma comunitaria no regula la forma de solicitar y de tramitar la solicitud de modificación, se aplicará la normativa nacional respectiva del País Miembro exportador, de conformidad con el principio del complemento indispensable al que se hizo referencia en el punto 2. Ahora bien, el plazo para modificar el certificado de origen no puede ser diferente al de su validez, es decir, 180 días calendario, de conformidad con el artículo 14 de la Decisión 416. Asimismo, el plazo para presentar las modificaciones ante las autoridades aduaneras del País Miembro importador tampoco puede ser diferente al señalado, ya que no sería coherente que el certificado tuviera un periodo de validez distinto al plazo para modificarlo y presentarlo ante las autoridades aduaneras respectivas. Como corolario de lo anterior, para que un certificado de origen pueda modificarse y sea válidamente presentado ante las autoridades aduaneras del País Miembro importador, se


deben cumplir los siguientes requisitos: a) que la modificación no altere el elemento esencial del certificado de origen que es, precisamente, la calificación de dicho origen; y b) que la modificación se tramite y sea presentada ante las autoridades competentes del País Miembro exportador e importador, respectivamente, dentro del plazo de validez del certificado de origen. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: PRIMERO: El principio de preeminencia de la norma comunitaria, según lo establecido por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al derivar de la aplicación directa, comporta la virtud que tiene el ordenamiento comunitario de ser imperativo, con total primacía sobre una norma de derecho nacional o interno. En caso de presentarse conflicto entre una norma comunitaria y otra nacional deberá acudirse al ordenamiento jurídico comunitario, con prevalencia sobre el derecho interno. Igual acontece de existir contradicción entre el Derecho Comunitario Andino y las normas de derecho internacional, pues prevalecerá siempre el Derecho Comunitario Andino. Los órganos jurisdiccionales nacionales están llamados a hacer respetar en su territorio el cabal cumplimiento de este principio, que resulta indispensable para cumplir los fines de la integración. En consecuencia, la norma andina no deroga la norma nacional o internacional contraria, sino que sólo la inaplica.


SEGUNDO: El principio de complemento indispensable de la normativa comunitaria consagra lo que algunos tratadistas denominan “norma de clausura”, según la cual se deja a la legislación de los Países Miembros la solución legislativa de situaciones no contempladas en la ley comunitaria, ya que es posible que aquella no prevea todos los casos susceptibles de regulación jurídica. Sin embargo, en la aplicación de esta figura las legislaciones internas de cada país no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria. TERCERO: La certificación de origen consiste en el procedimiento administrativo a seguir para hacer constar que una mercadería reúne las condiciones que están definidas en la normativa de origen respectiva, de manera que el producto sea considerado nacional de un país, para así acceder a las condiciones preferenciales corres-pondientes. En tal sentido, constituye el documento en formato oficial, que se utiliza para certificar que el bien exportado es originario de determinado país; la presentación de este documento se exige en el país de destino con el fin de conocer la calidad de originarias de las mercaderías importadas. CUARTO: El Tribunal considera viable que las autoridades gubernamentales competentes o las entidades habilitadas para tal efecto en el País Miembro exportador modifiquen, a solicitud de la parte interesada, un certificado de origen válidamente emitido, siempre y cuando dicha modificación no implique un cambio en el criterio de calificación del origen. También advierte que, como la norma comunitaria no regula la forma de solicitar y de tramitar la solicitud de modificación, se aplicará la normativa nacional respectiva


del País Miembro exportador, de conformidad con el principio del complemento indispensable al que se hizo referencia en el punto 2. El plazo para modificar el certificado de origen no puede ser diferente al de su validez, es decir, 180 días calendario, de conformidad con el artículo 14 de la Decisión 416. Asimismo, el plazo para presentar las modificaciones ante las autoridades aduaneras del País Miembro importador tampoco puede ser diferente al señalado, ya que no sería coherente que el certificado tuviera un periodo de validez distinto al plazo para modificarlo y presentarlo ante las autoridades aduaneras respectivas. Como corolario de lo anterior, para que un certificado de origen pueda modificarse y sea válidamente presentado ante las autoridades aduaneras del País Miembro importador, se deben cumplir los siguientes requisitos: a) que la modificación no altere el elemento esencial del certificado de origen que es, precisamente, la calificación de dicho origen; y b) que la modificación se tramite y sea presentada ante las autoridades competentes del País Miembro exportador e importador, respectivamente, dentro del plazo de validez del certificado de origen. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Corte Consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. NOTIFÍQUESE y remítase copia de esta interpretación prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina


para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE (E) Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.-

Gustavo García Brito SECRETARIO

MARCA

Prescripción de la acción de nulidad. Diferencia entre la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y

la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

PROCESO 87-IP-2012 Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 81, 83 literal a), 96 y 113 literal c) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia. Actor: Sociedad REMED PHARMA S.A. Marca: “PREVENTOR” (denominativa). Expediente Interno N° 2006-00224. Proceso 144-IP-2011, Interpretación prejudicial de los artículos 82 literales a), d) y e) y 35 párrafo 2 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina; Marca denominativa: “MINI FLAKES”; 18/04/2012; GOAC Nº 2065 de 20 de junio de 2012. Proceso 108-IP-2012, Interpretación prejudicial de los artículos 81,82 literal a), 83 literal a) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina; Marca denominativa: “VIGOSTIM”; 03/10/2012 GOAC Nº 2142 de 28 de enero de 2013. Proceso 090-IP-2012, Interpretación prejudicial de los artículos 81,83 literales a), d) y e), 84, 113 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina;


Marca denominativa: FAMILIA BOLSILLO MENTOL; 24/10/2012; GOAC Nº 2152 de 21 de febrero de 2013. Proceso 162-IP-2011, Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; Marca mixta: “CAFECETTO”; 01/06/2012; GOAC Nº 2089 de 7 de septiembre de 2012 Proceso 013-IP-2012, Interpretación prejudicial de los artículos 134 literales a) y b), 136 literal a), y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; Marca mixta: “STRIDES TAZPEN”; 01/06/2012; GOAC Nº 2089 de 7 de septiembre de 2012 Proceso 008-IP-2012, Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina; Marca mixta: “YUZZY”; 01/06/2012; GOAC Nº 2089 de 7 de septiembre de 2012. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veintisie-te (27) días del mes de agosto del año dos mil doce. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia. VISTOS: Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que las exigencias contempladas en el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y los requisitos previstos en el artículo 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de diecinueve (19) de julio de 2012.


1. ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación adjuntada, estima procedente destacar, como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1.7. Las partes Demandante: la sociedad REMED PHARMA S.A. Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA, SUPERIN-TENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Tercero interesado: la sociedad TRIDEX FARMA-CÉUTICA S.A. 1.8. Actos demandados La sociedad REMED PHARMA S.A. plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas: - Resolución No. 39313 de 27 de septiembre de 1994, por

medio de la cual el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro del signo “PREVENTOR” (denominativo), solicitado por la sociedad LABORATORIOS GALEZ LTDA., para distinguir productos comprendidos en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

- Resolución No. 39314 de 27 de septiembre de 1994, por medio de la cual el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro del signo “PREVENTOR” (denominativo), solicitado por la sociedad LABORATORIOS GALEZ LTDA., para


distinguir productos comprendidos en la clase 10 de la Clasificación Internacional de Niza.

1.9. Hechos relevantes d) Los hechos: - En el año 1963, REMED PHARMA S.A., empresa

ubicada en Bruselas, inició su actividad empresarial para la fabricación y comercialización de productos farmacéuticos, desde entonces su marca más representativa ha sido “PREVENTOR”, para distinguir preservativos, entre otros productos comprendidos en las clases 5 y 10. Dicha empresa es titular del signo “PREVENTOR” en varios países de Latinoamérica como Perú, Venezuela, Bolivia, Ecuador, entre otros.

- REMED PHARMA S.A. decidió ingresar a Colombia y, para tal efecto, sus productos identificados con la marca “PREVENTOR” fueron distribuidos por LABORATORIOS GALEZ LTDA., luego por SERMA FARMACÉUTICA LTDA. y finalmente por TRIDEX FARMACÉUTICA S.A.

- El 9 de mayo de 1994, LABORATORIOS GALEZ LTDA. solicitó a nombre propio el registro del signo “PREVENTOR” (denominativo), para distinguir productos comprendidos en las clases 5 y 10 de la Clasificación Internacional de Niza.

- Dicho registro fue concedido por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, a través de las Resoluciones 39313 y 39314 de 27 de septiembre de 1994.

- El 26 de octubre de 1994, LABORATORIOS GALEZ LTDA. reconoce que debe hacer la transferencia de la marca “PREVENTOR” a REMED PHARMA S.A., transferencia que no se concretó.


- El distribuidor local constituyó varias sociedades, a saber: primero LABORATORIOS GALEZ LTDA., luego, SERMA FARMACÉUTICA LTDA. y, finalmente, TRIDEX FARMACÉUTICA S.A., actual titular de la marca “PREVENTOR”.

- El 26 de noviembre de 2001, REMED PHARMA S.A. concedió autorización a SERMA FARMACÉUTICA LTDA. para la comercialización de los productos “PREVENTOR” y para que registrara a nombre de REMED PHARMA S.A. los preservativos ante el INVIMA.

- A partir de 2002, SERMA FARMACÉUTICA LTDA. informó a REMED PHARMA S.A. que toda la documentación se debía elaborar a favor de TRIDEX FARMACÉUTICA S.A., ya que se habían transferido los derechos sobre la marca “PREVENTOR” a su favor.

- REMED PHARMA S.A. solicitó el registro de los signos “PREVENTOR” (mixto) y “PREVENTOR REMED PHARMA” (mixto), para distinguir productos comprendidos en las clases 5 y 10 de la Clasificación Internacional de Niza.

- La sociedad TRIDEX FARMACÉUTICA S.A. formuló oposición a la solicitud de registro. La Superintendencia denegó el registro solicitado, REMED PHARMA S.A. interpuso los recursos de reposición y en subsidio de apelación, los cuales están pendientes de resolver.

- El 21 de abril de 2004, REMED PHARMA S.A. presentó acción de cancelación en contra de los registros de las marcas “PREVENTOR” en las clases 5 y 10 de la Clasificación Internacional de Niza a nombre de TRIDEX FARMACÉUTICA S.A. REMED PHARMA S.A. obtuvo la cancelación de la marca “PREVENTOR” en la clase 5. TRIDEX FARMA-CÉUTICA S.A. presentó los recursos de ley, los cuales están pendientes de resolver.


- TRIDEX FARMACÉUTICA S.A. empezó a comer-cializar el producto “PREVENTOR” de procedencia de otro fabricante, la empresa MEDEX BEIJING.

- El INVIMA concedió la modificación del registro sanitario y autorizó el cambio de titular del registro a favor de la sociedad TRIDEX FARMACÉUTICA S.A. y el cambio de fabricante a MEDEX BEIJING.

b) Fundamentos de derecho contenidos en la demanda La sociedad REMED PHARMA S.A., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - “(…) los actos impugnados son de fecha 27 de

septiembre de 1994, es decir, que fueron expedidos durante la vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Por consiguiente, dicho estatuto es el aplicable para establecer su legalidad y, por tanto, para resolver la presente nulidad”.

- “(…) la sociedad REMED PHARMA, es titular en el exterior de la marca PREVENTOR, tal y como se demuestra con los certificados de registro que se aportan. Además, tal signo fue solicitado y registrado de mala fe en Colombia, toda vez que tanto LABORATORIOS GALEZ (solicitante y primer titular), como SERMA FARMACÉUTICA y, por último, TRIDEX FARMACÉUTICA (actual titular) fueron distribuidores y representantes de REMED PHARMA en Colombia para la distribución del producto o preservativo denominado PREVENTOR. En consecuencia, mí (sic) representada es la directamente afectada con el registro que de la marca PREVENTOR realizó su distribuidor en Colombia”.

- “El registro de la marca PREVENTOR se obtuvo de mala fe. El solicitante y el actual titular de la marca nacional fueron distribuidores del titular del registro en el extranjero”.


- “(…) el distribuidor en Colombia de los productos identificados con la marca PREVENTOR provenientes o de origen empresarial de REMED, solicitó y registró a su nombre dicha marca para distinguir productos de las clases 5 y 10 de la Clasificación Internacional de Niza, a sabiendas de que la denominación PREVENTOR era de propiedad de la demandante, actuando evidentemente de mala fe, con el fin de obtener indebidos beneficios y perjudicar directamente a la sociedad actora”.

- “Tridex Farmacéutica presentó demanda por infracción de marca y oposición a la solicitud de registro de las marcas PREVENTOR y PREVENTOR REMED PHARMA” (…) Tales conductas y actuaciones de la sociedad Tridex Farmacéutica contra su anterior distribuido (sic), REMED, es otra muestra más de su comportamiento alejado de la buena fe, la moral, el orden público y las buenas costumbres”.

- TRIDEX FARMACÉUTICA “con la distribución de los preservativos PREVENTOR, fabricados en el exterior por una empresa china, (…) está obrando, sin duda, de mala fe, esto es, con la intención de actuar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno (…)”.

- “Tridex Farmacéutica está comercializando los preservativos PREVENTOR, que contienen una etiqueta o empaque similarmente confundible con la del preservativo PREVENTOR de REMED, aprove-chándose de esa manera de la reputación de los productos de REMED y del esfuerzo ajeno, es decir, que estaría utilizando medios contrarios a las buenas costumbres mercantiles y a los usos honestos en materia comercial e industrial, para adquirir el favor de la clientela, lo cual sería reprochable a la luz de las normas sobre competencia”. Este acto “(…) constituye un acto de competencia desleal porque expresa un aprovechamiento del esfuerzo ajeno y tiene la virtua-


lidad o potencialidad de crear confusión en el público consumidor”.

- “(…) los actos administrativos que concedieron la marca ‘PREVENTOR’ en las clases 5 y 10 son inválidos, puesto que la marca PREVENTOR adquirida por Tridex Farmacéutica es contraria a la ley, a la moral, al orden público y a las buenas costumbres”.

- “Con esta marca PREVENTOR, se causaría pues engaño a los consumidores sobre el origen empresarial de los productos que comercializa Tridex Farmacéutica, así como respecto de la calidad de los mismos”.

c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - “(…) no aparece probado dentro de las actuaciones

administrativas contentivas en los expedientes 94-019189 y 94-019188 ni la Sociedad Remed Pharma S.A., demostró dentro de la vía gubernativa y cuando era oportuno hacerlo que la solicitante del registro de la marca ‘PREVENTOR’ la Sociedad Laboratorios Galez Limitada, hubiera incurrido en actos de competencia desleal”.

- “Sobre la presunta mala fe aducida por la parte demandante en la que se habría incurrido para obtener el registro de las marcas ‘PREVENTOR’ clases 5 y 10 de la oficina nacional competente (sic), es de reiterarse que ello no aparece demostrado dentro de la actuación surtida dentro de la vía gubernativa”.

- “(…) la demanda que se procede a contestar es INEPTA por cuanto la parte demandante incurre en indebida acumulación de pretensiones (…)”.


d) Tercero interesado La sociedad TRIDEX FARMACÉUTICA S.A., en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - “A la fecha de conocimiento de este proceso, y de su

notificación EL TITULAR (DUEÑO) DE LA MARCA PREVENTOR NO ES MI PODERDANTE LA SOCIEDAD TRIDEX FARMACÉUTICA S.A., SINO LA SOCIEDAD KEVIPHARMA LABORATORIO FARMACÉUTICO LTDA. (…) Por lo que TRIDEX FARMACÉUTICA S.A. NO es tercero interviniente y adolece absolutamente de legitimación en la causa por pasiva (…)”.

- “(…) como quiera que el registro de marca ‘PREVENTOR’, para distinguir productos de la Clase 5 fue concedido el 27 de septiembre de 1994, y para distinguir productos de la clase 10 fue también concedido el mismo 24 de septiembre de 1994, HAN TRANSCURRIDO MÁS DE DOCE (12) AÑOS DESDE LA FECHA DE CONCESIÓN, POR LO QUE LA PRESCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACCIÓN DE NULIDAD SE PRODUJO HACE MÁS DE SIETE (7) AÑOS, SIENDO TOTALMENTE IMPERTINENTE SU PRESENTACIÓN POR ESTAR ABSOLUTAMENTE PRESCRITA, FUERA DE TIEMPO”.

- “TRIDEX FARMACÉUTICA S.A. siempre ha actuado con absoluta lealtad y sinceridad frente a la ACTORA, en el curso de sus relaciones comerciales, nunca engañó, ni indujo a error, nunca traicionó la confianza ni ‘buena fe’ de REMED PHARMA S.A., mi poderdante ha obrado con total buena fe siendo titular del registro de marca PREVENTOR continuó posicionando la marca PREVENTOR, por su cuenta y riesgo, sin recibir nunca


subvención económica alguna por parte de la accio-nante”.

- “REMED PHARMA S.A. sostuvo relaciones comer-ciales de compraventa al menos durante diez (10) años con LABORATORIOS GALEZ LTDA, SERMA FARMACÉUTICA TDA. Y TRIDEX FARMA-CÉUTICA S.A., durante dicho interregno dichas sociedades invirtieron millonarias sumas de dinero en el posicionamiento de la marca PREVENTOR dentro del mercado de los preservativos, acompañados de ingentes y constantes trabajos y esfuerzos por parte de sus empleados, lo cual redundó en el incremento de ventas y el reconocimiento en el mercado colombiano de PREVENTOR como una de las marcas más vendidas en el sector de los preservativos”.

CONSIDERANDO: 5. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, al tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad; Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 19 de julio de 2012.


2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Adminis-trativo, Sección Primera, de la República de Colombia, ha solicitado interpretación prejudicial. No indica qué normas se requiere que sean interpretadas; sin embargo, menciona que la parte actora invocó como violadas las normas contenidas en los artículos 82 literales g) y h) y 113 literal c) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. El Tribunal considera que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo “PREVENTOR” (denominativo), clases 5 y 10, fue presentada el 9 de mayo de 1994, en vigencia de la Decisión 344 mencionada. Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 del Estatuto, que indican que “el Tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, referidas al caso concreto”, y que al ser estas disposiciones imperativas, que atribuyen al Tribunal Comunitario la facultad de interpretar de oficio las normas del ordenamiento jurídico comunitario que estime aplicables al caso concreto; y tomando en cuenta que para el efecto la normativa sustancial aplicable es la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, se interpretará de oficio el artículo 81 (concepto de marca y elementos constitutivos), 83 literal a) (identidad y semejanza con una marca), 96 (examen de registrabilidad de oficio), 113 literal c) (nulidad de un registro marcario por mala fe) y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la


Comisión de la Comunidad Andina, en tanto que resultan pertinentes para la resolución del presente caso. En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:

DECISIÓN 486 “DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA: Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento, salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de los procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubieren cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. (…)”. DECISIÓN 344 (…) DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.


Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. (…) Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; (…) DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO (…) Artículo 96.- Vencido el plazo establecido en el artículo 93 sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este techo será comunicado al interesante mediante resolución debidamente motivada. (…) DE LA NULIDAD DEL REGISTRO (…)


Artículo 113.- La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, cuando: (…) c) El registro se haya obtenido de mala fe. Se consideran casos de mala fe, entre otros, los siguientes: 1.- Cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de esa marca u otra confundible con aquella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera. 2.- Cuando la solicitud del registro hubiere sido presentada o el registro hubiere sido obtenido por quien desarrolla como actividad habitual el registro de marcas para su comercialización. Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo, podrán solicitarse en cualquier momento. (…)”.

3. INTERPRETACIÓN DEL DERECHO COMUNI-TARIO: TEMAS A DESARROLLAR: El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: - La norma comunitaria en el tiempo; - Concepto de marca y elementos constitutivos; - Impedimentos para el registro de un signo como marca:

La identidad y la semejanza;


- Riesgo de Confusión: directa e indirecta; - Reglas para realizar el cotejo marcario; - Marcas que amparan productos farmacéuticos; - Nulidad de un registro marcario: la causal de mala fe, la

solicitud de registro de un signo por parte del representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero;

- Prescripción de la acción de nulidad. Diferencia entre la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina;

- Examen de registrabilidad y debida motivación. Autonomía de la Oficina Nacional Competente para tomar sus decisiones;

- Análisis de las causales que han dejado de existir al momento de resolver.

3.10. LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO. Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad. Pero, es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquellos de naturaleza procesal contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo


general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor. La norma de carácter sustancial o material no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. Con el mismo sentido y finalidad este Tribunal ha manifestado:

“Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”.30

Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial y de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tal situación como lo relacionado con el uso, goce, obligaciones, licencias, renovación o prórrogas y plazos de vigencia se rigen por la nueva ley. Contrariamente, las normas de carácter procesal se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede exclusivamente sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. 30 Proceso Nº 114-IP 2003. Sentencia de 19 de noviembre de 2003. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028, de 14 de enero de 2004. Marca: “EBEL”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo análisis por el Tribunal, especialmente por razón de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial. Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias, entre otras las dictadas dentro de los procesos 78-IP-2003, 106-IP-2003 y 115-IP-2003. Para el caso, se reitera que:

“(…) toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquella disciplinados. Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior (…)”.

“(...) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario (…).


(Proceso N° 28-IP-95, caso “CANALI”, publicado en la G.O.A.C. N° 332, del 30 de marzo de 1998)”.31

De acuerdo con lo anteriormente anotado, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo como marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro del mismo. Por otro lado, las etapas procesales que ya hayan sido cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. A contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar. En conclusión, tomando en cuenta que la solicitud relativa al registro del signo “PREVENTOR” (denominativo), clases 5 y 10, fue presentada el 9 de mayo de 1994, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y que esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así como las causales de irregistrabilidad de los signos, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen. 3.11. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. En el presente proceso, la Superintendencia de Industria y Comercio decidió conceder el registro del signo “PREVENTOR” (denominativo), clases 5 y 10, por tal

31 Proceso Nº 39-IP-2003. Sentencia de 9 de julio de 2003. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 965, de 8 agosto 2003. Marca: “& MIXTA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


motivo, es pertinente hacer referencia al concepto de marca y elementos constitutivos. El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena define lo que debe entenderse como marca. De acuerdo a esta definición legal, este Órgano Jurisdiccional ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente. Este Tribunal se ha pronunciado en reiteradas ocasiones acerca de los requisitos que los signos deben satisfacer para ser registrados como marcas, éstos son: - Perceptibilidad, - Distintividad y, - Susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquellos. La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los


sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, y éste la asimile con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hacen referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar y distinguir unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor. Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado; y, 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que los componentes del signo puedan ser apreciados en el mercado de productos.


El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse, como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior. 3.12 IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UN SIGNO COMO MARCA. Tomando en cuenta que la sociedad LABORATORIOS GALEZ LTDA. solicitó a nombre propio el registro del signo “PREVENTOR” (denominativo), para distinguir productos comprendidos en las clases 5 y 10 de la Clasificación Internacional de Niza y que dicho registro fue concedido por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, a través de las Resoluciones 39313 y 39314 de 27 de septiembre de 1994; y, que la sociedad REMED PHARMA S.A. presentó demanda de nulidad en contra de dichas resoluciones que concedieron el registro del signo “PREVENTOR” (denominativo); se estima necesario hacer referencia a la identidad y la semejanza de un signo con una marca. La identidad y la semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares tanto entre sí como entre los productos o servicios que amparan, conforme lo establece el literal a) del artículo 83, materia de esta interpretación prejudicial. Este Tribunal, al respecto, ha señalado:

“La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de


diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.32

Ha enfatizado, además, en sus pronunciamientos este Órgano Jurisdiccional, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible. El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”.33 Es importante señalar que la comparación entre los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los

32 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, publicada en la G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA. 33 Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891 de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”.34 El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes han de determinarla con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad. Resulta, en todo caso, necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se presenta entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto, señala el profesor OTAMENDI que aquella es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra”.35 En consecuencia, pueden ser considerados confundibles signos, que, aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público

34 Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, del 5 de julio de 2004, marca: “EAU DE SOLEIL DE EBEL” (citando al proceso 18-IP-98, G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998, marca “US TOP)”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 35 OTAMENDI, Jorge, “DERECHO DE MARCAS”. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 2010. Pág. 171.


consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, la misma o similar idea; Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia; Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. 3.13 RIESGOS DE CONFUSIÓN: Directa e Indirecta. Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”.36 Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar 36 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”, publicada en la G.O.A.C. Nº 1124 de 4 de octubre de 2004. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate. El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.37 Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos.38 En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer

37 Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHI-LIS y diseño”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 38 Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.39 3.14 REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO MAR-CARIO. La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto. Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina de Breuer Moreno para realizar el cotejo entre marcas:

“Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.

Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos”.40

El Tribunal ha precisado en sus sentencias la utilidad y aplicación de los parámetros indicados, los cuales pueden 39 Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 40 BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, 1946, Pág. 351 y ss.


orientar a quien los aplica en la solución del caso concreto. Dichos criterios se han resumido en cuatro reglas básicas que se estiman de gran utilidad en el proceso de comparación entre signos distintivos, así:

b) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Esta primera regla es la que se ha considerado de mayor importancia, exige el cotejo en conjunto de la marca, criterio válido para la comparación de marcas de todo tipo o clase. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

c) Las marcas deben ser examinadas en forma

sucesiva y no simultánea. En la comparación marcaria debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada.

d) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en

el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto. Comoquiera que quien, en último término, puede ser objeto de la confusión es la persona que compra el producto o recibe el servicio, el juez o administrador, al momento de realizar el cotejo debe situarse frente a los productos designados por las marcas en conflicto como si fuera un consumidor o un usuario, para poder evaluar con el mayor acierto si se presentan entre ellas similitudes tan notorias que induzcan al error en la escogencia.


e) Deben tenerse en cuenta, así mismo, más las semejanzas que las diferencias que existan entre las marcas que se comparan. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos.

3.15. MARCAS QUE AMPARAN PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. Tomando en cuenta que se ha controvertido acerca del registro del signo “PREVENTOR” registrado para distinguir preservativos, entre otros productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza; el Tribunal estima adecuado referirse al tema: “Marcas farmacéuticas y su examen de registrabilidad”. En primer lugar, deviene necesario precisar que la comparación entre marcas destinadas a distinguir productos farmacéuticos impone un examen más riguroso, vista la repercusión del riesgo de confusión que podría suscitarse, en la salud y vida de los consumidores. Conforme a ello, el examen de registrabilidad debe ser imperiosamente más riguroso. El Tribunal se ha inclinado en estos casos:

“por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aún medicamentos de delicado uso,


son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno”.41

Así pues, el rigor del examen encuentra justificación en “las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales”. 42 El Tribunal ha indicado que:

“El interés de la ley en evitar todo error en el mercado no sólo se refiere al respeto que merece toda marca anterior que ha ganado con su esfuerzo un crédito, sino también defender a los posibles clientes, que en materia tan delicada y peligrosa como la farmacéutica pudiera acarrearles perjuicios una equivocación”, y que “al confrontar las marcas que distinguen productos farmacéuticos hay que atender al consumidor medio que solicita el correspondiente producto. De poco sirve que el expendedor de los productos sea personal especializado, si el consumidor incurre en error al solicitar el producto”.43

Es cierto que “(…) existen factores que contribuyen a evitar la confusión, tales como, la intervención de médicos a través del récipe que orienta la compra del producto y (…) la expedición de productos sin receta médica”, pero en ninguno de estos casos “puede descartarse en forma absoluta la posibilidad de algún tipo de error. Por lo tanto, conforme a lo anteriormente expuesto, este Tribunal considera acertada

41 Proceso 30-IP-2000, sentencia publicada en la G.O.A.C. Nº 578, del 27 de junio del 2000. Caso: “AMOXIFARMA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNDAD ANDINA. 42 Proceso 48-IP-2000. Sentencia publicada en la G.O.A.C. Nº 594, del 21 de agosto del 2000. Caso: “BROMTUSSIN”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 43 FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos; “Fundamentos de Derecho de Marcas”; Madrid, Editorial Montecorvo S.A., 1984, Págs. 265 y 266.


la posición doctrinaria de establecer el mayor grado de rigurosidad al momento de confrontar marcas farmacéuticas”. 44 Cabe agregar; sin embargo, que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido confeccionado con elementos de uso general, relativos a las propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, etc. El Tribunal ha manifestado que, en estos casos, “la distintividad debe buscarse en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía que logre mostrar el conjunto marcario”.45 3.16. NULIDAD DE UN REGISTRO MARCARIO: LA CAUSAL DE MALA FE. LA SOLICITUD DE UN SIGNO POR PARTE DEL REPRESENTANTE, DISTRIBUIDOR O USUARIO DEL TITULAR DE UNA MARCA REGISTRADA EN EL EXTRANJE-RO. Tomando en cuenta que la sociedad actora, en su escrito de demanda, argumentó que “(…) la sociedad REMED PHARMA, es titular en el exterior de la marca PREVENTOR, tal y como se demuestra con los certificados de registro que se aportan. Además, tal signo fue solicitado y registrado de mala fe en Colombia, toda vez que tanto LABORATORIOS GALEZ (solicitante y primer titular), como SERMA FARMACÉUTICA y, por último, TRIDEX FARMACÉUTICA (actual titular) fueron distribuidores y representantes de REMED PHARMA en Colombia para la distribución del producto o preservativo denominado PREVENTOR. En consecuencia, mí (sic) representada es la directamente afectada con el registro que de la marca PREVENTOR realizó su distribuidor en Colombia”, “El registro de la marca PREVENTOR se obtuvo de mala fe. El solicitante y el

44 Proceso 50-IP-2001. Sentencia publicada en la G.O.A.C. Nº 739, del 4 de diciembre del 2001. Caso: “ALLEGRA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 45 Proceso 78-IP-2003. Sentencia publicada en la G.O.A.C. Nº 997, del 13 de octubre del mismo año. Caso: “HEMAVET”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


actual titular de la marca nacional fueron distribuidores del titular del registro en el extranjero”, “(…) el distribuidor en Colombia de los productos identificados con la marca PREVENTOR provenientes o de origen empresarial de REMED, solicitó y registró a su nombre dicha marca para distinguir productos de las clases 5 y 10 de la Clasificación Internacional de Niza, a sabiendas de que la denominación PREVENTOR era de propiedad de la demandante, actuando evidentemente de mala fe, con el fin de obtener indebidos beneficios y perjudicar directamente a la sociedad actora”, el Tribunal estima adecuado referirse a este tema. Es pertinente advertir, en primer lugar, que la concesión de un registro marcario depende, en lo principal, de que la solicitud cumpla con los requisitos de validez previstos por la norma comunitaria y no incurra en las prohibiciones contempladas en la misma. La buena fe es un principio general de derecho, es el sustento de todo ordenamiento jurídico. Este Órgano Comunitario ha dicho, sobre la buena fe, que:

“El concepto de buena fe, junto con otros principios universales del derecho como el de la equidad, el abuso del derecho o el del enriquecimiento sin causa, constituye uno de lo pilares fundamentales del orden jurídico que como tal, debe regir no sólo las relaciones contractuales sino también cualquier actuación en la vida de relación de los sujetos de derecho. Se trata de un postulado que, en cuanto principio, es exigible a toda persona y no contempla excepciones en su aplicación. La buena fe es concebida como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro o de no defraudar la ley. Lo contrario de la actuación de buena fe es el obrar con mala fe, vale decir, por medio de procedimientos arteros, faltos de sinceridad o dolosamente concebidos y, sobre todo, con la intención de actuar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno.


En el régimen marcario andino el principio de la buena fe debe regir las actuaciones tanto de quienes solicitan el registro de las marcas como de quienes las impugnan o formulan observaciones a dicho registro”46.

En cuanto a la “mala fe”, este Tribunal en su jurisprudencia ha sostenido que “para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal”47. Asimismo, ha manifestado que “Se presume que todo comportamiento está conforme con los deberes que se desprenden del principio de la buena fe. Por ello, quien afirme inobservancia debe probarla, para con base en ello deducir las específicas consecuencias jurídicas dispuestas por el ordenamiento. Se presume además, que el comportamiento de una persona no se ha manifestado con la intención de causar daño, de violar una disposición normativa o de abstenerse de ejecutar un deber propio; en consecuencia, quien pretenda afirmar lo contrario debe probarlo”48. En el régimen marcario andino, la sanción de la mala fe por la vía de la declaración de nulidad del acto administrativo de registro se estableció con la Decisión 344, empero, el Tribunal ha expresado que aunque en la Decisión 313 no se consagró la mala fe como causal de nulidad del registro, la buena fe es un principio general del derecho y, por lo tanto, la mala fe en dicho ámbito normativo también sería causal de nulidad. El literal c) del artículo 113 de la Decisión 344 impide la subsistencia de un registro marcario que, no obstante su apariencia de legalidad, haya sido obtenido infringiendo elementales principios de comportamiento en

46 PROCESO 65-IP-2004. Marca “TAPA ROJA”. Sentencia de 30 de junio de 2004. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 47 Proceso 3-IP-99. Sentencia de 14 de mayo de 1999, marca "LELLI". TRIBUNAL DE JUSTI-CIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 48 Proceso 3-IP-99 (ya citado).


la vida comercial (numeral 1) o, que tienda a la desviación de la función o propósito del derecho subjetivo concretado en el registro de una marca (numeral 2°)49. De igual forma, el artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, actualmente en vigencia, contempla como causal de nulidad de un registro marcario la “mala fe”. Pues, en efecto, como lo ha señalado la jurisprudencia de este Tribunal, “la buena fe es un principio general de derecho que debe gobernar todas las actuaciones en el ámbito comunitario, de manera que el Juez Nacional al analizar el caso bajo estudio debe determinar si la actuación se surtió de buena fe o mala fe y en consecuencia establecer la nulidad del registro marcario.” (Proceso 109-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2007, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1581, de 4 de febrero de 2008). Conforme a lo anterior, si procede la sanción de la mala fe a través de la declaración de nulidad del acto administrativo por el cual se obtuvo el registro, a contrario sensu, se puede denegar un registro cuando éste se intente a través de esta conducta fraudulenta, propiciando una conducta leal y honesta por parte de quien solicita el registro del signo, en tanto que debe protegerse no sólo al titular de la marca registrada, sino al público en general, consumidor de los bienes y servicios. En consecuencia, es necesario que el solicitante de un registro marcario haya obrado de buena fe al momento de solicitar el registro. Lo contrario supone las siguientes consecuencias: - Desconocer el derecho de prelación obtenido por la

presentación de su solicitud de registro; - Denegar el registro; 49 ”Esta norma implícitamente pretende castigar a quien, abusando de la credibilidad y confianza del titular de la marca, la registra en cualquier otro País Miembro subrepticiamente, sin el cono-cimiento del titular en el extranjero, tipificándose así la figura de la competencia desleal”.


- Sancionar con la nulidad el registro obtenido. Ahora bien, de conformidad con el artículo 113 de la Decisión 344, “La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, cuando: (…) c) El registro se haya obtenido de mala fe. Se consideran casos de mala fe, entre otros, los siguientes: 1. Cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro a su nombre de esa marca u otra confundible con aquella, sin el consentimiento expreso del titular de la marca extranjera . (…)”. La sanción de nulidad del registro contemplada en el literal c), numeral 1) del artículo 113 considera como un caso de mala fe el hecho de que el solicitante sea o haya sido un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, y se solicite su registro sin el consentimiento expreso del titular de la misma. La actual Decisión 486 establece en el literal d) del artículo 136 que se denegará el registro de un signo cuando el solicitante sea o haya sido un representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el país miembro o en el extranjero. Y establece dicha causal como una de nulidad relativa. En otras palabras, de conformidad con la Decisión 486 actualmente en vigencia, es una causal de nulidad relativa el registro de un signo obtenido por quien es o haya sido, representante, distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular del signo protegido en el país miembro o en el extranjero, en tanto que se quiere precautelar el derecho del titular legítimo de la marca, de quien, aprovechándose de ser o haber sido su representante, distribuidor o su autorizado para ejercer acciones mercan-tiles con su marca, pretenda beneficiarse de ella, por el conocimiento que tenía del signo y de la relación comercial


con el titular. Asimismo, se pretende proteger al público consumidor, en el cual se podría generar el riesgo de confusión y de asociación. El juez consultante, al momento de resolver el proceso, deberá verificar si la conducta reprochada entra o no en el supuesto contemplado en el literal el literal c), numeral 1) del artículo 113, verificando, conforme obre en autos, si se trata de un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, entendiéndose por representante a la persona que promueve y concierta la venta de los productos de una empresa, a su nombre, es decir, debidamente autorizada por ésta; y por distribuidor al encargado de distribuir los productos producidos por ésta, es decir, a quien reparte un producto o un servicio a ciertos locales o personas a quienes deba comercializarse50. En cualquiera de los casos, se ha de justificar fehacientemente dichas calidades dentro del proceso interno. Asimismo, el juez consultante deberá revisar si dicha actuación, no obstante lo anterior, podría encajar en un acto de competencia desleal que, aunque la Decisión 344 no hace expresa referencia al mismo como lo hace la Decisión 486, éste se encuentra regulado desde el Acuerdo de Cartagena en el cual se desprende la protección de la sana o leal competencia. 3.17. DIFERENCIA QUE CONSAGRA LA DECI-SIÓN 486 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA ENTRE LA NULIDAD RELATIVA Y AB-SOLUTA; RELACIÓN CON LAS CAUSALES PRE-VISTAS EN LA DECISIÓN 344. NULIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. Tomando en cuenta que la sociedad TRIDEX FARMAC-ÉUTICA S.A. argumentó que “(…) como quiera que el registro 50 http://www.rae.es


de marca ‘PREVENTOR’, para distinguir productos de la Clase 5 fue concedido el 27 de septiembre de 1994, y para distinguir productos de la clase 10 fue también concedido el mismo 24 de septiembre de 1994, HAN TRANSCURRIDO MÁS DE DOCE (12) AÑOS DESDE LA FECHA DE CONCESIÓN, POR LO QUE LA PRESCRIPCIÓN DE LA PRESENTE AC-CIÓN DE NULIDAD SE PRODUJO HACE MÁS DE SIETE (7) AÑOS, SIENDO TOTALMENTE IMPERTI-NENTE SU PRESENTACIÓN POR ESTAR ABSOLU-TAMENTE PRESCRITA, FUERA DE TIEMPO”; el Tri-bunal considera pertinente precisar lo que sigue: El primer y el segundo párrafo del artículo 172 de la Decisión 486 introducen sustanciales modificaciones en relación con lo dispuesto por el artículo 113 de la Decisión 344, de acuerdo con el cuadro siguiente:

Artículo 113 de la Deci-sión 344

Inciso primero y segundo del artículo 172 de la Decisión 486

Clases de nulidad

Hace referencia a una sola clase de nulidad

Diferencia entre la nulidad absoluta y la nulidad relativa.

Sujeto legitimado para interponer la acción de nulidad

La parte interesada. De oficio por la autoridad nacional.

Para la nulidad absoluta y para la nulidad relativa, cualquier persona. De oficio por la autoridad nacional competente. Para la nulidad relativa el interesado.

Prescripción de la acción

No establece término de prescripción.

Para la nulidad absoluta no prescribe la acción. Para la nulidad relativa


prescribe en 5 años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.

Causales de nulidad

La norma señala tres causales: “a) El registro se haya concedi-do en contraven-ción de cualquie-ra de las dispo-siciones de la presente Deci-sión b) El registro se hubiere otorgado con base en datos o docu-mentos declara-dos como falsos o inexactos por la autoridad nacional compe-tente, contenidos en la solicitud y que sean esencia-les. c) El registro se haya concedido de mala fe”.

La norma distingue entre las causales para la nulidad absoluta y para la relativa, de la siguiente manera: Causales de nulidad absoluta: cuando el registro de una marca se hubiese concedido en contravención de los artículos 134 primer párrafo51, y 135 de la Decisión 486. Causales de nulidad relativa: cuando el registro se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe52.

51 Esta norma consagra los requisitos para el registro de marca: distintividad y suceptibilidad de representación gráfica, así como con el requisito de perceptibilidad implícito en la noción de marca. 52 Interpretación prejudicial de 26 de julio de 2006. PROCESO 235-IP-2005. Marca: “SENTIVA” (denominativa).


El artículo 113 de la Decisión 344 disciplina la potestad de la autoridad nacional competente para declarar la nulidad del registro de un signo como marca, así como las causales que dan lugar a dicha nulidad y la imprescriptibilidad de la acción correspondiente. En el caso de autos, se observa que el registro del signo “PREVENTOR” (denominativo), solicitado el 9 de mayo de 1994, fue concedido a través de las Resoluciones Nos. 39313 y 39314 de 27 de septiembre de 1994. Y la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho fue presentada en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. En este ámbito, el Tribunal ha manifestado que “Si, concedido el registro de la marca, se produce su impugnación, la norma sustancial destinada a juzgar sobre la validez o nulidad de dicho registro será la que fuere aplicable para la fecha de su concesión”, y que, “a los efectos de tal concesión, será aplicable, en tutela del principio de seguridad jurídica, la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro del signo” (Sentencia dictada en el Proceso N° 38-IP-2002, del 11 de septiembre de 2002, publicada en la G.O.A.C. N° 845, del 1º de octubre del mismo año, caso “PREPAC OIL, SISTEMA PREPAC y PREPAC”). El citado artículo 113 prevé las causales taxativas que sirven de fundamento a la nulidad del registro de un signo como marca. A saber: (i) que el registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones previstas en la Decisión 344; (ii) que se haya otorgado sobre la base de datos o documentos esenciales, citados en la solicitud, que previamente hubiesen sido declarados falsos o inexactos por la autoridad nacional competente; y (iii) que el registro se haya obtenido de mala fe, supuesto que se configurará cuando un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y obtenga el registro de ésta, o de otra confundible con ella, sin el


consentimiento expreso del titular de la marca registrada, o cuando la solicitud hubiese sido presentada, o el registro obtenido, por quien desarrolle, como actividad habitual, el registro de marcas para su comercialización. En este orden de ideas, el Tribunal ha sostenido que las prohibiciones del artículo 83 de la Decisión 344, buscan precautelar el interés y los derechos válidamente otorgados a favor de terceros, siendo, por tanto consecuente con ello que en el artículo 113 ibídem se disponga que la titularidad de la acción de nulidad de un registro se radique en “parte interesada”. En efecto, el inciso primero del artículo 83 comentado establece la irregistrabilidad de los signos que presenten algunos de los impedimentos que allí se enlistan cuando se den “en relación con derechos de terceros”. En cuanto al tema procesal, la Decisión 486 (artículo 172), amplía, con respecto al procedimiento que establecía la Decisión 344, entre otras cuestiones, la legitimación activa para su ejercicio, modificando la condición de interesado legítimo exigida para la interposición de la acción al establecer que “la autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135”. También, a diferencia de lo establecido en la Decisión 344, el artículo 172 de la Decisión 486, distingue entre nulidad absoluta y nulidad relativa, condicionando la declaración de la primera a la ocurrencia de las causales previstas en los artículos 134, primer párrafo, y 135 de la misma Decisión; y vinculando la segunda con los impedimentos de registro contemplados en el artículo 136 o cuando el registro se hubiere otorgado de mala fe. Para ambos casos, la norma hace referencia a “cualquier persona” como titular de la acción correspondiente pero las diferencia en cuanto al término para interponerlas, toda vez que la dirigida a obtener la


nulidad absoluta no tiene prescripción, en tanto que la encaminada a lograr la nulidad relativa prescribe a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro. Es de tomar en cuenta que la Decisión 344 no solamente no diferencia entre nulidad relativa y absoluta, sino que tampoco establece un término de prescripción de la acción. El propio artículo 113 prevé que las acciones de nulidad podrán solicitarse en cualquier momento. Sin embargo, uno de los cambios fundamentales que introdujo el artículo 172 de la Decisión 486, como se indicó, se centra en la distinción entre nulidad absoluta y nulidad relativa; dicha distinción se acompasa con la figura de la prescripción de la acción de nulidad de un registro de marca. Conforme a lo anterior y en relación con los actos administrativos que conceden o deniegan registros mar-carios, deviene necesario aclarar que son inaplicables las normas locales que establezcan términos de prescripción para las acciones de nulidad, ya que dicho asunto es regulado por la normativa comunitaria, de la manera que se ha indicado. Además de lo anterior, el operador jurídico nacional debe aplicar todo el régimen de la acción de nulidad previsto en la Decisión 344, de acuerdo al cuadro presentado. Sobre el tema el Tribunal ha dicho lo siguiente:

“En lo que concierne al procedimiento de nulidad, la norma aplicable, además de las disposiciones previstas en el régimen común, será la legislación interna de cada País Miembro. En todo caso, el procedimiento citado deberá incluir, en tutela del derecho a la defensa y al debido proceso, la audiencia a que se refiere el artículo 113 de la Decisión, así como observar la disciplina comunitaria relativa a las causales de nulidad, la legitimación para obrar y la imprescriptibilidad de la acción.”


Asimismo, deviene necesario hacer algunas precisiones respecto de la “ilegitimidad del acto administrativo”, “nulidad del acto administrativo”, “nulidad de un registro marcario”, “prescripción de la acción”. En estricto sentido, los actos administrativos son declaraciones unilaterales de voluntad expedidos por las autoridades públicas que tienen competencia al efecto y que producen efectos jurídicos individuales en forma directa. La validez del acto administrativo supone que éste sea expedido por autoridad competente y previo el cumplimiento del trámite pertinente, es decir, que no impida el derecho de audiencia y defensa del particular. La legitimidad opera cuando el acto no es conforme a los hechos y a las normas; y, la eficacia de los actos administrativos ocurre cuando éstos han sido notificados, y, en consecuencia, produce efectos jurídicos. Los actos administrativos gozan de las presunciones de legitimidad y ejecutoriedad, mientras no se presenten reclamaciones y recursos administrativos o mediante acciones de impugnación ante los jueces competentes. Sin embargo, cuando la norma comunitaria utiliza el término “acción de nulidad”, “nulidad de un registro de marca”, el Tribunal ha observado que con dicho término “se está refiriendo a cualquier acción judicial que tenga por finalidad anular o declarar la ilegalidad de los actos administrativos que conceden o deniegan el registro marcario; por lo tanto, es muy común que en derecho interno se le dé otras denominaciones, de conformidad con su régimen contencioso administrativo; se pueden llamar: recurso de anulación, acción subjetiva o de plena jurisdicción, acción de nulidad y restablecimiento del derecho, o simplemente acción contenciosa. Lo importante en este asunto, es que el procedimiento general que se aplica a dichas acciones es el establecido por las normas contencioso


administrativas de cada País Miembro, respetando eso sí, los parámetros regulados por la normativa comunitaria”53. Lo anterior convierte a las acciones interpuestas en “acciones especiales de nulidad”, por los siguientes motivos:

1. El procedimiento en general, lo que incluye la denominación de la acción, es regulado por la normativa interna.

2. Asuntos procesales específicos, como la prescripción de la

acción y la legitimación activa, son regulados por la normativa comunitaria y, en consecuencia, la normativa interna en estos aspectos es inaplicable.

3. La normativa sustancial aplicable, por lo general, es la

comunitaria andina.

4. De conformidad con lo dos puntos anteriores, el juez o la autoridad administrativa competente, al enfrentarse a una acción cuya finalidad sea anular el acto administrativo que concede o deniega el registro marcario, independiente de su denominación, deberá dar el trámite procesal correspondiente a una “acción especial”, soportada, por un lado, en las normas procesales del derecho interno y, por otro, en las normas procesales y sustanciales comunitarias andinas54.

El Tribunal también ha expresado que “La Autoridad Nacional Competente para conocer de esta acción no está limitada a la rama judicial, ya que dicha función jurisdiccional podría ser atribuida a una autoridad administrativa, si así lo dispone la legislación interna

53 Interpretación prejudicial de 1 de abril de 2009. PROCESO 10-IP-2009. Marca: “PENTAMIX” (denominativa). 54 Interpretación prejudicial de 1 de abril de 2009. PROCESO 10-IP-2009. Marca: “PENTAMIX” (denominativa).


de los Países Miembros”55. Esto se encuentra en concordancia con el último párrafo de la Disposición Final Única de la Decisión 344, que establece:

“(….) entiéndase como Autoridad Nacional Competente, al órgano designado al efecto por la legislación nacional sobre la materia.”

Finalmente, sobre el procedimiento de la acción de nulidad y su prescripción, el Tribunal ha precisado lo siguiente:

"El artículo 113 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena en concordancia con la disposición final Única del mismo ordenamiento, se refiere a la nulidad judicial de los registros marcarios obtenidos con violación de la ley. La acción que con tales normas se regula difiere de las actuaciones de carácter administrativo contempladas en el artículo 108 y siguientes de la misma Decisión. Estas últimas materializan un trámite de cancelación del registro que se decreta exclusivamente por una autoridad administrativa, la “Oficina Nacional Competente” y tiene establecidas dos causales: la falta de uso y la similitud o identidad con una marca que hubiese sido notoriamente conocida al momento de solicitarse el registro de la que es objeto de cancelación.

"La anulación de un registro es, en cambio, un trámite netamente jurisdiccional, aunque su desarrollo y ejecución puede ser atribuido, según se disponga en cada uno de los ordenamientos internos, bien al aparato judicial o bien a funcionarios de la administración. Cuando esto último sucede, se dice que la administración actúa en función jurisdiccional. "La acción de nulidad, o recurso de anulación, como también suele llamarse, se encuentra consagrada en el artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con las siguientes características:

55 Interpretación prejudicial de 1 de abril de 2009. PROCESO 10-IP-2009. Marca: “PENTAMIX” (denominativa).


• "Su interposición no está sujeta o condicionada a plazo alguno, tratándose de una acción imprescriptible.

• "Puede ser decretada de oficio o a petición de parte, evento éste

en el que el solicitante debe acreditar interés.

• "El trámite deberá cumplirse con arreglo a la legislación procesal interna pero en todo caso, asegurándose la previa audiencia de las partes interesadas.

• "La competencia para el conocimiento de estas acciones se

defiere a lo que disponga el ordenamiento jurídico interno, el cual, de conformidad con lo establecido en la Disposición Final Única, puede atribuirlo a una autoridad judicial o a una administrativa cuando defina el significado de “Autoridad Nacional Competente”; debiéndose destacar que si se atribuye a un organismo de carácter administrativo, de todas formas, dicha atribución deberá mantener su calidad de jurisdiccional.

• "El artículo 113 comentado, por último, consagra cuatro

causales taxativas y de estricta legalidad, para que, con base en ellas y sólo en ellas, se adelante la acción de nulidad de un registro marcario”

(…)

"(...) Sobre la competencia y el procedimiento.

Íntimamente relacionados entre sí se encuentran los temas referentes a la competencia para el trámite de las acciones de nulidad y el procedimiento que debe seguirse por la autoridad nacional correspondiente. En cuanto a lo primero, el artículo 113 define, en concordancia con la Disposición Final Única, que la competencia debe radicarse en la autoridad nacional que sea designada por la legislación interna, pudiéndose establecer que ella quede en cabeza de una autoridad administrativa o de una judicial pero, en cualquier caso, sin


perder de vista que se trata de una actuación jurisdiccional. En cuanto a lo segundo, del artículo 144 se desprende que el procedimiento a seguir será el que se disponga internamente, sin afectar claro está, la aplicación prioritaria que deben tener los elementos fundamentales de esta acción, señalados básicamente en el artículo 113 y a los cuales se hizo referencia en esta sentencia. (...)

"En referencia al procedimiento que debe ser aplicado por las autoridades nacionales para el trámite de las acciones de nulidad relativas a asuntos marcarios, El Tribunal ha expresado, tomando en cuenta lo dispuesto por el artículo 144 de la Decisión 344, en el sentido de que los asuntos sobre propiedad industrial no comprendidos o no regulados en ella, se cumplirán con arreglo a lo que determine la respectiva legislación nacional, que son tales procedimientos los que deberán aplicarse. Ello en consideración a que, salvo los precisos temas sobre causales de nulidad, imprescriptibilidad de la acción, legitimación activa y audiencia de las partes, que se regulan en el artículo 113 de la norma comunitaria ( la que, por supuesto, se aplica de preferencia), los demás deberán ser regulados y aplicados con arreglo a la ley nacional”.

(...) "Lo anterior, de otra parte, condiciona el procedimiento a seguir en la medida en que otros aspectos del mismo, tales como presupuestos procesales, contenido y formato específicos de la demanda, trámites, etc., deben ser desarrollados con arreglo a la legislación interna.”56.

56 PROCESO 11-IP-1999. Interpretación prejudicial de 19 de mayo de 1999, publicada en la GOAC No. 466 de 6 de agosto de 1999. Marca: “LELLI”.


Esta posición ha sido reiterada en la Interpretación Prejudicial del 25 de octubre de 2000, expedida en el marco del proceso 68-IP-2000. 3.18. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD. DEBIDA MOTIVACIÓN. AUTONOMÍA DE LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE PARA TOMAR SUS DECISIONES. Examen de registrabilidad y debida motivación. Tomando en cuenta que no se presentaron observaciones a la solicitud de registro y, que la Oficina Nacional Competente, en cualquier caso, tiene la obligación de realizar el examen de registrabilidad, aún de oficio; el Tribunal estima adecuado referirse a los temas “examen de registrabilidad y debida motivación”. El examen de registrabilidad que, en apego a lo dispuesto en el artículo 96 de la misma Decisión, debe practicar la oficina correspondiente, comprende el análisis de todas las exigencias que aquella impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo, desde luego, de los requisitos fijados por el artículo 81 y, tomando en consideración las prohibiciones determinadas por los artículos 82 y 83 de la Decisión en estudio. La facultad conferida a la Oficina Nacional Competente para realizar el examen sobre registrabilidad del signo constituye una obligación que precede al otorgamiento del registro marcario. La existencia de observaciones compromete aún más al funcionario respecto de la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es el de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros marcarios.


Este Tribunal ha señalado al respecto que:

“La disposición del artículo 96 impone la obligación a la oficina nacional competente de realizar el examen de registrabilidad de una solicitud marcaria, examen que debe proceder tanto en los casos en que se han presentado observaciones como en aquellos en los que ellas no existan. La inexistencia de observaciones, por lo tanto, no exime al administrador, de la exigencia de proceder al examen de registrabilidad, y con este fundamento a otorgar o denegar el registro de la marca, resolución debidamente motivada que será comunicada al interesado”.57

Será entonces dicha Dependencia la que, en definitiva, decida sobre las observaciones formuladas y, desde luego, respecto de la concesión o de la denegación del registro solicitado; el acto de concesión o de denegación del registro debe estar respaldado en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que le sirvieron de base para tomar su decisión. El funcionario debe aplicar las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han establecido con esa finalidad. La aplicación que de éstas se realice en el examen comparativo dependerá, en cada caso, de las circunstancias y hechos que rodeen a las marcas en conflicto. Asimismo, en anteriores providencias el Tribunal ha establecido ciertas características que si bien hacen referencia a la Decisión 486, son perfectamente aplicables al examen de registrabilidad en el ámbito de la Decisión 344. Sobre el tema se ha manifestado:

57 Proceso 22-IP-96, sentencia de 12 de marzo de 1997, publicada en la G.O.A.C. Nº 265 de 16 de mayo de 1997. Marca: “EXPOMUJER”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


“El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales58 ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos determinó con toda claridad cuáles son las características de dicho examen:

El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. 10. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina

Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma.

11. En consecuencia con lo anterior y en relación con

marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”. (Proceso 180-IP-2006. Marca: “BROCHA MONA” (mixta). Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006,

58 Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, dentro del proceso 40-IP-2004; Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviem-bre de 2005, dentro del proceso 167-IP-2005.


publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1476, de 16 de marzo de 2007).

Otra característica es la Autonomía de la Oficina

Nacional Competente para tomar sus decisiones tanto en relación con las decisiones expedidas por la propia Oficina como en relación a otras Oficinas de Registro Marcario. En el siguiente acápite se hará referencia a esta característica del examen de registrabilidad.

Debida motivación. Parte del artículo 95 de la Decisión 344 señala que: “Vencido el plazo en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca”. Esta resolución tiene que ser, necesariamente, motivada en debida forma y, además, debe expresar, en su pronunciamiento, los fundamentos en los que se basa para emitirlos. Acerca de los actos administrativos referentes a la concesión o a la denegación de registros marcarios, este Tribunal ha manifestado:

“(...) requieren de motivación para su validez; pero si, además, la obligación de motivar viene impuesta legalmente -en el presente caso por la misma norma comunitaria, de prevalente aplicación- debe entonces formar parte de aquél y, además, como lo ha expresado la jurisprudencia de este Tribunal Andino, podría quedar afectada de nulidad absoluta la resolución que los contenga si por inmotivación lesiona el derecho de defensa de los administrados”. 59

59 Proceso 35-IP-98, sentencia de 30 de octubre de 1998, publicada en la G.O.A.C. Nº 422, de 30 de marzo de 1999. Marca: “GLEN SIMON”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


En consecuencia, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro marcario, es decir la Oficina Nacional no puede mantener en secreto dicho proceso y, en consecuencia, la resolución que concede el registro marcario, que en definitiva es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho examen y, por lo tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es el de la motivación de los actos. Autonomía de la Oficina Nacional Competente para tomar sus decisiones. Tomando en cuenta que se presentaron resoluciones y registros de la marca “PREVENTOR” (denominativa) en diversos países; el Tribunal estima adecuado referirse al tema de la Autonomía de la Oficina Nacional Competente para tomar sus decisiones en relación a anteriores decisiones formuladas. Sobre el tema se transcribe lo expresado por este Tribunal dentro del proceso 110-IP-2008, marca “LAN ECUADOR” (denominativa), sentencia de 12 de noviembre de 2008, publicada en la G.O.A.C. Nº 1676 de 5 de diciembre de 2008:

“El sistema de registro marcario que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capítulo V de la Decisión 344 regula el procedimiento de registro marcario, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad.


Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones”.

Sobre el primer tema, el Tribunal ha señalado:

“Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho marcario comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas. En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro Marcario significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro marcario en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro marcario en los otros Países. O bien, si el registro marcario ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007. Marca: “MONARC-M”. Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1553, de 15 de octubre de 2007).

Un aspecto de especial importancia en relación a este tema constituye el hecho que el principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo a su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere


más adecuada en relación al caso puesto a su conocimiento. En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado. Sobre el segundo tema, la norma comunitaria estableció como atribución de las Oficinas Nacionales de Registro Marcario la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas observaciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado. Asimismo, es pertinente agregar que este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones expedidas por otras Oficinas de Registro Marcario, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares. Esta atribución no quiere decir que la oficina de registro marcario no tenga límites en su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro marcario tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.


3.19. ANÁLISIS DE CAUSALES QUE HUBIESEN DEJADO DE EXISTIR AL MOMENTO DE REALIZAR UN EXAMEN DE REGISTRABILIDAD. Tomando en cuenta que el 21 de abril de 2004, REMED PHARMA S.A. presentó acción de cancelación en contra de los registros de las marcas “PREVENTOR” en las clases 5 y 10 de la Clasificación Internacional de Niza a nombre de TRIDEX FARMACÉUTICA S.A. REMED PHARMA S.A. obtuvo la cancelación de la marca “PREVENTOR” en la clase 5. TRIDEX FARMACÉUTICA S.A. presentó los recursos de ley, los cuales están pendientes de resolver; el Tribunal estima adecuado hacer referencia dicho tema. Es pertinente advertir que si bien la solicitud de registro del signo “PREVENTOR” (denominativo) se presentó en vigencia de la Decisión 344 y, en consecuencia, la normativa sustancial contenida en dicha Decisión es la aplicable al caso en cuestión, el Juez Consultante, al resolver el asunto sometido a su consideración, deberá atender que no obstante la ausencia u omisión de requisitos de validez del registro del signo está prevista como causal de nulidad del mismo, y las causales por las cuales se puede solicitar la nulidad del registro serán entonces las consagradas en la norma vigente al momento de la solicitud del registro, no es menos cierto que al expedir el fallo correspondiente se deba atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, bien por razón de no haber sido incluida como causal de nulidad en la nueva norma, o bien por cualquier otro acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la ilegitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho, ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho similar.


Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA CONCLUYE: PRIMERO: En materia de propiedad industrial, las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino, que regulan los requisitos de validez de un signo, que se encontraren vigentes al momento de la presentación de la solicitud de registro son las aplicables en el período de transición de la normatividad andina. Si la norma sustancial o material vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro del signo. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. La solicitud relativa al registro del signo “PREVENTOR” (denominativo), fue presentada el 9 de mayo de 1994, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en consecuencia, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen. SEGUNDO: Un signo puede ser registrado como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si el


signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra compren-dido en ninguna de las causales de irregistrabilidad deter-minadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. TERCERO: No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 83 literal a), sean idénticos o similares a otros ya solicitados o registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. Basta que exista riesgo de confusión para proceder a la irregistrabilidad del signo solicitado. CUARTO: El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos enunciadas en la presente interpretación prejudicial. QUINTO: El examen de registrabilidad de marcas farmacéuticas debe ser riguroso, a fin de evitar que los consumidores incurran en confusión entre diferentes productos, por la similitud existente entre las marcas que los designan, teniendo presente que, de generarse error, éste podría tener consecuencias graves y hasta fatales en la salud de las personas, por esta razón se recomienda al examinador aplicar un criterio riguroso. SEXTO: La buena fe es un principio general de derecho que debe gobernar todas las actuaciones. Si procede la sanción de la mala fe a través de la declaración de nulidad del acto administrativo por el cual se obtuvo el registro, a contrario sensu, se puede denegar un registro cuando éste se intente a través de esta conducta fraudulenta.


Para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal. La mala fe debe ser probada por quien alega que ésta existió. Para que una marca registrada llegue a consolidarse, es necesario que su titular haya obrado de buena fe al momento de proceder a solicitar su registro. Al respecto, cabe precisar que si bien los signos confrontados pudieran resultar idénticos o semejantes, ello por sí solo no constituye un acto de mala fe, toda vez que no basta con que dos signos sean idénticos o confundibles para que se configure una conducta desleal, antes bien, hace falta que, además, se transgreda uno de los deberes de la leal competencia comercial. SÉPTIMO: La sanción de nulidad del registro contemplada en el literal c), numeral 1) del artículo 113 considera como un caso de mala fe el hecho de que el solicitante sea o haya sido un representante, distribuidor o usuario del titular de una marca registrada en el extranjero, y se solicite su registro sin el consentimiento expreso del titular de la misma. OCTAVO: El juez o la autoridad administrativa competente, al enfrentarse a una acción cuya finalidad sea anular el acto administrativo que concede o deniega el registro marcario, independiente de su denominación, deberá dar el trámite procesal correspondiente a una “acción especial”, soportada, por un lado, en las normas procesales del derecho interno y, por otro, en las normas procesales y sustanciales comunitarias andinas. En consecuencia, y en relación con los actos administrativos que conceden o deniegan registros marcarios, son inapli-


cables las normas locales que establezcan términos de prescripción para las acciones de nulidad, ya que dicho asunto es regulado por la normativa comunitaria sobre la materia. La prescripción de la acción de nulidad relativa consagrada en el párrafo segundo del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina es aplicable en relación con los registros marcarios solicitados en vigencia de la mencionada Decisión. Sin embargo, conforme a la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, la prescripción de la acción de nulidad relativa también será aplicable a los registros marcarios concedidos al amparo de una normativa anterior pero que sean renovados en vigencia de la Decisión 486. Este criterio también se aplica a los registros marcarios otorgados al amparo de normas anteriores, caso en el cual el término de prescripción igualmente debe contarse desde la entrada en vigencia de la Decisión 486, en tanto que esta Decisión, al establecer término de prescripción para el ejercicio de la acción de nulidad relativa, tuvo en cuenta que los derechos adquiridos por el titular del registro marcario no pueden estar sujetos de manera intemporal a la posibilidad de ser demandados por causales de nulidad que la nueva normativa califica como relativas, relacionadas con los derechos de otros titulares de marcas. NOVENO: El examen de registrabilidad del signo solicitado para registro comprenderá el análisis de todas las exigencias establecidas por la Decisión 344. Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no hayan sido presentadas observaciones a la solicitud. El pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, que resuelva las observaciones en el caso de haberlas, y determine la


concesión o la denegación del registro de un signo, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que deberá ser notificada al peticionario. Asimismo, el examen de registrabilidad realizado por las oficinas de registro marcario tiene las siguientes carac-terísticas:

• Debe ser de oficio. • Es integral. • Se debe plasmar en una resolución debidamente

motivada. • Es autónomo.

DÉCIMO: El sistema de registro marcario que adoptó la Comunidad Andina se encuentra basado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Nacionales Competentes en cada País Miembro. Actividad que, aunque generalmente se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia. Esta autonomía de la Oficina Nacional Competente para tomar sus decisiones se manifiesta tanto en relación con decisiones provenientes de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como con sus propias decisiones. DÉCIMO PRIMERO: La ausencia u omisión de requisitos de validez del registro del signo está prevista como causal de nulidad del mismo; las causales por las cuales se puede solicitar la nulidad del registro serán entonces las consagradas en la norma vigente al momento de la solicitud del registro, sin embargo no es menos cierto que al expedir el fallo correspondiente se deba atender lo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y examinar si la causal alegada es o no aplicable, bien por razón de no


haber sido incluida como causal de nulidad en la nueva norma, o bien por cualquier otro acontecimiento que la haya hecho desaparecer del mundo jurídico la legitimación, por ejemplo, en relación con las causales de nulidad relativa, si la marca del tercero que alega su derecho, ha sido cancelada o se ha procedido a su caducidad, nulidad, o renuncia de los derechos o, por cualquier hecho similar. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 2006-00224 deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. José Vicente Troya Jaramillo PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO


TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Gustavo García Brito SECRETARIO

MARCA

Irregistrabilidad de signos por identidad y similitud. Riesgo de confusión y/o asociación. Las reglas para el

cotejo de signos distintivos. PROCESO 153-IP-2011 Interpretación Prejudicial de los artículos 134 literal a), 135 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera de la República de Colombia. Actor: Papeles Nacionales S.A. Marca: “UPM FINESSE” (denominativa). Proceso Interno N° 2007-00306 Proceso 041-IP-2012, Interpretación prejudicial de los artículos 134 literal a), y 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; Marca: “NUTY”; 20/06/2012; GOAC Nº 2106 de 12 de octubre de 2012. Proceso 01-IP-2012, Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literales a) y d) de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina; Marca: “FAMILIA CONFORT DOBLE ROLLO”; 23/08/2012; GOAC Nº 2122 de 27 de noviembre de 2012. Proceso 91-IP-2012, Interpretación prejudicial de los artículos 81,82 literal a), y 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina; Marca: “DORMILAN”; 03/10/2012; GOAC Nº 2148 de 7 de febrero de 2013. Proceso 076-IP-2012, Interpretación prejudicial de los artículos 134 literales a) y b), 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina;


Marca: FUP FUNDACIÓN UNIVERSITARIA PANAME-RICANA; 17/10/2012; GOAC Nº 2152 de 21 de febrero de 2013. Proceso 136-IP-2012, Interpretación prejudicial d los artículos 134 literales a) y b), 190 y 191 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; Marca: “PETROCOM S.A. PETROCOMERCIALIZADORA”; 03/12/2012; GOAC Nº 2168 de 18 de marzo de 2013. Proceso 129-IP-2011, Interpretación prejudicial de los Artículos 134 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; Marca mixta: FINO´S; 19/01/2012; GOAC Nº 2036 de 2 de abril de 2012 Proceso 116-IP-2011, Interpretación prejudicial de los artículos 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; Marca mixta: “ISANA línea del cuidado de pies”, e “ISANA Talco para pies”; 19/01/2012; GOAC Nº 2036 de 2 de abril de 2012. Proceso 113-IP-2011, Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina; Marca mixta: T-GLOBAL TELECOM; 19/01/2012; GOAC Nº 2036 de 2 de abril de 2012. Proceso 140-IP-2011, Interpretación prejudicial de los artículos 134 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; Marca mixta: “COLUMBUS”; 19/01/2012; GOAC Nº 2039 de 9 de abril de 2012. Proceso 135-IP-2011, Interpretación prejudicial de los artículos 134 literales a) y b), 135 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad andina;


Marca mixta: “SUPERFONDOS”; 02/02/2012; GOAC Nº 2043 de 18 de abril de 2012. Proceso 168-IP-2011, Interpretación prejudicial de los artículos 134 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; Marca mixta: “FLUPIS”; 08/02/2012; GOAC Nº 2045 de 25 de abril de 2012. Proceso 128-IP-2011, Interpretación prejudicial de los artículos 123, 134 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; Marca mixta: “VICTORIA”; 08/02/2012 GOAC Nº 2043 de 18 de abril de 2012. Proceso 165-IP-2011, Interpretación prejudicial de los artículos 134 literales a) y b), 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; Marca mixta: “TREASURE ISLAND”; 08/02/2012; GOAC Nº 2045 de 25 de abril de 2012. Proceso 157-IP-2011, Interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; Marca mixta: “CRISTY”; 08/02/2012; GOAC Nº 2045 de 25 de abril de 2012 Proceso 154-IP-2011, Interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; Marca mixta: ““OPIN MARKETING LTDA.;”08/02/2012; GOAC Nº 2045 de 25 de abril de 2012. Proceso 133-IP-2011, Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal a) y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina; Marca mixta:


“NUTRICER”; 14/03/2012; GOAC Nº 2061 de 12 de junio de 2012. Proceso 177-IP-2011, Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; Marca mixta: “TONY”; 14/03/2012; GOAC Nº 2054 de 24 de mayo de 2012. 2 Proceso 06-IP-2012, Interpretación prejudicial de los artículos 134 literales a) y b). 135 literal b), y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; Marca mixta: “BIOCAT”; 14/03/2012; GOAC Nº 2056 de 29 de mayo de 2012. Proceso 02-IP-2012, Interpretación prejudicial de los artículos 134 literal a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; Marca mixta: “MRS MURANO RACING STAR”; 14/03/2012; GOAC Nº 2056 de 29 de mayo de 2012 Proceso 190-IP-2011, Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; Marca mixta: “REALTOR”; 14/03/2012; GOAC Nº 2054 de 24 de mayo de 2012 Proceso 009-IP-2012, Interpretación prejudicial de los artículos 134 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; Marca mixta: “BELLINI”; 21/03/2012; GOAC Nº 2056 de 29 de mayo de 2012 Proceso 163-IP-2011, Interpretación prejudicial de los artículos 134 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; Marca mixta: “BELLINI”; 11/04/2012; GOAC Nº 2065 de 20 de junio de2012.


Proceso 14-IP-2012, Interpretación prejudicial de los artículos 134 literales a) y b), y 136 literal a), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; Marca mixta: “DATARIESGO”; 18/04/2012; GOAC Nº 2066 de 28 de junio de 2012. Proceso 21-IP-2012, Interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literales a), d) y e), 84 y 96 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andin; Marca mixta: “FISCHER Y DISEÑO; 18/04/2012; GOAC Nº 2066 de 28 de junio de 2012. Proceso 30-IP-2012, Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; Marca mixta: “CALIFORNIA PANADERÍA Y PASTELERÍA”; 10/05/2012; GOAC Nº 2085 de 24 de agosto de 2012 Proceso 185-IP-2011, Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; Marca mixta: “KILOL”; 10/05/2012; GOAC Nº 2084 de 20 de agosto de 2012. Proceso 33-IP-2012, Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; Marca mixta: “TIGRE TONY”; 01/06/2012; GOAC Nº 2089 de 7 de septiembre de 2012. Proceso 018-IP-2012, Interpretación prejudicial de los artículos 134 literales a) y b), 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; Marca mixta: “ALDO”; 01/06/2012; GOAC Nº 2089 de 7 de septiembre de 2012. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 14 días del mes de marzo del año dos mil doce, procede a resolver


la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera de la República de Colombia VISTOS El Oficio Nº 1777, de 27 de julio de 2011, recibido el 04 de octubre de 2011, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera de la República de Colombia, solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno Nº 2007-00306. Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que, su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 19 de enero de 2012. 1. ANTECEDENTES El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1.1. Partes en el proceso interno Demandante: Papeles Nacionales S.A. Demandado: La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), de la República de Colombia. Tercero interesado: UPM-KYMMENE CORPORATION.


1.2. Determinación de los hechos relevantes: La sociedad UPM-KYMMENE CORPORATION solicitó el 18 de noviembre de 2004 el registro del signo “UPM FINESSE” (denominativo) en la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza. El extracto de la solicitud de registro fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 548, de 28 de enero de 2005. La sociedad demandante PAPELES NACIONALES S.A. presentó oposición contra dicha solicitud de registro con base en su marca registrada “FINEX” (denominativa) en la misma Clase 16. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, al estudiar la solicitud, concedió el registro solicitado y declaró infundada la oposición interpuesta por la actora mediante Resolución Nº 15702, de 30 de junio de 2005. Contra la anterior Resolución, la sociedad demandante interpuso recurso de reposición y apelación, siendo resuelto el de reposición mediante Resolución Nº 03939, de 22 de febrero de 2007 en el sentido de confirmar la decisión recurrida. Mediante Resolución Nº 07856, de 23 de marzo de 2007, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, al resolver el recurso de apelación, confirmó la decisión recurrida. La sociedad PAPELES NACIONALES S.A. presentó demanda por medio de apoderado el 21 de agosto de 2007. La Sección Primera del Consejo de Estado admitió la demanda mediante auto calendado el 26 de noviembre de 2007, en el cual ordena se notifique a la entidad demandada


Superintendencia de Industria y Comercio y a la tercera interesada UPM KYMMENE CORPORATION. 1.3. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda. Conforme se desprende del informe presentado por el Juez Consultante, la demandante (PAPELES NACIONALES S.A.) fundamenta su petición con los siguientes argumentos: - Que las resoluciones expedidas por la Superintendencia

de Industria y Comercio desconocen el contenido de los artículos 134 y 135 literales a) y b) de la Decisión 486, en cuanto que, para que un signo sea registrable debe cumplir con los requisitos de perceptibilidad, distintividad y representación gráfica.

- Que el signo solicitado “UPM FINESSE” (denominativo) no cumple con el requisito de distintividad extrínseca, entendida como la aptitud del signo para ser registrado en virtud de no existir otro idéntico o similar anteriormente solicitado a registro o registrado, a favor de un tercero para distinguir productos idénticos o similares.

- Expuso que “UPM FINESSE” (denominativo) es confundible con la marca “FINEX” (denominativa) de la sociedad PAPELES NACIONALES S.A., debido a que el elemento predominante que determina la confundibilidad de las marcas son las expresiones “FINESSE” y “FINEX”, que se destacan en las marcas en conflicto, lo que hace que la marca registrada a favor de KYMMENE CORPORATION, carezca de la distintividad extrínseca que exige la ley.

- Manifestó que se viola el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, porque aunque “UPM FINESSE” (denominativa) y “FINEX” (denominativa) no son idénticas, no significa que no sean confundibles ya que


las expresiones que destacan estos signos, tienen una fonética y ortografía similar.

- Ambos signos confrontados distinguen los mismos productos de papel de la Clase 16, además que el elemento UPM dentro del signo solicitado no contribuye a minimizar el riesgo de confusión en el público consumidor.

1.4. Contestación de la demanda Conforme se desprende del informe presentado por el Juez Consultante, la Superintendencia de Industria y Comercio contestó la demanda defendiendo la legalidad de las resoluciones impugnadas con base en los siguientes argumentos: - Adujo que actuó al amparo de la Decisión 486, por

cuanto conforme al artículo 136 literal a), los elementos que integran las marcas en debate no presentan similitudes gráficas, ortográficas, fonéticas y conceptuales que las hagan confundibles entre sí.

- Consideró que carecen de sustento legal los argumentos de la demandante, porque con la expedición de los actos administrativos acusados no se incurrió en violación de los artículos 134, 136 literal a) y 278 de la Decisión 486.

- Concluyó que no existe ningún impedimento legal ni causal de irregistrabilidad señalado en la Decisión mencionada que afectara la concesión de registro.

1.5. Fundamentos del tercero interesado. - La sociedad UPM KYMMENE CORPORATION,

tercera interesada, expresó lo siguiente: - La demandante no demuestra la supuesta violación de

los artículos 134 y 135 literales a) y b) de la Decisión 486.


- Indicó que la expresión “UPM FINESSE” cumple con los requisitos de perceptibilidad, representación gráfica y distintividad expresados en la jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia y del Consejo de Estado.

- Mencionó que al cotejar los signos “UPM FINESSE” y “FINEX” se demuestra que éstos son diferentes, por lo cual no se viola el artículo 136 literal a) de la Decisión 486.

CONSIDERANDO: Que, este Tribunal es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso interno; Que, la solicitud de interpretación prejudicial se encuentra conforme con las prescripciones contenidas en los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; Que, el Juez Consultante solicita la interpretación prejudicial de los artículos 134, 135 literales a) y b), y 136 literal a) de la Decisión 486. Se procederá a dicha interpretación, sin embargo, en relación con el artículo 134, sólo se interpretará el literal a), por ser el pertinente para el caso de autos. El texto de las normas objeto de la presente interpretación prejudicial se transcribe a continuación:

DECISÓN 486

(…)


Artículo 134.-

“A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras;” (…)

Artículo 135.-

“No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) carezcan de distintividad;” (…)

Artículo 136.-

“No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;”


1. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS. La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios. En relación con los requisitos para el registro de un signo como marca, en reiterada jurisprudencia este Tribunal ha establecido que:

“Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.”60

Es importante advertir que el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos establecidos en el artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad, de representación gráfica o de perceptibilidad. Ahora bien, conforme se desprende del propio término, el requisito de “perceptibilidad” apunta a que el signo pueda ser captado por alguno o algunos de los sentidos61.

60 Proceso 133-IP-2006, Marca: “TRANSPACK”, G.O.A.C N° 1451, de 09 de enero de 2007; Proceso 128-IP-2006, Marca: “USA GOLD”, G.O.A.C. N° 1421, de 03 de noviembre de 2006, entre otros. 61 Proceso 132-IP-2004, Marca: “DIADICON”, G.O.A.C Nº 1146, de 1 de diciembre de 2004.


El requisito de “susceptibilidad de representación gráfica” implica que el signo a registrarse como marca pueda ser descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras, etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe. Esta característica es importante para la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales, que abre el periodo de oposición por parte de terceros que se consideren afectados por el pedido. El requisito de “distintividad” es la capacidad que debe tener el signo para distinguir un producto o servicio de otros. El carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes o servicios que desea adquirir, y permite también al titular de la marca diferenciar sus productos o servicios de otros similares que se ofertan en el mercado. La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado; y 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado. Este último aspecto, tiene que ver con la causal relativa contenida en el artículo 136, literal a), que se analizará en el acápite siguiente. El Juez Consultante debe determinar en el presente caso si el signo solicitado “UPM FINESSE” (denominativo), para distinguir productos de la Clase 16, cumple con los requisitos arriba mencionados, para luego determinar si el signo no está inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486.


2. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDEN-TIDAD Y SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN Y/O ASOCIACIÓN. LAS REGLAS PARA EL COTE-JO DE SIGNOS DISTINTIVOS. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión y/o de asociación. El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 consagra una causal de irregistrabilidad relacionada específicamente con el requisito de distintividad. Establece, que no son registrables los signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación, con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión y/o de asociación. Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”.62

Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés 62 Proceso 70-IP-2008, Marca: SHERATON, G.O.A.C. N° 1648, del 21 de agosto de 2008.


del titular de la marca anteriormente registrada y el interés de los consumidores. Dicha prohibición contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia, y tiene como efecto que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir. Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego si esto es capaz de generar confusión o asociación entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. Con vista a lo anterior, el Juez Consultante deberá verificar si entre el signo “UPM FINESSE” (denominativo) y el signo “FINEX” (denominativo) se presenta algún de tipo de identidad o similitud ortográfica, fonética y/o ideológica.


b) Reglas para el cotejo marcario. Conforme se encuentra establecido en reiterada juris-prudencia63 de este Tribunal, la Oficina Nacional com-petente debe proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros:

• La comparación, debe efectuarse sin descom-poner los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

• En la comparación, se debe emplear el método

del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.





63 Proceso 58-IP-2006, Marca: “GUDUPOP”, G.O.A.C. N° 1370, de 14 de julio de 2006; Proceso 62-IP-2006, Marca: “DK”, G.O.A.C. N° 1370, de 14 de julio de 2006, entre otros.


c) Comparación entre signos denominativos simples y compuestos. En el proceso interno se alegó que el signo solicitado “UPM FINESSE” (denominativo compuesto) para la Clase 16 era confundible con la marca registrada “FINEX” (denominativa) para la misma Clase 16. Por tal motivo, se abordará el tema de la comparación entre signos denominativos compuestos y simples. El signo denominativo, llamado también nominal o verbal, utiliza expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.64 Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, el examinador debe tomar en cuenta los siguientes criterios:

• Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

• Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma

64 Proceso 33-IP-2011, Marca: CUBA SI, G.O.A.C Nº 1978, de 16 de septiembre de 2011.


posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

• Se debe observar el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación.

• Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto. En el supuesto que el signo solicitado como marca sea un signo denominativo compuesto (es decir, integrado por dos o más palabras) y se tenga que juzgar sobre el riesgo de confusión de dicho signo con una marca previamente registrada, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. No habrá riesgo de confusión "cuando los vocablos añadidos a los coincidentes están dotados de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial evitando de este modo que el consumidor pueda caer en error"65 En consecuencia, “de existir un nuevo vocablo en el segundo signo que pueda claramente lograr que las semejanzas entre los otros términos queden diluidas, el signo sería suficientemente distintivo para ser registrado".66 Con base a estos criterios el Juez Consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos denominativos “UPM FINESSE” y “FINEX”.

65 Proceso 13-IP-2001, marca: “BOLÍN BOLA”, G.O.A.C Nº 677, de 13 de junio de 2001. 66 Ibidem; Proceso 14-IP-2004, marca: LUCKY CHARMS, G.O.A.C. Nº 1082, de 17 de junio de 2004, citando al Proceso 21-IP-98, marca: SUPER SAC MANIJAS (mixta), G.O.A.C. N° 398, de 22 de diciembre de 1998.


EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos. SEGUNDO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia. Se debe tener en cuenta que basta con la posibilidad de riesgo de confusión y/o de asociación para que opere la prohibición de registro. TERCERO: El Juez Consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos denominativos “UPM FINESSE” y “FINEX”, aplicando los criterios adoptados por este Tribunal para la comparación entre este clase de signos. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el respectivo fallo en el proceso interno Nº 2007-00306, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial. Deberá, asimismo, dar cumpli-miento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.


Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada de la presente interpretación y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina a efectos de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. José Vicente Troya Jaramillo PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA

MARCA

Comparación entre signos denominativos y signos denominativos mixtos

PROCESO 041-IP-2012 Interpretación prejudicial de oficio, de los artículos 134 literal a), y 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Adminis-trativo, Sección Primera. Marca: NUTY (denominativa) Actor: FERRERO S.P.A. Expediente Interno Nº 2010-00060 Proceso 01-IP-2012, Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literales a) y d) de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina; Marca: “FAMILIA CONFORT DOBLE ROLLO”; 23/08/2012; GOAC Nº 2122 de 27 de noviembre de 2012. Proceso 91-IP-2012, Interpretación prejudicial de los artículos 81,82 literal a), y 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina; Marca: “DORMILAN”; 03/10/2012; GOAC Nº 2148 de 7 de febrero de 2013. Proceso 47-IP-2012, Interpretación prejudicial de los artículos 134 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; Marca mixta: “CAFÉ CON ALMA SIBARISTA”; 01/06/2012 GOAC Nº 2092 de 14 de septiembre de 2012. Proceso 25-IP-2012, Interpretación prejudicial de los artículos 134 literales a) y b), 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; Marca mixta:


TVS FLAME; 06/06/2012; GOAC Nº 2097 de 26 de septiembre de 2012. Proceso 170-IP-2011, Interpretación prejudicial de los artículos.136 literal a) y 157 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; Marca mixta: “FAMISANAR”; 06/06/2012; GOAC Nº 2092 de 14 de septiembre de 2012. Proceso 48-IP-2012, Interpretación prejudicial de los artículos 134 literales a) y b), y 136 literales a), d) y h), 150, 172, 22 4, 225, 228,229 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; Marca mixta “ARCOS”; 06/06/2012; GOAC Nº 2097 de 26 de septiembre de 2012. Proceso 28-IP-2012, Interpretación prejudicial de los artículos 134 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; Marca mixta: “L LAYFEL”; 13/06/2012; GOAC Nº 2100 de 3 de octubre de 2012. Proceso 43-IP-2012, Interpretación prejudicial de los artículos 134 literales a) y b), 135 literal b), 136 literales a) y h), 224, 225, 228, y 229 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; Marca mixta: CREAMAX; 13/06/2012; GOAC Nº 2100 de 3 de octubre de 2012. Proceso 035-IP-2012, Interpretación prejudicial de los artículos 134 literales a) y b), 135 literal a) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; Marca mixta: “FLEXACRYL”; 20/06/2012; GOAC Nº 2106 de 12 de octubre de 2012. Proceso 58-IP-2012, Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 82 literal d), 83 literal a), 87 literal b), 88 literal b), 90, 92 y 96 de la Decisión 344 de la Comisión de la


Comunidad Andina; Marca mixta: “CHOCO TACO”; 04/07/2012; GOAC Nº 2114 de 7 de noviembre de 2012. Proceso 11-IP-2012, Interpretación prejudicial de los artículos 134 literal a) y b), 136 literales a) y h), 224 y 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; Marca mixta: “TRES REYES”; 04/07/2012; GOAC Nº 2111 de 29 de octubre de 2012. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 20 días del mes de junio del año dos mil doce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Primera. VISTOS: Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que, su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 23 de mayo de 2012. I. Antecedentes. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: VII. LAS PARTES. Demandante: FERRERO S.P.A.


Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, República de Colombia Tercero interesado: COMESTIBLES ALDOR S.A. III. DATOS RELEVANTES. A. HECHOS. Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes adminis-trativos de los actos impugnados, se encuentran los siguientes: - Con fecha 24 de abril de 2007 la sociedad

COMESTIBLES ALDOR S.A. solicitó el registro de la marca “NUTY” (denominativa), para distinguir pro-ductos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

- Luego de efectuada la correspondiente publicación de la

solicitud, la sociedad FERRERO S.P.A. formuló opo-sición al registro sobre la base de sus marcas NUTELLA (denominativa y mixtas, Clase 30).

- Mediante Resolución Nº 19263 de 27 de abril de 2009 la

División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición interpuesta y concedió el registro solicitado.

- Contra la mencionada resolución FERRERO S.P.A.

interpuso recursos de reposición y subsidiario de apelación. El primero de ellos fue resuelto mediante Resolución Nº 33404 de 30 de junio de 2009, en el sentido de confirmar la decisión recurrida.


- Mediante Resolución Nº 37692 de 28 de julio de 2009 el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, al resolver el recurso de apelación, confirmó la decisión recurrida.

- FERRERO S.P.A. presentó acción de nulidad y

restablecimiento del derecho contra las resoluciones arriba mencionadas.

- La Sección Primera del Consejo de Estado admitió la

demanda mediante auto de fecha 27 de julio de 2010, ordenando se notifique a la entidad demandada Superintendencia de Industria y Comercio y al tercero interesado COMESTIBLES ALDOR S.A.

B. FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA. Como fundamentos de su demanda FERRERO S.P.A. manifiesta que: - Las resoluciones impugnadas infringen los artículos 134,

136 literales a) y h) y 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

- Que, “la marca NUTY en la clase 30 de la Clasificación

Internacional de Niza es irregistrable como marca y por lo tanto nula en virtud de que (i) es confundiblemente semejante con la marca notoriamente conocida NUTELLA en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza de propiedad de FERRERO S.P.A., y ii) por lo tanto carece de distintividad induciendo al público consumidor a confusión y error (…)”.

- Señala que “las palabras NUTELLA y NUTY comparten la

misma sílaba tónica “NUT-NUT”, lo que denotaría evocación del producto NUEZ. Agrega que “es claro que NUTELLA y NUTY hacen referencia a un producto hecho a base de una nuez.


Así mismo y en consideración al reconocimiento mundial de la marca NUTELLA es evidente que COMESTIBLES ALDOR S.A. pretende aprovecharse de la reputación que cuenta FERRERO S.P.A. a través de su marca NUTELLA, es decir debido a la confundilidad de las marcas NUTELLA / NUTY el consumidor entenderá que NUTY hace referencia al producto ‘chocolate a base de nuez de avellana’ el cual corresponde a la marca NUTELLA”.

C. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA. En su contestación a la demanda, la Superintendencia de Industria y Comercio señala que: - La demanda carece de sustento legal y que en las

resoluciones impugnadas no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486.

- Que, las marcas en conflicto “no son similarmente

confundibles ya que, analizadas en conjunto y evitando el fraccionamiento de sus elementos integrantes, cada una de las marcas son DISTINTIVAS y por tanto, susceptibles de distinguir en el mercado los productos que amparan…” (el subrayado no es nuestro).

- Señala que, “el hecho de que las marcas coincidan con la

partícula inicial NUT, no es fundamento válido para negar el registro solicitado, (…) las marcas, ‘en conjunto’, son diferentes y diferenciables, los componentes adicionales de cada una de ellas, les otorgan suficiente distintividad para coexistir en el mercado sin riesgo de generar en los consumidores, el nombrado riesgo de confusión o asociación”.

- Que, en el aspecto conceptual, “si bien la partícula NUT

inicial tanto en NUTY como en NUTELLA tiene en el idioma inglés, la significación de fruto seco, es


importante resaltar, que (…) el idioma inglés, en Colombia, no es de común utilización por el consu-midor promedio es más, el consumidor promedio colombiano frente a la palabra NUT, con seguridad, no la asociará a significado conceptual alguno, por lo tanto,(…) las marcas NUTY y NUTELLA por su especial composición, ‘son signos de fantasía’” (el subrayado no es nuestro).

- Que, como la marca en debate es suficientemente

distintiva, no es necesario entrar a calificar la supuesta notoriedad alegada por FERRERO S.P.A. de sus marcas NUTELLA.

D. TERCERO INTERESADO. COMESTIBLES ALDOR S.A., en su calidad de tercero interesado, manifestó que: - La marca denominativa NUTY “no está incursa en la

causal de irregistrabilidad contemplada en el artículo 136 literal a) de la Decisión Andina 486, pues no genera riesgo alguno de confusión con la marca de la parte actora toda vez que entre las marcas en litigio no hay similitudes de tipo ortográfico ni fonético ni tampoco ideológico”.

- Que, la palabra NUTY en español no existe, es una

palabra de fantasía. - Que, “la deducción de que las palabras NUTELLA y

NUTY hacen referencia a un producto hecho a base de una nuez sólo la pueden realizar quienes hablen o tengan conocimiento de inglés, dado que NUT significa nuez en inglés. Sin embargo (…) pocas personas en Colombia hablan inglés, de donde se concluye que pocos son los que podrían realizar esta deducción (…)”.


- Que, es irrelevante que la marca NUTELLA sea notoria o no, ya que no existe similitud de ningún tipo entre los signos bajo cotejo.

- Señala también que “NUT” es una partícula común-

mente usada por los comerciantes para identificar productos de la Clase 30 Internacional.

IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. V. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS. El Juez Consultante no indica específicamente los artículos de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina que solicita sean interpretados, sin embargo, hace referencia a que la demandante invoca los artículos 134, 136 literales a) y h) y 154 de la mencionada Decisión. Se procederá a interpretar de oficio los artículos 134 literal a) y 136 literal a) y h) de la Decisión 486. A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas.

DECISIÓN 486

“(…)

Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los


signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. (…)”

1. LA MARCA Y LOS REQUISITOS PARA SU REGISTRO. El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse a la marca señala que: “(…) constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La


naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro (…)”. Este artículo tiene un triple contenido: da un concepto de marca, indica los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca y hace una enumeración ejemplificativa de los signos registrables. La susceptibilidad de representación gráfica junto con la distintividad constituyen los requisitos expresamente exigidos. La susceptibilidad de representación gráfica es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consu-midor. La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso, incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión o asociación. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquier de los sentidos. Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos. La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo


como el interés general de los consumidores o usuarios, garantizándoles el origen y la calidad de los productos o servicios, evitando el riesgo de confusión o de asociación y tornando así transparente el mercado. El Juez Consultante debe analizar en el presente caso si el signo NUTY (denominativo) cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión. 2. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDEN-TIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN Y/O DE ASOCIACIÓN. SIMILITUD GRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. REGLAS PARA EFECTUAR EL COTEJO DE SIGNOS DISTINTI-VOS. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 consagra una causal de irregistrabilidad relacionada específicamente con el requisito de distintividad. Establece que no son registrables los signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión y/o de asociación. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases de riesgo: al de confusión y/o de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de


proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad.67 Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, Marca: SHERATON, publicado en la Gaceta Oficial N° 1648, de 21 de agosto de 2008).

67 PACÓN, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPOR-TANCIA EN UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA”. Publicado en www.ugma.edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente: “La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos. La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembol-sos de dinero. Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita. De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada. Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores. Se cues-tionó entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente. Surgen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta reputación’ para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad”.


Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada así como el de los consumidores. Dicha prohibición contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y tiene como efecto que el consumidor no se vea expuesto a incurrir en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir. Conforme lo anotado, la oficina nacional competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego si esto es capaz de generar confusión o asociación entre los consu-midores. De la conclusión a que se arribe dependerá la registrabilidad o no del signo. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso para determinar una posible confusión. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.


Reglas para el cotejo marcario.

• La autoridad nacional competente deberá pro-ceder al cotejo de los signos en conflicto apli-cando para ello los siguientes parámetros:

• La comparación, debe efectuarse sin descom-

poner los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.







Los anteriores parámetros han sido adoptados por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales, entre ellas, Proceso 58-IP-2006. Marca: “GUDUPOP”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1370, de 14 de julio de 2006 y Proceso 62-IP-2006. Marca: “DK”, publicada en la Gaceta Oficial N° 1370, de 14 de julio de 2006.


3. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINA-TIVOS Y SIGNOS DENOMINATIVOS Y MIXTOS. El signo solicitado para su registro NUTY es de naturaleza denominativa, mientras que las marcas opositoras NUTELLA son de naturaleza denominativa y mixta. Por tal motivo el Tribunal considera necesario abordar el tema de la comparación entre signos denominativos y la comparación entre signos denominativos y mixtos. Comparación entre signos denominativos: Los signos denominativos se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía. Cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor. La comparación entre dos signos denominativos deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas:

• Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta, las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

• Se debe igualmente precisar acerca de la sílaba

tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.


• Se debe observar el orden de las vocales, pues esto indica la sonoridad de la denominación.

• Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, porque esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

Comparación entre signos denominativos y mixtos. Ahora bien, el signo mixto está conformado por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero – como ya se indicó- se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista. Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas, logotipos, íconos, etc. Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario. Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras carac-terísticas, pueda causar mayor impacto en el consumidor. El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: “BURBUJA videos 2000”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 821, de 1 de agosto de 2002). Igualmente el Tribunal ha reiterado que: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante,


teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98. Marca: “C.A.S.A.” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial Nº 410, de 24 de febrero de 1999 y Proceso 129-IP-2004. Marca: “GALLO” (mixta), publicado en la Gaceta Oficial N° 1158, de 17 de enero de 2005). El Juez Consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento determinante del signo mixto es el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión con el signo denominativo respecto del cual se realiza la comparación. Si por el contrario es el elemento denominativo el deter-minante en el signo mixto, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos antes aludidas. En ese orden de ideas, el Juez Consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo NUTY (denominativo) y las marcas NUTELLA (denominativa y mixta), analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca.

4. SIGNOS CONFORMADOS POR PALABRAS O PARTÍCULAS EN IDIOMA EXTRANJERO. Palabras o partículas de uso común, genéricas, descriptivas y evocativas. La marca débil. En el caso de autos, las marcas en conflicto contienen la misma partícula inicial “NUT”. Según alega la demandante,


“NUT” evoca el producto nuez. Por su parte, según señala la demandada, si bien “NUT” “tiene en el idioma inglés la significación de fruto seco”, el consumidor colombiano no lo asociará a significado conceptual alguno y por lo tanto las marcas NUTY y NUTELLA son marcas de fantasía. En el mismo sentido, el tercero interesado manifiesta que la palabra NUTY es una palabra de fantasía y que “la deducción de que las palabras NUTELLA y NUTY hacen referencia a un producto hecho a base de una nuez sólo la pueden realizar quienes hablen o tengan conocimiento de inglés, dado que NUT significa nuez en inglés. Sin embargo (…) pocas personas en Colombia hablan inglés, de donde se concluye que pocos son los que podrían realizar esta deducción (…)”. Agrega asimismo que dicha partícula es comúnmente usada para identificar productos de la Clase 30. Por ello, en este punto el Tribunal abordará el tema relativo a signos conformados por palabras o partículas en idioma extranjero y el relativo a palabras o partículas de uso común, genéricas, descriptivas y evocativas, así como a las marcas débiles. Conforme ha señalado este Tribunal en jurisprudencia anterior en relación con los signos conformados por una o más palabras en idioma extranjero68, se presume que el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, por lo que cabe considerarlas como signos de fantasía, y en consecuencia procede registrarlos como marca. No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero que los integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y tampoco si se trata de vocablos genéricos o descriptivos; salvo que, por la combinación con otras

68 Proceso 126-IP-2003, Marca: “SMART GAMES”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1040, del 3 de marzo de 2004.


palabras o elementos se le otorgue distintividad al conjunto marcario. A propósito del análisis de este tema en relación con el artículo 82 literal d) de la Decisión 344 (irregistrabilidad de signos descriptivos o genéricos), norma similar al artículo 135 literal e) de la Decisión 486, este Tribunal se ha pronunciado en los términos siguientes: “(...) cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local (…) Al tenor de lo establecido en el art. 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma. Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta Subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros (…)”. (Proceso N° 69-IP-2001, Marca: “OLYMPUS”, publicado en la Gaceta Oficial N° 759, de 6 de febrero de 2002). Palabras o partículas de uso común, genéricas, des-criptivas y evocativas. Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones descriptivas, genéricas o de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna. Si bien la norma andina prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar


combinadas con otras pueden generar signos comple-tamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que palabras o partículas necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando69. Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por partículas de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. Ahora bien, el Tribunal ha sostenido que la dimensión genérica de un signo debe apreciarse en concreto, “según el criterio de los consumidores y la relación del signo con el producto que pretende distinguir, considerando las características de éste y el nomenclátor de que haga parte”, teniendo presente que una o varias palabras podrán ser genéricas en relación con un tipo de productos o servicios, pero no en relación con otros. Además, “la dimensión genérica de tales palabras puede desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquieren significado propio y fuerza distintiva suficiente para ser registradas como marca”. (Proceso 17-IP-2003, Marca: “TUBERÍAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO S.A. TUBESA. S.A.,

69 Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”. OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág. 215.


publicado en la Gaceta Oficial Nº 917, de 10 de abril de 2003). Al respecto el Tribunal ha expresado que, para fijar el carácter genérico de los signos es necesario preguntarse ¿qué es? frente al producto o servicio de que se trata, por cuanto si la respuesta emerge exclusivamente de la denominación genérica, ésta no será lo suficientemente distintiva en relación a dicho producto o servicio, no pudiendo, por tanto, ser registrada como marca. (Proceso 07-IP-2001, Marca: LASER, publicado en la Gaceta Oficial N° 661, de 11 de abril de 2001). Al momento de realizar el correspondiente examen de registrabilidad no deben tomarse en cuenta los elementos genéricos a efectos de determinar si existe confusión; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan. En el caso de los elementos genéricos, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo. En relación con los signos conformados por palabras o partículas descriptivas, la norma comunitaria y la doctrina han manifestado que son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente sobre las características de los productos o de los servicios que buscan identificar. Al respecto, el tratadista Fernández-Novoa señala que el signo descriptivo debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio. El Tribunal, sobre la base a la doctrina, ha sostenido que, uno de los métodos para identificar si una denominación es descriptiva, es formularse la pregunta ¿cómo es? el producto o servicio que se pretende registrar, “(...) de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un


consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”. (Proceso 27-IP-2001, Marca: “MIGALLETITA”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 686, de 10 de julio de 2001). Asimismo, el Tribunal ha manifestado que, no obstante lo anterior, “una expresión descriptiva respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que, el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza”70. Ahora bien, el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 establece la irregistrabilidad de los signos descriptivos, incluyendo en dicha prohibición a los signos que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, puesto que si tales características son comunes a los productos o servicios el signo no será distintivo y, en consecuencia, no podrá ser registrado. A propósito del análisis del literal d) del artículo 82 de la Decisión 344, norma similar al literal e) del artículo 135 de la Decisión 486 antes aludido, este Tribunal ha señalado que dicha disposición “(…) prohíbe el registro de signos que sean designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos, formados por uno o más vocablos descriptivos, tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto marcario suficientemente distintivo. A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características, tiene que ser consciente de que no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por lo tanto, su marca sería considerada débil”.71 70 Proceso 114-IP-2011, Marca:”SUPER-SYL”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 2022, de 27 de febrero de 2012. 71 Ibidem.


Sobre los signos evocativos cabe indicar que estos sólo sugieren en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto. El Tribunal ha señalado, en reiteradas ocasiones, que las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto, como sucede en las marcas descriptivas. El consumidor, para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca, debe utilizar su imaginación, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio. Así pues, el signo evocativo, a diferencia del genérico o descriptivo, cumple la función distintiva de la marca y, por tanto, es registrable. Asimismo, el Tribunal ha precisado que:

“(…), entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo. Esto se da, en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común. Si bien estos elementos otorgan capacidad evocativa al signo, también lo tornan especialmente débil, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos. Cosa distinta ocurre cuando el signo evocativo es de fantasía y no hay una fuerte proximidad con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este evento, el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte”. (Proceso 178-IP-2011. Marca: Rapid Clear,


publicado en la Gaceta Oficial Nº 2041, de 16 de abril de 2012).

En conclusión, un signo registrado como marca es susceptible de convertirse en débil cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas de uso común, o evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva. Al respecto, el Tribunal ha sostenido que: “Todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades (…)”. (Proceso 99-IP-2004, Marca: DIGITAL SMOKING, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1134, de 11 de noviembre de 2004). 5. SIGNOS DE FANTASÍA. Conforme se indicó en el punto anterior, tanto la demandada como el tercero interesado alegan que el signo NUTY es un signo de fantasía. Por ello el Tribunal también abordará dicho tema. Los signos de fantasía constituyen una elaboración del ingenio e imaginación de sus autores. Es la creación de un vocablo que no tiene significado por sí mismo, sino que asocia indirectamente una idea. Este tipo de signos causan en el consumidor o en el usuario un doble esfuerzo de percepción: aprender la nueva palabra y enlazarla con el producto o con los servicios distinguidos por éstos. Sobre los signos caprichosos o de fantasía, el Tribunal ha indicado que son: “(…) los vocablos creados por el empresario que


pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades. Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas (…) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas”. (Proceso 72-IP-2003, Marca: “INSTAFRUTA”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 989, de 29 de setiembre de 2003). En consecuencia, el Juez Consultante, deberá determinar si el signo NUTY es de fantasía. 6. LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA Y SU PRUEBA. En el proceso interno, FERRERO S.P.A alegó que su marca NUTELLA es notoriamente conocida. Por ello, el Tribunal estima conveniente referirse a las marcas notoriamente conocidas y su prueba. En reiterada jurisprudencia este Tribunal se ha pronunciado en extenso sobre el tema de las marcas notorias, entre las cuales se destacan las providencias dictadas en los procesos 68-IP-2005 (Marca: “GIAN PIER´S, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1302, de 2 de marzo de 2006; 149-IP-2007 (Asunto: Competencia desleal, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1586, de 15 de febrero de 2008), 24-IP-2009 (Marca “SALSABOR”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1734, de 22 de julio de 2009); 29-IP-2010 (Marca: “TOINGS”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1976, de 9 de setiembre de 2011); 82-IP-2010 (Marca: “DOLCE EYEWEAR”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1929, de 01 de marzo de 2011), 82-IP-2011 (Marca: FIGURATIVA, publicado en la Gaceta Oficial Nº 2035, de 29 de marzo de 2012), entre otros.


Para los efectos del caso de autos, el Tribunal pone de relieve lo siguiente: a) La Decisión 486 en su artículo 224 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquél que sea reco-nocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. “En el signo notoriamente conocido convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que el signo se refiere proveniente del uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara (…)”.72 Por su parte, el artículo 230 establece qué debe entenderse por “sector pertinente”. b) La Normativa Comunitaria protege a la marca notoriamente conocida de una manera reforzada y ampliada, más allá del principio de especialidad y territorialidad. Así, el Título XII de la Decisión 486 junto con el literal h) del artículo 136 contienen la base normativa de la protección de las marcas notorias. Con el objeto de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad, se han clasificado y diferenciado diversos tipos de riesgos, a saber: riesgo de confusión, de asociación, de dilución y de uso parasitario. Al respecto, el Tribunal Comunitario ha expresado en reiterada jurisprudencia lo siguiente:

“El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

72 Proceso 149-IP-2007 ya citado.


El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

Y, por último, el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido”.73

c) La notoriedad de una marca constituye una cuestión de hecho que debe ser probado por quien alega dicha notoriedad. El artículo 228 de la Decisión 486 enuncia algunos de los factores que se deberán tomar en consideración para determinar la notoriedad de un signo distintivo, a saber, el grado de conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización y promoción dentro o fuera de cualquier País Miembro; el valor de la inversión para promoverlo o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el País Miembro en el que se pretende la 73 Proceso 109-IP-2007, Marca: “LOMA´S”, publicado en G.O.A.C. Nº 1581, de 4 de febrero de 2008.


protección; el grado de distintividad del signo; su valor contable como activo empresarial; el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en el que se busca protección; los aspectos de comercio internacional; o la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero. Dichos factores influyen decisivamente para que la marca adquiera el carácter de notoria, “ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria”74. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, CONCLUYE: PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo NUTY (denominativo) cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión. SEGUNDO: Para establecer si se configura o no el riesgo de confusión o de asociación entre los signos NUTY y NUTELLA, será necesario determinar si existe relación de identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como entre los productos distinguidos por ellos. Para establecer la similitud entre dos signos, la autoridad 74 Proceso 149-IP-2007 ya citado.


nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia. TERCERO: El Juez Consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo solicitado NUTY (denominativo) y los signos NUTELLA (denominativo y mixto), aplicando los criterios adoptados por este Tribunal para la comparación entre esta clase de signos. CUARTO: Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero que no sean parte del conocimiento común, son considerados signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas. No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si además, se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar. QUINTO: Los signos comunes o usuales, los signos genéricos y los signos descriptivos no son registrables cuando carecen de suficiente distintividad, salvo que estén acompañados de otros elementos que le den una fuerza expresiva suficiente para dotarlos de capacidad distintiva. SEXTO: El signo registrado como marca es susceptible de convertirse en débil cuando alguno de los elementos que lo integran es de carácter genérico, contiene partículas de uso común, o evoca una cualidad del producto o servicio, deviniendo la marca en débil frente a otras que también incluyan uno de tales elementos o cualidades que, por su naturaleza, no admiten apropiación exclusiva. El signo


evocativo sólo sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto. SÉPTIMO: La notoriedad de una marca constituye una cuestión de hecho que deberá ser probado por quien alega dicha notoriedad. El artículo 228 de la Decisión 486 enuncia alguno de los factores que se tomarán en consideración para determinar la notoriedad de un signo distintivo. La normativa comunitaria protege a la marca notoriamente conocida de una manera reforzada y ampliada, más allá del principio de especialidad y territorialidad. Implica también su protección contra los riesgos de confusión, asociación, dilución y de uso parasitario, conforme a lo señalado en la presente providencia. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2010-00060, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como, dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal. Notifíquese al Juez Consultante, mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE (E) Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA


Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA

MARCA

Convenios de coexistencia marcaria y coexistencia marcaria de hecho

PROCESO 171-IP-2011 Interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a) y 157 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e, interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literales a) y b), 150, 159 y 162 de la misma Decisión 486. Marca: FAMISANAR (mixta). Actor: ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LTDA. CAFAM COLSUBSIDIO – E.P.S. FAMISANAR LTDA. Proceso interno Nº 2008-0027 Proceso 140-IP-2011, Interpretación prejudicial de los artículos 134 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; Marca mixta: “COLUMBUS”; 19/01/2012; GOAC Nº 2039 de 9 de abril de 2012. Proceso 092-IP-2012, Interpretación prejudicial de los artículos 134 literales a) y b), 136 literales a) y b), 190,191, y 192 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; Marca mixta: “KUBIK”; 18/09/2012; GOAC Nº 2142 de 28 de enero de 2013. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMU-NIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los seis días del mes de junio del año dos mil doce.


VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera relativa a los artículos 136 literal a) y 157 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 2008-0027; El auto de 14 de marzo de 2012, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y, Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

f) Partes en el proceso interno. Demandante: sociedad ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LTDA. CAFAM COLSUBSIDIO – E.P.S. FAMISANAR LTDA. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

g) Hechos. 1. El 13 de julio de 2003, la sociedad ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LTDA. CAFAM COLSUBSIDIO – E.P.S. FAMISANAR LTDA. solicitó, ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca del signo FAMISANAR (mixto), para distinguir servicios comprendidos en la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza.


2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 567 de 31 de agosto de 2006. Contra dicha solicitud no se presentaron oposiciones. 3. Por Resolución Nº 1486 de 30 de enero de 2007, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, negó el registro como marca del signo solicitado por considerar que es confundible con la marca CAFAM (mixta) registrada a favor de la sociedad CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAFAM para distinguir servicios de la Clase 35 y las marcas SUPERFARMACIA COLSUBSIDIO (mixta) y FARMACIA COLSUBSIDIO (mixta) registradas a favor de la CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO para distinguir servicios de la Clase 35. Contra dicha Resolución la sociedad ENTIDAD PROMO-TORA DE SALUD FAMISANAR LTDA. CAFAM COLSUBSIDIO – E.P.S. FAMISANAR LTDA. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación. 4. El recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos, que por Resolución Nº 8131 de 27 de marzo de 2007, confirmó la Resolución impugnada. 5. El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, quien mediante Resolución Nº 24378 de 9 de agosto de 2007, confirmó, también, la Resolución Nº 1486. De esta manera quedó agotada la vía gubernativa. 6. La sociedad ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LTDA. CAFAM COLSUBSIDIO – E.P.S. FAMISANAR LTDA interpuso demanda contencioso administrativa contra las mencionadas resoluciones.


f) Fundamentos jurídicos de la demanda. La sociedad ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LTDA. CAFAM COLSUBSIDIO – E.P.S. FAMISANAR LTDA en su escrito de demanda presentó los siguientes argumentos: 1. Con la emisión de las Resoluciones impugnadas se ha violado el artículo 136 literal a) de la Decisión 486 ya que el signo solicitado “no presenta ningún riesgo de confusión para los consumidores de los servicios que distingue toda vez que dichos servicios se encuentran claramente diferenciados (…)”. Agrega que “en ningún momento se está afectando indebidamente los derechos que tienen las sociedades Caja de Compensación Familiar Cafam y Caja Colombiana de subsidio Familiar Colsubsidio ni de ningún tercero particular”. 2. Se “está violando el derecho que le otorga el artículo 157 de la Decisión 486 (…) a la sociedad ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LTDA CAFAM COLSUBSIDIO E.P.S. FAMISANAR LTDA., en el sentido de poder hacer uso de marcas registradas a favor de terceros con fines de identificación, información o de prestación de sus servicios y otras características de éstos”. 3. En el presente caso, “no se están usando los logos de la marcas CAFAM y COLSUBSIDIO dentro de la marca FAMISANAR (mixta) para identificar servicios de la 41 (…) sin consentimiento de las sociedades CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAFAM y DE LA CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO. Es más dichas sociedades mediante documento escrito aportado en el trámite de la solicitud de registro de la marca FAMISANAR (mixta), con firma debidamente reconocida por Notario Público, autorizan a la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAFAM y


COLSUBSIDIO DE LA CAJA COLOMBIA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO para tales efectos. Lo que realmente se pretende con la incorporación de los logos de las marcas CAFAM y COLSUBSIDIO es que formen un conjunto marcario y que sean parte del elemento, a modo explicativo, lo cual está totalmente permitido por el Articulo 157 de la Decisión 486 (…)”. 4. Esto es para evitar que el consumidor se confunda sobre el origen empresarial “ya que en virtud del convenio existente entre las sociedades, el origen empresarial de la marca FAMISANAR (mixta) y de los logos que la acompañan es el mismo y por lo tanto los consumidores no se encuentran en ningún tipo de riesgo de confusión”. 5. Queda claro que “las marcas CAFAM y COLSUBSIDIO se usan dentro del conjunto marcario correspondiente a la marca FAMISANAR (mixta), como explicativas, lo cual quiere decir que no se está tratando de reivindicar ningún tipo de derecho o titularidad alguna sobre ellas”. 6. La CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAFAM y la CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO “son las socias y dueñas de la sociedad ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADADA, CAFAM COLSUBSIDIO FAMISANAR LIMITADA, con lo que realmente se demuestra que existe una relación comercial entre dichas sociedades”. 7. Recalca el hecho de que la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAFAM y la CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO estaban de acuerdo con el uso de las marcas CAFAM y COLSUBSIDIO.


g) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda sosteniendo que: 1. Con la emisión de las Resoluciones impugnadas “no se ha incurrido en violación de normas contenidas en la Decisión 486 (…)”. 2. Tal como lo manifestó la Superintendencia de Industria y Comercio “la marca ‘FAMISANAR’ clase 41 presenta semejanzas con las marcas ‘CAFAM’ (mixta), ‘SUPERFARMACIA COLSUBSIDIO’ (mixta) clase 35 y SUPERFARMACIA CAFAM’ clase 35, existiendo alto riesgo de confusión para los consumidores, lo cual generaría confusión indirecta en el público consumidor”. 3. Igualmente, tal como lo señalan las Resoluciones impugnadas “entre la marca (sic) en conflicto existen semejanzas de orden gráfico, que impiden su identificación e individualización, en tanto que el signo cuyo registro se solicita contiene dentro de su estructura las marcas adoptadas como fundamento para la negación, sin que la existencia de un acuerdo previo celebrado entre las sociedades titulares del registro marcario y la sociedad solicitante, permita desvirtuar el riesgo de confusión que se generaría en el consumidor al no poder asociar el servicio de un origen empresarial determinado”. 4. Reitera que “los acuerdos de coexistencia, solo tendrán relevancia en tanto las partes involucradas tomen las medidas necesarias a efecto de evitar el riesgo de confusión entre el público consumidor en lo que a su origen empresarial se refiere garantizando la titularidad de las marcas quedará en cabeza de una persona o que por la delimitación de sus productos o servicios no exista


concurrencia en el mercado, lo cual no acontece en el presente caso”. CONSIDERANDO: Que, las normas contenidas en los artículos 136 literal a) y 157 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación ha sido solicitada, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500); Que, la presentación de la solicitud de registro como marca del signo FAMISANAR (mixta), fue el 13 de julio de 2006, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, de acuerdo a lo solicitado por el consultante se interpretará el artículo 136 literal a) y 157 de la Decisión 486; y, de conformidad con la norma comunitaria, de oficio se interpretarán los artículos 134 literales a) y b) y 150 de la misma Decisión; y,


Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente:

• Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

“(…)

Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logoti-pos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

(…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de


los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)

Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente proce-derá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.

(…) Artículo 157.- Los terceros podrán, sin consen-timiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.

El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítima-mente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios


utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos

(…) Artículo 159.- Cuando en la Subregión existan registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohibe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización.

En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación del origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor. Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia.

En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un producto o servicio que se encuentre en la situación descrita en el primer párrafo de este artículo, cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador, según lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 166, salvo que el


titular de dicha marca demuestre ante la oficina nacional competente, que la no utilización de la marca obedece a causas justificadas.

(…) Artículo 162.- El titular de una marca registrada o en trámite de registro podrá dar licencia a uno o más terceros para la explotación de la marca respectiva.

Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda licencia de uso de la marca. La falta de registro ocasionará que la licencia no surta efectos frente a terceros.

A efectos del registro, la licencia deberá constar por escrito.

Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una licencia”.

(…)”.

5. La marca y los requisitos para su registro. El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse a la marca señala: “(…) constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro (…)”. Este artículo tiene un triple contenido, da un concepto de marca, indica los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca y hace una enumeración ejemplificativa de los signos registrables.


Con base al concepto del artículo 134 de la Decisión 486 se define la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, mono-gramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, color determinado por su forma o combinación de colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio. Este artículo hace una enumeración enunciativa de los signos que pueden constituir marcas, por lo que el Tribunal dice que “Esta enumeración cubre los signos denominativos, gráficos y mixtos, pero también los tridimensionales, así como los sonoros y olfativos, lo que revela el propósito de extender el alcance de la noción de marca”. (Proceso 92-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1121 del 28 de setiembre de 2004, marca: “UNIVERSIDAD VIRTUAL”). El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, se encuentra implícitamente contenido en esta definición toda vez que, un signo para que pueda ser captado y apreciado es necesario que pase a ser una impresión material identificable a fin de que, al ser aprehendido por medios sensoriales y asimilado por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios. Sobre la perceptibilidad, José Manuel Otero Lastres dice: “(…) es un acierto del artículo 134 no exigir expresamente el requisito de la ‘perceptibilidad’, porque ya está implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial en el principal de sus requisitos que es la aptitud distintiva” (Otero Lastres, José Manuel, Régimen de Marcas


en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena (sic). Revista Jurídica del Perú. Junio, 2001, p. 132). La susceptibilidad de representación gráfica juntamente con la distintividad, constituyen los requisitos expresamente exigidos por la norma comunitaria. La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor. La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión y/o asociación. En cuanto al requisito de la distintividad, si bien este artículo con relación a lo que disponía el artículo 81 de la Decisión 344 no hace expresa mención a la “suficiente” distintividad, sin embargo para efectos de registro del signo, de conformidad con el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486 se exige que “(…) el signo deberá ser apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, con el objeto de que el consumidor o usuario los valore, diferencie y seleccione, sin riesgo de confusión y/o de asociación en torno a su origen empresarial o a su calidad (…) esta exigencia se expresa también a través de la prohibición contemplada en el artículo 135, literal b, de la Decisión en referencia, según la


cual no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad”. (Proceso 205-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. Nº 1333, del 25 de abril de 2006, caso “FORMA DE UNA BOTA Y SUS SUELAS”). Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos. La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo, como el interés general de los consumidores o usuarios, garantizándoles el origen y la calidad de los productos o servicios, evitando el riesgo de confusión y/o de asociación, tornando así transparente el mercado. Es importante advertir que el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es irregistrable si carece de los requisitos de distintividad, susceptibilidad de representación gráfica o perceptibilidad. Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135 literal b) de la Decisión 486. Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, como ya se indicó. En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo FAMISANAR (mixto), cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra


dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión. 6. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Riesgo de confusión y/o de asociación. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Reglas para efectuar el cotejo marcario. En virtud de que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión y/o asociación entre los signos en conflicto, se abordará el tema. Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. En efecto, conforme a lo previsto en el literal a) del referido artículo 136, no son registrables como marcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente los derechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión y/o de asociación. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases de riesgos: al de confusión y al de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de protegerlos según su grado de notoriedad. Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense


que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).

En este sentido, el Tribunal considera que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación, tanto con relación al signo como respecto a los productos o servicios que amparan, para que se configure la irregistrabilidad, de donde resulta que el hecho de que los signos en cuestión amparen productos o servicios que pertenezcan a diferentes clases, no garantiza por sí la ausencia de riesgo de confusión y/o asociación, toda vez que dentro de los productos o servicios contemplados en diferentes clases puede darse conexión competitiva y en consecuencia, producir riesgo de confusión y/o de asociación y como tal constituirse en causal de irregistrabilidad. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”. (Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1124, de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSED JEANS).


Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingue en el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por un signo de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, a dos productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común al extremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente de registro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro, surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquel signo con esta marca o con el signo previamente solicitado. Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios. Con base a jurisprudencia emitida por este Tribunal, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y entre los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos. El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio,


entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”. (Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S). El Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión y/o de asociación corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza. En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro de origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo de asociación, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena. Respecto a los ámbitos de la confusión el Tribunal, también, ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”. (Proceso 76-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1114, de 7 de setiembre de 2004, haciendo referencia al Proceso 13-IP-97, publicado en


la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX). En consecuencia el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario considerar, los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica se presenta por la coincidencia de letras en los segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de confusión. La similitud fonética se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética. La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra. Reglas para efectuar el cotejo marcario. A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre la supuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuenta los criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y Pedro Breuer Moreno que han sido recogidos de manera


reiterada por la jurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes:

1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por los signos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos que integran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, su unidad fonética y gráfica, ya que “debe evitarse por todos los medios la disección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementos integrantes”. (Fernández-Novoa, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas, Ed. Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 215).

2. En el examen de registrabilidad las marcas deben

ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparación de los signos confrontados debe predominar el método de cotejo sucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que éste último no lo realiza el consumidor o usuario común.

3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no

las diferencias que existan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos se desprende de los elementos semejantes o de la semejante disposición de los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en el conjunto marcario.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el

lugar del consumidor presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa. (Breuer Moreno, Pedro, Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Ed. Robis, Buenos Aires, pp. 351 y s.s.).


En el cotejo que haga el Juez consultante, es necesario determinar los diferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa e identificar la posible existencia o no de similitud o identidad, entre los signos en conflicto. Además se recomienda al consultante la importancia de determinar la posible existencia o no de una confusión ideológica. 7. Clases de signos. Comparación entre signos mixtos. Gráficos y frases explicativas que acompañan al signo a registrarse como marca. En el proceso interno se debe proceder a la comparación del signo mixto FAMISANAR con las marcas mixtas CAFAM, SÚPER FARMACIA COLSUBSIDIO y FARMACIA COLSUBSIDIO. El signo solicitado para registro es mixto y se denomina FAMISANAR. Contiene unos logotipos mixtos, que de conformidad con lo manifestado por la sociedad demandante, pretenden formar un conjunto marcario a manera explicativa a la luz del artículo 157 de la Decisión 486, así como dar completa transparencia y veracidad a la información que recibe el consumidor. Por lo tanto se abordará el tema de las clases de signos y de su comparación, en vista de que el signo solicitado es mixto y los signos sobre la base de los cuales se niega el registro también son mixtos. Además se tomará en cuenta la parte denominativa compuesta de los signos correspondientes. Signos mixtos. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los


demás existentes en el mercado. Sin embargo al efectuar el cotejo de estos signos se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. Sobre el tema la jurisprudencia dice: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). Comparación entre signos mixtos. Cuando el Juez Consultante, realice el examen de registrabilidad entre signos mixtos deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráfico prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. El Tribunal ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta)). Además, el cotejo entre un signo mixto, que contenga en su parte denominativa elementos compuestos, y otro signo mixto que también contenga elementos compuestos, “(…) hay que fijar cuál es la dimensión más característica que


determina la impresión general que (…) suscita en el consumidor (…) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores”. (Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239). En el caso concreto, cuando el Juez Consultante realice el correspondiente examen de registrabilidad de los signos mixtos que cuenten, en su parte denominativa, con elementos compuestos, solicitados como marcas habrá de examinar especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que la conforman, esto es, si el signo solicitado a registro tiene capacidad distintiva por sí mismo, existiendo uno o más vocablos que doten al signo de “la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial”. (Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº 677, de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”). Por tanto, el signo mixto que cuente, además, con una denominación compuesta será registrable en el caso, de que se encuentre integrado por uno o más vocablos que lo doten por sí mismo de distintividad suficiente y, de ser el caso, siempre que estos vocablos también le otorguen distintividad suficiente frente a signos de terceros. Con base a estos criterios el Juez Consultante deberá identificar cuál de estos elementos prevalece, si el denominativo o el gráfico y proceder a su cotejo a fin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca el elemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio, riesgo de confusión. Si el elemento preponderante del signo


mixto es el gráfico, en principio, no existiría riesgo de confusión. Caso contrario deberá procederse al cotejo entre signos denominativos. Si el elemento preponderante del signo mixto es el denominativo, se deberá hacer el cotejo de conformidad con los parámetros para la comparación entre signos denominativos: En la comparación entre signos denominativos, sean simples o compuestos, el Tribunal ha manifestado que los signos deben ser observados en conjunto y con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar esta labor, se considera que el Juez Consultante deberá tener presente que:

1. Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.

2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.

3. En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.


El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o juez nacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por la doctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación de todo tipo de marcas. El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabra y se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido para registro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, número de vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores en dicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse sean los mismos. Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberá someterlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especial atención al criterio que señala que a los signos se les observará a través de una visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos. Gráficos y frases explicativas que acompañan al signo a registrarse como marca. El primer párrafo del artículo 157 de la Decisión 486 establece lo siguiente:

“Artículo 157.- Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de


inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.

(…)”

De conformidad con el artículo transcrito, el titular de una marca registrada al momento de insertarla en el mercado, puede acompañarla de elementos que den cuenta de los atributos o características de los productos o servicios que ampara, que bien pueden ser expresiones, palabras, dibujos, etc. Estos pueden ser genéricos, descriptivos o de uso común, así como pueden hacer referencia a otras marcas registradas, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones para no afectar a terceros o al público consumidor. Con el fin de armonizar de manera adecuada el sistema de protección, se debe concordar el sistema de registro con el uso real en el mercado. Del uso real y efectivo de las marcas depende la eficacia y vigencia de la protección en el campo registral; de esta sincronía nacen figuras como la cancelación de la marca por no uso, que no es más que una armo-nización de los dos campos: el marcario y el registral. Por esta razón, y teniendo en cuenta que existe la posibilidad de utilizar frases o elementos explicativos que bien pueden hacer referencia a otras marcas, las oficinas de registro pueden permitir que el signo a registrar esté acompañado por dichos elementos explicativos. La idea de lo anterior es que los actores en el mercado conozcan a ciencia cierta cómo se utilizará la marca en el comercio. Si la norma permite “usar” ciertos elementos explicativos en el mercado, en el ámbito registral se puede insertar dicha información precisamente para proteger a los actores en el comercio de bienes y servicios. Pero para poder insertar los elementos explicativos en el registro se deberán cumplir los mismos requisitos que se exigen para su utilización en el mercado, que adaptados al campo registral son:


Que se haga de buena fe. La buena fe es un principio general del derecho que debe gobernar todas las actuaciones en el marco de cualquier ordenamiento jurídico. En el campo del derecho de propiedad industrial, los actores del mercado deben actuar sin afectar a los titulares de los derechos intelectuales, al público consumidor y al comercio como tal; la utilización de cualquier signo distintivo, expresión, palabra o frase, no debe hacerse con el objetivo de causar daño o perjuicio. De lo que se trata, entonces, es que el mercado sea transparente y se desenvuelva de manera leal.

Que no se inserten para ser usados a título

de marca. Los elementos explicativos no pueden ser registrados ni utilizados como marca, es decir, como distintivos de productos o servicios; de lo contrario, se estaría aprove-chando de elementos no apropiables por el solicitante. En consecuencia, al solicitar un signo acompañado con estos elementos, el peticionario deberá advertir a la oficina de registro marcario que no se está reivindicando propiedad sobre dichos elementos, diferenciado claramente en su solicitud el signo a registrarse como marca de los aditamentos explicativos. A su vez, la oficina de registro marcario deberá publicar el signo diferenciando claramente los elementos explicativos, ya que de lo contrario no existiría la información suficiente para los terceros interesados.

Que se limite al propósito de identificación

o información. Esta característica tiene que ver con la anterior. El propósito de utilizar elementos explicativos es para generar


información cierta sobre los productos y servicios que se ofertan en el mercado. Es una manera de generar en el público consumidor información transparente que le ayude en su libre elección.

Que no induzca al público consumidor a

error. Lo que se quiere salvaguardar es que en el público consumidor no se genere riesgo de confusión o asociación. La normativa de marcas quiere que el comercio de bienes y servicios sea transparente, de buena fe y fluido. Por tal razón, se pretende cuidar que la elección en el consumidor sea libre y consciente.

Si se cumplen los requisitos mencionados, la oficina nacional competente procederá al registro del signo diferenciando, como ya se dijo, los elementos explicativos. Se advierte que como dichos elementos son simplemente informativos y no hacen parte de la marca, no deben tenerse en cuenta al realizar el análisis de registrabilidad y, por lo tanto, no serán relevantes al efectuar el cotejo marcario. Sobre este asunto el Tribunal ya ha sentado su posición:

“(…) Antes de empezar a estudiar el tema, es importante manifestar que, el Juez Consultante deberá analizar el caso concreto tomando en cuenta que el signo solicitado AGUA PURA CRISTAYÁ (mixto) contiene las palabras AGUA PURA como expli-cativas, por lo que, si bien, estas palabras forman parte del signo, al ser simplemente explicativas del mismo, el titular o, en este caso, el solicitante, no adquiere derechos sobre la parte explicativa de dicho signo. En este sentido, las palabras AGUA PURA del signo solicitado no deben ser tomadas en cuenta


por el juez consultante al momento de realizar el examen de registrabilidad, es decir, la parte explicativa del signo debe ser excluida al momento de determinar si el signo solicitado está conformado por palabras genéricas, de uso común, descriptivas o evocativas.

Se aclara, también, que el hecho de que una marca esté conformada por una parte explicativa que no concede derechos para su titular, significa que si dicho titular quisiera oponerse a un registro marcario argumentando confundibilidad con la parte explicativa de su marca no puede hacerlo. Es decir, la parte explicativa de una marca no se toma en cuenta ni para el examen de registrabilidad ni para una posible oposición.

(…)” (Proceso 56-IP-2010, publicado en la G.O.A.C. Nº 1871 de 31 de agosto de 2010, marca: AGUA PURA CRISTARYÁ).

En este orden de ideas, el Juez Consultante, aplicando el anterior criterio, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo mixto FAMISANAR y las marcas mixtas CAFAM, SÚPER FARMACIA COLSUBSIDIO, y FARMACIA COLSUBSIDIO. 8. La licencia del uso de la marca. Validez de la simple autorización. La sociedad demandante afirmó que no existe confusión en el público consumidor, ya que existe un convenio entre las sociedades titulares de las marcas. Agregó que el uso de las marcas CAFAM y COLSUBSIDIO se encuentra debida-mente autorizado. A su vez, la Superintendencia de Industria y Comercio sostuvo que no existe un acuerdo previo entre las sociedades para desvirtuar el riesgo de


confusión. En este marco se analizará el tema de la licencia del uso de la marca. Una de las expresiones del derecho de uso exclusivo de la marca, es la facultad que tiene su titular de disponer de la misma. Dicha potestad de disposición, de conformidad con el postulado de la autonomía de la voluntad privada, se puede manifestar a través de la transferencia o cesión de la marca a otra u otras personas, o mediante el otorgamiento de una licencia para la explotación de la misma. Las licencias, tienen una función económica muy impor-tante en el comercio de bienes y servicios. Para ampliar el campo de acción de una marca determinada, o para la penetración de mercados determinados, el titular de dicha marca puede autorizar su uso a otra persona para que pueda explotarla. La licencia de la marca, se encuentra regulada en capítulo IV del título VI de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El instrumento por medio del cual se plasma la licencia es el contrato de licencia, mediante el cual una persona llamada licenciante cede el derecho de uso de su marca a otra denominada licenciatario; este último se obliga al pago de una remuneración: la regalía. El licenciante conserva la titularidad sobre la marca. La normativa comunitaria andina no regula el contenido del contrato de licencia, pero sí impone una limitación del mismo. El artículo 163 prohíbe contratos de licencia restrictivos del comercio y contrarios a las normas comunitarias andinas sobre propiedad industrial, trata-miento a capitales extranjeros, licencias y regalías, y prácticas comerciales restrictivas de la competencia. Como ésta es una limitación de gran importancia en la actividad del comercio subregional andino, debe ser controlada por la


Oficina Nacional Competente, en el momento en que se solicita el registro de un contrato de licencia. El contrato de licencia deberá plasmarse por escrito, y registrarse en la Oficina Nacional respectiva, acorde con el artículo 162 de la Decisión 486. Si no se cumple con estos requisitos, la licencia no surtirá efectos. Es importante destacar que el contrato de licencia, en lo no regulado por la normativa comunitaria andina, se rige por la norma nacional pertinente de cada País Miembro, teniendo como base las limitaciones ya indicadas. Sobre los elementos del contrato de licencia, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“La cesión que presupone ‘básicamente la transferencia de la totalidad de los derechos existentes sobre un signo marcario’, se contrarresta con la licencia para permitir el uso de la marca, en el que intervienen tres elementos: el licenciante (titular de la marca); el licenciatario (al que se le confiere el derecho al uso) y la marca licenciada que debe estar registrada.

La licencia ‘implica únicamente la autorización a utilizar la marca, reteniéndose el titular de ésta los restantes derechos relativos al signo en cuestión’ (Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas, ‘Derecho de Marcas’, Editorial Heliasta S.R.L., tomo segundo pág. 302. Al licenciatario se le conoce también en la doctrina como “usuario autorizado”.

En la licencia, una de las notas características es que el titular no se desprende, como en la cesión de la exclusividad absoluta del derecho, sino más bien que se limita o se restringe al licenciatario a ciertos


derechos, ejerciendo el licenciante ‘el control de la marca y los derechos no expresamente transmitidos’. (Bertone y Cabanellas ob. citada pág. 305).

(…) En forma general, en los contratos de licencia se especifican cláusulas tales como la duración del contrato, la vigilancia o inspección o control del licenciante sobre la calidad de los productos fabricados por el licenciatario, el reconocimiento a la propiedad exclusiva de la marca por parte del licenciante y la facultad o poder para que el licenciatario pueda enfrentar los litigios que se presenten respecto a la marca”. (Proceso 30-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 355 de 14 de julio de 1998, marca: CAROLINA).

La Oficina Nacional Competente analizará la solicitud de registro de la licencia y deberá determinar, en primer lugar, si el contrato no contiene cláusulas restrictivas del comercio o contrarias a la normativa comunitaria andina mencionada y, en segundo lugar, si la marca licenciada no es susceptible de generar riesgo de confusión en el público consumidor. Sobre el riesgo de confusión en relación con el contrato de licencia, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“Dada la finalidad del contrato de licencia marcaria, consistente en otorgar el derecho de uso de la marca a un tercero, a la Oficina Nacional Competente le corresponde al momento de inscribir un contrato de esta naturaleza, velar porque este cumpla las exigencias de la ley marcaria, entre ellas naturalmente la de que el uso de la marca no genere confusión en el mercado de bienes y servicios, referida en otra parte de esta sentencia”. (Proceso


29-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 481 de 13 de septiembre de 1999, marca: CUEROFREX denominataiva).

De conformidad con lo mencionado anteriormente, una simple autorización del uso de la marca no surte efectos frente a terceros y, en consecuencia, no es válida de ninguna manera para desvirtuar el riesgo de confusión en el público consumidor. 9. Convenios de coexistencia marcaria. En vista a que la parte demandante manifiesta que tiene un acuerdo de coexistencia marcaria con la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAFAM y la CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO. Es así, que el Tribunal ha determinado que la coexistencia marcaria se da cuando existen en la subregión dos registros marcarios idénticos o similares. Esta coexistencia puede ser de derecho o de hecho. La coexistencia de derecho está prevista en el artículo 159 de la Decisión 486 que prohíbe la comercialización de mercancías o servicios dentro de la subregión cuando existan registros sobre una marca idéntica o similar, a nombre de titulares diferentes y, que distingan los mismos productos o servicios, pero permite la suscripción de acuerdos de coexistencia de marcas para que puedan comercializarse, dichos productos o servicios. Sin embargo, la misma norma establece que las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público sobre el origen empresarial de las mercancías o servicios. En este caso para que pueda darse la coexistencia marcaria es necesario que se cumplan los siguientes requisitos: (i) la existencia en la Subregión de registros de marcas idénticas o similares; (ii) la existencia de un acuerdo entre las partes; (iii) la adopción por parte de éstas de las previsiones necesarias


para evitar la confusión del público, así como proporcionar la debida información sobre el origen de los productos o servicios; (iv) la inscripción del acuerdo en la oficina nacional competente; y, (v) el respeto de las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia. Al respecto, el Tribunal dice que los “Acuerdos de Coexistencia Marcaria son instrumentos de que se valen los empresarios que compiten en el mercado para determinar que ciertas marcas idénticas o semejantes entre si puedan cumplir su función sin dar lugar a conflictos de intereses entre sus titulares. Tales acuerdos, sin embargo, aunque resuelven el conflicto entre los particulares titulares de los signos, deben, para que tengan eficacia y aceptación por parte de las oficinas nacionales competentes, dejar a salvo el interés general de los consumidores, respecto de los cuales deberán eliminar el riesgo de confusión derivado de la identidad o semejanza”. (Proceso 104-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. N° 1015, del 27 de noviembre del mismo año, caso “BSCH mixta”). El Tribunal ha señalado al respecto que “No obstante estos acuerdos entre partes, la autoridad nacional competente deberá salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a error (...). En este sentido la suscripción de acuerdos no es un presupuesto automático para que opere la coexistencia marcaria, puesto que siempre habrá de predominar el bien común sobre el interés particular”. (Proceso 50-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. Nº 739 de 3 de diciembre de 2001, marca: ALLEGRA), de donde se desprende que la autoridad nacional competente debe hacer la evaluación correspondiente, toda vez que la marca protege por igual a sus titulares y en especial al público consumidor, teniendo en cuenta que en la marca existe una verdadera complementariedad donde además de considerarse los elementos del signo y del producto o servicio que a través de la marca se interrelacionan, se debe


tener presente fundamentalmente al destinatario final que es el público consumidor. Respecto a la coexistencia de hecho, nace sobre la base de la jurisprudencia emitida por este Tribunal y surge de la natural convivencia de los signos en el mercado, es decir, surge de la mera coexistencia pacífica de signos o marcas dentro del mercado. Al respecto el Tribunal ha manifestado “Se trataría al parecer de una mera ‘coexistencia de hecho’ que no tiene tratamiento específico en la legislación comunitaria, y que no encaja dentro de los supuestos de la coexistencia regulada por aquella norma jurídica, la cual permite la suscripción de convenios privados entre los titulares de las marcas que posibilitan la presencia de ellas en el mercado, pero bajo la condición de que adopten las previsiones necesarias para evitar la confusión en el público respecto del origen de los bienes y servicios (...). La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad”. (Proceso 15-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 916 de 2 de abril de 2003, marca: TMOBIL). 10. Examen de registrabilidad y debida motivación de las Resoluciones. En razón de que en el proceso interno no se presentaron oposiciones, el Tribunal interpretará el tema del examen de registrabilidad y la debida motivación de las Resoluciones. El Tribunal se referirá al tema, en virtud a que la parte demandante manifiesta que se ha violado el artículo 150 de la Decisión 486 al no realizarse el correspondiente examen de registrabilidad.


El artículo 150 de la Decisión 486 dispone que vencidos los 30 días otorgados por el artículo 148 si no se hubiesen presentado oposiciones, la Oficina Nacional Competente procederá a realizar el examen de registrabilidad, de donde resulta que el mismo es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no se hubiesen presentado oposiciones. Por lo tanto, la Oficina Nacional Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y, en el caso de autos, las normas que corresponde tomar en cuenta son las que contienen las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486. En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, existan o no oposiciones, deberá analizar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136 litera a) de la Decisión 486. La resolución con la que se notifica al peticionario y por la cual se concede o deniega el registro solicitado debe estar debidamente motivada, es decir, que exprese las razones de hecho y de derecho que inclinaron a la oficina nacional competente a pronunciarse en uno u otro sentido, sobre la base de las normas jurídicas aplicables y de las situaciones de hecho constitutivas del acto, a efectos de permitir al destinatario el ejercicio del derecho de defensa. Además, es importante aclarar que el examen de registrabilidad debe ser autónomo, tanto en relación con las decisiones emitidas por otras oficinas de registro marcario, como con las decisiones emitidas por la propia Oficina, esto significa, que se debe realizar un examen de registrabilidad


analizando cada caso concreto, independiente del análisis ya efectuado sobre signos idénticos o similares. Debe quedar claro, que no se está afirmando que la Oficina de Registro Marcario no tenga límites a su actuación, o que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que ésta tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencio-nadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite. Además, los límites a la actuación de dichas oficinas se encuentran marcados por la propia norma comunitaria y por las respectivas acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos. 11. Conexión competitiva. Además de los criterios referidos a la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los productos o servicios que distinguen dichos signos a efecto de establecer la posible conexión competitiva y en su caso aplicar los criterios relacionados con la misma. En el presente caso, el signo solicitado para registro distingue servicios compren-didos en la Clase 41, mientras que los signos sobre la base de los cuales se niega el registro distinguen servicios de la Clase 35, por lo que el juez consultante, deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva. Con relación a las consideraciones relativas a la conexión competitiva entre productos o servicios, la orientación jurisprudencial de este Tribunal, con base en la doctrina, señala algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos o servicios, que se sintetizan: (i) La inclusión de los productos o servicios en una misma clase del nomenclátor; (ii) Canales de comercialización; (iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relación o vinculación entre los productos o servicios; (v) Uso conjunto o complementario de


productos o servicios; (vi) Partes y accesorios; (vii) Mismo género de los productos o servicios; (viii) Misma finalidad; (ix) Intercambiabilidad de los productos o servicios. La Autoridad Nacional Competente debe considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca, por virtud de la regla de la especialidad, en principio cubre únicamente los productos o servicios identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases de la Clasificación Internacional de Niza, la pertenencia de dos productos o servicios a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes. También debe tomar en cuenta la intercambiabilidad, en el sentido de que los consumidores estimen que los productos o servicios son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, y la complementariedad, relativa al hecho de que los consumidores juzguen que los productos o servicios deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro. Asimismo debe analizar si la conexión competitiva podría surgir en el ámbito de los canales de comercialización o distribución de los productos o servicios, provenientes de la identidad o similitud en la utilización de medios de difusión o publicidad. En tal sentido, si ambos productos o servicios se difunden a través de los medios generales de publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras que si la difusión se realiza a través de revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor.


Finalmente, deberá considerar la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de identificar, diferenciar y seleccionar el producto o servicio. A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes (...)”. (Proceso 09-IP-94, publicado en a G.O.A.C. Nº 180, de 10 de mayo de 1995, marca: DIDA). En consecuencia el consultante deberá tener en cuenta en el presente caso que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 136 literales a) de la Decisión 486, se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero o a un nombre comercial protegido, tiene por objeto un producto o servicio semejante al amparado por el signo en referencia, sea que dichos productos o servicios pertenezcan a la misma clase del nomenclátor o a clases distintas que lleven a que se asocie el producto o servicio a un origen empresarial común. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA CONCLUYE: PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo FAMISANAR (mixta), cumplen con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentran incursos dentro de las causales de


irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión. SEGUNDO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en el comercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, el signo que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca ya registrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a los consumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad. TERCERO: Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión y/o de asociación con base a principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presente interpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos y/o servicios que estos amparan. CUARTO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener en cuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de signos mixtos, comparados con un signo denominativo y otro signo mixto, es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin ser posible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidad del signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico y proceder en consecuencia.


Además se deberá tomar en cuenta que dos de los signos sobre la base de los cuales se niega el registro en su parte denominativa están son compuestos. Los requisitos que se deben cumplir para insertar elementos explicativos en el registro marcario, son los siguientes:



de marca. Los elementos explicativos no pueden ser registrados ni utilizados como marca, es decir, como distintivos de productos o servicios; de lo contrario, se estaría aprovechando de elementos no apropiables por el solicitante. En consecuencia, al solicitar un signo acompañado con estos elementos, el peticionario deberá advertir a la oficina de registro marcario que no se está reivindicando propiedad sobre dichos elementos, diferenciado claramente en su solicitud el signo a registrarse como marca de los aditamentos explicativos. A su vez, la oficina de registro marcario deberá publicar el signo diferenciando claramente los elementos explicativos, ya que de lo contrario


no existiría la información suficiente para los terceros interesados.


o información. Esta característica tiene que ver con la anterior. El propósito de utilizar elementos explicativos es para generar información cierta sobre los productos y servicios que se ofertan en el mercado. Es una manera de generar en el público consumidor información transparente que le ayude en su libre elección.



Si se cumplen los requisitos mencionados, la oficina nacional competente procederá al registro del signo diferenciando, como ya se dijo, los elementos explicativos. Se advierte que como dichos elementos son simplemente informativos y no hacen parte de la marca, no deben tenerse en cuenta al realizar el análisis de registrabilidad y, por lo tanto, no serán relevantes al efectuar el cotejo marcario. QUINTO: La licencia de la marca, se encuentra regulada en capítulo IV del título VI de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El instrumento por medio del cual se plasma la licencia, es el contrato de licencia, mediante el cual una persona llamada licenciante cede el derecho de uso de su marca a otra denominada licenciatario; este último, se obliga al pago de una


remuneración, la regalía. El licenciante conserva la titularidad sobre la marca. La normativa comunitaria andina, no regula el contenido del contrato de licencia, pero sí impone una limitación del mismo. El artículo 163, prohíbe contratos de licencia restrictivos del comercio y contrarios a las normas comunitarias andinas sobre propiedad industrial, trata-miento a capitales extranjeros, licencias y regalías, y prácticas comerciales restrictivas de la competencia. Como ésta es una limitación de gran importancia en la actividad del comercio subregional andino, debe ser controlada por la Oficina Nacional Competente, en el momento en que se solicita el registro de un contrato de licencia. El contrato de licencia deberá plasmarse por escrito, y registrarse en la Oficina Nacional respectiva, acorde con el artículo 162 de la Decisión 486. Si no se cumple con estos requisitos, la licencia no surtirá efectos. Es importante destacar que el contrato de licencia, en lo no regulado por la normativa comunitaria andina, se rige por la norma nacional pertinente de cada País Miembro, teniendo como base las limitaciones ya indicadas. La Oficina Nacional Competente analizará la solicitud de registro de la licencia y deberá determinar, en primer lugar, si el contrato no contiene cláusulas restrictivas del comercio o contrarias a la normativa comunitaria andina mencionada y, en segundo lugar, si la marca licenciada no es susceptible de generar riesgo de confusión en el público consumidor. SEXTO: La coexistencia marcaria de derecho para que tenga relevancia jurídica debe cumplir con los siguientes requisitos: (i) la existencia en la Subregión de registros de marcas idénticas o similares; (ii) la existencia de un acuerdo entre las partes; (iii) la adopción por parte de éstas de las


previsiones necesarias para evitar la confusión del público, así como, proporcionar la debida información sobre el origen de los productos o servicios; (iv) el respeto de las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia; y, (v) la inscripción del acuerdo en la oficina nacional competente. La Autoridad Nacional Competente, es la llamada a revisar los Acuerdos de Coexistencia Marcaria suscritos entre las partes y determinar si éstos cumplen con las exigencias mencionadas, precautelando siempre el interés de los consumidores finales, es decir, deberá determinar si los signos sobre los cuales se suscribió el Acuerdo no son objeto de producir confusión en el público consumidor SÉPTIMO: En el caso de que no se hubiesen presentado oposiciones, la Oficina Nacional Competente, de igual manera, procederá a realizar el examen de registrabilidad, de donde resulta que el mismo es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no se hubiesen presentado oposiciones. Por lo tanto, la Oficina Nacional Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. OCTAVO: Además de los criterios sobre la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva entre los productos o servicios. En el presente caso, al referirse los signos en cuestión a diferentes servicios de la Clase 35 y 41, el consultante deberá analizar si se trata en efecto de un caso de conexión competitiva, con base en los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2008-0027, de


conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal. NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. José Vicente Troya Jaramillo PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA

MARCAS

Registro como marca de signos protegidos por el derecho de autor

PROCESO 177-IP-2011 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literales a) y b) y 168 de la misma Decisión. Actor: Sociedad KELLOGG COMPANY. Marca: “TONY” (mixta). Expediente Interno N° 3487-2010. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los catorce (14) días del mes de marzo del año dos mil doce. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. VISTOS: Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de veinticinco (25) de enero de 2012.


1. ANTECEDENTES 1.13. Las partes La parte demandante es: la sociedad KELLOGG COMPANY. La parte demandada la constituyen: EL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTE-LECTUAL (INDECOPI), EL PROCURADOR DE LA REPÚBLICA ENCARGADO DE LOS ASUNTOS JUDI-CIALES DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS y la sociedad AMAY COMMERCIAL INC. 1.14 Actos demandados La sociedad KELLOGG COMPANY solicita que se declare la nulidad de la Resolución Administrativa Nº 1722-2007/TPI-INDECOPI de la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI a través de la cual se confirmó la Resolución Nº 5586-2007/OSD-INDECOPI de 30 de marzo de 2007 que denegó el registro del signo constituido por el diseño de un tigre sonriente y levantando el brazo izquierdo con una bufanda en la que se aprecia la denominación TONY escrita el letras características; todo en la combinación de colores rojo, anaranjado, azul oscuro, negro, blanco y amarillo; a favor de la sociedad KELLOGG COMPANY. 1.15. Hechos relevantes Del expediente remitido por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, han podido ser destacados los siguientes aspectos:


i) Los hechos Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: - El 9 de junio de 2005, la sociedad KELLOGG

COMPANY solicitó el registro del signo “TONY” (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

- Una vez publicado el extracto de la solicitud de registro,

el 24 de noviembre de 2005, la sociedad AMAY COMMERCIAL INC. presentó oposición a la solicitud de registro sobre la base del registro de sus marcas “TONY”, “EL TIGRE”, “EL TIGRE TIN”, “EL TRIGRE BEBE” y la marca constituida por la figura característica de un tigre, para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

- El 31 de enero de 2006, la sociedad KELLOGG

COMPANY limitó los productos a distinguirse con la marca solicitada, excluyendo de ellos a “productos de confitería y especialmente caramelos”.

- El 30 de marzo de 2007, la Oficina de Signos

Distintivos del INDECOPI expidió la Resolución Nº 5586-2007/OSD-INDECOPI, a través de la cual declaró fundada la oposición formulada y denegó el registro del signo solicitado.

- El 25 de abril de 2007, la sociedad KELLOGG

COMPANY interpuso el recurso de apelación en contra de la Resolución referida.

- El 6 de septiembre de 2007, el Tribunal de Defensa de la

Competencia y de la Protección de la Propiedad


Intelectual del INDECOPI expidió la Resolución Nº 1722-2007/TPI-INDECOPI a través de la cual resolvió confirmar la Resolución Nº 5586-2007/OSD-INDECOPI de 30 de marzo de 2007.

- El 10 de diciembre de 2007, la sociedad KELLOGG

COMPANY interpuso demanda contencioso adminis-trativa, por la cual impugnó la resolución administrativa Nº 1722-2007/TPI-INDECOPI de la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI a través de la cual se confirmó la Resolución Nº 5586-2007/OSD-INDECOPI de 30 de marzo de 2007.


COMPANY subsana la demanda presentada. - El 13 de octubre de 2008, el Ministerio Público, Fiscalía

de la Nación, emitió el DICTAMEN Nº 361-2008-MP-FN-8ªFSCL, el cual es de la opinión que se declare fundada la demanda.

- El 18 de diciembre de 2008, la Cuarta Sala Especializada

en lo Contencioso Administrativa expidió la Resolución No. Catorce a través de la cual declaró INFUNDADA la demanda contencioso administrativa interpuesta por la sociedad KELLOGG COMPANY.


COMPANY interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de 18 de diciembre de 2009.

- El 17 de diciembre de 2009, el Ministerio Público,

Fiscalía Suprema en lo Civil, emitió el DICTAMEN Nº 532-2009-MP-FN-FSC por el cual opina que se debe revocar la sentencia recurrida; y, en consecuencia, se declare fundada la demanda.


- El 14 de mayo de 2010, la Corte Suprema de Justicia de la República, Sala Civil Transitoria, emitió la Resolución por medio de la cual revocó la sentencia apelada y la declararon fundada.

- El 20 de julio de 2010, el Instituto Nacional de Defensa

de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, interpuso recurso de casación en contra de la sentencia de 14 de mayo de 2010.

- El 25 de abril de 2011, la Sala de Derecho

Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú expidió el Auto Calificatorio del Recurso de Casación Nº 3487-2010 LIMA a través del cual declaró procedente el recurso de casación interpuesto y mandó remitir copias certificadas de los actuados al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

- El 27 de octubre de 2011, el Presidente de la Sala de

Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, a través del Oficio No. 035-2011-CSC-CS, solicita la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

j) Fundamentos de la Demanda La sociedad KELLOGG COMPANY, en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - “La marca de Amay Commercial Inc. distingue

únicamente caramelos, chocolatería, mientras que la marca solicitada por Kellogg Company (…) distingue café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pastelería y confitería; helados comestibles, miel, jarabe


de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza, vinagre, salsas (con excepción de salsas para ensaladas), especias, hielo de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial. Cabe preguntarse entonces si estos productos guardan conexión competitiva”.

- “Gráficamente la marca de nuestra mandante presenta la figura de un tigre con cuchara, el mismo que no está presente en la marca de Amay Commercial Inc.”.

- “Kellogg Company solicitó y obtuvo que Indecopi cancelara la marca TONY certificado No. 88481 de Amay Commercial Inc. restringiéndola a distinguir solo ‘caramelos y chocolatería’. En consecuencia, tenía y tiene derecho preferente el registro de su marca TONY”.

- “Siendo la marca TONY y diseño, obra autoral cuyos derechos corresponden a Kellogg Company, entonces en aplicación de la norma citada Kellogg Company tiene derecho a su registro como marca”.

k) Contestación a la demanda El INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI), en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - “(…) los signos en cotejo son indiscutiblemente

semejantes, al grado de generar riesgo de confusión indirecta”.

- “(…) pese a que existen en el signo solicitado TONY y figura de tigre, ciertos elementos gráficos, lo que realmente opera como determinante es el aspecto de conjunto de las marcas, pues como ya hemos referido, el consumidor toma decisiones en el mercado dejándose llevar por el impacto que la marca deja en su percepción integridad (sic)”.


- “(…) La apreciación de conjunto de las marcas, no puede sin embargo dejar de lado la obligación de la Autoridad Administrativa de valorar (…) el elemento que goza de mayor relevancia al interior de la unidad marcaria. Así por ejemplo el elemento de mayor relevancia en los signos confrontados es el elemento denominativo (TONY / TONY), pues es de esta manera que los productos serán demandados en el mercado”.

- “(…) resulta inevitable que el público consumidor (…) a la hora de demandar en el mercado golosinas de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial, se vea confundido respecto al origen empresarial, al estar las marcas en conflicto –a nivel denominativo- constituidas de manera relevante por el mismo vocablo TONY”.

I) Tercero Interesado No obra en el expediente la contestación a la demanda por parte de la sociedad AMAY COMMERCIAL INC. CONSIDERANDO: 9. Competencia del Tribunal Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, la norma cuya interpretación se solicita, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, al tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;


Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de veinticinco (25) de enero de 2012. 10. Normas del ordenamiento jurídico comunitario a ser interpretadas La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú ha solicitado la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El Tribunal considera que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo “TONY” (mixto), fue presentada el 9 de junio de 2005, en vigencia de la Decisión 486 mencionada. Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 del Estatuto, que indican que “el Tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, referidas al caso concreto”, y que al ser estas disposiciones imperativas, que atribuyen al Tribunal Comunitario la facultad de interpretar de oficio las normas del ordenamiento jurídico comunitario que estime aplicables al caso concreto; y tomando en cuenta que para el efecto la normativa sustancial aplicable es la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se interpretará de oficio el artículo 134 literales a) y b) (concepto de marca y elementos constitutivos) y 168 (derecho preferente derivado de una acción de cancelación) de la Decisión 486 mencionada, en tanto que resultan pertinentes para la resolución del presente caso.


En consecuencia, los textos de las normas a ser inter-pretadas son los siguientes:

DECISIÓN 486

“(…)

DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS

Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: c) las palabras o combinación de palabras; d) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; (…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a. sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (…)


DE LA CANCELACIÓN DEL REGISTRO Artículo 168.- La persona que obtenga una resolución favorable tendrá derecho preferente al registro. Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa. (…)”.

11. CONSIDERACIONES El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: - Concepto de marca y sus elementos constitutivos; - Clases de signos: comparación entre signos denomi-

nativos simples y compuestos con una marca mixta; comparación entre signos mixtos y figurativos.

- Impedimentos para el registro de un signo como marca: La identidad y la semejanza con una marca;

- Riesgo de confusión directa e indirecta y/o de asociación;

- Reglas para realizar el cotejo marcario; - Registro como marca de signos protegidos por el

derecho de autor; - Derecho preferente derivado de una acción de

cancelación; - Conexión competitiva. 3.2. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el


mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio. La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas. En el marco de la Decisión 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión. Los elementos constitutivos de una marca. El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en la definición del artículo 134 mencionado, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios. La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca.


La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones o descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos. El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor. Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. Es importante advertir que la distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado; y, 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado. En este sentido, el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, establece como una causal de nulidad absoluta del registro de un signo, aquellos que carezcan de este elemento fundamental, la distintividad. En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo “TONY” (mixto), para distinguir


productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión. 3.2. CLASES DE MARCAS. Comparación entre signos denominativos simples y compuestos con una marca mixta; comparación entre signos mixtos y figurativos. La doctrina ha reconocido varias clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas, en atención a la estructura del signo. En este contexto, tomando en cuenta que las marcas en controversia son “TONY” (mixta) y “TONY” (denominativa), “EL TIGRE” (denominativa), “EL TIGRE IN” (denominativa), “EL TIGRE BEBE” (denominativa) y la marca constituida por la figura característica de un tigre; el Tribunal considera conveniente examinar lo concerniente a las marcas denominativas simples y compuestas, mixtas y gráficas, por corresponder a la clase de los signos en conflicto. Las marcas denominativas, llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar.


Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las otras existentes en el mercado. Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de marcas denominativas, los que han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 01-IP-2005:

“(...) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.”

“(...) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.” “(...) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.” “(...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.” 75

75 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Págs. 199 y SS.


Dentro de las marcas denominativas están las denomi-nativas compuestas, que son las integradas por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...)”. 76 Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. La jurisprudencia indica: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”.77 Los signos gráficos son definidos como un signo visual porque se dirige a la vista a fin de evocar una figura que se caracteriza por su configuración o forma externa; lo predominante en esta clase de signos, es el sujeto escogido en su forma gráfica. El Tribunal, con relación a este tema, ha venido sosteniendo en su jurisprudencia que:

“Dentro de este tipo se encuentra la marca puramente gráfica, la que evoca en la mente del consumidor sólo la imagen del signo utilizado en calidad de marca: un conjunto de líneas, dibujos y en su caso colores; y, la marca figurativa,

76 Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 77 Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


que evoca en el consumidor un concepto concreto: el nombre que representa este concepto es también el nombre con el que es conocido la marca gráfica; el tercer subgrupo es la marca que evoca en el consumidor un concepto o motivo al que se llega a través de un proceso de generalización”. (Carlos Fernández Novoa, “Fundamentos de Derechos de Marcas”, Editorial Montecorvo, 1984. pp 29 y ss).

Además, sobre este tipo de signos, ha manifestado:

“La marca figurativa difiere de la denominativa, en que aquella no es pronunciable, pues el signo que representa no tiene vocalización, sino es una figura o distintivo al que se le da un nombre”.78

Los signos figurativos son aquellos que se encuentran formados por un gráfico o imagen visual que puede evocar o no un concepto. En este tipo de signos, en consecuencia, se pueden distinguir dos elementos, a saber: 5. El trazado: son los trazos del dibujo que forman el

signo marcario. 6. El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita

en la mente de quien la observa. El cotejo de signos figurativos requiere de un examen más elaborado, pues en este caso debe ofrecerse protección tanto al aspecto gráfico, como al ideológico. En el análisis deberá efectuarse una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.

78 Proceso 09-IP-94, publicado en G.O.A.C. Nº 180, de 10 de mayo de 1995. Marca: “DIDA” Jurisprudencia de la Comunidad Andina, Tomo IV.


Para determinar la existencia de confundibilidad en esta clase de signos, la Jurisprudencia sentada por este Tribunal ha expresado, que entre los dos elementos del signo gráfico figurativo esto es, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que, a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. Al comparar signos figurativos, se debe, no obstante, aplicar las mismas reglas que se utilizan en el cotejo de los otros tipos de signos. Comparación entre signos denominativos (simples y compuestos) y mixtos. El Juez Consultante, al realizar la comparación entre marcas denominativas simples y compuestas y mixtas debe identificar, como ha sido dicho, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico; pues, de acuerdo a la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.79 En consecuencia, si en la marca comparada predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina y expresadas en la presente interpretación prejudicial; y, si por otro lado, en la misma predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

79 Proceso 46-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1644 de 7 de agosto de 2008. Marca: “PAN AMERICAN ASSISTANCE” (mixta). TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


Comparación entre signos figurativos y mixtos Al comparar un signo mixto con un figurativo, es importante determinar cuál es el elemento dominante en el signo mixto, si el denominativo o el gráfico; si la denominación causa mayor impacto, es en la palabra o palabras donde se centra su fuerza distintiva y no podrá generarse confusión con un signo figurativo, ya que el distintivo del primero estará en el conjunto pronunciable y el del otro en la imagen y el concepto que expresa el signo figurativo. Si se llegare a establecer que el elemento distintivo es el denominativo, puede ocurrir que, en principio, no exista riesgo de confusión entre los dos tipos de signos; si se llegare a establecer que el elemento distintivo es el gráfico, el Juez Nacional o la Oficina de Registro Marcario, según el caso, deberá realizar el análisis de confundibilidad teniendo en cuenta los dos elementos constitutivos de los signos figurativos, es decir, el trazo y el concepto, atendiendo a los criterios que el Tribunal ha adoptado respecto de la comparación entre signos figurativos, ya mencionados. 3.4. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UN SIGNO COMO MARCA. La identidad y la semejanza Tomando en cuenta que la sociedad KELLOGG COMPANY solicitó el registro del signo “TONY” (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza y que la sociedad AMAY COMMERCIAL INC. presentó oposición a la solicitud de registro sobre la base del registro de sus marcas “TONY”, “EL TIGRE”, “EL TIGRE TIN”, “EL TRIGRE BEBE” y la marca constituida por la figura característica de un tigre, para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la


Clasificación Internacional de Niza; se hará referencia a la identidad y la semejanza de un signo con una marca. La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial. Este Tribunal al respecto ha señalado:

“La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.80

Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órgano acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

80 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecerla en base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad. La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comu-nitario ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia. La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.


3.4. RIESGO DE CONFUSIÓN: DIRECTA E INDIRECTA Y/O DE ASOCIACIÓN. Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”.81 Para establecer la existencia del riesgo de confusión o de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate. El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los

81 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, publicada en la G.O.A.C. 1124 de 4 de octubre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA.


hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.82 Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.83 También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión, que se busca evitar en los consu-midores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, la Decisión 486 se refiere al denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d). Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que “El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”.84 En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena. 82 Proceso 109-IP-2002, sentencia de 6 de marzo de 2003, publicada en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 83 Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 84 Proceso 70-IP-2008. publicada en la G.O.A.C. Nº 1648 de 21 de agosto de 2008, marca “SHERATON”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios:

“El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.85

3.6. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO MAR-CARIO. Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina de Breuer Moreno para realizar el cotejo entre signos distintivos:

Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.

85 Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.86

Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el mismo tratadista ha manifestado: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este

86 BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, 1946. Pág. 351 y ss.


sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. 87

3.10. REGISTRO COMO MARCA DE SIGNOS PROTEGIDOS POR EL DERECHO DE AUTOR. La sociedad KELLOGG COMPANY, solicitante del registro del signo “TONY y diseño”, alega ser titular del derecho de autor sobre la obra mencionada, al respecto, argumenta que “Siendo la marca TONY y diseño, obra autoral cuyos derechos corresponden a Kellogg Company, entonces en aplicación de la norma citada Kellogg Company tiene derecho a su registro como marca” en tal virtud, deviene necesario hacer referencia al “registro como marca de signos protegidos por el derecho de autor. Sobre este tema, en primer lugar, deviene necesario puntualizar que el derecho de autor es independiente, aunque compatible con los derechos de propiedad industrial, lo que quiere decir, entonces, que los derechos de propiedad industrial son también independientes y, asimismo, compatibles con los del autor. Esa independencia, pero a la vez compatibilidad, es la que permite que un mismo bien intelectual pueda estar protegido simul-táneamente por el derecho de autor y el de propiedad industrial. 87 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


De conformidad con lo anterior, una obra puede ser protegida al mismo tiempo por el derecho de autor o como marca y asimismo, que un signo distintivo marcario pueda constituir también una obra o que una obra de arte aplicado sea igualmente un modelo industrial o viceversa. Sin embargo, esa independencia y posible simultánea compatibilidad no conduce a que un derecho prevalezca sobre otro, de suerte que cada uno de esos derechos otorga a su titular un monopolio de explotación pero en sus respectivos ámbitos. En segundo lugar, es pertinente advertir que para que proceda el registro de un signo como marca deben cumplirse una serie de prerrogativas, debe realizarse un examen de registrabilidad a fin de determinar si el signo cuyo registro se solicita no se encuentra incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El hecho de que el solicitante alegue ser titular de una obra protegida por el derecho de autor no le concede indefectiblemente el registro del signo solicitado como marca, debido a que, como se indicó, la Oficina Nacional Competente tiene que realizar el examen de registrabilidad teniendo en cuenta, entre otros factores, la conexión competitiva, siguiendo el trámite de los artículos 148 a 150 de la Decisión 486. En efecto, se tiene que observar que el signo solicitado a registro cumpla con los requisitos básicos, indispensables para su registro y que sea apto para diferenciarlo de otros signos, siendo que de coexistir aquellos en el mercado, no se genere un riesgo de confusión en el público consumidor. Este Tribunal ha expresado en la interpretación prejudicial 32-IP-97, marca “TERMINATOR”, (interpretación prejudicial de 2 de octubre de 1998, publicada en la


G.O.A.C. No. 416 de 15 de marzo de 1999) relativa a la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal f) del artículo 136 que: "(...) si el sentido de la protección del título original por el Derecho de autor, tiene como finalidad esencial evitar que el uso del mismo título en otra obra pueda crear confusión entre ambas, quiere ello decir sólo que no puede registrarse como marca el título de una obra, única y exclusivamente cuando éste, por ser original, se encuentra protegido por el derecho de autor; y, además, porque el uso de dicho título para distinguir un producto o servicio puede crear confusión para el público entre la obra y el producto o servicio que se pretende distinguir con el mismo signo". Teniendo en cuenta lo anterior, a contrario sensu, se debe verificar que los productos o servicios que se pretenden amparar con el signo solicitado a registro, aunque sea protegible con el derecho de autor, no tengan conexión competitiva con los productos o servicios que amparan otros signos y en consecuencia puedan causar confusión en el público consumidor. Finalmente, es necesario enfatizar que procede el registro de signos protegidos por el derecho de autor, siempre que se cumplan con los parámetros establecidos. 3.11. DERECHO PREFERENTE DERIVADO DE UNA ACCIÓN DE CANCELACIÓN. En el proceso interno, la sociedad KELLOGG COMPANY alegó que “Kellogg Company solicitó y obtuvo que Indecopi cancelara la marca TONY certificado No. 88481 de Amay Commercial Inc. restringiéndola a distinguir solo ‘caramelos y chocolatería’. En consecuencia, tenía y tiene derecho preferente el registro de su marca TONY”. En tal virtud, deviene necesario hacer referencia al tema del “derecho preferente derivado de una acción de cancelación”.


El derecho preferente derivado de la acción de cancelación por no uso de una marca se encuentra consagrado en el artículo 168 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Cabanellas concibe por Derecho de Preferencia (jus preferendi) al sinónimo de derecho de prelación; y a éste como aquel que le asiste a una persona para ser preferida en sus derechos en concurrencia con otras, y a veces con total exclusión de ellas (CABANELLAS, Guillermo. DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE DERECHO USUAL. Editorial Heliasta S.R.L. Buenos Aires-Argentina. Décima Sexta Edición. Tomo III. 1981. p. 125). El principal efecto de la cancelación del registro de una marca es extinguir para su titular el derecho sobre la misma, de manera que ésta queda disponible para que terceros interesados en ella la obtengan. A la luz de la disposición transcrita, el derecho preferente a solicitar el registro de la marca que se canceló pertenece, en primer lugar, a la persona que ejerció la acción de cancelación. Sin embargo, si el titular de este derecho no lo ejerce en el tiempo y la forma establecidos, el signo cancelado se convierte en res nullius, quedando entonces disponible para quien primero solicite su registro. De acuerdo a la Decisión 486, el derecho preferente debe ser invocado dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa. En ese sentido, la prelación que se debe otorgar a la solicitud de registro efectuada con base en el derecho preferente, proveniente de la cancelación de un registro, deriva en que la marca solicitada sea considerada prioritaria a las solicitudes de terceros en curso, incluso anteriores a la


solicitud de cancelación (es decir, prioritarias); de esta manera, el titular de la solicitud de cancelación tiene, a pesar de la posterioridad de la solicitud en la que invoca la prelación, un “derecho preferente”, a obtener el registro, que aquel derecho que puede tener cualquier solicitante anterior. Finalmente, este derecho preferente no otorga al accionante el derecho al registro automático del signo, sino la prelación, derivada del ejercicio del mismo, pues una vez presentada la solicitud de registro —se entiende durante el lapso que dura el derecho preferente—, ésta deberá ser sometida al examen de registrabilidad respectivo. 3.12. LA CONEXIÓN COMPETITIVA. Tomando en cuenta que la sociedad KELLOGG COMPANY argumentó que “La marca de Amay Commercial Inc. distingue únicamente caramelos, chocolatería, mientras que la marca solicitada por Kellogg Company (…) distingue café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pastelería y confitería; helados comestibles, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza, vinagre, salsas (con excepción de salsas para ensaladas), especias, hielo de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial. Cabe preguntarse entonces si estos productos guardan conexión competitiva”; deviene necesario referirse al tema de la conexión competitiva. Sobre este tópico la doctrina ha elaborado algunas pautas o criterios que pueden llevar a establecer o fijar cuándo se da la conexión competitiva entre los productos. El hecho de que los productos posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado.


En criterio del tratadista Carlos Fernández Novoa, para determinar la conexión competitiva entre los productos diferenciados por los signos confrontados, el aspecto fundamental a tomar en consideración es la finalidad o aplicaciones usuales de los mismos. Igualmente, señala el autor, los criterios para determinar si a través de la finalidad de los productos hay o no conexión competitiva, siendo éstos dos; el primero: el principio de la intercam-biabilidad de los mismos, que tiene que ver con el hecho de si los consumidores consideren sustituibles, para las mismas finalidades, los productos enfrentados; y, el segundo, el de complementariedad, que alude a la circunstancia de que el uso de un producto pueda suponer el necesario uso de otro, o que sin un producto no puede utilizarse otro producto, es decir, que los productos sean complementarios o vayan a utilizarse conjuntamente.88 El Tribunal ha acogido como criterios identificadores de la presencia de dicha conexión los siguientes:

a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor

b) Canales de comercialización c) Medios de publicidad idénticos o similares d) Relación o vinculación entre los productos e) Uso conjunto o complementario de los mismos f) Partes y accesorios g) Mismo género h) Misma finalidad i) Intercambiabilidad de los mismos

El Tribunal considera que deben ser aplicados los criterios referidos anteriormente y que pueden conducir a establecer cuándo se da la conexión competitiva entre los productos.

88 FERNÁNDEZ Novoa, Carlos; Fundamentos ob. cit. p.p. 242 - 246.


También deberá considerarse la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de diferenciar, identificar y seleccionar el producto deseado. Esto a su vez se encuentra relacionado con el grado de atención que presta la persona al momento de realizar su elección, lo que dependerá del tipo de consumidor, a saber, conforme a la doctrina: a) el profesional o experto, b) elitista y experimentado, c) el consumidor medio. A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes (...)”.89 Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA CONCLUYE:

9. Un signo puede ser registrado como marca, cuando distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de represen-tación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos.

89 Proceso 09-IP-94. Sentencia del 24 de marzo de 1995, caso “DIDA”. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo IV, p. 97.


16. Al comparar una marca denominativa simple o compuesta y una mixta se determina que si en ésta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina y recogidas en esta provi-dencia; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre las marcas, pudien-do éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

17. Al comparar un signo mixto con un figurativo, es

importante determinar cuál es el elemento dominante en el signo mixto, si el denominativo o el gráfico; si la denominación causa mayor impacto, es en la palabra o palabras donde se centra su fuerza distintiva y no podrá generarse confusión con un signo figurativo, ya que el distintivo del primero estará en el conjunto pronunciable y el del otro en la imagen y el concepto que expresa el signo figurativo.

Si se llegare a establecer que el elemento distintivo es el denominativo, puede ocurrir que, en principio, no exista riesgo de confusión entre los dos tipos de signos; si se llegare a establecer que el elemento distintivo es el gráfico, el Juez Nacional o la Oficina de Registro Marcario, según el caso, deberá realizar el análisis de confundibilidad teniendo en cuenta los dos elementos constitutivos de los signos figurativos, es decir, el trazo y el concepto, atendiendo a los criterios que el Tribunal ha adoptado respecto de la comparación entre signos figurativos, ya mencionados.

18. No son registrables los signos que según lo previsto en

el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o


productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión y/o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

19. El riesgo de confusión y/o de asociación deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos.

20. Para que proceda el registro de un signo como marca

deben cumplirse una serie de requisitos, debe realizarse un examen de registrabilidad a fin de determinar si el signo cuyo registro se solicita no se encuentra incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El hecho de que el solicitante alegue ser titular de una obra protegida por el derecho de autor no le concede indefectiblemente el registro del signo solicitado como marca, debido a que, como se indicó, la Oficina Nacional Competente tiene que realizar el examen de registrabilidad teniendo en cuenta, entre otros factores, la conexión competitiva, siguiendo el trámite de los artículos 148 a 150 de la Decisión 486.

21. El derecho preferente a solicitar el registro de la marca

que se canceló pertenece, en primer lugar, a la persona que ejerció la acción de cancelación. Sin embargo, si el titular de este derecho no lo ejerce en el tiempo y la forma establecidos, el signo cancelado se convierte en res nullius, quedando entonces disponible para quien primero lo solicite. De acuerdo a la Decisión 486, el derecho preferente puede ser invocado dentro de los


tres meses siguientes a la fecha en la que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa y estará sujeto al examen de registrabilidad respectivo.

22. Para llegar a determinar la similitud entre dos signos se

ha de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos que distinguen las marcas. Deberá tenerse en cuenta en ese contexto, en principio, que al no existir conexión, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 3487-2010, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. José Vicente Troya Jaramillo PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO


Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA

MARCA

Derecho preferente derivado de una Acción de Cancelación

PROCESO 33-IP-2012 Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literales a) y b), 165 y 168 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Actor: Sociedad KELLOGG COMPANY. Marca: “TIGRE TONY” (mixta). Expediente Interno N° 3953-2010. Proceso 177-IP-2011, Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; Marca mixta: “TONY”; 14/03/2012; GOAC Nº 2054 de 24 de mayo de 2012. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a primero de junio del año dos mil doce. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. VISTOS: Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su


Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de diez (10) de mayo de 2012. 1. ANTECEDENTES 1.16. Las partes La parte demandante es: la sociedad KELLOGG COMPANY. La parte demandada la constituyen: EL INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTE-LECTUAL (INDECOPI), EL PROCURADOR DE LA REPÚBLICA ENCARGADO DE LOS ASUNTOS JUDI-CIALES DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS y la sociedad AMAY COMMERCIAL INC. 1.17. Actos demandados La sociedad KELLOGG COMPANY solicita que se declare la nulidad de la Resolución Administrativa Nº 1723-2007/TPI-INDECOPI de la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI a través de la cual se confirmó la Resolución Nº 5587-2007/OSD-INDECOPI de 30 de marzo de 2007 que denegó el registro del signo “TIGRE TONY” (mixto); a favor de la sociedad KELLOGG COMPANY. 1.18. Hechos relevantes Del expediente remitido por la Sala de Derecho Consti-tucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, han podido ser destacados los siguientes aspectos:


m) Los hechos - Entre los principales hechos considerados relevantes en

esta causa se encuentran los siguientes: - El 9 de junio de 2005, la sociedad KELLOGG

COMPANY solicitó el registro del signo “TIGRE TONY” (mixto), para distinguir productos compren-didos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

- Una vez publicado el extracto de la solicitud de registro

en la Gaceta de la Propiedad Industrial, el 5 de agosto de 2005, la sociedad AMAY COMMERCIAL INC. presentó oposición a la solicitud de registro sobre la base del registro de sus marcas “TONY”, “EL TIGRE”, “EL TIGRE TIN”, “EL TIGRE BEBE”, y la marca constituida por la figura caricaturesca de un tigre, para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

- El 7 de noviembre de 2005, la sociedad KELLOGG

COMPANY limitó los productos a distinguirse con la marca solicitada, a “café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza, salsas (con excepción de salsas para ensaladas); especias, hielo”, excluyendo de ellos toda referencia a “productos de confitería y especialmente caramelos”.

- El 30 de marzo de 2007, la Oficina de Signos

Distintivos del INDECOPI expidió la Resolución Nº 5587-2007/OSD-INDECOPI, a través de la cual declaró fundada la oposición formulada y denegó el registro del signo solicitado.


- El 25 de abril de 2007, la sociedad KELLOGG COMPANY interpuso el recurso de apelación en contra de la Resolución referida.

- El 6 de septiembre de 2007, el Tribunal de Defensa de la

Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del INDECOPI expidió la Resolución Nº 1723-2007/TPI-INDECOPI a través de la cual resolvió confirmar la Resolución Nº 5587-2007/OSD-INDECOPI de 30 de marzo de 2007.


COMPANY interpuso demanda contencioso adminis-trativa, por la cual impugnó la resolución administrativa Nº 1723-2007/TPI-INDECOPI de la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI a través de la cual se confirmó la Resolución Nº 5587-2007/OSD-INDECOPI de 30 de marzo de 2007.


COMPANY subsana la demanda presentada. - El 24 de junio de 2008, la Cuarta Sala Especializada en

lo Contencioso Administrativa expidió la Resolución No. 09 a través de la cual ordenó el juzgamiento anticipado del proceso y dispuso la remisión de los autos al Ministerio Público para la emisión del Dictamen Fiscal.

- El 1 de septiembre de 2008, el Ministerio Público,

Fiscalía de la Nación, emitió el DICTAMEN Nº 368-2008-MP-FN-5ºFSCL, el cual es de la opinión que se declare fundada la demanda.

- El 26 de noviembre de 2008, la Cuarta Sala Especia-

lizada en lo Contencioso Administrativa expidió la Resolución No. 15 a través de la cual declaró


INFUNDADA la demanda contencioso administrativa interpuesta por la sociedad KELLOGG COMPANY.


COMPANY interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de 26 de noviembre de 2008.

- El 16 de abril de 2010, la Corte Suprema de Justicia de

la República, Sala Civil Transitoria, emitió la Resolución por medio de la cual revocó la sentencia apelada y la declaró fundada.

- El 13 de agosto de 2010, el Instituto Nacional de

Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual, INDECOPI, interpuso recurso de casación en contra de la sentencia de 16 de abril de 2010.

- El 18 de agosto de 2010, la sociedad AMAY

COMMERCIAL INC. interpuso recurso de casación en contra de la sentencia de 16 de abril de 2010.

- El 20 de junio de 2011, la Sala de Derecho

Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú expidió el Auto Calificatorio del Recurso de Casación Nº 3953-2010 LIMA a través del cual declaró procedente el recurso de casación interpuesto y mandó remitir copias certificadas de los actuados al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

- El 30 de enero de 2012, el Presidente de la Sala de

Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, a través del Oficio No. 036-2011-SCS-CS-PJ, solicita la interpre-tación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.


n) Fundamentos de la Demanda La sociedad KELLOGG COMPANY, en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - “No existe confusión entre las marcas en cuestión”. - “No existe conexión competitiva o similitud entre los

productos que distinguen las marcas en litigio”. - “La marca de Amay Commercial Inc. distingue

únicamente caramelos, chocolatería, mientras que la marca solicitada por Kellogg Company (…) distingue café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pastelería y confitería; helados comestibles, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para hacer subir la masa; sal, mostaza, vinagre, salsas (con excepción de salsas para ensaladas), especias, hielo, con expresa exclusión de caramelos y chocolatería de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial. Cabe preguntarse entonces si estos productos guardan conexión competitiva”.

- “Gráficamente la marca de nuestra mandante presenta la figura de un tigre con cuchara, el mismo que no está presente en la marca de Amay Commercial Inc.”.

- “Denominativamente no existe similitud, puesto que la marca solicitada presenta la palabra TIGRE, no presenta en la marca de Amay Commercial Inc.”.

- “Kellogg Company solicitó y obtuvo que Indecopi cancelara la marca TONY certificado No. 88481 de Amay Commercial Inc. restringiéndola a distinguir solo ‘caramelos y chocolatería’. En consecuencia, tenía y tiene derecho preferente el registro de su marca TONY”.


o) Contestación a la demanda El INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI), en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - “(…) el consumidor, analizará la marca TIGRE TONY

Y FIGURA DE TIGRE, cotejándola con el recuerdo que posee de la marca registrada TONY, dejándose llevar, por la impresión general de las marcas y principalmente por el elemento relevante en las mismas”.

- “(…) resulta fundamental tomar en cuenta que pese a que existen en el signo solicitado TIGRE TONY y figura de un tigre, ciertos elementos gráficos y denomi-nativos, lo que realmente opera como determi-nante es el aspecto de conjunto de las marcas. (…) La apreciación en conjunto de las marcas, no puede sin embargo dejar de lado la obligación (…) de valorar (…) el elemento que goza de mayor relevancia al interior de la unidad marcaria. Así por ejemplo el elemento de mayor relevancia en los signos confrontados es el elemento denominativo (TIGRE TONY / TONY), pues es de esta manera que los productos serán demandados en el mercado”.

- “(…) los productos de chocolatería y pastelería se encuentran dentro del mismo género: ‘golosinas’ y cumplen la misma finalidad, esto es, sirven de complemento a las comidas o suelen ser consumidos acompañando a las bebidas frías o calientes e infusiones. En el mismo sentido, los productos pueden ser intercambiables. Así, habrá personas que solicitarán como postre algún producto de chocolatería y al no encontrarlo, podrán optar por un producto de pastelería”.


p) Tercero Interesado La sociedad AMAY COMMERCIAL INC. en su contes-tación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

- “(…) en el presente caso el riesgo de asociación se da en

el uso de la marca TONY de titularidad de la empresa recurrente, haciéndose creer al consumidor que los productos de la marca solicitada por la demandante son de la misma empresa o que en todo caso existen vínculos económicos u organizativos entre los titulares, lo cual definitivamente no es el caso”.

- “Los productos distinguidos por la marca solicitada y la marca TONY se encuentran dentro de la clase 30 (…) son todos de tipo comestible”.

- “Si el consumidor desea ingerir un alimento ‘dulce’ estará entre sus opciones un chocolate, un helado, un caramelo, un biscocho, una torta o cualquier alimento similar, lo cual convierte a dichos productos en intercambiables”.

CONSIDERANDO: 12. Competencia del Tribunal Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, la norma cuya interpretación se solicita, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, al tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;


Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de diez (10) de mayo de 2012. 13. Normas del ordenamiento jurídico comunitario a ser interpretadas La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú ha solicitado la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Se considera que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por haber constatado, en los docu-mentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo “TIGRE TONY” (mixto), fue presentada el 9 de junio de 2005, en vigencia de la Decisión 486 mencionada. Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 del Estatuto, que indican que “el Tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, referidas al caso concreto”, y que al ser estas disposiciones imperativas, que atribuyen al Tribunal Comunitario la facultad de interpretar de oficio las normas del ordenamiento jurídico comunitario que estime aplicables al caso concreto; y tomando en cuenta que para el efecto la normativa sustancial aplicable es la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se interpretará de oficio el artículo 134 literales a) y b) (concepto de marca y elementos constitutivos), 165 (cancelación de un registro por falta de uso) y 168 (derecho preferente derivado de una acción de cancelación) de la Decisión 486 mencionada, en tanto que resultan pertinentes para la resolución del presente caso.


En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 486

“(…) DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS

Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: e) las palabras o combinación de palabras; f) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

(…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (…)


DE LA CANCELACIÓN DEL REGISTRO Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada. No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios. El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito. (…) Artículo 168.- La persona que obtenga una resolución favorable tendrá derecho preferente al registro. Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la


fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa. (…)”.

14. CONSIDERACIONES El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: - Concepto de marca y sus elementos constitutivos; - Clases de signos: comparación entre signos denomi-

nativos simples y mixtos (con parte denominativa compuesta); comparación entre signos denominativos compuestos y mixtos (con parte denominativa compuesta), comparación entre signos mixtos (con parte denominativa compuesta) y figurativos.

- Impedimentos para el registro de un signo como marca: La identidad y la semejanza con una marca;

- Riesgo de confusión directa e indirecta y/o de asociación;

- Reglas para realizar el cotejo marcario; - Cancelación de una marca por no uso. Derecho

preferente derivado de una acción de cancelación; - Conexión competitiva. 3.3. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles


de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio. La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas. En el marco de la Decisión 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión. Los elementos constitutivos de una marca. El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en la definición del artículo 134 mencionado, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios. La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca. La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones o descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.


El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor. Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. Es importante advertir que la distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado; y, 2) distin-tividad extrínseca, mediante la cual se determina la capaci-dad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado. En este sentido, el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, establece como una causal de nulidad absoluta del registro de un signo, aquellos que carezcan de este elemento fundamental, la distintividad. En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo “TIGRE TONY” (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión.


3.3. CLASES DE MARCAS. Comparación entre signos denominativos simples y mixtos (con parte denomina-tiva compuesta); comparación entre signos denomina-tivos compuestos y mixtos (con parte denominativa compuesta), comparación entre signos mixtos (con parte denominativa compuesta) y figurativos. La doctrina ha reconocido varias clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas, en atención a la estructura del signo. En este contexto, tomando en cuenta que las marcas en controversia son “TIGRE TONY” (mixta) y “TONY”, “EL TIGRE”, “EL TIGRE TIN”, “EL TIGRE BEBE”, y la marca constituida por la figura caricaturesca de un tigre; el Tribunal considera conveniente examinar lo concerniente a las marcas denominativas simples y compuestas, mixtas (con parte denominativa compuesta) y gráficas, por corresponder a la clase de los signos en conflicto. Las marcas denominativas, llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las otras existentes en el mercado.


Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de marcas denominativas, los que han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 01-IP-2005:

“(...) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.”

“(...) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.” “(...) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.” “(...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.” 90

Dentro de las marcas denominativas están las denomi-nativas compuestas, que son las integradas por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, 90 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Págs. 199 y SS.


entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...)”. 91 Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. La jurisprudencia indica: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”.92 Los signos gráficos son definidos como un signo visual porque se dirige a la vista a fin de evocar una figura que se caracteriza por su configuración o forma externa; lo predominante en esta clase de signos, es el sujeto escogido en su forma gráfica. El Tribunal, con relación a este tema, ha venido sosteniendo en su jurisprudencia que:

“Dentro de este tipo se encuentra la marca puramente gráfica, la que evoca en la mente del consumidor sólo la imagen del signo utilizado en calidad de marca: un conjunto de líneas, dibujos y en su caso colores; y, la marca figurativa, que evoca en el consumidor un concepto concreto: el nombre que representa este concepto es también el nombre con el que es conocido la marca gráfica; el tercer subgrupo es la marca que evoca en el consumidor un concepto o motivo al que

91 Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 92 Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


se llega a través de un proceso de generalización”. (Carlos Fernández Novoa, “Fundamentos de Derechos de Marcas”, Editorial Montecorvo, 1984. pp 29 y ss).

Además, sobre este tipo de signos, ha manifestado: “La marca figurativa difiere de la denominativa, en que aquella no es pronunciable, pues el signo que representa no tiene vocalización, sino es una figura o distintivo al que se le da un nombre”.93 Los signos figurativos son aquellos que se encuentran formados por un gráfico o imagen visual que puede evocar o no un concepto. En este tipo de signos, en consecuencia, se pueden distinguir dos elementos, a saber: 11. El trazado: son los trazos del dibujo que forman el

signo marcario. 12. El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita

en la mente de quien la observa. El cotejo de signos figurativos requiere de un examen más elaborado, pues en este caso debe ofrecerse protección tanto al aspecto gráfico, como al ideológico. En el análisis deberá efectuarse una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe. Para determinar la existencia de confundibilidad en esta clase de signos, la Jurisprudencia sentada por este Tribunal ha expresado, que entre los dos elementos del signo gráfico figurativo esto es, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que, a pesar 93 Proceso 09-IP-94, publicado en G.O.A.C. Nº 180, de 10 de mayo de 1995. Marca: “DIDA” Jurisprudencia de la Comunidad Andina, Tomo IV.


de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. Al comparar signos figurativos, se debe, no obstante, aplicar las mismas reglas que se utilizan en el cotejo de los otros tipos de signos. Comparación entre signos denominativos simples y mixtos (con parte denominativa compuesta); compara-ción entre signos denominativos compuestos y mixtos (con parte denominativa compuesta). El Juez Consultante, al realizar la comparación entre marcas denominativas simples y mixtas (con parte denominativa compuesta) y entre denominativas compuestas y mixtas (con parte denominativa compuesta) debe identificar, como ha sido dicho, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico; pues, de acuerdo a la doctrina especializada, “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.94 En consecuencia, si en la marca comparada predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina y expresadas en la presente interpretación prejudicial; y, si por otro lado, en la misma predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

94 Proceso 46-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1644 de 7 de agosto de 2008. Marca: “PAN AMERICAN ASSISTANCE” (mixta). TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


Comparación entre signos figurativos y mixtos Al comparar un signo mixto con un figurativo, es importante determinar cuál es el elemento dominante en el signo mixto, si el denominativo o el gráfico; si la denominación causa mayor impacto, es en la palabra o palabras donde se centra su fuerza distintiva y no podrá generarse confusión con un signo figurativo, ya que el distintivo del primero estará en el conjunto pronunciable y el del otro en la imagen y el concepto que expresa el signo figurativo. Si se llegare a establecer que el elemento distintivo es el denominativo, puede ocurrir que, en principio, no exista riesgo de confusión entre los dos tipos de signos; si se llegare a establecer que el elemento distintivo es el gráfico, el Juez Nacional o la Oficina de Registro Marcario, según el caso, deberá realizar el análisis de confundibilidad teniendo en cuenta los dos elementos constitutivos de los signos figurativos, es decir, el trazo y el concepto, atendiendo a los criterios que el Tribunal ha adoptado respecto de la comparación entre signos figurativos, ya mencionados. 3.4. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UN SIGNO COMO MARCA. La identidad y la semejanza Tomando en cuenta que la sociedad KELLOGG COMPANY solicitó el registro del signo “TIGRE TONY” (mixto), para distinguir productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza y que la sociedad AMAY COMMERCIAL INC. presentó oposición a la solicitud de registro sobre la base del registro de sus marcas “TONY”, “EL TIGRE”, “EL TIGRE TIN”, “EL TIGRE BEBE”, y la marca constituida por la figura carica-turesca de un tigre, para distinguir productos comprendidos


en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza; se hará referencia a la identidad y la semejanza de un signo con una marca. La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares entre sí, conforme lo establece el literal a) del artículo 136, materia de esta interpretación prejudicial. Este Tribunal al respecto ha señalado:

“La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.95

Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órgano acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. En los casos en los que las marcas no sólo sean idénticas sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible. 95 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecerla en base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad. La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comu-nitario ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud: La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia. La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.


3.5. RIESGO DE CONFUSIÓN: DIRECTA E INDI-RECTA Y/O DE ASOCIACIÓN. Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”.96 Para establecer la existencia del riesgo de confusión o de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate. El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los

96 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, publicada en la G.O.A.C. 1124 de 4 de octubre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA.


hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.97 Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.98 También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, la Decisión 486 se refiere al denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d). Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que “El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”.99 En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena. 97 Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHI-LIS y diseño”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 98 Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 99 Proceso 70-IP-2008. publicada en la G.O.A.C. Nº 1648 de 21 de agosto de 2008, marca “SHERATON”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios:

“El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.100

3.6. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO MAR-CARIO. Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina de Breuer Moreno para realizar el cotejo entre signos distintivos:

Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.

100 Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.101

El Tribunal ha precisado en sus sentencias la utilidad y aplicación de los parámetros indicados, los cuales pueden orientar a quien los aplica en la solución del caso concreto. Dichos criterios se han resumido en cuatro reglas básicas que se estiman de gran utilidad en el proceso de comparación entre signos distintivos, así:102 “a) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Esta primera regla es la que se ha considerado de mayor importancia, exige el cotejo en conjunto de la marca, criterio válido para la comparación de marcas de todo tipo o clase. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. “b) Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. En la comparación marcaria debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada. “c) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto. Comoquiera que quien, en último término, puede ser objeto de la confusión es la persona que compra el producto o recibe el servicio, el juez o administrador, al momento de realizar el cotejo debe situarse frente a los productos designados por las

101 BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, 1946. Pág. 351 y ss. 102.Véase al respecto, entre otras, la Sentencia de 4-IX-96. Proceso 21-IP-95. Marca “AFLOX”; En G.O.A.C. No. 233 de 19-XI-96.


marcas en conflicto como si fuera un consumidor o un usuario, para poder evaluar con el mayor acierto si se presentan entre ellas similitudes tan notorias que induzcan al error en la escogencia. “d) Deben tenerse en cuenta, así mismo, más las semejanzas que las diferencias que existan entre las marcas que se comparan. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos.”103, 104. 3.7. CANCELACIÓN DE UNA MARCA POR NO USO. DERECHO PREFERENTE DERIVADO DE UNA ACCIÓN DE CANCELACIÓN. En el proceso interno, la sociedad KELLOGG COMPANY alegó que “Kellogg Company solicitó y obtuvo que Indecopi cancelara la marca TONY certificado No. 88481 de Amay Commercial Inc. restringiéndola a distinguir solo ‘caramelos y chocolatería’. En consecuencia, tenía y tiene derecho preferente el registro de su marca TONY”. En tal virtud, deviene necesario hacer referencia a los temas: “cancelación de una marca por no uso” y “derecho preferente derivado de una acción de cancelación”. CANCELACIÓN DE UNA MARCA POR NO USO. El artículo 165 de la Decisión 486 establece lo relativo a la cancelación del registro marcario por falta de uso. El objetivo de solicitar el registro de un signo como marca es utilizarla para distinguir en el mercado los productos o

103 Proceso 49-IP-99, sentencia de 20 de octubre de 1999. Marca: “AYR”. G.O.A.C. No. 504 de 9 de noviembre de 1999. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNDAD ANDINA. 104 Consultar también, al respecto, las Interpretaciones Prejudiciales contenidas en los Proce-sos Nos. 01-IP-87, G.O.A.C. No. 28 de 15-II-88 marca “VOLVO”, 04-IP-94 G.O.A.C. No. 189 de 15-IX-95, marca “EDEN FOR MAN”; y 09-IP-94 G.O.A.C. No. 180 de 10-V-95, marca “DIDA”.


servicios que pretende proteger, si esa finalidad no existe o no se demuestra que ha existido, será razón valedera para cancelar su registro. La cancelación produce la extinción del derecho de la marca por desuso de la misma, esta figura es uno de los mecanismos que contribuyen a garantizar el uso efectivo de las marcas, obligando a sus titulares a usarlas en productos o servicios para las cuales han sido destinadas. En este sentido, Fernández–Novoa señala que “La falta de uso de la marca es, sin duda alguna, la causa de caducidad que tiene un mayor relieve desde una perspectiva funcional así como en la esfera práctica. En efecto, la caducidad motivada por la falta de uso es la medida que más eficazmente garantiza la consecución de las finalidades perseguidas por el principio del uso obligatorio de la marca”.105 El artículo 165 atribuye competencia a la oficina nacional competente para cancelar el registro de una marca y establece que ésta procede cuando “sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación”. Asimismo, el artículo 165 de la Decisión 486 expresa que “La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un proce-dimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada”.

105 FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. El Sistema Comunitario de Marcas, Editorial Montecorvo S.A. Madrid, 1995, p. 360.


Este Tribunal ha manifestado que de conformidad con el artículo mencionado, el trámite se inicia a solicitud de parte, es decir, cualquier persona interesada puede adelantar el trámite; empero, para poder hacerlo, el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva y este interés deberá ser evaluado por la Oficina Nacional Competente106. Ha provisto, asimismo, que “(…) también debe entenderse como legitimada para accionar, la persona natural o jurídica que pretenda usar la marca registrada y no utilizada. Adicionalmente cabe recordar que, de conformidad con lo estatuido en la segunda parte del inciso primero del señalado 108 de la Decisión 344, la acción de cancelación puede revestir la forma de excepción o medio de defensa en procedimientos de infracción, de observación o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada".107 En efecto, como se dijo, el artículo 165 de la Decisión 486 expresa que la cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuesto con base en la marca no usada. Según la norma indicada, existe un plazo sustancial para solicitar la cancelación de la marca. La flexibilidad de este lapso se debe a que el titular de la marca puede ejercer en un tiempo razonable algunas actividades que asocien el signo a las mercaderías, emplazándolas finalmente a circulación. Finalmente, es pertinente advertir que el artículo 170 de la Decisión 486 establece las siguientes etapas de procedimiento a partir de la presentación de la solicitud de cancelación:

106 PROCESO 4-IP-2008. Marca mixta “GLOBO POP”. Ponencia de 14 de mayo de 2008. G.O.A.C. No. 1640 de 25 de julio de 2008. 107 PROCESO 15-IP-99. Marca "BELMONT”. G.O.A.C. No. 528, de 26 de enero de 2000.


Notificación al titular de la marca, para que dentro de los sesenta días hábiles siguientes a la notificación demuestre el uso de la marca.

Vencido dicho plazo se decide sobre la

cancelación del registro.

Notificación a las partes la decisión mediante una resolución debidamente motivada.

DERECHO PREFERENTE DERIVADO DE UNA ACCIÓN DE CANCELACIÓN. El derecho preferente derivado de la acción de cancelación por no uso de una marca se encuentra consagrado en el artículo 168 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Cabanellas concibe al Derecho de Preferencia (jus preferendi) como sinónimo de derecho de prelación; y a éste como aquel que le asiste a una persona para ser preferida en sus derechos en concurrencia con otras, y a veces con total exclusión de ellas (CABANELLAS, Guillermo. DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE DERECHO USUAL. Editorial Heliasta S.R.L. Buenos Aires-Argentina. Décima Sexta Edición. Tomo III. 1981. p. 125). El principal efecto de la cancelación del registro de una marca es extinguir para su titular el derecho sobre la misma, de manera que ésta queda disponible para que terceros interesados en ella la obtengan. A la luz de la disposición transcrita, el derecho preferente a solicitar el registro de la marca que se canceló pertenece, en primer lugar, a la persona que ejerció la acción de cancelación. Sin embargo, si el titular de este derecho no lo


ejerce en el tiempo y la forma establecidos, el signo cancelado se convierte en res nullius, quedando entonces disponible para quien primero solicite su registro. De acuerdo a la Decisión 486, el derecho preferente debe ser invocado dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa. En ese sentido, la prelación que se debe otorgar a la solicitud de registro efectuada con base en el derecho preferente, proveniente de la cancelación de un registro, deriva en que la marca solicitada sea considerada prioritaria a las solicitudes de terceros en curso, incluso anteriores a la solicitud de cancelación (es decir, prioritarias); de esta manera, el titular de la solicitud de cancelación tiene, a pesar de la posterioridad de la solicitud en la que invoca la prelación, un “derecho preferente”, a obtener el registro, que aquel derecho que puede tener cualquier solicitante anterior. Finalmente, este derecho preferente no otorga al accionante el derecho al registro automático del signo, sino la prelación, derivada del ejercicio del mismo, pues una vez presentada la solicitud de registro —se entiende durante el lapso que dura el derecho preferente—, ésta deberá ser sometida al examen de registrabilidad respectivo. El Tribunal, sobre el objeto del derecho preferente, ha establecido en su jurisprudencia lo siguiente:

“El derecho preferente, de conformidad con lo anteriormente anotado, nace en el momento en que la Resolución de cancelación del registro de la marca por no uso queda en firme. Es en este momento en que el titular del derecho preferente puede ejercer su derecho, situación ésta que debe acompasarse con la redacción del artículo 168 de la Decisión 486.


Cuando este artículo dispone que dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, no está afirmando que el derecho preferente se pueda ejercer desde la fecha de presentación de la solicitud, ya que no se puede ejercer un derecho que no ha nacido. Sin embargo, dicho derecho se retrotrae al momento de la presentación de la solicitud de cancelación. Por eso, lo que prevé la norma es que el solicitante de la cancelación por no uso pueda, desde la presentación de la solicitud dar aviso a la Oficina de Registro Marcario de su intención de utilizar el derecho preferente, de manera que la administración lo tenga en cuenta al momento de recepcionar y de tramitar otras solicitudes de registro del signo que se pretende cancelar.

Lo anterior tiene total lógica, si se piensa que existe la posibilidad de que cualquier persona pueda solicitar registro del mismo o semejante signo antes de que el solicitante de la cancelación pudiera ejercer su derecho preferente y, en consecuencia, en caso de lograr la cancelación por no uso se haría nugatoria la consagración del referido derecho.

Además el solicitante de la cancelación por falta de uso de una marca podría presentar oposiciones a la solicitud de registro de signos idénticos o semejantes a la marca que pretende cancelar, o solicitar la suspensión de su trámite hasta tanto se defina el relativo a la cancelación.

Aclarando lo anterior, el derecho preferente se puede ejercer en el plazo de tres meses contados desde que queda en firme la resolución de cancelación, sin perjuicio, como ya se anotó, que desde el mismo momento en que se hace la solicitud de cancelación por falta de uso del registro marcario, se informe a la Oficina Nacional del interés de hacer uso en su momento de tal derecho preferente”. (PROCESO 46-IP-2007. Interpretación prejudicial de 25 de abril de 2007. Marca “UNIQUE”, publicada en la G.O.A.C. No. 1530 de 14 de agosto de 2007).


3.8. LA CONEXIÓN COMPETITIVA. Tomando en cuenta que la sociedad KELLOGG COMPANY argumentó que “La marca de Amay Commercial Inc. distingue únicamente caramelos, chocolatería, mientras que la marca solicitada por Kellogg Company (…) distingue café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pastelería y confitería; helados comestibles, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para hacer subir la masa; sal, mostaza, vinagre, salsas (con excepción de salsas para ensaladas), especias, hielo, con expresa exclusión de caramelos y chocolatería de la clase 30 de la Nomenclatura Oficial. Cabe preguntarse entonces si estos productos guardan conexión competitiva”, el INDECOPI, al contestar la demanda, alegó que “(…) los productos de chocolatería y pastelería se encuentran dentro del mismo género: ‘golosinas’ y cumplen la misma finalidad, esto es, sirven de complemento a las comidas o suelen ser consumidos acompañando a las bebidas frías o calientes e infusiones. En el mismo sentido, los productos pueden ser intercambiables. Así, habrá personas que solicitarán como postre algún producto de chocolatería y al no encontrarlo, podrán optar por un producto de pastelería”; y, la sociedad AMAY COMMERCIAL INC. dijo, al respecto, que “Si el consumidor desea ingerir un alimento ‘dulce’ estará entre sus opciones un chocolate, un helado, un caramelo, un biscocho, una torta o cualquier alimento similar, lo cual convierte a dichos productos en intercambiables”; en tal virtud, deviene necesario referirse al tema de la conexión competitiva entre productos de la misma clase. Sobre este tópico la doctrina ha elaborado algunas pautas o criterios que pueden llevar a establecer o fijar cuándo se da la conexión competitiva entre los productos. El hecho de que los productos posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado.


En criterio del tratadista Carlos Fernández Novoa, para determinar la conexión competitiva entre los productos diferenciados por los signos confrontados, el aspecto fundamental a tomar en consideración es la finalidad o aplicaciones usuales de los mismos. Igualmente, señala el autor, los criterios para determinar si a través de la finalidad de los productos hay o no conexión competitiva, siendo éstos dos; el primero: el principio de la intercam-biabilidad de los mismos, que tiene que ver con el hecho de si los consumidores consideren sustituibles, para las mismas finalidades, los productos enfrentados; y, el segundo, el de complementariedad, que alude a la circunstancia de que el uso de un producto pueda suponer el necesario uso de otro, o que sin un producto no puede utilizarse otro producto, es decir, que los productos sean complementarios o vayan a utilizarse conjuntamente.108 El Tribunal ha acogido como criterios identificadores de la presencia de dicha conexión los siguientes: a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor n) Canales de comercialización o) Medios de publicidad idénticos o similares p) Relación o vinculación entre los productos q) Uso conjunto o complementario de los mismos f) Partes y accesorios g) Mismo género n) Misma finalidad o) Intercambiabilidad de los mismos El Tribunal considera que deben ser aplicados los criterios referidos anteriormente y que pueden conducir a establecer cuándo se da la conexión competitiva entre los productos.

108 FERNÁNDEZ Novoa, Carlos; Fundamentos ob. cit. p.p. 242 - 246.


También deberá considerarse la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de diferenciar, identificar y seleccionar el producto deseado. Esto a su vez se encuentra relacionado con el grado de atención que presta la persona al momento de realizar su elección, lo que dependerá del tipo de consumidor, a saber, conforme a la doctrina: a) el profesional o experto, b) elitista y experimentado, c) el consumidor medio. A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes (...)”.109 Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA CONCLUYE: 23. Un signo puede ser registrado como marca, cuando

distingue productos o servicios en el mercado y reúne el requisito de ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos.

109 Proceso 09-IP-94. Sentencia del 24 de marzo de 1995, caso “DIDA”. Publicado G.O.A.C. Nº 180 de 10 de mayo de 1995. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


24. Al comparar una marca denominativa simple o compuesta y una mixta con parte denominativa compuesta se determina que si en ésta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina y recogidas en esta providencia; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial.

25. Al comparar un signo mixto con un figurativo, es

importante determinar cuál es el elemento dominante en el signo mixto, si el denominativo o el gráfico; si la denominación causa mayor impacto, es en la palabra o palabras donde se centra su fuerza distintiva y no podrá generarse confusión con un signo figurativo, ya que el distintivo del primero estará en el conjunto pronunciable y el del otro en la imagen y el concepto que expresa el signo figurativo.

Si se llegare a establecer que el elemento distintivo es el denominativo, puede ocurrir que, en principio, no exista riesgo de confusión entre los dos tipos de signos; si se llegare a establecer que el elemento distintivo es el gráfico, el Juez Nacional o la Oficina de Registro Marcario, según el caso, deberá realizar el análisis de confundibilidad teniendo en cuenta los dos elementos constitutivos de los signos figurativos, es decir, el trazo y el concepto, atendiendo a los criterios que el Tribunal ha adoptado respecto de la comparación entre signos figurativos, ya mencionados. 26. No son registrables los signos que según lo previsto en

el artículo 136, literal a) de la referida Decisión 486, y en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para


registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión y/o de asociación. De ello resulta, que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

27. El riesgo de confusión y/o de asociación deberá ser

analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos.

28. El titular de la marca tiene la obligación de usar la

marca, y en caso de que se haya solicitado su cancelación, tiene también la obligación de probar que ha hecho un uso real y efectivo de ella. La condición para declarar cancelado el registro de una marca por falta de uso es que no haya sido utilizado durante los tres años consecutivos anteriores a la fecha en que se inicie la acción de cancelación.

El derecho preferente a solicitar el registro de la marca que se canceló pertenece, en primer lugar, a la persona que ejerció la acción de cancelación. Sin embargo, si el titular de este derecho no lo ejerce en el tiempo y la forma establecidos, el signo cancelado se convierte en res nullius, quedando entonces disponible para quien primero lo solicite. De acuerdo a la Decisión 486, el derecho preferente puede ser invocado dentro de los tres meses siguientes a la fecha en la que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa y estará sujeto al examen de registrabilidad respectivo. 29. Para llegar a determinar la similitud entre dos signos se

ha de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente


entre los productos que distinguen las marcas. Deberá tenerse en cuenta en ese contexto, en principio, que al no existir conexión, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 3953-2010, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. José Vicente Troya Jaramillo PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA

MARCA

Familia de marcas PROCESO 70-IP-2012 Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, de los artículos 134 literales a) y b), 136 literales a) y h), 224 y 226 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 225, 228 y 229 de la misma normativa, con fundamento en la consulta solicitada por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Expediente Interno Nº 174-2007. Actor: MCDONALD´S CORPORATION. Marca: MC KEBAB (mixta). Proceso 159-IP-2011, Interpretación prejudicial de los artículos 134 literales a) y b), y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; Marca mixta: “ALDO MASCONI”; 14/03/2012 GOAC Nº 2084 de 20 de agosto de 2012. Proceso 164-IP-2011, Interpretación prejudicial de los artículos 134 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; Marca mixta: “SUPER FIEL”; 04/04/2012; GOAC Nº 2084 de 20 de agosto de 2012. Proceso 53-IP-2012, Interpretación prejudicial de los artículos 134 literales a) y b), 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; Marca mixta: “SUPER REFIEL”; 13/06/2012; GOAC Nº 2100 de 3 de octubre de 2012. Proceso 042-IP-2012, Interpretación prejudicial de los artículos 134 literales a) y b), y 136 literal a) de la Decisión


486 de la Comisión de la Comunidad Andina; Marca mixta: “MAXILITRO COLANTA”; 20/06/2012; GOAC Nº 2106 de 12 de octubre de 2012 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, en Quito a los doce días del mes de sep-tiembre del año dos mil doce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. VISTOS: Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 27 de agosto de 2012. I. ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: VIII. LAS PARTES. Demandante: MCDONALD´S CORPORATION. Demandada: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y LA PROPIEDAD INTE-LECTUAL – INDECOPI, REPÚBLICA DEL PERÚ. Tercero Interesado: JOHANNA DE SOUZA – FERREIRA FINSETH.


III. DATOS RELEVANTES A. HECHOS Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes adminis-trativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

1. La señora JOHANNA DE SOUZA-FERREIRA FINSETH, solicitó el 30 de noviembre de 2001 el registro como marca del signo mixto MC KEBAB, para amparar servicios de la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. Una vez publicado el extracto en el Diario Oficial

“El Peruano”, la sociedad MCDONALD´S CORPORATION formuló oposición con base en su marca mixta McDONALD´S registrada en Perú bajo el Certificado No. 2957, para amparar servicios de la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza. También argumentó ser titular de diversas marcas en las clases 29, 30, 31, 32 y 42 de la Clasificación Internacional de Niza, relacionadas con su marca mixta McDONALD´S.

3. La Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI,

mediante Resolución N° 8006-2002/OSD-INDECOPI de 23 de julio de 2002, resolvió declarar infundada la oposición presentada y conceder el registro solicitado.

4. La sociedad McDONALD´S CORPORATION

interpuso recurso de apelación contra el anterior acto administrativo.


5. El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la

Propiedad Intelectual, mediante la Resolución No. 0173-2003/TPI-INDECOPI de 17 de febrero de 2003, resolvió el recurso de apelación confir-mando el acto impugnado.


presentó demanda contenciosa administrativa en relación con los anteriores actos administrativos.

7. La Primera Sala Especializada en lo Contencioso

Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante Resolución No 13 de 31 de marzo de 2006, declaró infundada la demanda.


presentó recurso de apelación contra la anterior sentencia.

9. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de

Justicia de la República del Perú, mediante sentencia de siete de marzo de 2008, declaró nula la sentencia de 31 de marzo de 2006 y nulo todo lo actuado en el proceso.


interpuso recurso de casación contra la sentencia mencionada anteriormente.

11. La Sala de Derecho Constitucional y Social

Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, mediante sentencia de 11 de septiembre de 2008, declaró fundado el recurso de casación y, en consecuencia, nula la sentencia de siete de marzo de 2008; dispuso que la Sala de Origen expida nuevo fallo


12. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de

Justicia de la República del Perú, mediante sentencia de 15 de junio de 2009, confirmó la sentencia de primera instancia.


interpuso recurso de casación contra la anterior sentencia. Se argumentó en la falta de solicitud de la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

14. La Sala de Derecho Constitucional y Social

Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, mediante sentencia de 23 de septiembre de 2010, declaró fundado el recurso de casación y, en consecuencia, nula la sentencia de 15 de junio de 2009; ordenó que la Sala Civil Transitoria expida una nueva sentencia.

15. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de la

República del Perú solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

B. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENI-DOS EN LA DEMANDA. La demandante soporta la acción en los siguientes argu-mentos:

16. Manifiesta, que la sociedad McDONALD´S CORPORATION es titular de la familia de marcas caracterizada por el apellido MC. Si se introduce en el mercado una marca con dicha partícula, el público considerará que los servicios que ampara tienen el mismo origen empresarial.


Esto es un hecho reconocido por diversos tribunales alrededor del mundo.

17. Afirma, que el signo solicitado para registro podría generar riesgo de confusión directa e indirecta, así como riesgo de asociación en el público consumidor.

18. Sostiene, que en la Resolución No. 0173-

2003/TPI-INDECOPI, se reconoce como cierto la notoriedad de la marca McDONALD´S, así como la reproducción parcial de esta marca por el signo mixto MC KEBAB.

19. Agrega, que el signo solicitado es confundible con

la marca notoria McDONALD´S y con la familia de marcas caracterizada por el apellido MC.

20. Argumenta, que todos los productos y servicios

de los signos en conflicto se encuentran vinculados entre sí.

21. Indica, que el término KEBAB es descriptivo de

los servicios amparados, ya que significa brocheta y el servicio consiste en el expendio de brochetas.

C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 1. Por parte del INDECOPI.

• Sostiene, que no se conforma una familia de marcas, ya que existen marcas registradas a favor de otros titulares que contienen las partículas MC o MAC. Es un término común en las clases 29 y 30. Analizando el comportamiento en la clase 42, se determinó que lo constante es la palabra


MACDONALD´S. Por lo tanto, no se puede establecer que exista una familia de marcas.

• Manifiesta, que el signo solicitado no constituye

reproducción, imitación, traducción, transcrip-ción, y transliteración de la marca notoria MCDONALD´S.

• Indica, que como el término MC podría

considerarse como una transcripción parcial de algunos elementos de la marca McDONALD´S, se procedió a analizar la existencia de riesgo de confusión o asociación con la marca notoria.

• Agrega, que como el Tribunal de Justicia de la

Comunidad Andina aún no se ha referido sobre el tema, se analizará la figura del riesgo de asociación dentro de la de riesgo de confusión, asimilándola a la figura de riesgo de confusión indirecta.

• Sostiene, que los signos en conflicto no son

confundibles desde el punto de vista fonético, gráfico y conceptual.

• Argumenta, que el prefijo Mc es originario del

idioma inglés, cuyo significado es “hijo de” y es utilizado en nombres patronímicos escoceses e irlandeses. Agrega que el sustantivo al que se refiere Mc cuenta con cierto renombre o categoría.

• Indica, que los signos en conflicto operan como

signos de fantasía.


• Arguye, que KEBAB es una palabra en inglés cuyo significado en español es brocheta, pero que no es frecuente para el consumidor medio peruano.

• Afirma, que aunque existe conexión competitiva

entre los signos en conflicto, sus diferencias no inducirían al público consumidor a confusión directa e indirecta.

• Arguye, que con el signo solicitado no se

presenta aprovechamiento injusto del prestigio ajeno ni riesgo de dilución de la marca notoria.

2. Por parte de la señora JOHANNA DE SOUZA – FERREIRA FINSETH.

Mediante Resolución No. 05 de 3 de diciembre de 2003 la Sala declaró rebelde a la señora JOHANNA DE SOUZA – FERREIRA FINSETH.

V. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS. La Corte Consultante solicita la interpretación de los artículos 134, 136 literales a) y h), 224 y 226 de la Decisión 486. Se interpretarán los artículos solicitados, restringiendo la interpretación del artículo 134 a sus literales a) y b). De oficio, se interpretarán los siguientes artículos: 225, 228 y 229 de la Decisión 486. A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:


DECISIÓN 486

(…) Artículo 134 “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos”; (…) Artículo 136 “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (…) a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (…)


h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario”. (…)

Artículo 224 “Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.” Artículo 225 “Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro”. Artículo 226 “Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique.


También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes: a) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios; b) daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o, c) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo. El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos”. (…) Artículo 228 “Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias,


exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”. Artículo 229 “No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero; b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o, c) no sea notoriamente conocido en el extranjero”. (…)”.


VI. CONSIDERACIONES. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: AA. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las

marcas. BB. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.


CC. Comparación entre signos mixtos con parte deno-

minativa compuesta y denominativos simples y compuestos.

DD. Comparación entre signos mixtos con parte

denominativa simple y compuesta. EE. Palabras y partículas de uso común y descriptivas en

idioma extranjero. FF. La familia de marcas. GG. Los signos de fantasía. HH. La marca notoriamente conocida y la prueba de su

notoriedad. El riesgo de dilución. II. La conexión competitiva. JJ. La autonomía de la oficina de registro marcario para

tomar sus decisiones.


FF. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS. En el procedimiento administrativo interno se resolvió conceder el registro del signo mixto MC KEBAB. Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro. 1. Concepto de marca. Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones. El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ofrece una definición general de marca: “(...) cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”. De conformidad con la anterior definición normativa, se podría decir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. La marca cumple diversas funciones en el mercado, a saber:




identifica.





“Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.). De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario”. (Proceso 04-IP-94. Interpretación Prejudicial de 07 de agosto de 1995, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 189, de 18 de septiembre de 1995. Caso: "EDEN FOR MAN").


“Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos”. (Proceso 63-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 28 de julio de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1112, de 06 de septiembre de 2004. Marca: ‘GRÁFICA BOTELLA CON LOGOTIPO AGUILA DENTRO DE UN ESCUDO’).110

110 Las funciones de la marca ha sido un tema reiterado en varias de las Interpretaciones Prejudiciales emitidas por el Tribunal. Entre éstas se puede destacar la emitida en el proceso 15-


El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en siete literales consagra una enumeración no taxativa de los signos que son aptos para obtener el registro marcario; establece que pueden constituir marcas, entre otros: las palabras o combinación de palabras; las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; los sonidos y olores; las letras y números; un color que se encuentre delimitado por una forma, o una combinación de varios colores; la forma de productos, envases o envolturas; o cualquier combinación de los signos o medios indicados anteriormente. 5. Requisitos para el registro de marcas. Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la citada Decisión, los requisitos para el registro de marcas son: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. A pesar de no mencionarse de manera expresa el requisito de la perceptibilidad, es importante destacar que éste es un elemento que forma parte de la esencia de la marca. Sobre la perceptibilidad el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a

IP-2003. MARCA: TMOBIL. Interpretación Prejudicial de 12 de marzo de 2003. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 916, de 2 de abril de 2003.


una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos”. (Proceso 132-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 26 de octubre del 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembre de 2004. Marca: “DIADICON”).


• La distintividad.

La distintividad es la capacidad intrínseca que debe

tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros. El carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; también permite al titular de la marca diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado.

• La susceptibilidad de representación gráfica.

Es la posibilidad de que el signo a registrar como

marca sea descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe. Esta característica es importante para la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales.

En conclusión, para que un signo sea registrado

como marca debe ser distintivo y susceptible de representación gráfica, de conformidad con el artículo 134 de la Decisión 486; asimismo, debe ser perceptible, ya que, como se mencionó, dicho requisito se encuentra implícito en la noción de marca.


Es importante advertir que el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es absolutamente irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad de representación gráfica o de percep-tibilidad. Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135, literal b). La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. Y 2) distintividad extrínseca, por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado. El Tribunal al respecto de este tema ha expresado:

“El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que ‘carezcan de distintividad’. Al respecto, y a manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia Europeo: ‘En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios’; que ‘no es necesario que la marca permita que el


público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad’, pues ‘la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada (…)’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00). Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembre del 2004. Marca: Universidad Virtual. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. (Proceso 14-IP-2009. Interpretación Prejudicial de 01 de abril de 2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1729, de 3 de julio de 2009. Marca: “TV COLOMBIA + GRÁFICO”.).

El Juez Consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si la marca a registrar cumple con los requisitos mencionados, para luego, determinar si el signo no está inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.


GG. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFU-SIÓN Y/O DE ASOCIACIÓN. LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE SIGNOS DISTINTIVOS. En el proceso interno se argumentó que el signo mixto MC KEBAB es confundible con las marcas mixtas y denomi-nativas McDONALD´S. Por tal motivo, es pertinente referirse a la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y a las reglas para el cotejo de signos distintivos. 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión y/o de asociación. El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una causal de irregistrabilidad relacionada específicamente con el requisito de distintividad. Establece, que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión y/o de asociación. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión y/o de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad.111 111 PACÓN, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPOR-TANCIA EN UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA”. Publicado en www.ugma.edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente: “La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos. La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembol-sos de dinero. Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor




El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1648, de 21 de agosto de 2008. Marca: “SHERATON”).

Según la Normativa Comunitaria Andina no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, tiene como efecto, que el consumidor no atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita. De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada. Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores. Se cues-tionó entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente. Surgen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta reputación’ para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad”.


incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir. Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión y/o asociación entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. 2. Reglas para el cotejo entre signos distintivos. La Autoridad Nacional competente, deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros:


• La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.




diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión y/o de asociación.



Los anteriores parámetros, han sido adoptados por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales, entre los cuales, podemos destacar: Proceso 58-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 24 de mayo de 2006. Marca: “GUDUPOP”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. Y Proceso 62-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2006. Marca: “DK”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006.


HH. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS CON PARTE DENOMINATIVA COMPUESTA Y DENOMINATIVOS SIMPLES Y COMPUESTOS. En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre el signo mixto MC KEBAB y los signos denominativos relacionados con la marca MCDONALD´S, tales como RONALD MCDONALD y McPOLLO. Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta y denominativos simples y compuestos. Los signos denominativos se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor. El signo mixto se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista. Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas112, logotipos113, íconos, etc.

112 “El emblema es una variante, una especie de dibujo. El emblema representa gráficamente cualquier ser u objeto, y desde luego puede ser registrado como marca”. OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”, Editorial Lexis Nexis, Abeledo – Perrot, Buenos Aires Argentina, 2010, pág. 33. 113 Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los negocios se entiende lo siguiente; “Logotipo: (…) Distintivo formado por letras, abreviaturas, etc., peculiar de una empresa, conmemoración, marca o producto. (…)”. DICCIONARIO DE LA REAL ACADÉMIA DE LA LENGUA, 22ª. edi-ción. 2001.


Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario. Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor. El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto:

“La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). Igualmente el Tribunal ha reiterado: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto’. (Proceso 26-IP-98, Interpretación prejudicial publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 410 de 24 de febrero de 1999)”. (Proceso N° 129-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 17 de noviembre de 2004, publicada en la Gaceta


Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1158, de 17 de enero de 2005. Marca: “GALLO (mixta)”).

El Juez Consultante, deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento determinante en un signo mixto es el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario es el elemento denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos:

• Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferen-ciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

• Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los


• Se debe observar, el orden de las vocales, ya que


• Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

En atención a que en el caso bajo estudio algunos de los signos en conflicto se encuentran compuestos por dos o


más palabras, se hace necesario tratar el tema de los signos con parte denominativa compuesta. Sobre la viabilidad de que los signos a registrarse adopten palabras compuestas, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...) La otra posibilidad, es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada (...)”. (Proceso N° 13-IP-2001. Interpretación Prejudicial de 2 de mayo de 2001, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 677 de 13 de junio de 2001).

Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto. Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado:

“En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’. (Sentencia del Proceso Nº 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro.” (Proceso 50-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1217, de 11 de julio de 2005).


En este orden de ideas, la corte consultante, aplicando los anteriores criterios, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo mixto MC KEBAB y los denominativos relacionados con la marca McDONALD´S. II. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS CON PARTE DENOMINATIVA SIMPLE Y COM-PUESTA. En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre el signo mixto MC KEBAB y los mixtos relacionados con la marca McDONALD´S. Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos mixtos con parte denominativa simple y compuesta. La corte consultante deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento determinante en un signo mixto es el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario en los dos es el elemento denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos. Como algunos de los signos en conflicto están compuestos por dos o más palabras, se hace necesario que se apliquen los parámetros para la comparación de signos con parte denominativa compuesta, determinados en el literal anterior. En este orden de ideas, la corte consultante, aplicando los anteriores criterios, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo mixto MC KEBAB y los mixtos relacionados con la marca McDONALD´S.

JJ. PALABRAS O PARTÍCULAS DE USO COMÙN Y DESCRIPTIVAS EN IDIOMA EXTRANJERO. La sociedad demandante argumentó que el término KEBAB es descriptivo de los servicios amparados, ya que


significa brocheta y precisamente el servicio consiste en el expendio de brochetas. También sostuvo que el prefijo Mc es originario del idioma inglés, cuyo significado es “hijo de”, y es utilizado en nombres patronímicos escoceses e irlandeses; indicó que las partículas MC o MAC son de uso común en la clase 42. Por todo lo anterior se hace necesario tratar el tema de las palabras o partículas de uso común en idioma extranjero. Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones descriptivas, genéricas o de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna. El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone:

“No podrán registrarse como marcas los signos que g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”;

Si bien la norma trascrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que palabras o partículas necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser


esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando114. Los signos formados por una o más palabras o partículas en idioma extranjero que no sean parte del conocimiento común, son considerados signos de fantasía y, en conse-cuencia, es procedente su registro como marcas. No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si además, se trata de vocablos genéricos115, descriptivos116 o de uso común117 en relación con los productos o servicios que se pretende identificar. 114 Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. … Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”. OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Págs. 215 y 216. 115 La denominación genérica determina la especie dentro del género del objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo a la utilización de esa palabra ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. La genericidad de un signo debe ser apreciada en relación directa con los productos o servicios de que se trate. La expresión genérica puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la denominación genérica. Desde el punto de vista marcario un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo. 116 Los signos descriptivos informan de manera exclusiva acerca de las características: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.; y otras propiedades de los produc-tos o servicios, que se quiere distinguir con la marca. Se identifica la denominación descriptiva formulando la pregunta ¿cómo es?, y en relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva. 117 Las palabras de uso común, son las que de ordinario se usan en relación con productos o servicios de una clase determinada. El titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no tiene un dominio exclusivo sobre ella y, en consecuencia, no está facultado por la ley para impedir que terceros puedan utilizar dicha expresión en combinación de otros elemen-tos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea suficientemente distintivo a fin de no crear riesgo confusión.


Este Tribunal ha manifestado al respecto lo siguiente:

“(...) cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local. (…) Al tenor de lo establecido en el art. 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma. Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta Subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros (…)”. (Proceso N° 69-IP-2001. Interpretación prejudicial de 12 de diciembre de 2001, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 759, de 6 de febrero de 2002).

Es decir, lo que es descriptivo, genérico o de uso común en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus de descriptivo, genérico o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas.118 118 El Tribunal ha determinado ciertos criterios para analizar la conexión competitiva: “a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (…) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producir-se el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega.


Esto es muy importante porque en productos o servicios con intima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados. La corte consultante, por lo tanto, deberá determinar si las expresiones MAC o MC son de uso común en idioma extranjero para la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, y si la expresión KEBAB es descriptiva en idioma extranjero para la clase 42, así como en clases conexas

b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro. En cambio, se daría tal co-nexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos. Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una co-nexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comerciali-zados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los produc-tos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empre-sarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario. La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir”. (Proceso 114-IP-2003. MARCA: EBEL INTERNA-CIONAL. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 de 14 de enero de 2004).


competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. KK. LA FAMILIA DE MARCAS. La demandante argumentó que el signo solicitado es confundible con la familia de marcas caracterizada por el apellido MC. Por lo tanto, se desarrollará el tema de la familia de marcas. Una familia de marcas, es un conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial. El Tribunal se ha pronunciado sobre la figura de la familia de marcas, de la siguiente manera:

“En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura al inicio de la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión”. (Proceso 96-IP-2002. Interpretación Prejudicial de 25 de marzo de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 912 del 25 de marzo de 2003).


El fenómeno de la familia de marcas, se diferencia claramente de la marcas conformadas por una partícula de uso común, ya que estás poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos. Por tal razón, el titular de una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario, sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común. En relación con lo anterior, la corte consultante deberá determinar si la partícula MC establece una familia de marcas o si se trata de un elemento de uso común, para así determinar el riesgo de confusión en el público consumidor. LL. LOS SIGNOS DE FANTASÍA. El INDECOPI sostuvo que los signos en conflicto son de fantasía. En consecuencia, se hace necesario abordar el tema de los signos de fantasía. Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los productos que distinguen, ni ninguna de sus propiedades. Respecto de esta clase de signos, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera:

“Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen


referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades. Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas (…) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas”. (Proceso 72-IP-2003. Interpretación Preju-dicial de 04 de septiembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 989 de 29 de septiembre de 2003).

Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con marcas idénticas o semejantes. La corte consultante deberá comparar los signos enfrentados, determinando la condición de fantasía del signo opositor, para así establecer el posible grado de confusión en el mercado. MM. LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA Y LA PRUEBA DE SU NOTORIEDAD. EL RIESGO DE DILUCIÓN. La sociedad demandante argumentó que la notoriedad de la marca McDONALD´S es reconocida por el INDECOPI. Por lo tanto, el Tribunal se referirá a la marca notoriamente conocida y a la prueba de su notoriedad. 1. Definición. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial. En efecto, en el Título XII, artículos 224 a


236, establece la regulación de los signos notoriamente conocidos. En dicho Título no sólo se hace referencia a la marca notoriamente conocida, sino que se amplía el ámbito de regulación a todos los signos notoriamente conocidos. El artículo 224 consagra una definición del signo distintivo notoriamente conocido. De éste se pueden desprender las siguientes características:

• Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente,

• El artículo 230 establece qué se debe entender

por sector pertinente:

“Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores”.


• Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros.

• La notoriedad se puede haber ganado por

cualquier medio. 2. Protección. a. En relación con los principios de especialidad, territorialidad y de uso real y efectivo de la marca. El Tribunal ha establecido que la protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos de especialidad y territorialidad. En relación con la regulación que establece la Decisión 486, la protección de los signos notoriamente conocidos, se da de una manera aún más amplia. En efecto, en relación con los principios de especialidad, territorialidad y uso real y efectivo de la marca, el Título XII de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, junto con el artículo 136, literal h), de la misma Decisión, conforman el conjunto normativo que consagra la protección del signo notoriamente conocido. El amparo a la marca notoria rompe el principio de especialidad; ello implica que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y un signo notoriamente conocido, establecerá, de conformidad con el artículo 136, literal h) mencionado, el riesgo de confusión, asociación, el de uso parasitario y el de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar a la marca notoria. En cuanto al principio de territorialidad, es preciso señalar que de la propia definición que trae el artículo 224 de la Decisión 486, se desprende que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el País Miembro donde se


solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los Países Miembros. Y que, de conformidad con lo establecido en el artículo 229, literal a), no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero. Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado. Igualmente, la protección que otorga la Decisión 486 a la marca notoria va más allá de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la cual sustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso. En efecto, el artículo 229, literal b), dispone que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro. La finalidad de dicha disposición es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por una marca notoria, que aunque no se haya usado o no esté siendo usada en el respectivo País Miembro, continúa siendo notoria en otros Países. Se advierte, sin embargo, que la prueba de la notoriedad del signo deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado, ya que deberá dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.


b. En relación con los diferentes riesgos en el mercado. En relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el mercado, hay que tener en cuenta que la doctrina tradicionalmente se ha referido, por lo general, a dos clases de riesgo: el de confusión y el de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otro tipo de riesgos con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad. La Decisión 486 atendiendo dicha línea, ha ampliado la protección de los signos notoriamente conocidos, consa-grando cuatro riesgos. De conformidad con los artículos 136, literal h), y 226 literales a), b), y c), estos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario119. El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). Es muy importante tener en cuenta que la confusión con un signo notoriamente conocido se puede dar, tal y como lo establece la norma, por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, del mencionado signo, lo que implica similitud o identidad del signo a registrar con el notoriamente conocido. Para establecer la mencionada similitud, la corte consultante deberá seguir los criterios establecidos en los literales B), C) y D) de la presente providencia. El riesgo de asociación, es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y

119 Sobre el tratamiento que la Decisión 486 le otorga a la marca notoria, puede verse VARGAS MENDOZA, Marcelo. “LA MARCA RENOMBRADA EN EL ACTUAL RÉGIMEN COMUNITARIO ANDINO DE PROPIEDAD INTELECTUAL”. Revista Foro No. 6, II semestre, 2006, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, Ecuador.


el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. El riesgo de dilución, es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos, que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. Y, por último, el riesgo de uso parasitario, es la posibilidad de que un competidor parasitario, se aproveche injus-tamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios, que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. En relación con los dos primeros, se busca salvaguardar los signos notoriamente conocidos de lo siguiente:

• Evitar que el público consumidor, caiga en error, al adquirir determinado producto pensando que está adquiriendo otro.

• Evitar que el público consumidor, caiga en error,

en relación con el origen empresarial del signo notoriamente conocido.

• Evitar que el público consumidor, caiga en error,

al pensar que las empresas productoras tiene algún grado de vinculación.

Sobre el riesgo de dilución, que por lo general ha estado ligado con la protección de la marca renombrada, la doctrina ha dicho lo siguiente:


“En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legítimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia”.120

Por último, en relación con el riesgo de uso parasitario, se protege al signo notoriamente conocido contra el aprovechamiento injusto de su prestigio por parte de terceros, sin importar, al igual que en el caso anterior, los productos o servicios que se amparen. Lo expuesto, está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin que sea necesario que se presente un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida. Sobre el tema la doctrina ha manifestado:

“El propósito perseguido por el competidor parasitario es claro: o bien la similitud entre los signos, aunque no medie similitud entre las prestaciones y sin provocar falsa representación alguna respecto del origen, sirve para establecer una relación intelectual que atrae la atención del público consumidor de forma superior a la que alcanzaría con el empleo de un signo renombrado; o bien la semejanza depara la transmisión consciente o inconsciente de la reputación que simboliza el signo pese a la falta de semejanza de los productos del competidor con los originarios. En ambos casos la apropiación aprovecha los esfuerzos publicitarios del legítimo titular o el valioso caudal informativo que el consumidor asocia al signo”. 121

120 MONTEAGUDO, MONTIANO, “LA PROTECCIÓN DE LA MARCA RENOMBRADA”. Ed. Civitas, Madrid España, 1995. Pág. 283. 121 Ibídem. Pág. 247.


3. Prueba. El reconocimiento de la notoriedad de la marca, es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la autoridad nacional competente, con base en que según el artículo 228 de la Decisión 486, para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, entre otros:

“a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial;


h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”.

NN. LA CONEXIÓN COMPETITIVA. El signo solicitado para registro ampara servicios de la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, mientras que el opositor ampara productos y servicios de las clases 29, 30, 31, 32 y 42. Por tal motivo, es pertinente tratar el tema de la conexión competitiva. En este escenario es preciso que la corte consultante matice la regla de la especialidad122 y, en consecuencia, analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos y servicios que amparan los signos en conflicto, 122 Al respecto, el Tribunal ha manifestado lo siguiente en relación con el principio de especiali-dad: “Del principio de especialidad se desprende que bajo una misma o similar denominación pueden recaer derechos autónomos de marcas pertenecientes a distintos titulares, siempre que distingan productos o servicios diferentes. En la comparación entre los productos y servicios correspondientes, el consultante deberá tomar en cuenta su identificación en las solicitudes de registro y su ubicación en el nomenclátor; además, podrá acudir a los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre ellos. A objeto de precisar si se trata de productos o servicios seme-jantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito.”. (Proceso 148-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1271, de 2 de diciembre de 2005).


para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor. Para lo anterior, el consultante deberá analizar la naturaleza o uso de los productos y servicios identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase de nomenclátor no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas, tampoco prueba que sean diferentes. En relación con lo mencionado, el Tribunal ha establecido algunos de los siguientes criterios y factores de análisis para definir la conexión competitiva:

“a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (…) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasa-mente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro. En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confun-didas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercia-lización o distribución tienen relación con los medios de


difusión de los productos. Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especia-lizadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario. La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir”. (Proceso 114-IP-2003. MARCA: EBEL INTERNACIONAL. Interpretación


Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 de 14 de enero de 2004).

OO. LA AUTONOMÍA DE LA OFICINA DE RE-GISTRO MARCARIO PARA TOMAR SUS DECI-SIONES. La sociedad demandante sostuvo que el INDECOPI, mediante la resolución No. 0173-2003/TPI-INDECOPI, reconoció como cierto la reproducción parcial de la marca McDONALD´S mediante el signo MC KEBAB. En este sentido, es necesario referirse a la autonomía de la oficina de registro marcario para tomar sus decisiones. El sistema de registro marcario adoptado en la Comunidad Andina, se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha autonomía, se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro marcario, como en cuanto a sus propias decisiones. En relación con lo primero, el Tribunal ha manifestado:

“Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho marcario comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar en los pronunciamientos de las mismas. En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro Marcario significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países


Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro marcario en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro marcario en los otros Países. O bien, si el registro marcario ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1553, de 15 de octubre de 2007).

En cuanto a sus propias decisiones, el Título II de la Decisión 486 regula el procedimiento de registro marcario, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad. El Tribunal ha determinado los requisitos de dicho examen de la siguiente manera: “El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales123 ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos, determinó con toda claridad cuáles son las características de este examen:

1. El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero.

12. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los

123 Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, proferida dentro del proceso 40-IP-2004; Interpretación Prejudi-cial de 9 de marzo de 2005, proferida dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, proferida dentro del proceso 167-IP-2005.


requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma. 13. En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solici-tado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”. (Proceso 180-IP-2006. Interpretación Preju-dicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1476, de 16 de marzo de 2007). Además de lo anterior, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro marcario. Esto quiere decir, que la Oficina Nacional no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia, la resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado. Con lo mencionado, se estaría cumpliendo con el principio básico de la motivación de los actos. Por demás, se debe agregar otro requisito: que este examen de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo, tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro marcario, como con las decisiones emitidas por la propia Oficina; esto significa, que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones


presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis ya efectuado ya sobre signos idénticos o similares. No se está afirmando que la Oficina de Registro Marcario no tenga límites a su actuación, o que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que ésta tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite. Además, los límites a la actuación de dichas oficinas se encuentran marcados por la propia norma comunitaria, y por las respectivas acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, C O N C L U Y E: PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos. SEGUNDO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia.


Se debe tener en cuenta, que basta con la posibilidad de riesgo de confusión y/o de asociación para que opere la prohibición de registro. La similitud ortográfica se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. TERCERO: La corte consultante debe establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo mixto MC KEBAB y los denominativos relacionados con la marca McDONALD´S, aplicando los criterios adoptados en la presente providencia. CUARTO: La corte consultante debe establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre el signo mixto MC KEBAB y los mixtos relacionados con la marca McDONALD´S, aplicando los criterios adoptados por este Tribunal para la comparación entre esta clase de signos. QUINTO: La corte consultante deberá determinar si las expresiones MAC o MC son de uso común en idioma extranjero para la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza, y si la expresión KEBAB es descriptiva en idioma extranjero para la clase 42, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. SEXTO: La corte consultante deberá determinar si la partícula MC establece una familia de marcas, o si se trata de un elemento de uso común, para así determinar el riesgo de confusión en el público consumidor.


SÉPTIMO: La corte consultante deberá comparar los signos enfrentados, determinando la condición de fantasía del signo opositor, para así establecer el posible grado de confusión en el mercado. OCTAVO: El artículo 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una definición de signo notoriamente conocido con las siguientes características:

• Para que un signo se considere como notorio, debe ser conocido por el sector pertinente, entendiendo por tal lo consagrado en el artículo 230 de la Decisión 486.

• Debe haber ganado dicha notoriedad, en

cualquiera de los Países Miembros.

• Que haya obtenido dicha notoriedad por cualquier medio.

• La Decisión 486 establece una protección más

amplia de los signos notoriamente conocidos, lo que implica, por un lado, la ruptura de los principios de especialidad, territorialidad y del uso real y efectivo de la marca y, por otro, la protección contra los riesgos de confusión, asociación, dilución y del uso parasitario, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial.

• El riesgo de confusión es la posibilidad de que el

consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). Es muy importante tener


en cuenta que la confusión con un signo notoriamente conocido se puede dar, tal y como lo establece la norma, por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o trans-cripción, total o parcial, del mencionado signo, lo que implica similitud o identidad del signo a registrar con el notoriamente conocido. Para estable-cer la mencionada similitud, la corte consultante deberá seguir los criterios estable-cidos en los literales B), C) y D) de la presente providencia.

• El riesgo de dilución, es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos, que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

• Alegada la notoriedad de una marca como

obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia, corresponde a quien la alega. Éste dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, con base en las pruebas presentadas.

NOVENO: Como algunos de los signos en conflicto amparan servicios y productos de clases diferentes, es preciso que la corte consultante matice la regla de la especialidad y, en consecuencia, analice el grado de vinculación o relación competitiva de los servicios y productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el


público consumidor, de conformidad con los criterios plasmados en la presente providencia. DÉCIMO: El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro Marcario debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo con lo expuesto. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la corte consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 174-2007, debe adoptar la presente interpretación. Asimismo, debe dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. Notifíquese al Juez Consultante, mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE (e) Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Gustavo García Brito SECRETARIO

MARCA

La licencia del uso de la marca. Validez de la simple autorización.

PROCESO 170-IP-2011 Interpretación prejudicial, a petición de la corte consultante, de los artículos 136 literal a) y 157 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 134, literales a) y b), 150 y 162 de la misma normativa, con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno Nº 2008-00029. Actor: ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LTDA. Marca: FAMISANAR (mixta). Proceso 171-IP-2011, Interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a) y 157 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; Marca mixta: “FAMISANAR”; 06/06/2012; GOAC Nº 2097 de 26 de septiembre de 2012. Proceso 118-IP-2012, Interpretación prejudicial de los artículos 154, 155, 156 literal b), 162, 163, 164, 238, 241, 243, 244, 245, 246, 247, 249 Y 250 de la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.Marca mixta: OVAL; 20/11/2012; GOAC Nº 2169 de 20 de marzo de 2013. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, en Quito a los seis días del mes de junio del año dos mil doce, procede a resolver la solicitud de In-terpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.


VISTOS: Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 19 de enero de 2012. I. ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: IX. LAS PARTES. Demandante: ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LTDA. Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA – SUPER-INTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Tercero Interesado: CAJA DE COMPENSACIÓN FA-MILIAR CAFAM CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO III. DATOS RELEVANTES A. HECHOS Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes adminis-trativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:


La ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LTDA, solicitó el 13 de julio de 2006 el registro como marca del signo mixto FAMISANAR, para amparar los siguientes servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza:

“ADMINISTRACION COMERCIAL DE SERVI-CIOS DE SALUD, DROGUERIAS, FARMACIAS, MERCADEO DE PRODUCTOS FARMACÉU-TICOS, COSMETICOS Y AFINES, VENTA, COMERCIALIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN, IM-PORTACIÓN, EXPORTACIÓN, DE TODO TI-PO DE PRODUCTOS RELACIONADOS CON LA SALUD Y LA BELLEZA; ENTRE OTROS, MEDICINA, COSMETICOS, EQUIPOS, MATE-RIALES, ASESORIAS A CUALQUIER TIPO DE EMPRESAS, PERSONAS NATURALES EN ASUNTOS DE LA PROTECCIÓN DE LA SA-LUD, PENSIONES, RIESGOS PROFESIONA-LES Y MATERIAS AFINES CON LOS EM-PLEADOS Y EMPLEADORES. ASESORIAS A CUALQUIER TIPO DE EMPRESAS, Y PERSO-NAS NATURALES EN ASUNTOS DE LA PRO-TECCIÓN, SALUD, PENSIONES, RIESGOS PROFESIONALES Y MATERIAS AFINES CON LOS EMPLEADOS Y EMPLEADORES.”

Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 567 de 31 de agosto de 2006, no se presen-taron oposiciones por parte de terceros. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 001483 de 30 de enero de 2007, resolvió negar el registro solicitado. Argumentó la existencia de las siguientes marcas:


• Marca mixta CAFAM, registrada en Colombia bajo el certificado No. 183070, para amparar servicios de la clase 35 de la Clasificación Inter-nacional de Niza, registrada a nombre de la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAFAM.

• Marca mixta SUPER FARMACIA COLSUB-

SIDIO, registrada en Colombia bajo el certifica-do No. 273382, a nombre de LA CAJA CO-LOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO, para amparar los siguientes servicios de la clase 35 de la Clasificación Inter-nacional de Niza:

• “PUBLICIDAD; GESTION DE NEGOCIOS

COMERCIALES; ADMINISTRACION CO-MERCIAL; TRABAJOS DE OFICINA.”

• Marca mixta FARMACIA COLSUBSIDIO,

registrada en Colombia bajo el certificado No. 273383, a nombre de LA CAJA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO, para amparar los siguientes servicios de la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza:

• “PUBLICIDAD; GESTION DE NEGOCIOS

COMERCIALES; ADMINISTRACION CO-MERCIAL; TRABAJOS DE OFICINA.”

La ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LTDA, presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación contra el anterior acto administrativo.


La Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante Resolución No. 008133 de 27 de marzo de 2007, resolvió el recurso de reposición, confirmando el acto administrativo y concediendo el recurso de apelación. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 23866 de 31 de julio de 2007, resolvió el recurso de apelación confirmando el acto administrativo impugnado. La ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISA-NAR LTDA, presentó demanda de nulidad y restableci-miento del derecho ante el Consejo de Estado de la Re-pública de Colombia. La Sección Primera del Consejo de Estado solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. B. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENI-DOS EN LA DEMANDA. La demandante soporta la acción en los siguientes argumen-tos: 7. Manifiesta, que los signos en conflicto no son confun-

dibles entre sí. 8. Sostiene, que se está violando el derecho al uso de

marcas registradas a favor de terceros con fines de identificación, información, prestación de servicios, y suministro de información sobre estos, de conformidad con el artículo 157 de la Decisión 486.

9. Agrega, que lo que se pretende al incluir los logotipos de

Colsubsidio y Cafam, es que formen un conjunto mar-


cario a manera explicativa. Esto se encuentra permitido en el mencionado artículo 157.

10. Argumenta, que lo que se pretende es dar completa

transparencia y veracidad a la información propor-cionada al consumidor.

11. Indica, que no hay confusión en el público consumidor

en cuanto al origen empresarial, ya que existe un convenio entre las sociedades. El uso de las marcas CAFAM y COLSUBSIDIO se encuentra debidamente autorizado.

12. Manifiesta, que en un caso similar la Superintendencia

de Industria y Comercio decidió en forma diferente. 13. Arguye, que LA CAJA DE COMPENSACIÓN

FAMILIAR CAFAM y LA CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO , son socias capitalistas de la sociedad ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD FAMISANAR LIMITADA, CAFAM COLSUBSIDIO FAMISANAR LIIMITADA, tal y como consta en la Escritura de Constitución No. 00542 de 31 de marzo de 1995. Esta escritura fue registrada en la Cámara de Comercio.

14. Sostiene, que la CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO

FAMILIAR COLSUBSIDIO y LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR CAFAM autorizaron la utilización de las marcas COLSUBSIDIO y CAFAM. Las mencionadas autorizaciones se anexaron en el expediente tramitado ante la Superintendencia de Industria y Comercio, pero no fueron tenidas en cuenta.

15. Afirma, que la Superintendencia erróneamente

argumentó la confundibilidad de los signos y el riesgo de asociación empresarial. Los signos pueden ser


usados conjuntamente sin que se genere ningún riesgo en el público consumidor. Por el contrario esto indica el origen empresarial y la calidad de los servicios prestados.

16. Informa, que FAMISANAR es titular de numerosas

marcas y dos enseñas comerciales que hacen referencia a COLSUBSIDIO y CAFAM.

C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 1. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

• Argumenta, que los signos en conflicto son confundibles entre sí, generando alto riesgo de confusión en el público consumidor.

• Sostiene, que no existe un acuerdo previo entre

las sociedades que permita desvirtuar el riesgo de confusión.

2. Por parte de las terceras interesadas en las resultas del proceso. El Consejo de Estado no remitió las contestaciones de la demanda. IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.


V. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS. El juez consultante solicitó la interpretación de las siguientes normas: artículos 136 literal a) y 157 de la Decisión 486. Se interpretarán las normas solicitadas y, de oficio, los artículos 134 literales a) y b), 150 y 162 de la Decisión 486. A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISIÓN 486

(…) Artículo 134 “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos”; (…)


Artículo 136 “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (…) a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”; (…) Artículo 150 “Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”. (…) Artículo 157 “Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a


propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios. El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos”. (…) Artículo 162 “El titular de una marca registrada o en trámite de registro podrá dar licencia a uno o más terceros para la explotación de la marca respectiva. Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda licencia de uso de la marca. La falta de registro ocasionará que la licencia no surta efectos frente a terceros. A efectos del registro, la licencia deberá constar por escrito. Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una licencia”. (…)”.


VI. CONSIDERACIONES. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: KK. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las

marcas. LL. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.


MM. Comparación entre signos mixtos. Gráficos y frases

explicativas que acompañan al signo a registrarse como marca.

NN. La licencia del uso de la marca. Validez de la simple

autorización. OO. El examen de registrabilidad que realizan las oficinas

de registro marcario. Integral, de oficio y autónomo. PP. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS. En el procedimiento administrativo interno se resolvió negar el registro del signo mixto FAMISANAR. Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro. 1. Requisitos para el registro de las marcas. Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones.


El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ofrece una definición general de marca: “(...) cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”. De conformidad con la anterior definición normativa, se podría decir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. La marca cumple diversas funciones en el mercado, a saber:




identifica.




“Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.). De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario”.


(Proceso 04-IP-95. Interpretación Prejudicial de 15 de diciembre de 1996, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 253, de 07 de marzo de 1997. Caso: "GRANOLAJET").


“Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos”. (Proceso 63-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 28 de julio de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1112, de 06 de septiembre de 2004. Marca: “GRÁFICA BOTELLA CON LOGOTIPO AGUILA DENTRO DE UN ESCUDO”).124

El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en siete literales consagra una enumeración no taxativa de los signos que son aptos para obtener el registro marcario; establece que pueden constituir marcas, entre otros: las palabras o combinación de palabras; las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; los sonidos y olores; las letras y números; un color que se encuentre delimitado por una forma, o una combinación de varios colores; la forma de productos, envases o envolturas; o cualquier combinación de los signos o medios indicados anteriormente.

124 Las funciones de la marca ha sido un tema reiterado en varias de las Interpretaciones Prejudiciales emitidas por el Tribunal. Entre estas se puede destacar la emitida en el proceso 15-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 12 de marzo de 2003. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 916, de 2 de abril de 2003


Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la citada Decisión, los requisitos para el registro de marcas son: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. A pesar de no mencionarse de manera expresa el requisito de la perceptibilidad, es importante destacar que éste es un elemento que forma parte de la esencia de la marca. Sobre la perceptibilidad el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos”. (Proceso 132-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 26 de octubre del 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembre de 2004. Marca: “DIADICON”).


• La distintividad. La distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros. El carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; también permite al titular de la marca diferenciar


sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado.

• La susceptibilidad de representación gráfica. Es la posibilidad de que el signo a registrar como marca sea descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe. Esta característica es importante para la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales. En conclusión, para que un signo sea registrado como marca debe ser distintivo y susceptible de representación gráfica, de conformidad con el artículo 134 de la Decisión 486; asimismo, debe ser perceptible, ya que, como se mencionó, dicho requisito se encuentra implícito en la noción de marca. Es importante advertir que el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es absolutamente irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad de representación gráfica o de percepti-bilidad. Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135, literal b). La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. Y 2) distintividad extrínseca, por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado.


El Tribunal al respecto de este tema ha expresado:

“El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que ‘carezcan de distintividad’.

Al respecto, y a manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia Europeo: ‘En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios’; que ‘no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad’, pues ‘la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada (…)’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre


de 2002, asunto T-136/00). Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembre del 2004. Marca: Universidad Virtual. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. (Proceso 14-IP-2009. Interpretación Prejudicial de 01 de abril de 2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1729, de 3 de julio de 2009. Marca: “TV COLOMBIA + GRÁFICO”.).

El Juez Consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si la marca a registrar cumple con los requisitos mencionados, para luego, determinar si el signo no está inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. QQ. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFU-SIÓN Y/O DE ASOCIACIÓN. LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE SIGNOS DISTINTIVOS. En el procedimiento administrativo interno se argumentó que el signo mixto FAMISANAR es confundible con las marcas mixtas CAFAM, SÚPER FARMACIA COLSUBSIDIO y FARMACIA COLSUBSIDIO. Por tal motivo, es pertinente referirse a la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y a las reglas para el cotejo de signos distintivos. 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una causal de irregistrabilidad relacionada específicamente con el requisito de distintividad. Establece, que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o para


productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión y/o de asociación. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión y/o de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad.125 Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:




El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la Gaceta oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1648, de 21 de agosto de 2008. Marca: “SHERATON”).

Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir. Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión y/o asociación entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión.


La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. 2. Reglas para el cotejo entre signos distintivos. La Autoridad Nacional competente, deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros:







de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador,


es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.

Los anteriores parámetros, han sido adoptados por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales, entre los cuales, podemos destacar: Proceso 58-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 24 de mayo de 2006. Marca: “GUDUPOP”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. Y Proceso 62-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2006. Marca: “DK”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. RR. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS CON PARTE DENOMINATIVA SIMPLE Y COM-PUESTA. GRÁFICOS Y FRASES EXPLICATIVAS QUE ACOMPAÑAN AL SIGNO A REGISTRARSE COMO MARCA. En el proceso interno se debe proceder a la comparación del signo mixto FAMISANAR con las marcas mixtas CAFAM, SÚPER FARMACIA COLSUBSIDIO y FARMACIA COLSUBSIDIO. El signo solicitado para registro es mixto y se denomina FAMISANAR. Contiene unos logotipos mixtos, que de conformidad con lo manifestado por la sociedad demandante, pretenden formar un conjunto marcario a manera explicativa a la luz del artículo 157 de la Decisión 486, así como dar completa transparencia y veracidad a la información que recibe el consumidor. Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos mixtos con parte denominativa simple y compuesta, así como precisar el uso de gráficos y frases explicativas que acompañan al signo a registrarse como marca.


El signo mixto se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista. Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas126, logotipos127, íconos, etc. Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario. Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor. El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto:

“La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). Igualmente el

126 “El emblema es una variante, una especie de dibujo, El emblema representa gráficamente cualquier ser u objeto, y desde luego puede ser registrado como marca”. OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”, Editorial Lexis Nexis, Abeledo – Perrot, pág. 33, Buenos Aires Argentina, 2010. 127 Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los negocios se entiende lo siguiente; “Logotipo: (…) Distintivo formado por letras, abreviaturas, etc., peculiar de una empresa, conmemoración, marca o producto. (…)”. DICCIONARIO DE LA REAL ACADÉMIA DE LA LENGUA, 22ª. edi-ción. 2001.


Tribunal ha reiterado: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, Interpretación prejudicial publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 410 de 24 de febrero de 1999)”. (Proceso N° 129-IP-2004. Marca: GALLO. Interpretación Prejudicial de 17 de noviembre de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1158, de 17 de enero de 2005).

El Juez Consultante, deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento determinante en un signo mixto es el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario en los dos es el elemento denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:

• Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.


• Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

• Se debe observar, el orden de las vocales, ya que


• Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

En atención a que en el caso bajo estudio algunos de los signos en conflicto se encuentran compuestos por dos palabras o más palabras, se hace necesario tratar el tema de los signos con parte denominativa compuesta. Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto. Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado:

“En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’. (Sentencia del Proceso Nº 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro.” (Proceso 50-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del


Acuerdo de Cartagena N° 1217, de 11 de julio de 2005. Caso: “CANALETA 90”).

Gráficos y frases explicativas que acompañan al signo a registrarse como marca. El primer párrafo del artículo 157 de la Decisión 486 establece lo siguiente:

“Artículo 157.- Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios. (…)”

De conformidad con el artículo transcrito, el titular de una marca registrada al momento de insertarla en el mercado, puede acompañarla de elementos que den cuenta de los atributos o características de los productos o servicios que ampara, que bien pueden ser expresiones, palabras, dibujos, etc. Estos pueden ser genéricos, descriptivos o de uso común, así como pueden hacer referencia a otras marcas registradas, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones para no afectar a terceros o al público consumidor. Con el fin de armonizar de manera adecuada el sistema de protección, se debe concordar el sistema de registro con el uso real en el mercado. Del uso real y efectivo de las marcas


depende la eficacia y vigencia de la protección en el campo registral; de esta sincronía nacen figuras como la cancelación de la marca por no uso, que no es más que una armonización de los dos campos: el marcario y el registral. Por esta razón, y teniendo en cuenta que existe la posibilidad de utilizar frases o elementos explicativos que bien pueden hacer referencia a otras marcas, las oficinas de registro pueden permitir que el signo a registrar esté acompañado por dichos elementos explicativos. La idea de lo anterior es que los actores en el mercado conozcan a ciencia cierta cómo se utilizará la marca en el comercio. Si la norma permite “usar” ciertos elementos explicativos en el mercado, en el ámbito registral se puede insertar dicha información precisamente para proteger a los actores en el comercio de bienes y servicios. Pero para poder insertar los elementos explicativos en el registro se deberán cumplir los mismos requisitos que se exigen para su utilización en el mercado, que adaptados al campo registral son:



de marca. Los elementos explicativos no pueden ser registrados ni utilizados como marca, es decir, como distintivos de productos o


servicios; de lo contrario, se estaría aprove-chando de elementos no apropiables por el solicitante. En consecuencia, al solicitar un signo acompañado con estos elementos, el peticionario deberá advertir a la oficina de registro marcario que no se está reivindicando propiedad sobre dichos elementos, diferenciado claramente en su solicitud el signo a registrarse como marca de los aditamentos explicativos. A su vez, la oficina de registro marcario deberá publicar el signo diferenciando claramente los elementos explicativos, ya que de lo contrario no existiría la información suficiente para los terceros interesados.





Si se cumplen los requisitos mencionados, la oficina nacional competente procederá al registro del signo diferenciando, como ya se dijo, los elementos explicativos.


Se advierte que como dichos elementos son simplemente informativos y no hacen parte de la marca, no deben tenerse en cuenta al realizar el análisis de registrabilidad y, por lo tanto, no serán relevantes al efectuar el cotejo marcario. Sobre este asunto el Tribunal ya ha sentado su posición:

“(…) Antes de empezar a estudiar el tema, es importante manifestar que, el Juez Consultante deberá analizar el caso concreto tomando en cuenta que el signo solicitado AGUA PURA CRISTAYÁ (mixto) contiene las palabras AGUA PURA como explicativas, por lo que, si bien, estas palabras forman parte del signo, al ser simplemente explicativas del mismo, el titular o, en este caso, el solicitante, no adquiere derechos sobre la parte explicativa de dicho signo. En este sentido, las palabras AGUA PURA del signo solicitado no deben ser tomadas en cuenta por el juez consultante al momento de realizar el examen de registrabilidad, es decir, la parte explicativa del signo debe ser excluida al momento de determinar si el signo solicitado está conformado por palabras genéricas, de uso común, descriptivas o evocativas. Se aclara, también, que el hecho de que una marca esté conformada por una parte explicativa que no concede derechos para su titular, significa que si dicho titular quisiera oponerse a un registro marcario argumentando confundibilidad con la parte explicativa de su marca no puede hacerlo. Es decir, la parte explicativa de una marca no se toma en cuenta ni para el examen de registrabilidad ni para una posible oposición. (…)” (Interpretación Prejudicial de 19 de mayo de 2010, expedida en el marco del proceso 56-Ip-2010. Fue publicada en la Gaceta Oficial No. 1871 de 31 de agosto de 2010).


En este orden de ideas, el Juez Consultante, aplicando el anterior criterio, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo mixto FAMISANAR y las marcas mixtas CAFAM, SÚPER FARMACIA COLSUB-SIDIO, y FARMACIA COLSUBSIDIO. SS. LA LICENCIA DEL USO DE LA MARCA. VALIDEZ DE LA SIMPLE AUTORIZACIÓN. La sociedad demandante afirmó que no existe confusión en el público consumidor, ya que existe un convenio entre las sociedades titulares de las marcas. Agregó que el uso de las marcas CAFAM y COLSUBSIDIO se encuentra debida-mente autorizado. A su vez, la Superintendencia de Industria y Comercio sostuvo que no existe un acuerdo previo entre las sociedades para desvirtuar el riesgo de confusión. En este marco se analizará el tema de la licencia del uso de la marca. Una de las expresiones del derecho de uso exclusivo de la marca, es la facultad que tiene su titular de disponer de la misma. Dicha potestad de disposición, de conformidad con el postulado de la autonomía de la voluntad privada, se puede manifestar a través de la transferencia o cesión de la marca a otra u otras personas, o mediante el otorgamiento de una licencia para la explotación de la misma. Las licencias, tienen una función económica muy importante en el comercio de bienes y servicios. Para ampliar el campo de acción de una marca determinada, o para la penetración de mercados determinados, el titular de dicha marca puede autorizar su uso a otra persona para que pueda explotarla. La licencia de la marca, se encuentra regulada en capítulo IV del título VI de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El instrumento por medio del cual se


plasma la licencia es el contrato de licencia, mediante el cual una persona llamada licenciante cede el derecho de uso de su marca a otra denominada licenciatario; este último se obliga al pago de una remuneración: la regalía. El licenciante conserva la titularidad sobre la marca. La normativa comunitaria andina no regula el contenido del contrato de licencia, pero sí impone una limitación del mismo. El artículo 163 prohíbe contratos de licencia restrictivos del comercio y contrarios a las normas comunitarias andinas sobre propiedad industrial, trata-miento a capitales extranjeros, licencias y regalías, y prácticas comerciales restrictivas de la competencia. Como ésta es una limitación de gran importancia en la actividad del comercio subregional andino, debe ser controlada por la Oficina Nacional Competente, en el momento en que se solicita el registro de un contrato de licencia. El contrato de licencia deberá plasmarse por escrito, y registrarse en la Oficina Nacional respectiva, acorde con el artículo 162 de la Decisión 486. Si no se cumple con estos requisitos, la licencia no surtirá efectos. Es importante destacar que el contrato de licencia, en lo no regulado por la normativa comunitaria andina, se rige por la norma nacional pertinente de cada País Miembro, teniendo como base las limitaciones ya indicadas. Sobre los elementos del contrato de licencia, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“La cesión que presupone ‘básicamente la transferencia de la totalidad de los derechos existentes sobre un signo marcario’, se contrarresta con la licencia para permitir el uso de la marca, en el que intervienen tres elementos: el licenciante (titular de la marca); el licenciatario (al que se le confiere el


derecho al uso) y la marca licenciada que debe estar registrada. La licencia ‘implica únicamente la autorización a utilizar la marca, reteniéndose el titular de ésta los restantes derechos relativos al signo en cuestión’ (Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas, ‘Derecho de Marcas’, Editorial Heliasta S.R.L., tomo segundo pág. 302. Al licenciatario se le conoce también en la doctrina como “usuario autorizado”. En la licencia, una de las notas características es que el titular no se desprende, como en la cesión de la exclusividad absoluta del derecho, sino más bien que se limita o se restringe al licenciatario a ciertos derechos, ejerciendo el licenciante ‘el control de la marca y los derechos no expresamente transmitidos’. (Bertone y Cabanellas ob. citada pág. 305). (…) En forma general, en los contratos de licencia se especifican cláusulas tales como la duración del contrato, la vigilancia o inspección o control del licenciante sobre la calidad de los productos fabricados por el licenciatario, el reconocimiento a la propiedad exclusiva de la marca por parte del licenciante y la facultad o poder para que el licenciatario pueda enfrentar los litigios que se presenten respecto a la marca”. (Interpretación Prejudicial del 8 de mayo de 1998, expedida dentro del proceso 30-IP-97).

La Oficina Nacional Competente analizará la solicitud de registro de la licencia y deberá determinar, en primer lugar, si el contrato no contiene cláusulas restrictivas del comercio o contrarias a la normativa comunitaria andina mencionada y, en segundo lugar, si la marca licenciada no es susceptible de generar riesgo de confusión en el público consumidor.


Sobre el riesgo de confusión en relación con el contrato de licencia, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“Dada la finalidad del contrato de licencia marcaria, consistente en otorgar el derecho de uso de la marca a un tercero, a la Oficina Nacional Competente le corresponde al momento de inscribir un contrato de esta naturaleza, velar porque este cumpla las exigencias de la ley marcaria, entre ellas naturalmente la de que el uso de la marca no genere confusión en el mercado de bienes y servicios, referida en otra parte de esta sentencia”. (Interpretación Prejudicial del 21 de abril de 1998, dentro del proceso 29-IP-97).

De conformidad con lo mencionado anteriormente, una simple autorización del uso de la marca no surte efectos frente a terceros y, en consecuencia, no es válida de ninguna manera para desvirtuar el riesgo de confusión en el público consumidor. TT. EL EXAMEN DE REGISTRABILIDAD QUE REALIZAN LAS OFICINAS DE REGISTRO MAR-CARIO. INTEGRAL, DE OFICIO Y AUTÓNOMO. El sistema de registro marcario adoptado en la Comunidad Andina, se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha autonomía, se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro marcario, como en cuanto a sus propias decisiones. En relación con lo primero, el Tribunal ha manifestado:

“Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho marcario comunitario las ponen en contacto, como sería el caso


del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar en los pronunciamientos de las mismas. En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro Marcario significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro marcario en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro marcario en los otros Países. O bien, si el registro marcario ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1553, de 15 de octubre de 2007. MARCA: “MONARC-M”).

En cuanto a sus propias decisiones, el Título II de la Decisión 486 regula el procedimiento de registro marcario, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad. El Tribunal ha determinado los requisitos de dicho examen de la siguiente manera:

“El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales128 ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos, determinó con toda claridad cuáles son las características de este examen:

128 Se destacan las siguientes Interpretaciones Perjudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, proferida dentro del proceso 40-IP-2004; Interpretación Prejudi-cial de 9 de marzo de 2005, proferida dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, proferida dentro del proceso 167-IP-2005.


1. El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. 14. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma. 15. En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”. (Proceso 180-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1476, de 16 de marzo de 2007. Marca: “BROCHA MONA”).

Además de lo anterior, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro marcario. Esto quiere decir que la Oficina Nacional no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia, la resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado. Con lo mencionado, se estaría cumpliendo con el principio básico de la motivación de los actos.


Por demás, se debe agregar otro requisito: que este examen de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo, tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro marcario, como con las decisiones emitidas por la propia Oficina; esto significa, que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis ya efectuado ya sobre signos idénticos o similares. No se está afirmando que la Oficina de Registro Marcario no tenga límites a su actuación, o que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que ésta tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite. Además, los límites a la actuación de dichas oficinas se encuentran marcados por la propia norma comunitaria, y por las respectivas acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, C O N C L U Y E: PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos. SEGUNDO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá


proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia. Se debe tener en cuenta, que basta con la posibilidad de riesgo de confusión y/o de asociación para que opere la prohibición de registro. La similitud ortográfica se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. TERCERO: El Juez Consultante, debe establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre el signo mixto FAMISANAR Y LAS MARCAS MIXTAS CAFAM, SÚPER FARMACIA COLSUBSIDIO, y FAR-MACIA COLSUBSIDIO, utilizando los criterios estable-cidos en la presente providencia para la cotejo de esta clase de signos. Los requisitos que se deben cumplir para insertar elementos explicativos en el registro marcario, son los siguientes:

Que se haga de buena fe. La buena fe es un principio general del derecho que debe gobernar todas las actuaciones en el marco de cualquier ordenamiento jurídico. En el campo del derecho de propiedad industrial, los actores del mercado deben actuar sin afectar a los titulares de los derechos intelectuales, al público consumidor y al comercio como tal; la utilización de cualquier signo distintivo, expresión, palabra o frase, no debe hacerse con el objetivo de causar daño o perjuicio. De lo que se trata, entonces, es que el


mercado sea transparente y se desenvuelva de manera leal.


de marca. Los elementos explicativos no pueden ser registrados ni utilizados como marca, es decir, como distintivos de productos o servicios; de lo contrario, se estaría aprovechando de elementos no apropiables por el solicitante. En consecuencia, al solicitar un signo acompañado con estos elementos, el peticionario deberá advertir a la oficina de registro marcario que no se está reivindicando propiedad sobre dichos elementos, diferenciado claramente en su solicitud el signo a registrarse como marca de los aditamentos explicativos. A su vez, la oficina de registro marcario deberá publicar el signo diferenciando claramente los elementos explicativos, ya que de lo contrario no existiría la información suficiente para los terceros interesados.




error. Lo que se quiere salvaguardar es que en el público consumidor no se genere riesgo de confusión o asociación. La normativa de marcas quiere que el comercio de bienes y servicios sea


transparente, de buena fe y fluido. Por tal razón, se pretende cuidar que la elección en el consumidor sea libre y consciente.

Si se cumplen los requisitos mencionados, la

oficina nacional competente procederá al registro del signo diferenciando, como ya se dijo, los elementos explicativos. Se advierte que como dichos elementos son simplemente informativos y no hacen parte de la marca, no deben tenerse en cuenta al realizar el análisis de registrabilidad y, por lo tanto, no serán relevantes al efectuar el cotejo marcario.

CUARTO: La licencia de la marca, se encuentra regulada en capítulo IV del título VI de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El instrumento por medio del cual se plasma la licencia, es el contrato de licencia, mediante el cual una persona llamada licenciante cede el derecho de uso de su marca a otra denominada licenciatario; este último, se obliga al pago de una remuneración, la regalía. El licenciante conserva la titularidad sobre la marca. La normativa comunitaria andina, no regula el contenido del contrato de licencia, pero sí impone una limitación del mismo. El artículo 163, prohíbe contratos de licencia restrictivos del comercio y contrarios a las normas comu-nitarias andinas sobre propiedad industrial, tratamiento a capitales extranjeros, licencias y regalías, y prácticas comerciales restrictivas de la competencia. Como ésta es una limitación de gran importancia en la actividad del comercio subregional andino, debe ser controlada por la Oficina Nacional Competente, en el momento en que se solicita el registro de un contrato de licencia. El contrato de licencia deberá plasmarse por escrito, y registrarse en la Oficina Nacional respectiva, acorde con el


artículo 162 de la Decisión 486. Si no se cumple con estos requisitos, la licencia no surtirá efectos. Es importante destacar que el contrato de licencia, en lo no regulado por la normativa comunitaria andina, se rige por la norma nacional pertinente de cada País Miembro, teniendo como base las limitaciones ya indicadas. La Oficina Nacional Competente analizará la solicitud de registro de la licencia y deberá determinar, en primer lugar, si el contrato no contiene cláusulas restrictivas del comercio o contrarias a la normativa comunitaria andina mencionada y, en segundo lugar, si la marca licenciada no es susceptible de generar riesgo de confusión en el público consumidor. QUINTO: El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro Marcario debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo con lo expuesto en esta interpretación prejudicial. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 2008-00029, debe adoptar la presente interpretación. Asimismo, debe dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. Notifíquese al Juez Consultante, mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.


José Vicente Troya Jaramillo PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA

MARCA

Las frases explicativas que acompañan al signo a registrarse como marca. Su papel en el análisis de

confundibilidad. PROCESO 39-IP-2012 Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 134 literales a) y b), 135 litera b), y 136 literal a), de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno Nº 2008-00032. Actor: COMPAÑÍA GLOBAL DE PINTURAS S.A. Marca: PINTOR (mixta). Proceso 032-IP-2012, Interpretación prejudicial de los artículos 134 literales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; Marca mixta: “BOGOTANA”; 04/07/2012; GOAC Nº 2111 de 29 de octubre de 2012. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, en Quito a los cuatro días del mes de julio del año dos mil doce, procede a resolver la solicitud de In-terpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. VISTOS: Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue


considerada procedente en el auto emitido el 01 de junio de 2012. I. ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: X. LAS PARTES. Demandante: COMPAÑÍA GLOBAL DE PINTURAS S.A. Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA – SUPER-INTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Tercera Interesada: MAYUN LIMITADA. III. DATOS RELEVANTES A. HECHOS Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes adminis-trativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 30. La sociedad MAYUN LIMITADA, solicitó el 19 de

agosto de 2005 el registro como marca del signo mixto PINTOR, para amparar productos de la clase 8 Clasificación Internacional de Niza.

31. Una vez publicado el extracto en la Gaceta de

Propiedad Industrial Nº 556 de 30 de septiembre de 2005, la sociedad COMPAÑÍA PINTUCO S.A., presentó


oposición con base en su marca mixta PINTUCO, registrada en Colombia bajo el certificado No. 94894, para amparar productos de la Clase 2 de la Clasifi-cación Internacional de Niza.

32. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la

Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 03236 de 13 de febrero de 2007, resolvió declarar infundada la oposición presentada y conceder el registro solicitado.

33. La sociedad COMPAÑÍA PINTUCO S.A., presentó

recurso de reposición y en subsidio de apelación contra el anterior acto administrativo.

34. La Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante

Resolución No. 013357 de 11 de mayo de 2007, resolvió el recurso de reposición, confirmando el acto administrativo y concediendo el recurso de apelación.

35. El Superintendente Delegado para la Propiedad

Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 23854 de 31 de julio de 2007, resolvió el recurso de apelación confirmando el acto impugnado.

36. La sociedad COMPAÑÍA GLOBAL DE PINTURAS

S.A., presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Consejo de Estado de la República de Colombia.

37. La Sección Primera del Consejo de Estado solicitó

interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.


B. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENI-DOS EN LA DEMANDA. La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos: 17. Manifiesta, que los signos en conflicto son confundibles

en los aspectos gráfico, ortográfico, fonético e ideológico. El elemento gráfico juega también un papel preponderante en el conjunto marcario. La marca mixta PINTUCO contiene un gráfico de una persona que pinta, un pintor.

18. Sostiene, que los productos amparados por los signos

en conflicto tienen conexidad competitiva. 19. Indica, que el signo solicitado para registro está

acompañado de la frase explicativa CALIDAD QUE PINTA. Esta frase resulta confundible con el lema comercial EL COLOR DE LA CALIDAD, registrado en relación con la marca PINTUCO bajo el certificado No. 222406. Dicha frase hace referencia a la acción de pintar, guardando estrecha relación con la figura humana pintando de la marca PINTUCO.

C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 6. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

• Sostiene, que los signos en conflicto no son confundibles en los aspectos ortográfico, fonético e ideológico.

• Afirma, que es irrelevante entrar a determinar la

conexidad competitiva si ya se llegó a la conclu-


sión de que no había confusión entre los signos en conflicto.

2. Por parte de la tercera interesada en las resultas del proceso. De conformidad con el oficio No. 556 de 13 de abril de 2012, expedido por el Secretario de la Sección Primera de Consejo de Estado, no se envió la contestación de la demanda de la tercera interesada. En el informe de la corte consultante tampoco hacen referencia a dicha contestación. V. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS. La corte consultante no determinó las normas a interpretarse, pero señaló que la parte actora invocó como normas infringidas las siguientes: artículos 134 literal a), 135 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El Tribunal de oficio interpretará las siguientes normas: artículos 134 literales a) y b), 135 literal b), y 136 literal a) A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISIÓN 486

(…)

Artículo 134

“A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del


producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: a) las palabras o combinación de palabras; b) Las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;” (…) Artículo 135 “No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) b) carezcan de distintividad”; (…) Artículo 136 “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (…) a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (…)”


VI. CONSIDERACIONES. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: PP. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las

marcas. QQ. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.


RR. Comparación entre signos mixtos. SS. Los signos evocativos. TT. Las frases explicativas que acompañan al signo a

registrarse como marca. Su papel en el análisis de confundibilidad.

UU. La conexión competitiva. UU. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS. En el procedimiento administrativo interno se resolvió conceder el registro del signo mixto PINTOR. Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro. 1. Concepto de marca. Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones.


El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ofrece una definición general de marca: “(...) cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”. De conformidad con la anterior definición normativa, se podría decir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.

• La marca cumple diversas funciones en el mercado, a saber:

• Diferencia los productos o servicios que se

ofertan.


• Indica la calidad del producto o servicio que identifica.


• Sirve de medio para publicitar los productos o

servicios. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha tratado el tema de las funciones de la marca de la siguiente manera: “Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.). De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las


restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario”. (Proceso 04-IP-94. Interpretación Prejudicial de 7 de agosto de 1995, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 189, de 18 de septiembre de 1995. Caso: "EDEN FOR MEN"). Respecto de la función publicitaria ha dicho lo siguiente:

“Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos”. (Proceso 63-IP-2004. Interpre-tación Prejudicial de 28 de julio de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1112, de 06 de septiembre de 2004. Marca: “GRÁFICA BOTELLA CON LOGOTIPO AGUILA DENTRO DE UN ESCUDO”).129

El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en siete literales consagra una enumeración no taxativa de los signos que son aptos para obtener el registro marcario; establece que pueden constituir marcas, entre otros: las palabras o combinación de palabras; las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; los sonidos y olores; las letras y números; un color que se encuentre delimitado por una forma, o una combinación de varios colores; la forma de productos, envases o envolturas;

129 Las funciones de la marca ha sido un tema reiterado en varias de las Interpretaciones Prejudiciales emitidas por el Tribunal. Entre estas se puede destacar la emitida en el proceso 15-IP-2003. MARCA: TMOBIL. Interpretación Prejudicial de 12 de marzo de 2003. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 916, de 2 de abril de 2003


o cualquier combinación de los signos o medios indicados anteriormente. 7. Requisitos para el registro de marcas. Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la citada Decisión, los requisitos para el registro de marcas son: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. A pesar de no mencionarse de manera expresa el requisito de la perceptibilidad, es importante destacar que éste es un elemento que forma parte de la esencia de la marca. Sobre la perceptibilidad el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos”. (Proceso 132-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 26 de octubre del 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembre de 2004. Marca: “DIADICON”).



• La distintividad. La distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros. El carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; también permite al titular de la marca diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado.

• La susceptibilidad de representación gráfica.

Es la posibilidad de que el signo a registrar como marca sea descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe. Esta característica es importante para la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales.

En conclusión, para que un signo sea registrado

como marca debe ser distintivo y susceptible de representación gráfica, de conformidad con el artículo 134 de la Decisión 486; asimismo, debe ser perceptible, ya que, como se mencionó, dicho requisito se encuentra implícito en la noción de marca.

Es importante advertir que el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es absolutamente irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad de representación gráfica o de percep-tibilidad.


Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distin-tividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135, literal b). La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. Y 2) distintividad extrínseca, por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado. El Tribunal al respecto de este tema ha expresado:

“El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que ‘carezcan de distintividad’. Al respecto, y a manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia Europeo: ‘En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios’; que ‘no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad’, pues ‘la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud


de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada (…)’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00). Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembre del 2004. Marca: Universidad Virtual. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. (Proceso 14-IP-2009. Interpretación Prejudicial de 01 de abril de 2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1729, de 3 de julio de 2009. Marca: “TV COLOMBIA + GRÁFICO”.).

El Juez Consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si la marca a registrar cumple con los requisitos mencionados, para luego, determinar si el signo no está inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. VV. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFU-SIÓN Y/O DE ASOCIACIÓN. LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE SIGNOS DISTINTIVOS. En el procedimiento administrativo interno se argumentó que el signo mixto PINTOR es confundible con la marca mixta PINTUCO. Por tal motivo, es pertinente referirse a la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y a las reglas para el cotejo de signos distintivos.


1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión y/o de asociación. El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una causal de irregistrabilidad relacionada específicamente con el requisito de distintividad. Establece, que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión y/o de asociación. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión y/o de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad.130




“El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1648, de 21 de agosto de 2008. Marca: “SHERATON”).

Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, tiene como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir. Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión y/o asociación entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo.


La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. 2. Reglas para el cotejo entre signos distintivos. La Autoridad Nacional competente, deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros:









Como el signo PINTOR se acompaña de frases explicativas, se debe tener en cuenta lo manifestado en el literal E) de la presente providencia. Los anteriores parámetros, han sido adoptados por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales, entre los cuales, podemos destacar: Proceso 58-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 24 de mayo de 2006. Marca: “GUDUPOP”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. Y Proceso 62-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2006. Marca: “DK”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. WW. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS. En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre los signos mixtos PINTOR y PINTUCO. Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos mixtos. El signo mixto se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista.


Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas131, logotipos132, íconos, etc. Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario. Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consu-midor. El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto:

“La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). Igualmente el Tribunal ha reiterado: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para

131 “El emblema es una variante, una especie de dibujo, El emblema representa gráficamente cualquier ser u objeto, y desde luego puede ser registrado como marca”. OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”, Editorial Lexis Nexis, Abeledo – Perrot, pág. 33, Buenos Aires Argentina, 2010. 132 Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los negocios se entiende lo siguiente; “Logotipo: (…) Distintivo formado por letras, abreviaturas, etc., peculiar de una empresa, conmemoración, marca o producto. (…)”. DICCIONARIO DE LA REAL ACADÉMIA DE LA LENGUA, 22ª. edi-ción. 2001.


que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, Interpretación prejudicial publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 410 de 24 de febrero de 1999)”. (Proceso N° 129-IP-2004. Marca: GALLO. Interpretación Prejudicial de 17 de noviembre de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1158, de 17 de enero de 2005).

La corte consultante deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proce-der al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento determinante en un signo mixto es el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario en los dos es el elemento denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:

• Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferen-ciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

• Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los



• Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación.

• Se debe determinar, el elemento que impacta de

una manera más fuerte en la mente del consu-midor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

En este orden de ideas, la corte consultante, aplicando los anteriores criterios, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos mixtos PINTOR y PINTUCO. XX. LOS SIGNOS EVOCATIVOS. Como quiera que en el proceso interno se argumentara que los signos PINTOR y PINTUCO evocan las ideas del oficio de pintar y de pintura, se tratará el tema de los signos evocativos. Una palabra evocativa en un signo compuesto hace que todo el conjunto marcario sea considerado como evocativo. El signo evocativo es el que sugiere en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel con este objeto; las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una característica o cualidad del producto, haciendo necesario que el consumidor, para llegar a comprender qué es el producto o servicio, deba realizar un proceso deductivo y usar su imaginación, pues, únicamente tiene una idea leve otorgada por el mismo. Este cumple la función distintiva de la marca y, por lo tanto, es registrable. Sin embargo, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se


pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo. Esto se da, en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común. Si bien estos elementos otorgan capacidad evocativa al signo, también lo tornan especialmente débil, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos. Cosa distinta ocurre cuando el signo evocativo es de fantasía y no hay una fuerte proximidad con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este evento, el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte. El Tribunal en anteriores Interpretaciones ha citado doctrina pertinente sobre el tema.133 A continuación se transcribirá:

"Es también la jurisprudencia alemana la que más ha elaborado este concepto, de contornos poco nítidos por cuanto se vincula tanto con el carácter fuerte o débilmente distintivo del signo marcario como con su disponibilidad. En efecto, se trata de dos cosas distintas: en un caso, un vocablo o elemento marcario cualquiera es ‘débil’ por cuanto es fuertemente evocativo del producto; se trata de una cualidad intrínseca del signo marcario que lo debilita para oponerse a otros signos que también se aproximan bastante al signo genérico, de utilización libre (Freizeichen). En el otro, el signo puede ser distintivo en sí, es decir no guardar relación alguna con el producto a designar, pero haberse tornado banal por el crecido número de registros marcarios que lo contienen; no se

133 Dicha doctrina fue citada en la Interpretación Prejudicial de 15 de diciembre de 1996. expe-dida dentro del proceso 4-IP-95.


trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro. (…) La ‘marca débil’ por razón del signo escogido. Acabamos de ver que, en general, mientras más se aproxime un signo marcario al signo de utilización libre, menor fuerza tendrá para impedir que otros hagan lo propio, es decir escojan signos vecinos también al libre uso, y en consecuencia también parecidos a la marca de referencia. La presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro. Así, las marcas evocativas son débiles, y en particular las de especialidades medicinales, donde es frecuente que la raíz, la desinencia o ambos elementos de la marca evoquen el producto a distinguir o sus propiedades (...)"134. Así las cosas, la corte consultante deberá establecer el grado evocativo de los signos en conflicto y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad.

YY. LAS FRASES EXPLICATIVAS QUE ACOMPA-ÑAN AL SIGNO A REGISTRARSE COMO MARCA. SU PAPEL EN EL ANÁLISIS DE CONFUNDIBI-LIDAD. La sociedad demandante argumentó que el signo solicitado se encuentra acompañado de la frase explicativa CALIDAD QUE PINTA. Indica que esta frase resulta confundible con el lema comercial EL COLOR DE LA CALIDAD, 134 BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo. “DERECHO DE MARCAS”, Tomo II, págs. 78 y 79.


registrado en relación con la marca PINTUCO bajo el certificado No. 222406. También sostuvo que dicha frase hace referencia a la acción de pintar, guardando estrecha relación con la figura humana pintando que compone la marca PINTUCO. De conformidad con lo anterior, el Tribunal entrará a dilucidar qué papel juegan en el análisis de registrabilidad las frases explicativas.135 El primer párrafo del artículo 157 de la Decisión 486 establece lo siguiente:

“Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios. (…)”

De conformidad con el artículo transcrito, el titular de una marca registrada al momento de insertarla en el mercado, puede acompañarla de elementos que den cuenta de los atributos o características de los productos o servicios que ampara, que bien pueden ser expresiones, palabras, dibujos, etc. Estos pueden ser genéricos, descriptivos o de uso común, así como pueden hacer referencia a otras marcas registradas, siempre y cuando se cumplan ciertas 135 Se seguirá como precedente lo establecido en la Interpretación Prejudicial de 6 de junio de 2012, expedida en el proceso 170-IP-2011.


condiciones para no afectar a terceros o al público consumidor. Con el fin de armonizar de manera adecuada el sistema de protección, se debe concordar el sistema de registro con el uso real en el mercado. Del uso real y efectivo de las marcas depende la eficacia y vigencia de la protección en el campo registral; de esta sincronía nacen figuras como la cancelación de la marca por no uso, que no es más que una armonización de los dos campos: el marcario y el registral. Por esta razón, y teniendo en cuenta que existe la posibilidad de utilizar frases o elementos explicativos que bien pueden hacer referencia a otras marcas, las oficinas de registro pueden permitir que el signo a registrar esté acompañado por dichos elementos explicativos. La idea de lo anterior es que los actores en el mercado conozcan a ciencia cierta cómo se utilizará la marca en el comercio. Si la norma permite “usar” ciertos elementos explicativos en el mercado, en el ámbito registral se puede insertar dicha información precisamente para proteger a los actores en el comercio de bienes y servicios. Pero para poder insertar los elementos explicativos en el registro se deberán cumplir los mismos requisitos que se exigen para su utilización en el mercado, que adaptados al campo registral son:

Que se haga de buena fe. La buena fe es un principio general del derecho que debe gobernar todas las actuaciones en el marco de cualquier ordenamiento jurídico. En el campo del derecho de propiedad industrial, los actores del mercado deben actuar sin afectar a los titulares de los derechos intelectuales, al público consumidor y al comercio como tal; la utilización de cualquier signo distintivo, expresión, palabra o frase, no debe hacerse con el objetivo de causar daño o perjuicio. De lo que se trata, entonces, es que el


mercado sea transparente y se desenvuelva de manera leal.


de marca. Los elementos explicativos no pueden ser registrados ni utilizados como marca, es decir, como distintivos de productos o servicios; de lo contrario, se estaría aprove-chando de elementos no apropiables por el solicitante. En consecuencia, al solicitar un signo acompañado con estos elementos, el peticionario deberá advertir a la oficina de registro marcario que no se está reivindicando propiedad sobre dichos elementos, diferenciado claramente en su solicitud el signo a registrarse como marca de los aditamentos explicativos. A su vez, la oficina de registro marcario deberá publicar el signo diferenciando claramente los elementos explicativos, ya que de lo contrario no existiría la información suficiente para los terceros interesados.


o información. Esta característica tiene que ver con la anterior. El propósito de utilizar elementos explicativos es para generar informa-ción cierta sobre los productos y servicios que se ofertan en el mercado. Es una manera de generar en el público consumidor información transparente que le ayude en su libre elección.


error. Lo que se quiere salvaguardar es que en el público consumidor no se genere riesgo de confusión o asociación. La normativa de marcas quiere que el comercio de bienes y servicios sea transparente, de buena fe y fluido. Por tal razón,


se pretende cuidar que la elección en el consumidor sea libre y consciente. La oficina nacional competente, al enfrentarse al registro de un signo acompañado de elementos explicativos, debe cuidar que dicho elemento no genere riesgo de confusión o asociación en relación con otros signos distintivos.

Si se cumplen los requisitos mencionados, la oficina nacional competente procederá al registro del signo diferenciando, como ya se dijo, los elementos explicativos. Se advierte que como dichos elementos son simplemente informativos y no hacen parte de la marca, no deben tenerse en cuenta al realizar el análisis de registrabilidad y, por lo tanto, no serán relevantes al efectuar el cotejo marcario. Sobre este asunto el Tribunal ya ha sentado su posición:

“(…) Antes de empezar a estudiar el tema, es importante manifestar que, el Juez Consultante deberá analizar el caso concreto tomando en cuenta que el signo solicitado AGUA PURA CRISTAYÁ (mixto) contiene las palabras AGUA PURA como explicativas, por lo que, si bien, estas palabras forman parte del signo, al ser simplemente explicativas del mismo, el titular o, en este caso, el solicitante, no adquiere derechos sobre la parte explicativa de dicho signo. En este sentido, las palabras AGUA PURA del signo solicitado no deben ser tomadas en cuenta por el juez consultante al momento de realizar el examen de registrabilidad, es decir, la parte explicativa del signo debe ser excluida al momento de determinar si el signo solicitado está conformado por palabras genéricas, de uso común, descriptivas o evocativas. Se aclara, también, que el hecho de que una marca esté conformada por una parte explicativa que no concede derechos


para su titular, significa que si dicho titular quisiera oponerse a un registro marcario argumentando confundibilidad con la parte explicativa de su marca no puede hacerlo. Es decir, la parte explicativa de una marca no se toma en cuenta ni para el examen de registrabilidad ni para una posible oposición. (…)” (Interpretación Prejudicial de 19 de mayo de 2010, expedida en el marco del proceso 56-Ip-2010. Fue publicada en la Gaceta Oficial No. 1871 de 31 de agosto de 2010).

En este orden de ideas, el Juez Consultante, aplicando el anterior criterio, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos mixtos PINTOR y PINTUCO. ZZ. LA CONEXIÓN COMPETITIVA. El signo solicitado para registro ampara productos de la clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza, mientras que el opositor ampara productos de la clase 2. Por tal motivo, es pertinente tratar el tema de la conexión competitiva. En este escenario es preciso que la corte consultante matice la regla de la especialidad136 y, en consecuencia, analice el grado de vinculación o relación competitiva de los 136 Al respecto, el Tribunal ha manifestado lo siguiente en relación con el principio de especiali-dad: “Del principio de especialidad se desprende que bajo una misma o similar denominación pueden recaer derechos autónomos de marcas pertenecientes a distintos titulares, siempre que distingan productos o servicios diferentes. En la comparación entre los productos y servicios correspondientes, el consultante deberá tomar en cuenta su identificación en las solicitudes de registro y su ubicación en el nomenclátor; además, podrá acudir a los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre ellos. A objeto de precisar si se trata de productos o servicios seme-jantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito.”. (Proceso 148-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1271, de 2 de diciembre de 2005).


productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor. Para lo anterior, el consultante deberá analizar la naturaleza o uso de los productos y servicios identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase de nomenclátor no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas, tampoco prueba que sean diferentes. En relación con lo mencionado, el Tribunal ha establecido algunos de los siguientes criterios y factores de análisis para definir la conexión competitiva entre los productos:

“a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (…) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro. En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud.


c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos. Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario. La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de


deporte y medias de vestir”. (Proceso 114-IP-2003. MARCA: EBEL INTERNACIONAL. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 de 14 de enero de 2004).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, C O N C L U Y E: PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos. SEGUNDO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia. Se debe tener en cuenta, que basta con la posibilidad de riesgo de confusión y/o de asociación para que opere la prohibición de registro. La similitud ortográfica se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión.


TERCERO: La corte consultante debe establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos mixtos PINTOR y PINTUCO, aplicando los criterios adoptados en la presente providencia. CUARTO: La corte consultante deberá establecer el grado evocativo de los signos en conflicto y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad. QUINTO: Los requisitos que se deben cumplir para insertar elementos explicativos en el registro marcario, son los siguientes:



de marca. Los elementos explicativos no pueden ser registrados ni utilizados como marca, es decir, como distintivos de productos o servicios; de lo contrario, se estaría aprove-chando de elementos no apropiables por el solicitante. En consecuencia, al solicitar un signo acompañado con estos elementos, el peticionario deberá advertir a la oficina de registro marcario que no se está reivindicando


propiedad sobre dichos elementos, diferenciado claramente en su solicitud el signo a registrarse como marca de los aditamentos explicativos. A su vez, la oficina de registro marcario deberá publicar el signo diferenciando claramente los elementos explicativos, ya que de lo contrario no existiría la información suficiente para los terceros interesados.


o información. Esta característica tiene que ver con la anterior. El propósito de utilizar elementos explicativos es para generar informa-ción cierta sobre los productos y servicios que se ofertan en el mercado. Es una manera de generar en el público consumidor información transparente que le ayude en su libre elección.


error. Lo que se quiere salvaguardar es que en el público consumidor no se genere riesgo de confusión o asociación. La normativa de marcas quiere que el comercio de bienes y servicios sea transparente, de buena fe y fluido. Por tal razón, se pretende cuidar que la elección en el consumidor sea libre y consciente. La oficina nacional competente, al enfrentarse al registro de un signo acompañado de elementos explicativos, debe cuidar que dicho elemento no genere riesgo de confusión o asociación en relación con otros signos distintivos.

Si se cumplen los requisitos mencionados, la oficina nacional competente procederá al registro del signo diferenciando, como ya se dijo, los elementos explicativos. Se advierte que como dichos elementos son simplemente informativos y no hacen parte de la marca, no deben tenerse


en cuenta al realizar el análisis de registrabilidad y, por lo tanto, no serán relevantes al efectuar el cotejo marcario. SEXTO: Como algunos de los signos en conflicto amparan productos de clases diferentes, es preciso que la corte consultante matice la regla de la especialidad y, en consecuencia, analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor, de confor-midad con los criterios plasmados en la presente provi-dencia. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 2008-00032, debe adoptar la presente interpretación. Asimismo, debe dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. Notifíquese al Juez Consultante, mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. José Vicente Troya Jaramillo PRESIDENTE Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO


TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Gustavo García Brito SECRETARIO OI-1405-23-dic-2013-MP

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