internacionalización de marcas

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional Internacionalización de Internacionalización de signos distintivossignos distintivos

Esteban Pelayo VillarejoNuria Pérez Pérez-RomeroInstituto de Fomento de la Región de [email protected].: 968 368098

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Marcas

Patentes

Internacional

Tratados más importantesTratados más importantes

Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas

(1891)

Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT)(1994)

Primera directiva 89/104/CEE del Consejo relativa a la aproximación de las

legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas

(1989)

Reglamento 40/94 de marca comunitaria(1994)

Derecho internacional

Derecho europeo

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Marcas

Patentes

Internacional

• Tres sistemas simultáneamente de proteger las marcas– Marca Nacional– Marca Internacional (Arreglo de Madrid y/o Protocolo de

Madrid)– Marca Comunitaria

• Se pueden combinar todos ellos

En Europa coexisten tres sistemas:En Europa coexisten tres sistemas:

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Marcas

Patentes

Internacional La marca comunitariaLa marca comunitaria

5

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Marcas

Patentes

Internacional

La OAMILa OAMI

• La Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) administra la marca comunitaria y los dibujos y modelos comunitarios

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Patentes

Internacional

¿Qué es la marca comunitaria (MC)?¿Qué es la marca comunitaria (MC)?

• Una Marca Comunitaria es un signo que identifica y distingue productos y servicios; es válida en el conjunto del territorio de la Unión Europea y se registra en la OAMI conforme a las condiciones especificadas en el Reglamento de la Marca Comunitaria.

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Marcas

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Internacional

Características de la marca Características de la marca comunitariacomunitaria

• un único centro administrativo: la OAMI• una única solicitud y sistema jurídico• un único idioma de solicitud• un único expediente a gestionar• un único sistema de tasas

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Patentes

Internacional

Los derechos conferidos por la marcaLos derechos conferidos por la marca

• Monopolio de uso del derecho de marca

• Derecho a prohibir la imitación y la reproducción

• Derecho a oponerse al registro de una marca comunitaria o nacional idéntica o similar si existe riesgo de confusión

• Derecho de ceder la marca o de conceder licencias

para la totalidad o parte de los productos y servicios, en la totalidad o en una parte del territorio comunitario

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Marcas

Patentes

Internacional

Límites de estos derechos Límites de estos derechos (Art. 9 RMC)(Art. 9 RMC)

• El derecho de marca no permite que su titular pueda oponerse a que los terceros puedan utilizar en el tráfico económico: 1. su nombre y su dirección, 2. indicaciones relativas a la especie, la calidad, la cantidad, el

destino, el valor, el origen geográfico, la época de la obtención del producto o de la prestación del servicio u otras características de éstos,

3. la utilización de la marca registrada cuando sea este uso necesario para indicar el destino de un producto o servicio en particular, como accesorios o recambios.

• Agotamiento del derecho (Art. 10 RMC)

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Marcas

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LegitimidadLegitimidad

• Accesible para todos• Toda persona física o jurídica, de cualquier país del

mundo puede solicitar una marca.

• Existe obligación de representación para todos solicitantes de fuera de la UE. Dicho representante puede ser:– un abogado– un representante reconocido ante la OAMI

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Patentes

Internacional

Solicitud de una marca comunitaria Solicitud de una marca comunitaria (Art. 26 RMC)(Art. 26 RMC)

• Documentos para obtener una fecha de solicitud a) Una petición de registro de una marca comunitaria.b) Las indicaciones que permitan identificar al solicitante.c) La lista de productos o servicios para los que se solicita el

registro.d) La reproducción de la marca.

• Otros requisitos– Reivindicación de prioridad por haber realizado una

presentación nacional regular en un país miembro del CUP o de la OMC

– Prioridad por exposición en una feria internacional oficial u oficialmente reconocida

– Pago de tasas

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Marcas

Patentes

Internacional

Lugares de presentación Lugares de presentación (Art. 25 RMC)(Art. 25 RMC)

• Ante la OAMI– Presentación por Fax (+34 965 131 344)

• No será necesaria la confirmación posterior del fax por vía postal.• En el caso de envíos de documentos en color, será suficiente que se envíe el

documento por fax y se presente el original en color en un plazo de un mes a partir de la fecha de envío del fax.

– E-filing: Presentación electrónica– Por correo normal (no es necesario sobre abierto puesto que no se trata de

un registro español)Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI)Avenida de Europa, 4, Apartado de Correos 77, E - 03080 Alicante, España

– Por un servicio de mensajería– Mediante entrega directa, horario de 8:30 a 13:30 y de 15:00 a 17:00

• Ante el servicio central de la propiedad industrial de un Estado miembro o ante la Oficina de marcas del Benelux. – Si se transmite en menos de 2 meses, la solicitud así presentada surtirá los

mismos efectos que si se hubiera presentado en la misma fecha ante la Oficina.

– En caso contrario se considera la fecha de presentación la de llegada a la OAMI

Ver las directrices de la OAMI

Ver Regla 80 REMC

Tema 21: Procedimiento de concesión de la marca comunitaria

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Marcas

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Patentes

Internacional

Idioma de presentación Idioma de presentación (Art. 115 RMC)(Art. 115 RMC)

• Primera lengua: cualquier lengua oficial de la Unión Europea

• Segunda lengua: elegir una de las cinco lenguas de la OAMI, entre español, alemán, inglés, francés o italiano. – El segundo idioma será utilizado como idioma de

procedimiento en los casos de oposición, caducidad y nulidad– Recordar el caso de los herederos de la Sra. Kik contra la

OAMI (C-361/02 P) que avala esta forma de gestionar la oficina


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Internacional

Régimen lingüístico de la OAMI Régimen lingüístico de la OAMI (Art. 115 RMC)(Art. 115 RMC)

• Idiomas oficiales de la OAMI– Español– Italiano– Inglés– Francés – Alemán

• Régimen de lenguas:– Solicitud:

• En cualquier idioma oficial de la Unión Europea

– Oposición, nulidad y caducidad• En uno de los idiomas oficiales de la OAMI• La traducción se hace a expensas de la OAMI

– Publicación de las solicitudes e inscripciones• En todos los idiomas oficiales de la Unión Europea

Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de fecha 12 de julio de 2001 ha desestimado el recurso planteado por la Sra. Christina Kik

Tema 22: Marca comunitaria (III)

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Internacional

Solicitud recibida

Examen

Fecha de presentación

Clasificación

Examen de requisitos formales

Examen de motivos absolutos

Solicitud aceptada

Solicitud publicada

Pendiente de registro

Oposición

Solicitud denegada

Registro Publicado

Procedimiento de concesión de una marca Procedimiento de concesión de una marca comunitariacomunitaria

• La OAMI informa y notifica de los plazos

• Es muy fácil

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Internacional

Ejemplo de publicaciónEjemplo de publicación

Publicación de la marca “Murcia BioRegión” en el Boletín de Marcas Comunitarias

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Internacional

Solicitud recibida

Examen


Clasificación



Solicitud aceptada

Solicitud publicada


Oposición

Solicitud denegada

Registro Publicado

Presentación de una oposiciónPresentación de una oposición(Art. 42 RMC)(Art. 42 RMC)

• Legitimación– Titulares de derechos anteriores– Licenciatarios de derechos

anteriores

• Derechos anteriores (Art. 8 RMC)

– Marca comunitaria– Marca nacional– Marca internacional– Marca renombrada– Signos distintivos no registrados

(“identificadores comerciales”) • que estén siendo utilizados en el

tráfico económico de alcance no únicamente local

• y que confiriere a su titular el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior

• Plazo– 3 meses después de la

publicación

• Tasa: 350 euros

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Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Solicitud recibida

Examen


Clasificación



Solicitud aceptada

Solicitud publicada


Oposición

Solicitud denegada

Registro Publicado

Período de reflexión (cooling-off)Período de reflexión (cooling-off)(Regla 19 REMC)(Regla 19 REMC)

• Definición:– Es un período de tiempo del que

las partes disponen para negociar un acuerdo privado.

• Duración:– 2 meses, prorrogables hasta un

máximo de 24 meses

• Ventajas– Ahorro de tasas por no iniciarse

la fase contradictoria

– La OAMI devuelve la tasa de oposición si el acuerdo consiste en una limitación de los productos o servicios

Ver R. 19 REMC

19

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Marcas

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Internacional

Solicitud recibida

Examen


Clasificación



Solicitud aceptada

Solicitud publicada


Oposición

Solicitud denegada

Registro Publicado

Fase contradictoria de las oposicionesFase contradictoria de las oposiciones(Art. 43 RMC)(Art. 43 RMC)

• Alegaciones del solicitante en seis meses.

– Requerir al oponente una prueba de uso (contestación en un plazo máximo de 2 meses)

– Limitar la marca

• El oponente contesta a las alegaciones del solicitante (2 meses)

• La División de Oposición de la OAMI emite resolución rechazando la oposición o estimándola.

• Las decisiones son recurribles ante las Salas de Recurso de la OAMI


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Marcas

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Internacional

Caso práctico: presentar una oposiciónCaso práctico: presentar una oposición

• Tiempo: 10 minutosTitular FUNDACION PARQUE CIENTIFICO Y

TECNOLOGICO DE ALBACETE

Denominación PARQUE CIENTIFICO Y TECNOLOGICO DE ALBACETE CASTILLA-LA MANCHA

Tipo Distintivo Denominativo con gráfico

Situación EN VIGOR: PUBLICACION CONCESION

Fecha de situación 16/11/2007

Clasificación de Niza

35 36 41 42

Número de marca: 005849583Tipo de marca: FigurativaFecha de presentación: 05/04/2007Clasificación de Niza: 35, 42, 44Situación: Solicitud de marca comunitaria objeto de oposición Nombre del titular: INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGION DE MURCIA Base de la marca: Marca comunitaria

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Internacional

Solicitud recibida

Examen


Clasificación



Solicitud aceptada

Solicitud publicada


Oposición

Solicitud denegada

Registro Publicado

Registro de una marca comunitariaRegistro de una marca comunitaria(Art. 45 RMC)(Art. 45 RMC)

• La OAMI, una vez satisfecha por el solicitante la tasa correspondiente, inscribe la marca en el registro de marcas comunitarias.

• La tasa debe ser abonada en el plazo de dos meses a partir de la invitación hecha por la Oficina.

• El registro de la marca comunitaria se publica en el Boletín de Marcas Comunitarias

• La OAMI remite al titular un certificado de registro de la marca en cuestión.


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Internacional

Duración de una marca comunitaria Duración de una marca comunitaria (Art. 46 RMC)(Art. 46 RMC)

• La marca comunitaria tiene una duración de diez años contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud.

• El registro puede renovarse indefinidamente por períodos sucesivos de diez años– Legitimación

• Titular• Cualquier persona expresamente autorizada por el titular

– Notificación (Regla 29 REMC)• La OAMI notifica 6 meses antes de la fecha de expiración que la

expiración del registro está próxima.• Se notifica a:

– Titulares– Y a todo titular de un derecho registrado sobre la marca comunitaria,

incluidas las licencias

Ver Art. 46 RMC

Introducción

Patentes

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

• Verificación en línea • Más simple• Acuse de recibo más rápido

Presentación Presentación electrónicaelectrónica

Presentación Presentación electrónicaelectrónica

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Marcas

Patentes

Internacional

EstadísticasEstadísticas

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Marcas

Patentes

Internacional

CTM-ONLINE CTM-ONLINE Servicio de consulta de marcas Servicio de consulta de marcas

comunitariascomunitarias• Servicio gratuito• Acceso en línea: www.oami.europa.eu

Entrada directa al buscador de marcas

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Marcas

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Internacional

Sistema de Madrid de protección Sistema de Madrid de protección internacional de marcasinternacional de marcas

• La marca internacional: Arreglo de Madrid (1891) para el registro internacional de marcas. • Protocolo del arreglo de 27 de junio de 1989.

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Internacional

¿Qué es una marca internacional?¿Qué es una marca internacional?

• Recordemos que existe un derechos de prioridad en signos distintivos de 6 meses– Esto obliga a extender la marca país por país

• El Sistema de Madrid para el Registro Internacional Registro Internacional de Marcasde Marcas, administrado por la OMPI, brinda una forma de protección de las marcas en varios países mediante la presentación de una solicitud única.

Marca Internacional

Sistema de Madrid de Registro Internacional de Marcas

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Internacional

El Sistema de Madrid para el Registro El Sistema de Madrid para el Registro Internacional de MarcasInternacional de Marcas

• Se rige por:– Arreglo de Madrid (1891) – Protocolo de Madrid (1989)

• Administración– Oficina Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), con sede

en Ginebra, Suiza. http://www.wipo.int/madrid/es/


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Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

¿En qué consiste?¿En qué consiste?

• Posibilidad de proteger una marca en varios países (Miembros de la Unión de Madrid)

• Presentación en la OEPM o en la OAMI

• El registro internacional de una marca tiene los mismos efectos que una marca efectuado en cada uno de los países designados.– Si la oficina de marcas de un país designado no deniega la

protección en un plazo determinado, la marca goza de la misma protección que si hubiera sido registrada por esa oficina.


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Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Ventajas del Sistema de MadridVentajas del Sistema de Madrid

• Simple, rápido, mucho más económico

• Registro simplificado en un país con la posibilidad de varias designaciones (82 países)– Procedimiento único– Idioma único

• Administración simplificada del portafolio de marcas– Todas las renovaciones, cesiones, licencias o modificaciones

se hacen en un solo sitio con un procedimiento único– Sólo se necesita un representante ante la OMPI– Todos los trámites se hacen en un solo idioma


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Introducción

Marcas

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Internacional

Principios básicos del Sistema de Principios básicos del Sistema de MadridMadrid

• Sistema único• Necesidad de solicitud básica y registro básico• Solicitud internacional (oficina de origen,idioma,

designaciones, tasas en FS)• Posibilidad de rechazo ampliado mediante el

Protocolo de Madrid a 18 meses• Posibilidad de designaciones posteriores • Registro de modificaciones en una intervención • Dependencia del registro o solicitud básica (5 años)

en el Arreglo


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Marcas

Patentes

Internacional

Coste mínimo de la marca Coste mínimo de la marca internacionalinternacional

• Tasa básica – 653 Francos Suizos (404 €)

• Tasa complementaria– 73 Francos Suizos por cada país designado (45 €)

• Tasa suplementaria – 73 Francos Suizos por cada clase después de la tercera (45 €)

• Otras tasas correspondientes a distintos países• La OEPM cobra 40’62€ de tasa de solicitud

• Vea la calculadora de tasas, para precios concretos enhttp://www.wipo.int/madrid/es/fees/


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Patentes

Internacional

Países miembros del Sistema de Países miembros del Sistema de MadridMadrid


Sólo Arreglo 10Sólo Protocolo 24

Arreglo y Protocolo 46(Incluyendo

CE)

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Marcas

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Internacional

¿Cómo se solicita una marca ¿Cómo se solicita una marca internacional?internacional?

• Legitimidad– Españoles– Residentes– O que posean un establecimiento industrial o comercial real y efectivo

en España.

• Requisitos– Disponer de un registro de base

• Países del Protocolo Solicitud de marca• Países del Arreglo Marca concedida

– Triple Identidad• Idéntico titular• Idéntico distintivo • Idénticos productos o servicios

– Presentarlo en la OEPM• Las solicitudes internacionales deben presentarse siempre a través de la

OEPM qué es quien debe acreditar estos extremos.

– Pagar una tasa nacional (40’62 €)• La solicitud de una marca internacional conlleva una tasa nacional con

independencia de las tasas que deben abonarse a la Oficina Internacional.


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Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Procedimiento de registroProcedimiento de registro

Examen formal en la OEPMSe comprueba que la solicitud internacional coincide con el registro de base

Se remite la solicitud a la OMPI

Examen formal en la OMPIExamen formal de la solicitud

Publicación de la marca en la gaceta de Marcas Internacionales

Evaluación en los países designadosSe hace la evaluación conforme a la legislación nacional de cada país


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Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Ejemplos de marcas internacionalesEjemplos de marcas internacionales

Ref.: 723687Clase 09 Scientific, Clase 36 Financial servicesClase 38 Telecommunication services.

Ref.: 727356Clase 09 Appareils et instruments scientifiquesClase 36 Services financiers,

Clase 38 Services de télécommunications

Ref.: 746274Clase 07 Machines et machines-outils, instruments agricoles. Clase 39 Transport, distribution et entreposage de machines, machines-outils et instruments agricoles

Ref.: 938294Clase 29 Carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.


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Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

¿Cómo buscar marcas internacionales?¿Cómo buscar marcas internacionales?

http://www.wipo.int/ipdl/es


38

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Búsqueda de marcas internacionales Búsqueda de marcas internacionales con efecto en Españacon efecto en España


http://www.oepm.es

Introducción

Marcas

Patentes

InternacionalResumen final y conclusionesResumen final y conclusiones

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Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Signos susceptibles de ser marcas Signos susceptibles de ser marcas

• Carácter distintivo– Signos que distinguen los productos o servicios de una

empresa de los de otras

• Signos que se puedan representar– Signos que se puedan representar gráficamente, en

particular, las palabras, incluidos los nombres propios, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto y de su envase

Recapitulación

41

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Tipos de marcasTipos de marcas

Denominativa FIAT

Figurativa

Mixta

Tridimensional

Recapitulación

42

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Algunos conceptos relacionadosAlgunos conceptos relacionados

• Nombres comerciales• Denominaciones sociales• Nombres de dominio

• Denominaciones de origen• Denominaciones de calidad

• Marcas colectivas• Marcas de garantía

• Clasificación de Niza

Recapitulación

43

Introducción

Marcas

Patentes

Internacional

Tres vías de protecciónTres vías de protección

Recapitulación

Vía nacional Marca internacional Marca comunitaria

OEPMOficinas de cada país

OMPI OAMI

Países a los que se extienda(Latinoamérica)

82 países 27 países de la UE + futuras ampliaciones

Derecho de prioridad de 6 meses

Registro de marca de base Ningún requisito

internacionalización de marcas

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