agotamiento del derecho de la marca -trabajo propiedad-

Universidad Mariano Gálvez Agotamiento del Derecho a la Marca

UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ DE GUATEMALA

LICENCIADO DANIEL UBALDO RAMIREZ GAITAN

PROPIEDAD INTELECTUAL

AGOTAMIENTO DEL DERECHO A LA MARCA


INDICE

INTRODUCCIÓN................................................................................................3

AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE LA MARCA..............................................4

EL AGOTAMIENTO SEGÚN EL ÁMBITO TERRITORIAL..................................8

CONCLUSIÓN....................................................................................................9

BIBLIOGRAFÍA.................................................................................................10


INTRODUCCIÓN

El tema del agotamiento del derecho en lo que concierne al derecho de marcas y al derecho de autor, ha sido y será un aspecto de gran preocupación para los doctrinantes y legisladores por su difícil tratamiento a nivel global y por la necesidad de definirlo dentro de un mercado nacional, regional o internacional; atendiendo sistemas jurídicos diferentes.

En primer lugar diremos que el agotamiento del derecho es una limitación a los derechos exclusivos que confiere la propiedad intelectual. Constituye una limitación para el titular en tanto que con la primera comercialización de un bien, se agota, se extinguen para él ciertas prerrogativas. En otras palabras, en pro de la libre circulación de las mercancías y de la libertad de comercio, el control que puede ejercerse sobre la distribución, se agota después de la primera venta de la copia.

El efecto inmediato del agotamiento del derecho es la perdida del control sobre las sucesivas o posteriores distribuciones del mismo bien.

Respecto a la territorialidad que caracteriza a los derechos de propiedad intelectual, esto es, que su protección está limitada a un espacio y un tiempo determinado, se advierten tres modalidades de agotamiento: Nacional, regional o internacional.

El agotamiento nacional se produce cuando el bien ha sido distribuido al interior de un país, extinguiéndose la posibilidad del autor para controlar el mercado de una obra dentro de ese país.

A su turno, el agotamiento regional se produce cuando la primera comercialización del bien se verifica en un mercado regional, de tal manera que se garantice el compromiso subregional de permitir la libre circulación de bienes como corolario de un verdadero proceso de integración subregional.

Finalmente, el agotamiento internacional, se produce cuando la primera venta del bien se realiza en un mercado extranjero de tal manera que hay libertad plena de importaciones o ventas paralelas de los productos, no pudiendo el titular del bien controlar la comercialización de la obra o mercancía en un mercado extranjero.


AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE LA MARCA

Partiendo desde lo que indica nuestra Ley de Propiedad Industrial Decreto 57-2000, en su ARTICULO 37. Agotamiento del derecho. Sabemos que el registro de la marca no confiere a su titular el derecho de prohibir la libre circulación de los productos que la lleven legítimamente y que se hubiesen introducido en el comercio, en el país o en el extranjero, por dicho titular o por otra persona con consentimiento del titular o económicamente vinculada a éste, a condición de que esos productos y los envases o embalajes que estuviesen en contacto inmediato con ellos no hubiesen sufrido ninguna modificación, alteración o deterioro.

A los efectos del párrafo anterior, se entenderá que dos personas están económicamente vinculadas cuando una pueda ejercer directa o indirectamente sobre la otra una influencia decisiva con respecto a la explotación de los derechos sobre la marca, o cuando un tercero pueda ejercer tal influencia sobre ambas personas.

Lo anterior nos lleva a la doctrina del agotamiento del derecho de marca, que se ha construido tradicionalmente bajo el punto de vista de la función de indicación de la procedencia, constituye una limitación al ius prohibendi que la marca confiere a su titular, al que se niega el ejercicio de las acciones de defensa de la marca reconocida en cada caso por el ordenamiento, para impedir la distribución de productos originales, esto es, de productos portadores de la marca que fueron comercializados por él mismo o por un tercero con su consentimiento.

Ciertamente la decisión que se adopte desde el punto de vista territorial no es fácil, pues como lo menciona el doctrinante Tomas de las Heras Lorenzo al referirse al tema, toda comercialización de productos de marcas auténticas cuando son realizadas por terceros sin consentimiento del titular de la marca, crea ventas o distribuciones paralelas no integradas a la denominada “red oficial” así como importaciones paralelas en donde los productos de la marca han sido comercializados en un país exportador donde han sido adquiridos y luego introducidos en el país importador, en el que está protegida la marca, por un importador paralelo.

Estos comportamientos si bien pueden ser legítimos, pueden crear una competencia indebida a quien adquiere los derechos para producir y comercializar productos sin ninguna interferencia y ciertamente que las importaciones paralelas lo son al competir con precios de la “red oficial” ,pues


no pagan costos de impuestos, transporte y aranceles. Solo basta decir que en la década de los ochenta aumentó significativamente y solo en Estados Unidos en 1987, este mercado ascendía a más de 10 billones de dólares anuales. Ahora bien, Tomas de las Heras como acérrimo defensor, no solo del agotamiento nacional y regional, sino del internacional, manifiesta con razón que una ley nacional de un país importador que reconozca al titular de la marca la facultad de prohibir las importaciones paralelas de sus productos comercializados en el país exportador, significaría reconocerle un monopolio de importación que no será adecuado, tanto más que dicho titular podría imponer el reparto de mercados sin recurrir a prohibiciones de exportación, sino ejercitando la acción de usurpación de marca contra los importadores.

Defiende el agotamiento internacional pues incluso el agotamiento comunitario ha demostrado no proteger al titular de la marca de un país miembro de la Unión Europea en la medida en que solo se protege a titulares de marcas protegidos en los Estados Miembros de la Unión que hayan comercializado el producto inicialmente en un país no miembro de la comunidad, es decir, que los protegidos realmente serían empresas no comunitarias pues se les daría un monopolio de importación, incluso frente a empresas comunitarias que quieran importar.

Nuestra normativa indica que salvo lo que se disponga en tratados o convenios de los que Guatemala sea parte, el registro de una marca otorga a su titular el derecho exclusivo al uso de la misma, Oponerse al registro de un signo distintivo idéntico o semejante para identificar productos iguales o semejantes a aquellos para los cuales se ha registrado la marca

Hacer cesar judicialmente el uso, la aplicación o la colocación de la marca o un signo distintivo idéntico o semejante, por parte de un tercero no autorizado, para identificar productos iguales o semejantes a aquellos para los cuales se ha registrado la marca

a. Que las autoridades competentes prohiban o suspendan la importación o internación de productos que estén comprendidos en las situaciones previstas en la literal b) que antecede;

b. El resarcimiento de los daños y perjuicios que se le hubieren causado por el empleo, uso, aplicación, colocación, importación o internación indebidos;

c. Denunciar los delitos cometidos en perjuicio de sus derechos y acusar criminalmente a los responsables;

d. Solicitar y obtener las providencias cautelares.


Asimismo se nos indica que lo indicado anteriormente también puede ser aplicado a quienes;

a. supriman o modifiquen la marca con fines comerciales, después de que la misma se hubiese aplicado o colocado legítimamente en los productos;

b. Sin autorización del titular fabriquen etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales análogos que reproduzcan o contengan la marca;

c. Rellenen o vuelvan a usar con fines comerciales envases, envolturas o embalajes que lleven la marca con el propósito de dar la apariencia que contienen el producto original; y

d. Cometan o intenten cometer actos de competencia desleal en contra suya.

Para efectos de lo indicado anteriormente, los siguientes actos, entre otros, constituyen uso o aplicación indebidos de un signo distintivo en el comercio y quienes los cometan incurren en responsabilidad:

1. Introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios.

2. Importar, exportar, almacenar o transportar dichos productos; y 3. Usar el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o

comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio en que se realice siempre que produzca un efecto comercial dentro del país, sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.

Todos estos derechos que se le confieren al titular de una marca se agotan al momento de que el producto se vende lícitamente, pues el comprador puede utilizar y revender dicho producto sin rendir cuenta al propietario de la marca; sin embargo el titular de la marca tiene derecho a intervenir o accionar judicialmente cuando el intermediario realice cambios en cuanto a la función de la marca, ya sea en función de calidad, garantía e indicación de su procedencia y este culmina con la primera puesta en circulación del objeto marcado efectuado por el titular o por el tercero con su autorización.

Lo anterior hace que el titular de una marca, o un licenciatario suyo, no puedan obstaculizar la comercialización, en principio protegida por el derecho de exclusiva, si ellos o cualquier tercero con su consentimiento, introducen en el mercado, mercaderías distinguidas con dicha marca. Es el límite que indica el fin del derecho de exclusión comercial del titular de la marca y correlativamente


el principio de la libertad de comercio de los terceros en relación con los productos que llevan la marca auténtica.

El principio del agotamiento significa que el derecho de exclusión comercial del titular de la marca termina en el momento en que introduce o consiente introducir en el comercio los productos identificados con la marca. Con esa primera comercialización, el derecho de marca queda agotado, de modo que los productos de marca así introducidos en el comercio podrán ya ser objeto posteriormente de sucesivos actos de comercialización en régimen de libertad de comercio.

Agotado con el primer acto de comercialización, el titular de la marca carece ya del derecho de exclusión para prohibir, o restringir, a los terceros los ulteriores actos de comercialización de los productos distinguidos con la marca auténtica de la que se trata.

Los posteriores actos de comercialización de los productos de la marca auténtica cuando son realizados por terceros sin el consentimiento del titular de la marca se denominan ventas “paralelas” o distribución “paralela”, pues son realizadas por revendedores, por comerciantes no expresamente autorizados por el titular de la marca ni, por tanto, integrados en la llamada red “oficial” de distribución establecida y mantenida bajo el control del titular de la marca, por lo que los revendedores son también llamados revendedores o distribuidores paralelos por realizar una distribución paralela a la de la “red oficial” controlada por el titular de la marca.

Estas ventas paralelas pueden ser precedidas de importaciones paralelas, cuando los productos de la marca auténtica han sido comercializados anteriormente por el titular de la marca o con su consentimiento en un país exportador donde han sido adquiridos por un importador paralelo y luego introducidos en el país importador, en el que está protegida la marca. Suele emplearse la designación peyorativa de “mercado gris” a esta modalidad, así como “grises” a las ventas e importaciones del estilo

Nuestra ley establece ciertas limitaciones al derecho sobre la marca, como lo podemos observar en el articulo 36 de la Ley de Propiedad Intelectual de Guatemala.

ARTICULO 36. Limitaciones al derecho sobre la marca.

El Registro de una marca no conferirá el derecho de prohibir que un tercero use con relación a productos o servicios legítimamente colocados en el comercio:


a. Su nombre o dirección, o los de sus establecimientos mercantiles; b. Indicaciones o informaciones sobre las características de sus productos

o servicios, entre otras las referidas a su cantidad, calidad, utilización, origen geográfico o precio; y

c. Indicaciones o informaciones sobre disponibilidad, utilización, aplicación o compatibilidad de sus productos o servicios, en particular con relación a piezas de recambio o accesorios.

La limitación referida en el párrafo anterior, operará siempre que tal uso se haga de buena fe y no sea capaz de causar confusión sobre la procedencia empresarial de los productos o servicios.

EL AGOTAMIENTO SEGÚN EL ÁMBITO TERRITORIAL

Pueden distinguirse tres tipos de agotamiento del derecho de marca: nacional, supranacional e internacional.

El agotamiento nacional del derecho de marca se produce por la primera comercialización de los productos de marca realizada o consentida por su titular en el mercado nacional. Se impone en aras de la unidad del mercado nacional y del libre comercio interior.

El agotamiento supranacional es conocido y aplicado en un mercado supranacional, del tipo existente en la Comunidad Europea y es causado cuando esa primera comercialización es realizada en un mercado de cualquiera de los países que lo integran. De tal manera el agotamiento comunitario protege el desenvolvimiento del libre comercio intracomunitario.

El agotamiento internacional se produce cuando esa primera comercialización está localizada en un mercado extranjero, que puede ser el mercado de un Estado exportador no integrado en un mercado supranacional.

El agotamiento internacional significa la libertad plena de las importaciones y posteriores ventas paralelas de los productos de la marca auténtica en el Estado importador en que esa marca estuviese registrada, una vez que hubieran sido comercializados por vez primera por el titular de la marca o con su consentimiento en cualquier país, es decir, en el mercado internacional.


CONCLUSIÓN

Si se permitiese el ejercicio del “ius prohibendi” inherente a la marca, para controlar el proceso ulterior de comercialización de los correspondientes productos, se desnaturalizaría la figura de la marca: ésta dejaría de ser un símbolo indicador del origen empresarial y calidad de los productos y pasaría a convertirse en un mecanismo que garantizaría la efectividad de las prácticas restrictivas de la libre competencia.

El titular de la marca carece de un monopolio de distribución y de importación de sus productos de marca. Ese “ius prohibendi” se ejercita sólo en casos de comisión de ilícitos como el de usurpación de marca, falsificación u otro que expresa y claramente son precautelados por el principio de agotamiento.

Es de desear, que el principio del agotamiento de los derechos industriales, principalmente los de marca y patentes, sean interpretados y aplicados de manera uniforme para evitar divergencias y distorsiones en los intercambios comerciales, lo que beneficiará indudablemente a la seguridad del tráfico mercantil de nuestro país y garantizará la vigencia de un sistema de libertad de comercio y de competencia en un mercado abierto, pues los principales beneficiarios seremos los consumidores, es decir, el pueblo.


BIBLIOGRAFÍA

ALONSO SOTO, R.: “La Importancia de la Marca y su Protección”, Madrid 1.992.

ALVAREZ GÓMEZ-PALLETE: “La Libre Circulación de Mercancías: La Unión Aduanera”. Madrid (Civitas) 1.986.

BERCOVITZ, A.: “La Competencia Desleal” Madrid 1.992.

“La Regulación Contra la Competencia Desleal en la Ley del 10 de enero de 1.991”. Boletín Oficial de Cámara e Industria de Madrid. 1.992.

DE CASTRO: “El Negocio Jurídico”. Madrid (Civitas) 1.985

DE LAS HERAS LORENZO, T.: “El Agotamiento del Derecho de Marca”. Madrid (Montecorvo) 1.994.

DROMI-EKMEKDJIAN-RIVERA: “Derecho Comunitario – Régimen del Mercosur”. Buenos Aires (Ediciones Ciudad Argentina). 1.995.

FERNÁNDEZ DE LA GANDARA Y CALVO CARAVACA: “Derecho Mercantil Internacional”. Madrid (Tecnos) 1.993.

GINER PARREÑO, C.: “Distribución y Libre Competencia”. Madrid (Montecorvo) 1.994.

KEMELMAJER DE CARLUCCI-LÓPEZ CABANA: “Derechos y Garantías en el Siglo XXI”. Santa Fe (Rubinzal Culzoni Editores). 1999.

LOBATO M.: “El Agotamiento de los Derechos de Propiedad Intelectual e Industrial en la Doctrina del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas”. 1.991.

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