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Acuerdo N° 200 En la ciudad de Rosario, a los dos días del mes de julio de dos mil doce, se reunieron en acuerdo los señores miembros de la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario, doctores Ariel Carlos Ariza, Ricardo A. Silvestri y María Mercedes Serra, para dictar sentencia en los autos caratulados “ALIMENTOS PROTEICOS PROCESADOS S.A. s. Concurso Preventivo sobre “NIDERA ARGENTINA S.A. contra RICEDAL S.A. (hoy ALIMENTOS PROTEICOS PROCESADOS S.A.) sobre DAÑOS Y PERJUICIOS (LEY 22.362)” (Expte. N° 37/2011), venidos del Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial Nº 1 de Rosario, para resolver los recursos de nulidad y de apelación interpuestos contra el fallo número 8 de fecha 4 de febrero de 2008.

Realizado el estudio de la causa, se resolvió plantear las siguientes cuestiones:

Primera: ¿Es nula la sentencia recurrida?Segunda: En su caso, ¿es ella justa?Tercera: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?Correspondiendo votar en primer término al señor

vocal doctor Ariza, sobre la primera cuestión dijo:El recurso de nulidad interpuesto a foja 295

no ha sido mantenido en esta instancia. Por ello, y no advirtiéndose la existencia de irregularidades

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procedimentales que justifiquen un pronunciamiento oficioso, corresponde su desestimación.

Voto, pues, por la negativa.Sobre la misma cuestión el señor vocal doctor

Silvestri, a quien le correspondió votar en segundo lugar dijo: Que coincide con los fundamentos expuestos por el señor vocal doctor Ariza, y vota en el mismo sentido.

Concedida la palabra a la señora vocal doctora Serra, a quien le correspondió votar en tercer término, y a esta cuestión dijo: Que habiendo tomado conocimiento de los autos y advertir la existencia de dos votos totalmente concordantes, invoca la aplicabilidad al caso de lo dispuesto por el art.26, ley 10.160, absteniéndose de emitir opinión.

Sobre la segunda cuestión el señor vocal doctor Ariza dijo:

1. Mediante sentencia Nº 8 de fecha 04.02.2008 (fs. 291/294), el juez de primera instancia rechazó la demanda interpuesta por Nidera Argentina S.A. contra Alimentos Proteicos Procesados S.A. (previamente denomindada Ricedal S.A.), tendente al cese en el alegado uso no autorizado de marcas (ley 22.362) y de variedades vegetales (ley 20.247) de su titularidad más las respectivas indemnizaciones de daños y perjuicios

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y/o resarcimientos de frutos civiles, e impuso las costas a la vencida (el juicio de conocimiento había sido promovido inicialmente, en fecha 19.03.1999, ante la justicia federal y posteriormente, por apertura del concurso preventivo de la demandada según resolución judicial de fecha 02.07.2002, el proceso quedó sometido al fuero de atracción optándose por su continuación ante el juez del concurso). En resumidas cuentas, el A-quo estimó que no existieron las infracciones imputadas sino que la facturación y percepción, por parte de la actora, de regalías y servicios de biotecnología respecto de 3.331 bolsas de semillas de soja permitía pensar que en realidad existió una autorización tácita en favor de la demandada para la comercialización de las mismas, pese a la falta de una formalización de la licencia por escrito y más allá de la diferencia entre la cantidad de bolsas sobre las cuales se abonaron regalías y el potencial reproductivo que podrían haber tenido las simientes originales oportunamente adquiridas a la actora para su multiplicación y posterior comercialización, diferencia que juzgó irrelevante a los fines de esta litis en la que estaba en discusión el uso no autorizado de una marca registrada. Concluyó que la demandada no incurrió en esa figura en razón de considerar que los referidos pagos en concepto de regalías y servicios

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biotecnológicos llevaban a presumir la existencia de una autorización. Con referencia al informe pericial del ingeniero agrónomo designado en autos, señaló que si bien el mismo respondió a los puntos periciales propuestos, su dictamen no influía sobre la cuestión debatida en autos ni probaba nada en tal sentido; y respecto de la prueba pericial contable advirtió, en relación a lo denunciado por el perito acerca de una actitud evasiva de la demandada en materia de colaboración con el examen, que la demandada brindó explicaciones suficientes sobre la falta de los elementos requeridos al momento de la pericia y que el auxiliar de justicia no extremó los medios necesarios para obtenerlos y así poder elaborar su dictamen, juzgando no inaplicables al caso los apercibimientos del artículo 196 del Código Procesal, aparte de señalar que los términos del informe nada probaban contra la demandada.

Contra dicho decisorio la parte actora interpuso recurso de apelación (fs.295, concedido a fs.296). Radicada la causa en esta Sala y consentida la integración del Tribunal, la recurrente presentó su memorial a fojas 320/325. Luego de un relato de los antecedentes de la causa desde su perspectiva, donde manifiesta que la demandada había adquirido para

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reproducción y posterior comercialización sólo cuatro variedades de sus semillas, mientras que hacía ofertas respecto de seis variedades, como asimismo que la autorización para la venta de las cuatro variedades adquiridas por determinada cantidad resultó excedida conforme surgiría de la pericial agronómica, aparte de que no se probó la cantidad de semilla espuria efectivamente vendida por la demandada, expresó sus agravios propiamente dichos, los que pueden resumirse de la siguiente manera: a) Expresa que el fallo ha omitido pronunciarse acerca de una de las dos pretensiones oportunamente deducidas, en violación al principio de congruencia. Remarca que el A-quo aseveró que la litis versaba exclusivamente sobre el uso de una marca registrada sin autorización del propietario, soslayando que en la demanda también se había reclamado por el cese en el uso de la semilla de una variedad vegetal de propiedad privativa más el resarcimiento por su uso indebido. Sostiene que ha existido tanto un ilícito marcario (art.31 ley 22.362) como una violación a la propiedad de cultivares protegidos (ley 20.247), y que la sentencia debe revisarse considerando la totalidad del objeto demandado. b) Cuestiona el alcance otorgado en la sentencia a la autorización para multiplicar semilla, el cual, afirma, no es ajustado a derecho. En

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tal sentido indica que la autorización para producir semilla de su propiedad no implicó un permiso sin límite sino que la licencia se ciñó a las variedades y cantidades autorizadas. Agrega que tal principio surge de los formularios contractuales, conocidos por la demandada en la medida en que ésta admitió haberlos tenido en borradores en el marco de las negociaciones habidas entre las partes. Destaca que toda licencia comprende productos determinados y cantidades determinadas. Señala que hay dos interrogantes que sólo se explican mediante la violación de la ley: cómo la demandada ofrecía a la venta semillas de variedades protegidas que nunca había adquirido y qué ocurrió con la semilla remanente de su producción. Remarca que quien produce lo que no está dentro de la licencia o supera las cantidades autorizadas comete un ilícito, puesto que carece por completo de autorización respecto de los excedentes, traicionando asimismo la confianza del obtentor licenciante. c) Sostiene que la conclusión del sentenciante en el sentido de que no se produjo la infracción prevista en el artículo 31 de la ley 22.362 constituye una afirmación dogmática puesto que del mismo texto de la ley se desprende que la simple oferta (el poner a la venta) constituye el ilícito. Afirma que la demandada ofertó semilla bajo la marca “Nidera”,

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registrada a nombre de la accionante, sin autorización suficiente, e insiste en que no resulta necesaria la prueba de las ventas pues la violación se configura con la sola oferta. d) Respecto de la violación de la ley de semillas, expone que, partiendo de que existe una cantidad de semilla no autorizada, la ley considera infracción a la sola producción de éstas sin autorización del obtentor. Cita a la ley 24.376, de aprobación del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales. Agrega que la ilicitud de la conducta de la demandada surge a contrario del artículo 41 del decreto 2.183/91 reglamentario de la ley de semillas 20.247, en cuanto allí se detallan los actos que requieren la autorización del propietario de una variedad protegida, entre los cuales figuran la producción o reproducción de semilla, acondicionamiento con fines de propagación y oferta. e) Cuestiona la valoración de la prueba efectuada por el A-quo y las respectivas conclusiones. Expresa que el sentenciante erró al interpretar las consecuencias de los hechos que tuvo por probados ya que, afirma, los conflictos en estas materias se rigen por principios diferentes a los habituales en ilícitos civiles. En tal sentido entiende que el sentenciante anterior exigió una prueba acabada de las ventas no autorizadas, omitiendo tener en cuenta

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que la sola posesión de semilla en infracción configura por sí mima un ilícito resarcible puesto que la ley exige la autorización del propietario de la variedad para la producción y oferta de la misma. Aduce que en materia de propiedad industrial la carga de la prueba de las infracciones se invierte porque en tales ilícitos el ocultamiento es la constante. Menciona que la sola tenencia de productos en infracción obliga a quien los detenta a acreditar el origen y el destino lícito de los mismos, en cuyo defecto se establece una presunción de mala fe con la consiguiente responsabilidad legal de quien detente los productos. Resume que no es el titular de los derechos quien tiene que demostrar las ventas sino que es quien posee el producto el que debe acreditar el origen lícito y el destino del mismo, y agrega que tal principio de inversión de la carga probatoria es universal en materia de propiedad intelectual; que en el caso de marcas tal principio se desprende del artículo 39 in fine de la ley 22.362 y que en materia de variedades vegetales surge de la resolución N° 35/96 del Instituto Nacional de Semillas. Resume que era la demandada quien debía acreditar el origen de las variedades y cantidades por encima de la supuesta autorización. Cita jurisprudencia. En torno al resultado infructuoso de la prueba pericial contable,

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expresa que las ventas de semilla no autorizada posiblemente constaran en la documentación comercial de la demandada y, en tal sentido, entiende que la obstrucción a la producción de dicha prueba configura un indicio a favor de la postura sostenida por la accionante. Indica que en supuestos de ocultamiento de la actividad la jurisprudencia se ha inclinado por la procedencia de la condena por resarcimiento de daños aun cuando las cantidades no surgieran de manera palmaria. f) Expresa que, como consecuencia lógica de la crítica a la conclusión del A-quo sobre la inexistencia del ilícito, se deduce la relativa a la procedencia del resarcimiento, el cual desdobla en dos aspectos: a raíz del ilícito marcario (art.31 ley 22.362), debe considerarse el resarcimiento conforme a las pautas jurisprudenciales que cita; y en relación a la violación a la ley de variedades vegetales protegidas (ley 20.247 y art.41 del decreto 2.183/91), corresponde también el resarcimiento conforme lo resuelto pacíficamente por la jurisprudencia en la materia. Postula, en definitiva, la revocación del fallo de primera instancia y el acogimiento integral de la demanda con imposición de costas a la demandada. Contestados los agravios (fs.327/329), habiéndose corrido vista a la sindicatura y habiendo dictaminado la

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Fiscalía de Cámaras (fs.335) y consentido el llamamiento de autos (fs.340), quedaron los presentes en condiciones de dictar resolución.

2. El relato de los antecedentes de la causa ha sido adecuadamente desarrollado por el sentenciante de primera instancia (fs.291/292 vta.), por lo cual a dicha relación de hechos, que no ha sido objeto de reproche alguno, corresponde remitir en esta instancia.

Ingresando en el examen de los agravios apelatorios, se adelanta que el recurso habrá de prosperar parcialmente.

2.1. Se debe desechar, ante todo, el agravio relativo al vicio de incongruencia endilgado al fallo por defecto de pronunciamiento acerca de la pretensión fundada en la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas (ley 20.247). Ello así porque una atenta lectura de la sentencia impugnada revela que el sentenciante fundió en un solo razonamiento el fundamento del rechazo de ambas pretensiones esgrimidas, al considerar en primer término que la percepción por parte de la actora de ciertos pagos en concepto de regalías y servicios biotecnológicos implicaba la existencia de una licencia en favor de la demandada para la comercialización de sus semillas y, más adelante, que esos mismos pagos también permitían descartar la falta

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de autorización para el uso de su marca. En definitiva, el veredicto ha tenido en consideración la totalidad del objeto demandado. Por lo demás, el magistrado no aseveró que la litis versara “exclusivamente” sobre el uso de una marca registrada sin autorización del propietario, sino que simplemente señaló este aspecto de la materia debatida para contrastarlo con la irrelevancia que le asignó a eventuales diferencias entre las regalías pagadas y las que pudieran haber correspondido al potencial reproductivo de las semillas fundadoras adquiridas en orden a demostrar, sin más, la infracción invocada en sustento de la demanda.

2.2. En lo atinente al aspecto del fallo relativo al rechazo de la pretensión de cese de uso indebido de marca registrada e indemnización de daños y perjuicios, se advierte que el memorial recursivo de la apelante no releva eficazmente la carga que impone el artículo 365 del Código Procesal, ya que la interesada no formula críticas concretas sino que se limita a postular meras discrepancias con el resultado del juicio, sin poner de resalto los errores de hecho o de derecho que a su entender contendría el pronunciamiento en crisis de modo autosuficiente y con la necesaria apoyatura en las constancias de la causa.

En efecto, la apelante se limita a sostener

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dogmáticamente que en el caso se ha configurado un ilícito marcario de los previstos en el artículo 31 de la ley 22.362, argumentando que de la norma citada se desprende que la simple oferta o puesta a la venta (de productos o servicios con marca perteneciente a un tercero sin su autorización) constituye el ilícito sin que resulte necesaria la prueba de la venta efectiva, y afirmando que la demandada ofertó semilla bajo la marca “Nidera” sin autorización suficiente. Pero no indica en qué elementos de juicio sustenta tal conclusión contraria a la expuesta por el sentenciante anterior ni pone en tela de juicio el razonamiento del magistrado que lo llevó a inferir la existencia de una licencia tácita para el uso de su marca, implícita en la licencia para la reproducción de simientes de variedades vegetales de su propiedad. Cabe acotar que la doctrina ha detectado un supuesto de licencia tácita para el uso de una marca registrada cuando su titular provee de materia prima e impone medidas de calidad a la producción del usuario de la marca (v. CHIJANE, Diego, Derecho de Marcas. Contratación marcaria, Ed. B de F, 2011, p.225).

A todo evento, se advierte que a tenor de lo afirmado por la actora al demandar (fs.79) y al alegar (fs.285), la referida oferta adjudicada a la accionada,

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en supuesta infracción a la Ley de Marcas y Designaciones, surgiría de un aviso clasificado publicado en el diario “El Informe” de Venado Tuerto, de fecha 23.10.1998, donde se promocionan semillas de distintas variedades de soja fiscalizada, entre ellas seis variedades -denominadas “A 4100 RG”, “A 5435 RG”, “A 5634 RG”, “A 6001 RG”, “A 6401 RG” y “A 6445 RG”- sobre las cuales Nidera Argentina S.A. ostenta derechos de obtentor (según informe del Instituto Nacional de Semillas de fs.174/178). Pero en realidad, en dicha publicación puede observarse claramente (v. anexo IV del escrito de demanda) que la marca “N Nidera” -registrada a nombre de la actora según informe del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial obrante a fojas 153/172- fue utilizada únicamente para identificar a ciertos fertilizantes allí ofrecidos (productos en torno a los cuales no ha mediado controversia en estos autos), mas no con relación a las seis variedades de semillas de soja ofrecidas a la venta, las cuales no fueron identificadas en el referido aviso con marca comercial alguna.

A mayor exposición, la documentación fundante de la demanda aportada por la actora, conformada entre otros elementos por la escritura de constatación notarial practicada por el escribano Jorge David Contreras en

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fecha 27.11.1998 en el establecimiento de la demandada a instancias de la Asociación Argentina de Protección de las Obtenciones Vegetales -ARPOV, asociación civil que defiende los derechos de los obtentores asociados-, junto con los pedazos de rótulos de bolsas de semilla que dijo haber encontrado dentro y fuera del predio inspeccionado y que seguidamente entregó al escribano el ingeniero agrónomo Codesal -quien actuaba como delegado técnico de ARPOV-, adjuntados al acta notarial (v. anexo VII del escrito de demanda), así como las fotografías de bolsas de semillas de soja tomadas durante otra constatación notarial practicada en fecha 20.11.1998 por el escribano Tomás López Sauque (anexo V), no muestran en modo alguno la utilización de palabras, emblemas, estampados, sellos, imágenes o, en los términos del artículo 1 de la ley 22.362, cualquier otro signo con capacidad distintiva registrado a nombre de la actora.

En resumen, el sustrato fáctico del ilícito marcario invocado por la apelante, esto es, la oferta o puesta a la venta de productos caracterizados con la marca perteneciente a la actora, carece en autos del debido respaldo probatorio. Corresponde, pues, confirmar este aspecto del fallo de primera instancia.

2.3. Sí merece ser revisada, al menos parcialmente, la sentencia de grado en lo tocante a las pretensiones

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fundadas en la violación a los derechos de obtentor de variedades vegetales.

Está fuera de discusión en autos que Nidera Argentina S.A., en su actividad fitomejoradora, se vinculó con la operadora Ricedal S.A. (actualmente denominada Alimentos Proteicos Procesados S.A.) a raíz de la adquisición, por parte de esta última, de 243 bolsas de semilla fundadora de cuatro variedades de soja (A 5435, A 5634, A 6001, A 6401) de titularidad de la actora conforme al artículo 24 de la Ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas N° 20.247, para su multiplicación por reproducción durante el año 1997 y posterior comercialización en 1998, bajo un régimen de licencia. Ello resulta coincidente con las facturas de venta de semilla fundadora y remitos obrantes en la documentación acompañada como “anexo I” de la demanda, fechados entre noviembre de 1997 y enero de 1998. La operatoria es descripta en la demanda -sin objeciones en el responde- de la siguiente manera: “El titular de las variedades (obtentor), que conforme al registro expedido

por el Instituto Nacional de Semillas cuenta con un

derecho registral sobre la variedad, se constituye en

licenciante y permite a un semillero autorizado

(operador) la producción y comercialización de semilla

permitiéndole adoptar la figura de licenciatario. La

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licencia implica la siguiente operatoria: el obtentor

vende semilla de alta pureza y alto costo al operador

quien la siembra con el fin de multiplicarla, luego el

operador cosecha el grano de soja. Mediante un proceso

de limpieza transforma el grano obtenido en semilla apta

para la siembra por parte de agricultores (usuarios).

Una vez obtenida la semilla apta para la

siembra, el licenciatario la vende a los agricultores.

La multiplicación y venta de semilla comercial (apta

para la siembra), constituye la 'explotación' de la

variedad por la cual el operador paga una regalía al

obtentor. En la operatoria descripta ambas partes se

benefician. El titular de propiedad intelectual mediante

la venta de insumo básico y percepción de regalías y el

licenciatario mediante el volumen de venta de un

producto que incluye alta tecnología y una marca que es

el nombre del licenciante que goza de penetración en el

mercado y que es reconocido por los agricultores. En

síntesis el licenciatario adquiere un producto de alta

calidad y un segmento de mercado. Como es usual en los

contratos de licencia, el licenciante se reserva la

facultad de auditar el cumplimiento de las condiciones

bajo las cuales confiere la autorización” (fs.77 y vta.). También fue aceptado por ambas partes en los escritos constitutivos del pleito (fs.78 vta./79 y 106

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vta./107) que las 243 bolsas adquiridas tenían un potencial reproductivo de 5.764 bolsas.

De acuerdo con el relato concordante de las partes, en el desarrollo de esa relación, la demandada denunció ante la autoridad de aplicación (Instituto Nacional de Semillas) la ubicación de los lotes destinados a la siembra con fines de reproducción de la semilla adquirida y, por otro lado, le solicitó a la actora la provisión de insumos para el acondicionamiento de la semilla. Ello habría ocurrido durante febrero y julio de 1998 según documentación anexada a la demanda, de donde se desprende que Ricedal S.A. habría declarado cultivos y solicitado insumos para acondicionamiento de semillas por un total de 3.331 bolsas, comprendiendo las variedades 5435 (1.426 bolsas), 5634 (1.120 bolsas), 6001 (400 bolsas) y 6401 (385 bolsas; v. anexo II). Si bien en el responde la demandada pretendió desconocer toda la documentación adjuntada a la demanda, la cual no fue sometida a reconocimiento judicial, lo cierto es que el material recién mencionado resulta concordante con el relato brindado por la accionada y con la facturación comercial que la misma aportó. En efecto, también ha quedado consentido y fuera de debate que la demandada pagó y la actora percibió diversos importes dinerarios en concepto, entre otros, de regalías e incorporación de

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biotecnología respecto de 3.331 bolsas de semillas de soja transgénica de primera multiplicación ($ 16.788,24 en total), según surge de tres facturas comerciales de noviembre de 1998 y el correspondiente recibo de agosto de 1999, acompañados por la demandada a fojas 98 y 101/103, reconocidos por la actora en la audiencia de foja 229 vta.

A su vez, si bien en la demanda la actora negó haberle conferido a la demandada licencia expresa, mediante la suscripción del respectivo contrato, para explotar la propiedad intelectual sobre sus variedades vegetales, lo cierto es que conforme a la documentación adjuntada por la propia actora a su escrito inicial, ocurrió que entre julio y agosto de 1998, luego de que Ricedal S.A. le remitiera muestras de las variedades producidas y contando con el informe aprobatorio de un laboratorio de control de calidad que dictaminó una tolerancia al “Roundup” del 100% de dichas muestras, Nidera S.A. autorizó a la demandada para embolsar e identificar partidas de las variedades A-5435, A-5634, A-6001 y A-6401 (v. anexo III del escrito de demanda, fs. 32 y 40).

Tales son los hechos que a esta altura pueden considerarse sin controversia. En esta instancia, la actora apelante no controvierte la conclusión del A-quo

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acerca de la existencia de una licencia sino el alcance otorgado a la misma en la sentencia de primera instancia, remarcando que la licencia conferida se ciñó a las variedades y cantidades autorizadas, afirmando que en autos quedó acreditado que la demandada, en infracción a su derecho de obtentor, ofrecía a la venta y almacenaba semillas de variedades no autorizadas como asimismo que produjo para la venta semillas de variedades licenciadas pero por cantidad mayor a la permitida, con mención de la prueba pericial agronómica y de los indicios contra la demandada a raíz de su falta de colaboración con la prueba pericial contable.

Pues bien, asiste razón a la apelante en cuanto al criterio interpretativo respecto de la extensión de la licencia concedida para la comercialización de semillas de cultivares protegidos, la cual debe entenderse restringida, cualitativamente, a las variedades A-5435, A-5634, A-6001 y A-6401 sobre las cuales medió expresa autorización para embolsar y, cuantitativamente, a las 3.331 bolsas previamente declaradas por la demandada y sobre las cuales luego se facturaron y pagaron regalías (1.426, 1.120, 400 y 385 bolsas respectivamente de cada variedad). Ello en virtud del principio de interpretación estricta que rige en materia de licencias sobre derechos intelectuales e industriales, como

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consecuencia del carácter exclusivo de los derechos de explotación reconocidos a su titular (arg. art.27, ley 20.247 y art.41 decr. 2.183/91; v. tb. CORREA, Carlos M., Observancia de la propiedad intelectual de las variedades vegetales en Argentina, L.L. 1995-D-1070; ZAMUDIO, Teodora, Protección jurídica de las

innovaciones, Ad-Hoc, 2001, p.70/113; de la misma autora, Protección jurídica de la propiedad industrial en el sector agrícola, J.A. 1996-II-636; SÁNCHEZ HERRERO, Andrés, La ley de semillas. Gobernar es

sembrar, L.L. 2009-E-939; VIDAL ALBARRACÍN, Héctor G., La duplicación de semillas ¿es un delito o una

infracción?, L.L. 2001-E-873; WITTHAUS, Mónica, Propiedad industrial sobre plantas transgénicas, en revista 'Derechos intelectuales' N° 9, p.131/158, Astrea, 2001; Cám. Fed. Bahía Blanca, Sala II, 05.09.2006, “ProduSem y José Buck S.A. c. Oregui Hnos. S.A.C.I.I. y A.”, Abeledo-Perrot N° 35010084).

Sentado lo anterior, en cuanto a la alegada producción, almancenamiento y/o venta de semillas no licenciadas, cabe puntualizar ante todo que el juez de grado no tuvo en consideración los pedazos de rótulos de bolsas de semilla que el delegado técnico de ARPOV dijo haber hallado en el establecimiento de la demandada durante la comprobación notarial practicada por el

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escribano Jorge David Contreras en fecha 27.11.1998 a instancias de dicha asociación que nuclea a los obtentores, adjuntados a la escritura respectiva, ni las fotografías de bolsas de semillas de soja y facturas de venta tomadas durante otra constatación notarial practicada en fecha 20.11.1998 por el escribano Tomás López Sauque -sin que de las mismas surja dónde fueron obtenidas y cuya respectiva acta notarial de comprobación no ha sido puesta a disposición de esta Alzada-, como así tampoco los resultados del análisis de laboratorio de control varietal realizado privadamente sobre las muestras allí obtenidas. Es sabido que los jueces no están obligados a ponderar todas y cada una de las pruebas producidas sino sólo aquéllas que se estimen conducentes para la resolución del pleito (C.S.J.N., Fallos: 272:225, 278:271, 274:113, 280:320, entre otros), y por ello la ausencia de crítica puntual y concreta de la apelante acerca de la falta de ponderación de los elementos recién reseñados se traduce como su conformidad con la tácita conclusión del A-quo sobre la irrelevancia de tales elementos. A todo evento, existe en jurisprudencia el criterio que entiende que, por tratarse de un documento notarial unilateral -aunque lo refrende un escribano- extendido a requerimiento de la parte interesada en su preconstitución y sin

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contralor de la otra parte que no ha sido sujeto instrumental del acto, el acta de comprobación notarial de hechos, desde el punto de vista procesal, sólo constituye un medio de prueba de los tantos de que pueden valerse las partes, asemejándose a una suerte de prueba testimonial extrajudicial y preconstituida, sin revestir los caracteres de la prueba testifical propiamente dicha y sin gozar de las prerrogativas estatuidas en los artículos 993 a 995 del Código Civil, pudiendo ser enervada por prueba en contra (v. entre otros: CNCom, Sala B, 13.11.1989, L.L. 1991-A-211).

Los argumentos de la apelante relativos a la ya mencionada producción, almancenamiento y/o venta de semillas no licenciadas giran en torno a la valoración efectuada por el A-quo respecto de la frustrada prueba pericial contable. En su dictamen, el perito contador Mario Alberto Porchietto expuso que no podía emitir juicio sobre los puntos de pericia propuestos en razón de no haber podido tomar contacto con los libros, registros o documentación respaldatoria de la demandada (fs.266/269), y la apelante le viene imputando esta última falta de colaboración para la realización de la prueba pericial, acusándola por la falta de exhibición de su documentación contable y comercial a los fines periciales, sosteniendo que las ventas de semilla no

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autorizada posiblemente constaran en la documentación comercial no exhibida. Pues bien, debe remarcarse que el artículo 196 no impone obligatoriamente al juez la aplicación del apercibimiento contemplado, sino que lo faculta a hacerlo, en cuya hipótesis debe tener en cuenta las circunstancias particulares de cada caso (ALVARADO VELLOSO, Adolfo, Estudio jurisprudencial

Código Procesal Civil y Comercial Provincia de Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, 1986, T.II, p.734; CCCRos, Sala I, 30.12.1947, JTSF 26-685). En tal sentido se ha señalado que los magistrados, aparte de prudentes, deben ser extremosos en orden a verificar si realmente corresponde aplicar la doctrina del valor probatorio de la conducta en juicio de las partes, doctrina de la cual constituye una aplicación puntual el artículo 196 del Código Procesal y que no establece otra cosa que un indicio que debe ser ponderado de conformidad con lo dispuesto por el artículo 226 del Código Procesal (PEYRANO, Jorge W., Límites de la doctrina del valor probatorio de la

conducta procesal de las partes, La Ley 1990-E-892; PEYRANO, Jorge W., en Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Santa Fe. Análisis doctrinario y

jurisprudencial, PEYRANO, Jorge W. -director-, VÁZQUEZ FERREYRA, Roberto A. -coordinador-, T.1, Juris, 1997, p. 558). También corresponde poner de relieve, por su

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analogía en el caso, que el artículo 173 pone sobre los litigantes la carga de exhibir los documentos relativos a la cuestión que se encuentren en su poder o, en su caso, designar el protocolo o archivo en que se encuentren. En el sub examine, al momento de constituirse el perito en el domicilio de la demandada a los fines del examen pericial, el representante de Alimentos Proteicos Procesados S.A. expresó que no estaba al tanto de la realización de la medida y agregó que la documentación requerida se encontraba en el juzgado donde tramitaba el concurso preventivo de aquélla (v. fs.264), cuya apertura había sido denunciada en autos varios meses antes de que el perito propusiera fecha y lugar para la compulsa frustrada (v. fs.261 y 263), no constando en autos que la demandada hubiese sido notificada de la realización del acto con anticipación. Siendo ello así, cabe descartar la existencia de una negativa injustificada de cooperación probatoria por parte de la demandada en orden al peritaje contable, toda vez que ésta brindó suficientes y tempestivas explicaciones acerca de las razones por las cuales la documentación requerida ya no obraba en su poder e indicó dónde se encontraba, conducta que no luce obstruccionista y que por tanto impide construir sin más un indicio en su contra.

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Ahora bien, no puede soslayarse que la accionada admitió como propio (a fs.108) el aviso publicitario del diario “El Informe” de Venado Tuerto, de fecha 23.10.1998, adjuntado en copia con la demanda, donde se ofrecían semillas de distintas variedades de soja fiscalizada, entre ellas dos variedades -denominadas “A 4100 RG” y “A 6445 RG”- sobre las cuales Nidera Argentina S.A. ostenta derechos de obtentor (según informe del Instituto Nacional de Semillas de fs.174/178) y respecto de las cuales la demandada, hasta donde consta en autos, no obtuvo licencia alguna. De manera que se configura una infracción al derecho del obtentor que debe cesar, no siendo atendible la excusa intentada por la demandada en el sentido de que las semillas de variedades no incluidas en la licencia obtenida eran ofrecidas como cosa ajena o futura con el compromiso de adquirirlas de terceros autorizados en caso de que apareciera algún comprador, en tanto el artículo 41 del decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 2.183/91 (reglamentario del art.27 de la ley 20.247, cuya validez constitucional no ha sido puesta en tela de juicio) somete a la previa autorización del propietario del cultivar a una serie de actos relacionados con la simiente de la variedad protegida, entre ellos la oferta, la publicidad y cualquier forma de puesta a

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disposición en el mercado. Con relación al derecho del obtentor a serle requerida autorización y concederla -contrato de licencia mediante-, se ha señalado que “nuestra ley sigue al Convenio UPOV (ley 24.376) e incluso otorga derechos más amplios que los referidos a la mera comercialización; así lo admite el art.5 punto 4 Convenio UPOV y lo introduce el art.27 ley 20.247, en el que se incorpora el concepto de 'entrega a cualquier título' de la semilla para sujetar a autorización la transferencia de tecnología. Sin embargo, su alcance (exhaustion of rights) no es tan extenso como el de una patente industrial, y provoca que las distintas etapas de circulación del material que contiene su progenie, tengan relación directa con la autorización que debe solicitársele. Por tanto, su derecho se extiende a través y acompaña cada paso de todo el proceso de

comercialización por donde la simiente de su origen genético vaya con claro límite (agotamiento del derecho) en el productor final, el usuario, el adquirente de semillas para producir grano; este último escapa de las previsiones de la ley de semillas, para ingresar en el régimen legal de producción de granos” (GATTARI, Carlos M. y DURANTE, Martha O., El derecho de propiedad en las investigaciones fitogenéticas ¿legislación federal o

legislación común?, J.A. 1992-I, p.930). Se hará lugar,

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por tanto, a la pretensión de cese de la oferta pretendida.

Por otro lado, en lo atinente a la acusación de que la demandada produjo semillas de variedades comprendidas en la licencia pero por cantidades mayores a las permitidas por las cuales se pagaron regalías (en infracción al inc. a del art.41 del decr. 2.183/91), se estima que el agravio respectivo también tiene asidero. En este punto la apelante hace referencia al informe pericial presentado por el ingeniero agrónomo Alfredo Ramón Martínez a fojas 201/205. Del mismo se desprende el rendimiento estadísticamente probable de la simiente original adquirida por la demandada (en bolsas de 40 kg). Calculó el experto que con la siembra de dicha semilla, a una densidad de siembra promedio de 80 kg. (dos bolsas) de semilla por hectárea, con un rendimiento bruto promedio para la región de Venado Tuerto durante los ciclos productivos 1997, 1998 y 1999 de 30,70 quintales por hectárea según datos estadísticos tomados del I.N.T.A., descontando una merma del 10% como material de descarte (granos partidos, dañados, malezas, etc.) durante el proceso de clasificación y acondicionamiento, se obtienen 27,63 quintales por hectárea, equivalentes a 55,26 bolsas de 50 kg de semilla fiscalizada por hectárea. Es decir, 5.526 bolsas

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de 50 kg semilla fiscalizada por cada 200 bolsas de 40 kg de semilla fundadora. A su turno, la demandada, como ya se vio, admitió en su responde que las 243 bolsas adquiridas tenían un potencial reproductivo de 5.764 bolsas. Adujo, no obstante, que por diversos defectos las semillas producidas no fueron totalmente aptas para su venta como tales y que sólo resultaron viables las 3.331 bolsas declaradas y por las cuales se pagaron regalías, agregando que la producción remanente no fue vendida como semilla -en su condición de material reproductivo- sino para consumo conforme lo permite el artículo 27 in fine de la ley 20.247 (fs.107 vta. y 108). Se limitó a acompañar, en instrumento privado, los resultados de los análisis de aptitud germinativa efectuados en diciembre de 1998 sobre tres muestras de la variedad A-5435, los que determinaron que, en razón de daños mecánicos, humedad y afectación por chinche, las semillas tenían una viabilidad de alrededor del 70% (fs.95/97). Sin embargo, aparte de que dicho instrumento privado no fue sometido a reconocimiento alguno, lo cierto es que el referido análisis refiere a una sola de las cuatro variedades de semillas reproducidas y además la relación entre la cantidad de producción declarada y la estadísticamente probable no guarda debida proporción con el porcentaje de germinabilidad allí consignado y,

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en cualquier caso, la demandada no se hizo cargo de acreditar, siquiera mínimamente, su afirmación referida a la venta para consumo de la producción supuestamente espuria. Como es sabido, el Código Procesal (art.142, inc. 2) impone al demandado la carga de negar los hechos constitutivos invocados en su favor por el actor en su escrito de demanda, so pena de que pueda generarse un reconocimiento tácito acerca de dicha base fáctica; la negativa oportuna y adecuada de los hechos invocados por el actor, llevada a cabo por el demandado, hace recaer el esfuerzo probatorio en cabeza de aquél; el demandado también puede reconocer todos o parte de los hechos constitutivos alegados por el actor, resultando innecesaria la prueba sobre los hechos así reconocidos –salvo, claro está, en materia vinculada al orden público-; pero cuando el demandado aporta su propia versión de los hechos, asume el riesgo de que no se demuestren los extremos fácticos afirmados por él y que en lo esencial contradigan a la versión proporcionada por el actor (v. PEYRANO, Jorge W., La contestación de la demanda, en la hora actual, J.A. 2009-III-1343; DEVIS ECHANDIA, Hernando, Teoría General de la Prueba

Judicial, T.I, Víctor P. de Zavalía, 1970, p.484 y ss.; PALACIO, Lino, Derecho Procesal Civil, T.IV, Abeledo Perrot, 1972, p.361 y ss.). Desde tales coordenadas,

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cabe tener por cierto y admitido que la demandada excedió el límite cuantitativo de la licencia otorgada por la actora para la reproducción de semillas de variedades vegetales de su propiedad, en tanto no se esforzó por acreditar mínimamente la verosimilitud del hecho invocado como obstativo de la pretensión de su contraria.

Así establecidas las violaciones a los derechos de obtentor de la actora, corresponde pasar ahora al examen del daño resarcible. La demandante postuló como pretensión indemnizatoria el pago del doble de la regalía de mercado correspondiente a la semilla en infracción más $ 500.- por cada variedad detectada en infracción, aduciendo que ello es lo que se estila como cláusula penal en los contratos de licencia estandarizados y que constituyen prácticas de mercado, agregando que la demandada debía conocer tales condiciones de contratación en razón de su actividad y sus vínculos comerciales con la propia accionante. Pero lo cierto es que no se produjo prueba alguna sobre un eventual acuerdo de partes respecto de cláusula penal alguna, ni que la actora haya hecho oferta pública de licenciamiento conforme al artículo 42 del decreto 2.183/91 de modo que el accionar de la demandada suponga una aceptación tácita de las condiciones supuestamente

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ofrecidas por aquélla, ni se han probado los usos del mercado, y ni siquiera se han acompañado formularios u otros elementos en orden a acreditar las condiciones generales de contratación que usualmente propone la actora en su actividad. Por ello, y ante la ausencia de un régimen específico en la ley 20.247, resultan de aplicación las reglas generales de la responsabilidad civil, según las cuales el daño sufrido por la víctima es el límite del resarcimiento (cfr. SÁNCHEZ HERRERO, ob. cit.). Sobre el particular, si bien la actora adujo que la falta de control sobre la calidad de la producción clandestina podría afectar el prestigio del obtentor y de su variedad, tal extremo no ha sido debidamente probado en autos. Por tanto, ante la ausencia de otros elementos de juicio, no cabe sino estimar los daños en la diferencia existente entre la suma pagada en concepto de regalías e incorporación de biotecnología y la que proporcionalmente hubiese tenido que abonar la demandada de haber declarado el total de las semillas producidas conforme al potencial reproductivo admitido por ambas partes (cfr. SÁNCHEZ HERRERO, ob. Cit.), según determinación que deberá practicarse en la instancia de origen por la vía que corresponda. Dicha suma devengará intereses a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina para operaciones

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de descuento de documentos a treinta días (art.565, Cód. Com.), desde la mora y hasta la presentación de la demandada en concurso preventivo (art.19, L.C.Q.).

Así voto.Sobre esta segunda cuestión, el señor vocal doctor

Silvestri dijo: Que coincide con lo expuesto por el señor vocal doctor Ariza, y vota de la misma manera.

Sobre la misma cuestión, la señora vocal doctora Serra, dijo: Que se remite a lo expuesto en la primera cuestión, absteniéndose de emitir opinión.

Sobre la tercera cuestión el señor vocal doctor Ariza dijo:

En atención al resultado obtenido al tratar las cuestiones anteriores, desestimar el recurso de nulidad y acoger parcialmente el recurso de apelación, confirmando la sentencia apelada en cuanto al rechazo de la pretensión relativa al cese de uso indebido de una marca registrada más el resarcimiento respectivo, y revisándola parcialmente en lo concerniente a las pretensiones fundadas en la violación a los derechos de obtentor de variedades vegetales y, en tal sentido, condenando a la demandada a cesar en la oferta y publicidad de semillas de variedades vegetales de titularidad de la actora sin la respectiva licencia y a pagar a esta última, en concepto de indemnización por la

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producción en exceso de los volúmenes de semillas licenciadas, la suma que resulte de la determinación a practicarse en la instancia de origen por la vía correspondiente y con arreglo a los lineamientos establecidos en el presente, más los intereses fijados precedentemente.

Las costas de ambas instancias se distribuirán prudencialmente y de modo proporcional a los recíprocos vencimientos (art.252, C.P.C.C.), con criterio jurídico y no meramente aritmético (cfr. ALVARADO VELLOSO, ob. cit., T.II, p.942; PAGNACCO, Eduardo, en Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Santa Fe. Análisis

doctrinario y jurisprudencial, Peyrano, Jorge W., director, Vázquez Ferreyra, Roberto, coordinador, T.1, Juris, 1997, p.781/782). Teniendo en cuenta que la actora ha triunfado sólo parcialmente con relación a la pretensión fundada en su derecho de obtentor, como asimismo que resultó totalmente vencida en lo atinente a la pretensión vinculada al uso de su marca registrada, corresponde imponer las costas de ambas instancias, con criterio jurídico, en un 70% a cargo de la actora y en un 30% a cargo de la demandada.

Los honorarios profesionales por la intervención en segunda instancia serán regulados en el 50% de los que en definitiva resulten regulados en primera instancia

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(art.19, ley 6.767).Así me expido.Sobre la misma cuestión, el señor vocal doctor

Silvestri dijo: Que coincide con la resolución propuesta por el señor vocal preopinante, y vota en igual forma.

Concedida la palabra a la señora vocal doctora Serra, a esta cuestión dijo: Que se remite a lo considerado en la primera cuestión, y se abstiene de votar.

En mérito a los fundamentos del acuerdo que antecede, la Sala Primera de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Rosario, RESUELVE: 1) Desestimar el recurso de nulidad. 2) Acoger parcialmente el recurso de apelación, confirmando la sentencia apelada en cuanto al rechazo de la pretensión relativa al cese de uso indebido de una marca registrada más el resarcimiento respectivo, y revocándola parcialmente en lo concerniente a las pretensiones fundadas en la violación a los derechos de obtentor de variedades vegetales y, en tal sentido, condenando a la demandada a cesar en la oferta y publicidad de semillas de variedades vegetales de titularidad de la actora sin la respectiva licencia y a pagar a esta última, en concepto de indemnización por la producción en exceso de los volúmenes de semillas licenciadas, la suma que resulte

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de la determinación a practicarse en la instancia de origen por la vía correspondiente y con arreglo a los lineamientos establecidos en el presente, más los intereses fijados precedentemente. 3) Imponer las costas de ambas instancias en un 70% a cargo de la actora y en un 30% a cargo de la demandada. 4) Regular los honorarios de los profesionales intervinientes en esta instancia en el 50% de los que en definitiva resulten regulados en primera instancia. Insértese, hágase saber, y bajen. (Expte. Nº 37/2011).mm.

ARIZA

SILVESTRI SERRA -art.26 ley 10.160-