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Año XXXII – Número 2554 Lima, 07 de agosto de 2015

SUMARIO

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

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PROCESO 190-IP-2014 Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional consultante: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia. Demandante: LABORATORIOS BUSSIÉ S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Marca: “VASTEN FARMACOL” (Denominativa). Expediente Interno: 2008-00121.................... ......................................................... 2

PROCESO 234-IP-2014 Interpretación prejudicial de los artículos 155 literal d)

y 238, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada mediante Exhorto N°. 005 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, República de Colombia. Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 154, 157 segundo párrafo, 241, 243, 245 y 246 de la misma Decisión. Caso: Infracción a Derechos de Propiedad Industrial. Actor: Sociedad COMERCIALIZADORA DE VEHÍCULOS S.A. Proceso interno Nº. 110013103018200800286-01..................... ........................................................................ 12

PROCESO 235-IP-2014 Interpretación prejudicial, a solicitud de la

consultante, de los artículos 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 135 literal b), 136 literal b), 150, 155, 156, 190 y 224 de la misma normativa, con fundamento en la consulta realizada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno Nº 2010-00051. Actor: MACDONALD´S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LTD. Marca mixta MAC POLLO...................... .............................................................. 30

GACETA OFICIAL 07/08/2015 2 de 59

PROCESO 190-IP-2014 Interpretación prejudicial a petición de la Corte consultante del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional consultante: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia. Demandante: LABORATORIOS BUSSIÉ S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Marca: “VASTEN FARMACOL” (Denominativa). Expediente Interno: 2008-00121. Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecisiete días del mes de junio del año dos mil quince. VISTOS: El Oficio 3082 de 29 de septiembre de 2014, recibido por este Tribunal el 22 de octubre de 2014 vía correo electrónico, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, República de Colombia, presenta solicitud de interpretación prejudicial dentro del proceso interno 2008-00121. El Auto emitido por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina el 12 de marzo de 2015, mediante el cual se admite a trámite la interpretación prejudicial solicitada. A. ANTECEDENTES. Partes Demandante: LABORATORIOS BUSSIÉ S.A. Demandado: LA NACIÓN COLOMBIANA, SUPERINTENDENCIA DE

INDUSTRIA Y COMERCIO. Tercero LABORATORIOS FARMACOL S.A. Interesado: Hechos: Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: 1. El 7 de noviembre de 2003, la sociedad LABORATORIOS FARMACOL S.A. solicitó el

registro de la marca “VASTEN FARMACOL” (denominativa), para distinguir productos comprendidos en la Clase 5 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el registro de Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

2. Una vez publicado el extracto de la solicitud de registro en la Gaceta de la Propiedad

Industrial 535 de 30 de diciembre de 2003, la sociedad LABORATORIOS BUSSIÉ S.A.


interpuso oposición contra la solicitud de registro de la marca “VASTEN FARMACOL” (denominativa), sobre la base del registro de su signo “BATEN” (denominativa).

3. El 30 de julio de 2004, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la

Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución 18192, por medio de la cual resolvió declarar infundada la oposición formulada y conceder el registro de la marca “VASTEN FARMACOL” (denominativa) para distinguir productos comprendidos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

4. La sociedad LABORATORIOS BUSSIÉ S.A., dentro del término legal, interpuso

recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la Resolución 18192 de 30 de julio de 2004.

5. El 12 de octubre de 2004, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la

Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución 25378, por medio de la cual atendió el recurso de reposición y confirmó la Resolución 18192 de 30 de julio de 2004.

6. El 9 de noviembre de 2007, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial

expidió la Resolución 37123, por medio de la cual atendió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución 18192 de 30 de julio de 2004, quedando de esta manera agotada la vía administrativa.

7. El 14 de marzo de 2008 la sociedad LABORATORIOS BUSSIÉ S.A. presentó acción

de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Consejo de Estado.

a. Argumentos contenidos en la acción de nulidad. 8. La sociedad LABORATORIOS BUSSIÉ S.A., en su escrito de demanda expresa, en lo

principal, los siguientes argumentos: - Alega que: “La confundibilidad gráfica, y especialmente la fonética entre las partes

nominativas de las expresiones, son aspectos de juicio que prohíben la Decisión 486, art. 136 para la concesión de una marca solicitada”.

- Menciona que “(…) la legislación y la jurisprudencia siempre han establecido que esa

confundibilidad debe ser dentro de cualquiera de los aspectos gráfico o fonético y que nunca ha indicado que estas sean dos premisas a cumplir, basta la confundibilidad en cualquiera de estos aspectos, no sin dejar de lado la confundibilidad que entre estas existe en lo ideológico o conceptual”.

- Manifiesta que: “la confundibilidad está demostrada y se destaca de manera relevante

en el campo gráfico, fonético e ideológico entre las partes nominativas de las dos expresiones generando confundibilidad razón por la cual debió ser negada la marca”.

- Afirma que: “ambas marcas son para distinguir productos de la Clase 5 y

especialmente productos farmacéuticos de consumo humano con diferentes especialidades farmacéuticas que conllevan gravísimos riesgos para la salud humana en caso de la más mínima confusión”.

- Sostiene que: “(…) la confundibilidad entre marcas de productos farmacéuticos

conlleva un serio riesgo para la vida y la integridad de los pacientes, productos a los cuales está destinado el producto BATEN, y los mismos pacientes del medicamento VASTEN farmacol”.


- Enuncia que: “se desconoce el esfuerzo y la inversión a la marca BATEN por parte de mi poderdante pues en caso de generarse cualquier desenlace afectaría gravemente el posicionamiento de la marca BATEN”.

b. Argumentos de la contestación a la acción de nulidad por parte de la

Superintendencia de Industria y Comercio. 9. No obra escrito de contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio,

demandada en el presente proceso. c. Argumentos de la contestación a la acción de nulidad (tercero Interesado) 10. La sociedad LABORATORIOS FARMACOL S.A., en su contestación a la demanda,

expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - Afirma que: “(…) el principal factor de confundibilidad, lo constituye el aspecto

conceptual, por lo tanto la existencia o inexistencia de similitud en este aspecto es el factor que cobra mayor relevancia a la hora de decidir la existencia o inexistencia de posibilidad de confusión entre dos signos”.

- Aclara que: “(…) los dos medicamentos se expenden únicamente bajo formula médica

y resulta difícil pensar que el médico escriba VASTEN FARMACOL en lugar de BATEN o BATEN en lugar de VASTEN FARMACOL. La única posibilidad sería que tal médico careciera de conocimientos de lectura y escritura, es decir no existe ninguna posibilidad”.

- Afirma que: “(…) los productos además de requerir fórmula médica identifican

productos totalmente disímiles, aunque incluidos en la misma clase”. - Señala que: “(…) la marca BATEN, se usa exclusivamente para identificar un

producto antimicótico. Por su parte la marca VASTEN FARMACOL se usa para identificar un amlodipino, tendiente a controlar la hipertensión arterial”.

- Argumenta que: “no existe posibilidad de confusión gráfica y mucho menos fonética,

por cuanto las marcas enfrentadas corresponden a los signos BATEN y VASTEN FARMACOL, no existe coincidencia, ni en el número de letras, ni en el número de palabras, ni en la longitud de las mismas”.

- Enuncia que la demandante no aportó prueba alguna de la cual se soporte que la

coexistencia de marcas hubiere causado confusión, por lo que las marcas en conflicto han coexistido de manera pacífica en el mercado.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL:

El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a) y 155 literal d) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Se interpretará1 el artículo 136 literal a) por ser pertinente y no se analizará el artículo 155 por no ser aplicable al presente caso.

1 Artículo 136.- Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (…)


C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS: En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes: A. Irregistrabilidad de un signo como marca: La identidad y la semejanza. De la

confusión de marcas y el riesgo de asociación. Reglas para realizar el cotejo de marcas.

B. Comparación entre marcas denominativas simples y compuestas. C. Las marcas farmacéuticas (examen riguroso) D. Coexistencia pacífica de marcas.

A. IRREGISTRABILIDAD DE UN SIGNO COMO MARCA: LA IDENTIDAD Y LA

SEMEJANZA. DE LA CONFUSIÓN DE MARCAS Y EL RIESGO DE ASOCIACIÓN. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO DE MARCAS.

11. En el procedimiento administrativo la Superintendencia de Industria y Comercio declaró infundada la oposición y otorgó el registro del signo denominativo VASTEN FARMACOL. Por tal motivo, es pertinente referirse a la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y a las reglas para el cotejo de signos distintivos.

12. Para lo anterior se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 29 de agosto de 2013, expedida en el marco del proceso 114-IP-2013:

“Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. 13. El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad

Andina, consagra una causal de irregistrabilidad relacionada específicamente con el requisito de distintividad. Establece, que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión y/o de asociación.

14. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión y/o de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad.2

15. Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

2 PACÓN, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNA

ECONOMÍA GLOBALIZADA”. Publicado en www.ugma.edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente: “La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos. La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero. Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita. De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada. Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores. Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente. Surgen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta reputación’ para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad”.


“El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1648, de 21 de agosto de 2008. Marca: “SHERATON”).

16. Según la normativa comunitaria andina no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir.

17. Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión y/o asociación entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo.

18. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos:

19. La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión.

20. La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión.

21. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.

Reglas para realizar el cotejo de marcas. 22. La Autoridad Nacional competente, deberá proceder al cotejo de los signos en

conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros:

-La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

-En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.

- Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas

es donde se percibe el riesgo de confusión y/o de asociación.


- Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevante en estos casos, ya que estamos en frente de productos que se dirigen a la población en general. El Tribunal en anteriores providencias ha establecido la relación entre el carácter distintivo de un signo, el criterio del consumidor medio y la clase de productos que se pretenden amparar. Ha expresado lo siguiente:

“El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que ‘carezcan de distintividad’. Al respecto, y a manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia Europeo: ‘En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios’; que ‘no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad’, pues ‘la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada (…)’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00). Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembre del 2004. Marca: Universidad Virtual. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. (Proceso 14-IP-2009. Interpretación Prejudicial de 01 de abril de 2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1729, de 3 de julio de 2009. Marca: “TV COLOMBIA + GRÁFICO”).

23. Los anteriores parámetros, han sido adoptados por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales, entre los cuales, podemos destacar: Proceso 58-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 24 de mayo de 2006. Marca: “GUDUPOP”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. Y Proceso 62-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2006. Marca: “DK”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006”.

24. En el presente caso, la Corte consultante deberá efectuar la comparación entre los signos denominativos VASTEN FARMACOL y BATEN y verificar si en efecto el signo solicitado, puede crear riesgo de confusión en el público consumidor.


B. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMINATIVAS SIMPLES Y COMPUESTAS. 25. En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre el signo

denominativo VASTEN FARMACOL con la marca registrada BATEN. Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos denominativos simples y compuestos.

26. Los signos denominativos se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.

27. Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, el examinador debe tomar en cuenta los siguientes criterios:

- Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad

fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

- Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

- Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la

denominación.

- Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

28. Los signos denominativos compuestos son aquellos que se encuentran conformados

por más de dos palabras. En atención, a que en el caso bajo estudio algunos de los signos en conflicto se encuentran formados por dos palabras, se hace necesario tratar el tema de los signos con parte denominativa compuesta.

29. Sobre la viabilidad de que los signos a registrarse adopten palabras compuestas, el

Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...) La otra posibilidad, es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada (...)”. (Proceso N° 13-IP-2001. Interpretación Prejudicial de 2 de mayo de 2001, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 677 de 13 de junio de 2001).

30. Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de

distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto.

31. Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado:


“En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’. (Sentencia del Proceso Nº 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro.” (Proceso 50-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1217, de 11 de julio de 2005).

32. En este orden de ideas, la corte consultante, aplicando el anterior criterio, debe

establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos denominativos en conflicto.

C. LAS MARCAS FARMACÉUTICAS (EXAMEN RIGUROSO)

33. Los signos denominativos en conflicto VASTEN FARMACOL y BATEN amparan

productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Por lo tanto, es pertinente tratar el examen de los signos que distinguen productos farmacéuticos.

34. El examen de estos signos merece una mayor atención y debe ser más riguroso a fin de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores. Ello porque está involucrada la salud de éstos. Así, por ejemplo, ya sea por confusión al solicitar un producto farmacéutico y/o por negligencia del despachador, un consumidor podría recibir un producto distinguido por una marca con una fonética semejante a la marca del producto procurado pero que difiere en su composición y finalidad terapéutica.

35. Se debe tener en consideración el hecho que, lamentablemente, aún es frecuente en nuestros Países que las personas se “auto-mediquen”, determinando lo anterior que gran número de pacientes procuren productos farmacéuticos ya sea por influencia de un anuncio publicitario o por sugerencia de terceros, es decir, sin consejo de profesionales de la medicina.

36. En jurisprudencia anterior este Tribunal también ha manifestado que, tratándose de marcas farmacéuticas, “(…) el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud para evitar precisamente que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aun tomando en consideración que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno”. (Proceso 30-IP-2000). Marca: Amoxifarma, publicado en la Gaceta Oficial Nº 578, de 27 de junio de 2000.

37. Igualmente, el Tribunal ha señalado que “respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor. Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas" (Proceso 48-IP-2000). Marca: BROMTUSSIN, publicado en la Gaceta Oficial Nº 594, de 21 de agosto de 2000.

38. Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio que, en estos casos, es de vital importancia ya que las personas que consumen productos


farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y por lo tanto son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos. El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio que, en el caso en cuestión, es la población en general, que va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia profesional permanente.

39. El Juez consultante deberá verificar si el signo solicitado VASTEN FARMACOL se

confunde con el previamente registrado BATEN, toda vez que tratándose de un producto farmacéutico su examen debe ser mucho más riguroso que el que se efectuaría respecto de otro producto o servicio.

D. COEXISTENCIA PACÍFICA DE MARCAS.

40. En el presente caso, se solicitó el registro de la marca VASTEN FARMACOL

(denominativa) y se le opuso el titular del signo BATEN (denominativo) ambos amparan productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional, por lo que resulta pertinente profundizar sobre el tema de la coexistencia de marcas por haberse hecho mención en el proceso y por considerarlo relevante para el caso.

41. Respecto a la coexistencia de hecho, ésta surge de la natural convivencia de los signos en el mercado, es decir, nace de la mera coexistencia pacífica de signos o marcas dentro del mercado. Al respecto el Tribunal ha manifestado “Se trataría al parecer de una mera ‘coexistencia de hecho’ que no tiene tratamiento específico en la legislación comunitaria, y que no encaja dentro de los supuestos de la coexistencia regulada por aquella norma jurídica, la cual permite la suscripción de convenios privados entre los titulares de las marcas que posibilitan la presencia de ellas en el mercado, pero bajo la condición de que adopten las previsiones necesarias para evitar la confusión en el público respecto del origen de los bienes y servicios (...). La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad”3.

42. Por lo antes expuesto, el Juez consultante deberá verificar que si el citado acuerdo

enunciado por el solicitante, cumple con los requisitos determinados en esta providencia.

Sobre la base de estos fundamentos,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO: PRIMERO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad

nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia.

Se debe tener en cuenta, que basta con la posibilidad de riesgo de

confusión y/o de asociación para que opere la prohibición de registro.

3 Proceso 15-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 916 de 2 de abril de 2003, marca: TMOBIL. TRIBUNAL DE

JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos en frente de productos que se dirigen a la población en general.

SEGUNDO: La corte consultante debe establecer el riesgo de confusión y/o de

asociación que pudiera existir entre los signos denominativos en conflicto, aplicando los criterios adoptados en la presente providencia.

TERCERO: El Juez consultante deberá verificar si el signo solicitado VASTEN

FARMACOL (denominativo) se confunde con el previamente registrado BATEN (denominativo), toda vez que tratándose de un producto farmacéutico su examen debe ser mucho más riguroso que el que se efectuaría respecto de otro producto o servicio.

CUARTO: La coexistencia de hecho no genera derechos, ni tiene relevancia

jurídica en la dirección de inhibir el estudio de registrabilidad, ni de hacer inaplicables los análisis del examinador acerca de la confundibilidad.

De acuerdo con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, debe adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción.

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo

MAGISTRADA MAGISTRADA

José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADO

De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (e) y el Secretario. Leonor Perdomo Perdomo Gustavo García Brito

PRESIDENTA (e) SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.


PROCESO 234-IP-2014 Interpretación prejudicial de los artículos 155 literal d) y 238, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada mediante Exhorto N°. 005 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, República de Colombia. Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 154, 157 segundo párrafo, 241, 243, 245 y 246 de la misma Decisión. Caso: Infracción a Derechos de Propiedad Industrial. Actor: Sociedad COMERCIALIZADORA DE VEHÍCULOS S.A. Proceso interno Nº. 110013103018200800286-01. Magistrada Ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los trece días del mes de mayo del año dos mil quince. VISTOS: El Oficio Nº C-1924 de 26 de septiembre de 2014. El Memorando I-GAUC-14-031464 de 8 de octubre de 2014, mediante el cual la Coordinadora de Grupo Interno de Trabajo de Asuntos Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia remitió al Cónsul en Quito, el Exhorto No. 005. El 6 de noviembre de 2014 se recibió la comunicación SECQT14-715, emitida por la Embajada de Colombia, remitiendo el Exhorto Nº 005, librado por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, con la que se remitió a este órgano jurisdiccional, solicitud para que proceda a la Interpretación Prejudicial de los artículos 155 incisos a) y d), y 238 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº 110013103018200800286-01. El Exhorto No. 005 remitido por el Secretario de la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. El auto de 4 de marzo de 2015, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto.

A. ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: Partes en el proceso interno.

Demandante: Sociedad COMERCIALIZADORA DE VEHÍCULOS S.A. Demandado: Sociedad CINASCAR DE COLOMBIA S.A. Hechos.


1. Tanto la actora, sociedad COMERCIALIZADORA DE VEHÍCULOS S.A. como la sociedad demandada CINASCAR DE COLOMBIA, pertenecen al negocio de la intermediación de compra, venta, importación, exportación, distribución de vehículos automotores y auto partes, así como a la apertura y manejo de talleres y establecimientos especializados en vehículos automotores.

2. El 20 de noviembre de 2006, la sociedad COMERCIALIZADORA DE VEHÍCULOS S.A.

asumió la representación en Colombia de la marca ZOTYE, perteneciente a la empresa china ZHEJIANG ZOTYE IMP & EXP. CO. LTD, quien es la fabricante y comercializadora de vehículos de la marca ZOTYE, acordando contractualmente que todos los vehículos de marca ZOTYE que ingresaran a Colombia fueran identificados con la marca NÓMADA.

3. El 29 de diciembre de 2006, la sociedad COMERCIALIZADORA DE VEHÍCULOS S.A.

presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio, solicitud para el registro de la marca NÓMADA, para identificar productos comprendidos en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.

4. Mediante Resolución 24200 de 6 de agosto de 2007, la Superintendencia de Industria y

Comercio concedió el derecho de exclusividad sobre la marca NÓMADA para identificar vehículos y partes de vehículos a favor de COMERCIALIZADORA DE VEHÍCULOS S.A., por el término de 10 años.

5. La empresa CINASCAR DE COLOMBIA S.A. viene realizando publicidad mediante

diversos canales, publicitando vehículos de marca ZOTYE, en versiones de 1.3 y 1.6 litros, los cuales, en mérito del contrato celebrado entre la accionante y ZHEJIANG ZOTYE IMP & EXP. CO. LTD, venían siendo ingresados al territorio colombiano con la marca NÓMADA, de titularidad del accionante.

6. El 29 de mayo de 2008, y previo a la interposición de la demanda, la sociedad

COMERCIALIZADORA DE VEHÍCULOS S.A. solicitó medida cautelar inmediata, solicitando que en forma anticipada y previa a la notificación del auto admisorio de la demanda, se decomisaran a la demandada todos los vehículos automotores de marca NÓMADA que estuvieran en posesión de la demandada, así como la suspensión inmediata de todos los trámites aduaneros y el embargo de los vehículos automotores identificados con la referida marca que figurara en las declaraciones de importación, y el cese inmediato del uso de la marca.

7. El 19 de agosto de 2008, COMERCIALIZADORA DE VEHÍCULOS S.A. interpuso

demanda ordinaria de mayor cuantía, dirigida a obtener la declaración respecto del hecho que la sociedad CINASCAR DE COLOMBIA S.A. cometió acto de infracción contra su derecho al uso exclusivo de la marca de producto denominativa NÓMADA, y el cese inmediato del uso no autorizado de la marca, así como el pago de una indemnización y del monto del dinero que hubiera obtenido la sociedad demandada por la comercialización de los productos de marca NÓMADA, de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.

8. El 11 de marzo de 2009, la sociedad CINASCAR DE COLOMBIA S.A. dio contestación a

la demanda. 9. Por Providencia de 28 de febrero de 2014, el Juzgado Veintidós Civil del Circuito de

Descongestión de Bogotá, decidió negar las pretensiones de la demanda. 10. El 14 de marzo de 2014, la sociedad COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE

VEHÍCULOS S.A. interpuso recurso de apelación.


11. El 28 de mayo de 2014, la sociedad CINASCAR DE COLOMBIA S.A. presentó alegatos de la apelación.

12. Por medio de la Resolución de 18 de septiembre de 2014, la Sala de Decisión Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, decidió suspender el proceso a fin de solicitar interpretación prejudicial. Argumentos de la demanda.

La sociedad COMERCIALIZADORA COLOMBIA DE VEHÍCULO S.A. presenta demanda bajo los siguientes argumentos:

13. Tanto la accionante como la demandada comercializan vehículos automotores y auto partes, así como conducen talleres y establecimientos especializados en vehículos automotores.

14. Tiene un derecho preferente y exclusivo sobre la marca NÓMADA, en virtud a que con fecha 29 de diciembre de 2006, presentó a la Superintendencia de Industria y Comercio solicitud para el registro de la referida marca NÓMADA para identificar productos comprendidos en la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza, lo cual fue concedido por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, mediante la expedición de la Resolución Nº 24200 de 6 de agosto de 2007, por el término de 10 años contados a partir de la fecha de la expedición de la referida resolución, esto es hasta el 6 de agosto de 2017.

15. El derecho de exclusividad obtenido importa la atribución de impedir a terceros que sin su autorización puedan usar el signo distintivo NÓMADA o cualquier otro signo similar.

16. Desde el 20 de noviembre de 2006 la actora asumió la representación de la marca ZOTYE, de titularidad de la empresa china ZHEJIANG ZOTYE IMP & EXP. CO. LTD., y bajo los términos de dicho contrato, se acordó que todos los vehículos de marca ZOTYE fueran identificados con la marca NÓMADA, de propiedad exclusiva de la actora. Por ello, la referida empresa comercializa los vehículos ZOTYE en Colombia únicamente a través de la actora.

17. La demandada mediante publicidad realizada en diversos medios de comunicación escritos, viene publicitando vehículos marca ZOTYE en versiones de 1.3 y 1.6 litros, sin que medie autorización alguna, afectando la propiedad intelectual de la empresa ZHEJIANG ZOTYE IMP & EXP. CO. LTD., representada de la actora. Ofrece los vehículos a un valor de Treinta Millones Cuatrocientos Noventa Mil pesos. Asimismo, la venta de dichas unidades asciende a un número superior a las 733 unidades, pese a no contar con licencia o autorización por parte de la accionante.

18. Como consecuencia de lo expuesto, se configura infracción contra el derecho al uso exclusivo de la marca de la accionante, por lo que requiere el cese inmediato del uso no autorizado de la marca NÓMADA por parte del demandante, así como el pago de una indemnización por parte de la sociedad demandada. Argumentos de la contestación a la demanda.

La sociedad CINASCAR DE COLOMBIA S.A., en su escrito de contestación a la demanda, manifestó:

19. No es cierto que entre el contrato celebrado por la accionante y ZHEJIANG ZOTYE IMP & EXP. CO. LTD exista una exclusividad a favor de la accionante, ya que en el referido


contrato se establece que la parte contratante (hoy el demandante) aceptó expresamente que las marcas utilizadas en los vehículos, incluyendo a aquellas incorporadas a los vehículos, serían de propiedad de la empresa ZHEJIANG ZOTYE IMP & EXP. CO. LTD., por lo que a tenor de lo establecido en el artículo 157 inciso 2 de la Decisión 486, la accionante no puede prohibir a un tercero el uso de la marca para ofrecer en venta.

20. A pesar de no contar con la titularidad de la marca NÓMADA, la accionante realizó el trámite de registro de marca en Colombia, apropiándose indebidamente de la citada marca, la cual se utiliza para identificar los vehículos fabricados por ZHEJIANG ZOTYE IMP & EXP. CO. LTD. con destino al mercado colombiano.

21. No es cierto que la accionante tenga un derecho prioritario sobre la marca NÓMADA, por cuanto la presentación de una solicitud de marca no genera derecho alguno. La accionante no ha presentado título idóneo con el cual evidencie los derechos que alega tener sobre la marca NÓMADA en Colombia.

22. CINASCAR DE COLOMBIA S.A. sí cuenta con un contrato de distribución con ZHEJIANG ZOTYE IMP & EXP. CO. LTD., por lo que de los vehículos que comercializa la demandada ya venían marcados de fábrica sin que la sociedad demandada hubiera intervenido en dicho proceso.

23. La accionante autorizó a la empresa ZHEJIANG ZOTYE IMP & EXP. CO. LTD. para marcar los vehículos destinados al mercado colombiano con la denominación NÓMADA, aceptando contractualmente que los derechos de dicha marca correspondían al fabricante, por lo que bajo dichos términos no puede restringir las actividades comerciales de un competidor, ya que ello constituye un acto de competencia desleal.

24. La comercialización en Colombia de vehículos con marca NÓMADA no genera riesgo de confusión entre el público consumidor puesto que se trata de los mismos vehículos que el demandante comercializaba bajo los términos del contrato celebrado con ZHEJIANG ZOTYE IMP & EXP. CO. LTD.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL.

25. Que, los artículos 155 y 238 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

26. Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que

conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros;

27. Que, el Tribunal interpretará los siguientes artículos:

- Solicitados: 155 literal d) y 238 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad

Andina1.

1 “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier

tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: (…) d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del


- De oficio: 154, 157 segundo párrafo, 241, 243, 245 y 246 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina2.

registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; (…) Artículo 238.- El titular de un derecho protegido en virtud de esta Decisión podrá entablar acción ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. También podrá actuar contra quien ejecute actos que manifiesten la inminencia de una infracción.

Si la legislación interna del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio, las acciones por infracción previstas en dicha legislación.

En caso de cotitularidad de un derecho, cualquiera de los cotitulares podrá entablar la acción contra una infracción sin, que sea necesario el consentimiento de los demás, salvo acuerdo en contrario entre los cotitulares.

(…)”.

2 “Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.

Artículo 157 Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios. El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos.

(…)

Artículo 241.- El demandante o denunciante podrá solicitar a la autoridad nacional competente que se ordenen, entre otras, una o más de las siguientes medidas:

a) el cese de los actos que constituyen la infracción; b) la indemnización de daños y perjuicios; c) el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción; d) la prohibición de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior; e) la adjudicación en propiedad de los productos, materiales o medios referidos en el literal c), en cuyo caso el valor de los bienes se imputará al importe de la indemnización de daños y perjuicios;


C. CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.

1. La interpretación prejudicial. La solicitud directa ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

f) la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, incluyendo la destrucción de los productos, materiales o medios referidos en el literal c) o el cierre temporal o definitivo del establecimiento del demandado o denunciado; o, g) la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación a las personas interesadas, a costa del infractor. Tratándose de productos que ostenten una marca falsa, la supresión o remoción de la marca deberá acompañarse de acciones encaminadas a impedir que se introduzcan esos productos en el comercio. Asimismo, no se permitirá que esos productos sean reexportados en el mismo estado, ni que sean sometidos a un procedimiento aduanero diferente. Quedarán exceptuados los casos debidamente calificados por la autoridad nacional competente, o los que cuenten con la autorización expresa del titular de la marca. (…) Artículo 243.- Para efectos de calcular la indemnización de daños y perjuicios se tomará en cuenta, entre otros, los criterios siguientes:

a) el daño emergente y el lucro cesante sufrido por el titular del derecho como consecuencia de la infracción; b) el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como resultado de los actos de infracción; o, c) el precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido. (…) Artículo 245.- Quien inicie o vaya a iniciar una acción por infracción podrá pedir a la autoridad nacional competente que ordene medidas cautelares inmediatas con el objeto de impedir la comisión de la infracción, evitar sus consecuencias, obtener o conservar pruebas, o asegurar la efectividad de la acción o el resarcimiento de los daños y perjuicios.

Las medidas cautelares podrán pedirse antes de iniciar la acción, conjuntamente con ella o con posterioridad a su inicio.

Artículo 246.- Podrán ordenarse, entre otras, las siguientes medidas cautelares:

a) el cese inmediato de los actos que constituyan la presunta infracción; b) el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la presunta infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción; c) la suspensión de la importación o de la exportación de los productos, materiales o medios referidos en el literal anterior; d) la constitución por el presunto infractor de una garantía suficiente; y, e) el cierre temporal del establecimiento del demandado o denunciado cuando fuese necesario para evitar la continuación o repetición de la presunta infracción. Si la norma nacional del País Miembro lo permite, la autoridad nacional competente podrá ordenar de oficio, la aplicación de medidas cautelares. (…)”.


2. El derecho al uso exclusivo de una marca. El uso no consentido de marca como base de una acción de infracción de derechos.

3. Limitaciones y excepciones al uso exclusivo de la marca. Uso legítimo de la marca por terceros.

4. El uso de una marca a título informativo. 5. Medidas cautelares. 6. Criterios a tomarse en cuenta en el cálculo de la indemnización por daños y

perjuicios.

D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS. 1. La interpretación prejudicial. La solicitud directa ante el Tribunal de Justicia de

la Comunidad Andina.

28. El Tribunal se referirá al tema en virtud a que la solicitud de interpretación prejudicial que consta en el Exhorto Nº. 05 emitido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, fue remitido a través de la Embajada de la República de Colombia en Quito, Ecuador.

29. En este sentido, el Tribunal sobre la base de la interpretación prejudicial 149-IP-2011, de 10 de mayo de 2012, publicada en la G.O.A.C. Nº. 2069 de 5 de julio de 2012, marca: PRADAXA (denominativa), donde se determinaron las características de la figura de la interpretación prejudicial, precisa que la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en próximas oportunidades debe solicitar interpretación prejudicial directamente ante este Tribunal Comunitario sin necesidad de exhorto, en vista a que la normativa jurídica comunitaria así lo dispone. Incluso puede enviar las solicitudes de interpretación prejudicial directamente al correo electrónico del Tribunal [email protected].

30. Para un mejor entendimiento del tema, el Tribunal adjunta la Nota Informativa sobre el

Planteamiento de la Solicitud de Interpretación Prejudicial por los Órganos Judiciales Nacionales, publicada en la G.O.A.C. N°. 694. 2. El derecho al uso exclusivo de una marca. El uso no consentido de marca como

base de una acción de infracción de derechos.

31. En el caso de autos, la sociedad demandante manifiesta que tiene un derecho exclusivo sobre el signo NÓMADA. Por lo tanto, el Tribunal estima oportuno referirse al tema.

32. Al respecto, el Tribunal ha interpretado el tema del derecho al uso exclusivo de la marca y

del uso no consentido como base de una acción por infracción, que a continuación se pasa a citar:

“(…) Derecho al uso exclusivo de la marca. El uso no consentido como base de una acción de infracción de derechos. El artículo 154 de la Decisión 486, establece el principio “registral” en el campo del derecho de marcas. Bajo dicho principio básico se soporta el sistema atributivo del registro marcario, mediante el cual el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro.


Se habla de derecho exclusivo, ya que una vez registrada la marca su titular tiene la facultad de explotarla e impedir, como regla general, que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento. De conformidad con lo anterior, se dice que el titular de la marca tiene dos tipos de facultades:

- Positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla.

- Negativa (ius prohibendi): esta facultad tiene dos vertientes de acuerdo a si se está en

el campo registral o en el campo del mercado. En relación con la primera, el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible y, en relación con la segunda, tiene la facultad de impedir que terceros sin consentimiento realicen determinados actos con su marca. Sobre esta facultad, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“La finalidad que persiguen las acciones derivadas del ius prohibendi está dirigida a evitar que el doble uso de una marca idéntica o similar introduzca confusión en el mercado’, lo que presupone la existencia de actos demostrativos del uso confundible del signo. La exigencia de este uso viene dada ‘de una parte, por la necesidad de defender a los consumidores quienes ante la presencia de dos marcas idénticas o similares en el mercado ven afectada su capacidad de selección como demandantes de bienes y servicios, y de otra, por la posibilidad de confusión fundada en la defensa de los empresarios quienes como primeros oferentes del producto están interesados en que se establezca la identidad de este producto con el fabricante, a fin de informar sobre la calidad del mismo, su origen y las características especiales que posee (…). La presencia efectiva de por lo menos dos marcas que se comercializan en un mismo mercado, es elemento fundamental para que se produzca la confusión. (…) allí donde no hay posibilidad de comparación entre dos objetos, tampoco habrá posibilidad de confusión”. (Sentencia dictada en el expediente 11-IP-96 de 29 de agosto de 1997, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 299 de 17 de octubre del mismo año, caso BELMONT).

El artículo 155 de la Decisión 486 determina los actos que no pueden realizar los terceros sin consentimiento del titular de la marca. Para el caso particular, y de conformidad con la conducta investigada en el procedimiento administrativo de infracción de derechos marcarios, es de especial interés el comportamiento determinado en el literal d) del mencionado artículo, ya que allí se prevé que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no consentido para ello, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. La norma aclara que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. La disposición extiende la causal a cualquier producto o servicio, generándose, en consecuencia, una protección más allá del principio de especialidad; por lo tanto, se protegerá la marca aunque el signo utilizado en el comercio pretenda distinguir productos o servicios diferentes a los amparados por la marca registrada.


El Tribunal advierte, que para que se configure la conducta del tercero no consentido, el uso referido debe posibilitar el riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. No es necesario que efectivamente se de la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado. Sobre el riesgo de confusión y de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, expedida dentro del trámite 70-IP-2008). La Corte consultante, para determinar la confusión o asociación de los signos en conflicto, deberá realizar la comparación entre el signo registrado como marca y el supuestamente infractor, teniendo en cuenta la naturaleza de los mismos, de conformidad con los parámetros que se establecerán en el siguiente acápite”. (Proceso 145-IP-2011, publicado en la G.O.A.C. Nº. 2053 de 22 de mayo de 2012, caso: COMPETENCIA DESLEAL RELACIONADO CON LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. INFRACCIÓN DE DERECHOS MARCARIOS. Balón 90 eurow).

3. Limitaciones y excepciones al uso exclusivo de la marca. Uso legítimo de la

marca por terceros.

33. En el presente caso, la sociedad demandada manifestó que de acuerdo con el artículo 157 numeral 2 de la Decisión 486, la accionante no puede prohibir a un tercero el uso de la marca para ofrecer en venta.

34. En el Proceso 89-IP-2011 se señala que: “El uso de una marca sólo puede ser autorizado por el titular de la misma y, excepcionalmente, la norma andina permite el uso de una marca sin autorización de su titular. Por considerarlo pertinente, el Tribunal se pronunciará primero sobre el artículo 157 en su integridad, para luego pronunciarse específicamente sobre el segundo párrafo del artículo 157. Las limitaciones al uso exclusivo de la marca que establece el régimen comunitario andino obedecen a la necesidad de salvaguardar la función económica y comercial de este instituto legal3http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/Procesos/89-IP-2011.doc - _ftn11. Ello porque, como bien apunta el tratadista Carlos Fernández-Nóvoa, el derecho de exclusiva inherente a la marca “puede, en algunos supuestos, originar ciertas disfunciones, las cuales podrían, por un lado, perturbar la propia transparencia en el mercado; y, por otro lado, lesionar los legítimos intereses de los competidores al obstaculizar el desarrollo de sus actividades”. Así, “con el fin de corregir estas eventuales

3 Proceso 10-IP-94, publicado en la G.O.A.C Nº 177, del 20 de abril de 1994, citado en el Proceso

2-AI-96, Asunto: “BELMONT”, publicado en la G.O.A.C. Nº 289, de 27 de agosto de 1997 y en G.O.A.C Nº 291, de 3 de setiembre de 1997.


disfunciones, es preciso someter el derecho de exclusiva sobre la marca a ciertas limitaciones”.4 Sobre este tema y en el mismo sentido, la jurisprudencia comunitaria europea ha señalado respecto del artículo 6 (“Limitación de los efectos de la marca”) de la Directiva 89/104/CEE5 que dicho artículo “tiene por objeto conciliar los intereses fundamentales de la protección de los derechos de la marca y los de la libre circulación de mercancías, así como los de la libre prestación de servicios, en el mercado común, y ello de forma que el derecho de marca pueda cumplir su cometido de elemento esencial del sistema de competencia no falseado que el Tratado pretende establecer y mantener (…)”6. El primer párrafo del artículo 157 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina permite que terceros, sin necesidad del consentimiento del titular de una marca registrada, realicen ciertos actos en el mercado respecto a la utilización de dicha marca “siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios”. Los actos o usos permitidos, enunciados en dicho primer párrafo, tienen que ver con el hecho de que terceros utilicen: - su propio nombre, domicilio o seudónimo; - un nombre geográfico; o, - cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos. A propósito del análisis de primer párrafo del artículo 105 de la Decisión 344, norma similar al primer párrafo del artículo 157 de la Decisión 486, este Tribunal ha señalado que el artículo bajo comentario “no contiene una lista que agote las limitaciones referidas a ‘propósitos de identificación o de información’, debido a que, en término generales, es permitido que terceros usen ‘cualquier indicación cierta’, siempre que tal uso se haga de buena fe, no sea capaz de inducir al público a error sobre la procedencia de los productos o servicios ni se realice a título de marca”.7 Ahora bien, en virtud del segundo párrafo del artículo 157, el uso de una marca ajena en el tráfico económico no requiere la autorización del titular de la marca en supuestos que tengan como finalidad:

4 Fernández-Nóvoa, Carlos, “Posición Jurídica del Titular de la Marca”, en Manual de la Propiedad

Industrial (Carlos Fernández-Nóvoa, José Manuel Otero Lastres y Manuel Botana Agra), Marcial Pons, Madrid, 2009, p. 649.

5 Primera Directiva del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones en materia de marcas. Artículo 6 (Limitación de los efectos de la marca): “1. El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular que prohíba a los terceros el uso, en el tráfico económico: a) de su nombre y de su dirección; b) de indicaciones relativas a la especie, a la calidad, cantidad, al destino, al valor, al origen geográfico, a la época de la obtención del producto o de la prestación del servicio o a otras características de éstos; c) de la marca, cuando sea necesaria para indicar el destino de un producto o de un servicio, en particular como accesorios o recambios; siempre que este uso se realice conforme a las prácticas leales en materia industrial o comercial”.

6 Asunto C-102/07, Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) de 10 de abril de 2008, considerando Nº 45, Caso “ADIDAS”.

7 Proceso 69-IP-2000, Asunto: acción de nulidad de la resolución interna 0968, dictada por la empresa de capital público ECOSALUD S.A.”, publicado en la G.O.A.C. Nº 690, de 23 de julio de 2001.


- Anunciar, inclusive en publicidad comparativa; - Ofrecer en venta; - Indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente

marcados; - Indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios

utilizables con los productos de la marca registrada. En relación con el término “anunciar”, en jurisprudencia anterior este Tribunal ha interpretado que dicho término es equivalente a “publicitar”, señalando que por “publicidad” “puede entenderse toda forma de comunicación y/o información dirigida al público con el objetivo de promover, directa o indirectamente, una actividad económica”.8 Como requisitos concurrentes de licitud, el segundo párrafo del artículo 157 exige que el uso se haga: (i) de buena fe, (ii) que tenga una finalidad informativa y, (iii) que no sea susceptible de inducir a riesgo de confusión al público sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos. Las limitaciones al ius prohibendi del titular de la marca contenidas en el artículo 157 están entonces referidas a los usos de buena fe, con propósito de identificación y/o información y que no induzcan al público a riesgo de confusión sobre la procedencia empresarial de los productos o servicios. El Juez consultante deberá efectuar una apreciación global del contexto y las circunstancias en las que se hizo uso, en el caso en concreto, de la marca NÓMADA. La noción de “buena fe”, como uno de los requisitos de licitud consagrados por el artículo 157 de la Decisión 486, se entiende que alude a la buena fe comercial. Como bien se señala en doctrina y este Tribunal ha tomado en consideración, la buena fe comercial “no se trata de una buena fe común, sino que está referida a la buena fe que impera entre los comerciantes. En consecuencia, el criterio corporativo toma importancia, pues el juicio de valor debe revelar con certeza que la conducta es contraria a esta particular especie de buena fe. Teniendo en cuenta la precisión anterior y uniendo la noción de buena fe al calificativo comercial, se debe entender que esta noción se refiere a la práctica que se ajusta a los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad que rige a los comerciantes en sus actuaciones".9 Asimismo, en pronunciamientos anteriores este Tribunal ha indicado que: “La buena fe o bona fides al lado de otros conceptos como el de equidad, la sanción del abuso del derecho y del enriquecimiento sin justa causa, constituye uno de los principios generales del derecho que como tal debe informar no sólo las relaciones contractuales sino cualquier actuación en la vida de relación. Se trata de un postulado sin excepción alguna que, en cuanto principio, es exigible a toda persona y en el que se legitima el reproche a cualquier conducta que de él se aparte. Es un concepto con vocación universal, pero dinámico en cuanto responde a los esquemas éticos, políticos y sociales de cada momento histórico.

8 Proceso 40-IP-2011, Asunto: Registro sanitario (INVIMA) sobre la frase “EROXIM es

bioequivalente a VIAGRA”, publicado en la G.O.A.C. Nº 2039, del 09 de abril de 2012. 9 JAECKEL KOVAKS, Jorge. “Apuntes sobre Competencia Desleal”, Seminarios 8. Centro de

Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, p. 45, citado en el Proceso 137-IP-2009, Asunto: Competencia desleal e infracciones a las normas de la publicidad en defensa del consumidor, publicado en la G.O.A.C. Nº 1831, del 7 de mayo de 2010 y Proceso 149-IP-2007 ya referido.


La buena fe es concebida subjetivamente como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro, o de no defraudar la ley. La buena fe implica ajustar totalmente la conducta a las pautas del ordenamiento jurídico y es, en definitiva, la conciencia de la legitimidad del obrar o del accionar de una persona. En el derecho moderno se entiende en un sentido objetivo, esto es, como los deberes de lealtad, sinceridad, diligencia y corrección de cuya observancia o no se desprenden específicas consecuencias jurídicas, independientes del íntimo convencimiento que tenga el sujeto de la conducta, activa u omisiva.”10 En relación con la buena fe, este Tribunal también ha señalado que su manifestación debe reflejarse en el modo de usar el signo registrado ya que la referencia a la marca ajena debe efectuarse proporcionalmente y con la diligencia debida para que no se induzca al público a error sobre la real procedencia de los productos o servicios11, es decir, debe ser leal no sólo con los legítimos intereses del titular de la marca sino también con el interés general de los consumidores y el correcto funcionamiento del mercado. El segundo requisito de licitud (que el uso de la marca ajena se limite al propósito de información al público) engloba varios elementos y/o características. El Tribunal ha considerado que dichos elementos y/o características son12: i) Que la información sea veraz, es decir, que no sea falsa ni engañosa; ii) que la información que se brinde sea de carácter objetivo, esto es, que sea objetivamente comprobable, verificable. Esto determina que los anuncios en los que se hace mención a una marca ajena no deben contener afirmaciones o elementos subjetivos, es decir, que no puedan ser comprobados o verificados; iii) que la información que se proporcione en la comparación con una marca ajena, además de ser objetiva, debe referirse a extremos o prestaciones que sean análogas; y, iv) igualmente, la información debe referirse a extremos relevantes o esenciales de las prestaciones. Dado que, como ya se indicó, este Tribunal interpreta, dentro del contexto del segundo párrafo del artículo 157, el término “anunciar” como equivalente a “publicitar”, es pertinente hacer referencia al tema general de los anuncios publicitarios. La publicidad (y por ende, los anuncios) suelen regirse por ciertos principios básicos pacíficamente aceptados en la doctrina y que podrían englobarse en los siguientes: principio de veracidad, principio de lealtad y principio de autenticidad o identificabilidad. Los anuncios – cualquiera que sea su modalidad - que no respeten dichos principios, son considerados ilícitos. Sobre el principio de veracidad en materia publicitaria, este Tribunal ha señalado lo siguiente: “El principio de veracidad en materia publicitaria consiste en el derecho que tiene el consumidor a tener acceso a la verdad informativa y a la obligación que tiene el oferente de respetar la verdad en toda actividad publicitaria, a efectos de evitar que se niegue información, que no se deformen ni mutilen los hechos presentados en los anuncios publicitarios, o que se induzca a error a los consumidores a través de anuncios publicitarios. Sobre el tema es importante tener en consideración que existen algunas formas por las cuales se puede afectar este principio, entre ellos se encuentran la publicidad falsa y la inducción a error al consumidor: El primero tiene lugar cuando las

10 Proceso 30-IP-97, Marca: “Marca: CAROLINA”, publicado en la G.O.A.C. Nº 355, de 14 de julio de

1998 y Proceso 69-IP-2000 antes referido. 11 Proceso 69-IP-2000 ya citado. 12 Proceso 40-IP-2011 ya citado.


afirmaciones empleadas no se ajustan a la verdad. El segundo, cuando las afirmaciones presentadas en el anuncio generan una idea en el consumidor, acerca de la naturaleza o calidad del producto, por ejemplo, diferente a la realidad. Sobre este segundo tema, se debe considerar que uno de los derechos de los consumidores es el de estar debidamente informados acerca de los bienes o servicios que va a adquirir, en consecuencia de ello, el principio de veracidad se relaciona con el derecho a la información auténtica que ellos tienen. Es por ello que la violación a este principio deriva en un acto de competencia desleal, por engaño, desde que la publicidad comercial es uno de los mecanismos que disponen los oferentes para atraer a los consumidores; y por tanto, un mecanismo de competencia en el mercado. Por el derecho a la información que tienen los consumidores, se entiende que se debe poner a su disposición, a través de todos los medios que sean pertinentes, de todos los elementos que sean necesarios, para que éste tome su decisión de consumir o no determinado bien o servicio ofertado en el mercado. En tal virtud, la publicidad no debe contener información que genere error en el consumidor respecto a las características del producto, su naturaleza, el precio, etc.”13 (El subrayado es nuestro). Los otros principios (lealtad e identificabilidad), en términos generales, apuntan a que los anuncios deben respetar la buena fe comercial, los usos y prácticas honestas y a que los anuncios publicitarios deben ser percibidos como tales por los consumidores. Finalmente, el tercer requisito del artículo 157 alude a que el uso de una marca ajena (dentro de los parámetros anteriores) no debe ser susceptible de inducir al público a riesgo de confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos. Este último requisito tiene relación principalmente con la protección de una de las funciones esenciales de la marca, que es la de ser indicadora de la procedencia empresarial de los productos o servicios por ella distinguidos. Así el uso permitido en virtud del artículo 157 de la Decisión 486 implica que dicho uso no debe dar la impresión que el producto o servicio en cuestión tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. Asimismo, tampoco debe dar la impresión que determinados productos provienen de la misma empresa o de empresas vinculadas económicamente o de empresas entre las que existe relación comercial o que, por ejemplo, la empresa que está haciendo uso de la marca ajena pertenece a la red de distribución oficial del titular de la marca, entre otros supuestos. Si se cumplen los tres requisitos de licitud arriba mencionados, el titular de una marca no podrá impedir su uso por parte de un tercero. Ahora bien, dado que la normativa andina ha consagrado una protección reforzada para las marcas notoriamente conocidas, este Tribunal ha considerado necesario conciliar dicha protección especial con las limitaciones al uso exclusivo de la marca previstas en el artículo 157 de la Decisión 486. Ello porque “las marcas notoriamente conocidas están expuestas en el mercado a mayores riesgos que las marcas que no ostentan esa calidad, principalmente al riesgo del aprovechamiento injustificado de su prestigio. En tal sentido, se debe dar una lectura integradora a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 157, en los literales a), b) y c) del artículo 226 y en los literales e) y f) del artículo 155”. Esto determina que, tratándose de marcas notoriamente conocidas, también se debe apreciar si el uso en cuestión “expone a la marca notoria a los riesgos de confusión, asociación, dilución o uso parasitario. De no cumplirse con los tres requisitos de licitud (del artículo 157) y/o de verificarse la presencia de los riesgos antes mencionados, no resulta

13 Proceso 137-IP-2009. Caso: Competencia desleal e infracciones a las normas de la Publicidad en

Defensa del consumidor. Publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1831 del 07 de mayo de 2010.


aplicable la excepción al uso exclusivo previsto en el segundo párrafo del artículo 157 de la Decisión 486”.14

35. Corresponde al Juez Consultante verificar si en el caso concreto el uso de la marca NÓMADA se efectuó con cumplimiento de los requisitos de licitud del artículo 157 de la Decisión 486. A este fin, se deberán tener en cuenta los hechos y las circunstancias en las que dicho uso se efectuó.

4. El uso de la marca a título informativo.

36. De conformidad con el artículo 157 primer párrafo una marca puede ser utilizada a manera informativa, siempre y cuando se cumplan los requisitos esgrimidos por este Tribunal dentro del Proceso 170-IP-2011:

- “Que se haga de buena fe. La buena fe es un principio general del derecho que debe gobernar todas las actuaciones en el marco de cualquier ordenamiento jurídico. En el campo del derecho de propiedad industrial, los actores del mercado deben actuar sin afectar a los titulares de los derechos intelectuales, al público consumidor y al comercio como tal; la utilización de cualquier signo distintivo, expresión, palabra o frase, no debe hacerse con el objetivo de causar daño o perjuicio. De lo que se trata, entonces, es que el mercado sea transparente y se desenvuelva de manera leal.

- Que no se inserten para ser usados a título de marca. Los elementos

explicativos no pueden ser registrados ni utilizados como marca, es decir, como distintivos de productos o servicios; de lo contrario, se estaría aprovechando de elementos no apropiables por el solicitante. En consecuencia, al solicitar un signo acompañado con estos elementos, el peticionario deberá advertir a la oficina de registro marcario que no se está reivindicando propiedad sobre dichos elementos, diferenciado claramente en su solicitud el signo a registrarse como marca de los aditamentos explicativos. A su vez, la oficina de registro marcario deberá publicar el signo diferenciando claramente los elementos explicativos, ya que de lo contrario no existiría la información suficiente para los terceros interesados.

- Que se limite al propósito de identificación o información. Esta característica tiene que ver con la anterior. El propósito de utilizar elementos explicativos es para generar información cierta sobre los productos y servicios que se ofertan en el mercado. Es una manera de generar en el público consumidor información transparente que le ayude en su libre elección.

- Que no induzca al público consumidor a error. Lo que se quiere salvaguardar es que en el público consumidor no se genere riesgo de confusión o asociación. La normativa de marcas quiere que el comercio de bienes y servicios sea transparente, de buena fe y fluido. Por tal razón, se pretende cuidar que la elección en el consumidor sea libre y consciente”.

37. En este orden de ideas, el Juez Consultante, aplicando el anterior criterio, debe establecer si

la marca NÓMADA está siendo utilizada de manera únicamente informativa.

5. Medidas cautelares.

38. El Tribunal interpretará el presente tema en razón a que la sociedad demandante solicitó medidas cautelares. 14 Proceso 40-IP-2011 ya citado.


39. El Tribunal, con relación a las medidas cautelares en los procesos sobre propiedad industrial y la facultad de la autoridad jurisdiccional interna, ha señalado que “La doctrina enseña que existe el riesgo de que el intervalo entre el ejercicio de la acción y el pronunciamiento de la sentencia de mérito sea de tal extensión que comprometa, hasta en forma irreparable, la efectividad de la tutela jurisdiccional” (COMOGLIO, Luigi Paolo: “Lezioni sul Processo Civile”, seconda edizione, Il Mulino, 1998, Bologna-Italia, pp. 365 ss.). La prevención de este riesgo impone la necesidad de una forma de tutela jurisdiccional, la tutela cautelar, que permita al juez conservar el status quo y asegurar a priori la efectividad de la sentencia de mérito.

40. En el caso de las acciones por infracción de los derechos de propiedad industrial, la

norma comunitaria dispone que la tutela cautelar puede tener por objeto impedir la consumación de la infracción o de sus efectos, obtener o conservar pruebas, y garantizar la efectividad de la tutela de mérito (artículo 245). En consecuencia, el juez podrá ordenar, entre otras, las siguientes medidas: el cese inmediato de los actos constitutivos de la presunta infracción; el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la presunta infracción y de los medios y materiales utilizados predominantemente para cometerla; la suspensión de la importación o de la exportación de tales productos, medios y materiales; la constitución por el presunto infractor de garantía suficiente; y, de ser necesario para evitar la continuación o repetición de la infracción, el cierre temporal del establecimiento del demandado (artículo 246). Se trata de medidas cuya solicitud corresponde a quien haya ejercido o vaya a ejercer la acción (artículo 245), lo que no obsta para que, de permitirlo la legislación interna del País Miembro de que se trate, la autoridad nacional competente pueda ordenar de oficio su aplicación (artículo 246).

41. Ahora bien, la obtención de la tutela cautelar exige a quien la solicite la carga de presentar una situación que, a la luz de los elementos de prueba disponibles prima facie, permita al juez considerar como verosímil y probable la existencia del derecho que se invoca (fumus boni iuris), y reconocer la presencia del riesgo a que podría quedar expuesta la efectividad de la sentencia de mérito, a causa del retardo en su pronunciamiento (periculum in mora). El examen de estos requisitos de admisibilidad de la cautela, así como de los otros que se establezcan, conduce, pues, a un juicio de probabilidad y no de certeza que, por tanto, no prejuzga en torno a la concesión de la tutela de mérito.

42. La norma comunitaria prescribe que la medida sólo se ordenará cuando quien la pida

acredite su legitimación para obrar, la existencia del derecho cuya infracción se denuncia y pruebas que conduzcan a presumir razonablemente la comisión real o inminente de tal infracción (artículo 247). Por tanto, el solicitante tiene la carga de aportar elementos de prueba que permitan a la autoridad nacional competente, a título de presunción iuris tantum, reconocer como probable la legitimación del solicitante, la existencia del derecho invocado y su infracción. Se entiende que la autoridad indicada valorará también el temor fundado de que, durante el intervalo hasta el pronunciamiento de la sentencia de mérito, se vea amenazada la efectividad de la tutela del derecho. En todo caso, es de la potestad discrecional de dicha autoridad condicionar la obtención de la medida al otorgamiento, por parte del solicitante, de garantía suficiente, así como valorar la idoneidad y suficiencia de dicha garantía, la cual, de ser el caso, servirá para responder por los daños y perjuicios que, eventualmente, pudieran causarse.

43. Los efectos de la medida que se acuerde serán provisorios, ya que se extinguirán en el curso del proceso o serán absorbidos por la sentencia de mérito”. (Expediente Nº 96-IP-2004, de 22 de septiembre de 2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1134 de 3 de noviembre de 2004).


6. Criterios a tomarse en cuenta en el cálculo de la indemnización por daños y perjuicios.

44. Ligado al tema anterior se desarrollarán los criterios a tomarse en cuenta en la

indemnización de daños y perjuicios solicitados por la parte demandante.

45. Al respecto, el Tribunal ha manifestado: “Sobre el artículo 243 de la Decisión 486 de 2000: a) Los criterios contenidos en el mencionado artículo relevan a la víctima de la infracción de acreditar la existencia de un daño, b) el hecho dañoso, constitutivo de la infracción, da lugar automáticamente a la generación de un daño”.

46. El artículo 243 de la Decisión 486 en sí detalla parámetros dentro de los cuales se puede

calcular la indemnización por infracción de derechos de propiedad industrial, para lo cual a fin de responder el literal a) de la interrogante del Juez consultante, es preciso mencionar lo que el Tribunal resalta dentro del Proceso 96-IP-2004: “(…) A tenor de la disposición prevista en el artículo 241 de la Decisión 486, el ejercicio de la acción, por infracción de los derechos de propiedad industrial, puede estar dirigido a la obtención, a través de la sentencia de mérito, de una o varias de las siguientes formas de tutela: el cese de los actos constitutivos de la infracción; la indemnización de los daños y perjuicios; el retiro, de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen servido predominantemente para cometerla; la prohibición de la importación y de la exportación de tales productos, medios y materiales; la adjudicación en propiedad de los productos, medios y materiales en referencia; la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, tales como la destrucción de los productos, medios y materiales o el cierre de los establecimientos; y la publicación de la sentencia condenatoria y su notificación, a costa del infractor. El artículo 243 de la Decisión enuncia, en forma no exhaustiva, los criterios que deberán tomarse en cuenta para el cálculo de la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, cuya existencia haya sido oportunamente probada en el curso del proceso por el actor. Éste deberá aportar, igualmente, la cuantía de los daños y perjuicios en referencia o, al menos, las bases para fijarla. Se entiende que será indemnizable el daño que, sufrido por el titular, se encuentre causalmente enlazado con la conducta del infractor. En este marco, será indemnizable el daño emergente, es decir, la pérdida patrimonial sufrida efectivamente por el titular como consecuencia de la vulneración del derecho al uso exclusivo de su marca. La pérdida en referencia deberá ser estimada tomando en cuenta, en lo principal, el grado de comercialización de los productos amparados por el signo que no ha respetado la exclusividad de la marca. Sin embargo, si el actor ha demandado también la adjudicación en propiedad de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen sido utilizados predominantemente para cometerla, deberá imputarse el valor de tales bienes al monto de la indemnización que se acuerde (artículo 241, literal e). Será igualmente indemnizable el lucro cesante, es decir, las ganancias que el titular de la marca protegida habría obtenido mediante la comercialización normal de sus productos, de no haber tenido lugar la competencia desleal del infractor. En este caso, las ganancias a considerar serán las que habrían sido obtenidas en el período que medie entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización.


La norma autoriza, además, que se adopten, como criterios de cálculo del daño indemnizable, el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de sus actos de infracción, y el precio que habría tenido que pagar por la concesión a su favor de una licencia contractual de explotación de la marca, tomando en cuenta para ello el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales ya concedidas. En este marco, habría que tomar en cuenta el período de vigencia del derecho de explotación de la marca, el momento de inicio de la infracción y el número y clase de las licencias concedidas. (…)”.

47. Por lo tanto, el juez consultante deberá tomar los criterios manifestados en el caso de realizar un cálculo del pago de indemnización por daños y perjuicios que se puede haber causado dentro del proceso interno. En virtud de lo anteriormente expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, emite el siguiente: PRONUNCIAMIENTO: PRIMERO: La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, al ser un Tribunal de última instancia ordinaria en temas de competencia desleal tiene la obligación de solicitar la interpretación prejudicial correspondiente ante este Tribunal comunitario, sin necesidad de exhorto, de acuerdo con la norma comunitaria, debe realizarse de manera directa. Puede enviar las solicitudes de interpretación prejudicial directamente al correo electrónico del Tribunal [email protected]. El Tribunal adjunta la Nota Informativa sobre el Planteamiento de la Solicitud de Interpretación Prejudicial por los Órganos Judiciales Nacionales, publicada en la G.O.A.C. N°. 694. SEGUNDO: En materia de marcas, el artículo 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina recoge el sistema atributivo, en el cual, el registro del signo como marca en la oficina nacional competente de uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo. Esto quiere decir, que a partir de ese momento goza de los derechos inherentes a la marca, positivos y negativos como el ius prohibendi, que está dirigido a evitar que el doble uso de una marca idéntica o similar introduzca riesgo de confusión en el mercado. Sin embargo, el derecho que confiere el registro no tiene carácter retroactivo. TERCERO: El titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero no autorizado utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, sujeto a que tal uso pueda generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. De conformidad con lo anterior, el Juez consultante deberá establecer cuál es el signo utilizado en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción de derechos de marcas. Posteriormente, deberá comparar el signo registrado con el supuestamente infractor, para luego determinar si es factible que se genere riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, aplicando los criterios establecidos por el Tribunal en esta interpretación prejudicial.


CUARTO: Entre las limitaciones a los derechos de exclusiva conferidos por el registro de marcas, el segundo párrafo del artículo 157 de la Decisión 486 contempla la posibilidad de que terceros utilicen en el mercado marcas ajenas sin autorización del titular, siempre que dicho uso sea de buena fe, con propósito de identificación y/o información y que no induzca al público a riesgo de confusión sobre la procedencia empresarial de los productos o servicios, acorde con los alcances establecidos en la presente Interpretación Prejudicial. Corresponde al Juez Consultante verificar si en el caso concreto el uso de la marca NÓMADA se efectuó en cumplimiento de los requisitos de licitud del artículo 157 de la Decisión 486. A este fin, se deberán tener en cuenta los hechos y las circunstancias en las que dicho uso se efectuó. QUINTO: La tutela cautelar tiene por objeto impedir la consumación de la infracción o de sus efectos, obtener o conservar pruebas y garantizar la efectividad de la tutela de mérito. En consecuencia, el juez podrá ordenar, entre otras, el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la presunta infracción y de los medios y materiales utilizados predominantemente para cometerla. Las medidas cautelares podrán ser solicitadas por quien haya ejercido o vaya a ejercer la acción, lo que no obsta para que, de permitirlo la legislación interna del País Miembro de que se trate, la autoridad nacional competente pueda ordenar de oficio su aplicación. SEXTO: El artículo 243 de la Decisión enuncia en forma no exhaustiva los criterios que deberán tomarse en cuenta para el cálculo de la indemnización por los daños y perjuicios sufridos, cuya existencia haya sido oportunamente probada por el actor en el curso del proceso. Éste deberá aportar, igualmente, la cuantía de los daños y perjuicios en referencia o, al menos, las bases para fijarla. Se entiende que será indemnizable el daño que, sufrido por el titular, se encuentre causalmente enlazado con la conducta del infractor. En este marco, será indemnizable el daño emergente, es decir, la pérdida patrimonial sufrida efectivamente por el titular como consecuencia de la vulneración del derecho al uso exclusivo de su marca. La pérdida en referencia deberá ser estimada tomando en cuenta, en lo principal, el grado de comercialización de los productos amparados por el signo que no ha respetado la exclusividad de la marca. Sin embargo, si el actor ha demandado también la adjudicación en propiedad de los productos resultantes de la infracción, así como de los medios y materiales que hubiesen sido utilizados predominantemente para cometerla, deberá imputarse al monto de la indemnización el valor de tales bienes que se acuerde (artículo 241, literal e). Será igualmente indemnizable el lucro cesante, es decir, las ganancias que el titular de la marca protegida habría obtenido mediante la comercialización normal de sus productos, de no haber tenido lugar la competencia desleal del infractor. En este caso, las ganancias a considerar serán las que habrían sido obtenidas en el período que medie entre la ocurrencia efectiva del daño y el pago de la indemnización. La norma autoriza, además, que se adopten, como criterios de cálculo del daño indemnizable, el monto de los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de sus actos de infracción, y el precio que habría tenido que pagar por la concesión a su favor de una licencia contractual de explotación de la marca, tomando en cuenta para ello el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales ya concedidas. En este marco, habría que tomar en cuenta el período de vigencia del derecho de explotación de la marca, el momento de inicio de la infracción y el número y clase de las licencias concedidas.


De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción.

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA

José Vicente Troya Jaramillo Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO MAGISTRADO

De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Luis José Diez Canseco Núñez Gustavo García Brito

PRESIDENTE SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

PROCESO 235-IP-2014 Interpretación prejudicial, a solicitud de la consultante, de los artículos 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 135 literal b), 136 literal b), 150, 155, 156, 190 y 224 de la misma normativa, con fundamento en la consulta realizada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno Nº 2010-00051. Actor: MACDONALD´S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LTD. Marca mixta MAC POLLO. Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los diez y siete días del mes de junio del año dos mil quince, en Sesión Judicial se procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. VISTOS: El Oficio 3464 de 5 de noviembre de 2014, recibido por este Tribunal el 6 de noviembre de 2014 vía correo electrónico, procedente de la Sección Primera del Consejo de Estado

GACETA OFICIAL 07/08/ 2015 31 de 59

de la República de Colombia, por medio de la cual se remite solicitud de interpretación prejudicial con motivo del proceso interno N° 2010-00051. Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 1 de abril de 2015. A. ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente. Partes: Demandante: MCDONALD’S INTERNATIONATIONAL PROPERTY

COMPANY LTD. Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA – SUPERINTENDENCIA DE

INDUSTRIA Y COMERCIO. Terceros Interesados: AVIDESA MAC POLLO S.A.

MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS LTDA – PRODUCTOS MAC

HECHOS: Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

1. La sociedad AVIDESA MAC POLLO S.A., solicitó el 19 de mayo de 2006 el registro como marca del signo mixto MAC POLLO (silueta de un pollo dentro de marco confirmado por un rectángulo y un semicírculo), para amparar los siguientes servicios de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza: “carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; gelatinas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles”.

2. La sociedad MCDONALD’S INTERNATIONATIONAL PROPERTY COMPANY LTD., formuló oposición sobre la base de sus marcas registradas en las clases 29, 30, 32, 42 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza 8mixtasy denominativas), las cuales contienen como uno de sus elementos esenciales las expresiones Mac y Mc.

3. La sociedad MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS LTDA –

PRODUCTOS MAC, formuló oposición sobre la base de sus marcas mixtas y denominativas MAC, GUISAMAC, MI AMIGO MAC Y MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS PRODUCTOS MAC, registradas en Colombia para las clases 1, 29, 30 y 31 de la Clasificación Internacional de Niza. También


argumentó la confundibilidad con su nombre comercial MANUFACTURAS COLOMBIANAS LIMITADA PRODUCTOS MAC.

4. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 14520 de 30 de marzo de 2009, resolvió declarar infundadas las oposiciones y concedió el registro solicitado.

5. La sociedad MCDONALD’S INTERNATIONATIONAL PROPERTY COMPANY

LTD., presentó recurso de reposición y en subsidio apelación.

6. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 24093 de 14 de mayo de 2009, resolvió el recurso de reposición, confirmando el Acto Administrativo repuesto y concedió ante su inmediato superior el recurso de apelación.

7. La Superintendencia Delegada para la Propiedad Industrial, mediante Resolución

No. 36376 de 22 de julio de 2009, resolvió el recurso de apelación, confirmando la decisión impugnada.

8. La sociedad MCDONALD’S INTERNATIONATIONAL PROPERTY COMPANY LTD., presentó demanda de nulidad contra la Resoluciones Nos. 14520 de 30 de marzo de 2009, 24093 de 14 de mayo de 2009 y 36376 de 22 de julio de 2009, ante el Consejo de Estado de la República de Colombia.

9. La Sección Primera del Consejo de Estado solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

a. Argumentos de la demanda.

La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

10. Manifiesta, que es titular del registro de la marca denominativa Mc POLLO (certificado No. 231.607), para amparar los siguientes productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza: “sándwiches comestibles, sándwiches de carne, sándwiches de cerdo, sándwiches de pescado, sándwiches de pollo, bizcochos, pan, ponqués, galletas, chocolate, café, sucedáneos del café, té, mostaza, harina de avena, pastelería, salsas, condimentos, azúcar”.

11. Sostiene, que la marca McDONALD’S es notoriamente conocida en el sector de

las comidas rápidas desde antes del año 1984 hasta la fecha, en Colombia y a nivel internacional.

12. Señala, que el signo solicitado genera riesgo de confusión, ya que el consumidor puede pensar que se trata de una marca que pertenece a la familia de marcas McDONALD’S.

13. Arguye, que los signos en conflicto son confundibles entre sí, desde el punto de vista conceptual y fonético. Por lo tanto, al efectuar el examen en conjunto de los signos mixtos no es admisible el argumento de que la silueta de un pollo dentro de marco conformado por un rectángulo y un semicírculo, es un factor de diferenciación entre las marcas.

14. Adiciona, que los signos en conflicto amparan productos semejantes. Por lo tanto, comparten la misma finalidad, naturaleza y canales de comercialización.


15. Argumenta, que no se puede invocar la figura de la marca derivada para perpetrar una infracción de los derechos de exclusiva propiedad sobre la marca McPOLLO de MCDONALD’S INTERNATIONATIONAL PROPERTY COMPANY LTD. En el caso en concreto no se cumple con los requisitos previstos para tal fin.1

16. Manifiesta, que la marca solicitada genera un inminente riesgo de dilución y de aprovechamiento indebido de las marcas de MCDONALD’S INTERNATIONATIONAL PROPERTY COMPANY LTD.

17. Indica, que la expresión Mc no cuenta con un significado común en Colombia. Por tanto, carece de fundamento sostener que la palabra MAC o su abreviatura MC, por ser una partícula comúnmente utilizada como prefijo en diversos apellidos de origen anglosajón y conocida en el medio, carece de fuerza distintiva.

18. Agrega, que la expresión Mc o MAC no pertenece al idioma castellano, ni se ha incorporado, formal o informalmente, al lenguaje cotidiano colombiano. Por tanto, nos encontramos en presencia de una marca caprichosa o arbitraria.

b. Argumentos de la contestación de la demanda.

Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

19. Manifiesta, que los signos en conflicto no son confundibles en relación con los aspectos visual, ortográfico, conceptual y fonético.

20. Señala, que no se configura la conexión competitiva.

21. Arguye, que se configura la figura de la marca derivada, ya que el signo solicitado

es el mismo previamente registrado con el certificado No. 362924.

22. Indica, que las palabras Mc o MAC son de uso común. Por tanto no son de apropiación exclusiva. 23. Argumenta, que no se probó la titularidad de la marca notoria MAC O Mc.

Por parte del Tercero Interesado: AVIDESA MACPOLLO S.A.

24. Manifiesta, que la marca solicitada goza de distintividad, ya que es una frase

que por sí sola es capaz de distinguir los productos alimenticios de la clase 29 de la Clasificación Internacional (distintividad intrínseca).

25. Agrega, que la marca solicitada tiene la capacidad de indicarle al consumidor

de manera inmediata su origen empresarial, ya que hace parte de la familia de marcas “MAC/MC” de AVIDESA MACPOLLO S.A. La titularidad sobre la expresión “MAC/MC” se remonta al año 1976, cuando solicitó el registro de la marca mixta MC POLLO SU POLLO RICO en la clase 29 del entonces Decreto 755 de 1972.

26. Adiciona, que la inclusión de la expresión “MAC” y la reproducción de las

marcas, nombre y enseñas comerciales MAC POLLO, le permiten al consumidor asociar la marca en cuestión con los valores, el servicio y la

1 Según la Superintendencia de Industria y Comercio “(…) la marca MAC POLLO & Diseño en clase 29 cuyo

registro se impugna, es derivada de la marca MAC POLLO & Diseño en clase 29, registrada bajo certificado No. 362.924”.


calidad de los productos que han permitido a AVIDESA MACPOLLO S.A. convertirse en líder en el sector de los alimentos y de la industria avícola, y que al mismo tiempo ha convertido a sus signos distintivos en notorios dentro del mercado colombiano.

27. Indica, que AVIDESA MACPOLLO S.A. viene usando la expresión MAC/MC

desde 1976, por lo que no es un término de uso común. El demandante yerra al decir que es el legítimo titular de dicho derecho.

28. Manifiesta, que los signos en conflicto no son confundibles en relación con los

aspectos visual, ortográfico, conceptual y fonético.

29. Argumenta, que el demandante no probó la notoriedad de sus marcas. Por parte del Tercero Interesado: MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS LTDA – PRODUCTOS MAC.

30. Manifiesta, que es titular del nombre comercial MAC desde 1979 (Certificado

No. 2535), y de las marcas MAC clase 29 (Certificado No. 102299), 30 (Certificado No.102304), 31 (Certificado No. 102300).

31. Agrega, que los registros de marcas que posee en Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia, y las solicitudes prioritarias de los mismos durante 31 años, la hacen la creadora de la denominación MAC en Colombia.

32. Adiciona, que dicho signo nació de la abreviación del siguiente nombre

comercial; MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS; se generó al unir la primera letra de cada palabra que lo compone. Por lo tanto, no es un signo genérico, ya que no es de la esencia de los productos alimenticios usar estas expresiones para llamar por este nombre a los alimentos; así pues es un signo de fantasía, creativo y distintivo.

33. Agrega, que la denominación MAC se ha convertido desde su creación en la

imagen corporativa de la sociedad, y sus productos se han comercializado desde su creación.

34. Adiciona, que las denominaciones MC y MAC son dos signos completamente

diferentes.

35. Indica, que el signo solicitado MAC POLLO & Diseño, es confundible en los aspectos visual, ortográfico, conceptual y fonético. Adicionalmente existe conexión competitiva.

36. Argumenta, que la Superintendencia de Industria y Comercio está permitiendo

el registro ilegítimo de la expresión MAC, al no reconocer que MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS LTDA – PRODUCTOS MAC, tiene un mejor derecho sobre dicho término. Por tanto, no está cumpliendo con la obligación que le competen como autoridad en materia de registro de marcas, es decir, la de realizar de oficio el examen de registrabilidad.

37. Adiciona, que dicha autoridad está actuando bajo un hecho irreal: que el signo

MAC es genérico.


B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL:

38. La Corte consultante solicitó la interpretación prejudicial de las siguientes normas: literales a) y h) del artículo 136 y 172 de la Decisión 486.

39. Se hará la interpretación solicitada, salvo la del artículo 172 que no es pertinente

para resolver el caso bajo estudio. De oficio, se interpretarán las siguientes normas: artículos 136 literal b), 190, 191, 224, 225, 226, 228 y 229.2

2 Artículo 136

“No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (…) a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (…) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario”. (…) Artículo 190 Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir. Artículo 191 El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa. Artículo 224 Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. Artículo 225 Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro. Artículo 226 Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique. También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes: a) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o

servicios; b) daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor

comercial o publicitario del signo; o, c) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo. El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos. (…) Artículo 228 Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo

la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;

d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;

e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;

f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado

territorio; o,


C. CUESTIONES A INTERPRETARSE.

40. En armonía con lo expuesto, los temas que deben ser objeto de la presente interpretación prejudicial son los siguientes:

A. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión o

de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos. B. Ámbito de protección del nombre comercial. C. Comparación entre signos mixtos y denominativos simples y compuestos. D. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa simple y

compuesta. E. La marca notoriamente conocida. Su protección y su prueba. El riesgo de

dilución y de uso parasitario. El signo notoriamente conocido solicitado para registro. La familia de marcas cuyo elemento principal es una marca notoriamente conocida.

F. Palabras de uso común y genéricas en idioma extranjero. G. La conexión competitiva. (clases 29 / 1, 30, 32, 42 y 43)

D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETARSE.

A. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFUSIÓN O DE ASOCIACIÓN. LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS.

41. En el procedimiento administrativo interno se argumentó que el signo mixto MAC POLLO es confundible con las marcas denominativas y mixtas formadas por las expresiones Mac y Mc de la sociedad McDONALD´S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LTD, así como con las marcas mixtas y denominativas MAC, GUISAMAC, MI AMIGOMAC y MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS PRODUCTOS MAC, y el nombre comercial MANUFACTURAS COLOMBIANAS LIMITADA PRODUCTOS MAC. Por tal motivo, es pertinente referirse a la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y a las reglas para el cotejo de signos distintivos.

42. Para lo anterior se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 29 de

agosto de 2013, expedida en el marco del proceso 114-IP-2013:

“Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una causal de irregistrabilidad relacionada específicamente con el requisito de distintividad. Establece, que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o

i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el

País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el

extranjero. Artículo 229 No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero; b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o

establecimientos en el País Miembro; o, c) no sea notoriamente conocido en el extranjero. (…)”.


para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión o de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad.3

Sobre el riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1648, de 21 de agosto de 2008. Marca: “SHERATON”).

Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir.

3 PACÓN, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN

UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA”. Publicado en www.ugma.edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente:

“La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos. La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero. Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita. De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada. Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores. Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente. Surgen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta reputación’ para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad”.


Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión o asociación entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo.

La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos:

La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión.

La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión.

La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.

Las Reglas para el cotejo de los signos distintivos.

La Autoridad Nacional competente, deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros:

- La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que

conforman el conjunto, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

- En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se

debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.

- Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas

últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación. - Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del

presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevante en estos casos, ya que estamos en frente de productos que se dirigen a la población en general. El Tribunal en anteriores providencias ha establecido la relación entre el carácter distintivo de un signo, el criterio del consumidor medio y la clase de productos que se pretenden amparar. Ha expresado lo siguiente:

“El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que ‘carezcan de distintividad’.


Al respecto, y a manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia Europeo: ‘En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios’; que ‘no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad’, pues ‘la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada (…)’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00). Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembre del 2004. Marca: Universidad Virtual. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. (Proceso 14-IP-2009. Interpretación Prejudicial de 01 de abril de 2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1729, de 3 de julio de 2009. Marca: “TV COLOMBIA + GRÁFICO”.).

Los anteriores parámetros, han sido adoptados por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales, entre los cuales, podemos destacar: Proceso 58-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 24 de mayo de 2006. Marca: “GUDUPOP”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. Y Proceso 62-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2006. Marca: “DK”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006.”.

B. ÁMBITO DE PROTECCIÓN DEL NOMBRE COMERCIAL.

43. La sociedad MANUFACTURAS ALIIMENTICIAS COLOMBIANAS LTDA-PRODUCTOS MAC, argumentó que el signo solicitado para registro es confundible con su nombre comercial MANUFACTURAS COLOMBIANAS LIMITADA PRODUCTOS MAC. Por tal razón, se abordará el tema propuesto.

44. Se reitera la posición asumida por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 19 de junio de 2013, expedida en el marco del proceso 40-IP-2013: “El artículo 136, literal b), junto con las disposiciones contenidas en el título X de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, conforman el conjunto normativo que regula el depósito y la protección del nombre comercial. El artículo 190 de la Decisión 486 define el nombre comercial y delimita su concepto, de manera que se pueden extraer las siguientes conclusiones:


- El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado.4

Si bien la norma hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a un problema conceptual. El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se da en el título XI de la Decisión 486. En consecuencia, la norma incurre en una imprecisión que será tratada en el literal F de la presente Interpretación Prejudicial.

- Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir,

identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales.

− El nombre comercial es independiente de la razón social de la persona

jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a ésta, o tener una razón social y uno o muchos nombres comerciales diferentes de ella.

- El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o

denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener muchos nombres comerciales, pero sólo una razón social.

Momento a partir del cual se genera la protección del nombre comercial.

Los artículos 191 a 193 de la Decisión 486 establecen el sistema de protección del nombre comercial.

De conformidad con estas normas, la protección del nombre comercial goza de las siguientes características:

a. El derecho sobre el nombre comercial se genera con su uso. Esto, quiere

decir que el depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo. El registro de un nombre comercial puede ser simplemente un indicio del uso, pero no actúa como una prueba total del mismo.

b. De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre

comercial deberá probar su uso real, efectivo y constante. El Tribunal ha determinado qué se entiende por el uso real y efectivo de un nombre comercial, así como los parámetros de su prueba, de la siguiente manera:

“El Tribunal se ha pronunciado, sobre la protección del nombre comercial que cabe derivar de su uso previo, en los términos siguientes: Por tanto, la obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial, se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores (…) de manera que la protección otorgada al nombre comercial se encuentra supeditada a su uso real y efectivo con relación al establecimiento o a la actividad económica que distinga, ya que es el

4 Si bien la norma hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a un problema

conceptual. El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se da el título XI de la Decisión 486. En consecuencia, la norma incurre en una imprecisión que será tratada en el literal F. de la presente Interpretación Prejudicial.


uso lo que permite que se consolide como tal y mantenga su derecho de exclusiva. Cabe precisar adicionalmente que el hecho de que un nombre comercial se encuentre registrado no lo libera de la exigencia de uso para mantener su vigencia (…) las pruebas dirigidas a demostrar el uso del nombre comercial deben servir para acreditar la identificación efectiva de dicho nombre con las actividades económicas para las cuales se pretende el registro.” (Proceso 45-IP-98. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2000, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 581, de 12 de julio de 2000).

c. Quien alegue y pruebe el uso real, efectivo y constante de un nombre

comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a la misma si dicho signo puede causar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.

d. Quien alegue y pruebe el uso real y efectivo de un nombre comercial con

anterioridad al uso de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a dicho uso si éste puede causar riesgo de confusión o de asociación.

A diferencia de lo que sucede con el sistema atributivo del registro de marca, donde el derecho surge del registro, el de protección del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos. Es decir, el derecho sobre el nombre comercial no se adquiere por la inscripción o depósito, sino con su primer uso. Además, para que subsista el derecho, dicho uso debe ser real, efectivo y constante.

Un nombre comercial registrado de una manera y usado de otra, no generaría ninguna clase de derecho. Es decir, el nombre comercial registrado debe ser el mismo real y efectivamente usado en el mercado, ya que de lo contrario no cabría ningún derecho sobre el primero. Lo anterior, por cuanto dicho signo, aunque registrado, no tendría relación con el público consumidor.

La función de un sistema de registro de nombres comerciales es, por un lado, informativo en relación con el público consumidor y, por otro, una herramienta para que la Oficina de Registro de Marcas haga su análisis de registrabilidad de oficio e integral. Lo anterior quiere decir, que de existir un sistema de registro de nombres comerciales, la Oficina de Registro de Marcas al realizar el respectivo análisis de registrabilidad, deberá tener en cuenta los nombres comerciales registrados”.

45. En conclusión, como quiera que el uso es el elemento esencial para la protección

de un nombre comercial, la corte consultante deberá, al momento en que el signo mixto MAC POLLO fue solicitado para registro, determinar si el nombre comercial MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS LIMITADA PRODUCTOS MAC era real, efectiva y constantemente usado en el mercado, para así determinar si era protegible por el ordenamiento jurídico comunitario andino.

46. En tal sentido, el uso del nombre comercial podrá demostrarse mediante facturas

comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros.

47. Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, los siguientes actos entre

otros: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o


servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.

C. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS Y DENOMINATIVOS SIMPLES Y COMPUESTOS.

48. En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre el signo mixto MAC POLLO con los denominativos que contienen las expresiones Mac y Mc de la sociedad MCDONALD´S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LTD., y los denominativos que contienen la expresión MAC de la sociedad MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS LTDA – PRODUCTOS MAC. Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos mixtos y denominativos simples y compuestos.

49. Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación de 6 de febrero de

2013, expedida en el marco del proceso 164-IP-2012:

“Los signos denominativos se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.

El signo mixto se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista. Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas5, logotipos6, íconos, etc.

Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto. Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor.

El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto:

“La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial:

5 “El emblema es una variante, una especie de dibujo. El emblema representa gráficamente cualquier ser u

objeto, y desde luego puede ser registrado como marca”. OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”, Editorial Lexis Nexis, Abeledo – Perrot, Buenos Aires Argentina, 2010, pág. 33.

6 Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los negocios se entiende lo siguiente; “Logotipo: (…) Distintivo formado por letras, abreviaturas, etc., peculiar de una empresa, conmemoración, marca o producto. (…)”. DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA, 22ª. edición. 2001.


BURBUJA videos 2000). Igualmente el Tribunal ha reiterado: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, Interpretación prejudicial publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 410 de 24 de febrero de 1999)”. (Proceso N° 129-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 17 de noviembre de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1158, de 17 de enero de 2005. Marca: GALLO mixta).

El Juez Consultante, deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto.

Si el elemento determinante en un signo mixto es el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario es el elemento denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos:

Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, el examinador debe tomar en cuenta los siguientes criterios:

- Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su

unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

- Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que

si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

- Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad

de la denominación. - Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en

la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

En atención a que en el caso bajo estudio algunos de los signos en conflicto se encuentran compuestos por dos o más palabras, se hace necesario tratar el tema de los signos con parte denominativa compuesta.

Sobre la viabilidad de que los signos a registrarse adopten palabras compuestas, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...) La otra posibilidad, es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada (...)”. (Proceso N° 13-IP-2001. Interpretación


Prejudicial de 2 de mayo de 2001, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 677 de 13 de junio de 2001).

Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto.

Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado:

“En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’. (Sentencia del Proceso Nº 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro.” (Proceso 50-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1217, de 11 de julio de 2005).”

50. En este orden de ideas, la corte consultante, aplicando los anteriores criterios,

debe establecer el riesgo de confusión o asociación que pudiera existir entre el signo mixto MAC POLLO y los denominativos que contienen las expresiones Mac y Mc de la sociedad MCDONALD´S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LTD., y los denominativos que contienen la expresión MAC de la sociedad MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS LTDA – PRODUCTOS MAC.

D. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS CON PARTE DENOMINATIVA

SIMPLE Y COMPUESTA.

51. En el proceso interno se procedió a la comparación entre el signo mixto MAC POLLO con las marcas mixtas que contienen las expresiones Mac y Mc de la sociedad MCDONALD´S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LTD., y las marcas mixtas que contienen la expresión MAC de la sociedad MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS LTDA. PRODUCTOS MAC. Por tal motivo, es necesario abordar el tema propuesto.

52. Si el elemento determinante en un signo mixto es el gráfico, en principio no habría

riesgo de confusión. Si por el contrario en los dos es el elemento denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas de comparación de los signos denominativos determinadas en el literal B de la presente providencia.

53. En este orden de ideas, la corte consultante tendrá que establecer el riesgo de

confusión o asociación que pudiera existir entre el signo mixto MAC POLLO con las marcas mixtas que contienen las expresiones Mac y Mc de la sociedad MCDONALD´S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LTD., y las marcas mixtas que contienen la expresión MAC de la sociedad MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS LTDA. PRODUCTOS MAC, aplicando los criterios adoptados por el Tribunal para la comparación entre esta clase de signos.


E. LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA. SU PROTECCIÓN Y SU PRUEBA. EL RIESGO DE DILUCIÓN Y DE USO PARASITARIO. EL SIGNO NOTORIAMENTE CONOCIDO SOLICITADO PARA REGISTRO. LA FAMILIA DE MARCAS CUYO ELEMENTO PRINCIPAL ES UNA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA.

54. La demandante afirmó que la marca McDONALD´S es notoriamente conocida en el sector de las comidas rápidas desde 1984. Señala que el signo solicitado genera un inminente riesgo de dilución y de aprovechamiento indebido de sus marcas. Agrega, que genera riesgo de confusión, ya que el consumidor puede pensar que se trata de una marca que pertenece a la familia de marcas McDONALD´S. En consecuencia, se tratará el tema propuesto.

55. Para lo anterior, se reitera lo expresado en las Interpretaciones Prejudiciales de

21 de mayo de 2014, expedida en el marco del proceso 256-IP-2013, de 30 de noviembre de 2011, expedida en el marco del proceso 124-IP-2011 y de 21 de mayo de 2014, expedida en el marco del proceso 32-IP-2014.

Definición.

56. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los

signos notoriamente conocidos un acápite especial. En efecto, en el Título XII, artículos 224 a 236, establece la regulación de los signos notoriamente conocidos.

57. En dicho Título no sólo se hace referencia a la marca notoriamente conocida, sino que se amplía el ámbito de regulación a todos los signos notoriamente conocidos.

58. El artículo 224 consagra una definición del signo distintivo notoriamente conocido. De éste se pueden desprender las siguientes características:

− Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector

pertinente.

El artículo 230 establece qué se debe entender por sector pertinente:

“Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores”.

− Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros. − La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio.


En relación con los principios de especialidad, territorialidad y de uso real y efectivo de la marca.

59. El Tribunal ha establecido que la protección de la marca notoria va más allá de los

principios básicos de especialidad y territorialidad. En relación con la regulación que establece la Decisión 486, la protección de los signos notoriamente conocidos, se da de una manera aún más amplia.

60. En efecto, en relación con los principios de especialidad, territorialidad y uso real y efectivo de la marca, el Título XII de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, junto con el artículo 136, literal h), de la misma Decisión, conforman el conjunto normativo que consagra la protección del signo notoriamente conocido.

61. El amparo a la marca notoria rompe el principio de especialidad; ello implica que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y un signo notoriamente conocido, establecerá, de conformidad con el artículo 136, literal h) mencionado, el riesgo de confusión, asociación, el de uso parasitario y el de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar a la marca notoria.

62. En cuanto al principio de territorialidad, es preciso señalar que de la propia definición que trae el artículo 224 de la Decisión 486, se desprende que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el País Miembro donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los Países Miembros.

63. Y que, de conformidad con lo establecido en el artículo 229, literal a), no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero. Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado.

64. Igualmente, la protección que otorga la Decisión 486 a la marca notoria va más allá de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la cual sustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso. En efecto, el artículo 229, literal b), dispone que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro.

65. La finalidad de dicha disposición es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por una marca notoria, que aunque no se haya usado o no esté siendo usada en el respectivo País Miembro, continúa siendo notoria en otros Países. Se advierte, sin embargo, que la prueba de la notoriedad del signo deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado, ya que deberá dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.


En relación con los diferentes riesgos en el mercado.

66. En relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el mercado, hay que tener en cuenta que la doctrina tradicionalmente se ha referido, por lo general, a dos clases de riesgo: el de confusión y el de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otro tipo de riesgos con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad.

67. La normativa comunitaria andina no diferencia entre marca notoria y renombrada; por lo tanto, simplemente probando la notoriedad se genera una protección reforzada frente a las diferentes clases de riesgos en el mercado.

68. La Decisión 486 atendiendo dicha línea, ha ampliado la protección de los signos notoriamente conocidos, consagrando cuatro riesgos. De conformidad con los artículos 136, literal h), y 226 literales a), b), y c), estos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario7.

69. El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). Es muy importante tener en cuenta que la confusión con un signo notoriamente conocido se puede dar, tal y como lo establece la norma, por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, del mencionado signo, lo que implica similitud o identidad del signo a registrar con el notoriamente conocido.

70. El riesgo de asociación, es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

71. El riesgo de dilución, es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos, que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

72. Y, por último, el riesgo de uso parasitario, es la posibilidad de que un competidor parasitario, se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios, que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

73. En relación con los dos primeros, se busca salvaguardar los signos notoriamente conocidos de lo siguiente: − Evitar que el público consumidor, caiga en error, al adquirir determinado

producto pensando que está adquiriendo otro.

7 Sobre el tratamiento que la Decisión 486 le otorga a la marca notoria, puede verse VARGAS MENDOZA,

Marcelo. “LA MARCA RENOMBRADA EN EL ACTUAL RÉGIMEN COMUNITARIO ANDINO DE PROPIEDAD INTELECTUAL”. Revista Foro No. 6, II semestre, 2006, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, Ecuador.


− Evitar que el público consumidor, caiga en error, en relación con el origen empresarial del signo notoriamente conocido.

− Evitar que el público consumidor, caiga en error, al pensar que las empresas

productoras tiene algún grado de vinculación.

74. Sobre el riesgo de dilución, que por lo general ha estado ligado con la protección de la marca renombrada, se ha dicho lo siguiente: “En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legítimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia”.8

75. Por último, en relación con el riesgo de uso parasitario, se protege al signo notoriamente conocido contra el aprovechamiento injusto de su prestigio por parte de terceros, sin importar, al igual que en el caso anterior, los productos o servicios que se amparen. Lo expuesto, está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin que sea necesario que se presente un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida.

76. Sobre el tema la doctrina ha manifestado: “El propósito perseguido por el competidor parasitario es claro: o bien la similitud entre los signos, aunque no medie similitud entre las prestaciones y sin provocar falsa representación alguna respecto del origen, sirve para establecer una relación intelectual que atrae la atención del público consumidor de forma superior a la que alcanzaría con el empleo de un signo renombrado; o bien la semejanza depara la transmisión consciente o inconsciente de la reputación que simboliza el signo pese a la falta de semejanza de los productos del competidor con los originarios. En ambos casos la apropiación aprovecha los esfuerzos publicitarios del legítimo titular o el valioso caudal informativo que el consumidor asocia al signo”. 9

77. En este caso es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno es lo que genera el riesgo, ya que esto presenta un deterioro sistemático de la posición empresarial. Prueba.

78. El reconocimiento de la notoriedad de la marca, es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la autoridad nacional competente, sobre la base de que según el artículo 228 de la Decisión 486, para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, entre otros: “a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;

8 MONTEAGUDO, MONTIANO, “LA PROTECCIÓN DE LA MARCA RENOMBRADA”. Ed. Civitas, Madrid

España, 1995. Pág. 283. 9 Ibídem. Pág. 247.


b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero’. La marca notoriamente conocida solicitada para registro.

79. De conformidad con lo establecido en el artículo 229 literal a), no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero. Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado.

80. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina protege a la marca notoria no registrada y, en consecuencia, el examen de registrabilidad de un signo notoriamente conocido debería ser diferente al examen que se haría de un signo ordinario. Lo anterior no quiere decir que una marca por ser notoria tenga indefectiblemente derecho a su registro, ya que el registro de toda marca, aún en el caso de ser notoria, deberá atender al respectivo análisis de registrabilidad que practica la oficina nacional competente.

81. Lo que se está afirmando es que dicho análisis debe ser diferencial y complejo, es decir, debe darse atendiendo al hecho de que la marca notoria ya es distintiva y, por lo tanto, el análisis de confundibilidad debe ser, por un lado, más distendido teniendo en cuenta el gran prestigio que ha sido ganado por la marca notoriamente conocida, y por el otro, muy riguroso a fin de evitar el riesgo de confusión en el público consumidor, teniendo en cuenta las características de la


marca opositora, es decir, teniendo en cuenta factores como la notoriedad de la marca opositora, la clase de productos que se pretende registrar, etc.

82. Sobre el tratamiento diferencial que se debe dar al registro de la marca notoriamente conocida, el profesor Jorge Otamendi manifiesta lo siguiente:

“En cambio, el criterio no es el mismo cuando la marca solicitada es notoria desde que la notoriedad es considerada como un factor de distinción. En estos casos el criterio puede ser más benévolo por ser más remotas las posibilidades de confusión.”.

83. En consecuencia con lo anteriormente expuesto, si bien la norma comunitaria

otorga ciertos efectos a la marca notoria no registrada en el País Miembro donde se solicita su protección, el análisis de registrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro es independiente; es decir, la Oficina Nacional Competente tiene discrecionalidad para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida que se alega, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio”. La familia de marcas cuyo elemento principal es una marca notoriamente conocida.

84. Se reitera lo expresado en la Interpretación de 12 de febrero de febrero de 2014, expedida en el marco del proceso 211-IP-2013:

“Una familia de marcas, es un conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial.

El Tribunal se ha pronunciado sobre la figura de la familia de marcas, de la siguiente manera:

“En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura al inicio de la denominación, será, por lo general, el elemento dominante. El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a asociarlas entre sí y a pensar que los productos a que se refieren participan de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquélla, caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión”. (Proceso 96-IP-2002. Interpretación Prejudicial de 25 de marzo de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 912 del 25 de marzo de 2003).

El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de la marcas conformadas por un elemento de uso común, ya que estás poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos. Por tal razón, el titular de una marca que contenga un elemento de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común, que no es genérico, descriptivo o de uso común, pueda ser utilizado por otra


persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común.”

85. De conformidad con las particularidades del caso, el Tribunal reitera la línea

jurisprudencia que ha trazado en relación con la familia de marcas derivada de una marca notoriamente conocida. “El Tribunal ha manifestado que merece especial importancia el hecho de que la familia de marcas o la marca derivada “(…) provenga de una marca notoriamente conocida, ya que el análisis de confundibilidad debe ser más riguroso, atendiendo a que la marca notoria tiene una protección especial de la que no gozan las otras marcas y, por lo tanto, se protege más allá de los principio de territorialidad y de especialidad, teniendo como base la protección al esfuerzo del empresario que pudo llegar a convertir su marca en notoria para el público consumidor.

Existen tres hipótesis que involucran las marcas derivadas de marcas notoriamente conocidas. La primera se da cuando la marca derivada de la marca notoria se solicita para registro; la segunda se presenta cuando la marca derivada de la notoria es la marca base de la oposición u observación; y la tercera es cuando tanto la marca solicitada como la oponente u observante son derivadas de marcas notorias”. El criterio descrito es aplicable a la familia de marcas.

En relación con las dos primeras hipótesis, el Tribunal continúa diciendo que “el Juez Nacional o la Oficina Nacional competente, en su caso, deberán determinar en el asunto anteriormente mencionado, el grado de incidencia de la marca notoria en el signo que se pretende registrar o en el signo oponente u opositor, es decir, si la marca notoria es la que inyecta distintividad en el registro de marca y de qué manera y, por lo tanto, si el público consumidor identificará dicha marca con la marca que ha ganado notoriedad. Lo anterior es de suma relevancia, ya que aunque la marca opositora pueda ser similar a la derivada de una marca notoria, el elemento notorio de esta última sea el elemento predominantemente distintivo dentro del conjunto y, por lo tanto, el que hace que el público consumidor identifique el producto; y ya que aunque la marca solicitada sea similar a la marca derivada de una marca notoria únicamente en sus elementos accesorios, se debe tener en cuenta que el elemento notorio imprime distintividad al conjunto, pudiendo el público consumidor asociar los elementos accesorios directamente con la marca notoria y, así, la marca solicitada generar confusión en el público consumidor.

En relación con la tercera hipótesis, el Juez Nacional o la Oficina Nacional Competente, en su caso, deberán determinar en cada signo el grado de importancia, y participación de la marca notoria en el conjunto, atendiendo, igualmente, a la naturaleza de los elementos accesorios, es decir, si son de fantasía, genéricos, descriptivos, de uso común, etc., para así determinar la viabilidad del registro y la protección como notoria de la marca derivada oponente”. (Proceso 140-IP-2007, ya citado)”. (Interpretación Prejudicial de 21 de mayo de 2014, expedida en el marco del proceso 32-IP-2014).

F. PALABRAS DE USO COMÚN Y GENÉRICAS EN IDIOMA EXTRANJERO.

86. La demandante sostuvo que las expresiones Mc o MAC no pertenecen al idioma

castellano, ni se han incorporado, formal o informalmente, al lenguaje cotidiano colombiano. La Superintendencia de Industria y Comercio argumentó que las palabras Mc y MAC son de uso común. La sociedad MANUFACTURAS


ALIMENTICIAS COLOMBIANAS LTDA – PRODUCTOS MAC afirmó que la palabra MAC no es genérica.

87. Teniendo en cuenta lo anterior, y que el signo solicitado se encuentra compuesto

por una expresión en idioma extranjero, el Tribunal abordará el tema propuesto. Para esto se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 25 de septiembre de 2013, expedida en el marco del proceso 146-IP-2013: “Los signos compuestos por una o más palabras en idioma extranjero que no formen parte del conocimiento común, haciendo un análisis de los demás elementos que lo acompañen, podrían considerarse como signos de fantasía y, en consecuencia, procede registrarlos como marca. No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero que los integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos que mezclados con otras palabras o elementos no le otorguen distintividad al conjunto”.

88. Este Tribunal, con un criterio aplicable a la Decisión 486, ha manifestado al

respecto lo siguiente: “(...) cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local. (…) Al tenor de lo establecido en el art. 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma. Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta Subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros (…)”. (Proceso N° 69-IP-2001. Interpretación prejudicial de 12 de diciembre de 2001, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 759, de 6 de febrero de 2002).

89. En relación con los signos de uso común y descriptivos, se reitera lo expresado en la Interpretación de 25 de abril de 2013, expedida en el marco del proceso 29-IP-2013:

“Al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones descriptivas, genéricas o de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.

El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone:

“No podrán registrarse como marcas los signos que g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”;


Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas10.

Los signos descriptivos informan de manera exclusiva acerca de las siguientes características y propiedades de los productos: calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc.

Se identifica la denominación descriptiva, formulando la pregunta ¿cómo es? En relación con el producto o servicio de que se trata, se contesta haciendo uso justamente de la denominación considerada descriptiva.

Sin embargo, una expresión descriptiva respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que, el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con, la expresión que se utiliza.

(…)

El literal f) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone:

“No podrán registrarse como marcas los signos que f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;” El literal trascrito prohíbe el registro de signos genéricos, pero no impide que palabras genéricas conformen un signo compuesto. La denominación genérica determina el género del objeto que identifica; no se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, ya que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. La genericidad de un signo, debe ser apreciada en relación directa con los productos o servicios de que se trate. La expresión genérica, puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es?, en relación con el producto o servicio designado, se responde empleando la

10 Dentro del tema Jorge Otamendi señala que:

“El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”. OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2010. Pág. 215.


denominación genérica. Desde el punto de vista de marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger, o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo. Sin embargo, una expresión genérica respecto de unos productos o servicios, puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso, cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios, que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza. Ahora bien, lo que es de uso común, genérico o descriptivo en una clase determinada puede no serlo así en otra; los términos comunes o usuales, por ejemplo, en materia de servicios mecánicos pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus descriptivo, genérico o de uso común en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas. Esto es muy importante, porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en el manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados.”

90. La corte consultante deberá determinar si el significado de las expresiones Mc y MAC son de conocimiento de la mayoría del público consumidor, para posteriormente establecer si son de uso común y/o genéricas para la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, de conformidad con lo expresado en la presente providencia.

G. LA CONEXIÓN COMPETITIVA (CLASES 29/1, 30, 32, 42 Y 43)

91. El signo solicitado para registro ampara los siguientes servicios de la Clase 29 de la

Clasificación Internacional de Niza: “carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; gelatinas, mermeladas, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles”. Algunos de los opositores amparan productos y servicios en las siguientes clases: 1, 30, 32, 42 y 43.

92. Como quiera que la sociedad demandante argumentara que los signos en conflicto amparan productos con la misma finalidad, naturaleza y canales de comercialización, se tratará el tema propuesto.

93. Se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación de 16 de octubre de 2013,

expedida en el marco del proceso 111-IP-2013: “En este escenario es preciso que la corte consultante matice la regla de la

especialidad11 y, en consecuencia, analice el grado de vinculación o relación

11 Al respecto, el Tribunal ha manifestado lo siguiente en relación con el principio de especialidad:

“Del principio de especialidad se desprende que bajo una misma o similar denominación pueden recaer derechos autónomos de marcas pertenecientes a distintos titulares, siempre que distingan productos o servicios diferentes.


competitiva de los productos y/o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor.

Para lo anterior, el consultante deberá analizar la naturaleza o uso de los productos

y/ o servicios identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos y/o servicios a una misma clase de nomenclátor no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos y/o servicios en clases distintas, tampoco prueba que sean diferentes.

En relación con lo mencionado, el Tribunal ha establecido algunos de los siguientes

criterios y factores de análisis para definir la conexión competitiva, aplicable tanto a productos como a servicios:

“a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (…)

Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega.

b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o

expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro. En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud.

c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o

distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos. Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor.

d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los

productos puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el

En la comparación entre los productos y servicios correspondientes, el consultante deberá tomar en cuenta su identificación en las solicitudes de registro y su ubicación en el nomenclátor; además, podrá acudir a los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre ellos. A objeto de precisar si se trata de productos o servicios semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito.”. (Proceso 148-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1271, de 2 de diciembre de 2005).


consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor.

e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que

comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario. La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función.

f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir”. (Proceso 114-IP-2003. MARCA: EBEL INTERNACIONAL. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 de 14 de enero de 2004)”.

94. La corte consultante deberá determinar si existe conexión competitiva entre los

productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto, de conformidad con lo desarrollado en la presente providencia.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE EL SIGUIENTE PRONUNCIAMIENTO: PRIMERO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad

nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia.

Se debe tener en cuenta, que basta con la posibilidad de riesgo de

confusión o de asociación para que opere la prohibición de registro.

Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos en frente de productos que se dirigen a la población en general.

SEGUNDO: La corte consultante deberá, al momento en que el signo mixto MAC

POLLO fue solicitado para registro, determinar si el nombre comercial MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS LIMITADA PRODUCTOS MAC era real, efectiva y constantemente usado en el mercado, para así determinar si era protegible por el ordenamiento jurídico comunitario andino.


TERCERO: La corte consultante debe establecer el riesgo de confusión o asociación que pudiera existir entre el signo mixto MAC POLLO y los denominativos que contienen las expresiones Mac y Mc de la sociedad MCDONALD´S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LTD., y los denominativos que contienen la expresión MAC de la sociedad MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS LTDA – PRODUCTOS MAC, aplicando los criterios establecidos en la presente providencia.

CUARTO: La corte consultante tendrá que establecer el riesgo de confusión o

asociación que pudiera existir entre el signo mixto MAC POLLO con las marcas mixtas que contienen las expresiones Mac y Mc de la sociedad MCDONALD´S INTERNATIONAL PROPERTY COMPANY LTD., y las marcas mixtas que contienen la expresión MAC de la sociedad MANUFACTURAS ALIMENTICIAS COLOMBIANAS LTDA. PRODUCTOS MAC, aplicando los criterios adoptados por el Tribunal para la comparación entre esta clase de signos.

QUINTO: El artículo 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina,

consagra una definición de signo notoriamente conocido con las siguientes características:

− Para que un signo se considere como notorio, debe ser conocido por el

sector pertinente, entendiendo por tal lo consagrado en el artículo 230 de la Decisión 486.

− Debe haber ganado dicha notoriedad en cualquiera de los Países

Miembros. − Que haya obtenido dicha notoriedad por cualquier medio.

La Decisión 486 establece una protección más amplia de los signos notoriamente conocidos, lo que implica, por un lado, la ruptura de los principios de especialidad, territorialidad y del uso real y efectivo de la marca y, por otro, la protección contra los riesgos de confusión, asociación, dilución y del uso parasitario, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial.

El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). Es muy importante tener en cuenta que la confusión con un signo notoriamente conocido se puede dar, tal y como lo establece la norma, por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, del mencionado signo, lo que implica similitud o identidad del signo a registrar con el notoriamente conocido.

El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos, que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. Respecto del riesgo de uso parasitario, se protege al signo notoriamente conocido contra el aprovechamiento injusto de su prestigio por parte de


terceros, sin importar, al igual que en el caso anterior, los productos o servicios que se amparen. Lo expuesto, está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin que sea necesario que se presente un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida. Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia, corresponde a quien la alega. Éste dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, sobre la base de las pruebas presentadas. Si bien la norma comunitaria otorga ciertos efectos a la marca notoria no registrada en el País Miembro donde se solicita su protección, el análisis de registrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro es independiente; es decir, la Oficina Nacional Competente tiene discrecionalidad para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida que se alega, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio.

La corte consultante deberá determinar el grado de incidencia de la marca notoria en el signo opositor que contiene las expresiones Mac y Mc, es decir, debe establecer si la marca notoria es la que le inyecta distintividad y, de esta forma, establecer su grado de oposición en el caso particular.

SEXTO: La corte consultante deberá determinar si el significado de las expresiones

Mc y MAC son de conocimiento de la mayoría del público consumidor, para posteriormente establecer si son de uso común y/o genéricas para la clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, de conformidad con lo expresado en la presente providencia.

SÉPTIMO: La corte consultante deberá determinar si existe conexión competitiva

entre los productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto, de conformidad con lo desarrollado en la presente providencia.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al emitir el fallo en el proceso interno, la Autoridad Consultante deberá adoptar la presente interpretación prejudicial. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción.

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA

José Vicente Troya Jaramillo

MAGISTRADO


De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta (e) y el Secretario.

Leonor Perdomo Perdomo Gustavo García Brito

PRESIDENTA (e) SECRETARIO Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329- Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú

sumario tribunal de justicia de la comunidad...

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