sumario tribunal de justicia de la comunidad...

Proceso 41-IP-2011.- Interpretación Prejudicial del artículo 13 de la Decisión 351 de la Comisión

del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Juzgado Segundo Civil Muni-

cipal, Yumbo-Valle, de la República de Colombia; e interpretación, de

oficio, de los artículos 1, 4, 9, 13, 15, 43, 48, 49, 51 y 54 de la misma

Decisión, los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de

Justicia de la Comunidad Andina y los artículos 122 y 123 del Estatuto del

Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Proceso Interno: N° 2010-

149-00. Asunto: Derechos de Autor. Actor: Sociedad de Autores y Compo-

sitores de Colombia (SAYCO) .....................................................................

Proceso 45-IP-2011.- Interpretación Prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la

Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, de oficio, de los artículos 81, 83

literales d) y e) y 84 de la misma normativa, con fundamento en la consul-

ta formulada por la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencio-

so Administrativo de la ciudad de Quito, República del Ecuador. Actor:

SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. Marca: “SNICKERS CRUNCHER”

(denominativa). Proceso Interno: Nº 9470-NR .............................................

Proceso 46-IP-2011.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literal d) y 83 literales a),

d), e) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y,

de oficio, los artículos 82 literal e), 84 y 93 de la Decisión 344, solicitada

por la Segunda Sala del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Adminis-

trativo de la ciudad de Quito, República del Ecuador. Actor: ANHEUSER-

BUSCH, INCORPORATED. Marca: “ICE BREWING” (denominativa). Pro-

ceso Interno N° 4191-CS .............................................................................

Proceso 66-IP-2011.- Interpretación Prejudicial, de oficio, de los artículos 81, 83 literales a), b),

d) y e), 84 y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Carta-

gena, así como de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de

la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta

formulada por la Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo

del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno:

Nº 2005-00356. Actor: Sociedad COLOMBIA TELECOMUNICACIONES

S.A. ESP. Marca: T-GLOBAL TELECOM (mixta) .......................................

Para nosotros la Patria es América

S U M A R I O

Tribunal de Justicia de la Comunidad AndinaPág.

Año XXVIII - Número 2000

Lima, 5 de diciembre de 2011

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GACETA OFICIAL 05/12/2011 2.68

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, en Quito, a los 26 días del mesde agosto del año dos mil once, procede aresolver la solicitud de Interpretación Prejudi-cial formulada por el Juzgado Segundo CivilMunicipal, Yumbo-Valle, de la República de Co-lombia.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y susanexos, remitida por el Juzgado Segundo CivilMunicipal, Yumbo-Valle, de la República de Co-lombia, sobre los artículos 13 y 60 de la Deci-sión 351 de la Comisión del Acuerdo de Carta-gena, dentro del proceso interno N° 2010-149-00.

El auto de 13 de julio de 2011, mediante el cualeste Tribunal decidió admitir a trámite la referidasolicitud de interpretación prejudicial por cum-plir con los artículos 32 y 33 del Tratado deCreación del Tribunal y con los requisitos con-templados en el artículo 125 del Estatuto delTribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

I. ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documenta-ción allegada, estimó procedente destacar co-mo antecedentes del proceso interno que diolugar a la presente solicitud, lo siguiente:

II. LAS PARTES.

Demandante: SOCIEDAD DE AUTORES YCOMPOSITORES DE COLOM-BIA (SAYCO).

Demandado: JULIO CÉSAR HERRERA GAR-CÍA.

III. DATOS RELEVANTES.

1. Objeto

El 23 de febrero de 2010, la Sociedad de Auto-res y Compositores de Colombia (SAYCO), so-ciedad de gestión colectiva de derechos de au-tor, inició el proceso Verbal Sumario contra JU-LIO CÉSAR HERRERA GARCÍA, propietario delestablecimiento de comercio “Discoteca Man-go Biche de Cali”, tendiente a que se declare elincumplimiento de las disposiciones contenidasen la Ley 23 de 1982 sobre derechos de autor,por no haber obtenido la autorización previa yexpresa de la Sociedad de Autores y Composi-tores de Colombia (SAYCO), para la utilizaciónde las obras que ella representa y que fueronejecutadas públicamente en los eventos: “MANOA MANO ENTRE DARÍO GÓMEZ Y LUIS AL-BERTO POSADA”, “PRESENTACIÓN DE CANOESTREMERA” y “PRESENTACIÓN DE WILLIEGONZÁLEZ” llevados a cabo en la DiscotecaMango Biche Cali, ubicado en el Municipio deYumbo.

2. Hechos relevantes

La demandante, la Sociedad de Autores y Com-positores de Colombia (SAYCO), es una Socie-dad de Gestión Colectiva de carácter privado,vigilada por la Dirección Nacional del Derechode Autor, entidad adscrita al Ministerio de Inte-rior y de Justicia, de la República de Colombia.Sus principales atribuciones son, entre otras,representar a sus socios ante las autoridadesjurisdiccionales y administrativas en todos losasuntos de interés general y particular para losmismos y el recaudo de los derechos de autorpor concepto de ejecución pública de obrasmusicales de autores y compositores naciona-les y de extranjeros en virtud de los contratos de

PROCESO 041-IP-2011

Interpretación prejudicial del artículo 13 de la Decisión 351 de la Comisión delAcuerdo de Cartagena solicitada por el Juzgado Segundo Civil Municipal,

Yumbo-Valle, de la República de Colombia; e interpretación de oficio, de losartículos 1, 4, 9, 13, 15, 43, 48, 49, 51 y 54 de la misma Decisión, los artículos 32 y

33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ylos artículos 122 y 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la ComunidadAndina. Proceso Interno: N° 2010-149-00. Asunto: Derechos de Autor. Actor:

Sociedad de Autores y Compositores de Colombia (SAYCO).


representación recíproca suscritos con las so-ciedades extranjeras afiliadas a la Confede-ra-ción Internacional de Sociedades de Autores yCompositores (CISAC).

El demandado JULIO CÉSAR HERRERA GAR-CÍA es propietario del establecimiento de co-mercio DISCOTECA MANGO BICHE CALI, elcual se identifica con matrícula mercantil Nº751489 – 2 y está ubicado en la Calle 10 Nº 31A-156 en el Municipio de Yumbo-Valle.

1. El día 9 de julio de 2009, el demandado JU-LIO CÉSAR HERRERA GARCÍA realizó enla Discoteca Mango Biche de Cali el evento“MANO A MANO ENTRE DARÍO GÓMEZ YLUIS ALBERTO POSADA”. La boletería parael ingreso al evento tuvo un costo de: Palcos$200.000 y Vip $70.000 pesos colombianos.La Sociedad de Autores y Compositores deColombia (SAYCO) administra varias obrasde la autoría del señor DARÍO DE JESÚS GÓ-MEZ ZAPATA, como consta en la Certifica-ción expedida por la Dirección Societaria deSAYCO. También, la Sociedad de Autores yCompositores de Colombia (SAYCO) directa-mente y/o en virtud de los Contratos de Re-presentación Recíproca, administra variasobras interpretadas por el señor LUIS AL-BERTO POSADA, como consta en la Certifi-cación expedida por la Dirección Societariade SAYCO. Según el demandante, el deman-dado JULIO CÉSAR HERRERA GARCÍA nosolicitó a la Sociedad de Autores y Composi-tores de Colombia (SAYCO) la autorizaciónprevia y expresa para ejecutar públicamentelas obras que conforman su repertorio, nitampoco realizó el pago de los derechos deautor al legítimo representante de las obrascomunicadas públicamente, quien es la So-ciedad de Autores y Compositores de Colom-bia (SAYCO) para efectos de la realizacióndel evento “MANO A MANO ENTRE DARÍOGÓMEZ Y LUIS ALBERTO POSADA”.

2. El día 30 de julio de 2009, el demandadoJULIO CÉSAR HERRERA GARCÍA realizó enla Discoteca Mango Biche de Cali el evento“PRESENTACIÓN CANO ESTREMERA”. Laboletería para el ingreso al evento tuvo uncosto de: General $40.000 pesos colombia-nos. La Sociedad de Autores y Compositoresde Colombia (SAYCO), directamente y/o envirtud de los Contratos de Representación

Recíproca, administra varias obras interpreta-das por el señor CANO ESTREMERA, comoconsta en la Certificación expedida por laDirección Societaria de SAYCO. Según eldemandante, el demandado JULIO CÉSARHERRERA GARCÍA no solicitó a la Sociedadde Autores y Compositores de Colombia(SAYCO) la autorización previa y expresa pa-ra ejecutar públicamente las obras que con-forman su repertorio, ni tampoco realizó elpago de los derechos de autor al legítimorepresentante de las obras comunicadas pú-blicamente, quien es la Sociedad de Autoresy Compositores de Colombia (SAYCO), paraefectos de la realización del evento “PRE-SENTACIÓN CANO ESTREMERA”.

3. El día 13 de agosto de 2009, el demandadoJULIO CÉSAR HERRERA GARCÍA realizó enla Discoteca Mango Biche de Cali el evento“PRESENTACIÓN WILLIE GONZÁLEZ”. Laboletería para el ingreso al evento tuvo uncosto de: General $30.000 pesos colombia-nos. La Sociedad de Autores y Compositoresde Colombia, directamente y/o en virtud delos Contratos de Representación Recíproca,administra varias obras interpretadas por elseñor WILLIE GONZÁLEZ, como consta en laCertificación expedida por la Dirección Socie-taria de SAYCO. Según el demandante, eldemandado JULIO CÉSAR HERRERA GAR-CÍA no solicitó a la Sociedad de Autores yCompositores de Colombia (SAYCO) la auto-rización previa y expresa para ejecutar públi-camente las obras que conforman su reperto-rio, ni tampoco realizó el pago de los dere-chos de autor al legítimo representante de lasobras comunicadas públicamente, que es laSociedad de Autores y Compositores de Co-lombia (SAYCO), para efectos de la realiza-ción del evento “PRESENTACIÓN WILLIEGONZÁLEZ”.

3. Fundamentos de derecho contenidos enla demanda.

La demandante la Sociedad de Autores y Com-positores de Colombia – SAYCO manifiestaque:

El demandado JULIO CÉSAR HERRERA GAR-CÍA, propietario del establecimiento de comer-cio denominado “Discoteca Mango Biche de Cali”,incumplió las obligaciones expresamente seña-


ladas en los artículos 158 y siguientes de la Ley23 de 1982, por no haber obtenido autorizaciónprevia y expresa de la Sociedad de Autores yCompositores de Colombia (SAYCO) para utili-zar las obras musicales que ella representa yque fueron ejecutadas públicamente en los even-tos denominados “MANO A MANO ENTRE DA-RÍO GÓMEZ Y LUIS ALBERTO POSADA”, “PRE-SENTACIÓN DE CANO ESTREMERA” y “PRE-SENTACIÓN DE WILLIE GONZÁLEZ” llevadosa cabo en la Discoteca Mango Biche de Cali,ubicado en el Municipio de Yumbo.

Como consecuencia del incumplimiento, solici-ta que se condene al demandado a reconocer ypagar a la Sociedad de Autores y Compositoresde Colombia (SAYCO) la cantidad de CATOR-CE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA YCUATRO MIL PESOS M/CTE ($14.964.000),suma que se encuentra discriminada así:

1. Por el evento “MANO A MANO ENTRE DA-RÍO GÓMEZ Y LUIS ALBERTO POSADA” lasuma de OCHO MILLONES CUATROCIEN-TOS SESENTA Y OCHO MIL PESOS M/CTE($8.468.000).

2. Por el evento “PRESENTACIÓN DE CANOESTREMERA” la suma de TRES MILLONESSETECIENTOS DOCE MIL PESOS M/CTE($3.712.000).

3. Por el evento “PRESENTACIÓN DE WILLIEGONZÁLEZ” la suma de DOS MILLONESSETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILPESOS M/CTE ($2.784.000).

El demandado debe pagar a la Sociedad deAutores y Compositores de Colombia (SAYCO)por concepto de intereses moratorios liquidadosa la tasa máxima legal establecida en el artículo884 del Código de Comercio, las cantidades quese causen desde la presentación de esta de-manda hasta que se efectúe el pago total de laobligación. También solicita que se condene ala parte demandada al pago de las costas delproceso.

4. Fundamentos jurídicos de la contestaciónde la demanda.

El demandado, JULIO CÉSAR HERRERAGARCÍA, contestó la demanda de la siguien-te manera:

Que este proceso está viciado de nulidad por-que una vez admitida la demanda tenía la obli-gación legal de haber suspendido el procesopara remitirlo al Tribunal de Justicia de la Comu-nidad Andina, con sede en Quito, a efecto desolicitarle consulta o interpretación prejudicial.La mencionada suspensión es obligatoria paraprocesos no susceptibles de recursos en elderecho interno, donde deba aplicarse algunade las normas que conforman el ordenamientojurídico de la Comunidad Andina, supuesto fác-tico que se enmarca dentro de la demanda pre-sentada por SAYCO, en razón a los siguientesargumentos jurídicos:

a) El actual proceso no es susceptible de recur-sos en nuestro orden interno, tal como lo exi-ge la Ley 457 de 1998, como que se trata deun proceso verbal sumario que conforme a loestablecido en el Código de ProcedimientoCivil, es de única instancia, esto es, no essusceptible de recurso de apelación.

b) La demanda se fundamenta en la aplicaciónde varias normas de la Decisión 351 de 1993,que es una de las legislaciones especialesque conforman el ordenamiento jurídico de laComunidad Andina, lo que se enmarca den-tro del supuesto del artículo 33 de la Ley 457de 1998.

Que, no haber suspendido de inmediato el pro-ceso violó el derecho de defensa del demanda-do. Se afectó el derecho fundamental del de-bido proceso del accionante, al no suspenderseel proceso desde la admisión de la demanda,pues conocer el pronunciamiento del Tribunalde Justicia de la Comunidad Andina, antes decontestar la demanda, hacía parte del dere-cho de defensa del demandado. Dicho dere-cho de defensa no se garantizaría, si no seanula lo actuado desde la admisión de lademanda, pues estaríamos frente a una seriede situaciones donde no se podría esgrimiruna defensa con base a los planteamientosde la interpretación del Tribunal de Justicia dela Comunidad Andina, como que ésta sóloserá tenida en cuenta para dictar el fallo. Eldemandado debía conocer primero cuál era elrégimen tarifario a aplicar, para poder pedir ycontrovertir las pruebas, pues de lo contrario,corría el riesgo de pedir unas no acordes conel régimen que se señale finalmente como apli-cable.


El valor que la demandante está cobrando através de esta demanda corresponde a un co-bro de lo no debido porque la obligación deman-dada es inexistente. La cuantía objeto de lademanda corresponde al precio que supuesta-mente se adeuda al demandante por conceptodel uso de las obras musicales del catálogo querepresenta. Dicha obligación es inexistente por-que no está soportada en un contrato que hayancelebrado las partes, tal como exige la ley so-bre derechos de autor, y la vasta línea jurispru-dencial que la declara exequible, confirma lanecesidad de ese contrato para efectos de fijarel precio por el uso de las obras. El precio quepretende cobrar el demandante por el supuestouso de sus obras es ilegal, en consideración aque el autor no se encuentra legalmente faculta-do para señalar, a capricho, el valor a pagar porel uso de la obra. Este valor debe ser concerta-do a través de un contrato, conforme señala elartículo 73 de la Ley 23 de 1982 y el demandadono ha celebrado con el demandante ningún con-trato en donde se pacte el valor que éste seencuentra cobrando.

IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andinaes competente para interpretar por la vía preju-dicial las normas que conforman el Ordenamien-to Jurídico de la Comunidad Andina, con el finde asegurar su aplicación uniforme en el territo-rio de los Países Miembros.

V. NORMAS A SER INTERPRETADAS.

El Juzgado Segundo Civil Municipal, Yumbo-Valle, de la República de Colombia, solicitó laInterpretación Prejudicial de los artículos 13 y60 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuer-do de Cartagena.

Sin embargo, el artículo 60 no será interpretadoya que no resulta pertinente. En consecuencia,este Tribunal interpretará el artículo 13 de laDecisión 351 y, de oficio, los artículos 1, 4, 9,13, 15, 43, 48, 49, 51 y 54 de la mencionadanormativa, los artículos 32 y 33 del Tratado deCreación del Tribunal de Justicia de la Comuni-dad Andina y los artículos 122 y 123 del Estatu-to del Tribunal de Justicia de la ComunidadAndina.

A continuación, los textos de las normas a serinterpretadas son los siguientes:

DECISIÓN 351DE LA COMISIÓN DEL ACUER-DO DE CARTAGENA

Artículo 1

“Las disposiciones de la presente Decisióntienen por finalidad reconocer una adecuaday efectiva protección a los autores y demástitulares de derechos, sobre las obras delingenio, en el campo literario, artístico o cien-tífico, cualquiera que sea el género o formade expresión y sin importar el mérito literarioo artístico ni su destino.

Asimismo, se protegen los Derechos Conexosa que hace referencia el Capítulo X de lapresente Decisión.”

(…)

Artículo 4

“La protección reconocida por la presenteDecisión recae sobre todas las obras litera-rias, artísticas y científicas que puedan re-producirse o divulgarse por cualquier forma omedio conocido o por conocer, y que incluye,entre otras, las siguientes:

(…)

c) Las composiciones musicales con letra osin ella;”

(…)

Artículo 9

“Una persona natural o jurídica, distinta delautor, podrá ostentar la titularidad de los de-rechos patrimoniales sobre la obra de confor-midad con lo dispuesto por las legislacionesinternas de los Países Miembros.”

(…)

Artículo 13

“El autor o, en su caso, sus derechohabien-tes, tienen el derecho exclusivo de realizar,autorizar o prohibir:

a) La reproducción de la obra por cualquierforma o procedimiento;


b) La comunicación pública de la obra porcualquier medio que sirva para difundir laspalabras, los signos, los sonidos o lasimágenes;

c) La distribución pública de ejemplares ocopias de la obra mediante la venta, arren-damiento o alquiler;

d) La importación al territorio de cualquierPaís Miembro de copias hechas sin autori-zación del titular del derecho;

e) La traducción, adaptación, arreglo u otratransformación de la obra.”

(…)

Artículo 15

“Se entiende por comunicación pública, todoacto por el cual una pluralidad de personas,reunidas o no en un mismo lugar, pueda teneracceso a la obra sin previa distribución deejemplares a cada una de ellas, y en especiallas siguientes:

a) Las representaciones escénicas, recitales,disertaciones y ejecuciones públicas delas obras dramáticas, dramático-musica-les, literarias y musicales, mediante cual-quier medio o procedimiento;

b) La proyección o exhibición pública de lasobras cinematográficas y de las demásobras audiovisuales;

c) La emisión de cualesquiera obras por ra-diodifusión o por cualquier otro medio quesirva para la difusión inalámbrica de sig-nos, sonidos o imágenes. El concepto deemisión comprende, asimismo, la produc-ción de señales desde una estación te-rrestre hacia un satélite de radiodifusión ode telecomunicación;

d) La transmisión de obras al público porhilo, cable, fibra óptica u otro procedi-miento análogo, sea o no mediante abono;

e) La retransmisión, por cualquiera de losmedios citados en los literales anteriores ypor una entidad emisora distinta de la deorigen, de la obra radiodifundida o televi-sada;

f) La emisión o transmisión, en lugar accesi-ble al público mediante cualquier instru-mento idóneo, de la obra difundida porradio o televisión;

g) La exposición pública de obras de arte osus reproducciones;

h) El acceso público a bases de datos deordenador por medio de telecomunicación,cuando éstas incorporen o constituyan obrasprotegidas; e,

i) En general, la difusión, por cualquier pro-cedimiento conocido o por conocerse, delos signos, las palabras, los sonidos o lasimágenes.”

(…)

Artículo 43

“Las sociedades de gestión colectiva de De-recho de Autor y de Derechos Conexos, esta-rán sometidas a la inspección y vigilancia porparte del Estado, debiendo obtener de la ofi-cina nacional competente la correspondien-te autorización de funcionamiento.”

(…)

Artículo 48

“Las tarifas a cobrar por parte de las enti-dades de gestión colectiva deberán ser pro-porcionales a los ingresos que se obtengancon la utilización de las obras, interpreta-ciones o ejecuciones artísticas o produccio-nes fonográficas, según sea el caso, salvoque las legislaciones internas de los PaísesMiembros expresamente dispongan algo dis-tinto.”

Artículo 49

“Las sociedades de gestión colectiva estaránlegitimadas, en los términos que resulten desus propios estatutos y de los contratos quecelebren con entidades extranjeras, para ejer-cer los derechos confiados a su administra-ción y hacerlos valer en toda clase de proce-dimientos administrativos y judiciales.”

(…)


Artículo 51

“Las Oficinas Nacionales de Derecho de Au-tor y Derechos Conexos, son competentespara:

a) Organizar y administrar el Registro Nacio-nal del Derecho de Autor y Derechos Co-nexos;

b) Ejercer la función de autorización, inspec-ción y vigilancia de las asociaciones oentidades de gestión colectiva;

c) Intervenir por vía de conciliación o arbitra-je, en los conflictos que se presenten conmotivo del goce o ejercicio del Derecho deAutor o de los Derechos Conexos, de con-formidad con lo dispuesto en las legisla-ciones internas de los Países Miembros;

d) Aplicar, de oficio o a petición de parte, lassanciones contempladas en la presenteDecisión o en las legislaciones internas delos Países Miembros;

e) Desarrollar programas de difusión, capaci-tación y formación en Derecho de Autor yDerechos Conexos;

f) Ejercer, de oficio o a petición de parte,funciones de vigilancia e inspección sobrelas actividades que puedan dar lugar alejercicio del Derecho de Autor o los Dere-chos Conexos, en los términos estableci-dos por cada legislación interna;

g) Las demás que determinen las respectivaslegislaciones internas de los Países Miem-bros.”

(…)

Artículo 54

“Ninguna autoridad ni persona natural o jurídi-ca, podrá autorizar la utilización de una obra,interpretación, producción fonográfica o emi-sión de radiodifusión o prestar su apoyo parasu utilización, si el usuario no cuenta con laautorización expresa previa del titular del de-recho o de su representante. En caso deincumplimiento será solidariamente respon-sable.”

(…)

TRATADO DE CREACIÓN DEL TRIBUNALDE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA(DECISIÓN 472)

(…)

Artículo 32

“Corresponderá al Tribunal interpretar por víaprejudicial las normas que conforman el orde-namiento jurídico de la Comunidad Andina,con el fin de asegurar su aplicación uniformeen el territorio de los Países Miembros.”

Artículo 33

“Los Jueces nacionales que conozcan de unproceso en el que deba aplicarse o se con-trovierta alguna de las normas que confor-man el ordenamiento jurídico de la Comuni-dad Andina, podrán solicitar, directamente, lainterpretación del Tribunal acerca de dichasnormas, siempre que la sentencia sea sus-ceptible de recursos en derecho interno. Sillegare la oportunidad de dictar sentencia sinque hubiere recibido la interpretación del Tri-bunal, el juez deberá decidir el proceso.

En todos los procesos en los que la senten-cia no fuera susceptible de recursos en dere-cho interno, el juez suspenderá el procedi-miento y solicitará directamente de oficio o apetición de parte la interpretación del Tribu-nal.”

(…)

ESTATUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIADE LA COMUNIDAD ANDINA (DECISIÓN 500)

(…)

Artículo 122.- Consulta facultativa

“Los jueces nacionales que conozcan de unproceso en el que deba aplicarse o se con-trovierta alguna de las normas que confor-man el ordenamiento jurídico de la Comuni-dad Andina, podrán solicitar, directamente ymediante simple oficio, la interpretación delTribunal acerca de dichas normas, siempreque la sentencia sea susceptible de recursosen derecho interno. Si llegare la oportunidadde dictar sentencia sin que hubiere recibidola interpretación del Tribunal, el juez deberádecidir el proceso.”


Artículo 123.- Consulta obligatoria

“De oficio o a petición de parte, el juez nacio-nal que conozca de un proceso en el cual lasentencia fuera de única o última instancia,que no fuere susceptible de recursos en de-recho interno, en el que deba aplicarse o secontrovierta alguna de las normas que con-forman el ordenamiento jurídico de la Comu-nidad Andina, deberá suspender el procedi-miento y solicitar directamente y mediantesimple oficio, la interpretación del Tribunal.”

(…)”.

VI. CONSIDERACIONES:

Procede el Tribunal a realizar la interpretaciónprejudicial solicitada, para lo cual se analizaránlos siguientes aspectos:

A. La interpretación prejudicial facultativa y obli-gatoria (la interpretación prejudicial puede sersolicitada en cualquier momento antes deemitirse la sentencia).

B. Primacía del Derecho Comunitario Andino fren-te a las normas de Derecho interno de losPaíses Miembros y de Derecho internacional.

C. Del objeto de la protección de los derechosde autor.

D. Las Sociedades de Gestión Colectiva. Sunaturaleza y funciones.

E. Las tarifas a cobrar por parte de las socieda-des de gestión colectiva.

A. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL FA-CULTATIVA Y OBLIGATORIA.

El demandado, JULIO CÉSAR HERRERA GAR-CÍA, sostiene que este proceso está viciado denulidad porque el juez nacional tenía la obliga-ción de solicitar la interpretación prejudicial delTribunal de Justicia de la Comunidad Andina.También argumentó que de no haber suspendi-do de inmediato el proceso violó su derecho dedefensa, específicamente porque el actual pro-ceso no es susceptible de recurso de apela-ción.Tomando en cuenta que se ha controverti-do acerca de la interpretación facultativa y obli-gatoria, el Tribunal estima adecuado referirse aeste tema.

A continuación, se transcribe lo expresado poreste Órgano Jurisdiccional en la interpretaciónprejudicial recaída en el proceso 106-IP-2009,de 21 de abril de 2010 1:

Debido a las particularidades del presente casoresulta necesario aclarar que la InterpretaciónPrejudicial constituye un instrumento medianteel cual se busca lograr la uniforme aplicacióndel derecho comunitario por todos los PaísesMiembros de la Comunidad Andina a través deeste órgano comunitario:

“La facultad de interpretar las normas comu-nitarias es una competencia de este Tribu-nal, por imperio del artículo 28 del Tratado deCreación del mismo, suscrito el 28 de mayode 1979 por los cinco Países Miembros delAcuerdo y vigente desde la última ratificación(19 de mayo de 1981). Por mandato de dichoTratado, los jueces nacionales que conozcanen un proceso de alguna norma comunitariaque deba ser aplicada por ellos en un juiciointerno, debe pedir al Tribunal Andino la in-terpretación de dicha norma conforme lo dis-pone el artículo 29 de dicho Tratado. (…)Queda en consecuencia claro, que la inter-pretación no es ni puede equipararse a unaprueba, sino que constituye una solemnidadindispensable y necesaria que el juez nacio-nal debe observar obligatoriamente antes dedictar sentencia, la que deberá por otra par-te, adoptar dicha interpretación. (…) En otrostérminos, únicamente la existencia de un re-curso en el derecho interno que permita revi-sar la interpretación de las normas aplicablesconvierte en facultativa la solicitud de inter-pretación prejudicial la que, en principio, re-sulta obligatoria” (Proceso 010-IP-94, GacetaOficial Nº 177, de 20 de abril de 1995 y ratifi-cado en los Procesos 01-IP-96 y 07-IP-2009).

La consulta es obligatoria para los Tribuna-les Nacionales de última instancia ordinaria,

1 Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 32y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia dela Comunidad Andina y de los artículos 122 y 123 delEstatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;con base a lo solicitado por la Sala de Derecho Consti-tucional y Social Permanente de la Corte Suprema deJusticia de la República del Perú. Actor: PFIZER INC.Marca: “Diseño tridimensional de una tableta en formadiamantada con extremos redondeados en color azulpantone 284U, en sus vistas superior, inferior, lateral yen perspectiva”.Expediente Interno: Nº 1129-2009.


sin que esto signifique que se atenta contrasu independencia; pues, en este caso, elJuez Nacional actúa como Juez Comunitario.Además, el Juez Nacional debe suspender elproceso, hasta que el Tribunal Comunitariodé su interpretación, la cual deberá ser adop-tada por aquél.

En el caso de la consulta obligatoria, cuandono cabe un recurso ulterior, el incumplimien-to del trámite constituye una clara violaciónal principio fundamental del debido procesoy, en consecuencia, debería acarrear su nuli-dad, si es que dicha sentencia puede ser ma-teria de un recurso de casación o de un re-curso de amparo 2, toda vez que las normasque garantizan el derecho al debido procesoson de orden público y de ineludible cumpli-miento.

En ese sentido, la suspensión del proceso yla consiguiente solicitud de interpretación pre-judicial (cuando es obligatoria) constituye unrequisito previo e indispensable para que eljuez pueda dictar sentencia toda vez que él“no puede decidir la causa hasta no haberrecibido la interpretación autorizada de las

normas comunitarias”. Este “requisito previo”debe entenderse incorporado a la normativanacional como una norma procesal de carác-ter imperativo y cuyo incumplimiento debeser visto como una violación al debido pro-ceso 3.

Por otro lado, este Tribunal considera perti-nente señalar que, el hecho que el juez de unPaís Miembro no solicite interpretación pre-judicial cuando ésta es obligatoria, constitu-ye un incumplimiento por parte del País Miem-bro respecto de las obligaciones emanadasde las normas que conforman el Ordenamien-to Jurídico de la Comunidad Andina, siendoeste incumplimiento susceptible de ser per-seguido mediante la denominada “acción deincumplimiento”, la cual es regulada en losartículos 23 y siguientes del Tratado de Crea-ción de este Tribunal.

Al respecto, este Tribunal estima necesarioaclarar que el artículo 123 del Estatuto delTribunal debe entenderse referido en todomomento al ámbito judicial ORDINARIO, don-de el Juez Nacional que conozca de un pro-ceso en el cual la sentencia fuera de única oúltima instancia ordinaria, que no fuere sus-ceptible de recursos ordinarios en derechointerno, salvo para el recurso extraordinariode casación que podría anularla cuando nose haya cumplido con dicha obligación y de-volverla a esa instancia, a fin de que cumplacon solicitar dicha interpretación y emitir unnuevo fallo.

2 Ricardo Vigil Toledo: “Reflexiones en torno a la cons-trucción de la Comunidad Sudamericana de Nacio-nes”. Quito, octubre 2006. Págs. 26-29. Así, por ejem-plo en la Sentencia de Casación de la Corte Supremadel Ecuador, Expediente 256-2001 del 31 de Agosto de2001, declararon la nulidad de la sentencia y repusie-ron la causa al estado en que se debió dar cumplimien-to a la solicitud de interpretación al Tribunal Andino porcuanto el asunto versaba sobre la aplicación de lasnormas contenidas en los artículo 81, 83 lit. a) y 102 dela Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Car-tagena.En otro caso, en la Sentencia de la Corte Su-prema del Ecuador, Tercera Sala de lo Civil y Mercantildel 5 de Octubre de 1999,claramente estableció en susconsiderandos que era obligación de la Corte Superiorde Guayaquil, por ser la última instancia de grado, desolicitar la consulta al Tribunal de justicia de la Comuni-dad Andina, y que dicha obligación no se extendía a losRecursos de casación por ser éstos extraordinarios adiferencia de los ordinarios y, en tal situación son lasCortes que absuelven el grado en última instancia losobligados a formular la consulta. En el caso de España,mediante sentencia STC 58/2004 del Tribunal Constitu-cional, se ha declarado fundado un Recurso de Ampa-ro por incumplimiento de la obligación. El Tribunal alanular la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia deCataluña ha actuado, lo mismo que los jueces del Tribu-nal Supremo de Ecuador, como verdaderos juecescomunitarios al restablecer las reglas del debido pro-ceso y aplicar el Derecho comunitario en los casos enque la consulta a los Tribunales de Justicia de lasrespectivas Comunidades es obligatoria.

3 María Antonieta Gálvez Krüger señala que: “Una sen-tencia dictada sin cumplir con lo establecido por elartículo 33 del Tratado de Creación del TJCA es igualde nula, por ejemplo, que una sentencia emitida sincontar con el dictamen del Ministerio Público en unproceso contencioso administrativo. (…) Contra unasentencia que haya adquirido calidad de cosa juzga-da y que adolezca del vicio antes señalado cabría, enprincipio, demandar su nulidad alegando que se haafectado el debido proceso (nulidad de cosa juzgadafraudulenta). Asimismo, podría intentarse una acciónde amparo alegando que se trata de una resolución ju-dicial emanada de un proceso irregular que viola elderecho a un debido proceso. En ambos procesos eljuez que resuelva como última instancia también seencontraría obligado a solicitar interpretación prejudicial,ya que para resolver necesariamente tendría que re-mitirse al Tratado de Creación del TJCA”.María Antonieta Gálvez Krüger: “Comentarios sobre lainterpretación prejudicial del Tribunal de Justicia dela Comunidad Andina”. En: Revista THÉMIS de la Pontifi-cia Universidad Católica del Perú. Época 2, Nº 42 (2001).Págs. 142-143.


En el presente caso, el demandado JULIO CÉ-SAR HERRERA GARCÍA sostiene que el ac-tual proceso no es susceptible de recurso ulte-rior en el orden interno. Si es cierto que esteproceso verbal sumario es de única instanciaordinaria, el Juzgado Segundo Civil Municipal,Yumbo-Valle, de la República de Colombia, se-ría el obligado a solicitar la interpretación preju-dicial respectiva ante el Tribunal de Justicia dela Comunidad Andina.

Además, según la “Nota Informativa sobre elPlanteamiento de la Solicitud de InterpretaciónPrejudicial por los Órganos Judiciales Naciona-les” del Tribunal de Justicia de la ComunidadAndina, se señala lo siguiente:

“La consulta prejudicial puede presentarseen cualquier tiempo antes de dictar senten-cia, aunque, a los efectos de lograr una com-prensión global del asunto debatido y que larespuesta del Tribunal de Justicia resulteútil, es deseable que la decisión de plantearuna solicitud de interpretación prejudicial seadopte después de haber oído a las partes,de modo que el juez nacional tenga los ele-mentos de juicio necesarios para resumir, enla correspondiente solicitud, el marco fácticoy jurídico del litigio.” 4

Asimismo, en el Proceso 119-IP-2010, se hadeterminado que una vez expedida la Interpreta-ción Prejudicial por parte del Tribunal de Justi-cia de la Comunidad Andina, se generan lossiguientes efectos:

Únicamente tiene consecuencias para el ca-so particular. Lo que quiere decir que el JuezNacional deberá enviar tantas consultas comoprocesos se presenten; por lo tanto, el JuezNacional no puede abstenerse de enviar lasolicitud argumentando que ya existe unainterpretación para un caso similar.

Lo anterior, no quiere decir que la interpreta-ción sea antojadiza o cambiante sin razón,ya que la jurisprudencia del Tribunal es unprecedente claro para su propia labor juris-diccional y, además, la idea es ir generando

una doctrina jurisprudencial uniforme en lasubregión.

El Tribunal sobre este punto ha manifestadolo siguiente:

Conviene observar que el pronunciamientodel Tribunal cuando atiende una solicitudde interpretación prejudicial, tiene la finali-dad de asegurar la aplicación uniforme enel territorio de los Países Miembros de lasnormas que conforman el Ordenamiento Jurí-dico del Acuerdo de Cartagena, por lo quela jurisprudencia del Tribunal, como cuerpode doctrina armónica y estable que debeservir al proceso de integración andina, esde aplicación general en los Países Miem-bros. Sin embargo los dictámenes del Tri-bunal son actos judiciales, que por su pro-pia naturaleza, se refieren al asunto sub-judice en cada caso. De allí se desprendeque la existencia de un pronunciamiento an-terior del Tribunal, así se refiera a la mismamateria debatida en un proceso ulterior, noexime al juez nacional de esta última causade su obligación de elevar la correspondien-te solicitud de interpretación. Asimismo,bien podría el Tribunal variar y aun cambiarsu opinión, cuando encuentre razones justi-ficadas para hacerlo. (Sentencia del 24 denoviembre de 1989, expedida en el proceso7-IP-89. G.O.A.C. No. 53 de 18 de diciem-bre de 1989).

El Juez Nacional deberá aplicar adecuada-mente la interpretación prejudicial. (artículo27 del Estatuto del Tribunal de Justicia de laComunidad Andina). Por lo tanto, el Juez Na-cional no sólo debe remitirse a la interpreta-ción prejudicial en su sentencia, sino quedebe acatarla de manera integral y de confor-midad con el sentido de la misma.

Si el Juez Nacional incumple dicha obliga-ción, los sujetos legitimados para el efectopodrán acudir al Tribunal de Justicia de laComunidad Andina, mediante la acción deincumplimiento. (Artículo 128 del Estatuto delTribunal de Justicia de la Comunidad Andina,segundo párrafo).

Obligación de vigilancia por parte de los Paí-ses Miembros y la Secretaría General de laComunidad Andina. Como es tan importantela aplicación uniforme de la normativa comu-

4 NOTA INFORMATIVA SOBRE EL PLANTEAMIENTO DELA SOLICITUD DE INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL PORLOS ÓRGANOS JUDICIALES NACIONALES, literal 7, de3 de agosto de 2001 (Gaceta Oficial N° 694).


nitaria, se impone, en cabeza de los PaísesMiembros y la Secretaría General, una cargaespecífica de vigilancia de la labor jurisdiccio-nal nacional en el campo de la InterpretaciónPrejudicial. (Artículo 128 del Estatuto del Tri-bunal de Justicia de la Comunidad Andi-na,primer párrafo).

Obligación de enviar las sentencias dictadasen el proceso interno. El Juez Nacional quesolicitó una interpretación prejudicial, deberáenviar al Tribunal una copia de la decisiónproferida en el proceso interno, a efectos quepueda realizarse el control mencionado ante-riormente.

De conformidad con el artículo 125 del Estatutodel Tribunal de Justicia de la Comunidad Andinay la Nota Informativa sobre el Planteamiento dela Solicitud de Interpretación Prejudicial por losÓrganos Judiciales Nacionales, publicada en laGaceta Oficial No. 694 de 3 de agosto de 2001,y que será anexada a la presente interpretaciónprejudicial, la consulta de interpretación prejudicialdebe tener los siguientes requisitos:

• Se puede presentar en cualquier momentoantes de dictar sentencia. Es recomendableque se plantee cuando el juez tenga todoslos elementos de juicio para resumir el marcofáctico y jurídico del litigio.

• Debe contener:

o El nombre o instancia del juez o tribunalnacional consultante.

o Relación de las normas del ordenamientojurídico de la Comunidad Andina cuya in-terpretación se requiere. El juez consultantepuede realizar preguntas en relación conlos puntos dudosos u oscuros de las nor-mas que se requiere interpretar. Esto conel fin de que la interpretación resulte efec-tivamente útil para el juez consultante.

o La identificación de la causa que origine lasolicitud.

o El informe sucinto de los hechos que elsolicitante considere relevantes para la in-terpretación. Es muy importante que sealo más completo posible para que el Tribu-nal cuente con todos los elementos dejuicio para emitir su pronunciamiento y orien-

tarlo al caso concreto. En este sentido, esde suma importancia que se relaten losargumentos jurídicos esgrimidos por laspartes y que tengan que ver con la aplica-ción de la normativa comunitaria.

o El lugar y dirección en que el juez o tribu-nal recibirá la respuesta a su consulta.

B. PRIMACÍA DEL DERECHO COMUNITARIOANDINO FRENTE A LAS NORMAS DE DE-RECHO INTERNO DE LOS PAÍSES MIEM-BROS Y DE DERECHO INTERNACIONAL.

En el presente caso, la demandanteSocie-dad de Autores y Compositores de Colombia(SAYCO), sostiene que el demandado, JULIOCÉSAR HERRERA GARCÍA, incumplió las obli-gaciones expresamente señalados en la Ley 23de 1982 sobre derechos de autor, por no habertenido la autorización previa y expresa de laSociedad de Autores y Compositores de Colom-bia (SAYCO), para la utilización de las obrasque ella representa y que fueron ejecutadaspúblicamente. Si bien el tema de la prevalenciadel Derecho Comunitario Andino no es contro-vertido directamente en el caso concreto, sinembargo, este tema será abordado por el Tribu-nal, en vista de que la demandante, la Sociedadde Autores y Compositores de Colombia (SAYCO),argumenta parte de su demanda en derechosnacionales y en el Convenio de Berna.

El principio fundamental del Derecho Comunita-rio Andino, es el Principio de la “Supremacía delDerecho Comunitario”, el mismo que encuentrasu apoyo en otros, como los de: “Eficacia Direc-ta del Ordenamiento Jurídico Comunitario”, “Apli-cación Inmediata del Ordenamiento JurídicoAndino”, y “Autonomía del Ordenamiento Jurídi-co Andino”.

Este Tribunal ha manifestado en reiterada juris-prudencia la prevalencia de la que goza el orde-namiento comunitario andino respecto de losordenamientos jurídicos de los Países Miem-bros y respecto de las normas de derecho inter-nacional, en relación con las materias que regu-la el orden comunitario. En este marco ha esta-blecido que en caso de presentarse antinomiasentre el derecho comunitario andino y el dere-cho interno de los Países Miembros, prevaleceel primero, al igual que al presentarse antino-mias ente el derecho comunitario y las normasde derecho internacional.


Dicha posición ha sido reiterada en suficientejurisprudencia de este Honorable Tribunal: Pro-ceso 118-AI-2003. Sentencia de 14 de abril de2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdode Cartagena N° 1206, de 13 de junio de 2005;Proceso 117-AI-2003. Sentencia de 14 de abrilde 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuer-do de Cartagena N° 1156, de 10 de mayo de2005; Proceso 43-AI-2000. Sentencia de 10 demarzo de 2004, publicada en Gaceta Oficial delAcuerdo de Cartagena N° 1079, de 7 de junio de2004; Proceso 34-AI-2001. Sentencia de 21 deagosto de 2002, publicada en Gaceta Oficial delAcuerdo de Cartagena N° 839, de 25 de septiem-bre de 2002; Proceso 7-AI-98. Sentencia de 21de julio de 1999, publicada en Gaceta Oficial delAcuerdo de Cartagena N° 490, de 4 de octubrede 1999; Proceso 2-IP-90. Interpretación Preju-dicial de 20 de septiembre de 1990, publicadaen Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N°69, de 11 de octubre de 1990; Proceso 2-IP-88.Interpretación Prejudicial de 25 de mayo de 1988,publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Car-tagena N° 33, de 26 de junio de 1998; Proceso02-AN-86. Sentencia de 16 de abril de 1986, pu-blicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Carta-gena N° 21, de 15 de julio de 1987, entre otras.

En virtud de los principios de autonomía y pri-macía, las normas del ordenamiento comunita-rio —tanto las primarias como las derivadas—deben surtir la plenitud de sus efectos, de ma-nera uniforme, en todos los Países Miembros.Por tanto, las normas de los ordenamientosnacionales, sean de origen interno o internacio-nal, no pueden menoscabar o contrariar los im-perativos comunitarios. De allí que la Comuni-dad, si bien no se encuentra vinculada por lostratados que celebren individualmente los Paí-ses Miembros, como ha sido el caso del Conve-nio de Berna, puede tomarlo como una referen-cia, ya que los cuatro Países Miembros sonparte del mismo.

C. DEL OBJETO DE LA PROTECCIÓN DE LOSDERECHOS DE AUTOR.

El tema principal del presente caso trata delosderechos de autor. Los derechos de autor prote-ge todas las manifestaciones originales, litera-rias, artísticas y científicas, que sean fruto delingenio humano, cuando ellas son o puedan seraccesibles a la percepción sensorial y puedanser objeto de reproducción por cualquier medioapto para tal finalidad.

Es un derecho que se ejerce sobre un bien in-material soportado en obras de naturaleza artís-tica, literaria o científica y que está regulado yes objeto de protección por los diferentes orde-namientos jurídicos estatales y, también, porlos comunitarios, como sucede en el ordena-miento comunitario andino donde este derechose regula por la Decisión 351 de la Comisión delAcuerdo de Cartagena. En palabras de CharriaGarcía tal derecho se ejerce “con facultadesabsolutas para quien tenga la titularidad y referi-do a todo el mundo; a diferencia de los dere-chos reales que se ejercen sobre las cosas y delos personales que sólo permiten al acreedorhacer valer su derecho frente al deudor”. (CharriaGarcía, Fernando. Derechos de Autor en Colom-bia. Ediciones Instituto Departamental de Be-llas Artes. Cali. 2001. Pág. 21).

Al referirse al objeto de la protección que brin-da el derecho de autor es importante mencio-nar que se entiende por “autor”, por “obra” ypor “publicación” en la legislación andina, loscuales a voces del artículo 3 de la Decisión351, son definidos como “Autor: Persona físi-ca que realiza la creación intelectual”; “Obra:toda creación intelectual original de naturale-za artística, científica o literaria, susceptiblede ser divulgada o reproducida en cualquierforma”; y, “Publicación: Producción de ejem-plares puestos al alcance del público con elconsentimiento del titular del respectivo dere-cho, siempre la disponibilidad de tales ejem-plares permita satisfacer las necesidades ra-zonables del público, teniendo en cuenta lanaturaleza de la obra”.

El Tribunal ha sostenido “También doctrinaria-mente se han elaborado algunas nociones de loque es obra intelectual, entre otras, las queconsideran que es: ‘una creación de la inteligen-cia, con notas de originalidad y significación(…). Toda expresión personal de la inteligenciaque tenga individualidad, que desarrolle y expre-se, en forma integral, un conjunto de ideas ysentimientos que sean aptos de ser hechospúblicos y reproducidos (...) expresión perso-nal, original y novedosa de la inteligencia, resul-tado de la actividad del espíritu, que tenga indivi-dualidad, que represente o signifique algo y seauna creación integral. (EMERY, Miguel Ángel.‘PROPIEDAD INTELECTUAL’. Editorial Astrea.Argentina. 2003. Pág. 11)’. (Proceso Nº 139-IP-2006, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1057,de 21 de abril de 2004).


La doctrina menciona asimismo, algunas carac-terísticas de la “obra” como objeto del Derechode Autor, entre las que se destaca:

“1. Que el resultado de la obra debe ser el resul-tado del talento creativo del hombre, en eldominio literario artístico o científico.

2. Que esa protección es reconocida con inde-pendencia del género de la obra, su formade expresión mérito o destino.

3. Que ese producto del ingenio humano, porsu forma de expresión, exige característicasde originalidad”. (Antequera Parilli, Ricardo.“El Nuevo Regimen del Derecho de Autor enVenezuela” Autoralex. Venezuela. 1994. Pág.32).

En similar sentido, Baylos Corroza enfatiza so-bre el elemento o característica de originalidadcomo supuesto necesario para que pueda ha-blarse de obra y de derecho de autor al exponerque: “la originalidad no quiere decir otra cosasino que la obra pertenezca efectivamente alautor; que sea obra suya y no copia de la obrade otro. Porque en la propiedad intelectual lacreación no se contempla como aportación delautor al acervo de las creaciones anteriormenteexistentes, de modo que venga a incrementarlomejorándolo, lo que explicaría el valor que en laobra habría de representar ser nueva”. (BaylosCorroza, Hermenegildo. Tratado de Derecho In-dustrial. Editorial Civitas. 2ª edición. 1993).

La normativa sobre Derechos de Autor tienecomo objeto de protección a la obra intelectual.La existencia de la obra es el presupuesto de laexistencia del derecho y el sujeto que se bene-ficia de esta tutela legal es el autor de la crea-ción intelectual.

El artículo 4 de la Decisión 351 determina queson objeto de protección las obras literarias,artísticas y científicas, susceptibles de ser di-vulgadas o reproducidas a través del empleo dediferentes medios y, hace una enumeraciónejemplificativa de las obras protegidas mencio-nando en el literal a) las obras expresadas porescrito, aunque omite dar el concepto de ellas.Sin embargo, se puede decir que éstas soncreaciones que se materializan a través del em-pleo de signos gráficos que permiten su lecturay comprensión. Es decir, el artículo 4 estableceque la protección recae sobre la obra que pueda

reproducirse o divulgarse por cualquier forma omedio conocido o por conocer. Se entiende porreproducción la fijación de la obra, es decir, laincorporación de sus signos, sonidos o imáge-nes en una base material que permita su per-cepción, comunicación u obtención de copiasde la totalidad o de parte de ella, y por divulga-ción el acto de acceso de la obra al público, porcualquier medio o procedimiento (artículos 3 y14 de la Decisión citada).

Dentro del Capítulo II de la Decisión 351, ahoraanalizado, también, se consideran obras, lastraducciones, adaptaciones, transformacioneso arreglos de otras obras, siempre y cuando, secumpla con el requisito esencial de contar conla autorización del autor original, cuyos derechosde autor seguirán siendo protegidos (artículo 5).La norma comunitaria protege los derechos deautor independientemente de la propiedad delobjeto material en el cual esté incorporada laobra. Además, la Decisión 351 reconoce que elobjeto específico y exclusivo de protección noson directamente las ideas del autor, sino laforma a través de la cual tales ideas son descri-tas, explicadas, ilustradas o incorporadas a laobra literaria, artística o científica (artículo 7).

La obra protegida debe ser original con caracte-rísticas propias que la hagan diferente; cabemencionar, que las ideas son universales y pue-den divulgarse sin restricción alguna; la doctri-na señala que “Una simple idea, cualquiera seasu valor, no está protegida, lo cual permite decirque la ley tiene en consideración la forma delderecho de autor y no el fondo”. (Pachón Muñoz,Manuel. Manual de Derechos de Autor. EditorialTemis. Colombia. 1998. Pág. 12); esto significaque se protege la individualidad, originalidad yestilo propio del autor para manifestar sus ideas.

Sobre el tema se agrega que: “Con reconocer alautor el derecho de propiedad, no se le declarapropietario de las ideas en sí mismas, sino de laforma enteramente original e individual que lesha dado, cosa suya y de que debe disponer, enatención a la propiedad que sobre ella tiene y alservicio que, poniéndola en circulación presta”.(Mascareñas, Carlos. Nueva Enciclopedia Jurí-dica. Tomo III. Editado por Francisco Seix. Bar-celona. 1951. Pág. 137).

El Tribunal, también ha dicho “De los textos ci-tados se desprende que, a los efectos de su tu-tela, la obra artística, científica o literaria, sus-


ceptible de reproducción o divulgación, debe seruna creación original. Por tanto, la protecciónno depende del mérito de la obra o de su destino(Lipszyc, Delia: “Derecho de autor y derechosconexos”. Ediciones Unesco-Cerlalc-Zavalia,1993, p. 61), ni de la complejidad del trabajointelectual o de los recursos para producirla(Antequera Parilli, Ricardo: “Derecho de Autor”.Tomo 1, Servicio Autónomo de la PropiedadIntelectual, Caracas, 1999, p.127), sino de queella posea elementos demostrativos de una di-ferencia sensible, absoluta o relativa, que in-dividualice el pensamiento representativo o lasubjetividad de su autor, diferencia que deberáexaminarse y valorarse como una cuestión dehecho en cada caso”. (Proceso 165-IP-2004,publicado en la G.O.A.C. Nº 1195, de 11 de ma-yo de 2005).

D. LAS SOCIEDADES DE GESTIÓN COLECTI-VA. SU NATURALEZA Y FUNCIONES.

El caso bajo estudio se refiere a la actividad dela gestión colectivadela Sociedad de Autoresy Compositores de Colombia (SAYCO) y so-bre todo lo relacionado con las medidas quepueden tomar para la defensa de los derechosde sus afiliados. En consecuencia, este Tribu-nal procederá a citar el Proceso 119-IP-2010 enlo pertinente:

I. Concepto.

La Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo deCartagena no contiene una definición de socie-dades de gestión colectiva de derechos de autory de los derechos conexos, pero el Tribunal enun anterior pronunciamiento se refirió a ellas dela siguiente manera:

“Las sociedades de gestión colectiva delderecho de autor y de los derechos conexos,son organizaciones de derecho privado desti-nadas a representar a los titulares de estosderechos en interés general de los asocia-dos, que hacen posible el ejercicio colectivode los derechos patrimoniales de autor y dederechos conexos. Pueden ser socios de lassociedades de gestión colectiva los autores ylos titulares de derechos de autor, de unaparte y los titulares de derechos conexos deotra, pudiendo converger en una misma so-ciedad, titulares originarios y derivados deuna misma rama de la actividad autoral.

(…)” (Interpretación Prejudicial de 25 de no-viembre de 1998, expedida en el proceso 22-IP-98).

La OMPI se refiere a la actividad de estas so-ciedades de la siguiente manera:

“Por gestión colectiva se entiende el ejerciciodel derecho de autor y los derechos conexospor intermedio de organizaciones que actúanen representación de los titulares de dere-chos, en defensa de sus intereses. Las orga-nizaciones de gestión colectiva “tradiciona-les”, que actúan en representación de susmiembros, negocian las tarifas y las condi-ciones de utilización con los usuarios, otor-gan licencias y autorizaciones de uso, y re-caudan y distribuyen las regalías. El titulardel derecho no participa directamente en nin-guna de esas tareas” 5.

II. Justificación.

El Tribunal justificó la existencia de las socieda-des de Gestión Colectiva de la siguiente mane-ra:

“La existencia de la sociedad de Gestión Co-lectiva se justifica por la doctrina, por los si-guientes motivos:

a) El ejercicio individual del derecho de autorresulta de muy difícil cumplimiento frentea la diversidad de usos que de la produc-ción artística o literaria se realiza a travésde comunicaciones públicas como radio,televisión, salas de fiesta, tecnología di-gital, etc.

b) Los derechos de simple remuneración con-cedidos a los artistas por la Convención deRoma y por las leyes nacionales no po-drían llevarse a efecto sin la gestión colec-tiva.

c) La existencia de un gran número de artis-tas, escritores y en general titulares de de-rechos de autor con una relativamente dé-bil posición negociadora y contractual parasalvaguardar los derechos de remunera-

5 La Gestión Colectiva del derecho de autor y los dere-chos conexos. http://www.wipo.int/freepublications/es/ copyright/450/wipo_pub_l450cm.pdf


ción, requiere de una efectiva representa-ción por conducto de las sociedades degestión.

d) La garantía para el usuario de poder obte-ner licencia de uso por parte de una socie-dad de gestión, que representa a todos losartistas.

En síntesis la administración colectiva delderecho de autor y de los derechos conexosse justifica cuando tales derechos “no pue-den ejercerse en la práctica de manera indivi-dual o cuando desde el punto de vista econó-mico sea desventajosa” (Pérez Solís Miguel,“La Gestión Colectiva en los Umbrales delSiglo XXI: de los Derechos Conexos”, publi-cado en la Memoria del Tercer Congreso Ibe-roamericano sobre Derechos de Autor y De-rechos Conexos, Montevideo 1997, pág. 14).

La existencia de estas sociedades se justifi-ca aún más frente al progreso y desarrollo dela tecnología digital que permite almacenaruna inmensa cantidad y combinación de cate-gorías de obras y fonogramas y en general dedatos combinados en sistemas de multimedia,sistemas en los que las sociedades de ges-tión están en mejor capacidad de seguir el ras-tro de las interpretaciones o ejecuciones deobras protegidas por derecho de autor, res-pecto de las cuales ha concedido licencia.”(Interpretación Prejudicial de 25 de noviembrede 1998, expedida en el proceso 22-IP-98).

III. Naturaleza jurídica.

Mucho se ha discutido sobre la naturaleza delas sociedades de Gestión Colectiva. El trata-miento de dichas entidades varía de conformi-dad con las diferentes legislaciones. 6 La norma-tiva comunitaria no determina explícitamente lanaturaleza jurídica de tales organizaciones, perode la regulación contenida en el capítulo XI de laDecisión 351 se desprende lo siguiente: soninstituciones de naturaleza privada, sin ánimode lucro y sometidas a la inspección y vigilanciadel Estado. Se constituyen de conformidad conlas normas nacionales internas sobre la mate-ria. (artículo 45, literal a) de la Decisión 351).

La vigilancia estatal está basada en la importan-cia que revisten los derechos de autor y conexosen la sociedad. Son derechos que se encuen-tran en la base del desarrollo cultural y social,siendo por lo tanto un asunto de interés general.Sobre el tema la doctrina ha señalado lo si-guiente:

“En definitiva, supervisión estatal no significaintervencionismo, sino vigilancia para la tute-la de intereses colectivos, siempre bajo elprincipio de la legalidad, de modo que sin unaintromisión excesiva en la autonomía de lasentidades de gestión como personas jurídi-cas de derecho privado, se asegure la admi-nistración eficaz y transparente de todo unacervo cultural universal involucrado.” 7

IV. Composición y relación con sus afiliados.

La estructura orgánica de las sociedades degestión colectiva se debe acomodar a lo queestablezca para el efecto la normativa interna decada País Miembro (principio de complementoindispensable), y se debe plasmar en sus res-pectivos estatutos. La Decisión 351 no determi-na cuáles son los órganos societarios, pero enel artículo 45, literal j), se prevé el funcionamien-to de una Asamblea General, y en el artículo 50se señala que dichas sociedades están obliga-das a inscribirse ante la Oficina Nacional Com-petente, de conformidad con la normativa inter-na, la designación de los miembros de susórganos directivos.

Los miembros de las sociedades de gestióncolectiva son los titulares de los derechos patri-moniales de autor y conexos que se afilien a lamisma. La Decisión 351 establece ciertas pau-tas en relación con dicha afiliación y las condi-ciones de participación:

a. La afiliación será voluntaria, salvo que la nor-mativa interna de los Países Miembros pre-vea algo diferente (artículo 44).

b. La sociedad de gestión colectiva debe reco-nocer a sus miembros un derecho de partici-pación apropiado en las decisiones de la ins-titución. (artículo 45, literal d). Esto se basaen que debe tener un reglamento de socios,tarifas y distribución. (Artículo 45, literal g).

6 Sobre esto se puede ver: ANTEQUERA PARILLI, Ricar-do. Estudios de Derechos de Autor y Derechos Afines.Colección de Propiedad Intelectual. Edit. Reus. Madrid,2007. Págs. 265 a 275. 7 Ibídem. Pág. 302.


c. La sociedad de gestión colectiva debe dar asus afiliados información periódica, completay detallada sobre todas las actividades querealice y que sean del interés para el ejerci-cio de sus derechos. (Artículo 45, literal i).

d. Las sociedades de gestión colectiva no pue-den aceptar miembros de otras sociedadesde gestión colectiva del mismo género, na-cionales o extranjeras, salvo que ya se hubie-ra renunciado expresamente a ellas. (Artículo145, literal k).

Esta regla de la no concurrencia a más de unasociedad, genera claridad y transparencia tantopara los titulares de los derechos como para losusuarios de los mismos. El incumplimiento deesta obligación puede acarrear la revocatoria dela autorización de funcionamiento, de conformi-dad con la normativa interna sobre la materia(artículo 46). Además, es un requisito para quela sociedad de gestión colectiva obtenga la res-pectiva autorización de funcionamiento, es de-cir, la oficina nacional competente debe negar larespectiva autorización hasta tanto no se hayaperfeccionado el retiro o desafiliación de la otrasociedad.

Sobre la relación entre las sociedades de ges-tión colectiva y sus afiliados, el Tribunal ha se-ñalado lo siguiente:

“En la sociedad de gestión la relación jurídi-ca entre ésta y sus miembros o asociadospuede ser la del mandato con representaciónpara la administración de los derechos deautores, artistas o productores, el cual puedeser voluntario o por imperio de la ley. Consi-deran los tratadistas que la relación entre laasociación y sus miembros se asimila a unaconcesión o a una “cesión fiduciaria” conrespecto a los derechos patrimoniales queceda (Delgado Antonio, “Gestión Colectivadel Derecho de Autor y de los DerechosConexos”, citado por Antequera Parrilli, obracitada, pág. 697). La sociedad sólo podrárealizar las gestiones para las cuales el miem-bro o asociado haya accedido.

Pueden ser miembros las sociedades de ges-tión colectiva, en términos generales, los au-tores y los titulares de derechos de autor, deuna parte y los titulares de derechos conexos,de otra advirtiéndose sí que no existe la posi-bilidad jurídica para que en una misma socie-

dad converjan miembros pertenecientes a unay otra categoría, como se indica más adelan-te en esta sentencia.” (Interpretación Preju-dicial de 25 de noviembre de 1998, expedidaen el proceso 22-IP-98).

Por medio del contrato que celebran las partesno se transmiten los derechos de propiedadintelectual, tampoco se otorgan derechos paraexplotar las obras; el contrato faculta para quela sociedad de gestión colectiva administre losderechos de propiedad intelectual de su afiliado,concediendo a terceros usuarios autorizacionesno exclusivas y haciendo valer los mencionadosderechos en cualquier clase de procedimientosadministrativos o judiciales, de conformidad conlas normas procesales que para el efecto con-sagre el respectivo País Miembro.

La Decisión 351 no regula específicamente elcontrato de gestión y, por lo tanto, éste será re-gulado, en virtud del principio de complementoindispensable, por la normativa interna de cadaPaís Miembro.

V. Acción en caso de infracción de derechospor parte de terceros.

Para el caso particular, este punto tiene una granimportancia. La demandanteSociedad de Au-tores y Compositores de Colombia (SAYCO),argumenta que el demandadoJULIO CÉSARHERRERA GARCÍA debe pagar a SAYCO porno haber obtenido autorización previa y expresapara utilizar las obras musicales que ella repre-senta y que fueron ejecutadas públicamente. Enrespuesta, el demandado sostiene que dichaobligación es inexistente porque no está sopor-tada en un contrato que hayan celebrado laspartes, tal como exige la ley sobre derechos deautor.

Dentro del gran marco de la administración delos derechos de autor de sus afiliados, existendos tipos de acciones características, a saber:

1. Gestión contractual: las sociedades de ges-tión colectiva tienen la gran misión de contra-tar con terceros usuarios la forma y los lími-tes a la utilización de los derechos de autor yconexos; esto incluye el pago de una remu-neración, de conformidad con una lista de ta-rifas generales elaborada previamente por laentidad y publicadas en un medio de ampliacirculación nacional. (artículo 45, literal h).


2. Defensa de derechos: como ya se habíaadelantado, las sociedades de gestión colec-tiva, de conformidad con sus estatutos y loacordado con sus afiliados, deben defenderlos derechos de los mismos en cualquiercampo, bien sea iniciando trámites adminis-trativos ante las entidades competentes,instaurando acciones judiciales ante los ór-ganos judiciales pertinentes, o adelantandoformas alternativas de solución de conflictoscomo el arbitramento, atendiendo las normasprocesales de cada País Miembro.

Esta función, es de gran importancia porquerealiza en la práctica el ejercicio pleno de losderechos de autor. Frente a una usurpación delos mismos, los autores confían en que susintereses serán defendidos por la sociedad degestión colectiva a la que se afiliaron.

Si no existe contrato de autorización entre untercero usuario y la sociedad de gestión colecti-va, la acción consecuente por parte de ésta, sidicho tercero usurpa los derechos de sus afilia-dos, es la búsqueda de un pago por la utiliza-ción no autorizada de dichos derechos, cuyoparámetro básico podría ser las tarifas previa-mente fijadas por la entidad. Aquí estamos en elcampo estrictamente extracontractual y, por lotanto, los procedimientos y procesos que sesigan deben atender a dicha naturaleza, es de-cir, perseguir el pago por la utilización indebida,la suspensión de la utilización, entre otras me-didas de reparación, cumpliendo todos los re-quisitos que para el efecto establecen las nor-mativas internas de los Países Miembros.

E. LAS TARIFAS A COBRAR POR PARTE DELAS ENTIDADES DE GESTIÓN COLECTIVA.

En el caso particular, la demandante Sociedadde Autores y Compositores de Colombia(SAYCO)persigue el pago de una suma de dine-ro por parte de un tercero que supuestamentecomunicó sin autorización la música de susafiliados. Por su parte, el demandadoJULIOCÉSAR HERRERA GARCÍA argumentó que nose pueden fijar tarifas sin un contrato previo, y eldemandado no ha celebrado con el demandanteningún contrato en donde se pacta el valor queéste se encuentra cobrando.

Al respecto, en el Proceso 119-IP-2010, esteTribunal señaló que la tarifa es el precio quedebe pagar quien pretende usar el repertorio

administrado por la sociedad de gestión colecti-va. Sirve, como se advirtió anteriormente, parasoportar las acciones administrativas y judicia-les en caso de infracción a los derechos admi-nistrados por la sociedad; además, genera igual-dad de trato en todos los usuarios del repertorioadministrado por la institución. 8

Las tarifas que deben cobrar las sociedades degestión colectiva, de conformidad con la Deci-sión 351, tienen las siguientes características:

1. Las tarifas a cobrar, deben estar soportadasen un reglamento de tarifas elaborado por lasociedad de gestión colectiva. (Artículo 45,literal g).

2. Las tarifas generales por el uso de los dere-chos de sus afiliados, deben ser publicadaspor lo menos una vez al año en un medio deamplia circulación. (artículo 45, literal h).

3. Deben ser proporcionales a los ingresos quese obtengan con la utilización de las obras,interpretaciones o ejecuciones artísticas oproducciones fonográficas, salvo que la nor-mativa interna de los Países Miembros esta-blezca algo diferente. (Artículo 48). Esta pre-visión es muy lógica, ya que si el objetoprotegible por el derecho de autor generamás ingresos, pues el pago por su explota-ción debe ser mayor al que genera menosingresos.

Lo primero que advierte el Tribunal, es queeste órgano comunitario no tiene competen-cia para pronunciarse sobre la validez de unanorma de carácter interno, ni mucho menosdeclarar su derogatoria, pero reitera que elOrdenamiento Comunitario Andino prevalecesobre el interno de los Países Miembros, deconformidad con lo expresado en el literal Bde la presente providencia. El Tribunal anali-zará, si a la luz de la normativa comunitariaandina, es factible que un País Miembro pre-vea un sistema de tarifas en caso de noexistir un contrato entre el titular de los dere-chos de autor y conexos y terceros usuarios,o si dicho contrato ha perdido vigencia.

Uno de los pilares básicos del sistema comu-nitario de protección de los derechos de autor

8 BERCOVITZ RODRÍGUEZ CANO, Rodrigo y otros, Ma-nual de Propiedad Intelectual, pág. 285.


es la libre disposición de los derechos patri-moniales de autor por parte de los titularesde los mismos, salvo ciertas excepcionesexpresamente consagradas.De conformidadcon su naturaleza, los derechos patrimonia-les son transferibles, renunciables y tempo-rales. Son derechos exclusivos, lo que signi-fica que nadie puede explotar el objeto prote-gible sin la respectiva autorización de su titu-lar. El artículo 54 de la Decisión 351 es unaconsecuencia de lo anterior, ya que estable-ce que para la utilización de una obra, inter-pretación, producción fonográfica, emisión dela radiodifusión, o prestación de apoyo parasu utilización, se debe contar siempre con laautorización previa y expresa del titular delderecho o su representante y, por lo tanto,nadie puede autorizar su utilización sin esterequisito esencial.

Lo anterior, está en consonancia con el man-to de exclusividad que cubre el derecho deautor, impidiendo que se explote el objetoprotegido sin que el titular lo autorice. Salvoexcepciones expresamente consagradas, laexplotación sin autorización previa y expresaconstituiría una infracción a los derechos deautor y daría lugar a trámites administrativose interposición de acciones judiciales para elcese de la actividad ilícita y la búsqueda deuna reparación. Es más que lógico, que eltitular de los derechos de autor esté interesa-do en autorizar la utilización y acordar lostérminos de la misma.

Las tarifas supletorias, son aquellas que seaplican en caso de no existir acuerdo o con-trato entre los titulares de los derechos deautor y los usuarios. Para el caso particular,se plantea la aplicación de tarifas supletoriaspor ejecución pública de las obras musica-les. Las tarifas supletorias, en la prácticaocasionarían que se pudieran utilizar las obraspagando unas tarifas establecidas, obviandola autorización previa y expresa del titular delos derechos o su representante. Esto clara-mente riñe con la normativa comunitaria so-bre derechos de autor. Los titulares no pue-den perder la posibilidad de autorizar la utili-zación de sus obras por parte de terceros,salvo ciertas excepciones consagradas posi-tiva-mente, ya que de lo contrario se estaríaviolando el derecho de exclusividad que so-porta el sistema de protección de los dere-chos de autor. Aún en el caso que el usuario

pagara o consignara una suma de dinero es-tablecida por terceros (el Estado en el casode las tarifas supletorias), no es viable a laluz de la normativa comunitaria andina obviarla autorización previa y expresa del titular delos derechos de autor o conexos.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA,

C O N C L U Y E:

PRIMERO: La consulta de interpretación pre-judicial es obligatoria para los Tri-bunales Nacionales de única o úl-tima instancia ordinaria que debanconocer sobre la aplicación de lasnormas que conforman el Ordena-miento Jurídico de la ComunidadAndina y, deberán suspender elprocedimiento mientras el TribunalComunitario precise el contenido yalcance de las normas interpreta-das.

Según la “Nota Informativa sobre elPlanteamiento de la Solicitud deInterpretación Prejudicial por losÓrganos Judiciales Nacionales dela Comunidad Andina”, la consultaprejudicial puede presentarse “encualquier tiempo antes de dictarsentencia”.

SEGUNDO: En caso de presentarse antinomiasentre el Derecho Comunitario Andi-no y el Derecho Interno de los Paí-ses Miembros, prevalece el prime-ro, al igual que cuando se presen-te la misma situación entre el De-recho Comunitario Andino y las nor-mas de derecho internacional; porlo anterior, la norma contraria alDerecho Comunitario Andino esautomáticamente inaplicable.

TERCERO: Las sociedades de gestión colec-tiva tienen diferentes denominacio-nes como Sociedades de Admi-nistración o Sociedades de Per-cepción, Asociaciones de Gestión,o Entidades de Gestión Colectiva.Su finalidad es gestionar o admi-nistrar, en nombre propio o ajeno,los derechos patrimoniales de au-


tor y conexos, por cuenta y en in-terés de los titulares de tales dere-chos. 9 Dichas sociedades no pue-den tener un objeto social por fue-ra del ámbito de protección de losmencionados derechos, están bajola inspección y vigilancia por partedel Estado, y deben contar con larespectiva licencia de autorizaciónde funcionamiento por parte de laOficina Nacional Competente.

Son instituciones de naturaleza pri-vada, sin ánimo de lucro y someti-das a la inspección y vigilancia delEstado. Se constituyen de confor-midad con las normas nacionalesinternas sobre la materia.

Los miembros de las sociedadesde gestión colectiva son los titula-res de los derechos patrimonialesde autor y conexos que se afilien ala misma. La Decisión 351 esta-blece ciertas pautas en relacióncon dicha afiliación y las condicio-nes de participación:

a. La afiliación será voluntaria, sal-vo que la normativa interna delos Países Miembros prevea algodiferente (artículo 44).

b. La sociedad de gestión colec-tiva debe reconocer a sus miem-bros un derecho de participaciónapropiado en las decisiones dela institución. (artículo 45, literald). Esto se soporta en que debetener un reglamento de socios,tarifas y distribución. (Artículo 45,literal g).

c. La sociedad de gestión colectivadebe dar a sus afiliados informa-ción periódica, completa y deta-llada sobre todas las activida-des que realice y que sean delinterés para el ejercicio de susderechos. (Artículo 45, literal i).

d. Las sociedades de gestión colec-tiva no pueden aceptar miembrosde otras sociedades de gestióncolectiva del mismo género, na-cionales o extranjeras, salvo queya se hubiera renunciado expre-samente a ellas. (Artículo 145, li-teral k).

La Decisión 351 no regula especí-ficamente el contrato de gestióny, por lo tanto, éste será regula-do, en virtud del principio de com-plemento indispensable, por la nor-mativa interna de cada País Miem-bro.

Si no existe contrato de autorizaciónentre un tercero usuario y la socie-dad de gestión colectiva, la acciónconsecuente por parte de ésta, sidicho tercero usurpa los derechosde sus afiliados, es la búsqueda deun pago por la utilización no autori-zada de dichos derechos, cuyo pará-metro básico podría ser las tarifaspreviamente fijadas por la entidad.Aquí estamos en el campo estricta-mente extracontractual y, por lo tan-to, los procedimientos y procesosque se sigan deben atender a dichanaturaleza, es decir, perseguir el pagopor la utilización indebida, la sus-pensión de la utilización, entre otrasmedidas de reparación, cumpliendotodos los requisitos que para el efec-to establecen las normativas inter-nas de los Países Miembros.

CUARTO: Las tarifas que deben cobrar las so-ciedades de gestión colectiva, deconformidad con la Decisión 351 tie-nen las siguientes características:

1. Las tarifas a cobrar deben estarsoportadas en un reglamento detarifas elaborado por la sociedadde gestión colectiva. (Artículo 45,literal g).

2. Las tarifas generales por el usode los derechos de sus afiliadosdeben ser publicadas por lo me-nos una vez al año en un medio deamplia circulación. (artículo 45, li-teral h).

9 Sobre la finalidad de las Entidades de Gestión Colecti-va, se puede ver: BERCOVITZ RODRÍGUEZ CANO,Rodrigo y otros. Manual de Propiedad Intelectual. Tema13. Las Entidades de Gestión. Págs. 273 a 276.


EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los

26 días del mes de agosto del año dos mil on-ce, procede a resolver la solicitud de Interpreta-

3. Deben ser proporcionales a los in-gresos que se obtengan con la uti-lización de las obras, interpretacio-nes o ejecuciones artísticas o pro-ducciones fonográficas, salvo quela normativa interna de los PaísesMiembros establezca algo diferen-te. (Artículo 48). Esta previsión esmuy lógica, ya que si el objetoprotegible por el derecho de autorgenera más ingresos, pues el pagopor su explotación debe ser mayoral que genera menos ingresos.

Las tarifas supletorias en la prácticaocasionarían que se pudieran utilizarlas obras pagando unas tarifas esta-blecidas, obviando la autorización pre-via y expresa del titular de los dere-chos o su representante. Esto clara-mente riñe con la normativa comuni-taria sobre derechos de autor. Lostitulares no pueden perder la posibili-dad de autorizar la utilización de susobras por parte de terceros, salvociertas excepciones consagradas po-sitivamente, ya que de lo contrario seestaría violando el derecho de exclu-sividad que soporta el sistema de pro-tección de los derechos de autor. Aúnen el caso de que el usuario pagara oconsignara una suma de dinero esta-blecida por terceros (el Estado en elcaso de las tarifas supletorias), no esviable a la luz de la normativa comu-nitaria andina obviar la autorizaciónprevia y expresa del titular de losderechos de autor o conexos.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado deCreación del Tribunal de Justicia de la Comuni-dad Andina, el Juez Nacional consultante, alemitir el fallo en el proceso interno Nº 2010-149-00, debe adoptar la presente interpretación. Asi-mismo, debe dar cumplimiento a las prescrip-ciones contenidas en el párrafo tercero del ar-tículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante mediante copiacertificada y remítase copia a la Secretaría Ge-neral de la Comunidad Andina, para su publica-ción en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Carta-gena.

Ricardo Vigil ToledoPRESIDENTE

Leonor Perdomo PerdomoMAGISTRADA

Carlos Jaime Villarroel FerrerMAGISTRADO

José Vicente Troya JaramilloMAGISTRADO

Isabel Palacios LeguizamónSECRETARIA

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDADANDINA.- La sentencia que antecede es fiel co-pia del original que reposa en el expediente deesta Secretaría. CERTIFICO.-

Isabel Palacios L.SECRETARIA

PROCESO 045-IP-2011

Interpretación prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de laComisión del Acuerdo de Cartagena; y, de oficio, de los artículos 81, 83 literalesd) y e) y 84 de la misma normativa, con fundamento en la consulta formulada por

la Primera Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativode la ciudad de Quito, República del Ecuador. Actor: SOCIETÉ DES

PRODUITS NESTLÉ S.A. Marca: “SNICKERS CRUNCHER” (denominativa).Proceso Interno: Nº 9470-NR.


ción Prejudicial formulada por la Primera Saladel Tribunal Distrital Nº 1 de lo ContenciosoAdministrativo de la ciudad de Quito, Repúblicadel Ecuador.

VISTOS:

El Oficio Nº 530-TDCA-1S-9470-NR, de 21 dejunio de 2011, recibido en este Tribunal el 22 dejunio de 2011, mediante el cual la Primera Saladel Tribunal Distrital Nº 1 de lo ContenciosoAdministrativo de la ciudad de Quito, Repúblicadel Ecuador, solicita la Interpretación Prejudi-cial de los artículos 82 literal a) y 83 literal a) dela Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo deCartagena, a fin de resolver el Proceso InternoNº 9470-NR.

Que, la mencionada solicitud cumple con to-dos los requisitos de admisibilidad estableci-dos en los artículos 32 y 33 del Tratado deCreación del Tribunal de Justicia de la Comu-nidad Andina y los contemplados en el artícu-lo 125 de su Estatuto, razón por la cual fueadmitida a trámite mediante auto dictado el 20de julio de 2011.

1. LAS PARTES:

Demandante: SOCIETÉ DES PRODUITSNESTLÉ S.A.

Demandados: EL PROCURADOR GENERALDEL ESTADO, EL PRESIDEN-TE DEL INSTITUTO ECUATO-RIANO DE PROPIEDAD INTE-LECTUAL, Y EL PRESIDENTEDEL COMITÉ DE PROPIEDADINTELECTUAL, INDUSTRIAL YOBTENCIONES VEGETALES,DE LA REPÚBLICA DE ECUA-DOR.

Tercero interesado: MARS INCORPORATED.

2. DATOS RELEVANTES:

2.1. Hechos:

El 30 de noviembre de 1999, MARS INCOR-PORATED solicitó el registro como marca delsigno SNICKERS CRUNCHER (denominativo)para distinguir productos de chocolate de la 30de la Clasificación Internacional de Niza.

El extracto de la solicitud fue publicado en laGaceta de la Propiedad Industrial Nº 418, de 23de diciembre de 1999. Contra dicha solicitud deregistro se presentó observación por SOCIETÉDES PRODUITS NESTLÉ S.A. en base a lamarca registrada CRUNCH (denominativa) de lamisma Clase 30.

El 27 de junio del 2000, la Resolución Nº 977605,emitida por el Director Nacional de PropiedadIntelectual, declaró infundada la observación pre-sentada y se dispuso el registro de la marcaSNICKERS CRUNCHER (denominativa).

Mediante trámite Nº 01-170 RA, de 2 de abril de2002, el Comité de Propiedad Intelectual, Indus-trial y Obtenciones Vegetales, resuelve que noha lugar el recurso de apelación interpuesto porla Cía. SOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.ratificando la resolución Nº 977605 de 27 dejunio de 2000, disponiéndose el registro de ladenominación “SNICKERS CRUNCHER” en laclase 30.

El 10 de julio de 2002, SOCIETÉ DES PRODUITSNESTLÉ S.A. interpuso el recurso subjetivo ode plena jurisdicción en contra de la providenciadel 2 de abril de 2002, suscrita por el Comité dePropiedad Intelectual, Industrial y ObtencionesVegetales.

2.2. Fundamentos de la Demanda:

La demandante SOCIETÉ DES PRODUITSNESTLÉ S.A. señala que:

- El signo solicitado SNICKERS CRUNCHER(denominativo) es confundible con la marcaCRUNCH (denominativa) registrada a favor deSOCIETÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A. enla misma clase 30.

- La marca registrada CRUNCH (denominativa)se encuentra incluida en el signo solicitadoSNICKERS CRUNCHER (denominativo).

- La notoriedad de la marca CRUNCH (deno-minativa) ha sido reconocida a nivel interna-cional. Se probó la notoriedad de la marcacon el escrito de 03.03.2000 al que se apare-jaron no sólo facturas sino volúmenes de ven-ta, publicidad y títulos. SOCIETÉ DES PRO-DUITS NESTLÉ S.A. ha invertido importantessumas de dinero publicitando sus productosamparados con la marca CRUNCH a nivelnacional y está reconocida por el públicoconsumidor.


2.3. Contestación a la Demanda:

El Procurador General del Estado, el Presi-dente del Instituto Ecuatoriano de Propie-dad Intelectual, y el Presidente del Comitéde Propiedad Intelectual, Industrial y Ob-tenciones Vegetales son los demandados eneste caso.

El Presidente del Instituto Ecuatoriano dePropiedad Intelectual se opuso a las preten-siones de la demanda argumentando lo siguien-te:

- Negativa de los fundamentos de hecho y dederecho contenidos en la demanda.

- Se ratifica en la Resolución dictada por elComité de Propiedad Intelectual, Industrial yObtenciones Vegetales.

- Impugna la prueba que llegare a presentar elactor en todo cuanto tuviere de ilegal e impro-cedente.

- Se reproduzca todo cuanto de autos le fuerefavorable.

No obra en el expediente las contestaciones delProcurador General del Estado, ni del Presiden-te del Comité del Propiedad Intelectual, Indus-trial y Obtenciones Vegetales.

La tercera interesada MARS INCORPORATEDseñaló lo siguiente:

- Que el signo SNICKERS CRUNCHER (deno-minativo) goza de suficiente fuerza distintivapues la palabra CRUNCH es de uso comúnen la clase 30 por lo cual el IEPI otorgó debi-damente su registro.

- La palabra “CRUNCH” es un término descrip-tivo para los productos de la clase 30, ya quesignifica “CROCANTE” en español.

- En la marca SNICKERS CRUNCHER (denomi-nativa), lo esencial es la palabra “SNICKERS”y no lo descriptivo “CRUNCHER”.

- La marca SNICKERS CRUNCH (denomina-tiva) está registrada en Bolivia, Colombia, Perú,Venezuela, y los Estados Unidos de Amé-rica.

- Dentro de la Comunidad Andina existen otrasmarcas en la clase 30 que incorporan el tér-mino “CRUNCH”. La palabra “CRUNCH” es untérmino de uso común, especialmente conrespecto a productos alimenticios o de confi-tería que continenen maní.

CONSIDERANDO:

Que, este Tribunal es competente para interpre-tar por la vía prejudicial las normas que confor-man el Ordenamiento Jurídico de la ComunidadAndina, siempre que la solicitud provenga de unJuez Nacional también con competencia paraactuar como Juez Comunitario, en tanto resul-ten pertinentes para la resolución del procesointerno.

Que, el juez consultante solicita la interpreta-ción prejudicial de los artículos 82 literal a) y 83literal a) de la Decisión 344. Se interpretarán losartículos correspondientes a la Decisión 344 yaque la solicitud de registro del signo “SNICKERSCRUNCHER” (denominativo) fue presentada el30 de noviembre de 1999, por lo que la normaaplicable es la Decisión 344. Este Tribunal noconsidera pertinente interpretar el artículo 82literal a) por lo que se interpretará el artículo 83literal a) y, de oficio, el artículo 81, 83 literalesd) y e) y 84 de la Decisión 344.

El texto de las normas objeto de la interpreta-ción prejudicial se transcribe a continuación:

DECISIÓN 344

“(…)

Artículo 81.- Podrán registrarse como mar-cas los signos que sean perceptibles, sufi-cientemente distintivos y susceptibles de re-presentación grafica.

Se entenderá por marca todo signo percepti-ble capaz de distinguir en el mercado, los pro-ductos o servicios producidos o comercializa-dos por una persona de los productos o servi-cios idénticos o similares de otra persona”.

Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrar-se como marcas aquellos signos que, en re-lación con derechos de terceros, presentenalgunos de los siguientes impedimentos:

a) Sean idénticos o se asemejen de formaque puedan inducir al público a error, auna marca anteriormente solicitada pararegistro o registrada por un tercero, paralos mismos productos o servicios, o paraproductos o servicios respecto de los cua-les el uso de la marca pueda inducir alpúblico a error;

(…)


d) Constituyan la reproducción, la imitación,la traducción o la transcripción, total oparcial de un signo distintivo notoriamenteconocido en el país en el que solicita elregistro o en el comercio subregional ointernacional sujeto a reciprocidad por lossectores interesados y que pertenezca aun tercero. Dicha prohibición será aplica-ble, con independencia de la clase, tantoen los casos en los que el uso del signo sedestine a los mismos productos o servi-cios amparados por la marca notoriamen-te conocida, como en aquellos en los queel uso se destine a productos o serviciosdistintos.

e) Sean similares hasta el punto de producirconfusión con una marca notoriamente co-nocida, independientemente de la clase delos productos o servicios para los cualesse solicita el registro.

Esta disposición no será aplicable cuandoel peticionario sea el legítimo titular de lamarca notoriamente conocida.

Artículo 84.- Para determinar si una marcaes notoriamente conocida se tendrán en cuenta,entre otros, los siguientes criterios:

a) La extensión de su conocimiento entre elpúblico consumidor como signo distintivode los productos o servicios para los quefue acordada:

b) La intensidad y el ámbito de la difusión yde la publicidad o promoción de la marca.

c) La antigüedad de la marca y su uso cons-tante;

d) El análisis de producción y mercadeo delos productos que distingue la marca.

(…)”.

En atención a los puntos controvertidos en elproceso interno, así como, de las normas quevan a ser interpretadas, este Tribunal consideraque corresponde desarrollar lo referente a lossiguientes temas:

1. LA MARCA Y LOS REQUISITOS PARA SUREGISTRO.

La Normativa Comunitaria Andina protege el in-terés del titular marcario, otorgándole un dere-cho de uso exclusivo sobre el signo distintivo y

a la vez precautela el derecho de los consumi-dores evitando que sean engañados o que incu-rran en confusión sobre el origen empresarial, lacalidad, condiciones, etc., de los productos oservicios. La marca se define como el mediosensible que permite identificar o distinguir a losdiversos productos y servicios que se ofertan enel mercado. Marco Matías Alemán expresa quelas marcas son: “(...) signos utilizados por losempresarios en la identificación de sus pro-ductos o servicios, a través de los cuales bus-ca su diferenciación e individualización de losrestantes empresarios que se dediquen a activi-dades afines.” 1

El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisióndel Acuerdo de Cartagena establece que losrequisitos para el registro de marcas son: laperceptibilidad, la distintividad y la susceptibili-dad de representación gráfica.

La distintividad.

La distintividad o fuerza diferenciadora es lacapacidad intrínseca que debe tener el signopara que sea capaz de distinguir unos produc-tos o servicios de otros. Es el requisito principalque debe reunir todo signo para ser registradocomo marca y hace posible identificar unosproductos o servicios de otros que se encuen-tran en el mercado; el carácter distintivo de lamarca le permite al consumidor realizar la elec-ción de los bienes que desea adquirir, pues elsigno marcario le da a la mercadería su indivi-dualidad y posibilita que un producto sea reco-nocido de entre otros similares que se ofertanen el mercado por sus competidores. En estesentido se precisa que el carácter distintivo:“(…) viene impuesto por la propia naturaleza yfunción esencial de la marca. Así, si la marcaes un signo que tiene como función distinguirlos propios productos y servicios de los de lacompetencia, un signo que no fuera capaz decumplir esta misión, nunca podría constituirseen marca, ya que no es apto para cumplir lafunción esencial que el ordenamiento jurídicoprevé para las marcas.” 2

1 ALEMAN Marco Matías. “NORMATIVIDAD SUBREGIO-NAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS”.Editado por Top Management International. Colombia.Pág. 73.

2 BARRERO CHECA, José Luis y otros, “COMENTA-RIOS A LA LEY Y AL REGLAMENTO DE MARCAS”.Thomson Civitas. Pág. 136. Madrid, España. 2003.


La marca sirve como medio de diferenciación delos productos o servicios para los que se haregistrado, haciendo viable que el consumidorlos diferencie e individualice; esto le ayuda arealizar una adecuada e informada elección delos bienes y servicios que desea adquirir, y talelección depende de ciertas características quese encuentran en productos o servicios identifi-cados con determinadas marcas, lo que motivaa que el consumidor prefiera determinada marcay reitere la elección de los bienes identificadoscon ella.

La perceptibilidad.

La marca es un bien de naturaleza inmaterial ypara poder ser captado o percibido por algunode los sentidos debe necesariamente exteriori-zarse o adquirir forma material por medio delempleo de toda clase de elementos que trans-formen lo inmaterial o abstracto en algo percep-tible o identificable por los sentidos.

La susceptibilidad de representación gráfi-ca.

Este requisito exige que un signo para ser re-gistrable debe tener la posibilidad de ser expre-sado o descrito mediante palabras, gráficos,signos, colores, figuras etc., de tal manera quesus componentes puedan ser apreciados porquien lo observe. Esta característica es impor-tante a efectos de la publicación o de las solici-tudes de registro en los medios oficiales o Ga-cetas de Propiedad Industrial.

En conclusión, para acceder al registro marca-rio, el signo solicitado debe cumplir con los re-quisitos de distintividad, perceptibilidad y sus-ceptibilidad de representación gráfica exigidospor el artículo 81 de la Decisión 344. La leycomunitaria exige además que el signo solicita-do no se encuadre en ninguna de las causalesde irregistrabilidad contempladas en los artícu-los 82 y 83 de la Decisión 344.

El Juez Consultante debe proceder a analizar,en primer lugar, si la marca SNICKERS CRUN-CHER (denominativa), cuyo registro se pre-tende, cumple con los requisitos del referidoartículo 81, y determinar luego, si el signo en-caja o no dentro de alguna de las causales deirregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y83 de la Decisión 344.

2. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS PORIDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CON-FUSIÓN. REGLAS PARA EL COTEJOMARCARIO. SIMILITUD ORTOGRÁFICA,FONÉTICA E IDEOLÓGICA.

En el presente caso, se alega la similitud entreel signo solicitado SNICKERS CRUNCHER(denominativo) y la marca registrada CRUNCH(denominativa), por lo que este Tribunal proce-derá a analizar el tema del riesgo de confusión.

En relación al riesgo de confusión que pudieraexistir entre el signo solicitado y la marca regis-trada, el artículo 83 literal a) de la Decisión 344de la Comisión del Acuerdo de Cartagena expre-sa que no son susceptibles de ser registradoscomo marcas los signos que en relación con elderecho de terceros sean idénticos o similaresa otros antes registrados o previamente solicita-dos, de manera que puedan inducir al público aerror, respecto de una marca anteriormente soli-citada para su registro, o ya registrada a favorde un tercero, que identifique los mismos pro-ductos o servicios, o respecto de los cuales eluso de la marca pueda inducir al público a error.

Según la Normativa Comunitaria Andina no esregistrable un signo confundible ya que no po-see fuerza distintiva y de permitirse su registrose atentaría contra el interés del titular de lamarca anteriormente registrada y el de los con-sumidores. La prohibición de registro de signosconfundibles contribuye a que el mercado deproductos y servicios se desarrolle con transpa-rencia, para que el consumidor no sea objeto deengaños que le lleven a incurrir en error al reali-zar la elección de los productos que desea ad-quirir.

Como ya se anotó, la ausencia de distintividadde un signo, en relación con una marca yaexistente con anterioridad en el mercado, o conun signo previamente solicitado, puede provocarerror entre los consumidores; por tal circunstan-cia la norma comunitaria ha determinado que lasola posibilidad de confusión basta para negarel registro.

Cabe destacar que tanto la identidad como lasemejanza de los signos constituyen el funda-mento de la prohibición de registro, en la medi-da en que sean de tal naturaleza que determi-nen la posibilidad del riesgo de confusión.


Marcas idénticas o similares no deben subsistiren el mercado en cabeza de dos o más perso-nas para identificar productos o servicios idén-ticos o de igual naturaleza, ya que ello genera-ría un verdadero riesgo de confusión entre losconsumidores, y el público quedaría en incapa-cidad de distinguir el origen empresarial de losproductos o servicios, y escoger entre ellos conentera libertad.

La similitud entre dos marcas puede darse des-de diferentes ámbitos:

La similitud ortográfica, existe por la seme-janza de las letras entre los signos a comparar-se, en los que la sucesión de vocales, la longi-tud de la palabra o palabras, el número desílabas, las raíces o las terminaciones iguales,pueden incrementar la confusión. La semejanzaentre los signos existe si las vocales idénticasse hallan situadas en el mismo orden.

La similitud fonética, se da por la coinciden-cia en las raíces o terminaciones, y cuando lasílaba tónica en las denominaciones compara-das es idéntica o muy difícil de distinguir. Cabeañadir que a fin de determinar la existencia deuna posible confusión, deben tomarse en cuen-ta las particularidades de cada caso.

La similitud ideológica, se configura entresignos que evocan una idea idéntica o semejan-te.

Ya que la función principal de una marca es lade distinguir o identificar un producto o servicioen el mercado, se procura que las marcas queaspiran registrarse no sean similares o idénti-cas a otras registradas o previamente solicita-das, con el fin de evitar la confusión entre losconsumidores y de precautelar el derecho deuso exclusivo de los titulares marcarios.

Una vez abordado el tema de la irregistrabilidadde signos por identidad o similitud, es conve-niente complementarlo ahondando en las for-mas en que puede presentarse la confusión en-tre signos.

La confusión puede darse de dos maneras:

a). De forma directa: se presenta cuando elconsumidor adquiere un producto asumien-do que está comprando otro.

b). De forma indirecta: se presenta cuando demanera errada el consumidor le otorga alproducto o servicio que adquiere un origenempresarial distinto al que tiene en realidad.

Esta segunda forma de confusión requiere de unanálisis minucioso por parte de la oficina deregistro marcario y del juez nacional, en su ca-so, ya que puede provocar distorsión en el posi-cionamiento de un producto determinado en elmercado.

Reglas para el Cotejo Marcario.

En el caso de presentarse conflicto entre unamarca ya registrada y un signo que se pretenderegistrar, corresponde a la Autoridad NacionalCompetente proceder al cotejo entre los signos,para luego determinar si existe o no riesgo deconfusión, considerando para ello las reglasdoctrinarias establecidas a ese propósito. Enreiteradas sentencias este Tribunal ha manifes-tado que al momento de realizar la comparaciónentre dos signos el examinador debe tomar encuenta los criterios que, elaborados por la doc-trina 3, han sido acogidos por la jurisprudenciadel Tribunal, y que son del siguiente tenor:

• “La confusión resulta de la impresión de con-junto despertada por las o marcas.

• Las marcas deben ser examinadas en formasucesiva y no simultánea.

• Deben tenerse en cuenta las semejanzas yno las diferencias que existan entre las mar-cas.

• Quien aprecie la semejanza deberá colocar-se en el lugar del comprador presunto, to-mando en cuenta la naturaleza de los produc-tos o servicios identificados por los signosen disputa.”

Las reglas recomendadas por la doctrina para elcotejo de todo tipo de marcas sugieren que lacomparación debe efectuarse sin descomponerlos elementos que conforman el conjunto mar-cario, es decir, que se debe hacer una visión deconjunto de los signos en conflicto con la finali-dad de no destruir su unidad ortográfica, auditivae ideológica.

3 BREUER MORENO, Pedro. “TRATADO DE MARCASDE FÁBRICA Y DE COMERCIO”; Buenos Aires, EditorialRobis, pp. 351 y ss.


En la comparación marcaria debe emplearse elmétodo del cotejo sucesivo, ya que no es pro-cedente realizar un análisis simultáneo dadoque el consumidor no observa al mismo tiempolas marcas sino que lo hace en una forma indivi-dualizada. A efectos de determinar la similitudgeneral entre dos marcas no se observan loselementos diferentes existentes en ellas, sinoque se debe enfatizar en señalar cuáles son sussemejanzas pues es allí donde mayormente sepercibe el riesgo de que se genere confusión.

3. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMI-NATIVAS SIMPLES Y COMPUESTAS.

El Tribunal considera necesario examinar loconcerniente a las marcas denominativas, yaque tiene relación directa con el caso concreto,debido a que el signo solicitado SNICKERSCRUNCHER es de tipo denominativo compues-to y la marca registrada CRUNCH es de tipodenominativo simple.

En fallos anteriores, este Tribunal ha sostenidoque las marcas denominativas llamadas tam-bién nominales o verbales, utilizan expresionesacústicas o fonéticas, formadas por una o variasletras, palabras o números, individual o conjun-tamente estructurados, que integran un conjun-to o un todo pronunciable, que puede o no tenersignificado conceptual. Este tipo de marcas sesubdividen en: sugestivas que son las que tie-nen una connotación conceptual que evoca cier-tas cualidades o funciones del producto identifi-cado por la marca; y, arbitrarias que no mani-fiestan conexión alguna entre su significado y lanaturaleza, cualidades y funciones del productoque va a identificar.

El Tribunal ha desarrollado dichos parámetros,soportando su labor en el desarrollo doctrinalsobre la materia. Así, ha citado a Pedro BreuerMoreno, quien manifiesta:

“1. La confusión resulta de la impresión deconjunto despertada por las marcas.

2. Las marcas deben ser examinadas enforma sucesiva y no simultánea.

3. Deben tenerse en cuenta las semejanzasy no las diferencias que existan entre mar-cas.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colo-carse en el lugar del comprador presunto,tomando en cuenta la naturaleza de los

productos o servicios identificados porlos signos en disputa”. (BREUER MORE-NO, Pedro. “TRATADO DE MARCAS DEFÁBRICA Y DE COMERCIO, Buenos Ai-res, Editorial Robis, pp. 351 y ss).

El Tribunal ha resaltado que cuando un signoestá compuesto por una palabra y se solicita suregistro, entre los signos ya registrados y elrequerido para registro, puede existir confusióndependiendo de las terminaciones, número devocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber ele-mentos diferenciadores en dicha expresión,siempre en el entendido de que los productos acubrirse sean los mismos.

Dentro de los signos denominativos están lossignos denominativos compuestos, que sonlos integrados por dos o más palabras. Al res-pecto, el Tribunal ha establecido que: “No existeprohibición alguna para que los signos a regis-trarse adopten, entre otras, cualquiera de estasformas: se compongan de una palabra com-puesta, o de dos o más palabras, con o sin sig-nificación conceptual, con o sin el acompaña-miento de un gráfico (…)”.

En el supuesto de solicitarse el registro comomarca de un signo denominativo compuesto,caso que haya de juzgarse sobre el riesgo deconfusión de dicho signo con una marca previa-mente registrada, habrá de examinarse espe-cialmente la relevancia y distintividad de losvocablos que formen parte de aquel signo y node esta marca, resultando que no habrá riesgode confusión “cuando los vocablos añadidos alos coincidentes están dotados de la suficientecarga semántica que permita una eficaciaparticularizadora que conduzca a identificar elorigen empresarial evitando de este modo queel consumidor pueda caer en error” (Proceso13-IP-2001, marca: “BOLÍN BOLA”, publicadoen la Gaceta Oficial Nº 677, de 13 de junio de2001). En consecuencia, “De existir un nuevovocablo en el segundo signo que pueda clara-mente lograr que las semejanzas entre los otrostérminos queden diluidas, el signo sería sufi-cientemente distintivo para ser registrado”.

Al cotejar dos marcas denominativas, el exami-nador deberá someterlas a las reglas para lacomparación marcaria, y prestará especial aten-ción al criterio que señala que a los signos seles observará a través de una visión de conjunto,sin fraccionar sus elementos.


4. TÉRMINOS DESCRIPTIVOS Y DE USO CO-MÚN EN LA CONFORMACIÓN DE SIGNOS.SIGNOS EN IDIOMA EXTRANJERO.

En el presente caso, MARS INCORPORATEDseñala que el signo SNICKERS CRUNCHER(denominativo) goza de suficiente fuerza distin-tiva pues la palabra CRUNCH es de uso comúnen la clase 30, por lo cual el IEPI otorgó debida-mente su registro. Además, se señala que lapalabra “CRUNCH” es un término descriptivopara los productos de la clase 30, ya que signi-fica “CROCANTE” en español.

Respecto al signo descriptivo, Otero Lastresseñala que es aquel que “(...) informa a los con-sumidores y usuarios acerca de las característi-cas, funciones, ingredientes, tamaño, calidad,valor y otras propiedades del producto o servi-cio” (Memorias del Seminario Internacional: LaIntegración, Derecho y los Tribunales Comuni-tarios. Editorial Noplu S.A., Quito, 1997, p. 237).

Este Tribunal al respecto ha señalado que: “Lanaturaleza de signo descriptivo no es condiciónsine qua non para descalificar per se un signodescriptivo; para que exista la causal de irre-gistrabilidad a que hacen referencia las normascitadas, se requiere que el signo por registrar serefiera exactamente a la cualidad común y ge-nérica de un producto”. (Proceso 07-IP-95, marca“COMODISIMOS, publicado en la Gaceta Ofi-cial Nº 189, de 15 de septiembre de 1995).

Tampoco podrán registrarse los signos que serefieran a una o varias características y propie-dades comunes ya que existiría conexión direc-ta con los productos o servicios que buscanamparar.

En anteriores interpretaciones, este Órgano Ju-risdiccional ha señalado que: “La doctrina su-giere como uno de los métodos para determinarsi un signo es descriptivo, el formularse la pre-gunta de “cómo” es el producto que se pretenderegistrar, de tal manera que si la respuesta es-pontáneamente suministrada -por ejemplo porun consumidor medio- es igual a la de la desig-nación de ese producto, habrá lugar a estable-cer la naturaleza descriptiva de la denomina-ción” (Ver entre otros: Proceso 7-IP-2003 mar-ca: “PACHICAS”, publicado en la Gaceta OficialNº 956, de 25 de julio de 2003, Proceso 27-IP-2001, marca: MIGALLETITA, publicado en laGaceta Oficial Nº 686, del 10 de julio de 2001).

Por otro lado, en el caso del signo integrado poruna o más palabras en idioma extranjero, es depresumir que el significado de éstas no formaparte del conocimiento común, por lo que cabeconsiderarlas como de fantasía y, en conse-cuencia, procede el registro como marca de ladenominación de que se trate. A contrario, ladenominación en idioma extranjero no seráregistrable si el significado conceptual de laspalabras que la integran se ha hecho del conoci-miento de la mayoría del público consumidor ousuario, habiéndose generalizado su uso, y sise trata de vocablos genéricos o descriptivos.

Si el signo en idioma extranjero se encuentraintegrado, entre otros vocablos, por una o máspalabras de uso común, su presencia no impe-dirá el registro de la denominación, caso que elconjunto del signo se halle provisto de otroselementos que lo doten de distintividad suficien-te. Y puesto que el vocablo de uso común no esapropiable en exclusiva, el titular de la marcaque la posea no podrá impedir su inclusión enotro signo, ni fundamentar en esta única cir-cunstancia el riesgo de confusión entre las de-nominaciones en conflicto. Es claro que el titu-lar de una marca que lleve incluida una expre-sión de tal naturaleza no tiene un dominio exclu-sivo sobre ella y, en consecuencia, no está fa-cultado por la ley para impedir que tercerospuedan utilizar dicha expresión en combinaciónde otros elementos en la conformación de sig-nos marcarios, siempre que el resultado seasuficientemente distintivo a fin de no crear ries-go de confusión.

En el caso de denominaciones conformadas porpalabras de uso común, la distintividad se bus-ca en el elemento diferente que integra el signo,ya que dichas palabras son marcariamente dé-biles.

Es débil la marca que está conformada porsignos de utilización libre o de uso común, porlo que se tendrá menos fuerza para impedir queotros escojan signos cercanos también de libreuso. No se puede tener derecho de exclusiónsobre una locución descriptiva o sobre palabrasde uso común.

5. LA MARCA NOTORIA Y SU PRUEBA.

En el presente caso, la demandante SOCIETÉDES PRODUITS NESTLÉ S.A. señala que elconsumidor creerá erróneamente que el choco-


late y los otros productos SNICKERS CRUN-CHER son una versión de los productos ofreci-dos desde hace muchos años por la marcanotoria CRUNCH (denominativa). Agrega que, lanotoriedad de la marca CRUNCH (denomina-tiva) ha sido reconocida a nivel internacional. Seprobó la notoriedad de la marca con el escritode 03.03.2000 al que se aparejaron no sólofacturas sino volúmenes de venta, publicidad ytítulos.

Al respecto, este Tribunal ha señalado que lossignos notoriamente conocidos son aquellos enlos que convergen su difusión entre el públicoconsumidor del producto al que el signo serefiere con el uso intensivo del mismo y suconsiguiente reconocimiento dentro de los círcu-los interesados por la calidad de los productosque él ampara, ya que ningún consumidor recor-dará ni difundirá el conocimiento del signo cuan-do los productos por él protegidos no satisfaganlas necesidades del consumidor, comprador ousuario, correspondiente.

La difusión del signo en los diferentes merca-dos, la intensidad de su uso y el prestigio adqui-rido, influyen decisivamente para que éste ad-quiera el carácter de notorio, ya que así el con-sumidor reconocerá y asignará dicha caracte-rística debido al esfuerzo que el titular del mis-mo realice para elevarlo de la categoría de signocomún u ordinario al status de notorio.

Este Tribunal caracteriza al signo notorio comoaquel que reúne la calidad de ser conocido poruna colectividad de individuos pertenecientes aun determinado grupo de consumidores o usua-rios del tipo de bienes o de servicios a los queles es aplicable, porque se encuentra amplia-mente difundido entre dicho grupo.

Con referencia a lo previsto en el literal d) delartículo 83 de la Decisión 344 en el caso de queel signo que se pretende registrar constituya lareproducción, la imitación, la traducción o latranscripción total o parcial de una marca noto-riamente conocida en el País Miembro en el quese solicita el registro, en el comercio subregionalo en el comercio internacional sujeto a recipro-cidad, la irregistrabilidad opera por este solohecho sin necesidad de que se analice el riesgode confusión, es decir, con independencia de laclase a la que pertenezcan los productos y delterritorio en que haya sido registrada. En estecaso el Tribunal ha sostenido “a tenor de la

disposición prevista (…) el reconocimiento de lamarca notoria, como signo distintivo de bienes oservicios determinados presupone su conoci-miento en el país en que se haya solicitado suregistro o en el comercio subregional, o interna-cional sujeto a reciprocidad, por los sectoresinteresados, es decir, por la mayor parte delsector de consumidores o usuarios a que esténdestinados los bienes o servicios”. (Proceso143-IP-2004, marca: BONITO+GRÁFICA, publi-cado en la Gaceta Oficial Nº 1147, de 3 de di-ciembre de 2004).

Asimismo, con relación al literal e) del artículo83 de la Decisión 344, el Tribunal ha manifesta-do que: “la protección especial que se otorga ala marca notoriamente conocida se extiende–caso de haber riesgo de confusión por similitudcon un signo pendiente de registro- con inde-pendencia de la clase a que pertenezca el pro-ducto de que se trate y del territorio en que hayasido registrada, pues se busca prevenir el apro-vechamiento indebido de la reputación de lamarca notoria, así como impedir el perjuicio queel registro del signo similar pudiera causar a lafuerza distintiva o a la reputación de aquélla”.(Proceso 143-IP-2004).

La notoriedad de un signo no se presume, debeser probada, por quien alega ese estatus. Alrespecto, el Tribunal recogiendo criterios doc-trinarios, ha sentado la siguiente jurisprudencia:“En la concepción proteccionista de la marcanotoria, ésta tiene esa clasificación para efec-tos de otorgarle otros derechos que no los tie-nen las marcas comunes, pero eso no significaque la notoriedad surja de la marca por sí sola,o que para su reconocimiento legal no tenganque probarse las circunstancias que precisa-mente han dado a la marca ese status”. (Proce-so 08-IP-95, marca: LISTER, publicado en laGaceta Oficial Nº 231, de 17 de octubre 1996).

Igualmente el Tribunal ha sostenido que: “Variosson los hechos o antecedentes que determinanque una marca sea notoria: calidad de produc-tos, conocimiento por parte de los usuarios oconsumidores, publicidad, intensidad de uso,que deben ser conocidos por el juez o adminis-trador para calificar a la marca de notoria, y quepara llegar a esa convicción deben ser probadosy demostrados dentro del proceso judicial oadministrativo. Aun en el supuesto de que unamarca haya sido declarada administrativa o judi-cialmente como notoria, tiene que ser presenta-


da a juicio tal resolución o sentencia, constitu-yéndose éstas en una prueba con una carga degran contenido procedimental”. (Proceso 40-IP2003, marca: FINO mixta, publicado en laGaceta Oficial Nº 961, de 4 de agosto de 2003).

En relación con los diferentes tipos de ries-gos a que se exponen los signos distintivosen el mercado.

La Decisión 344, a diferencia de la Decisión 486de la Comisión de la Comunidad Andina, noconsagra una protección de la marca notoria deforma tan específica y diferenciada en relacióncon dichos riesgos. Es decir, no califica la pro-tección de los tipos de marcas en relación conlos diversos tipos de riesgos.

En el Proceso 082-IP-2009, marca: “SUPER –MAX” (denominativa), publicado en la GacetaOficial Nº 1789, de 14 de diciembre de 2009,con el objeto de proteger los signos distintivossegún su grado de notoriedad, se han clasifica-do y diferenciado diversos tipos de riesgos. Ge-neralmente, la doctrina se ha referido a cuatro,a saber: riesgo de confusión, de asociación, dedilución y de uso parasitario.

El riesgo de confusión es cuando el consumi-dor al adquirir un producto piense que estáadquiriendo otro (confusión directa), o que ensu defecto crea que este producto tiene unorigen empresarial diferente al que realmenteposee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es cuando el consu-midor, que aunque diferencie las marcas enconflicto y el origen empresarial del producto,al adquirirlo piense que el productor de dichoproducto y otra empresa tienen una relacióno vinculación económica.

El riesgo de dilución es la circunstancia deque el uso de otros signos idénticos o simila-res cause el debilitamiento de la altísimacapacidad distintiva que el signo notoriamen-te conocido ha ganado en el mercado, aun-que se use para productos que no tenganningún grado de conexidad con los que am-para el signo notoriamente conocido.

Y, por último, el riesgo de uso parasitario esla posibilidad que un competidor parasitariose aproveche injustamente del prestigio delos signos notoriamente conocidos, aunquela acción se realice sobre productos o servi-

cios que no tengan ningún grado de conexi-dad con los que ampara el signo notoriamen-te conocido.

No obstante lo anterior, en el ámbito de la Deci-sión 344 el signo notoriamente conocido tantoen el mercado como tal, como en el ámbitoregistral, se encuentra protegido contra el ries-go de confusión, asociación y dilución, de con-formidad con lo siguiente:

El artículo 83, literal a), establece:

“Art. 83.- Asimismo, no podrán registrarsecomo marcas aquellos signos que, en rela-ción con derechos de terceros, presentenalgunos de los siguientes impedimentos:

a) Sean idénticos o se asemejen de formaque puedan inducir al público a error, auna marca anteriormente solicitada pararegistro o registrada por un tercero, paralos mismos productos o servicios, o paraproductos o servicios respecto de los cua-les el uso de la marca pueda inducir alpúblico, a error;”

(…)”.

La mencionada norma habla de “error” y, por lotanto se deben hacer las siguientes precisio-nes:

Los consumidores pueden caer en error porconfusión o por asociación; pues podrían pen-sar que están obteniendo un producto diferenteal que están comprando (confusión directa), y/oque el producto tiene un origen empresarial dife-rente al que realmente posee (confusión indirec-ta), y/o pensar que empresas que comercializanproductos con diferentes marcas tienen relacióno vinculación entre sí (riesgo de asociación).Por lo tanto, el error puede ser por confusión y/oasociación y, en consecuencia, las marcas seencuentran protegidas contra dichos riesgos.

Si bien el literal mencionado se refiere a lasmarcas ordinarias, la protección contra el riesgode asociación también es extensiva a las mar-cas notoriamente conocidas, dado que éstasgozan de mayor protección. Por lo tanto, en es-te escenario no puede pensarse que mientraslas marcas ordinarias se protegen contra el ries-go de asociación, las marcas notoriamente co-nocidas no.


Aunque el literal e) del artículo 83 de la Decisión344 sólo se refiera al término confusión, comose mostró anteriormente, la marca notoriamenteconocida también es protegida contra el riesgode asociación.

En relación con el riesgo de dilución, el Tribunalha manifestado lo siguiente:

“En efecto, al diferenciar las causales deirregistrabilidad de las marcas, no dispone,como lo hace la Decisión 486, la protecciónde las marcas comunes en relación con losriesgos de confusión y asociación, sino selimita a decir en el literal a) del artículo 83,que no se pueden registrar como marcassignos que sean idénticos o se asemejen deforma que puedan inducir al público a error, auna marca anteriormente solicitada para re-gistro o registrada por un tercero, para losmismos productos o servicios, o para pro-ductos o servicios respecto de los cuales eluso de la marca pueda inducir al público aerror.

(…)

En efecto, con la anterior disposición se otor-ga protección ampliada al signo notoriamenteconocido, que como ya se ha dicho, excedeel principio de especialidad y territorialidad.Dicha norma no hace referencia a la protec-ción de los signos notoriamente conocidosrespecto de ciertos riesgos determinados,pero se debe entender que la norma trata desalvaguardar los signos notoriamente conoci-dos del riesgo de confusión en que puedeincurrir el público consumidor, como lo haceexpresamente en relación con la marca gene-ral.

Por otro lado, el literal e) del artículo 83 de laDecisión 344, es una disposición de carácterespecial en relación con protección de lamarca notoria, al disponer que no se puedenregistrar como marcas signos ‘que sean si-milares hasta el punto de producir confusióncon una marca notoriamente conocida, inde-pendientemente de la clase de los productoso servicios para los cuales se solicite elregistro (...)’.

Con esta última disposición se protege a lamarca notoria más allá del principio de espe-

cialidad, pero únicamente refiriéndose al ries-go de confusión. No se refiere a la protecciónen relación con otros riesgos como uso para-sitario y dilución.

La Decisión 344 sólo se refiere a los riesgosa que están expuestas las marcas en el mer-cado, al establecer los derechos conferidospor el registro de un signo como marca. Esasí como en el artículo 104, literal d), esta-blece que el titular de una marca registradapuede actuar contra un tercero que use en elcomercio ‘un signo idéntico o similar a lamarca registrada, con relación a productos oservicios distintos de aquellos para los cua-les se ha registrado la misma, cuando el usode ese signo respecto a tales productos oservicios pudiese inducir al público a error oconfusión, pudiese causar a su titular undaño económico o comercial injusto, o pro-duzca una dilución de la fuerza distintiva odel valor comercial de dicha marca’ (subraya-do por fuera del texto).

De manera que en dicha norma se protege nosólo a la marca notoriamente conocida, sinoa las marcas comunes de los riesgos de con-fusión y de dilución que pudiese causar eluso indebido de un signo distintivo en el mer-cado. Se advierte que no se está hablandode las causales de irregistrabilidad, sino delas conductas lesivas contra una marca re-gistrada, que el titular de la misma puedeatacar.

(…)

De conformidad con la figura de la marcanotoriamente conocida y la finalidad de suprotección, en materia de causales de irre-gistrabilidad sí es procedente su proteccióncontra el riesgo de dilución. Lo anterior por losiguiente:

o La protección de la marca notoriamenteconocida se instaura para salvaguardar lagran capacidad distintiva que han adquiridodichas marcas en el mercado.

o Uno de los principios que gobiernan delderecho marcario es el del uso real y efectivode la marca en el mercado y, en consecuen-cia, de permitirse que se registre una marcaque al ser usada en el mercado genere dilu-


ción de una marca notoria, no habría conso-nancia con el objetivo perseguido al instaurarla figura de la marca notoria y su protecciónen el régimen comunitario andino.

o Además de lo anterior, no habría concor-dancia entre que se proteja a las marcas re-gistradas contra el uso de signos idénticos ysimilares que generen riesgo de dilución (art.104, literal d), con la falta de protección con-tra dicho riesgo respecto las marcas notoria-mente conocidas en el ámbito registral. Esdecir, no es consecuente que se prevea pro-tección en este ámbito contra el uso indebi-do, si por otro lado, en cuestión de marcasnotorias, se permitiera el registro de signosidénticos o similares que al ser usados en elmercado puedan causar riesgo de dilución desu capacidad distintiva.

Lo anteriormente expuesto quiere decir, quedebe hacerse una interpretación conjunta delos literales d) y e) del artículo 83 con el ob-jetivo perseguido al proteger a la marca noto-riamente conocida, que en relación con elregistro de un signo idéntico o similar a unsigno notoriamente conocido, de manera queel Juez Nacional o la Oficina Nacional Com-petente, en su caso, deberán tener en cuentala protección ampliada que establece la nor-mativa comunitaria en el artículo 83, literalesd) y e), siempre y cuando la solicitud de re-gistro como marca de un signo idéntico osimilar a un signo notoriamente conocido pue-da generar riesgo de confusión, asociación odilución de su capacidad distintiva.

A pesar de que el riesgo de dilución ha idoaparejado con la protección de los signosnotoriamente conocidos, como se vio, el ar-tículo 104, literal d), lo ha extendido tambiéna todo tipo de marca registrada cuando sepresente su uso no autorizado. Haciendo unaadecuación del concepto con la norma co-mentada, la protección contra dicho riesgotiene como objetivo salvaguardar a las mar-cas en relación con cualquier uso de otrossignos idénticos o similares que cause el de-bilitamiento de su capacidad distintiva, aun-que se use para productos que no sean idén-ticos, similares o que no tengan ningún gradode conexidad con los que ampara la marcaregistrada”. (Proceso 145-IP-2006, Marca:“CAPITAN Z”, publicado en la Gaceta OficialN° 1452, de 10 de enero de 2007).

6. AUTONOMÍA DE LA OFICINA NACIONAL YLA DEBIDA MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS.

En el presente caso, la demandante ha alegadoque el Presidente del Comité de Propiedad Inte-lectual, Industrial y Obtenciones Vegetales norealizó debidamente el examen de registrabili-dad al otorgar el registro del signo solicitado,por lo que resulta pertinente tocar el tema de laautonomía de la oficina nacional.

El sistema de registro marcario que se adoptóen la Comunidad Andina se encuentra soporta-do en la actividad autónoma e independiente delas Oficinas Competentes en cada País Miem-bro. Dicha autonomía se manifiesta tanto enrelación con decisiones emanadas de otras ofi-cinas de registro marcario (principio de indepen-dencia), como en relación con sus propias deci-siones.

En relación con lo primero, el Tribunal se ha ma-nifestado de la siguiente manera:

“Si bien las Oficinas Competentes y las deci-siones que de ellas emanan son independien-tes, algunas figuras del derecho marca-riocomunitario las ponen en contacto, como se-ría el caso del derecho de prioridad o de laoposición de carácter andino, sin que lo ante-rior signifique de ninguna manera uniformizarlos pronunciamientos de las mismas.

En este sentido, el principio de independen-cia de las Oficinas de Registro Marcario sig-nifica que juzgarán la registrabilidad o irre-gistrabilidad de los signos como marcas, sintener en consideración el análisis de regis-trabilidad o irregistrabilidad realizado en otrau otras Oficinas Competentes de los PaísesMiembros. De conformidad con lo anterior, sise ha obtenido un registro marcario en deter-minado País Miembro esto no significa queindefectiblemente se deberá conceder dichoregistro marcario en los otros Países. O bien,si el registro marcario ha sido negado en unode ellos, tampoco significa que deba ser ne-gado en los demás Países Miembros, aún enel caso de presentarse con base en el dere-cho de prioridad por haberse solicitado en elmismo País que negó el registro.” (Proceso71-IP-2007, marca: denominativa “MONARC-M”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1553,de 15 de octubre de 2007).


En relación con lo segundo, como se advirtió, lanorma comunitaria colocó en cabeza de lasoficinas de registro marcario la obligación derealizar el examen de registrabilidad. El Tribunalha determinado los requisitos de dicho examende la siguiente manera:

“En anteriores providencias el Tribunal haestablecido ciertas características que sibien se hacen referencia a la Decisión 486,son perfectamente aplicables al examen deregistrabilidad en el ámbito de la Decisión344. Sobre el tema se ha manifestado:

El Tribunal en múltiples Interpretaciones Pre-judiciales 4 ha abordado el tema del examende registrabilidad, pero en uno de sus últimospronunciamientos determinó con toda clari-dad cuáles son las características de dichoexamen:

1. El examen de registrabilidad se realiza deoficio. La Oficina Nacional Competentedebe realizar el examen de registrabilidadasí no se hubieren presentado oposicio-nes, o no hubiere solicitud expresa de untercero.

2. El examen de registrabilidad es integral.La Oficina Nacional Competente al anali-zar si un signo puede ser registrado comomarca debe revisar si cumple con todoslos requisitos de artículo 134 de la Deci-sión 486, y luego determinar si el signosolicitado encaja o no dentro de alguna delas causales de irregistrabilidad consagra-das en los artículos 135 y 136 de la mismanorma.

3. En consecuencia con lo anterior y en rela-ción con marcas de terceros, la OficinaNacional Competente, así hubiera o nooposiciones, deberá revisar si el signo so-licitado no encuadra dentro del supuestode irregistrabilidad contemplado en el ar-tículo 136, literal a); es decir, debe deter-minar si es o no idéntico o se asemeja o

no a una marca anteriormente solicitadapara registro o registrada por un tercero,para los mismos productos o servicios, opara productos o servicios respecto de loscuales el uso de la marca pueda causar unriesgo de confusión o de asociación. (Pro-ceso 180-IP-2006 ya citado). (Interpreta-ción Prejudicial del 10 de abril de 2008,proferida dentro del proceso 22-IP-2008).

Además de lo anterior, es necesario precisarque el examen de registrabilidad debe ser plas-mado en la Resolución que concede o deniegael registro marcario, es decir, la Oficina Nacio-nal no puede mantener en secreto el mismo y,en consecuencia, la resolución que concede elregistro marcario, que en definitiva es la que senotifica al solicitante, debe dar razón de dichoexamen y, por lo tanto, cumplir con un principiobásico de la actuación pública como es el de lamotivación de los actos.

Con base a estos fundamentos, EL TRIBUNALDE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,

C O N C L U Y E:

PRIMERO: Un signo puede registrarse comomarca si reúne los requisitos dedistintividad, perceptibilidad y sus-ceptibilidad de representación grá-fica, establecidos por el artículo 81de la Decisión 344 y, además, si elsigno no está incurso en ningunade las causales de irregistrabilidadseñaladas en los artículos 82 y 83de la norma comunitaria citada.

SEGUNDO: No son registrables como marcaslos signos que, en relación con de-rechos de terceros, sean idénticoso se asemejen a una marca ya re-gistrada o a un signo anteriormentesolicitado para registro, para losmismos productos o servicios, opara productos o servicios respec-to de los cuales el uso de la marcapueda inducir al público a error, dedonde resulta que no es necesarioque el signo solicitado para regis-tro induzca a error o confusión alos consumidores sino que es sufi-ciente la existencia del riesgo deconfusión para que se configure laprohibición de irregistrabilidad.

4 Se destacan las siguientes Interpretaciones Perjudi-ciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7de julio de 2004, proferida dentro del proceso 40-IP-2004; Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005,proferida dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpreta-ción Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, proferidadentro del proceso 167-IP-2005.


TERCERO: Al cotejar marcas denominativas, elexaminador deberá someterlas a lasreglas para la comparación marca-ria, y prestará especial atención alcriterio que señala que a los signosse les observará a través de unavisión de conjunto, sin fraccionar suselementos.

En este orden de ideas, el Juez Na-cional deberá establecer el riesgode confusión que pudiera existir en-tre el signo solicitado “SNICKERSCRUNCHER” (denominativo com-puesto) y la marca CRUNCH (de-nominativa simple), aplicando loscriterios anotados y analizando siexisten semejanzas suficientes ca-paces de inducir al público a error, osi son tan disímiles que pueden co-existir en el mercado sin generarperjuicio a los consumidores y altitular de la marca.

CUARTO: No son registrables como marcaslos signos descriptivos de produc-tos, cuando se refieran, exclusiva-mente a la cualidad que, necesaria,usual o comúnmente, es aplicableal nombre del bien que se pretendedistinguir.

QUINTO: En el caso del signo integrado poruna o más palabras en idioma ex-tranjero, si su significado se ha he-cho del conocimiento de la mayoríadel público consumidor, o se tratade palabras de uso común, la deno-minación no será registrable. Ladistintividad se busca en el elemen-to diferenciador que integra el sig-no, ya que dichas palabras son mar-cariamente débiles.

SEXTO: La Decisión 344 de la Comisión delAcuerdo de Cartagena, establece unaprotección especial y reforzada delas marcas notoriamente conocidas,que implica, por un lado, el rompi-miento de los principios de especia-lidad y territorialidad y, por otro, laprotección contra los riesgos de con-fusión, asociación, dilución y usoparasitario, de conformidad con loexpresado en la presente Interpreta-ción Prejudicial.

A pesar, de que el signo no sea no-torio en el país en el que se intentaproteger, gozará de tal calidad, sies notorio en el comercio subregio-nal, es decir, que basta por lo me-nos que lo sea en uno de los PaísesMiembros, para que goce de espe-cial protección. Además, tal protec-ción debe darse siempre y cuandosean notorios en el comercio inter-nacional sujeto a reciprocidad conalguno de los Países Miembros dela Comunidad Andina. Alegada lanotoriedad de una marca como obs-táculo para el registro de un signo,la prueba de tal circunstancia co-rresponde a quien la alega. Éstedispondrá, para ese objeto, de losmedios probatorios previstos en lalegislación interna y el reconocimien-to corresponde otorgarlo, según elcaso, a la Oficina Nacional Compe-tente o a la Autoridad Nacional Com-petente, con base en las pruebaspresentadas.

SÉPTIMO: El examen de registrabilidad que rea-lizan las Oficinas de Registro Mar-cario debe ser de oficio, integral,motivado y autónomo. Debe ser plas-mado en la Resolución que concedeo deniega el registro marcario, esdecir, la Oficina Nacional no puedemantener en secreto el mismo y, enconsecuencia, la resolución que con-cede el registro marcario, que endefinitiva es la que se notifica alsolicitante, debe dar razón de dichoexamen y, por lo tanto, cumplir conun principio básico de la actuaciónpública como es el de la motivaciónde los actos.

Debiéndose recalcar que el sistemade registro marcario que adoptó laComunidad Andina se encuentrabasado en la actividad autónoma eindependiente de las Oficinas Com-petentes en cada País Miembro.Actividad ésta, que aunque general-mente se encuentra regulada por lanormativa comunitaria, deja a salvola mencionada independencia. Estaautonomía se manifiesta tanto enrelación con decisiones provenien-tes de otras oficinas de registro mar-


PROCESO N° 46-IP-2011

Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literal d) y 83 literales a), d), e) y95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y, de oficio, losartículos 82 literal e), 84 y 93 de la Decisión 344; solicitada por la Segunda Sala

del Tribunal Distrital N° 1, de lo Contencioso Administrativo de la ciudad deQuito, República del Ecuador. Actor: ANHEUSER-BUSCH, INCORPORATED.

Marca: “ICE BREWING” (denominativa). Proceso Interno N° 4191-CS.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los26 días del mes de agosto del año dos mil once.

VISTOS:

El Oficio N° 673-TDCA-2S, de 21 de junio de2011, recibido en este Tribunal el 22 de junio de2011, mediante el cual la Segunda Sala delTribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Admi-nistrativo de la ciudad de Quito, República delEcuador, solicita la interpretación de los artícu-los 81, 82 literal d) y 83 literales a), d), e) y 95de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdode Cartagena, a fin de resolver el Proceso Inter-no N° 4191-CS.

1. ANTECEDENTES

1.1. Las partes

Demandante: ANHEUSER-BUSCH, INCOR-PORATED.

Demandados: El Ministerio de Comercio Exte-rior, Industrialización y Pesca;El Procurador General del Esta-do; El Director Nacional de Pro-piedad Industrial, de la Repúbli-ca del Ecuador.

Tercero Interesado: JOHN LABATT INVEST-MENTS (BARBADOS).

1.2. Hechos relevantes

a) Los hechos:

El 30 de mayo de 1994, JOHN LABATT INVEST-MENTS (BARBADOS) presentó la solicitud deregistro del signo ICE BREWING (denominati-vo compuesto) para amparar “cervezas alcohó-licas, cervezas fuertes de malta, cervezas light,porter, licor de malta, procesos cerveceros, cer-vezas de bajo contenido alcohólico y cervezasno alcohólicas” de la Clase 32 de la Clasifica-ción Internacional de Niza.

cario (principio de independencia),como con sus propias decisiones.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado deCreación del Tribunal de Justicia de la Comuni-dad Andina, el Juez Nacional Consultante, alemitir el fallo en el proceso interno Nº 9470-NR,deberá adoptar la presente interpretación. Asi-mismo, deberá dar cumplimiento a las prescrip-ciones contenidas en el párrafo tercero del ar-tículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante mediante copiacertificada y remítase copia a la Secretaría Gene-ral de la Comunidad Andina, para su publicaciónen la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.









Posteriormente, el 2 de junio de 1995, ANHEU-SER-BUSCH, INCORPORATED presentó ob-servación en contra del registro de la marca ICEBREWING (denominativa), en el hecho de quesu representada es propietaria de la marca delproducto ICE DRAFT FROM BUDWEISER yetiqueta.

Mediante Resolución Nº 0959236, de 20 de ma-yo de 1997, el Director Nacional de la PropiedadIndustrial resuelve rechazar la observación pre-sentada por la actora, concediendo el registrodel signo ICE BREWING (denominativo com-puesto), solicitado por JOHN LABATT INVEST-MENTS (BARBADOS), en la Clase 32.

El 10 de septiembre de 1997, la actora ANHEU-SER-BUSCH, INCORPORATED, interpone re-curso subjetivo o de plena jurisdicción, y solici-ta aceptar la demanda y declarar ilegal la Reso-lución Nº 959236, de 1997, que rechazó la ob-servación presentada por la actora, otorgandoasí el registro del signo solicitado.

El 16 de septiembre de 1997, la Segunda Saladel Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Ad-ministrativo de la ciudad de Quito, República delEcuador admitió la demanda presentada por laactora ANHEUSER-BUSCH, INCORPORATED,y procedió a suspender el proceso interno, a finde solicitar la IP al Tribunal Andino.

2.2. Fundamentos de la demanda

- La actora ANHEUSER-BUSCH, INCORPO-RATED señala que la marca otorgada, me-diante Resolución Nº 959236 de 1997, nocumple con los requisitos establecidos en elartículo 81 de la Decisión 344, ni con los ca-racteres legales de la marca que son la espe-cialidad, la originalidad y la eficacia distinti-va. Además, señala que la Resolución incu-rre en la prohibición de los literales a), d), y e)del artículo 83, puesto que se está tratandode registrar una denominación muy similar ala famosa marca ICE DRAFT FROMBUDWEISER, lo cual induciría al público aerror, confusión y engaño.

- La denominación ICE BREWING solicitadapara registro no es suficientemente distintiva,en tanto es muy similar a la notoriamente co-nocida marca ICE DRAFT FROM BUDWEI-SER y etiqueta, registrada en Ecuador el 25de agosto de 1994.

- La marca ICE DRAFT FROM BUDWEISER yetiqueta es famosa y notoriamente conocida,por lo que el signo solicitado se beneficiaríade su fama y prestigio incurriendo en un su-puesto de competencia desleal.

- Existe gran similitud visual, fonética y auditivaentre las dos marcas que llevaría necesaria-mente a confusión en el público consumidor.

- La palabra ICE por sí sola no es suficiente-mente distintiva, pues a nivel internacional seconoce ICE como el método de fermentaciónde la cerveza a través de la formación decristales. La palabra BREW se encuentradefinida como negocio de preparar o hacercerveza. Por lo tanto, ICE BREWED es laforma de hacer cerveza o fermentación, me-diante la formación de cristales. Por lo tanto,ICE BREWING representa un término genéri-co y descriptivo.

- Resulta improcedente desde todo punto devista que se concedan derechos marcariossobre términos que son distintivos de produc-ción de las compañías cerveceras que son deuso común y corriente y, por lo tanto, nopuede haber monopolios sobre ellos en laindustria.

2.3.1 Contestaciones de la demanda

- El Ministro de Comercio Exterior, Indus-trialización y Pesca señaló la legalidad yvalidez de la Resolución impugnada, y nega-tiva de los fundamentos de hecho y de dere-cho de la demanda.

- El Procurador General del Estado por me-dio de su delegado comparece para vigilar lasactuaciones judiciales, sin perjuicio de la de-legación conferida al Director de Asesoría delMinisterio de Comercio Exterior, quien efecti-vamente concurre al juicio adhiriéndose a lacontestación de la demanda formulada por elmencionado Ministerio.

- El Director Nacional de Propiedad Indus-trial no opone excepciones pese a estarlegalmente citado.

2.3.2. Fundamentos del tercero interesado:

- JOHN LABATT INVESTMENTS (BARBADOS)señala que el signo ICE BREWING (denomi-nativo) es susceptible de registro, puesto queno contraviene los artículos 81, 82 literal a),83 literales a), d), y e) de la Decisión 344, yniega que el Director Nacional de PropiedadIndustrial haya violado norma alguna al dictar


su Resolución Nº 0959236, de 26 de mayo de1997.

- El signo ICE DRAFT FROM BUDWEISER yetiqueta no es notoriamente conocido, me-nos aún, en el Ecuador.

- La denominación ICE BREWING no es gené-rica ni de uso común porque las palabras enla forma en que se presentan no tienen signi-ficado o sentido para el público consumidordel país.

- La marca ICE BREWING (denominativa) cons-tituye un signo suficientemente distintivo dela marca ICE DRAFT FROM BUDWEISER yetiqueta. La denominación cuyo registro seha solicitado por JOHN LABATT INVEST-MENTS (BARBADOS) se conforma solamen-te de dos palabras, mientras que la marcaICE DRAFT FROM BUDWEISER y etiquetacuenta con cuatro palabras y un diseño ca-racterístico de etiqueta, lo cual las hace sufi-cientemente distintivas, a pesar de que am-bas contengan en común el término ICE.

- No existe semejanza visual, gráfica, auditivay fonética entre los signos en conflicto. Por lotanto, el público no podrá confundirse ni serinducido a error respecto a las denominacio-nes en conflicto.

- ANHEUSER-BUSCH INCORPORATED care-ce de derecho para impugnar el registro de lamarca ICE BREWING (denominativa) puestoque la marca ICE DRAFT FROM BUDWEI-SER y etiqueta ha sido presentada por lasociedad actora con posterioridad a la solici-tud de la marca de JOHN LABATT INVEST-MENTS (BARBADOS). La solicitud de la marcaICE BREWING (denominativa) fue presenta-da por JOHN LABATT INVESMTMENTS (BAR-BADOS) el 30 de mayo de 1994, mientrasque la solicitud de la marca observanteANHEUSER-BUSCH INCORPORATED fuepresentada el 25 de agosto de 1994. En talvirtud, de conformidad con lo dispuesto por elartículo 94, literal b) de la Decisión 344, laobservación no debió ser aceptada a trámite.

CONSIDERANDO:

Que, este Tribunal es competente para interpre-tar por la vía prejudicial las normas que confor-man el Ordenamiento Jurídico de la ComunidadAndina, siempre que la solicitud provenga de unJuez Nacional también con competencia paraactuar como Juez Comunitario, en tanto resul-ten pertinentes para la resolución del procesointerno.

Que, el Juez Consultante solicita la interpreta-ción de los artículos 81, 82 literal d), 83 literalesa), d), e), y 95 de la Decisión 344. Este Tribunalprocederá a interpretar los artículos solicitados;y, de oficio, los artículos 82 literal e), 84 y 93 dela Decisión 344.

El texto de las normas objeto de la interpreta-ción prejudicial se transcribe a continuación:

Decisión 344

“(…)

Artículo 81.- Podrán registrarse como mar-cas los signos que sean perceptibles, sufi-cientemente distintivos y susceptibles de re-presentación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo percepti-ble capaz de distinguir en el mercado, losproductos o servicios producidos o comer-cializados por una persona de los productoso servicios idénticos o similares de otra per-sona”.

Artículo 82.- No podrán registrarse comomarcas los signos que:

(…)

d) Consistan exclusivamente en un signo oindicación que pueda servir en el comerciopara designar o para describir la especie,la calidad, la cantidad, el destino, el valor,el lugar de origen, la época de producciónu otros datos, características o informa-ciones de los productos o de los serviciospara los cuales ha de usarse;

e) Consistan exclusivamente en un signo oindicación que, en el lenguaje corriente oen el uso comercial del país, sea unadesignación común o usual de los produc-tos or servicios de que se trate

(…)

Artículo 83.- Asimiso, no podrán registrarsecomo marcas aquellos signos que, en rela-ción con derechos de terceros, presentenalgunos de los siguientes impedimentos:

a) Sean idénticos o se asemejen de formaque puedan inducir al público a error, a


una marca anteriormente solicitada pararegistro o registrada por un tercero, paralos mismos productos o servicios, o paraproductos o servicios respecto de los cua-les el uso de la marca pueda inducir alpúblico, a error;

(…)

d) Constituyan la reproducción, la imitación,la traducción o la transcripción, total oparcial de un signo distintivo notoriamenteconocido en el país en el que solicita elregistro o en el comercio subregional, ointernacional sujeto a reciprocidad, por lossectores interesados y que pertenezca aun tercero. Dicha prohibición será aplica-ble, con independencia de la clase, tantoen los clases en los que el uso del signose destine a los mismos productos o servi-cios amparados por la marca notoriamenteconocida, como en aquellos en los que eluso se destine a productos o serviciosdistintos.

Esta disposición no será aplicable cuandoel peticionario sea el legítimo titular de lamarca notoriamente conocida;

e) Sean similares hasta el punto de producirconfusión con una marca notoriamente co-nocida, independientemente de la clase delos productos o servicios para los cualesse solicite el registro.

(…)

Artículo 84.- Para determinar si una marcaes notoriamente conocida, se tendrá en cuen-ta, entre otros, los siguientes criterios:

a) La extensión de su conocimiento entre elpúblico consumidor como signo distintivode los productos o servicios para los quefue acordada;

b) La intensidad y el ámbito de la difusión yde la publicidad o promoción de la marca;


El análisis de producción y mercadeo de losproductos que distingue la marca.

(…)

Artículo 93.- Dentro de los treinta días hábi-les siguientes a la publicación, cualquier per-sona que tenga legítimo interés, podrá pre-sentar observaciones al registro de la marcasolicitado.

A los efectos del presente artículo, se enten-derá que también tienen legítimo interés parapresentar observaciones en los demás Paí-ses Miembros, tanto el titular de una marcaidéntica o similar para productos o servicios,respecto de los cuales el uso de la marcapueda inducir al público a error, como quienprimero solicitó el registro de esa marca encualquiera de los Países Miembros.

(…)

Artículo 95.- Una vez admitida a trámite laobservación y no incurriendo ésta en las cau-sales del artículo anterior, la oficina nacionalcompetente notificará al peticionario para que,dentro de treinta días hábiles contados apartir de la notificación, haga valer sus alega-tos de estimarlo conveniente. Vencido el pla-zo a que se refiere este artículo, la oficinanacional competente decidirá sobre observa-ciones y la concesión o denegación del regis-tro de marca, los cual notificará al peticiona-rio mediante resolución debidamente motiva-da.

(…)”.

1. CONCEPTO DE MARCA Y LOS REQUISI-TOS ESENCIALES PARA SU REGISTROBAJO LA DECISIÓN 344.

El artículo 81 de la Decisión 344, define a lamarca y determina los requisitos que debereunir un signo para ser registrable, estos son:la perceptibilidad, la distintividad y la suscepti-bilidad de representación gráfica. Respecto aestos tres requisitos, el Tribunal en reiteradajurisprudencia ha señalado:

La perceptibilidad, es la capacidad del signopara ser aprehendido o captado por alguno delos sentidos. La marca, al ser un bien inmate-rial, debe necesariamente materializarse paraser apreciada por el consumidor; sólo si estangible para el consumidor, podrá éste compa-rarla y diferenciarla, de lo contrario, si es imper-ceptible para los sentidos, no podrá ser suscep-tible de registro.


La distintividad, es considerada por la doctrinay por la jurisprudencia de este Tribunal como lafunción primigenia que debe reunir todo signopara ser susceptible de registro como marca,es la razón de ser de la marca, es la caracterís-tica que permite diferenciar o distinguir en elmercado los productos o servicios comerciali-zados por una persona de los idénticos o simila-res de otra, para así impedir que se origine unaconfusión en las transacciones comerciales. Jor-ge Otamendi sostiene respecto al carácter dis-tintivo de la marca: “El poder o carácter distinti-vo es la capacidad intrínseca que tiene parapoder ser marca. La marca, tiene que poderidentificar un producto de otro. Por lo tanto, notiene este poder identifica torio un signo que seconfunde con lo que se va a identificar, sea unproducto, un servicio o cualesquiera de sus pro-piedades”. (Otamendi, Jorge. Derecho de Mar-cas. 4ta. Edición. Abeledo-Perrot: Buenos Ai-res, 2002. p. 27).

La susceptibilidad de representación gráfi-ca, permite constituir una imagen o una idea delsigno, en sus características y formas, a fin deposibilitar su registro. Consiste en descripcio-nes realizadas a través de palabras, gráficos,signos mixtos, colores, figuras, etc. de maneraque sus componentes puedan ser apreciadosen el mercado de productos. Marco Matías Ale-mán señala que: “La representación gráfica delsigno es una descripción que permite formarsela idea del signo objeto de la marca, valiéndosepara ello de palabras, figuras o signos, o cual-quier otro mecanismo idóneo, siempre que ten-ga la facultad expresiva de los anteriormenteseñalados”. (Alemán, Marco Matías. NormatividadSubregional sobre Marcas de Productos y Servi-cios. Top Management: Bogotá. p. 77).

2. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS PORIDENTIDAD O SIMILITUD. LAS REGLAS PARAEL COTEGO DE SIGNOS DISTINTIVOS.

En el presente caso, el Tribunal considera perti-nente referirse a la irregistrabilidad de signospor identidad o similitud y las reglas para elcotejo de signos distintivos, ya que se alega laconfusión entre el signo solicitado “ICE BRE-WING” (denominativo) con la marca registra-da “ICE DRAFT FROM BUDWEISER” y etiqueta.

El literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 dela Comisión del Acuerdo de Cartagena, consa-gra una causal de irregistrabilidad que tiene quever específicamente con el requisito de distinti-

vidad. Establece, que no son registrables comomarcas, signos que sean idénticos o similaresa una marca anteriormente solicitada para re-gistro o registrada por un tercero, para los mis-mos productos o servicios, o para productos oservicios relacionados, de manera tal que puedaproducir error en el público consumidor.

Según la Normativa Comunitaria Andina, no esregistrable un signo confundible, ya que no po-see fuerza distintiva; de permitirse su registrose estaría atentando contra el interés del titularde la marca que haya sido registrada, así comoel de los consumidores. Dicha prohibición, con-tribuye a que el mercado de productos y servi-cios se desarrolle con transparencia y, comoefecto, que el consumidor no incurra en error alrealizar la elección de los productos o serviciosque desea adquirir.

De conformidad con lo expuesto, la Oficina Na-cional Competente debe observar y establecersi entre los signos en conflicto existe identidado semejanza, para determinar luego, si esto escapaz de generar confusión entre los consumi-dores. De la conclusión a que se arribe, depen-derá la registrabilidad o no del signo.

La similitud entre dos signos puede darse des-de diferentes ámbitos:

La similitud ortográfica. Se da por la seme-janza de las letras entre los signos a comparar-se. La sucesión de vocales, la longitud de lapalabra o palabras, el número de sílabas, lasraíces o las terminaciones iguales, pueden in-crementar la confusión.

La similitud fonética. Se da por la coinciden-cia en las raíces o terminaciones, y cuando lasílaba tónica en las denominaciones compara-das es idéntica o muy difícil de distinguir. Sinembargo, se debe tener en cuenta las particula-ridades de cada caso para determinar una po-sibie confusión.

La similitud ideológica. Se configura entresignos que evocan una idea idéntica o semejan-te.

Reglas para el cotejo entre signos distinti-vos.

La Autoridad Nacional Competente deberá pro-ceder al cotejo de los signos en conflicto, apli-cando para ello los siguientes parámetros:


• La comparación debe efectuarse sin descom-poner los elementos que conforman el con-junto marcario, es decir, cada signo debeanalizarse con una visión de conjunto, tenien-do en cuenta su unidad ortográfica, auditiva eideológica.

• En la comparación se debe emplear el méto-do del cotejo sucesivo, es decir, se debeanalizar un signo y después el otro. No esprocedente hacerlo de manera simultánea,ya que el consumidor no observa al mismotiempo las marcas, sino que lo hace en dife-rentes momentos.

• Se debe enfatizar en las semejanzas y no enlas diferencias, pues en estas últimas esdonde se percibe el riesgo de confusión o deasociación. Al realizar la comparación es im-portante tratar de colocarse en el lugar delpresunto comprador, siendo un elemento im-portante para el examinador determinar cómoel producto o servicio es captado por el públi-co consumidor.

Los anteriores parámetros han sido adoptadospor el Tribunal en numerosas InterpretacionesPrejudiciales. Podemos destacar las siguien-tes: Proceso 58-IP-2006. Marca: “GUDUPOP”,publicado en la Gaceta Oficial N° 1370, de 14 dejulio de 2006; y, Proceso 62-IP-2006. Marca:“DK”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1370, de14 de julio de 2006.

3. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMI-NATIVOS COMPUESTOS Y SIGNOS MIX-TOS.

En el presente caso, se deberá comparar elsigno solicitado “ICE BREWING” (denominativocompuesto) y la marca ‘ICE DRAFT FROMBUDWEISER’’ (mixta).

Las marcas denominativas se conforman poruna o más letras, números, palabras, signosque forman un todo pronunciable, dotado o node significado conceptual; las palabras puedenprovenir del idioma español o de uno extranjero,como de la inventiva de su creador, es decir, dela fantasía; cabe indicar que la denominaciónpermite al consumidor solicitar el producto oservicio a través de la palabra, que impacta ypermanece en la mente del consumidor.

Dentro de los signos denominativos están lossignos denominativos compuestos, que es elcaso de la marca solicitada, que son aquellos

que se componen de dos o más palabras. Alrespecto, el Tribunal ha establecido que: “Noexiste prohibición alguna para que los signos aregistrarse adopten, entre otros, cualquiera deestas formas: se compongan de una palabracompuesta, o de dos o más palabras, con o sinsignificación conceptual, con o sin el acompa-ñamiento de un gráfico (...)”. (Proceso 13-IP-2001, marca: BOLIN BOLA, publicado en laGaceta Oficial N° 677, de 13 de junio de 2001).

En el caso de solicitarse el registro como marcade un signo denominativo compuesto, como enel presente, que haya de juzgarse sobre el ries-go de confusión de dicho signo con otra marca,habrá de examinarse especialmente la relevan-cia y distintividad de los vocablos que formenparte de aquel signo y no de esta marca, resul-tando que no habrá riesgo de confusión “cuandolos vocablos añadidos a los coincidentes estándotados de la suficiente carga semántica quepermita una eficacia particularizadora que con-duzca a identificar el origen empresarial evitan-do de este modo que el consumidor pueda caeren error”. (Proceso 13-IP-2001). En consecuen-cia, “De existir un nuevo vocablo en el segundosigno que pueda claramente lograr que las se-mejanzas entre los otros términos queden dilui-das, el signo sería suficientemente distintivopara ser registrado”. (Proceso 14-IP-2004, mar-ca: LUCKY CHARMS, publicado en la GacetaOficial Nº 1082, de 17 de junio de 2004).

Las marcas mixtas se componen de un ele-mento denominativo (una o varias palabras) y unelemento gráfico (una o varias imágenes). Lacombinación de estos elementos al ser aprecia-dos en su conjunto produce en el consumidoruna idea sobre la marca que le permite diferen-ciarla de las demás existentes en el mercado.Sin embargo al efectuar el cotejo de estas mar-cas se debe identificar cuál de estos elementosprevalece y tiene mayor influencia en la mentedel consumidor, si el denominativo o el gráfico.

También, deberá tomarse en cuenta que al reali-zarse el cotejo entre un signo denominativo com-puesto solicitado y un signo mixto se debe iden-tificar cuál de estos elementos prevalece y tienemayor influencia en la mente del consumidor, siel denominativo o el gráfico. A fin de llegar a taldeterminación, “en el análisis de una marcamixta hay que fijar cuál es la dimensión máscaracterística que determina la impresión gene-ral que (…) suscita en el consumidor (…) de-


biendo el examinador esforzarse por encontraresa dimensión, la que con mayor fuerza y pro-fundidad penetra en la mente del consumidor yque, por lo mismo, determina la impresión ge-neral que el signo mixto va a suscitar en losconsumidores”. (Fernández-Novoa, Carlos, “Fun-damentos de Derecho de Marcas”, EditorialMontecorvo S.A., Madrid 1984, p. 237 a 239).También ha reiterado que: “La doctrina se hainclinado a considerar que, en general, el ele-mento denominativo de la marca mixta suele serel más característico o determinante, teniendoen cuenta la fuerza expresiva propia de laspalabras, las que por definición son pronuncia-bles, lo que no obsta para que en algunos ca-sos se le reconozca prioridad al elemento gráfi-co, teniendo en cuenta su tamaño, color y colo-cación, que en un momento dado pueden serdefinitivos. El elemento gráfico suele ser de ma-yor importancia cuando es figurativo o evocadorde conceptos, que cuando consiste simplemen-te en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98,marca: C.A.S.A. mixta, publicado en la GacetaOficial Nº 410, de 24 de febrero de 1999).

Con base a estos criterios el Juez Consultantedeberá analizar si el signo solicitado ICE BRE-WING al ser un signo denominativo compuestoes distintivo y si es confundible con el signo ICEDRAFT FROM BUDWEISER (mixto).

4. MARCAS EN IDIOMA EXTRANJERO (“ICEBREWING”). MARCAS DE FANTASÍA.

En el presente caso, el signo solicitado “ICEBREWING” (denominativo) está compuesto porpalabras en idioma inglés, por lo que este Tribu-nal considera pertinente tocar el tema de laspalabras en idioma extranjero.

En el caso del signo integrado por una o máspalabras en idioma extranjero, es de presumirque el significado de éstas no forma parte delconocimiento común, por lo que cabe conside-rarlas como de fantasía y, en consecuencia,procede el registro como marca de la denomina-ción de que se trate.

A juicio del Tribunal, “Las denominaciones defantasía (...) implican la creación de un voca-blo, el mismo que puede no tener significadoalguno. Es así que una marca de fantasía goza-rá generalmente de un mayor poder distintivo.Por lo tanto, las marcas de fantasía o capricho-sas por ser elaboración del ingenio propio de

sus titulares carecen de connotación concep-tual o significado idiomático, de tal manera quesi una denominación genérica va acompañadade una palabra de fantasía, la posibilidad deque sea admitido su registro aumenta” (Proceso16-IP-98, caso “SAL TIN etiqueta”, publicado enla Gaceta Oficial Nº 398, de 22 de diciembre de1998).

A contrario, la denominación en idioma extran-jero no será registrable si el significado concep-tual de las palabras que la integran se ha hechodel conocimiento de la mayoría del público con-sumidor o usuario, habiéndose generalizado suuso, y si se trata de vocablos genéricos o des-criptivos.

El Tribunal se ha pronunciado al respecto en lostérminos siguientes: “No pueden ser registra-das expresiones que a pesar de pertenecer a unidioma extranjero, son de uso común en losPaíses de la Comunidad Andina, o son com-prensibles para el consumidor medio de estaSubregión debido a su raíz común, a su simili-tud fonética o al hecho de haber sido adoptadaspor un órgano oficial de la lengua en cualquierade los Países Miembros (...)”. (Criterio vertidoen la sentencia dictada en el expediente N° 69-IP-2001, caso “Ol, YMPUS”, publicado en laGaceta Oficial Nº 759, de 6 de febrero de 2002).

5. SIGNOS CONFORMADOS POR PALABRASGENÉRICAS, DESCRIPTIVAS Y DE USO CO-MÚN.

En el presente caso, la sociedad actora ANHEU-SER-BUSCH, INCORPORATED menciona queICE BREWING es una expresión genérica ydescriptiva de uso común, toda vez que la pala-bra ICE es conocida en el mercado internacio-nal como el método de fermentación de la cerve-za a través de la formación de cristales, y lapalabra BREW se encuentra definida como ne-gocio de preparar o hacer cerveza. Por lo tanto,ICE BREWED es la forma de hacer cerveza ofermentación, mediante la formación de crista-les, y representa un término genérico y descrip-tivo. En consecuencia, el Tribunal considerapertinente tocar el tema de los signos conforma-dos por palabras genéricas, descriptivas y deuso común.

Al conformar una marca su creador puede valer-se de toda clase de elementos como: palabras,prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que


individualmente consideradas pueden estimar-se como expresiones descriptivas, genéricas ode uso común, por lo que no pueden ser objetode monopolio o dominio absoluto por personaalguna.

Los signos descriptivos informan de maneraexclusiva acerca de las siguientes característi-cas y propiedades de los productos: calidad,cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, va-lor, destino, etc. Se identifica la denominacióndescriptiva, formulando la pregunta ¿cómo es?En relación con el producto o servicio de que setrata, se contesta haciendo uso justamente dela denominación considerada descriptiva. Sinembargo, una expresión descriptiva respecto deunos productos o servicios puede utilizarse enun sentido distinto a su significado inicial opropio, de modo que, el resultado será novedo-so cuando se usa para distinguir determinadosproductos o servicios que no tengan relacióndirecta con la expresión que se utiliza.

El literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 dela Comisión del Acuerdo de Cartagena, dispone:

“No podrán registrarse como marcas los sig-nos que:

(…)

“d) Consistan exclusivamente en un signo oindicación que pueda servir en el comer-cio para designar o para describir la espe-cie, la calidad, la cantidad, el destino, elvalor, el lugar de origen, la época de pro-ducción u otros datos, características oinformaciones de los productos o de losservicios para los cuales ha de usarse;

(…)”.

La norma transcrita prohíbe el registro de signosque sean designaciones o indicaciones descrip-tivas. Sin embargo, los signos compuestos, for-mados por uno o más vocablos descriptivos,tienen la posibilidad de ser registrados siempreque formen un conjunto marcario suficientemen-te distintivo. A pesar de esto, el titular de unsigno con dichas características, tiene que serconsciente de que no puede impedir la utiliza-ción del elemento descriptivo y, por lo tanto, sumarca sería considerada débil.

La denominación genérica determina el gé-nero del objeto que identifica; no se puede otor-

gar a ninguna persona el derecho exclusivo so-bre la utilización de esa palabra, ya que secrearía una posición de ventaja injusta frente aotros empresarios. La genericidad de un signo,debe ser apreciada en relación directa con losproductos o servicios de que se trate. La expre-sión genérica, puede identificarse cuando al for-mular la pregunta ¿qué es?, en relación con elproducto o servicio designado, se responde em-pleando la denominación genérica. Desde elpunto de vista marcario, un término es genéricocuando es necesario utilizarlo en alguna formapara señalar el producto o servicio que deseaproteger, o cuando por sí sólo pueda servir paraidentificarlo. Sin embargo, una expresión gené-rica respecto de unos productos o servicios,puede utilizarse en un sentido distinto a susignificado inicial o propio, de modo que el resul-tado será novedoso, cuando se usa para distin-guir determinados productos o servicios, que notengan relación directa con la expresión que seutiliza.

El literal e) del artículo 82 de la Decisión 344 dela Comisión del Acuerdo de Cartagena, dispone:

“No podrán registrarse como marcas los sig-nos que

(…)

a) Consistan exclusivamente en un signo oindicación que, en el lenguaje corriente oen el uso comercial del país, sea unadesignación común o usual de los produc-tos o servicios de que se trate;

(…)”.

Palabras de uso común

Palabras de uso común son aquellas que se uti-lizan en el lenguaje común para identificar y pro-teger determinados productos o servicios den-tro del mercado, sin importar su origen etimoló-gico.

Al realizar el examen de registrabilidad de sig-nos que contengan palabras de uso común,éstas deberán quedar eliminadas de dicho exa-men y se tendrá que buscar la distintividad en elresto de elementos que conforman el signo.

Por otro lado se considera que, el signo regis-trado como marca es susceptible de convertirse


en débil cuando alguno de los elementos que lointegran es de carácter genérico, contiene partí-culas de uso común, o evoca una cualidad delproducto o servicio, deviniendo la marca en débilfrente a otras que también incluyan uno de taleselementos o cualidades que, por su naturaleza,no admiten apropiación exclusiva.

Al respecto, el Tribunal ha sostenido que: “Todosigno registrado como marca puede hacersedébil en el mercado de productos o servicios deque se trate. En efecto, si uno de los elementosque integran el signo es de carácter genérico ode uso común, o si evoca una cualidad delproducto o servicio, el signo se hará débil frentea otros que también incluyan uno de tales ele-mentos o cualidades”. (Proceso 99-IP-2004, mar-ca: DIGITAL SMOKING, publicado en la GacetaOficial Nº 1134, de 11 de noviembre de 2004).

6. LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA.

El actor ANHEUSER-BUSCH INCORPORATEDseñala que su marca ICE DRAFT FROM BUD-WEISER y etiqueta es famosa y notoriamenteconocida, por lo que el signo solicitado se bene-ficiaría de su fama y prestigio. Considerandoque la solicitud de registro de su marca ICEDRAFT FROM BUDWEISER y etiqueta era pos-terior a la solicitud de registro de ICE BREWING(deno-minativa), se abordará el tema del signonotorio no registrado y su prueba.

La marca notoriamente conocida y su prue-ba

La marca notoriamente conocida, o simplemen-te marca notoria, es aquella conocida por unacolectividad de individuos pertenecientes a ungrupo determinado de consumidores de ciertotipo de bienes o servicios, por encontrarse am-pliamente difundida entre dicho grupo.

Al respecto el Tribunal ha manifestado lo si-guiente: “La marca notoria es la que goza dedifusión, es decir que es conocida por los con-sumidores o usuarios del tipo de productos oservicios que la marca ampara, la marca no esnotoria desde su nacimiento y alcanzar estacalidad dependerá de circunstancias de desa-rrollo comercial, de tal modo que con el trans-curso del tiempo y el cumplimiento de ciertascondiciones una marca común puede llegar aconvertirse en notoria”. (Proceso Nº 114-IP-2003).

Sobre la marca notoria Jorge Otamendi expre-sa: “La marca notoria que nació única y semantuvo así debe ser protegida, ese vínculomarca–producto no puede ser manchado, nopuede ser diluido. No significa esto el crear unmonopolio, como señala Schechter, todo lo queel demandante pide en esos casos es la preser-vación de un valioso aunque posiblemente invi-sible eslabón entre él y su consumidor, que hasido creado por su ingenio y el mérito de susproductos o servicios”. (OTAMENDI Jorge, “DE-RECHO DE MARCAS”. Lexis Nexis. AbeledoPerrot. Buenos Aires. Cuarta Edición, 2002. Pág.255).

La Normativa Comunitaria protege a la marcanotoriamente conocida; este tipo de marca gozade protección especial, que va más allá de losprincipios de territorialidad y especialidad. Nopueden ser registradas las marcas que consti-tuyan la reproducción, la imitación, la traduc-ción o la transcripción, total o parcial, lo cual sedesprende del literal d), del artículo 83, o quetengan semejanzas con marcas notoriamenteconocidas, como lo prevé el literal e) del mismoartículo, de la Decisión 344.

Sobre la clase de protección a la marca notoria-mente conocida a que se refieren los literales d)y e) del artículo 83 de la Decisión mencionadaha dicho el Tribunal:

“El literal d) del artículo 83 de la Decisión344, establece una amplia protección paralos signos distintivos que posean la caracte-rística de notoriedad. Lo hace estableciendola prohibición para la inscripción de signosque reproduzcan, imiten o transcriban, total oparcialmente, un signo distintivo notoriamen-te conocido en el país en el que se solicita elregistro o, en el comercio subregional o inter-nacional sujeto a reciprocidad.

Este literal establece una amplia protecciónpara los signos distintivos que reúnan condi-ciones de notorios; no obstante, la notorie-dad es un hecho que como se ha dicho debeser probado. Así lo establece el artículo 84de esa Decisión cuando señala los elemen-tos que sirven para medir tal circunstancia.Ello porque “(…) la marca común, para ele-varse al estado de marca notoria, debe con-tar con una serie de factores tales como: (...)difusión de la marca, imagen en el mercado,


comercialización del producto, etc. La cargade la prueba corresponde al titular de la mar-ca, pues ésta puede ser desconocida inclusi-ve por la autoridad administrativa o judicial yla prueba precisamente pretende convenceral juzgador de que la marca alegada comonotoria reúne características especiales queno poseen las marcas comunes”. (Proceso23-IP-96, marca: “VODKA BALALAIKA”, pu-blicado en la Gaceta Oficial Nº 354, de 13 dejulio de 1998).

En el literal e) del artículo 83 de la Decisión344 se prevé una protección especial a lamarca notoriamente conocida, independien-temente de la clase de servicios y productossolicitados para el registro, considerando quesi existe similitud puede producirse confu-sión con otra marca”. (Proceso Nº 16-IP-2001,marca: “PURO VARELA Y LOGOTIPO”, pu-blicado en la Gaceta Oficial Nº 674, de 31 demayo de 2001).

Una marca no es notoria desde su aparición enel mercado sino que tal condición constituye unestatus superior al que han llegado ciertas mar-cas en virtud de la calidad de los productos quedistingue su permanencia en el mercado y suaceptación y conocimiento entre los consumi-dores.

La doctrina hace la siguiente consideración so-bre el tema: “(...) la que es conocida por la ma-yor parte de los consumidores que usualmenteadquieren o contratan la clase de productos oservicios en relación con los cuales la marca esusada (...)”. (AREAN LALIN Manuel, “LA PRO-TECCIÓN DE LA MARCA POR LOS TRIBUNA-LES DE JUSTICIA” Consejo General del PoderJudicial. ANDEMA. Madrid 1993, Pág. 268).

La notoriedad de la marca se construye a travésdel esfuerzo, trabajo, e inversión de su titular,que la ha difundido en el mercado y ha estable-cido ciertos parámetros de calidad en sus pro-ductos, por esto requiere una protección espe-cial a fin de evitar que terceros pretendan apro-vechar maliciosamente el prestigio ajeno.

Señala Zuccherino dentro del tema: “Las llama-das marcas notorias han merecido tradicional-mente, una protección especial, en la medidaen que respecto de ellas resulta factible el apro-vechamiento del prestigio ajeno. La notoriedad

debe beneficiar a quien la ha obtenido con suesfuerzo o ingenio, pero no a quienes la utilizanparasitariamente en productos o servicios queno pertenecen al mismo fabricante o prestadorque consiguió la notoriedad”. (ZUCCHERINODaniel. “MARCAS Y PATENTES EN EL GATT”,Editado por Abeledo Perrot. 1997. Págs. 130 y131).

El artículo 83, literales d) y e), de la Decisión344 plantea la irregistrabilidad de signos distin-tivos que constituyan la reproducción, la imita-ción, la traducción o la trascripción total o par-cial, de un signo distintivo notoriamente conoci-do en el país en el que solicita el registro o en elcomercio subregional, o internacional sujeto areciprocidad, así como en los casos en que elsigno que se pretende registrar sea confundiblecon una marca notoriamente conocida o cuandolos signos sean similares hasta el grado deproducir confusión con una marca notoriamenteconocida.

• El reconocimiento de la notoriedad de la mar-ca, es un hecho que debe ser probado porquien lo alega, a través de prueba hábil anteel Juez o el Administrador, según sea el caso.

Según el artículo 84 de la Decisión 344 para quese pueda determinar si una marca es notoria-mente conocida, se debe tener en cuenta:

“a) La extensión de su conocimiento entre elpúblico consumidor como signo distintivode los productos o servicios para los quefue acordada;



d) El análisis de producción y mercadeo delos productos que distingue la marca”.

7. LA NOTORIEDAD COMO CRITERIO DE RE-GISTRABILIDAD.

En consonancia con lo desarrollado por esteTribunal a propósito de la sentencia recaída enel Proceso 06-IP-2010, se establece lo siguien-te sobre el signo notoriamente conocido solici-tado para registro:


“La Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo deCartagena protege a la marca notoriamente co-nocida más allá del principio de territorialidad,ya que se establece una protección de los sig-nos notoriamente conocidos en el país en el quese solicita el registro o en el comercio subregionalo internacional sujeto a reciprocidad.

En consecuencia con lo anterior, la normativacomunitaria protege a la marca notoriamenteconocida aunque no esté registrada en el paísmiembro en el cual se pide su protección, siem-pre y cuando sea notoriamente conocida en elcomercio subregional o internacional sujeto areciprocidad. Es decir, le otorga efectos a lamarca notoriamente conocida aunque no estéregistrada en el País Miembro donde se solicitasu protección.

De manera que con los efectos mencionados, elexamen de registrabilidad de un signo notoria-mente conocido debería ser diferente al examenque se haría de un signo ordinario. Lo anteriorno quiere decir que una marca por ser notoriatenga indefectiblemente derecho a su registro,ya que el registro de toda marca, aún en el casode ser notoria, deberá atender al respectivo aná-lisis de registrabilidad que practica la OficinaNacional Competente.

Lo que se está afirmando es que dicho análisisdebe ser diferencial y complejo, es decir, debedarse atendiendo al hecho de que la marcanotoria ya es distintiva en el comercio subregio-nal o en un país sujeto a reciprocidad y distintivi-dad adquirida y, por lo tanto, el análisis de con-fundibilidad debe ser, por un lado, más distendi-do teniendo en cuenta el gran prestigio que hasido ganado por la marca notoriamente conoci-da, y por el otro, muy riguroso a fin de evitar laconfusión en el público consumidor, teniendo encuenta las características de la marca oposito-ra, es decir, teniendo en cuenta factores comola notoriedad de la marca opositora, la clase deproductos que se pretende registrar, etc.

Sobre el tratamiento diferencial que se debe daral registro de la marca notoriamente conocida,el profesor Jorge Otamendi manifiesta lo si-guiente:

“En cambio, el criterio no es el mismo cuan-do la marca solicitada es notoria desde quela notoriedad es considerada como un factorde distinción. En estos casos el criterio pue-

de ser más benévolo por ser más remotas lasposibilidades de confusión.” (OTAMENDI, Jor-ge “DERECHO DE MARCAS”. Ed. AbeledoPerrot. Buenos Aires, Argentina, 2002. pág.195).

En consecuencia con lo anteriormente expues-to, si bien la norma comunitaria otorga ciertosefectos a la marca notoria no registrada en elPaís Miembro donde se solicita su protección,el análisis de registrabilidad en caso de solicitarseesa marca para registro es independiente, esdecir, la Oficina Nacional Competente tienediscrecionalidad para, previo análisis de regis-trabilidad, conceder o no el registro de la marcanotoriamente conocida que se alega, de confor-midad con los múltiples factores que puedanintervenir en dicho estudio.”

8. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER OBSER-VACIONES.

Tomando en cuenta que JOHN LABATT INVEST-MENTS (BARBADOS), en su contestación a lademanda, indicó “(…) ANHEUSER-BUSCHINCORPORATED carece de derecho de oponer-se y de observar el registro de la marca ICEBREWING puesto que la solicitud de registro desu denominación ICE DRAFT FROM BUDWEI-SER y etiqueta es posterior a la presentada por[el solicitante] para el registro de ICE BREWING…pues la solicitud de la marca ICE BREWING fuepresentada por [el solicitante] el 30 de mayo de1994, mientras que la solicitud de la marcaANHEUSER-BUSCH INCORPORATED fue pre-sentada el 25 de agosto de 1994”.

Al respecto, el Capítulo V, Sección II, de la De-cisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Carta-gena, regula un procedimiento previo, según elcual, una vez admitida la solicitud de registro deun signo, la Oficina Nacional Competente debe-rá proceder a su publicación. Dentro de lostreinta días hábiles siguientes, cualquier perso-na, provista de interés legítimo, podrá presentarobservaciones al registro solicitado –se entien-de- en cualquiera de los Países Miembros (artí-culo 93, primer párrafo).

Éste es el plazo de que dispone el tercero paraformular observaciones que, a los fines de suadmisión, deberán estar debidamente fundadas,por lo que resulta forzoso que, en el plazo men-cionado, la petición de irregistrabilidad del signo


sea presentada, simultáneamente o no, con laprueba de su fundamento, lo que hará posible ala Oficina Nacional Competente pronunciarse endebida forma acerca de su admisión y, al peti-cionario, ejercer apropiadamente su derecho ala defensa.

El artículo 93 de la Decisión 344, segundo pá-rrafo, determina qué sujetos poseen interés legí-timo para presentar observaciones a la solicitudde registro de un signo: quien sea titular de unamarca idéntica o semejante a la solicitada, yquien haya pedido primero su registro, para am-parar productos o servicios respecto de los cua-les el uso de la marca pueda inducir al público aerror. La disposición revela el interés general deprevenir la confusión de los consumidores ousuarios ante signos idénticos o semejantesque amparen, en el territorio de cualquiera delos Países Miembros, productos idénticos o se-mejantes.

La Oficina Nacional Competente podrá admitirlas observaciones a trámite o rechazarlas si, eneste último caso, hubiesen sido presentadasextemporáneamente, o se hubiesen fundamen-tado en una solicitud de registro de fecha poste-rior, o en convenios o tratados no vigentes en elPaís Miembro donde se estuviese llevando acabo el trámite de la solicitud, o si el observadorno hubiese pagado las tasas de tramitacióncorrespondientes (artículo 94). Una vez admiti-das las observaciones, la oficina nacional com-petente las notificará al peticionario para que, silo estima conveniente, formule alegatos dentrode los treinta días hábiles siguientes a su notifi-cación, es decir, “(…) ejerza su derecho funda-mental a la defensa, derecho cuyo impedimen-to, privación o restricción viciaría de nulidad elprocedimiento descrito”. 1

Vencido el plazo, la oficina decidirá sobre lasobservaciones, a la luz de las pruebas de quedisponga y, en todo caso, procederá a realizarel examen de registrabilidad, de carácter obliga-torio, y a otorgar o a denegar el registro delsigno, a la vista de las causales de irregistrabi-lidad previstas en los artículos 82 y 83 de laDecisión 344.

9. AUTONOMÍA DE LA OFICINA NACIONALRESPECTO A OTRAS OFICINAS.

En el presente caso, el actor ANHEUSER-BUSCHINCORPORATED, ha alegado que no se realizódebidamente el examen de registrabilidad al otor-gar el registro del signo solicitado ICE BRE-WING (denominativo), por lo que resulta perti-nente tocar el tema del examen de registrabili-dad por la Oficina Nacional.

El sistema de registro marcario adoptado en laComunidad Andina, se encuentra soportado enla actividad autónoma e independiente de lasOficinas Competentes en cada País Miembro.Dicha autonomía, se manifiesta tanto en rela-ción con decisiones emanadas de otras oficinasde registro marcario, como en cuanto a suspropias decisiones.

En relación con lo primero, el Tribunal ha mani-festado:

“Si bien las Oficinas Competentes y las de-cisiones que de ellas emanan son indepen-dientes, algunas figuras del derecho marca-rio comunitario las ponen en contacto, comosería el caso del derecho de prioridad o de laoposición de carácter andino, sin que lo ante-rior signifique de ninguna manera uniformizaren los pronunciamientos de las mismas.

En este sentido, el principio de independen-cia de las Oficinas de Registro Marcario sig-nifica que juzgarán la registrabilidad o irregis-trabilidad de los signos como marcas, sintener en consideración el análisis de regis-trabilidad o irregistrabilidad realizado en otrau otras Oficinas Competentes de los PaísesMiembros. De conformidad con lo anterior, sise ha obtenido un registro marcario en deter-minado País Miembro esto no significa queindefectiblemente se deberá conceder dichoregistro marcario en los otros Países. O bien,si el registro marcario ha sido negado en unode ellos, tampoco significa que deba ser ne-gado en los demás Países Miembros, aún enel caso de presentarse con base en el dere-cho de prioridad por haberse solicitado en elmismo País que negó el registro.” (Proceso71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15de agosto de 2007, publicada en Gaceta Ofi-cial del Acuerdo de Cartagena N° 1553, de 15de octubre de 2007).

1 Proceso 28-IP-2003. Sentencia del 7 de mayo de2003, publicada en la G.O.A.C. N° 947, del 16 de juliodel mismo año, caso “VIDRIO ANDINO”. TRIBUNAL DEJUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


El procedimiento de registro marcario y el res-pectivo examen de registrabilidad se encuen-tran a cargo de las Oficinas Nacionales Compe-tentes. El Tribunal ha determinado los requisi-tos de dicho examen de la siguiente manera:

“El Tribunal en múltiples Interpretaciones Pre-judiciales 2 ha abordado el tema del examende registrabilidad, pero en uno de sus últimospronunciamientos, determinó con toda clari-dad cuáles son las características de esteexamen:

1. El examen de registrabilidad se realiza deoficio. La Oficina Nacional Competente de-be realizar el examen de registrabilidadasí no se hubieren presentado oposicio-nes, o no hubiere solicitud expresa de untercero.

2. El examen de registrabilidad es integral.La Oficina Nacional Competente al anali-zar si un signo puede ser registrado comomarca debe revisar si cumple con todoslos requisitos de artículo 134 de la Deci-sión 486, y luego determinar si el signosolicitado encaja o no dentro de alguna delas causales de irregistrabilidad consagra-das en los artículos 135 y 136 de la mismanorma.

3. En consecuencia con lo anterior y en rela-ción con marcas de terceros, la OficinaNacional Competente, así hubiera o nooposiciones, deberá revisar si el signo so-licitado no encuadra dentro del supuestode irregistrabilidad contemplado en el ar-tículo 136, literal a); es decir, debe deter-minar si es o no idéntico o se asemeja ono a una marca anteriormente solicitadapara registro o registrada por un tercero,para los mismos productos o servicios, opara productos o servicios respecto de loscuales el uso de la marca pueda causar unriesgo de confusión o de asociación”. (Pro-ceso 180-IP-2006. Marca mixta: “BROCHAMONA”, publicado en la Gaceta Oficial N°1476, de 16 de marzo de 2007).

Además de lo anterior, es necesario precisarque el examen de registrabilidad debe ser plas-mado en la Resolución que concede o deniegael registro marcario. Esto quiere decir, que laOficina Nacional no puede mantener en secretodicho examen y, en consecuencia, la resoluciónrespectiva, que en últimas es la que se notificaal solicitante, debe dar razón del análisis efec-tuado. Con lo mencionado, se estaría cumplien-do con el principio básico de la motivación delos actos.

Por demás, se debe agregar otro requisito: queeste examen de oficio, integral y motivado, de-be ser autónomo, tanto en relación con las de-cisiones proferidas por otras oficinas de registromarcario, como con las decisiones emitidas porla propia Oficina; esto significa, que se deberealizar el examen de registrabilidad analizandocada caso concreto, es decir, estudiando elsigno solicitado para registro, las oposicionespresentadas y la información recaudada para elprocedimiento en cuestión, independiente delanálisis ya efectuado ya sobre signos idénticoso similares.

No se está afirmando que la Oficina de RegistroMarcario no tenga límites a su actuación, o queno puede utilizar como precedentes sus propiasactuaciones, sino que ésta tiene la obligación,en cada caso, de hacer un análisis de registra-bilidad con las características mencionadas,teniendo en cuenta los aspectos y pruebas queobran en cada trámite. Además, los límites a laactuación de dichas oficinas se encuentran mar-cados por la propia norma comunitaria, y por lasrespectivas acciones judiciales para defenderla legalidad de los actos administrativos emi-tidos.

Consecuentemente, EL TRIBUNAL DE JUSTI-CIA DE LA COMUNIDAD ANDINA,

CONCLUYE:

1. Un signo para ser registrado como marcadebe reunir los requisitos de distintividad,perceptibilidad y susceptibilidad de represen-tación gráfica establecidos por el artículo 81de la Decisión 344 de la Comisión del Acuer-do de Cartagena. Además, es necesario quela marca no esté comprendida en ninguna delas causales de irregistrabilidad estableci-das en los artículos 82 y 83 de la Decisión344.

2 Se destacan las siguientes Interpretaciones Perjudi-ciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7de julio de 2004, proferida dentro del proceso 40-IP-2004; Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005,proferida dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpreta-ción Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, proferidadentro del proceso 167-IP-2005.


2. No son registrables como marcas los signosque, en relación con derechos de terceros,sean idénticos o se asemejen a un signoprotegido, siempre que dadas las circunstan-cias pudiere inducirse al público a error, dedonde resulta que no es necesario que elsigno solicitado para registro induzca a erroro confusión a los consumidores sino que essuficiente la existencia del riesgo de confu-sión para que se configure la prohibición deirregistrabilidad.

3. Al cotejarse un signo denominativo compues-to y uno mixto se debe identificar cuál deestos elementos, si el denominativo o el grá-fico, prevalece y tiene mayor influencia en lamente del consumidor y determinar la quecon mayor fuerza y profundidad penetra en lamente del consumidor y que, por lo mismo,determina la impresión general que el signova a suscitar en los consumidores. Estos cri-terios deberán ser analizados por el JuezConsultante para determinar si la marca ICEBREWING (denominativa) es suficientemen-te distintiva.

4. Una palabra en idioma extranjero es, en prin-cipio, susceptible de registro. Ahora bien, deser conocido su significado por la mayoría delpúblico consumidor destinatario de los co-rrespondientes productos o servicios, su ca-rácter genérico, descriptivo o de uso comúndeberá medirse como si se tratara de unaexpresión local; caso contrario, la palabra encuestión deberá considerarse como de fanta-sía.

5. Al realizar el examen comparativo de signosque se encuentren conformados por palabrasgenéricas, descriptivas o de uso común, és-tas no deben ser consideradas a efectos dedeterminar si existe confusión, buscándosela distintividad en el elemento diferente queintegra el signo, ya que dichas palabras sonmarcariamente débiles. El derecho de usoexclusivo del que goza el titular de la marcadescarta que palabras genéricas, descripti-vas o de uso común pertenecientes al domi-nio público puedan ser utilizadas únicamentepor un titular marcario, ya que al ser esosvocablos usuales, no se puede impedir que elpúblico en general los siga utilizando.

6. La protección a la marca notoriamente cono-cida otorga un tratamiento especial que no

tienen las marcas comunes, pero esto nosignifica que la notoriedad surja del signo porsí sola, o que para su reconocimiento legalno tengan que probarse las circunstanciasque, precisamente, le han dado tal caracte-rística. Alegada la notoriedad de una marcacomo obstáculo para el registro de un signo,la prueba de tal circunstancia corresponde aquien la alega. Este dispondrá, para ese ob-jeto, de los medios probatorios previstos enla legislación interna y el reconocimiento co-rresponde otorgarlo, según el caso, a la Ofici-na Nacional Competente o a la AutoridadNacional Competente, con base en las prue-bas presentadas.

7. La normativa comunitaria protege a la marcanotoriamente conocida aunque no esté regis-trada en el país miembro en el cual se pide suprotección, siempre y cuando sea notoria-mente conocida en el comercio subregional ointernacional sujeto a reciprocidad. Es decir,le otorga efectos a la marca notoriamenteconocida aunque no esté registrada en elPaís Miembro donde se solicita su protec-ción.

8. De conformidad con el artículo 93, primerpárrafo, de la Decisión 344, cualquier perso-na provista de interés legítimo podrá presen-tar observaciones al registro de una marcasolicitada en uno o en cualquiera de los Paí-ses Miembros, dentro de los treinta días há-biles siguientes a la publicación de la solici-tud. Una vez admitidas las observaciones, laOficina Nacional Competente las notificará alpeticionario para que, si lo estima convenien-te, formule alegatos dentro de los treinta díashábiles siguientes a su notificación. Vencidoel plazo, la oficina decidirá sobre las observa-ciones, a la luz de las pruebas de que dispon-ga y, en todo caso, procederá a realizar elexamen de registrabilidad, de carácter obli-gatorio, y a otorgar o denegar el registro delsigno, a la vista de las causales de irregistra-bilidad previstas en los artículos 82 y 83 de laDecisión 344.

9. El examen de registrabilidad que realizan lasOficinas de Registro Marcario debe ser deoficio, integral, motivado y autónomo, de con-formidad con lo expresado en la presenteprovidencia. Debiéndose recalcar que el sis-tema de registro marcario que adoptó la Co-munidad Andina se encuentra basado en la


PROCESO 66-IP-2011

Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 81, 83 literales a), b), d) y e),84 y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como

de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de laComunidad Andina; con fundamento en la consulta formulada por la

Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo deEstado de la República de Colombia. Expediente Interno: Nº 2005-00356.

Actor: Sociedad COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP.Marca: T-GLOBAL TELECOM (mixta).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, en Quito, al primer día del mesde septiembre del año dos mil once, procede aresolver la solicitud de Interpretación Prejudicialformulada por la Sección Primera, Sala de loContencioso Administrativo del Consejo de Es-tado de la República de Colombia.

VISTOS:

El auto emitido por el Tribunal el 18 de agostode 2011, mediante el cual se admite a trámitela consulta de interpretación prejudicial formula-da.

I. ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documenta-ción allegada, estimó procedente destacar comoantecedentes del proceso interno que dio lugara la presente solicitud, lo siguiente:

II. Partes:

Demandante: COLOMBIA TELECOMUNICA-CIONES S.A. ESP.

Demandado: La Superintendencia de Indus-tria y Comercio, de la Repúblicade Colombia.

actividad autónoma e independiente de lasOficinas Competentes en cada País Miem-bro. Actividad ésta, que aunque generalmen-te se encuentra regulada por la normativacomunitaria, deja a salvo la mencionada in-dependencia. Esta autonomía se manifiestatanto en relación con decisiones provenien-tes de otras oficinas de registro marcario(principio de independencia), como con suspropias decisiones.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado deCreación del Tribunal, el Juez Nacional Consul-tante, al emitir el respectivo fallo, deberá adop-tar la presente interpretación dictada con funda-mento en las señaladas normas del ordena-miento jurídico comunitario. Deberá, asimismo,dar cumplimiento a las prescripciones conteni-das en el párrafo tercero del artículo 128 delvigente Estatuto.

Notifíquese al Consultante mediante copia certi-ficada y sellada de la presente interpretación, laque también deberá remitirse a la SecretaríaGeneral de la Comunidad Andina a efectos de

su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdode Cartagena.









Tercer Interesado: DEUTSCHE TELEKOM AG.

III. Determinación de los hechos relevan-tes:

El 30 de mayo de 2000, la sociedad DEUTSCHETELEKOM AG solicitó ante la Superintenden-cia de Industria y Comercio el registro de lamarca T-GLOBAL TELECOM y etiqueta (mixta)para identificar servicios de transporte y alma-cenaje de mercancías de la Clase 36.

La solicitud de registro fue publicada en la Ga-ceta de la Propiedad Industrial Nº 497, de 7 denoviembre del 2000 y la sociedad ORBITEL S.A.ESP, presentó observación con fundamento enla marca GLOBALCOM (denominativa) de la Cla-se 38.

Mediante la Resolución Nº 34511, de 25 de oc-tubre de 2001, la División de Signos Distintivosde la Superintendencia de Industria y Comerciodeclaró infundada la observación promovida yconcedió el registro de T-GLOBAL TELECOM(mixta).

Mediante la Resolución Nº 44271, de 28 de di-ciembre de 2001, la División de Signos Distinti-vos de la Superintendencia de Industria y Co-mercio confirmó la Resolución Nº 34511, de2001, concedió el recurso de apelación inter-puesto y envió las diligencias ante el Superin-tendente Delegado para la Propiedad Industrial.

El 27 de febrero de 2002, mediante la Resolu-ción Nº 6530, se confirmó la decisión anterior,otorgándose el registro de T-GLOBAL TELECOM(mixta).

1. Fundamentos de la Demanda:

El actor COLOMBIA TELECOMUNICACIONESS.A. ESP. argumentó la demanda en lo siguien-te:

- El signo solicitado T-GLOBAL TELECOM(mixto) por DEUTSCHE TELEKOM AG esconfundible con la marca TELECOM (deno-minativa) en las mismas clases 36, 39 y 41.

- La notoriedad de la marca TELECOM (deno-minativa) ha sido reconocida a nivel interna-cional.

- La marca T-GLOBAL TELECOM (mixta) esconfundible con el nombre comercial TELE-COM en liquidación, según el registro que

lleva la Superintendencia de Industria y Co-mercio.

- El consumidor podría asociar los productos yservicios identificados con la marca T-GLO-BAL TELECOM (mixta) con aquellos que prestaTELECOM en liquidación.

- La marca registrada es confundible con unnombre comercial notorio previamente regis-trado y que goza de protección especial.

- El nombre comercial TELECOM goza de unanotoriedad tal, que no requiere prueba, su-puesto que ha admitido el Tribunal, en virtuddel extenso grado de reconocimiento que pue-da tener una marca o signo distintivo.

- Permitir el registro de la marca T-GLOBALTELECOM (mixta) conllevaría aceptar la “di-lución” del nombre comercial y del signoTELECOM registrado en las clases 9, 35, 38y 42.

2. Contestación de la Demanda:

La Superintendencia de Industria y Comer-cio contestó la demanda señalando lo siguien-te:

- GLOBALCOM incluye servicios de comuni-caciones, servicios de telefonía, entre otrosde la clase 38 mientras que DEUTSCHETELEKOM AG pretende distinguir seguros,negocios financieros, negocios monetarios,negocios inmobiliarios ubicados en la clase36. Entonces, no se tratan del mismo génerode servicios o productos y no hay conexióncompetitiva.

- T-GLOBAL TELECOM (mixta) no se encuen-tra incursa en causal alguna que impida suregistro y el consiguiente uso exclusivo comomarca.

- No hay riesgo de confusión entre las marcasT-GLOBAL TELECOM (mixta) y GLOBALCOM(denominativa) porque existen claras dife-rencias.

- La marca T-GLOBAL TELECOM (mixta) essuficientemente distintiva porque cuenta conelementos gráficos, ortográficos y fonéticosque la diferencian del nombre comercial ymarca TELECOM.

- Le correspondía a COLOMBIA TELECOMU-NICACIONES S.A. probar la notoriedad deTELECOM, pues la simple afirmación de suconfiguración, no basta para enervar un regis-tro marcario.

La tercera interesada DEUTSCHE TELEKOMAG señaló lo siguiente:


- El estudio debe limitarse a la posibilidad deconfusión ante la coexistencia del nombrecomercial TELECOM y de la marca T-GLO-BAL TELECOM (mixta).

- La protección de los nombres comerciales seextiende al ramo de los negocios en el que seuse tal nombre.

- La existencia, vigencia y alcance del nombreTELECOM deben ser probados por COLOM-BIA TELECOMUNICACIONES S.A. sin quepueda alegar la presunta notoriedad del mis-mo.

- Dos nombres comerciales pueden coexistiren el mercado si provienen del nombre quepor ley le corresponde a una persona.

- TELECOM y COLOMBIA TELECOMUNICA-CIONES S.A. no cuentan con derecho exclu-sivo sobre dicha expresión, ya que se tratade una expresión genérica para las telecomu-nicaciones. En el mundo existen varias em-presas que hacen uso de ella, por ejemplo:TELECOM ARGENTINA, TELECOM ITALIA-NA, FRANCE TELECOM Y DEUTSCHETELEKOM.

- TELECOM ya no es distintiva en Colombiaporque hay varias empresas con la mismaexpresión de “TELECOM”. Dentro de esasempresas DEUTSCHE TELEKOM AG, hanacompañado esa expresión de otras que leortorguen distintividad.

- Falta de legitimidad activa y pérdida de fuer-za distintiva de la expresión TELECOM.

IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andinaes competente para interpretar por la vía preju-dicial las normas que conforman el Ordenamien-to Jurídico de la Comunidad Andina, con el finde asegurar su aplicación uniforme en el territo-rio de los Países Miembros.

V. NORMAS A SER INTERPRETADAS.

El juez consultante solicita la interpretaciónprejudicial del artículo 136 literales b) y h) de laDecisión 486 de la Comisión de la ComunidadAndina. Sin embargo, la solicitud de registro fuepresentada el día 30 de mayo de 2000, en vigen-cia de la Decisión 344, por lo que es ésta lanorma aplicable al presente caso.

En ese sentido, el Tribunal interpretará, de ofi-cio, los artículos 81, 83 literales a), b), d) y e),84 y 128 de la Decisión 344 de la Comisión del

Acuerdo de Cartagena, así como la DisposiciónTransitoria Primera de la Decisión 486.

A continuación, se inserta el texto de las nor-mas interpretadas:

DECISIÓN 344

(…)

Artículo 81

“Podrán registrarse como marcas los signosque sean perceptibles, suficientemente dis-tintivos y susceptibles de representación grá-fica.

Se entenderá por marca todo signo percepti-ble capaz de distinguir en el mercado, losproductos o servicios producidos o comercia-lizados por una persona de los productos oservicios idénticos o similares de otra perso-na.”.

(…)

Artículo 83

“Asimismo, no podrán registrarse como mar-cas aquellos signos que, en relación conderechos de terceros, presenten algunos delos siguientes impedimentos:

a) Sean idénticos o se asemejen de formaque puedan inducir al público a error, auna marca anteriormente solicitada pararegistro o registrada por un tercero, paralos mismos productos o servicios, o paraproductos o servicios respecto de los cua-les el uso de la marca pueda inducir alpúblico a error;

b) Sean idénticos o se asemejen a un nom-bre comercial protegido, de acuerdo conlas legislaciones internas de los PaísesMiembros, siempre que dadas las circuns-tancias pudiere inducirse al público a error;

(…)

d) Constituyan la reproducción, la imitación,la traducción o la transcripción, total oparcial de un signo distintivo notoriamenteconocido en el país en el que solicita elregistro o en el comercio subregional, o


internacional sujeto a reciprocidad, por lossectores interesados y que pertenezca aun tercero. Dicha prohibición será aplica-ble, con independencia de la clase, tantoen los casos en los que el uso del signo sedestine a los mismos productos o servi-cios amparados por la marca notoriamenteconocida, como en aquellos en los que eluso se destine a productos o serviciosdistintos.


e) Sean similares hasta el punto de producirconfusión con una marca notoriamente co-nocida, independientemente de la clase delos productos o servicios para los cualesse solicite el registro.


(…)

Artículo 84

“Para determinar si una marca es notoria-mente conocida, se tendrán en cuenta, entreotros, los siguientes criterios:

a) La extensión de su conocimiento entre elpúblico consumidor como signo distintivode los productos o servicios para los quefue acordada;



c) El análisis de producción y mercadeo delos productos que distingue la marca”.

(…)

Artículo 128

“El nombre comercial será protegido por losPaíses Miembros sin obligación de depósitoo de registro. En caso de que la legislacióninterna contemple un sistema de registro se

aplicarán las normas pertinentes del Capítulosobre Marcas de la presente Decisión, asícomo la reglamentación que para tal efectoestablezca el respectivo País Miembro.”

(…)

DECISIÓN 486

(…)

Disposición Transitoria Primera.

“Todo derecho de propiedad industrial váli-damente concedido de conformidad con lalegislación comunitaria anterior a la presenteDecisión, se regirá por las disposiciones apli-cables en la fecha de su otorgamiento salvoen lo que se refiere a los plazos de vigencia,en cuyo caso los derechos de propiedad in-dustrial preexistentes se adecuarán a lo pre-visto en esta Decisión.

En lo relativo al uso, goce, obligaciones, li-cencias, renovaciones y prórrogas se aplica-rán las normas contenidas en esta Decisión.

Para el caso de procedimientos en trámite, lapresente Decisión regirá en las etapas queaún no se hubiesen cumplido a la fecha desu entrada en vigencia”.

(…)”.

A. APLICACIÓN DE LA NORMA COMUNITA-RIA EN EL TIEMPO.

En el presente caso, el juez consultante solicitala interpretación prejudicial del artículo 136 lite-rales b) y h) de la Decisión 486 de la Comisiónde la Comunidad Andina. Sin embargo, la solici-tud de registro del signo T-GLOBAL TELECOM(mixto) fue presentada el día 30 de mayo de2000, en vigencia de la Decisión 344, por lo quees ésta la norma aplicable al presente caso. Portal motivo, es necesario abordar el tema de laaplicación de la norma comunitaria en el tiem-po.

Acerca del tránsito legislativo y la definición dela ley aplicable, es pertinente señalar que, porlo general, una nueva norma al ser expedidaregulará los hechos que se produzcan a partirde su vigencia; es decir, que la ley rige para lovenidero según lo establece el principio de irre-


troactividad. Pero es claro, que no constituyeaplicación retroactiva de la ley, el que una nor-ma posterior se utilice para regular los efectosfuturos de una situación planteada bajo el impe-rio de la anterior. El Tribunal en sus pronuncia-mientos ha garantizado la seguridad jurídica, yen los casos de tránsito legislativo ha diferen-ciado los aspectos de carácter sustancial deaquellos de naturaleza procedimental conteni-dos en las normas, señalando de manera reite-rada que la norma comunitaria de carácter sus-tancial no es retroactiva, por lo que no afectaráderechos consolidados en época anterior a suentrada en vigor. Así pues, la norma sustantivano tiene efecto retroactivo, a menos que porexcepción se le haya conferido tal calidad; esteprincipio constituye una garantía de estabilidadde los derechos adquiridos.

En efecto, el conjunto de criterios que se expo-nen respecto del tema conocido como “tránsitolegislativo” o también como “aplicación de la leycomunitaria en el tiempo” ha sido objeto deprofundo y copioso análisis por el Tribunal, es-pecialmente por razón de las frecuentes modifi-caciones y actualizaciones legislativas que hanoperado en el campo de la Propiedad Industrial.Tales criterios han sido reiterados en numero-sas sentencias, entre otras, la dictada dentrodel proceso 39-IP-2003, en donde se precisó:

“(…) la norma sustancial que se encontrarevigente al momento de presentarse la solici-tud de registro de un signo como marca, serála aplicable para resolver sobre la concesióno denegatoria del mismo; y, en caso de im-pugnación —tanto en sede administrativa co-mo judicial— de la resolución interna queexprese la voluntad de la Oficina NacionalCompetente sobre la registrabilidad del sig-no, será aplicable para juzgar sobre su lega-lidad, la misma norma sustancial del ordena-miento comunitario que se encontraba vigen-te al momento de haber sido solicitado elregistro marcario. Lo anterior se confirma conlo que el Tribunal ha manifestado a efectosde determinar la normativa vigente al momen-to de la emisión del acto administrativo, paralo cual se deberá observar, (...) la normativacomunitaria vigente para el momento en quefueron introducidas las respectivas solicitu-des de concesión del registro. (Proceso 28-IP-95, caso “CANALI”, publicado en la Gace-ta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 332,del 30 de marzo de 1998)”. (Proceso 39-IP-

2003. Interpretación Prejudicial de 9 de juliode 2003, publicada en la Gaceta Oficial delAcuerdo de Cartagena Nº 965, de 8 de agostode 2003).

A manera de conclusión, si la norma sustancialvigente para la fecha de la solicitud de registrode la marca ha sido derogada y reemplazadapor otra en el curso del procedimiento corres-pondiente, aquella norma será la aplicable paradeterminar si se encuentran cumplidos o no losrequisitos que se exigen para el registro dedicho signo distintivo. Por otro lado, las etapasprocesales cumplidas y agotadas a la fecha deentrada en vigencia de la nueva norma no seafectarán por las del mismo carácter, expedidascon posterioridad. Contrario sensu, la recientenormatividad procesal tendrá aplicación inme-diata respecto de las etapas del trámite admi-nistrativo pendientes de realizar.

De la solicitud de interpretación prejudicial remi-tida por el Juez Consultante y de los documen-tos anexos, se desprende que la solicitud deregistro del signo T-GLOBAL TELECOM (mix-to) se efectuó en vigencia de la Decisión 344 dela Comisión del Acuerdo de Cartagena y, por lotanto, es ésta la norma sustancial que debeaplicar el Juez Consultante.

B. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARAEL REGISTRO DE LAS MARCAS.

En el procedimiento administrativo interno, seresolvió conceder el registro del signo T-GLO-BAL TELECOM (mixto). Por tal motivo, es per-tinente referirse al concepto de marca y losrequisitos para su registro.

Teniendo en cuenta las Interpretaciones Preju-diciales, que sobre esta materia han sido emiti-das por este Honorable Tribunal a la SecciónPrimera, Sala de lo Contencioso Administrativodel Consejo de Estado de la República de Co-lombia, se debe efectuar la determinación delos requisitos para el registro de las marcas confundamento en lo establecido en los siguientespronunciamientos:

• Proceso 9-IP-2010, de 29 de abril de 2010.Marca: “DEUTSCHE TELEKOM”, publicadaen la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartage-na N° 1860, de 4 de agosto de 2010, dictadapara el proceso interno del Consejo de Esta-do N° 2005-00354.


• Proceso 57-IP-2010, de 18 de agosto de 2010.Marca: DEUTSCHE TELEKOM”, publicada enla Gaceta Oficial del Acuerdo de CartagenaN° 1886, de 5 de octubre de 2010, dictadapara el proceso interno del Consejo de Esta-do N° 2005-0343.

• Proceso 203-IP-2005, de 24 de noviembre de2005. Marca: “MAC MIXTA”, publicada en laGaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N°1288, de 23 de enero de 2006, dictada para elproceso interno del Consejo de Estado N°2002-0372.

En las anteriores providencias se concluyó losiguiente: “Un signo puede registrarse comomarca si reúne los requisitos de distintividad,perceptibilidad y susceptibilidad de representa-ción gráfica, establecidos por el artículo 81 dela Decisión 344 y, además, si el signo no estáincurso en ninguna de las causales de irregis-trabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 dela norma comunitaria citada”.

C. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS PORIDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CON-FUSIÓN. LAS REGLAS PARA EL COTEJODE SIGNOS DISTINTIVOS.

La demandante COLOMBIA TELECOMUNICA-CIONES S.A. ESP. argumentó la demanda enque el signo solicitado T-GLOBAL TELECOM(mixto) por DEUTSCHE TELEKOM AG es con-fundible con la marca y el nombre comercialTELECOM (denominativa) en las mismas cla-ses 36, 39 y 41. Por esta razón es pertinentereferirse a la irregistrabilidad de signos por iden-tidad o similitud y las reglas para el cotejo designos distintivos.

Los literales a) y b) del artículo 83 de la Deci-sión 344 de la Comisión del Acuerdo de Carta-gena, consagran causales de irregistrabilidadque tiene que ver específicamente con el requi-sito de distintividad. Establecen que no sonregistrables como marcas signos que sean idén-ticos o similares a una marca anteriormentesolicitada para registro o registrada por un ter-cero, para los mismos productos o servicios, opara productos o servicios relacionados, o a unnombre comercial protegido, de manera tal quepueda producir error en el público consumidor.

Según la Normativa Comunitaria Andina, no esregistrable un signo confundible, ya que no po-see fuerza distintiva; de permitirse su registro

se estaría atentando contra el interés del titularde la marca que haya sido registrada, así comoel de los consumidores. Dicha prohibición, con-tribuye a que el mercado de productos y servi-cios se desarrolle con transparencia y, comoefecto, que el consumidor no incurra en error alrealizar la elección de los productos o serviciosque desea adquirir. De conformidad con lo ex-puesto, la Oficina Nacional Competente debeobservar y establecer si entre los signos enconflicto existe identidad o semejanza, paradeterminar luego, si esto es capaz de generarconfusión entre los consumidores. De la conclu-sión a que se arribe, dependerá la registrabilidado no del signo.

La similitud entre dos signos puede darse des-de diferentes ámbitos:

La similitud ortográfica. Se da por la seme-janza de las letras entre los signos a comparar-se. La sucesión de vocales, la longitud de lapalabra o palabras, el número de sílabas, lasraíces o las terminaciones iguales, pueden in-crementar la confusión.

La similitud fonética. Se da por la coinciden-cia en las raíces o terminaciones, y cuando lasílaba tónica en las denominaciones compara-das es idéntica o muy difícil de distinguir. Sinembargo, se debe tener en cuenta las particula-ridades de cada caso para determinar una posi-ble confusión.

La similitud ideológica. Se configura entresignos que evocan una idea idéntica o semejan-te.

Reglas para el cotejo de signos distintivos:

La Autoridad Nacional competente deberá pro-ceder al cotejo de los signos en conflicto, apli-cando para ello los siguientes parámetros:

• La comparación debe efectuarse sin des-componer los elementos que conforman elconjunto marcario, es decir, cada signo debeanalizarse con una visión de conjunto, tenien-do en cuenta su unidad ortográfica, auditiva eideológica.

• En la comparación se debe emplear el méto-do del cotejo sucesivo, es decir, se debeanalizar un signo y después el otro. No esprocedente hacerlo de manera simultánea,ya que el consumidor no observa al mismo


tiempo las marcas, sino que lo hace en dife-rentes momentos.

• Se debe enfatizar en las semejanzas y no enlas diferencias, pues en estas últimas esdonde se percibe el riesgo de confusión o deasociación.

• Al realizar la comparación es importante tra-tar de colocarse en el lugar del presuntocomprador, siendo un elemento importantepara el examinador determinar cómo el pro-ducto o servicio es captado por el públicoconsumidor.

Los anteriores parámetros han sido adoptados 1

por el Tribunal en numerosas InterpretacionesPrejudiciales. Podemos destacar las siguien-tes: Proceso 58-IP-2006. Interpretación Prejudi-cial de 24 de mayo de 2006. Marca: “GUDUPOP”,publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo deCartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. YProceso 62-IP-2006 Interpretación Prejudicial de31 de mayo de 2006. Marca: “DK” publicada enla Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N°1370, de 14 de julio de 2006.

D. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMI-NATIVOS Y SIGNOS MIXTOS CON PARTEDENOMINATIVA COMPUESTA.

En el presente caso, la demandante COLOM-BIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP. argu-mentó la demanda en que el signo solicitado T-GLOBAL TELECOM (mixto) por DEUTSCHETELEKOM AG es confundible con la marca y elnombre comercial TELECOM (denominativa)en las mismas clases 36, 39 y 41. Por tal mo-tivo, es necesario abordar el tema de la compa-ración entre signos denominativos y signos mix-tos con parte denominativa compuesta.

El signo mixto se conforma por un elementodenominativo y uno gráfico; el primero se com-pone de una o más palabras que forman un todopronunciable, dotado o no de un significado con-ceptual y, el segundo, contiene trazos definidoso dibujos que son percibidos a través de la vista.Los dibujos pueden adoptar gran cantidad devariantes y llamarse de diferentes formas: em-blemas 2, logotipos 3, íconos, etc.

Por lo general, el elemento denominativo delsigno mixto suele ser el preponderante, ya quelas palabras causan gran impacto en la mentedel consumidor, quien habitualmente solicita elproducto o servicio a través de la palabra odenominación contenida en el conjunto mar-cario. Sin embargo, de conformidad con lasparticularidades de cada caso, puede sucederque el elemento predominante sea el elementográfico, que por su tamaño, color, diseño y otrascaracterísticas, pueda causar mayor impactoen el consumidor.

El Tribunal ha hecho las siguientes considera-ciones al respecto:

“La marca mixta es una unidad, en la cual seha solicitado el registro del elemento nomina-tivo como el gráfico, como uno solo. Cuandose otorga el registro de la marca mixta se laprotege en su integridad y no a sus elemen-tos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, pu-blicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo deCartagena Nº 821 del 1 de agosto de 2002,diseño industrial: BURBUJA videos 2000).Igualmente el Tribunal ha reiterado: “La doc-trina se ha inclinado a considerar que, engeneral, el elemento denominativo de la mar-ca mixta suele ser el más característico odeterminante, teniendo en cuenta la fuerzaexpresiva propia de las palabras, las que pordefinición son pronunciables, lo que no obsta

1 El Tribunal ha desarrollado dichos parámetros, sopor-tando su labor el desarrollo doctrinal sobre la materia.Así, el Tribunal ha citado a Pedro Breuer Moreno, quienmanifiesta:

“1. La confusión resulta de la impresión de conjuntodespertada por las marcas.

2. Las marcas deben ser examinadas en forma su-cesiva y no simultánea.

3. Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no lasdiferencias que existan entre las marcas.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse enel lugar del comprador presunto, tomando en cuentala naturaleza de los productos o servicios identi-ficados por los signos en disputa”.

BREUER MORENO, Pedro. “TRATADO DE MARCASDE FABRICA Y DE COMERCIO“; Buenos Aires, Edito-rial Robis, pp. 351 y ss.

2 “El emblema es una variante, una especie de dibujo,El emblema representa gráficamente cualquier ser uobjeto, y desde luego puede ser registrado comomarca”. OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”,Editorial Lexis Nexis, Abeledo – Perrot, pág. 33, Bue-nos Aires Argentina, 2002.

3 Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los nego-cios se entiende lo siguiente; “El logotipo es un gráfi-co que le sirve a una entidad o un grupo de personaspara representarse. Los logotipos suelen encerrarindicios y símbolos acerca de quienes representan”.Wikipedia, la enciclopedia libre. http://es.wikipedia.org/wiki/Logotipo.


para que en algunos casos se le reconozcaprioridad al elemento gráfico, teniendo encuenta su tamaño, color y colocación, que enun momento dado pueden ser definitivos. Elelemento gráfico suele ser de mayor impor-tancia cuando es figurativo o evocador deconceptos, que cuando consiste simplemen-te en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, Interpretación prejudicial publicado en laGaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº410 de 24 de febrero de 1999)”. (Proceso N°129-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 17de noviembre de 2004, publicada en la Gace-ta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1158,de 17 de enero de 2005).

El Juez Consultante deberá determinar el ele-mento característico del signo mixto y, poste-riormente, proceder al cotejo de los signos enconflicto.

Si el elemento determinante en un signo mixtoes el gráfico, en principio, no habría riesgo deconfusión. Si por el contrario es el elementodenominativo, el cotejo deberá realizarse de con-formidad con las reglas para la comparaciónentre signos denominativos.

Al momento de realizar la comparación entredos signos denominativos, el examinador debetomar en cuenta los siguientes criterios:

• Se debe analizar, cada signo en su conjunto,es decir, sin descomponer su unidad fonéti-ca. Sin embargo, es importante tener en cuen-ta las sílabas o letras que poseen una funcióndiferenciadora en el conjunto, ya que estoayudaría a entender cómo el signo es percibi-do en el mercado.

• Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica delos signos a comparar, ya que si ocupa lamisma posición, es idéntica o muy difícil dedistinguir, la semejanza entre los signos po-dría ser evidente.

• Se debe observar, el orden de las vocales, yaque esto indica la sonoridad de la denomina-ción.

• Se debe determinar, el elemento que impactade una manera más fuerte en la mente delconsumidor, ya que esto mostraría cómo escaptada la marca en el mercado.

Sobre la viabilidad de que los signos a registrar-se adopten palabras compuestas, el Tribunal hamanifestado lo siguiente: “No existe prohibición

alguna para que los signos a registrarse adop-ten, entre otros, cualquiera de estas formas: secompongan de una palabra compuesta, o dedos o más palabras, con o sin significaciónconceptual, con o sin el acompañamiento de ungráfico (...) La otra posibilidad, es que de laspalabras contenidas en la solicitud posterior, launa forme parte de una marca ya registrada(...)”. (Proceso N° 13-IP-2001. Interpretación Pre-judicial de 2 de mayo de 2001, publicada en laGaceta Oficial N° 677 de 13 de junio de 2001).

Al examinar un signo compuesto, la AutoridadNacional deberá analizar el grado de distintividadde los elementos que lo componen, y así proce-der al cotejo de los signos en conflicto.

Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado: “Enel supuesto de solicitarse el registro como mar-ca de un signo compuesto, caso que haya dejuzgarse sobre su registrabilidad, habrá de exa-minarse especialmente la relevancia y distinti-vidad de los vocablos que lo conforman. Exis-ten vocablos que dotan al signo de ‘(…) la su-ficiente carga semántica que permita una efica-cia particularizadora que conduzca a identificarel origen empresarial (…)’. (Sentencia del Pro-ceso Nº 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, siexiste un nuevo vocablo que pueda claramentedar suficiente distintividad al signo, podrá serobjeto de registro.” (Proceso 50-IP-2005, publi-cado en la Gaceta Oficial N° 1217, de 11 de juliode 2005).

En este orden de ideas, el Juez Consultante,aplicando el anterior criterio, debe establecer elriesgo de confusión que pudiera existir entre elsigno solicitado T-GLOBAL TELECOM (mixto)y la marca y el nombre comercial TELECOM(denominativa).

E. SIGNOS CONFORMADOS POR PALABRASDESCRIPTIVAS, GENÉRICAS Y DE USO CO-MÚN. LA MARCA DÉBIL.

En el presente caso, la tercera interesadaDEUTSCHE TELEKOM AG ha señalado queTELECOM y COLOMBIA TELECOMUNICACIO-NES S.A. no cuentan con derecho exclusivo so-bre la denominación TELECOM, ya que se tratade una expresión genérica para las telecomuni-caciones. Así, en el mundo existen varias em-presas que hacen uso de ella, por ejemplo:TELECOM ARGENTINA, TELECOM ITALIANA,FRANCE TELECOM Y DEUTSCHE TELEKOM.


Por lo tanto, TELECOM ya no es distintiva enColombia porque hay varias empresas con lamisma expresión de “TELECOM”. En este mar-co, es apropiado referirse a las palabras des-criptivas, genéricas y de uso común en la con-formación de signos marcarios.

Al conformar una marca su creador puede valer-se de toda clase de elementos como: palabras,prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, queindividualmente consideradas pueden estimarsecomo expresiones descriptivas, genéricas o deuso común, por lo que no pueden ser objeto demonopolio o dominio absoluto por persona algu-na.

Los signos descriptivos informan de maneraexclusiva acerca de las siguientes característi-cas y propiedades de los productos: calidad,cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, va-lor, destino, etc. Se identifica la denominacióndescriptiva, formulando la pregunta ¿cómo es?En relación con el producto o servicio de que setrata, se contesta haciendo uso justamente dela denominación considerada descriptiva. Sinembargo, una expresión descriptiva respecto deunos productos o servicios puede utilizarse enun sentido distinto a su significado inicial opropio, de modo que, el resultado será novedo-so cuando se usa para distinguir determinadosproductos o servicios que no tengan relacióndirecta con la expresión que se utiliza.

El literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 dela Comisión del Acuerdo de Cartagena, dispone:

“No podrán registrarse como marcas los sig-nos que:

(…)

“d) Consistan exclusivamente en un signo oindicación que pueda servir en el comer-cio para designar o para describir la espe-cie, la calidad, la cantidad, el destino, elvalor, el lugar de origen, la época de pro-ducción u otros datos, características oinformaciones de los productos o de losservicios para los cuales ha de usarse;

(…)”.

La norma transcrita prohíbe el registro de sig-nos que sean designaciones o indicaciones des-criptivas. Sin embargo, los signos compuestos,

formados por uno o más vocablos descriptivos,tienen la posibilidad de ser registrados siempreque formen un conjunto marcario suficientemen-te distintivo. A pesar de esto, el titular de unsigno con dichas características, tiene que serconsciente de que no puede impedir la utiliza-ción del elemento descriptivo y, por lo tanto, sumarca sería considerada débil.

La denominación genérica determina el gé-nero del objeto que identifica; no se puede otor-gar a ninguna persona el derecho exclusivo so-bre la utilización de esa palabra, ya que secrearía una posición de ventaja injusta frente aotros empresarios. La genericidad de un signo,debe ser apreciada en relación directa con losproductos o servicios de que se trate. La expre-sión genérica, puede identificarse cuando al for-mular la pregunta ¿qué es?, en relación con elproducto o servicio designado, se responde em-pleando la denominación genérica. Desde elpunto de vista marcario, un término es genéricocuando es necesario utilizarlo en alguna formapara señalar el producto o servicio que deseaproteger, o cuando por sí sólo pueda servir paraidentificarlo. Sin embargo, una expresión gené-rica respecto de unos productos o servicios,puede utilizarse en un sentido distinto a susignificado inicial o propio, de modo que el re-sultado será novedoso, cuando se usa paradistinguir determinados productos o servicios,que no tengan relación directa con la expresiónque se utiliza.

Comparación de signos que contengan pa-labras de uso común y la marca débil

En el Proceso 025-IP-2009, este Tribunal haseñalado que las palabras de uso común sonaquellas que se utilizan en el lenguaje comúnpara identificar y proteger determinados produc-tos o servicios dentro del mercado, sin importarsu origen etimológico.

Al realizar el examen de registrabilidad de sig-nos que contengan palabras de uso común,éstas deberán quedar eliminadas de dicho exa-men y se tendrá que buscar la distintividad en elresto de elementos que conforman el signo.

Por otro lado se considera que, el signo regis-trado como marca es susceptible de convertirseen débil cuando alguno de los elementos que lointegran es de carácter genérico, contiene partí-culas de uso común, o evoca una cualidad del


producto o servicio, deviniendo la marca en débilfrente a otras que también incluyan uno de taleselementos o cualidades que, por su naturaleza,no admiten apropiación exclusiva.

Al respecto, el Tribunal ha sostenido que: “Todosigno registrado como marca puede hacersedébil en el mercado de productos o servicios deque se trate. En efecto, si uno de los elementosque integran el signo es de carácter genérico ode uso común, o si evoca una cualidad del pro-ducto o servicio, el signo se hará débil frente aotros que también incluyan uno de tales ele-mentos o cualidades”. (Proceso 99-IP-2004, pu-blicado en la G.O.A.C. Nº 1134, de 11 de no-viembre de 2004, marca: DIGITAL SMOKING).

El Juez Consultante, por lo tanto, debe determi-nar si la palabra TELECOM es descriptiva, ge-nérica o de uso común para los servicios detelecomunicaciones y los relacionados con és-tos y, posteriormente, realizar el cotejo de lossignos en conflicto, teniendo en cuenta lo ex-presado en la presente providencia.

F. LA PROTECCIÓN DEL NOMBRE COMER-CIAL Y LA PRUEBA DE SU USO.

En el proceso administrativo interno se argu-mentó que el signo solicitado para registro esconfundible con el nombre comercial TELECOM.Por tal motivo, se hace necesario abordar laprotección del nombre comercial en el régimende la Decisión 344.

En el Proceso 106-IP-2010, este Tribunal seña-ló lo siguiente:

“El nombre comercial es aquel signo distinti-vo que hace posible diferenciar la actividadempresarial de un comerciante en el merca-do. Las siguientes características precisan elconcepto de nombre comercial:

• El objetivo del nombre comercial es dife-renciar la actividad empresarial de un co-merciante determinado.

• Un comerciante puede utilizar más de unnombre comercial, es decir, identificar susdiferentes actividades empresariales condiversos nombres comerciales.

• El nombre comercial es independiente dela razón social de la persona jurídica, pu-

diendo coincidir con ella; es decir, un co-merciante puede tener una razón social yun nombre comercial idéntico a ésta, otener una razón social y uno o muchosnombres comerciales diferentes de ella.

• El nombre comercial puede ser múltiple,mientras que la razón o denominación so-cial es única; es decir, un comerciantepuede tener muchos nombres comercia-les, pero sólo una razón social.

• La razón social da cuenta de la naturalezay la existencia del comerciante en virtud ala inscripción en los diferentes libros o re-gistros mercantiles, mientras que el nom-bre comercial, como se verá más adelan-te, se adquiere con su primer uso.

Los artículos 83, literal b), y 128 de la Decisión344, establecen el sistema de protección delnombre comercial. De conformidad con estasnormas, la protección del nombre comercialgoza de las siguientes características:

1. El derecho sobre el nombre comercial segenera con su uso. Lo anterior quiere decirque el depósito del nombre comercial no esconstitutivo de derechos sobre el mismo. Elregistro de un nombre comercial puede sersimplemente un indicio del uso, pero no ac-túa como una prueba total del mismo.

2. De conformidad con lo anterior, quien aleguederechos sobre un nombre comercial deberáprobar su uso real, efectivo y constante. ElTribunal ha determinado qué se entiende porel uso real y efectivo de un nombre comer-cial, así como los parámetros de su prueba,de la siguiente manera:

“El Tribunal se ha pronunciado, sobre laprotección del nombre comercial que cabederivar de su uso previo, en los términossiguientes: Por tanto, la obligación de acre-ditar un uso efectivo del nombre comer-cial, se sustenta en la necesidad de funda-mentar la existencia y el derecho de pro-tección del nombre en algún hecho con-creto, sin el cual no existiría ninguna segu-ridad jurídica para los competidores (…) demanera que la protección otorgada al nom-bre comercial se encuentra supeditada asu uso real y efectivo con relación al esta-blecimiento o a la actividad económica


que distinga, ya que es el uso lo que per-mite que se consolide como tal y manten-ga su derecho de exclusiva. Cabe precisaradicionalmente que el hecho de que unnombre comercial se encuentre registradono lo libera de la exigencia de uso paramantener su vigencia (…) las pruebas diri-gidas a demostrar el uso del nombre co-mercial deben servir para acreditar la iden-tificación efectiva de dicho nombre con lasactividades económicas para las cualesse pretende el registro. (Proceso 45-IP-98.Interpretación Prejudicial de 31 de mayode 2000, publicada en la Gaceta Oficialdel Acuerdo de Cartagena N° 581, de 12de julio de 2000).

Y en relación con la prueba del citado usoprevio, el Tribunal ha precisado que co-rresponderá a quien alegue la existencia,la prioridad, o a quien ejercite el derechode observación o el planteamiento de lanulidad de la marca, el probar, por los me-dios procesales al alcance de la justicianacional, que el nombre ha venido siendoutilizado con anterioridad al registro de lamarca en el País donde solicita la protec-ción y que ese uso reúne los caracteres ycondiciones anotados. La simple alega-ción del uso no habilita al poseedor delnombre comercial para hacer prevaler susderechos. La facilidad de determinar eluso puede provenir de un sistema de regis-tro o de depósito que sin ser esencialespara la protección, proporcionan por lo me-nos un principio de prueba en favor delusuario (…) para ser oponible exitosamen-te ante una marca solicitada o registradacomo lo dispone el artículo 83, literal b),[el nombre comercial] debe haber sidousado con anterioridad a la solicitud de lamarca, en aplicación del principio de laprioridad que rigurosamente debe regir. Sila utilización personal, continua, real, efec-tiva y pública del nombre comercial ha si-do posterior a la concesión de los dere-chos marcarios, éstos tendrán prevalenciasobre el uso del nombre comercial. (Sen-tencia dictada en el expediente Nº 03-IP-98, de fecha 11 de marzo de 1998, publi-cada en la G.O.A.C. Nº 338, de 11 de1998)”. (Proceso 226-IP-2005. Interpreta-ción Prejudicial de 6 de febrero de 2006,publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdode Cartagena N° 1330, de 21 de abril de2006).

3. Quien alegue y pruebe el uso real, efectivo yconstante de un nombre comercial con ante-rioridad a la solicitud de registro de un signoidéntico o similar, podrá oponerse a la mismasi éste pudiera inducir al público consumidora error.

4. Si la legislación nacional contempla un siste-ma de registro de nombres comerciales, seaplicarán las normas pertinentes del Capítulode Marcas de la Decisión 344. 4

A diferencia de lo que sucede con el sistemaatributivo del registro marcario, donde el dere-cho surge del registro, el sistema de proteccióndel nombre comercial se basa en un sistemadeclarativo de derechos. Es decir, el derechosobre el nombre comercial no se adquiere por lainscripción o depósito, sino con su primer uso.Además, para que subsista el derecho, dichouso debe ser real, efectivo y constante. Unnombre comercial registrado de una manera yusado de otra, no generaría ninguna clase dederecho. Es decir, el nombre comercial regis-trado deber ser el mismo real y efectivamenteusado en el mercado, ya que de lo contrario nocabría ningún derecho sobre el primero. Lo an-terior, por cuanto dicho signo, aunque registra-do, no tendría relación con el público consumi-dor.

La función de un sistema de registro de nom-bres comerciales es, por un lado, informativo enrelación con el público consumidor y, por otro,una herramienta para que la Oficina de Regis-

4 “Se advierte que no todas las Secciones contenidasen el capítulo 5 de la Decisión 344, ‘De las marcas’,están relacionadas con el sistema de registro y, enconsecuencia, no son aplicables al registro de nom-bres comerciales. Es decir, las Secciones denomina-das ‘De las licencias y trasferencias de las marcas’,‘De los lemas comerciales’ y ‘De las marcas colecti-vas’, no están relacionados con el sistema de registroy, en consecuencia, no son aplicables al sistema deregistro de un nombre comercial.

Las otras Secciones, aunque estén relacionadas conel sistema de registro, contienen normas que no sonaplicables al registro de nombres comerciales, tal ycomo es el caso de los artículos 102 y 103 contenidosen la Sección ‘De los derechos conferidos por lamarca’, y de las normas contenidas en la Sección ‘Dela cancelación del registro marcario’.

Por tal motivo la Oficina Nacional o el Juez Compe-tente, en su caso, deberán establecer si las normascontenidas en las otras Secciones, de conformidadcon la naturaleza del nombre comercial, son aplica-bles al sistema de registro de nombre comerciales”.


tro Marcario haga su análisis de registrabilidadde oficio e integral. Lo anterior quiere decir, quede existir un sistema de registro de nombrescomerciales, la Oficina de Registro Marcario alrealizar el respectivo análisis de registrabilidad,deberá tener en cuenta los nombres comercia-les registrados”.

En conclusión, como quiera que el uso es elelemento esencial para la protección de un nom-bre comercial, el Juez Consultante deberá, almomento en que el signo T-GLOBAL TELECOM(mixto) fue solicitado para registro, determinarsi el nombre comercial TELECOM era real, efec-tiva y constantemente usado en el mercado,para así determinar si era protegible por el orde-namiento jurídico comunitario andino.

En tal sentido, el uso del nombre comercialpodrá demostrarse mediante facturas comercia-les, documentos contables, o certificaciones deauditoría que demuestren la regularidad y lacantidad de la comercialización de los produc-tos o servicios identificados con el nombre co-mercial, entre otros. Asimismo, constituirán usode un signo en el comercio, los siguientes ac-tos: introducir en el comercio, vender, ofrecer enventa o distribuir productos o servicios con esesigno; importar, exportar, almacenar o transpor-tar productos con ese signo; o, emplear el signoen publicidad, publicaciones, documentos co-merciales o comunicaciones escritas u orales,independientemente del medio de comunicaciónempleado y sin perjuicio de las normas sobrepublicidad que fuesen aplicables.

G. EL SIGNO NOTORIAMENTE CONOCIDO YLA PRUEBA DE SU NOTORIEDAD.

La Superintendencia de Industria y Comercioargumentó que no se probó que la marca y elnombre comercial TELECOM fueran notoriamen-te conocidos y, por lo tanto, es adecuado abor-dar el tema del signo notoriamente conocido yde la prueba de su notoriedad.

1. El signo notoriamente conocido.

a. Concepto.

El signo notoriamente conocido es aquél cono-cido y difundido en una colectividad de indivi-duos pertenecientes a un grupo determinado deconsumidores de cierto tipo de bienes o servi-cios. Al respecto, el Tribunal ha manifestado losiguiente: “La marca notoria es la que goza de

difusión, es decir que es conocida por los con-sumidores o usuarios del tipo de productos oservicios que la marca ampara, la marca no esnotoria desde su nacimiento y alcanzar estacalidad dependerá de circunstancias de desa-rrollo comercial, de tal modo que con el trans-curso del tiempo y el cumplimiento de ciertascondiciones una marca común puede llegar aconvertirse en notoria”. (Proceso N° 114-IP-2003,publicado en la Gaceta Oficial N° 1028, de 14 deenero de 2004).

Sobre la marca notoria Jorge Otamendi expre-sa: “La marca notoria que nació única y se man-tuvo así debe ser protegida, ese vínculo marca–producto no puede ser manchado, no puede serdiluido. No significa esto el crear un monopolio,como señala Schechter, todo lo que el deman-dante pide en esos casos es la preservación deun valioso aunque posiblemente invisible esla-bón entre él y su consumidor, que ha sido crea-do por su ingenio y el mérito de sus productos oservicios”. 5

Una marca no es notoria desde su aparición enel mercado, y tal condición constituye un estatussuperior al que han llegado ciertas marcas envirtud de la calidad de los productos que distin-guen, permanencia en el mercado, aceptación yconocimiento entre los consumidores, entre otrosfactores. La notoriedad de la marca se constru-ye a través del esfuerzo, trabajo, e inversión desu titular, quien ha difundido el signo distintivoen el mercado y ha establecido ciertos paráme-tros de calidad en sus productos; por esto, estacircunstancia requiere una protección especiala fin de evitar que terceros pretendan aprovecharmaliciosamente el prestigio ajeno.

Señala Zuccherino dentro del tema: “Las llama-das marcas notorias han merecido tradicional-mente, una protección especial, en la medidaen que respecto de ellas resulta factible elaprovechamiento del prestigio ajeno. La notorie-dad debe beneficiar a quien la ha obtenido consu esfuerzo o ingenio, pero no a quienes la utili-zan parasitariamente en productos o serviciosque no pertenecen al mismo fabricante o prestadorque consiguió la notoriedad”. 6

5 OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”, EditorialLexis Nexis, Abeledo – Perrot, Buenos Aires Argenti-na, 2002. Pág.255.

6 ZUCCHERINO Daniel. “MARCAS Y PATENTES EN ELGATT” Editado por Abeledo Perrot. 1997. Págs. 130 y131.


b. Protección.

La Normativa Comunitaria, protege a la marcanotoriamente conocida de una manera especialy reforzada. Esta protección se puede abordarde dos maneras: en relación con los principiosque gobiernan el derecho marcario y en relacióncon los diferentes tipos de riesgos a los que seexponen los signos distintivos en el mercado.

En relación con los principios que gobier-nan el derecho de marcas.

• El principio de especialidad.

Los literales d) y e) del artículo 83 de la De-cisión 344, advierten que la marca notoria-mente conocida será protegida independien-temente de la clase para la que fue registra-da. En consecuencia, no solamente será pro-tegida con productos o servicios idénticos,similares o conexos, sino en relación concualquier clase de productos o servicios.

• El principio de territorialidad.

Este principio determina la protección de lamarca notoriamente conocida en el país don-de se solicita la protección:

El literal d) del artículo 83 de la Decisión 344,establece una protección de los signos noto-riamente conocidos más allá del principio deterritorialidad. Ya no sólo, se protegen a lossignos notorios en el País miembro donde sesolicita la protección, sino que, se protegenen el comercio subregional o internacionalsujeto a reciprocidad. Ahora bien, ¿Qué sig-nifica que sea notorio en el “comercio sub-regional” y “comercio internacional sujeto areciprocidad”?

Que sea notorio en el comercio subregio-nal. Significa que el signo debe ser noto-riamente conocido en por lo menos uno delos países de la subregión.

Que sea notorio en el comercio internacio-nal, sujeto a reciprocidad. Esto es que seanotoriamente conocido en un país o grupode países no pertenecientes a la Comuni-dad Andina, siempre y cuando dichos paí-ses otorguen igual protección a los signosnotoriamente conocidos de los Países Miem-bros de la Comunidad Andina, de confor-midad con el principio de la reciprocidad.

2. En relación con los diferentes tipos deriesgos a que se exponen los signos dis-tintivos en el mercado.

La Decisión 344, a diferencia de la Decisión 486de la Comisión de la Comunidad Andina, noconsagra una protección de la marca notoria deforma tan específica y diferenciada en relacióncon dichos riesgos. Es decir, no califica la pro-tección de los tipos de marcas en relación conlos diversos tipos de riesgos. Con el objeto deproteger los signos distintivos según su gradode notoriedad, se han clasificado y diferenciadodiversos tipos de riesgos. Generalmente, la doc-trina se ha referido a cuatro, a saber: riesgo deconfusión, de asociación, de dilución y de usoparasitario. 7

El riesgo de confusión es cuando el consumi-dor al adquirir un producto piense que estáadquiriendo otro (confusión directa), o que ensu defecto crea que este producto tiene unorigen empresarial diferente al que realmenteposee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es cuando el consu-midor, que aunque diferencie las marcas enconflicto y el origen empresarial del producto,al adquirirlo piense que el productor de dichoproducto y otra empresa tienen una relacióno vinculación económica.

El riesgo de dilución es la circunstancia deque el uso de otros signos idénticos o simila-res cause el debilitamiento de la altísimacapacidad distintiva que el signo notoriamen-te conocido ha ganado en el mercado, aun-que se use para productos que no tenganningún grado de conexidad con los que am-para el signo notoriamente conocido.

Y, por último, el riesgo de uso parasitario esla posibilidad que un competidor parasitariose aproveche injustamente del prestigio delos signos notoriamente conocidos, aunquela acción se realice sobre productos o servi-cios que no tengan ningún grado de conexi-dad con los que ampara el signo notoriamen-te conocido.

7 Sobre el tratamiento que la Decisión 486 le otorga a lamarca notoria, puede verse VARGAS MENDOZA, MarceloLa Marca Renombrada en el Actual Régimen Co-munitario Andino de Propiedad Intelectual, enrevista Foro No. 6, II semestre, 2006, Universidad AndinaSimón Bolívar, Quito, Ecuador.


No obstante lo anterior, en el ámbito de la Deci-sión 344 el signo notoriamente conocido tantoen el mercado como tal, como en el ámbitoregistral, se encuentra protegido contra el ries-go de confusión, asociación y dilución, de con-formidad con lo siguiente:

El artículo 83, literal a), establece:

“Art. 83.- Asimismo, no podrán registrarsecomo marcas aquellos signos que, en rela-ción con derechos de terceros, presentenalgunos de los siguientes impedimentos:

a) Sean idénticos o se asemejen de formaque puedan inducir al público a error, auna marca anteriormente solicitada pararegistro o registrada por un tercero, paralos mismos productos o servicios, o paraproductos o servicios respecto de los cua-les el uso de la marca pueda inducir alpúblico, a error;”

La mencionada norma habla de “error” y, por lotanto, se deben hacer las siguientes precisio-nes:

Los consumidores pueden caer en error porconfusión o por asociación; pues podrían pen-sar que están obteniendo un producto diferenteal que están comprando (confusión directa), y/oque el producto tiene un origen empresarial dife-rente al que realmente posee (confusión indirec-ta), y/o pensar que empresas que comerciali-zan productos con diferentes marcas tienen re-lación o vinculación entre sí (riesgo de asocia-ción). Por lo tanto, el error puede ser por confu-sión y/o asociación y, en consecuencia, lasmarcas se encuentran protegidas contra dichosriesgos.

Si bien el literal mencionado se refiere a lasmarcas ordinarias, la protección contra el riesgode asociación también es extensiva a las mar-cas notoriamente conocidas, dado que éstasgozan de mayor protección. Por lo tanto, eneste escenario no puede pensarse que mientraslas marcas ordinarias se protegen contra el ries-go de asociación, las marcas notoriamente co-nocidas no. Aunque el literal e) del artículo 83de la Decisión 344 sólo se refiere al términoconfusión, como se mostró anteriormente, lamarca notoriamente conocida también es prote-gida contra el riesgo de asociación.

En relación con el riesgo de dilución, el Tribunalha manifestado lo siguiente:

“En efecto, al diferenciar las causales deirregistrabilidad de las marcas, no dispone,como lo hace la Decisión 486, la protecciónde las marcas comunes en relación con losriesgos de confusión y asociación, sino selimita a decir en el literal a) del artículo 83,que no se pueden registrar como marcassignos que sean idénticos o se asemejen deforma que puedan inducir al público a error, auna marca anteriormente solicitada para re-gistro o registrada por un tercero, para losmismos productos o servicios, o para pro-ductos o servicios respecto de los cuales eluso de la marca pueda inducir al público aerror.

(…)

En efecto, con la anterior disposición se otor-ga protección ampliada al signo notoriamenteconocido, que como ya se ha dicho, excedeel principio de especialidad y territorialidad.Dicha norma no hace referencia a la protec-ción de los signos notoriamente conocidosrespecto de ciertos riesgos determinados,pero se debe entender que la norma trata desalvaguardar los signos notoriamente conoci-dos del riesgo de confusión en que puedeincurrir el público consumidor, como lo haceexpresamente en relación con la marca gene-ral.

Por otro lado, el literal e) del artículo 83 de laDecisión 344, es una disposición de carácterespecial en relación con protección de lamarca notoria, al disponer que no se puedenregistrar como marcas signos ‘que sean si-milares hasta el punto de producir confusióncon una marca notoriamente conocida, inde-pendientemente de la clase de los productoso servicios para los cuales se solicite elregistro (...)’.

Con esta última disposición se protege a lamarca notoria más allá del principio de espe-cialidad, pero únicamente refiriéndose al ries-go de confusión. No se refiere a la protecciónen relación con otros riesgos como uso para-sitario y dilución.

La Decisión 344 sólo se refiere a los riesgosa que están expuestas las marcas en el mer-


cado, al establecer los derechos conferidospor el registro de un signo como marca. Esasí como en el artículo 104, literal d), esta-blece que el titular de una marca registradapuede actuar contra un tercero que use en elcomercio ‘un signo idéntico o similar a lamarca registrada, con relación a productos oservicios distintos de aquellos para los cua-les se ha registrado la misma, cuando el usode ese signo respecto a tales productos oservicios pudiese inducir al público a error oconfusión, pudiese causar a su titular undaño económico o comercial injusto, o pro-duzca una dilución de la fuerza distintiva odel valor comercial de dicha marca’ (subraya-do por fuera del texto).

De manera que en dicha norma se protege nosólo a la marca notoriamente conocida, sinoa las marcas comunes de los riesgos de con-fusión y de dilución que pudiese causar eluso indebido de un signo distintivo en el mer-cado. Se advierte que no se está hablandode las causales de irregistrabilidad, sino delas conductas lesivas contra una marca re-gistrada, que el titular de la misma puedeatacar.

(…)

De conformidad con la figura de la marca no-toriamente conocida y la finalidad de su pro-tección, en materia de causales de irregis-trabilidad sí es procedente su proteccióncontra el riesgo de dilución. Lo anterior por losiguiente:

o La protección de la marca notoriamenteconocida se instaura para salvaguardar lagran capacidad distintiva que han adquiridodichas marcas en el mercado.

o Uno de los principios que gobiernan delderecho marcario es el del uso real y efectivode la marca en el mercado y, en consecuen-cia, de permitirse que se registre una marcaque al ser usada en el mercado genere dilu-ción de una marca notoria, no habría conso-nancia con el objetivo perseguido al instaurarla figura de la marca notoria y su protecciónen el régimen comunitario andino.

o Además de lo anterior, no habría concor-dancia entre que se proteja a las marcasregistradas contra el uso de signos idénticos

y similares que generen riesgo de dilución(art. 104, literal d), con la falta de proteccióncontra dicho riesgo respecto las marcas no-toriamente conocidas en el ámbito registral.Es decir, no es consecuente que se preveaprotección en este ámbito contra el uso inde-bido, si por otro lado, en cuestión de marcasnotorias, se permitiera el registro de signosidénticos o similares que al ser usados en elmercado puedan causar riesgo de dilución desu capacidad distintiva.

Lo anteriormente expuesto quiere decir, quedebe hacerse una interpretación conjunta delos literales d) y e) del artículo 83 con el obje-tivo perseguido al proteger a la marca noto-riamente conocida, que en relación con elregistro de un signo idéntico o similar a unsigno notoriamente conocido, de manera queel Juez Nacional o la Oficina Nacional Com-petente, en su caso, deberán tener en cuentala protección ampliada que establece la nor-mativa comunitaria en el artículo 83, literalesd) y e), siempre y cuando la solicitud de re-gistro como marca de un signo idéntico o si-milar a un signo notoriamente conocido pue-da generar riesgo de confusión, asociación odilución de su capacidad distintiva.

A pesar de que el riesgo de dilución ha idoaparejado con la protección de los signos no-toriamente conocidos, como se vio, el artícu-lo 104, literal d), lo ha extendido también atodo tipo de marca registrada cuando se pre-sente su uso no autorizado. Haciendo unaadecuación del concepto con la norma co-mentada, la protección contra dicho riesgotiene como objetivo salvaguardar a las mar-cas en relación con cualquier uso de otrossignos idénticos o similares que cause eldebilitamiento de su capacidad distintiva, aun-que se use para productos que no sean idén-ticos, similares o que no tengan ningún gradode conexidad con los que ampara la marcaregistrada”. (Proceso 145-IP-2006, Interpreta-ción Prejudicial de 16 de noviembre de 2006.Marca: “CAPITAN Z”, publicada en la GacetaOficial del Acuerdo de Cartagena N° 1452, de10 de enero de 2007).

La prueba de la notoriedad.

La notoriedad de un signo es un hecho que seprueba, bien sea ante el Organismo Administra-tivo o ante el Juez Competente, según sea el


caso. De acuerdo con el artículo 84 de la Deci-sión 344, para que se pueda determinar si unsigno es notoriamente conocido se debe teneren cuenta, entre otros:

“a) La extensión de su conocimiento entre elpúblico consumidor como signo distintivode los productos o servicios para los quefue acordada;



c) El análisis de producción y mercadeo delos productos que distingue la marca”.

H. LA CONEXIÓN COMPETITIVA

En el presente caso, la demandante COLOM-BIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP argu-mentó la demanda en que el signo solicitado T-GLOBAL TELECOM (mixto) para identificarservicios de transporte y almacenaje de mer-cancías en la Clase 36 es confundible con sumarca y nombre comercial TELECOM (deno-minativa) de las Clases 36, 39 y 41. Por talmotivo, es pertinente tratar el tema de la co-nexión competitiva.

Lo primero que advierte el Tribunal es que elJuez Consultante, en caso de no haberse pro-bado la notoriedad de la marca y el nombrecomercial TELECOM, debe entrar a determinarla existencia de conexión competitiva entre losservicios mencionados.

En este escenario es preciso que el Juez Con-sultante matice la regla de la especialidad 8 y,en consecuencia, analice el grado de vincula-

ción o relación competitiva de los servicios queamparan los signos en conflicto, para que deesta forma se pueda establecer la posibilidad deerror en el público consumidor. Para lo anterior,el consultante deberá analizar la naturaleza ouso de los servicios identificados por los sig-nos, ya que la sola pertenencia de varios pro-ductos o servicios a una misma clase de no-menclátor no demuestra su semejanza, así comola ubicación de los servicios en clases distin-tas, tampoco prueba que sean diferentes.

En relación con lo mencionado, el Tribunal haestablecido algunos de los siguientes criterios yfactores de análisis para definir la conexión com-petitiva entre los servicios:

“a) La inclusión de los productos en una mis-ma clase del nomenclátor: (…) Ocurrecuando se limita el registro a uno o variosde los productos de una clase del nomen-clátor, perdiendo su valor al producirse elregistro para toda la clase. En el caso dela limitación, la prueba para demostrarque entre los productos que constan endicha clase no son similares o no guardan

Por lo tanto, el consultante deberá tener en cuenta,a la luz de la norma prevista en el artículo 83, lite-ral a, de la Decisión 344, que también se encuen-tra prohibido el registro del signo cuyo uso puedainducir al público a error si, además de ser idénti-co o semejante a una marca anteriormente solici-tada para registro o registrada por un tercero, tienepor objeto un producto semejante al amparado porla marca en referencia, sea que dichos productospertenezcan a la misma clase del nomenclador o aclases distintas.

En este supuesto, y a fin de verificar la semejanzaentre los productos en comparación, el consultantehabrá de tomar en cuenta, en razón de la regla dela especialidad, la identificación de dichos pro-ductos en las solicitudes correspondientes y suubicación en el nomenclátor; además podrá haceruso de los criterios elaborados por la doctrinapara establecer si existe o no conexión competiti-va entre el producto identificado en la solicitud deregistro del signo como marca y el amparado porla marca ya registrada o ya solicitada para regis-tro. A objeto de precisar que se trata de productossemejantes, respecto de los cuales el uso del sig-no pueda inducir al público a error, será necesarioque los criterios de conexión, de ser aplicables alcaso, concurran en forma clara y en grado sufi-ciente, toda vez que ninguno de ellos bastará, porsí solo, para la consecución del citado propósito”.(Proceso 68-IP-2002. Interpretación Prejudicial de27 de noviembre de 2002, publicada en la GacetaOficial del Acuerdo de Cartagena N° 876, de 18 dediciembre de 2002).

8 Al respecto el Tribunal se ha manifestado en relacióncon el principio de especialidad en el régimen de laDecisión 344, de la siguiente manera:

El consultante:

“(…) deberá considerar que, si bien el derechoque se constituye con el registro de un signo comomarca cubre únicamente, por virtud de la regla dela especialidad, los productos identificados en lasolicitud y ubicados en una de las clases del no-menclátor, la pertenencia de dos productos a unamisma clase no prueba que sean semejantes, asícomo su pertenencia a distintas clases tampocoprueba que sean diferentes.


similitud para impedir el registro, corres-ponde a quien alega.

b) Canales de comercialización: Hay lugaresde comercialización o expendio de pro-ductos que influyen escasamente para quepueda producirse su conexión competiti-va, como sería el caso de las grandescadenas o tiendas o supermercados enlos cuales se distribuye toda clase debienes y pasa desapercibido para el con-sumidor la similitud de un producto conotro. En cambio, se daría tal conexióncompetitiva, en tiendas o almacenes es-pecializados en la venta de determinadosbienes. Igual confusión se daría en pe-queños sitios de expendio donde marcassimilares pueden ser confundidas cuandolos productos guardan también una apa-rente similitud.

d) Similares medios de publicidad: Los me-dios de comercialización o distribucióntienen relación con los medios de difusiónde los productos. Si los mismos produc-tos se difunden por la publicidad general-radio, televisión y prensa-, presumible-mente se presentaría una conexión com-petitiva, o los productos serían competiti-vamente conexos. Por otro lado, si la difu-sión es restringida por medio de revistasespecializadas, comunicación directa, bo-letines, mensajes telefónicos, etc., la co-nexión competitiva sería menor.

e) Relación o vinculación entre productos:Cierta relación entre los productos puedecrear una conexión competitiva. En efec-to, no es lo mismo vender en una mismatienda cocinas y refrigeradoras, que ven-der en otra helados y muebles; en conse-cuencia, esa relación entre los productoscomercializados también influye en la aso-ciación que el consumidor haga del origenempresarial de los productos relaciona-dos, lo que eventualmente puede llevarloa confusión en caso de que esa similitudsea tal que el consumidor medio de di-chos productos asuma que provienen deun mismo productor.

f) Uso conjunto o complementario de pro-ductos: Los productos que comúnmentese puedan utilizar conjuntamente (por ejem-plo: puerta y chapa) pueden dar lugar a

confusión respecto al origen empresarial,ya que el público consumidor supondríaque los dos productos son del mismoempresario. La complementariedad entrelos productos debe entenderse en formadirecta, es decir, que el uso de un produc-to puede suponer el uso necesario delotro, o que sin un producto no puede utili-zarse el otro o su utilización no sería la desu última finalidad o función.

a. Mismo género de los productos: Pese aque puedan encontrarse en diferentes cla-ses y cumplir distintas funciones o finali-dades, si tienen similares características,existe la posibilidad de que se origine elriesgo de confusión al estar identificadospor marcas también similares o idénticas(por ejemplo: medias de deporte y mediasde vestir”. (Proceso 114-IP-2003. Interpre-tación Prejudicial de 19 de noviembre de2003, publicada en la Gaceta Oficial delAcuerdo de Cartagena N° 1028 de 14 deenero de 2004).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA,

C O N C L U Y E:

PRIMERO: Si la norma sustancial vigente parala fecha de la solicitud de registrode la marca, ha sido derogada yreemplazada por otra en el cursodel procedimiento correspondiente,aquella norma, la derogada, será laaplicable para determinar si se en-cuentran o no cumplidos los requi-sitos que se exigen para el registrodel signo. Cosa distinta, ocurre conla norma procesal, cuya aplicaciónes de carácter inmediato, es decir,procede sobre los hechos produci-dos posteriormente a su entrada envigencia, rigiendo las etapas de pro-cedimiento que se inicien a partirde ese momento.

De la solicitud de interpretación pre-judicial remitida por el Juez Con-sultante y de los documentos ane-xos, se desprende que la solicitudde registro del signo T-GLOBALTELECOM (mixto) se presentó envigencia de la Decisión 344 de la


Comisión del Acuerdo de Cartage-na y, por lo tanto, es ésta la normasustancial que debe aplicar el JuezConsultante.

SEGUNDO: Un signo puede registrarse comomarca si reúne los requisitos dedistintividad, perceptibilidad y sus-ceptibilidad de representación grá-fica, de conformidad con el artículo81 de la Decisión 344 y, además,si el signo no está incurso en nin-guna de las causales de irregis-trabilidad señaladas en los artícu-los 82 y 83 de la citada norma co-munitaria.

TERCERO: El Juez Consultante debe estable-cer el riesgo de confusión que pu-diera existir entre el signo solicita-do T-GLOBAL TELECOM (mixto)y la marca y el nombre comercialTELECOM (denominativa) apli-cando los criterios establecidos enla presente providencia. Al respec-to, cabe señalar que basta que existariesgo de confusión para no regis-trar el signo solicitado.

CUARTO: El Juez Consultante debe determi-nar si la palabra TELECOM es des-criptiva, genérica o de uso comúnpara los servicios de telecomunica-ciones y los relacionados con és-tos y, posteriormente, realizar elcotejo de los signos en conflicto,teniendo en cuenta lo expresadoen la presente providencia.

QUNTO: Como quiera que el uso es el ele-mento esencial para la protecciónde un nombre comercial, el JuezConsultante deberá, al momento enque el signo T-GLOBAL TELECOM(mixto) fue solicitado para regis-tro, determinar si el nombre comer-cial TELECOM era real, efectiva yconstantemente usado en el mer-cado, para así determinar si eraprotegible por el ordenamiento jurí-dico comunitario andino. En tal sen-tido, el uso del nombre comercialpodrá demostrarse mediante factu-ras comerciales, documentos con-tables, o certificaciones de audi-toría que demuestren la regulari-

dad y la cantidad de la comerciali-zación de los productos o serviciosidentificados con el nombre comer-cial, entre otros.

SEXTO: La Decisión 344 de la Comisión delAcuerdo de Cartagena, estableceuna protección especial y reforza-da de los signos notoriamente co-nocidos, que implica, por un lado,el rompimiento de los principios deespecialidad y territorialidad y, porotro, la protección contra los ries-gos de confusión, asociación y di-lución, de conformidad con lo ex-presado en la presente Interpreta-ción Prejudicial. A pesar, de que elsigno no sea notorio en el país enel que se intenta proteger, gozaráde tal calidad, si es notorio en elcomercio subregional, es decir, quebasta por lo menos que lo sea enuno de los Países Miembros de laComunidad Andina, para que gocede especial protección.

Además, tal protección debe darsesiempre y cuando sean notorios enel comercio internacional sujeto areciprocidad con alguno de los Paí-ses Miembros de la Comunidad An-dina. Alegada la notoriedad de unsigno como obstáculo para el re-gistro, la prueba de tal circunstan-cia corresponde a quien la alega.Éste dispondrá, para ese objeto,de los medios probatorios previstosen la legislación interna y el reco-nocimiento corresponde otorgarlo,según el caso, a la Oficina Nacio-nal Competente o a la AutoridadNacional Competente, con base enlas pruebas presentadas.

SÉPTIMO: El Juez Consultante, en caso de nohaberse probado la notoriedad dela marca y el nombre comercialTELECOM, debe entrar a determi-nar la existencia de conexión com-petitiva entre los servicios ampara-dos por los signos en conflicto. Co-mo el signo solicitado y algunos delos observantes amparan serviciosde diferentes clases, es preciso queel Juez Consultante matice la reglade la especialidad y, en conse-


cuencia, analice el grado de vincu-lación o relación competitiva de losservicios que amparan los signosen conflicto, para que de esta for-ma se pueda establecer la posibili-dad de error en el público consumi-dor, de conformidad con los crite-rios plasmados en la presente pro-videncia.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado deCreación del Tribunal de Justicia de la Comuni-dad Andina, el Juez Nacional consultante, alemitir el fallo en el proceso interno, debe adop-tar la presente interpretación. Asimismo, debedar cumplimiento a las prescripciones conteni-das en el párrafo tercero del artículo 128 delEstatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante mediante copiacertificada y remítase copia a la Secretaría Gene-ral de la Comunidad Andina, para su publicaciónen la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.









Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú

sumario tribunal de justicia de la comunidad...

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