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20121er Semestre

Revista de la Red de Expertos en

EntrevistaBRUNO MÉRCHOR VALDERRAMADirector de Invenciones y Nuevas Tecnologías. Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI)

PanorámicaPerú

ArtículoEDUARDO MARTÍN PÉREZ. Protección de las invenciones implementadas en el ordenador

Firma invitadaLUIS GIMENO OLCINA. Marca notoria y renombrada

Actividades de la Red de Expertos en Propiedad IndustrialEventos y convocatorias N ú m e r o 1 0

La presente publicación pertenece a la Red de Expertos en Propiedad Industrial está bajo una licencia CreativeCommons Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 3.0 España. Por ello se permite libremente copiar,distribuir y comunicar públicamente esta revista siempre y cuando se reconozca la autoría y no se use para

fines comerciales. Para ver una copia de esta licencia, visite http://creativecommons.org /licenses/by-nc-nd/3.0/es/. Para cualquier noti-ficación o consulta escriba a [email protected]: 1989-6646La Red de Expertos en Propiedad Industrial y las entidades patrocinadoras no se hacen responsables de la opinión vertida por los autoresen los distintos artículos.

Revista de la Red de Expertos en Propiedad IndustrialNúmero 10. 1er Semestre de 2012

Comité de Redacción

CLAUDIO MARCELO ALBARELLOSRedactor Jefe.

AMAYA EZCURRACoordinadora temática del área depatentes de la Red de Expertos enPropiedad Industrial. Jefe de ServicioTécnicas Industriales. Oficina Españolade Patentes y Marcas. OEPM.

BELÉN LUENGOCoordinadora temática del área demarcas de la Red de Expertos enPropiedad Industrial. Letrado de la OficinaEspañola de Patentes y Marcas.

FANCY DE LOS SANTOSAbogado de Propiedad Industrial eIntelectual. Coordinadora latinoameri-cana de la Red de Expertos enPropiedad industrial.

Fundación CEDDETLAURA SÁNCHEZCoordinadora Área en PropiedadIndustrial.

MARÍA SANZGerente del Programa Red deExpertos.

Contactar [email protected]

Acceso a la Red de Expertos www.ceddet.org

SumarioEDITORIAL 3

ENTREVISTABRUNO MÉRCHOR VALDERRAMADirector de Invenciones y Nuevas Tecnologías.Instituto Nacional de Defensa de la Competencia

y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) 4

PANORAMICAPERÚFANCY DE LOS SANTOS El desarrollo de las denominaciones deorigen en el Perú (Legislación y Realidad) 7

ARTÍCULOEDUARDO MARTÍN PÉREZ Protección de las invenciones implementadas en el ordenador 12

FIRMA INVITADALUIS GIMENO OLCINA Marca notoria y renombrada 17

ACTIVIDADES DE LA RED DE EXPERTOS EN PROPIEDAD INDUSTRIAL 23

EVENTOS Y CONVOCATORIAS 28

El Equipo Coordinador tiene una vez más el placer de entregarles laDécima Edición de nuestra Revista Digital de la Red de Expertos enPropiedad Industrial.

En esta edición presentamos una entrevista efectuada a Bruno MérchorValderrama, Director de Invenciones y Nuevas Tecnologías (INDECOPI),quien nos informa las actividades desarrolladas por la Oficina que él presi-de, el desarrollo del PCT en Perú y de los conocimientos tradicionales ocolectivos relacionados con los usos o aplicaciones de la biodiversidad enel Perú.

En nuestra sección Panorámicas Fancy De Los Santos nos ofrece unanálisis sobre el desarrollo de las denominaciones de origen en el Perú.

En la sección Artículos publicamos una ponencia sobre invencionesimplementadas en ordenador de Eduardo Martín Pérez, Jefe de Área dePatentes Físicas y Eléctricas de la OEPM. En la sección firmas invitadasincluimos un informe de Luis Gimeno sobre el foro experto sobre “MarcaNotoria y Renombrada”.

Como es habitual en la sección Actividades de la Red podrán encontrarlos resúmenes de los Foros que se han llevado a cabo durante el primersemestre del 2012 en la Red de Propiedad Industrial, como así también undetalle de las futuras actividades programadas.

Cumplimos en agradecer a todos quienes han colaborado y hecho posi-ble esta Décima Edición de la Revista Digital y los invitamos nuevamente aseguir colaborando haciéndonos llegar sus artículos y comentarios.

CLAUDIO MARCELO ALBARELLOSRedactor Jefe

editorial

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El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de laProtección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) como bienlo dice su nombre se ocupa no solo de proteger todas las for-mas de propiedad intelectual, es decir, los signos distintivos,los derechos de autor, las patentes y la biotecnología sino tam-bién de la defensa de la competencia y de garantizar los dere-chos de los consumidores. Esto ya nos da un parámetro de laimportancia de este Instituto que desarrolla todas las funcio-nes mencionadas que habitualmente en otros países son

Bruno MérchorValderramaDirector de Invenciones y NuevasTecnologías. Instituto Nacional de Defensade la Competencia y de la Protección de laPropiedad Intelectual (INDECOPI)

E N T R E V I S T A

Red de Exper tos en Prop iedad Indust r ia l

Abogado egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Posee estudios de maestría enDerecho de la Empresa en la misma casa de estudios. Ha seguido cursos de especializaciónsobre propiedad intelectual en diversos organismos internacionales, entre ellos: la OrganizaciónMundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la Oficina Europea de Patentes (OEP), la OficinaCoreana de Propiedad Intelectual (KIPO), la Oficina Canadiense de Propiedad Intelectual(CIPO), la Universidad de Georgetown en USA, entre otros. Cuenta con 16 años de experienciaprofesional en materia de propiedad industrial, tanto en el sector público como en el privado.Se ha desempeñado como analista de la Oficina de Signos Distintivos y como coordinadorlegal y subjefe de la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI. También haejercido la jefatura del Departamento de Patentes de un reconocido estudio de abogados local.Es director de Invenciones y Nuevas Tecnologías desde el 1 de septiembre de 2008.

desarrolladas por diversas oficinas. ¿Cómo se inser-ta la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologí-as en esta estructura, cuáles son sus competenciasespecíficas?

Como parte de esta estructura innovadora que aglu-tina de manera coordinada los temas de mercado y pro-tección a la creatividad, la Dirección de Invenciones yNuevas Tecnologías del INDECOPI tiene como funciónprincipal administrar el registro de patentes de inven-ción, modelos de utilidad, diseños industriales y certifica-dos de obtentor de nuevas variedades vegetales.

Adicionalmente, se encarga de velar por la adecua-da implementación del régimen de protección de losconocimientos tradicionales asociados a los recursosbiológicos, además de propiciar una adecuada divulga-ción y utilización de la información contenida en losdocumentos de patente como fuente de informacióntecnológica.

Cabe resaltar que la Dirección de Invenciones yNuevas Tecnologías, a través de un órgano colegiadode cuatro miembros (Comisión de Invenciones y Nue-vas Tecnologías), tiene también atribuciones específi-cas en el campo de la observancia de estos derechos,ya que es la encargada de la resolución de los casoscontenciosos referidos a oposiciones a registro, nuli-dades e infracciones de derechos.

En el 2009 Perú pasó a ser el 141 de los actuales145 Estados contratantes del Tratado de Coopera-ción en materia de Patentes (PCT) de la OMPI.¿Cuál ha sido en general la incidencia de las solici-tudes efectuadas mediante el PCT en Perú en com-paración con las patentes solicitadas por la vía tradi-cional?

Al adherirnos y entrar en vigencia para el Perú esteimportante Tratado, se habilitó un mecanismo por elcual no solo los solicitantes no domiciliados cuentancon mayores facilidades para obtener protección desus innovaciones en nuestro país, sino además se abreuna gran ventana para que los innovadores localespuedan vislumbrar y acceder a mercados internaciona-les a través de una única solicitud de patente que secanalizará en tantas solicitudes nacionales como paí-ses de interés existan.

Como es lógico suponer, a casi tres años de suvigencia para el Perú, aproximadamente el 90% desolicitudes de patentes recibidas vienen por esta vía yestán referidas principalmente a innovaciones deempresas foráneas.

Estamos realizando esfuerzos considerables paraque esta herramienta del Tratado de Cooperación enMateria de Patentes sea utilizada de manera regular yconstante por parte de las universidades, centros deinvestigación, empresas de base tecnológica e inven-tores independientes de nuestro país.

La innovación tecnológica es un medio para obteneraltas tasas de crecimiento productivo. ¿Qué puedecomentarnos sobre las políticas o acciones que haadoptado INDECOPI en términos de concientizar alos usuarios sobre los beneficios y ventajas de prote-ger sus invenciones?

Uno de los indicadores que se utilizan para medir elgrado de desarrollo de un país, especialmente en elcampo de la ciencia y tecnología, suele ser la cantidadde patentes presentadas por residentes.

Históricamente, esta estadística no ha sido muyfavorable para nosotros ya que en promedio del totalde patentes presentadas en el Perú solo un tímido 4%corresponde a nacionales (tanto personas naturalescomo jurídicas), siendo muchas las causas de ello perosolo una la conclusión: esta data no refleja de maneraexacta el nivel de innovación y de desarrollo tecnológi-co de nuestro país, por lo que nos toca hacer algo porcambiar esta realidad desde el ámbito de nuestrascompetencias.

Por ello, el INDECOPI -a través de la Dirección deInvenciones y Nuevas Tecnologías- ha decidido imple-mentar una nueva área que se dedique de maneraexclusiva y a tiempo completo a realizar actividadesconcretas para promover la innovación, difundir laspatentes como fuente de información tecnológica yacercar el sistema de patentes al innovador local.

Esta nueva Subdirección de Servicios a la Innova-ción tiene como objetivo trabajar de la mano con lasuniversidades peruanas y sus investigadores, con losinventores independientes que requieren una inmer-sión guiada al sistema de protección de patentes,

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Bruno Mérchor Valderrama

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apoyar a las pequeñas y medianas empresas de basetecnológica en sus esfuerzos por generar valor a tra-vés de sus creaciones, estrechar lazos con las institu-ciones dirigen el sistema de ciencia y tecnológica localy poner a disposición de los agentes de la innovaciónlos fondos públicos existentes para estos fines. Ensuma, lo que se propone es salir a buscar la innova-ción local en el lugar en que se encuentre, atraerla alsistema de patentes y no seguir esperando que lasituación cambie de manera natural.

Qué duda cabe que esfuerzos como el ConcursoNacional de Invenciones, talleres prácticos y capacita-ción dirigida sobre el sistema de patentes, manuales yguías que permitan difundir el sistema, generación denuevos servicios de valor agregado, mejora de la pla-taforma tecnológica, etc., servirán como actividadesespecíficas orientadas a consolidar la cultura de la pro-tección de patentes en nuestro país.

¿Cuáles son los mecanismos y principales objetivosque establece la legislación en relación a los conoci-mientos tradicionales o colectivos relacionados conlos usos o aplicaciones de la biodiversidad en elPerú?

Nuestro sistema “sui generis” de protección delos conocimientos colectivos de los pueblos indígenasvinculados a los recursos biológicos tiene como objeti-vos principales los siguientes:• Promover el respeto, protección y preservación de

los conocimientos colectivos de los pueblos indíge-nas.

• Promover la distribución justa y equitativa de losbeneficios derivados de la utilización de estos cono-cimientos colectivos.

• Garantizar que el uso de los conocimientos colecti-vos se realice con el consentimiento informado pre-vio de los pueblos indígenas.

• Promover el fortalecimiento y desarrollo de lascapacidades de los pueblos indígenas.

• Evitar que se concedan patentes obtenidas o desa-rrolladas a partir de los conocimientos colectivosde los pueblos indígenas del Perú.Estos ambiciosos objetivos son abordados a partir

de ciertos mecanismos que han sido contemplados ennuestra legislación vigente:

• Los Registros: existen tres tipos de registros, unoque contiene los conocimientos tradicionales dedominio público, otro referido a los conocimientostradicionales confidenciales (ambos administradospor la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnolo-gías del INDECOPI) y un tercero denominado regis-tro local que es administrado por la propia comuni-dad para fines de preservación.

• Aplicación del consentimiento informado previocomo mecanismo por el cual la comunidad o comu-nidades deberán dar su consentimiento expreso aluso del conocimiento tradicional.

• Registro de contratos de licencia.• Creación del Fondo para el desarrollo de los Pue-

blos Indígenas: busca lograr la distribución justa yequitativa de beneficios y fortalecer las capacida-des de las comunidades indígenas.

• Mecanismos de infracción a los derechos de lospueblos indígenas como la vía administrativamediante la cual puedan hacer valer sus derechosfrente a un uso sin autorización.

Los resultados obtenidos a la fecha nos muestranque las actividades de difusión, concientización eimplementación del régimen de protección van por elcamino adecuado.

En efecto, se cuenta ya con un portal de conoci-mientos tradicionales en el que se ha sintetizado yorganizado información referida a más de 1200 conoci-mientos tradicionales de dominio público referida amás de 500 especies de plantas peruanas.

Hemos desarrollado también materiales de difusión(guías para el registro y manuales explicativos) con tra-ducción a las principales lenguas indígenas.

Además gracias a un trabajo exhaustivo de reco-pilación de información in situ, se ha logrado la pre-sentación de más de 1000 solicitudes de registro deconocimientos tradicionales (muchos de ellos enestado confidencial) iniciadas por las propias comu-nidades, lo que es una muestra de que el sistema yaviene siendo conocido y utilizado por sus propiosbeneficiarios.

Seguiremos en los esfuerzos por lograr que estesistema de protección cumpla los objetivos para loscuales fue desarrollado, el camino ya está trazado.

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Bruno Mérchor Valderrama

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7Red de Exper tos en Prop iedad Indust r ia l

PanorámicasPerú

El desarrollo de lasdenominaciones deorigen en el Perú(Legislación y Realidad)FANCY DE LOS SANTOS

Abogado de PropiedadIndustrial e Intelectual. Socia

Fundadora del EstudioArteaga Casseli & De Los

Santos Abogados.Coordinadora

Latinoamericana de la Red dePropiedad Industrial.

Ex Secretaria Técnica de laComisión de Signos

Distintivos del INDECOPI.Ex asistente y analista legal de

la Oficina de SignosDistintivos del INDECOPI.

RESUMEN ANALÍTICOLas denominaciones de origen (DO) son una valiosa herramienta dediferenciación de productos. Las DO dan fe de que los productosproceden de una misma zona territorial e informan que los mismoscomparten una calidad, reputación u otras características debido afactores naturales y humanos del medio geográfico. Una DO es una herramienta que nos ofrece el Derecho dePropiedad Industrial, más no es un fin en sí misma.

PALABRAS CLAVEDO, requisitos, procedimiento, autorizaciones de uso, administra-ción.

INTRODUCCIÓNEn innumerables ocasiones, sobre todo en foros multilaterales, es usual

escuchar a los expositores afirmar que las DO son una herramienta útil parapromover el desarrollo económico y social de una región.

Las particulares características de los productos identificados con una DOlos hacen claramente identificables en el tráfico mercantil. Asimismo, esta figu-ra jurídica del Derecho de Propiedad Industrial no solo resulta útil para introducirproductos en el mercado, sino que puede perfectamente cumplir una función

publicitaria respecto a los produc-tos que identifica, dando comoresultado beneficios económicos alos productores. Una DO abre laposibilidad de incrementar la pro-ducción, negociar precios e inclusoalcanzar una mayor oferta laboralen la zona.

El párrafo anterior incluye algu-nos de los muchos beneficios quela declaratoria de protección de unaDO puede significar para los pro-ductores y/o pobladores de unadeterminada localidad. Sin embar-go, el presente artículo no preten-de hacer referencia a cada uno deellos ni mucho menos encontrarmás ventajas para incentivar suprotección a través del registro.Por el contrario, busca compartir laidea de que una DO es ante todouna herramienta de gran utilidad,más no un fin en sí misma.

MARCO LEGAL APLICABLE. • Acuerdo sobre los aspectos de

los Derechos de Propiedad Inte-lectual relacionados con elComercio (ADPIC).

• Arreglo de Lisboa relativo a laProtección de las Denominacio-nes de Origen y su RegistroInternacional así como su Regla-mento.

• Decisión 486, Régimen Comúnsobre Propiedad Industrial de laComunidad Andina de lasNaciones (CAN).

• Decisión 689, Adecuación dedeterminados artículos de laDecisión 486 – RégimenComún sobre Propiedad Indus-trial, para permitir el desarrollo yprofundización de Derechos dePropiedad Industrial a través dela normativa interna de los Paí-ses Miembros.

• Decreto Legislativo N° 1075,Decreto Legislativo que aprue-ba Disposiciones Complemen-

tarias a la Decisión 486 de laComisión de la ComunidadAndina que establece el Régi-men Común sobre PropiedadIndustrial.

• Ley N° 28331, Ley Marco delos Consejos Reguladores deDenominaciones de Origen. Con respecto al ADPIC (firma-

do en 1994 por 150 EstadosMiembros de la Organización Mun-dial del Comercio), cabe traer acolación el artículo 22.1 que esta-blece que las “indicaciones geo-gráficas son las que identifiquen unproducto como originario del terri-torio de un Miembro o de unaregión o localidad de ese territorio,cuando determinada calidad, repu-tación u otra característica del pro-ducto sea imputable fundamental-mente a su origen geográfico”.

Según esta definición (ampliadesde mi punto de vista), los pro-ductos a los que podría referirseuna indicación geográfica (IG) pue-den ser productos alimenticios,agropecuarios, industriales o arte-sanales, siempre que sus particu-lares características se presentenfundamentalmente (no únicamen-te) a su origen geográfico.

Entrando ya en el campo de lasDO tenemos que el artículo 2 delArreglo de Lisboa –el cual entró envigor en el Perú, el 16 de mayo de2005- define esta figura jurídicacomo “la denominación geográficade un país, de una región o de unalocalidad que sirva para designarun producto originario del mismo ycuya calidad o características sedeben exclusiva o esencialmenteal medio geográfico, comprendidoslos factores naturales y los facto-res humanos”.

Esta definición está acorde conla Decisión 486, la cual -en el Títu-lo XII - contiene las normas aplica-bles a las Indicaciones Geográfi-

cas, las mismas que se subdividenen (i) Indicaciones de Procedenciay (ii) Denominaciones de Origen.

Sobre el particular, cabe citar elartículo 221 de la normatividadandina, el mismo que señala que“se entenderá como indicación deprocedencia un nombre, expresión,imagen o signo que designe o evo-que un país, región, localidad olugar determinado”; mientras quelas DO son definidas en el artículo201, el mismo que dispone que“se entenderá por denominaciónde origen, una indicación geográfi-ca constituida por la denominaciónde un país, de una región o de unlugar determinado, o constituidapor una denominación que sin serla de un país, una región o un lugardeterminado se refiere a una zonageográfica determinada, utilizadapara designar un producto origina-rio de ellos y cuya calidad, reputa-ción u otras características sedeban exclusiva o esencialmenteal medio geográfico en el cual seproduce, incluidos los factoresnaturales y humanos”.

Como se aprecia de las defini-ciones arriba citadas, la Indicaciónde Procedencia es una indicacióngeográfica que brinda informaciónsobre el lugar en el que un produc-to es extraído, producido, cultiva-do o elaborado; mientras que laDO es una indicación geográficaque no sólo proporciona informa-ción sobre la procedencia geográ-fica del producto, sino que ademásinforma que el producto ostentaciertas cualidades o característicasque se deben al medio geográfico.Ello incluye factores naturales (porejemplo, el clima o la composicióndel suelo) y factores humanos (porejemplo, la tradición en el manejoagronómico, el conocimiento delas prácticas culturales, entreotros).

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Perú


El desarrollo de las denominaciones de origen en el Perú (Legislación y realidad)

¿QUIÉN PUEDE SOLICITAR LADECLARACIÓN DEPROTECCIÓN DE UNA DO ENEL PERÚ?

La declaración de protección deuna DO se da de oficio o a solici-tud de quienes demuestren tenerlegítimo interés; esto es, las per-sonas que se dediquen directa-mente a la extracción, produccióno elaboración del producto que sepretendan proteger con la DO. Delmismo modo, tienen legítimo inte-rés las autoridades estatales,departamentales, provinciales omunicipales cuando se trate deDO que corresponden a sus res-pectivas circunscripciones.

¿CUÁLES SON LOSREQUISITOS PARA SOLICITARUNA DECLARACIÓN DEPROTECCIÓN DE DO EN ELPERÚ?

Básicamente, las exigenciasson las mismas que se requierenen la mayoría de los países: solici-tud por escrito indicando nombre,domicilio, residencia y nacionalidaddel (de los) solicitante(s) y lademostración de su legítimo inte-rés. Asimismo, deberá consignar-se la DO solicitada; la zona geo-gráfica de producción, extracción oelaboración del producto que sedesigna con la DO (debidamentedelimitada); detalle del producto olos productos que distinguirá; infor-me técnico que contiene la des-cripción de las cualidades, reputa-ción u otras características esen-ciales de los productos y compro-bante de pago.

¿CÓMO ES ELPROCEDIMIENTO Y CUÁLESSON LAS CAUSALES DEDENEGATORIA DE UNA DO?

La solicitud de declaratoria deprotección de una DO es presen-

tada ante la Dirección de SignosDistintivos del INDECOPI, quienrealiza un examen de forma dentrodel plazo de treinta días siguientesa la presentación.

Si se cumplen todos los requi-sitos señalados en el punto 2) seemite una Orden de Publicación(consistente en un extracto de lasolicitud), la misma que deberá serpublicada en el Diario Oficial ElPeruano dentro del plazo de trein-ta días hábiles, caso contrario lasolicitud caerá en abandono.

Una vez realizada la publica-ción, cualquier persona con legíti-mo interés podrá formular oposi-ción, dentro de los treinta díassiguientes de efectuada la publica-ción.

La Dirección de Signos Distin-tivos no podrá declarar como DOaquellas que no se ajusten a ladefinición de la norma (artículo201 de la Decisión); sean indica-ciones comunes o genéricas paradistinguir el producto de que setrate; sean contrarias a las buenascostumbres o al orden público; opuedan inducir a error al públicosobre la procedencia geográfica,la naturaleza, la calidad u otrascaracterísticas de los respectivosproductos. Adicionalmente, nopodrá declarar como DO aquellasque sean susceptibles de generarconfusión con una marca solicita-da a registro de buena fe, o regis-trada con anterioridad de buena fe;o constituyan una reproducción,imitación, traducción, translitera-ción o transcripción, total o par-cial, de una marca notoriamenteconocida cuyo titular sea un terce-ro, cualesquiera que sean los pro-ductos o servicios a los que seaplique el signo, cuando su usofuese susceptible de causar unriesgo de confusión o de asocia-ción con ese tercero o con sus

productos o servicios; un aprove-chamiento injusto del prestigio dela marca; o la dilución de su fuerzadistintiva o de su valor comercial opublicitario.

En el Perú, aun cuando no sehaya formulado oposición, la Direc-ción de Signos Distintivos realizaráun examen de oficio a efectos deverificar si el informe técnico acre-dita la calidad, reputación u otrascaracterísticas de la DO y si la soli-citud no incurre en alguna prohibi-ción para su declaratoria. La dene-gatoria de una DO es susceptiblede recursos impugnativos.

EN EL PERÚ, ¿QUIÉN ES ELTITULAR DE LOS DERECHOSSOBRE UNA DO?AUTORIZACIONES DE USO

Aun cuando las solicitudes dedeclaración de protección de lasDO son tramitadas por personasnaturales o jurídicas (con legítimointerés), es el Estado Peruano eltitular de los derechos sobre laDO. La vigencia de la declaraciónde protección es ilimitada, siempreque subsistan las condiciones quemotivaron su declaratoria.

Ahora bien, es la Dirección deSignos Distintivos quien puedeotorgar autorizaciones de uso aaquellas personas que se dedi-quen directamente a la extracción,producción o elaboración de losproductos distinguidos con la DO;realicen la actividad dentro de lazona geográfica delimitada segúnla declaración de protección; ycumplan con otros requisitos esta-blecidos por la Dirección paracada DO.

Las autorizaciones de uso tie-nen un plazo de vigencia de diezaños, pudiendo ser renovadas porperiodos iguales. Estas autorizacio-nes son susceptibles de nulidad ocancelación, según corresponda.

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PanorámicasPerú


UTILIZACIÓN DE LA DO.INFRACCIONES

Solamente los productores,fabricantes o artesanos autorizadosa usar una DO declarada podránemplear junto con ella la expresión“DENOMINACIÓN DE ORIGEN”.

Para los casos de infracción, seaplicarán las disposiciones de mar-cas en cuanto correspondan (artí-culo 155, 156, 157 y 158 de laDecisión).

El uso de DO por personas noautorizadas que cree confusión,

será considerado una infracción alderecho de propiedad industrial eincluye los casos en que utilicenademás indicaciones tales comogénero, tipo, imitación y otras simi-lares que creen confusión en elconsumidor.

ADMINISTRACIÓN DE LA DOEn el Perú, la administración de

una DO está a cargo de la Direc-ción de Signos Distintivos, la que asu vez puede delegar dicha funciónen un consejo regulador.

En líneas generales, el consejoregulador es una asociación sin finesde lucro conformada por las perso-nas que se dedican directamente ala extracción, producción o elabora-ción de(los) producto(s), o por aque-llas entidades que tienen relacióndirecta con los referidos productos.

LAS DO NACIONALESActualmente, el Perú cuenta

con ocho DO que identifican pro-ductos representativos de un paísmega diverso.

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PerúEl desarrollo de las denominaciones de origen en el Perú (Legislación y realidad)


PiscoObtenido exclusivamente por la destilación de mos-tos frescos de uvas pisqueras recientemente fer-mentados. Cuenta con Consejo Regulador y es laprimera DO de nuestro país; además de la másrepresentativa.

Maíz Blanco Gigante del CuzcoEspecie de maíz blanco gigante (Paraqay sara), culti-vado en el Departamento de Cuzco. Se caracterizaparticularmente por ser un maíz amiláceo o suave,cuyo grano tiene unas dimensiones bastante másgrandes de lo normal (Expediente N° 249792-2005).

Cerámica de ChulucanasEs una DO que identifica un tipo particular de cerá-mica que se caracteriza por la zona de extracción dela arcilla (localidad de Chulucanas, en el norte delPerú) y por las técnicas ancestrales para su elabora-ción y factores climáticos de la zona. Cuenta conConsejo Regulador (Expediente N° 273038-2006).

Pallar de IcaEs una DO que identifica las siguientes variedades depallar: “Señor de Luren”, “Tipo Generoso”, “Gene-roso San Javier”, “Generoso de Ica”, Mediano Guia-dor”, “Sol de Ica”, “Verde San Camilo”, “VerdeGuiador”, “Precoz Mejorado”, “Cuatro Pepas”, “FlorBlanca” y “Serruchito”. Se caracterizan por ser desabor agradable (dulce), de cáscara delgada (textura),así como de fácil y rápida cocción. Luego de la coc-

ción se presenta cremoso y suave. La dulzura delproducto se debe a su menor contenido de ácidocianhídrico (Expediente N° 309793-2007).

Café Villa Rica Café en grano verde, de la especie Coffea arabica.Posee valores medios bajos de lípidos, proteínas,fibra y ceniza, presentando un alto contenido de car-bohidratos. Se comporta en taza como un cafébalanceado, de cuerpo medio, aroma agradable, deacidez apropiada y dulzor particular (Expediente N°412387-2010).

Loche de LambayequeLoche (Cucurbita moschata Dechesne) en fruto conagradable aroma y sabor (Expediente N° 389877-2009).

Café Machu Picchu-HuadquiñaCafé en grano verde, de la especie Coffea arabica

L. Posee valores altos de lípidos, proteínas y ceniza,presentando un alto contenido de fibra y carbohidra-tos. Este café presenta un aroma intenso, acidezdulce, sabor balanceado, con cuerpo denso, saboren boca duradero (Expediente N° 371469-2008).

Maca Junín-Pasco Maca fresca y maca seca. Destacan por sus valorespromedio de contenido de azúcares reductores, quedeterminan un sabor dulce, un aroma con olor fuertey color (Expediente N° 377259-2008/409096-2009).

En virtud de lo dispuesto por elArreglo de Lisboa, el Perú solicitóante la Organización Mundial de laPropiedad Intelectual (OMPI) elreconocimiento de las ocho DOarriba citadas.

CONCLUSIONESComo es posible advertir, el

Perú cuenta con medios legales yprocedimientos administrativos efi-caces para obtener la protecciónde una DO.

Con el transcurso de los años,se ha visto y reconocido la impor-tancia de la figura jurídica de lasDO; razón por la cual se ha idoincrementando el número de solici-tudes de declaratorias.

La declaratoria de protección yuso adecuado de una DO permiteobtener beneficios a los agentesparticipantes en la cadena de pro-ducción, al consumidor final y a lasociedad en general. Sin embargo,los beneficios no llegarán sólo a tra-vés del establecimiento de normasy de la fijación de pasos a seguirpara obtener una declaratoria deprotección. Esto constituye tansolo una parte de toda una estruc-tura.

Para “percibir” los beneficios ylas ventajas de contar con una DOse requiere de una labor que vamás allá de las normas. Se requie-re de promoción, marketing y tra-bajo en conjunto por parte de Con-sejos Reguladores, personas dedi-cadas a la extracción, producción oelaboración de productos y el Esta-do Peruano.

Sí, el Perú ha dado pasosimportantes a nivel regional respec-to a las DO. Queda aún camino porrecorrer.

BIBLIOGRAFÍA— Botana Agra, Manuel José.

2001. Las Denominaciones de Ori-

gen. Madrid: Marcial Pons, Edicio-nes Jurídicas y Sociales S.A.

— Instituto Nacional de Defen-sa de la Competencia y de la Pro-tección de la Propiedad Intelectual(INDECOPI) y Proyecto USAID/Facilitando Comercio de la Agenciade los Estados Unidos para elDesarrollo Internacional. 2011.Lima. Denominación de OrigenMaravillas del Espíritu Peruano.

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PanorámicasPerú


Imagen superior: chulucanas, tipo decerámica con denominación de origen.Imagen central: Pisco peruanoImagen inferior: Café Villa Rica, condenominación de origen peruana

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La telefonía móvil, las redes de ordenadores, los reproductores deDVD, el análisis de imágenes médicas, de elementos estructuralescomo vigas, soldaduras, alabes, rotores, etc., sistemas de navega-

ción aérea, terrestre o marítima, sistemas de control y seguridad enautomóviles y muchos otros sectores de la tecnología no habrían podidoalcanzar el presente grado de desarrollo sin la participación decisiva deltratamiento automático y masivo de la información.

Un medio, aunque no el único, de proteger y, por tanto, fomentar lainvestigación en todos estos ámbitos tecnológicos es la obtención depatentes de invención sobre aquellos perfeccionamientos que permitenla superación de problemas técnicos concretos. La protección que lapatente confiere al inventor le permite rentabilizar el tiempo y el dineroinvertidos para desarrollar la solución técnica que constituye el objeto dela invención.

La idea de que los programas de ordenador no se pueden protegerpor patentes en Europa está ampliamente extendida. Como consecuen-cia, gran parte de la industria relacionada con la informática así comoamplios sectores del mundo del Derecho se comportan como si la únicaforma de proteger las innovaciones relativas al software fuera a travésdel derecho de autor. La protección que ofrece el derecho de autor eslimitada, siendo la ofrecida por el derecho de patentes considerablemen-te más amplia.

En los últimos años distintas sentencias de Tribunales, fundamental-mente, de Estados Unidos, Reino Unido y Alemania, así como decisio-nes de las Cámaras de Recursos de la Oficina Europea de Patentes(OEP) han interpretado las respectivas legislaciones de patentes en elsentido de favorecer la protección de los desarrollos tecnológicos rela-cionados con el “software”. Esto ha provocado reacciones dispares,algunos sectores relacionados con las TIC consideran que esta nuevainterpretación era necesaria e incluso la encuentran todavía insuficiente yechan de menos, por ejemplo, la protección de los denominados “méto-dos para hacer negocios”, mientras que otros actores en el mismocampo de la tecnología creen que era innecesaria, excesiva, injustificada,cuando no, ilegal.

Protección de lasinvencionesimplementadas en elordenador

EDUARDO MARTÍNPÉREZ Jefe de Área de Examen dePatentes Físicas y Eléctricas.Oficina Española de Patentes yMarcas

A R T Í C U L O

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Lo cierto es que tampoco hay acuerdo sobre cómodenominar a las patentes de materias incluidas en orelacionadas con el sector de las tecnologías de lainformación entendido en sentido amplio.

Siempre que se aborda la cuestión de la protecciónde los programas de ordenador por el derecho depatentes inevitablemente surge la expresión “patentede software”, que es como mínimo ambigua, cuandono engañosa; el término “patente” sugiere que existeun derecho conferido en vigor y la palabra “software”transmite la idea de que el objeto de la protección estáformado por el conjunto de las líneas de código delprograma.

Es necesario señalar que en muchas ocasiones,aquello que se presenta como una “patente de soft-ware” es únicamente la publicación de una solicitud depatente que finalmente resultó rechazada y que nuncallegó a estar concedida y, en ningún caso, el objeto dela protección consiste en el código del programa.

Por todo ello, se considera más ajustado a la reali-dad utilizar la expresión “invenciones implementadasen ordenador” donde lo sustantivo son las invencio-nes y lo adjetivo es que están limitadas o diferenciadasdel conjunto general de las invenciones porque para supuesta en práctica requieren la ejecución de uno o másprogramas informáticos.

REQUISITOS DE PATENTABILIDADLa vigente Ley española de patentes y el Convenio

sobre concesión de patentes europeas declaran queson patentables las invenciones nuevas, que impliquenactividad inventiva y que sean susceptibles de aplica-ción industrial.

Ambas normas definen de igual manera lo que sedebe entender por novedad, actividad inventiva y apli-cación industrial, sin embargo, ninguna de ellas incluyelo que se debe entender por invención a los efectosde la ley, en su lugar estos dos textos legales contie-nen una relación de materias que no se consideraninvenciones. Es decir, se establece una delimitaciónnegativa del concepto de invención. Así, no se consi-deran invenciones, en particular:1. Los descubrimientos, las teorías científicas, los

métodos matemáticos.2. Las obras literarias, artísticas o cualquier otra crea-

ción estética, las obras científicas.3. Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de

actividades intelectuales, juegos, actividades econó-mico-comerciales, los programas de ordenadores.

4. Las formas de presentar informaciones.

Esta relación de elementos no es exhaustiva, laexpresión “en particular” indica que podemos encon-trar otras materias que no sean invenciones en el sen-tido de la ley, a pesar de que no coincidan con ningunode los integrantes de la referida relación.

Por otro lado, es claro que el legislador no preten-dió que estas materias estuvieran excluidas de la pro-tección que ofrece el derecho de patentes en todaslas circunstancias, es decir, no se trata de una exclu-sión absoluta, sino que la prohibición de que estasmaterias constituyan el objeto de una solicitud depatente está sometida al cumplimiento de una condi-ción que se recoge, tanto en la ley española como enel Convenio europeo con una redacción no exacta-mente coincidente. El CEP dice:

“Lo dispuesto en el párrafo 2 excluye la patentabili-dad de los elementos enumerados en el mismo sola-mente en la medida en que la solicitud de patente euro-pea o la patente europea no se refiera más que a unode esos elementos considerados “como tales”.

La Oficina Europea de Patentes a través de diver-sas decisiones de sus Cámaras de Recursos ha inter-pretado el alcance de la exclusión de las materias queno se consideran invenciones y determina que la exclu-sión se aplica solamente cuando la reivindicación inclu-ye una de las referidas materias en “sí misma”, estoes, desprovista de carácter técnico. En la terminologíadel CPE, se utiliza la expresión “como tales” parahacer referencia a la condición en la que las materiasde la reiterada lista no se consideran invenciones. Vea-mos dos ejemplos.

Ejemplo 1Las creaciones estéticas no son patentables, pues-

to que son obras cuya valoración es esencialmentesubjetiva, así un diamante reivindicado “como tal” nosería patentable, pero el mismo diamante formandoparte de un elemento de corte tal como una hoja desierra para cortar granito sí puede ser objeto de pro-tección, siempre que reúna los demás requisitos depatentabilidad.

Ejemplo 2Un programa de ordenador dirigido a la gestión de

las declaraciones de impuestos de una compañía de tea-tro, con independencia de la utilidad práctica que propor-cione a sus usuarios, no resuelve ningún problema técni-co, y, por tanto, está excluido de la patentabilidad. Sinembargo, un programa de ordenador cuya ejecución per-mite el control de la posición de una antena receptora

EDUARDO MARTÍN PÉREZ

Protección de las invenciones implementadas en el ordenador

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de señales de televisión produce un resultado técnico y,en consecuencia, es susceptible de protección.

PROGRAMAS EN EL DERECHO DE AUTOREn esta misma línea se pronuncia la Ley de Propie-

dad Intelectual, cuando se refiere a la protección dis-pensada a los programas de ordenador, donde realizauna interpretación acorde con la que se acaba de expo-ner. En particular, el artículo. 96.3 de la Ley de Propie-dad Intelectual establece:

“Los programas de ordenador que formen parte deuna patente o de un modelo de utilidad gozarán, sinperjuicio de lo dispuesto en la presente Ley, de la pro-tección que pudiera corresponderles por aplicación delrégimen jurídico de la propiedad industrial”.

Este artículo establece la posibilidad de acumula-ción de la protección de la que puede ser objeto unprograma de ordenador. Así, un programa de ordena-dor, en la medida en que forme parte de una invenciónimplementada en ordenador puede ser objeto de pro-tección mediante una patente; adicionalmente el pro-grama, en los términos establecidos en la LPI podráser protegido por el derecho de autor.

El requisito para la protección de un programa deordenador por el derecho de autor es “la originalidad”del programa, pero no en el sentido de la novedad delderecho de patentes, sino en el sentido de origen dela creación intelectual que supone la obra, es decir,que el programa informático que el autor pretende pro-teger sea obra suya, realizada por él, con independen-cia de que exista o no en el estado del arte y al mar-gen de que desde un punto de vista técnico el progra-ma funcione correctamente no. La mera creación de laobra por parte de su autor, en este caso, la codifica-ción del programa, es la condición necesaria y suficien-te para obtener la protección que otorga el derecho.

El objeto protegido es la forma de expresión delprograma de ordenador, donde la "forma de expresión"se puede referir al código fuente, al código objeto, o,en general, a cualquier otra forma de expresión delprograma.

Todos los programas de ordenador, sin distinción,pueden ser protegidos mediante el derecho de autor.La protección se extiende a los mismos elementosque la Ley de Propiedad Intelectual reconoce para elresto de creaciones (obras estéticas, literarias, etc.)

Igualmente, la LPI indica que las ideas y principiosen los que se basan cualquiera de los elementos de unprograma de ordenador no están protegidos por losderechos de autor.

En el mismo sentido, el acuerdo de los Aspectosde los Derechos de Propiedad Intelectual relacionadoscon el Comercio (ADPICs) señala que la proteccióndel derecho de autor abarcará las expresiones, perono están protegidas las ideas, procedimientos, méto-dos de operación o conceptos matemáticos en sí.

Hay que señalar que el hecho de que las ideas yprincipios no se puedan proteger por el derecho deautor no supone que se puedan proteger por el dere-cho de patentes.

Las ideas y principios, con carácter general, no sepueden proteger, así, por ejemplo, la idea genérica decomprimir un archivo digital de imágenes para facilitarsu transmisión y almacenamiento no se puede prote-ger, lo que el derecho de patentes ampara son lasimplementaciones prácticas y concretas de solucionestécnicas a problemas técnicos, esto es, un métodoparticular de manipular y procesar los elementos quecompone una imagen de forma que dicha imagenocupe menos ancho de banda durante la transmisión ymenos espacio de memoria puede ser objeto de unapatente. Otro método distinto de manipular y procesarlos bits que conforman una imagen puede ser objetode otra patente, de hecho hay cientos de patentessobre cómo comprimir archivos digitales.

CARÁCTER TÉCNICOEn Europa está fuertemente arraigada la idea de

que las patentes protegen innovaciones en el ámbitode la tecnología, es decir, una invención, en el sentidode las leyes de patentes europeas y del propio CPE,debe superar un problema técnico. O de otro modo, elinventor se enfrenta a una dificultad técnica y la pues-ta en práctica de la invención, tal como es definida enla solicitud de patente, permite la superación de dichadificultad técnica.

El carácter técnico es un requisito implícito quedebe reunir una materia que se pretende proteger paraque sea considerada una invención tal y como seentiende en el sistema europeo. Se trata de una carac-terística intrínseca del objeto o materia cuya protec-ción se desea reivindicar y además es atemporal, estoes, lo que hoy se considera que tiene carácter técnico,mañana, el mes que viene o dentro de un año manten-drá ese carácter técnico.

Esto no ocurre con la novedad o con la actividadinventiva, los otros requisitos de patentabilidad, eneste sentido, el contenido de una solicitud de patenteque hoy es nuevo, si se vuelve a examinar dentro deun cierto tiempo puede ocurrir que haya perdido ese



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característica, dado que el estado de la técnica, forma-do por todo aquello que se ha hecho accesible al públi-co en cualquier lugar del mundo, en cualquier idioma ypor cualquier medio antes de la fecha de presentaciónde la solicitud de patente y que es el elemento de refe-rencia con el que se efectúa la comparación, cambiatodos los días, exactamente a las veinticuatro horas decada día se incorpora a dicho estado de la técnica todoaquello que se ha puesto a disposición del públicodurante el día que finaliza.

El carácter técnico se evalúa sin tener en cuenta elestado de la técnica anterior, es decir, no es una medi-da de la contribución de la invención a dicho estadode la técnica anterior. El carácter técnico y la contribu-ción técnica son características distintas de una inven-ción.

El carácter técnico de las invenciones se pone demanifiesto en la exigencia de que la descripción debeindicar el sector de la técnica al que se refiera la inven-ción, por ejemplo, las comunicaciones inalámbricas,los sensores piezoeléctricos, o los seguidores solares;la invención no se puede referir al ámbito de la publici-dad, la gestión de inmuebles o la transmisión de acti-vos financieros.

Además, la descripción debe incluir una explicaciónde la invención, tal como se reivindica, que permita lacomprensión del problema técnico planteado y su solu-ción.

Por su parte, las reivindicaciones definen el objetode la protección y deben estar definidas en términosde las características técnicas de la invención.

Hay dos grandes grupos o categorías de reivindica-ciones por razón de la naturaleza del objeto protegido,así tenemos:a) Reivindicaciones dirigidas a una entidad física, esto

es, a un objeto tangible como puede ser un dispo-sitivo, un aparato, un móvil, una herramienta, unútil, etc., y

b) Reivindicaciones dirigidas a una actividad, es decir,un método, un procedimiento, un uso, etc.Es una cuestión de la máxima importancia que esté

perfectamente clara la categoría de una reivindicación,dado que no son iguales los derechos conferidos porel derecho de patentes a un producto que los conferi-dos a un procedimiento para la fabricación de dichoproducto.

En algunas ocasiones, se plantea que toda reivindi-cación referida a una entidad física, por este simplehecho, ya define una invención en el sentido de la leyy, por tanto, susceptible de protección si cumple el

resto de los requisitos. En la OEPM se considera quela vinculación del carácter técnico de la invención a lacategoría o forma de las reivindicaciones sería excesi-vamente formalista y supondría pasar por alto la verda-dera esencia de la invención.

Así un aparato programable caracterizado porquefacilita la escritura de novelas policiacas al tener alma-cenados los datos representativos de más de cien per-sonajes que potencialmente pueden aparecer en estetipo de novelas, no definiría una invención técnica, aun-que efectivamente, se trate de un ordenador.

Igualmente, un módem caracterizado porque trans-mite los precios de los artículos ofrecidos en un comer-cio o un teléfono móvil caracterizado porque transmitela imagen de un código de barras, tampoco se consi-deran invenciones susceptibles de protección porpatentes.

Como principio general, la mera referencia a funcio-nes o medios técnicos no implica automáticamenteque el objeto de la solicitud de patente, sea método oaparato, cumpla el requisito básico de ser de caráctertécnico.

Las solicitudes de patente deben referirse necesa-riamente, a problemas y a soluciones técnicas, esdecir, no basta con el planteamiento de un problema yde su solución, sino que ambos deben ser técnicos,con independencia de la utilidad o ventaja que se des-prenda de su uso, como veremos más adelante. Sóloen ese caso se considera que la solicitud define unainvención en el sentido de la Ley y se dice que el obje-to de la solicitud tiene carácter técnico.

La necesidad de evaluar formalmente la existenciadel carácter técnico sólo se manifiesta en determina-das ocasiones. Los dispositivos y procedimientos denaturaleza eléctrica o física se refieren de manera explí-cita a campos de la técnica y abordan y resuelven pro-blemas técnicos, por lo que este análisis no es reque-rido en estos casos. Sin embargo, cuando la solicitudse refiere a una invención implementada en ordenadores habitual tener que realizar este examen porque enmuchas ocasiones lo que en última instancia se pre-tende proteger no va más allá de la prestación de unservicio o de la mera automatización de tareas de natu-raleza administrativa o de gestión, sin que ello exija lasuperación de un problema técnico.

Por tanto, una invención, en el sentido exigido porla LEP, debe estar definida por el conjunto de caracte-rísticas técnicas, nuevas y/o conocidas, que cooperanentre sí de forma que constituyen la solución a un pro-blema técnico.



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Cuando la invención recae en el campo de las TIC,y para su puesta en práctica interviene un programa deordenador, la apreciación del carácter técnico resultaesencial para resolver la cuestión de si el objeto de lasolicitud tiene naturaleza de invención. En este ámbitose define una invención implementada en ordenadorcomo:

“Una invención que para su puesta práctica requie-re la utilización de un ordenador, una red informática uotro aparato programable en los que la ejecución de, almenos, un programa informático, produce un efectotécnico que forma parte de la solución del problematécnico planteado”.

En estos casos es preciso definir con claridad cuán-do un problema y su solución son técnicos. La cuestiónentonces radica en definir qué se entiende por técnica.Una definición dada por la jurisprudencia alemana defi-ne la técnica del siguiente modo:

“Una regla para un procedimiento sistemático deutilización de fuerzas naturales controlables para alcan-zar un resultado perceptible que sea consecuenciainmediata de dichas fuerzas sin un paso intermedio dela inteligencia humana”.

Es decir, la regla debe ser reproducible, debe utilizar,al menos, una de las cuatro fuerzas naturales (gravita-toria, magnética, nuclear fuerte, nuclear débil) y produ-cir un resultado perceptible determinado por la actua-ción de dichas fuerzas.

No siempre es fácil determinar si el problema y lasolución descritos en la solicitud de patente son o node naturaleza técnica, en estas situaciones sería conve-niente contar con una definición legal del concepto detécnica. Sin embargo, en la medida en que la técnica seencuentra en continuo desarrollo, las leyes de patentesevitan pronunciarse sobre qué campos de la tecnologíapueden ser objeto de una patente, sin duda que esofacilitaría la tarea de determinar la patentabilidad comohemos indicado, pero obligaría a la actualización perió-dica del texto de la ley para recoger las novedades.

La práctica de las oficinas de patentes ha permitidoestablecer algunos indicios de la existencia de caráctertécnico. 1. Procesamiento de datos que representan magnitu-

des físicas. a. Parámetros o valores de control de un proceso

industrial2. El objeto reivindicado influye en el funcionamiento

del aparato programable.a. Control de la congestión en redes de comunica-

ciones.

b. Determinación de una ruta en una red.c. Gestión de redes de telefonía móvil.

3. Las características físicas de una entidad.a. Memoria, puerto, servidor, bus etc.

REIVINDICACIONES DE PROGRAMAFinalmente, se hace una breve referencia a la admi-

sión en las solicitudes de patente de reivindicacionesdirectamente dirigidas al programa de ordenador o alsoporte que lo contenga de forma que los titularespuedan emprender directamente acciones contra losque comercien con dichos programas, aunque no losejecuten. El programa reivindicado al estar cargado yejecutado en un ordenador, una red informática progra-mada u otro aparato programado, debe ejecutar unproducto o un procedimiento reivindicado en la mismasolicitud de patente. Así se admiten reivindicacionesde este tipo: • Programa de ordenador caracterizado porque eje-

cuta el método de la primera reivindicación.• Soporte de datos legible por ordenador caracteriza-

do porque incorpora el código que permite la ejecu-ción del procedimiento de la primera reivindicación.

• Programa de ordenador que comprende códigoadaptado para realizar las etapas A, B, etc.…,[cuando se ejecuta en un aparato/sistema de pro-cesamiento de datos].

• Medio de registro/ soporte de datos legible porordenador que comprende instrucciones que hacenque el aparato/sistema de procesamiento de datosejecute las etapas A, B,.. [cuando están cargadas yejecutadas en dicho aparato/sistema de procesa-miento de datos].

CONCLUSIONES1. No todos los programas de ordenador están exclui-

dos de la protección por el derecho de patente.2. El derecho de autor y las patentes protegen aspec-

tos distintos de un programa.3. La solicitud de patente no debe contener el código

fuente.4. La práctica de la OEPM exige expresamente:

a. La inequívoca comprensión de un problema téc-nico

b. La invención propuesta debe resolver ese pro-blema técnico.

c. La decisión acerca de si el objeto de la solici-tud es o no una invención en el sentido de laLEP se adopta antes de la publicación de lasolicitud.



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PALABRAS CLAVEMarca notoria, marca renombrada, protección, servicios.

INTRODUCCIÓNEste artículo ha sido elaborado a partir del foro “La marca notoria y renom-

brada en derecho español” que tuvo lugar en el mes de noviembre de 2011en la Red de Expertos en Propiedad Industrial. A partir del foro, el autor plan-tea supuestos prácticos que han tenido lugar tanto en España como en otrasjurisdicciones con el propósito de facilitar un acercamiento a la problemáticaque plantean aquellas marcas que han alcanzado un alto grado de conoci-miento en el mercado.

LA MARCA NOTORIA Y RENOMBRADA EN DERECHO ESPAÑOLEn la ley española de 2001 se pueden distinguir claramente varios tipos

de protección para las marcas:1. la protección que recibe toda marca registrada por el mero hecho de ser

concedida, que es la protección frente a signos idénticos o similares apli-cados a productos o servicios idénticos o similares siempre que se dé unriesgo de confusión.

2. La protección que se concede a las marcas notoriamente conocidas noregistradas que es también una protección limitada a que se dé un riesgode confusión como en el caso anterior.

3. La protección especial de algunas marcas registradas que, dada su espe-cial reputación, alcanza a productos o servicios no similares siempre quese den determinados requisitos: la protección de la marca registradanotoria y renombrada.

Luis GimenoOlcina

f i r m a i n v i t a d a

Marca notoria yrenombrada


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LUIS GIMENO OLCINA

Marca notoria y renombrada


La Ley española contiene una regulación muy deta-llada de la marca notoria y renombrada al establecerlas prohibiciones de registro en el artículo 8. En la leyespañola vienen reguladas como diferentes variantesde una marca especialmente conocida. Así la renom-brada será conocida por el público en general, mien-tras que la notoria lo será por el público del sectorcorrespondiente al producto o servicio de que se trate.En la renombrada la protección alcanza potencialmentea todo tipo de productos o servicios. En el precepto seenumeran además una serie de factores que debentenerse en cuenta para determinar cuándo una marcase convierte en notoria o renombrada: “por su volu-men de ventas, duración, intensidad o alcance geográ-fico de su uso, valoración o prestigio alcanzado en elmercado o por cualquier otra causa”.

Al regular el alcance de la protección de una marcaregistrada en el artículo 34, también se distingue clara-mente entre la protección por riesgo de confusión y laprotección especial de la marca notoria y renombrada.

Se da también una protección especial a las mar-cas notorias y renombradas a la hora de determinardaños y perjuicios en los procedimientos por infracciónde la marca. Es más fácil obtener una indemnización sila marca es notoria o renombrada de acuerdo al artícu-lo 42.

También hay una protección especial en el RegistroMercantil frente a solicitudes que entren en conflictocon marcas notorias o renombradas.

Frente a esta regulación relativamente detallada dela marca notoria y renombrada, existen en derechocomparado regulaciones muy distintas, utilizando, amenudo, un vocabulario incluso diferente. De estemodo ni siquiera los términos marca notoria y renom-brada están armonizados. De lasintervenciones en el foro porejemplo se deduce que en Para-guay no hay definición de marcanotoria y renombrada. Otroejemplo, Nicaragua cuenta conuna definición detallada demarca notoria pero no contem-pla en absoluto la marca renom-brada.

En igual situación pareceestar Guatemala. En RepúblicaDominicana la protección se llevaa la vía de competencia desleal.Colombia cuenta con una regula-ción muy detallada. En Argentina

la protección viene dada por la jurisprudencia en aplica-ción de los Tratados internacionales.

LA MARCA RENOMBRADA EN EL DERECHOEUROPEO DE MARCAS

En el derecho europeo hay dos normas fundamen-tales:

La Directiva de Marcas que establece principiospara armonizar las legislaciones de cada uno de losEstados Miembros, y el Reglamento que crea la MarcaComunitaria que regula todos los aspectos de lamisma como marca supranacional.

En la Directiva, se ordena a los Estados miembrosproteger la marca comunitaria anterior renombrada,artículo 4.3; pero no es obligatorio, sino meramentefacultativo, proteger especialmente las marcas nacio-nales anterior renombradas, artículo 4.4.

También, en relación con la infracción de la marcaanterior, la protección reforzada es optativa, no obliga-toria, para los Estados Miembros. Por este carácteroptativo hay regulaciones distintas en los diferentespaíses europeos en cuanto a la protección de la marcarenombrada.

En el Reglamento de la Marca Comunitaria, seregula la protección de lo que en derecho español lla-mamos marca renombrada en el artículo 8.5, pero noexiste una clara distinción entre marca notoria registra-da y renombrada registrada como en la normativaespañola.

PRIMER CASO PRÁCTICO: EL CORTE CHINOEl primer caso que se planteó en el foro fue un

caso real el relativo a EL CORTE CHINO. En España,la primera empresa de distribución y de grandes alma-


Creado con Wordle

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LUIS GIMENO OLCINA



cenes es EL CORTE INGLES. En el caso planteado setrataba de discutir el alcance de la protección de unamarca de gran prestigio y reputación en el mercado. Elseñor Chen solicita ante la Oficina Española de Paten-tes y Marcas la marca EL CORTE CHINO, frente a lacual EL CORTE INGLÉS presenta la correspondienteoposición.

Se trata de un supuesto clásico en el que el com-petidor utiliza una marca que es claramente parecida ala marca anterior de gran reputación. Además, alega loque también es usual, que dada la gran fama de lamarca anterior la posibilidad de error en el consumidores menor.

Esta tesis fue sostenida hace años en algunas sen-tencias españolas y está, en la actualidad, afortunada-mente abandonada. Una marca reputada tiene unmayor alcance en su protección y las posibilidades deerror son siempre mayores. También de manera típica,el señor Chen alegaba que sus productos de muy bajocoste y modestos no pueden ser en absoluto confun-didos con los productos de la reputada EL CORTEINGLÉS. Este tipo de argumentación merece rechazar-

se dado el clarísimo intento de apropiarse de la reputa-ción ajena y también el riesgo cierto de debilitamientode la marca renombrada.

En el caso real, la solicitud de marca fue rechazadaestimándose la oposición de EL CORTE INGLÉS. Elsolicitante interpuso recurso de alzada que fue recha-zado de plano por la Oficina Española. Como curiosi-dad les cuento que ya tenemos un segundo caso muyparecido en la Oficina Española que pueden ustedeslocalizar fácilmente en el buscador de nuestra páginaweb. En el momento de escribir estas líneas la solici-tud ha sido objeto de oposición y tendremos una deci-sión en las próximas semanas. Según informaciones

de prensa varios establecimientos con denominacio-nes semejantes has sido requeridos y/o demandadospor EL CORTE INGLÉS.

SEGUNDO CASO: ZARAEn el caso ZARA, marca de ropa que creo no nece-

sita introducción dada su gran expansión internacional,se planteaban dos solicitudes, de dos casos reales: lamarca ZARATRANS COOPERATIVA DE TRANSPOR-TES, por una parte y por la otra la marca VIAJES ZARAONLINE, S.L. Dichos supuestos con oposición deZARA en ambos casos.

En el caso VIAJES ZARA ONLINE, S.L., se consi-deró que el signo era muy semejante al registrado yrenombrado de Zara y en aplicación del artículo 8, pro-tección de la marca renombrada se denegó el registrode la marca. Esto es así aunque los productos o servi-cios eran claramente no similares. Se consideró que,dado el gran parecido y el carácter destacado en lamarca de los términos ZARA era inevitable el aprove-chamiento de la reputación ajena.

En el caso ZARATRANS COOPERATIVA DETRANSPORTES, por el contrario se concedió lamarca. La resolución dijo:

“los distintivos enfrentados, *ZARATRANS COO-PERATIVA DE TRANSPORTES*, con diseño, el soli-citado, y *ZARA*, el de las prioritarias, son suficiente-mente desemejantes para que no proceda la aplica-ción de la prohibición citada; sin que la inclusión delas sílabas ZARA, como iniciales del primer vocablo,sea un elemento de conexión con la marca anterior.Máxime cuando la terminación de ese primer términoy los siguientes hacen referencia al transporte y a lacooperativa de transporte al parecer ubicada en Zara-goza.“

La verdad que, a diferencia del caso Viajes Zara, enel caso Zaratrans se consideró que los signos eransuficientemente diferentes como para excluir la posibi-lidad de dilución. No se dudaba en el caso el carácter


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renombrado de Zara, sino si su protección alcanzaba aun signo como Zaratrans. Zara, como otros titularesde marcas muy conocidas, se opone a cualquier marcaque se le parezca remotamente. En el caso Zaratransera también importante que la marca procedía de laciudad y provincia de Zaragoza, donde desde antes deque existiera Zara, hay tradición de utilizar el términoZara unido a otros como elemento geográfico descrip-tivo dentro de un conjunto marcario: así hay marcastipo Zaraferreteria, Zaraconciertos, etc Respecto deestas marcas hay siempre oposición de Zara pero solodeberían denegarse aquellas en las que se aprecia unaprovechamiento, dilución o menoscabo.

El parecido entre los signos es uno de los factoresa tener en cuenta al aplicar la protección de la marcarenombrada. De hecho en nuestra práctica en la Ofici-na Española es el primer factor. Si se considera quelos signos no son similares no se continúa con la valo-ración del conflicto con la marca anterior notoria orenombrada. Esta práctica tiene la ventaja de su senci-llez, pero difiere de lo que dice la jurisprudencia comu-nitaria donde se exige una valoración global de los fac-tores antes de decidir: tener en cuenta si hay debilita-miento o aprovechamiento de la marca ajena.

Esta práctica de la Oficina Española también sesigue en otros sitios, sin duda por ser un test prácticoy más fácil de realizar. Así este mismo tipo de test seha seguido por el Tribunal Supremo alemán en el casoZwilling / Zweibrüder.

La valoración del parecido debe tener en cuentadistintos factores. En la Sentencia del Tribunal de Jus-ticia de la Unión Europea del caso Intel se dice quetiene que existir una conexión, un vínculo entre las mar-cas que hay que valorar globalmente y se especifica losiguiente:

“41 La existencia de un vínculo de ese tipo debeapreciarse globalmente, teniendo en cuenta la totali-dad de los factores pertinentes en cada caso (véanse,en relación con el artículo 5, apartado 2, de la Directi-va, las sentencias antes citadas Adidas-Salomon y Adi-das Benelux, apartado 30, así como Adidas y adidasBenelux, apartado 42).

42 Entre tales factores cabe citar:– el grado de similitud entre las marcas en conflicto;– la naturaleza de los productos o servicios para los

que se registraron respectivamente las marcas enconflicto, incluido el grado de proximidad o de dife-renciación entre dichos productos o servicios, asícomo el público relevante;

– la intensidad del renombre de la marca anterior;

– la fuerza del carácter distintivo de la marca anterior,bien sea intrínseca o adquirida por el uso;

– la existencia de un riesgo de confusión por partedel público.43 A este respecto, procede efectuar las siguien-

tes precisiones.44 En lo relativo al grado de similitud entre las mar-

cas en conflicto, cuanto más similares sean éstas, másprobable será que la marca posterior evoque, en lamente del público pertinente, la marca anterior derenombre. Así sucede a fortiori cuando ambas marcasson idénticas.

45 No obstante, la identidad entre las marcas enconflicto y, a fortiori, su mera similitud, no bastan paraapreciar la existencia de un vínculo entre las marcas.”

TERCER CASO: VICTORIA´S SECRETEn este famoso caso de los Estados Unidos, el

señor Victor Moseley abrió una pequeña tienda deropa interior sexy y de juguetes sexuales, productospornográficos en una pequeña ciudad de Kentucky. Ini-cialmente la tienda se denominó “Victor´s secret”.Frente a las protestas de Victoria´s secret, el señorMoseley cambio el nombre de su tienda a “Victor´slittle Secret”. Este cambio le pareció insuficiente a lagran empresa de lencería y demandó en los tribunalesfederales norteamericanos.

Este caso ha dado lugar a varias sentencias contra-dictorias en los EEUU, con un cambio legislativo depor medio ocasionado por el propio resultado del pri-mer procedimiento. Dicho cambio ha implicado unamayor facilidad para obtener protección para el titularde una marca renombrada. Según abogados nortea-mericanos, la reforma de 2006 hace más fácil a lostitulares de marcas el mantener que sus marcas pue-den ser diluidas o menoscabadas por asociación consignos similares al no exigir una prueba efectiva dedilución de la marca.

De hecho, en base a la nueva legislación, se produ-ce el segundo caso Victoria´s secret en base a los


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mismos hechos pero en el que los tribunales ordenanla prohibición de uso de la denominación Victor´s littlesecret. El Supremo norteamericano ha confirmado lasdecisiones 605 F.3d 382 (6th Cir. 2010), cert. denied2011 U.S. LEXIS 893 (Jan. 18, 2011).

En España, al menos, creo que le sería muy fácil aVictoria´s secret demostrar un alto grado de conoci-miento. Entiendo que la marca es, sin duda en España,notoria conforme a la definición de notoria española.Tal vez sea incluso renombrada. En cualquier caso paraque exista infracción de la marca anterior o para dene-gar la solicitud si el conflicto se plantea en el registro,en la ley española se exige que el “uso de esa marcapueda indicar una conexión entre los productos o ser-vicios amparados por la misma y el titular de aquellossignos o, en general, cuando ese uso, realizado sinjusta causa, pueda implicar un aprovechamiento indebi-do o un menoscabo del carácter distintivo o de la noto-riedad o renombre de dichos signos anteriores.”

De las opiniones expresadas por los participantes,Argentina, Guatemala, Nicaragua, se deduce que sibien la gran empresa Victoria´s Secret tendría unadecisión favorable a sus intereses, las argumentacio-nes, variarían de manera considerable.

CASO CUARTO: CASO LOUIS VUITTONEn este caso, inspirado por un sorprendente

supuesto de los EEUU, Louis Vuitton se opuso a unosjuguetes para perros con una forma claramente inspi-rada en sus productos y con la denominación CHEWVUITON. De manera sorprendente en EEUU LouisVuitton fracasó en sus demandas. A la vista de la granreputación de Louis Vuitton, y las características delcaso e imagen del producto, creo poder afirmar que elresultado en España debería haber sido distinto si se

hubiera planteado un supuesto paralelo. Creo que lostribunales españoles no hubieran dudado en concederuna mayor protección a la marca renombrada.

De las Conclusiones del Abogado General ante elTribunal de Justicia en el caso Adidas, un párrafo queno es jurisprudencia, pero que es muy bueno a mi jui-cio, refleja muy bien los conceptos en la legislacióneuropea:

“37. El concepto de perjuicio causado al carácterdistintivo de una marca refleja lo que se conoce concarácter general como dilución. Dicho concepto fueformulado por primera vez por Schechter, que propug-naba una protección contra los perjuicios causados altitular de una marca que van más allá de los perjuiciosocasionados por el uso de una marca idéntica o similaren relación con productos o servicios idénticos o simi-lares que provocan confusión sobre el origen. Schech-ter describió ese tipo de perjuicio como el «menosca-bo o dispersión gradual de la identidad y presencia enla conciencia del público» de determinadas marcas.Los órganos jurisdiccionales de Estados Unidos, dondelos titulares de determinadas marcas han sido protegi-dos frente a la dilución durante algún tiempo, han rea-lizado abundantes aportaciones a la terminología de ladilución, que describen como la disminución, atenua-ción, debilitación, desgaste, menoscabo, difuminación,deterioro y merma insidiosa de una marca. La esenciade la dilución en este sentido clásico es que la difumi-nación del carácter distintivo de la marca implica queésta ya no provoca la asociación inmediata con losproductos para los que está registrada y es usada.Así pues, citando de nuevo a Schechter, «por ejem-plo, si se autorizan restaurantes Rolls Royce, cafeterí-as Rolls Royce, pantalones Rolls Royce y caramelosRolls Royce, en diez años ya no existirá la marca RollsRoyce».

38. En cambio, el concepto de perjuicio al renom-bre de una marca, al que se hace referencia a menudocomo degradación o deterioro de la marca, describe lasituación en que -según se expuso en la conocida deci-sión del Tribunal de Justicia de Benelux Claeryn/Kla-rein- los productos respecto de los que se usa el signoque incurre en infracción producen tal impresión en elpúblico que el poder de atracción de la marca resultaafectado. Dicho asunto versaba sobre dos marcasfonéticamente idénticas: «Claeryn» relativa a una gine-bra neerlandesa y «Klarein» relativa a un detergentelíquido. Dado que se declaró que la similitud entre lasdos marcas podía provocar que los consumidores pen-saran en un producto de limpieza al beber la ginebra


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LUIS GIMENO OLCINA



«Claeryn», se declaró que la marca «Klarein» infringíala marca «Claeryn».

39. En cambio, debe entenderse que los concep-tos de obtener una ventaja desleal del carácter distinti-vo o del renombre de la marca comprenden «lossupuestos en que existe una explotación evidente y unbeneficio indebido de una marca célebre, o un intentode comercialización sobre la base de su renombre».Así, a modo de ejemplo, Rolls Royce tendría derechoa impedir a un productor de whisky que se aprovecha-ra del renombre de la marca Rolls Royce para promo-cionar su marca. No resulta evidente que exista unadiferencia real entre obtener una ventaja del carácterdistintivo de una marca y obtener una ventaja de surenombre; sin embargo, puesto que en el presenteasunto no existe ningún motivo para establecer la dife-rencia, me referiré a ambas como beneficio indebido.”

En la legislación norteamericana, brillantementeexplicada por Claudio Albarellos en el foro, y citando anuestro compañero argentino: “Para determinar si unamarca es famosa la Ley establece ocho factores atener en cuenta: 1) El grado de distintividad inherente o adquirida por la

marca en cuestión.2) Extensión y duración del uso de la marca en conexión

con los productos y servicios correspondientes.3) Duración y extensión de publicidad efectuada de la

marca.4) Área geográfica en la que la marca es usada. 5) Canales de comercialización a través de los cuales

la marca es usada.6) El grado de reconocimiento que posee la marca en

los mercados o canales de comercialización en losque se desempeñan el titular de la marca y la otraparte.

7) Existencia de la misma marca o similares de propie-dad de terceras personas (unicidad de la marca omultiplicidad de marcas similares).

8) El hecho que la marca haya sido registrada en el regis-tro federal de la Oficina de Patentes y Marcas”.

CASO QUINTO: CASO DAVIDOFFEn el caso se planteó que los productos eran simi-

lares, y según el demandante/oponente la grafía dela marca estaba deliberadamente diseñada para apro-vecharse de la reputación y renombre de Davidoff.En concreto la forma en la que se escribe las letrasD y FF.

Los tribunales europeos se plantearon ¿es posiblela dilución, el aprovechamiento de la reputación ajenaaunque los productos o servicios sean consideradossimilares? La respuesta fue afirmativa.

CASO QUINTO: CASO APPLEEs un caso real planteado ante la OEPM, una marca

mixta consistente en la denominación MIRA COME,integrada en un gráfico que representa un dibujo deuna pera con dos mordiscos en su parte inferior dere-cha. Frente a dicha solicitud se planteó oposición deApple con su famosa marca de una manzana con un

mordisco. En el supuestoreal la Oficina Españolarechazó la oposición deApple y dicha resoluciónfue confirmada en recur-so. En definitiva la marcaposterior tiene que acer-carse suficientemente a lamarca anterior para quese pueda producir unaconexión con dicha marcaanterior en la mente delconsumidor.

CONCLUSIÓNA menudo, el resultado práctico es semejante en

este campo en diferentes países, si bien la argumenta-ción jurídica varía profundamente.

En algunos países la protección se alcanza expan-diendo el riesgo de confusión/asociación, en otros conuna especial protección de la marca famosa.


EQUIPO COORDINADOR DE LA RED DE EXPERTOS EN PROPIEDAD INDUSTRIAL

El Equipo coordinador de la Red de Expertos en PROPIEDAD INDUSTRIAL está formado por profesionalespertenecientes a distintos países. Recuerde que puede contactar con nosotros a través del buzón de correo

de la Red a fin de poder canalizar sus aportaciones, sugerencias y propuestas de actividades.

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Actividades Red de Expertos en Propiedad Industrial

Durante el primer semestre de2012 se ha producido unaumento en el porcentaje de

personas que, siendo miembros dela Red de Propiedad Industrial, se hanconectado a esta para participar delas actividades de la Red. Entre lasnuevas actividades realizadas seencuentra el grupo de trabajo sobreHerramientas de clasificación depatentes, tutorizado por la coordina-dora Amaya Ezcurra. Ha generadogran interés, y hasta 41 personas sehan interesado por él. Otra nuevaactividad ha sido la ponencia deEduardo Martín sobre las invencio-nes implementadas en ordenador.Esta actividad, que consistía en laexposición de un documento sobreel tema y un turno de preguntasabierto los días siguientes, ha conse-guido más de 200 visitas de miem-bros de la red que se han interesadopor conocer los detalles de la exposi-ción.

En la actualidad se han abiertodos encuestas para recoger lostemas (de patentes y de marcas)

de mayor interés para los miembrosde la red, a fin de ultimar el plan deactividades del próximo semestre.

0 10 20 30 40 50 60 70 80

UruguayNicaraguaHonduras

PanamáGuatemala

OtrosParaguay

El SalvadorRep Dominicana

BoliviaCubaChile

VenezuelaColombia

BrasilCosta Rica

MéxicoEcuador

PerúArgentina

España 6464

6355

5247

4342

4137

3130

272626

2521

1916

147

100 6050403020 807060

EspañaArgentina

PerúEcuadorMéxico

Costa RicaBrasil

ColombiaenezuelaVVe

ChileCuba 31

37414243

4752

55636464

714

16

CubaBolivia

Rep DominicanaEl Salvador

ParaguayOtros

GuatemalaPanamá

HondurasNicaragua

Uruguay

19

2125262627

3031

FANCY DE LOSSANTOSCoordinadoralatinoamericana de la Redde Expertos enPropiedad Industrial

MARÍA SANZGerente Programa Red de Expertos. FUNDACIÓN CEDDET

LAURA SÁNCHEZCoordinadora Área.FUNDACIÓN CEDDET

CLAUDIO MARCELOALBARELLOSRedactor Jefe

AMAYA EZCURRACoordinadora temáticadel área de patentesde la Red de Expertosen Propiedad Industrual

BELÉN LUENGOGARCÍACoordinadoratemática del áreade marcas de laRed de Expertos enPropiedad Industrial

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Actividades Red de Expertos en Propiedad IndustrialRELATORIO DE FOROS Y OTRAS ACTIVIDADES

Fechas: del 13 al 26 de febreroNúmero de participantes en el foro: 8 Número de aportaciones: 62 Número de visitas: 510Países participantes: Argentina,Cuba, Guatemala, Paraguay, Repú-blica Dominicana, Perú y España.

DESCRIPCIÓNEl foro “Marcas: la utilización de

imágenes, nombres u obras de ter-ceros” ha tenido lugar del 13 al 26de febrero de 2012. Se ha debatidosobre el tema propuesto a travésde ejemplos reales, de concesión ydenegación. Los participantes han

expuesto la regulación de sus res-pectivas legislaciones nacionales y,en general, se han compartidoconocimientos y experiencias sobreeste tema.

Las numerosas visitas y partici-paciones de los miembros de laREI, han demostrado el interés queel tema de este foro ha suscitado.Creo que se puede valorar comomuy positivo el desarrollo del foro yque se han conseguido los objeti-vos previstos, tanto por el númerode aportaciones como de visitas y,fundamentalmente, por el interésdemostrado en las intervencionesde los diferentes participantes.

PARTICIPANTESDébora Raquel González Ramírez.Guatemala.Fabrizio Castiglioni Serafini. Para-guay.Sintia García Muñoz. Guatemala.Marlen de la Caridad Pérez Suárez.Cuba.Inmaculada González. RepúblicaDominicana.Fancy De Los Santos. Perú.Claudio Marcelo Albarellos. Argentina.Belén Luengo García. España.

CONCLUSIONESEn el foro se trataba de profun-

dizar sobre una prohibición relativa

concreta, la que se refiere a aque-llos supuestos en que el signo dis-tintivo solicitado o registrado esincompatible con otro derecho ante-rior que no es una marca.

La utilización del nombre, losapellidos o pseudónimo de una per-sona acostumbra a ser una prácticarelativamente frecuente en el ámbi-to de la distinción e identificaciónde productos y/o servicios a travésde marcas comerciales. También eshabitual que se utilicen imágenes depersonas o de obras protegidas porderechos de autor. Hemos exami-nado los conflictos que tienden aproducirse cuando dichos derechosde la personalidad pretenden serutilizados, ya sea por su titular o porun tercero, como signos distintivosde los productos o servicios que unempresario coloca en el mercado.

Este foro estaba planteado conun carácter eminentemente prácti-co, de tal manera que partiendo deuna introducción inicial teórica paraaclarar conceptos, se pudieran verejemplos reales de concesión ydenegación de este tipo de marcas.

Hemos comprobado a través delforo que, con carácter general, enlas legislaciones de todos los paí-ses a los que pertenecen los parti-cipantes, se regulan de manerasimilar estas prohibiciones.

Informe Foro TemáticoMarcas: La utilización de imágenes, nombres u obrasde terceros

MODERADORA: BELÉN LUENGO GARCÍACoordinadora Temática de la Red de Expertosen Propiedad Industrial

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Fechas: del 12 al 25 de marzoNúmero de miembros del grupo: 41Número de aportaciones: 135Participantes que finalizaron eltaller: Adriana Lloret, UruguayCarlos Martin Alvarado, PerúEsteban Leiva, Costa RicaVíctor Ramírez, R. DominicanaGabriel Wallusche, UruguayJéssica Valverde, Costa RicaRodrigo Rodrigues, ParaguayAbdías Leoncio Bezares, Perú.

DESCRIPCIÓNEl taller de herramientas de clasi-

ficación de patentes ha tenido unaduración de dos semanas, del lunes12 al domingo 25 de marzo, durantelas cuales se plantearon cuatro ejer-

cicios diferentes que incluían respec-tivas invenciones para ser clasifica-das y que se fueron resolviendo deforma colaborativa por los diferentesparticipantes. De las 41 personasinscritas en el taller, participaron acti-vamente en la resolución de los ejer-cicios planteados 14 participantes.Tras varios días de activa discusión,se subió a la plataforma la respuestapropuesta por la profesora a cadauno de los ejercicios planteados,pudiendo los participantes comentarsobre el resultado aportado duranteel tiempo restante de la duración deltaller.

Simultáneamente, se mantuvoun debate basado en dudas y/oconsultas relacionadas con los dife-rentes sistemas de clasificación ylas diversas herramientas de clasifi-cación que fueron previamente pre-sentadas a través de un documen-to ppt.

Como actividad final del taller sepropuso un último ejercicio de clasi-ficación de una invención invitandoa los participantes del taller a suresolución y envío por correo elec-trónico de la clasificación o clasifi-caciones obtenidas por las diferen-tes herramientas y asignadas a lainvención. En este sentido, fueronocho participantes los que respon-dieron a esta actividad y como con-secuencia recibirán un certificadoelectrónico de participación en eltaller. El viernes 23 de marzo se

interrumpió el acceso a la Red pararealizar una integración de lasRedes con la plataforma del CEDDET, pudiendo ser este unmotivo por el que el resto de los 14participantes no enviaran resoluciónal último ejercicio planteado.

Uno de los objetivos de estetaller era dar a conocer las diferen-tes herramientas que están accesi-bles de forma gratuita a través deinternet para ayudar a la clasifica-ción de invenciones, en particular laplataforma electrónica de la CIP ysus diferentes funcionalidadescomo la búsqueda por términos,IPPCAT, TACSY, comando FIND deesp@cenet y el índice de palabrasclave para tecnologías verdes.

Otro objetivo del taller era pro-fundizar en el conocimiento de laClasificación Internacional de Paten-tes (CIP), distinguiendo entre clasifi-cación de invención y clasificaciónadicional, así como clasificación confines de búsqueda de documentosde patentes similares para estudiarla patentabilidad de la invención obien como ayuda a la clasificaciónde documentos de patentes paraoficinas nacionales que publicanantes de la realización de un infor-me del estado de la técnica.

El tercer objetivo del taller eradar a conocer otros sistemas deClasificación de Patentes másespecializados como la ECLA de laEPO y el futuro CPC o sistema coo-

Informe Grupo de TrabajoHerramientas de clasificación de patentes

MODERADORA: AMAYA EZCURRACoordinadora Temática de la Red de Expertosen Propiedad Industrial

perativo de clasificación de EPO yUSPTO, así como FI y Fterms dela Oficina Japonesa.

CONCLUSIONESEl taller se ha desarrollado de

forma muy satisfactoria y las perso-nas más activas en la participacióndel mismo han comunicado que laactividad les ha resultado muy útil yaplicable a sus actividades labora-les.

A pesar de que la participaciónde las personas inscritas se hareducido a 14 personas (de un total

de 41 miembros inscritos), las inte-resantes propuestas de estas últi-mas y su constante participaciónhan facilitado el desarrollo del tallerde forma muy dinámica y completa.Al mismo tiempo, el número de con-sultas a los distintos debates hasido muy elevado lo que hace supo-ner que el número de personas quehan participado pasivamente esmucho mayor.

Uno de los temas tratados quesuscitaron más dudas a los partici-pantes fueron los sistemas de clasifi-cación de patentes japoneses FI y

FTerms. Se adjuntaron un par deejemplos adicionales de cómo se uti-lizan los sistemas FI y FTerms parabúsqueda de documentos japonesespara facilitar su entendimiento. Eneste sentido el objeto del taller erasimplemente dar a conocer la exis-tencia de estos sistemas de clasifica-ción, sin pretender profundizar sobrelos mismos, cumpliéndose por tantoel objetivo concreto.

Por todo lo indicado hasta ahoracabe concluir que los objetivos plan-teados en el taller se han consegui-do con éxito.

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Informe Foro TemáticoNombres comerciales: prohibiciones y su ámbito de protección

MODERADORA: FANCY DE LOS SANTOSCoordinadora latinoamericana de la Red de Expertosen Propiedad Industrial

Fechas: del 16 al 29 de abril Número de participantes en el foro: 12Número de aportaciones: 76Número de visitas: 614Países participantes: Argentina, CostaRica, El Salvador, España, Guatemala,Nicaragua, Perú y Paraguay.

PARTICIPANTES• Fabrizio Castiglioni. Paraguay• Raquel Da Costa. Perú• Frida Palomares. Perú• Mauricio Granados Morales.Costa Rica• Débora Raquel González Ramí-rez. Guatemala• Evelyng de Jesús GonzálezBetancourt. Nicaragua

• Juan Carlos Sánchez García.Costa Rica• Claudio Marcelo Albarellos.Argentina• Rodrigo Rodrigues Maldonado.Paraguay• Belén Luengo García. España• Mauricio Enrique Sánchez Vás-quez. El Salvador• Amanda Ortiz Mayén. Guatemala

DESCRIPCIÓNEl foro se ha desarrollado duran-

te dos semanas, del 16 al 29 deabril de 2012. La temática ha sido“Nombres Comerciales: Prohibicio-nes y su ámbito de protección”.

Con la estructura del foro se hanintentado abordar distintos aspec-

tos relacionados con el nombrecomercial. Los participantes hanexpuesto la legislación de cada unode sus países.

En el foro se trataron los siguien-tes temas:

– Legislación internacional sobreel nombre comercial (Convenio deParís).

– Normas nacionales de lospaíses participantes aplicables alnombre comercial.

– Definiciones de nombre co-mercial en las legislaciones de lospaíses participantes en el foro.

– Diferencia entre nombre co-mercial y razón social o denomina-ción social.

Diferencia entre nombre comer-cial y marca.

– Signos capaces de llegar aser un nombre comercial (según laslegislaciones de los países partici-pantes).

– Adquisición del derecho deexclusiva sobre el nombre comer-cial.

– Uso ¿Cómo debe ser el uso?Medios probatorios aceptados enlos distintos países.

– Registro opcional del nombrecomercial en algunas legislacionesde los países participantes.

– Requisitos y prohibiciones deregistro para el nombre comercial.

– Trámite para el registro delnombre comercial. Flujograma. Apli-cación de la Clasificación Interna-cional de Productos y Servicios deNiza.

– Ámbito de protección delnombre comercial.

– Algunos problemas que impli-caría la naturaleza declarativa delnombre comercial.

– Figuras jurídicas que se apli-can tanto a las marcas como a losnombres comerciales: oposición,nulidad de registro e infracción alos derechos de propiedad indus-trial.

– Renovación, transferencia delnombre comercial, licencias delnombre comercial.

– Término del derecho exclusi-vo sobre el nombre comercial.

– Algunos casos prácticos yjurisprudencia.

Considero que se ha cumplidoel objetivo principal del foro, estoes, presentar y dar a conocer losaspectos relacionados con el nom-bre comercial en cada uno de lospaíses participantes. El número devisitas y participaciones de nuevos

miembros de la Red demuestran elinterés en el tema planteado.

CONCLUSIONESLos temas fueron introducidos

principalmente atendiendo al trata-miento del nombre comercial con-tenido en la Decisión 486, RégimenComún sobre Propiedad Industrialde la Comunidad Andina de lasNaciones, para que luego los parti-cipantes expusieran la regulación ensus respectivos países.

A través del foro, hemos podidoconocer y constatar similitudes ydiferencias en el tratamiento delnombre comercial en las legislacio-nes de diferentes países participan-tes.

Sobre el particular, cabe preci-sar que no todas las legislacionescontemplan una definición de nom-bre comercial. Además, en loscasos donde se contempla una defi-nición, se aprecia que ésta difiereen aspectos que pueden ser rele-vantes. Así, ciertos países definenel nombre comercial como un"signo denominativo o mixto" lo queexcluye la posibilidad de acceder aprotección a aquellos nombrescomerciales sonoros y olfativos; adiferencia de lo que sucede en laslegislaciones donde se define alnombre comercial como "todosigno".

De manera general, se recono-ce que la naturaleza del nombrecomercial es declarativa y se acre-dita con el primer uso en el comer-cio. Los medios probatorios que sir-ven para acreditar su uso varían encada país (por ejemplo, algunos exi-gen actas notariales de declaraciónjurada, otros facturas; documentode constitución de la empresa,entre otros).

Si bien algunas legislaciones delos países participantes contemplanel registro del nombre comercial,éste cumple una función meramen-te declarativa. Por el contrario, otraslegislaciones no contemplan enabsoluto el registro del nombrecomercial, como es el caso deArgentina.

La legislación de la mayoría depaíses participantes extiende la apli-cabilidad de la Clasificación Interna-cional de Productos y Servicios deNiza para el caso de los nombrescomerciales. Sin embargo, CostaRica aplica una clasificación espe-cial.

Ahora bien, no obstante cadalegislación de los países partici-pantes contempla normas espe-ciales (en su Ley de Marcas oPropiedad Industrial), para losnombres comerciales, por logeneral aplican supletoriamentelas normas relativas a marcas, encuanto correspondan.

En las legislaciones de los paí-ses participantes el derecho sobreel nombre comercial termina cuan-do cesa su uso en el comercio.Además, algunas legislacionesprecisan que termina cuandocesan las actividades del estable-cimiento que lo usa o con la extin-ción del establecimiento que lousa.

Resulta pertinente señalar que,aun cuando no todos los participan-tes han expuesto sobre cada unode los temas planteados, las apor-taciones que han hecho a este forohan sido bastante interesantes yhan permitido obtener una muestrageneral de la regulación jurídica encada uno de los países participan-tes, ampliando la visión y conoci-miento de cada uno.

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CURSO ONLINE:GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE MARCAS, 8ª EDICIÓNOrganizado por: organizado por la OEPM y Fundación CEDDETFechas: Del 1 de octubre al 25 de noviembre de 2012 (fin de postulaciones el 9 de septiembre)Más información e inscripciones a partir de julio en www.ceddet.org

CURSO: REFORZAR EL PRODUCTO EMPRESARIAL: LA MARCA Y EL DISEÑOOrganizado por: UIMPSantander, España.Fechas: Del 9 al 13 de julio de 2012Más información: www.uimp.es

CURSO: PROPIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIO INTERNACIONALBuenos Aires, Argentina.Fechas: Del 10 al 26 de julio de 2012Más información: [email protected]

CURSO: ESCUELA DE VERANO EN PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA OMPIMéxico y otros países.Fechas: Del 30 de julio al 10 de agosto de 2012.Más información: http://www.wipo.int/academy/en/courses/summer_school_mexico/index.html

CONGRESO: TECNOLOGÍA VERDE: LA OPORTUNIDAD DEL SIGLO XXI. EXPERIENCIAS, EXPECTATIVAS YVENTAJAS.Guayaquil, Ecuador.Fechas: Del 31 de julio al 3 de agosto de 2012.Más información: http://les-andina.org/congreso-guayaquil-2012.html

MESA REDONDA: ENAPID - II REUNIÓN ACADÉMICA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, INNOVACIÓN YDESARROLLO.Río de Janeiro, Brasil.Fechas: Del 19 al 21 de septiembre de 2012.Más información: www.enapid.inpi.gov.br

EVENTOS Y CONVOCATORIAS


Número 101er Semestre de 2012

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