que para obtener el tÍtulo de licenciado en derecho p …biblio.upmx.mx/tesis/156253.pdf ·...
TRANSCRIPT
“PROTECCIÓN DE LAS MARCAS NO CONVENCIONALES
EN MÉXICO”
TESIS PROFESIONAL QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE
LICENCIADO EN DERECHO
P R E S E N T A
MARIA FERNANDA DE JESÚS AUDELO ARGOTE
DIRECTOR DE TESIS: LIC. MANUEL MORANTE SORIA
MEXICO D. F. 2016
UNIVERSIDAD PANAMERICANA
FACULTAD DE DERECHO CON RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS ANTE LA S.E.P CON NUMERO DE ACUERDO 944893 DE FECHA 24-III-94
2
Gracias a mis padres, Rafa y Euri, ya que sin su apoyo incondicional, confianza, cariño y paciencia no sería la persona que soy hoy. Jamás terminaré de agradecerles todo lo que han hecho y siguen haciendo por mí. Gracias a Pao, mi hermana, mejor amiga y cómplice por escucharme, aconsejarme y hacerme reír siempre que lo necesito. Gracias a Luis, quien se ha convertido en uno de mis cuatro pilares, que sin su paciencia, apoyo y cariño esta etapa no hubiera sido tan divertida. Gracias a los cuatro porque nunca me han dejado caer. Este logro es de los cinco. Los quiero, Fer
3
ÍNDICE
INTRODUCCIÓN……………………………………………………………….. 5
CAPITULO I.
A) PROPIEDAD INTELECTUAL……………………………………………….. 8
B) MARCAS………………………………………………………………………. 12
i) Concepto de marca……………………………………………………. 14
ii) Funciones de las marcas…………………………………………….. 16
iii) Tipos de marcas………………………………………………………. 18
iv) Clasificación de las marcas…………………………………………. 20
v) Trámite de solicitud de registro……………………………………… 23
vi) El uso de las marcas…………………………………………………. 32
vii) Plazo de protección de una marca registrada……………………. 32
viii) Derechos del titular de la marca registrada………………………. 33
ix) Obligaciones del titular………………………………………………. 33
x) Pérdida del registro…………………………………………………... 37
a) Caducidad……………………………………………………… 37
b) Nulidad…………………………………………………………. 39
c) Cancelación…………………………………………………… 41
xi) Excepciones reconocidas durante el trámite de solicitud……….. 43
CAPITULO II.
A) LAS MARCAS NO CONVENCIONALES…………………………………. 45
i) Generalidades…………………………………………………………. 48
ii) Problemas de registrabilidad de las marcas no convencionales… 63
a) Marcas Olfativas………………………………………………. 64
b) Marcas Auditivas……………………………………………… 71
c) Marcas de Color………………………………………………. 76
iii) Regulación a nivel internacional……………………………………. 85
a) Estados unidos de América………………………………….. 85
4
a.1) Marcas de Color…………………………………….. 89
a.2) Marcas Sonoras…………………………………….. 91
a.3) Marcas Olfativas……………………………………. 93
b) Otras legislaciones……………………………………………. 95
b.1) Japón………………………………………………… 95
b.2) Australia……………………………………………... 96
b.3) India………………………………………………….. 97
CAPITULO III.
A) PROPUESTA DE REFORMA A LA ACTUAL LEY DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL……………………………………………………………………… 99
B) PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS
DISPOSICIONES DE LA LAY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL………… 101
C) PROPUESTA DE REFORMA AL ACTUAL REGLAMENTO DE LA LEY DE LA
PROPIEDAD INDSUTRIAL…………………………………………………….. 110
D) CONCLUSIONES ……………………………………………………………. 112
5
INTRODUCCIÓN
La propiedad industrial ha estado presente en el mundo desde el principio del
hombre ya que desde entonces, no sólo se empezaron a desarrollar nuevas
invenciones sino que también se comenzaron a usar signos para denotar
propiedad, signos que en la actualidad, llamamos marcas.
Hoy en día estamos rodeados de marcas, desde el momento en que nos
despertamos, éstas configuran nuestra vida, y es que todas nuestras pertenencias
físicas conllevan una marca: el despertador, la pasta y el cepillo de dientes, el
champú, la ropa, los zapatos, el cereal, el auto que conducimos, etc. Con lo
anterior, nos podemos percatar que todas las actividades que realizamos durante
el día las hacemos con productos que contienen una marca. Este tipo de
propiedad industrial se ha vuelto esencial para cualquier negocio o empresa sin
importar el giro que tengan ya que es lo que distingue sus productos o servicios de
otros competidores.
Actualmente, las marcas son el activo intangible más importante de una empresa
ya que estas son lo que el público consumidor puede ver y lo que puede percibir
con los sentidos, por lo que no es de extrañarse que las empresas gasten
cantidades exorbitantes en publicidad y en mercadotecnia para que sus marcas
vayan creando un prestigio y se conviertan en marcas famosas.
En un mundo en el que prácticamente todos los ámbitos cambian día a día, es
muy importante que la propiedad industrial vaya a la par con estos cambios.
Lamentablemente nuestro país se ha quedado rezagado en muchos temas como
el que nos ocupa en el presente trabajo, que son las marcas no convencionales
como los olores, sonidos y colores entre otros.
Al no permitir que las marcas no tradicionales sean registradas, no se pueden
ejercer los derechos que confiere un registro marcario como lo son el uso y la
6
explotación exclusiva del signo, la facultad de iniciar acciones legales en los
tribunales y salas, la posibilidad de utilizar el registro como base para registrarlo
en otros países y poder inscribir estos registros de marcas ante aduanas a fin de
parar la mercancía pirata que entra al país, entre muchas otras.
Es por lo anterior que nuestra legislación debe de actualizarse y permitir que los
signos no convencionales también gocen de esta protección ya que si bien el
registro de una marca no es obligatorio, lo cierto es que si ofrece muchas ventajas
y beneficios al titular del mismo.
Aunado a lo anterior, vivimos en un mundo globalizado por lo que ya no basta con
tener signos visibles, esto ya no es suficiente para atraer al consumidor por lo que
las empresas deben seguir innovando y ofrecer sus productos y servicios de
maneras originales y creativas. Así, las marcas no tradicionales pueden ser una
respuesta idónea y eficaz a la demandante tarea de llegar al público consumidor
de manera distinta a lo que estamos acostumbrados y sobre todo de manera
distinta a como sus propios competidores ofrecen los productos y servicios.
No es sorprendente que las marcas estáticas, como lo son los logos, no satisfagan
las expectativas de los consumidores y sean considerados como pasados de
moda. Como consecuencia, los titulares de las marcas han empezado a buscar
soluciones más innovadoras.
Ahora bien, como es de esperarse, hay muchas opiniones encontradas acerca de
la viabilidad o inclusive la legalidad de permitir el registro de marcas no
convencionales ya que en algunos países esta idea va en contra de la definición
de marca que establece la Ley de la materia como sucede en nuestro país.
No se puede negar que por la misma naturaleza de este tipo de marcas, se vuelve
muy complicado establecer parámetros objetivos para su registro por lo que los
7
requisitos deberán ser acordes a las particularidades y a las características
inherentes de cada marca para que el registro se vuelva práctico y eficaz.
Así las cosas, en el presente trabajo se explicará y analizará que es una marca no
convencional, los mecanismos de registro que existe en otros países, los
requisitos que deberá contener su registro y una propuesta de proyecto de reforma
a la Ley de la Propiedad Industrial.
8
CAPITULO I.
A) PROPIEDAD INTELECTUAL
De acuerdo a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), la
propiedad intelectual se relaciona con las creaciones de la mente: invenciones,
obras literarias y artísticas, así como símbolos, nombres e imágenes utilizados en
el comercio. Ésta a su vez se divide en dos rubros: la propiedad industrial y el
derecho autoral.
La primera, abarca las patentes de invención, las marcas, los diseños industriales
y las indicaciones geográficas, mientras que el derecho de autor, abarca las obras
literarias (por ejemplo, las novelas, los poemas y las obras de teatro), las
películas, la música, las obras artísticas (por ejemplo, dibujos, pinturas, fotografías
y esculturas) y los diseños arquitectónicos.
Así las cosas, tenemos que la propiedad intelectual es el género y la propiedad
industrial es la especie. Lo anterior se puede ilustrar mejor con el siguiente
esquema:
1
1 Cfr. DE LA PARRA TRUJILLO, Eduardo, Introducción al derecho intelectual, 1ª edición, Editorial Porrúa y Universidad Autónoma de México, México, 2014; p. 175
Propiedad Intelectual
Propiedad Industrial
Creaciones industriales
- Patentes
- Modelos de utilidad
- Diseños industriales (dibujos industriales y modelos industriales)
- Esquemas de trazado de circuitos integrados
- Variedades vegetales
Signos distintivos
- Marcas
- Avisos comerciales
- Nombres comerciales
- Denominaciones de origen
Derecho Autoral
- Derechos de autor
- Derechos conexos
- Reserva de derechos
- Derecho a la propia imágen
9
Con lo anterior, podemos observar que las marcas se encuentran dentro de la
Propiedad Industrial, específicamente en los signos distintivos.
Por otro lado, la rama del Derecho que regula la Propiedad Intelectual es el
Derecho Intelectual o el Derecho de la Propiedad Intelectual. Así, para David
Rangel Medina, el Derecho Intelectual es “conjunto de normas que regula las
prerrogativas y beneficios que las leyes reconocen y establecen a favor de los
autores y de sus causahabientes para la creación de obras artísticas, científicas,
industriales y comerciales.”2
Ahora bien, para entender el ordenamiento jurídico que actualmente regula la
materia marcaria es importante conocer un poco de su desarrollo histórico.
México comenzó el proceso de regular la Propiedad Industrial de forma tardía, ya
que fue hasta el Código de Comercio de 1884 en donde se incluyeron solamente
seis disposiciones concernientes a marcas (artículo 1418 a 1423). Posteriormente
en el año 1889 se promulga La Ley de Marcas de Fábrica, la cual, puede ser
considerada como el primer cuerpo normativo especializado en la materia de
marcas. En dicha ley, las marcas se otorgaban tanto a mexicanos como a
extranjeros sin ningún tipo de examen, aunque se tenía una especie de sistema de
oposición para que en el plazo de 90 días, la autoridad judicial se pronunciara
respecto de la procedencia del registro.3
Catorce años después, en 1903, se expide la nueva Ley de Marcas Industriales y
de Comercio, para después promulgarse la Ley de Marcas y Avisos y Nombres
Comerciales en el año 1928. Lo relevante de este antecedente es que en este
2 RANGEL MEDINA, David, Derecho Intelectual, UNAM, McGraw-Hill, México, 1998; p 1. 3 Cfr. SOLORIO PEREZ, Óscar Javier, Derecho de la propiedad industrial, 3ª edición, Oxford University Press, México, 2013; p.8
10
cuerpo normativo, ya se establecía un examen de forma y uno de fondo.
Asimismo, se comenzó a usar la vigencia de diez años.4
“La Ley de 1942, es la primera que se refiere de forma conjunta a la propiedad
industrial, y reúne en el mismo ordenamiento las disposiciones referentes a
invenciones y signos distintivos.”5 Con la Ley de Invenciones y Marcas de 1976
por primera vez se establecen las sanciones administrativas y penales y se incluye
el concepto de leyendas no reservables.
Todo lo anterior nos lleva a la Ley vigente que es la del 27 de junio de 1991, la
cual fue expedida con el nombre de Ley de Fomento de la Protección de la
Propiedad Industrial y posteriormente en 1994 fue reformada para darle el nombre
con el cual la conocemos actualmente: Ley de la Propiedad Industrial (“LPI”).
Nuestra Ley ha sufrido importantes reformas en los años 1997, 1999, 2004, 2005,
2006, 2010, 2012 y la última en 2016.
Ahora bien, la historia del cuerpo normativo que nos rige esta explicado, pero ¿por
qué proteger la propiedad intelectual? Cada autor cuenta con diversas teorías a
favor y también en contra de proteger la propiedad industrial por lo que sólo
explicaremos unas cuantas.
La primera es el incentivo de ser creativo, ya que no hay mejor recompensa que el
tener un derecho exclusivo de uso y de explotación. De lo contrario ¿quién querría
inventar o crear algo? O habiéndolo inventado ¿quién lo querría compartir con la
sociedad? Con este incentivo se asegura que el ciclo de la innovación servirá y
empezará a avanzar. “Los economistas se refieren a la falta de un incentivo
exclusivo como una falla del mercado, como un desincentivo para invertir un
4 Íbidem, p. 9 5 Ídem
11
esfuerzo significante en un nuevo producto que otro pudiera copiar de manera
gratuita”6
La segunda es que la propiedad intelectual les otorga el derecho a los inventores
de ver los frutos de su trabajo y recibir el justo pago. Lo anterior se basa en que
cada persona es dueña de su esfuerzo y trabajo por lo que se sería injusto que
sus creaciones o invenciones sean difundidas en la sociedad sin dar algún tipo de
reconocimiento o recompensa al inventor. Este segundo apartado va muy de la
mano con el primero. 7
El tercero se refiere a que con la protección de la propiedad intelectual se
satisfacen los derechos naturales del hombre. Es decir, las creaciones pueden
adquirir un significado especial para los inventores de “paternidad” hacia ellas por
lo que no se debe permitir la modificación, mutilación u omisión de alguna parte de
la invención sin la aprobación del creador. Lo anterior, es para asegurar que no se
pierda la información original que atañe a la invención y así la sociedad pueda
beneficiarse de ella en un futuro.8
El cuarto es que la propiedad intelectual promueve la divulgación de nueva
información ya que se necesitan dar todos los datos concernientes a una
invención o creación para obtener a cambio la protección de la ley. Sin este tipo de
leyes los inventores y autores estarían en contra de compartir su información con
el público en general lo que traería una ruptura en el ciclo de la innovación toda
vez que no se completaría la segunda y tercera etapa. 9
Y finalmente el quinto motivo a favor de la protección de la propiedad intelectual se
refiere a la inversión en los inventos ya que se necesitan grandes cantidades de
6 GOLLIN, A. Michael, Driving Innovation. Intellectual Property Strategies For a Dynamic World, 1ª edición, Cambridge University Press, Estados Unidos de América, 2008; p. 38. 7 Cfr. Ídem 8 Ídem 9 Íbidem, p. 39
12
dinero para desarrollar una nueva tecnología, medicamento, procedimiento, etc.,
por lo que el obtener una explotación exclusiva es la única manera de recuperar lo
invertido más una ganancia. ¿Qué mejor incentivo que el lucro?10
Lo anterior son sólo algunas de las razones a favor de la protección de aquellos
bienes intangibles que conforman la propiedad intelectual, aunque claro, existen
muchas teorías o razones más. Los cinco motivos expuestos son, a nuestra
consideración, los más importantes en razón de que en general describen por qué
estar a favor de la propiedad intelectual.
Con lo anterior, se explica un panorama más amplio de esta materia, cómo surgió
la Ley que actualmente nos rige, porqué debe protegerse la propiedad intelectual,
en particular la propiedad industrial y en donde se encuentran situadas las marcas,
las cuales, serán el objeto de estudio del presente trabajo.
B) MARCAS
Las marcas han tenido una función similar desde el principio de los tiempos que la
que tienen hoy en día: identificar los bienes con los productores o dueños.
Además, se han utilizado para demostrar propiedad, como es el caso de las
marcas con pintura y posteriormente con hierro hirviendo en los animales de
ganado para mostrar quien era el dueño de los mismos. Después las marcas
fueron usadas como indicadores de los productores de bienes y para mostrar
señas de calidad. Desde el año 5000 a.C. se han encontrado dibujos en cuevas
que reflejan bisontes con marcas en ellos, los cuales se presumen son marcas de
propiedad. De igual forma se han encontrado ladrillos, piedras, tejas y cerámica en
civilizaciones antiguas como Egipto, Grecia, Creta y Etruria. Posteriormente
10 Ídem
13
durante el Imperio Romano, más marcas surgieron, incluyendo las primeras
marcas comprendidas por una palabra.11
Luego de la caída del Imperio Romano, las marcas fueron usadas para identificar
a un productor con su gremio y así proteger los monopolios de estos por lo que
poco a poco las marcas fueron reconocidas como un beneficio para el productor.12
Entre los años 1200 y 1400, aparecieron en Italia las primeras marcas de agua en
el papel, los panaderos ponían marcas únicas en el pan para diferenciarlos de sus
competidores y los productores de botellas fueron obligados a marcas sus
productos para así poder ser identificados.13
Entre los años 1400 y 1700 tiene lugar el primer juicio de una marca, en el cual, a
una viuda se le autoriza a utilizar la marca propiedad de su marido, las leyes de
marcas empiezan a proliferar y se vuelven más estrictas y finalmente en 1618
aparece el primer caso de infracción de marcas (Southern v. How), un fabricante
producía pañuelos de inferior calidad y usaba la marca de un fabricante de
pañuelos de calidad superior. 14
Entre los años 1700 y 1900 en Estados Unidos, las marcas comenzaron con la
protección de los fabricantes de lona para velas de barcos. Lo anterior fue
promovido por Thomas Jefferson y recomendó que la legislación de marcas se
basara en la cláusula de comercio establecida en la Constitución. Posteriormente
en 1872 se publica por primera vez la Gaceta Oficial de la Oficina de Marcas y
Patentes de Estados Unidos (“USPTO”). En 1883 el primer tratado internacional
referente a las marcas es celebrado: El Convenio de Paris y, ulteriormente a
11 Cfr. GREEN, V. Nancy, “Trademark History Timeline”, University of Texas, https://www.lib.utexas.edu/engin/trademark/timeline/tmindex.html, (consultado por última vez el 29 de junio de 2016) 12 Ídem. 13 Ídem. 14 Ídem.
14
finales de los año 1800, las marcas Coca Cola y Quaker con usadas por primera
vez.15
En el último siglo, el interés por las marcas ha ido en aumento y ha evolucionado
de acuerdo a como la civilización ha avanzado. Por ejemplo el formato en cómo se
presentan las marcas ha cambiado radicalmente pasando de ser solamente
palabras o diseños visuales a formas tridimensionales, colores, sonidos,
hologramas, aromas etc. Por todo lo anterior es menester entender cuál es la
situación actual de nuestro país en cuanto a las marcas y explicar muy
brevemente cuales son las provisiones con las que contamos.16
i) Concepto de marca
En primer lugar y a fin de empezar desde lo más básico, tenemos que definir que
es una marca. De acuerdo con nuestra Ley de la Propiedad Industrial (en lo
sucesivo LPI), el Artículo 88, enuncia que: “Se entiende por marca a todo signo
visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase
en el mercado.” De esta definición podemos concluir que los dos elementos que
hacen que un signo sea una marca es que sea visible y distintiva. Más adelante
abundaré sobre estos dos conceptos y sus implicaciones.
Otra definición que podemos encontrar es la que nos da el Diccionario de la Real
Academia Española:
Marca de fábrica
1. f. Distintivo o señal que el fabricante pone a los productos de su industria, y cu-
yo uso le pertenece exclusivamente.
Marca registrada
15 Ídem. 16 Ídem.
15
1. f. Marca de fábrica o de comercio que, inscrita en el registro competente, goza
de protección legal.
Por su parte, la definición doctrinal de marca formulada por Justo Nava Negrete
es: “Cualquier signo que permite distinguir los productos y servicios de otros
iguales o similares cuya finalidad es ser colector de clientela”.17
Asimismo, David Rangel Medina argumenta que una marca es considerada como
el “al signo de que se valen los industriales, comerciantes y prestadores de
servicios para diferenciar sus mercancías o servicios de los de sus
competidores.”18
Para Joaquín Rodríguez Rodríguez, la marca es la “señal externa que es usada
por un comerciante para distinguir los productos elaborados, vendidos o
distribuidos, o los servicios que presta, de manera que el adquiriente pueda
cerciorarse de su procedencia y el comerciante quede a salvo de los efectos de la
competencia desleal que le hicieren los que pretendiesen utilizar el prestigio y la
solvencia de aquél, para colocar productos inferiores o no acreditados.”19
Por otro lado, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, definió en la
Tesis llamada: MARCA COMERCIAL SU CONCEPTO Y FUNCIONES que una
marca es el signo, denominativo, gráfico o mixto, que requiere materializarse en
un envase, producto o expresión publicitaria, y vincula psicológicamente a una
idea, concepto de un producto o prestación de un servicio, evocando en el
consumidor las características, procedencia empresarial, nivel de calidad o
reputación. Es así que la información derivada de la marca es aprehendida por el
consumidor y desencadena representaciones en su mente, lo que evoca el
17 NAVA NEGRETE, Justo, Tratado sobre derecho de marcas, 2ª edición, Editorial Porrúa, México, 2012; p. 239. 18 RANGEL MEDINA, David, Derecho de la propiedad industrial e intelectual, 2ª edición, Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 1992; p. 48 19 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Joaquín, Derecho mercantil, Editorial Porrúa, México, 2003; p. 483
16
aspecto dinámico e ingrediente psicológico del signo marcario. En este orden de
ideas, la marca comercial debe ser susceptible de distinguir, por sí, productos o
servicios respecto de otros de su misma especie o clase, determinando y
constituyendo así su valor económico, en cuanto permite y es un instrumento para
que el comerciante los ofrezca y logre venderlos, aunado al beneficio de que éstos
tengan demanda y aceptación entre los consumidores.20
Ahora bien, el sistema mexicano marcario, se rige por dos principios: el de
territorialidad y el de especialidad.
El primero se refiere a que la protección y los derechos que confiere una marca
registrada surten efecto en todo el territorio nacional, es decir, en toda la
República sin importar en qué estado del país se usa la misma o en qué oficina se
inició el trámite de solicitud de marca. Así las cosas una marca registrada en
México no puede surtir sus efectos o conceder derechos en otros países y
viceversa, las marcas que se encuentran registradas en otros países no tienen
validez en territorio nacional y no conceden derechos dentro de éste. La única
excepción a este principio es la marca notoria.21
El segundo, alude a que la protección de una marca está limitada a los servicios o
productos para los que inicialmente fue registrada, es decir, no es posible usar la
marca registrada a todos los productos o servicios existentes ya que en México no
existe el registro multiclase por lo que si se quiere una misma marca en diversas
clases se deberá de tramitar cada una por separado.22
Es importante destacar que la marca es una especie de signo distintivo y que
existen tres en total: marca, nombre comercial y aviso comercial.
20 Tesis I.4o.A.609 A, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, t. XXVII, enero de 2008, p. 2793 21 Cfr. DE LA PARRA TRUJILLO, Op. cit, p. 175 22 Ídem
17
ii) Funciones de las marcas
Ahora bien, ¿cuál es el propósito de registrar una marca? y es que existen
diversas respuesta a una pregunta tan simple pero las dos funciones más
importantes son que al titular se le conferirán derechos exclusivos de uso y
explotación y que es un elemento que distinguirá los productos o servicios que
ampare a fin de diferenciarse de sus demás competidores en el mercado.
Las funciones de la marca de acuerdo a Carlos Fernández-Nóvoa son las
siguientes:
“1. Indicadora del origen empresarial – La marca garantiza que la prestación
proviene siempre del mismo lugar. No importa que el consumidor ignore el nombre
o ubicación del empresario23
2. Indicadora de la calidad – De conformidad con su conocimiento previo, cuando
un consumidor vea un producto o servicio amparado por determinada marca, le
atribuirá cierta calidad a esa prestación, lo que será un factor determinante en su
decisión de adquirirla o no.24
3. Condensadora del eventual goodwill – No todos los productos o servicios tienen
goodwill, pues este deriva de su alta calidad. Esta buena fama se termina
condensando en la marca25
4. Publicitaria – Las marcas no sólo se limitan a reflejar el goodwill, sino que en
muchos casos las marcas, en sí mismas, crean el goodwill. La marca es el factor
de decisión de compra del producto o dela adquisición del servicio.26
23 FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, Tratado sobre derecho de marcas, Marcial Pons, Madrid, 2001, p. 60-69. 24 Ídem 25 Ídem 26 Ídem
18
5. De protección al consumidor – Las marcas sirven para proteger a los
consumidores, pues son un mecanismo de información al público sobre los
productos y servicios que se les ofrece.”27
iii) Tipos de marcas
Bajo nuestra legislación nacional (artículo 89 LPI), existen cuatro tipos de marcas:
las nominativas, las innominadas, las tridimensionales y las mixtas. Las marcas
nominativas son aquellas, que como su nombre describe, se conforman por una
palabra o conjunto de palabras que fonéticamente son distintivas de las demás
marcas. Las marcas innominadas se refieren a un diseño o logotipo y las marcas
tridimensionales son aquellas que se conforman por un cuerpo en tres
dimensiones como por ejemplo envases, botellas, cajas, etc. Finalmente, las
marcas mixtas son aquellas que reúnen en una misma dos o más tipos de marcas
de las mencionadas anteriormente. Lo anterior se encuentra explicado muy
ampliamente en la siguiente Jurisprudencia:
MARCAS. SU CLASIFICACIÓN.
En términos generales, las marcas se clasifican en: a)
Nominativas, es decir, las que permiten identificar un
producto mediante una palabra o un conjunto de palabras;
éstas deben distinguirse fonéticamente y pueden consistir en
nombres propios de las personas físicas, susceptibles de
registrarse como marca, siempre que no se confundan con
una registrada o un nombre comercial publicado, pudiendo
carecer de significado y ser caprichosas o de fantasía,
tenerlo y ser sugestivas de la naturaleza y características del
producto o servicio o, incluso, resultar arbitrarias; b)
Innominadas, son figuras que cumplen con la función de una
27 Ídem
19
marca y pueden reconocerse en forma visual pero no
fonéticamente, ya que su peculiaridad consiste en ser
símbolos, diseños, logotipos o cualquier elemento figurativo
que sea distintivo; c) Mixtas, que combinan palabras con
elementos figurativos que muestran a la marca como un
elemento o como un conjunto distintivo; y, d)
Tridimensionales, aquellas que protegen los envoltorios,
empaques, envases, la forma o la presentación de los
productos en sí mismos, si éstos resultan distintivos de otros
de su misma especie o clase.
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 239/2007. Arturo Feldman Stark. 24 de
octubre de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Jean
Claude Tron Petit. Secretaria: Mayra Susana Martínez
López.
Amparo directo 324/2008. Arturo Delgado Ramírez. 14 de
enero de 2009. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude
Tron Petit. Secretaria: Alma Flores Rodríguez.
Amparo directo 296/2009. Pepsico, Inc. 7 de octubre de
2009. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron
Petit. Secretario: Marco Antonio Pérez Meza.
Amparo directo 78/2010. Montes y Compañía, S.A. de C.V.
20 de mayo de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Jean
Claude Tron Petit. Secretaria: Alma Flores Rodríguez.
20
Amparo directo 218/2010. The Laryngeal Mask Company
Limited. 1o. de julio de 2010. Unanimidad de votos. Ponente:
Jesús Antonio Nazar Sevilla. Secretario: Ernesto González
González.28
iv) Clasificación de las marcas
Así mismo, las marcas al ser registradas deben de ser encasilladas en una clase.
Una clase es aquella que reúne productos o servicios que comparten
características similares. En total existen 45 clases de las cuales 34 (de la 1 a la
34) pertenecen a productos y 11 (de la 35 a la 45) a servicios. Todas las clases
han sido plasmadas en un clasificador que es aceptado internacionalmente, el cual
es el clasificador de Niza. Lo contenido en este párrafo, encuentra su fundamento
en el artículo 93 de la LPI y en el artículo 59 del Reglamento de la Ley de la
Propiedad Industrial (en lo sucesivo: RLPI) que a la letra citan:
Artículo 93.- Las marcas se registrarán en relación con
productos o servicios determinados según la clasificación
que establezca el reglamento de esta Ley. Cualquier duda
respecto de la clase a que corresponda un producto o
servicio, será resuelta en definitiva por el Instituto.
ARTÍCULO 59.- La clasificación de productos y servicios a
que se refiere el artículo 93 de la Ley será la Clasificación
Internacional de Productos y Servicios para el Registro de
las Marcas vigente, establecida en virtud del Arreglo de Niza.
El Instituto publicará en la Gaceta las clases de productos y servicios
comprendidos en la clasificación vigente, así como la lista alfabética de los
28 Tesis I.4o.A. J/91, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXXIII, enero de 2011, p. 2993
21
mismos, con indicación de la clase en la que esté comprendido cada producto o
servicio.
Los productos o servicios incluidos en la lista alfabética de la clasificación se
considerarán especies. Se entenderá que los productos y servicios ordenados en
su respectiva clase no agotan ésta.
Además, es importante mencionar que no sólo se debe expresar a que clase
pertenecen los productos o servicios que pretendemos proteger, sino que también
tenemos que mencionar específicamente cuales se quiere proteger. Así lo
argumenta la siguiente Tesis:
MARCAS. EN LA SOLICITUD DE REGISTRO RELATIVA
DEBEN ESPECIFICARSE LOS PRODUCTOS O
SERVICIOS QUE DESEAN PROTEGERSE Y QUE
PERTENECEN A UNA MISMA CLASE.
De los artículos 93 de la Ley de la Propiedad Industrial y, 57
y 59 de su reglamento, se advierte que es necesario que en
la solicitud de registro de una marca se especifiquen los
productos o servicios que desean protegerse y que
pertenecen a una misma clase, por así disponerlo
expresamente y porque el señalamiento de bienes y
servicios amparados por una marca debe estar claramente
determinado y especificado, de manera que no haya duda
de lo que comprenden. Lo anterior es así, pues no basta
citar una clase que puede contemplar bienes o servicios de
distinta naturaleza o finalidad, sino que debe señalarse
concretamente cuáles son los que pretenden protegerse,
con la máxima especificidad posible, a fin de salvaguardar el
22
principio de seguridad jurídica, de respetar la disponibilidad
de los registros y evitar que se propicien marcas que
tabiquen mercados e incluyan temas indeterminados o
discutibles que, por su vaguedad, puedan llegar a limitar el
libre comercio y adjudicar privilegios que amenacen el libre
juego y concurrencia. En consecuencia, no puede atenderse
únicamente a la clase para registrar una marca, habida
cuenta que de presentarse un problema de similitud entre
productos, deberá tenerse en cuenta la información
detallada y determinada para resolver eventuales conflictos;
esto es, todos los factores pertinentes que caracterizan la
relación entre productos o servicios, pues la agrupación de
clases señalada en la Clasificación Internacional de
Productos y Servicios para el Registro de Marcas vigente,
establecida en el Arreglo de Niza, no constituye, per se, un
indicio de similitud entre productos, toda vez que el riesgo de
confusión debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta
los factores indicados.
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 480/2012. Beckman Coulter, Inc. 4 de
octubre de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Jean
Claude Tron Petit. Secretaria: Aideé Pineda Núñez.29
Sobre este particular, el Instituto establecerá los criterios de interpretación y
aplicación de esta clasificación.
29 Tesis I.4o.A.29 A (10a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, t. XXX, enero de 2013, p. 2097
23
v) Trámite de solicitud de registro
Ya que tenemos los elementos anteriormente descritos, es decir, el nombre,
logotipo o diseño de la marca y los productos o servicios a los cuales la queremos
destinar lo procedente es iniciar el trámite de registro ante el IMPI.
Ahora bien, a fin de poder iniciar el trámite de solicitud de registro de una marca,
tenemos que proceder al llenado del formato oficial que se encuentra en la página
de Internet del IMPI y que se descarga gratuitamente tal y como lo establece el
artículo 6 del RLIP que a la letra dice:
ARTICULO 6o.- El Instituto proporcionará gratuitamente a
los solicitantes y promoventes ejemplares de las formas
oficiales, las que podrán ser reproducidas por terceros,
siempre que se ajusten al formato oficial.
Los requisitos indispensables para poder presentar el formato de solicitud de
registro de acuerdo con el artículo 113 de la LPI son:
Artículo 113.- Para obtener el registro de una marca deberá
presentarse solicitud por escrito ante el Instituto con los
siguientes datos:
I.- Nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante;
II.- El signo distintivo de la marca, mencionando si es
nominativo, innominado, tridimensional o mixto;
III.- La fecha de primer uso de la marca, la que no podrá ser
modificada ulteriormente, o la mención de que no se ha
usado. A falta de indicación se presumirá que no se ha
usado la marca;
24
IV.- Los productos o servicios a los que se aplicará la marca,
y
V.- Los demás que prevenga el reglamento de esta Ley.
Además se tiene que cumplir con los requisitos del artículo 5 del RLPI que a la
letra dice:
ARTICULO 5o.- Las solicitudes o promociones deberán
presentarse ante el propio Instituto o en las delegaciones de
la Secretaría y cumplir los siguientes requisitos:
I.- Estar debidamente firmadas en todos sus ejemplares;
II.- Utilizar las formas oficiales, aprobadas por el Instituto y
publicadas en el Diario Oficial y en la Gaceta, en el número
de ejemplares y anexos que se establezca en la propia
forma, las que deberán presentarse debidamente
requisitadas y, tratándose de medios electrónicos o de
almacenamiento de datos, conforme al Acuerdo que el
Instituto emita al efecto.
En caso de no requerirse formas oficiales, las solicitudes o promociones deberán
presentarse por duplicado, indicando al rubro el tipo de trámite solicitado y los
datos a que se refiere la fracción V de este artículo;
III.- Acompañarse de los anexos que en cada caso sean
necesarios, los que deberán ser legibles y estar
mecanografiados, impresos o grabados por cualquier medio;
IV.- Señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en el
territorio nacional;
V.- Indicar el número de solicitud, patente, registro,
publicación, declaratoria, o folio y fecha de recepción a que
25
se refieran, salvo en el caso de solicitudes iniciales de
patente o registro;
VI.- Acompañarse del comprobante de pago de la tarifa
correspondiente;
VII.- Acompañarse de la correspondiente traducción al
español de los documentos escritos en idioma distinto que
se exhiban con la solicitud o promoción;
VIII.- Acompañarse de los documentos que acrediten el
carácter de los causahabientes, la personalidad de los
apoderados o representantes legales, y
IX.- Acompañarse de la legalización de los documentos
provenientes del extranjero, cuando proceda.
Las solicitudes y promociones deberán presentarse por separado para cada
asunto, salvo cuando se trate de inscripción de licencias o transmisiones en los
términos previstos en los artículos 62, 63, 137 y 143 de la Ley; inscripción de
transmisiones de derechos en las que haya habido transmisiones intermedias no
inscritas, y las relacionadas a un mismo asunto.
Con excepción a lo previsto por el artículo 36 de este Reglamento, cuando las
solicitudes o promociones no cumplan con los requisitos establecidos en las
fracciones II a V y VII a IX anteriores, el Instituto requerirá a los solicitantes o
promoventes para que dentro de un plazo de dos meses los subsanen. En caso de
no cumplir con el requerimiento, las solicitudes o promociones serán desechadas
de plano.
En caso de que las solicitudes o promociones no cumplan con los requisitos que
se establecen en las fracciones I y VI de este artículo, se estará a lo dispuesto por
el artículo 180 de la Ley.
26
Las solicitudes y promociones remitidas por correo, servicios de mensajería u
otros equivalentes se tendrán por recibidas en la fecha en que le sean
efectivamente entregadas al Instituto.
Se podrán presentar solicitudes o promociones por transmisión telefónica
facsimilar, siempre que la solicitud o promoción y sus anexos originales,
acompañados del comprobante del pago de la tarifa que en su caso proceda y del
acuse de recibo de la transmisión facsimilar, sean presentados en las oficinas del
propio Instituto al día siguiente de haberse efectuado la transmisión. En este caso,
bastará que la transmisión facsimilar contenga la solicitud o promoción.
Finalmente debe de acompañarse a la solicitud de registro de marca el pago de
las tarifas correspondientes, que son publicadas por el IMPI anualmente para
proceder con el estudio de la solicitud. Lo anterior, encuentra su fundamento en el
artículo 114 de la LPI:
Artículo 114.- A la solicitud de registro de marca deberá
acompañarse el comprobante del pago de las tarifas
correspondientes al estudio de la solicitud, registro y
expedición del título, así como los ejemplares de la marca
cuando sea innominada, tridimensional o mixta.
Ahora bien, hay que tomar en cuenta que no todo es susceptible a ser registrado
como marca, lo que sí es posible registrar es lo que establece el artículo 89 de la
LPI:
Artículo 89.- Pueden constituir una marca los siguientes
signos:
I.- Las denominaciones y figuras visibles, suficientemente
distintivas, susceptibles de identificar los productos o
27
servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los
de su misma especie o clase;
II.- Las formas tridimensionales;
III.- Los nombres comerciales y denominaciones o razones
sociales, siempre que no queden comprendidos en el
artículo siguiente, y
IV.- El nombre propio de una persona física, siempre que no
se confunda con una marca registrada o un nombre
comercial publicado.
En este sentido, lo que está expresamente prohibido se encuentra en el siguiente
artículo, 90 de la LPI, que básicamente es un catálogo que enumera lo que no es
susceptible de der registrado como marca:
Artículo 90.- No serán registrables como marca:
I.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales
animadas o cambiantes, que se expresan de manera
dinámica, aun cuando sean visibles;
II.- Los nombres técnicos o de uso común de los productos o
servicios que pretenden ampararse con la marca, así como
aquellas palabras que, en el lenguaje corriente o en las
prácticas comerciales, se hayan convertido en la
designación usual o genérica de los mismos;
III.- Las formas tridimensionales que sean del dominio
público o que se hayan hecho de uso común y aquellas que
carezcan de originalidad que las distinga fácilmente, así
como la forma usual y corriente de los productos o la
impuesta por su naturaleza o función industrial;
IV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales
que, considerando el conjunto de sus características, sean
28
descriptivas de los productos o servicios que traten de
protegerse como marca. Quedan incluidas en el supuesto
anterior las palabras descriptivas o indicativas que en el
comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad,
composición, destino, valor, lugar de origen de los productos
o la época de producción;
V.- Las letras, los dígitos o los colores aislados, a menos que
estén combinados o acompañados de elementos tales como
signos, diseños o denominaciones, que les den un carácter
distintivo
VI.- La traducción a otros idiomas, la variación ortográfica
caprichosa o la construcción artificial de palabras no
registrables;
VII.- Las que reproduzcan o imiten, sin autorización,
escudos, banderas o emblemas de cualquier país, Estado,
municipio o divisiones políticas equivalentes, así como las
denominaciones, siglas, símbolos o emblemas de
organizaciones internacionales, gubernamentales, no
gubernamentales o de cualquier otra organización
reconocida oficialmente, así como la designación verbal de
los mismos;
VIII.- Las que reproduzcan o imiten signos o sellos oficiales
de control y garantía adoptados por un estado, sin
autorización de la autoridad competente, o monedas, billetes
de banco, monedas conmemorativas o cualquier medio
oficial de pago nacional o extranjero;
IX.- Las que reproduzcan o imiten los nombres o la
representación gráfica de condecoraciones, medallas u otros
premios obtenidos en exposiciones, ferias, congresos,
eventos culturales o deportivos, reconocidos oficialmente;
29
X.- Las denominaciones geográficas, propias o comunes, y
los mapas, así como los gentilicios, nombres y adjetivos,
cuando indiquen la procedencia de los productos o servicios
y puedan originar confusión o error en cuanto a su
procedencia;
XI.- Las denominaciones de poblaciones o lugares que se
caractericen por la fabricación de ciertos productos, para
amparar éstos, excepto los nombres de lugares de
propiedad particular, cuando sean especiales e
inconfundibles y se tenga el consentimiento del propietario;
XII.- Los nombres, seudónimos, firmas y retratos de
personas, sin consentimiento de los interesados o, si han
fallecido, en su orden, del cónyuge, parientes
consanguíneos en línea recta y por adopción, y colaterales,
ambos hasta el cuarto grado;
XIII.- Los títulos de obras intelectuales o artísticas, así como
los títulos de publicaciones y difusiones periódicas, los
personajes ficticios o simbólicos, los personajes humanos de
caracterización, los nombres artísticos y las denominaciones
de grupos artísticos; a menos que el titular del derecho
correspondiente lo autorice expresamente;
XIV.- Las denominaciones, figuras o formas
tridimensionales, susceptibles de engañar al público o
inducir a error, entendiéndose por tales las que constituyan
falsas indicaciones sobre la naturaleza, componentes o
cualidades de los productos o servicios que pretenda
amparar;
XV.- Las denominaciones, figuras o formas
tridimensionales, iguales o semejantes a una marca que el
Instituto estime o haya declarado notoriamente conocida en
México, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio.
30
Este impedimento procederá en cualquier caso en que el
uso de la marca cuyo registro se solicita:
a) Pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con el
titular de la marca notoriamente conocida; o
b) Pudiese constituir un aprovechamiento no autorizado por
el titular de la marca notoriamente conocida; o
c) Pudiese causar el desprestigio de la marca notoriamente
conocida; o
d) Pudiese diluir el carácter distintivo de la marca
notoriamente conocida.
Este impedimento no será aplicable cuando el solicitante del
registro sea titular de la marca notoriamente conocida, y
XV bis. Las denominaciones, figuras o formas
tridimensionales, iguales o semejantes en grado de
confusión a una marca que el Instituto estime o haya
declarado famosa en términos del capítulo II BIS, para ser
aplicadas a cualquier producto o servicio. Este impedimento
no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular
de la marca famosa.
XVI.- Una marca que sea idéntica o semejante en grado de
confusión a otra en trámite de registro presentada con
anterioridad o a una registrada y vigente, aplicada a los
mismos o similares productos o servicios. Sin embargo, sí
podrá registrarse una marca que sea idéntica a otra ya
registrada, si la solicitud es planteada por el mismo titular,
para aplicarla a productos o servicios similares, y
XVII.- Una marca que sea idéntica o semejante en grado de
confusión, a un nombre comercial aplicado a una empresa o
a un establecimiento industrial, comercial o de servicios,
31
cuyo giro preponderante sea la elaboración o venta de los
productos o la prestación de los servicios que se pretendan
amparar con la marca, y siempre que el nombre comercial
haya sido usado con anterioridad a la fecha de presentación
de la solicitud de registro de la marca o la de uso declarado
de la misma. Lo anterior no será aplicable, cuando la
solicitud de marca la presente el titular del nombre
comercial, si no existe otro nombre comercial idéntico que
haya sido publicado.
Lo anteriormente explicado hace referencia únicamente al llenado del formato y a
las prohibiciones, es decir, lo que puede llegar a constituir una marca, pero
hablando del procedimiento que se sigue para registrar una marca, tenemos que
los pasos son los siguientes:
El primer paso es realizar una búsqueda fonética a fin de asegurarse que
no existen otros signos que estén registrados o que estén en proceso de
ser registrados ante el IMPI que sean iguales o semejantes en grado de
confusión al que se pretende registrar.
Lo siguiente es presentar la solicitud ante el IMPI ,como se explicó con
anterioridad,
Una vez presentada la solicitud, la misma pasará al examen de forma. En
este examen la autoridad verifica que se cumplan con los requisitos
formales establecidos en la LPI.
Satisfecho el examen de forma, la autoridad realiza el examen de fondo
mediante el cual se comprueba que el signo propuesto a registro no invada
derechos de terceros. De haber algún impedimento el IMPI lo notificará al
interesado para que éste conteste lo que a su derecho convenga.
Finalmente el Instituto emitirá el Titulo de Registro de Marca o la negativa,
en este último caso se puede interponer recurso de revisión ante el mismo
32
IMPI o presentar Juicio Contencioso Administrativo ante el Tribunal Federal
de Justicia Fiscal y Administrativa.
vi) El uso de las marcas
Después de haber obtenido el registro de marca, forzosamente tenemos que
usarla en territorio nacional tal y como fue registrada o sin alteraciones
substanciales ya que así lo dispone el artículo 128 de la LPI:
Artículo 128.- La marca deberá usarse en territorio nacional,
tal como fue registrada o con modificaciones que no alteren
su carácter distintivo.
Además, para asegurar la sana competencia entre los competidores la LPI
establece que el registro marcario debe de ser usado para poder seguir
confiriendo los derechos de explotación exclusiva a su titular, por lo que, si una
marca no es usada en un periodo de tres años consecutivos, procederá la
caducidad del registro.
Lo más importante del uso de una marca es que confiere el derecho de ejercitar
acciones contra posibles infractores que sin autorización exploten una marca de la
que no son titulares. Aunado a lo anterior, el uso de una marca nos lleva al
principio de derecho de: primero en tiempo primero en derecho, es decir, nos da la
oportunidad de iniciar el procedimiento de Solicitud de Declaración Administrativa
de Nulidad que como su nombre bien lo dice, su propósito es solicitar la nulidad de
una marca que fue otorgada con posterioridad a un registro marcario y que es
similar en grado de confusión.
vii) Plazo de protección de una marca registrada
33
La vigencia de los derechos marcarios es de diez años que son prorrogables por
otros diez años las veces que el titular lo solicite por lo que puede llegar a ser un
derecho perpetuo. El artículo 95 de la LPI establece precisamente lo anterior:
Artículo 95.- El registro de marca tendrá una vigencia de
diez años contados a partir de la fecha de presentación de la
solicitud y podrá renovarse por períodos de la misma
duración.
De acuerdo a lo anterior, podemos concluir que la vigencia del derecho que otorga
una marca es indefinida siempre y cuando se renueve el mismo.
viii) Derechos del titular de la marca registrada
En general podemos resumir que los derechos que confiere un registro marcario
son:
El derecho exclusivo de explotación del signo registrado.
La posibilidad de transmitir el derecho, ya sea mediante una cesión, venta,
herencia, licencia, etc.
Tener las acciones necesarias a fin de actuar en contra de terceros que
infrinjan este derecho.
ix) Obligaciones del titular
Con el objeto de darle el uso correcto a una marca registrada, el titular de la
misma tiene que cumplir con ciertas obligaciones que veremos a continuación.
La primera de ellas es el usar la marca ya que esto evita abusos por parte de los
titulares de registrar marcas para tener el derecho exclusivo de explotación y no
34
aprovecharlas. Ahora bien, como veremos más adelante el no usarla actualiza la
causal de caducidad prevista en el artículo 130 de la LPI.
La segunda es usar la marca tal cual fue registrada ante el IMPI o usarla con
pequeñas modificaciones que no alteren su carácter distintivo como lo establece el
artículo 128 de la LPI, tal y como se explicó en el capítulo VI.
La tercera se encuentra en el artículo 90 fracción III de la LPI y que consiste en
evitar que el signo registrado se vuelva genérico o de uso común, (poniendo el
signo ® o realizar todas las acciones tendientes a la protección del signo), ya que
en este supuesto procederá la cancelación del registro marcario como se verá en
el capítulo siguiente.
La cuarta consiste en dar los avisos correspondientes al IMPI como lo son:
a) Cambio de denominación de la empresa
b) Fusión.
c) Nuevo domicilio del titular.
d) Nuevo domicilio del establecimiento donde se elaboran los productos o se
prestan los servicios.
e) Cesión de los derechos de marca.
La quinta y la sexta no se pueden considerar como obligaciones per se ya que en
realidad son optativas. La primera es la referente al artículo 131 de la LPI que a la
letra dice:
Artículo 131.- La ostentación de la leyenda "marca
registrada", las siglas "M.R." o el símbolo ®, sólo podrá
realizarse en el caso de los productos o servicios para los
cuales dicha marca se encuentre registrada.
35
De lo anterior, podemos observar que no es de carácter obligatorio el poner el
símbolo ® o cualquier alusión a que se trata de una marca registrada aunque,
como se mencionó, es aconsejable hacerlo para evitar que un signo se vuelva
genérico.
La segunda es inscribir el contrato de licencia de uso de marca en el IMPI ya que
a pesar que el artículo 136 de la LPI establece que para que la licencia de uso
surta efectos ante terceros debe de estar debidamente inscrita en el IMPI,
nuestros más altos tribunales han establecido que no es necesario que se
encuentre inscrita para que surta sus efectos ya que este registro tiene efectos
declarativos más no constitutivos. A continuación se reproduce la Tesis Aislada
I.4o.A.81 A (10a.):
PROPIEDAD INDUSTRIAL. EL USO DE UNA MARCA A
TRAVÉS DE UN TERCERO CON BASE EN UN
CONTRATO DE LICENCIA DE USO, DEBE
RECONOCERSE, AUN CUANDO NO SE HAYA
INSCRITO ANTE EL INSTITUTO MEXICANO EN LA
MATERIA.
El artículo 130 de la Ley de la Propiedad Industrial recoge
el principio de uso obligatorio de la marca registrada, que
constituye un aspecto fundamental en el derecho de
propiedad industrial, conforme al cual, el uso será
necesario para conservar y mantener los derechos que de
ella deriven; sin embargo, éste no únicamente puede
realizarse por su titular, sino también a través de un
tercero con quien se celebre un contrato de licencia de
uso y, sobre este aspecto, la Ley de la Propiedad
Industrial, específicamente sus artículos 136 y 141,
36
atribuye especial relevancia al uso de la marca que realiza
un tercero (licenciatario) autorizado por su titular. En este
contexto, de una interpretación armónica de los preceptos
referidos, aplicados por analogía, se colige que una marca
se encuentra en uso cuando los productos o servicios que
ésta distingue han sido puestos en el comercio o se
encuentran disponibles en el mercado en territorio
nacional, en la cantidad y del modo que corresponde a los
usos y costumbres en el comercio. Además, en términos
del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, resultan aplicables las disposiciones
contenidas en el Tratado de Libre Comercio de América
del Norte, celebrado entre los Gobiernos de los Estados
Unidos Mexicanos, Canadá y los Estados Unidos de
América, en el capítulo relativo a la propiedad intelectual,
que en su artículo 1708, puntos 9 y 10, prohíbe
taxativamente que las partes dificulten el uso de las
marcas en el comercio mediante requisitos especiales,
destacando, además, que para calificar la vigencia de un
registro marcario, debe reconocerse el uso efectuado por
una persona distinta al titular de la marca. En
consecuencia, el reconocimiento al uso efectuado por una
persona autorizada (licenciatario) por el titular de la marca
no podrá limitarse por el incumplimiento a la exigencia de
inscripción del contrato respectivo ante el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), prevista en el
señalado artículo 136, pues constituye únicamente un
requisito para que el contrato sea oponible a terceros, y
no para acreditar el uso, dado que, en términos del
artículo 62 del Reglamento de la Ley de la Propiedad
Industrial, para ello basta con que los productos o
37
servicios amparados por la marca se hayan
comercializado o se encuentren en el mercado del país.
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 342/2011. Yakira, LLC. 19 de abril de
2012. Unanimidad de votos. Ponente: Patricio González-
Loyola Pérez. Secretario: Mario Jiménez Jiménez
Esta tesis se publicó el viernes 13 de diciembre de 2013 a
las 13:20 horas en el Semanario Judicial de la
Federación.30
Podríamos enumerar más obligaciones del titular de una marca, pero
consideramos que estas son las más relevantes y las que salvaguardan el
derecho de explotación exclusiva de un signo.
x) Pérdida del registro
Ya hemos visto cómo nace el derecho que confiere una marca pero al hablar de
su extinción existen tres posibles opciones:
a) La caducidad.
De acuerdo al artículo 152 de la LPI la caducidad es consecuencia de dos
supuestos, la falta de renovación y la ausencia de uso.
Artículo 152.- El registro caducará en los siguientes casos:
30 Tesis I.4o.A.81 A (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, t. XX, diciembre de 2013, p. 2097
38
I.- Cuando no se renueve en los términos de esta Ley, y
II.- Cuando la marca haya dejado de usarse durante los tres
años consecutivos inmediatos anteriores a la solicitud de
declaración administrativa de caducidad, salvo que exista
causa justificada a juicio del Instituto.
La primera fracción del citado artículo es muy sencilla, si al concluir la vigencia de
diez años que concede un registro marcario no se renueva, por olvido o porque
simplemente al titular de la marca no le interesa seguir explotándola, se
considerará como caduca.
De la segunda fracción podemos concluir que también procede la caducidad de un
registro marcario al no ser utilizado durante los tres años anteriores consecutivos,
contados a partir de la presentación de Solicitud de Declaración Administrativa de
Caducidad.
El artículo complementario a la fracción II del artículo 152 de la LPI es el artículo
130 de este mismo ordenamiento:
Artículo 130.- Si una marca no es usada durante tres años
consecutivos en los productos o servicios para los que fue
registrada, procederá la caducidad de su registro, salvo que
su titular o el usuario que tenga concedida licencia inscrita la
hubiese usado durante los tres años consecutivos
inmediatos anteriores a la presentación de la solicitud de
declaración administrativa de caducidad, o que existan
circunstancias surgidas independientemente de la voluntad
del titular de la marca que constituyan un obstáculo para el
uso de la misma, tales como restricciones a la importación u
39
otros requisitos gubernamentales aplicables a los bienes o
servicios a los que se aplique la marca.
Aunado a mencionar el uso de la marca durante los tres años consecutivos a la
presentación del procedimiento de caducidad, este artículo también explica y
describe la excepción enumerada al final de la fracción II del artículo 152 de la LPI,
que son los casos excepcionales en los cuales no se ha podido usar el registro
marcario pero no por voluntad de su titular.
Finalmente sobre esta segunda fracción tenemos que apuntar que el
procedimiento que se sigue es ante el IMPI conforme a las disposiciones que
establece la LPI y puede ser iniciado de oficio o a petición de parte ya sea por el
Ministerio Público o por algún particular que tenga interés jurídico en el asunto.
Es de suma importancia tener estos preceptos en cuenta ya que como bien se
puede apreciar, para que una marca siga produciendo los derechos exclusivos de
explotación a favor de su titular, es necesario que ésta se use con las
especificaciones que marca la ley.
b) Nulidad
La LPI en su artículo 151 enuncia las causales de nulidad, a continuación cito
dicho artículo:
Artículo 151.- El registro de una marca será nulo cuando:
I.- Se haya otorgado en contravención de las disposiciones
de esta Ley o la que hubiese estado vigente en la época de
su registro.
40
No obstante lo dispuesto en esta fracción, la acción de
nulidad no podrá fundarse en la impugnación de la
representación legal del solicitante del registro de la marca;
II.- La marca sea idéntica o semejante en grado de
confusión, a otra que haya sido usada en el país o en el
extranjero con anterioridad a la fecha de presentación de la
solicitud de la marca registrada y se aplique a los mismos o
similares productos o servicios, siempre que, quien haga
valer el mejor derecho por uso anterior, compruebe haber
usado una marca ininterrumpidamente en el país o en el
extranjero, antes de la fecha de presentación o, en su caso,
de la fecha de primer uso declarado por el que la registró;
III.- El registro se hubiera otorgado con base en datos falsos
contenidos en su solicitud;
IV.- Se haya otorgado por error, inadvertencia, o diferencia
de apreciación, existiendo en vigor otro que se considere
invadido, por tratarse de una marca que sea igual o
semejante en grado de confusión y que se aplique a
servicios o productos iguales o similares; y
V.- El agente, el representante, el usuario o el distribuidor del
titular de una marca registrada en el extranjero, solicite y
obtenga el registro a su nombre de ésta u otra similar en
grado de confusión, sin el consentimiento expreso del titular
de la marca extranjera. En este caso el registro se reputará
como obtenido de mala fe.
41
Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo
podrán ejercitarse dentro de un plazo de cinco años, contado
a partir de la fecha en que surta sus efectos la publicación
del registro en la Gaceta, excepto las relativas a las
fracciones I y V que podrán ejercitarse en cualquier tiempo y
a la fracción II que podrá ejercitarse dentro del plazo de tres
años.
Sobre la primera fracción, es importante destacar que la contravención a cualquier
disposición de la LPI se refiere a cuestiones ya sea de fondo o de procedimiento y
que la única excepción es la falta de representación del titular del registro marcario
ya que la ley convalida este vicio. La acción de nulidad con base en esta causal,
puede promoverse en cualquier momento, es decir, nunca fenece el plazo para
interponerla.31
La segunda fracción es una excepción al principio de territorialidad, ya que la ley
otorga protección a una marca que haya sido otorgada o usada en el extranjero
previamente al registro marcario en México o al uso declarado en el trámite a
solicitud de registro siempre y cuando sea idéntica o semejante en grado de
confusión. La acción de nulidad con base en esta causal, tiene un plazo para
interponerla de 3 años.32
En cuanto al tercer numeral, tenemos que a pesar que es muy simple, conlleva la
problemática de saber que datos son los esencialmente importantes para poder
otorgar el registro de marca o si todos los datos que se mencionen en el trámite de
solicitud lo son. La acción de nulidad con base en esta causal, tiene un plazo de 5
años para interponerla.33
31 Cfr. DE LA PARRA TRUJILLO, Op. cit., p. 208 32 Ídem 33 Íbidem, p. 209
42
La cuarta fracción nos remite indudablemente a l artículo 90 fracción XVI del
mismo ordenamiento que como hemos visto en líneas anteriores es una
prohibición al registro de marca. La acción de nulidad tiene un plazo de 5 años al
igual que la fracción anterior.
Finalmente la fracción quinta y última de este artículo es muy clara al mencionar
los supuestos de mala fe en los que incurre un agente o representante de un
titular que registre marcas a su nombre pero sin autorización del propietario de las
marcas. En este supuesto el titular de la marca puede iniciar la acción de nulidad
en cualquier tiempo al igual que la fracción primera de este artículo.
La tramitación de este procedimiento, al igual que al procedimiento de caducidad,
es ante el IMPI, siguiendo las disposiciones de la LPI.
c) Cancelación
Nuestra legislación prevé dos supuestos en los que un registro marcario puede ser
cancelado.
El primero, es el que dispone el artículo 153 de la LPI:
Artículo 153.- Procederá la cancelación del registro de una
marca, sí su titular ha provocado o tolerado que se
transforme en una denominación genérica que corresponda
a uno o varios de los productos o servicios para los cuales
se registró, de tal modo que, en los medios comerciales y en
el uso generalizado por el público, la marca haya perdido su
carácter distintivo, como medio de distinguir el producto o
servicio a que se aplique.
43
De lo anterior se desprende que la vulgarización de un signo se refiere a que éste
se convierta en la manera usual en la que los consumidores se refieran a los
productos o servicios.
Es importante destacar que “existen dos sistemas de caducidad por vulgarización
de la marca: el objetivo y el subjetivo. En el objetivo la marca desaparece por el
mero hecho de que los consumidores la usen para designar genéricamente a los
productos o servicios. En cambio en el sistema subjetivo (también llamado mixto
por algunos autores) se requiere, además que el titular de la marcar haya
ocasionado o tolerado esa conversión a genérico.”34
Así las cosas, tenemos que nuestro sistema sigue la corriente subjetiva ya que no
basta con que el signo haya perdido su distintividad sino que además su titular
haya permitido o no haya hecho el esfuerzo de prevenir esta situación.
Artículo 154.- El titular de una marca registrada podrá
solicitar por escrito, en cualquier tiempo, la cancelación de
su registro. El Instituto podrá requerir la ratificación de la
firma de la solicitud, en los casos que establezca el
reglamento de esta Ley.
xi) Excepciones reconocidas durante el trámite de solicitud de registro
a) Productos y servicios: el principio de especialidad que es uno de los
principios rectores de la propiedad industrial, precisamente establece que al
registrar una marca ésta no amparará todos los productos y servicios
existentes y solo protegerá los que específicamente se designen en la
solicitud de registro de marca tal y como se explicó previamente en el
capítulo i y iv.
34 DE LA PARRA TRUJILLO, Op. cit., p. 214
44
b) Palabras o leyendas no reservables: esta excepción se refiere a aquellas
palabras o leyendas que puedan confundir al público consumidor en pensar
que constituyen una marca registrada por lo que el artículo 115 de la LPI
establece que en la solicitud de registro de marca se tendrá que hacer
referencia expresa a estas palabras como no reservables:
Artículo 115.- En los ejemplares de la marca que se presenten con la
solicitud no deberán aparecer palabras o leyendas que puedan engañar o
inducir a error al público. Cuando la solicitud se presente para proteger una
marca innominada o tridimensional, los ejemplares de la misma no deberán
contener palabras que constituyan o puedan constituir una marca, a menos
de que se incluya expresamente reserva sobre la misma.
c) Principio de territorialidad: en seguimiento a lo explicado en el capítulo I, el
principio de territorialidad se aplica como excepción en dos supuestos, el
primero es el caso de las marcas notorias y el segundo es el supuesto de
solicitar como fecha de prioridad aquella en la cual fue presentada una
marca en el extranjero conforme al Protocolo de Madrid.
45
CAPITULO II.
A) LAS MARCAS NO CONVENCIONALES
Antes de entrar a fondo al siguiente capítulo, consideramos importante hablar del
tema central que, en nuestro particular punto de vista, justifica el avance a la
protección de las marcas no tradicionales además de los argumentos jurídicos.
La innovación, en palabras de Michael Gollin, “es una fuerza poderosa de la
naturaleza humana”.35 La innovación es lo que hace que el ser humano se supere
a sí mismo y que, más importante aún, siga sobreviviendo. Esta característica del
ser humano la hemos observado a través del tiempo, civilizaciones han caído
porque otras mejoradas y nuevas han surgido, y los inventos ya existentes son
mejorados para ser más eficientes e útiles.
Bajo esta línea de ideas, la promotora de la innovación es precisamente la
Propiedad Intelectual ya que esta se encarga de fomentar que los individuos o
corporaciones creen diversos productos, servicios, ideas etc., para que se les
otorgue un beneficio exclusivo de explotación, ya sea por un tiempo limitado o
ilimitado. Si hablamos en particular de los derechos de propiedad intelectual que
son limitados tenemos que el conocimiento que por un tiempo estará fuera del
alcance del público en general, al terminar la protección exclusiva regresará al
dominio público donde puede ser alcanzado por cualquier persona.
De acuerdo con Gollin, existe un ciclo de innovación que consiste en tres etapas:
i) trabajo creativo realizado por individuos (incluyendo empresas);
ii) adopción del invento por parte de la sociedad; y
iii) accesibilidad al conocimiento.36
35 GOLLIN, Op. Cit., p. 11 36 Íbidem, p. 17
46
La primera etapa se refiere a cualquier producto, negocio, idea, procedimiento,
técnica, servicio etc., que los humanos crean para satisfacer sus necesidades, por
curiosidad, por competitividad, o por el motivo que sea. La segunda etapa se
refiere a la inserción del invento a la sociedad, sin importar el medio por el cual se
realice esta integración y finalmente la tercera etapa consiste en usar todo ese
conocimiento que se encuentra en el dominio público (ya sea porque los derechos
de propiedad intelectual han caducado o por la disponibilidad a la sociedad) es
absorbida y mejorada por los individuos por lo que automáticamente pasamos a la
primera etapa de nuevo.
Lo anterior tiene una lógica infalible: cuando el conocimiento regresa al dominio
público la gente mejora estas ideas. Se tiene que recalcar lo importante que es
motivar a la gente a innovar ya que este conocimiento se convertirá en la base de
las mejoras o de las nuevas creaciones.
CICLO DE INNOVACIÓN
Trabajo creativo realizado por individuos
Adopción del invento por parte de la sociedad
Accesibilidad al conocimiento
47
“El ciclo de la innovación avanza cuando los individuos promueven sus ideas
creativas y la sociedad las adopta. Se frena cuando las personas creativas
carecen de acceso a la información, cuando no comparten con su comunidad,
cuando las invenciones se pierden y cuando la ley y las circunstancias hacen a los
inventos inaccesibles”.37
Asimismo, la innovación puede traer una parte negativa, esto ocurre cuando al
intentar solucionar un problema se crea otro. Es decir, se cumple la primera fase el
ciclo de innovación pero al llegar a la segunda que es la difusión de la misma a la
sociedad, el ciclo se rompe ya que aparecen nuevos problemas que ahora se
deben solucionar por lo que es imperativo que se inicie con un nuevo ciclo de
innovación para que la sociedad siga avanzado de lo contrario sólo sufriría un
retroceso. Un ejemplo de lo anterior son las tuberías de plomo en la antigua
Roma, este artefacto soluciono el problema de llevar agua a las ciudades
mejorando la higiene y calidad del agua pero esta misma solución trajo como
problema el envenenamiento de los ciudadanos. Posteriormente el plomo fue
remplazado por cobre. 38
Así las cosas, la propiedad intelectual es una herramienta que sirve para promover
la innovación, sirve como incentivo para que la gente sea creativa y difunda sus
ideas. Inclusive, esto se encuentra consagrado en la fracción II del artículo 6to de
la LPI como una facultad del IMPI.
Lo anterior, es sólo una de las muchas razones con las cuales se justifica la
existencia de la Propiedad Industrial, las demás que podríamos nombrar son que
le dan una ganancia y ventaja a la persona o entidad que crea algo, otorga más
conocimiento a la sociedad y se fomenta la inversión hacia los posibles inventos
entre muchas otras razones.
37 Íbidem, p. 18 38 Íbidem, p. 20
48
Bajo esta tesitura tenemos que las marcas no tradicionales obedecen a una
evolución de la Propiedad Industrial, ya que las marcas visibles como lo son las
nominativas, innominadas y mixtas ya no satisfacen al consumidor y precisamente
este cambio se debe a la evolución que han sufrido las mismas.
Hoy en día se necesita mucho más que un logo o un diseño bonito para conseguir
consumidores, se necesita innovar. Las compañías se encuentran atadas a una
evolución de acuerdo a la cultura que se viva en ese momento ya que al final una
marca es el reflejo de las necesidades de sus consumidores. Es inevitable el
cambio, por lo que no es de extrañarse que escuchemos que diversos símbolos
como los sonidos o los olores sean considerados como distintivos de ciertos
productos o servicios que preste una compañía o inclusive aún, que sean
registrados como marcas en diversos países.
La marca se ha convertido en una fuerza de venta más poderosa superior al
producto o servicio que está ampara. Por todo lo anterior, claramente se ve la
tendencia que existe hoy en día con respecto al “marketing” y al “branding”, que es
innovar y ofrecer de manera diferente los productos o servicios que se
comercializan para causar una mayor impresión al consumidor y finalmente crear
una preferencia mayor hacia nuestra empresa.
i) Generalidades
Tal y como fue mencionado en la parte introductoria del presente trabajo, en la
actualidad las marcas no convencionales son una necesidad como respuesta a la
ardua e intensa competencia que existe hoy en día en el mercado a fin de obtener
más consumidores. Ahora bien, la International Trademark Association (INTA)
define las marcas no tradicionales como: “Un nuevo tipo de marca que no
pertenece a una categoría preexistente de marca convencional” En este sentido,
una marca será considerada como no tradicional si no pertenece a las categorías
de nominativa, innominada o mixta.
49
Así las cosas, tenemos que existen diversos tipos de marcas no convencionales
los cuales son: olfativas, sonoras, gustativas, tridimensionales, colores aislados,
táctiles y de movimiento. Al ser un número considerable de categorías, en el
presente trabajo nos avocaremos solamente a las marcas olfativas, sonoras y de
colores, las cuales aún no son registrables en México. Cabe destacar que
actualmente en nuestro país el único tipo de marca no convencional susceptible
de ser registrada es la tridimensional tal y como lo establece el artículo 89 fracción
II de la LPI. Además, es importante mencionar y reconocer que el IMPI ha hecho
un gran esfuerzo por facilitar el registro de este tipo de marcas por lo que cada día
nos encontramos con más registros marcarios que amparan formas
tridimensionales.
“Hoy los temas de marcas se vuelcan hacia formas de distintividad no
tradicionales, que están llamando la atención de los expertos y siendo motivo de
amplia controversia en el mundo.”39
En este sentido, existen dos conceptos que si bien no son considerados como
marcas no convencionales per se, ambos también se ubican fuera de lo que
puede ser considerado como una marca convencional.
El primero de ellos es el “trade dress” o como se puede llamar en español: imagen
comercial. De acuerdo a la INTA el trade dress es la imagen comercial en general,
abarcando los aspectos visuales y táctiles de un producto que identifica el origen
del producto y lo distingue de los demás. Puede incluir el diseño o la forma o
configuración del producto; el etiquetado y envasado e incluso la decoración o el
ambiente en el que se prestan los servicios. La imagen comercial puede consistir
en elementos tales como tamaño, forma, color y textura, en la medida en que tales
elementos no son funcionales.40
39 JALIFE DAHER, Mauricio, Derecho mexicano de la propiedad industrial, Tirant lo Blanch, México, 2014; p. 320. 40 CFR. “Trade Dress”, INTA, http://www.inta.org/TrademarkBasics/FactSheets/Pages/Trade-
Dress.aspx, (consultado por última vez el 30 de septiembre de 2016)
50
Tradicionalmente, la imagen comercial era sólo aplicable a productos aunque
después fue ampliada para incluir servicios. Por ejemplo en el año de 1992 en
Estados Unidos, el caso Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc. crea el primer
precedente de imagen comercial de servicios, en específico: los restaurantes. 41
En nuestro país no es hasta el año 2006 que se contempla parcialmente en
nuestra legislación el concepto de imagen comercial, en el artículo 213 fracción
XXVI de la LPI, se establece como infracción “Usar la combinación de signos
distintivos, elementos operativos y de imagen, que permitan identificar productos o
servicios iguales o similares en grado de confusión a otros protegidos por esta Ley
y que por su uso causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por
hacer creer o suponer la existencia de una relación entre el titular de los derechos
protegidos y el usuario no autorizado.” Si bien lo anterior es un inicio a la
protección de la imagen comercial, debemos mencionar que en nuestro país el
desarrollo legal de este tema no es tan avanzado como en otros países.
El segundo concepto que es importante mencionar es la marca fluida o como es
conocida en inglés “fluid mark”.
Este tipo de marcas hacen referencia a aquellas que cambian durante el tiempo,
en las cuales existe una marca “pilar” combinada con diversos elementos los
cuales pueden ser: ornamentación, reinterpretación de la marca mediante
diferentes medios o imágenes, cambio de marco, cambio de fondo, utilización de
diseños en movimiento, adopción de múltiples diseños y la utilización de diseños
siempre cambiantes. 42
41“Two_Pesos,_Inc._v._Taco_Cabana,Inc”,Wikipedia,https://en.wikipedia.org/wiki/Two_Pesos,_Inc.
_v._Taco_Cabana,_Inc., (consultado por última vez el 30 de septiembre de 2016) 42CFR. PEARSON, Lisa, “Fluid Trademarks and Dynamic Brand Identities”, The Trademark Reporter, Volúmen 104, No. 6, Noviembre-Diciembre 2014.
51
En este sentido, este concepto va en contra de los principios de las marcas ya que
éstas siempre han sido presentadas como palabras o imágenes fijas con las
cuales el público consumidor se ha identificado o relacionado.
“Actualmente los titulares de las marcas quieren rechazar la noción que una marca
debe ser constante por lo que están adoptando el cambio como un elemento
inherente a sus marcas.”43
Este tipo de marcas es un gran avance para el comercio, la publicidad y
mercadotecnia pero ¿qué problemas representa para nuestra legislación
doméstica actual, sobre todo respecto al tema de la registrabilidad? y ¿cómo
solucionar estos problemas?
Para contestar estas dos preguntas tenemos que partir de los conceptos básicos
de marca, los cuales fueron mencionados en el capítulo anterior y que son
aquellos que definen qué es una marca: la visibilidad y la distintividad, además
que tenemos que abrir paso a otro concepto: la representación gráfica.
La visibilidad en las marcas no convencionales es un tema sumamente complejo
ya que evidentemente no todas cuentan con este elemento como sucede con las
marcas olfativas o sonoras. Si regresamos nuevamente al artículo 88 de la LPI,
nos topamos con el primer obstáculo, que es la definición de marca: “Se entiende
por marca a todo signo visible que distinga productos…”. Así, nuestra LPI excluye
tácitamente la protección de algunas marcas no convencionales.
Es cierto que en el pasado las marcas siempre eran visibles, esta era la función de
la marca, el ser vista por el público consumidor, pero también es cierto que seguir
con esta línea del pensamiento sería un tanto anticuada dada la modernización
que ha existido en el ámbito de lo comercial. De hecho, lo anterior puede ser
constatado en las marcas que amparan servicios de radiodifusión las cuales no
43 Íbidem, p. 1413.
52
pueden ser vistas en el sentido que, al escuchar un programa de radio sólo
sabemos cuál es el nombre del mismo más no sabemos si ese nombre va
acompañado de un diseño, imagen o tipografía especial. No obstante lo anterior,
estas marcas son conocidas y reconocidas por un gran sector del público
consumidor sin que eso implique el factor visual necesariamente.
Por lo que en realidad, en vez de exigir que una marca sea visible y distintiva
debería de exigir que sea susceptible de representación gráfica y distintiva. Aquí
entramos a al enmarañado tema de la representación gráfica de una marca, ya
que, si bien este concepto se utiliza para poder ampliar la gama de los signos que
pudiesen llegar a constituir una marca registrada, también es cierto que dar
cumplimiento a dicho requisito se vuelve una tarea complicada de realizar sobre
todo en cierto tipo de marcas no convencionales, como lo son las olfativas, ya que,
¿cómo describimos el aroma de una sustancia? Claramente no es lo mismo que
describir una melodía que puede ser representada por notas musicales como
sucede en las marcas sonoras.
Precisamente el problema central de registrar marcas no convencionales es su
representación en papel y poder describir y definir qué es lo que se intenta
proteger. En las marcas convencionales este tema no tiene mayor trascendencia
toda vez que sin importar si es nominativa, innominada, tridimensional o mixta es
completamente visual y a pesar de que las marcas sean un activo intangible es
indiscutible que las podemos ver.
Ahora bien, “la representación gráfica es describir algo usando símbolos
susceptibles de ser dibujados.”44 Este debe de ser un requisito sumamente
estricto, y muy bien delimitado, de lo contrario, traería consecuencias graves tanto
para el titular de la marca y para los terceros. “La consulta del registro ha de
permitir conocer, con la amplitud propia de la publicidad registral, la naturaleza y el
44 CORTE DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA, Conclusiones del abogado General Sr. Damaso Ruiz-Jarabo Colomer, C-273/00, Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent-und Markenamt, parr. 37
53
alcance de los signos, de las indicaciones y de los símbolos inscritos como marcas
y, a tal fin, se pide su representación gráfica.”45
Lo anterior, debe de ser así toda vez que las funciones de la representación
gráfica son:
1. Permitir a los competidores de un mismo sector, saber que marca está
registrada o que solicitud de marca está en trámite a fin de poder
compararla con otros signos.
2. Permitir al público consumidor identificar las marcas registradas o en
proceso de solicitud de registro.
3. Permitir a las autoridades realizar su trabajo y cumplir con las obligaciones
relativas al examen de fondo realizado a los signos pretendidos como
marcas.46
En este sentido es necesario que el signo sea representado con mucha precisión
para que cualquier persona que consulte el registro de marcas pueda determinar
de qué signo se trata.
El concepto de representación gráfica debe de ser tomado en un sentido muy
amplio y no en su latu sensu ya que el requisito de representación gráfica será de
acuerdo a la naturaleza y tipo de la marca no convencional. Además debemos
tomar en cuenta que “describir no equivale a representar, que evoca la idea de
reproducción”.47
45 Íbidem, parr. 36 46 Cfr. MAJUMDAR, Arka, et al., “The Requirement of Graphical Representability for Non-Conventional Trademarks”, Journal of Intellectual Property Rights, Vol. 11, 2006; p. 313-317 47 CORTE DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA, Conclusiones del abogado General Sr. Damaso Ruiz-Jarabo Colomer, C-283/01, Mark BV v. Joost Kist h.o.d.n. Memex, parr. 42
54
Ahora bien, para saber si la representación gráfica de un signo es completa y
clara, el Gobierno del Reino Unido emitió tres reglas para poder determinar dicha
situación:
1. Debe tratarse de una representación del signo que sea suficientemente
completa por sí misma.
2. La descripción ha de poder emplearse en vez del signo que el solicitante
utilice o se proponga utilizar, por representar únicamente tal signo de
manera clara y precisa.
3. Deber ser comprensible para las personas que consulten el registro.48
En este sentido, vale la pena recordar que una de las funciones esenciales de las
marcas es garantizar al consumidor el origen del producto o servicio que ampara
una marca. Así se desprende la siguiente tesis aislada:
MARCA COMERCIAL. SU CONCEPTO Y FUNCIONES.
Del artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial que
establece: "Se entiende por marca a todo signo visible que
distinga productos o servicios de otros de su misma especie
o clase en el mercado.", se colige que marca es el signo,
denominativo, gráfico o mixto, que requiere materializarse en
un envase, producto o expresión publicitaria, y vincula
psicológicamente a una idea, concepto de un producto o
prestación de un servicio, evocando en el consumidor las
características, procedencia empresarial, nivel de calidad o
reputación. Es así que la información derivada de la marca
es aprehendida por el consumidor y desencadena
48 Cfr. CORTE DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA, C-273/00, Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent-und Markenamt, parr. 31
55
representaciones en su mente, lo que evoca el aspecto
dinámico e ingrediente psicológico del signo marcario. En
este orden de ideas, la marca comercial debe ser
susceptible de distinguir, por sí, productos o servicios
respecto de otros de su misma especie o clase,
determinando y constituyendo así su valor económico, en
cuanto permite y es un instrumento para que el comerciante
los ofrezca y logre venderlos, aunado al beneficio de que
éstos tengan demanda y aceptación entre los consumidores.
Así, a partir de las peculiaridades referidas, se tiene que,
como funciones de una marca, están las de indicar la
procedencia empresarial del producto o servicio, su
calidad y publicitar su eventual reputación e implicar en
los consumidores una distintividad inherente o
adquirida respecto de significados secundarios que se
asocian a la marca.
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
Amparo directo 239/2007. Arturo Feldman Stark. 24 de
octubre de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Jean
Claude Tron Petit. Secretaria: Mayra Susana Martínez
López.49
Hay que añadir que “la representación gráfica tiene precisamente por objeto
excluir todo elemento de subjetividad en el proceso de identificación y percepción
49 Tesis I.4o.A.609 A, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, t. XXVII, enero de 2008, p. 2793
56
del signo. Por consiguiente, el medio de la representación gráfica debe ser
inequívoco y objetivo.”50
Si a lo anterior sumamos el requisito de distintividad, tenemos que el registrar una
marca no tradicional se vuelve no sólo una hazaña legal si no se vuelve un
problema práctico.
La distintividad de una marca se obtiene cuando los consumidores pueden asociar
de manera directa una marca con los productos y servicios que protege. El
problema que presentan las marcas no tradicionales en este tema es que al no ser
marcas visuales, se puede causar una confusión entre el público consumidor ya
que son maneras no comunes de presentar una marca.
Lo anterior, se soluciona con el simple uso de la marca, es decir, para evitar que
una solicitud de registro de marca sea negada bajo el argumento que no es
distintiva, lo mejor es probar el uso de la misma para comprobar que
efectivamente el público consumidor ya tiene el signo propuesto a registro como
elemento identificador de productos y servicios.
Inclusive, aquí ya podemos hablar del “secondary meaning” o distintividad
adquirida, que es aquella en la que una marca descriptiva que en un principio no
podría ser registrada por su misma naturaleza, puede llegar a obtener el registro a
causa del uso que se le ha dado a la misma para proteger ciertos productos o
servicios. Al intentar registrar la marca se deben de aportar elementos que
efectivamente prueben que una marca descriptiva adquirió una distintividad
basada en el simple uso de la misma.51
En México no se reconoce el principio de secondary meaning, sin embargo se
protegen marcas descriptivas que han alcanzado el estatus de notoriamente
50 CORTE DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA, C-273/00, parr. 54 51 Cfr. SOLORIO PEREZ, Op. cit., p. 211
57
conocidas sólo de manera incidental y negativa, de acuerdo con lo dispuesto por
la fracc. XV del art. 90 de la LPI..52
Por lo anterior que, un camino idóneo para intentar registrar una marca no
convencional es a través de la prueba de la distintividad adquirida. De este modo
será más fácil o más bien tendremos más probabilidad de obtener un resultado
favorable. Para probarlo podemos aportar diversas pruebas como:
● El uso prolongado de la marca
● El volumen de ventas del producto, exhibiendo la marca no convencional
● Testimonios individuales: clientes, distribuidores y vendedores
● Exclusividad
● Cantidad de publicidad
● Liderazgo competitivo en el mercado 53
Inclusive, en el caso Deere & Co. v. MTD Holdings Inc.,54 la Corte de Distrito de
Estados Unidos dictó una serie de guías con las cuales se podría probar el
secondary meaning: i) gastos de publicidad, ii) estudios de consumo que
relacionen la marca al titular, iii) cobertura en medios de comunicación no
solicitada, iv) éxito de ventas, v) intentos de plagiar la marca y vi) uso exclusivo de
la marca.
Además, en el caso Oberbank v. Deutscher Sparkasse., la Corte de Justicia de la
Unión Europea (en lo sucesivo CJUE), también refuerza lo anteriormente dicho al
establecer que si del examen del signo practicado por la autoridad, se desprende
52 Ídem 53 ARDEN, P. Thomas, Protection of Nontraditional Marks Trademark Rights in Sounds, Scents, Colors, Motions and Product Designs in the U.S., International Trademark Association, Nueva York, 2000, p. 75-76. 54 CORTE DISTRITAL DE ESTADOS UNIDOS PARA EL DISTRITO DEL SUR DE NUEVA YORK, 41 F.3d 39, Deere & Co. v. MTD Holdings Inc
58
que el conjunto de las características que rodea al mismo hace presumir que
existe una distintividad adquirida, el registro marcario debe de ser concedido.55
Por lo que, con lo anterior tenemos una guía bastante completa y que además
obra en un precedente de lo que podemos presentar como evidencia a fin de
probar que efectivamente una marca cuenta con esta distintividad adquirida.
En este sentido, nos atreveríamos a decir que para registrar una marca no
convencional, se debe de elevar como requisito el ser marcas notorias e incluso
marcas famosas para evitar que este tipo de solicitudes de registro de marca sean
negadas bajo el argumento que carecen de distintividad.
Hablando específicamente de nuestro país, tenemos celebrados varios tratados
internacionales como lo son el Tratado de Libre Comercio de América del Norte,
ADPIC, el Convenio de París y el famoso tratado comercial llamado Acuerdo de
Asociación Transpacífico (“TPP”, por su sigla en inglés), que si bien ya fue firmado
por México, aún no ha sido ratificado. Mediante estos tratados internacionales,
nuestro país está obligado a no impedir el registro de marcas no convencionales o
aunque no esté expresada explícitamente la prohibición a no registrar este tipo
marcas si lo mencionan de manera tácita. A continuación transcribo los artículos
de los tratados mencionados:
Acuerdo de Asociación Transpacífico
{Sección C: Marcas} Artículo 18.18: {Tipos de signos registrables como marcas}
Ninguna Parte requerirá, como condición para el registro,
que el signo sea visualmente perceptible, ni denegará el
registro de una marca solo por el motivo de que el signo del
55 Cfr. CORTE DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA, C‑217/13 y C‑218/13, Oberbank v.
Deutscher Sparkassen, parr. 40-43.
59
que está compuesta es un sonido. Adicionalmente, cada
Parte deberá realizar los mejores esfuerzos para registrar
marcas olfativas. Una Parte podrá requerir una descripción
concisa y precisa, o una representación gráfica, o ambas, de
la marca, según sea aplicable.
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (“TLCAN”)
Artículo 1708. Marcas
1. Para los efectos de este Tratado, una marca es cualquier
signo o cualquier combinación de signos que permita
distinguir los bienes o servicios de una persona de los de
otra, inclusive nombres de personas, diseños, letras,
números, colores, elementos figurativos o la forma de los
bienes o la de su empaque. Las marcas incluirán las de
servicios y las colectivas y podrán incluir las marcas de
certificación. Cada una de las Partes podrá establecer como
condición para el registro de las marcas que los signos sean
visibles.
Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
(“ADPIC”)
SECCIÓN 2: MARCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO
Artículo 15 Materia objeto de protección
1. Podrá constituir una marca de fábrica o de comercio
cualquier signo o combinación de signos que sean capaces
de distinguir los bienes o servicios de una empresa de los de
otras empresas. Tales signos podrán registrarse como
marcas de fábrica o de comercio, en particular las palabras,
60
incluidos los nombres de persona, las letras, los números,
los elementos figurativos y las combinaciones de colores, así
como cualquier combinación de estos signos. Cuando los
signos no sean intrínsecamente capaces de distinguir los
bienes o servicios pertinentes, los Miembros podrán
supeditar la posibilidad de registro de los mismos al carácter
distintivo que hayan adquirido mediante su uso. Los
Miembros podrán exigir como condición para el registro que
los signos sean perceptibles visualmente.
El artículo QQ.C.1 del TPP prohíbe expresamente a los Estados contratantes
requerir como condición de registro de una marca que un signo sea visible, lo cual
admite indudablemente la protección a las marcas no convencionales. Aunque en
el caso específico de los olores no es obligatorio registrarlos, tampoco es
prohibitivo sólo invita a las partes a proteger este tipo de marca no convencional.
En cuanto al artículo 1708 del TLCAN, este acepta el registro de las marcas no
tradicionales ya que en la definición de la marca sólo establece como requisito que
sea un signo que DISTINGA a los productos o servicios de otros signos. Esta
precisión nos remite a que la marca debe de ser solamente distintiva y no
obligatoriamente visual.
Finalmente el artículo 15 de ADPIC también enuncia que las marcas deben de
distinguir productos y servicios, la salvedad con este artículo a diferencia de los
anteriores es que la última línea enuncia: Los Miembros podrán exigir como
condición para el registro que los signos sean perceptibles visualmente, por lo que
si bien no está prohibiendo en su totalidad el posible registro de marcas no
convencionales si lo limita un poco, por así decirlo, ya que deja esta opción a
criterio de los Estados.
61
De los cuatro artículos citados, tenemos que precisamente México debe reformar
la LPI, claro que unos artículos se reformarán más que otros, pero por ejemplo,
para empezar, la definición de marca contenida en el artículo 88 debe de ser
modificada ya que es limitativo o restrictivo al solo permitir que las marcas visibles
puedan a ser eventualmente protegidas tal y como opina Eduardo Trujillo de la
Parra: “El artículo 88 de la LPI es restrictivo, porque excluye a muchos signos que
perfectamente podrían ser considerados marca bajo un enfoque jurídico. La
primera gran limitación es el carácter visual del signo. Con esto se excluye de
protección marcaria en México algunas marca comunes en otros países, como las
marcas sonoras y otras menos comunes como las olfativas.”56
Finalmente no debemos olvidar que los tratados internacionales son auto
aplicativos y que deberían de ser tomados en cuenta por las autoridades al
momento de motivar y fundamentar sus sentencias y que de lo contrario, se podría
promover un Juicio Contencioso Administrativo en contra de la resolución que no
tomó en cuenta algún tratado internacional del cual México sea parte y que le
beneficie a la parte actora. Inclusive, existen dos Tesis del Tribunal Federal de
Justicia Fiscal y Administrativa que sostienen el criterio anterior:
ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS
DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON
EL COMERCIO.- SUS DISPOSICIONES SON
APLICABLES A LOS NACIONALES.- El Acuerdo
mencionado, aprobado por México con motivo de la firma del
Acta Final de la Ronda Uruguay de Negociaciones
Comerciales Multilaterales y la suscripción del Acuerdo por
el que establece la Organización Mundial de Comercio
(OMC) en cuya tercera parte se encuentra incluido el anexo
1 C, fue publicado en el Diario Oficial de lo Federación de 30
de diciembre de 1994; mismo que en su artículo 1, párrafos
56 DE LA PARRA TRUJILLO, Op. cit., p. 170
62
1 y 3 establece los principios normativos de observancia
obligatoria por los Estados Miembros, así como el de
protección ampliada de los derechos de propiedad
intelectual relacionados con el comercio, siempre y cuando
no contravengan o infrinjan sus disposiciones, además de
ordenar para ello, que los países incorporados a la
Organización, puedan establecer libremente el método para
aplicar sus disposiciones, dentro del marco de su propio
sistema y práctica jurídicos, razón por la cual la protección a
los derechos de propiedad intelectual debe ser observada en
el orden interno y en sus relaciones con los demás países
miembros, por lo que resulta evidente que es aplicable a los
nacionales de nuestro país, quienes resultan también
beneficiarios de la referida protección.
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1638/09-EPI-01-
7/763/10-PL-10-10.- Resuelto por el Pleno de la Sala
Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa, en sesión de 27 de octubre de 2010, por
mayoría de 6 votos a favor, 1 voto con los puntos resolutivos
y 1 voto en contra.- Magistrado Ponente: Luis Carballo
Balvanera.- Secretaria: Lic. Mónica Guadalupe Osornio
Salazar.57
ACUERDO SOBRE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS
DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON
EL COMERCIO.- LAS SECCIONES DE LA SALA
SUPERIOR SON COMPETENTES PARA CONOCER
SOBRE SU APLICACIÓN.- Las Secciones de la Sala
Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
57 Tesis VI-TASS-71, R.T.F.J.F.A., Sexta Época, No. 39, marzo de 2011, p. 495
63
Administrativa, por disposición del artículo 20 fracción I
inciso b), de su Ley Orgánica, son competentes para
conocer de los asuntos en los que la resolución impugnada
se encuentre fundada en un tratado o acuerdo en materia
comercial, suscrito por México, y cuando el demandante
haga valer como concepto de impugnación que no se
hubiere aplicado en su favor algún tratado de tal naturaleza
o acuerdos relacionados. De ahí que cuando en el juicio
contencioso administrativo se sostengan cuestiones relativas
a la aplicación del Acuerdo sobre los Aspectos de los
Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el
Comercio, se actualiza plenamente la competencia de las
Secciones de la Sala Superior para resolver el juicio, toda
vez que dicho ordenamiento constituye un acuerdo
multilateral en materia comercial, en el que se establecen
principios básicos, normas y estándares mínimos para la
protección de la propiedad intelectual. (12)
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 35739/04-17-05-
6/655/05-S2-10-03.- Resuelto por la Segunda Sección de la
Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa, en sesión de 27 de febrero de 2007, por
unanimidad de 4 votos a favor.- Magistrado Ponente:
Guillermo Domínguez Belloc.- Secretaria: Lic. Gabriela
Badillo Barradas.58
Así las cosas, creemos que nuestra Ley se ha quedado rezagada en este (y otros)
tema por lo que es necesaria una reforma completa e integral.
58 Tesis V-P-2aS-670, R.T.F.J.F.A., Quinta Época, No. 77, mayo de 2007, p. 237
64
ii) Problemas de registrabilidad de las marcas no convencionales
En el presente capítulo estudiaremos a fondo los tres tipos de marcas no
convencionales, sus características y sobre todo los problemas que presentan
cada uno de ellos en cuanto al proceso de registro.
a) Marcas Olfativas
Las marcas olfativas, como bien lo indica su nombre, son los olores o aromas.
Este tipo de marcas ha dado mucho de qué hablar ya que evidentemente es
imposible representar de manera visual un olor. Existen algunas limitaciones en
cuanto a qué olores pueden ser susceptibles de registro:
1) La primera de ellas es que no se puede registrar como marca un olor que
sea el aroma habitual de los productos o servicios que se pretenda
proteger. Lo anterior es evidente ya que de lo contrario daríamos una
ventaja injusta al titular de la marca que obtenga primero al registro
respecto de sus demás competidores.
2) Lo olores que constituyan el aroma natural de los producto o servicios a
proteger. Lo anterior es así a fin de evitar una competencia desleal de una
persona o empresa a los terceros.
3) Aquellos olores que tienen una función utilitaria es decir, por ejemplo los
perfumes que precisamente su funcionalidad radica en el aroma de cada
uno de ellos. Esta prohibición es obvia ya que sería como decir que se
desea registrar una marca descriptiva de los productos o servicios que se
quieren amparar.
Con lo anterior, se delimita un poco cuales son los olores que se pueden registrar
como marca y cuáles no. Y es que es necesario, como dijimos al principio de este
segundo capítulo, que se delimite perfectamente que es susceptible de registro
para que no resulte en el abuso de registrabilidad de este tipo de marca.
65
Ahora bien, ¿cómo se plasma en papel la descripción de este tipo de marca a fin
de registrarla? Aquí entramos en el tema visto con anterioridad: la representación
gráfica. Por su naturaleza, este tipo de marca es de las más difíciles de registrar
de todas las marcas no convencionales y es que describir de manera perfecta un
olor no es tarea sencilla.
Sobre este tema en particular, existió un caso en el cual la litis es precisamente
esta, las marcas olfativas. Nos referimos al caso Ralf Sieckmann vs. German
Patent Office. En dicho caso Ralf Sieckmann intento registrar como marca la
sustancia química de cinamato de metilo y el aroma fue descrito como: aroma
balsámico afrutado con ligeras reminiscencias de canela. A la solicitud se
acompañó la fórmula química de dicho aroma y una muestra física. La solicitud de
registro fue negada, pero lo trascendente de este caso es lo que pronunció la
CJUE en la sentencia, en referencia a la representación gráfica de marcas
olfativas. Este órgano argumento en resumen cuatro puntos:59
1) Que la fórmula química no puede ser considerada como representación
gráfica toda vez que esta describe la sustancia en sí misma y no el olor.
2) Además, que la fórmula química no es suficiente ya que muy pocas
personas cuentan con el conocimiento técnico para interpretar la fórmula y
poder dilucidar el olor de la misma.
3) Que la representación por medio de un dibujo es imposible en este tipo de
marcas.
4) Que las muestras físicas no son ideales ya que i) no constituyen de ninguna
manera representación gráfica y ii) pueden alterarse los olores o inclusive
desaparecer con el paso del tiempo.
En este sentido, aunque estos cuatro puntos son una excelente referencia para
iniciar con la representación gráfica y registrabilidad de las marcas olfativas, no
coincidimos con ellos del todo. En cuanto al tema de la representación por medio
59 Cfr. CORTE DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA, C-273/00, Op. Cit,. Parr. 11-13
66
de una fórmula química coincidimos en parte con el CJUE, toda vez que una serie
de letras y números no hace que en automático la mente de una persona pueda
dilucidar a qué olor en específico se está haciendo referencia. Si bien, este
requisito puede acompañar a la solicitud de registro no cumple por sí solo a
cabalidad con la función de representar o describir de manera clara y concisa al
signo que se pretende dar protección por lo que se requiere de elementos
adicionales para complementar este tipo de descripción.
La representación por medio de dibujos no requiere explicación alguna ya que por
sí misma se entiende: es imposible representar un olor mediante dibujos. Y
finalmente el tema de las muestras físicas en nuestra opinión es la única manera
de en realidad percibir con los sentidos la marca que se quiere proteger. No
obstante lo anterior, concordamos de nueva cuenta con el CJE en el sentido de
que las muestras van a modificarse por el simple paso del tiempo e incluso
desaparecer.
En este sentido, se pueden facilitar diversas soluciones, la primera es que la
muestra sea renovada después de un cierto periodo de tiempo a fin de mantener
la integridad de esta y la segunda opción (que no vemos como factible pero no
pierde su carácter de opción), es que la vigencia de este tipo de registros dure
menos años y que sea como requisito indispensable el presentar una nueva
muestra junto con la solicitud de renovación.
Lo ideal es combinar varias de las opciones planteadas en la solicitud de registro
por ejemplo: exigir una muestra física, la fórmula química y una descripción del
aroma. Además de estos requisitos para tratar de cubrir el aspecto de la
representación gráfica, se debe solicitar que se acredite la distintividad adquirida
de la marca. Al final del día la distintividad adquirida es una protección más
amplia de una marca y que la dota de una cierta notoriedad sin importar que la
autoridad correspondiente haya declarado lo anterior. Es por esto que el registro
de las marcas no convencionales sigue siendo muy escaso y es que son contados
67
los casos particulares que cumplen con los elementos suficientes para registrarlas
ya que no todas son aún conocidas por todo el público consumidor.
Ya que no existen parámetros internacionales para la registrabilidad de las marcas
olfativas y que los criterios esgrimidos en sentencias no han delimitado de manera
concreta las características que debe de tener un aroma para que sea susceptible
de protección, a continuación se presentan las siguientes alternativas como
requisitos de registrabilidad:
1) Que la descripción del olor sea realizada por medio de un profesional de
identificación de olores.
2) Que se realizan diversas encuestas a consumidores de diferentes grupos,
es decir consumidores novatos, especializados (que tengan gran
percepción sensorial) y expertos (profesionales capaces de constatar las
variaciones olfativas).
3) Que se realice un análisis físico-químico por cromatografía en fase
gaseosa, mediante una máquina que dispone de captores sensibles a las
características físico-químicas de una composición y que mide la intensidad
de los componentes volátiles del olor que se analiza. El olor analizado
aparece bajo la forma de un gráfico en colores, en donde cada color
corresponde a una fuente de olor.60
Ahora bien, el registro de los aromas no sólo tiene un aspecto jurídico ni es un
mero capricho. Esta tendencia de utilizar los aromas como branding es una
industria millonaria, de acuerdo con Jennifer Dublino, Vicepresidente de Desarrollo
en ScentWorld Events, quien comenta que “la industria del marketing de aromas
ha recaudado $200 millones de dólares durante el 2013 y está incrementando en
60 Cfr. CASTRO GARCÍA, Juan David, “Las marcas no tradicionales”, Revista La Propiedad Inmaterial, No. 16, noviembre de 2012; p. 311
68
un 10 por ciento anual,”61 lo que nos lleva a que este año se espera una
recaudación de aproximadamente $286 millones de dólares en esta rama y no
puede esperarse menos cuando la investigación y costo por el desarrollo de una
fragancia exclusiva van de los $5,000 a los $30,000 dólares por cada una.62
El marketing de aromas está dividido en dos categorías: el primero, el aroma
ambiental que llena un espacio con un olor particular, pensemos en las tiendas de
ropa Abercrombie and Fitch, las cuales tienen un olor muy particular y
completamente distintivo del resto de las tiendas de ropa; y el segundo, el
branding de aromas, el cual identifica el aroma insignia de una empresa para una
marca en particular, como lo son los zapatos marca Melissa que tienen un olor a
chicle.
Lo anterior no es una simple conjetura si no que encuentra su fundamento en la
ciencia. El sentido del olfato manda información a una parte primitiva del cerebro:
el centro de la emoción y de la memoria, por lo que este es el único de los cinco
sentidos que se va al lado del cerebro en donde se producen las emociones ya
que los otros cuatro se van directamente al lado del cerebro que se encarga del
análisis.63
Así, se demuestra porque las marcas olfativas son de suma importancia para las
empresas ya que precisamente lo que se busca es crear una conexión emocional
con el consumidor y este sentido aporta esa buscada conexión.
Aunado a lo anterior, este es el único sentido que está completamente
desarrollado al momento de nacer por lo que inclusive, el feto puede tener
61 MOLTZ, Barry, “Is Scent Branding the Next Hot Marketing Trend?”, American Express, https://www.americanexpress.com/us/small-business/openforum/articles/is-scent-branding-the-next-hot-marketing-trend/, (consultado por última vez el 29 de junio de 2016) 62 Cfr. CLARK, Colleen, “Why Do Fancy Hotels Pipe in Such Powerful Fragrances?”, Bloomberg, http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-09-18/scent-branding-101-why-do-fancy-hotels-use-such-powerful-fragances-, (consultado por última vez el 30 de junio de 2016) 63 Cfr. “¿Pero por qué es tan poderoso el sentido del olfato?”, ScentAir, http://es.scentair.com/por-qu%C3%A9-aroma/sentido-del-olfato/index.html, (consultado por última vez el 29 de junio de 2016)
69
preferencia por algún perfume que la madre use durante los últimos meses de
gestación. Así, tenemos que el de acuerdo al Decodificador de Aromas anterior los
sentimientos que evocan los aromas son los siguientes:
70
AROMA SENTIMIENTOS EVOCADOS
Vainilla Aumento en el libido, confortado
Almizcle Aventurero, limpio
Sándalo Juguetón o relajado
Cítrico Energético, levantado
Pasto Feliz, sentirse como niño de nuevo
Lavanda Somnoliento
Hierbabuena Alerta, concentrado, vigorizado
Almendra Adorable
Fresia Coqueto
Pachulí Sofisticado, de mundo
Frutos rojos Optimista
Lo cierto es que no le damos a nuestro sentido del olfato el crédito que merece,
pero un estudio reciente llamado “Los Humanos Pueden Distinguir Más de 1
Trillón de Aromas” (Humans Can Discriminate More Than 1 Trillion Olfactory
Stimuli) realizado en el Laboratorio de Neurogenética y Comportamiento de la
Universidad de Rockefeller en Nueva York, demuestra que la nariz humana es
capaz de distinguir al menos un trillón de diferentes aromas, desplazando a la
antigua teoría que sólo podíamos distinguir alrededor de 10,000 aromas.
De igual forma, el Instituto del Sentido del Olfato (Sense of Smell Institute), ha
demostrado que los humanos podemos reconocer un aroma después de un año
con un 65% de exactitud, en contraste con sólo el 50% de elementos visuales
después de tres meses. También, que el 75% de las emociones que generamos
diario son influenciadas por el sentido del olfato.64
En este sentido, es muy importante crear conexiones emocionales con los
consumidores para así ganar su lealtad a la marca y a los productos o servicios
que se ofrecen.
64 Cfr. LINDSTROM, Martin, Brand Sense Build Powerful Brands through Touch, Taste, Smell, Sight and Sound, 1a edición, Free Press, Estados Unidos, 2005; p. 141
71
El Marketing Olfativo va más allá de rociar una fragancia placentera en un lugar.
Es el arte de llevar la identidad de marca de una empresa, mensajes de marketing,
elegir la audiencia y crear un aroma que amplifique estos valores.65
b) Marcas Auditivas
De acuerdo a la OMPI, las marcas auditivas pueden ser definidas como “Aquellas
que representan una melodía que es gráficamente representada por notas.” Al
igual que las marcas olfativas, las marcas auditivas han tenido un mayor auge por
la necesidad de los comerciantes de ofrecer de una manera innovadora y original
sus productos y servicios al público consumidor. “El uso de los “jingles” se ha
convertido en una práctica publicitaria común desde los años 60’s y la cual ha
probado ser una estrategia marcaria eficiente.”66
No todos los sonidos se pueden registrar como marca, sólo aquellos que cumplan
con el requisito de distintividad, el cual consiste en poder asociar el producto o
servicio que se ofrece, con el titular del registro a fin de diferenciarlos con los
sonidos que anuncian los productos o servicios similares en el comercio.
Además, no serán registrables los sonidos que sean funcionales, es decir, que
precisamente se trate del sonido natural de los servicios a proteger o que se
consideren habituales en una rama comercial. Lo anterior, es completamente
lógico ya que de lo contrario, se estaría dando una ventaja al competidor que
registre primero el sonido, dejando en desventaja y en estado de indefensión al
resto de los competidores de su mismo ramo y giro.
65 “Scent Marketing;Type of sensory marketing targeted at the olfactory sense”, AirAroma, http://www.air-aroma.com/scent-marketing, (consultado por última vez el 30 de junio de 2016) 66 FISCHIONE, Francesca, “The Protection of Non-Traditional Trade Marks within the European Union”, WIPO Academy, University of Turin and ITC-ILO Research Papers Collection, 2012-2013; p. 5
72
Ahora bien, en cuanto al tema de representación gráfica tenemos que también es
un problema en este tipo de marcas ya que ¿cómo describir un sonido?, ¿con
notas?, ¿con palabras? o ¿con una muestra física?
En el tema particular de las marcas auditivas, tenemos como referencia el caso
Shield Mark BV v Joost Kist h.o.d.n. Memex en el cual la CJUE realiza un análisis
de cuál es la adecuada representación gráfica de un signo sonoro que sea
susceptible de registro. Lo anterior se puede resumir en cinco prohibiciones:
1) En primer lugar se debe de establecer en la solicitud de registro de marca
que se trata de una marca sonora a fin de no confundirla con una marca
nominativa o de otro tipo.
2) La indicación de canto de un animal.
3) Las onomatopeyas no son aceptables toda vez que i) hay un desfase entre
la pronunciación de las palabras descritas como onomatopeya y el sonido
real y ii) cada individuo percibirá e interpretará de manera distinta la
descripción dada.
4) La sucesión de notas sin otra precisión no puede ser considerada como una
representación gráfica.
5) Las descripciones que hagan referencia a notas que componen una obra
musical conocida.
6) Las descripciones del sonido deben de ser claras, precisas, completas en sí
mismas, fácilmente accesibles, inteligibles, duraderas y objetivas.67
Sobre este último numeral tenemos que puntualizar que debe de ser “fácilmente
accesible e inteligible, para que la generalidad de los interesados en consultar el
registro, que son los otros productores y los consumidores, puedan aprenderla.
Clara, precisa y completa, para que se sepa, sin duda alguna, la indicación que se
67 Cfr. CORTE DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA, C-283/01, Shield Mark BV v Joost Kist h.o.d.n. Memex parr. 58, 60 y 62.
73
monopoliza. Duradera y objetiva, para que ni el paso del tiempo ni el cambio de
destinatario afecten a la identificación o a la percepción del signo.”68
Sobre la última característica creemos que hoy más que nunca es viable
representar de manera gráfica un sonido mediante una muestra física ya que las
bases de datos de registros y solicitudes marcarias se encuentran en Internet por
lo que el reproducir las muestras es completamente factible y más si
consideramos que podemos presentar esta muestra mediante, discos, usb’s,
mediante correo electrónico o compartiendo el archivo mediante cualquier
plataforma. Además conforme vaya avanzando la tecnología se pueden buscar
mejores alternativas de conservación de las muestras físicas.
Finalmente el CJUE concluye a foja 22 de la sentencia emitida, que un
pentagrama dividido en compases y en el que figuran, en particular, una clave,
algunas notas musicales y silencios cuya forma indica el valor relativo y, en su
caso, las alteraciones y dado que el conjunto de dichas notaciones determina la
tonalidad y la duración de los sonidos, puede constituir una representación fiel de
la sucesión de sonidos que forman la melodía cuyo registro se solicita.
Lo esgrimido en la sentencia no es absoluto pero da una guía de cómo sobrepasar
el requisito de representación gráfica. Sin embargo, al sólo mantener como opción
la descripción por medio de un pentágono con notas y símbolos musicales, no es
inteligible para todos y hace suponer que el examinador que realizará el examen
de fondo de la marca tiene un conocimiento musical lo cual puede representar un
problema al necesitar gente capacitada en esta área además de tener las diversas
capacidades propias y necesarias de un examinador.
Ahora bien, para encontrar una posible solución al obstáculo de representar
gráficamente un sonido, tendríamos que distinguir dos supuestos, el primero
68 CORTE DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA, Conclusiones del abogado General Sr. Damaso Ruiz-Jarabo Colomer, C-283/01, parr. 29
74
corresponde a los sonidos que se pueden describir mediante notas y los segundos
son las descripciones de sonidos que no pueden ser descritos mediante notas.
El primer supuesto es más fácil de resolver dado que podemos usar un
pentagrama con las notas musicales que conforman el sonido, tal y como lo
propuso la CJUE. Si bien es cierto que esta opción no es inteligible para todos, lo
puede llegar a ser si acompañamos la descripción musical con un medio físico de
reproducción, es decir el audio actual del sonido que se pretende registrar como
marca.
Así, tal y como se planteó en las marcas olfativas, la solución es combinar dos o
más opciones de descripción a fin de superar el tedioso obstáculo de
representación gráfica. El problema se encuentra en el segundo supuesto ya que
la descripción mediante el lenguaje escrito está cargada de subjetividad y de
relatividad, condición que es enemiga de la precisión y de la claridad.69 Por lo que
como hemos apuntado anteriormente, la sucesión de notas musicales y la
descripción con lenguaje escrito de los sonidos, por ejemplo de las onomatopeyas,
es insuficiente para describir a cabalidad el signo sonoro que se pretende
proteger.
Es por lo anterior que tratándose de este último tipo de sonidos, lo ideal sería
representarlo de manera física, es decir mediante cualquier medio de reproducción
y además que cuente con una descripción pero SIN incluir onomatopeyas o
sucesión denominativa de notas musicales.
Ahora bien, el sonido es uno de los mayores estimulantes cerebrales, es una
herramienta muy poderosa a la cual no se le ha explotado todo el potencial. Lo
sorprendente de los sonidos es que motiva a las personas a captar de manera
más rápida el mensaje por consecuencia se potencializa el deseo de comprar los
69 Cfr. Íbidem, parr. 45
75
productos o servicios que se ofrecen. Por ejemplo, “cuando quitaron el sonido de
las máquinas tragamonedas de Las Vegas, sus ingresos disminuyeron un 24%.”70
Ahora, pensemos en nuestra vida diaria y en cuanto confiamos en los sonidos,
desde los sonidos que emite nuestro celular para anunciar una nueva llamada,
mensaje, tuit o correo, hasta el sonido de alerta de los cláxones de los coches
cuando vamos circulando por la calle.
Por lo anterior, no es sorprendente que las grandes compañías cuenten con
presupuestos significativos para crear su propio jingle o sonido. Con el fin de
entender la relación entre sonido/marca, la agencia Heartbeats International
público en 2009 el estudio llamado “Suena como Branding” (Sounds like
Branding), en el cual se entrevistó a 70 de las mejores marcas internacionales.
Los resultados señalaron que el 97% de las empresas cree que la música puede
fortalecer su marca. También que el 76% de ellas utiliza activamente música en
sus estrategias de marketing, aunque sólo el 40% ha tratado de identificar como
suena su marca y únicamente un 20% de ellas dispone de un logotipo sonoro.
Lo anterior nos demuestra que la tendencia a usar los famosos jingles ha decaído
un poco y es una pena ya que un estudio de la Universidad de Cincinnati
conducido por Jack Kellaris demostró que estas piezas musicales que tienen una
duración de 15 a 30 segundos son extremadamente eficaces en “penetrar” la
mente de los consumidores.
Además, se debe de tomar en cuenta que elegir un sonido, jingle, o música para
representar a una marca no es tarea fácil ya que se requiere un estudio de
mercado para determinar cuál es el perfil de consumidores a los que va dirigido y
además, recolectar la información respecto a la edad, sexo, preferencias, región,
70 “The 10 Most Addictive Sounds in the World”, Fast Company, http://www.fastcompany.com/1555211/10-most-addictive-sounds-world, (consultado por última vez el 30 de junio de 2016)
76
raza y demás factores que nos ayuden a determinar de manera objetiva el sonido
que mejor funcionaría.
Todo lo anterior nos demuestra lo importante que puede ser el sonido y más
importante aún debemos entender cuál es el efecto que puede causar en los
consumidores finales. Por lo que es muy posible que si los requisitos para poder
registrar marcas auditivas o más bien si se permite que se registren este tipo de
marcas, las empresas comiencen a considerar el sonido como un elemento
inherente a la personalidad de la marca.
c) Marcas de Color
Los colores son un factor dominante en las marcas que vemos hoy en día ya que
es el primer elemento en el que fijamos la atención los consumidores, por lo que
se convierte en un tema crucial para que los productos y servicios que ofrece una
empresa sean diferentes a la forma en que su competencia pone a disposición de
los consumidores sus productos.
El color es la: “i) impresión que hace en la retina del ojo la luz reflejada por los
cuerpos y ii) lo que no es blanco ni negro.”71
Los colores pueden ser registrados como marcas en dos formas, como un color
aislado o como la combinación de dos o más colores presentados de una manera
en específico. En nuestro país actualmente no se pueden registrar los colores
aislados ya que se encuentran establecidos en el artículo 90 fracción V de la LPI
como prohibición expresa, más si se pueden registrar las combinaciones de
colores sin limitación alguna.
71 GARCÍA PELAYO Y GROSS, Ramón, Diccionario pequeño larousse en color, 1ª edición, España, 1976; p. 238
77
Ahora bien, existen varias limitaciones respecto a que puede constituir una marca
que se conforme de uno o varios colores;
1) Si el color cumple cierta función utilitaria o que se utilice para obtener un
resultado específico técnico en relación con un producto o servicio.
2) Si el color es el resultado de una reducción de gastos del procedimiento de
fabricación.72
3) Si es un único color aplicado en la superficie de un producto que
normalmente es de color se considerará falto de carácter distintivo.73
Lo anterior es lógico ya que respecto del numeral 1) y 3) no se le puede otorgar
una ventaja competitiva de ese grado a una sola persona ya que el resto de sus
competidores se verían forzados a no poder utilizar uno o varios colores. Además
en el caso del numeral 2) el otorgar un derecho exclusivo de uso a una persona
sobre un color supondría el cambio total del procedimiento de fabricación, de
nueva cuenta haciendo que se tenga una ventaja y beneficio exclusivo.
Ahora bien en cuanto al difícil tema de la representación gráfica primero que nada
tenemos que regresar al caso mencionado con anterioridad en el inciso b), Shield
Mark BV v Joost Kist h.o.d.n. Memex, ya que los principios que se advierten para
considerar que las descripciones de un signo son representaciones gráficas debe
de ser: claras, precisas, completas en sí mismas, fácilmente accesibles,
inteligibles, duraderas y objetivas.74 Así las cosas, no podemos simplemente
intentar registrar un color por su nombre, es decir, en la solicitud de marca no
podemos describir el color a registrar como “naranja” ya que sería demasiado
amplio y provocaría un desequilibrio y competencia desleal en un sector del
comercio. La CJUE ya se pronunció al respecto en el caso Libertel Groep BV v.
72 Cfr. OMPI, COMITÉ PERMANENTE SOBRE EL DERECHO DE MARCAS, DISEÑO INDUSTRIALES E INDICACIONES GEOGRÁFICAS, Relación entre los principios existentes en materia de marcas y los nuevos tipos de marcas, Decimoséptima sesión, Ginebra, 2007; p. 8 73 Cfr.Íbidem, p. 5 74 Cfr. CORTE DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA, C-283/01, parr. 62.
78
Beneluxbenelux-merkenbureau, en el cual se establecen un poco las bases de
cómo podemos describir un color en la solicitud a fin de que su registro como
marca sea exitoso.
En el caso mencionado, la CJUE estableció que no es suficiente el reproducir en
papel el color en cuestión, ya que el problema con esta forma de representación
es que el color se deteriorará con el tiempo causando que no sea el mismo tono
de color que inicialmente se pretendió registrar. No obstante lo anterior, estableció
que una descripción verbal, es decir palabras, si puede llegar a constituir
constituye una representación gráfica del color. 75
Sin embargo, aceptó que la designación de un color usando un sistema de
identificación reconocido internacionalmente puede constituir representación
gráfica ya que este sistema puede ser considerado como preciso y durable.
El sistema que es reconocido internacionalmente es El PANTONE MATCHING
SYSTEM®, es cual es definido en su página de Internet como: “un sistema de
comunicación de los colores sólidos basado en la igualación visual de los colores
individuales premezclados. El PANTONE MATCHING SYSTEM® está compuesto
por una serie de libros con miles de colores impresos con precisión junto a sus
fórmulas de impresión para su mezcla.”76 En pocas palabras, es un sistema de
identificación cromática que le otorga una clave o serie de números a cada color
por lo que se puede recrear el tono exacto de un color al seleccionar las claves
correctas.
De lo anterior, nos podemos percatar que de todos los signos que involucran las
marcas no tradicionales, los colores son las menos subjetivas ya que con el
75 Cfr. CORTE DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA, C-104/01, Libertel Groep BV v. Beneluxbenelux-Merkenbureau, parr. 32-34 76 “Definición del color, sistemas de referencia del color pantone”, PANTONE, http://store.pantone.com/es/es/definicion-del-color, (consultado por última vez el 07 de junio de 2016)
79
sistema PANTONE® se da un código de color exacto y que no se puede duplicar
en otro color.
En conclusión, podemos superar el obstáculo de representación gráfica al mostrar
el color susceptible a registro junto con el código de PANTONE® que le sea
asignado para así tener una descripción clara, precisa, completa en sí misma,
fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva.
Ya superado este tema, tenemos que determinar si efectivamente un color debe
de tener una distintividad adquirida lo que nos lleva al tercer caso emblemático de
las marcas de color, Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.77 Este caso no fue
decidio por el CJE sino que es un caso de Estados Unidos de América en el cual
la compañía Qualitex Co. (“Qualitex”) fabricaba almohadillas que vendía a
tintorerías para el planchado a presión que eran de un color verde dorado muy
específico.
Posteriormente la compañía Jacobson Products (“Jacobson”) empezó a vender
sus propias almohadillas para planchas de presión con un color similar al verde
dorado. Qualitex intentó registrar dicho color como marca ante la USPTO y
paralelamente presentó una acción de infracción por competencia desleal en
77 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, 514 U.S., Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.
80
contra de Jacobson. La Corte de Distrito declaró la infracción pero la Corte de
Apelaciones del Noveno Circuito revirtió la sentencia argumentando que la ley
(Lanham Act) no permitía que un color aislado fuera registrado como marca.
Finalmente la Suprema Corte bajo el mando del Ministro Breyer declaró que
contrario a lo argumentado por la Corte de Apelaciones, la Lanham Act permitía
que fueran registrados los colores. Además estableció que un color es capaz de
satisfacer una de las principales funciones de la marca que es la de identificar al
titular de la misma. Lo anterior se alcanza ÚNICA y EXCLUSIVAMENTE a través
de la distintividad adquirida, lo que supone que una empresa no podrá proteger un
color al inicio de la producción de sus productos o el ofrecimiento de sus servicios
si no tendrá que ser hasta que “en la mente de los consumidores, el primer
significado de una característica de un producto…. es el identificar la fuente del
producto en vez del producto en sí mismo.”78
Lo esgrimido por la Suprema Corte no es cosa menor ya que personalmente
concordamos con su opinión y creemos que realizó un gran trabajo en delimitar
qué puede constituir una marca de color. La única solución es demostrar que la
marca efectivamente cuenta con una distintividad adquirida y aterrizándola a
nuestro derecho, debe de ser notoriamente conocida o famosa. De lo contrario, se
presentarán una cantidad exorbitante de solicitudes de marca para proteger
colores y no sólo eso, debemos de prever los abusos que existirán por parte de los
titulares de marcas al creer que sus marcas son lo suficientemente distintivas
como para otorgar esta protección.
Fuera de la multi mencionada representación gráfica, consideramos que lo más
importante o lo que en verdad tenemos que entender de este capítulo y de las
marcas no convencionales es que precisamente no son convencionales, por lo
tanto requieren de una protección especial. El registro de este tipo de marcas
78 SCHECHTER R., Daniel, “Qualitex Co. v. Jacobson Products., Inc.: The Supreme Court “Goes for the Gold” and Allows Trademark Protection for Color Per Se”, Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal, Volumen 5, libro 2, artículo 6, 1995; p. 505
81
debe considerarse como un “supra” registro toda vez con que no basta con que el
signo sea distintivo y susceptible de representación gráfica para ser considerado
como tal si no que por fuerza debe de ser un signo que ya haya estado cierto
tiempo en el comercio y que gracias a los esfuerzos de sus titulares este signo
cuente con una distintividad adquirida, que en cuanto el público consumidor lo
visualice, automáticamente piense en el propietario de la misma.
Aunado a lo anterior, se debe de tener suma precaución al otorgar a colores un
registro marcario ya que se puede caer en el extremo de monopolizar la apariencia
de algunos bienes. Bajo esta tesitura, debe de ser un proceso estricto y delimitado
ya que las consecuencias de realizar lo contrario traerían un desequilibrio al
comercio.
Ahora bien, hablando un poco acerca de branding, las marcas y el color están
íntimamente ligadas ya que el color es el método instantáneo mediante el cual se
transmiten idea y mensajes sin el uso de palabras.
Así, “el color es el elemento que las personas recuerdan más, y con el que más
rápido identifican una marca, le siguen las formas, símbolos, números y finalmente
las palabras.”79
De hecho, si lo vemos en un ejercicio sumamente sencillo, nos daremos cuenta
que nuestro cerebro está programado a responder al color, por ejemplo sabemos
que tenemos que frenar cuando vemos el color rojo en un semáforo y acelerar
cuando vemos el color verde, lo mismo sucede con los colores usados en diversos
señalamientos: el amarillo puede significar un curva peligrosa o zona de
derrumbes así como el rojo significa ¡ALTO!
79 “Color Design and Psychology for Branding”, Color Matters https://www.colormatters.com/component/content/article/62-color-a-marketing/240-color-a-branding, (consultado por última vez el 29 de junio de 2016)
82
En el estudio titulado “El impacto del color en marketing” (Impact of color on
marketing), los investigadores encontraron que el 90% de los juicios instantáneos
respecto de productos son basados en el color.80
De igual forma, existe una serie de estudios que intentan determinar cuál es el
significado de cada color y que es lo que transmite al público consumidor. En
realidad no se puede determinar a ciencia cierta que transmite cada color ya que
también éste está supeditado a una serie de experiencias personales, pero si
existe un patrón con el cual guiarse:
81
80 Cfr. SINGH, Satyendra, “Impact of Color On Marketing”, Volumen 44, 2006; p. 783-789 81 CIOTTI, Gregory, “The Psychology of Color in Marketing Branding”, Help Scout https://www.helpscout.net/blog/psychology-of-color/, (consultado por última vez el 29 de junio de 2016)
83
Así, podemos ver que el color amarillo transmite claridad y calor, el color naranja
transmite confianza y felicidad, el color rojo transmite juventud y riesgo, el color
morado transmite imaginación y sabiduría, el color azul transmite fuerza y
dependencia, el color verde transmite crecimiento y salud y finalmente el color
blanco o gris transmite calma y neutralidad. El color más utilizado por las marcas
en sus estrategias de branding es el azul (33%), seguido del rojo (29%), el gris
(28%) y el amarillo (13%).
No obstante lo anterior y no obstante la cantidad de estudios que determinan que
los colores se pueden alinear o identificar con características especiales, lo cierto
es que también concluyen “que es más importante que los colores apoyen la
personalidad que se necesita proyectar a tratar de alinearlo con las asociaciones
estereotípicas de colores.”82
Así las cosas, la psicóloga y profesora de Stanford Jennife Aaker realizó un
estudio llamado “Las dimensiones de la personalidad de las marcas” (Dimensions
of Brand Personality), mediante el cual señala las cinco dimensiones
fundamentales que juegan un papel en la personalidad de una marca: 83
82 Ídem 83 Cfr. AAKER, J., “Dimensions of Brand Personality”, Journal of Marketing Research, 1997; p. 347-356
84
Así las cosas tenemos que la sinceridad se identifica con ser:
1) Realista: vida familiar, venir de una ciudad pequeña.
2) Honesto: Sinceridad, realidad.
3) Saludable: original
4) Alegre: Sentimental, amigable
La emoción se identifica con ser:
1) Atrevido: estar a la moda, emocionante
2) Espiritual: “cool”, juventud.
3) Imaginativo: único
4) Moderno: Independiente, contemporáneo
La competencia se identifica con ser:
1) De confianza: trabajo duro, seguro.
2) Inteligente: técnico, corporativo.
3) Exitoso: líder, seguro.
La sofisticación se identifica con ser:
1) Clase Alta: glamoroso, bien parecido.
2) Encantador: femenino, suave.
La rudeza se identifica con ser:
1) Realizar actividades al aire libre: masculino, oeste.
2) Duro: aspereza.
Además no sólo es elegir un color en función de la personalidad de la cual se
quiere dotar a una marca, también se tiene que tomar en cuenta diversos factores
como lo pueden ser las tendencias de colores de acuerdo al género, los colores
favoritos y menos favoritos de hombre y mujeres, las combinaciones de colores
85
más efectivas, la acentuación de colores, los nombres de los colores (ya que se ha
encontrado que al público consumidor le agrada más decir color “moca” que color
café) etc.
Así, podemos concluir que la elección de los colores que se usarán en una marca,
ya sea en sus logotipos, anuncios, páginas de internet y en general en toda la
publicidad que se relacione con la misma es el que determinará la personalidad
que ésta trasmitirá al consumidor final.
Por lo anterior, es comprensible porque las empresas toman muchos factores en
cuenta a la hora de decidir qué color representará a sus productos y servicios y el
por qué existen colores que se han vuelto un ícono o una marca famosa o notoria
en sí misma y por lo cual se busca la protección de un color aislado.
iii) Regulación a nivel internacional
a) Estados Unidos de América
La Lanham Act, la cual es la principal ley federal que rige la materia de Marcas en
este país, en la sección 1127 define una marca como: El término marca constituye
cualquier palabra, nombre, símbolo o parte, o cualquier combinación de los
mismos, para identificar o distinguir sus productos, incluyendo un producto único,
de aquellos fabricados o vendidos por otros y que indican el origen de los
productos, inclusive si ese origen es desconocido.
La funciones de la marca de acuerdo al artículo anteriormente transcrito con las
siguientes:
1) Operar como identificadores de origen, distinguiendo los productos o
servicios de una persona moral o física de aquellos de otros;
2) Facilitar a los consumidores las decisiones de compra; y
86
3) Actuar como un incentivo económico y de reputación para los propietarios
de las marcas.84
Ahora bien, la importancia de este artículo reside en que una marca puede ser
constituida por cualquier palabra, nombre, símbolo o parte, lo que da cabida a que
las marcas no tradicionales sean susceptibles de registro en este país. Lo anterior
ha sido confirmado por la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos al emitir
su fallo en el caso anteriormente visto, Qualitex Co. v. Jacobson Products, Co.
Este tribunal estableció dos ideas: i) que el lenguaje y la intención de la Lanham
Act era muy amplia ya que los seres humanos podemos usar como símbolo o
parte cualquier cosa que sea capaz de contener un significado por lo tanto y que ii)
la palabra “cualquier” literalmente significa “cualquier” sin darle otra connotación o
interpretación. Así fue como se estableció que los colores son capaces de
constituir una marca.
Ya que establecimos que las marcas no tradicionales no cuentan con un
impedimento legal para ser registradas, tenemos que atender a la realidad y esta
es que si bien cada marca en particular enfrenta diversos obstáculos durante el
proceso de registro, también lo es que las marcas no tradicionales encuentran dos
problemas comunes, la distintividad y la funcionalidad.
La distintividad en este país es entendida como aquella que identifica los
productos o servicios de un titular en una cierta rama del comercio o aquella que
ya ha sido adquirida por el uso continuo de la marca.
Los estadounidenses utilizan el famoso “Abercrombie Test” para determinar si
una marca satisface este requisito y lo realiza mediante una clasificación de cinco
84 Cfr. SULLIVAN, Roxana, “Non-traditional trademarks through the lens of the USPTO”, Dennemeyer, http://www.dennemeyer.com/fr/news-fr/news/482-non-traditional-trademarks-through-the-lens-of-the-uspto/, (consultado por última vez el 08 de junio de 2016)
87
tipos de marcas que se encuentran alojadas en el espectro de distintividad, las
cuales son:
1) “Fantasiosas: son aquellas que son conformadas por palabras que no
significan nada, es decir que no están en el diccionario.
2) Arbitrarias: son aquellas que son conformadas por palabras existentes pero
que no guardan relación alguna con el producto o servicio que se pretende
proteger.
3) Evocativas: son aquellas que guardan una pequeña relación o que hacen
alusión a una característica o naturaleza del producto o servicio.
4) Descriptivas: son aquellas cuyo significado guarda una relación directa con
los productos o servicios.
5) Genéricas: son aquellas que se han convertido en la manera usual en la
que se nombran a los productos o servicios.”85
Así las cosas, la determinación de si una marca puede ser susceptible de
protección se basa en parte a que categoría de las anteriormente mencionadas
pertenece.
Adicionalmente, si la marca no puede ser distintiva por su propia naturaleza, se
debe presentar evidencia de que goza de una distintividad adquirida ya que los
consumidores ya la asocian con el titular de la marca respecto de los productos o
servicios que ofrece. La cantidad de pruebas ofrecidas para probar la distintividad
adquirida dependerá del caso en particular, y claro, del tipo de marca que se
pretenda registrar toda vez que no es lo mismo intentar registrar una marca
nominativa a una marca sonora. Las pruebas más utilizadas en Estados Unidos
para demostrar la distintividad adquirida son las encuestas ya que se han
convertido en un medio confiable y preciso para demostrar si efectivamente los
85 “Functionality Doctrine”, Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Functionality_doctrine, (consultado por última vez el 07 de junio de 2016)
88
consumidores relacionan un producto o servicio con el propietario o titular de la
marca o no.
Ahora bien, en cuanto a la funcionalidad tenemos que ésta se define como “un
elemento que sea esencial para el uso o propósito del producto o que afecte el
costo o calidad del producto” (TrafFix Devices, In.c v. Marketing Displays, Inc., 532
US 23 (2001)). De igual forma la USPTO revisa no sólo que no sea una
característica inherente que pudiera producir un monopolio en favor de quien la
registre primero, dejando en completa desventaja al resto de los competidores,
sino que también revisa que este elemento que se quiera registrar como marca no
esté invadiendo algún derecho conferido por una patente.
La doctrina de la funcionalidad previene a la Ley de Marcas, la cual busca
promover la competencia al proteger la reputación de una empresa, de inhibir la
competencia legítima al permitir que un productor controle una característica útil
de un producto. La Ley de Patentes prevé, no la Ley de Marcas, el fomentar las
invenciones al otorgar a los inventores un monopolio sobre los nuevos diseños de
productos o funciones por un tiempo limitado, después del cual sus competidores
son libres de usar esa invención. Si las características funcionales de un producto
pueden ser usadas como marcas, un monopolio sobre las mismas podría ser
obtenido sin importar si califican como patentes y la protección se podría extender
para siempre (ya que las marcas pueden ser renovadas indefinidamente).86
Es decir, la doctrina de funcionalidad asegura que la protección a las
características utilitarias de un producto sean perseguidas mediante un modelo de
utilidad que tiene una duración de protección limitada para así no crear un
monopolio mediante una marca que dure para siempre por lo que aunque se
pruebe la distintividad adquirida de un producto no se otorgará el registro marcario
al carecer de funcionalidad.
86 Cfr. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, Op. cit.
89
Para poder registrar una marca en Estados Unidos, se tiene que tomar en cuenta
que los derechos que se llegan a constituir en un registro marcario derivan de un
uso previo y no del registro en sí como sucede en nuestro país que no es
necesario estar usando la marca en el momento en que se pretende registrar. De
igual forma este registro subsiste conforme se siga usando y no por la duración o
vigencia del mismo.
Esta diferencia es fundamental si lo comparamos con nuestro país toda vez que,
México al pertenecer a la tradición del Derecho Civil y no del Common Law, está
más orientado al sistema de registro, es decir, a que los derechos de marca
subsisten mientras el registro siga vigente. Además el Derecho Civil está más
orientado a los beneficios que se generan a favor de los titulares de marcas en
oposición a Estados Unidos en donde el sistema marcario está más orientado a
los beneficios que las marcas traen a los consumidores y a la protección de éstos.
Hablando específicamente de las marcas no tradicionales a continuación se
describen los requisitos de las marcas de color, sonoras y olfativas en este país:
a.1) Marcas de Color
Tal y como explicamos al principio de este capítulo, la Suprema Corte de Estados
Unidos en la sentencia del caso Qualitex Co. v. Jacobson Co. Inc., determinó que
no existe una disposición que prohíba que los colores solos puedan ser
registrados como marcas, claro que este registro está supeditado a una serie de
requisitos legales como por ejemplo las marcas de color JAMÁS son
inherentemente distintivas.
Para poder registrar una marca de color, la USPTO requiere que se presente el
dibujo en donde se reproduzca el color además de i) nombrar el color que es parte
de la marca y ii) una descripción de en donde aparece el color a registrar y de
90
cómo es usado el color en la marca. El tiempo estimado es de 37 meses para
obtener un registro marcario para un color.
En cuanto a la funcionalidad, un color no puede ser considerado como marca
cuando éste sirva algún propósito utilitario o ventaja, por ejemplo el color rojo para
los letreros de ALTO. Además, tampoco será considerado como marca el color
que sea resultado de un proceso de fabricación más económico, por ejemplo el
color natural de algún producto no puede ser registrado ya que de lo contrario se
estaría poniendo en completa desventaja a los competidores porque se les tendría
que requerir que modificaran todo el proceso de fabricación.
Algunos ejemplos de colores registrados como marcas son los siguientes:
EL COLOR CAFÉ DE LA COMPAÑÍA DE MENSAJERIA “UPS”
Registro Marcario No.: 2,991,090
Titular: United Parcel Service of America, Inc.
Clase/s: 39
Descripción: La marca consiste en el color café
chocolate, el cual es el equivalente
aproximado al Pantone Matching System
462C, aplicado a la totalidad de los
vehículos y uniformes. La marca consiste
solamente en el color café.
91
EL COLOR AZUL TURQUESA DE LA JOYERIA TIFFANY & Co.
Registro Marcario No.: 2,359,351
Titular: Tiffany and Company CORPORATION
NEW YORK
Clase/s: 03, 08,14, 16, 18, 21, 25, 35
Descripción: La marca consiste en un tono de azul,
frecuentemente referido como “robin’s-egg
blue” el cual es usado en cajas.
a.2) Marcas Sonoras
El requerimiento de presentar un dibujo no aplica para las marcas sonoras. Este
tipo de marcas requiere la presentación de una descripción detallada de la marca.
El solicitante deberá describir el sonido con suficiente particularidad, el cual puede
lograrse al presentar las notas musicales asociadas con un sonido en particular o
describiéndolo en términos comunes (ejemplo, la marca comprende un león
rugiendo). Los solicitantes también deben de presentar una muestra física en
donde se reproduzca el sonido. Además, los sonidos comunes requerirán pruebas
de distintividad adquirida, mientras que los inherentemente únicos o marcas
sonoras distintivas no necesitan pruebas adicionales para demostrar que si son
distintivos.87
87 Cfr. SULLIVAN, Op. cit.
92
“El tiempo estimado es de 24 meses para obtener un registro marcario para un
sonido, mientras que el promedio de registro de una marca tradicional es de 14
meses, lo que implica que el registrar marcas no convencionales es más costoso y
toma mucho más tiempo.” 88
No obstante lo anterior, si se han registrado marcas sonoras. “Uno de los ejemplos
más famosos es el caso de Harley Davidson, quien presentó una solicitud de
marca para proteger el sonido de sus motocicletas en marcha. En la descripción
del sonido Harley lo definió como el sonido de decir “potato” una y otra vez. La
solicitud de marca fue presentada en 1994 y la USPTO la concedió en 1995.
Luego, en el 2000 Harley Davidson abandonó expresamente el registro marcario
toda vez que varios de sus competidores incluyendo a Suzuki, Honda, Kawasaki y
Polaris presentaron oposiciones al registro marcario. Estos últimos argumentaban
que las motocicletas tipo Cruiser usaban el mismo cigüeñal del motor V-twin por lo
que se producía el mismo sonido.”89
Claro que existen diversos ejemplos de sonidos registrados como marcas de
manera satisfactoria, como el famoso rugido del león de MGM y hablando de
sonidos más recientes tenemos los siguientes:
EL SILBIDO UTILIZADO EN LA FAMOSA SAGA “JUEGOS DEL HAMBRE”
Registro Marcario No.: 4,481,536
Titular: Lions Gate Entertainment, Inc.
Clase/s 09, 21, 21, 26, 36, 38.
Descripción: La marca es un sonido. La marca consiste
en un humano silbando un octavo de nota
en G4, seguido por un octavo de nota en
Bb4b, seguido por un octavo de nota de
A4, seguido por media nota en D4, en la
88 PORT, L. Kenneth, “On Nontraditional Trademarks”, Northern Kentucky Law Review, No. 38, 2012; p. 22 89 Íbidem, p. 23
93
clave G menor.
EL SONIDO DE “CHUNG CHUNG” USADO EN EL PROGRAMA “LA LEY Y EL
ORDEN”
Registro Marcario No.: 3,137,680
Titular: Universal Tv Distribution Holdings LLC
Limited Liability Compay Delaware
Clase/s 41
Descripción: La marca consiste en dos notas musicales,
un golpe y una rápida rearticulación de un
quinto intervalo de tono perfecto, en el cual
en la clave de C las notas C y G, golpean
concurrentemente.
LA INCONFUNDIBLE RESPIRACIÓN DE DARTH VADER
Registro Marcario No.: 3,618,322
Titular: Lucasfilm Entertainment Company Ltd.
Clase/s 25 y 28
Descripción: La marca consiste en el sonido de la
respiración humana rítmica y mecánica,
creada por la respiración a través de un
regulador de tanque de buceo.
a.3) Marcas Olfativas
Al igual que las marcas sonoras, las marcas olfativas no requieren de la
presentación de un dibujo en el formato de solicitud de marca, en su lugar se
tendrá que presentar una descripción escrita de la marca. Además, se tendrá que
entregar una muestra física del aroma que se pretende proteger.
94
Es importante mencionar que sólo serán registrables los aromas que sean usados
de manera no funcional, es decir, que no tengan un propósito utilitario como lo
sería un perfume, una loción o un jabón.
Uno de los casos más famosos, si no es que el más popular, es el de Celia Clarke,
en el cual, en 1988 presentó una solicitud de marca para poder registrar el aroma
fresco y floral de plumeria para estambres e hilos. El registro marcario fue negado
por la USPTO, toda vez que el aroma no funcionaba como marca ya que no
identificaba o distinguía los productos del solicitante de los productos de otros.
Posteriormente el Tribunal de Marcas y Junta de Apelación (“TTAB”) revirtió esta
decisión argumentado que la Lanham Act establecía que cualquier “símbolo o
parte” podría constituir una marca con lo cual no se excluía esta protección a los
aromas, colores, sonidos, etc.
Si bien, este caso fue la razón por la cual la USPTO aceptó que los aromas
pueden servir como marcas, también debe de establecerse que hasta el 2011 sólo
había 12 marcas olfativas registradas, lo que nos demuestra que si bien Estados
Unidos permite registrar este tipo de marcas, es muy difícil conseguir el mismo,
aunado a que “el tiempo promedio para obtener una marca olfativa es de
aproximadamente 26 meses.”90 Algunos ejemplos de aromas registrados como
marcas son los siguientes:
AROMA EN LAS TIENDAS VERIZON
Registro Marcario No.: 4,618,936
Titular: Cellco Partnership DBA Verizon Wireless
Bell Atlantic Mobile Systems LLC
Clase/s 35
Descripción: La marca consiste en la esencia de
almizcle de flores.
90 Íbidem, p. 25
95
AROMA A CHICLE PARA ZAPATOS DE PLASTICO MARCA “MELISSA”
Registro Marcario No.: 4,754,435
Titular: Grendene S. A.
Clase/s 25
Descripción: La marca consiste en la esencia de chicle.
En conclusión, podemos ver que el común denominador en cada uno de los tipos
de marcas no tradicionales expuestos, han sido aceptados a registro por la
USPTO después de que algún tribunal de apelación o inclusive la Suprema Corte
de Justicia de Estados Unidos ha dado pauta o han permitido que se comiencen a
registrar estos atípicos tipos de marcas. Contrario a lo que sucede en nuestro
país, en el cual tenemos que esperar a que las legislaciones se reformen ya que
pertenecemos a la tradición de Derecho Civil donde los precedentes e
interpretaciones de leyes no crean derecho.
b) Otras legislaciones
b.1) Japón
Este país ha aceptado desde el 1ero de abril de 1996, registrar únicamente las
marcas tridimensionales dentro de las marcas no tradicionales. En cuanto al resto
de las marcas que comprenden este rubro, se reformó la Ley de Propiedad
Industrial de ese país el día 25 de abril de 2014, por lo que a partir del 1ero de
abril de 2015 la Oficina de Patentes de Japón (“JPO”), empezó a aceptar
solicitudes para marcas de color, de sonido, de posición, de movimiento y
hologramas excluyendo marcas olfativas. Las marcas que más recibieron
solicitudes fueron las marcas de sonido y de color.
En cuanto a las primeras marcas mencionadas, que son los sonidos, se requiere
presentar una descripción escrita que contenga un pentagrama de cinco líneas en
donde se plasmen las notas musicales y el material físico en donde se reproduzca
el sonido susceptible de registro.
96
Ahora bien, en cuanto a las marcas de color, los solicitantes tendrán que presentar
un dibujo o una foto indicando el color a ser aplicado o el dibujo o foto de la parte
en donde el color será aplicado específicamente. Adicionalmente se tendrá que
mencionar el rango de los tres colores primarios en el color a registrar o usar el
sistema PANTONE. Finalmente se debe demostrar la distintividad mediante la
distintividad adquirida.91
Es importante mencionar que los colores que sean el resultado de la característica
natural de un producto no podrán ser registrados bajo ninguna circunstancia por lo
que podemos concluir que los requisitos que se prevén en la legislación Japonesa
son básicamente los mismos que en Estados Unidos de América.
b.2) Australia
En Australia, el cambio legislativo respecto de las marcas no tradicionales tuvo
lugar en 1995 cuando la Ley de 1995 derogo a la Ley de Marcas de 1955. Bajo la
nueva ley las formas, sonido, colores y olores son registrables en virtud que la
definición de marca expresamente permite este tipo de registros. De hecho, no
solo las marcas no visuales pueden ser registradas, también es posible registrar
combinaciones de marcas, es decir, una marca convencional con una no
convencional siempre y cuando el solicitante provea una descripción de esa
combinación.92
En cuanto a los sonidos, el examen de fondo que aplica a este tipo de marcas es
el mismo que para las marcas convencionales ya que cualquier signo debe de ser
capaz de distinguir los productos o servicios de un titular de otros. Se excluyen los
sonidos naturales. De igual forma se requiere una descripción que puede consistir
91 Cfr. FROEMMING, John, et al.,“Lending Color to Trademarks: Protection and Enforcement of color Marks in the U.S., EU, China and Japan”, INTA Bulletin, Volúmen 70, No. 12, 2015 92 Cfr. CARAPETO, Roberto, “A Reflection About the Introduction of Non-traditional Trademarks”, Waseda Bulletin of Comparative Law, Volúmen 34, 2016; p. 49
97
en las notas musicales del sonido para superar el requisito de representación
gráfica.
Ahora bien, en cuanto a las marcas de color, en el caso Philmac Pty Ltd v.
Registrar of Trade Marks el Ministro Mansfield estableció las reglas para el registro
de colores solos, las cuales son las siguientes:
- Que el color no sirva una función utilitaria
- Que el color no sirva una función ornamental
- Que el color no sirva una función económica
- Que el color no se pretenda registrar respecto de bienes en el mercado en
el cual se ha probado la necesidad competitiva de usar ese color.
De igual forma se requiere evidencia que demuestre que el color goza de
distintividad adquirida.
Respecto de los aromas, tenemos que el examen que se realizará de fondo es el
mismo que para el resto de las marcas, es decir, que el aroma sea capaz de
distinguir productos o servicios de un titular de otro. Además, deben de ser
descritos de manera precisa para cumplir con el requerimiento de representación
gráfica.
b.3) India
“En este país existe un “Proyecto de Manual”, el cual fue escrito por la Oficina de
Marcas para detallar la presentación y procedimiento de una solicitud de marca. El
fin de este manual es el de brindar claridad y simpleza a los solicitantes de
marcas.”93 Además en este documento se indica que las marcas que no sean
visualmente percibidas, se les otorgará una consideración especial y
prácticamente se estudiará y otorgará de manera casuística. 93“India: Draft Manual For Trademark Procedure”, Mondaq, http://www.mondaq.com/india/x/396920/Trademark/Draft+Manual+For+Trademark+Procedure, (consultado por última vez el 22 de junio de 2016)
98
“Este manual aplica, de manera indirecta, los estándares del caso Sieckmann
respecto de los requerimientos de representación gráfica.”94 Por lo que en el caso
de las marcas de sonido, el manual establece que se debe describir mediante
elementos musicales, el problema es que no menciona que sucede en el caso de
los sonidos que no comprenden música como lo pueden ser sonidos de animales.
En cuanto a los colores, el requisito esencial para registrar un sólo color como
marca es que el solicitante deberá exhibir la evidencia que demuestre que dicho
como ha sido asociado con el solicitante o que designe de manera exclusiva los
bienes que ampara. Lo mismo sucede con las marcas olfativas, se debe de
demostrar la distintividad adquirida.
En conclusión, aunque muchos países no permiten el registro de marcas no
convencionales, se espera que el número de países que acepte dichas marcas
incrementara en el futuro para poder homologar de cierta manera las diversas
legislaciones mundiales y facilitar el registro de este tipo de marcas.
94 CARAPETO, Op. cit., p. 55
99
CAPITULO III.
A) PROPUESTA DE REFORMA A LA ACTUAL LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
Una vez expuesto que es la Propiedad Intelectual, que son las marcas y que son
las marcas no convencionales con su respectiva doctrina internacional, lo
aterrizaremos a nuestra legislación nacional.
Por lo anterior proponemos reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley
de la Propiedad Industrial para permitir el registro de los colores aislados, aromas
y sonidos que beneficie al Sistema de Propiedad Industrial y a sus usuarios. Con
esta reforma se pretende estar a la vanguardia de en nuestra materia y permitir
que estos tipos de marcas no convencionales estén homologadas al resto de las
legislaciones internacionales.
Así, se reforman los artículos 88, fracciones III, IV, V, XIV, XV Y XV BIS del
artículo 90, fracción II del artículo 113, el artículo 114, el artículo 153 y se adiciona
la fracción V del artículo 89, la fracción V BIS del artículo 90, el párrafo segundo
del artículo 114, la fracción II del artículo 126 de la Ley de la Propiedad Industrial.
De igual forma proponemos adicionar un tercer, cuarto, quinto y sexto párrafo al
artículo 56 y el artículo 56 BIS del Reglamento de la Ley de la Propiedad
Industrial.
En lo particular, proponemos reformar el artículo 88, a fin de cambiar la definición
de marca y así eliminar el requisito de visibilidad para incorporar la representación
gráfica.
Además, se incorpora una nueva fracción al artículo 89, quedando como el
numeral V., para así permitir que las marcas de constituyan un color aislado,
aroma o sonido puedan llegar a constituir un signo marcario.
100
También se reformaran las fracciones III, IV, XIV, XV Y XV BIS del artículo 90 para
incluir la terminología “colores, aromas y sonidos”, a fin de dar congruencia y que
estos tipos de marcas se encuentren contemplados por igual en los supuestos de
la ley.
En cuanto a la fracción V del artículo 90, se elimina la frase “colores aislados”,
para dejar sólo como prohibición las letras o dígitos. Lo anterior a fin de poder
registrar este tipo de marca sin ninguna limitación.
Asimismo, se adiciona la nueva fracción V BIS a este artículo, para prohibir que
los colores aislados, aromas o sonidos sean registrados sin probar su distintividad
adquirida. Además, en el segundo párrafo de esta fracción, se contiene la
prohibición respecto de las marcas no convencionales cuando sean funcionales o
utilitarias.
Respecto del artículo 113, se adicionan los tipos de marcas no convencionales, a
fin de establecer en el formato de solicitud de marca que tipo de marca se
pretende registrar.
En el artículo 114 se adicionan los tipos de marca de color, aroma y sonido para
poder incluir los ejemplares a la solicitud de marca.
De igual forma, en el artículo 126 se adicionan los tipos de marca de color, aroma
y sonido para que una vez expedido el título de marca correspondiente, se
mencione en el mismo de qué tipo de marca se trata.
Finalmente, se cambia la frase “denominación genérica” por: “signo genérico”,
para que de esta manera englobe a todos los tipos de marcas y no sólo a las
visuales.
101
Ahora bien, en cuanto al Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial,
propongo adicionar cuatro párrafos al artículo 56. Con lo anterior se busca
delimitar de manera precisa las pruebas y requisitos para las marcas de colores
aislados, aromas y sonidos. Además de que se establece como requisito para los
tres tipos marcas el probar la distintividad adquirida por cualquier medio que el
solicitante estime como pertinente.
Finalmente, proponemos crear el artículo 56 BIS, esto a fin de definir algunos
conceptos que no se encuentran en nuestra legislación actual y que su
importancia radica en darle al IMPI las bases necesarias para poder examinar una
marca no convencional con criterios objetivos.
B) PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL:
Artículo 88.- Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o
servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.
Propuesta Artículo 88.- Se entiende por marca a todo signo susceptible de ser
representado gráficamente que distinga productos o servicios de otros de su
misma especie o clase en el mercado.
Artículo 89.- Pueden constituir una marca los siguientes signos:
I.- Las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles
de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse,
frente a los de su misma especie o clase;
II.- Las formas tridimensionales;
III.- Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que
no queden comprendidos en el artículo siguiente, y
102
IV.- El nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una
marca registrada o un nombre comercial publicado.
Propuesta Artículo 89.- Pueden constituir una marca los siguientes signos:
…
V.- Los colores, aromas y sonidos
Artículo 90.- No serán registrables como marca:
I.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales animadas o cambiantes,
que se expresan de manera dinámica, aún cuando sean visibles;
II.- Los nombres técnicos o de uso común de los productos o servicios que
pretenden ampararse con la marca, así como aquellas palabras que, en el
lenguaje corriente o en las prácticas comerciales, se hayan convertido en la
designación usual o genérica de los mismos;
III.- Las formas tridimensionales que sean del dominio público o que se hayan
hecho de uso común y aquellas que carezcan de originalidad que las distinga
fácilmente, así como la forma usual y corriente de los productos o la impuesta por
su naturaleza o función industrial;
IV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el
conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que
traten de protegerse como marca. Quedan incluidas en el supuesto anterior las
palabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para designar la
especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los
productos o la época de producción;
103
V.- Las letras, los dígitos o los colores aislados, a menos que estén combinados o
acompañados de elementos tales como signos, diseños o denominaciones, que
les den un carácter distintivo
VI.- La traducción a otros idiomas, la variación ortográfica caprichosa o la
construcción artificial de palabras no registrables;
VII.- Las que reproduzcan o imiten, sin autorización, escudos, banderas o
emblemas de cualquier país, Estado, municipio o divisiones políticas equivalentes,
así como las denominaciones, siglas, símbolos o emblemas de organizaciones
internacionales, gubernamentales, no gubernamentales o de cualquier otra
organización reconocida oficialmente, así como la designación verbal de los
mismos;
VIII.- Las que reproduzcan o imiten signos o sellos oficiales de control y garantía
adoptados por un estado, sin autorización de la autoridad competente, o monedas,
billetes de banco, monedas conmemorativas o cualquier medio oficial de pago
nacional o extranjero;
IX.- Las que reproduzcan o imiten los nombres o la representación gráfica de
condecoraciones, medallas u otros premios obtenidos en exposiciones, ferias,
congresos, eventos culturales o deportivos, reconocidos oficialmente;
X.- Las denominaciones geográficas, propias o comunes, y los mapas, así como
los gentilicios, nombres y adjetivos, cuando indiquen la procedencia de los
productos o servicios y puedan originar confusión o error en cuanto a su
procedencia;
XI.- Las denominaciones de poblaciones o lugares que se caractericen por la
fabricación de ciertos productos, para amparar éstos, excepto los nombres de
104
lugares de propiedad particular, cuando sean especiales e inconfundibles y se
tenga el consentimiento del propietario;
XII.- Los nombres, seudónimos, firmas y retratos de personas, sin consentimiento
de los interesados o, si han fallecido, en su orden, del cónyuge, parientes
consanguíneos en línea recta y por adopción, y colaterales, ambos hasta el cuarto
grado;
XIII.- Los títulos de obras intelectuales o artísticas, así como los títulos de
publicaciones y difusiones periódicas, los personajes ficticios o simbólicos, los
personajes humanos de caracterización, los nombres artísticos y las
denominaciones de grupos artísticos; a menos que el titular del derecho
correspondiente lo autorice expresamente;
XIV.- Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, susceptibles de
engañar al público o inducir a error, entendiéndose por tales las que constituyan
falsas indicaciones sobre la naturaleza, componentes o cualidades de los
productos o servicios que pretenda amparar;
XV. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o semejantes
a una marca que el Instituto estime o haya declarado notoriamente conocida en
México, para ser aplicadas a cualquier producto o servicio. Este impedimento
procederá en cualquier caso en que el uso de la marca cuyo registro se solicita:
a) Pudiese crear confusión o un riesgo de asociación con el titular de la marca
notoriamente conocida; o
b) Pudiese constituir un aprovechamiento no autorizado por el titular de la marca
notoriamente conocida; o
c) Pudiese causar el desprestigio de la marca notoriamente conocida; o
d) Pudiese diluir el carácter distintivo de la marca notoriamente conocida.
105
Este impedimento no será aplicable cuando el solicitante del registro sea titular de
la marca notoriamente conocida, y
XV bis. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales, iguales o
semejantes en grado de confusión a una marca que el Instituto estime o haya
declarado famosa en términos del capítulo II BIS, para ser aplicadas a cualquier
producto o servicio. Este impedimento no será aplicable cuando el solicitante del
registro sea titular de la marca famosa.
XVI.- Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra en
trámite de registro presentada con anterioridad o a una registrada y vigente,
aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Sin embargo, sí podrá
registrarse una marca que sea idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es
planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios similares, y
XVII.- Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión, a un
nombre comercial aplicado a una empresa o a un establecimiento industrial,
comercial o de servicios, cuyo giro preponderante sea la elaboración o venta de
los productos o la prestación de los servicios que se pretendan amparar con la
marca, y siempre que el nombre comercial haya sido usado con anterioridad a la
fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca o la de uso declarado
de la misma. Lo anterior no será aplicable, cuando la solicitud de marca la
presente el titular del nombre comercial, si no existe otro nombre comercial
idéntico que haya sido publicado.
Propuesta Artículo 90.- No serán registrables como marca: … III.- Las formas tridimensionales, colores, aromas y sonidos que sean del dominio
público o que se hayan hecho de uso común y aquellas que carezcan de
106
originalidad que las distinga fácilmente, así como la forma usual y corriente de los
productos o la impuesta por su naturaleza o función industrial;
IV.- Las denominaciones, figuras, formas tridimensionales, colores, aromas y
sonidos que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de
los productos o servicios que traten de protegerse como marca. Quedan incluidas
en el supuesto anterior las palabras descriptivas o indicativas que en el comercio
sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor,
lugar de origen de los productos o la época de producción;
V.- Las letras o los dígitos a menos que estén combinados o acompañados de
elementos tales como signos, diseños o denominaciones, que les den un carácter
distintivo
V BIS.- Los colores aislados, aromas y sonidos a menos que el solicitante acredite
la distintividad adquirida de los mismos respecto de los productos y servicios que
pretendan proteger.
Tampoco serán registrables los colores aislados, aromas y sonidos cuando
resulten ser funcionales o utilitarios.
…
XIV.- Las denominaciones, figuras, formas tridimensionales, colores, aromas y
sonidos susceptibles de engañar al público o inducir a error, entendiéndose por
tales las que constituyan falsas indicaciones sobre la naturaleza, componentes o
cualidades de los productos o servicios que pretenda amparar;
XV. Las denominaciones, figuras, formas tridimensionales, colores, aromas y
sonidos iguales o semejantes a una marca que el Instituto estime o haya
declarado notoriamente conocida en México, para ser aplicadas a cualquier
107
producto o servicio. Este impedimento procederá en cualquier caso en que el uso
de la marca cuyo registro se solicita:
…
XV bis. Las denominaciones, figuras, formas tridimensionales, colores, aromas y
sonidos iguales o semejantes en grado de confusión a una marca que el Instituto
estime o haya declarado famosa en términos del capítulo II BIS, para ser aplicadas
a cualquier producto o servicio. Este impedimento no será aplicable cuando el
solicitante del registro sea titular de la marca famosa.
…
Artículo 113.- Para obtener el registro de una marca deberá presentarse solicitud
por escrito ante el Instituto con los siguientes datos:
I.- Nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante;
II.- El signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativo, innominado,
tridimensional o mixto;
III.- La fecha de primer uso de la marca, la que no podrá ser modificada
ulteriormente, o la mención de que no se ha usado. A falta de indicación se
presumirá que no se ha usado la marca;
IV.- Los productos o servicios a los que se aplicará la marca, y
V.- Los demás que prevenga el reglamento de esta Ley.
Propuesta Artículo 113.- Para obtener el registro de una marca deberá
presentarse solicitud por escrito ante el Instituto con los siguientes datos:
108
…
II.- El signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativo, innominado,
tridimensional, mixto, color, aroma o sonido;
...
Artículo 114.- A la solicitud de registro de marca deberá acompañarse el
comprobante del pago de las tarifas correspondientes al estudio de la solicitud,
registro y expedición del título, así como los ejemplares de la marca cuando sea
innominada, tridimensional o mixta.
Propuesta Artículo 114.- A la solicitud de registro de marca deberá acompañarse
el comprobante del pago de las tarifas correspondientes al estudio de la solicitud,
registro y expedición del título, así como los ejemplares de la marca cuando sea
innominada, tridimensional, mixta, color, aroma o sonido.
Artículo 126.- El Instituto expedirá un título por cada marca, como constancia de
su registro. El título un ejemplar de la marca y en el mismo se hará constar:
I.- Número de registro de la marca;
II.- Signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativa, innominada,
tridimensional o mixta;
III.- Productos o servicios a que se aplicará la marca;
IV.- Nombre y domicilio del titular;
V.- Ubicación del establecimiento, en su caso;
109
VI.- Fechas de presentación de la solicitud; de prioridad reconocida y de primer
uso, en su caso; y de expedición, y
VII.- Su vigencia.
Propuesta Artículo 126.- El Instituto expedirá un título por cada marca, como
constancia de su registro. El título un ejemplar de la marca y en el mismo se hará
constar:
…
II.- Signo distintivo de la marca, mencionando si es nominativa, innominada,
tridimensional, mixta, color, aroma o sonido;
…
Artículo 153.- Procederá la cancelación del registro de una marca, sí su titular ha
provocado o tolerado que se transforme en una denominación genérica que
corresponda a uno o varios de los productos o servicios para los cuales se
registró, de tal modo que, en los medios comerciales y en el uso generalizado por
el público, la marca haya perdido su carácter distintivo, como medio de distinguir el
producto o servicio a que se aplique.
Propuesta Artículo 153.- Procederá la cancelación del registro de una marca, sí
su titular ha provocado o tolerado que se transforme en un signo genérico que
corresponda a uno o varios de los productos o servicios para los cuales se
registró, de tal modo que, en los medios comerciales y en el uso generalizado por
el público, la marca haya perdido su carácter distintivo, como medio de distinguir el
producto o servicio a que se aplique.
110
C) PROPUESTA DE REFORMA AL ACTUAL REGLAMENTO DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
ARTICULO 56.- En la solicitud de registro de marca, además de los datos
señalados en el artículo 113 de la Ley, deberá indicarse:
I.- Cuando se conozca, el número de la clase a que correspondan los productos o
servicios para los que se solicita el registro, de conformidad con la clasificación
establecida en este Reglamento;
II.- Las leyendas y figuras que aparezcan en el ejemplar de la marca y cuyo uso no
se reserva;
III.- Un ejemplar de la marca adherido a la solicitud, en su caso, y
IV.- Ubicación del o de los establecimientos o negociaciones relacionados con la
marca, siempre y cuando se haya señalado fecha de primer uso.
Por el solo hecho de presentar la solicitud de registro, se entenderá que el
solicitante se reserva el uso exclusivo de la marca, tal y como aparezca en el
ejemplar de la misma que se exhiba adherido a la propia solicitud, con excepción
de las leyendas y figuras a que se refiere la fracción II anterior.
Las marcas nominativas o avisos comerciales sólo podrán conformarse de letras o
palabras compuestas con el alfabeto romano, números arábigos occidentales, así
como de aquellos signos ortográficos que auxilien a su correcta lectura. Se
entenderá que el solicitante se reserva el uso en cualquier tipo o tamaño de letra.
Propuesta Artículo 56.- En la solicitud de registro de marca, además de los datos
señalados en el artículo 113 de la Ley, deberá indicarse:
…
111
Cuando se trate de los tipos de marcas a las que se refiere la fracción V del
artículo 89 de la Ley, además de las pruebas que soporten la distintividad
adquirida del signo propuesto a registro, el solicitante deberá acompañar a su
solicitud lo siguiente:
a) Tratándose de colores aislados; la referencia que le corresponda en términos
del sistema de identificación cromática conocida como “PANTONE” u otro sistema
análogo, una muestra física del signo y una descripción gráfica o de cualquier otra
forma en la que se refleje cómo será usado en el producto o servicio al que se
aplique.
b) Tratándose de aromas; una descripción detallada del aroma en cuestión y
una muestra física contenida en cualquier medio que permita su preservación.
c) Tratándose de sonidos; una descripción detallada del mismo y, en su caso, el
pentagrama en donde se represente con notas musicales. Será opcional para el
solicitante acompañar a su solicitud una muestra física del sonido propuesto a
registro contenido en discos ópticos o memorias externas.
Propuesta de inclusión del artículo 56 BIS:
Artículo 56 BIS.- Para efectos del segundo párrafo de la fracción V BIS del
artículo 90 de la Ley, se entenderá por funcional o utilitario a cualquier signo que
se componga de alguna característica esencial, natural o imprescindible de los
productos o servicios que se pretenda proteger o que se consideren como
habituales en una rama comercial.
D) CONCLUSIONES
1. No podemos negar que las marcas han existido desde tiempos
inmemorables y que actualmente son el activo intangible más importante de
una empresa.
112
2. De igual forma, podemos constatar que las marcas van más allá de ser un
logo, diseño, color, frase o empaque si no que estos signos garantizan la
calidad de los productos y servicios que se ofrecen al público, así como
también indican el origen de los mismos.
3. Sin las marcas sería muy difícil mantener una competencia e inclusive una
economía sana ya que frenaría la innovación. Como hemos explicado, la
innovación es una parte vital en el mundo de la propiedad industrial, por lo
que si una persona no va a obtener la recompensa justa o el
reconocimiento necesario por haber creado una marca o una invención en
general, el mundo dejaría de buscar nuevas soluciones a problemas
existentes y las personas perderían la necesidad de competir.
4. Además no hay que olvidar que las empresas siempre buscan ser mejores
que sus competidores ya que así obtienen mayores ventas lo que significa
una mayor ganancia. Así, las marcas al ser indicadoras de calidad, tienen
por naturaleza esa consigna; ser las mejores.
5. Si imaginamos un mundo sin marcas estaríamos ante un control total del
Estado, quien sería el dueño de las marcas, y sería quien impondría el
precio de los productos y servicios, imposibilitando el crecimiento
económico y la libre competencia de un país.
6. Sin libre comercio y sin marcas, la innovación es inexistente por lo que los
precios serían altos y la calidad de los productos y servicios sería baja. Las
marcas son parte de nuestra vida y no podemos escapar de ellas.
7. Es por lo anterior que debemos permitir que las marcas no convencionales
sean parte de nuestro sistema jurídico, para poder permitir que las
113
empresas sigan compitiendo y que sigan innovando para llevar al público
consumidor nuevas ideas y productos.
8. La idea de introducir este nuevo tipo de marcas no es nueva, al contrario,
lleva muchas décadas en diferentes países como fue explicado a lo largo
del presente trabajo. Tenemos desde los precedentes, casos y leyes
aplicadas en Estados Unidos, Australia y la Unión Europea hasta la reciente
noticia de Japón referente al registro de estas marcas además de los
argumentos propios del branding que justifican la necesidad de integrar
estos tipos de marcas a nuestra legislación.
9. Es por lo anterior que debemos seguir el ejemplo de los países más
avanzados en este tema sobre todo en la representación gráfica, la cual,
representa un verdadero obstáculo a la hora de describir un sonido, un
aroma e inclusive un color.
10. Asimismo, lo complicado es delimitar las bases y las limitaciones que
rodeará a cada marca referente a los requisitos necesarios para obtener el
registro de este tipo de marcas y que claro, estará supeditado a la propia
naturaleza de cada una de ellas.
11. Si bien, existen muchas opiniones encontradas acerca de este tema,
consideramos que es completamente posible ampliar la protección marcaria
a este tipo de marcas, más aún cuando en nuestro país se protegen las
marcas tridimensionales que son un tipo de marca no convencional y
también por la reciente firma del Acuerdo Transpacífico de Cooperación
Económica que obliga a nuestro país a registrar algunas de ellas. Por lo
que la propuesta de reforma a la LPI y a su Reglamento va acorde con todo
lo esgrimido a lo largo del presente trabajo.
114
12. No será fácil ampliar la gama de signos que se consideren aptos para
registrarse como marca, podemos tomar muchos conceptos de los países
que ya han ido evolucionando en este tema y ahorrarnos una parte de la
prueba y error para no empezar de cero.
115
BIBLIOGRAFÍA
AAKER, J., “Dimensions of Brand Personality”, Journal of Marketing Research,
1997.
ARDEN, P. Thomas, Protection of Nontraditional Marks Trademark Rights in
Sounds, Scents, Colors, Motions and Product Designs in the U.S., International
Trademark Association, Nueva York, 2000.
CARAPETO, Roberto, “A Reflection about the Introduction of Non-traditional
Trademarks”, Waseda Bulletin of Comparative Law, Volúmen 34, 2016.
CASTRO GARCÍA, Juan David, “Las marcas no tradicionales”, Revista La
Propiedad Inmaterial, No. 16, noviembre de 2012.
CIOTTI, Gregory, “The Psychology of Color in Marketing Branding”, Help Scout;
disponible en https://www.helpscout.net/blog/psychology-of-color/.
CLARK, Colleen, “Why Do Fancy Hotels Pipe in Such Powerful Fragrances?”,
Bloomberg; disponible en http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-09-
18/scent-branding-101-why-do-fancy-hotels-use-such-powerful-fragances-.
“Color Design and Psychology for Branding”, Color Matters; disponible en
https://www.colormatters.com/component/content/article/62-color-a-marketing/240-
color-a-branding.
CORTE DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA, Conclusiones del abogado
General Sr. Damaso Ruiz-Jarabo Colomer, C-273/00, Ralf Sieckmann v.
Deutsches Patent-und Markenamt.
CORTE DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA, Conclusiones del abogado
General Sr. Damaso Ruiz-Jarabo Colomer, C-283/01, Mark BV v. Joost Kist
h.o.d.n. Memex,
CORTE DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA, C-104/01, Libertel Groep BV v.
Beneluxbenelux-Merkenbureau.
CORTE DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA, C‑217/13 y C‑218/13,
Oberbank v. Deutscher Sparkassen,
CORTE DISTRITAL DE ESTADOS UNIDOS PARA EL DISTRITO DEL SUR DE
NUEVA YORK, 41 F.3d 39, Deere & Co. v. MTD Holdings Inc
DE LA PARRA TRUJILLO, Eduardo, Introducción al derecho intelectual, Editorial
Porrúa y Universidad Autónoma de México, México, 2014.
116
“Definición del color, sistemas de referencia del color pantone”, PANTONE,
disponible en http://store.pantone.com/es/es/definicion-del-color.
FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos, Tratado sobre derecho de marcas, Marcial Pons,
Madrid, 2001.
FISCHIONE, Francesca, “The Protection of Non-Traditional Trade Marks within the
European Union”, WIPO Academy, University of Turin and ITC-ILO Research
Papers Collection, 2012-2013.
FROEMMING, John, et al.,“Lending Color to Trademarks: Protection and
Enforcement of color Marks in the U.S., EU, China and Japan”, INTA Bulletin,
Volúmen 70, No. 12, 2015
“Functionality Doctrine”, Wikipedia, disponible en
https://en.wikipedia.org/wiki/Functionality_doctrine.
GARCÍA PELAYO Y GROSS, Ramón, Diccionario pequeño larousse en color,
España, 1976.
GOLLIN, A. Michael, Driving Innovation. Intellectual Property Strategies For a
Dynamic World, Cambridge University Press, Estados Unidos de América, 2008.
GREEN, V. Nancy, “Trademark History Timeline”, University of Texas; disponible
en https://www.lib.utexas.edu/engin/trademark/timeline/tmindex.html.
“India: Draft Manual For Trademark Procedure”, Mondaq; disponible en
http://www.mondaq.com/india/x/396920/Trademark/Draft+Manual+For+Trademark
+Procedure.
JALIFE DAHER, Mauricio, Derecho mexicano de la propiedad industrial, Tirant lo
Blanch, México, 2014.
Ley de la propiedad industrial comentada por la Asociación Mexicana para la
Protección de la Propiedad Industrial (AMPPI), Editorial Porrúa, México, 2015.
LINDSTROM, Martin, Brand Sense Build Powerful Brands through Touch, Taste,
Smell, Sight and Sound, Free Press, Estados Unidos, 2005.
MAJUMDAR, Arka, et al., “The Requirement of Graphical Representability for Non-
Conventional Trademarks”, Journal of Intellectual Property Rights, Vol. 11, 2006.
MOLTZ, Barry, “Is Scent Branding the Next Hot Marketing Trend?”, American
Express; disponible en https://www.americanexpress.com/us/small-
business/openforum/articles/is-scent-branding-the-next-hot-marketing-trend/.
117
NAVA NEGRETE, Justo, Tratado sobre derecho de marcas, Editorial Porrúa,
México, 2012.
OMPI, COMITÉ PERMANENTE SOBRE EL DERECHO DE MARCAS, DISEÑO
INDUSTRIALES E INDICACIONES GEOGRÁFICAS, Relación entre los principios
existentes en materia de marcas y los nuevos tipos de marcas, Decimoséptima
sesión, Ginebra, 2007.
PEARSON, Lisa, “Fluid Trademarks and Dynamic Brand Identities”, The
Trademark Reporter, Volúmen 104, No. 6, Noviembre-Diciembre 2014.
“¿Pero por qué es tan poderoso el sentido del olfato?”, ScentAir; disponible en
http://es.scentair.com/por-qu%C3%A9-aroma/sentido-del-olfato/index.html.
PORT, L. Kenneth, “On Nontraditional Trademarks”, Northern Kentucky Law
Review, No. 38, 2012.
RANGEL MEDINA, David, Derecho Intelectual, UNAM, McGraw-Hill, México,
1998.
RANGEL MEDINA, David, Derecho de la propiedad industrial e intelectual,
Investigaciones Jurídicas de la UNAM, 1992.
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Joaquín, Derecho mercantil, Editorial Porrúa, México,
2003.
“Scent Marketing;Type of sensory marketing targeted at the olfactory sense”,
AirAroma; disponible en http://www.air-aroma.com/scent-marketing.
SCHECHTER R., Daniel, “Qualitex Co. v. Jacobson Products., Inc.: The Supreme
Court “Goes for the Gold” and Allows Trademark Protection for Color Per Se”,
Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal, Volumen 5,
libro 2, artículo 6, 1995.
SINGH, Satyendra, “Impact of Color On Marketing”, Volumen 44, 2006.
SOLORIO PEREZ, Óscar Javier, Derecho de la propiedad industrial, Oxford
University Press, México, 2013.
SULLIVAN, Roxana, “Non-traditional trademarks through the lens of the USPTO”,
Dennemeyer; disponible en http://www.dennemeyer.com/fr/news-fr/news/482-non-
traditional-trademarks-through-the-lens-of-the-uspto/.
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, 514
U.S., Qualitex Co. v. Jacobson Products Co.
118
“The 10 Most Addictive Sounds in the World”; disponible en Fast Company,
http://www.fastcompany.com/1555211/10-most-addictive-sounds-world,
“Trade Dress”, INT; disponible en http://www.inta.org/TrademarkBasics/FactSheets/Pages/Trade-Dress.aspx,
“Two_Pesos,_Inc._v._Taco_Cabana,Inc”, Wikipedia, disponible en https://en.wikipedia.org/wiki/Two_Pesos,_Inc._v._Taco_Cabana,_Inc.