Marcas. Temas a tomar en

cuenta con base en LPI Licda. Ninoshka Urrutia

© Guatemala, 4 septiembre 2013

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Propiedad Intelectual

• La Propiedad Intelectual se divide en dos:

a. Propiedad Industrial y

b. Propiedad Intelectual “per se”

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Propiedad Industrial

•Regula todo lo relacionado con los siguientes signos: marcas, nombres comerciales, slogans.

•También trata sobre las patentes, modelos de utilidad, diseños o dibujos industriales, indicaciones geográficas y denominaciones de origen

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Legislaciones en la historia de Guatemala

• Decreto 2079, Ley de Marcas, Nombres y Avisos Comerciales del 16/5/1935.

• El Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial (aprobado por decreto 26-73).

• Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000, modificado por DR CAFTA y ahora Decreto 3-2013.

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Legislaciones actuales que otorgan

protección

• Ley de Propiedad Industrial

• Convenio de Paris

• Convención de Washington de 1929

• Acuerdo de los ADPIC

• Tratado de Nairobi para la protección del Símbolo Olimpico (desde febrero 21, 1983)

• DR-CAFTA

• ADA

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Concepto – Decreto 57-2000-DR CAFTA

• Marca es cualquier signo denominativo, figurativo, tridimensional o mixto perceptible visualmente, que sea apto para distinguir los productos o servicios de una persona individual o jurídica de los de otra.

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Marca – Reforma 3-2013

• todo signo que sea apto para distinguir los productos o servicios producidos, comercializados o prestados por una persona individual o jurídica, de otros productos o servicios idénticos o similares que sean producidos, comercializados o prestados por otra.

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Signo distintivo – Decreto 3-2013

•cualquier signo que constituya una marca,

un nombre comercial, un emblema, una expresión d señal de publicidad, una indicación geográfica o una denominación de origen.

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Caracteres esenciales

• Distintividad: originalidad y novedad • Licitud: La marca no puede ser contraria a la

moral, a las buenas costumbres y al orden público, ni aquello que tienda a ridiculizar ideas o personas. Ver artículo 20, literales h, e i.

• Veracidad: Según Rangel Medina: “El signo elegido como marca no debe contener indicaciones contrarias a la verdad que puedan inducir al público en error sobre el origen y calidad de las mercancías o que de cualquier modo constituyan actos que hagan incurrir en engaño en la selección del producto”

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Caracteres secundarios

• El uso de la marca es potestativo. Pero pueden cancelarlo si no se usa, luego de 5 años de registro.

• La marca puede ser propiedad de una o varias personas.

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Funciones

1. Indicar la procedencia empresarial de los productos o servicios

2. Indicar la calidad de los productos o servicios

3. Consolidar el goodwill o buena fama de la marca

4. La función publicitaria

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Adquisición del derecho

• Las marcas tienen la calidad de bienes muebles, la propiedad de las mismas se adquiere por su registro de conformidad con la ley de Propiedad Industrial (LPI) y se prueba con el certificado extendido por el Registro.

• Excepción: marcas notorias- Parte final artículo 17 LPI.

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Contenido del Derecho Exclusivo

Artículo 35 Ley de PI. Pero en especial:

•Derecho del uso exclusivo de la marca

•Derecho de oponerse a una marca similar o idéntica

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TIPOS DE MARCAS

DENOMINATIVA • Marca constituida

solamente por palabras.

• No va acompañada de diseño alguno

• Otros ejemplos: HIPER PAIZ, LA PALETA, TELEFONICA, COLGATE, ETC.

APPLE

NIKE

CROCS

DISNEY

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TIPOS DE MARCAS

MIXTAS

• Marca que esta compuesta por una o varias palabras y un diseño

• Ejemplos:

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TIPOS DE MARCAS

SONORA

• Marca sonora es una marca no tradicional en donde el sonido es usado para desempeñar la función identificadora del producto o servicio

• ADPIC Modifica concepto de marca

• Ejemplos….

• http://youtu.be/OVCxJ1aT24A

• http://youtu.be/FWkJ86JqlPA

• http://youtu.be/0jTHNBKjMBU

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Marcas sonoras

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Tipos de Marcas

Tridimensionales

• El mismo concepto que cualquier otra marca “normal”, es decir debe ser distintiva.

• Pero lo que la diferencia es que tiene tres dimensiones y se protegen como tal

• elcumpledevico.wordpress.com/.../24/toblerone/

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Marcas. Valor

• Actualmente la marca es quizá el elemento más valioso de una empresa, no solo porque se diferencia de otra marca de la competencia, sino porque además identifica su origen y puede llegar a unir al productor con consumidor por la calidad del producto = confianza

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Clasificación de las marcas

• Clasificación Internacional de Productos y Servicios. Arreglo de Niza. 10a. Edición.

• No somos parte pero la usamos por indicación del Reglamento de la LPI

• 45 clases. De la 1 a la 34 para productos y de la 35 a la 45 de servicios.

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Signos Registrables. Art. 16

• Las marcas podrán consistir en palabras o conjuntos de palabras, letras, cifras, monogramas, figuras, retratos, etiquetas, escudos, estampados, viñetas, orlas, líneas y franjas, y combinaciones y disposiciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos.

• Pueden también consistir en sonidos y olores, en la forma, presentación o acondicionamiento de los productos, sus envolturas o empaque, en el medio de expendio de los productos o los servicios correspondientes y otros que a criterio del Registro tengan o hayan adquirido aptitud distintiva.

• Yo agregaría: Originales, Distintivos, de fantasía.

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Signos Registrables II

Ojo, protección en etiquetas

• Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos y en ella se exprese el nombre de un producto o servicio, el registro sólo será otorgado para ese producto o servicio.

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Signos NO registrables

•Por razones intrínsecas

•Por derechos de terceros

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Razones intrínsecas I

• Que no tenga suficiente aptitud distintiva con respecto al producto o al servicio al cual se aplique.

• Términos genéricos o de uso común en comercio • Que consista exclusivamente en un signo, una

indicación o un adjetivo que pueda servir en el comercio para calificar o describir alguna característica del producto o del servicio de que se trate, su traducción a otro idioma, su variación ortográfica o la construcción artificial de palabras no registrables;

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Calificar y Describir DRAE

• Calificar: 1. tr. Apreciar o determinar las cualidades o circunstancias de alguien o de algo...6. tr. Gram. Dicho de un adjetivo: Atribuir una cualidad a un sustantivo.

• Describir: 1. tr. Delinear, dibujar, figurar algo, representándolo de modo que dé cabal idea de ello. 2. tr. Representar a alguien o algo por medio del lenguaje, refiriendo o explicando sus distintas partes, cualidades o circunstancias.

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25

Calificar o describir alguna característica..

• Calidad: La calidad: se considera como calidad la propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una cosa que permiten apreciarla como igual mejor o peor que las restantes de su especie

• Cantidad: son los signos que consisten en terminos habituales que indiquen peso, cantidad, talla, numero o volumen

• Origen, ingredientes, naturaleza, finalidad 26

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Calificar o describir alguna característica II

• El destino: hace referencia a los signos constituidos por indicaciones relativas a la funcion del producto, o al modo y tiempo adecuado para usarlos y consumirlos

• El valor: se trata de marcas que aluden a la valoracion del producto que distinguen (autentico, original, economico, caro o barato) o a las unidades monetarias (euro, peseta, etc)

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27

Razones intrínsecas II

• Un color aisladamente considerado • Que consista en una letra o un dígito aisladamente

considerado, salvo que se presente en una forma especial y distintiva;

• Que pueda causar engaño o confusión sobre la procedencia geográfica o cultural, la naturaleza, el modo de fabricación, las cualidades, la aptitud para el empleo o el consumo, la cantidad o alguna otra característica del producto o del servicio de que se trate;

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Artículo 38. Elementos no protegidos

• Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto de elementos denominativos o gráficos, la protección no se extenderá a los elementos contenidos en ella que fuesen descriptivos, de uso común o necesario en el comercio.

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Artículo 38. Elementos no protegidos II

• A los efectos de lo anterior, si el solicitante no hubiere renunciado expresamente a los elementos referidos, el Registro le requerirá cumplir con subsanar tal omisión de conformidad con el párrafo segundo del artículo 25 de esta Ley. En todo caso, se estará a lo dispuesto en el primer párrafo de este artículo,"

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Uso SI es permitido…

• A pesar de las restricciones legales arriba indicadas y señaladas más ampliamente por la ley, las palabras genéricos, de uso común, descriptivas o calificativas, SI pueden ser usadas libremente en el comercio, PERO no son protegibles en forma exclusiva por una sola persona individual o jurídica!

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Consideraciones OEPM sobre el tema…

• …”Se trata de proteger un interes publico o general: el mantenimiento del sistema de libre competencia y en especial, que el sistema de marcas no acabe convirtiendose en un obstaculo frente al sistema de libre mercado, en vez de un instrumento para que la competencia sea efectiva y no falseada. Hay, sin embargo, algunas prohibiciones absolutas que son subsanables mediante distintividad sobrevenida, como consecuencia del uso en el mercado del signo que compone la marca por su titular..."

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Adquisición de carácter distintivo…

• Podrá admitirse para su trámite el registro de la marca, o podrá renovarse una ya registrada, cuando a criterio del Registro y conforme a las pruebas que sobre el particular presente el solicitante, se establece que un signo comprendido en esos supuestos ha adquirido suficiente aptitud o carácter distintivo respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica derivado del uso continuado del mismo en el comercio.

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Razones por derecho de terceros

• Si es idéntico o similar a una marca, NC o SEÑAL solicitada o registrada con anterioridad por un tercero, para los mismos O SIMILARES productos o servicios.

• Si infringe un Derecho de Autor

• Si es idéntico o similar a una marca NOTORIA

• Ejemplos marcas notorias:

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Marcas Notorias

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Marcas notorias 2

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Razones por derecho de terceros II

• Si el signo es idéntico, similar o constituye una traducción de una indicación geográfica o denominación de origen protegida en el país y pueda causar confusión o un riesgo de asociación;

• Si el signo pudiera servir para perpetrar o consolidar un acto de competencia desleal.

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Art. 29. REGLAS PARA CALIFICAR

SEMEJANZAS!

• ARTICULO 29.- Reglas para calificar semejanza. Tanto para la realización del examen de fondo como para la resolución de oposiciones, nulidades y/o anulaciones se tomará en cuenta, entre otras, las reglas que se indican a continuación:

• 8 literales

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Uso de las marcas

• El registro de una marca NO es obligatorio • Una vez registrado, el signo debe usarse tal y como se

registra. • La ley indica: …” Una marca registrada deberá usarse en

el comercio tal como aparece en su registro; sin embargo, el uso de la marca en una forma que difiera de la forma en que aparece registrada sólo respecto a detalles o elementos que no son esenciales y que no alteran la identidad de la marca, no será motivo para la cancelación del registro ni disminuirá la protección que el mismo le confiere…”

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Vigencia y renovación • Vigencia: 10 años de vigencia desde su fecha de

registro • Renovación: Las marcas deben renovarse cada 10

años hasta por tiempo indefinido. • La renovación puede presentarse hasta un año

antes de la fecha de su vencimiento o hasta 6 meses después de fecha vencimiento pero con pago tasa.

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Extinción

• Caducidad

• Renuncia voluntaria

• Generización

• Falta de uso

• Nulidad

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Recomendaciones:

• Crear junto con agencia publicidad y mercadeo, una marca distintiva

• Proteger la marca en clases que corresponda (no todas!)

• Uso constante marca para lograr posicionamiento ($$$) y notoriedad.

• Innovar cuando sea necesario y demandado por consumidor

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Recomendaciones II

• Es posible, uso de signos genéricos, descriptivos o adjetivos calificativos PERO no son protegibles como marcas en forma exclusiva.

• En caso se desee usar como marca un signo no distintivo - para que este adquiera esa calidad deberá haber un uso constante en el mercado que además pueda probarse.

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Recomendaciones III

• Procurar registrar en b/n si más adelante se podría cambiar colores

• Procurar registrar en cualquier tipo de letra, si existe posibilidad de uso en varios tipos de letra

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Expresiones o Señales de Publicidad Concepto, derechos, plazo y otros.

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Concepto. Art. 4

• Toda leyenda, frase, combinación de palabras, diseños, grabado o cualquier otro medio similar, siempre que sea original y característico, que se emplee con el fin de atraer la atención de los consumidores o usuarios sobre uno o varios productos, servicios, empresas o establecimientos mercantiles.

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Prohibiciones y vigencia

• Prohibiciones Art. 69

• Aplica para procedimiento, vigencia, modificación, extinción y renovación, las normas de marcas.

• Vigencia: Antes indefinidamente ahora por 10 años. Caso de señales a partir de nueva ley…

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Alcance de la protección ESP

• La protección conferida por el registro de una expresión o señal de publicidad comercial abarca a la expresión o señal en su conjunto, y no se extiende a sus partes o elementos considerados por separado.

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Otras reformas LPI Protección de Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen extranjeras

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Se amplia protección a extranjeras

• "Artículo 78. Ámbito de aplicación. Las disposiciones de este capítulo se aplicarán a las indicaciones geográficas y a las denominaciones de origen con independencia de si son nacionales o extranjeras, salvo cuando expresamente se haga tal distinción en una norma de esta Ley."

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Conceptos. Denominación de Origen (DO)

• “Todo nombre, expresión, imagen a signo que designa a evoca una región, una localidad o un lugar determinado, que identifica un producto originario de esa región, localidad o lugar determinado, cuando su calidad o características se deban fundamental o exclusivamente al medio geográfico, incluyendo los factores naturales y humanos, y cuya producción, transformación y elaboración se realice dentro de la zona geográfica delimitada.”

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Conceptos. Indicación Geográfica (IG)

• “Todo nombre, expresión, imagen o signo o combinación de éstos, que identifica un producto como originario de un país, de una región o una localidad de ese país, cuando determinada calidad, reputación u otra característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen geográfico, y el vínculo con la zona delimitada esté presente, por lo menos, en una de las etapas de su producción, transformación o elaboración.”

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Similitudes entre DO e IG?

• Contienen un nombre geográfico (región o localidad)

• Existe un vínculo o relación entre las características especificas del producto y el medio geográfico

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Diferencias entre DO e IG

• En un producto con DO la producción, transformación y elaboración se debe efectuar dentro de la zona geográfica delimitada. En un producto de una IG no es obligatorio que todas las fases se realicen en la misma zona

• En una DO el vínculo que tiene el producto es mas estrecho o fuerte.

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Signos inadmisibles I

No podrá inscribirse como indicación geográfica o denominación de origen, entre otros, un signo que:

•No corresponda a las definiciones contenidas en el artículo 4 de la LPI.

•Sea contrario a las buenas costumbres, la moral o al orden público, o pudiera inducir al público a error sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades, o la aptitud para el empleo o el consumo de los respectivos productos;

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Signos inadmisibles II

• Sea considerado como un nombre genérico. Para tal efecto, se considerará que una indicación geográfica o denominación de origen es genérica cuando el nombre del producto, aunque se refiera al lugar o región en que dicho producto se haya producido o comercializado inicialmente, haya pasado a ser el nombre común del producto en Guatemala;

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Signos inadmisibles III

• Podrá registrarse una indicación geográfica o una denominación de origen acompañada del nombre genérico del producto o de una expresión relacionada con ese producto, pero la protección no se extenderá a éstos.

• Esto ya estaba regulado en artículo 82 LPI anterior (sin reformas 3-2013) aunque en ese momento solo aplicaba a IGs o DO nacionales.

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Requisitos de la solicitud.

•a) La indicación geográfica o denominación de origen que se pretende registrar.

•b) Un resumen en el que se expongan los elementos principales del pliego de condiciones;

i. El nombre de la indicación geográfica o denominación de origen; ii. La descripción del producto; iii. Una descripción concisa de la zona geográfica delimitada;

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Requisitos de la solicitud II

iv. La descripción del vínculo entre el producto y el medio geográfico, especificando los elementos de la descripción del producto o del método de obtención que justifican tal vinculo; y, v. Información relativa a la fecha de autorización, reconocimiento o registro en su País de origen y la identificación de la autoridad que lo dispuso. Acompañándose copia del documento que acredita dicho reconocimiento.

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Procedimiento.

• Examen de solicitud – objeción (2 meses) prorrogables por una sola vez-

• Publicación por una sola vez en Diario Oficial

• Oposición por parte 3eros en plazo dos meses

• Resolución protección en plazo 3 meses luego vencimiento plazo oposición.

• En caso protección, se publicará decisión favorable en D.O.

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Vigencia y otros.

•La inscripción tendrá vigencia indefinida y estará determinada por la subsistencia de las condiciones que la motivaron.

•La inscripción podrá ser modificada en cualquier tiempo, cuando cambiare la información contenida en el pliego de condiciones aprobado.

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Protección de IGs o DO en general

• "Artículo 87. Protección. Las indicaciones geográficas o denominaciones de origen no podrán ser consideradas genéricas en tanto se mantengan protegidas en el País de su origen…”

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Usos lícitos I. Art. 89 LPI

• “ Uso previo. Es lícito: a) la utilización de un elemento de una indicación geográfica o denominación de origen o una traducción de ésta, que con anterioridad a la solicitud de inscripción fuere considerada en Guatemala como un nombre o denominación genérica; y

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Usos lícitos II. Art. 89

b) Tratándose de productos diferentes a vinos y bebidas espirituosas, la utilización de una indicación geográfica o denominación de origen extranjera, de un elemento de la misma, o de un elemento similar, cuyo uso se haya realizado en Guatemala, de buena fe y de forma continua respecto de productos iguales, semejantes o conexos a los que se consignan en la inscripción de la indicación geográfica o denominación de origen extranjera, al menos durante un plazo de tres años anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de registro."

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Debemos pedir claridad.

• Para evitar conflictos entre marcas y lograr un balance en derechos de todos los involucrados, debe pedirse claridad en cuanto: a) cuándo una parte de una IG o DO es genérica; qué debe probarse de parte del que así lo indica, qué plazo es el más justo para considerar que un término ya se genérico, deberá contar cuántos lo usan? Qué numero de entidades?

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Creación del Boletín del RPI

• Se crea el Boletín Oficial del Registro de la Propiedad Intelectual como un medio de publicación propio de los edictos y avisos en materia de marcas, nombres comerciales, emblemas y expresiones o señales de publicidad.

• ENTONCES DEBEN estar aún más pendientes o pedir a sus agentes que lo estén! (para efectos de oposición).

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Muchas Gracias!

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