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161 Lima arbitration n° 5 - 2012/2013

El presente trabajo aborda, de manera general, el tema de las controversias internacionales relativas a la propiedad intelectual y, en particular, la función que cumple el arbitraje como un medio de facilitación en la solución de los litigios internacionales que se derivan de la protección jurídica de las diferentes modalidades de propiedad intelectual establecidas como reconocimiento a la creatividad e inventiva humanas.1

Como objeto de interés académico, el derecho internacional de la propiedad intelectual se ha convertido en un tema hartamente complejo. En realidad, di-ferentes factores o circunstancias han contribuido a cimentar esta complejidad. En primer lugar, está el tema de la caracterización jurídica del objeto mismo de la protección, esto es, en qué medida los derechos de autor y los referidos a patentes, marcas, indicaciones geográficas, entre otros, pueden ser descritos genéricamente como propiedad intelectual sin afectar la significación que el vo-cablo “propiedad” tiene tradicionalmente establecido en el derecho privado y que no necesariamente se condice con la protección monopólica, los privilegios y la explotación comercial de los derechos sobre creaciones, inventos, marcas y otras tantas creaciones que dimanan de la mente humana.2 Asimismo, se suele notar,

* Profesor adjunto en St. Mary´s Law School, Texas, Estados Unidos de América. 1 Si bien haremos referencia a otras modalidades de propiedad intelectual reconocidas por el derecho internacional, este trabajo toma como referente el tríptico derechos de autor, patentes y marcas comerciales. 2 El debate en torno a la naturaleza jurídica de la propiedad intelectual no es solo de nomenclatura sino más bien de fundamentaciones teóricas en favor o en contra de la existencia de estos derechos. Al respecto,

La Función del arbitraje en la Solución de Controversias internacionales relativas a la Propiedad intelectual

Luis RamíRez-Daza*

La FunCión deL arbitraje en La SoLuCión de ControverSiaS internaCionaLeS reLativaS a La ProPiedad inteLeCtuaL


que la denominación “propiedad intelectual” no parece ser la más afortunada, al menos como para amalgamar, de manera coherente y sistemática, las muy diferentes modalidades de estos derechos los que mayormente no tienen nada en común conforme se desprende de las particularidades que distinguen tanto el origen como el tratamiento normativo que reciben cada uno de estos intangibles.3

En segundo lugar, la propiedad intelectual como especialización jurídica contiene singularidades difícilmente comparables con otras ramas del derecho. Al propio tiempo, la propiedad intelectual es materia de sofisticadas y abstractas regulaciones, algunas de las cuales reflejan procesos científicos que escapan al conocimiento y a la formación jurídica convencional.4

En tercer lugar, aunque la protección jurídica de la propiedad intelectual tiene como fuente primaria el derecho de los Estados, con arreglo al principio de la territorialidad, existe un apreciable número de instrumentos internacionales que se ocupan del tema y que fuerzan a los Estados a ajustar sus legislaciones a estándares internacionales de protección de esos derechos. Esto ocurre, ad exemplum, con la Convención de Berna, la Convención de París, el Acuerdo y el Protocolo de Madrid sobre Marcas y más recientemente con el Acuerdo sobre Propiedad Intelectual (ADPIC) en el seno de la Organización Mundial de Comercio (OMC), a lo que se agregan las estipulaciones sobre propiedad intelectual contenidas en los Tratados de Libre Comercio (TLC) y Tratados Bilaterales de Inversión (TBI).

En cuarto lugar, el tema de la propiedad intelectual concierne en buena medida al derecho internacional privado y no son pocas las controversias interna-cionales que se resuelven a través de las reglas de conflicto, en especial aquellas que tratan sobre jurisdicción y derecho aplicable al fondo de la controversia (lex

Georges Koumantos, Reflections on the Concept of Intellectual Property, en Intellectual Property and Infor-mation Law, Kluwer Academic Publishers,1998, ps 39-43; Zaki Laidi La Proprieté Intellectuelle a l’Age de l’Economie du Savoir, Esprit 11, 2003, 16 ps. Sobre la necesidad de reformular el concepto tradicional del derecho de propiedad; Liam Seamus O’Melinn, Software and Shovels: How the Intellectual Property Revolution Is Undermining Traditional Concepts of Property, 76 University of Cincinnati Law Review, 2007 ps 143-182.3 “Except for tradition and the fact that the three areas of patents, copyrights and trademark are commonly taught together, in one survey course, one may question why a single book should include three divergent subjects.” A. Miller/M. Davis Intellectual Property in a Nutshell, Thomson West, 2007, p-1. “An intellectual property lawyer asked to describe her subject is more likely to produce a list of legal regimes than a concept giving them coherence”; Michael Spence Intellectual Property, Oxford University Press, 2007 p-3. “Trying to provide an overview of a field as all-encompassing and crucial as Intellectual Property is a daunting task”; Gary Myers Principles of Intellectual Property Law, Thomson West, 2008, p-3. 4 Por ejemplo, en Alemania, los abogados especializados en ciertas áreas de propiedad intelectual tienen que aprobar cursos especializados en ciencia y tecnología antes de ser admitidos en el Registro de Patentes y Marcas. Al respecto, Heinz Goddar, Teaching IP Practical Skills for Practitioners and Attorneys, en Teaching of Intellectual Property: Principles and Method. Takagi, Allman Sinjela (eds) WIPO/Cambridge 2008, páginas 215-218. Sobre la complexidad de la materia tanto en el área administrativa como jurisdiccional ver Frederic Poullaud-Dulian, Proprieté Intellectuelle, Proprieté Industrielle, Economica 2010 p31.

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protectionis).5 A esto se suma, que el tema de la propiedad intelectual es parte de un proceso de armonización que apunta a consolidar un régimen jurídico transnacional y cuyo modelo más avanzado lo representa la experiencia regio-nal europea plasmada en diferentes directivas, convenciones y regulaciones de armonización del derecho privado.6

En quinto lugar, la acelerada expansión de las diferentes tipos de propiedad intelectual está creando una suerte de superposición o yuxtaposición entre estos derechos de forma tal que una autoría o un invento pueden calificar, simultá-neamente, como derecho de autor y marca comercial o como patente por diseño industrial y derecho de autor y así sucesivamente. Esta situación provoca que un titular pueda tener múltiple protección derivada de un solo intangible algo que particularmente incide en el ámbito y en la extensión de la protección con el consecuente menoscabo del interés público. Si bien el fenómeno de la super-posición no es del todo nuevo sí lo es su intensidad y acelerada multiplicación.7

Esta dispersión normativa, descentralización institucional y asistemática estructura de la protección internacional de la propiedad intelectual encuentra su justo correlato en el ámbito de la solución de controversias internacionales y, muy en particular, en la determinación o elección de la vía compositiva para la solución de las disputas.

Por lo demás, la propiedad intelectual está en el centro de gravedad de uno de los más importantes y revolucionarios acontecimientos de la economía internacional del siglo XXI y que resulta del tránsito de economías de escala, basadas en el uso intensivo de mano de obra, a un nuevo modelo de desarrollo económico en el que el conocimiento y la innovación tecnológica representan un plus de efecto multiplicador en el valor agregado de las mercancías y los servicios y que hoy por hoy ha pasado a ser la principal fuente de competitividad económica y de prosperidad de las naciones.8 Y todo esto se está produciendo en

5 En ese sentido, Edouard Treppoz, Les Litiges Internationaux de Propriété Intellectuelle et Le Droit International Privé, en La Resolution des Conflicts de Propriété Intellectuelle, Bruyant/LGDJ, 2010 ps 75-100 y Alexander Peukert, Contractual Jurisdiction Clauses and Intellectual Property, en Intellectual Property and Private International Law, IIC Studies Volume 24, Hart Publishing, 2005 ps 5-84.6 Dario Moura Vicente, La Propriété Intellectuelle en Droit International Privé, Livres de Poche, Acadé-mie de Droit Intenational de La Haye, Martinus Nijhoff, 2009, Capítulo II ps.105-202. Sobre los procesos de armonización e integración de la propiedad intelectual en el interior de la Unión Europea ver también, Jacques Azema y Jean Christophe Calloux, Droit de La Proprieté Industrielle, Dalloz, 2012 ps 46-54.7 Al respecto, Neil Wilkof y Shamnad Basheer (eds), Overlapping Intellectual Property Rights, Oxford, 2012, 536ps, donde se analizan diversos casos de superposición entre derechos de autor, patentes, secretos comerciales, marcas comerciales indicaciones geográficas, software, base de datos, nombres de dominio, etc.8 Ver Benjamin Coriat y Fabienne Orsi, Propriete Intellectuelle, Marchés Financiers et Promotion des Firmes Innovantes, En Droit et Economie de La Propriété Intellectuelle, LGDJ. 2005 ps 265-287. Sobre los beneficios que estos derechos proveen a los EEUU: http://www.networkworld.com/community/blog/intellec-tual-property-worth-over-27-million-jobs-56-trillion-us-economy



medio de una gran controversia sobre el llamado “acceso al conocimiento” (ac-ceso a medicamentos, biotecnología, transferencia de tecnología) y que ha hecho que este tema haya pasado de ser uno inicialmente técnico a una confrontación ideológica sobre crecimiento económico y gobernabilidad global y que pone frente a frente los intereses de los países desarrollados, con los en desarrollo.9 El más representativo ejemplo acaso sea el referente a la industria farmacéutica y al debate que ha seguido a la implementación del acuerdo OMC en Doha so-bre propiedad intelectual que expone los conflictos entre el interés público con aquellos del sector privado. Más aun, como alrededor del 98% de los derechos de propiedad intelectual en el mundo se originan en los países desarrollados todo parece indicar que el desbalance en los términos de intercambio de la economía internacional va a continuar lo que reaviva debates, que por lo demás nunca cesaron, en torno al reconocimiento jurídico y la protección monopólica de la propiedad intelectual con alegatos en pro o en contra de estos privilegios, y que se valen de diferentes consideraciones que van desde posiciones filosóficas e ideológicas hasta simples justificaciones utilitaristas, de orden práctico.10

Con el propósito de tener una mejor apreciación de la plaza del arbitraje en las controversias internacionales sobre propiedad intelectual este trabajo ha sido organizado de la forma siguiente: en primer lugar se hará una exposición de conjunto sobre la evolución jurídica e institucional de la protección internacional de la propiedad intelectual (I); seguidamente, se abordara el tema específico de la función del arbitraje en controversias internacionales sobre propiedad intelectual (II); finalmente, algunas conclusiones serán formuladas (III).

El derecho de la propiedad intelectual se ocupa de la protección jurídica de creaciones, inventos, trabajos artísticos, símbolos, marcas, imágenes, progra-mas de computadoras, diseños industriales, circuitos integrados, indicaciones geográficas, entre otros, y cuya explotación comercial, exclusividad y medios de defensa se encuentran legislativamente establecidos. Los tipos tradicionales de propiedad intelectual son los derechos de autor que protegen la creatividad literaria de obras originales que se expresan a través de un medio tangible, las patentes que se otorgan a inventos de productos o procesos que son novedosos

9 Sobre medicinas, biodiversidad, acceso a recursos genéticos, protección del conocimiento tradicional, entre otros ver Tshimanga Kongolo, Unsettled International Intellectual Property Issues, Wolters Kluwer, 2008, 214 ps.10 En general, Bently y Sherman, Intellectual Property Law, Oxford, 2009, ps3-11. Sobre los aspectos ideológicos, Andreas Rahmatiam, Neo-Colonial Aspects of Global Intellectual Property, 12 Journal of World Intellectual Property, 2009. ps 40-74. Para un enfoque práctico, D. B. Renik, A Pluralistic Account of Inte-llectual Property, 46 Journal of Business Ethics, 2003, ps 319-355.

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a la vez que útiles y las marcas comerciales contenidas en símbolos, frases o etiquetas y que distinguen el origen y la calidad de un producto o servicio.11

En las legislaciones nacionales, la función reglamentaria de la propiedad intelectual se manifiesta principalmente en la definición legal, condiciones de existencia y ámbito de protección de cada uno de estos derechos; en la exclu-sividad y plazo de duración de su explotación económica lo cual incluye espe-cificaciones sobre su transferibilidad; en las limitaciones que la ley establece a dicha exclusividad monopólica lo cual opera como un régimen de excepción al derecho de exclusión que gozan los titulares de estos intangibles; y, en la im-plementación de vías legales para la solución de controversias por apropiación no autorizada, uso indebido, abuso, falsificación, incumplimiento contractual, infracciones administrativas, responsabilidad civil y/o penal por violación de los derechos de propiedad intelectual en general.12

En el plano internacional el reto es postular una formulación normativa que incorpore in extenso las modalidades de propiedad intelectual, la uniformización de los estándares mínimos de protección así como garantizar la resolución efectiva de las controversias internacionales que se originan tanto por responsabilidad internacional de los Estados como por obra de los particulares. Pese a que pro-gresos han sido hechos, como veremos a continuación, el sistema internacional aún padece de inconsistencias y relativa efectividad en relación con los derechos internos de los Estados.13 Otro aspecto importantísimo es lograr un equilibrio entre el interés público global y la explotación exclusiva de estos derechos. Ese es un tema crucial que, sin embargo, escapa a los propósitos de este artículo.

1. La internacionalización de la Protección jurídica de la Propiedad intelectual

Aunque existe confiable información sobre el desarrollo histórico y la expansión de las ideas e instituciones legales relativas a la protección propiedad intelec-tual, particularmente en la tradición jurídica occidental; cabe destacar que la

11 Sobre estas nociones, Stephen M. McJohn, Intellectual Property, Examples & Explanations, Aspen, 2003, ps 1-5.12 A este respecto, Karla C. Shippey, A Short Course in Intellectual Property Rights, World Trade Press, 2002 ps16 y siguientes.13 Para una explicación de los avances en el derecho internacional de la propiedad intelectual y su interac-ción con el derecho y la jurisdicciones internas de los Estados ver Graeme B. Dinwoodie, The Architecture of the International Property Law System, 77 Chicago-Kent Law Review, 2001-2002, ps 993-1013.



internacionalización de la propiedad intelectual data, strictu sensu, de algo más de una centuria. 14

En efecto, la historia contemporánea de la protección jurídica internacional de estos derechos data de finales del siglo XIX con la adopción de las Convencio-nes de Berna de 1883 y la de París de 1886 sobre derechos de autor y propiedad industrial (patentes, marcas) respectivamente. Estos dos instrumentos forman la base de la estructura jurídica internacional de la propiedad intelectual. Estos Tra-tados fueron provisionalmente administrados por una dependencia internacional conocida bajo las siglas francesas BIRPI (Bureau International Reunis pour La Protection de La Proprieté Intellectuelle). Estos acuerdos constituyen un primer

14 La idea del valor económico del conocimiento y de su comercialización ha estado presente desde los orígenes mismos de las civilizaciones europeas. Por ejemplo, en Grecia, el uso comercial del conocimiento fue objeto de atención y debate. Por otro lado, aunque discutible, se afirma que el derecho romano adelantó la idea de la propiedad intelectual con la clasificación de los bienes en corporales e incorporales. Con la intensificación del comercio en Europa, la protección jurídica de creaciones, inventos y marcas distintivas se propagó en occidente. Las llamadas “patentes venecianas” en favor de inventores, como la otorgada a Galileo en 1594, ocupan un lugar de preeminencia en la historia del derecho de patentes. En Inglaterra, el llamado Estatuto de los Monopolios surgió como respuesta al régimen discrecional de las patentes reales y el Estatuto de Anne, se presenta como la primera legislación en la historia de la protección de los derechos de autor. Por lo demás, una forma de identificación de marcas la hubo por cierto en la Europa antigua y moderna. Por otro lado, el tema de la explotación económica de la creación atrajo la atención de los enciclopedistas franceses particularmente Condorcet y Diderot. También, forman parte del legado histórico las críticas de Charles Dic-kens a la reproducción y comercialización no autorizada de sus libros en Norteamérica, así como los esfuerzos del novelista Victor Hugo en favor de los derechos de autor y que llevó a la adopción de la Convención de Berna de 1886. Sobre el valor económico del conocimiento y su comercialización en la antigua Grecia ver: David L. Blank, Socratics versus Sophists on Payment for Teaching, 4 Classical Antiquity, April, 1985, páginas 1-49. Sobre los bienes corporales e incorporales en Roma ; Rene-Marie Rampelberg, Perennite et Evolution des Res Incorporeles Apres le Droit Romain, 49 Archives de Philosophie du Droit, 1999 p.35-43 y Anna Mancini, Les Solutions de L’Ancien Droit Roman aux Problemes Juridiques Modernes: L’Example du Droit de Brevets d’Invention, Buenos Books International, Paris, Kindle Edition, 2004, localización: 559-63. Para las patentes de Venecia, Giulio Mandich, Venetian Patents (1450-1550) 30 Journal of The Patent Office Society 1948 ps 166-224 y Ramon Klitzke, Historical Background of the English Patent Law, 41 Journal of Patent Office Society, 1959 ps 615-650. Este artículo trata también de las regulaciones sobre patentes entonces imperantes en Italia, Francia y Alemania. Sobre las marcas comerciales, Gerad Ruston, On the Origin of Trademarks, 45 Trademark Report, 1955 ps 111-144. Respecto del Estatuto de Anne, Lymann Ray Patterson, Copyright in Historical Perspective, VUP, 1968 ps 143 y sgtes. Sobre los enciclopedistas, Condorcet Fragments sur la Liberté de Presse, www.google.book, y Dennis Diderot Lettre sur Le Commerce de La Librairie, Œuvres Completes, Vol XVIII, Garnier, 1875-77, 70ps. donde se halla la histórica frase « Je le répète, l’auteur est maître de son ouvrage, ou personne dans la société n’est maître de son bien (p.30)» Asimismo, L. H Houtchnes, Charles Dickens and International Copyrights, 13 American Literature, Volume No 1, 1941 ps 18-28 ; Victor Hugo, Acts et Paroles, Note 10, Pillage des Imprimeries, Michel Levy Editeurs, 1875 ps 491 y sgtes. Sobre la internacionalizacion jurídica de la propiedad intelectual de finales del siglo XIX al presente, Daniel J. Gervais,The Internationalization of Intellectual Property: New Challenges from the Very Old and The Very New, 12 Fordham Intellectual Property Media & Entertaiment Law 2001-2002, 929-990. Para una visión de conjunto de la historia de la propiedad intelectual: Christopher May and Susan K. Sell, Intellectual Property Rights: A Critical History, Lynne Reinner, 2006, 251 ps. y Mireille Buydens, La Propriete Intellectuelle: Evolution Historique et Philosophique, Bruyant, 2012, 485 ps. en especial Chapitre 6-Apotheose et Decadence de La Propriete Intellectuelle du XVIII au XIX Siecle-s sobre las ideas de John Locke, las contractualistas y utilitarias de estos derechos así como el movimiento abolicionista contra estos derechos vistos como expresión del individualismo utilitarista decimonono.

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paso en el proceso de armonización de los estándares internacionales y en la puesta en vigencia de procedimientos administrativos de registro de solicitudes de patentes, marcas, e inscripción de derechos de autor. Debido a la preeminencia del principio de la territorialidad y a deficiencias institucionales en el plano de la implementación de los estándares de protección estas Convenciones nunca alcanzaron un óptimo grado de aplicación.

Pese a la indudable importancia de esas dos Convenciones, la dimensión internacional de la propiedad intelectual es, indisputablemente, el fruto de de-sarrollos más recientes. Hasta la primera mitad de la década de los 60 la deno-minación propiedad intelectual no había aún adquirido estatura internacional.15 Esta situación comienza a cambiar con la creación de la Organización Mundial de Protección de la Propiedad Intelectual (OMPI) en 1967, entidad que asume con su creación las Convenciones de París y Berna.16 Desde ese entonces, se produce una progresiva adopción de instrumentos internacionales sobre propie-dad intelectual auspiciados y/o administrados por la OMPI como son los casos del Tratado sobre Cooperación en Patentes de 1977, El Tratado de Lisboa, el de Roma, el de Washington, etc.17

Por otro lado, dada la intensificación del comercio internacional y la ins-tauración de un nuevo modelo de desarrollo económico en el que la propiedad intelectual tiene un rol determinante, se entiende el apremio de los países desa-rrollados liderados por los EEUU por impulsar negociaciones multilaterales en el GATT lo que a la postre produjo el ADPIC.18

15 En tal sentido, Jean Foyer, L’Internationalisation du Droit de La Proprieté Intéllectuelle, Brevets, Marques et Droits D’Auteurs, en Etudes Offertes a Alain Plantey, Paris, Pedone, 1995 ps261-271.16 Sobre los aspectos históricos que se sucedieron luego de la adopción de las Convenciones de París y Berna hasta la creacion de la OMPI ver Joseph Ekedi-Samnik, L’Organisation Mondiale de La Proprieté Intellectuelle, Bruyant, Bruxelles, 1975 ps 15-66.17 Para una lista comentada de estos tratados internacionales y regionales ver Alfredo Ilardi y Michael Blakeney (eds), International Encyclopedia of Intellectual Property Rights, Oxford University Press, 2004.18 Este proceso iniciativa del sector privado en los Estados Unidos de Norteamérica tiene como origen el Intellectual Property Committe (IPC) formado por 12 hombres de negocios y que fue la fuerza detrás de las negociaciones sobre propiedad intelectual en el seno del GATT que culminó con el Acuerdo OMC. Sobre la historia del IPC y la posición americana durante las negociaciones de La Ronda Uruguay ver Susan Kell, Private Power, Public Law: The Globalization of Intellectual Property Rights, Cambridge, 2003, Chapter 5 ps 96-120. Sobre el rol de los EEUU en las negociaciones del GATT y la racionalidad detrás de los intereses y estrategia americanos ver Peter Drahos, Global Property Rights in Information: The Story of TRIPS at the GATT, 13 Prometheus, 1995 ps 6-19.



1.1. Propiedad Intelectual en la OMPI

Conforme a su instrumento de creación, la principal responsabilidad de la OMPI es la promoción de la cooperación internacional en favor de la propiedad inte-lectual a través de la adopción de tratados internacionales. Asimismo, la OMPI presta servicios al sector privado, un hecho que ha contribuido sustantivamente al autofinanciamiento institucional19. La OMPI brinda también ayuda técnica en servicios legales, principalmente en el diseño de legislaciones modelo para su incorporación en el orden jurídico de los Estados. Respecto al cometido mayor, esto es, la adopción y administración de instrumentos internacionales sobre la materia, la labor de la OMPI arroja un balance parcialmente favorable. A la fecha, 25 tratados, incluyendo el de su propia creación, están bajo la égida de la OMPI.20 Luego de un período de impasse institucional que tuvo su momento más crítico con la adopción del ADPIC en la OMC y que desplazó a la OMPI como la entidad internacional líder en el tema, la OMPI parece haber encontrado un punto de equilibrio con el mejoramiento de su operatividad organizacional, el exitoso auspicio de tratados importantes sobre marcas comerciales, particularmente las que circulan a través de internet y en los que la OMPI facilita su tramitación, registro y administración, así como los relativos a derecho de autor y ejecución o interpretación de fonogramas. A esto se suma, el convenio de cooperación inter-institucional entre la OMPI y la OMC donde se establecen los procedimientos para el acceso a las leyes y reglamentos de la colección de la OMPI, la asisten-cia institucional de esta última en la solución de controversias en la OMC y la competencia de la OMPI respecto del artículo 6ter de la Convención de París.21 Por lo demás, en 1994 la OMPI estableció un Centro de Arbitraje y Mediación para facilitar la solución de disputas en materia de propiedad intelectual entre partes privadas y del cual nos ocuparemos más adelante. Es importante señalar que parte del mejoramiento en la funcionalidad de la OMPI se ha debido al rol de las organizaciones no gubernamentales (ONGs) en la producción de regula-ciones internacionales sobre propiedad intelectual y en su implementación. En

19 Las dos instituciones internacionales líderes en materia de propiedad intelectual son la OMPI y la OMC. Sin embargo, existen otras organizaciones internacionales que tienen competencia sobre la propiedad intelectual tal como sucede con la FAO, UNESCO, OMS. Sobre la distribución de las competencias entre esas organizaciones ver Dinwoodie, Hennessey, Perlmutter y Austin, Intellectual Property Law and Policy, Lexis-Nexis, 2008 ps 37 y siguientes.20 Para la lista de tratados bajo la administración de la OMPI: http://www.wipo.int/treaties/es21 Sobre las relaciones inter-institucionales entre la OMPI y la OMC ver, Frederick Abbott, Thomas Cottier y Francis Gurry, The International Intellectual Property System: Commentaries and Materials, Kluwer Law International, 1999, Part One, ps 368-373 y Frederick Abbott, Distributed Governance at The WTO-WIPO, en Journal of International Economic Law, 2000, ps 63-81.

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ese sentido se suele citar el ejemplo de la Corporación de Internet para Nombres y Números Asignados (ICANN), una entidad privada que cumple una impor-tantísima función en los aspectos técnicos y administrativos y contenciosos de los nombres de dominio que circulan en internet.22

1.2. Propiedad Intelectual en La OMC

El Acuerdo sobre Propiedad Intelectual en la OMC (ADPIC) es considerado como el más importante instrumento multilateral vigente sobre propiedad inte-lectual. Todos los países miembros de la OMC son a su vez partes del ADPIC y cuya aplicación está garantizada por los órganos de solución de controversias de esa organización por violación de los derechos de propiedad intelectual en el territorio del Estado responsable de la protección. Muchas de las controversias en el área de la propiedad intelectual se derivan de violaciones no contractuales por ejemplo, piratería, falsificación, indebida apropiación o explotación ilegal que en virtud del ADPIC pueden ser materia de responsabilidad internacional y en consecuencia imputables a los Estados miembros de La OMC.

Se suelen citar dos principales causas que explican el porqué del viraje de la protección internacional de la propiedad intelectual de la OMPI a la OMC23. En primer lugar, se menciona la necesidad de subsanar las deficiencias en la OMPI, particularmente la falta de mecanismos coercitivos para hacer valer los tratados bajo su administración. En segundo lugar, la urgencia de hacer parte en el régimen comercial multilateral de estándares mínimos comprendidos en las Convencio-nes de Berna, París y Roma así como también incluir nuevas modalidades de propiedad intelectual pasibles de protección comercial. En realidad, esto se veía venir dada la expansión internacional de la piratería, falsificación y violación generalizada de los derechos de propiedad intelectual, en un contexto de creciente importancia de estos derechos en las transacciones comerciales internacionales. Ya en la Ronda de Tokio (1967-1979), por vez primera, los temas de piratería y reproducción no autorizada fueron parte de las negociaciones y en un espectro mayor se abordó el tema de la relación entre propiedad intelectual y comercio

22 Sobre la participación del sector privado en las funciones de la OMPI ver, Edward Kwakwa, Institutional and Procedural Reform at The World Intellectual Property Organization, 3 International Organizations Law Review, 2006 p 146 y sgtes.23 Sobre el tema, Christopher May, The World Intellectual Property Organization, Routledge, 2007 en especial Capítulo 5 “The Problem with The WIPO” ps 74-94 y Laurence R. Helfer, Regime Shifting: The TRIPs Agreement and New Dynamics on International Intellectual Property Lawmaking, 29 The Yale Journal of International Law, 2004 p. 20 y sgtes.



internacional y los problemas derivados de la falta de implementación de los tratados existentes.24 Por ejemplo, mientras la Convención de París establece el principio de tratamiento nacional conforme a los artículos 2 y 3 este instrumento la Convención carece de mecanismos de implementación forzosa. Y por encima de todo esto estaba la apremiante necesidad de incorporar el tema de la propiedad intelectual como parte del marco regulatorio del comercio multilateral.

El ADPIC se ocupa de siete categorías de derechos de propiedad intelectual: 1) Derechos de autor y derechos conexos2) Patentes3) Marcas comerciales y de servicios4) Diseños industriales 5) Indicaciones geográficas 6) Secretos comerciales7) Circuitos integrados

Respecto de los derechos de autor la nota distintiva es la originalidad expre-sada en cualquier forma tangible. Los derechos de autor también se extienden a programas de computadoras, base de datos y a los llamados derechos conexos como son los casos de composiciones musicales, coreográficas, publicidad, etc. La exclusividad se extiende por un mínimo de 50 años. El ADPIC no se ocupa de los llamados derechos morales una institución jurídica que no es expresamente reconocida en la tradición jurídica anglosajona. Derechos morales son aquellos que reconocen la asociación entre una obra y su autor de forma tal que la obra no pueda ser modificada sin su consentimiento así se hayan transferido los derechos de autor a un tercero y aun hasta después de la muerte del autor.25

Con relación a las patentes el ADPIC reconoce y alienta la innovación tec-nológica brindando protección y exclusividad comercial por 20 años a productos o procesos novedosos, útiles y de aplicación industrial.

24 Ver Charles Clift, Why IP issues were brought to GATT: A Historical Perspective on the Origins of TRIPs, en Research Handbook on Protection of Intellectual Property under WTO Rules; Carlos M. Correa (editor) Edward Elgar, 2010, ps 3-21. Y comentando el texto del Preámbulo del ADPIC, Carlos M. Correa, Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, A Commentary of the TRIPs Agreement, Oxford, 2007 ps 1-18.25 Derecho moral es una noción paragua que protege los aspectos no comerciales del derecho de autor y derechos conexos como son la identificación del autor con la obra, el respeto a la integridad de la obra, la reputación del autor, entre otros. Las legislaciones nacionales no son uniformes sobre cuáles derechos deben ser incluidos en la categoría de derecho moral, esto ocurre incluso en países de una misma tradición jurídica, por ejemplo, con Francia y Alemania. Sobre el contenido de derecho moral, Pierre-Yves Gautier, Propriete Litteraire et Artistique, Presses Universitaire de France, 2010 ps 205-269. Para un estudio de derecho compa-rado ver Elizabeth Adeney, The Moral Rights of Authors and Performer: An International and Comparative Analysis, Oxford, 2006, 900 ps.

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Marcas comerciales, esto es, signos que son distintivos de un producto o servicio encuentran ilimitada protección en la medida que la marca mantenga su carácter distintivo.

Indicaciones geográficas que identifican el origen de un producto con un particular lugar o región lo cual acarrea un impacto comercial favorable. Al igual como sucede con las marcas comerciales las indicaciones geográficas pueden ser objeto de indefinida protección en tanto el producto mantenga la conexión con el lugar de origen. Los circuitos integrados (chips, micro-chips) de uso informático gozan de un estándar de protección de al menos 10 años y los secretos comerciales son también considerados y protegidos por el ADPIC si estos no son de conocimiento de terceras partes y tienen un valor comercial.26

Respecto de la relación entre el ADPIC con los instrumentos internacionales sobre propiedad intelectual bajo la administración de la OMPI, baste decir que el ADPIC es de significativa relevancia porque no solo expande la protección de estos derechos sino al mismo tiempo crea estándares de protección dentro del marco multilateral del comercio internacional, los cuales son objeto de una más efectiva protección a través de los órganos de solución de controversias de esta organización.

El Acuerdo OMC sobre propiedad intelectual contiene 70 artículos y está dividido en 7 partes siendo las tres primeras de ellas particularmente relevantes (obligaciones generales, estándares específicos e implementación del acuerdo). Este acuerdo, según se ha afirmado, ha devenido en el punto de referencia sobre la regulación internacional de la propiedad intelectual27 especialmente en lo que respecta a los estándares mínimos de protección de estos derechos. En ese sen-tido, los Estados miembros de la OMC son libres de mantener un estándar más alto de protección conforme al principio territorial pero los Estados miembros están obligados a incorporar los mínimos estándares establecidos en el acuerdo de la OMC. Por ejemplo, en virtud del acuerdo OMC los países miembros de la OMC se comprometen a proteger los programas de computadores y a otorgarle los derechos de propiedad intelectual. Los Estados, asimismo, deben adecuar sus respectivas legislaciones internas a fin validar estos compromisos in foro domestico por los órganos administrativos y jurisdiccionales. Lo mismo ocurre

26 Sobre estos temas, Taubman, Wager y Watal, (Eds) A Handbook on The WTO TRIPS Agreement, World Trade Organization, Cambridge, 2012 ps 116 y sgtes. 27 Al respecto, Mavrodis, Bermann y Mark Wu, The Law of The World Trade Organization (TRIPS Agreement) Supplemental Addendum, West, 2012 p. 75. Sobre la interaccion entre el ADPIC en el comercio multilateral, Peter Tobias Stoll, The International Protection of Intellectual Property and The World Trade Order, en WTO-Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (Stoll, Busche, Arend, eds), Max Planck Institute of International and Comparative Law, Martinus Nijhoff Publishers, 2009, ps 1-11.



con la duración de la exclusividad en la explotación de los derechos de paten-tes y derechos de autor y los derechos conexos que se asocian a este. Por otro lado, los principios de la nación más favorecida y el de tratamiento nacional son incluidos para evitar mejores ventajas con terceras partes. Técnicamente hablando, el acuerdo no deroga sino afirma o complementa convenios sobre propiedad intelectual ajenos a la OMC como son los casos más importantes de Las Convenciones de París, Berna, y Roma así como el Tratado sobre Circuitos Integrados. Adicionalmente, el ADPIC incorpora expresa o implícitamente otros tratados internacionales de protección de la propiedad intelectual bajo administración de la OMPI.

Otro importante aspecto del ADPIC son las estipulaciones sobre implementa-ción de los derechos de los titulares de propiedad intelectual sean estos nacionales o extranjeros. El ADPIC claramente establece el compromiso de los Estados miembros de crear mecanismos legales e institucionales de implementación de la normativa internacional y estableciendo que toda decisión administrativa sea sujeta a revisión judicial. El Acuerdo sobre Propiedad Intelectual es el único de los grandes tratados en el seno de la OMC que franquea al individuo, como tal, la posibilidad de hacer valer los derechos reconocidos directamente ante entidades administrativas o tribunales de justicia en caso de responsabilidad civil o penal derivadas de la violación de algunas de las modalidades de propiedad intelectual.

1.3. Propiedad Intelectual en los Tratados de Libre Comercio y en los Tratados Bilaterales de Inversión

Las razones por las que los países desarrollados han incluido el tema de la propiedad intelectual en las negociaciones de los tratados de libre comercio y los de inversión son las de ampliar y mejorar el nivel de protección de estos derechos de la manera cómo están consagrados en el acuerdo OMC así como las llamadas “flexibilidades” que fueron acordadas en La Declaración de Doha sobre licencias obligatorias y agotamiento de los derechos de exclusividad. Otra razón es incluir tratados de protección de la propiedad intelectual que no fueron contemplados en la OMC o que se sucedieron con posterioridad a la adopción de ese acuerdo. Esta situación está permitiendo ajustar los intereses comerciales de los Estados (léase de los países desarrollados), a las particularidades regionales o a las características específicas del bilateralismo28. Como consecuencia, estos

28 Para una explicación de las motivaciones que impulsan el bilateralismo en la protección de la propiedad intelectual ver: Ruth L. Oediji, Back to Bilateralism? Pendulum Swings in International Intellectual Property

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tratados contienen cláusulas que establecen mayores niveles de protección a los obtenidos en un acuerdo multilateral universal como es el del ADPIC en la OMC donde el bloque de países en desarrollo obtuvo que se les reconociera un mayor margen de flexibilidad. De esta manera, la inserción de cláusulas sobre propiedad intelectual en los TLC y en los TBI, mejor conocida como “TRIPS-Plus”, en buena cuenta significa que los países desarrollados pueden obtener mejores o adicionales beneficios a través de estos instrumentos comparado con lo logrado en la vía multilateral en la OMC, consideraciones de mayor protección a las obtenidas en la OMC. Por ejemplo, algunos de los regímenes de protección de patentes para la industria farmacéutica van más del mínimo de 20 años acordado en la OMC.29

Solo por citar un ejemplo que va en esa dirección mencionaremos el Capítulo 17 del NAFTA que al tiempo que confirma algunas de las cláusulas contenidas en el acuerdo OMC tiene su propia estructuración con respecto de algunas de las flexibilidades que reconoce la OMC. Tal el caso de las patentes obligatorias en la protección de las industrias farmacéuticas y el sector agrícola industrial.30

Lo propio ocurre en los tratados bilaterales de inversiones en donde la propiedad intelectual es considerada como un componente de la definición de inversión y, por tanto, beneficiaria de los estándares de protección al inversionista ya sea por establecimiento, nacionalidad, tratamiento justo y equitativo, protec-ción integral, expropiación, cláusulas paraguas, etc. Asimismo el inversionista puede ser protegido en cuanto a su exclusividad (explotación, acceso) frente a las necesidades del interés público.

La proliferación de tratados de libre comercio y de tratados bilaterales de inversión ha reavivado el debate sobre la prevalencia del bilateralismo sobre el multilateralismo en los tratados económicos internacionales y, para el caso, en las estrategias de protección de la propiedad intelectual de los países desa-rrollados con los Estados Unidos a la vanguardia. La narrativa establecida a este respecto es muy clara en señalar que, a través del bilateralismo, los países industrializados obtienen mejores ventajas en los términos de intercambio comercial y de protección de las inversiones a diferencia de lo que ocurre en el plano multilateral y que esto se refleja en muy buena forma en el particular caso de los derechos de propiedad intelectual. Tanto es así, que pese a todo el

Protection, 1 University of Ottawa Law & Technology Journal, 2003/2004 ps 127-147. 29 En ese sentido, Brian Cimbolic, The Impact of Regional Trade Areas on International Intellectual Property Rights, 48 IDEA, Intellectual Property Law Review, 2007, p. 60.30 Para más detalles ver: Carsten Fink & Patrick Reichenmiller, Tighthening TRIPS: The Intellectual Pro-perty Provisions of U.S. Free Trade Agreements, World Bank Group, Trade Note 24, 2006, ps. 289-303 http:// siteresources.worldbank.org/INTRANETTRADE/Resources/239054-26812419270/24.TighteningTRIPS.pdf



avance del ADPIC en la formulación de estándares internacionales, expeditos de hacerse valer coercitivamente, la realidad viene demostrando que hay todavía un camino largo por recorrer en la protección internacional de estos derechos y que la experiencia del sistema de solución de disputas en la OMC por controversias derivadas del ADPIC está arrojando un balance discreto, por decirlo de alguna manera, considerando el tiempo que ha pasado desde la vigencia del ADPIC con la ínfima cantidad de disputas que han tomado lugar pese a que la violación de los derechos de propiedad intelectual continúa produciéndose internacionalmente a niveles alarmantes.31

Ante esta realidad, y pese a la vigencia del ADPIC, los Estados continúan impulsando instrumentos internacionales específicos como el recientemente Acuerdo Comercial Anti-Falsificación (ACTA) en el que se describen y deta-llan las conductas ilícitas de falsificación y piratería al tiempo que se establecen mecanismos de implementación y medidas sancionatorias por responsabilidad administrativa, civil y/o penal.32

1.4. Propiedad Intelectual en el Derecho Internacional Privado

El derecho internacional privado ha devenido en una pieza importante del con-junto normativo sobre protección internacional de la propiedad intelectual.33 En efecto, conflictos sobre propiedad intelectual tienen lugar en esta rama del derecho debido a la intensificación de las relaciones jurídicas entre particulares de diferentes países, lo que ha acentuado la importancia de esta disciplina jurídica y la consiguiente aplicación de las normas de conflicto en sede nacional acarreando la posibilidad de encontrar una solución extraterritorial a la controversia.34

31 Para una evaluación crítica sobre la solución de disputas surgidas bajo el ADPIC ver Joost Pauwelyn, The Dog That Barked But Did Not Bite: 15 Years of Intellectual Property Disputes at The WTO, en Resolution of Intellectual Property Disputes, Université de Genève, Bruyant, LGDJ, Schulthess, 2012, ps 1-52.32 El ACTA no está vigente y existe no poca oposición de los países por ratificarlo. Para un análisis sobre el impacto mundial de la falsificación y piratería y comentarios al texto del ACTA ver: Michael Blakeney, Intellectual Property Enforcement: A Commentary on The Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA), Edward Elgar, 2012, 385 ps.33 Para los propósitos de este trabajo de derecho internacional privado incluye las normas de conflicto que resuelven básicamente aspectos de jurisdicción, ley aplicable y ejecución de una controversia así como el dere-cho material aplicable en el derecho de comercio internacional y que tiene su base en el contrato internacional y su fondo común en la denominada lex mercatoria. Debido a que aún prevalece el principio territorial en el ámbito de propiedad intelectual, las reglas de conflicto siguen siendo importantes para decidir las incidencias legales que surgen de una controversia internacional entre particulares.34 Sobre la aplicación de las normas de conflicto y su impacto en el principio de la territorialidad ver: Robert Howell, Intelectual Property, Private International Law and Issues of Territoriality, 13 Revue Canadienne de Proprieté Intellectuelle, 1997. ps 209-241.

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Como lo mencionamos en la introducción, el concepto jurídico de base para cualquier dilucidación sobre el tema de la propiedad intelectual es el llamado principio de la territorialidad. Este principio significa que la protección jurídica de la propiedad intelectual es básicamente nacional, por lo que cualquier violación de los derechos de propiedad intelectual activa la aplicación de la legislación del país donde la infracción ha tenido lugar. 35

El principio de la territorialidad no es sino la derivación del principio de la soberanía de los Estados. Para el caso específico de los derechos de propiedad intelectual, conforme al principio de la territorialidad, cada Estado es libre ya sea de reconocer estos derechos o de acordar el grado de protección a los mismos (lex protectionis). El principio de la territorialidad no es absoluto sino coexiste con el orden jurídico internacional. Un caso de la relatividad del principio se presenta al contrastar el principio de la territorialidad con las cláusulas del ADPIC. Así, ningún país miembro de la OMC puede establecer una protección menor a la contraída en el ADPIC. De esto se sigue, que la norma internacional prima sobre la legislación interna. Empero, como los instrumentos internacionales vigentes no resuelven la infinita variedad de controversias en este campo, particularmente las que dimanan de relaciones contractuales y extra-contractuales entre partes priva-das, el principio de la territorialidad es aún importante. Ahora bien, la aplicación del principio de la territorialidad se subordina a los instrumentos internacionales en el cual el Estado es parte. En otras palabras, la lex protectionis como expresión jurídica de la territorialidad deja de ser soberana en virtud de la internacionali-zación de estos derechos. El principio en mención también se manifiesta en la exclusividad de los tribunales nacionales o autoridades administrativas respecto de cierto tipo de disputas. Por ejemplo, en qué medida un tribunal de un país A puede ser competente para resolver una disputa sobre una franquicia dada por un país C que es donde está registrada la patente. Igual de complejo resulta cuando el litigio comprende diferentes partes de distintas nacionalidades. Otro proble-ma es la propia práctica de los tribunales nacionales que varía con respecto a la determinación del derecho aplicable a relaciones contractuales, no contractuales, violaciones que ocurren fuera del país del litigio, derecho aplicable al titular de la propiedad intelectual, a la transferencia, al uso y/o distribución, fijación de montos compensatorios, ejecución de la sentencia, entre otros.

Con la globalización de la economía, el principio ha ido perdiendo su carác-ter absoluto tradicional y actualmente la tendencia es, como se ha mencionado, hacia la internacionalización de la protección de la propiedad intelectual a través

35 Sobre territorialidad y propiedad intelectual, P. Goldstein y M. Trimble, International Intellectual Pro-perty Law, Foundation Press, 2012 ps 7 y sgtes.



de las obligaciones contraídas por los Estados en tratados internacionales o la aplicación de una ley sustantiva para el fondo de la controversia o a través de un derecho uniforme. Por ejemplo, el tratado de la OMC establece estándares mínimos de protección para los derechos de autor, patentes y marcas lo cual obliga a los Estados miembros a adecuar sus legislaciones a esos estándares mínimos. Asimismo, el principio de la territorialidad está siendo flexibilizado, mas allá de la globalización y de la internacionalización de la propiedad intelec-tual, a través del derecho internacional privado que contempla soluciones extra-territoriales mediante las reglas de conflicto. Como señala un autor, el principio de la territorialidad designa una limitación en el espacio de un derecho subjetivo de propiedad intelectual en un territorio en el cual el derecho ha sido creado. El derecho subjetivo de la propiedad intelectual solo existe en el interior del orden jurídico que lo ha creado. Por otro lado, este principio ha sido también entendido por la idea que existen tantos derechos de propiedad intelectual cuantos países que los han contemplado en sus legislaciones36

Respecto de los procesos de armonización y unificación del derecho inter-nacional privado en la órbita de la propiedad intelectual, existen algunos impor-tantes esfuerzos que apuntan hacia esa dirección. Uno de ellos son los Principios elaborados por la American Law Institute en el 2007. Otro proyecto encuentra predicamento en Europa con los Principios sobre Conflictos de Ley, (CLIP Principles) a iniciativa del Instituto Max Planck de Alemania. Por otro lado, en la región asiática existe una corriente en favor de la armonización regional de los derechos de la propiedad intelectual iniciada por la Universidad de Waseda en Japón y un grupo de académicos surcoreanos.37

Dada la considerable variedad de tópicos no queda sino hacer una selección de lo que en nuestro parecer son tres entre los más importantes temas, a saber: jurisdicción elección del derecho aplicable (lex protectionis) y ejecución de las decisiones jurisdiccionales. Respecto de la jurisdicción, la regla general sigue siendo la aplicación del principio de la territorialidad. Una variación al principio de la territorialidad es la llamada lex loci protectionis, esto es la aplicación de la ley del lugar donde el titular obtuvo la protección.

Respecto a la ley aplicable a la violación contractual o extracontractual, derecho aplicable a derechos intelectuales que surgen en el curso de una relación laboral, derecho aplicable a los contratos de transferencia, a la explotación. Aquí

36 Nicolas Bouche, Le Principe de La Territorialité de La Propriété Intellectuelle, L’Harmattan, 2002, p 35 y sgtes.37 Sobre estos trabajos de armonización ver Toshiyuki Kono, Intellectual Property and Private International Law, Oxford and Portland Oregon, 2012, en particular ver el Informe General ps 6-216.

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la respuesta varía entre tres tipos de conflicto de leyes: la aplicación del derecho del lugar donde ocurrió la violación, la ley aplicable al contrato (lex contractus) o la ley del foro donde se substancia la disputa (lex fori).

Todos estos obstáculos pueden ser superados a través de la armonización o unificación del derecho substantivo sobre la materia.

En el campo del derecho internacional privado el derecho de la propiedad intelectual constituye una nueva área de especialización jurídica. En la mayo-ría de los casos, los tipos de disputas surgen de transgresiones contractuales o extracontractuales a los derechos de propiedad intelectual y que vinculan dos o más países, ya sea porque la violación se produjo en otro país, ya sea por la diferente nacionalidad de las partes o porque la solución de la disputa demanda el ejercicio de jurisdicción internacional por un tribunal nacional.

Finalmente, en lo que respecta a la ejecución de sentencias extranjeras por tribunales nacionales una muy importante contribución ha sido hecha a través de la Convención de La Haya sobre Acuerdos de Elección del Foro del 2005 que, a la vez, determina el tribunal competente y el reconocimiento y ejecución de sentencias dictadas por tribunales extranjeros. Esta Convención aun pende de ratificación.

2. Función del arbitraje internacional en la solución de controversias internacionales sobre propiedad intelectual

En el ámbito del derecho internacional público la institución del arbitraje se en-cuentra contemplada en la solución de controversias sobre propiedad intelectual ante OMPI, OMC y Los Tratados de Libre Comercio y Los Tratados Bilaterales sobre Inversiones.

Respecto del derecho internacional privado, el arbitraje ha ido ganando un espacio propio en la solución de controversias internacionales sobre propiedad intelectual que se derivan de actividades comerciales privadas (derecho de co-mercio internacional) que presentan problemas de conflictos de leyes y que a falta de una regulación común o estipulación expresa demandan ser resueltas por las árbitros recurriendo a las tradicionales reglas de conflicto sobre jurisdicción, derecho del foro, derecho aplicable al fondo de la controversia, ley aplicable para la ejecución de la decisión, entre otros.38

38 En ese sentido, James J. Fawcett y Paul Torremans, Intellectual Property and Private International Law, Oxford, 2012, en especial Chapter 12 sobre la ley aplicable, ps 669-691.



2.1. Función del Arbitraje en la OMPI

Como se mencionó líneas arriba, en 1994 la OMPI creó el Centro sobre Arbitraje y Mediación como una forma de ofrecer un foro para la resolución de disputas sobre propiedad intelectual.39 El Centro de Arbitraje tiene competencia para hacerse cargo de cualquier litigio sobre el tema de la propiedad intelectual; sin embargo, la experiencia ha demostrado que el Centro tiene su mayor carga procesal en materia de nombres de dominio en internet y en particular sobre marcas comerciales que han ganado un importante reconocimiento y reputación a nivel internacional.40

La OMPI ofrece una pluralidad de servicios legales para las resoluciones de controversias referidas a los nombres de dominio. Partiendo de una Declaración Conjunta de la Asamblea General de la OMPI en 1999 con recomendaciones concernientes a la protección de marcas comerciales, la OMPI estableció la Po-lítica Uniforme para la Solución de Disputas en materia de Nombres de Dominio mejor conocida bajo las siglas UDRP que constituye un proceso sumamente expeditivo, no costoso, y acaso lo más importante, comprobadamente efectivo, lo que se confirma con la gran variedad de casos que sobre el particular son tramitados ante el Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI.41

El exitoso ejemplo de la OMPI en el ámbito de marcas comerciales particu-larmente en aquellas disputas relativas a ocupación cibernética y otras prácticas consideradas abusivas. La OMPI pone al servicio de los demandantes modelos de demanda y asesoramiento técnico durante el proceso si es necesario. Exitoso por la cantidad de causas que recibe la OMPI y por lo expeditivo del procedimiento.

Es importante mencionar la autoridad de la OMPI con relación a la trans-ferencia de la titularidad del nombre de dominio si así quedara establecido de los medios probatorios suministrados por el demandante.

39 Sobre las modalidades de arbitraje y mediación en la OMPI ver: Francis Gurry, The Dispute Resolution Services of The World Intellectual Property Organization, Journal of International Economic Law, 1999, ps 385-398.40 Ver lista de disputas y resoluciones, http://www.wipo.int/amc/es/domains/decisionsx/index-gtld.html41 Sobre el procedimiento y comentarios a algunos casos representativos ver: Bella I. Safro y Thomas S. Keaty, What’s in a Name? Protection of Well-Known Trademarks under International and National Law, 6 Tulane Journal of Technology and Intellectual Property 2004 p 40 y sgtes. Para la aplicación de la Politica Uniforme para la Solución de Disputas en Nombres de Dominio ver: Nicholas Smith and Eric Wilberts, The UDRP Design Elements of an Effective ADR Mechanisms, 15 The American Review of International Arbi-tration, 2004 ps 219-229.

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Los arbitrajes de la OMPI tienen ventajas que lo hacen bastante atractivos. En tal sentido se suele destacar la elección de árbitros especializados en la materia42 de propiedad intelectual, lo expeditivo que resulta el procedimiento, la seguridad que la confidencialidad no será violada. Asimismo en los casos de litigios sobre nombres de dominio no es requisito contar el patrocinio profesional de un abo-gado. El hecho que en el Centro no tenga autoridad para fijar compensación por daños en manera alguna resiente las ventajas de esta vía arbitral si se compara con litigios en tribunales o procedimientos de cancelación de marca comercial ante la entidad registral nacional competente.

2.2. Función del Arbitraje en la OMC

Respecto de la institución del arbitraje en la Organización Mundial de Comercio y su uso en controversias internacionales sobre propiedad intelectual cabe hacer algunas precisiones.

El sistema de solución de disputas en el seno de la OMC es conducido, como regla general, ante dos instancias: los grupos especiales y el órgano de apelación. Esa es la regla general. Sin embargo, la OMC ha contemplado la vía arbitral, en al menos tres circunstancias: como un medio a disposición de las partes en disputa, al lado de recursos diplomáticos como la consulta, negociación y mediación; como una única vía para establecer, ante la falta de acuerdo entre las partes, de los plazos correspondientes a la ejecución de las decisiones y recomendaciones de los grupos espaciales o del órgano de apelación. En tercer lugar, el arbitraje es la forma como se resuelven diferencias entre los Estados sobre el nivel de suspensión de las concesiones, compensación o retorsión.

En el primero de los casos el arbitraje OMC está consagrado en el artículo 25 del Entendimiento sobre Solución de Diferencias. El propósito de este ar-bitraje es el de ofrecer a los Estados miembros una opción alternativa a la de los órganos de solución de diferencias. En ese sentido, si las partes deciden por el arbitraje con arreglo al artículo 25, esta vía sustituye la substanciación de la controversia ante los grupos especiales y el órgano de apelación, y las partes pueden establecer sus propias reglas y procedimientos además de la libre elección del árbitro o árbitros.

42 El artículo 66 a) y b) del Reglamento de Arbitraje de La OMPI establece la figura del laudo de rectifi-cación y el suplementario en caso sea necesario subsanar un error formal o completar la decisión del primer laudo respectivamente.



Asimismo el arbitraje es la vía idónea en la determinación del nivel de anulación o reducción de ventajas comerciales conforme a lo establecido en el artículo 21.3. Finalmente, arbitraje es usualmente el mecanismo que usa la OMC al momento de determinar el plazo en que el Estado, obligado por la decisión final, deberá implementar las obligaciones contenidas en las decisiones de los órganos de solución de controversias de la OMC con arreglo al artículo 22.6.

“El párrafo 3 del artículo 21 del ESD prevé que un Miembro que ha infringido sus obligaciones ante la OMC debe cumplir las resoluciones y recomendaciones del Órgano de Solución de Diferencias inmediatamente. Sin embargo, cuando el cumplimiento inmediato no sea factible el Miembro dispondrá de un “plazo prudencial” para aplicar las resoluciones y recomendaciones del OSD. El “plazo prudencial” podrá ser “el plazo propuesto por el Miembro afectado, a condición de que sea aprobado por el OSD”, o “un plazo fijado de común acuerdo por las partes en la diferencia”. Si ninguna de estas dos opciones fuese posible, el párrafo 3 c) del artículo 21 prevé que el “plazo prudencial” será “un plazo determinado mediante arbitraje vinculante”. Seleccionan a los árbitros las partes en el arbitraje; en caso de que éstas no se pusieran de acuerdo sobre un árbitro, lo nombrará el Director General. Hasta este momento, todos los arbitrajes realizados con arreglo al párrafo 3 c) del artículo 21 han sido realizados por un Miembro del Órgano de Apelación actuando a título personal.”43

“Si las partes no están de acuerdo en la forma propuesta de retorsión del reclamante, puede solicitarse un arbitraje párrafo 6 y 7 del artículo 22 del ESD que puede tener que ver con la equivalencia del nivel de la retorsión, con el de la anulación o menoscabo, o con el respeto de los principios que regulan la forma de la suspensión permitida. Si puede recurrir a los miembros del grupo especial inicial, este grupo será el que se encargue del arbitraje; de lo contrario, el Director General nombra a un árbitro. El párrafo 6 del artículo 22 establece que el arbitraje deberá haberse concluido dentro de los 60 días siguientes a la fecha de expiración del plazo prudencial, y que el reclamante no debe proceder a la suspensión de obligaciones durante el curso del arbitraje”.44

Arbitrajes con arreglo a los artículos 21.3 y 22.6 han sido criticados por su naturaleza obligatoria, algo que no se aviene con la naturaleza consensual que es parte central de la definición de este instituto.45 En realidad esta aserción no

43 http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/arbitrations_s.htmble44 http://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/disp_settlement_cbt_s/c6s10p2_s.htm45 Sobre los arbitrajes OMC en los artículos 21 y 22 ver: Helene Ruiz Fabri, Le Reglement des Differends de l”OMC: Une forme d’Arbitrage? 52 Archives de Philosophie du Droit, 2009 ps 97-119. Sobre el proceso arbitral bajo el artículo 25 Ernst-Ulrich Petersman, The GATT/WTO Dispute Settlement System, Kluwer Law, 1995, ps 193-194.

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es la que mejor refleja la naturaleza del arbitraje OMC bajo el artículo 22.1. El acuerdo OMC es un tratado y que obliga a sus miembros porque los Estados han dado su consentimiento a aceptar el efecto vinculante del tratado en el cual las tres formas de arbitraje fueron contempladas. En todo caso, quizás lo más apropiado sería calificarlos como arbitrajes automáticos.

Si bien el arbitraje OMC artículo 25 ha devenido en un recurso excepcio-nal, existen no pocos argumentos que favorecen su uso particularmente en las controversias relativas al ADPIC por tratarse de mecanismo asaz expeditivo, moldeable por la autonomía de las partes además de confidencial. Interesante notar que el único caso de arbitraje OMC bajo el artículo 25 fue llevado a cabo en una controversia sobre propiedad intelectual entre los EEUU y La Comunidad Europea.46

2.3. Función del Arbitraje en los Tratados de Libre Comercio y en los Tratados Bilaterales de Inversión

La incorporación de normas sustantivas sobre derechos de propiedad intelectual en estos tratados obedece a las limitaciones que en la práctica presenta el acuerdo sobre propiedad intelectual en la OMC, y a lo que conoce a las flexibilidades del acuerdo de la OMC en materia de propiedad intelectual que fueron incorporadas con posterioridad a el ADPIC en la Ronda de Doha.

Como quiera que el arbitraje es definitivamente la vía por excelencia en estos tratados el reto de estos arbitrajes es encontrar un balance entre los derechos de propiedad intelectual establecidos en el ADPIC, las flexibilidades obtenidas por los países en desarrollo en la Ronda de Doha sobre licencias obligatorias, agotamiento de los derechos y salud, con las cláusulas de estos acuerdos bilate-rales que tienden a hacer más estricta la protección de la propiedad intelectual. Por ejemplo, en los casos de licencias obligatorias que permiten a los Estados, dadas ciertas circunstancias, desconocer los derechos de exclusividad de un titular de una patente, a fin de abaratar el precio de un producto o hacer posible su distribución ante una emergencia nacional (por ejemplo, en caso de una epi-demia) la Declaración de Doha acuerda un régimen más favorable a los países en desarrollo, mientras que los Tratados de Libre Comercio y los Tratados Bila-terales de Inversión tienden a constreñir las circunstancias que habilitarían a un

46 Sobre el tema, Tsai-Yu Lin, How Far Can Arbitration Practice as an Alternative Dispute Resolution within the WTO? A Perspective on Intellectual Property Issues, 2 Contemporary Asia Arbitration Journal, 2009, p36 y sgtes.



Estado a utilizar el régimen de licencias obligatorias. Además, por regla general, cualesquiera que sea la causa que desencadene la licencia obligatoria obliga al Estado a fijar compensación a favor del titular de la patente.

El hecho de que no exista a la sazón una jurisprudencia arbitral sobre el tema de la protección de la propiedad intelectual a la luz de los TLC y TBI, de ninguna manera disminuye la importancia del arbitraje internacional por violación de estos tratados en la materia. El hecho que los derechos de propiedad intelectual formen parte de la definición de inversión para los efectos de compensación por expropiación abre las posibilidades a la actuación del arbitraje internacional. Por lo demás, el estándar de protección al inversionista respecto a la expropiación ya ha sido objeto de mención y materia de un arbitraje ante el CIADI.47

2.4. Función del Arbitraje en el Derecho Internacional Privado

El uso del arbitraje en disputas internacionales privadas sobre propiedad intelec-tual es el producto de una reciente tendencia opuesta a la posición tradicional de considerar los litigios sobre propiedad intelectual como materia no arbitrable. Esto se explica por la aún prevalencia del principio territorial, los potenciales problemas en la etapa de actuación de pruebas, la incertidumbre sobre la eje-cución de medidas cautelares, la ausencia de autoridad en los árbitros sobre terceras partes, la ausencia de una jurisprudencia arbitral sobre la materia, así como las diferencias de culturas jurídicas que se reflejan en las particularidades de la protección nacional a ciertos tipos de propiedad intelectual.48

Por el contrario, se suele destacar entre las ventajas del arbitraje su más corta duración comparado con un litigio en tribunales lo cual influye en la reducción de costos, la confidencialidad que es un aspecto entroncado con la protección misma de los derechos de propiedad intelectual, la elección de árbitros especializados en el tema, el exitoso desarrollo del arbitraje comercial internacional que por extensión es aplicable a los derechos de propiedad intelectual, la natural descon-fianza a las particularidades de los tribunales nacionales, el carácter internacional del litigio lo que demanda soluciones internacionales a través de árbitros mejor especializados que los jueces, la independencia del árbitro, importantísimo en un tema como el de la propiedad intelectual donde los conflictos entre intereses

47 Sobre el caso CIADI entre Shell vs Nicaragua que terminó con el desistimiento del demandante ver: Lahra Liberty, Intellectual Property Rights in International Investment Agreements, OECD, Working Papers, 2010 p. 16 y siguientes.48 Al respecto, David W. Plant, Resolving International Intellectual Property Disputes, ICC, 1999 p. 19.

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privados y públicos demandan independencia en la decisión a fin de evitar la politización de las controversias.

Respecto al uso del arbitraje, existen aspectos recurrentes y complejos y que tienen que ver con el concepto de arbitrabilidad, la ley aplicable, las medidas cautelares y la etapa de ejecución del laudo.49

El concepto de arbitrabilidad es de especial relevancia respecto a disputas internacionales sobre propiedad intelectual. Se ha señalado que dos razones predominan respecto a esto: sea que la materia es no arbitrable por razones de orden público, sea que la propia legislación nacional ha contemplado de manera exclusiva la jurisdicción de los tribunales nacionales o autoridades administrativas para este tipo de litigios.50 En tal sentido, se suele citar como ejemplo el caso de disputas que surgen con respecto a la inscripción de propiedad intelectual en los registros como un tipo de controversia considerada por ley como no arbitrable.51

Respecto del derecho aplicable el tema puede resultar uno particularmente complejo debido a la multiplicidad de aspectos que se pueden presentar bajo la expresión derecho aplicable. Por ejemplo, en el derecho aplicable al fondo cuando concurren diferentes partes de diferentes nacionalidades y cuyos derechos han sido obtenidos en países diferentes; cuando un árbitro o tribunal arbitral deciden sobre el derecho aplicable al proceso arbitral en sí.

Por lo que toca al tema de las medidas cautelares los árbitros son competentes para dictarlas. Problemas relativos a su oportunidad y factibilidad de su ejecución han sido objeto de reciente atención como lo demuestran las nuevas reglas sobre arbitraje aprobadas por la Cámara de Comercio Internacional y vigentes desde enero del 2012. Para el caso del arbitraje sobre Propiedad Intelectual la figura del nombramiento de árbitros en situaciones de emergencia investidos con la autoridad de expedir medidas cautelares se adaptaría mejor a las necesidades de protección en propiedad intelectual, ya que el árbitro provisional podría tomar esas medidas provisionales hasta que el tribunal sea constituido.

49 Esta sección se basa principalmente en dos recientes publicaciones sobre la materia: Trevor Cook y Alejandro Garcia International Intellectual Property Arbitration, Wolters Kluwer 2010 y Tomas D. Halket (editor) Arbitration of International Intellectual Property Disputes, Juris Net LLC 2012. 50 En ese sentido algunas legislaciones nacionales son más receptivas que otras con respecto a la arbi-trabilidad de una controversia sobre propiedad intelectual. Ver: Marc Blessing, Arbitrability of Intellectual Property Disputes, 12 Arbitration International 1996 ops 198 y sgtes y Bernard Hanotiau, L’ Arbitrabilite des Litiges de Propriété Intellectuelle, en Resolution des Litigies de Propriété Intellectuelle, Universite de Géneve, Bruyant, LGDJ, Schulthess, 2010 ps 155-174. 51 “Within the E.U. disputes directly affecting the existence or validity of a registered intellectual property right are considered non-arbitrable”, Anna P. Mantakou, Arbitrability and Intellectual Property Disputes, en Arbitrability International & Comparative Analysis, Wolters Kluwer 2009, Chapter 13 p. 268.



Finalmente, sobre el reconocimiento ejecución de los laudos, el instrumento jurídico aplicable se encuentra en la Convención de Nueva York de 1958 y sus derivaciones, la Convención Europea sobre Reconocimiento y Ejecución de Laudos de 1961 y la Convención Inter-Americana sobre Arbitraje Comercial Internacional de 1975. Bajo los términos de la Convención de Nueva York, un laudo es una decisión arbitral que de manera final y definitiva resuelve una controversia y que ha sido expedido en un lugar distinto de aquel en el cual se busca su ejecución.

La práctica arbitral internacional en materia de propiedad intelectual está demostrando la eficacia de decisiones de los árbitros no solo respecto de la ejecutabilidad del laudo sino también de medidas provisionales y/o cautelares.

3. Conclusiones

La globalización de la economía ha creado las condiciones para un vertiginoso proceso de internacionalización de la propiedad intelectual y del cual se suceden controversias que demandan soluciones internacionales.

El arbitraje en controversias internacionales sobre propiedad intelectual se ha incrementado considerablemente tanto por las propias ventajas intrínsecas de esta vía cuanto por razones de necesidad práctica en la resolución de litigios internacionales sobre la materia.

En el ámbito del internacional público las instituciones líderes con compe-tencia en aspectos de propiedad intelectual incorporan, cual más, cual menos, el arbitraje como la vía más idónea para tratar las controversias que surgen sobre la materia. Tal situación ocurre en la OMPI y en menor medida la OMC. Lo mismo ha sido establecido en la órbita de los tratados de libre comercio y en los tratados bilaterales de inversión donde el arbitraje tiene un lugar preeminente si no exclusivo.

En el derecho internacional privado el recurso al arbitraje se está progre-sivamente incrementando a pesar de los obstáculos que presenta el aún vigente principio de la territorialidad a lo que se suma factores como la no arbitrabilidad de algunas controversias sobre propiedad intelectual por disposiciones contenidas en las legislaciones nacionales.

El desarrollo del arbitraje internacional en materia de protección de la propiedad intelectual contribuirá asimismo al desarrollo de una jurisprudencia arbitral y a la emergencia de normas materiales sobre la materia como ocurre en el área del derecho de comercio internacional, donde el arbitraje ha cumplido y cumple una función determinante en el desarrollo de la lex mercatoria.

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