jurisprudencia del tribunal de justicia de la can

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

TOMO III


Tomo III

Titular Corporación de Estudios y Publicaciones - CEP

Revisión Departamento Jurídico Editorial - CEP

Diagramación Departamento de Diagramación - CEP

Impresión Talleres - CEP

Derecho de Autor No. 042942: 9-ene-2014 Depósito Legal: 005018: 9-ene-2014 ISBN. 978-9942-10-151-8: 17-ene-2014 Tiraje. 250 Tomo III.

Quito - Ecuador

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PRESENTACIÓN La Corporación de Estudios y Publicaciones, entidad sin fines de lucro, dedicada a la investigación legal y publicación de la legislación nacional e internacional, en su indeclinable empeño de poner en conocimiento de los abogados, ca-tedráticos, estudiantes de Derecho, jueces y tribunales de justicia, obras de trascendencia jurídica que les facilite pro-fundizar en el análisis de esta disciplina y especialmente a través de las resoluciones o pronunciamientos definitivos de los más altos organismos de justicia, tiene el agrado de ofre-cer esta nueva serie, constituida por las sentencias emitidas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, durante la gestión 2012. Este Órgano jurisdiccional, de carácter permanente, supranacional y comunitario, ha construido, a lo largo de sus treinta y cuatro años de existencia, una sólida jurisprudencia orientada a garantizar la vigencia del princi-pio de legalidad en el ordenamiento jurídico comunitario, contribuyendo así a la constitución de una verdadera comu-nidad de derecho en el espacio subregional. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de acuerdo con el artículo 5 de su Estatuto, ejerce su jurisdicción sobre la Comunidad Andina y con el objeto de garantizar la vali-dez del ordenamiento jurídico comunitario se encarga de unificar y armonizar la aplicación de las normas andinas en el territorio de los Países Miembros (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú), mediante el mecanismo de la Interpreta-ción Prejudicial y, del mismo modo, ejerce el control de le-galidad de los actos normativos emanados de los diferentes órganos que conforman el Sistema Andino de Integración, en el marco de la Acción de Nulidad. En ejercicio de su principal misión de interpretar y aplicar el derecho andino, con base en los principios de efecto directo, aplicación inmediata y supremacía de sus disposiciones, este Órgano jurisdiccional resuelve las controversias promovidas

en las Acciones de Incumplimiento, Recursos por Omisión o Inactividad y en el procedimiento sumario por desacato a las sentencias dictadas en Acciones de Incumplimiento, to-do con el fin de asegurar la eficacia del ordenamiento jurídi-co comunitario. Por último, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, con el propósito de garantizar la adecuada solución de las controversias que se presenten entre los diferentes actores del sistema integracionista, tiene competencia para ejercer la función arbitral y resolver Acciones Laborales. El derecho, como conocemos, tiende a encausar y hacer viable la vida del hombre en sociedad, a encaminar sus acti-vidades dirigiéndolas al bien común, a fin de evitar las injus-ticias sociales y las perturbaciones del orden público que ponen en peligro la misma existencia de los Estados; de allí la importancia de que el ser humano sea considerado en función de la comunidad, vislumbrándose de esta suerte la relevancia que ha alcanzado en nuestra época y en el mundo entero el Derecho Comunitario. En la presente, la titularización de cada fallo es una verdade-ra sinopsis de su contenido, que identifica de manera diáfa-na el problema jurídico tratado, abundando para mayor cla-ridad con subtítulos, seguidos del texto completo del pro-nunciamiento emitido, para finalmente identificar aquellas sentencias que tratan de asuntos semejantes. Estamos seguros que esta obra constituye una magnífica fuente de consulta sobre los pronunciamientos de esta Cor-te Internacional, una de las más activas del mundo, cuya misión principal es interpretar y aplicar el Derecho Comuni-tario Andino, respondiendo así, de nuestra parte, a las aspi-raciones de estudiantes de Derecho, abogados, magistrados y funcionarios públicos y privados que requerían contar con una obra de esta naturaleza, que compendie en forma orde-

nada y sistemática los pronunciamientos de este organismo supranacional de justicia que ha conseguido mostrar, en sus propias palabras, “que manteniendo la integración lati-noamericana se puede alcanzar la justicia social y mejorar la calidad de vida de los habitantes de la subregión.”1

Corporación de Estudios y Publicaciones

1 http://www.tribunalandino.org.ec/


TOMO III

Pág.

INTERPRETACIONES PREJUDICIALES

• Propiedad Industrial

• Marcas

La protección de la propiedad industrial y el respe-to al patrimonio biológico y a los “conocimientos tradicionales” de las comunidades indígenas.

1

Transferencia o cesión de registro marcario. 61

Cancelación del registro de una marca por falta de

uso. 97

Marca Tridimensional. 119

La publicidad comparativa, mención de marca aje-na. 143

Marca Figurativa − Irregistrabilidad de una marca por riesgo de con-

fusión. Similitud gráfica, fonética e ideológica. Reglas para efectuar el cotejo marcario.

181

− Conexión competitiva entre productos de dife-

rentes clases 209

− La oposición andina. 229

− Irregistrabilidad de signos por consistir exclusi-vamente en formas de uso común, o en formas impuestas por la naturaleza o la función del pro-ducto.

259

− Registro de un color delimitado por la forma. 297

Marcas Farmacéuticas

o Partículas de uso común en la conformación de dichas marcas. La marca débil. El criterio del consumidor medio. 319

Marca Notoriamente Conocida

o La prueba de su notoriedad. Protección. 355 o Riesgo de dilución de la marca notoria. 409

MARCA

Irregistrabilidad de las denominaciones, caracteres o signos utilizados para distinguir productos, servicios o la forma de procesarlos, o que constituyan la expresión de

la cultura o práctica de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales. La protección de la propiedad

industrial y el respeto al patrimonio biológico y a los “conocimientos tradicionales” de las comunidades

indígenas. PROCESO 60-IP-2012 Interpretación prejudicial de los artículos 135 literales e) y f), 136 literal g) y 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta solicitada por la Corte Constitucional de la República de Colombia; y, de oficio, de los artículos 122 y 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de los artículos 3, 134 literales a) y b) y 135 literal i) de la Decisión 486, así como del artículo 7 de la Decisión 391. Marcas: “COCA INDÍGENA” (mixta) y “COCA ZAGRADHA” (mixta). Expediente Interno: Nº T.3.363.570. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los 24 días del mes de octubre de 2012, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Corte Constitucional de la República de Colombia. VISTOS: Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que, su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 27 de agosto de 2012.

2 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES

I. Antecedentes. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: II. Las partes. Demandante: Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), de la República de Colombia. Tercero interesado: El señor Héctor Alfonso Bernal Sánchez. 1. Determinación de los hechos relevantes:

Mediante la Resolución Nº 28752 de la Superintendencia de Industria y Comercio, de 30 de mayo de 2011, se concedió al señor HÉCTOR ALFONSO BERNAL SÁNCHEZ el registro de la marca COCA INDÍGENA (mixta), para distinguir servicios de “comercialización, publicidad, distribución y venta a terceros de productos artesanales y legales a base de hoja de coca y con aplicaciones en los

campos homeopático y alimenticio, entre otros de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CAN 3

- Mediante la Resolución Nº 29447 de la Superintendencia de Industria y Comercio, de 31 de mayo de 2011, se concedió al señor HÉCTOR ALFONSO BERNAL SÁNCHEZ el registro de la marca COCA ZAGRADHA (mixta) para distinguir “aromáticas e infusiones, productos de pastelería y repostería a base de coca indígena legalmente cultivada, mambe (hoja selecta de coca tostada)” de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

- La demandante, Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), formuló demanda de tutela contra la Superintendencia de Industria y Comercio, de la República de Colombia, por la supuesta vulneración de los derechos fundamentales a “la consulta previa e informada; a la propiedad colectiva; a la autonomía; a la participación en la vida social y económica de la Nación; a la identidad e integridad étnica y cultural; a la autonomía de los pueblos indígenas; a la protección de la riqueza cultural de la Nación; al debido proceso y al ambiente sano de los pueblos indígenas de Colombia”.

- Mediante auto de 17 de mayo de 2012, recibido en este

Tribunal el 22 de mayo de 2012, la Corte


Constitucional de la República de Colombia resolvió solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la “interpretación de los literales e) y f) del artículo 135; a), b), d) y g) del artículo 136 y el artículo 137 de la Decisión Andina 486”, a fin de resolver el Proceso Interno Nº T.3.363.570.

2. Fundamentos de la demanda: La demandante Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) argumentó su demanda en lo siguiente:

- Fundamenta sus pretensiones en las siguientes normas: “la Constitución Política; Convención Americana sobre Derechos Humanos, Convenio de Río de 1992, ratificado mediante Ley 165 de 1994, Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes ratificado por la Ley 21 de 1991; la ley 1037 de 2006, mediante la cual se aprobó la Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, Decisiones Andinas 391 y 486 y la Ley 397 de 1997”.

- La SIC no debió otorgar el registro de las marcas

COCA INDÍGENA (mixta) y COCA ZAGRADHA (mixta), a favor del señor HÉCTOR ALFONSO BERNAL SÁNCHEZ. Con estas marcas y los signos que las acompañan, el señor BERNAL SÁNCHEZ pretende distinguir en el mercado la comercialización, distribución, publicidad y otros productos artesanales y legales a base de hoja de Coca.

- “Las referidas resoluciones desconocen los literales e) y f)

del art. 135; a), b), d) y g) del art. 136 y el art. 137 de la Decisión 486, por cuanto: a) las marcas concedidas contienen expresiones genéricas y descriptivas; b) antes de su registro no se realizó el acto de consulta previa a las


comunidades afectadas y el registro de dichas marcas implicó una serie de derechos de uso exclusivo, con lo cual impide a terceros que pueden ser indígenas, usar las marcas o identificar productos comerciales con ella; y, c) se violó las normas que ordenan expresamente no registrar marcas sobre las que existe evidencia de que se pretenda consolidar un acto de competencia desleal”.

- “Las marcas registradas utilizan símbolos de los pueblos

indígenas, por ejemplo en el registro de la marca mixta COCA INDÍGENA se reemplaza la letra O, por un espiral que alude al símbolo heráldico de varios pueblos indígenas como los Tule, Ijku, Nasa, Misak y otras culturas, esta es la forma de representación del caracol (…) se configura claramente una usurpación de la identidad de los pueblos indígenas por un particular que al hacerlo incrementa de manera significativa la venta de sus productos, pues los presenta con una identidad que no es propia”.

- El día 27 de marzo de 2009, la AUTORIDAD

NACIONAL DE GOBIERNO INDÍGENA –ONIC-, radicó en la Superintendencia de Industria y Comercio, con destino a la Subdirección de Signos Distintivos, un Derecho de Petición que fue identificado bajo el número 09-031748, en el que se denunciaba el uso abusivo del patrimonio biológico y cultural de los pueblos indígenas por una persona no asociada o autorizada para ello. Advertía en la misma Petición que el señor HÉCTOR ALFONSO BERNAL SÁNCHEZ, pretendía el registro marcario no consentido de los nombres COCA INDÍGENA Y MAMA COCA.

- En la petición referida, se denunciaban hechos que son de

competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio, al ser la autoridad administrativa competente,


como lo señala el artículo 42 del Decreto Ley Nº 3466, de 1982.

- Las violaciones denunciadas consistían en:

a) Uso abusivo del patrimonio biológico de los pueblos indígenas,

concretamente la transgresión de lo establecido en el Convenio de Río de 1992, ratificado mediante Ley 165 de 1994, con respecto a la hoja de Coca.

b) El intento de registro de marcas protegidas por la ley a favor

de los pueblos indígenas por un particular, el señor HÉCTOR ALFONSO BERNAL SÁNCHEZ sin consentimiento para ello.

c) La explotación no consentida de la identidad cultural de los

pueblos indígenas, en la medida que un particular no autorizado, el mismo señor HÉCTOR ALFONSO BERNAL SÁNCHEZ se presenta como indígena y usufructúa sus símbolos e identidad, con el propósito de incrementar las ventas de productos de hoja de Coca que adolecen de legalidad.

- Si bien hubo una respuesta formal al Derecho de Petición

presentado, en la práctica y con el tiempo se consumó una burla a la solicitud de nuestra organización, pues en lugar de que la Superintendencia avocara conocimiento de los hechos constitutivos de infracciones administrativas y presuntamente penales y usara su poder policivo en defensa de la protección de los derechos vulnerados de los pueblos indígenas y de los consumidores engañados por la irregular actividad comercial del señor HÉCTOR ALFONSO BERNAL SÁNCHEZ, finalmente, terminó tomando una decisión que en la práctica legaliza un acto doloso.


- La Superintendencia de Industria y Comercio reconoce en la respuesta a esa petición sobre la hoja de Coca que pertenece a los pueblos indígenas, en este sentido:

“Está suficientemente documentado que la hoja de Coca es tanto patrimonio biológico, como representa un valor cultural de sin igual importancia de los pue-blos indígenas y en consecuencia se convierte en patrimonio cultural de la Nación, atendiendo principios constitucionales, en particular 7 y 8 de nuestra Carta Fundamental. Por otra parte el artículo 7 de la Deci-sión 391, Régimen Común sobre Acceso a los Recursos Genéticos, reconoce la facultad de decidir de manera autónoma el uso de tales re-cursos y sobre las innovaciones que se hagan de los mismos. Pero en-tendemos que en función de la autonomía que el estado colombiano les reconoce, corresponde a ustedes definir quién y de qué manera usa ese patrimonio, pues mal puede nuestra entidad invadir competencias que no son suyas definiendo una situación que la ley resolvió”. (Negrillas fuera del original).

- Pese a lo anterior, a la fecha no ha intervenido para hacer respetar los principios legales referentes a la protección del patrimonio biológico que invoca en la referida respuesta en el caso concreto de la persona denunciada.

- Aunado a lo anterior, la Superintendencia de Industria y

Comercio conoció de un proceso por Competencia Desleal iniciado por un Indígena Nasa en el año 2012, en contra del señor HÉCTOR ALFONSO BERNAL SÁNCHEZ, alegando precisamente que su actividad comercial no era consentida por los pueblos indígenas y que explotaba indebidamente su reputación y buen nombre.

- En los expedientes de solicitud de registro de las marcas

aparece una carta del Comisario Mayor del Resguardo Indígena WIWA GOMAKE JOSÉ ALEJANDRO BARROS LAZAÑO, quien es identificado en la


comunicación con un apellido distinto a la firma, en la que manifiesta autorizar de manera personal e individual, en su condición de Comisario Mayor de tal Resguardo, al señor BERNAL SÁNCHEZ para el uso de nombres que hacen parte del patrimonio cultural de los pueblos indígenas y la explotación del patrimonio biológico, condicionada al cumplimiento de la ley y evitar la vulneración de los derechos de otras comunidades, pero nunca para el registro de marcas. En dicha comunicación el Comisario reconoce que el patrimonio biológico y cultural de los pueblos Indígenas es transversal a la identidad de diversos pueblos Indígenas de la Región Andina y no exclusivamente del Pueblo Wiwa.

- La ORGANIZACIÓN WIWA YUGUMAIUN

BUNKUANARRUA TAYRONA, perteneciente al Resguardo Yogui-Malayo-Arhuaco, mediante comunicación del 6 de julio del presente año 2011, envía una carta a la Jefe de División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en la que denuncia que el señor HÉCTOR ALFONSO BERNAL SÁNCHEZ, asaltó la buena fe del Comisario Mayor JOSÉ ALEJANDRO BARROS LAZANO y le hizo firmar una carta que no tenía como propósito que esa persona registrara a su nombre las marcas que finalmente le fueron concedidas o usara el patrimonio biológico y cultural de los pueblos Indígenas, y que adicionalmente lo desautoriza a que siga haciendo uso abusivo de ese patrimonio.

- El derecho a la consulta previa se debe llevar a cabo

respecto de cualquier aspecto que afecte directamente a la comunidad étnica y no se circunscribe al caso de la explotación de recursos naturales en los territorios indígenas.

- “Si bien la oposición es uno de los mecanismos que se

contempla en la norma (…) para evitar el registro de


marcas que violen los derechos de terceros, también es cierto que la SIC debe verificar las normas internas (…) Resultaría absurdo que cada comunidad indígena afectada tuviese que hacer la oposición con los pagos que ella implica, pues antes que este procedimiento es obligación de los funcionarios verificar el cumplimiento normativo en las solicitudes de registro de marcas”.

- La SIC no debió otorgar el registro, ya que existían

suficientes indicios “un proceso por competencia desleal en curso en la propia SIC y denuncias que deberían estar siendo investigadas por esa entidad”.

3. Fundamentos de la contestación a la demanda: La demandada Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), de la República de Colombia, manifestó lo siguiente:

- “Debe el Honorable Tribunal, antes de iniciar el análisis de fondo (…) decidir si la presente acción de tutela es o no procedente (…) el argumento del apoderado para sustentar la procedencia de la acción de tutela parte del equivocado argumento según el cual los actos administrativos de concesión de las marcas (…), no tuvieron en cuenta derechos fundamentales como la consulta previa y el debido proceso. Obsérvese, por el contrario que se trata de atacar por esta vía actos administrativos los cuales de considerar el actor que transgreden las normas que debieron fundarse tienen control judicial de legalidad a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo (…) no es en principio la acción de tutela el medio adecuado para controvertir las actuaciones administrativas, puesto que para ello están previstas las acciones ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo (…) que por regla general, la acción de tutela es improcedente como mecanismo principal para la protección de los derechos fundamentales


que resulten amenazados o vulnerados con ocasión de la expedición de actos administrativos, como quiera que existen otros mecanismos tanto administrativos como judiciales para su defensa (…) queda claro que ante la existencia de otro mecanismo de defensa judicial, la acción de tutela resulta improcedente, quedando limitada su procedibilidad a la existencia de un perjuicio irremediable”.

- En el presente caso, “No existe posibilidad de que se le

ocasione un perjuicio antijurídico al accionante mucho menos uno de carácter irremediable”.

- “No se otorgó un derecho de exclusividad al señor Bernal

Sánchez sobre las expresiones COCA INDÍGENA ni COCA ZAGRADHA, pues dichas expresiones son genéricas y descriptivas, respectivamente. En efecto, la expresión COCA INDÍGENA es el nombre genérico utilizado para referirse al arbusto de la familia de las eritroxiláceas, cultivado en la India, Java y América del Sur. Por su parte, la expresión COCA ZAGRADHA, sustancialmente idéntica a coca sagrada, es utilizada para referirse a la hoja de coca. Como se puede observar, las expresiones mencionadas no consisten en el nombre de ninguna comunidad indígena y, por tanto, la Superintendencia no debía pronunciarse sobre su irregistrabilidad con fundamento en el art. 136 literal g)”.

- “Por el contrario, el derecho marcario se concedió a los

precisos y específicos conjuntos marcarios tal como éstos fueron presentados sin que esto implique otorgar propiedad exclusiva al señor Bernal Sánchez sobre estas expresiones”.


IV. Competencia del Tribunal. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. V. Normas del ordenamiento jurídico comunitario a ser interpretadas. La Corte Constitucional de la República de Colombia resolvió solicitar al Tribunal la “interpretación de los literales e) y f) del artículo 135; a), b), d) y g) del artículo 136 y el artículo 137 de la Decisión Andina 486”. Mediante las Resoluciones Nº 28752, de 30 de mayo de 2011 y Nº 29447, de 31 de mayo de 2011, la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el registro de las marcas COCA INDÍGENA (mixta) y COCA ZAGRADHA (mixta), al señor HÉCTOR ALFONSO BERNAL SÁNCHEZ, de conformidad con las solicitudes radicadas en esa entidad bajo expedientes Nº 10 116713 y Nº 10 118496, respectivamente, ambas presentadas en el transcurso del año 2010. De conformidad con lo solicitado, procede la interpretación de los artículos 135 literales e) y f), 136 literal g) y 137 de la Decisión 486. Además, se interpretarán de oficio los artículos 122 y 123 del Estatuto del Tribunal, los artículos 3, 134 literales a) y b) y 135 literal i) de la Decisión 486, así como el artículo 7 de la Decisión 391. DECISIÓN 500: Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina DE LA INTERPRETACION PREJUDICIAL “Artículo 122.- Consulta facultativa


Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso”. Artículo 123.- Consulta obligatoria De oficio o a petición de parte, el juez nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de única o última instancia, que no fuere susceptible de recursos en derecho interno, en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, deberá suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal”. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina Del Patrimonio Biológico y Genético y de los Conoci-mientos Tradicionales Artículo 3.- Los Países Miembros asegurarán que la protección con-ferida a los elementos de la propiedad industrial se concederá salvaguar-dando y respetando su patrimonio biológico y genético, así como los conocimientos tradicionales de sus comunidades indígenas, afroamerica-nas o locales. En tal virtud, la concesión de patentes que versen sobre invenciones desarrolladas a partir de material obtenido de dicho patri-monio o dichos conocimientos estará supeditada a que ese material haya sido adquirido de conformidad con el ordenamiento jurídico internacio-nal, comunitario y nacional. Los Países Miembros reconocen el derecho y la facultad para decidir de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales, sobre sus conocimientos colectivos.


Las disposiciones de la presente Decisión se aplicarán e interpretarán de manera que no contravengan a las establecidas por la Decisión 391, con sus modificaciones vigentes. (…) Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

(…) Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios; f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; (…)


i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;

(…) Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (…) g) consistan en el nombre de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales, o las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir sus productos, servicios o la forma de procesarlos, o que constituyan la expresión de su cultura o práctica, salvo que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso; y, (…) Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro. (…)”. Decisión 391 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena “(…) Artículo 7.- Los Países Miembros, de conformidad con esta Decisión y su legislación nacional complementaria, reconocen y valoran los derechos y la facultad para decidir de las comunidades indígenas,


afroamericanas y locales, sobre sus conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales asociados a los recursos genéticos y sus productos derivados. (…)”. 1. La interpretación prejudicial: facultativa y obligato-ria. En el presente caso, la demandante Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) formuló acción de tutela contra la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ante la Corte Constitucional de la República de Colombia, por lo que la Corte Constitucional resolvió solicitar al Tribunal la “interpretación de los literales e) y f) del artículo 135; a), b), d) y g) del artículo 136 y el artículo 137 de la Decisión Andina 486”, a fin de resolver el Proceso Interno Nº T.3.363.570. En consecuencia, el Tribunal estima adecuado hacer referencia a la Interpretación Prejudicial Facultativa y Obligatoria. Asimismo, se hará referencia a “Los efectos de no solicitar la interpretación obligatoria”, y la calificación interna de la última instancia ordinaria”. Para lo anterior, se hará referencia a la jurisprudencia más reciente del Tribunal, el Proceso 149-IP-2011, interpretación prejudicial de 10 de mayo de 2012, marca “PRADAXA” (denominativa), en la cual este Órgano Jurisdiccional desarrolló ampliamente estos temas: “El ordenamiento jurídico comunitario andino, por regla general y en virtud de los principios de aplicación inmediata y efecto directo, entra a formar parte y a tener efecto automático en el sistema jurídico interno de los Países Miembros. En tal sentido, los operadores jurídicos internos deben aplicar el ordenamiento jurídico comunitario andino vigente. La norma comunitaria andina, tal y como sucede con las demás normas jurídicas, es susceptible de interpretación por parte del operador jurídico. Si dicha labor fuera libre y sin condicionantes, podría haber tantas interpretaciones como operadores jurídicos existieran en el territorio comunitario andino. Para evitar este quiebre del sistema normativo, y con el fin de garantizar la validez y la aplicación uniforme del


ordenamiento jurídico comunitario, se instituyó la figura de la Interpretación Prejudicial. El artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, consagra en cabeza de este organismo la función de interpretar la normativa comunitaria andina para lograr su aplicación de una manera uniforme en todo el territorio comunitario. Instrumentos básicos del sistema. El esquema se plantea como un sistema de colaboración entre el juez nacional y el comunitario, de conformidad con los siguientes instrumentos básicos:

• Consulta facultativa (artículo 122 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina). El Juez nacional que no sea de única o última instancia ordinaria puede elevar consulta prejudicial al Tribunal. En este caso el juez nacional no suspende el proceso.

Es una herramienta que tiene el juez nacional para salvaguardar, desde su labor de instancia, la validez y eficacia del derecho comunitario andino. Con este mecanismo el juez de instancia asegura que la aplicación de las normas andinas se encuentra conforme al desarrollo jurisprudencial comunitario sobre la materia. En últimas, es la forma que tiene el juez nacional de lograr seguridad jurídica en el ámbito de su competencia, soportando su decisión en una interpretación uniforme.

Consulta obligatoria (artículo 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina). El juez nacional de única o última instancia ordinaria tiene la obligación de elevar consulta prejudicial al Tribunal. En este caso, debe suspender el proceso hasta que reciba la interpretación prejudicial. Es una herramienta obligatoria porque el sistema jurídico comunitario andino, con este mecanismo, está salvaguardando su validez y


coherencia por intermedio de los operadores jurídicos que definen en última instancia los litigios.

Sobre este sistema de colaboración, el Tribunal ha manifestado: “Esta relación de colaboración se realiza con la finalidad de interpretar la norma comunitaria desde el punto de vista jurídico y que consiste en explicar el significado de la norma para poder determinar su alcance y sentido jurídico; tiene como propósito, mantener la unidad de criterio sobre la legislación comunitaria en los Países Andinos, evitando que se produzcan tantas y diferentes interpretaciones que impidan la aplicación uniforme de la Norma Jurídica Andina.” (Interpretación Prejudicial del 18 de febrero de 2004, expedida en el proceso 142-IP-2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1050, de 6 de abril de 2004. MARCA: “EL MOLINO”). Características de la figura de la interpretación prejudi-cial. La figura de la interpretación prejudicial tiene las siguientes características: Facultativa Obligatoria Solicitud facultativa: El juez de instancia no está obligado a solicitarla.

Solicitud obligatoria: El juez de única o última instancia ordinaria está obligado a solicitar-la.

Su aplicación es obligato-ria: si bien el juez de instancia no está obligado a solicitarla, una vez requerida y expedida sí tiene el deber de acatarla al resolver el caso concreto.

Su aplicación es obligato-ria: Una vez expedida la inter-pretación prejudicial debe ser acatada para resolver el caso con-creto.

Es una herramienta directa: el juez de instancia puede acudir directamente ante el Tribunal sin necesidad de tramitar la solicitud

Es una herramienta directa: el juez de última instancia ordinaria puede acudir directamente al Tri-bunal sin necesidad de tramitar la


mediante otra autoridad o instan-cia. No es necesario que se haga por medio de un exhorto o cual-quier otra forma para recaudar información en el exterior; se puede requerir con un simple oficio dirigido al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

solicitud mediante otra autoridad o instancia. No es necesario que se haga por medio de un exhorto o cualquier otra forma para recaudar información en el exterior; se puede requerir con un simple oficio dirigido al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

No es una prueba. En el proceso no tiene carácter probatorio. Su naturaleza es de un incidente procesal, pero en el caso de solicitud facultativa no suspende el proceso. La nota informativa sobre el planteamiento de la solicitud de interpretación prejudicial por los Órganos Judiciales Nacionales, en el punto 5 establece lo siguiente: “La interpretación prejudicial no es ni puede asimilarse a una prueba, tampoco es la simple absolución de un cuestionario, ni está llamada a constituirse en un informe de expertos o en una opinión jurídica de tipo doctrinal. Su naturaleza es la de un incidente procesal, de carácter no contencioso”.

No es una prueba. En el proceso no tiene carácter probatorio. Su naturaleza es de un incidente procesal. Suspende el proceso.

Se puede solicitar en cualquier momento antes de emitir sentencia, pero su solicitud “no” sus-pende el proceso. Si llegare el momento de dictar sen-tencia y

Se puede solicitar en cualquier momento antes de emitir sentencia y su solicitud suspende el proceso. Hasta tanto el juez nacional no reciba la inter-


no se hubiere recibido la interpretación prejudicial, el juez nacional debe resolver el asunto. De conformidad con lo anterior, es recomendable que el juez solicite la interpretación prejudicial en un momento procesal relativamente alejado de la sentencia. De todas maneras, debe tener en cuenta que para hacer la consulta debe contar con todos elementos de juicio para resumir el marco fáctico y jurídico del litigio, así como para realizar algunas preguntas de carácter interpretativo al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

pretación prejudicial el proceso debe quedar suspendido. Aunque la interpretación prejudi-cial se puede solicitar en cualquier momento, es recomendable que se haga cuando el juez tenga todos los elementos de juicio para resu-mir el marco fáctico y jurídico del litigio, así como para realizar algunas preguntas de carácter interpretativo al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andi-na.

Sobre la consulta obligatoria el Tribunal ha establecido lo siguiente: “(…) La consulta es obligatoria para los Tribunales Nacionales de última instancia ordinaria, sin que esto signifique que se atenta contra su independencia; pues, en este caso, el Juez Nacional actúa como Juez Comunitario. Además, el Juez Nacional debe suspender el proceso, hasta que el Tribunal Comunitario dé su interpretación, la cual deberá ser adoptada por aquél. Así, la consulta obligatoria deberá ser solicitada por el Juez Nacional en todo proceso que debe aplicarse alguna de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, ya que “De allí se desprende que la existencia de un pronunciamiento anterior del Tribunal, así se refiera a la misma materia debatida de un proceso ulterior, no exime al juez nacional de esta última causa de su obligación de elevar la correspondiente solicitud de requerir la interpretación. Asimismo, bien podría el Tribunal variar y aun cambiar su opinión,


cuando encuentre razones justificadas para hacerlo”. (Proceso 03-IP-93). En el caso de la consulta obligatoria, cuando no cabe un recurso ulterior, el incumplimiento del trámite constituye una clara violación al principio fundamental del debido proceso y, en consecuencia, debería acarrear su nulidad, si es que dicha sentencia puede ser materia de un recurso de casación o de un recurso de amparo1, toda vez que las normas que garantizan el derecho al debido proceso son de orden público y de ineludible cumplimiento. Cabe señalar que, a razón del principio de aplicación inmediata del derecho comunitario, la norma andina pasa a formar parte del ordenamiento interno sin que sea necesaria ninguna fórmula especial de introducción o de recepción, generándose así para el juez nacional la obligación de cumplirla y aplicarla. En ese sentido, la suspensión del proceso y la consiguiente solicitud de interpretación prejudicial (cuando es obligatoria) constituye un requisito previo e indispensable para que el juez pueda dictar sentencia toda vez que él “no puede decidir la causa hasta no haber recibido la interpretación autorizada de las normas comunitarias”. Este “requisito previo “debe entenderse incorporado a la normativa nacional como una 1 Ricardo Vigil Toledo: “Reflexiones en torno a la construcción de la Comunidad Sudamericana de Naciones”. Quito, octubre 2006. Págs. 26-29. Así, por ejemplo en la Sentencia de Casación de la Corte Suprema del Ecuador, Expediente 256-2001 del 31 de Agosto de 2001, declararon la nulidad de la sentencia y repusieron la causa al estado en que se debió dar cumplimiento a la solicitud de interpretación al Tribunal Andino por cuanto el asunto versaba sobre la aplicación de las normas contenidas en los artículo 81, 83 lit. a) y 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. En otro caso, en la Sentencia de la Corte Suprema del Ecuador, Tercera Sala de lo Civil y Mercantil del 5 de Octubre de 1999, claramente estableció en sus consideran-dos que era obligación de la Corte Superior de Guayaquil, por ser la última instancia de grado, de solicitar la consulta al Tribunal de justicia de la Comunidad Andina, y que dicha obligación no se extendía a los Recursos de casación por ser éstos extraordinarios a diferencia de los ordina-rios y, en tal situación son las Cortes que absuelven el grado en última instancia los obligados a formular la consulta. En el caso de España, mediante sentencia STC 58/2004 del Tribunal Constitucional, se ha declarado fundado un Recurso de Amparo por incumplimiento de la obliga-ción. El Tribunal al anular la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Cataluña ha actuado, lo mismo que los jueces del Tribunal Supremo de Ecuador, como verdaderos jueces comunita-rios al restablecer las reglas del debido proceso y aplicar el Derecho comunitario en los casos en que la consulta a los Tribunales de Justicia de las respectivas Comunidades es obligatoria.


norma procesal de carácter imperativo y cuyo incumplimiento debe ser visto como una violación al debido proceso2. Por otro lado, este Tribunal considera pertinente señalar que, el hecho que el juez de un País Miembro no solicite interpretación prejudicial cuando ésta es obligatoria, constituye un incumplimiento por parte del País Miembro respecto de las obligaciones emanadas de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siendo este incumplimiento susceptible de ser perseguido mediante la denominada “acción de incumplimiento”, la cual es regulada en los artículos 23 y siguientes del Tratado de Creación de este Tribunal. Los citados artículos del Tratado de Creación del TJCA disponen que la acción de incumplimiento en el que incurra alguno de los Países Miembros respecto a las obligaciones que imponen las normas comunitarias (entre ellas, conforme se ha visto, el que los jueces nacionales soliciten interpretación prejudicial cuando actúan como última instancia) puede ser promovida por la Secretaría General, por cualquier País Miembro o por cualquier persona afectada en sus derechos por el incumplimiento vía el procedimiento previsto en el artículo 24 del Tratado. La sentencia de incumplimiento constituirá título legal y suficiente para que el particular pueda solicitar al juez nacional la indemnización de daños y perjuicios que corresponda. (…)”3.

2 Gálvez Krüger, María Antonieta, señala que: “Una sentencia dictada sin cumplir con lo estable-cido por el artículo 33 del Tratado de Creación del TJCA es igual de nula, por ejemplo, que una sentencia emitida sin contar con el dictamen del Ministerio Público en un proceso contencioso administrativo. (…) Contra una sentencia que haya adquirido calidad de cosa juzgada y que adolezca del vicio antes señalado cabría, en principio, demandar su nulidad alegando que se ha afectado el debido proceso (nulidad de cosa juzgada fraudulenta). Asimismo, podría intentarse una acción de amparo alegando que se trata de una resolución judicial emanada de un proceso irregular que viola el derecho a un debido proceso. En ambos procesos el juez que resuelva como última instancia también se encontraría obligado a solicitar interpretación prejudicial, ya que para resolver necesariamente tendría que remitirse al Tratado de Creación del TJCA”. Gálvez Krüger, María Antonieta: “Comentarios sobre la Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. En: Revista THÉMIS de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Época 2, Nº 42 (2001). Págs. 142-143.


Efectos que se derivan del incumplimiento de la obli-gación de solicitar la interpretación prejudicial obliga-toria. Si el juez de única o última instancia ordinaria expide sentencia sin solicitar la interpretación prejudicial, se generan los siguientes efectos:

• El País Miembro, podría ser denunciado por incumplimiento ante la Secretaría General de la Comunidad Andina y posteriormente demandado en el marco de la acción de incumplimiento ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Al no solicitar la correspondiente interpretación prejudicial, el juez nacional de única o última instancia ordinaria estaría vulnerando la normativa comunitaria y, en consecuencia, estaría generando que su país fuera denunciado y posteriormente demandado en el marco de la acción de incumplimiento, de conformidad con los artículos 107 a 111 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Ya se han presentado algunas denuncias de incumplimiento por este motivo ante la Secretaría General de la Comunidad Andina. En relación con la actividad de jueces peruanos se han emitido dos dictámenes de incumplimiento: Dictamen de incumplimiento No. 38 de 2000, expedido por la Secretaría General de la Comunidad Andina mediante la Resolución 459 de 5 de diciembre de 2000; y Dictamen de incumplimiento No. 173 de 2003, expedido por la Secretaría General de la Comunidad Andina mediante la Resolución 771 de 22 de septiembre de 2003.

• La sentencia dictada adolecería de nulidad. Tal como se

mencionó anteriormente, el requisito de la solicitud de interpretación prejudicial, teniendo en cuenta la aplicación inmediata y el efecto directo de la normativa comunitaria andina, entra a formar parte de la normativa procesal

3 Interpretación prejudicial de 21 de abril de 2010, expedida en el proceso106-IP-2009. Esta posición ha sido reiterada, entre otras, en la interpretación prejudicial de 19 de mayo de 2010, expedida en el proceso 01-IP-2010.


nacional de manera inmediata y automática. Su incumplimiento acarrearía la nulidad de la sentencia y entraría a ser parte integrante de las causales de nulidad previstas en la normativa interna. Es importante recordar que la violación de las normas procesales es la base para alegar una violación al “derecho al debido proceso”. De conformidad con las figuras procesales internas, cualquiera de las partes de un litigio en donde el juez de única o última instancia no hubiera solicitado la interpretación prejudicial, podrá alegar la nulidad o invalidez de la sentencia de conformidad con las vías procesales internas: recursos extraordinarios de revisión, casación, etc.

• La sentencia dictada estaría violando el derecho fundamental

del debido proceso. Si la normativa interna lo permite, cualquiera de las partes podría entablar acciones constitucionales como la tutela, el amparo, la acción de protección, etc.

• De conformidad con las previsiones del derecho interno, los

afectados por este incumplimiento podrían solicitar la reparación del daño causado, utilizando, para el efecto, las figuras procesales nacionales.

La calificación de última instancia ordinaria. Asimismo, el Tribunal estima conveniente aclarar algunos puntos en relación con la figura de la interpretación prejudicial en el marco de los recursos extraordinarios. Tal y como se expresó en el numeral 2 de este acápite, la interpretación obligatoria se debe solicitar en procesos de última instancia ordinaria. Teniendo en cuenta que, la finalidad de la interpretación prejudicial es la aplicación uniforme de la norma comunitaria andina, es muy importante que el conjunto de operadores jurídicos apliquen la normativa subregional en un mismo sentido. En consecuencia, sería incoherente para el sistema que existiera un vacío operativo en cuanto a dicha interpretación uniforme. El esquema comunitario andino ha


escogido a los jueces nacionales como sujetos esenciales para logar la validez y la eficacia del ordenamiento subregional. Como quiera que los recursos extraordinarios son aquellos que tienen unas causales bien demarcadas, que por regla general tienen un carácter técnico-jurídico, que no actúan como instancia porque no pretende revisar en todos sus extremos la actuación del juez ordinario y, por lo tanto, no están destinados a revisar los hechos del proceso ni a realizar un análisis probatorio, no es en sede de dichos recursos que debe ser obligatoria la solicitud de interpretación prejudicial ya que, si así fuera, se quedarían un gran cúmulo de casos, de asuntos y de cuestiones, sin soporte en una uniforme interpretación de la norma comunitaria andina. Por seguridad jurídica, los procesos judiciales no pueden extenderse al infinito; se debe garantizar el postulado de la “cosa juzgada”. Por lo general, se garantiza el principio de la doble instancia, haciendo que el superior jerárquico revise la actuación del juez de menor jerarquía mediante un instrumento procesal que casi siempre se llama recurso de apelación. En esto radica lo ordinario de la actuación y de los recursos: unos jueces de instancia organizados por grados jerárquicos (primera y segunda), y un recurso de apelación que posibilita el sistema de revisión por parte del juez de mayor jerarquía. Para revisar un fallo judicial después de que se agota el trámite ordinario, la mayoría de sistemas jurídicos consagran sistemas extraordinarios como el recurso de casación o de revisión, con las características básicas anteriormente anotadas. A esta vía extraordinaria acceden pocos asuntos debido a su naturaleza restrictiva y de una gran carga técnico- jurídica; cuando la figura extraordinaria está bien empleada, tiene como efecto inmediato la limitación de su campo de acción. Por esta razón y salvaguardando la validez y eficacia del orden jurídico andino, el Tribunal ha considerado que la obligatoriedad de la interpretación prejudicial debe enraizarse en la única o última instancia ordinaria; el operador jurídico más legitimado para desplegar la interpretación uniforme es el juez de única o última instancia ordinaria, precisamente porque éste concreta definitivamente la litis en la gran mayoría de asuntos. Los recursos extraordinarios son precisamente eso, extraordinarios y excepcionales.


Como el Tribunal en sus interpretaciones prejudiciales no puede fijar el sentido, aplicar o analizar el derecho interno, le corresponde al juez consultante precisar el alcance del mismo y, por ende, de sus figuras procesales. En el presente caso, es la corte peruana la que debe establecer la naturaleza de los recursos e instrumentos procesales que consagra la norma interna; debe determinar si el recurso de casación nacional es ordinario o extraordinario, si es una tercera instancia o no, así como todo lo relacionado con su operatividad. Esto, se reitera, no es competencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Si en el ámbito interno se llegare a la conclusión que la figura de casación peruana es una tercera instancia, de conformidad con todo lo planteado, sería el juez que conoce este recurso el obligado a realizar la consulta prejudicial. Ahora bien, en el evento en que estemos en frente de un recurso extraordinario con las características ya anotadas, surge un interrogante: ¿si se presenta un recurso extraordinario sin que se hubiere solicitado la interpretación prejudicial en la última instancia, qué debe hacer el juez de conocimiento? Se presentarían dos hipótesis:

• Que el recurso extraordinario se sustente en la falta de consulta prejudicial en la última o única instancia.

En este caso el juez competente, una vez verificada la ausencia de la consulta prejudicial, debe declarar la nulidad o invalidez de la sentencia. De conformidad con lo que disponga su normativa procesal interna, deberá tomar alguna de estas acciones:

- Si la normativa interna lo prevé así, devolverá el asunto al juez que debió solicitar la interpretación para que subsane su omisión y emita una nueva sentencia, acogiendo, para tal fin, la providencia expedida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

- Si la normativa interna no prevé esto y el juez competente

debe expedir una sentencia sustitutiva, éste debe solicitar


la interpretación prejudicial como si fuera el juez de única o última instancia, para así poder emitir en debida forma la sentencia.

- Que el recurso extraordinario no se sustente en la falta de

consulta prejudicial en última o única instancia, pero sí se refiera a la interpretación de normas comunitarias.

Cuando un juez nacional conozca un asunto en donde se deban interpretar y aplicar normas comunitarias andinas, en virtud del principio de colaboración judicial en el ámbito andino y de las características del sistema comunitario, su actuación sería la de un verdadero juez comunitario andino; es decir, si bien es un juez nacional, cuando se enfrenta a un asunto que tenga que ver con normas comunitarias, dicho juez interno personifica o encarna la figura de juez comunitario andino. En esta circunstancia, el juez interno debe velar por la validez y eficacia del ordenamiento comunitario andino y, para logar esto, se encuentra investido de todas las prerrogativas para lograr dicho objetivo. El Tribunal de Justicia en una sentencia recién decantó está idea de la siguiente manera: “(…) El Juez Nacional, en este caso el Consejo de Estado de la República de Colombia, de conformidad con los principios del Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino, en especial los principios de primacía, autonomía, efecto directo, aplicación inmediata y cooperación judicial, es el garante, en colaboración con el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de la correcta aplicación de la norma comunitaria en el ámbito nacional. Son ciertamente jueces comunitarios, ya que en colaboración con el Tribunal Supranacional tienen la ardua labor de garantizar la validez y eficacia de todo el sistema jurídico comunitario. Su labor no sólo se limita a aplicar una norma a determinado caso concreto, sino que su actividad consiste en estructurar su quehacer judicial dentro del escenario jurídico subregional, aplicando, balanceando y armonizando la normativa nacional con la comunitaria, dándole la primacía a la segunda sobre temas específicos reglados por la misma (…)”. (Sentencia


expedida el 26 de agosto de 2011, en el proceso de incumplimiento 3-AI-2010. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1985, de 11 de octubre de 2011). En este orden de ideas, el juez que conozca un recurso extraordinario en las circunstancias anteriormente mencionadas, por encima de las limitaciones formales de su normativa interna, tiene que hacer primar el orden comunitario andino, lo que implica que debe declarar la nulidad de la sentencia que no cuente con la correspondiente interpretación prejudicial, generando con esto que todos los operadores jurídicos se inserten en el sistema jurídico comunitario de una manera adecuada. Este juez nacional, independientemente de las causales que haya esgrimido el recurrente, está investido de todas las prerrogativas para salvaguardar el orden supranacional comunitario y, por lo tanto, su primera función es examinar si el juez de última instancia cumplió con su misión de solicitar la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. El juez que conozca un recurso extraordinario siempre debe tener presente que la consulta prejudicial es esencial, básica y angular para el funcionamiento del sistema de integración subregional; por esta razón, se justifica la acción de anular la sentencia que no cuente con este requisito toral. También es muy importante tener en cuenta que el juez extraordinario debe consultar al Tribunal, tanto por las normas comunitarias que se refieren a la interpretación prejudicial obligatoria, como por las normas comunitarias alegadas por el recurrente. Esto porque si el juez extraordinario llegare a verificar que sí se realizó la consulta prejudicial, su acción consecuente sería la de resolver el asunto, interpretando las normas comunitarias esgrimidas por el recurrente. Con esto se cerraría de manera adecuada el sistema de colaboración entre el juez nacional y el juez comunitario. Ahora bien, una vez que el juez extraordinario anule la sentencia por la omisión mencionada, de conformidad con las previsiones de su norma interna, puede tomar alguna de las siguientes acciones:


- Si la normativa interna lo prevé así, devolverá el asunto al juez que debió solicitar la interpretación para que subsane su omisión y emita una nueva sentencia, acogiendo, para tal fin, la providencia expedida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

- Si la normativa interna no prevé esto y el juez competente

debe expedir una sentencia sustitutiva, éste debe solicitar la interpretación prejudicial como si fuera el juez de única o última instancia, para así poder emitir en debida forma la sentencia.

Efectos que se desprenden de la expedición de la inter-pretación prejudicial. Una vez expedida la Interpretación Prejudicial por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se generan los siguientes efectos:

Únicamente tiene consecuencias para el caso particular. Esto quiere decir que está dirigida específicamente para el asunto a resolver; esto no obsta para que el juez de instancia la pueda utilizar como parámetro de interpretación en otros asuntos, generando con esto una interpretación y aplicación uniforme de la norma comunitaria. Es muy diferente cuando se trata del juez de única o última instancia, ya que éste sí está obligado a solicitar la interpretación en todos los casos.

El Juez Nacional deberá aplicar adecuadamente la

interpretación prejudicial. (artículo 27 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina). Aunque el juez sea de instancia, una vez expedida la interpretación prejudicial debe aplicarla en su sentencia. Por lo tanto, el Juez Nacional no sólo debe remitirse a la interpretación prejudicial en su sentencia, sino que debe acatarla de manera integral y de conformidad con el sentido de la misma.


Si el Juez Nacional incumple dicha obligación, los sujetos legitimados para el efecto podrán acudir al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, mediante la acción de incumplimiento. (Artículo 128 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, segundo párrafo).

Obligación de vigilancia por parte de los Países Miembros y la Secretaría General de la Comunidad Andina. Como es tan importante la aplicación uniforme de la normativa comunitaria, se impone, en cabeza de los Países Miembros y la Secretaría General, una carga específica de vigilancia de la labor jurisdiccional nacional en el campo de la Interpretación Prejudicial. (Artículo 128 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, primer párrafo).

Obligación de enviar las sentencias dictadas en el proceso

interno. El Juez Nacional que solicitó una interpretación prejudicial, deberá enviar al Tribunal una copia de la decisión proferida en el proceso interno, a efectos que pueda realizarse el control mencionado anteriormente”.

2. La marca y los requisitos para su registro. Carencia de distintividad. El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse a la marca señala que: “(…) constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro (…)”. Este artículo tiene un triple contenido, da un concepto de marca, indica los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca y hace una enumeración ejemplificativa de los signos registrables. Con base al concepto del artículo 134 de la Decisión 486 se define la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos,


gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, color determinado por su forma o combinación de colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio. Este artículo hace una enumeración enunciativa de los signos que pueden constituir marcas, por lo que el Tribunal señala que: “Esta enumeración cubre los signos denominativos, gráficos y mixtos, pero también los tridimensionales, así como los sonoros y olfativos, lo que revela el propósito de extender el alcance de la noción de marca”. (Proceso 92-IP-2004, marca: “UNIVERSIDAD VIRTUAL”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1121, de 28 de setiembre de 2004). El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, se encuentra implícitamente contenido en esta definición toda vez que, un signo para que pueda ser captado y apreciado es necesario que pase a ser una impresión material identificable a fin de que, al ser aprehendido por medios sensoriales y asimilado por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios. Sobre la perceptibilidad, José Manuel Otero Lastres manifiesta que: “(…) es un acierto del artículo 134 no exigir expresamente el requisito de la ‘perceptibilidad’, porque ya está implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial en el principal de sus requisitos que es la aptitud distintiva” (Otero Lastres, José Manuel, Régimen de Marcas en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena (sic). Revista Jurídica del Perú. Junio, 2001, p. 132). La susceptibilidad de representación gráfica juntamente con la distintividad, constituyen los requisitos expresamente exigidos. La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor.


La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso, incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión o asociación. En cuanto al requisito de la distintividad, si bien este artículo con relación a lo que disponía el artículo 81 de la Decisión 344 no hace expresa mención a la “suficiente” distintividad, sin embargo para efectos de registro del signo, de conformidad con el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486 se exige que “(…) el signo deberá ser apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, con el objeto de que el consumidor o usuario los valore, diferencie y seleccione, sin riesgo de confusión o de asociación en torno a su origen empresarial o a su calidad (…) esta exigencia se expresa también a través de la prohibición contemplada en el artículo 135, literal b, de la Decisión en referencia, según la cual no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad”. (Proceso 205-IP-2005, caso “FORMA DE UNA BOTA Y SUS SUELAS”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1333, de 25 de abril de 2006). Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos. La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo, como el interés general de los consumidores o usuarios, garantizándoles el origen y la calidad de los productos o servicios, evitando el riesgo de confusión o de asociación, tornando así transparente el mercado.


En consecuencia, se deberá tomar en cuenta, si las marcas COCA INDÍGENA (mixta) y COCA ZAGRADHA (mixta), cumplen con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentran dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión. 3. Las marcas mixtas. En el presente caso, las marcas “COCA INDÍGENA” y “CO-CA ZAGRADHA” son mixtas, por lo que este Tribunal considera pertinente examinar la naturaleza de dichos signos. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. Sin embargo al efectuar el examen de registrabilidad de estas marcas se debe identificar cuál de estos ele-mentos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico. A fin de llegar a tal determinación, “en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que (…) suscita en el consumidor (…) debiendo el examinador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores” (Fernández-Novoa, Carlos, “Fundamentos de Derecho de Marcas”, Editorial Montecorvo S.A., Madrid, 1984, pp. 237-239). Sobre el tema, la jurisprudencia señala que: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000, publicado en la Gaceta Oficial Nº 821, de 1 de agosto de 2002). También ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el


más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, marca: C.A.S.A. mixta, publicado en la Gaceta Oficial Nº 410, de 24 de febrero de 1999). Con base en estos criterios, se deberá identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico, conforme a los criterios contenidos en la presente interpretación. 4. Los signos conformados por palabras descriptivas y genéricas. En el caso de autos, se señala que las denominaciones “COCA INDÍGENA” y “COCA ZAGRADHA” de las marcas regis-tradas serían descriptivas y genéricas, por lo que el Tribunal considera oportuno desarrollar el tema respectivo. Al respecto, la norma comunitaria y calificada doctrina han manifestado que los signos conformados por palabras descriptivas son aquellos que informan a los consumidores exclusivamente lo concerniente a las características de los productos o de los servicios que buscan identificar. El tratadista Fernández-Novoa señala que el signo descriptivo debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto o servicio. Siguiendo los criterios de Jorge Otamendi, el signo descriptivo o el conformado por palabras descriptivas no tiene poder identificatorio, toda vez que se confunde con lo que va a identificar, sea un producto o servicio o cualesquiera de sus propiedades o características. De ello se comprende por qué el literal e) del artículo 135 de la Decisión 486, establece la irregistrabilidad de los signos descriptivos, involucrando en


esa excepción al registro marcario, entre otros, los que designen exclusivamente la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios, puesto que si tales características son comunes a los productos o servicios el signo no será distintivo y, en consecuencia, no podrá ser registrado. Se incluye en esta causal de irregistrabilidad las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios. La descriptividad de un signo surge principalmente de la relación directa entre éste y los productos o servicios para los cuales está destinado a identificar. Un signo será descriptivo en relación directa con dichos productos o servicios, mas no con todo el universo de productos o servicios. Sin embargo, en el caso de autos, al tratarse de signos conformados por una parte denominativa compuesta, el Tribunal ha manifestado: “El signo compuesto, formado por uno o más vocablos descriptivos, tiene la posibilidad de ser registrado siempre que formen un conjunto marcario suficientemente distintivo. A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características, tiene que ser consciente de que no puede impedir la utilización del signo descriptivo y, por lo tanto, su marca sería consideraba débil”. (Proceso 48-IP-2009, marca: ESPUMA CARIOCA CARNAVALERA mixta, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1760, de 25 de septiembre de 2009). El Tribunal, en base a la doctrina, ha sostenido que uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, es formularse la pregunta “cómo es” el producto o servicio que se pretende registrar, “(...) de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada -por ejemplo por un consumidor medio- es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”. (Proceso 27-IP-2001, marca: “MIGALLETITA”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 686, de 10 de julio de 2001). Por otro lado, el Tribunal ha sostenido que la dimensión genérica de un signo debe apreciarse en concreto, “según el criterio de los consumidores y la relación del signo con el producto que pretende distinguir, considerando las características de éste y el nomenclátor de


que haga parte”, teniendo presente que una o varias palabras podrán ser genéricas en relación con un tipo de productos o servicios, pero no en relación con otros. Además, “la dimensión genérica de tales palabras puede desaparecer si, al hacerse parte de un conjunto, adquieren significado propio y fuerza distintiva suficiente para ser registradas como marca”. (Proceso 17-IP-2003, marca: “TUBERÍAS Y PREFABRICADOS DE CONCRETO S.A. TUBESA. S.A., publicado en la Gaceta Oficial Nº 917, de 10 de abril de 2003). Al respecto, el Tribunal ha expresado, “(...) para fijar la genericidad de los signos es necesario preguntarse ¿Qué es?, frente al producto o servicio de que se trata”, por cuanto si la respuesta emerge exclusivamente de la denominación genérica, ésta no será lo suficientemente distintiva en relación a dicho producto o servicio, no pudiendo, por tanto, ser registrada como marca. (Proceso 7-IP-2001, marca: LASER, publicado en la Gaceta Oficial N° 661, de 11 de abril de 2001). Al momento de realizar el correspondiente examen de registrabilidad no deben tomarse en cuenta los elementos genéricos, a efectos de determinar si existe confusión; ésta es una excepción al principio de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de los signos que se enfrentan. En el caso de los elementos genéricos, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo. Sin embargo, el signo denominativo compuesto, formado por uno o más vocablos genéricos, tiene la posibilidad de ser registrado siempre que formen un conjunto marcario suficientemente distintivo. A pesar de esto, el titular de un signo con dichas características, tiene que ser consciente de que no puede impedir la utilización del signo genérico y, por lo tanto, su marca sería consideraba débil. 5. Los signos engañosos. Resulta importante dejar en claro la diferencia que existe entre los signos descriptivos o genéricos, y los signos engañosos, a fin de poder determinar en qué categoría se encontrarían enmarcadas las marcas


registradas COCA INDÍGENA (mixta) y COCA ZAGRADHA (mixta). Los signos engañosos según el artículo 135 literal i) de la Decisión 486, son aquellos que hacen referencia a la posibilidad de que los signos induzcan a engaño al público o a los medios comerciales, sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios, desnaturalizando la función principal de la marca cual es distinguir en el mercado unos productos o servicios de una persona de los de similares o idénticos pertenecientes a otra persona. Según lo manifiesta Marco Matías Alemán, esta prohibición “obedece al interés del legislador en evitar que los consumidores sean engañados, tanto sobre las bondades de la empresa productora o prestante del servicio, como sobre las bondades atribuidas a los mismos, lo cual como queda claro tienden a la protección de un lado de la transparencia que debe acompañar a la actividad comercial y de otro lado a la protección general de los consumidores”. (Alemán, Marco Matías, “Normatividad Subregional sobre Marcas de Productos y Servicios”, Top Management, Bogotá, p. 85). Por su parte, el Tribunal ha sostenido que: “el engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error. La prohibición de registrar signos engañosos, tal como se ha pronunciado este Tribunal se dirige a precautelar el interés general o público, es decir, del consumidor”. (Proceso 38-IP-99, marca: LEO, publicado en la Gaceta Oficial Nº 419, de 17 de marzo de 1999). Protección contra reivindicaciones falsas o engañosas de la autenticidad del origen: En el presente caso, la demandante ha señalado que: “Las marcas registradas utilizan símbolos de los pueblos indígenas, por ejemplo en el


registro de la marca mixta COCA INDÍGENA se reemplaza la letra O, por un espiral que alude al símbolo heráldico de varios pueblos indígenas como los Tule, Ijku, Nasa, Misak y otras culturas, esta es la forma de representación del caracol (…) se configura claramente una usurpación de la identidad de los pueblos indígenas por un particular que al hacerlo incrementa de manera significativa la venta de sus productos, pues los presenta con una identidad que no es propia”. Sobre la propiedad intelectual y las expresiones culturales tradicionales o del folclore, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) ha manifestado lo siguiente: “Uno de los tipos de apropiaciones de que a menudo se quejan las comunidades indígenas y tradicionales es la práctica de reivindicar de forma falsa o de manera que induzca a error la autenticidad o el origen. Por ejemplo, un recuerdo turístico barato puede llevar una etiqueta en la que se indique falsamente que es “auténtico”, “fabricado por indígenas” u originario de una comunidad en particular. La legislación sobre competencia desleal, así como la normativa sobre prácticas comerciales y etiquetado, son de utilidad a este respecto, como se ha demostrado en la práctica en varias ocasiones. (…) Esto significa que las indicaciones geográficas también pueden servir para proteger las expresiones culturales tradicionales, en particular cuando se dan en forma de productos tangibles, como los objetos artesanales que tienen cualidades por razón de su origen geográfico; (…). Si bien la indicación geográfica protegida suele ser el nombre de la propia localidad, determinadas expresiones culturales tradicionales pueden protegerse directamente como indicaciones geográficas, como es el caso de nombres, signos y símbolos indígenas o tradicionales. A los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales les preocupa que empresas comerciales no autorizadas tomen sus vocablos, nombres, diseños, símbolos y otros signos distintivos y los utilicen y registren como marcas. Esta práctica puede cuestionarse en virtud de los principios generales que rigen la protección de marcas” (lo subrayado es nuestro)4.

4 “Propiedad intelectual y expresiones culturales tradicionales o del folklore”, Folleto Nº 1, The World Intellectual Property Organization (WIPO), pp. 17-18. www.wipo.int/freepublications/es /tk/913 /wipo_pub_913.pdf.


Al respecto, podemos decir que en el ámbito de la Comunidad Andina se ha optado por reforzar la protección preventiva, al recoger explícitamente la prohibición del registro no autorizado de signos y símbolos indígenas como marcas mediante el artículo 136 literal g) de la Decisión 486. Por lo tanto, el Juez Consultante deberá determinar si las marcas COCA INDÍGENA (mixta) y COCA ZAGRADHA (mixta), serían signos engañosos al incluir símbolos que harían creer erróneamente al público consumidor, que dichos productos o servicios proceden de dichas comunidades indígenas, cuando en realidad, proce-derían de una persona ajena a dichas comunidades. 6. La causal de irregistrabilidad del artículo 136 literal g) de la Decisión 486: La Corte Constitucional de la República de Colombia solicita la interpretación prejudicial del artículo 136 literal g) de la Decisión 486. En el presente caso, la demandante ha señalado que: “Las marcas registradas utilizan símbolos de los pueblos indígenas, por ejemplo en el registro de la marca mixta COCA INDÍGENA se reemplaza la letra O, por un espiral que alude al símbolo heráldico de varios pueblos indígenas como los Tule, Ijku, Nasa, Misak y otras culturas, esta es la forma de representación del caracol (…) se configura claramente una usurpación de la identidad de los pueblos indígenas por un particular que al hacerlo incrementa de manera significativa la venta de sus productos, pues los presenta con una identidad que no es propia”. El artículo 136 literal g) prohíbe el registro de marcas cuando “consistan en el nombre de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales, o las denominaciones, las palabras, letras, caracteres o signos utilizados para distinguir sus productos, servicios o la forma de procesarlos, o que constituyan la expresión de su cultura o práctica, salvo que la solicitud sea presentada por la propia comunidad o con su consentimiento expreso”.


El objetivo es que el uso de dichos símbolos o signos no sugiera una falsa relación entre el producto y/o servicio y la comunidad indígena, ya que el consumidor propenderá a atribuirle a los productos y/o servicios identificados, las cualidades y las características inherentes a la imagen de la comunidad indígena aludida, y aún en el caso en que no atribuya una específica calidad, igualmente relacionará el producto y/o servicio con la comunidad, creyendo erróneamente que le pertenece la fabricación y la producción del mismo o que, en todo caso, se encuentra relacionado a la comunidad productora. Por un lado, la finalidad de la causal de irregistrabilidad del artículo 136 literal g) es la protección de los derechos propios de los pueblos indígenas, afroamericanos o locales, de conformidad con su etnia, cultura y conocimientos tradicionales. Por otro lado, el objetivo de esta causal de irregistrabilidad es la protección del público consumidor, ya que se busca evitar que asocie el producto y/o servicio con la cultura vinculada o evocada por el signo solicitado para registro. Los derechos de las comunidades indígenas, afro americanas o locales como un patrimonio se encuentran reconocidos en el “Régimen Común sobre Propiedad Industrial” de la Comunidad Andina. En concreto, la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina contempla una protección que impide que se pueda registrar como marca los signos que:

a) Consistan en el nombre de las comunidades indígenas, afro americanas o locales;

b) Consistan en las denominaciones, las palabras,

letras, caracteres o signos utilizados para distinguir los productos, servicios o la forma de procesarlos de esas comunidades; o,


c) Constituyan la expresión de la cultura o práctica de esas comunidades. La norma andina, sin embargo, consagra una excepción para los signos incursos en cualquiera de los tres supuestos, contemplando que es posible su registro si la solicitud es presentada por la propia comunidad o si media consentimiento expreso de ésta. El Tribunal entiende por “consentimiento expreso”, la manifestación de voluntad clara, patente, sopesada y expresada por escrito, mediante la cual una comunidad indígena decide vincularse jurídicamente, por ejemplo, a través de un acuerdo de licencia o autorización de uso de marca. En el presente caso, la demandante Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) formuló demanda de tutela contra la Superintendencia de Industria y Comercio, por la supuesta vulneración de los derechos fundamentales a “la consulta previa e informada; a la propiedad colectiva; a la autonomía; a la participación en la vida social y económica de la Nación; a la identidad e integridad étnica y cultural; a la autonomía de los pueblos indígenas; a la protección de la riqueza cultural de la Nación; al debido proceso y al ambiente sano de los pueblos indígenas de Colombia”. Ahora bien, la pregunta que surge de lo expresado es ¿cómo lograr el consentimiento expreso de las comunidades indígenas? El Tribunal advierte que la normativa comunitaria de propiedad industrial debe estar en concordancia y armonía con la protección de los derechos humanos, ya que éstos son el soporte de actuación de todos los operadores jurídicos subregionales. No se podría entender la norma comunitaria andina de propiedad intelectual de manera alejada de dicho amparo, máxime si la célula fundamental del proceso de integración es el propio habitante de la subregión (párrafo 3 del artículo 1 del Acuerdo de Cartagena). Sobre este fundamento se expidió el artículo 3 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya finalidad es lograr ponderar los derechos de propiedad industrial con los


derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Dicho artículo establece lo siguiente: “Artículo 3- Los Países Miembros asegurarán que la protección conferida a los elementos de la propiedad industrial se concederá salvaguardando y respetando su patrimonio biológico y genético, así como los conocimientos tradicionales de sus comunidades indígenas, afroamericanas o locales (...)”. En este sentido, el Tribunal encuentra que dentro de los principios generales del Derecho comunitario andino se encuentra el respeto y la protección de los derechos humanos, esto en concordancia con las tradiciones constitucionales comunes de los Países Miembros. Situación que no debe ser desatendida por ningún operador jurídico comunitario. De conformidad con lo anterior, los Países Miembros, en el marco del artículo 136 literal g) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, deberán procurar que el consentimiento expreso al que alude la mencionada disposición sea obtenido en el marco del respeto a los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y, en consecuencia, mediante “la vía idónea para ello”, consultando, claro está, el escenario local, interamericano5 y universal de protección de los derechos de los pueblos indígenas. De esta manera, los Países Miembros deberán utilizar el mecanismo pertinente para lograr el consentimiento expreso, de forma tal, que se consulte de manera adecuada a los pueblos indígenas para lograr la protección efectiva de sus derechos. Dicho mecanismo debe atender al desarrollo que sobre la materia se ha dado tanto a nivel de las tradiciones constitucionales comunes de los Países Miembros, como al desarrollo internacional de la defensa de los derechos humanos. El Tribunal alerta que a nivel comunitario andino existen normas que prevén dicho asunto en consonancia con la tutela internacional sobre la materia. Encontramos la Decisión 523 del Consejo Andino de 5 Dentro de las múltiples sentencias de la Corte Interamericana sobre el tema, conviene resaltar la reciente sentencia “Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador”. Fondo y repara-ciones. Sentencia de 27 de junio de 2012, Serie C, Nº 245.


Ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad Andina, mediante la cual se adopta la “Estrategia Regional de Biodiversidad para los Países del Trópico Andino”, y en donde claramente se hace un llamado a la protección de los conocimientos tradicionales a través de los canales pertinentes. Es conveniente transcribir el punto 2.3., literal e) del anexo de la Decisión 523 citada, mediante el cual se encuentra el siguiente punto crítico de análisis y regulación en los Países Miembros: “e). Finalmente, un tema central que debe ser definido es el alcance y los mecanismos de participación representativa y consulta previa de los pueblos indígenas, comunidades locales y afroamericanas en la definición e implementación de una estrategia de protección y recuperación de sus conocimientos y prácticas tradicionales referidos a la biodiversidad” (subrayado por fuera del texto). De todas maneras, se advierte que en lo no regulado por la Norma Comunitaria es de aplicación el principio del complemento indispensable. Sobre este principio el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “En abundante jurisprudencia, el Tribunal ha tratado el tema de la relación entre ordenamiento comunitario andino y el derecho interno de los Países Miembros. Por un lado, ha establecido la preeminencia del primero y, por otro, ha desarrollado la figura del complemento indispensable. Esta última se puede sintetizar en lo siguiente: “no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas”. (Proceso 10-IP-94. Interpretación Prejudicial de 17 de marzo de 1995, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 177, de 20 de abril de 1995). Lo anterior quiere decir que los Países Miembros no pueden expedir normas sobre asuntos regulados por las normas comunitarias, salvo que sean necesarias para su correcta ejecución y, en consecuencia, no pueden, so pretexto de reglamentar normas comunitarias, establecer nuevos


derechos u obligaciones o modificar los ya existentes y previstos en las normas comunitarias. En consecuencia, el País Miembro sólo podría haber regulado dicho asunto cuando la propia norma comunitaria explícitamente lo hubiera previsto, o cuando sobre dicho asunto hubiese guardado silencio (…)” (Acción de incumplimiento en el Proceso 05-AI-2008, de 27 de enero de 2009). Finalmente, sobre el principio del complemento indispensable, el artículo 276 de la misma Decisión 486 señala que: “Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por las normas internas de los Países Miembros”. 6.1.La protección de la propiedad industrial y el respeto al patrimonio biológico y a los “conocimientos tradi-cionales” de las comunidades indígenas: El Tribunal analizará el presente tema, ya que la parte demandante, Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), alega en su escrito de demanda la protección de la propiedad industrial y el respeto al patrimonio biológico y a los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas. A continuación, se transcribirá normativa comunitaria relacionada con el tema. El artículo 3 de la Decisión 486 establece que:“Los Países Miembros asegurarán que la protección conferida a los elementos de la propiedad industrial se concederá salvaguardando y respetando su patrimonio biológico y genético, así como los conocimientos tradicionales de sus comunidades indígenas, afroamericanas o locales. En tal virtud, la concesión de patentes que versen sobre invenciones desarrolladas a partir de material obtenido de dicho patrimonio o dichos conocimientos estará supeditada a que ese material haya sido adquirido de conformidad con el ordenamiento jurídico internacional, comunitario y nacional. Los Países Miembros reconocen el derecho y la facultad para decidir de las comunidades indígenas, afroamericanas o locales, sobre sus conocimientos colectivos. Las disposiciones de la presente Decisión se


aplicarán e interpretarán de manera que no contravengan a las establecidas por la Decisión 391, con sus modificaciones vigentes”. Por su parte, el artículo 7 de la Decisión 391 establece que: “Los Países Miembros, de conformidad con esta Decisión y su legislación nacional complementaria, reconocen y valoran los derechos y la facultad para decidir de las comunidades indígenas, afroamericanas y locales, sobre sus conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales asociados a los recursos genéticos y sus productos derivados”. Mediante la Decisión 674 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, se estableció “el Consejo Consultivo de los Pueblos Indígenas de la Comunidad Andina como instancia consultiva en el marco del Sistema Andino de Integración, para promover la participación activa de los pueblos indígenas en los asuntos vinculados con la integración subregional, en sus ámbitos económico, social, cultural y político”. La Carta Andina para la Promoción de los Derechos Humanos, en la Parte VIII, reconoce los derechos de los Pueblos indígenas y comunidades de afrodescendientes. En efecto, en el artículo 36 se señala que: “Reiteran su compromiso de cumplir y hacer cumplir los derechos y obligaciones consagrados en instrumentos internacionales que tienen como finalidad promover y proteger los derechos humanos de los pueblos indígenas y los de las comunidades de afrodescendientes, en particular el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes (número 169) de la Organización Internacional del Trabajo”. Asimismo, en el artículo 38 de la Carta Andina se señala que: “Reconocen, igualmente, que los pueblos indígenas y comunidades de afrodescendientes, dentro del marco de las legislaciones nacionales y de la normativa sobre derechos humanos, tienen derecho a mantener y desarrollar sus identidades y costumbres en lo cultural, espiritual, político, económico y jurídico; a la propiedad y posesión de las tierras o territorios que tradicionalmente ocupan; a no ser desplazados de ellos y a retornar en caso de serlo; a conservar sus propias formas de organización social, ejercicio de la autoridad y administración de


justicia; a desarrollar y mantener su patrimonio cultural tangible e intangible; y a la protección de sus conocimientos ancestrales colectivos y al ejercicio de sus prácticas tradicionales”. Los “conocimientos tradicionales”: La Comunidad Andina (CAN), a través de la Estrategia Regional sobre Biodiversidad establecida en julio del 2002 (Decisión 523)6, incorpora el tema de los conocimientos tradicionales, destacando elementos tales como: el derecho de propiedad colectiva de los conocimientos tradicionales, el consentimiento fundamentado previo y la distribución de beneficios. Es importante mencionar que la estrategia plantea la necesidad de trabajar en la elaboración del “Régimen Común Andino para la Protección de los Conocimientos Tradicionales”, aún inexistente, en consulta y participación con los pueblos indígenas. Además, se tiene la creación de la Mesa Permanente sobre Pueblos Indígenas (Decisión 524), cuyo foro tratará todos los asuntos relacionados con los pueblos indígenas, que incluyen: biodiversidad, derechos humanos, salud, educación, entre otros. En cuanto a biodiversidad, los pueblos indígenas han participado prácticamente en todo el proceso de la elaboración de la Estrategia Regional7. En el caso específico de los países de la CAN, el tema se introduce a raíz de la Decisión 391, que reconoce el papel importante que cumplen los conocimientos tradicionales relacionados en la conservación y el manejo de los recursos genéticos y biológicos (Artículo 7). Finalmente, es importante conocer la 8va. Disposición Transitoria, que señala que: La Junta (hoy CAN), elaborará, dentro de un plazo de

6 Decisión 523 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, “Estrategia Regional de Biodiversidad para los Países del Trópico Andino”. intranet.comunidadandina.org/Documentos/decisiones/DEC523.doc 7 “Conocimientos tradicionales y el derecho consuetudinario”, Unión Mundial para la Naturaleza (UICN), p. 14.www.rimisp.org/getdoc.php?docid=6584


tres meses posteriores a la presentación de estudios nacionales por los Países Miembros, una propuesta para establecer un régimen especial o una norma de armonización, según corresponda, que esté orientado a fortalecer la protección de los conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales de las comunidades indígenas, afroamericanas y locales, de conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la presente Decisión, el Convenio 169 de la OIT y el CDB. El patrimonio cultural e intelectual de los pueblos indígenas se encuentra conformado por las prácticas, los conocimientos y los modos de vida tradicionales que caracterizan a un pueblo indígena y comprende8:

- la lengua, el arte, la música, la danza, la canción y la ceremonia,

- las prácticas y los conocimientos agrícolas, técnicos y

ecológicos,

- la espiritualidad, los sitios sagrados y los restos humanos ancestrales,

- la documentación sobre los elementos precedentes.

En el campo del arte indígena, se han dado casos de usos no autorizados por el artista o la comunidad indígena. Así, “cuando se extrae un conocimiento tradicional de una comunidad indígena, ésta pierde el control sobre la manera de utilizar dicho conocimiento. (…) Estos pueblos tienen el derecho de proteger su propiedad intelectual, incluido el derecho de proteger esta propiedad contra su utilización o explotación inadecuadas. Análogamente, los pueblos indígenas procuran proteger sus conocimientos y prácticas tradicionales contra la explotación comercial”9.

8 Folleto Nº 12: La OMPI y los pueblos indígenas, p. 1. www.ohchr.org/Documents/Publications/GuideIPleaflet12sp.pdf 9 Ibídem.


Por tanto, se encuentran protegidos los conocimientos tradicionales, así como las expresiones del folclore y la creatividad tradicionales. A manera complementaria, los conocimientos tradicionales están relacionados con los siguientes saberes y prácticas10:

- Ciencias naturales (e.g. biología, botánica, zoología, taxonomía indígena).

- Lingüística, cantos, rituales, danzas y ritmos.

- Curaciones, medicina y farmacología.

- Artesanía, cerámica, tejidos y diseños.

- Manejo de la biodiversidad, desarrollo sostenible, cultivos

asociados, manejo de ecosistemas, manejo forestal y manejo de cuencas hidrográficas.

- Conocimiento de uso actual, previo o potencial de especies

de plantas y de animales, así como de suelos y minerales, conocido por un grupo cultural.

- Conocimiento de preparación, proceso y almacenamiento

de especies.

- Conocimientos sobre conservación de ecosistemas.

- Ceremonias y curaciones realizadas dentro y fuera de su ·ámbito cultural.

- Sistemas de derecho consuetudinario y valores morales.

En el presente caso, mediante la Resolución Nº 28752, de 30 de mayo de 2011, se concedió al señor HÉCTOR ALFONSO BERNAL

10 “Elementos para la protección sui generis de los conocimientos tradicionales colectivos e integrales desde la perspectiva indígena”, Comunidad Andina, pp. 9-11. http://www.comunidadandina.org/Upload/201164175851libro_perspectiva_indigena.pdf.


SÁNCHEZ el registro de la marca COCA INDÍGENA (mixta), para distinguir servicios de “comercialización, publicidad, distribución y venta a terceros de productos artesanales y legales a base de hoja de coca y con aplicaciones en los campos homeopático y alimenticio, entre otros” de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza. Adicionalmente, mediante la Resolución Nº 29447, de 31 de mayo de 2011, se concedió al señor HÉCTOR ALFONSO BERNAL SÁNCHEZ el registro de la marca COCA ZAGRADHA (mixta) para distinguir “aromáticas e infusiones, productos de pastelería y repostería a base de coca indígena legalmente cultivada, mambe (hoja selecta de coca tostada)” de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. El Tribunal considera que los productos artesanales y el procesamiento de especies para hacer alimentos entran dentro del concepto de “conocimientos tradicionales”, ya que dicho procesamiento y elaboración de productos cuentan con una determinada carga cultural y arraigo histórico. Por tanto, el Juez Consultante deberá determinar si la marca COCA INDÍGENA (mixta), para distinguir servicios de “comer-cialización, publicidad, distribución y venta a terceros de productos artesanales y legales a base de hoja de coca y con aplicaciones en los campos homeopático y alimenticio, entre otros” de la Clase 35, y la marca COCA ZAGRADHA (mixta) para distinguir “aromáticas e infusiones, productos de pastelería y repostería a base de coca indígena legalmente cultivada, mambe (hoja selecta de coca tostada)” de la Clase 30, irían en contra de los “conocimientos tradicionales” de las comunidades indígenas.


7. La causal de irregistrabilidad del artículo 137 de la Decisión 486: Cuando existan indicios razonables de competencia desleal. En el presente caso, se ha discutido sobre la aplicación del artículo 137 de la Decisión 486, por lo que este Tribunal procederá a desarrollar el tema. Con relación a la irregistrabilidad por la existencia de indicios razonables de competencia desleal, este Tribunal se ha pronunciado en los Procesos 126-IP-2009 y 129-IP-2009, habiendo vertido los siguientes criterios: El artículo 137 de la Decisión 486 dispone que: "Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro". De conformidad con lo establecido en el artículo 258 de la Decisión 486, se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos. Según lo establecido en el artículo 259 literal a) de la norma comunitaria, constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, "cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor". Es de la propia realidad del tráfico comercial de donde surgen esas normas de comportamiento leal y honesto que plasman de manera concreta el principio general de la buena fe en el campo del derecho mercantil. En ese sentido, el sujeto que en su actuación en el tráfico mercantil no se ajuste a este modelo de comportamiento ideal ha de soportar el rechazo de su conducta por no acomodarse al principio de la buena fe. Dentro de este esquema, los signos distintivos de la empresa constituyen un mecanismo regulador del mercado, al asegurar la necesaria


transparencia de éste, circunstancia que, sin duda, redunda en beneficio no sólo de los empresarios que compiten entre sí, sino también de los consumidores en general. El empresario que solicite el registro de una nueva marca ha de someterse a un conjunto de normas y reglas jurídicas, entre las que destacan aquéllas cuya finalidad esencial no sólo es la de evitar el riesgo de confusión con otras marcas que ya gozan de protección registral sino, además, propiciar una conducta leal y honesta de quien solicita el registro de un nuevo signo en relación al sector económico al que pertenece. De esta manera, para que una marca registrada llegue a consolidarse, es necesario que su titular haya obrado de buena fe al momento de proceder a solicitar su registro. En tal sentido, quien alega la causal de irregistrabilidad del artículo 137, deberá probar que el registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal a través del uso no autorizado de “caracteres o signos de las comunidades indígenas utilizados para distinguir sus productos” que constituyan la expresión de su cultura o práctica. En efecto, el Juez Consultante deberá analizar si es que existen indicios razonables que le permitan inferir que los registros de las marcas COCA INDÍGENA (mixta) y COCA ZAGRADHA (mixta) fueron solicitados por el señor Héctor Alfonso Bernal Sánchez para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal en desmedro de las comunidades indígenas. Concepto de Acto Desleal. La importancia del comercio internacional ha dado lugar a prácticas calificadas como de competencia desleal. En virtud del artículo 10bis de la Unión de París, los países de la Unión de París están obligados a garantizar una protección eficaz contra la competencia desleal.


El artículo 258, de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone que: “Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos”. De donde se desprende que no hay una lista taxativa que indique cuáles actos se consideran desleales; y, que es desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial, que realizado en el ámbito empresarial sea contrario a los usos y prácticas honestos. En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y prácticas honestos, el Tribunal ha considerado que “son actos que se producen, precisamente, cuando se actúa con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor”. (Proceso 38-IP-98, publicado en la Gaceta Oficial N° 419, de 17 de marzo de 1999). El concepto de usos honestos parte de lo que se denomina buena fe comercial. Y en armonía a lo mencionado se toma en consideración lo que la doctrina señala sobre el tema: "Tal y como se emplea en la ley, la buena fe constitutiva de competencia desleal es calificada con el adjetivo "comercial", por lo cual no se trata de una buena fe común, sino que está referida a la buena fe que impera entre los comerciantes. En consecuencia, el criterio corporativo toma importancia, pues el juicio de valor debe revelar con certeza que la conducta es contraria a esta particular especie de buena fe. Teniendo en cuenta la precisión anterior y uniendo la noción de buena fe al calificativo comercial, se debe entender que esta noción se refiere a la práctica que se ajusta a los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad que rige a los comerciantes en sus actuaciones". (Jaeckel Kovaks, Jorge. Apuntes Sobre Competencia Desleal, Seminarios 8. Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, Pág. 45). “La buena fe era la conciencia de no perjudicar a otra persona ni defraudar la ley, y por eso solía definirse la buena fe comercial como la convicción de honestidad, honradez y lealtad en la concertación y cumplimiento de los negocios". (Narváez García, José Ignacio. Derecho


Mercantil Colombiano, parte general. Ed. Legis, Colombia, Pág. 316). Los actos, además de poder causar daños a un competidor determinado, lo pueden hacer al mercado mismo y, por lo tanto, al interés del público consumidor. Bajo este concepto se sostiene que la finalidad de la figura de la competencia desleal se da en dos aspectos: “de un lado se trata de amparar los intereses de los demás empresarios, en la medida en que ellos podrían resultar vulnerados por el comportamiento indebido del competidor desleal; pero además, y esta faceta de la restricción a la competencia desleal es frecuentemente olvidada, se busca establecer una protección efectiva para los intereses de los particulares, en cuanto son consumidores y destinatarios exclusivos de muchas de las prácticas indebidas. (publicidad engañosa, por ejemplo)”. (Gacharná, María Consuelo. La Competencia Desleal. Ed. Temis, Bogotá, Colombia, 1992, Pág. 47). Para que un acto sea calificado como de competencia desleal, la doctrina indica que se debe cumplir con lo siguiente:

1. Que el acto o actividad sean de efectiva competencia, es decir, que el infractor y la víctima estén en una verdadera situación de rivalidad competitiva, ejerciendo la actividad comercial en la misma o análoga forma.

2. Que el acto o la actividad sean indebidos.

3. Que el acto sea susceptible de producir un daño, un acto será

desleal "cuando sea idóneo para perjudicar a un empresario competidor, bastando, por lo tanto la probabilidad del daño (y no el daño efectivo) para justificar la calificación y la sanción".

Sobre lo cual, el Tribunal ha manifestado: “En efecto, será considerada desleal toda actividad (que tenga como objeto o por efecto) encaminada a


producir daño ya sea que lo produzca efectivamente, o simplemente sean susceptibles de producirlos. La legislación andina trata de prevenir conductas que atenten contra los usos mercantiles honestos, por tanto, se desprende de la propia normativa andina la protección a los competidores, al público consumidor y al interés general, en relación con una competencia deshonesta o desleal. Es preciso señalar que con el ejercicio de la acción por competencia desleal se pretende: la calificación de la conducta como tal, la orden del juez para que suspenda o impida la conducta y la indemnización de daños y perjuicios. Todas las regulaciones tendientes a evitar la competencia desleal tienen como objetivo primordial prevenir los actos abusivos y deshonestos capaces de causar perjuicio a los demás competidores y al interés del público consumidor y, por lo tanto, que impidan un correcto funcionamiento del sistema competitivo”. (Proceso 143-IP-2006, marca: COATEL, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1436, de 1 de diciembre de 2006). Sobre la base de lo anterior, si el signo ha sido solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, en aplicación del artículo 137 de la Decisión 486, debe denegarse su registro. Conforme a lo expuesto, el Juez Consultante debe determinar si el señor HÉCTOR ALFONSO BERNAL SÁNCHEZ pretendió perpetrar o consolidar un perjuicio en contra de las comunidades indígenas, y si las solicitudes de registro de las marcas COCA INDÍGENA (mixta) y COCA ZAGRADHA (mixta) se realizaron de manera desleal o maliciosa, con el fin de obtener un beneficio propio en desmedro de los intereses de las comunidades indígenas. Actos de competencia desleal. El artículo 259 de la Decisión 486 se refiere a los actos de competencia desleal vinculados a la propiedad intelectual aunque, como ya se mencionó, no configuran una lista taxativa. Estos son:


1. Cualquier acto capaz de crear confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.

2. Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio,

capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.

3. Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el

ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos.

Actos de competencia desleal por confusión. El primer grupo, “actos de competencia desleal por confusión”, goza de las siguientes características, de acuerdo a lo sostenido por este Tribunal: “1. No se refiere propiamente al análisis de confundibilidad de los signos distintivos, aunque pueden presentarse situaciones en que la imitación de un signo distintivo genere riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. No se trata de establecer un análisis en materia de confundibilidad de signos distintivos, ya que esto es un tema regulado en otra normativa. Se trata, entonces, de determinar si dichos actos, en relación con un competidor determinado, generan confusión en el público consumidor respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. 2. La norma se refiere a cualquier acto capaz de crear confusión por cualquier medio. Lo anterior quiere decir que se pueden presentar diversas maneras de crear confusión respecto de los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. Pueden, en efecto, darse en forma de artificios, engaños, aseveraciones, envío de información, imitación, productos, envases, envolturas, etc.


En este sentido, la utilización de un signo distintivo ajeno para hacer pasar como propios productos ajenos, es considerada como una práctica desleal. 3. Para catalogar un acto como desleal, es condición necesaria que los competidores concurran en un mismo mercado, puesto que si no hay competencia no se podría hablar de competencia desleal. En relación con este punto, el Tribunal ha manifestado: “En todo caso, procede tener en cuenta que, a los fines de juzgar sobre la deslealtad de los actos capaces de crear confusión, es necesario que los establecimientos, los productos o la actividad industrial o comercial de los competidores concurran en un mismo mercado. En la doctrina se ha dicho sobre el particular que ‘para que un acto sea considerado desleal, es necesario que la actuación se haya producido en el mercado, esta actuación sea incorrecta y pueda perjudicar a cualquiera de los participantes en el mercado, consumidores o empresarios, o pueda distorsionar el funcionamiento del propio sistema competitivo. (…) para que el sistema competitivo funcione hay que obligar a competir a los empresarios e impedir que al competir utilicen medios que desvirtúen el sistema competitivo en sí (…). (FLINT BLANCK, Pinkas: “Tratado de defensa de la libre competencia”; Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2002, p. 115). (Proceso 116-IP-2004, marca: “CALCIORAL”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1172, de 7 de marzo de 2005). El Tribunal, sobre los actos de competencia desleal regulados por la Decisión 486, y en especial sobre dichos actos vinculados a la propiedad industrial, ha manifestado: “En un régimen de libre competencia, se justifica que, en el encuentro en el mercado entre la oferta de productores y comerciantes y la demanda de clientes intermedios y consumidores, un competidor alcance, en la venta de sus productos o en la prestación de sus servicios, una posición de ventaja frente a otro u otros, si ha obtenido dicha posición a través de medios lícitos. La licitud de medios, en el ámbito vinculado con la propiedad industrial, significa que la conducta competitiva del agente económico debe ser compatible con los usos y prácticas consideradas honestas por quienes participan en el mercado, toda vez que la realización de actos constitutivos de una conducta contraria al citado deber de corrección provocaría desequilibrios


en las condiciones del mercado y afectaría negativamente los intereses de competidores y consumidores. La disciplina de estos actos encuentra así justificación en la necesidad de tutelar el interés general de los participantes en el mercado, por la vía de ordenar la competencia entre los oferentes y prevenir los perjuicios que pudieran derivar de su ejercicio abusivo.” (Proceso 116-IP-2004, ya citado). En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: PRIMERO: Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, pueden o no requerir del Tribunal Comunitario la interpretación de las mismas, siempre que exista la posibilidad de un recurso ulterior en derecho interno. Únicamente la existencia de un recurso en el derecho interno que permita revisar la interpretación de la norma aplicable convierte en facultativa la solicitud de interpretación prejudicial la que, en principio, resulta obligatoria. SEGUNDO: En el presente caso, se deberá tomar en cuenta, si las marcas COCA INDÍGENA (mixta) y COCA ZA-GRADHA (mixta), cumplen con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentran dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión. TERCERO: Con base en los criterios desarrollados en la presente ponencia, se deberá identificar qué elemento prevalece y cuál tiene mayor influencia en la mente del consumidor en las marcas COCA INDÍ-GENA (mixta) y COCA ZAGRADHA (mixta), si el deno-minativo o el gráfico.


CUARTO: Los signos descriptivos no son registrables cuando refieren a los consumidores exclusivamente en lo concerniente a las propiedades o características de los productos o de los servicios que pretenden amparar, salvo que estén acompañados de uno o varios elementos que le propor-cionen la suficiente distintividad. Por otro lado, los signos genéricos al no ser suficientemente distintivos no son registrables como marcas a menos que estén conformados por palabras o figuras que proporcionen una fuerza expresiva suficiente para dotarlos de capacidad distintiva en relación con el producto o servicio de que se trate. QUINTO: Los signos engañosos son aquellos que hacen referencia a la posibilidad de que éstos induzcan a engaño al público consumidor o a los medios comerciales, sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios, desnaturalizando la función distintiva de la marca. Basta que exista la posibilidad de riesgo de engaño para no registrar las marcas. Por lo tanto, en el presente caso se deberá determinar si las marcas COCA INDÍGENA (mixta) y COCA ZAGRADHA (mixta), serían signos engañosos al incluir símbolos que harían creer erróneamente al público consumidor, que dichos productos o servicios proceden de dichas comunidades indígenas, cuando en realidad, procederían de una persona ajena a dichas comunidades. SEXTO: De conformidad con lo anterior, los Países Miembros, en el marco del artículo 136 literal g) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, deberán procurar que el consentimiento expreso al que alude la mencionada disposición sea obtenido en el marco del respeto a los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y, en consecuencia, mediante “la vía idónea para ello”, consultando, claro está, el escenario local, interamericano y universal de protección de los derechos de los pueblos indígenas. De esta manera, los Países Miembros deberán utilizar el mecanismo pertinente para lograr el consentimiento expreso, de forma tal, que se consulte de manera adecuada a los pueblos


indígenas para lograr la protección efectiva de sus derechos. Dicho mecanismo debe atender al desarrollo que sobre la materia se ha dado tanto a nivel de las tradiciones constitucionales comunes de los Países Miembros, como al desarrollo internacional de la defensa de los derechos humanos. De todas maneras, se advierte que en lo no regulado por la Norma Comunitaria es de aplicación el principio del complemento indispensable, de conformidad con el artículo 276 de la Decisión 486: “Los asuntos sobre Propiedad Industrial no comprendidos en la presente Decisión, serán regulados por las normas internas de los Países Miembros”. El Juez Consultante deberá determinar si los símbolos contenidos en las marcas COCA INDÍGENA (mixta) y COCA ZAGRADHA (mixta) serían “caracteres o signos de las comunidades indígenas utilizados para distinguir sus productos”, o si constituyen la expresión de su cultura o práctica y, en consecuencia, si fue otorgado el consentimiento expreso mediante las consultas y los canales idóneos para ello, de conformidad con el esquema propio de protección local, interamericano y universal de los derechos de las comunidades y pueblos indígenas. SÉPTIMO: En el presente caso, el Juez Consultante deberá determinar si la marca COCA INDÍGENA (mixta), para distinguir servicios de “comercialización, publicidad, distribución y venta a terceros de productos artesanales y legales a base de hoja de coca y con aplicaciones en los campos homeopático y alimenticio, entre otros” de la Clase 35, y la marca COCA ZAGRADHA (mixta) para distinguir “aromáticas e infusiones, productos de pastelería y repostería a base de coca indígena legalmente cultivada, mambe (hoja selecta de coca tostada)” de la Clase 30, irían en contra de los “conocimientos tradicionales” de las comunidades indígenas. OCTAVO: La buena fe es un principio general de derecho que debe gobernar todas las actuaciones. Para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la


intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal. Para que una marca registrada llegue a consolidarse, es necesario que su titular haya obrado de buena fe al momento de proceder a solicitar su registro. Los actos de competencia desleal se caracterizan por ser actos de competencia que pueden causar perjuicio a otro u otros competidores, que se encuentran destinados a crear confusión, error o descrédito con el objeto de provocar la desviación de la clientela ajena, y cuya ilicitud deriva de la deslealtad de los medios empleados. En tal sentido, quien alega la causal de irregistrabilidad del artículo 137, deberá probar que el registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal a través del uso no autorizado de “caracteres o signos de las comunidades indígenas utilizados para distinguir sus productos” que constituyan la expresión de su cultura o práctica. En consecuencia, se deberá analizar si es que existen indicios razonables que le permitan inferir que los registros de las marcas COCA INDÍGENA (mixta) y COCA ZAGRADHA (mixta) fueron solicitadas por el señor Héctor Alfonso Bernal Sánchez para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal en desmedro de las comunidades indígenas. La Corte Constitucional de la República de Colombia deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como, dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal. Notifíquese al Juez Consultante, mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. José Vicente Troya Jaramillo PRESIDENTE


Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Carlo Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Gustavo García Brito SECRETARIO

MARCA TRANSFERENCIA O CESIÓN DE REGISTRO MARCARIO Registro, requisitos y el procedimiento ante la oficina nacional competente. PROCESO 136-IP-2011 Interpretación prejudicial del artículo 161 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actor: BATA BRANDS S a.r.l.Marca: “WEINBRENNER” (mixta). Expediente Interno N° 2007-00189. GOAC Nº 2036 de 2 de abril de 2012 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los diecinueve días del mes de enero del año dos mil doce. VISTOS: El Oficio Nº 1525, de 28 de junio de 2011, recibido en este Tribunal el 1 de septiembre de 2011, mediante el cual la Sección Primera del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, de la República de Colombia, solicita interpretación prejudicial del artículo 161 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el proceso interno Nº 2007-00189. El auto de fecha 09 de noviembre de 2011, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto.


Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos. 1. Partes en el proceso interno: Demandante: BATA BRANDS S.a.r.l. Demandado: La Superintendencia de Industria y Comercio, de la República de Colombia. 2. Determinación de los hechos relevantes: 2.1. Hechos: La sociedad BATA BRANDS S.a.r.l. suscribió un contrato de compraventa de todas las marcas de la sociedad BATA LIMITED, entre ellas la marca “WEINBRENNER” (mixta), que identifica productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional. El 19 de diciembre de 2005, la sociedad BATA BRANDS S.a.r.l. solicitó la transferencia del titular de la marca “WEINBRENNER” (mixta) de BATA LIMITED a BATA BRANDS S.a.r.l. Mediante la Resolución Nº 017170, de 29 de junio de 2006, el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, archivó la solicitud bajo el argumento de que si bien se dio respuesta al requerimiento en el tiempo oportuno, la misma no satisfizo el requerimiento, toda vez que en el listado de las marcas objeto de transferencia debidamente identificadas con su número de certificado, no se encontró el certificado Nº 130604 que corresponde al signo “WEINBRENNER” (mixto) . BATA BRANDS S.a.r.l interpuso los recursos de reposición y en subsidio de apelación con el fin de que se revocara la decisión, alegando que sí se dijo que la sociedad BATA LÍMITES transfirió a la empresa BATA BRANDS S.a.r.l., todas las marcas de la que era


titular en la República de Colombia y que en el listado figura la expresión “WEINBRENNER”, marca indudablemente única y concreta, que no deja duda del querer de las partes, independientemente del número de certificado. El 27 de octubre de 2006, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, resolvió el recurso mediante la Resolución Nº. 028779, confirmando el acto anterior. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, resolvió el recurso de apelación mediante la Resolución Nº. 36532, de 28 de diciembre de 2006, confirmando las decisiones anteriores, concluyendo que para efectuar la transferencia de una marca es requisito aportar el documento mediante el cual las partes realizaron el traspaso, en el que se debe identificar la marca objeto del mismo, la denominación del signo y su número de certificado.. 3. Fundamentos de la demandante: De acuerdo al informe del Juez Consultante, los fundamentos de BATA BRANDS S.a.r.l. son los siguientes: Los actos administrativos acusados violan el artículo 161 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, puesto que con la negativa del registro de la transferencia de la marca “WEINBRENNER” (mixta)en la clase 25, que hiciera BATA LIMITED a BATA BRANDS, se están solicitando requisitos adicionales que la norma supranacional no contempla. El contrato de cesión de marcas de BATA LÍMITES a BATA BRANDS es supremamente claro en el sentido de transferir todas las marcas de las que era titular BATA LIMITED en la República de Colombia. Dentro de las marcas transferidas está la expresión “WEINBRENNER”, lo que no se presta para ningún tipo de confusión y que el número del certificado o del expediente es un


agregado que le quisieron dar los contratantes, mas no un elemento esencial para que proceda la inscripción de la referencia, pues su mera nominación es suficiente elemento determinante y particular para que opere el registro.” 4. Fundamentos de la demandada De acuerdo al informe del Juez Consultante, los fundamentos de la Superintendencia de Industria y Comercio son los siguientes: “No se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486. Se ajustó plenamente al trámite administrativo previsto en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa.” CONSIDERANDO: Que, las normas contenidas en el proceso forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Que, el Juez Consultante solicitó la interpretación del artículo 161 de la Decisión 486, por lo que se interpretará el artículo solicitado. Que, el artículo objeto de la interpretación prejudicial se transcribe a continuación: DECISIÓN 486 (…) De las Licencias y Transferencias de las Marcas


“Artículo 161.- Un registro de marca concedido o en trámite de registro podrá ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria, con o sin la empresa a la cual pertenece. Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda transferencia del registro de marca. La falta de registro ocasionará que la transferencia no surta efectos frente a terceros. A efectos del registro, la transferencia deberá constar por escrito. Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una transferencia. No obstante, la oficina nacional competente podrá denegar dicho registro, si la transferencia acarreara riesgo de confusión”. (...) A. EL REGISTRO DE LA TRANSFERENCIA O CE-SIÓN DEL REGISTRO MARCARIO.SUS REQUISI-TOS Y EL PROCEDIMIENTO ANTE LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE. A la luz de la sentencia a propósito del Proceso 71-IP-2009, de fecha 01 de julio de 2009 publicada en G.O.A.C. Nº 1772, de 10 de noviembre de 2009.(Actor: BATA BRANDS S a.r.l. Marca: “VERLON-V”), el Tribunal reitera lo siguiente: Una de las expresiones del derecho de uso exclusivo de la marca, es la facultad que tiene su titular de disponer de la misma. Dicha potestad de disposición, de conformidad con el postulado de la autonomía de la voluntad privada, se puede manifestar a través de la transferencia o cesión de la marca a otra u otras personas, o mediante el otorgamiento de una licencia para la explotación de la misma. El artículo 161 del Capítulo IV de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que:


"Un registro de marca concedido o en trámite de registro podrá ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria, con o sin la empresa a la cual pertenece. Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda transferencia del registro de marca. La falta de registro ocasionará que la transferencia no surta efectos frente a terceros. A efectos del registro, la transferencia deberá constar por escrito. Cualquier persona interesada podrá solicitar el registro de una transferencia. No obstante, la oficina nacional competente podrá denegar dicho registro, si la transferencia acarreara riesgo de confusión". De conformidad con lo anterior, el titular de una marca concedida puede, mediante contrato escrito, transferir el derecho sobre un registro marcario. Dicha transferencia deberá ser inscrita ante la Oficina Nacional Competente, para efectos de su oponibilidad frente a terceros. La normativa comunitaria andina no regula el contenido del contrato de transferencia, empero, expresa, que debe constar por escrito y que debe registrarse ante la Oficina Nacional Competente: “Deberá registrarse ante la oficina nacional competente toda transferencia del registro de marca. La falta de registro ocasionará que la transferencia no surta efectos frente a terceros. A efectos del registro, la transferencia deberá constar por escrito”. En consecuencia, el contrato de transferencia deberá plasmarse por escrito, y registrarse en la Oficina Nacional respectiva, acorde con el artículo 161 de la Decisión 486. Si no se cumple con estos requisitos, la transferencia no surtirá efectos frente a terceros. Es importante destacar que el contrato de transferencia, en lo no regulado por la normativa comunitaria andina, se rige por la norma


nacional pertinente de cada País Miembro, teniendo como base las limitaciones ya indicadas. Asimismo, a tenor del artículo 163 de la Decisión 486, la oficina nacional también denegará el registro de la transferencia de la marca si el contrato correspondiente no se ajusta al Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías, así como a las disposiciones comunitarias y nacionales sobre prácticas comerciales restrictivas de la libre competencia. En el ámbito comunitario, se trata del régimen previsto en las Decisiones 283, 284, 285, 291, 456 y 457. El Tribunal, en su jurisprudencia, se ha referido a los elementos del contrato de licencia, jurisprudencia que es pertinente destacar, en tanto que hace mención a la transferencia o cesión de un registro marcario: “La cesión que presupone ‘básicamente la trans-ferencia de la totalidad de los derechos existentes sobre un signo marcario’, se contrarresta con la licencia para permitir el uso de la marca, en el que intervienen tres elementos: el licenciante (titular de la marca); el licenciatario (al que se le confiere el derecho al uso) y la marca licenciada que debe estar registrada. La licencia ‘implica únicamente la autorización a utilizar la marca, reteniéndose el titular de ésta los restantes derechos relativos al signo en cuestión’ (Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas, ‘Derecho de Marcas’, Editorial Heliasta S.R.L., tomo segundo pág. 302). Al licenciatario se le conoce también en la doctrina como “usuario autorizado”. En la licencia, una de las notas características es que el titular no se desprende, como en la cesión de la exclusividad absoluta del derecho, sino más bien que se limita o se restringe al licenciatario a ciertos derechos, ejerciendo el licenciante ‘el control de la marca y los derechos no expresamente transmitidos’. (Bertone y Cabanellas ob. citada pág. 305).


(…) En forma general, en los contratos de licencia se especifican cláusulas tales como la duración del contrato, la vigilancia o inspección o control del licenciante sobre la calidad de los productos fabricados por el licenciatario, el reconocimiento a la propiedad exclusiva de la marca por parte del licenciante y la facultad o poder para que el licenciatario pueda enfrentar los litigios que se presenten respecto a la marca.” (Proceso 30-IP-97, marca: “CAROLINA”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 355, de 14 de julio de 1998). En efecto, la transferencia difiere de la licencia en tanto que supone el traspaso de la totalidad de los derechos existentes sobre un signo marcario. La Oficina Nacional Competente analizará la solicitud de registro de la transferencia y deberá determinar, si la transferencia no es susceptible de generar riesgo de confusión en el público consumidor. Sobre el riesgo de confusión en relación con el contrato de licencia, aplicable a la transferencia de un registro marcario, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “Dada la finalidad del contrato de licencia marcaria, consistente en otorgar el derecho de uso de la marca a un tercero, a la Oficina Nacional Competente le corresponde al momento de inscribir un contrato de esta naturaleza, velar porque este cumpla las exigencias de la ley marcaria, entre ellas naturalmente la de que el uso de la marca no genere confusión en el mercado de bienes y servicios, referida en otra parte de esta sentencia”. (Proceso 29-IP-97, marca: “CUERO FLEX” (nominativa), publicado en la Gaceta Oficial Nº 481, de 13 de septiembre de 1999). Asimismo, cabe advertir que la transferencia puede ser respecto a todos los productos o servicios, o respecto de algunos en específico.


En ese sentido, la cesión o transferencia parcial del registro de una marca, en principio, es factible y procedente, siempre y cuando, los productos o servicios que se vayan a identificar con el mismo registro marcario, a pesar de encontrarse en la misma clase, no tengan relación en cuanto a su naturaleza, características, medios de comercialización y de distribución, y no se genere, en consecuencia, riesgo de confusión en el público consumidor. Por lo anterior, en el trámite de una transferencia o cesión parcial de un registro marcario, la Oficina Nacional Competente debe evitar que la coexistencia que se puede generar pueda inducir a error al consumidor, previniendo la coexistencia de marcas idénticas que identifiquen productos relacionados pertenecientes a titulares diferentes. Así las cosas, si los productos y servicios tienen la misma naturaleza, finalidad y mismos medios de comercialización, no se debe aceptar la transferencia o cesión parcial, porque de lo contrario, se permitiría la inducción a error al consumidor respecto de la procedencia empresarial del producto, además de su calidad y características, circunstancia que se debe evitar en defensa del interés general del público consumidor. Por el contrario, la transferencia o cesión parcial de un registro marcario será factible y procedente, si la coexistencia marcaria que se genera, no lleva o confusión al público consumidor. Para concluir, es posible tanto vender una marca como celebrar un contrato de licencia de uso de la misma dentro de una franquicia, actos estos que, como se expresó, deben ser inscritos ante la Oficina Nacional Competente para que surtan efectos frente a terceros. Una vez vendida o en cualquier otra forma transferida la titularidad sobre una marca, el nuevo titular adquiere el derecho al uso exclusivo de la misma, en iguales condiciones que quien la transfirió y, en tal virtud, puede celebrar negocios jurídicos en relación con la marca, incluida la licencia de uso, con terceros.


B. DE LA RELACIÓN ENTRE EL ORDENA-MIENTO JURÍDICO ANDINO Y EL ORDENA-MIENTO JURÍDICO INTERNO DE LOS PAÍSES MIEMBROS.LA PRIMACÍA DEL DERECHO CO-MUNITARIO ANDINO Y EL PRINCIPIO DE COMPLEMENTO INDISPENSABLE Tomando en cuenta que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 017170, mediante la cual ordenó el archivo de la solicitud de TRANSFERENCIA de la marca “WEINBRENNER” (mixta) de la sociedad BATA LIMITED a la sociedad BATA BRANDS de acuerdo a la legislación interna, y teniendo en cuenta la sentencia a propósito del Proceso 71-IP-2009,de fecha 01 de julio de 2009 (Actor: BATA BRANDS S a.r.l. Marca: “VERLON-V”), el Tribunal reitera lo siguiente: Sobre la base de los criterios jurisprudenciales establecidos, es pertinente referir, en primer lugar, la naturaleza de la relación existente entre el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina y el ordenamiento interno de los Países Miembros. Este Tribunal ha reconocido el principio de la preeminencia de la norma comunitaria sobre el derecho interno de los Países Miembros, señalando que “(…) en caso de conflicto, la regla interna queda desplazada por la comunitaria, la cual se aplica preferentemente ya que (...) la norma interna resulta inaplicable”. En efecto, el principio de aplicación directa y preferente del Derecho Comunitario deriva tanto del derecho positivo como de la creación jurisprudencial que ha venido realizando este Tribunal. Tales elementos, la ley y la jurisprudencia, son, a su vez, base fundamental para entender el principio de preeminencia de la ley comunitaria sobre la nacional.


Los artículos 2 y 3 del Tratado de Creación del Tribunal determinan que “Las Decisiones obligan a los Países Miembros desde la fecha en que sean aprobadas por el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o por la Comisión de la Comunidad Andina” y que "Las Decisiones del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores o de la Comisión y las Resoluciones de la Secretaría General serán directamente aplicables en los Países Miembros a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo, a menos que las mismas señalen una fecha posterior”. A su turno, la jurisprudencia de este Tribunal ha expresado que: "Ha de tenerse en cuenta además, que el Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena es imperativo, de aplicación obligatoria en todos los Países Miembros y que debe ser respetado y cumplido por todos ellos y por supuesto por los Órganos del Acuerdo, lo mismo que por todos los Organismos y funcionarios que ejercen atribuciones conforme a dicho Ordenamiento, el cual regula el proceso de la integración que se cumple en una comunidad de Derecho, cual es la constituida en el Pacto Andino".11 Con base en los principios de aplicación directa y preferente, el Tribunal ha prevenido sobre la inaplicabilidad del derecho interno que sea contrario al ordenamiento jurídico comunitario, debiendo quedar substraídos de la competencia legislativa interna los asuntos regulados por la legislación comunitaria. De esta manera, la norma de derecho interno que sea contraria a la ley comunitaria, o que de algún modo resulte irreconciliable con ella, si bien no queda propiamente derogada, dejará de aplicarse automáticamente cuando sea anterior a la norma integracionista y no podrá expedirse y si se expidiere no podrá entrar a regir, cuando sea posterior a aquella. El Órgano Jurisdiccional, sobre el principio de la preeminencia de la norma comunitaria sobre el derecho interno de los países miembros, ha dicho que "en caso de conflicto la regla interna queda desplazada por 11 Proceso 1-AN-86. Sentencia del 10 de junio de 1987, publicada en G.O. Nº 21, del 15 de julio de 1987. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


la comunitaria, la cual se aplica preferentemente ya que (...) la norma interna resulta inaplicable" (Interpretación dictada en el expediente Nº 02-IP-88, del 25 de mayo de 1988, publicada en la Gaceta Oficial Nº 33, del 26 de julio del mismo año, e interpretación ratificada dentro del expediente 15-IP-05, marca: ESPAÑOLA, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1198, de 23 de mayo de 2005).El Tribunal ha resaltado, además, la claridad del principio de preeminencia cuando la ley comunitaria es precisamente norma posterior que debe primar sobre la anterior, de acuerdo con principios universales de derecho; advirtiendo, sin embargo, que ello no implica la derogatoria de la una sobre la otra, sino que lleva a la inaplicabilidad de la primera en la medida en que resulte incompatible con las previsiones del Derecho Comunitario, como se indicó anteriormente. Asimismo, tomando en cuenta que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 017170, mediante la cual ordenó el archivo de la solicitud de TRANSFERENCIA de la marca “WEINBRENNER” (mixta) de la sociedad BATA LIMITED a la sociedad BATA BRANDS, a la luz de las disposiciones contenidas en la legislación interna, se considera oportuno indicar lo que el Tribunal ha manifestado acerca del principio de complemento indispensable: ¿Las normas de derecho interno pueden reglamentar el Ordenamiento Jurídico Comunitario? Acerca de este cuestionamiento, el Tribunal ha acudido a la figura del complemento indispensable. En ese sentido, el Órgano Jurisdiccional ha reiterado que la facultad reglamentaria de la legislación interna de los Países Miembros es excepcional y que se rige por el principio de complemento indispensable, el cual consagra que “no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesarias para la correcta aplicación de aquéllas”. (Proceso 10-IP-94, publicado en laGaceta OficialN° 177, de 20 de abril de 1995). Según lo anterior, los Países Miembros no pueden expedir normas sobre asuntos regulados por las normas comunitarias, salvo que sean


necesarias para su correcta ejecución y, en consecuencia, no pueden, so pretexto de reglamentar normas comunitarias, establecer nuevos derechos u obligaciones o modificar los ya existentes y previstos en las normas comunitarias. En efecto, el principio de complemento indispensable de la normativa comunitaria consagra lo que algunos tratadistas denominan “norma de clausura”, según la cual se deja a la legislación de los Países Miembros la solución legislativa de situaciones no contempladas en la ley comunitaria, ya que es posible que aquella no prevea todos los casos susceptibles de regulación jurídica. El Tribunal, en reiterada jurisprudencia, ha manifestado que “la norma comunitaria, la doctrina y la jurisprudencia recomiendan aplicar criterios restrictivos, como el principio del ‘complemento indispensable’ para medir hasta donde pueden llegar las innovaciones normativas de derecho interno, anotando que sólo serían legítimas aquellas complementarias que resulten ser ‘estrictamente necesarias para la ejecución de la norma comunitaria y, por tanto, que favorezcan su aplicación y que de ningún modo la entraben o desvirtúen’. Así, el Tribunal ha advertido la inaplicabilidad del derecho interno que sea contrario al ordenamiento jurídico comunitario, debiendo quedar substraídos de la competencia legislativa interna los asuntos regulados por la legislación comunitaria. De esta manera, ‘la norma interna que sea contraria a la norma comunitaria, que de algún modo la contradiga o que resulte irreconciliable con ella, si bien no queda propiamente derogada, dejará de aplicarse automáticamente, bien sea anterior o posterior a la norma integracionista’.12 En consecuencia de lo anterior, si bien en aplicación del principio de la primacía del Derecho Comunitario Andino, la norma comunitaria prevalece sobre la norma de carácter interno, de conformidad con el principio de complemento indispensable, se debe aplicar la norma

12 Proceso 121-IP-2004, publicado en la G.O. Nº 1139, de 12 de noviembre de 2004, marca FRUCOLAC, citando al Proceso 02-IP-96, , marca: MARTA, publicado en la G.O. Nº 257, de 14 de abril de 1997.


nacional cuando exista un vacío o cuando la norma comunitaria no regule determinada situación. Finalmente, deviene necesario advertir que el proceso de registro del contrato de transferencia no está regulado en la normativa comunitaria y, por lo tanto, podría ser regulado por la norma interna de los Países Miembros, de conformidad con el principio de complemento indispensable. Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE:

a. La transferencia de la marca, se encuentra regulada en el artículo 161 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

El contrato de transferencia de un registro marcario deberá

plasmarse por escrito, y registrarse en la Oficina Nacional del País Miembro. Si no se cumple con estos requisitos, la transferencia no surtirá efectos frente a terceros.

La Oficina Nacional Competente analizará la solicitud de registro de la transferencia y deberá determinar si la marca cedida no es susceptible de generar riesgo de confusión en el público consumidor.

b. El Tribunal ha prevenido sobre la inaplicabilidad del derecho interno que sea contrario al ordenamiento jurídico comunitario, debiendo quedar substraídos de la competencia legislativa interna los asuntos regulados por la legislación comunitaria. De esta manera, la norma de derecho interno que sea contraria a la ley comunitaria, o que de algún modo resulte irreconciliable con ella, si bien no queda


propiamente derogada, dejará de aplicarse automáticamente cuando sea anterior a la norma integracionista y no podrá expedirse y si se expidiere no podrá entrar a regir, cuando sea posterior a aquella.

De conformidad con el principio de complemento indispensable, se

debe aplicar la norma nacional cuando exista un vacío o cuando la norma comunitaria no regule determinada situación.

c. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina no determina cuáles son los requisitos que deben cumplir los “contratos” de transferencia o cesión de los registros marcarios y su trámite ante la Oficina Nacional Competente, por lo que es de aplicación la legislación nacional que regule ese tema, en todo lo que no se contradiga a la norma comunitaria.

El Juez Consultante deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal. NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. José Vicente Troya Jaramillo PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA


Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA

CANCELACIÓN DEL REGISTRO DE UNA MARCA POR FALTA DE USO

Procedimiento; Prueba de uso de una marca; Cancela-ción Parcial de un Registro; Causales de justificación por no uso; Efectos de la Cancelación. PROCESO 094-IP-2012 Interpretación prejudicial del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 166 y 167 de la misma Decisión; con fundamento en la consulta solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia. Cancelación de la marca: “NUTTELINI” (denominativa). Expediente Interno: Nº 2010-00355. GOAC Nº 2147 de 4 de febrero de 2013 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, en Quito, el 10 de octubre de 2012, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia. VISTOS: Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 18 de septiembre de 2012.


I. Antecedentes. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 2. Partes en el proceso interno: Demandante: SOCIEDAD COLOMBINA S.A. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC), DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Tercero interesado: SOCIEDAD FERRERO S.P.A. 2. Determinación de los hechos relevantes: - La sociedad FERRERO S.P.A. mediante escrito presentado el 02 de junio de 2006 solicitó la cancelación por no uso de la marca NUTTELINI (denominativa) registrada para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, bajo el Nº 159.334 a favor de COLOMBINA S.A. - La Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución Nº 18520, de 26 de junio de 2007 resuelve cancelar por no uso el registro de la marca nominativa NUTTELINI, registrada con certificado Nº 159.334 a nombre de la sociedad COLOMBINA S.A., para distinguir productos comprendidos en la Clase 29 de la clasificación internacional de Niza. - Una vez recibida la notificación de la cancelación de la marca, la sociedad COLOMBINA S.A. presentó los recursos de reposición y en subsidio de apelación contra esa decisión, el primero de ellos resuelto mediante Resolución Nº 15618, de 23 de mayo de 2008, resuelve confirmar la decisión contenida en la Resolución Nº 18520 de 26 de junio de 2007.


- A través de Resolución Nº 9834, de 22 de febrero de 2010, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, resuelve confirmar la decisión contenida en la Resolución Nº 18520 de 26 de junio de 2007. Al resolver el recurso de apelación confirmó las decisiones anteriores, agotándose así la vía gubernativa. - La sociedad COLOMBINA S.A. presentó demanda, con fecha 19 de julio de 2010, por medio de apoderado ante el Consejo de Estado. - El Consejo de Estado, Sala de los Contencioso Administrativo, Sección Primera de la República de Colombia admitió la demanda mediante auto calendado el 11 de marzo de 2011, en el cual ordena se notifique a la entidad demandada, Superintendencia de Industria y Comercio, y al doctor Álvaro Correa Ordoñez, representante legal de la sociedad FERRERO S.P.A. 3. Fundamentos de la demanda: Como fundamentos de su demanda COLOMBINA S.A. manifiesta que: - “Es errónea la interpretación hecha por la Superintendencia de Industria y Comercio del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por cuanto se hizo una sesgada e incorrecta valoración de las pruebas de uso presentadas, para culminar sentenciando que la marca no se usa en relación con los productos para los que fue registrada, es decir para los productos de la Clase 29”. - Adujo que “la entidad demandada basó su decisión en que se trataba de productos a base de chocolate, los cuales corresponden a la Clase 30, concluyendo así que para la Clase 29, clase en la que fue concedido el registro, no se probó el uso de la marca. Sin embargo, no tuvo en cuenta que los ingredientes del producto que identifica la marca NUTTELINI (denominativa) como la “manteca de cacao” y las “mezclas que contienen grasa para untar” pertenecen a la Clase 29”. - Indicó que “la Superintendencia ha señalado que la cancelación por no uso es utilizada para eliminar una marca que constituye un obstáculo para el registro de otras, lo cual no sucede en el presente caso, toda vez que quien solicitó la cancelación de la marca es un competidor en el


mercado que ha convivido con la marca por años sin que haya sido obstáculo para registrar sus propias marcas”. 4. Fundamentos de la contestación a la demanda: En su contestación de la demanda, la Superintendencia de Industria y Comercio(SIC) señala que: - El titular no ha demostrado el uso de la marca NUTTELINI (denominativa) respecto de los productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional. Se debe verificar si el uso de la marca respecto de “bebida en polvo instantánea achocolatada, pasta con sabor a leche y nueces”, puede entenderse como uso de la marca respecto de “jaleas, mermeladas o compotas”, es decir, respecto de productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional. - Se puede afirmar que el titular del registro de la marca NUTTELINI (denominativa) demuestra el uso de la marca respecto de productos tales como “bebida en polvo instantánea achocolatada, pasta con sabor a leche y nueces” productos no amparados por su registro en la Clase 29 y si bien los productos están acompañados por ingredientes como la leche, éste no es su principal ingrediente, no siendo la materia prima predominante de los productos en estudio, como sí lo serían el cacao y el azúcar, aparte de que, en la lista de productos de la Clase 30 éstos si aparecen. - Finalmente es claro para esta administración que los mencionados productos no son jaleas, compotas, ni mucho menos mermeladas, pues éstos, a diferencia de los primeros son elaborados a base de fruta y azúcar, mientras que los productos amparados por la marca NUTTELINI (denominativa), son elaborados a base de chocolate y azúcar, mas no a partir de frutas. - Resaltó que la legitimación para iniciar la acción de cancelación por no uso se circunscribe a “cualquier persona interesada”, solo exigiendo “demostrar un interés en la cancelación” y entregando a las Oficinas Nacionales la potestad de evaluar dicho interés. En conclusión, la afirmación de que la marca no se usa es suficiente a efectos de calificar al accionante como persona interesada, en el entendido que la presentación de la solicitud de cancelación, junto con el cumplimiento de todos sus requisitos formales, como el pago de la tasa correspondiente, entre otros, demuestra la existencia de un interés actual o potencial que legitima a la parte para iniciar la acción.


5. Fundamentos del tercero interesado En relación con los fundamentos de la demanda, la sociedad FERRERO S.P.A. manifiesta que: - La sociedad FERRERO S.P.A., manifestó que no le asistía razón a la demandante cuando afirmaba que se había vulnerado el artículo 165 de la Decisión 486. - Señaló que la sociedad actora no demostró dentro del proceso el uso de la marca NUTTELINI (denominativa) en relación con los productos comprendidos en la Clase 29, pues muchos de los documentos por ella presentados carecían de las formalidades exigidas a las pruebas para su validez jurídica y, además, no correspondían al período probatorio relevante para demostrar el uso de la marca objeto de cancelación. - Arguyó que no se podía adoptar una decisión diferente por cuanto la sociedad actora no demostró ninguno de los tres presupuestos que permiten determinar el uso efectivo de una marca, a saber: a) Que se use para los productos y servicios para los cuales fue registrada; b) Que se use en el modo y la cantidad que normalmente corresponde para el tipo de producto o servicio; y, c) Que se demuestre su uso dentro del período exigido por la ley, esto es, dentro de los tres años anteriores a la fecha de presentación de la acción de cancelación. - Indicó que sí le asistía un interés legítimo para interponer la acción de cancelación, en especial por cuanto la marca NUTTELINI (denominativa) registrada en la Clase 29, constituye un verdadero obstáculo en la medida en que le impide registrar NUTELLA a su favor. - En conclusión, la Superintendencia aplicó e interpretó correctamente el artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. II. Competencia del Tribunal. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.


III. Normas del ordenamiento jurídico comunitario a ser interpretadas. En el presente caso, el juez solicita la interpretación del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Adicionalmente, se procederá a interpretar de oficio los artículos 166 y 167 de la misma Decisión. A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISIÓN 486 “(…) Artículo 165.- La Oficina Nacional Competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada. No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios. El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito.


Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca. Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros. (…)”. A. CANCELACIÓN DE LA MARCA POR NO USO. CANCELACIÓN PARCIAL DE UN REGISTRO. CARACTERÍSTICAS Y EFECTOS. En el presente caso, la sociedad FERRERO S.P.A. solicitó la cancelación por no uso de la marca NUTTELINI (denominativa) registrada para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación


Internacional de Niza, bajo el Nº 159.334 a favor de COLOMBINA S.A. Asimismo, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), mediante Resolución Nº 18520 resuelve cancelar por no uso el registro de la marca NUTTELINI (denominativa). Es por ello que resulta pertinente desarrollar los siguientes temas.

• Cancelación de la marca por no uso. El artículo 165 de la Decisión 486 en su primer párrafo determina los motivos que dan lugar a la cancelación de una marca por falta de uso y prevé que la Oficina Nacional Competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por el licenciatario de éste, o por cualquier persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Al respecto, el Tribunal señaló lo siguiente: “Para que la acción de cancelación prospere será necesario que, sin motivo justificado, la marca no hubiese sido utilizada en, al menos, uno de los Países Miembros, por parte de su titular, de un licenciatario, o de otra persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha de ejercicio de la acción. En todo caso, la cancelación no podrá intentarse antes de haber transcurrido tres años desde la fecha de notificación de la resolución que hubiese agotado el procedimiento administrativo de registro del signo. Por otra parte, si el signo, a través del cual se comercializan los productos o servicios que constituyan su objeto, es utilizado bajo una forma que difiera de la marca registrada en grado tal que altere su capacidad distintiva, podrá configurarse la falta de uso de ésta y promoverse su cancelación”. (Proceso 116-IP-2004, marca: “CALCIORAL”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1172, de 07 de marzo de 2005). Para determinar si una marca ha sido usada o no, se hace necesario delimitar qué se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de la marca, para estos efectos, se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los


productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización.

• Cancelación parcial de un registro. El artículo 165 de la mencionada Decisión 486 prevé la cancelación parcial de un registro, es decir, cuando no se esté usando la marca en algunos de los productos o servicios para los que fue registrada, la Oficina Nacional Competente, ordenará una reducción a la lista de productos o servicios que protege la marca, eliminado aquellos respecto de los cuales la marca no estuviese siendo usada, siempre tomando en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios. Dicha figura se da cuando la falta de uso de la marca sólo afecta a algunos de los productos o servicios para los cuales se hubiese registrado la marca, caso en el cual la Oficina Nacional Competente ordenará la exclusión de dichos productos o servicios, previo análisis de la identidad o similitud de los productos o servicios. De lo anterior se desprenden los siguientes requisitos para que opere la cancelación parcial por no uso:

4. Que una marca determinada no se esté usando para algunos de los productos o servicios para los cuales se hubiese registrado.

5. Que los productos o servicios para los cuales se usa la marca

no sean idénticos o similares a los que sí han sido autorizados, salvo que esa diferencia sea en substancial. De lo contrario no sería procedente la cancelación parcial por no uso, ya que de permitirse, se podría generar riesgo de confusión o asociación en el público consumidor si se registra un signo idéntico o similar al cancelado parcialmente.

Que los productos o servicios sean similares significa que tienen la misma naturaleza o finalidad, pero igualmente se puede ampliar el


concepto en este caso a que sean conexos o relacionados, ya que lo que se busca proteger es la transparencia en el mercado, la actividad empresarial y al público consumidor como tal. Si por un lado la norma impide el registro de signos que amparen productos conexos o relacionados, no es coherente permitir la cancelación parcial en relación con productos conexos o relacionados.

• Características de la figura de la cancelación por no uso en el régimen de la Decisión 486

Los artículos 165 a 170, salvo el 169, de la Decisión 486 establecen las características, los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca. En ese marco las características principales de dicha figura son las siguientes: a) Legitimación para adelantar el trámite. b) Oportunidad para adelantar el trámite. c) Falta de uso de la marca. d) Carga de la prueba. La prueba del uso. e) Causales de justificación para el no uso de la marca. f) Procedimiento. g) Efectos de la cancelación de la marca por no uso. El artículo 170 de la Decisión 486 establece el procedimiento que debe seguir la Oficina de Registro marcario. Se encuentra marcado por las siguientes etapas:

1. Presentación de la solicitud.

2. Notificación al titular de la marca, para que dentro de los sesenta días hábiles siguientes a la notificación demuestre el uso de la marca.

3. Vencido dicho plazo se decide sobre la cancelación del

registro.


4. Notificación a las partes de la decisión mediante una resolución debidamente motivada.

De lo anterior se desprende que el trámite para la solicitud de cancelación de marca por no uso tiene un procedimiento especial previsto en la norma comunitaria.

• Efectos de la cancelación de la marca por no uso. En efecto, la cancelación de la marca por falta de uso, constituye una forma de extinguir, administrativamente, el derecho derivado del registro de la misma, la que puede provenir, también, por disposición judicial. Al respecto, la Oficina Nacional Competente de cada País Miembro es el órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial y consiguientemente es el encargado de la cancelación del mismo, la decisión de la Oficina Nacional Competente sobre la solicitud de cancelación del registro del signo exige el agotamiento de un procedimiento administrativo previo. Sin embargo, la cancelación por falta de uso podrá hacerse valer también como defensa en un procedimiento de oposición apoyado en la marca no utilizada. B. CAUSALES DE JUSTIFICACIÓN POR NO USO. El artículo 165, párrafo 5, de la Decisión 486, establece de forma no taxativa las siguientes causales de justificación para el no uso de la marca y, en consecuencia, aquellas que enervan el ejercicio de la solicitud de cancelación. Estas son: i. Fuerza mayor. ii. Caso fortuito. iii.Como la lista no es taxativa, pueden existir otras causales como las restricciones a las importaciones o la imposición requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca, que deben ser evaluados por la Oficina Nacional o el Juez, en su caso.


C. PRUEBA DE USO DE UNA MARCA. En el presente caso, COLOMBINA S.A. manifiesta que “es errónea la interpretación hecha por la SIC del artículo 165 de la Decisión 486, por cuanto se hizo una sesgada e incorrecta valoración de las pruebas de uso presentadas, para culminar sentenciando que la marca no se usa en relación con los productos para los que fue registrada, es decir para los productos de la Clase 29”. Por ello, resulta pertinente analizar el tema de prueba de uso de una marca. La condición para declarar cancelado el registro de una marca por falta de uso, radica en que ésta no haya sido utilizada durante los tres años consecutivos anteriores a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. En consecuencia, si el uso de la marca no ha sido justificado dentro de los tres años anteriores a la acción de cancelación, de manera consecutiva y, por tanto, si se ha hecho uso de ella a partir del inicio de la respectiva acción, procede la cancelación del registro por la Oficina Nacional Competente. Asimismo, se debe probar el uso de la marca tal como se encuentra registrada en la Oficina de Registro Marcario, por lo que no se justifica el mencionado uso solamente con la utilización de la parte denominativa, por ejemplo, si se trata de marcas mixtas, figurativas, etc. Si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda, si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo. En consecuencia, si el signo usado en el mercado mantiene las características sustanciales de la marca registrada y su poder diferenciador, aunque se presente modificado por la adición o sustracción de ciertos elementos accesorios, no se cumplirían los supuestos de hecho para su cancelación por no uso.


En el presente caso, el Juez Consultante deberá determinar si el signo usado en el mercado mantiene los elementos esenciales de la marca registrada y si, además, de mantener los elementos esenciales, la modificación por adicción o sustracción no diluye la capacidad distintiva o diferenciadora de la marca. Si la adición de elementos denominativos y gráficos hace que se pierda su fuerza para identificar los productos que ampara estaríamos frente a un uso no real y efectivo de la marca registrada. Es pertinente advertir que por el principio de uso real y efectivo de la marca, se deriva que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. En tanto que la función de un signo distintivo es precisamente la de distinguir productos o servicios en el mercado, no se puede pensar que una marca esté en uso sin que cumpla con su función distintiva y sin que se encuentre en el mercado. El principio del uso efectivo de la marca enunciado anteriormente se encuentra expresamente establecido en el primer párrafo del artículo 166 de la Decisión 486: “Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado”. De igual modo, este artículo consagra unos parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados; estos parámetros deben ser tenidos en cuenta para determinar si una marca ha sido usada de manera efectiva y real. Este Órgano Jurisdiccional ha manifestado, al respecto, que:


• “La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios. Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberán determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca.

• La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del

modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan. No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc13”.

Asimismo, en relación con estos parámetros cuantitativos, el Tribunal ha manifestado: “Los artículos de las Decisiones comunitarias que se comentan no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco. El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría 13 PROCESO 4-IP-2008. Marca mixta “GLOBO POP”. Ponencia de 14 de mayo de 2008, publi-cada en la G.O.A.C. No. 1640 de 25 de julio de 2008. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMU-NIDAD ANDINA.


ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial. En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso. Así se desprende de los artículos 100 de la Decisión 311, 99 de la Decisión 313 y 110 de la Decisión 344”. (Proceso 17-IP-95. Interpretación Prejudicial de 9 de noviembre de 1995, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 199, de 26 de enero de 1996). Ahora bien, para evitar que prospere la situación en comento –que la marca sea cancelada por no uso- el titular de la marca está en la obligación de usarla y debe probar que ha hecho uso de ella. La prueba del uso de la marca, básicamente, está ceñida estrictamente a este concepto de aprovechamiento y explotación, pues es evidente que si ha ejercido acciones que indican que ha empleado la marca tendrá las pruebas relacionadas a diferentes actividades realizadas bajo la marca, como por ejemplo lo referente a publicidad, ventas, etc., por lo que, en consecuencia de ello, la defensa judicial de una marca no es prueba del uso de la misma. La carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca por no uso corresponde al titular del registro y no al solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 167 de la Decisión 486. El mismo artículo enuncia algunos de los medios de prueba para demostrar el uso de la marca: “El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros.” En tanto que se trata de un listado enunciativo, y como bien lo dispone el numeral tres del artículo transcrito, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Por tal motivo, la Oficina Nacional Competente o el Juez


Nacional, en su caso, deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable en el País Miembro. Estos elementos de prueba deben señalar, de manera transparente e inequívoca, que se ha hecho uso de la marca de manera pública, acreditando por medio de hechos la utilización en el ámbito mercantil de los productos o servicios amparados por ella. D. LEGITIMACIÓN Y OPORTUNIDAD PARA ADELANTAR UN TRÁMITE DE ACCIÓN DE CANCELACIÓN. En el presente caso, la sociedad FERRERO S.P.A. solicitó la cancelación por no uso de la marca NUTTELINI (denominativa). Indicó que sí le asistía un interés legítimo para interponer la acción de cancelación, en especial por cuanto la marca NUTTELINI (denominativa) registrada en la Clase 29, constituye un verdadero obstáculo en la medida en que le impide registrar NUTELLA a su favor. Por ello resulta pertinente en este caso analizar el tema de la legitimación y oportunidad. a) Legitimación para adelantar el trámite. De conformidad con el artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el trámite se inicia a solicitud de parte, es decir, que no puede adelantarse de manera oficiosa por la Oficina Nacional Competente.Cualquier persona interesada puede adelantar el trámite. Lo anterior quiere decir que para poder adelantar el trámite el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva. Este interés deberá ser evaluado por la Oficina Nacional Competente. b) Oportunidad para adelantar el trámite. El segundo párrafo del artículo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso. Dispone que dicha acción sólo puede iniciarse después de tres años contados a partir


de la notificación de la resolución que agota la vía gubernativa en el trámite de concesión de registro de marca. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E: PRIMERO: Se cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Para determinar si una marca ha sido usada o no es necesario recurrir al principio de uso real y efectivo de la marca, el cual establece que una marca se encontrará en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. Cuando no se esté usando la marca en algunos de los productos o servicios para los que fue registrada, la Oficina Nacional Competente, ordenará una reducción a la lista de productos o servicios que protege la marca, eliminado aquellos respecto de los cuales la marca no estuviese siendo usada, siempre tomando en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios. Entre las principales características de la figura de cancelación por no uso en el régimen de la Decisión 486 podemos mencionar las siguientes: a) Legitimación para adelantar el trámite; b) Oportunidad para adelantar el trámite; c) Falta de uso de la marca; d) Carga de la prueba. La prueba del uso; e) Causales de justificación para el no uso de la marca; f) Procedimiento. La cancelación de la marca por falta de uso, constituye una forma de extinguir, administrativamente, el derecho derivado del registro de la misma, la que puede provenir, también, por disposición judicial.


SEGUNDO: El artículo 165, párrafo 5, de la Decisión 486, establece de forma no taxativa las siguientes causales de justificación para el no uso de la marca: a) Fuerza mayor; b) Caso fortuito; c) Pueden existir otras causales como las Restricciones a las importaciones o la imposición requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca, que deben ser evaluados por la Oficina Nacional o el Juez, en su caso. TERCERO: El titular de la marca está en la obligación de usar la marca y debe probar que ha hecho uso de ella. La carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca por no uso corresponde al titular del registro, y no al solicitante. El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros. CUARTO: El trámite se inicia a solicitud de parte, es decir, que no puede adelantarse de manera oficiosa por la Oficina Nacional Competente. Cualquier persona interesada puede adelantar el trámite. El solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva, el cual deberá ser evaluado por la Oficina Nacional Competente.La oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso sólo puede iniciarse después de tres años contados a partir de la notificación de la resolución que agota la vía gubernativa en el trámite de concesión de registro de marca. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. Notifíquese al Juez Consultante, mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.


José Vicente Troya Jaramillo PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Carlos Jaime Villrroel Ferrer MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO

CANCELACIÓN DEL REGISTRO DE UNA MARCA POR FALTA DE USO

PROCESO 095-IP-2012 Interpretación prejudicial del artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación prejudicial de oficio de los artículos 166 y 167 de la misma Decisión. Caso: Cancelación por falta de uso de la marca BONFRUIT (denominativa). Actor: sociedad COMESTIBLES ITALO S.A. Proceso interno Nº. 2010-00132. GOAC Nº2159 de 4 de marzo de 2013 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMU-NIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los treinta y un días del mes de octubre del año dos mil doce. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, relativa al artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº. 2010-00132; El auto de 17 de octubre de 2012, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y, Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.


a) Partes en el proceso interno Demandante: sociedad COMESTIBLES ITALO S.A. Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Tercero interesado: sociedad CONFITES ECUATORIANOS C.A. CONFITECA.

a) Hechos. 1. La sociedad COMESTIBLES ITALO S.A. solicitó el registro como marca del signo BONFRUIT (denominativo) para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación de Niza. La Superintendencia de Industria y Comercio concedió el mencionado registro y posteriormente lo renovó. 2. El 22 de agosto de 2003, la sociedad CONFITES ECUATORIANOS C.A. CONFITECA presentó solicitud de cancelación total y en subsidio parcial de la marca BONFRUIT (denominativa). 3. Por Resolución Nº. 20979 de 27 de agosto de 2004, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, canceló parcialmente el registro de la marca BONFRUIT (denominativa), “en sentido de excluir de la cobertura de la marca los siguientes productos: café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo”. Como consecuencia se limitó el registro de la marca BONFRUIT (denominativa) para confitería. Contra dicha Resolución la sociedad COMESTIBLES ITALO S.A. interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación.


4. El recurso de reposición fue resuelto por la misma División de Signos Distintivos, que por Resolución Nº. 55415 de 29 de octubre de 2009, confirmó la Resolución impugnada. 5. El recurso de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, quien mediante Resolución Nº. 65771 de 21 de diciembre de 2009 resolvió: “Revocar la decisión contenida en la resolución 20979 (…). Negar la cancelación total por no uso (…) de la marca BONFRUIT (nominativa) (…). Cancelar parcialmente (…) la marca BONFRUIT, en sentido de excluir de la cobertura los siguientes productos: café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas; especias; hielo, comprendidos en la Clase 30 internacional. Como consecuencia de la anterior limitación (…) de la marca BONFRUIT (…) para confitería y pastelería (…)”. 6. La sociedad COMESTIBLES ITALO S.A. interpuso acción de nulidad y restablecimiento de derecho contras las anteriores resoluciones.

b) Fundamentos jurídicos de la demanda. La sociedad COMESTIBLES ITALO S.A. en su escrito de demanda presentó los siguientes argumentos: 1. Las Resoluciones impugnadas violan el artículo 165 de la Decisión 486. 2. La cancelación parcial “debe estar supeditada al resultado objetivo que arroje un estudio del uso real y efectivo del mismo para identificar algunos de los productos para los cuales fue registrado, siendo excepción reconocida en la ley que los productos guarden una íntima relación entre sí”.


3. Dentro de algunas clases de la Clasificación Internacional de Niza, como la clase 30, los productos amparados dentro de estas clases guardan estrecha relación entre sí. 4. Cita jurisprudencia del Tribunal Andino y cita el artículo 136 literal a) de la Decisión 486. Afirma que “Teniendo en cuenta que las posibilidades de registro de una marca igual o similar a otra previamente concedida en la clase 30 hubiera sido desestimada por la estrecha relación de productos, resulta desproporcionado cancelar parcialmente una marca en la misma clase, dado que los alimentos guardan una estrecha finalidad y conexidad en virtud de las cuales se potencializa el riesgo de confusión en el mercado (…)”. 5. Afirma que “se debe tener en cuenta que el uso de la marca debe mirarse en relación con los productos que fabrica un determinado empresario, así como frente a sus capacidades de producción (…)”. 6. Resulta evidente que la marca BONFRUIT (denominativa) “ha sido usada para identificar productos de la clase 30, la cual a su vez está constituida por productos que guardan una estrecha relación entre sí”. 7. Finalmente que “frente a la cancelación parcial de signos distintivos, y apelando a la similitud innata de los productos de la clase 30, permitir la cancelación parcial de una marca en dicha clase obedece a una trasgresión de la norma por cuanto no resulta coherente decidir en unos casos que las marcas no pueden coexistir por similitud o conexidad de los productos, y en otros casos que las marcas deben ser canceladas porque no hay semejanzas entre los mismos”.

c) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda manifestando que:


1. Con las Resoluciones impugnadas “no se ha incurrido en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 486 (…)”. 2. Afirma que cada caso de estudio para la cancelación por no uso se da de forma independiente y que “el uso real y eficaz de la marca BONFRUIT (NOMINATIVA) se da para productos de CONFITERÍA Y PASTELERÍA, conforme el valor probatorio que se le dio a las pruebas aportadas”. 3. “No comparte los argumentos esgrimidos por el actor teniendo en cuenta que una marca se encuentra en uso, cuando los productos o servicios que distinguen demuestren que se encuentran en el comercio, es decir, no basta que se demuestre el uso para cualquiera de los productos o servicios autorizados sino para cada uno de ellos o similares, no puede pretender el actor que por el hecho de haber probado el uso en algunos de los productos incluidos como CONFITERÍA Y PASTELERÍA dentro de la marca BONFRUIT (NOMINATIVA) se hagan extensivos a los restringidos, teniendo en cuenta, que en los últimos no existe relación alguna de competitividad y dentro del acervo probatorio aportado no se evidencia prueba alguna que demuestren que se encuentren en el mercado”. 4. Para determinar si los productos de la Clase 30 excluidos de la cobertura de la marca BONFRUIT (denominativa) y los productos para los que se limitó su uso, es decir, PASTELERÍA Y CONFITERÍA “se necesita que exista finalidades idénticas, lo que haría presumir que se encontraran en el mercado, pero para este caso encontramos que sus finalidades, naturaleza, canales de comercialización, la necesidad que satisfacen son diferentes, no siendo intercambiables, cuentan con identidad propia, desarrollados por una empresa particular, son materia prima de los confites y pastelería ahora si hacemos acotación a la infraestructura de la empresa no se presenta prueba alguna que permita inducir a que el titular de la marca pueda producir los productos que se excluyeron. Además estos alimentos no existe (sic) una relación de género y especie (…) por lo que no guardan una relación estrecha entre los productos, siendo procedente la exclusión dentro del registro por no probarse su uso”.


5. Afirma que se tuvo en cuenta “que se probó que el uso efectivo y real de los turrones de chocolate de la marca registrada BONFRUIT (NOMINATIVA) resulta similar a los productos de CONFITERÍA Y PASTELERÍA”. 6. Finalmente, que “queda claro que no existe similitud o conexidad competitiva entre los unos y los otros y la reducción realizada a la cobertura de los productos de la marca BONFRUIT (NOMINATIVA) es acorde con lo preceptuado en la Decisión 486 de 2000 y criterios jurisprudenciales”.

d) Tercero interesado. La sociedad CONFITES ECUATORIANOS C.A. CONFITECA, tercero interesado en el proceso, contestó la demanda argumentando: 1. No se violó el artículo 165 de la Decisión 486. Cita jurisprudencia del Tribunal Andino y concluye que “la cancelación parcial de la marca BONFRUIT (…) se emitió teniendo en cuenta no solo la ley marcaria la cual es explícita, sino siguiendo además los parámetros que da el Tribunal Andino (…) motivo por el cual en ningún momento se está violando la norma citada por la actora, sino por el contrario se está cumpliendo a cabalidad”. 2. No es cierta la afirmación de la actora de que todos los productos de la Clase 30 están vinculados entre sí. Por lo que, marcas similares pueden coexistir para distinguir productos diferentes que se encuentran dentro de la misma clase. 3. La Superintendencia actuó bien al cancelar parcialmente el registro de la marca BONFRUIT para los productos que no estaba siendo usada y que “definitivamente los otros productos para los que se encontraba protegida la marca BONFRUIT no guardaban ninguna relación con los productos de CONFITERÍA, y al no probarse el uso efectivo de la misma para otros productos, la administración no tenía más opciones que actuar en derecho cancelando la marca parcialmente”.


4. No tiene ninguna relevancia traer a colación lo dispuesto en el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, porque no se está discutiendo un caso de irregistrabilidad de un signo sino de cancelación. 5. Recalca que la cancelación parcial de la marca BONFRUIT (denominativa) se ajusta a derecho. CONSIDERANDO: Que, la norma contenida en el artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación se solicita, forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 500); Que, la presentación de la solicitud de cancelación por no uso de la marca BONFRUIT (denominativa) fue el 22 de agosto de 2003, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, de acuerdo a lo solicitado por el consultante se interpretará el artículo 165 de la Decisión 486; y, en virtud a lo facultado por la norma comunitaria se interpretarán de oficio los artículos 166 y 167 de la misma Decisión; y,


Que, las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcriben a continuación: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada. No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios. El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito. Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta


la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca. Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros. (…)”.

1. De la cancelación de registro marcario por falta de uso y su procedimiento.

En el presente caso se abordará el tema en virtud de que la parte demandante solicita la cancelación del registro marcario de la marca BONFRUIT (denominativa). Los criterios emitidos en la presente interpretación prejudicial corresponden a la jurisprudencia emitida por este Tribunal dentro del Proceso 180-IP-2006. Legitimación y oportunidad para adelantar un trámite cancelación. “De conformidad con el artículo 165 de la Decisión 486, el trámite se inicia a solicitud de parte, es decir que no puede adelantarse de manera oficiosa por la Oficina Nacional Competente.


Cualquier persona interesada puede adelantar el trámite. Lo anterior quiere decir que para poder adelantar el trámite el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva. Este interés deberá ser evaluado por la Oficina Nacional Competente. (…). El segundo párrafo del artículo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso. Dispone que dicha acción sólo puede iniciarse después de tres años contados a partir de la notificación de la resolución que agota la vía gubernativa en el trámite de concesión de registro de marca”. (Proceso 180-IP-2006 publicado en la G.O.A.C. Nº. 1476 de 16 de marzo de 2007, marca: BROCHA MONA (mixta). Falta de uso de la marca. El artículo 165 de la Decisión 486 en su primer párrafo determina los motivos que dan lugar a la cancelación de una marca por falta de uso y prevé que la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por el licenciatario de éste, o por cualquier persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Al respecto el Tribunal, señaló: “Para que la acción de cancelación prospere será necesario que, sin motivo justificado, la marca no hubiese sido utilizada en, al menos, uno de los Países Miembros, por parte de su titular, de un licenciatario, o de otra persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha de ejercicio de la acción. En todo caso, la cancelación no podrá intentarse antes de haber transcurrido tres años desde la fecha de notificación de la resolución que hubiese agotado el procedimiento administrativo de registro del signo. Por otra parte, si el signo, a través del cual se comercializan los productos o servicios que constituyan su objeto, es utilizado bajo una forma que difiera de la marca registrada en grado tal que altere su capacidad distintiva, podrá configurarse la falta de uso de ésta y


promoverse su cancelación”. (Proceso 116-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1172 de 7 de marzo de 2005, caso: acción por presunta infracción del derecho sobre la marca CALCIORAL). De esta manera, el Tribunal ha manifestado “Para determinar si una marca ha sido usada o no, se hace necesario delimitar qué se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de la marca, para estos efectos, se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización”. (Proceso 180-IP-2006, ya citado). Sobre el principio del uso efectivo de la marca el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera: “Así como el uso exclusivo de la marca, que se adquiere por el registro de la misma, constituye un derecho para su titular, en forma correlativa a ese derecho existe la obligación de utilizar efectivamente la marca en el mercado. A fin de determinar cuando se cumple con la obligación del uso de la marca, es preciso acudir a la doctrina y a la jurisprudencia que en forma prolija se han pronunciado sobre este punto. El Tribunal ha dado alcance al concepto de uso de la marca, medido en términos de su forma, su intensidad, su temporalidad y la persona a través de la cual se ejercita su uso. Al referirse a la forma ha interpretado que el uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla, para que aquél sea real y no simplemente formal o simbólico. En el régimen andino se considera que dada la finalidad identificadora de la marca, su uso deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio. Por ello (…) establece la presunción de que "una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos


en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado". (Proceso 22-IP-2005, publicada en la G.O.A.C. N° 1207, de 16 de junio de 2005, marca figurativa: DISEÑO RECTANGULAR DE LA FIGURA DE CUATRO TIGRES ENCONTRADOS DE A PAR EN EXTREMOS OPUESTOS, DESTACANDO EN EL CENTRO FRANJAS HORIZONTALES CON PINTAS QUE ASEMEJAN UNA PIEL DE TIGRE). También ha dicho este Tribunal que “El principio comentado se desprende del propio concepto de marca: el medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Hay una relación esencial entre el signo marcario, el producto que identifica y la oferta de dicho producto en el mercado. Es decir, no se puede pensar en que una marca esté en uso sin que distinga productos o servicios en el mercado, esto es sin que cumpla con su función distintiva”. (Proceso 125-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1579 de 31 de enero de 2008 marca: SOUR BALL COLOMBINA denominativa). El Tribunal ha manifestado “El principio del uso efectivo de la marca se consagra positivamente en el primer párrafo del artículo 166 de la Decisión 486, que contiene parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados, y que deben tener en cuenta para determinar si una marca efectiva y realmente ha sido usada o no:

4. La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios. Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca.


5. La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan. No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc”. (Proceso 180-IP-2006, ya citado).

En relación con estos parámetros cuantitativos, pero refiriéndose a artículos análogos de anteriores Decisiones, el Tribunal ha mani-festado: “Los artículos de las Decisiones comunitarias que se comentan no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco. El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial. En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso. Así se desprende de los artículos 100 de la Decisión 311, 99 de la Decisión 313 y 110 de la Decisión 344”. (Proceso 17-IP-95, publicado en la G.O.A.C. N° 199, de 26 de enero de 1996).


Finalmente, el Tribunal ha sostenido “El párrafo segundo de la norma estudiada establece otro parámetro para determinar si una marca se considera usada. Dispone que también se considera usada si dicha marca distingue exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, teniendo en cuenta, igualmente, las cantidades de los productos exportados de conformidad con naturaleza y en relación con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. El párrafo tercero de la norma estudiada, por su parte, advierte que si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada, no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca”. (Proceso 50-IP-2011, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1992, marca: RON LIMÓN PALO VIEJO mixta). Causales de justificación para el no uso de la marca. No procederá la cancelación cuando el titular del signo demuestre que la falta de uso se ha debido a una situación de fuerza mayor, o de caso fortuito, o a otro motivo justificado. El Tribunal ha señalado a este propósito que, de configurarse una circunstancia impeditiva de la cancelación, “se paralizaría simplemente el cómputo del plazo de tres años fijado por la misma norma; pero, una vez desaparecida la correspondiente causa justificativa de la falta de uso, habrá de reanudarse el cómputo del señalado plazo legal”. (Proceso 15-IP-99, publicado en la G.O.A.C. Nº. 528, de 26 de enero de 2000, marca: BELMONT). Efectos de la cancelación de la marca por no uso. En efecto, la cancelación de la marca por falta de uso, constituye una forma de extinguir, administrativamente, el derecho derivado del registro de la misma, la que puede provenir, también, por disposición judicial. Al respecto la oficina nacional competente de cada País Miembro es el


órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial y consiguientemente es el encargado de la cancelación del mismo. La decisión de la oficina nacional competente sobre la solicitud de cancelación del registro del signo exige el agotamiento de un procedimiento administrativo previo. Sin embargo, la cancelación por falta de uso podrá hacerse valer también como defensa en un procedimiento de oposición apoyado en la marca no utilizada. 2. Cancelación parcial de un registro. El artículo 165 de la mencionada Decisión 486 prevé la cancelación parcial de un registro, es decir cuando no se esté usando la marca en algunos de los productos o servicios para los que fue registrada, la oficina nacional competente, ordenará una reducción a la lista de productos o servicios que protege la marca, eliminado aquellos respecto de los cuales la marca no estuviese siendo usada, siempre tomando en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios. Dicha figura se da cuando la falta de uso de la marca sólo afecta a algunos de los productos o servicios para los cuales se hubiese registrado la marca, caso en el cual la oficina nacional competente ordenará la exclusión de dichos productos o servicios, previo análisis de la identidad o similitud de los productos o servicios. De lo anterior y siguiendo los criterios emitidos por el Tribunal, se desprenden los siguientes requisitos para que opere la cancelación parcial por no uso:

1. “Que una marca determinada no se esté usando para algunos de los productos o servicios para los cuales se hubiese registrado.

2. Que los productos o servicios para los cuales se usa la

marca no sean idénticos o similares a los que sí han sido autorizados, salvo que esa diferencia sea en substancial. De lo contrario no sería procedente la cancelación parcial por no uso, ya que de permitirse, se podría generar riesgo


de confusión o asociación en el público consumidor si se registra un signo idéntico o similar al cancelado parcialmente.

Que los productos o servicios sean similares significa que tienen la misma naturaleza o finalidad, pero igualmente se puede ampliar el concepto en este caso a que sean conexos o relacionados, ya que lo que se busca proteger es la transparencia en el mercado, la actividad empresarial, y al público consumidor como tal. Si por un lado la norma impide el registro de signos que amparen productos conexos o relacionados, no es coherente permitir la cancelación parcial en relación con productos conexos o relacionados”. (Proceso 180-IP-2006).

5. Cancelación parcial de un registro y la conexión competitiva.

En el caso concreto el signo BONFRUIT (denominativo) estaba registrado para distinguir todos los productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Se canceló parcialmente el registro y se limitó su cobertura para confitería y pastelería. La demandante manifiesta que “resulta desproporcionado cancelar parcialmente una marca en la misma clase, dado que los alimentos guardan una estrecha finalidad y conexidad (…)”. A raíz de esto, se debate en el proceso interno la conexión competitiva que pudiera darse entre todos los productos de la Clase 30 y los productos a los cuales fue limitado el uso de la marca BONFRUIT (denominativa), pastelería y confitería. Se cita los criterios que el Tribunal ha esgrimido para determinar la posible conexión competitiva entre productos: a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor. b) Mismos canales de comercialización. c) Similares medios de publicidad. d) Relación o vinculación entre productos.


e) Uso conjunto o complementario de productos. f) Mismo género de los productos. En primer término, el Tribunal manifiesta que la cancelación parcial de un registro se da al constar la falta de uso del signo, cuya cancelación se solicita, sobre los productos para los que fue registrado y la consiguiente limitación del registro a los productos que está usando en el mercado de forma real y efectiva. Por lo tanto, para efecto de determinar la cancelación parcial de un registro no corresponde el análisis de la conexión competitiva de la manera en la que propone la sociedad demandante. En este sentido, se realizará un análisis de la conexión competitiva, por parte de la oficina nacional competente, respecto a la marca cancelada parcialmente y sobre los productos que aún distingue, en los siguientes casos:

1. Cuando se presente una nueva solicitud de registro cuyo signo pretenda distinguir productos conexos con la marca ya registrada y parcialmente cancelada.

2. Cuando la cancelación por falta de uso se haga valer como defensa de un procedimiento de oposición apoyado en la marca no utilizada.

3. Cuando la persona interesada que promovió la cancelación parcial del registro solicite un registro marcario argumentando derecho preferente que le concedió la cancelación.

Por lo tanto, el juez consultante, deberá analizar el caso concreto y aplicar los criterios de la conexión competitiva cuando así se amerite.

4. De la prueba del uso de una marca. Como se tiene dicho supra, el registro impone al titular de la marca la exigencia de usarla en, al menos, uno de los Países Miembros. De conformidad con el artículo 166 de la Decisión 486, se presume que una marca se encuentra en uso cuando los productos distinguidos por


ella han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles, bajo la marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponda, según la naturaleza de los productos y las modalidades de su comercialización, en el mercado de al menos uno de los Países Miembros. A tenor de la disposición citada, la presunción de uso se configura también cuando la marca distinga productos que se hallen destinados exclusivamente a la exportación, desde cualquiera de los Países Miembros. En este contexto, procede señalar que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 167 de la Decisión 486, la carga de la prueba acerca del uso de la marca corresponde a su titular, y que el uso en cuestión podrá probarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y cantidad de comercialización de las mercancías cubiertas por el signo. A juicio del Tribunal, el ordenamiento comunitario no establece “el procedimiento para presentación y verificación de la prueba de uso de la marca, por lo cual se entiende que éste debe estar regido por la legislación interna de cada país, sin que competa a este Tribunal juzgar la legalidad o ilegalidad del procedimiento utilizado frente a las normas internas (…)”. (Proceso 02-AI-96, publicada en la G.O.A.C. N° 291, del 3 de septiembre de 1997). El incumplimiento de la exigencia del uso, sin motivo justificado, puede conducir, a solicitud de parte interesada, a la cancelación, por parte de la oficina nacional competente, del registro del signo y, por tanto, a la extinción, en perjuicio de su titular, del derecho a su uso exclusivo. La exigencia del uso, a objeto de prevenir la cancelación del registro del signo, se funda en la necesidad de asegurar el cumplimiento de su función principal, cual es la de identificar y distinguir en el mercado los bienes o servicios que constituyan su objeto. En virtud de lo anteriormente expuesto,


EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: PRIMERO: La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, o por orden judicial, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por el licenciatario de éste o por otra persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. SEGUNDO: A tenor del artículo 166 de la citada Decisión 486, se presume que una marca se encuentra en uso cuando los productos distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles, bajo la marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponda, según la naturaleza de los productos y las modalidades de su comercialización, en el mercado de al menos uno de los Países Miembros. La presunción de uso se configura también cuando la marca distinga productos que se hallen destinados exclusivamente a la exportación, desde cualquiera de los Países Miembros. TERCERO: A los efectos de la determinación del uso de la marca en el mercado, el Tribunal reitera que el mismo deberá ser real, efectivo, serio, de buena fe, normal e inequívoco. La carga de la prueba del uso en cuestión corresponderá a su titular. Las pruebas del uso de la marca deben demostrar el uso de la marca tal como se encuentra registrada, por lo tanto, las mismas deberán incluir la marca BONFRUIT (denominativa). CUARTO: El incumplimiento de la exigencia del uso de la marca puede conducir, a solicitud de parte interesada, a la cancelación de su registro y, por tanto, a la extinción del derecho del titular a su uso exclusivo, siempre que, sin motivo justificado, como la fuerza mayor o el caso fortuito, el signo no hubiese sido utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por parte de su titular, de un licenciatario, o de


una persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha de ejercicio de la acción. QUINTO: La legitimación para solicitar la cancelación por falta de uso, hace necesario acreditar un interés legítimo o un derecho subjetivo, es decir, la persona interesada que pretenda accionar la cancelación de registro, previamente deberá demostrar un interés tal que la procedencia de su intervención como parte procesal le produzca un beneficio de cualquier tipo a su favor, además, este interés para actuar, deberá ser actual, no eventual o potencial. SEXTO: La oficina nacional competente, realizará un análisis de la conexión competitiva, respecto a la marca cancelada parcialmente y sobre los productos que aún distingue, en los siguientes casos:

1. Cuando se presente una nueva solicitud de registro cuyo signo pretenda distinguir productos conexos con la marca ya registrada y parcialmente cancelada.

2. Cuando la cancelación por falta de uso se haga valer como defensa de un procedimiento de oposición apoyado en la marca no utilizada.

3. Cuando la persona interesada que promovió la cancelación parcial del registro solicite un registro marcario argumentando derecho preferente que le concedió la cancelación

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº. 2010-00132 de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal. NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.


José Vicente Troya Jaramillo PRESIDENTE Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO Sentencias Relacionadas: Proceso 22-IP-2012, Interpretación prejudicial de los artículos 165, 166, 167 y 170 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; Marca “FAMILIA”; 18/04/2012; GOACNº 2069 de 5 de julio de 2012. Proceso 79-IP-2012, Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; Marca figurativa; 12/09/2012; GOAC Nº2131 de 17 de diciembre de 2012. Proceso 084-IP-2012, Interpretación prejudicial de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, Marca figurativa; 24/10/2012; GOACNº 2152 de 21 de febrero de 2013. Proceso 083-IP-2012, Interpretación prejudicial de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; Marca “SPLENDID” (denominativa); 24/10/2012; GOACNº 2152 de 21 de febrero de 2013. Proceso 101-IP-2012, Interpretación prejudicial de los artículos 165 y 166, 167, 170, 224 y 229 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; Marca: “FAMILIA” (mixta); 03/10/2012; GOAC Nº2142 de 28 de enero de 2013.

MARCA TRIDIMENSIONAL Concepto; Requisitos para su registro; La forma usual de empaques y envases; Comparación entre un signo tridimensional y un diseño industrial PROCESO 099-IP-2012 Interpretación prejudicial del artículo 134 literal f) de la Decisión 486; y, de oficio, de los artículos 136 literal f), 150 y 113 de la misma Decisión; con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Marca tridimensional: “EXHIBIDOR DE CHUPETAS”. Expediente Interno: Nº 2008-00325. GOAC Nº 2138 de 18 de enero de 2013 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los 12 días del mes de septiembre del año dos mil doce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. VISTOS: Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que, su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 23 de agosto de 2012. I. Antecedentes. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:


II Las partes. Demandante: Colombina S.A. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio, de la República de Colombia. Tercero interesado: Comestibles Aldor S.A. 1. Determinación de los hechos relevantes:

- El 08 de abril de 2005, la sociedad demandante COLOMBINA S.A. solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca TRIDIMENSIONAL EXHIBIDOR DE CHUPETAS para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

- Dicha solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 553, de 30 de junio de 2005, y la sociedad COMESTIBLES ALDOR S.A. presentó oposición al registro marcario, con fundamento en el diseño industrial de su propiedad. La oposición fue tenida por no presentada por no cumplir los requisitos de forma establecidos en la normatividad, ya que “una vez cumplido el término legal establecido de 2 meses, no hubo ratificación de la sociedad opositora”.

- Mediante Resolución Nº 24380, de 14 de septiembre de 2006, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio denegó el registro de la marca TRIDIMENSIONAL EXHIBIDOR DE CHUPETAS a favor de la sociedad COLOMBINA S.A., para distinguir productos comprendidos en la Clase 30, pues consideró que entre el signo solicitado y el diseño industrial propiedad de la sociedad COMESTIBLES ALDOR S.A. existe una gran similitud visual, al estar


constituidos por “una figura de base plana redondeada en sus bordes la cual asciende levemente, para disminuir su tamaño sobre la horizontal y sigue ascendiendo verticalmente hasta aumentar nuevamente su tamaño donde se origina una forma semi trapezoidal de baja altura; desde allí asciende hasta un punto donde disminuye su tamaño sobre el plano horizontal, repitiendo esto último 6 veces más, generando una forma a manera de escalera que remata en una parte superior reducida”. La SIC agregó que, no obra dentro de la solicitud prueba alguna que demuestre que la sociedad COMESTIBLES ALDOR S.A. consintió el uso de su diseño industrial dentro del signo solicitado.

- El 18 de octubre de 2006, la demandante presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la Resolución Nº 24380, de 2006, resueltos por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia mediante Resolución Nº 33455, de 30 de noviembre de 2006 y por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial mediante Resolución Nº 19689, de 17 de junio de 2008, respectivamente, confirmando lo decidido en la Resolución Nº 24380, de 2006, agotándose así la vía gubernativa.

2. Fundamentos de la demanda: La demandante Colombina S.A. manifestó lo siguiente:

- El signo TRIDIMENSIONAL EXHIBIDOR DE CHUPETAS es distintivo frente al diseño industrial propiedad de la sociedad COMESTIBLES ALDOR S.A., puesto que: a) presenta un diseño en espiral en forma ascendente y continuada, sin interrupciones en su contenido, mientras que en el diseño industrial se presenta en forma de pisos planos sin conexión; b) posee un molde donde se perforan directamente los orificios, mientras que en el diseño opositor sus orificios poseen unos patines


para colocar las chupetas; c) su capacidad es de 72 chupetas, mientras que la segunda tiene capacidad para 83 chupetas; d) la marca solicitada es más ancha y alta que el diseño industrial; y, e) el signo solicitado consiste en una tapa exhibidora que tiene rosca para colocar encima de la bombonera, mientras que el diseño industrial es simplemente un exhibidor.

- Entre los diseños confrontados no existen las suficientes

semejanzas para no poder distinguirse, como se desprende del registro de la marca solicitada en países como Perú y Ecuador.

- Debe concederse el registro del signo solicitado, puesto que

no existe riesgo de confusión frente al diseño industrial propiedad de la sociedad COMESTIBLES ALDOR S.A., según se aprecia en las diferencias de diseño y estructura de ambos.

- “En conclusión, lo único que comparten los elementos en

conflicto es el hecho de ser exhibidores de productos alimenticios. Como se puede apreciar, son muchas las diferencias estructurales, estéticas, funcionales y gráficas que presentan entre sí los elementos enfrentados”.

La Superintendencia de Industria y Comercio y la sociedad COMESTIBLES ALDOR S.A. no contestaron la demanda pese a haber sido debidamente notificadas. III. Competencia del Tribunal. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.


IV. Normas del ordenamiento jurídico comunitario a ser interpretadas. En el presente caso, el juez solicita la interpretación del artículo 134 de la Decisión 486, por lo que se limitará la interpretación al literal f). De oficio, se interpretarán adicionalmente los artículos 113, 136 literal f) y 150 de la Decisión 486. A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISIÓN 486 Artículo 113 “Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto.” (…) Artículo 134 “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: (…) f) la forma de los productos, sus envases o envolturas; (…)


Artículo 136 “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (…) f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste; (…) Artículo 150 “Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.” (…)”.

A. concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.

En el procedimiento administrativo interno, se resolvió denegar el registro del signo tridimensional EXHIBIDOR DE CHUPETAS para distinguir productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro. Teniendo en cuenta las Interpretaciones Prejudiciales, que sobre esta materia han sido emitidas por este Honorable Tribunal a la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de


Estado de la República de Colombia, se debe efectuar la determinación de los requisitos para el registro de las marcas con fundamento en lo establecido en los siguientes pronunciamientos:

• Interpretación Prejudicial 133-IP-2006, de 26 de octubre de 2006. Marca: “TRANSPACK”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1451, de 09 de enero de 2007, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2003-0044.

• Interpretación Prejudicial 128-IP-2006, de 19 de septiembre de 2006. Marca: “USA GOLD”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1421, de 03 de noviembre de 2006, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2004-0427.

En las anteriores providencias se concluyó lo siguiente: “Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos”. Es importante advertir que el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad, de representación gráfica o de perceptibilidad. Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135, literal b). La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. Y 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.


A continuación, el Tribunal procede a citar el Proceso 87-IP-2010 por ser pertinente para la resolución del pre-sente caso: “(…)

B. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR INFRINGIR EL DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL DE UN TERCERO. ÁMBITO DE PROTEC-CIÓN DEL DISEÑO INDUSTRIAL.

En el procedimiento administrativo interno, se argumentó que el registro del signo solicitado transgrediría los derechos que la sociedad COMESTIBLES ALDOR S.A. tiene sobre su diseño industrial. Por tal motivo, es pertinente referirse a la irregistrabilidad de signos por infringir el derecho de propiedad industrial de un tercero. Ámbito para la protección del diseño industrial. El literal f) del artículo 136, establece: “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (…) f) consistan en un signo que infrinja el derecho de propiedad industrial o el derecho de autor de un tercero, salvo que medie el consentimiento de éste; El literal trascrito establece una causal amplia de irregistrabilidad marcaria, vinculando cualquier derecho de propiedad intelectual. Esto incluye el derecho sobre todos los signos distintivos, los derechos sobre las invenciones y las nuevas creaciones, y sobre los derechos de autor, entre otros. En relación con el caso particular, es perfectamente aplicable en relación con una supuesta violación del derecho sobre un diseño industrial.


El Título V de la Decisión 486 (arts. 113 a 133), regula la figura del diseño industrial. El artículo 113 define el diseño industrial de la siguiente manera: “Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto”. De la definición se desprende que la finalidad del diseño industrial es puramente estética. Es decir, se pretende proteger simplemente la forma externa del producto o su apariencia, sin tener en cuenta su finalidad o su utilidad práctica. El Tribunal en anteriores providencias ha manifestado lo siguiente en relación con el diseño industrial: “(…) La finalidad del diseño industrial radica en el hecho que ante productos de distinta naturaleza y que reporten la misma utilidad, el consumidor se incline por aquéllos que sean de su preferencia estética; así, el fabricante buscará aquellas formas para sus productos, que sean estéticamente atractivas, dado que el factor determinante en el consumidor para la elección de los productos en el mercado, puede radicar en la mera apariencia de los mismos. En este sentido, el diseño industrial consiste en la innovación de la forma, incorporada a la apariencia externa de los productos. (…) Las características elementales de los diseños industriales se pueden resumir en que el diseño industrial sólo concierne al aspecto del producto (su fisonomía), y que el mismo debe ser arbitrario, es decir, no cumplir función utilitaria, sino tan solo estética. A ello se debe agregar que


deberá conferir un aspecto particular y distinto al producto al que se aplique, otorgándole una fisonomía nueva; ser percibido por la vista en su uso, es decir, encontrarse a la vista del consumidor y no en el diseño interior del producto; y, finalmente aplicarse a un artículo industrial, es decir, a un producto con utilidad industrial (…)”. (Interpretación Prejudicial de 6 de julio de 2005, expedida en el proceso 71-IP-2005), Diseño Industrial: “BLOQUE DE CONEXIÓN”, publicado en Gaceta Oficial Nº 1235, de 23 de agosto de 2005.. Requisitos y efectos del registro. El derecho sobre un diseño industrial se adquiere con el registro ante la autoridad nacional competente. Es decir, en este caso el registro es constitutivo de derechos. Tendrá una duración de diez (10) años, contados desde la fecha de presentación de la solicitud en el País Miembro. (Art. 128 de la Decisión 486). El Diseñador tiene derecho al registro, pero éste puede ser transferido por acto entre vivos o por vía sucesoria. (Art. 114 de la Decisión 486). El requisito esencial para adquirir el registro de un diseño industrial es la novedad. El artículo 115 de la Decisión 486 delimita claramente el concepto de novedad: “Artículo 115.- Serán registrables diseños industriales que sean nuevos. Un diseño industrial no es nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad válidamente invocada, se hubiere hecho accesible al público, en cualquier lugar o momento, mediante su descripción, utilización, comercialización o por cualquier otro medio. Un diseño industrial no es nuevo por el mero hecho que presente diferencias secundarias con respecto a realizaciones anteriores o porque se refiera a otra clase de productos distintos a dichas realizaciones”.


De lo anterior se desprende que un diseño industrial es nuevo si no hubiese sido conocido por el público por cualquier medio, en cualquier lugar o momento, antes de la fecha de la solicitud de registro o de la prioridad válidamente invocada. Cuando la norma se refiere a cualquier lugar, está circunscribiendo el conocimiento del diseño industrial a cualquier parte del mundo y no sólo al país miembro en el que se solicitó el registro del diseño. El artículo 116 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina determina qué diseños industriales no son registrables. Establece tres hipótesis, a saber: “Artículo 116.- No serán registrables: a) los diseños industriales cuya explotación comercial en el territorio del País Miembro en que se solicita el registro deba impedirse necesariamente para proteger a la moral o al orden público. A estos efectos la explotación comercial de un diseño industrial no se considerará contraria a la moral o al orden público sólo por razón de existir una disposición legal o administrativa que prohiba o que regule dicha explotación; b) los diseños industriales cuya apariencia estuviese dictada enteramente por consideraciones de orden técnico o por la realización de una función técnica, que no incorpore ningún aporte arbitrario del diseñador; y, c) los diseños industriales que consista únicamente en una forma cuya reproducción exacta fuese necesaria para permitir que el producto que incorpora el diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual forme parte. Esta prohibición no se aplicará tratándose de productos en los cuales el diseño radique en una forma destinada a permitir el montaje o la conexión múltiple de los productos o su conexión dentro de un sistema modular”. A diferencia de la Decisión 344 (artículo 58, último párrafo), la Decisión 486 no extiende las causales de irregistrabilidad de las


marcas a los diseños industriales. La intención del legislador comunitario era separar las dos figuras. No obstante lo anterior, el legislador comunitario pasó por alto la distintividad que debe tener el diseño industrial para ser registrado. Es decir, además de ser novedoso, el diseño industrial no puede consistir en formas usuales de los productos, tampoco ser confundible con otros signos distintivos previamente registrados. Por ejemplo, si existiera una marca tridimensional previamente registrada o solicitada para registro, un diseño industrial semejante y confundible con dicha marca no podría ser registrado. Esto es coherente con los principios básicos del derecho de propiedad industrial: permitir la transparencia en el mercado y la protección del público consumidor de productos y servicios. De permitirse diseños industriales confundibles con otros signos distintivos, se estaría generando un defecto irreparable en el comercio subregional. Por lo anterior, el diseño industrial además de ser novedoso debe ser distintivo. En este caso la distintividad o fuerza diferenciadora es la capacidad intrínseca u extrínseca del diseño industrial para diferenciarse de otros diseños industriales o signos distintivos en el mercado. El registro de un diseño industrial confiere a su titular el derecho de excluir a terceros de la explotación de su diseño. También puede actuar contra quien produzca o comercialice un producto cuyo diseño sólo presente diferencias secundarias o que su apariencia sea igual al diseño industrial registrado. Sobre las diferencias secundarias, el Tribunal ha establecido lo siguiente: “Las diferencias secundarias sólo podrán ser determinadas cuando la impresión general que produzca el diseño industrial en los círculos interesados del público consumidor, difiera de la producida por cualquier otro diseño que haya sido puesto a su disposición con anterioridad. Asimismo, deberá el nuevo diseño conferir un valor agregado al producto, expresado en su apariencia estética, para que sus diferencias sean sustanciales. En este sentido, es el consumidor quien determinará


si las diferencias existentes entre los diseños industriales comparados son sustanciales o no, en su elección de los productos en el mercado. Dado que la finalidad del diseño industrial es brindar una apariencia atractiva al producto, el criterio para determinar si existen diferencias sustanciales entre dos diseños es determinado por la elección del consumidor medio. Si para un consumidor medio, le es indistinto adquirir cualquiera de los dos productos en comparación, las diferencias serán irrelevantes, sin embargo, si prefiere uno de los dos productos por ser más atractivo estéticamente, las diferencias son consideradas relevantes, y por lo tanto se entenderá que las diferencias entre ambos son sustanciales”. (Proceso 71-IP-2010, Marca: “CARIBIA” (denominativa, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1879, de 17 de septiembre de 2010).

C. LOS SIGNOS TRIDIMENSIONALES. Un signo tridimensional es el que ocupa las tres dimensiones del espacio: se trata de un cuerpo provisto de volumen; dentro de esta clase se ubican las formas de los productos, sus envases, envoltorios, relieves. Sobre esta clase de signos, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “(…) la marca tridimensional se la define como un cuerpo que ocupa las tres dimensiones del espacio y que es perceptible no sólo por el sentido de la vista sino por el del tacto, es decir, como una clase de signos con características tan peculiares que ameritan su clasificación como independiente de las denominativas, figurativas y mixtas (…).” (Proceso 33-IP-2005. Marca: “FORMA DE BOTELLA”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1224, de 2 de agosto de 2005). La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina hace referencia expresa al cuerpo tridimensional, tanto en la regulación de marcas como en la referente al diseño industrial14. 14 La frontera entre los diseños industriales y las marcas tridimensionales se encuentra dada por el objetivo que persigue una y otra figura. Una forma tridimensional se puede registrar como marca si persigue diferenciar claramente un producto de otros similares en el mercado, teniendo en cuenta su origen empresarial, es decir, ser distintivo. El diseño industrial persigue que el titular del diseño de manera exclusiva pueda incorporarlo en determinados productos, impidiendo


En el artículo 113 cuando establece: “Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto”. En el artículo 138 cuando establece: “La solicitud de registro de una marca se presentará ante la oficina nacional competente y deberá comprender una sola clase de productos o servicios y cumplir con los siguientes requisitos: (…) b) La reproducción de la marca, cuando se trate de una marca denominativa con grafía, forma o color, o de una marca figurativa, mixta o tridimensional con o sin color”. (…)”. En el literal f) del artículo 134 cuando señala que “La forma de los productos, sus envases o envolturas” son signos que podrán constituir marca. Con la finalidad de aclarar y diferenciar los conceptos de marca tridimensional y bidimensional, se hace necesario esclarecer qué se entiende por estas últimas. Las marcas bidimensionales no dan la idea de volumen y se representan en un plano de dos dimensiones. En tal sentido, las marcas denominativas, gráficas y mixtas se representan de una manera bidimensional.

que terceros lo exploten comercialmente, pero en esencia no persigue la identificación del producto por parte del consumidor. Además de lo anterior, el registro del diseño industrial se encuentra limitado en el tiempo (artículo 128 de la Decisión 486), mientras que el de la marca puede ser prorrogado indefinidamente. En consecuencia, un signo tridimensional se puede registrar simultáneamente como marca o como diseño industrial si cumple los requisitos para cada figura.


Sobre las marcas bidimensionales, el Tribunal ha expresado lo siguiente: “En principio, todo signo que se pretende registrar como marca debe ser susceptible de ser representado en un plano que responde a dos dimensiones: ancho y largo, aunque nada se opone a que se suministre la perspectiva gráfica para dar la idea de volumen; de todas maneras los signos gráficos solo constan de dos dimensiones (bidimensional) ya que no ocupan lugar en el espacio.” (Proceso 194-IP-2005. Marca: “TRIDIMENSIONAL EN FORMA DE BOTELLA, publicado en la Gaceta Oficial N° 1297, de 16 de febrero de 2006). Por otro lado, las marcas tridimensionales tienen una gran importancia en el mercado, ya que generan gran recordación en el público consumidor y, en consecuencia, permite al consumidor diferenciar claramente los productos que desea adquirir. Además, la tridimensional tiene por objeto influir en la conciencia del consumidor para que se decida a adquirir el producto, ya sea por un envase, o como en el caso particular, por la forma de un exhibidor de chupetas. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el Proceso 23-IP-1998, expuso importantes criterios que permiten determinar si un signo tridimensional es registrable como marca. Si bien la anterior providencia hace relación a normas de la Decisión 344, los criterios expuestos igualmente son aplicables en relación con la normativa estudiada. Los criterios son los siguientes: “Para el adecuado tratamiento de las marcas tridimensionales ha de partirse del siguiente presupuesto fundamental: El principio general es que cualquier signo puede registrarse como marca; la excepción únicamente se encuentra representada por las causales de irregistrabilidad dispuestas expresamente por el legislador comunitario. En la medida en que éste no ha consagrado causal alguna en virtud de la cual los signos tridimensionales por ser tales no pueden acceder al registro marcario y ante el carácter excepcional y restringido de las causales de irregistrabilidad, la presentación tridimensional del signo no sirve por sí sola para negar el registro o para decretar su


nulidad. Ahora bien, al no existir norma alguna que contenga para los signos tridimensionales una regulación especial en torno a los requisitos sustanciales necesarios para acceder al registro, debe exigirse respecto de ellos las mismas condiciones requeridas por el ordenamiento en punto de cualquier otro signo marcario, esto es, la distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica. Con fundamento en lo expuesto, debe tenerse en cuenta que el hecho de que no exista causal en virtud de la cual se excluya per se la registrabilidad de los signos tridimensionales, no implica que los mismos siempre puedan acceder al registro pues si no cumplen los requisitos esenciales de toda marca (distintividad y perceptibilidad) o si no son susceptibles de representación gráfica -cuestión esta última que sería de muy remota ocurrencia - , la oficina nacional competente tendrá que rechazar la solicitud que los contenga o, para el evento en que el registro se haya concedido, el juez nacional deberá, de oficio o a petición de parte, decretar su nulidad. Pero también debe advertirse que la presentación tridimensional no impide la aplicación de las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, obviamente siempre y cuando se cumplan todos y cada uno de los supuestos de hecho previstos para la procedencia de cada causal (...)’. (Exp. de marca acta 161.077, noviembre 15 de 1934, P y M., 1934, pág. 731). (Breuer Moreno, Obra citada, pág. 129)”. (Proceso N° 23-IP-1998. MARCA TRIDIMENSIONA: “UNA CACHA DE MACHETE Y UNA DENOMINACIÓN Y COLORES”, publicado en la Gaceta Oficial N° 379, de 21 de octubre de 1998). El etiquetado que lleva impreso el producto no hace parte de la forma externa a registrar como marca tridimensional, ya que esta clase de signos básicamente se compone de una forma con volumen, sin que pueda alegarse como factor de distintividad la etiqueta impresa. Cuando la propia naturaleza de un producto exija para su comercialización de una forma determinada, el signo tridimensional constituido exclusivamente por la forma usual del producto estaría afectado por una causal de irregistrabilidad; en estos casos, para que dicho producto pueda ser reconocido como signo registrable debe ostentar


una forma que no sólo tenga la capacidad de designar las características del producto, sino que el consumidor medio pudiera en su totalidad distinguirlo de otros que se comercializan en el mercado; al respecto hay que tener en cuenta que los signos que sirven exclusivamente para designar características de un producto o servicio no son registrables en razón a que la mención de las mismas deben estar a disposición de todos y no de alguien en particular. Conforme a los criterios expuestos, corresponde al Juez Nacional determinar si el signo solicitado es tridimensional y, en este caso, si puede ser registrado como marca teniendo en cuenta si en su diseño existe distintividad total o de algunas de sus partes, por la inclusión de elementos arbitrarios o especiales que provoquen en quienes lo perciban una impresión diferente a la que se obtiene al observar otros signos distintivos o diseños industriales.

D. COMPARACIÓN ENTRE UN SIGNO TRIDIMENSIONAL Y UN DISEÑO INDUSTRIAL.

En el proceso interno se debe proceder a comparar un signo tridimensional y un diseño industrial. Para esto, se aplicarán las mismas reglas que para comparar dos marcas tridimensionales.15 En este sentido, la comparación entre una marca tridimensional y un diseño industrial deberá hacerse partiendo de los elementos que aportan distintividad en cada caso, como las formas del diseño, relieves y forma característica del producto, para establecer si el signo que se pretende registrar tiene una contundencia suficiente frente al diseño industrial registrado, para evitar así la confusión en el público consumidor sobre el origen empresarial del producto identificado con el signo tridimensional que se pretende registrar. En tal comparación, como se anotó atrás, no se debe tener en cuenta los elementos accesorios. 15 Se puede ver la Interpretación Prejudicial de 25 de noviembre de 2005, expedida en el Proce-so 194-IP-2005.


(…)”.

E. LA AUTONOMÍA DE LAS OFICINAS DE REGISTRO MARCARIO. El EXA-MEN DE REGISTRABILIDAD.

El sistema de registro marcario adoptado en la Comunidad Andina, se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha autonomía, se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro marcario, como en cuanto a sus propias decisiones. En relación con lo primero, el Tribunal ha manifestado: “Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho marcario comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar en los pronunciamientos de las mismas. En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro Marcario significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro marcario en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro marcario en los otros Países. O bien, si el registro marcario ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007. Marca: Denominativa: “MONARC-M”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1553, de 15 de octubre de 2007).


En cuanto a sus propias decisiones, el Título II de la Decisión 486 regula el procedimiento de registro marcario, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad. El Tribunal ha determinado los requisitos de dicho examen de la siguiente manera: “El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales16 ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos, determinó con toda claridad cuáles son las características de este examen:

1. El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero.

2. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina

Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma.

3. En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas

de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de

16 Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, proferida dentro del proceso 40-IP-2004; Interpretación Prejudi-cial de 9 de marzo de 2005, proferida dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, proferida dentro del proceso 167-IP-2005.


la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”. (Proceso 180-IP-2006. Marca Mixta: “BROCHA MONA”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1476, de 16 de marzo de 2007).

Además de lo anterior, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro marcario. Esto quiere decir, que la Oficina Nacional no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia, la resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado. Con lo mencionado, se estaría cumpliendo con el principio básico de la motivación de los actos. Por demás, se debe agregar otro requisito: que este examen de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo, tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro marcario, como con las decisiones emitidas por la propia Oficina; esto significa, que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis ya efectuado ya sobre signos idénticos o similares. No se está afirmando que la Oficina de Registro Marcario no tenga límites a su actuación, o que no puede utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que ésta tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite. Además, los límites a la actuación de dichas oficinas se encuentran marcados por la propia norma comunitaria, y por las respectivas acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos.


EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E: PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos. SEGUNDO: El diseño industrial pretende proteger simplemente la forma externa del producto o su apariencia, sin tener en cuenta su finalidad o su utilidad práctica, tal como sucede en el modelo de utilidad. El derecho sobre un diseño industrial se adquiere con el registro ante la autoridad nacional competente. El requisito esencial para adquirir el registro de un diseño industrial es la novedad. Un diseño industrial es nuevo si no hubiese sido conocido por el público por cualquier medio, en cualquier lugar o momento, antes de la fecha de la solicitud de registro o de la prioridad válidamente invocada. Cuando la norma se refiere a cualquier lugar, está circunscribiendo el conocimiento del diseño industrial a cualquier parte del mundo y no sólo al país miembro en el que se solicitó el diseño. El diseño industrial además de ser novedoso debe ser distintivo. En este caso la distintividad o fuerza diferenciadora es la capacidad intrínseca u extrínseca del diseño industrial para diferenciarse de otros diseños industriales o signos distintivos en el mercado. El registro de un diseño industrial confiere a su titular el derecho de excluir a terceros de la explotación de su diseño. También pude actuar contra quien produzca o comercialice un producto cuyo diseño sólo presente diferencias secundarias o que su apariencia sea igual al diseño industrial registrado. TERCERO: Corresponde al Juez Nacional determinar si el signo solicitado es tridimensional y, en este caso, si puede ser registrado como marca, teniendo en cuenta si en su diseño existe distintividad total o de


algunas de sus partes por la inclusión de elementos arbitrarios o especiales que provoquen en quienes lo perciban una impresión diferente a la que se obtiene al observar otros signos distintivos o diseños industriales. CUARTO: La comparación entre una marca tridimensional y un diseño industrial deberá hacerse partiendo de los elementos que aportan distintividad en cada caso, como las formas del diseño, relieves y forma característica del producto, para establecer si el signo que se pretende registrar tiene distintividad suficiente frente al diseño industrial registrado, para evitar así la confusión en el público consumidor sobre el origen empresarial del producto identificado con el signo tridimensional que se pretende registrar. En tal comparación, como se anotó atrás, no se debe tener en cuenta los elementos accesorios. QUINTO: El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro Marcario debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo con lo expuesto. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. Notifíquese al Juez Consultante, mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE (E) Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA


Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO Sentencia Relacionada: Proceso 142-IP-2012, Interpretación prejudicial de los artículos 134 literal f) y 135 literales a), b) y c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; Marca: “TRIDIMENSIONAL”; 03/12/2012; GOAC Nº 2168 de 18 de marzo de 2013.

LA PUBLICIDAD COMPARATIVA Requisitos de licitud de la publicidad comparativa: mención de marca ajena. PROCESO 40-IP-2011 Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 154, 155, 156, 157, 224, 226 y 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; con fundamento en lo solicitado por la Sección Primera del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, de la República de Colombia. Actor: PFIZER INC. Caso: Registro Sanitario (INVIMA) sobre la frase “EROXIM es bioequivalente a VIAGRA”. Expediente Interno Nº 2003-00533. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMU-NIDAD ANDINA, en Quito, a los dos días del mes de febrero del año dos mil doce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, de la República de Colombia. VISTOS: Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 6 de julio de 2011. I. Antecedentes. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:


F. Las partes. Demandante: PFIZER INC. Demandado: Instituto Nacional de Vigilancia de Alimentos y Medicamentos (INVIMA), de la República de Colombia. Tercero Interesado: La Sociedad Laboratorio Franco Colombiano – LAFRANCOL S.A.

G. DATOS RELEVANTES. Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y demás documentos anexos a la misma, se encuentran los siguientes: 1. Acto Demandado: La demandante PFIZER INC. solicitó la declaración de nulidad de la Resolución N° 2003013140, de 4 de julio de 2003, expedida por la Subdirectora de Licencias y Registros del INVIMA, por medio de la cual modificó el registro sanitario N° M-14175 a favor del LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO S.A. – LAFRANCOL para el producto EROXIM en el sentido de autorizar el uso en el empaque de la frase “EROXIM es bioequivalente a VIAGRA”. Mediante Resolución N° 200322290, de 7 de noviembre de 2003, el INVIMA resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la anterior decisión, la cual fue confirmada. Como consecuencia de la anterior declaración, a título de restablecimiento del derecho, PFIZER INC. solicitó que se le ordene al INVIMA que prohíba el uso de la frase “EROXIM es bioequivalente a VIAGRA” en los empaques de EROXIM. Solicitó así mismo que se ordene a LAFRANCOL S.A. el retiro del mercado de los empaques que contienen dicha frase.


2. Hechos: En base al principio activo Sildenafil, PFIZER INC. desarrolló una nueva aplicación para el tratamiento de la disfunción eréctil masculina, cuyas propiedades se han difundido y reconocido a nivel mundial. Mediante el registro N° 189.202, de 11 de septiembre de 1996, la Superintendencia de Industria y Comercio otorgó a PFIZER PRODUCTS INC. la titularidad en Colombia de la marca VIAGRA, para distinguir el compuesto del tratamiento de la disfunción eréctil en la clase 5 internacional, el cual está vigente hasta el 11 de septiembre de 2006. Mediante el registro N° 256.607, de 20 de junio de 2002, la Superintendencia de Industria y Comercio también le concedió a PFIZER PRODUCTS INC. la titularidad de la marca tridimensional que consiste en la forma y el color azul de la pastilla para distinguir productos de la clase 5, con vigencia hasta el 20 de junio de 2012. A partir de mayo de 1998, el Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA – autorizó a la sociedad PFIZER INC. para importar y vender el medicamento del VIAGRA mediante los Registros Sanitarios M-010826, M-010827 y M-010828. La indicación terapéutica que aprobó el INVIMA para el medicamento VIAGRA fue la disfunción eréctil masculina, y PFIZER INC. le encargó a PFIZER S.A. la comercialización del VIAGRA en Colombia. Mediante Resolución N° 250.802 del 2 de febrero de 2000, el INVIMA concedió el registro sanitario a la sociedad LAFRANCOL S.A. para fabricar y vender el producto ERUM, el cual está compuesto por el mismo ingrediente activo Sildenafil Citrato; en seguida, dicha entidad autorizó el cambio de nombre del producto por EROXIM.


En el año 2002, LAFRANCOL S.A. solicitó al INVIMA que certificara la intercambiabilidad del producto EROXIM con VIAGRA, lo cual fue negado mediante la Resolución N° 2002002089, de 1 de febrero de 2002 toda vez que en Colombia no existe reglamentación sobre la intercambiabilidad de productos. Posteriormente, la sociedad LAFRANCOL S.A. solicitó al INVIMA que certificara la bioequivalencia entre EROXIM y VIAGRA y mediante la Resolución N° 2003007020, de 11 de abril de 2003, dicho Instituto declaró que los estudios presentados por LAFRANCOL S.A. demostraban la bioequivalencia. Sobre la base de la anterior Resolución mencionada, el 8 de mayo de 2003, LAFRANCOL S.A. solicitó al INVIMA que modificara el registro sanitario M-14175 para autorizar que en los empaques de su producto se incluyera la frase: “EROXIM es bioequivalente con VIAGRA”. En respuesta a dicha solicitud, el INVIMA requirió a LAFRANCOL S.A. para que allegara el certificado expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio que acreditase la titularidad de la marca registrada VIAGRA. A pesar de lo anterior, la Subdirectora de Licencias y Registros del INVIMA le concedió el uso del lema “EROXIM es bioequivalente a VIAGRA” a LAFRANCOL S.A., sin notificar a PFIZER INC. Como consecuencia de tal decisión, LAFRANCOL S.A. lanzó en el mercado los nuevos empaques del producto EROXIM. El 11 de septiembre de 2003, PFIZER INC. se enteró de la comercialización de los nuevos empaques del producto EROXIM, por lo cual presentó recurso de reposición y apelación contra la resolución que aceptó la modificación del registro, decisión que fue confirmada mediante las Resoluciones Nos: 2003027162 y 2003022290.


3. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda: La sociedad PFIZER INC. solicita la nulidad del acto adminis-trativo mencionado anteriormente, manifestando, en lo principal, los siguientes argumentos: La marca VIAGRA es un signo distintivo notoriamente conocido. LAFRANCOL S.A., al incluir la frase solicitada en sus empaques, realizó un uso indebido de la marca registrada VIAGRA. Los actos acusados son nulos por falta de competencia, pues no existe norma alguna que faculte al INVIMA para declarar la bioequivalencia de los medicamentos y para autorizar que en los empaques aparezca tal declaración, ni menos aún está claramente definido el alcance legal de la presentación de los estudios de bioequivalencia frente a un producto que ya posee registro sanitario. Igualmente, si el INVIMA carece de autoridad legal para autorizar la intercambiabilidad, tampoco tiene competencia para certificar dicha situación. LAFRANCOL S.A. se ha aprovechado indebidamente de la gran reputación de la marca VIAGRA para comercializar su producto EROXIM, generando confusión sobre la procedencia del producto. La demandante basa su acción en los artículos 155 y 157 de la Decisión 486, por lo que solicita que se pida interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Mediante escrito denominado “Comentarios relacionados con la interpretación prejudicial”, la demandante señala que es importante que el Tribunal Andino absuelva las siguientes preguntas: 1) ¿Es legítimo que un tercero use de manera permanente en sus empaques y etiquetas incluso con información cierta, la marca de un tercero? 2) ¿Es legítimo que un tercero use de manera permanente en publicidad, incluso con información cierta, la marca de un tercero?


3) ¿Es legítimo que la imagen comercial de un producto se base principalmente en la marca de un tercero? 4) ¿Puede una autoridad nacional excusarse del cumplimiento del ordenamiento jurídico andino sólo porque no corresponde a su materia o ramo? 4. Contestación a la demanda: El INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS (INVIMA), de la República de Colombia, en su contestación a la demanda expresa, en lo principal: Que si bien es cierto que el INVIMA tiene el deber de solicitar los certificados de las marcas a la Superintendencia de Industria y Comercio, no por ello tiene que evaluar aspectos marcarios, pues su competencia se limita a evaluar los aspectos eminentemente sanitarios y, si bien es cierto la identificación del VIAGRA coincide con la marca del actor, también lo es que no existe otra forma para referirse al mismo (disfunción eréctil). Señala que el INVIMA no vulneró el derecho al debido proceso porque aplicó el trámite previsto por el Decreto 677, de 1995 y que en el evento en que se le hubiera solicitado requisitos adicionales a LAFRANCOL S.A., como la certificación de la Superintendencia de Industria y Comercial o la aquiescencia de PFIZER INC., se hubiera vulnerado dicho derecho al solicitante, pues la norma procesal no lo prevé. Señala que en el evento que se permitiera la citación a terceros dentro de las actuaciones administrativas, en la solicitud de PFIZER INC. para obtener el registro sanitario del INVIMA tendría que haberse citado a todos aquellos que promocionaban los productos o las técnicas para la disfunción eréctil masculina. El solicitante debe adjuntar el certificado de la Superintendencia de Industria y Comercio acreditando que es el titular o que puede hacer uso de una determinada marca registrada, mientras que en el trámite para incluir la leyenda en la etiqueta de un producto farmacéutico no se exige tal requisito. Por lo


anterior, dentro del trámite de modificación del registro sanitario que se demanda, el INVIMA no tenía la obligación de solicitarle a LAFRANCOL S.A. el certificado de la Superintendencia de Industria y Comercio ya que la autoridad competente para determinar si existe o no una conducta de competencia desleal por parte de LAFRANCOL S.A. es la Superintendencia de Industria y Comercio y no el INVIMA como estima el actor. Indica que no sólo es cierto sino también necesario que dos productos que presentan las mismas características se asimilen, pues si presentan la misma concentración y formación farmacéutica, tienen los mismos usos e indicaciones, por lo cual deben anunciarse como sustituibles en aras de proteger la salud pública. Las etiquetas del producto EROXIM no confunden al consumidor respecto al productor, pues el nombre del laboratorio fabricante aparece en un sitio visible del envase del producto. El demandado alega el artículo 72 del Decreto 677 de 1995, el cual determina el contenido mínimo y obligatorio de las etiquetas, rótulos y empaques de los medicamentos. El trámite sanitario consiste en que una vez presentada la solicitud, la Subdirección de Registros Sanitarios estudia, verifica y determina el cumplimiento de los requisitos legales. La Subdirección de Licencias y Registro del INVIMA autorizó la modificación del registro sanitario del producto EROXIM con fundamento en la Resolución N° 2003007020, del 11 de abril de 2003 de la Comisión Revisora del mismo Instituto que determinó la bioequivalencia entre EROXIM y VIAGRA, la cual está vigente. La información sobre la biodisponibilidad y la bioequivalencia hacen parte integral del aseguramiento de calidad de medicamentos que contienen los fármacos de acción sistémica. Los fármacos de acción sistémica son aquellos que requieren de un proceso de absorción y cuya respuesta terapéutica está íntimamente relacionada con los niveles sanguíneos del mismo, tal como consta en la guía de biodisponibilidad y bioequivalencia adoptada por la Comisión Revisora de Productos Farmacéuticos en junio de 1997.


Según dicha guía, los medicamentos que lleven principios activos de acción sistémica y que se comercialicen en el país deben realizar las pruebas de control de calidad y los estudios que garanticen la biodisponibilidad del fármaco. Una vez que la Sala Especializada del INVIMA verifica los estudios de bioequivalencia, no hay lugar para negar la leyenda en la etiqueta del medicamento. Según las normas nacionales, las prescripciones médicas deben indicar el principio activo del medicamento y no el nombre del producto farmacéutico, por lo cual no tiene lugar la posición del actor. 5. Tercero Interesado: La sociedad LAFRANCOL S.A., considerada como tercero interesado en este proceso, expresa los siguientes argumentos: La entidad demandada no estaba en la obligación de citar a los terceros interesados que pudieran verse afectados con la modificación del registro sanitario de EROXIM. El INVIMA verificó el cumplimiento de los requisitos de LAFRANCOL S.A. para modificar el registro sanitario y no se le confirieron derechos de comercializar un producto farmacéutico como lo alega el actor. El INVIMA no estaba en la obligación de citar a terceros porque en el trámite del registro sanitario se debaten aspectos de índole sanitario. Según el artículo 157 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los derechos que otorga una marca a su titular no son absolutos, por lo cual se permite que terceros hagan uso de una marca a favor de un tercero. LAFRANCOL S.A. está utilizando la marca EROXIM y no VIAGRA y la leyenda de los empaques sólo cumple la función de informar, por lo cual no se está induciendo en error o engañando al público consumidor. La leyenda “EROXIM es bioequivalente a VIAGRA” es un acto de propaganda comparativa que no vulnera las disposiciones legales que regulan la publicidad de los medicamentos y la propiedad intelectual, pues los productos comparados cumplen la misma finalidad y contienen las mismas características.


La etiqueta no vulneró las normas de competencia, pues la ley dispone que no se podrá realizar publicidad comparativa cuando las indicaciones o aseveraciones sean incorrectas o falsas y que toda comparación que se refiera a extremos no análogos, ni comparables no es permitido, por ser un acto de competencia desleal. La leyenda “EROXIM es bioequivalente a VIAGRA”, es una característica esencial del producto que requiere ser conocida por el consumidor y el cuerpo médico, que se sujeta a la realidad científica comprobada previamente por la Comisión Revisora y que no contraviene las disposiciones legales de protección del consumidor o sanitarias. Finalmente, el INVIMA estableció que EROXIM y VIAGRA son equivalentes farmacéuticos y son similares en términos de eficacia y seguridad. II. Competencia del Tribunal. De conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas de la Decisión 486 cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; A tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad; La solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 6 de julio de 2011. III. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas. La Sección Primera del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, de la República de Colombia, no especificó las normas de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina a ser


interpretadas. Por lo tanto, este Tribunal interpretará, de oficio, los artículos 154, 155, 156, 157, 224, 226 y 228 de la Decisión 486. En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 486 “(…) Artículo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente. Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, después de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, así como comercializar o detentar tales materiales; d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión;


e) usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular; f) usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio. Artículo 156.- A efectos de lo previsto en los literales e) y f) del artículo anterior, constituirán uso de un signo en el comercio por parte de un tercero, entre otros, los siguientes actos:

a. introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo;

b. importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o,

c. emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.

Artículo 157.- Los terceros podrán, sin consentimiento del titular de la marca registrada, utilizar en el mercado su propio nombre, domicilio o seudónimo, un nombre geográfico o cualquier otra indicación cierta relativa a la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción de sus productos o de la prestación de sus servicios u otras características de éstos; siempre que ello se haga de buena fe, no constituya uso a título de marca, y tal uso se limite a propósitos de identificación o de información y no sea capaz de inducir al público a confusión sobre la procedencia de los productos o servicios.


El registro de la marca no confiere a su titular, el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados; o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se limite al propósito de información al público y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos. (…) Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. (…) Artículo 226.- Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique. También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción o transliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica el signo notoriamente conocido, o para fines no comerciales, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes:


a. riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos, actividades, productos o servicios;

b. daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o,

c. aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo.

El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos. (…) Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:

a. el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;

b. la duración, amplitud y extensión geográfica de su

utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;

c. la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se apique;

d. el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o

para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;

e. las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en

lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;


f. el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;

g. el valor contable del signo como activo empresarial;

h. el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,

i. la existencia de actividades significativas de fabricación,

compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;

j. los aspectos del comercio internacional; o,

k. la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud

de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.

(…)”. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:

1. RESPECTO A LA RESOLUCIÓN EMI-TIDA POR EL INSTITUTO NACIO-NAL DE VIGILANCIA DE MEDICA-MENTOS Y ALIMENTOS (INVIMA):

El artículo 273 de la Decisión 486 que regula el “Régimen Común sobre Propiedad Industrial” señala que: “Para los efectos de la presente Decisión, entiéndase como Oficina Nacional Competente, al órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial. Asimismo, entiéndase como Autoridad Nacional Competente, al órgano designado al efecto por la legislación nacional sobre la materia”.


En el análisis del caso, el Juez Consultante deberá determinar si, conforme a su legislación interna, el INVIMA es la Autoridad Nacional Competente para los registros en materia de Propiedad Industrial. En el presente caso, se advierte que el INVIMA habría autorizado el uso de la marca VIAGRA en los empaques de EROXIM dentro de la frase “EROXIM es bioequivalente a VIAGRA”. El Juez Consultante deberá evaluar si el INVIMA se encuentra facultado o no para autorizar el uso de una marca a favor de un tercero, teniendo en cuenta que la normativa andina sólo prevé dos circunstancias bajo las cuales se podría usar una marca registrada ajena: (i) que el titular de una marca autorice dicho uso; y, (ii) las excepciones establecidas en el artículo 157 de la Decisión 486. Así, se deberá determinar si el caso de autos se encuentra dentro de las circunstancias establecidas en el párrafo anterior, tomándose en consideración que el INVIMA no es la titular de la marca VIAGRA y que las excepciones establecidas en el artículo 157 de la Decisión 486 se refieren al uso real y efectivo en el mercado, lo cual no se da con la modificación de un registro sanitario. Por lo tanto, el Juez Consultante deberá analizar si el INVIMA es o no es competente para autorizar el uso de la marca VIAGRA en los empaques y/o etiquetas de EROXIM dentro de la frase “EROXIM es bioequivalente a VIAGRA”, a fin de determinar si el acto administrativo emitido por la entidad en mención resultaría ser inválido o no. Finalmente, cabe señalar que si bien el INVIMA ha determinado la bioequivalencia entre el producto EROXIM y el producto VIAGRA, ello resultaría ser materia sanitaria y no marcaria, lo cual se encontraría dentro de sus funciones como órgano de vigilancia de medicamentos.


2. SOBRE LOS DERECHOS QUE CON-

FIERE EL REGISTRO: El artículo 154 de la Decisión 486 señala que el derecho al uso exclusivo sobre una marca se obtiene a partir de su registro, por lo que es el titular de dicho signo el único facultado a usar la marca o permitir su uso por parte de terceros. Al respecto, el Tribunal Andino ha señalado que: “Dentro de la exclusividad que la marca otorga a su titular se ha considerado doctrinariamente dos posibilidades, una positiva y otra negativa. Por la primera se permite al titular usarla, cederla o conceder licencia sobre la marca. La segunda, la negativa, implica que el titular está facultado para prohibir (ius prohibendi) que terceros usen la marca y, en consonancia, oponerse al uso y registro de signos idénticos o similares al suyo”17. De lo anterior, se advierte que el registro de un signo como marca no sólo faculta a su titular a su uso exclusivo, sino, además, a prohibir a terceras personas el uso de la marca. Debe tenerse presente entonces, como ya se indicó, que la Autoridad Nacional Competente en temas de Propiedad Industrial es la única que tiene facultad para otorgar derechos sobre una marca a favor de una persona natural o jurídica y que, luego de otorgada la marca, únicamente su titular está facultado para usarla o para permitir su uso por terceros. Ahora bien, en relación con la otra faceta de la exclusividad (la negativa), se debe tener en cuenta que ésta “(…) es más amplia que la faceta positiva. En vez de comprender tan sólo el signo registrado y los productos o servicios incluidos en el registro, la faceta negativa se extiende, por un lado, a los signos idénticos y semejantes; y abarca, por otra parte, tanto los productos o servicios idénticos como los productos o servicios similares”.18 17 Proceso 54-IP-2000, publicado en G.O.A.C. Nº 612, de 25 de octubre de 2000. 18 FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos, Tratado sobre Derecho de Marca, Marcial Pons, Madrid, 2001, p. 347.


Conforme lo establecido por el artículo 155 de la Decisión 486, el titular de una marca tiene el derecho de impedir que cualquier tercero, sin su consentimiento, realice los siguientes actos: aplicar o colocar dicho signo, o un signo idéntico o semejante, sobre productos para los cuales haya sido registrado, o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos (literal a), así como suprimir o modificar la marca con fines comerciales sobre los productos ya nombrados (literal b); los de fabricar, comercializar o detentar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca (literal c), los de usar en el comercio un signo idéntico o semejante respecto de cualesquiera productos o servicios, caso que tal uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación (literal d); los de usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando esto pudiese causar un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular (literal e); y, los de usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aún para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca; o un aprovechamiento injusto de su prestigio (literal f). No obstante ello, cabe resaltar que la Decisión 486 establece ciertas excepciones al derecho al uso exclusivo de una marca, las cuales se encuentran precisadas en el artículo 157 de la mencionada normativa. Estas excepciones se sustentan, básicamente, en la posibilidad del uso de una marca, por parte de terceros no autorizados, sin causar confusión en el público. Así, las prohibiciones previstas en el artículo 155 de la Decisión 486 no impiden a los terceros el uso de la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, ofrecer en venta o indicar la existencia o disponibilidad de productos o servicios legítimamente marcados, o para indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada, siempre que tal uso sea de buena fe, se lleve a cabo con el propósito de informar


al público, y no sea susceptible de inducirlo a confusión sobre el origen empresarial de tales productos o servicios (segundo párrafo del artículo 157).

3. LA MARCA NOTORIA. SU PROTEC-CIÓN Y SU PRUEBA.

Como ya se indicó, en el presente caso la demandante PFIZER INC. solicita la nulidad de la resolución del INVIMA manifestando que su marca VIAGRA es un signo distintivo notoriamente conocido y que LAFRANCOL S.A., al incluir la frase solicitada, realizó un uso indebido de su marca registrada VIAGRA, aprovechándose de la reputación de la marca VIAGRA para comercializar su producto EROXIM, generando confusión sobre el origen empresarial del producto. Por lo tanto, el Tribunal se pronunciará sobre dicho tema. La Decisión 486 en su artículo 224 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquél que sea reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. En la marca notoriamente conocida convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere proveniente del uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente. El artículo 228 de la misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de un signo, tales como el grado de conocimiento entre los miembros del sector pertinente, la extensión geográfica de su utilización y promoción dentro o fuera de cualquier País Miembro, el valor de la inversión ya sea para promoverla o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que aplique, las cifras de ventas y de ingresos de la


empresa titular tanto en el plano internacional como en el País Miembro donde se pretenda su protección, el grado de distintividad, el valor contable del signo como activo empresarial, el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio, la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País miembro, los aspectos de comercio internacional y la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero. Estos factores influyen decisivamente para que la marca adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria. Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo. Asimismo el Tribunal ha manifestado que “(…) la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende –caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro- con independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquélla”.19 La notoriedad de la marca no se presume, debe ser probada por quien alega ese estatus. Al respecto, el Tribunal, recogiendo criterios doctrinarios, ha sentado la siguiente jurisprudencia: “En la concepción proteccionista de la marca notoria, ésta tiene esa clasificación para efectos de otorgarle otros derechos que no los tienen las marcas comunes, pero eso no significa que la notoriedad surja de la marca por sí sola, o

19 Proceso 143-IP-2004, publicado en G.O.A.C. Nº 1147, de 3 de diciembre de 2004, marca: BONITO+GRÁFICA.


que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status”.20 Por su parte el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 prohíbe el registro como marca de un signo que reproduzca, imite, traduzca, translitere o transcriba un signo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, es decir, por fuera de la especialidad cuando su uso pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial. Con el objeto de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad, se han clasificado y diferenciado diversos tipos de riesgos, a saber: riesgo de confusión, de asociación, de dilución y de uso parasitario. Al respecto, el Tribunal Comunitario ha expresado en reiterada jurisprudencia lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. Y, por último, el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los 20 Proceso 08-IP-95, publicado en G.O.A.C. Nº 231, de 17 de octubre 1996, marca: LISTER.


signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido”.21 Conforme establece el artículo 231 de la Decisión 486, el titular de un signo distintivo notoriamente conocido podrá acudir ante la Autoridad Nacional Competente para prohibir su uso a terceros. Además, el titular de un signo distintivo notoriamente conocido podrá impedir a terceros realizar los actos indicados en el artículo 155. Respecto de los actos previstos en los literales e) y f) del artículo 155, es decir, “usar en el comercio un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un daño económico o comercial injusto por razón de una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razón de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular”, y “usar públicamente un signo idéntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio”, el artículo 156 de la Decisión 486 determina que constituirá uso de un signo en el comercio por parte de un tercero, entre otros, los siguientes actos: a) introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; b) importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, c) emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables.

21 PROCESO 109-IP-2007, publicado en G.O.A.C. Nº 1581, de 4 de febrero de 2008, marca mixta: LOMA´S.


En el presente caso, el Juez Consultante deberá analizar la dosis de prestigio de la que goza el signo y proceder en consecuencia, tal como se podría dar en el caso de estar en conflicto dos signos notoriamente conocidos, teniendo en cuenta al sector pertinente y la circunscripción a su propio mercado, dentro del cual ha alcanzado su grado de notoriedad. En todo caso deberá probarse alguno o algunos de los riesgos a los que pueden estar expuestas las marcas notorias, es decir, no basta con probar la notoriedad de la marca para otorgar su protección más allá de los principios de territorialidad y de especialidad, sino que se deberá probar también el riesgo o los riesgos de dilución, uso parasitario o asociación, ya analizados. El riesgo de dilución de la fuerza distintiva de la marca: Se abordará este tema en razón a que el riesgo de dilución de la fuerza distintiva de una marca también es uno de los principales argumentos de la demandante PFIZER INC. En relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el mercado, la doctrina tradicionalmente se ha referido, por lo general, a dos clases de riesgo: el de confusión y el de asociación, aunque actualmente la lista se ha extendido y se han clasificado otro tipo de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad. La Decisión 486 ha ampliado la protección de los signos notoriamente conocidos, consagrando cuatro riesgos de los que se les debe resguardar; de conformidad con los artículos 136 literal h), y 226 literales a), b), y c), éstos son, como ya se indicó: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario. La dilución es el debilitamiento de la fuerza distintiva de una marca, de su valor publicitario y por tanto, de su valor comercial. El riesgo de dilución busca salvaguardar a los signos notoriamente conocidos de cualquier uso de otros signos idénticos o similares que cause el debilitamiento de la capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no


tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. Sobre este tipo de riesgo que, por lo general, ha estado ligado con la protección de la marca renombrada, la doctrina ha dicho lo siguiente: “En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legítimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia.”22 Respecto a la práctica del riesgo de dilución, el Tribunal ha acogido el criterio señalado por el tratadista Fernández Novoa en el sentido de que: “Un factor básico del debilitamiento de la marca renombrada será patente en el caso de que un tercero lesione los legítimos intereses del titular de la marca renombrada. La lesión o perjuicio de los intereses del titular de la marca renombrada será patente en el caso de que un tercero emplee una marca idéntica o muy semejante a la marca renombrada para designar productos de bajo precio de calidad inferior. En líneas generales cabe señalar que el daño que acecha a la empresa titular de la marca renombra es la progresiva destrucción de la fuerza distintiva de la marca que inevitablemente se produciría si proliferasen las empresas no competidoras que utilizasen una marca idéntica o muy semejante a la marca renombrada”.23 Es de gran importancia aclarar que la norma comunitaria andina no hace distinción entre la marca notoria y la marca renombrada, ya que el legislador andino dio una protección amplia y reforzada a la marca notoriamente conocida, sin hacer distinciones por su grado de notoriedad. Al respecto la doctrina ha manifestado que “(…) al demostrar la notoriedad de un signo éste adquiere la protección total que establece la normativa comunitaria y, en efecto, no hay que probar el estatus de renombrado para que se proteja del riesgo de dilución o de uso

22 MONTEAGUDO, Montiano, La Protección de la Marca Renombrada. Ed. Civitas, Madrid, 1995, p. 283. 23 FERNANDEZ NOVOA, Carlos, op. cit., pp. 307 y 308 (Proceso 70-IP-2008, publicado en G.O.A.C. Nº 1648, de 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON).


parasitario, toda vez que con el simple hecho de probar la notoriedad, es decir, con demostrar un conocimiento acentuado en el sector pertinente, ya se protegería contra dichos riesgos y contra otros, rompiéndose así totalmente el principio de la especialidad, territorialidad y de uso real y efectivo (…)”.24 Se advierte que no se está hablando de las causales de irregistrabilidad, sino de las conductas lesivas contra una marca registrada, que el titular de la misma puede atacar. 4. SOBRE EL USO DE LA FRASE

“EROXIM ES BIOEQUIVALENTE A VIAGRA”:

Conforme se ha señalado, el uso de una marca sólo puede ser autorizado por el titular de la misma y, excepcionalmente, la norma andina permite su uso sin autorización del titular. En el presente caso, no nos encontramos ante el primer supuesto, ya que la demandante PFIZER INC no ha autorizado a LAFRANCOL S.A. el uso de su marca VIAGRA. En tal sentido, se deberá determinar si el uso de la marca VIAGRA en la frase “EROXIM es bioequivalente a VIAGRA” se encuentra dentro de las excepciones previstas en el artículo 157 de la Decisión 486. Dado que la demandada LAFRANCOL alega que la frase empleada en sus empaques “sólo cumple la función de informar” y que dicho uso “es un acto de propaganda comparativa”, corresponde analizar entonces si el uso de la marca VIAGRA es lícito o no en virtud de la excepción establecida en el segundo párrafo del artículo 157.

24 VARGAS MENDOZA, Marcelo en “La Marca Renombrada en el Actual Régimen Comunitario Andino de Propiedad Intelectual”, en Revista Foro No. 6, II Semestre, Universidad Andina Simón Bolívar, 2006, p. 309.


El segundo párrafo del artículo 157 prescribe los supuestos en el que el uso de una marca ajena no requiere la autorización del titular de la marca:

- Cuando el uso de una marca tenga por finalidad anunciar, inclusive en publicidad comparativa;

- Ofrecer en venta; - Indicar la existencia o disponibilidad de productos o

servicios legítimamente marcados; - Indicar la compatibilidad o adecuación de piezas de

recambio o de accesorios utilizables con los productos de la marca registrada;

Además, se exige como requisitos concurrentes de licitud, que el uso se haga: (i) de buena fe, (ii) que tenga una finalidad informativa y, (iii) que no sea susceptible de inducir a confusión al público. Corresponde en consecuencia verificar si el caso analizado encuadra dentro del supuesto “Que el uso de una marca tenga por finalidad anunciar, inclusive en publicidad comparativa”, establecido en el segundo párrafo del artículo 157 de la Decisión 486.

4.1. La publicidad comparativa: El Tribunal interpreta, dentro del contexto del segundo párrafo del artículo 157, el término “anunciar” como equivalente a “publicitar”. Si bien en doctrina son diversas las definiciones de lo que se entiende por “publicidad”, el Tribunal se adscribe a aquellas que apuntan a que por publicidad puede entenderse toda forma de comunicación y/o información dirigida al público con el objetivo de promover, directa o indirectamente, una actividad económica. La publicidad, o mejor dicho, la actividad publicitaria, suele regirse por ciertos principios básicos pacíficamente aceptados en doctrina y que podrían englobarse en los siguientes, a saber: principio de veracidad, principio de lealtad y principio de autenticidad o identificabilidad. La


publicidad – cualquiera que sea su modalidad - que no respete dichos principios, es considerada ilícita. En rasgos generales, el principio de veracidad determina que la información que se proporcione en la publicidad tiene que ser cierta, veraz. Este principio se aplica únicamente respecto de afirmaciones que contengan información objetiva, es decir, información que sea comprobable, verificable. Sobre el principio de veracidad en materia publicitaria, este Tribunal ha señalado lo siguiente: “El principio de veracidad en materia publicitaria consiste en el derecho que tiene el consumidor a tener acceso a la verdad informativa y a la obligación que tiene el oferente de respetar la verdad en toda actividad publicitaria, a efectos de evitar que se niegue información, que no se deformen ni mutilen los hechos presentados en los anuncios publicitarios, o que se induzca a error a los consumidores a través de anuncios publicitarios. Sobre el tema es importante tener en consideración que existen algunas formas por las cuales se puede afectar este principio, entre ellos se encuentran la publicidad falsa y la inducción a error al consumidor: El primero tiene lugar cuando las afirmaciones empleadas no se ajustan a la verdad. El segundo, cuando las afirmaciones presentadas en el anuncio generan una idea en el consumidor, acerca de la naturaleza o calidad del producto, por ejemplo, diferente a la realidad. Sobre este segundo tema, se debe considerar que uno de los derechos de los consumidores es el de estar debidamente informados acerca de los bienes o servicios que va a adquirir, en consecuencia de ello, el principio de veracidad se relaciona con el derecho a la información auténtica que ellos tienen. Es por ello que la violación a este principio deriva en un acto de competencia desleal, por engaño, desde que la publicidad comercial es uno de los mecanismos que disponen los oferentes para atraer a los consumidores; y por tanto, un mecanismo de competencia en el mercado. Por el derecho a la información que tienen los consumidores, se entiende que se debe poner a su disposición, a través de todos los medios que sean pertinentes, de todos los elementos que sean necesarios, para que éste


tome su decisión de consumir o no determinado bien o servicio ofertado en el mercado. En tal virtud, la publicidad no debe contener información que genere error en el consumidor respecto a las características del producto, su naturaleza, el precio, etc.”25 (el subrayado es nuestro). Los otros principios (lealtad e identificabilidad), en términos generales, apuntan a que la publicidad debe respetar la buena fe comercial, los usos y prácticas honestas y a que la publicidad debe ser percibida como tal por los consumidores. El segundo párrafo del artículo 157 de la Decisión 486 menciona específicamente a la publicidad comparativa como uno de los supuestos de excepción al derecho al uso exclusivo que ostenta el titular de una marca registrada. Sin embargo, el mencionado artículo no delimita el alcance o sentido de la noción “publicidad comparativa” a la que alude. Dentro de este contexto y para los fines de la aplicación del segundo párrafo del mencionado artículo 157, el Tribunal debe proporcionar una interpretación a los efectos que la normativa andina sea interpretada de manera uniforme en los Países Miembros. Es pacíficamente aceptado por la doctrina que la publicidad - que constituye un acto de competencia - es esencial para el buen funcionamiento de una economía de mercado. Además de proporcionar información, la publicidad incrementa la competencia y beneficia a los consumidores porque les permite tomar decisiones de consumo mejor informadas y que sirvan mejor a sus intereses. Si bien en sus orígenes la publicidad comparativa, como modalidad publicitaria, fue considerada un acto de competencia desleal (por estimarse que era contraria a los normas de corrección y buenos usos comerciales), actualmente es considerada lícita en la mayoría de los ordenamientos, siempre y cuando cumpla ciertos requisitos. Ello, porque la publicidad comparativa puede promover aún más la difusión de información útil y completa para el consumidor sobre las prestaciones existentes en el mercado, promoviendo así también la competencia y la 25 Proceso 137-IP-2009, publicado en G.O.A.C. Nº 1831, de 7 de mayo de 2010.


protección de los derechos de los consumidores, principalmente el derecho a recibir información. Como bien ha señalado el autor Massaguer Fuentes, todo lo anterior “compensaría y justificaría sobradamente la inevitable interferencia que la comparación produce en el ámbito de actuación del tercero que la soporta”26. Además de los principios básicos, aplicables a cualquier modalidad publicitaria, la publicidad comparativa está sujeta a otros requisitos o condiciones específicas para que pueda ser considerada lícita. En palabras del autor español Otero Lastres27, que recoge en buena cuenta la posición de la doctrina mayoritaria, en esencia habrían tres requisitos para que la publicidad comparativa sea lícita: a) Han de compararse entre sí las características de las prestaciones que sean análogas o afines. Es decir, hay que confrontar los elementos de las prestaciones que guarden entre sí una relación de semejanza. b) Hay que comparar entre sí los extremos relevantes o esenciales de las prestaciones. Es decir, el parangón ha de efectuarse con respecto a elementos sustanciales, significativos, y no secundarios. c) Finalmente, esos extremos afines y esenciales de las prestaciones sometidos a comparación tienen que ser comprobables u objetivamente demostrables. Es decir, se ha de poder confirmar la exactitud de lo que se afirma con respecto a ellos. (el subrayado es nuestro). Dichos requisitos especiales, aplicables a los actos de comparación y, por ende, a la publicidad comparativa, en lo esencial también están recogidos en la legislación de algunos Países Miembros. Así, en la República del Ecuador, la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, en su artículo 27 inciso 5) establece que se consideran prácticas desleales, entre otras, las siguientes: “Art. 27 inc. 5: Actos de comparación: Se considera desleal la comparación de la actividad, las prestaciones, los productos o el establecimiento propios o

26 MASSAGUER FUENTES, José, “La Publicidad Comparativa”, Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, tomo XXV, 2004-2005, Universidad Santiago de Compostela, 2005, p.195. 27 OTERO LASTRES, José Manuel, “La Publicidad Comparativa: ¿licitud o ilicitud?”, Homenaje al Profesor Aurelio Menéndez Iglesia Prada, Tomo I, Madrid, Civitas, 1996, p. 946.


ajenos con los de un tercero, inclusive en publicidad comparativa, cuando dicha comparación se refiera a extremos que no sean análogos, relevantes ni comprobables. En la República de Colombia, la Ley 256 de 1996 establece en su artículo 13, relativo a actos de comparación, que: “…, se considera desleal la comparación pública de la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento propios o ajenos con los de un tercero, cuando dicho comparación utilice indicaciones o aseveraciones incorrectas o falsas, u omita las verdaderas. Así mismo, se considera desleal toda comparación que se refiera a extremos que no sean análogos ni comprobables”. En la República del Perú, los artículos 12 y 11.2 del Decreto Legislativo nº 1040 señalan que: “Artículo 12.-. Actos de comparación y equiparación indebida.- 12.1. Los actos de comparación consisten en la presentación de las ventajas de la oferta propia frente a la oferta competidora; mientras que los actos de equiparación consisten en presentar únicamente una adhesión de la oferta propia sobre los atributos de la oferta ajena. Para verificar la existencia de un acto de comparación o de equiparación se requiere percibir una alusión inequívoca, directa o indirecta, sobre la oferta de otro agente económico, incluso mediante la utilización de signos distintivos ajenos. 12.2. Estos actos se reputan lícitos siempre que cumplan con lo indicado en el párrafo 11.2 de la presente ley, caso contrario configurarán actos de competencia desleal. Artículo 11.2: “Sin perjuicio de lo indicado en el párrafo anterior, estos actos se reputan lícitos siempre que: a) Constituyan información verdadera por su condición objetiva, verificable y ajustada a la realidad; b) Constituyan información exacta por su condición clara y actual, presentándose de modo tal que se evite la ambigüedad o la imprecisión sobre la realidad que corresponde al agente económico aludido o a su oferta; c) Se ejecuten con pertinencia en la forma por evitarse, entre otros, la ironía, la sátira, la burla o el sarcasmo injustificado en atención a las circunstancias y; d) Se ejecuten con pertinencia en el fondo por evitarse alusiones sobre la nacionalidad, las creencias, la intimidad o cualesquiera otras circunstancias estrictamente personales de los titulares o representantes de otra


empresa, entre otras alusiones que no transmiten información que permita al consumidor evaluar al agente económico aludido o a su oferta sobre parámetros de eficiencia”. A nivel de legislación comparada se encuentra también, por ejemplo, la Directiva Europea sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa (Directiva 2006/114/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006, versión codificada) que en su artículo 4 señala que: “La publicidad comparativa, en lo que se refiere a la comparación, estará permitida cuando cumpla las siguientes condiciones: a) que no sea engañosa (…); b) que compare bienes o servicios que satisfagan las mismas necesidades o tengan la misma finalidad; c) que compare de modo objetivo una o más características esenciales, pertinentes, verificables y representativas de dichos bienes y servicios, entre las que podrá incluirse el precio; d) que no desacredite ni denigre las marcas, nombres comerciales, otros signos distintivos, bienes, servicios, actividades o circunstancias de algún competidor; e) que se refiera en cada caso, en productos con denominación de origen, a productos con la misma denominación; f) que no obtenga indebidamente ventaja de la reputación de una marca, nombre comercial u otro signo distintivo de algún competidor (…); g) que no presente un bien o un servicio como imitación o réplica de un bien o un servicio con una marca o un nombre comercial protegidos; h) que no dé lugar a confusión entre los comerciantes, entre el anunciante y un competidor o entre las marcas, los nombres comerciales, otros signos distintivos o los bienes o servicios del anunciante y los de algún competidor. En la doctrina se proponen diversos contenidos o clasificaciones de la noción “publicidad comparativa” propiamente dicha. En términos generales, cierta doctrina distingue entre la publicidad comparativa en “sentido estricto” y la publicidad comparativa en “sentido amplio”. La publicidad comparativa en “sentido estricto” sería aquella que implica comparación o “confrontación pública de la actividad, prestaciones o establecimientos propios con la actividad, prestaciones o establecimientos de un tercero, hecha precisamente con el objetivo de resaltar, directa o indirectamente, la primacía o la mayor conveniencia


de la propia oferta sobre la del tercero o de los terceros afectados por la confrontación”28. Por otro lado, la publicidad comparativa en “sentido amplio” sería toda aquella publicidad en la que se alude y/o se hace referencia explícita o implícitamente a un competidor o a los bienes o servicios ofrecidos por el competidor. Es decir, esta noción “amplia” de publicidad comparativa prescindiría de la confrontación como característica principal, incluyendo así también lo que algunos en la doctrina denominan “equiparación publicitaria”. Para los efectos del segundo párrafo del artículo 157 de la Decisión 486, este Tribunal considera pertinente interpretar que la publicidad comparativa a la que se refiere dicho artículo es la publicidad comparativa en “sentido amplio”, esto es, toda publicidad que alude o se refiere explícita o implícitamente a un competidor o a sus bienes o servicios. Es decir, la definición que acoge este Tribunal es aquella que “prescinde de la comparación como elemento característico29 (entendida como confrontación de ventajas y características), abarcando también aquella publicidad en la que se alude a un competidor (o a sus productos o servicios) con la finalidad de informar a los consumidores que determinados bienes o servicios comparten determinadas características o atributos. Sin perjuicio de lo anterior, el Tribunal considera pertinente resaltar que, como bien apunta el autor Tato Plaza, la equiparación publicitaria tradicionalmente ha sido considerada como una modalidad publicitaria desleal ya que usualmente se ha considerado que “A través de la equiparación entre los propios productos o servicios y los ajenos, el empresario pretende aprovechar en su propio beneficio la reputación alcanzada en el mercado por los productos competidores”30. Sin embargo, continúa el mencionado autor, actualmente “existe una tendencia a admitir la licitud de este tipo de expresiones publicitarias en aquellos casos excepcionales en los que exista un interés general en la 28 MASSAGUER FUENTES, José, op. cit., p.195. 29 IbÍd. 30 TATO PLAZA, Anxo, “Marca Ajena y Publicidad Adhesiva (Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de noviembre de 1993)”, Actas de Derecho Industrial y Derecho de Autor, Tomo XVI, Instituto de Derecho Industrial Universidad Santiago de Compostela, 1996, p. 322.


información que a través de ellas se transmite”31. Esta tendencia ha quedado reflejada, por ejemplo, en la normativa comunitaria de la Unión Europea, al consagrar una noción amplia de publicidad comparativa, “a fin de abarcar todas las formas de este tipo de publicidad”32.

4.2. Requisitos de licitud de la publicidad comparativa: mención de marca ajena.

Conforme el segundo párrafo del artículo 157, el registro de la marca no confiere a su titular el derecho de prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, siempre que tal uso: a) sea de buena fe; b) se limite al propósito de información al público; c) no sea susceptible de inducir al público a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos. La noción de “buena fe” como uno de los requisitos de licitud de la publicidad comparativa, dentro del contexto del segundo párrafo del artículo 157 de la Decisión 486, se entiende que alude a la buena fe comercial. Como bien se señala en doctrina y este Tribunal ha tomado en consideración, la buena fe comercial “no se trata de una buena fe común, sino que está referida a la buena fe que impera entre los comerciantes. En consecuencia, el criterio corporativo toma importancia, pues el juicio de valor debe revelar con certeza que la conducta es contraria a esta particular especie de buena fe. Teniendo en cuenta la precisión anterior y uniendo la noción de buena fe al calificativo comercial, se debe entender que esta noción se refiere a la práctica que se ajusta a los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad que rige a los comerciantes en sus actuaciones".33 31 Ibíd. 32 Directiva 2006/114/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006 sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa (Versión Codificada), Considerando Octavo y artículo 2 literal c). 33 JAECKEL KOVAKS, Jorge. “Apuntes sobre Competencia Desleal”, Seminarios 8. Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, p. 45, Proceso 137-IP-2009, publicado en G.O.A.C, del 7 de mayo de 2010 y Proceso 149-IP-2007, publicado en G.O.A.C Nº 1586, de 15 de febrero de 2008.


El segundo requisito de licitud (que el uso de la marca ajena se limite al propósito de información al público) engloba varios elementos y/o características. El Tribunal considera que dichos elementos y/o características son:

Que la información sea veraz, es decir, que no sea falsa ni engañosa (principio de veracidad publicitaria).

ii) Que la información que se brinde sea de carácter

objetivo, esto es, que sea objetivamente comprobable, verificable. Esto determina que la publicidad en la que se hace mención a una marca ajena no debe contener afirmaciones o elementos subjetivos, es decir, que no puedan ser comprobados o verificados.

iii) Que la información que se proporcione en la comparación con una marca ajena, además de ser objetiva, debe referirse a extremos o prestaciones que sean análogas.

iv) Igualmente, la información debe referirse a extremos relevantes o esenciales de las prestaciones.

El tercer requisito, como ya se indicó, alude a que el uso de una marca ajena en publicidad comparativa no debe ser susceptible de inducir al público a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos. Si se cumplen los tres requisitos de licitud antes mencionados, el titular de una marca no podrá impedir su uso en una publicidad comparativa promovida por un tercero. Ahora bien, dado que la normativa andina ha consagrado una protección reforzada para las marcas notoriamente conocidas, este Tribunal considera necesario conciliar dicha protección especial con el uso en publicidad comparativa de una marca notoriamente conocida. Ello porque las marcas notoriamente conocidas están expuestas en el mercado a mayores riesgos que las marcas que no ostentan esa calidad, principalmente al riesgo del aprovechamiento injustificado de su prestigio. En tal sentido, se debe dar una lectura integradora a lo


dispuesto en el segundo párrafo del artículo 157, en los literales a), b) y c) del artículo 226 y en los literales e) y f) del artículo 155. Esto determina que, tratándose de marcas notoriamente conocidas, también se debe apreciar si la publicidad comparativa en cuestión expone a la marca notoria a los riesgos de confusión, asociación, dilución o uso parasitario. De no cumplirse con los tres requisitos de licitud y/o de verificarse la presencia de los riesgos antes mencionados, no resulta aplicable la excepción al uso exclusivo previsto en el segundo párrafo del artículo 157 de la Decisión 486. Así mismo, en su análisis el Juez Consultante deberá evaluar las circunstancias concretas del caso, en particular, el medio empleado para hacer publicidad comparativa (empaque de un producto) y el tipo o las características de los productos comparados (productos farmacéuticos de venta bajo receta médica). En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E: PRIMERO: La normativa andina prevé sólo dos circunstancias bajo las cuales se podría utilizar una marca registrada ajena: (i) que el titular de la marca autorice dicho uso; y, (ii) las excepciones establecidas en el artículo 157 de la Decisión 486. El Juez Consultante deberá analizar si el INVIMA es o no competente para autorizar el uso de la marca VIAGRA en los empaques y/o etiquetas de EROXIM dentro de la frase “EROXIM es bioequivalente a VIAGRA”, a fin de determinar si el acto administrativo emitido por la entidad en mención resultaría ser inválido o no. SEGUNDO: En los signos distintivos notoriamente conocidos convergen su difusión entre el público consumidor del producto o servicio al que el signo se refiere proveniente del uso intensivo del mismo y su consiguiente reconocimiento dentro de los círculos interesados por la


calidad de los productos o servicios que él ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento del signo cuando los productos o servicios por él protegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente. La notoriedad de un signo debe ser probada por quien la alega. El riesgo de dilución busca salvaguardar a los signos notoriamente conocidos de cualquier uso de otros signos idénticos o similares que cause el debilitamiento de la capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. El riesgo de uso parasitario busca salvaguardar a los signos notoriamente conocidos de los usos que puedan constituir un aprovechamiento injustificado su prestigio. TERCERO: El segundo párrafo del artículo 157 de la Decisión 486 menciona específicamente a la publicidad comparativa como uno de los supuestos de excepción al derecho al uso exclusivo que ostenta el titular de una marca registrada. El Tribunal interpreta, dentro del contexto del segundo párrafo del artículo 157, el término “anunciar” como equivalente a “publicitar”. El Tribunal considera que, por publicidad, debe entenderse toda forma de comunicación y/o información dirigida al público con el objetivo de promover, directa o indirectamente, una actividad económica. Asimismo, el Tribunal interpreta que la publicidad comparativa a la que se refiere el artículo antes mencionado es la publicidad comparativa en “sentido amplio”, es decir, toda publicidad que alude o se refiere explícita o implícitamente a un competidor o a sus bienes o servicios. CUARTO: Conforme el segundo párrafo del artículo 157, el titular de una marca no podrá prohibir a un tercero usar la marca para anunciar, inclusive en publicidad comparativa, siempre y cuando tal uso: a) sea de buena fe; b) se limite al propósito de información al


público y; c) no sea susceptible de inducir al público a confusión sobre el origen empresarial de los productos o servicios respectivos. El Tribunal interpreta que el segundo requisito de licitud (que el uso se limite al propósito de información al público) comprende los siguientes elementos o características concurrentes: i) La información debe ser veraz, es decir, no debe ser falsa ni engañosa (principio de veracidad); ii) La información que se brinde debe ser de carácter objetivo, esto es, objetivamente comprobable, verificable; ello determina que la publicidad en la que se haga mención a una marca ajena no debe contener afirmaciones o elementos subjetivos, es decir, afirmaciones o elementos que no puedan ser objetivamente comprobados o verificados; iii) La información que se proporcione debe referirse a extremos o prestaciones análogas y; iv) La información debe referirse a extremos relevantes o esenciales de las prestaciones. Tratándose de signos notoriamente conocidos, también se deberá apreciar si la publicidad comparativa en cuestión expone a dicho signo a los riesgos de confusión, asociación, dilución o uso parasitario. De no cumplirse con los requisitos de licitud aludidos en los párrafos anteriores y/o de verificarse la presencia de los riesgos antes mencionados, no resulta aplicable la excepción al uso exclusivo previsto en el segundo párrafo del artículo 157 de la Decisión 486. QUINTO: En el presente caso, el Juez Consultante deberá establecer si el uso de la marca VIAGRA en los empaques y/o etiquetas de EROXIM, dentro de la frase “EROXIM es bioequivalente a VIAGRA, se encuentra dentro de las excepciones establecidas en el segundo párrafo del artículo 157 de la Decisión 486, aplicando los criterios adoptados por este Tribunal en la presente interpretación prejudicial. Asimismo, el Juez Consultante deberá evaluar las circunstancias concretas del caso, en particular, el medio empleado para hacer la publicidad comparativa (empaque de producto) y el tipo o características de los productos comparados (productos farmacéuticos de venta bajo receta médica).


De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 2003-00533, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. José Vicente Troya Jaramillo PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA

MARCA FIGURATIVA PROCESO 19-IP-2012 Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 134 literal b), 135 literal b), y 136 literal a), de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno Nº 2009-00022. Actor: ROPSOHN THERAPEUTICS LTDA. Marca: FIGURATIVA DE UN RINOCERONTE. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMU-NIDAD ANDINA, en Quito a los seis días del mes de junio del año dos mil doce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. VISTOS: Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 16 de mayo de 2012. I. ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:


III. LAS PARTES. Demandante: ROPSOHN THERAPEUTICS LTDA. Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA – SUPE-RINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Terceros Interesados: YAKIRA L.L.C. ALPHA SHOES S.A. III. DATOS RELEVANTES A. HECHOS Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes adminis-trativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

1. La sociedad YAKIRA L.L.C., solicitó el 15 de febrero de 2001 el registro como marca del signo figurativo de un rinoceronte, para amparar los siguientes productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza: perfumes y fragancias.

2. Una vez publicado el extracto en la Gaceta de

Propiedad Industrial Nº 502 de 30 de marzo de 2001, la sociedad ROPSOHN LABORATORIOS LTDA, presentó oposición con base en su marca figurativa de un rinoceronte, registrada en Colombia bajo el certificado No. 150278, para amparar los siguientes productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza: productos farmacéuticos de uso humano.

3. La sociedad ALPHA SHOES S.A., presentó

oposición con base en su marca figurativa de un


rinoceronte, registrada en Colombia bajo el certificado No. 199425, para amparar productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

4. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la

Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 16113 de 27 de mayo de 2002, resolvió: declarar infundada la oposición presentada por la sociedad ROPSOHN LABORATORIOS LTDA.; declarar fundada la oposición presentada por la sociedad ALPHA SHOES S.A., y negar el registro solicitado.

5. Las sociedades YAKIRA L.L.C. y ROPSOHN

LABORATORIOS LTDA., presentaron recurso de reposición y en subsidio de apelación contra el anterior acto administrativo.

6. La Jefe de la División de Signos Distintivos,

mediante Resolución No. 016233 de 27 de mayo de 2008, resolvió el recurso de reposición revocando el acto administrativo y concediendo el registro solicitado.

7. La sociedad ROPSOHN LABORATORIOS

LTDA., presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo.

8. El Superintendente Delegado para la Propiedad

Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 34953 de 19 de septiembre de 2008, resolvió el recurso de apelación revocando parcialmente el artículo primero y confirmado los demás apartes del acto recurrido.


9. La sociedad ROPSOHN THERAPEUTICS LTDA., presentó demanda de nulidad ante el Consejo de Estado de la República de Colombia.

10. La Sección Primera del Consejo de Estado solicitó

interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

B. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENI-DOS EN LA DEMANDA. La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

1. Manifiesta, que los signos en conflicto son confundibles desde el punto de vista visual e ideológico. Los dos signos evocan el mismo concepto. De coexistir en el mercado, inducirían al consumidor a error y confusión respecto del origen empresarial.

2. Sostiene, que su marca figurativa de rinoceronte es

arbitraria y, por lo tanto, tiene la distintividad suficiente para impedir el registro de un signo idéntico.

3. Agrega, que el análisis de confundibilidad debe ser

más prolijo, ya que su marca ampara productos farmacéuticos.

4. Argumenta, que los productos amparados por los

signos en conflicto tienen conexión competitiva. C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

1. Por parte de la Superintendencia de Indus-tria y Comercio.


• Sostiene, que los signos en conflicto no son confundibles entre sí.

• Argumenta, que los productos amparados por los signos en

conflicto no tienen conexión competitiva.

2. Por parte de las terceras interesadas en las resultas del proceso.

El Consejo de Estado no remitió la contestación de la demanda por parte de las terceras interesadas.

IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. V. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS. El juez consultante no determinó las normas a interpretar. Afirmó que la parte actora invocó como norma infringida los artículos 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486. En consecuencia, de oficio, el Tribunal interpretará los artículos 134 literal b), 135 literal b) y 136, literal a), de la Decisión 486. A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:


DECISIÓN 486 (…) Artículo 134 “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: (…) b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; (…) Artículo 135 Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) b) carezcan de distintividad; Artículo 136 “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (…)


a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (…)”. VI. CONSIDERACIONES. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:

A. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.

B. La irregistrabilidad de signos por identidad o

similitud. Riesgo de confusión y/o de asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos.

C. Comparación entre signos figurativos.

D. Comparación de signos que amparan

productos de la clase 3 con aquellos que amparan productos de la clase 5.

E. La conexión competitiva.

F. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS. En el procedimiento administrativo interno se resolvió conceder el registro del signo figurativo de un rinoceronte. Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro.


1. Requisitos para el registro de las marcas. Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones. El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ofrece una definición general de marca: “(...) cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”. De conformidad con la anterior definición normativa, se podría decir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. La marca cumple diversas funciones en el mercado, a saber:

• Diferencia los productos o servicios que se ofertan.

• Es indicadora de la procedencia empresarial.

• Indica la calidad del producto o servicio que

identifica.

• Concentra el goodwill del titular de la marca.

• Sirve de medio para publicitar los productos o servicios.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha tratado el tema de las funciones de la marca de la siguiente manera:

c) “Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función


publicitaria, competitiva, etc.). De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario”. (Proceso 04-IP-95. Interpretación Prejudicial de 15 de diciembre de 1996, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 253, de 07 de marzo de 1997. Caso: "GRANOLAJET").

Respecto de la función publicitaria ha dicho lo siguiente:

d) “Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos”. (Proceso 63-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 28 de julio de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1112, de 06 de septiembre de 2004. Marca: “GRÁFICA BOTELLA CON LOGOTIPO ÁGUILA DENTRO DE UN ESCUDO”).34

El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en siete literales consagra una enumeración no taxativa de los signos que son aptos para obtener el registro marcario; establece que pueden constituir marcas, entre otros: las palabras o combinación de palabras; las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; los

34 Las funciones de la marca ha sido un tema reiterado en varias de las Interpretaciones Prejudi-ciales emitidas por el Tribunal. Entre estas se puede destacar la emitida en el proceso 15-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 12 de marzo de 2003. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 916, de 2 de abril de 2003


sonidos y olores; las letras y números; un color que se encuentre delimitado por una forma, o una combinación de varios colores; la forma de productos, envases o envolturas; o cualquier combinación de los signos o medios indicados anteriormente. Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la citada Decisión, los requisitos para el registro de marcas son: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. A pesar de no mencionarse de manera expresa el requisito de la perceptibilidad, es importante destacar que éste es un elemento que forma parte de la esencia de la marca. Sobre la perceptibilidad el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos”. (Proceso 132-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 26 de octubre del 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembre de 2004. Marca: “DIADICON”). En relación con los dos requisitos previstos en la norma, se tiene:


• La distintividad. La distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros. El carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; también permite al titular de la marca diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado.

• La susceptibilidad de representación gráfica.

Es la posibilidad de que el signo a registrar como marca sea descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe. Esta característica es importante para la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales. En conclusión, para que un signo sea registrado como marca debe ser distintivo y susceptible de representación gráfica, de conformidad con el artículo 134 de la Decisión 486; asimismo, debe ser perceptible, ya que, como se mencionó, dicho requisito se encuentra implícito en la noción de marca.

Es importante advertir que el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es absolutamente irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad de representación gráfica o de percep-tibilidad.


Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135, literal b). La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. Y 2) distintividad extrínseca, por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado. El Tribunal al respecto de este tema ha expresado:

e) “El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que ‘carezcan de distintividad’.

f) Al respecto, y a manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia Europeo: ‘En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios’; que ‘no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad’, pues ‘la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud


de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada (…)’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00). Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembre del 2004. Marca: Universidad Virtual. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. (Proceso 14-IP-2009. Interpretación Prejudicial de 01 de abril de 2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1729, de 3 de julio de 2009. Marca: “TV COLOMBIA + GRÁFICO”.).

El Juez Consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si la marca a registrar cumple con los requisitos mencionados, para luego, determinar si el signo no está inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. G. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFU-SIÓN Y/O DE ASOCIACIÓN. LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE SIGNOS DISTINTIVOS. En el procedimiento administrativo interno se argumentó que el signo figurativo de un rinoceronte es confundible con la marca figurativa de un rinoceronte de la sociedad ROPSOHN LABORATORIOS LTDA. Por tal motivo, es pertinente referirse a la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y a las reglas para el cotejo de signos distintivos.


1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una causal de irregistrabilidad relacionada específicamente con el requisito de distintividad. Establece, que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión y/o de asociación. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión y/o de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad.35

35 PACÓN, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPOR-TANCIA EN UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA”. Publicado en www.ugma.edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente: “La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos. La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembol-sos de dinero. Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita. De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada. Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores. Se cues-tionó entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente. Surgen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta reputación’ para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad”.


Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

g) “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

h) El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor,

que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la Gaceta oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1648, de 21 de agosto de 2008. Marca: “SHERATON”).

Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir. Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión y/o asociación entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo.


La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. 2. Reglas para el cotejo entre signos distintivos. La Autoridad Nacional competente, deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros:

• La comparación, debe efectuarse sin descom-poner los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

• En la comparación, se debe emplear el método

del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.


• Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión y/o de asociación.

• Al realizar la comparación, es importante tratar

de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor.

Los anteriores parámetros, han sido adoptados por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales, entre los cuales, podemos destacar: Proceso 58-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 24 de mayo de 2006. Marca: “GUDUPOP”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. Y Proceso 62-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2006. Marca: “DK”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. H. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS FIGURATI-VOS. En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre los signos figurativos de un rinoceronte. Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos figurativos. Los signos figurativos son aquéllos que se encuentran formados por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto. En este tipo de signos, en consecuencia, se pueden distinguir dos elementos, a saber:


1. El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo marcario.

2. El concepto: es la idea o concepto que el dibujo

suscita en la mente de quien la observa. El cotejo de dos signos figurativos debe atender a la distinción de los elementos mencionados, ya que la confusión bien puede darse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido algunos criterios respecto de la comparación entre estos dos tipos de signos, de la siguiente manera:

i) “El cotejo de marcas figurativas, requiere de un examen más elaborado, ya que en este caso, debe ofrecerse protección tanto al aspecto gráfico, como al aspecto ideológico. En el análisis deberá efectuarse una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe.

j) Para determinar la existencia de confundibilidad en esta clase

de marcas la Jurisprudencia del Tribunal Andino, ha expresado que entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa: el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer; por lo que, a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión.

k) Al comparar marcas figurativas, se deben aplicar las mismas

reglas que se utilizan en el cotejo de los otros tipos de marcas, por ello, el juzgador debe observar los criterios sugeridos por Breuer Moreno y acogidos por la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (…)”. (Proceso N° 23-IP-2004. Interpretación prejudicial del 5 de mayo


de 2004, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1075, de 02 de junio de 2004).

En este orden de ideas, la corte consultante aplicando este criterio debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos figurativos en conflicto. I. COMPARACIÓN DE SIGNOS QUE AMPARAN PRODUCTOS DE LA CLASE 3 CON AQUELLOS QUE AMPARAN PRODUCTOS DE LA CLASE 5. El signo opositor ampara productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Por lo tanto, es pertinente tratar el tema de la comparación de signos que amparan productos de la clase 3 con aquellos que amparan productos de la clase 5. El examen de estos signos merece una mayor atención en procura de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores. En estos casos, es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso. El análisis de confundibilidad de esta clase de signos debe ser extremadamente riguroso a fin de evitar cualquier riesgo de confusión en el público consumidor, ya que de encontrarse similitud podría causarse riesgo en la salud de todos los seres vivos (hombre, animales y plantas); por lo tanto, la autoridad competente debe apreciar de una manera muy concienzuda tal riesgo para la salud humana, animal y vegetal, y así evitar cualquier error sobre el producto a consumirse. Si bien en principio los productos de la clase 3 y los de la clase 5 pueden tener canales de comercialización diferentes y expendedores calificados, en el uso y la manipulación de los mismos puede generarse confusión en el público consumidor, tal como sería el caso del almacenamiento y el


posterior consumo de productos de la clase 5 y 3 en el hogar o en almacenajes privados de cualquier clase, ya que estos están al acceso del consumidor ordinario que bien puede confundirse y aplicar un producto de la clase 3 pensando que está usando un medicamento para uso animal o vegetal. Es muy posible que al ser confundible una marca que ampara productos como lociones, aceites, dentífricos, entre otros, con una que ampara un fármaco, el consumidor que por alguna razón tiene a su alcance los productos pueda caer en un error, lo que podría convertirse en fatal para su salud o para la salud los animales o plantas a los que se aplica. Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio, que en estos casos es de vital importancia, ya que las personas que consumen estos productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y, por lo tanto, son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos. El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio, que en el caso en cuestión es la población consumidora de productos farmacéuticos y, que además, va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia técnica permanente. En este aspecto el sólo riesgo para la salud puede resultar suficiente en la adopción de las conclusiones del examen de registrabilidad. Además de lo anterior, se debe tener en cuenta que como la clase 5 ampara productos que son utilizados en el hombre, animales o plantas, una equivocación en contra de alguno de estos grupos de seres vivos puede tener consecuencias en la salud de los restantes, ya que el hombre se alimenta de animales y plantas, así como los animales de otros animales o plantas.


Si bien el Tribunal ha adoptado algunos criterios para establecer si entre dos tipos de productos puede presentarse conexión o conexidad competitiva, tratándose de productos de la clase 5, dichos parámetros deben complementarse haciendo un análisis mucho más minucioso y atendiendo a criterios como los comentados. J. LA CONEXIÓN COMPETITIVA. El signo solicitado para registro ampara servicios de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, mientras que el opositor ampara productos de la clase 5. Por tal motivo, es pertinente tratar el tema de la conexión competitiva. En este escenario es preciso que la corte consultante matice la regla de la especialidad36 y, en consecuencia, analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor. Para lo anterior, el consultante deberá analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase de nomenclátor no demuestra su semejanza, así como la

36 Al respecto, el Tribunal ha manifestado lo siguiente en relación con el principio de especiali-dad: “Del principio de especialidad se desprende que bajo una misma o similar denominación pueden recaer derechos autónomos de marcas pertenecientes a distintos titulares, siempre que distingan productos o servicios diferentes. En la comparación entre los productos y servicios correspondientes, el consultante deberá tomar en cuenta su identificación en las solicitudes de registro y su ubicación en el nomenclátor; además, podrá acudir a los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre ellos. A objeto de precisar si se trata de productos o servicios seme-jantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito.”. (Proceso 148-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1271, de 2 de diciembre de 2005).


ubicación de los productos en clases distintas, tampoco prueba que sean diferentes. En relación con lo mencionado, el Tribunal ha establecido algunos de los siguientes criterios y factores de análisis para definir la conexión competitiva entre los productos:

“a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (…) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega.

b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro. En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud.

c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos. Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas


especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor.

d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor.

e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario. La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función.

f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir”. (Proceso 114-IP-2003. MARCA: EBEL INTERNACIONAL. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 de 14 de enero de 2004).


EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, C O N C L U Y E: PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos. SEGUNDO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia. Se debe tener en cuenta, que basta con la posibilidad de riesgo de confusión y/o de asociación para que opere la prohibición de registro. La similitud ortográfica se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. TERCERO: La corte consultante debe establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos figurativos de un rinoceronte, aplicando los criterios adoptados por este Tribunal para la comparación entre esta clase de signos.


CUARTO: El análisis de registrabilidad de una marca que ampare productos de la clase 3, tales como lociones, aceites, dentífricos, entre otros, debe ser en extremo riguroso a fin de evitar cualquier riesgo de confusión en el público consumidor, ya que de encontrarse similitud con marcas que amparen productos farmacéuticos podría causarse riesgo en la salud humana, animal y vegetal; por lo tanto, la Autoridad Competente debe apreciar de una manera muy concienzuda tal riesgo para la salud y evitar cualquier error sobre el producto a consumirse. Si bien en principio los productos de la clase 3 y los de la clase 5 pueden tener canales comercialización diferentes y expendedores calificados, en el uso y la manipulación de los mismos puede generarse confusión en el público consumidor, tal como sería el caso del almacenamiento y el posterior consumo de productos de la clase 5 en el hogar o en almacenajes privados de cualquier clase, ya que estos están al acceso del consumidor ordinario que bien puede confundirse y aplicar un producto herbicida a un ser humano o viceversa. Es muy posible que al ser confundible una marca que ampara productos herbicidas, fungicidas o veterinarios, con una que ampara un fármaco de uso humano, el consumidor que por alguna razón tiene a su alcance los productos pueda caer en un error, lo que podría convertirse en fatal para su salud o para la salud los animales o plantas a los que se aplica. En este aspecto el sólo riesgo para la salud puede resultar suficiente en la adopción de las conclusiones del examen de registrabilidad. El Tribunal ha adoptado algunos criterios para establecer si entre dos tipos de productos puede presentarse conexión o conexidad competitiva; tratándose de productos de la clase 5 dichos parámetros deben complementarse haciendo un


análisis mucho más minucioso y atendiendo a criterios como los comentados. Como se trata de productos de la clase 5 el análisis de registrabilidad debe ser muy minucioso, ya que está en juego la vida y la salud tanto del hombre como de los animales y las plantas. Es muy importante, en consecuencia, que la corte consultante tenga en cuenta la manipulación de dichos productos por personas no especializadas en el interior del hogar, o de un centro de atención a enfermos diferente a los hospitales, así como la posibilidad de que los productos de las clases 5 y 3 se guarden conjuntamente en almacenajes privados. QUINTO: Como los signos en conflicto amparan productos de clases diferentes, es preciso que la corte consultante matice la regla de la especialidad y, en consecuencia, analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos y servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor, de conformidad con los criterios plasmados en la presente providencia. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 2009-00022, debe adoptar la presente interpretación. Asimismo, debe dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. Notifíquese al Juez Consultante, mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad


Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. José Vicente Troya Jaramillo PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA

MARCA FIGURATIVA Conexión competitiva entre productos de diferentes clases PROCESO 182-IP-2011 Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la consulta formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador. Actor: EMERSON ELECTRIC CO. Marca: “RIGID” (denominativa). Expediente Interno N° 6537-CSA. Proceso 19-IP-2012, Interpretación prejudicial de los artículos 134 literal b), 135 literal b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; Marca Figurativa de un Rinoceronte; 06/06/2012; GOAC Nº 2097 de 26 de septiembre de 2012 Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con fundamento en la consulta formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador. Actor: EMERSON ELECTRIC CO. Marca: “RIGID” (denominativa). Expediente Interno N° 6537-CSA. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 21 días del mes de marzo del año dos mil doce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Quito, República del Ecuador.


VISTOS: Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 19 de enero de 2012. I. PARTES EN EL PROCESO INTERNO. Demandante: Emerson Electric Co. Demandados: El Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), el Director Nacional de Propiedad Industrial y el Procurador General del Estado de la República del Ecuador. Tercero interesado: Industrias Kenaci CA. II. Competencia del Tribunal. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. III. DATOS RELEVANTES. A. Hechos: Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpre-tación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:


El 30 de noviembre de 1995, Industrias Kenaci CA. solicitó el registro del signo RIGID (denominativo) para distinguir productos de la Clase 06 de la Clasificación Internacional de Niza, mediante Trámite Nº 63433. El extracto de la solicitud de registro fue publicado en Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 370, el 27 de mayo de 1997. La demandante Emerson Electric Co. presenta observación con base en su marca registrada RIDGID (Clase 07, inscrita en Ecuador y Venezuela) y en la solicitud venezolana de registro de la marca RIDGID, clase 08. Mediante Resolución Administrativa Nº 0970824, de 14 de abril de 1999, se declaró infundada la observación presentada y se concedió el registro del signo solicitado. Con fecha 30 de noviembre de 1999 Emerson Electric Co. interpone recurso de plena jurisdicción o subjetivo ante la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Quito, de la República de Ecuador, solicitando se declare la ilegalidad de la Resolución Nº 0970824. B. Fundamentos de la Demanda: Como fundamentos de su demanda, la sociedad Emerson Electric Co manifiesta que: - La Resolución impugnada contraviene el artículo 83

literal a) de la Decisión 344. - Que, el signo solicitado RIGID (denominativo) para

distinguir productos de la Clase 06 es evidentemente confundible con su marca RIDGID (denominativa, Clase 07), registrada en Ecuador y Venezuela, y con la marca RIDGID (Clase 08), solicitada en Venezuela.


- Resalta que la marca solicitada distingue “metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálico; construcciones transportables metálicas, materiales metálicos para vías férreas, cables e hilos metálicos no eléctricos, cerrajería y ferretería metálica, tubos metálicos, cajas de caudales y todos aquellos productos metálicos no comprendidos en otras clases”, y que su marca distingue herramientas manuales (Clase 8) y herramientas eléctricas (Clase 7). El riesgo de confusión “radica en el hecho de que el público consumidor puede asociar fácilmente como provenientes de un mismo origen empresarial dichas herramientas (Clases 7 y 8) con los artículos metálicos (Clase 6), puesto que las herramientas de la marca “RIDGID” pueden ser usadas para trabajar los artículos de metal de la marca “RIGID”. Existe, por tanto, un uso asociado o complementario entre los productos de una y otra clase internacional y tal uso puede inducir al público a error.” (el subrayado no es nuestro).

- Señala que la Resolución impugnada incurre en grave

error al considerar que las marcas en conflicto pueden coexistir porque están referidas a “productos que son tan opuestos en sus naturales y fines”.

C. Contestaciones a la Demanda: Por parte del Presidente del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI): - Niega los fundamentos de hecho y de derecho de la

demanda.


- Se ratifica en la Resolución Nº 0970824 materia de impugnación, afirmando que guarda relación con la legislación andina y nacional.

Por parte del Director Nacional de Propiedad Industrial: - Negativa pura, simple y llana de los fundamentos de

hecho y de derecho de la demanda. - Reitera que no existe relación entre los productos

amparados por las marcas en conflicto. La marca solicitada está destinada a distinguir productos distintos y fácilmente diferenciables de los designados por la marca registrada Por ello, indica, el consumidor no supondrá que existe nexo entre el origen empresarial de los productos en cuestión, por lo que las dos marcas pueden coexistir pacíficamente.

Por parte del Procurador General del Estado - Indica que comparece a juicio con el fin de “vigilar las

actuaciones judiciales”. D. Tercero Interesado: El tercero interesado, Industrias Kenaci CA., contesta la demanda señalando que: - Los productos distinguidos por las marcas en conflicto

no son de la misma naturaleza, en consecuencia, no existe riesgo de confusión y/o asociación en los consumidores.

- Señala también que entre los signos en conflicto se

aprecian diferencias en los campos “gráfico-visual, fonético-auditivo y principalmente ideológico”. Su marca “RIGID”


consiste en una palabra en idioma inglés que significa “rígido, tieso, firme, inflexible…”, mientras que la marca de la parte contraria, “RIDGID”, es producto de la unión de dos palabras en inglés: “RID” y “GID”, que tienen un significado diferente a la palabra RIGID.

- Alega asimismo que la demanda es improcedente ya que

fue presentada fuera de plazo. Resalta que, según la Ley de la Jurisdicción Contencioso - Administrativa del Ecuador, “(…) el término para deducir la demanda en la vía administrativa es de NOVENTA DÍAS en los asuntos que constituyen materia del recurso contencioso de plena jurisdicción, tal como es el caso que nos ocupa”, sin embargo, la demanda fue interpuesta fuera de dicho término.

IV. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS. El Juez Consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 81 y 83 literal a) de la Decisión 344, por lo que se procede interpretar los artículos solicitados. A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: “DECISIÓN 344 “(…) “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.


(…) Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;” 1. CONCEPTO DE MARCA Y LOS REQUISITOS PARA SU REGISTRO. El artículo 81 de la Decisión 344 define lo que debe entenderse como marca. De acuerdo con esta definición legal, este Tribunal ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, identifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio correspondiente. Este Tribunal se ha pronunciado en reiteradas ocasiones acerca de los requisitos que los signos deben satisfacer para ser registrados como marcas. Estos son: La perceptibilidad, es la capacidad del signo para ser aprehendido o captado por alguno de los sentidos. La marca, al ser un bien inmaterial, debe necesariamente materializarse para ser apreciada por el consumidor; sólo si es tangible para el consumidor, podrá éste compararla y diferenciarla, de lo contrario, si es imperceptible para los sentidos, no podrá ser susceptible de registro.


La distintividad, es considerada por la doctrina y por la jurisprudencia de este Tribunal como la función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca, es la razón de ser de la marca, es la característica que permite diferenciar o distinguir en el mercado los productos o servicios comercializados por una persona de los idénticos o similares de otra, para así impedir que se origine una confusión en las transacciones comerciales. La susceptibilidad de representación gráfica, permite componer una imagen o una idea del signo, en sus características y formas, a fin de posibilitar su registro. Consiste en descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc. de manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos. 2. IRREGISTRABILIDAD DE UNA MARCA POR RIESGO DE CONFUSIÓN. SIMILITUD GRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. REGLAS PARA EFECTUAR EL COTEJO MARCARIO. El literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 consagra una causal de irregistrabilidad que tiene que ver específicamente con el requisito de distintividad. Establece que, no son registrables como marcas, signos que sean idénticos o similares a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios relacionados, de manera tal que pueda producir error en el público consumidor. Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca que haya sido registrada, así como el


de los consumidores. Dicha prohibición contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y tiene como efecto que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir. El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y, la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor, en contra de la realidad de los hechos, atribuya a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, serían los siguientes: “(i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos”. (Proceso 109-IP-2002, marca: “CHILIS y diseño”, publicado en G.O.A.C Nº 914, de 1 de abril de 2003). De conformidad con lo expuesto, la Oficina Nacional Competente o, en su caso, el Juez Consultante, debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego si esto es capaz de generar confusión entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo.


La similitud entre dos signos puede darse en diferentes ámbitos: La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso para determinar una posible confusión. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. En lo que respecta al cotejo marcario, la Oficina Nacional Competente o, en su caso, el Juez Competente, deberá comparar los signos en conflicto aplicando para ello los siguientes parámetros:

• La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

• En la comparación se debe emplear el método

del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente hacerlo de manera simultánea, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.


• Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las

diferencias, pues en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación.

Al realizar la comparación es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, siendo un elemento importante para el examinador determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. Los anteriores parámetros han sido adoptados por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales. Entre ellas, podemos destacar las siguientes: Proceso 58-IP-2006. Marca: "GUDUPOP", publicado en la Gaceta Oficial N° 1370, de 14 de julio de 2006; y, Proceso 62-IP-2006. Marca: "DK", publicado en la Gaceta Oficial N° 1370, de 14 de julio de 2006. Es importante señalar que la comparación entre los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como apunta el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”. (Proceso 48-IP-2004, marca: “EAU DE SOLEIL DE EBEL”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1089, de 5 de julio de 2004, citando el proceso 18-IP-98, marca: “US TOP”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 340, de 13 de mayo de 1998).


3. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINA-TIVOS. En el proceso interno se aborda la comparación entre el signo solicitado RIGID (denominativo), y la marca registrada RIDGID (denominativa), Por ello, es necesario que el Tribunal analice el tema de la comparación entre signos denominativos simples. Las marcas denominativas se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor. Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, el examinador debe tomar en cuenta los siguientes criterios:

• Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta, las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

• Se debe igualmente identificar la sílaba tónica de

los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

• Se debe observar el orden de las vocales, pues

esto indica la sonoridad de la denominación.


• Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, porque esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

En este orden de ideas, el Juez Consultante, aplicando estos criterios, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre la marca “RIGID” (denominativa) y “RIDGID” (denominativa). 4. MARCAS DE FANTASÍA. SIGNOS EN IDIOMA EXTRANJERO. Los signos de fantasía constituyen una elaboración del ingenio e imaginación de sus autores. Es la creación de un vocablo que no tiene significado por sí mismo, sino que asocia indirectamente una idea. Este tipo de signos causan en el consumidor o en el usuario un doble esfuerzo de percepción: aprender la nueva palabra y enlazarla con el producto o con el servicio distinguido por éstos. Sobre los signos de fantasía, el Tribunal ha indicado que son: “(…) los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades. Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas (…) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas”. (Proceso 72-IP-2003, marca: INSTAFRUTA, publicado en la Gaceta Oficial Nº 989, de 29 de septiembre de 2003). Dentro de este mismo punto es necesario referirse a los signos en idioma extranjero ya que el signo solicitado consiste en la palabra RIGID, del idioma inglés.


Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo pretendido para ser registrado como marca, se las considera como signo de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro. Las denominaciones de fantasía implican la creación de un vocablo, el mismo que puede no tener significado alguno. Es así que una marca de fantasía gozará generalmente de un mayor poder distintivo. Por lo tanto, las marcas de fantasía o caprichosas, por ser elaboración del ingenio propio de sus titulares, carecen de connotación conceptual o significado idiomático, de tal manera que si una denominación genérica va acompañada de una palabra de fantasía, la posibilidad de que sea admitido su registro aumenta. Existen palabras en idioma extranjero en que tanto su conocimiento como su significado conceptual se han generalizado y se han hecho del conocimiento y comprensión del público; en ese caso, cuando una palabra en idioma extranjero que conforma un signo marcario es fácilmente reconocible entre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura, pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma. Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros. Si el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más palabras de uso común, su presencia no impedirá el registro de la denominación,


caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. 5. LA CONEXIÓN COMPETITIVA ENTRE PRO-DUCTOS DE DIFERENTES CLASES. En el presente caso, las marcas en conflicto distinguen productos comprendidos en las Clases 06, Clase 07 y Clase 08, respectivamente. Se deberá entonces analizar la conexión competitiva existente entre los productos a que se refieren los signos en debate. Para tal efecto, el Tribunal ha acogido los siguientes factores de análisis:

a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: Esta regla tiene especial interés cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega.

b) Canales de comercialización: Hay lugares de

comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro. En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud.


c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos. Si los mismos productos se difunden por la publicidad general –radio, televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor.

d) Relación o vinculación entre productos:

Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor.

e) Uso conjunto o complementario de pro-

ductos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario. La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función.


f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir).”(Proceso N° 114-IP-2003. Marca: “EBEL”, publicado en G.O.A.C N° 1028, de 14 de enero de 2004).

También deberá considerarse la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de diferenciar, identificar y seleccionar el producto deseado. Esto a su vez se encuentra relacionado con el grado de atención que presta la persona al momento de realizar su elección, lo que dependerá del tipo de consumidor, a saber, conforme a la doctrina: a) profesional o experto, b) elitista y experi-mentado, c) el consumidor medio. A juicio del Tribunal, en principio, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado consumidor medio o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corriente (…)” (Proceso 09-IP-94, caso: “DIDA”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 180, de 10 de mayo de 1995). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, CONCLUYE: PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo RIGID (denominativo), cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y si no se


encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en el artículo 83 de la misma Decisión. SEGUNDO: Corresponde a la Administración o, en su caso, al Juzgador determinar el riesgo de confusión con base a los principios y reglas elaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalada en la presente interpretación prejudicial, que se refieren básicamente a la identidad o a la semejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos. TERCERO: Se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que, al formar parte de un signo solicitado para registro como marca, se las considera como de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro. Sin embargo, si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario del producto o servicio correspondiente y, si se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común, el signo no será registrable. CUARTO: El Juez Consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo solicitado RIGID (denominativo) y la marca registrada RIDGID (denominativa), aplicando los criterios adoptados por este Tribunal para la comparación entre esta clase de signos. QUINTO: El Juez Consultante deberá considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos que distinguen las marcas en las Clases 06, 07 Y 08 de la Clasificación Internacional de Niza. Deberá tenerse en cuenta que, en principio, de no existir conexión competitiva entre los productos, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca.


De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante al emitir el fallo en el proceso interno deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. Notifíquese al Juez Consultante, mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. José Vicente Troya Jaramillo PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA

MARCA FIGURATIVA

La oposición andina. Posibilidad de suspender el trámite de registro marcario si está pendiente un proceso

judicial que pudiera afectar el análisis de registrabilidad en otro país de la Comunidad Andina

PROCESO 152-IP-2012 Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 134 literal a) y 147 de la misma normativa, con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno Nº 2007-00277. Actor: CORPORACIÓN REY S.A. Marca: IDEAL (denominativa). EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, en Quito a los seis del mes de marzo del año dos mil trece, procede a resolver la solicitud de Inter-pretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. VISTOS: Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 16 de enero de 2013.


I. Antecedentes. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: IV. LAS PARTES. Demandante: CORPORACIÓN REY S.A. Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA – SUPER-INTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Tercera Interesada: IDEAL FASTENER CORPORA-TION. III. DATOS RELEVANTES A. HECHOS Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes: 11. La sociedad CORPORACIÓN REY S.A., solicitó el

13 de julio de 2005 el registro como marca del signo denominativo IDEAL, para amparar productos de la clase 26 de la Clasificación Internacional de Niza.

12. La sociedad IDEAL FASTENER CORPORATION,

solicitó el 22 de julio de 2005 el registro como marca del signo denominativo IDEAL, para amparar productos de la clase 26 de la Clasificación Internacional de Niza.


13. Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 555 de 31 de agosto de 2005, la sociedad IDEAL FASTENER CORPORATION presentó oposición andina con base en su marca denominativa IDEAL, registrada en Perú bajo el Número 105874, para amparar productos de la clase 26 de la Clasificación Internacional de Niza.

14. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la

Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 21776 de 18 de agosto de 2006, resolvió declarar fundada la oposición presentada y negar el registro solicitado.

15. La sociedad CORPORACIÓN REY S.A., presentó

recurso de reposición y en subsidio de apelación contra el anterior acto administrativo.

16. La Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante la

Resolución No. 31174 de 27 de noviembre de 2006, resolvió el recurso de reposición confirmando el acto administrativo y concediendo el recurso de apelación.

17. El Superintendente Delegado para la Propiedad

Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la Resolución No. 06074 de 28 de febrero de 2007, resolvió el recurso de apelación confirmando el acto impugnado.

18. La sociedad CORPORACIÓN REY S.A., presentó

demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Consejo de Estado de la República de Colombia.

19. La Sección Primera del Consejo de Estado solicitó

interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.


B. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENI-DOS EN LA DEMANDA. La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos: 5. Manifiesta, que la Superintendencia de Industria y

Comercio no se consideró que la titularidad de la marca IDEAL en Perú se está controvirtiendo, ya que se presentó una acción contencioso administrativa contra la Resolución No. 109 de 10 de febrero de 2005, mediante la cual se negó el registro de la marca denominativa IDEAL a nombre de CORPORACIÓN EL REY S.A. Tampoco se tuvo en cuenta, que se inició una acción de nulidad contra el registro de la marca denominativa IDEAL a nombre de la sociedad IDEAL FASTENER CORPORATION, con base en el mejor derecho que tenía la sociedad CORPORACIÓN EL REY S.A. Este procedimiento, se encuentra suspendido hasta tanto no se decida lo pertinente en el poder judicial.

6. Indica, que como lo anterior afectaba de manera

ostensible el trámite en Colombia, se solicitó su suspensión mientras se decidían los asuntos en Perú.

7. Argumenta, que la figura de la suspensión en estos casos

es totalmente acertada, ya que da seguridad jurídica a los administrados. Debería ser aplicada al caso colombiano, siguiendo el ejemplo peruano, ya que de lo contrario se violarían los principios de economía procesal, legalidad, debido proceso, eficacia administrativa y celeridad.

8. Agrega, que se podría aplicar por analogía el caso de la

suspensión al decidir la cancelación por no uso.


9. Esgrime, que en casos como el narrado se debe aplicar la figura de la prejudicialidad, ya que la decisión de fondo está conectada con otro asunto.

10 Observa, que la solicitud de la marca IDEAL en

Colombia por parte de la sociedad CORPORACIÓN REY S.A., tiene prelación en relación a la solicitud realizada por la sociedad IDEAL FASTENER CORPORATION. Se debe aplicar el principio de “primero en el tiempo, primero en el derecho”.

C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

1. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

• Sostiene, que los signos en conflicto son

confundibles, son idénticos.

• Argumenta, que no procede la suspensión del trámite administrativo, ya que el acto administrativo que concedió en Perú el registro de la marca denominativa IDEAL a nombre de la sociedad IDEAL FASTENER CORPORA-TION, continúa siendo válido.

2. Por parte de la sociedad IDEAL FASTENER CORPORATION. La corte consultante no envió la contestación de la demanda por parte de la sociedad IDEAL FASTENER CORPORATION.


IV. Normas del ordenamiento jurídico comunitario a SER INTERPRETADAS. La corte consultante solicitó la interpretación de la siguiente norma: artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Se interpretará la norma solicitada, pero se restringirá la interpretación a su literal a). Se interpretará de oficio el artículo 134 literal a) y 147 de la misma normativa. A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISIÓN 486 (…) Artículo 134

l) “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

m) Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

n) a) las palabras o combinación de palabras”;

o) (…)


Artículo 136

p) “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

q) (…)

r) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente

solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”;

(…)”.

Artículo 147

s) “A efectos de lo previsto en el artículo anterior, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros. En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla.

t) La interposición de una oposición con base en una marca

previamente registrada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, facultará a la oficina nacional competente a denegar el registro de la segunda marca.

u) La interposición de una oposición con base en una solicitud de

registro de marca previamente presentada en cualquiera de los


Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este artículo, acarreará la suspensión del registro de la segunda marca, hasta tanto el registro de la primera sea conferido. En tal evento será de aplicación lo dispuesto en el párrafo precedente.”

V. CONSIDERACIONES. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:

F. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.

G. La irregistrabilidad de signos por identidad o


H. Comparación entre signos denominativos.

I. La oposición andina. Sus características.

J. La posibilidad de suspender el trámite de

registro marcario si está pendiente un proceso judicial que afecte el análisis de registrabilidad en otro país de la Comunidad Andina.

K. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS. En el procedimiento administrativo interno se resolvió negar el registro del signo denominativo IDEAL. Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro.


1. Concepto de marca. Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones. El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ofrece una definición general de marca: “(...) cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”. De conformidad con la anterior definición normativa, se podría decir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. La marca cumple diversas funciones en el mercado, a saber:

• Diferencia los productos o servicios que se ofertan.


• Indica la calidad del producto o servicio que

identifica.


• Sirve de medio para publicitar los productos o servicios.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha tratado el tema de las funciones de la marca de la siguiente manera:

v) “Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función


publicitaria, competitiva, etc.). De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario”. (Proceso 04-IP-94. Interpretación Prejudicial de 07 de agosto de 1995, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 189, de 18 de septiembre de 1995. Caso: "EDEN FOR MAN").


w) “Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos”. (Proceso 63-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 28 de julio de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1112, de 06 de septiembre de 2004. Marca: “GRÁFICA BOTELLA CON LOGOTIPO AGUILA DENTRO DE UN ESCUDO”).37

El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en siete literales consagra una enumeración no taxativa de los signos que son aptos para obtener el registro marcario; establece que pueden constituir marcas, entre otros: las palabras o combinación de palabras; las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; los

37 Las funciones de la marca ha sido un tema reiterado en varias de las Interpretaciones Prejudi-ciales emitidas por el Tribunal. Entre éstas se puede destacar la emitida en el proceso 15-IP-2003. MARCA: TMOBIL. Interpretación Prejudicial de 12 de marzo de 2003. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 916, de 2 de abril de 2003.


sonidos y olores; las letras y números; un color que se encuentre delimitado por una forma, o una combinación de varios colores; la forma de productos, envases o envolturas; o cualquier combinación de los signos o medios indicados anteriormente. 2. Requisitos para el registro de marcas. Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la citada Decisión, los requisitos para el registro de marcas son: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. A pesar de no mencionarse de manera expresa el requisito de la perceptibilidad, es importante destacar que éste es un elemento que forma parte de la esencia de la marca. Sobre la perceptibilidad el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

x) “La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos”. (Proceso 132-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 26 de octubre del 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembre de 2004. Marca: “DIADICON”).

En relación con los dos requisitos previstos en la norma, se tiene:


• La distintividad.

La distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros. El carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; también permite al titular de la marca diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado.

• La susceptibilidad de representación

gráfica.

Es la posibilidad de que el signo a registrar como marca sea descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe. Esta característica es importante para la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales. En conclusión, para que un signo sea registrado como marca debe ser distintivo y susceptible de representación gráfica, de conformidad con el artículo 134 de la Decisión 486; asimismo, debe ser perceptible, ya que, como se mencionó, dicho requisito se encuentra implícito en la noción de marca.

Es importante advertir que el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es absolutamente irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad de representación gráfica o de percep-tibilidad.


Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distin-tividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135, literal b). La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado y 2) distintividad extrínseca, por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado. El Tribunal al respecto de este tema ha expresado:

y) “El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que ‘carezcan de distintividad’.

z) Al respecto, y a manera de ilustración, se transcriben criterios

del Tribunal de Justicia Europeo: ‘En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios’; que ‘no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad’, pues ‘la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud


de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada (…)’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00). Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembre del 2004. Marca: Universidad Virtual. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. (Proceso 14-IP-2009. Interpretación Prejudicial de 01 de abril de 2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1729, de 3 de julio de 2009. Marca: “TV COLOMBIA + GRÁFICO”).

El Juez Consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si la marca a registrar cumple con los requisitos mencionados, para luego, determinar si el signo no está inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. L. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFU-SIÓN Y/O DE ASOCIACIÓN. LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE SIGNOS DISTINTIVOS. En el procedimiento administrativo interno se argumentó que el signo denominativo IDEAL es confundible con la marca denominativa IDEAL. Por tal motivo, es pertinente referirse a la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y a las reglas para el cotejo de signos distintivos.


1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión y/o de asociación. El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagran unas causales de irregistrabilidad relacionadas específicamente con el requisito de distintividad. El primero establece que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión y/o de asociación. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión y/o de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad.38



Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

aa) “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

bb) El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor,

que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1648, de 21 de agosto de 2008. Marca: “SHERATON”).

Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, tiene como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir. Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión y/o asociación entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo.


La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. 2. Reglas para el cotejo entre signos distintivos. La Autoridad Nacional competente, deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros:






diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión y/o de asociación.



Los anteriores parámetros, han sido adoptados por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales, entre los cuales, podemos destacar: Proceso 58-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 24 de mayo de 2006. Marca: “GUDUPOP”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. Y Proceso 62-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2006. Marca: “DK”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. M. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMI-NATIVOS. En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre los signos denominativos IDEAL. Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos denominativos. Los signos denominativos se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.


Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, el examinador debe tomar en cuenta los siguientes criterios:

• Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferen-ciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

• Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los

signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

• Se debe observar, el orden de las vocales, ya que


• Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

En este orden de ideas, la corte consultante, aplicando el anterior criterio, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos denominativos IDEAL. N. LA OPOSICIÓN ANDINA. SUS CARACTERÍS-TICAS La sociedad IDEAL FASTENER CORPORATION, presentó una oposición andina con base en su marca denominativa IDEAL registrada en Perú. La sociedad demandante argumentó que su signo IDEAL tiene prelación en Colombia sobre la solicitud realizada por la


sociedad IDEAL FASTENER CORPORATION. Por lo anterior, resulta necesario tratar el tema del interés legítimo para presentar oposiciones que, conforme al artículo 147 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, surge de:

a. acreditar que es titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

b. acreditar que se ha solicitado primero el registro, en cualquiera de los Países Miembros del mismo signo.

De conformidad con el artículo 146 de la Decisión 486, dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de publicación de la solicitud de registro de marca, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez oposición fundamentada contra dicha solicitud. La Decisión 486, en el artículo 147, amplía el interés legítimo para presentar oposiciones, matizando con esto el principio de territorialidad en el derecho de marcas, ya que es posible, igualmente, presentar oposiciones en un País Miembro con base en solicitudes o en registros marcarios concedidos en los demás Países Miembros. Dicha figura se conoce con el nombre de “oposición andina” y goza de las siguientes características: 1. Sujetos legitimados. Conforme al artículo 147, los sujetos también legitimados para presentar una oposición son los siguientes:

a) El titular, en cualquiera de los otros Países Miembros de la Comunidad Andina, de una marca idéntica o similar al signo que se pretende


registrar, siempre que el uso de este último pueda inducir a error al público consumidor, y siempre y cuando se acredite el interés real en el mercado del País Miembro donde se interponga la oposición, es decir, que se solicite el registro de la marca en el mismo momento de interponer la oposición.

b) Quien haya solicitado con anterioridad, en

cualquiera de los otros Países Miembros de la Comunidad Andina, el registro de un signo idéntico o similar al que se pretende registrar en el País en donde se hace la oposición, siempre que el uso de este último pueda inducir a error al público consumidor, y siempre y cuando acredite el interés real en el mercado del País Miembro donde se interponga la oposición.

Cuando el artículo 147 de la Decisión 486, se refiere a “quien primero solicitó el registro de esa marca”, se debe entender, haciendo un análisis sistemático de la normativa comunitaria, especialmente con el artículo 136, literal a) de la misma, que el sujeto legitimado es aquel quien haya solicitado con anterioridad, en cualquiera de los otros Países Miembros, el registro de una marca idéntica o similar a la que se pretende registrar en el País en donde se hace la oposición.

Uno de los cambios que introdujo el artículo 147 de la Decisión 486, es la exigencia de la acreditación del interés real en el mercado en país en donde se hace la oposición. La propia norma determina que dicho interés real en el mercado se acredita solicitando el registro de la marca opositora al momento de interponer la oposición. Lo anterior quiere decir, que tanto la oposición como la


solicitud del registro deben presentarse de manera simultánea, ya que de lo contrario, se procedería al rechazo de la mencionada oposición. Ahora bien, de conformidad con los hechos del proceso interno surge una pregunta en relación con el alcance de la norma: ¿La marca que se debe registrar para demostrar el interés real en el mercado debe ser exactamente la misma que se uso como base de la oposición andina? La finalidad del interés real en el mercado, como ya se ha dicho, es evitar que se abuse del derecho de oposición y que se trate de impedir el registro de signos que sí actuarían realmente en el mercado nacional, sobre la base de signos que, en principio, no tendrían penetración clara ni real en el mercado. La premisa es: quien presente oposición andina debe demostrar que el mercado de dicho país miembro realmente le interesa. Advierte el Tribunal, que la finalidad de la oposición andina debe ser la base para interpretar el artículo 147. En este sentido, como lo que importa es el interés real en el mercado, se debe hacer una interpretación teleológica de la norma en comento. Se debe entender, que solicitar el registro de la marca no hace referencia a que el signo solicitado sea idéntico, sino que conserve las características esenciales del signo registrado y, como efecto, sus elementos prevalentes y distintivos. Si se tiene registrada una marca denominativa y se solicita una marca mixta que contenga el mismo elemento denominativo, y si dicho elemento denominativo es que le otorga distintividad al conjunto marcario, pues en últimas se está demostrando el interés real en el mercado, ya que se conservan los elementos esenciales del signo registrado como marca. La figura de la oposición andina tiene como finalidad básica, que se genere un comercio de bienes y servicios leal y transparente en el territorio comunitario y, sobre todo, que se proteja al


consumidor andino, que por la propia sinergia del proceso de integración es el destinatario de todo el comercio intracomunitario y, por lo tanto, puede caer en error al consumir productos y servicios provenientes de los diferentes Países Miembros. 2. Término para presentar la oposición. La normativa comunitaria establece, un plazo de 30 días siguientes a la fecha de publicación especial para presentar oposiciones y, en consecuencia, se aplicará este plazo para presentar oposiciones, con base en el interés legítimo que establece el artículo 147 de la Decisión 486. 3. Efecto de la presentación de la oposición con base en el interés legítimo previsto en el artículo 147 de la Decisión 486. Para determinar los efectos de la oposición, con base en el registro de una marca o en solicitudes de registro en otros Países Miembros, se debe tener en cuenta dos situaciones: La oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los Países Miembros (párrafo segundo del artículo 147), tiene como uno de los principales efectos la posibilidad de impedir el registro de la marca solicitada, con base en el trámite previsto en los artículos 148 a 150 de la Decisión 486. Por su parte, la oposición con base en una solicitud de registro previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros (párrafo tercero del artículo 147), además de tener la posibilidad de obstaculizar el registro del signo solicitado, tiene como efecto principal la suspensión del trámite de registro hasta tanto la Oficina Nacional del País Miembro donde previamente se solicitó el registro haya resuelto tal solicitud.


En consecuencia, si se concede el registro de la marca previamente solicitada en otro País Miembro, la Oficina Nacional Competente donde se interpuso la oposición puede, con base en dicho registro, declarar fundada la oposición y negar el registro del signo solicitado con base en el examen de registrabilidad (párrafo segundo del artículo 147). Por el contrario, si se niega el registro previamente solicitado en otro País Miembro, la Oficina Nacional Competente donde se interpuso la oposición deberá continuar el trámite y decidir la concesión o denegación del signo solicitado, pero ya no atendiendo a la oposición con base en el artículo 147 de la Decisión 486, sino determinando el cumplimiento de los requisitos de registrabilidad. De lo anterior se puede deducir lo siguiente:

• El hecho de que se conceda el registro previamente solicitado en otro País Miembro, no quiere decir que indefectiblemente se deba rechazar la marca observada, ya que la Oficina Nacional Competente deberá realizar el examen de registrabilidad teniendo en cuenta, entre otros factores, el tema de la conexidad competitiva, siguiendo el trámite de los artículos 148 a 150 de la Decisión 486.

• El hecho de que se niegue el registro previamente

solicitado en otro País Miembro, no significa que indefectiblemente se deba conceder el registro del signo respecto del cual se presentó la oposición, ya que la Oficina Nacional Competente deberá analizar si cumple o no con todos los requisitos de registrabilidad.

• Y finalmente, que aunque la norma comunitaria

no lo establezca explícitamente de esta manera, procede la suspensión de trámite de registro


cuando se presenta una oposición con base en una solicitud de registro previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros, ya que se debe entender que si se niega el registro del signo previamente solicitado en otro País Miembro ya no puede ser el objeto de una oposición.

En esta misma línea, el Tribunal de Justicia, en anterior Interpretación Prejudicial, manifestó lo siguiente:

cc) “Tal como lo establece el artículo 147, de presentarse una oposición con base en una solicitud de registro presentada en cualquiera de los Países Miembros, la Oficina Nacional deberá ordenar la suspensión del trámite, hasta la finalización del procedimiento administrativo de registro en el País Miembro donde el opositor presentó su solicitud prioritaria. Si este último procedimiento acarrea la concesión del registro, y se dan las circunstancias de irregistrabilidad que establece el artículo 136 literal a), la Oficina Nacional deberá denegar el registro solicitado; de lo contrario, declarará infundada la demanda y continuará el trámite de registro.” (Proceso 196-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1483, de 29 de marzo de 2007).

La corte consultante, de conformidad con lo establecido anteriormente, deberá determinar si se cumplen todos los requisitos para interponer la oposición andina con base en la marca IDEAL registrada en Perú. O. LA POSIBILIDAD DE SUSPENDER EL TRÁMI-TE DE REGISTRO MARCARIO SI ESTÁ PEN-DIENTE UN PROCESO JUDICIAL QUE PUDIERA AFECTAR EL ANÁLISIS DE REGISTRABILIDAD EN OTRO PAÍS DE LA COMUNIDAD ANDINA. La sociedad demandante argumentó que, como se está adelantando un proceso judicial en Perú que podría afectar


el trámite en Colombia, se debería suspender este último mientras se decide lo pertinente en el país vecino. La Superintendencia de Industria y Comercio sostuvo que no procede la suspensión del trámite administrativo, ya que la resolución que concedió en Perú el registro de la marca denominativa IDEAL continúa siendo válida. En este marco es pertinente que el Tribunal analice, de conformidad con la normativa comunitaria andina, si es posible que el trámite de registro marcario se suspenda mientras se decide un proceso judicial en otro país, que pudiera afectar el análisis de registrabilidad. Por teoría general los actos administrativos se presumen válidos y despliegan todos sus efectos mientras no sean anulados. Las resoluciones que conceden o deniegan registros marcarios no son la excepción, se presumen válidas mientras no sean expulsadas del ordenamiento jurídico mediante los mecanismos procesales pertinentes. Si de la normativa comunitaria no se desprende claramente la figura de la suspensión, se debe procurar que los actos de concesión de registro marcario regulen las situaciones cobijadas en su manto de aplicación: posibilitar el uso exclusivo de la marca a su titular, lo que implica, evidentemente, la potestad de impedir que terceros usurpen su derecho mediante las plataformas de protección para el efecto (ius prohibendi). Lo anterior, tendría soporte en el propio sistema atributivo del registro marcario y, además, en el principio de legalidad. Esto es así porque el derecho exclusivo se adquiere con el registro, y éste, a su vez, se encuentra respaldado en un acto administrativo que se presume válido mientras no sea declarado nulo. Entonces, nadie podría desconocer el derecho exclusivo del titular marcario o dejarlo en suspenso mientras solicita el registro de un signo idéntico o similarmente confundible.


La lógica nos indicaría que si se pretende registrar un signo confundible con uno anteriormente registrado, lo primero que se debería hacer es promover la extinción de dicho registro mediante las herramientas previstas para ello: acción de cancelación, nulidad administrativa, acción de nulidad judicial, etc. Los actos administrativos de concesión deben ser respetados y seguir los mecanismos previstos para su impugnación, ya que de lo contrario caeríamos en una inseguridad jurídica permanente. En consecuencia, no es pertinente la suspensión del trámite de registro marcario si se encuentra pendiente un proceso judicial que pudiera afectar el análisis de registrabilidad. No se puede limitar el ius prohibendi del titular del registro marcario por el alea del resultado de un proceso judicial, sobre todo si se tiene en cuenta que en dichos procesos intervienen muchos asuntos que los dilatan en el tiempo: términos, pruebas, recursos, instancias, etc. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, C O N C L U Y E: PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos. SEGUNDO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de


asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia. Se debe tener en cuenta, que basta con la posibilidad de riesgo de confusión y/o de asociación para que opere la prohibición de registro. La similitud ortográfica se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. TERCERO: La corte consultante debe establecer el riesgo de confusión y/o de asociación, que pudiera existir entre los signos denominativos IDEAL, aplicando los criterios adoptados en la presente providencia. CUARTO: La corte consultante, debe determinar si se cumplen todos los requisitos para interponer la oposición andina con base en la marca IDEAL registrada en Perú, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. QUINTO: Por teoría general los actos administrativos se presumen válidos y despliegan todos sus efectos mientras no sean anulados. Las resoluciones que conceden o deniegan registros marcarios no son la excepción, se presumen válidas mientras no sean expulsadas del ordenamiento jurídico mediante los mecanismos procesales pertinentes. Si de la normativa comunitaria no se desprende claramente la figura de la suspensión, se debe procurar que los actos de concesión de registro marcario regulen las situaciones cobijadas en su manto de aplicación: posibilitar el uso exclusivo de la marca a su titular, lo que implica, evidentemente, la potestad de impedir que terceros usurpen su derecho mediante las plataformas de protección para el efecto (ius prohibendi).


Lo anterior, tendría soporte en el propio sistema atributivo del registro marcario y, además, en el principio de legalidad. En consecuencia, no es pertinente la suspensión del trámite de registro marcario si se encuentra pendiente un proceso judicial que pudiera afectar el análisis de registrabilidad. No se puede limitar el ius prohibendi del titular del registro marcario por el alea del resultado de un proceso judicial, sobre todo si se tiene en cuenta que en dichos procesos intervienen muchos asuntos que los dilatan en el tiempo: términos, pruebas, recursos, instancias, etc. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 2007-00277, debe adoptar la presente interpretación. Asimismo, debe dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. Notifíquese al Juez Consultante, mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. José Vicente Troya Jaramillo PRESIDENTE (e) Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Gustavo García Brito SECRETARIO


TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Gustavo García Brito SECRETARIO

MARCA FIGURATIVA PROCESO 78-IP-2012 Interpretación prejudicial de los artículos 134 literal b) y 135 literales a), b) y c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Interpretación prejudicial de oficio del artículo 150 de la misma Decisión. Actor: Sociedad PROMOTORA DE CAFÉ COLOMBIA S.A. PROCAFECOL S.A. Marca: FIGURATIVA. Expediente Interno Nº 2008-00331. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a los once (11) días del mes de julio del año dos mil doce. En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. VISTOS: Que, la solicitud de interpretación prejudicial, recibida por este Tribunal el 12 de junio de 2012, se ajustó a los requisitos establecidos por el artículo 125 del Estatuto de este Tribunal y que, en consecuencia, fue admitida a trámite por auto de cuatro (4) de julio de 2012.


1. Antecedentes. 1.1. Las partes Demandante: la sociedad PROMOTORA DE CAFÉ COLOMBIA S.A. PROCAFECOL S.A. Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA, SUPERIN-TENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. 1.2. Acto demandado La sociedad PROMOTORA DE CAFÉ COLOMBIA S.A. PROCAFECOL S.A. plantea que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas: - Resolución No. 1267 de 23 de enero de 2008, por medio

de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió denegar el registro del signo “FIGURATIVO”, solicitado por la sociedad PROCAFECOL S.A., para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza.

- Resolución No. 9516 de 28 de marzo de 2008, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior.

- Resolución No. 11040 de 15 de abril de 2008, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 1267 de 23 de enero de 2008.


1.3. Hechos relevantes Del expediente remitido por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, han podido ser destacados los siguientes aspectos: b) Los hechos Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes: - El 15 de junio de 2007, la sociedad PROMOTORA DE

CAFÉ COLOMBIA S.A. PROCAFECOL S.A. (PROCAFECOL) solicitó el registro del signo “FIGU-RATIVO”, para distinguir servicios compren-didos en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza.

- El extracto de la solicitud de registro fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 578, sin que se hubieren presentado oposiciones por parte de terceros.

- El 23 de enero de 2008, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 1267, por medio de la cual resolvió denegar el registro del signo “FIGURATIVO”, solicitado por la sociedad PROCAFECOL S.A., para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza. Se fundamentó en la carencia de distintividad del signo solicitado.

- La sociedad PROMOTORA DE CAFÉ COLOMBIA S.A. PROCAFECOL S.A. (PROCAFECOL), dentro del término legal, interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la Resolución mencionada.

- El 28 de marzo de 2008, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 9516 por medio de


la cual atendió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior.

- El 15 de abril de 2008, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial expidió la Resolución No. 11040, por medio de la cual atendió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 1267 de 23 de enero de 2008, quedando de esta manera agotada la vía gubernativa.

b) Fundamentos de derecho contenidos en la demanda La sociedad PROMOTORA DE CAFÉ COLOMBIA S.A. PROCAFECOL S.A., en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - “(…) una marca que se confunda con un producto, no

puede confundirse con un servicio. No obstante, esto no fue tenido en cuenta por la Superintendencia y, por el contrario, y a pesar de manifestar en sus resoluciones que analizan el caso concreto, lo cierto es que en ningún momento se analizó en concreto la marca solicitada, sino que se limitaron a estudiarla de la misma forma que estudiaron la marca en clase (sic) 30, obviando en consecuencia el principio de la especialidad de los signos distintivos. Se apartaron de hacer un análisis, se limitaron (sic) la distintividad del signo no consiste en otra cosa que en la individualidad de éste frente a los productos que ampara o respecto de los mismos o similares productos de los competidores. Y es un requisito esencial, pues se pretende también proteger al empresario de la limitación de sus signos por parte de terceros”.

- “(…) el signo solicitado a todas luces se diferencia del producto y/o su envoltura, no solo porque no identifica un producto (está solicitado para identificar servicios), sino porque de la descripción dada por la Superintendencia se puede concluir que consiste en una


combinación de líneas expuestas en un contorno (llamado por la Superintendencia rectángulo o figura geométrica) cuyo interior, del centro hacia abajo, contiene la figura de un cuadrado que se une a los costados por dos cintas (descripción en la que también coincide la Superintendencia), y, en consecuencia, reflejará, una vez adquirido por el consumidor, el origen empresarial del producto, de manera que éste al enfrentarse al mismo empaque, con las mismas líneas, con independencia de sus (sic) color o de su tamaño, asociará el servicio al mismo origen empresarial”.

- “(…) el examinador yerra al extrañar datos o informaciones en la solicitud de registro que la norma no exige cuando manifiesta que la marca solicitada consiste en una representación gráfica de un empaque ‘sin especificación de tamaño, proporción u otras características especiales que permiten su recordación o reconocimiento dentro de los productos que pretende amparar’, puesto que desde un punto de vista positivo el signo solicitado puede constituir marca según el artículo 134 de la Decisión 486”.

c) Contestación a la demanda No obra en el expediente la contestación a la demanda por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio. CONSIDERANDO: 1. Competencia del Tribunal Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c, del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;


Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad; Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 4 de julio de 2012. 2. Normas del ordenamiento jurídico comunitario a ser interpretadas El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, ha solicitado interpretación prejudicial de los artículos 134 y 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El Tribunal considera que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo “FIGURATIVO”, fue presentada el 15 de junio de 2007, en vigencia de la Decisión 486 mencionada. Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 del Estatuto, que indican que “el Tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, referidas al caso concreto”, y que al ser estas disposiciones imperativas, que atribuyen al Tribunal Comunitario la facultad de interpretar de oficio las normas del ordenamiento jurídico comunitario que estime aplicables al caso concreto, se limitará la interpretación del artículo 134 al literal b) y el artículo 135 a los literales a), b) y c) y se


interpretará de oficio el artículo 150 (examen de registrabilidad y debida motivación) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por ser pertinente al presente caso. En consecuencia los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 486 (…) “DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro; Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: (…) b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; (…) Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) carezcan de distintividad;


c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate; (…) DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO (…) Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. (…)”. 3. Consideraciones El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: 3.1. CONCEPTO DE MARCA, ELEMENTOS CONS-TITUTIVOS. Concepto. En el presente proceso, la sociedad PROMOTORA DE CAFÉ COLOMBIA S.A. PROCAFECOL S.A. (PROCAFECOL), solicitó el registro del signo “FIGURA-TIVO”, para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza; en tal virtud, se hará referencia al “Concepto de marca y sus elementos constitutivos.


La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”. La marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie y seleccione sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o del servicio. La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas. En el marco de la Decisión 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a los enunciados, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión. Los elementos constitutivos de una marca. El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, está implícitamente contenido en la definición del artículo 134 mencionado, toda vez que un signo para que pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, a fin de que al ser aprehendida por medios sensoriales y asimilada por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios. La representación gráfica y la distintividad son los requisitos expresamente exigidos en la Decisión 486 como elementos esenciales de una marca.


La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones o descripciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos. El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. La característica de distintividad es fundamental que reúna todo signo para que sea susceptible de registro como marca; lleva implícita la posibilidad de identificar unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor. Es entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. Es importante advertir que la distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado; y, 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado. En este sentido, el literal b) del artículo 135 de la Decisión 486, establece como una causal de nulidad absoluta del registro de un signo, aquellos que carezcan de este elemento fundamental, la distintividad. En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo “figurativo”, para distinguir


servicios comprendidos en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión. 3.2. CLASES DE MARCAS: MARCAS FIGURATIVAS Tomando en cuenta que en el proceso interno que motivó esta interpretación prejudicial, la sociedad PROMOTORA DE CAFÉ COLOMBIA S.A. PROCAFECOL S.A. (PROCAFECOL) solicitó el registro del signo “FIGURA-TIVO”, para distinguir servicios comprendidos en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, deviene necesario hacer referencia a las marcas figurativas. La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas. En el marco de la Decisión 486 se puede, sin embargo, constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a las enunciadas, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión. En este contexto, el Tribunal considera conveniente, con carácter ilustrativo, examinar lo relacionado a las marcas gráficas, por corresponder éstas a la clase a la cual pertenece el signo en conflicto. LAS MARCAS GRÁFICAS son definidas como un signo visual porque se dirige a la vista a fin de evocar una figura que se caracteriza por su configuración o forma externa; lo


predominante en esta clase de marca, es el sujeto escogido en su forma gráfica. El Tribunal, con relación a este tema ha venido sosteniendo en su jurisprudencia que:

“Dentro de este tipo se encuentra la marca puramente gráfica, la que evoca en la mente del consumidor sólo la imagen del signo utilizado en calidad de marca: un conjunto de líneas, dibujos y en su caso colores; y, la marca figurativa, que evoca en el consumidor un concepto concreto: el nombre que representa este concepto es también el nombre con el que es conocido la marca gráfica; el tercer subgrupo es la marca que evoca en el consumidor un concepto o motivo al que se llega a través de un proceso de generalización”. (Carlos Fernández Novoa, “Fundamentos de Derechos de Marcas”, Editorial Montecorvo, 1984. pp 29 y ss).

Además, sobre este tipo de marcas, ha manifestado:

“La marca figurativa difiere de la denominativa, en que aquella no es pronunciable, pues el signo que representa no tiene vocalización, sino es una figura o distintivo al que se le da un nombre”.39

Las marcas figurativas son aquellas que se encuentran formadas por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto. En este tipo de marcas, en consecuencia, se pueden distinguir dos elementos, a saber:



suscita en la mente de quien la observa. 39 Proceso 09-IP-94, publicado en G.O.A.C. Nº 180, de 10 de mayo de 1995. Marca: “DIDA” Jurisprudencia de la Comunidad Andina, Tomo IV.


El cotejo de marcas figurativas requiere de un examen más elaborado, pues en este caso debe ofrecerse protección tanto al aspecto gráfico, como al ideológico. En el análisis deberá efectuarse una comparación gráfica y conceptual, ya que la posibilidad de confusión puede generarse no solamente en la identidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también en la idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente de quien la observe. Para determinar la existencia de confundibilidad en esta clase de marcas, la Jurisprudencia sentada por este Tribunal ha expresado, que entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa esto es, el trazado y el concepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por lo que, a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. Al comparar marcas figurativas, se debe, no obstante, aplicar las mismas reglas que se utilizan en el cotejo de los otros tipos de marcas. Con la pretensión de que el Juez consultante pueda analizar claramente el signo solicitado como marca figurativa, este Órgano decide analizar lo concerniente a los diseños industriales, a fin de determinar las diferencias con la marca figurativa. Diseño Industrial y su comparación con la Marca Gráfica El Tribunal ha definido al diseño industrial como:

“(…) cualquier reunión de líneas o combinación de colores o cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, que se incorpore a un producto industrial o de artesanía para darle una apariencia especial, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto y sirva de tipo o patrón para su fabricación”.


En la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina se sostiene que:

“se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de líneas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto (Artículo 113)”.

El diseño industrial para que obtenga reconocimiento jurídico del estado debe necesariamente ser registrado; para ello debe cumplir los requisitos de fondo y de forma establecidos por la normativa comunitaria. El tema sobre el diseño industrial ha sido plasmado en el documento elaborado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual del cual se ha tomado los principales puntos que serán transcritos a continuación: “Elementos comunes en la definición de diseño industrial En las definiciones de diseño industrial que figuran en los textos jurídicos (…) se aprecia una serie de elementos comunes que caracterizan a los diseños industriares como objeto de protección, a saber:

a) Visibilidad. Se parte de la base de que los diseños industriales deben ser visualmente perceptibles. La visibilidad es una condición para que el diseño industrial sea reconocido. Al incorporarlos en un producto específico, la forma o la apariencia deben ser visibles y susceptibles de ser “visualmente apreciados”. Se exige también que el diseño quede a la vista durante el uso normal del producto por su usuario. Ese aspecto es particularmente


importante en relación con los productos que cambian de aspecto durante el uso normal. Por ejemplo, cabe considerar que el interior de una valija forma parte del aspecto de la misma tanto como el exterior pues ambos son visibles durante el uso normal del producto. Análogamente, la forma de un sofá-cama en posición plegada y en posición extendida debe considerarse como parte del diseño del producto. La visibilidad tiene también importancia en lo que se refiere a las partes y componentes de productos más grandes, por ejemplo, los recambios de máquinas, automóviles o electrodomésticos. A ese respecto, en la Directiva de la Unión Europea40 se establece que sólo se considerará que el dibujo o modelo aplicado o incorporado a un producto que constituya un componente de un producto complejo reúne las condiciones para ser protegido si el componente, una vez incorporado al producto complejo, sigue siendo visible durante la utilización normal de este último. Se aclara también que por “utilización normal” se entiende la utilización por parte del consumidor final, sin incluir las medidas de mantenimiento, conservación o reparación. A tenor de esa condición, la forma de partes y piezas del motor de un automóvil que no sean visibles durante la utilización normal del vehículo quedaría fuera del alcance de la protección de los diseños.

b) Apariencia especial. El diseño concede al producto en el que está incorporado una apariencia particular. Además, hace que un artículo parezca diferente y sea más atractivo

40 Directiva de la Unión Europea, Artículo 3.3.). En el Reglamento (CE) sobre los dibujos y modelos comunitarios (Artículo 4.2) figura una disposición idéntica.


para el consumidor o usuario potencial. La apariencia es el resultado de la opción que toma el diseñador entre un gran número de medios y técnicas posibles, incluida la forma y el contorno, el volumen, los colores y líneas, el material y la textura, y el tratamiento de la superficie.

c) Aspectos no técnicos. Los diseños industriales se limitan exclusivamente al aspecto visible de un producto, dejando de lado las características técnicas o funcionales del mismo. Aunque el aspecto exterior de un producto depende tanto de la función para la que se haya previsto como de la estética, sólo las características del aspecto exterior que no obedezcan exclusivamente a criterios técnicos podrán protegerse a título de diseño. El aspecto exterior puede derivarse de los efectos que se apliquen a la superficie del producto (características bidimensionales), de la forma del producto (características tridimensionales) o, lo que es más común, de una combinación de ambos tipos de características.

d) Incorporación en un artículo utilitario. Los diseños industriales tienen por finalidad su incorporación en artículos utilitarios, es decir, productos que tienen finalidades útiles y funcionales. Su objetivo primordial no es ser objetos puramente estéticos, como las obras de bellas artes. El requisito de que el diseño pueda incorporarse en un producto útil traduce su verdadera finalidad, a saber, hacer que el producto sea más atractivo sin impedir por ello que desempeñe las funciones para las que se haya creado. En algunas leyes se exige de forma expresa que el diseño sirva de modelo o tipo para la fabricación de un producto industrial o


que tenga aplicación industrial. En otras leyes se menciona que los diseños pueden también aplicarse a los productos de artesanía”.41

El Tribunal ha señalado, en relación a la esencia del derecho sobre los diseños industriales, que consiste en la potestad que le otorga el registro a su titular, para usarlo en forma exclusiva y evitar que otros lo usen, con las limitaciones y excepciones que el régimen comunitario establece en orden a salvaguardar la función económica y comercial de esa figura de la Propiedad Industrial. En consecuencia, toda persona, física o jurídica, para poseer el derecho de exclusividad sobre su diseño industrial y poder tener la facultad de explotarlo debe necesariamente registrarlo. Una vez reconocido por la Ley, el Titular podrá hacer uso de los derechos que ese registro le otorga como lo expresa la normativa andina (en consideración a las repercusiones económicas que los mismos tienen, aplicables a la marca figurativa, caso en cuestión). Los diseños industriales son un objeto específico de protección y gozan de un reconocimiento y trato especial, dicho reconocimiento se basa por la naturaleza especial de los diseños industriales, al respecto se toma en consideración lo dicho por la OMPI en el artículo mencionado:

“Los diseños industriales constituyen un objeto específico de propiedad intelectual habida cuenta de su naturaleza particular, que responde tanto a criterios estéticos como funcionales al incorporarse en productos tangibles. Los diseños industriales están a caballo entre las artes y la tecnología pues los diseñadores industriales se esfuerzan por crear productos cuya forma o aspecto exterior satisfagan la preferencia estética

41 Novena Sesión de la OMPI, titulada “Comité permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibu-jos y Modelos Industriales e indicaciones geográficas” Ginebra, Octubre, 2002.


de los consumidores y respondan a las expectativas de estos últimos en cuanto al funcionamiento de los productos.

Aunque el diseño que confiere al producto su forma y aspecto particulares haya sido concebido para satisfacer criterios funcionales a la vez que no funcionales, en un gran número de leyes sobre los diseños industriales se estipula que la protección abarca exclusivamente las características no funcionales. Se plantean, además, varias opciones en relación con la conveniencia de otorgar protección jurídica a los progresos técnicos, por un lado, y por otro, a las creaciones estéticas.

Por norma general, las características funcionales de la forma o el aspecto exterior de un producto inciden en el rendimiento técnico del mismo. En la medida en que dicho rendimiento depende de esas características, cabe considerar que esas características son necesarias desde el punto de vista económico. Esa necesidad es evidente si se tiene en cuenta que el producto no desempeñará sus funciones o no las desempeñará de la misma manera si no se incorporan dichas características técnicas. Por ejemplo, un teclado de computadora ergonómico y arqueado difiere del teclado rectangular clásico, no sólo en su aspecto exterior, sino en la manera en que puede ser utilizado con los fines previstos (es decir, para aumentar la comodidad y la velocidad del mecanografiado, etc.).

Si la forma del producto incide en su rendimiento del modo material que sea (como en el ejemplo anterior), cabe considerar que esa forma es “funcional”. Las características funcionales y técnicas de un producto comportan por lo general consecuencias económicas, ya sea por los ahorros que permiten obtener en el costo de fabricación o de distribución del producto, o por el aumento de la eficacia y del rendimiento de dicho producto, con el consiguiente valor comercial añadido. De ahí que, toda restricción de la libertad de copiar las características funcionales de un producto repercutirá por lo general en la


competencia entre los productores de dicho artículo. En la medida en que se considera que, desde el punto de vista económico, la competencia es un elemento beneficioso que debe fomentarse, tendría sentido facilitar el libre uso de las características funcionales de los productos que tengan importancia económica, o por lo menos, supeditar toda restricción de esa libertad a una serie de condiciones rigurosas. Ésos son los fundamentos en los que se basan los estrictos requisitos que estipulan las leyes que contemplan la concesión de derechos exclusivos sobre las creaciones técnicas, en particular, el sistema de patentes sobre invenciones, incluidos los modelos de utilidad. Las restricciones relativas a la libertad de copia por los competidores pueden imponerse sobre la base de varias condiciones especiales y por un período relativamente breve.

Por otro lado, las características de la forma o el aspecto exterior de un producto que responden a criterios estéticos no se consideran tan fundamentales desde el punto de vista económico como las características funcionales del producto. Eso se explica por el hecho de que, por norma general, las variaciones en las características estéticas del producto no impiden el funcionamiento del mismo ni la obtención de los resultados previstos. En rigor, las características estéticas no son necesarias para el funcionamiento del producto; son arbitrarias en el sentido de que responden a la preferencia subjetiva del diseñador o del público al que se destina el producto. Por ejemplo, la mayor parte de las características que diferencian una vajilla de otra son de índole no funcional puesto que los platos y tazas de una y otra vajilla funcionan del mismo modo, sea cual sea su configuración y estilo.

A diferencia de las características técnicas, las características no funcionales del aspecto exterior del producto, es decir, el diseño, no son un elemento indispensable desde el punto de vista económico para la competencia. Por consiguiente, lo normal sería que los derechos exclusivos sobre los diseños


industriales se adquirieran con mayor facilidad y por un período más largo que los derechos exclusivos sobre las características funcionales y las creaciones técnicas”. 42

Se advierte, asimismo, que el titular del diseño industrial está facultado para actuar contra terceras personas que intenten o efectúen cambios sobre su diseño industrial, cuando no se ha producido ninguna transferencia o cesión de derechos respecto del diseño. Al respecto, algunos autores sostienen que entre las facultades que comprende este derecho, figura la de poder exigir de cualquier explotante el respeto a la integridad del diseño original, tal y como su titular lo ha concebido y realizado y desea que se mantenga; de modo que sin el expreso consentimiento del autor, no pueden introducirse por ningún concepto alteraciones, al difundir, publicar o reproducir su diseño. No obstante, aunque el autor sea, en principio, el titular legítimo del derecho de registro, éste lo puede ceder en favor de un tercero, sea éste persona natural o jurídica; sin embargo, no por ello pierde su autoría, conserva además el derecho de la concepción, la cual es inajenable, por lo que el cesionario del derecho deberá reconocer y exteriorizar, de ser el caso, de quién ha provenido la creación y, quién ha sido el cedente de los derechos en su favor. Finalmente, en cuanto al interés comercial e industrial de la marca figurativa, se adopta el tema que sobre el diseño industrial ha sido plasmado en el documento elaborado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, ya referido:

“La finalidad de los diseños industriales es hacer que los productos utilitarios, los productos industriales y los

42 Directiva de la Unión Europea, Artículo 3.3.). En el Reglamento (CE) sobre los dibujos y modelos comunitarios (Artículo 4.2) figura una disposición idéntica.


productos de consumo sean más atractivos a la vista, es decir, más estéticos para los compradores potenciales. El hecho de que el producto sea más agradable a la vista añade valor estético a la vez que comercial a dicho producto. Ese valor se convierte en algo concreto cuando por un artículo, por ejemplo, un reloj de pulsera, en el que esté incorporado un diseño específico, se puede pedir un precio más elevado que por otro reloj de características funcionales idénticas pero de forma o aspecto diferente”.

Este criterio adopta el Tribunal, toda vez que la protección de los diseños industriales está encaminada a alentar el esfuerzo humano y el flujo de recursos financieros. 3.3 REQUISITOS ESENCIALES PARA QUE UN SIGNO PUEDA SER REGISTRADO COMO MAR-CA. En el presente proceso, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó la solicitud del registro del signo “FIGURATIVO” solicitado por la sociedad PROMOTORA DE CAFÉ COLOMBIA S.A. PROCAFECOL S.A. (PROCAFECOL), por considerar que el mismo carecía de distintividad; en tal virtud, se hará referencia al tema: “Requisitos esenciales para que un signo pueda ser registrado como marca”. El ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina contempla en el artículo 135 de la Decisión 486 los impedimentos para que un signo sea considerado marca. El literal a) de esta norma establece que no podrán ser registrados como tales, los signos que conforme al artículo anterior de esa Decisión no puedan constituir una marca. Es necesario entonces sostener que un signo sólo es registrable, cuando cumple a cabalidad los requisitos deter-


minados en el artículo en comento; condiciones que, en resumen, determinan que el signo puede estar constituido por una descripción que permita formarse una idea concreta acerca de él, utilizando, entre otros, palabras o figuras. El juez nacional consultante, cuando actúe como juez comunitario al aplicar las normas pertinentes del ordenamiento jurídico andino, deberá analizar si el signo cuyo registro se controvierte, cumple o no los requisitos señalados en el citado artículo 134 y, verificar, si en ese caso específico no se incurre en las excepciones a la registrabilidad contempladas en el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, así como en las prohibiciones expresamente determinadas en el artículo 136 de la misma Decisión. 3.4. IMPEDIMENTOS PARA UN REGISTRO MAR-CARIO: CUANDO CARECE DE DISTINTIVIDAD. En el presente proceso, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó la solicitud del registro del signo “FIGU-RATIVO” solicitado por la sociedad PROMOTORA DE CAFÉ COLOMBIA S.A. PROCAFECOL S.A. (PROCA-FECOL), por considerar que el mismo carecía de distintivi-dad; en tal virtud, se hará referencia al tema: “Impedimentos para un registro marcario: cuando carece de distintividad”. El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que “carezcan de distintividad”.


Al respecto, y a manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia Europeo: “En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios”; que “no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad”, pues “la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada (…)” (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00). 43 3.5. IRREGISTRABILIDAD POR CONSTITUIR EL SIGNO FORMA USUAL DE ENVASES. En el proceso interno, la sociedad demandante afirmó que “(…) el examinador yerra al extrañar datos o informaciones en la solicitud de registro que la norma no exige cuando manifiesta que la marca solicitada consiste en una representación gráfica de un empaque ‘sin especificación de tamaño, proporción u otras características especiales que permiten su recordación o reconocimiento dentro de los productos que pretende amparar’, puesto que desde un punto de vista 43 Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembre del 2004. Marca: UNIVERSIDAD VIR-TUAL. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


positivo el signo solicitado puede constituir marca según el artículo 134 de la Decisión 486”. En tal virtud, deviene necesario hacer referencia al literal c) del artículo 135. El Tribunal, al referirse a la prohibición contenida en el literal c) del artículo 135 de la Decisión 486, relativa a la irregistrabilidad de signos por consistir exclusivamente en formas de uso común, o en formas impuestas por la naturaleza o la función del producto, en reciente jurisprudencia, ha expresado lo siguiente: “El literal c) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone lo siguiente:

‘No podrán registrarse como marcas los signos que:

(..) c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate; (…)’.

La norma trascrita prohíbe el registro de signos que consistan exclusivamente en formas de uso común de los productos o de sus envases, o en formas impuestas por la naturaleza o la función del producto, de sus envases o envoltorios. Advierte el Tribunal que en relación con estas últimas, aunque la norma no lo consagró expresamente, también debe aplicarse a los envases o envoltorios de los productos. Las formas de uso común son aquellas que de manera frecuente y ordinaria se utilizan en el mercado en relación con determinado grupo de productos. En este caso, el público consumidor no relaciona dichas formas con los productos de un competidor específico, ya que en su mente


se relacionan con el género de productos y no con una especie determinada. Otro tipo de formas son necesarias en relación con los productos, sus envases o envoltorios, es decir, que indefectiblemente deberán usarse en el mercado. Está necesidad está dada porque la naturaleza del producto lo impone o porque la función del producto no permite que tenga otra forma. De conformidad con la normativa andina se clasifican en: 1) formas impuestas por la naturaleza, y 2) formas impuestas por la función del producto. Las formas impuestas por la naturaleza son aquellas que se desprenden de los elementos esenciales del producto. Son formas que obligadamente, por su configuración y su esencia, están ligadas a los productos, sus envases o envoltorios. Pensemos en las formas de los productos agrícolas; las frutas y verduras tienen esas formas porque su naturaleza misma las determina. Una guayaba tiene esa forma porque sus elementos estructurales imponen su forma; no podría ser de otra manera salvo cierta mutación o manipulación externa. Las formas impuestas por la función del producto son aquellas que están determinadas por la finalidad del producto. Habría que preguntarse ¿para qué sirve el producto?, y de esta manera identificar su forma funcional. Pensemos en la figura de una llanta, en un gancho para colgar ropa, de unos alicates, o de un lápiz. Las formas ordinarias de dichos productos están soportadas en relación con su función; nadie podría imaginar un lápiz sin esa forma delgada, larga, cilíndrica, y característica del lápiz, cuyo objetivo principal la escritura manual. Ahora bien, el derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que formas de uso común o necesarias puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser estos elementos de dominio público no pueden vetarse para que los competidores en el mercado los sigan utilizando. Sin embargo, si dichas formas se encuentran acompañadas por elementos adicionales que le otorguen distintividad al conjunto, podrían registrarse pero sus titulares no podrían oponerse al uso de los elementos comunes o necesarios.


El Tribunal advierte que las formas de uso común o necesarias deben apreciarse en relación con los productos o servicios que ampare el signo a registrar. Es decir, lo que es de uso común o necesario en una clase determinada puede no serlo así en otra; por ejemplo la forma de una pera puede no ser necesaria para las prendas de vestir. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus de uso común o necesario en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas.44 Esto es muy importante porque en 44 El Tribunal ha determinado ciertos criterios para analizar la conexión competitiva: “a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (…) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producir-se el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro. En cambio, se daría tal co-nexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos. Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una co-nexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comerciali-zados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los produc-tos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario. La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir”. (Proceso 114-IP-2003. MARCA: EBEL


productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados”45. La corte consultante, por lo tanto, debe determinar si el signo FIGURATIVO solicitado a registro por la sociedad PROMOTORA DE CAFÉ COLOMBIA S.A. PROCAFECOL S.A. es una forma común o necesaria en la clase 43 de la Clasificación de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. 3.6. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD Y DEBIDA MOTIVACIÓN. En el presente proceso, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó de oficio el registro del signo solicitado; en tal virtud, el Tribunal estima adecuado referirse al tema de “Examen de registrabilidad y debida motivación”. El artículo 148 de la Decisión 486 dispone que en el caso en que se hayan presentado oposiciones la Oficina Nacional Competente notificará el hecho al solicitante para que, dentro de los 30 días siguientes, haga valer sus argumentaciones y, si lo considera necesario, presente pruebas. La Oficina Nacional Competente, a solicitud de parte, otorgará 30 días de plazo adicional para presentar pruebas que sustenten la contestación. Por otro lado, el artículo 150 de la Decisión 486 determina que “Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se

INTERNACIONAL. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 de 14 de enero de 2004). 45 PROCESO 07-IP-2012. Marca: “FIGURA DE UNA CHUPETA” (figurativa). Interpretación prejudicial de 4 de julio de 2012. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”. Por consiguiente, a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado. Al respecto, este Tribunal ha manifestado:

“La existencia de oposiciones compromete más aún al funcionario respecto de la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es el de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros marcarios.” 46

Asimismo, el examen de registrabilidad que, en apego a lo dispuesto en el artículo 150 de la misma Decisión, debe practicar la oficina correspondiente, comprende el análisis de todas las exigencias que aquella impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo, desde luego, de los requisitos fijados por el artículo 134 y,

46 Proceso 16-IP-2003, sentencia de 12 de marzo de 2003, publicada en la G.O.A.C. Nº 916, de 2 de abril de 2003. Marca: “CONSTRUIR Y DISEÑO”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMU-NIDAD ANDINA.


tomando en consideración las prohibiciones determinadas por los artículos 135 y 136 de la Decisión en estudio. De la misma forma, será la Oficina Nacional Competente, la que en definitiva decida sobre las oposiciones formuladas, en el caso de que hayan sido presentadas, y, desde luego, respecto de la concesión o de la denegación del registro solicitado; el acto de concesión o de denegación del registro debe estar respaldado en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que le sirvieron de base para tomar su decisión. El funcionario debe aplicar las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han establecido con esa finalidad. La aplicación que de éstas se realice en el examen comparativo dependerá, en cada caso, de las circunstancias y hechos que rodeen a las marcas en conflicto. Asimismo, en anteriores providencias, el Tribunal ha establecido ciertas características aplicables al examen de registrabilidad, a saber:

“El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales47 ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos determinó con toda claridad cuáles son las características de dicho examen:


4. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser

47 Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, dentro del proceso 40-IP-2004; Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviem-bre de 2005, dentro del proceso 167-IP-2005.


registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma.

5. En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”48.

Otra de las características del examen de registrabilidad es su autonomía tanto en relación con las decisiones expedidas por otras Oficinas de Registro Marcario, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina. En el siguiente acápite el Tribunal se referirá a esta característica. Debida motivación. La resolución que emita la Oficina Nacional Competente tiene que ser necesariamente, motivada en debida forma y, además, debe expresar en su pronunciamiento los fundamentos en los que se basa para emitirlos. Acerca de los actos administrativos referentes a la concesión o a la denegación de registros marcarios, este Tribunal ha manifestado: 48 Proceso 180-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1476, de 16 de marzo de 2007, marca: “TRANS-PACK”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


“(...) requieren de motivación para su validez; pero si, además, la obligación de motivar viene impuesta legalmente -en el presente caso por la misma norma comunitaria, de prevalente aplicación- debe entonces formar parte de aquél y, además, como lo ha expresado la jurisprudencia de este Tribunal Andino, podría quedar afectada de nulidad absoluta la resolución que los contenga si por inmotivación lesiona el derecho de defensa de los administrados”. 49

En consecuencia, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro marcario, es decir la Oficina Nacional no puede mantener en secreto el mismo y, en consecuencia, la resolución que concede el registro marcario, que en definitiva es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho examen y, por lo tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es el de la motivación de los actos. Autonomía de la Oficina Nacional Competente para tomar sus decisiones. Sobre el tema se transcribe lo expresado por este Tribunal dentro del proceso 110-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1675 de 5 de diciembre de 2008. Marca “LAN ECUADOR”: “El sistema de registro marcario que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capítulo V de la Decisión 344 regula el procedimiento de registro marcario, e instaura en cabeza de las

49 Proceso 35-IP-98, sentencia de 30 de octubre de 1998. G.O.A.C. Nº 422, de 30 de marzo de 1999. Marca: “GLEN SIMON”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad. Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones”. Sobre el primer tema, el Tribunal ha señalado:

“Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho marcario comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas.

En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro Marcario significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro marcario en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro marcario en los otros Países. O bien, si el registro marcario ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, Marca: “MONARCH-M, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1553, de 15 de octubre de 2007).

Un aspecto de especial importancia en relación a este tema constituye el hecho que el principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente


para que, de acuerdo a su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto a su conocimiento. En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado. Sobre el segundo tema, la norma comunitaria estableció como atribución de las oficinas nacionales de registro marcario la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; como ya se indicó, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado. Asimismo, es pertinente agregar que este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro marcario, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares. Esta atribución no quiere decir que la Oficina de Registro Marcario no tenga límites en su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro marcario tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite. Con base en estos fundamentos,


EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA CONCLUYE: 1. Un signo para que sea registrable como marca debe ser

apto para distinguir productos o servicios en el mercado y ser susceptible de representación gráfica, de conformidad con los criterios expuestos en la presente interpretación prejudicial. Esa aptitud se confirmará si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualesquiera de los sentidos.

2. En una marca gráfica se debe tomar en cuenta el efecto

visual que la figura, apreciada en su conjunto, causa sobre la actitud y reacción normal del público consumidor.

El hecho de que el producto o servicio sea más

agradable a la vista añade valor estético y comercial a dicho producto o servicio, lo que lo hace más compe-tible en el mercado.

3. Los diseños industriales constituyen un objeto específico

de propiedad intelectual, su naturaleza responde tanto a criterios estéticos como funcionales al incorporarse en productos tangibles.

4. No son registrables como marcas los signos que no

cumplan con lo establecido por el artículo 134 de la Decisión 486, conforme lo señala el artículo 135 en su literal a).


5. Tampoco son registrables como marcas, los signos que carezcan de distintividad, en armonía con lo señalado en el artículo 135, literal b) de la misma Decisión.

6. Si un determinado signo, no obstante encontrarse

aparentemente comprendido por una de las situaciones a que se refiere el literal c) del artículo 135 de la Decisión 486, incorpora en su estructura elementos o componentes adicionales, que le otorguen suficiente distintividad y que, además, no concurra respecto de él ninguna causal de irregistrabilidad, su registro podrá ser declarado procedente, pero, si se incurre en el supuesto citado en la norma, el signo es irregistrable por no ser apto para funcionar como marca según lo determinado por el artículo 134.

7. La corte consultante debe determinar si el signo

FIGURATIVO solicitado a registro por la sociedad PROMOTORA DE CAFÉ COLOMBIA S.A. PROCAFECOL S.A. es una forma común o necesaria en la clase 43 de la Clasificación de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia.

8. La Oficina Nacional Competente debe, necesariamente,

realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado para registro, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias establecidas por la Decisión 486. Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no hayan sido presentadas oposiciones a la solicitud.

El pronunciamiento que, independientemente de su

contenido, favorable o desfavorable, que resuelva las oposiciones en el caso de haberlas, y determine la concesión o la denegación del registro de un signo, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que deberá ser notificada al peticionario.


Asimismo, el examen de registrabilidad realizado por las

oficinas de registro marcario tiene las siguientes características:

• Debe ser de oficio. • Es integral. • Se debe plasmar en una resolución debidamente

motivada. • Es autónomo.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 2008-00331, deberá adoptar la presente interpretación. Así mismo deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. José Vicente Troya Jaramillo PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO


Gustavo García Brito SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Gustavo García Brito SECRETARIO

MARCA FIGURATIVA

Registro de un color delimitado por la forma. PROCESO 132-IP-2012 Interpretación prejudicial del artículo 135 literales b), c) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e, interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literal e) y 150 de la misma Decisión. Marca: FIGURATIVA. Actor: sociedad GAS CAQUETA S.Á. E.S.P. Proceso interno Nº 2010-00271. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los tres días del mes de diciembre del año dos mil doce. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, relativa al artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dentro del proceso interno Nº 2010-00271. El auto de 13 de noviembre de 2012, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y, Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.


a) Partes en el proceso interno. Demandante: sociedad GAS CAQUETÁ S.A. E.S.P Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Tercero interesado: sociedad GASES UNIDOS DE COLOMBIA UNIGAS LTDA.

b) Hechos. 1. El 9 de diciembre de 2008, la sociedad GASES UNIDOS DE COLOMBIA UNIGAS LTDA. solicitó, ante la Divi-sión de Signos Distintivos de la Superintendencia de In-dustria y Comercio, el registro como marca de un signo FIGURATIVO, para distinguir servicios comprendidos en la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza. 2. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 601 de 27 de febrero de 2009. Contra dicha solicitud no se presentaron oposiciones. 3. Por Resolución Nº 32089 de 30 de junio de 2009, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el registro del signo solicitado. 6. La sociedad GAS CAQUETÁ S.A. E.S.P. interpuso demanda contencioso administrativa contra la mencionada resolución.

c) Fundamentos jurídicos de la demanda. La sociedad GAS CAQUETÁ S.A. E.S.P. en su escrito de demanda presentó los siguientes argumentos:


1. Con la emisión de la Resolución impugnada se ha violado el artículo 135 literales b), c) y d) de la Decisión 486. 2. En primer término indica que “el cilindro de gas, empleado para el transporte de GLP (Gas Licuado del Petróleo), es un artefacto cuya forma y estructura se encuentra ordenada por el Reglamento Técnico expedido por el Ministerio de Minas y Energía (…)”, además se señala que en el mencionado Reglamento se indican las condiciones técnicas de la pintura del cilindro. 3. Por lo tanto, “los cilindros de gas y el empleo de ellos, no solamente constituyen un uso que corresponde a la función del servicio de transporte del GLP, sino que su uso y forma están ordenados por la ley (…)”, por lo que no se explica que la Superintendencia haya concedido el registro del signo figurativo. 4. De esta manera, “de permitirle a la sociedad GASES UNIDOS DE COLOMBIA UNIGAS LTDA. la apropiación del arte de un cilindro cuyo empleo y uso es obligatorio (…) repercutiría en que el uso de este producto cayera en un monopolio del uso de los cilindros (…)” impidiendo a otras empresas prestadoras del mismo servicio el empleo de los cilindros. 5. Con el fundamento en el registro del signo genérico del cilindro la sociedad GASES UNIDOS DE COLOMBIA UNIGAS LTDA. “está solicitando a GAS CAQUETÁ S.A. E.S.P. abstenerse del empleo del color naranja en sus cilindros (…)”. 6. Afirma que “siendo este cilindro de uso común por todas las empresas fabricantes y comercializadoras de GAS, no puede predicarse de éste que sea indicador de origen empresarial ni mucho menos de su calidad”, por lo tanto,


agrega que el signo figurativo solicitado no tiene la suficiente distintividad.

d) Fundamentos jurídicos de la contestación a la demanda.

La Superintendencia de Industria y Comercio contesta la demanda manifestando que: 1. Con la emisión de la Resolución impugnada “no se ha incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 486 (…)”. 2. En el presente caso “si bien se trata de una marca figurativa que contiene algunas imágenes de cilindros, es menester señalar que la protección otorgada por el registro a la referida marca, ampara la misma en su especial conjunto marcario, sin que pueda oponerse un mejor derecho de partes fraccionadas de esta frente a terceros”.

e) Tercero interesado. La sociedad GASES UNIDOS DE COLOMBIA UNIGAS LTDA. Y UNIGAS COLOMBIA S.A. E.S.P., tercero interesado en el proceso, contestó la demanda manifestando: 1. El registro concedido “reivindica el uso del color naranja, específicamente bajo el pantone NARANJA MATE, RAL 2004. En este caso el registro versa sobre un color delimitado por una forma específica” y que de acuerdo al artículo 134 literal e) de la Decisión 486 son registrables este tipo de signos. 2. Afirma que “No es cierto, que la sociedad UNIGAS pretenda impedir el uso del cilindro para el transporte de gas, y tal como lo menciona el demandante lo único que ha


hecho es solicitar la abstención de usar el color naranja (…) por cuanto dicho color, tiene derecho al uso exclusivo”. Agrega que el cilindro “no puede ser indicador del origen empresarial (…) pero sí puede ser indicador del origen empresarial un color”. 3. La Superintendencia no le está otorgando exclusividad sobre algún elemento que otorgue ventaja funcional o técnica al producto sino sobre el color naranja y que la Comisión Reguladora de Energía y Gas autorizó el uso de distintivos en los cilindros de gas, entre ellos el color y si bien el Decreto fue derogado quedó la filosofía de identificación del cilindro. 4. Finalmente, afirma que varias empresas usan distintos colores para identificar sus cilindros. CONSIDERANDO: Que, la norma contenida en el artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación prejudicial se solicita forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto


en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (codificado mediante la Decisión 500); Que, la presentación de la solicitud de registro como marca del signo FIGURATIVO, fue el 9 de diciembre de 2008, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que se interpretará el artículo 135 de la Decisión 486 solicitado por el consultante, en sus literales b), c ) y h); y, de acuerdo a lo facultado por la norma comunitaria de oficio se interpretará el artículo 134 literal e) y 150 de la misma Decisión; y, Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “(…) Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: (…) e) un color delimitado por una forma, o una combinación de colores; (…)


Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) b) carezcan de distintividad; c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate; (…) h) consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica; (…)”.

1. La marca y los requisitos para su registro. La distintividad.

El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse a la marca señala: “(…) constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro (…)”. Este artículo tiene un triple contenido, da un concepto de marca, indica los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca y hace una enumeración ejemplificativa de los signos registrables. Con base al concepto del artículo 134 de la Decisión 486 se define la marca como un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogra-


mas, retratos, etiquetas, emblemas, escudos, sonidos, olores, letras, números, color determinado por su forma o combinación de colores, forma de los productos, sus envases o envolturas y otros elementos de soporte, individual o conjuntamente estructurados que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios, a fin de que el consumidor o usuario medio los identifique, valore, diferencie, seleccione y adquiera sin riesgo de confusión o error acerca del origen o la calidad del producto o servicio. Este artículo hace una enumeración enunciativa de los signos que pueden constituir marcas, por lo que el Tribunal señala que: “Esta enumeración cubre los signos denominativos, gráficos y mixtos, pero también los tridimensionales, así como los sonoros y olfativos, lo que revela el propósito de extender el alcance de la noción de marca”. (Proceso 92-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1121 del 28 de setiembre de 2004, marca: “UNIVERSIDAD VIRTUAL”). El requisito de perceptibilidad, que estaba expresamente establecido en la Decisión 344, se encuentra implícitamente contenido en esta definición toda vez que, un signo para que pueda ser captado y apreciado es necesario que pase a ser una impresión material identificable a fin de que, al ser aprehendido por medios sensoriales y asimilado por la inteligencia, penetre en la mente de los consumidores o usuarios. Sobre la perceptibilidad, José Manuel Otero Lastres señala: “(…) es un acierto del artículo 134 no exigir expresamente el requisito de la ‘perceptibilidad’, porque ya está implícito en el propio concepto de marca como bien inmaterial en el principal de sus requisitos que es la aptitud distintiva” (Otero Lastres, José Manuel, Régimen de Marcas en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena (sic). Revista Jurídica del Perú. Junio, 2001, p. 132).


La susceptibilidad de representación gráfica juntamente con la distintividad, constituyen los requisitos expresamente exigidos por la norma comunitaria. La susceptibilidad de representación gráfica, es la aptitud que tiene un signo de ser descrito o reproducido en palabras, imágenes, fórmulas u otros soportes, es decir, en algo perceptible para ser captado por el público consumidor. La distintividad, es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identificar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione. Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que ésta cumpla su función principal de identificar e indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin riesgo de confusión y/o asociación. En cuanto al requisito de la distintividad, si bien este artículo con relación a lo que disponía el artículo 81 de la Decisión 344 no hace expresa mención a la “suficiente” distintividad, sin embargo para efectos de registro del signo, de conformidad con el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486 se exige que “(…) el signo deberá ser apto para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, con el objeto de que el consumidor o usuario los valore, diferencie y seleccione, sin riesgo de confusión y/o de asociación en torno a su origen empresarial o a su calidad (…) esta exigencia se expresa también a través de la prohibición contemplada en el artículo 135, literal b, de la Decisión en referencia, según la cual no podrán registrarse como marcas los signos que carezcan de distintividad”. (Proceso 205-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. Nº 1333, del 25 de abril de 2006, caso: “FORMA DE UNA BOTA Y SUS SUELAS”).


Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, la primera se refiere a la aptitud individualizadora del signo, mientras que la segunda se refiere a su no confundibilidad con otros signos. La marca salvaguarda tanto el interés de su titular al conferirle un derecho exclusivo sobre el signo distintivo, como el interés general de los consumidores o usuarios, garantizándoles el origen y la calidad de los productos o servicios, evitando el riesgo de confusión y/o de asociación, tornando así transparente el mercado. Es importante advertir que el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es irregistrable si carece de los requisitos de distintividad, susceptibilidad de representación gráfica o perceptibilidad. Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135 literal b) de la Decisión 486. Se reconoce tanto una capacidad distintiva “intrínseca” como una capacidad distintiva “extrínseca”, como ya se indicó. El Tribunal manifiesta que únicamente será registrable un color, de acuerdo al literal e) del artículo 134, cuando esté debidamente delimitado por una forma, es decir un color aisladamente solicitado no podrá ser objeto de registro, conforme se manifiesta en el siguiente punto. En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo FIGURATIVO, como fue solicitado, cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si


no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión.

2. Registro de un color delimitado por la forma.

El Tribunal interpretará el presente tema en virtud a que el signo solicitado a registro constituye el uso del color naranja, específicamente bajo el pantone NARANJA MATE, RAL 2004. La norma comunitaria, específicamente el literal e) del artículo 134 de la Decisión 486, prevé el registro de un color delimitado por una forma, o una combinación de colores, es decir, que cuando el mismo se encuentra comprendido en una silueta o trazo puede acceder al registro como marca, al igual que cuando el color que se desea registrar se plasme o sea parte integrante de un signo tridimensional o figurativo, ya registrado o solicitado, obviamente, siempre que éste no caiga en alguna otra causal de irregistrabilidad. Contrario sensu, la Decisión 486 en su artículo 135 literal h) prohíbe el registro de un color aisladamente considerado. Al respecto el Tribunal ha señalado: “(…) la prohibición contemplada en el literal h) del artículo 135 de la Decisión 486 se refiere, en primer lugar, a los siete colores fundamentales del arco iris, prohibición que se apoya en la circunstancia de que el número de los colores fundamentales y puros es ciertamente muy limitado: la acentuada escasez de colores fundamentales y puros contrasta visiblemente con la gran abundancia de denominaciones y elementos gráficos. De donde se sigue que, si a través de una marca, una empresa pudiese apropiarse de un color fundamental o puro, obtendría una ventaja competitiva desmesurada y, al mismo tiempo, los competidores tropezarían con un grave obstáculo que podría llegar a bloquear el libre acceso al mercado. Los efectos obstruccionistas derivados de la concesión de una marca sobre un color fundamental o puro serían particularmente palpables en la hipótesis de que el color fuese necesariamente común a un género o línea de productos o a su


envoltorio o envase (…). La mencionada prohibición abarca además a los colores puros que por su cromatismo son fácilmente identificables, así como, a los colores secundarios, fruto de combinaciones que en todo caso son ilimitadas”. (Proceso 111-IP-2009, publicado en la G.O.A.C. Nº 1809 de 22 de marzo de 2010, marca: Un espejo o reflejo de agua con reivindicación de los colores azul oscuro y azul claro). Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la prohibición bajo análisis no es absoluta, pues ella sólo opera cuando el color no se encuentra “delimitado por una forma específica”, es decir, como se tiene dicho, se permite el registro de colores debidamente delimitados por una forma. En este sentido, corresponde al juez consultante, determinar si el color naranja, pantone NARANJA MATE, RAL 2004 se encuentra debidamente delimitado por una forma y cumpla con los demás requisitos exigidos por la norma comunitaria lo cual le permita acceder al registro y permita al consumidor no incurrir en error o posible confusión.

3. Clases de signos. Signos figurativos. Dentro del proceso interno que motivó esta interpretación prejudicial, la sociedad GASES UNIDOS DE COLOMBIA UNIGAS LTDA. solicitó el registro de un signo “FIGURATIVO”, para distinguir servicios comprendidos en la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo tanto, es necesario hacer referencia a las marcas figurativas. La doctrina ha reconocido, en atención a la estructura del signo, algunas clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas. En el marco de la Decisión 486, se puede constatar la existencia de otras clases de signos, diferentes a las enun-


ciadas, como los sonidos, los olores, los colores, la forma de los productos, sus envases o envolturas, etc., según consta detallado en el artículo 134 de la mencionada Decisión. En este contexto, el Tribunal considera conveniente, con carácter ilustrativo, examinar lo relacionado a las marcas gráficas, por corresponder éstas a la clase a la cual pertenece el signo en conflicto. Las marcas gráficas son definidas como un signo visual porque se dirige a la vista a fin de evocar una figura que se caracteriza por su configuración o forma externa; lo predominante en esta clase de marca, es el sujeto escogido en su forma gráfica. El Tribunal, con relación a este tema ha venido sosteniendo en su jurisprudencia que:

“Dentro de este tipo se encuentra la marca puramente gráfica, la que evoca en la mente del consumidor sólo la imagen del signo utilizado en calidad de marca: un conjunto de líneas, dibujos y en su caso colores; y, la marca figurativa, que evoca en el consumidor un concepto concreto: el nombre que representa este concepto es también el nombre con el que es conocido la marca gráfica; el tercer subgrupo es la marca que evoca en el consumidor un concepto o motivo al que se llega a través de un proceso de generalización”. (Carlos Fernández Novoa, “Fundamentos de Derechos de Marcas”, Editorial Montecorvo, 1984. pp 29 y ss).

Además, sobre este tipo de marcas, ha manifestado que las marcas gráficas, llamadas también visuales porque se aprecian a través del sentido de la vista, son figuras o imágenes que se caracterizan por la forma en que están expresadas. La jurisprudencia del Tribunal ha precisado que dentro del señalado tipo de marcas se encuentran las puramente gráficas, que evocan en el consumidor


únicamente la imagen del signo y que se representan a través de un conjunto de líneas, dibujos, colores, etc.; y las figurativas, que evocan en el consumidor un concepto concreto, el nombre que representa este concepto y que es también el nombre con el que se solicita el producto o servicio que va a distinguir. (Proceso 09-IP-94, publicado en la G.O.A.C. Nº 180 de 10 de mayo de 1995, marca: DIDA). Las marcas figurativas son aquellas que se encuentran formadas por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto. En este tipo de marcas, en consecuencia, se pueden distinguir dos elementos, a saber:



suscita en la mente de quien la observa.

4. Irregistrabilidad de signos que constituyan la forma usual de los productos o que consistan en la forma impuesta por la naturaleza o fun-ción del servicio.

El Tribunal considera oportuno referirse al tema en virtud a que en el proceso interno se controvierte el hecho de si el signo FIGURATIVO solicitado, específicamente el color, constituye la forma usual de un producto. Con relación a la causal de irregistrabilidad, contenida en el literal c) del artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, se prohíbe el registro como marca de un signo que consista en la forma usual del producto o de su envase. También prohíbe el registro cuando la forma citada es impuesta por la naturaleza del producto o por su función. “En estos casos, según la doctrina, se trata de formas genéricas, o descriptivas, o cuya utilización, a juicio de Martínez Miguez, `resulta


imprescindible para que un determinado producto posea la naturaleza y cualidades que le son propias; sirva para la obtención de los resultados que con él se pretenden; o permita la satisfacción de las necesidades que con el mismo se persiguen´”. (Proceso 61-IP-2006, publicado en la G.O.A.C. Nº 1387 de 23 de agosto de 2006, caso: signo tridimensional ENVASE). La Normativa Comunitaria Andina establece dos clases de prohibiciones al registro de marcas: absolutas o relativas. En el presente caso, por la naturaleza del asunto que es objeto de esta interpretación, se hará referencia a la primera clase mencionada. Las prohibiciones intrínsecas o absolutas se refieren al signo que por sus características no tiene la capacidad de funcionar como marca según lo determinado en el artículo 134 y 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El artículo 135 enumera las prohibiciones absolutas al registro de marcas, de modo que al producirse alguno de los supuestos contenidos en la norma mencionada, el signo no será apto para obtener su registro, estas causales de irregistrabilidad se destinan a proteger el interés público. Al respecto, el autor español Baylos Corroza señala que las prohibiciones absolutas “son las que excluyen del registro signos no aptos a acceder a él, por su propia naturaleza o cualidades o por carecer de virtud distintiva”. (BAYLOS CORROZA Hermenegildo. “TRATADO DE DERECHO INDUSTRIAL” Segunda Edición. Editorial Civitas S.A., Madrid 1993. Pág. 827). Como causal absoluta, de conformidad con el literal c) del artículo 135 de la mencionada Decisión, se encuentra que el signo a registrar consista exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate.


Del análisis de dicha causal de irregistrabilidad se desprende que esta prohibición contiene tres clases de supuestos: a) Una forma usual de los productos, b) una forma usual de sus envases, c) una forma o características impuestas por la naturaleza o la función del producto o servicio. La conjunción disyuntiva “o”, presente en la redacción del artículo estudiado, sirve para expresar que la prohibición de registro existe al presentarse cualquiera de los supuestos descritos anteriormente. En el caso que nos ocupa estamos frente a una prohibición contenida en el segundo supuesto. Al respecto el Tribunal se ha referido al envase en los siguientes términos: “Como envase se califica todo aquel recipiente que se destina a contener productos líquidos, gaseosos o los que por carecer en su estado natural de forma fija o estable adquiere la forma del que los contiene, o incluso aquellos otros productos que por su tamaño, forma o naturaleza no pueden ser ofrecidos directamente al público (...). En el concepto de envase puede agruparse una amplia gama que comprenda entre otras, botellas, recipientes, cajas, estuches, figuras, latas, embalajes, y en fin todo aquello que tenga características de volumen o proporcionen una configuración que no sea la simple y llana de las marcas bidimensionales (…)”. (Proceso 113-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. N° 1028, de 14 de enero de 2004). En relación con lo anterior, aunque refiriéndose a la norma análoga de la Decisión 344, el Tribunal manifestó lo siguiente:

“La expresión ‘formas usuales de los productos’ se refiere a los tipos de presentación habitual de los productos y no comprende representaciones peculiares o arbitrarias de los mismos. Debe precisarse, no obstante, que en el caso de estas últimas el ius prohibendi tendría un ámbito muy restringido: se reduciría a la facultad de prohibir a los terceros no autorizados la producción exacta o cuasiexacta de la representación peculiar registrada como marca.


(…)

Al respecto cabe precisar que la forma tridimensional no deja de ser usual solamente por el hecho de presentar diferencias secundarias con respecto a otras formas que se encuentran en el mercado. Para determinar si la forma tridimensional solicitada como marca, constituye una forma usual, deberá compararse la impresión en conjunto del signo solicitado con otros ya conocidos. En este examen deberá apreciarse como usual no solo si las formas de los envases son idénticos, sino también si resultan sustancialmente iguales, es decir, si difieren tan solo en características secundarias o no sustanciales.

En otras palabras, las formas tridimensionales pueden llegar a ser distintivas en la medida en que cuenten con elementos diferenciadores que permitan identificar el producto en el mercado, distinguiéndolo de sus similares. Es decir, la forma tridimensional debe ser tan peculiar que sirva por sí misma para distinguir un producto de los equivalentes en el mercado e indicar su procedencia empresarial (…)”. (Proceso N° 84-IP-2003. Publicado en la G.O.A.C. N° 1002, de 28 de octubre de 2003).

A pesar de que el signo solicitado constituye el color naranja, pantone NARANJA MATE, RAL 2004 con el cual es pintado un cilindro de gas, sin embargo el demandante manifiesta que la forma del cilindro está dada por la función del servicio que ampara, por este motivo el Tribunal interpretará el tema. Al respecto, el Tribunal ha manifestado:

“La norma (…) prohíbe el registro de signos que consistan exclusivamente en formas de uso común de los productos o de sus envases, o en formas impuestas por la naturaleza o la función del producto, de sus envases o envoltorios. Advierte el


Tribunal que en relación con estas últimas, aunque la norma no lo consagró expresamente, también debe aplicarse a los envases o envoltorios de los productos.

Las formas de uso común son aquellas que de manera frecuente y ordinaria se utilizan en el mercado en relación con determinado grupo de productos. En este caso, el público consumidor no relaciona dichas formas con los productos de un competidor específico, ya que en su mente se relacionan con el género de productos y no con una especie determinada.

Otro tipo de formas son necesarias en relación con los productos, sus envases o envoltorios, es decir, que indefectiblemente deberán usarse en el mercado. Está necesidad está dada porque la naturaleza del producto lo impone o porque la función del producto no permite que tenga otra forma. De conformidad con la normativa andina se clasifican en: 1) formas impuestas por la naturaleza, y 2) formas impuestas por la función del producto.

Las formas impuestas por la naturaleza son aquellas que se desprenden de los elementos esenciales del producto. Son formas que obligadamente, por su configuración y su esencia, están ligadas a los productos, sus envases o envoltorios. Pensemos en las formas de los productos agrícolas; las frutas y verduras tienen esas formas porque su naturaleza misma las determina. Una guayaba tiene esa forma porque sus elementos estructurales imponen su forma; no podría ser de otra manera salvo cierta mutación o manipulación externa.

Las formas impuestas por la función del producto son aquellas que están determinadas por la finalidad del producto. Habría que preguntarse ¿para qué sirve el producto?, y de esta manera identificar su forma funcional. Pensemos en la figura de una llanta, en un gancho para colgar ropa, de unos alicates, o de un lápiz. Las formas ordinarias de dichos productos están soportadas en relación con su función; nadie


podría imaginar un lápiz sin esa forma delgada, larga, cilíndrica, y característica del lápiz, cuyo objetivo principal es la escritura manual.

Ahora bien, el derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca, descarta que formas de uso común o necesarias puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser estos elementos de dominio público no pueden vetarse para que los competidores en el mercado los sigan utilizando. Sin embargo, si dichas formas se encuentran acompañadas por elementos adicionales que le otorguen distintividad al conjunto, podrían registrarse pero sus titulares no podrían oponerse al uso de los elementos comunes o necesarios.

El Tribunal advierte que las formas de uso común o necesarias deben apreciarse en relación con los productos o servicios que ampare el signo a registrar. Es decir, lo que es de uso común o necesario en una clase determinada puede no serlo así en otra; por ejemplo la forma de una pera puede no ser necesaria para las prendas de vestir. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que hay productos y servicios que tienen una estrecha relación o conexión competitiva y, de conformidad con esto, analizando la mencionada conexión se podría establecer si el estatus de uso común o necesario en una clase afecta la registrabilidad del signo en clases conexas o relacionadas (…). Esto es muy importante porque en productos o servicios con íntima conexión competitiva la información comercial se cruza, lo que hace imposible que un comerciante se apropie de un signo que en manejo ordinario de los negocios también pueda ser utilizado por los comerciantes de productos o servicios íntimamente relacionados”. (Proceso 07-IP-2012 de 4 de julio de 2012, marca: FIGURA DE UNA CHUPETA figurativa).


En el caso de autos, lo anteriormente expuesto, debe ser analizado en el contexto de que el signo figurativo consiste en un color que será aplicado encima de un cilindro. En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA CONCLUYE: PRIMERO: El Juez Consultante debe analizar si el signo FIGURATIVO, cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y si no se encuentra incurso dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la misma Decisión. SEGUNDO: Si un determinado signo, no obstante encontrarse aparentemente comprendido por una de las situaciones a que se refiere el literal c) del artículo 135 de la Decisión 486, incorpora en su estructura elementos o componentes adicionales, que le otorguen suficiente distintividad y que, además, no concurra respecto de él ninguna causal de irregistrabilidad, su registro podrá ser declarado procedente, pero, si se incurre en el supuesto citado en la norma, el signo es irregistrable por no ser apto para funcionar como marca según lo determinado por el artículo 134. TERCERO: Pueden acceder a registro los signos compuestos por dos o más colores, o los integrados por un sólo color pero delimitados por una forma, siempre que no caigan en alguna otra causal de irregistrabilidad. CUARTO: La corte consultante debe determinar si el signo FIGURATIVO solicitado a registro por la sociedad GASES


UNIDOS DE COLOMBIA UNIGÁS LTDA. es una forma común o necesaria en la Clase 39 de la Clasificación de Niza, así como en clases conexas competitivamente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº 2010-00271, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal. NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. José Vicente Troya Jaramillo PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO


TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Gustavo García Brito SECRETARIO

MARCAS FARMACÉUTICAS

Partículas de uso común en la conformación de dichas marcas.

La marca débil. El criterio del consumidor medio. PROCESO 086-IP-2012 Interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 134 literal a) y 168 de la misma Decisión; con fundamento en la consulta solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia. Marca: “INTAVIR” (denominativa). Expediente Interno: Nº 2008-00133. Proceso 139-IP-2011, Interpretación prejudicial de los artículos 81,82 literales a) y h), 83 literales a), d), e) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina; Marca denominativa: “CLOVIRIL”; 19/01/2012; GOAC Nº 2041 de 16 de abril de 2012. Proceso 146-IP-2011, Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; Marca denominativa: “GYNOSOL”; 08/02/2012; GOAC Nº 2041 de 16 de abril de 2012. Proceso 183-IP-2011, Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal a), 83 literal a) 95 párrafo 2 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina; Marca denominativa: “TOSAMOX”; 15/02/2012; GOAC Nº 2046 de 27 de abril de 2012. Proceso 10-IP-2012, Interpretación prejudicial de los artículos 134 literal a), 134 literal a), 135 literal a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la


Comunidad Andina; Marca denominativa: “EVERIN”; 04/04/2012; GOAC Nº 2063 de 15 de junio de 2012. Proceso 189-IP-2011, Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; Marca denominativa: “VIMEC ZETA”; 18/04/2012; GOAC Nº 2066 de 28 de junio de 2012. Proceso 016-IP-2012; Interpretación prejudicial de los artículos 134 literal a), 135 literal a), b), e), f) y g) y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; Marca denominativa:“DIGESTA”; 10/05/2012; GOAC Nº 2085 de 24 de agosto de 2012. Proceso 012-IP-2012, Interpretación prejudicial de los artículos 134 literal a), 135 literal a) y b), y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; 10/05/2012; GOAC Nº 2085 de 24 de agosto de 2012. Proceso 103-IP-2011, Interpretación prejudicial de los artículos 81 y 82 literales a), h) e i) de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina; Marca denominativa: “AMÉRICA”; 16/05/2012; GOAC Nº 2089 de 7 de septiembre de 2012. Proceso 34-IP-2012, Interpretación prejudicial del artículo Art.136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; 13/06/2012; GOAC Nº 2100 de 3 de octubre de 2012. Proceso 69-IP-2012, Interpretación prejudicial del artículo 136 literal h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; Marca denominativa: “KRISTAL”; 11/07/2012; GOAC Nº 2118 de 14 de noviembre de 2012.


Proceso 87-IP-2012, Interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literal a), 96 y 113 literal c) de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina; Marca denominativa: “PREVENTOR”; 23/08/2012 GOAC Nº 2125 de 5 de diciembre de 2012. Proceso 130-IP-2012, Interpretación prejudicial de los artículos 134 literal a), 136 literal a), y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; Marca denominativa: “BRONCOLIN FRESH SUGAR FREE”; 26/11/2012; GOAC Nº 2166 de 14 de marzo de 2013. PROCESO 086-IP-2012 Interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, de los artículos 134 literal a) y 168 de la misma Decisión; con fundamento en la consulta solicitada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia. Marca: “INTAVIR” (denominativa). Expediente Interno: Nº 2008-00133. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, en Quito, el 12 de septiembre de 2012, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Co-lombia. VISTOS: El Oficio Nº 535, de 10 de abril de 2012, recibido en este Tribunal el día 18 de junio de 2012, mediante el cual el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 2008-00133.


El auto de admisión a trámite de fecha 27 de agosto de 2012. I. Antecedentes. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 3. Partes en el proceso interno: Demandante: Laboratorios Pisa S.A. DE C.V. Demandado: Superintendencia de Industria y Comercio, de la República de Colombia. Tercero interesado: BIOGEN LABORATORIOS DE COLOMBIA S.A. 2. Determinación de los hechos relevantes: - El 7 de marzo de 2003, la demandante LABORA-

TORIOS PISA S.A. DE C.V. solicitó el registro de la marca “ISAVIR” (denominativa) en la Clase 05, la que le fue denegada con apoyo en la marca “ISAVIAR” perteneciente a la sociedad TECNOQUÍMICAS S.A., decisión contra la cual interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, los que aún no han sido resueltos por la Superintendencia de Industria y Comercio; y, adicionalmente pidió la cancelación por no uso de la marca “ISAVIAR”, a lo que accedió la SIC mediante Resolución Nº 31535, de 28 de noviembre de 2005. Por tanto, ejerció el derecho preferente y el 13 de enero de 2005 presentó la solicitud de registro de la marca ISAVIAR.

- El 11 de octubre de 2005, la sociedad BIOGEN LABORATORIOS DE COLOMBIA S.A. solicitó el


registro de la marca “INTAVIR” (denominativa), para distinguir los productos en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

- El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial y, dentro del término legal, la sociedad actora LABORATORIOS PISA S.A. DE C.V. presentó oposición en contra de la solicitud de registro.

- Mediante Resolución Nº 32150, de 29 de noviembre de 2006, la SIC declaró infundada la oposición interpuesta por la sociedad actora LABORATORIOS PISA S.A. DE C.V. y concedió el registro del signo solicitado.

- Contra la citada Resolución Nº 32150, se interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación; siendo resuelto el primero de ellos a través de la Resolución Nº 000274, de 16 de enero de 2007, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, que confirmó la Resolución impugnada; y, el segundo lo fue a través de la Resolución Nº 26991, de 29 de agosto de 2007, expedida por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, que confirmó la citada Resolución, agotándose así la vía gubernativa.

3. Fundamentos de la demanda: La demandante LABORATORIOS PISA S.A. DE C.V. manifestó lo siguiente: - El 7 de marzo de 2003, solicitó con anterioridad el

registro de la marca “ISAVIR” (denominativa) en la misma Clase 05, la que le fue denegada con apoyo en la marca “ISAVIAR” perteneciente a la sociedad TECNOQUÍMICAS S.A., decisión contra la cual interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, los que aún no han sido resueltos por la Superintendencia de Industria y Comercio; y,


adicionalmente pidió la cancelación por no uso de la marca “ISAVIAR”, a lo que accedió la SIC mediante Resolución Nº 31535, de 28 de noviembre de 2005. Por tanto, ejerció el derecho preferente y el 13 de enero de 2005 presentó la solicitud de registro de la marca ISAVIAR.

- Aduce que, es clara la confundibilidad entre el signo “INTAVIR” y la marca “ISAVIAR” solicitada de manera preferencial y adquirida como resultado de haber presentado la solicitud de cancelación, por lo que, a su juicio, la SIC le concederá el registro del signo solicitado “ISAVIR”. Afirma que, la Superintendencia de Industria y Comercio al conceder el registro de la marca “INTAVIR“ se equivocó al considerar que la solicitud de registro de la marca “ISAVIR” fue posterior a la solicitud de la marca “ISAVIAR”, además que no se pronunció sobre todas las argumentaciones del escrito de oposición.

- Que se violó el artículo 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, debido a que la Administración además de no realizar a fondo el examen de registrabilidad, desconoció totalmente los argumentos expuestos en el escrito de oposición, lo que hace que los actos demandados sean ilegales por falsa motivación, ya que la Ley es enfática en exigir que el análisis se haga con motivos precisos y restrictivos.

- La SIC “desconoció totalmente los argumentos expuestos en el escrito de oposición, así: i) desconoció de manera reprochable e inexplicable la existencia de la solicitud del registro de marca ISAVIR (denominativa) Clase 05, que se le había puesto de presente en el escrito de oposición de manera clara y concreta; ii) no tuvo en cuenta la solicitud de marca ISAVIAR (denominativa) Clase 05, al cometer un craso error sobre la determinación de la fecha de su solicitud, conside-rándola erróneamente posterior a la solicitud de la marca INTAVIR; y, iii) desconoció las demás argumen-


taciones que apuntaban a la existencia de identidad de productos a distinguir”.

- Que se violó el artículo 136 literal a) de la Decisión 486, toda vez que se cumplen los supuestos establecidos en dicha norma, ya que es evidente la identidad y similitud entre las marcas “ISAVIAR” (denominativa), “ISAVIR” (denominativa) e “INTAVIR” (denominativa) dada su alta confundibilidad fonética, gramatical y ortográfica.

- Afirma, que un signo es irregistrable cuando existe una marca similar anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, aspecto éste que se desconoció, toda vez que la marca “ISAVIR” (denominativa) fue solicitada de manera precedente y prioritaria el 07 de marzo de 2003, en tanto que “ISAVIAR” (denominativa) lo fue en ejercicio del derecho preferencial el 13 de enero de 2005; y, la que es objeto de controversia “INTAVIR” (denominativa) fue radicada por el interesado el 11 de octubre de 2005.

- Por último, sostiene que las tres marcas anteriormente señaladas identifican productos veterinarios de la misma Clase 5, configurándose así el tercer supuesto de irregistrabilidad de la marca, la cual señala que un signo es irregistrable cuando además de existir una gran similitud con otro anteriormente solicitado o registrado pretenda distinguir los mismos productos o servicios, o el uso de la marca para dichos productos o servicios puedan causar confusión o asociación.

4. Fundamentos de la contestación a la demanda: La Superintendencia de Industria y Comercio contestó la demanda señalando en lo principal que: “El signo solicitado INTAVIR es diferente a las marcas fundamento de la oposición por parte de la demandante, ISAVIAR e ISAVIR”. En consecuencia, la SIC otorgó debidamente el registro del signo solicitado.


El tercero interesado BIOGEN LABORATORIOS DE COLOMBIA S.A. manifestó lo siguiente:

- Los signos confrontados no son similares al grado de

causar riesgo de confusión en el público consumidor. - “El hecho de que dos signos, tengan como elemento

común al final de cada uno de ellos, las letras –VIR, no los hace por ello confundibles (…) la partícula –VIR hace parte de la terminología corriente de ese mercado, que ha permitido la coexistencia pacífica sin posibilidad de confusión a gran cantidad de productos (…) la comparación debe recaer sobre las expresiones INTA- e ISA-, ya que como lo vimos ampliamente la expresión de uso común no puede hacer parte del análisis de confundibilidad”.

- Existen numerosas marcas en la Clase 05 que comparten el sufijo –VIR.

- Menciona pronunciamientos anteriores del Consejo de Estado aplicables a la presente controversia.

II. Competencia del Tribunal. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. III. Normas del ordenamiento jurÍdico comunitario a ser interpretadas. El Juez Consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 136 literal a) y 150 de la Decisión 486. Además, se interpretarán de oficio los artículos 134 literal a) y 168 de la mencionada Decisión.


A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISIÓN 486

“(…)

Artículo 134 “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos: las palabras o combinación de palabras; (…)

Artículo 136

“No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (…)

Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina


nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. (…) Artículo 168.- La persona que obtenga una resolución favorable tendrá derecho preferente al registro. Dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro de los tres meses siguientes de la fecha en que la resolución de cancelación quede firme en la vía administrativa. (…)”.

Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: 1. EL DERECHO PREFERENTE COMO CONSE-CUENCIA DE LA CANCELACIÓN DEL REGIS-TRO MARCARIO POR NO USO. En el presente caso, la demandante LABORATORIOS PISA S.A. DE C.V. manifestó que el 7 de marzo de 2003, solicitó con anterioridad el registro de la marca “ISAVIR” (denominativa) en la misma Clase 05, la que le fue denegada con apoyo en la marca “ISAVIAR” perteneciente a la sociedad TECNOQUÍMICAS S.A., decisión contra la cual interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, los que aún no han sido resueltos por la Superintendencia de Industria y Comercio; y, adicionalmente pidió la cancelación por no uso de la marca “ISAVIAR”, a lo que accedió la SIC mediante Resolución Nº 31535, de 28 de noviembre de 2005. Por tanto, ejerció el derecho preferente y el 13 de enero de 2005 presentó la solicitud de registro de


la marca ISAVIAR. Por tal motivo, se hace necesario determinar cómo opera el derecho preferente como consecuencia de la cancelación del registro marcario por no uso. En anterior Interpretación Prejudicial, el Tribunal se ha referido a los efectos de la cancelación de la marca por no uso, dentro de los cuales se encuentra el derecho preferente aludido. El Tribunal ha expresado lo siguiente:

“g. Efectos de la cancelación de la marca por no uso.

1. Depurar el registro marcario, sacando aquellas marcas que no son usadas de una manera real y efectiva.

2. Permitir que otras personas puedan registrar esa marca,

otorgándole, de conformidad con el artículo 168 de la Decisión 486, un derecho de preferencia a la persona que obtuvo la decisión favorable, que podrá invocarse partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro del plazo de tres meses siguientes a la fecha en la que quede firme la resolución de cancelación.” (Proceso 180-IP-2006. Marca: BROCHA MONA. publicado en la Gaceta Oficial Nº 1476, de 16 de marzo de 2007).

Las características principales del derecho preferente que surge como consecuencia de la cancelación de un registro marcario por no uso, son las siguientes: Titular del derecho. El titular del derecho preferente es aquel que ha promovido el procedimiento de cancelación por no uso y ha logrado dicha cancelación.


Objeto del derecho preferente. Dentro del Proceso 46-IP-2007, este Tribunal ha señalado que: “(…) Si lo que se pretende, al iniciar un procedimiento de cancelación por no uso, es posibilitar el posterior registro de una marca semejante o similar a la marca que se pretende cancelar, si se obtiene la cancelación, se debe invocar el derecho preferente para lograr el registro del signo solicitado, dentro del término previsto en la norma comunitaria. Para entender el término de que dispone el titular del derecho preferente para su ejercicio, se debe precisar en qué momento nace el derecho preferente. El derecho preferente, de conformidad con lo anteriormente anotado, nace en el momento en que la Resolución de cancelación del registro de la marca por no uso queda en firme. Es en este momento en que el titular del derecho preferente puede ejercer su derecho, situación ésta que debe acompasarse con la redacción del artículo 168 de la Decisión 486. Cuando este artículo dispone que dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, no está afirmando que el derecho preferente se pueda ejercer desde la fecha de presentación de la solicitud, ya que no se puede ejercer un derecho que no ha nacido. Sin embargo, dicho derecho se retrotrae al momento de la presentación de la solicitud de cancelación. Por eso, lo que prevé la norma es que el solicitante de la cancelación por no uso pueda, desde la presentación de la solicitud dar aviso a la Oficina de Registro Marcario de su intención de utilizar el derecho preferente, de manera que la administración lo


tenga en cuenta al momento de recepcionar y de tramitar otras solicitudes de registro del signo que se pretende cancelar. Lo anterior tiene total lógica, si se piensa que existe la posibilidad de que cualquier persona pueda solicitar registro del mismo o semejante signo antes de que el solicitante de la cancelación pudiera ejercer su derecho preferente y, en consecuencia, en caso de lograr la cancelación por no uso se haría nugatoria la consagración del referido derecho. Además el solicitante de la cancelación por falta de uso de una marca podría presentar oposiciones a la solicitud de registro de signos idénticos o semejantes a la marca que pretende cancelar, o solicitar la suspensión de su trámite hasta tanto se defina el relativo a la cancelación. Aclarando lo anterior, el derecho preferente se puede ejercer en el plazo de tres meses contados desde que queda en firme la resolución de cancelación, sin perjuicio, como ya se anotó, que desde el mismo momento en que se hace la solicitud de cancelación por falta de uso del registro marcario, se informe a la Oficina Nacional del interés de hacer uso en su momento de tal derecho preferente. Efectos del derecho preferente. Un efecto obvio de la figura del derecho preferente es la facultad que tiene el solicitante de la cancelación de registro marcario por falta de uso, de actuar dentro del trámite de registro de signos idénticos o semejantes a la marca que pretende cancelar o que se canceló, presentado las respectivas oposiciones. En segundo lugar, el titular del derecho preferente, al solicitar para registro la marca que ha sido cancelada, logra que su solicitud tenga prelación relación a las demás solici-


tudes presentadas ya que opera el informe enviado a la Oficina Nacional de que va a hacer uso de tal derecho, con el fin de que se tome nota en relación con posibles solicitudes de registro de signos idénticos o similares a aquél que se ha solicitado cancelar. Pero, como se deduce de los anteriormente expuesto esto no significa que el ejercicio del derecho preferente implique un derecho indiscutible e indefectible de lograr el registro de la marca cancelada a su nombre, ya que la Oficina de Registro Marcario deberá realizar el respectivo análisis de registrabilidad, analizando los diferentes requisitos de registrabilidad y las oposiciones que sean presentadas. En consecuencia, el efecto del ejercicio del derecho preferente es que la solicitud presentada con base en dicho derecho sea tramitada con prelación a las demás que se presenten, por lo que se debe informar a la Oficina Nacional que se hará uso de dicho Derecho a fin de que la Oficina Nacional pueda establecer el derecho preferente respecto de la fecha de presentación de otras solicitudes de registro. (…)”. 2. concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas. En el procedimiento administrativo interno, se resolvió conceder el registro del signo solicitado INTAVIR (denominativo). Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro. Teniendo en cuenta las Interpretaciones Prejudiciales, que sobre esta materia han sido emitidas por este Honorable Tribunal a la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, se debe efectuar la determinación de los


requisitos para el registro de las marcas con fundamento en lo establecido en los siguientes pronunciamientos:

• Interpretación Prejudicial 133-IP-2006, de 26 de octubre de 2006. Marca: “TRANSPACK”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1451, de 09 de enero de 2007, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2003-0044.

• Interpretación Prejudicial 128-IP-2006, de 19 de septiembre de 2006. Marca: “USA GOLD”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1421, de 03 de noviembre de 2006, dictada para el proceso interno del Consejo de Estado N° 2004-0427.

En las anteriores providencias se concluyó lo siguiente: “Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.” Es importante advertir que el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad de representación gráfica o de perceptibilidad. Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135, literal b). La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en


el mercado. Y 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado. Este último aspecto, tiene que ver con la causal relativa contenida en el artículo 136, literal a), que analizaremos en el siguiente acápite. 3. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFU-SIÓN Y/O DE ASOCIACIÓN. LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE SIGNOS DISTINTIVOS. En el procedimiento administrativo interno, la demandante argumentó que es clara la confundibilidad entre el signo “INTAVIR” y la marca “ISAVIAR” solicitada de manera preferencial y adquirida como resultado de haber presentado la solicitud de cancelación, por lo que, a su juicio, la SIC le concederá el registro del signo solicitado “ISAVIR”. Por tal motivo, es pertinente referirse a la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y a las reglas para el cotejo de signos distintivos. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una causal de irregistrabilidad relacionada específicamente con el requisito de distintividad. Establece, que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación, con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión y/o de asociación.


Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión y/o de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad.50 Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008. Marca denominativa “SHERATON”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1648, de 21 de agosto de 2008).



Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir. Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión o asociación entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante.


2. Reglas para el cotejo marcario. La Autoridad Nacional competente, deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros:





diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación.



Los anteriores parámetros, han sido adoptados por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales, entre las cuales podemos destacar: Proceso 58-IP-2006. Marca: “GUDUPOP”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1370, de 14 de julio de 2006. Y Proceso 62-IP-2006. Marca: “DK”, publicado en la Gaceta Oficial N° 1370, de 14 de julio de 2006.


4. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMINA-TIVOS. En el procedimiento administrativo interno, la demandante aduce que es clara la confundibilidad entre el signo “INTAVIR” (denominativo) y la marca “ISAVIAR” (denominativa) solicitada de manera preferencial y adquirida como resultado de haber presentado la solicitud de cancelación. Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos denominativos. Las marcas denominativas se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor. Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, el examinador debe tomar en cuenta los siguientes criterios:

• Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta, las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

• Se debe igualmente precisar acerca de la sílaba

tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.


• Se debe observar el orden de las vocales, pues


• Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, porque esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

En este orden de ideas, el Juez Consultante, aplicando este criterio, debe establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre el signo solicitado INTAVIR (denominativo) y la marca ISAVIAR (denominativa). 5. LAS MARCAS FARMACÉUTICAS. PARTÍCULAS DE USO COMÚN EN LA CONFORMACIÓN DE DICHAS MARCAS. LA MARCA DÉBIL. EL CRITE-RIO DEL CONSUMIDOR MEDIO. Los signos en conflicto amparan productos de la Clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza. Por lo tanto, es pertinente tratar el examen de los signos que distinguen productos farmacéuticos. El examen de estos signos merece una mayor atención en procura de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores. En estos casos, es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso. A tal propósito, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera:

“Lo que se trata de proteger evitando la confusión marcaria, es la salud del consumidor, quien por una confusión al solicitar un producto y por la negligencia del despachador, puede recibir uno de una fonética semejante pero que difiera de su composición y finalidad. Si el producto solicitado está


destinado al tratamiento gripal y el entregado lo es para el tratamiento amebático (sic), las consecuencias en el consumidor pueden ser nefastas.

Hay que tomar en consideración lo que se viene denominando en nuestros Países sobre la cultura ‘curativa personal’, según la cual un gran número de pacientes se autorecetan bien por haber escuchado el anuncio publicitario de un producto o por haber recibido alguna insinuación de un tercero. No se considera que cada organismo humano tiene una reacción diferente frente al mismo fármaco, y sin embargo la automedicación puede llevar al momento de la adquisición del producto a un error o confusión por la similitud entre los dos signos.

El criterio jurisprudencial concordante de este Tribunal sobre las marcas farmacéuticas ha sido reiterado en varias sentencias. Así, en el Proceso 30-IP-2000, se estableció lo siguiente:

Este Tribunal se inclina por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún tomando en consideración que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno.

Dentro del proceso 48-IP-2000, siguiendo esta línea de rigurosidad del examen o comparación de dos signos que amparen productos farmacéuticos, en la conclusión tercera, el Tribunal expresó:


Respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor. Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas". (Proceso N° 68-IP-2001, publicado en la Gaceta Oficial N° 765, de 27 de febrero de 2002).

Este razonamiento se soporta en el criterio del consu-midor medio, que en estos casos es de vital importancia, ya que las personas que consumen estos productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y, por lo tanto, son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos. El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio, que en el caso en cuestión es la población consumidora de productos farmacéuticos y, que además, va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia técnica permanente. Como quiera que en el presente caso los signos en conflicto comparten la partícula -VIR, es preciso que el Juez Consultante determine si dicha partícula es de uso común en la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, para posteriormente realizar el cotejo de los signos en conflicto. Las marcas farmacéuticas frecuentemente se confeccionan con la conjunción de elementos de uso general y corriente, que le dan al signo algún poder evocativo (prefijos, sufijos o palabras), ya que ofrecen al consumidor una idea acerca de las propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, etc. Por lo tanto, ningún competidor en el mercado puede apropiarse de tal partícula común. El


derecho de uso exclusivo del titular de la marca no impide que las partículas de uso común puedan ser utilizadas por el público en general51. En este sentido, los signos que contengan dichas partículas serán considerados marcaria-mente débiles. Por lo tanto, las partículas de uso común que conforman marcas farmacéuticas no deben ser consideradas a efectos de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. De conformidad con lo anterior, el Juez Consultante deberá determinar si la partícula -VIR de los signos en conflicto es de uso común en la clase 5, para así establecer el riesgo de confusión que pudiera presentarse en el público consumidor. La marca débil. Ahora bien, todo signo registrado como marca puede hacerse débil en el mercado de productos o servicios de que se trate. En efecto, si uno de los elementos que integran el signo es de carácter genérico o de uso común, o si evoca una cualidad del producto o servicio, el signo se hará débil frente a otros que también incluyan uno de tales elementos o cualidades, inapropiables en exclusiva.

51 Dentro del tema Jorge Otamendi señala que: “El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles”. OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2002. Pág. 191.


Según la doctrina, “la presencia de una locución genérica no monopolizable resta fuerza al conjunto en que aparece; nadie, en efecto, puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan, aunque podrán exigir que las desinencias u otros componentes del conjunto marcario sirvan para distinguirlo claramente del otro”. Asimismo, el texto citado agrega que, no obstante su distintividad, el signo puede haberse tornado banal “por el crecido número de registros marcarios que lo contienen; no se trata de una cualidad intrínseca del signo, sino de su posición relativa en ese universo de signos que constituye el Registro (...)”.52 Otamendi, por su parte, destaca que el titular de una marca débil, al contener ésta “una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario (...). Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles, y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente”.53 6. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD Y DEBIDA MOTIVACIÓN. En el presente caso, la demandante alega que se violó el artículo 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, debido a que la Administración además de no realizar a fondo el examen de registrabilidad, desconoció totalmente los argumentos expuestos en el escrito de oposición, lo que hace que los actos demandados sean ilegales por falsa motivación, ya que la Ley es enfática en exigir que el análisis se haga con motivos precisos y

52 BERTONE, Luis Eduardo; y CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo: “Derecho de Marcas”, Tomo II, Págs. 78 y 79. 53 OTAMENDI, Jorge: “Derecho de Marcas”, cuarta edición. Editorial LEXIS NEXIS Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 2002. Págs. 191 y 192.


restrictivos. Por lo tanto, el Tribunal estima adecuado referirse al tema de “Examen de registrabilidad y debida motivación”. El artículo 148 de la Decisión 486 dispone que en el caso en que se hayan presentado oposiciones la Oficina Nacional Competente notificará el hecho al solicitante para que, dentro de los 30 días siguientes, haga valer sus argumentaciones y, si lo considera necesario, presente pruebas. La Oficina Nacional Competente, a solicitud de parte, otorgará 30 días de plazo adicional para presentar pruebas que sustenten la contestación. Por otro lado, el artículo 150 de la Decisión 486 determina que “Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”. Por consiguiente, a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado. Al respecto, este Tribunal ha manifestado:

“La existencia de oposiciones compromete más aún al funcionario respecto de la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la


obligación de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es el de que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros marcarios.” 54

Asimismo, el examen de registrabilidad que, en apego a lo dispuesto en el artículo 150 de la misma Decisión, debe practicar la oficina correspondiente, comprende el análisis de todas las exigencias que aquella impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo, desde luego, de los requisitos fijados por el artículo 134 y, tomando en consideración las prohibiciones determinadas por los artículos 135 y 136 de la Decisión en estudio. De la misma forma, será la Oficina Nacional Competente, la que en definitiva decida sobre las oposiciones formuladas, en el caso de que hayan sido presentadas, y, desde luego, respecto de la concesión o de la denegación del registro solicitado; el acto de concesión o de denegación del registro debe estar respaldado en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que le sirvieron de base para tomar su decisión. El funcionario debe aplicar las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han establecido con esa finalidad. La aplicación que de éstas se realice en el examen comparativo dependerá, en cada caso, de las circunstancias y hechos que rodeen a las marcas en conflicto. Asimismo, en anteriores providencias, el Tribunal ha establecido ciertas características aplicables al examen de registrabilidad, a saber:

54 Proceso 16-IP-2003, sentencia de 12 de marzo de 2003, publicada en la G.O.A.C. Nº 916, de 2 de abril de 2003. Marca: “CONSTRUIR Y DISEÑO”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMU-NIDAD ANDINA.


“El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales55 ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos determinó con toda claridad cuáles son las características de dicho examen:


2. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma.

3. En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”56.

Otra de las características del examen de registrabilidad es su autonomía tanto en relación con las decisiones expedidas 55 Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, dentro del proceso 40-IP-2004; Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviem-bre de 2005, dentro del proceso 167-IP-2005. 56 Proceso 180-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1476, de 16 de marzo de 2007, marca: “TRANS-PACK”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


por otras Oficinas de Registro Marcario, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina. En el siguiente acápite el Tribunal se referirá a esta característica. Debida motivación. La resolución que emita la Oficina Nacional Competente tiene que ser necesariamente, motivada en debida forma y, además, debe expresar en su pronunciamiento los fundamentos en los que se basa para emitirlos. Acerca de los actos administrativos referentes a la concesión o a la denegación de registros marcarios, este Tribunal ha manifestado:

“(...) requieren de motivación para su validez; pero si, además, la obligación de motivar viene impuesta legalmente -en el presente caso por la misma norma comunitaria, de prevalente aplicación- debe entonces formar parte de aquél y, además, como lo ha expresado la jurisprudencia de este Tribunal Andino, podría quedar afectada de nulidad absoluta la resolución que los contenga si por inmotivación lesiona el derecho de defensa de los administrados”. 57

En consecuencia, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro marcario, es decir la Oficina Nacional no puede mantener en secreto el mismo y, en consecuencia, la resolución que concede el registro marcario, que en definitiva es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho examen y, por lo tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es el de la motivación de los actos. 57 Proceso 35-IP-98, sentencia de 30 de octubre de 1998. G.O.A.C. Nº 422, de 30 de marzo de 1999. Marca: “GLEN SIMON”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


Autonomía de la Oficina Nacional Competente para tomar sus decisiones. Sobre el tema se transcribe lo expresado por este Tribunal dentro del proceso 110-IP-2008, Marca: “LAN ECUADOR”, publicado en la Gaceta Oficial Nº 1675, de 5 de diciembre de 2008.

“El sistema de registro marcario que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capítulo V de la Decisión 344 regula el procedimiento de registro marcario, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad.

Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones”.

Sobre el primer tema, el Tribunal ha señalado:

“Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho marcario comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas.

En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro Marcario significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad


realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro marcario en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro marcario en los otros Países. O bien, si el registro marcario ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007. Marca: “MONARCH-M, publicado en la Gaceta Oficial N° 1553, de 15 de octubre de 2007).

Un aspecto de especial importancia en relación a este tema constituye el hecho que el principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo a su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto a su conocimiento. En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado. Sobre el segundo tema, la norma comunitaria estableció como atribución de las oficinas nacionales de registro marcario la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones; como ya se indicó, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado. Asimismo, es pertinente agregar que este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro


marcario, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares. Esta atribución no quiere decir que la Oficina de Registro Marcario no tenga límites en su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro marcario tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, C O N C L U Y E: 1. El titular del derecho preferente es aquél que ha

promovido el procedimiento de cancelación por no uso y ha logrado dicha cancelación. El derecho preferente, de conformidad con lo anteriormente anotado, nace en el momento en que la Resolución de cancelación del registro de la marca por no uso queda en firme. Es en este momento en que el titular del derecho preferente puede ejercer su derecho, situación ésta que debe acompasarse con la redacción del artículo 168 de la Decisión 486. Cuando este artículo dispone que dicho derecho podrá invocarse a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, no está afirmando que el derecho preferente se pueda ejercer desde la fecha de presentación de la solicitud, ya que no se puede ejercer un derecho que no ha nacido. Sin embargo, dicho derecho se retrotrae al momento de la presentación de la solicitud de cancelación. Por eso, lo que prevé la norma es que el


solicitante de la cancelación por no uso pueda, desde la presentación de la solicitud dar aviso a la Oficina de Registro Marcario de su intención de utilizar el derecho preferente, de manera que la administración lo tenga en cuenta al momento de recepcionar y de tramitar otras solicitudes de registro del signo que se pretende cancelar.

2. Lo anterior tiene total lógica, si se piensa que existe la

posibilidad de que cualquier persona pueda solicitar registro del mismo o semejante signo antes de que el solicitante de la cancelación pudiera ejercer su derecho preferente y, en consecuencia, en caso de lograr la cancelación por no uso se haría nugatoria la consagración del referido derecho. Además, el solicitante de la cancelación por falta de uso de una marca podría presentar oposiciones a la solicitud de registro de signos idénticos o semejantes a la marca que pretende cancelar, o solicitar la suspensión de su trámite hasta tanto se defina el relativo a la cancelación. Aclarando lo anterior, el derecho preferente se puede ejercer en el plazo de tres meses contados desde que queda en firme la resolución de cancelación, sin perjuicio, como ya se anotó, que desde el mismo momento en que se hace la solicitud de cancelación por falta de uso del registro marcario, se informe a la Oficina Nacional del interés de hacer uso en su momento de tal derecho preferente.

3. El titular del derecho preferente, al solicitar para registro

la marca que ha sido cancelada, logra que su solicitud tenga prelación relación a las demás solicitudes presentadas ya que opera el informe enviado a la Oficina Nacional de que va a hacer uso de tal derecho, con el fin de que se tome nota en relación con posibles solicitudes de registro de signos idénticos o similares a aquél que se ha solicitado cancelar. Pero, como se deduce de lo anteriormente expuesto, esto no significa que el ejercicio del derecho preferente implique un derecho indiscutible e


indefectible de lograr el registro de la marca cancelada a su nombre, ya que la Oficina de Registro Marcario deberá realizar el respectivo análisis de registrabilidad, analizando los diferentes requisitos de registrabilidad y las oposi-ciones que sean presentadas.

Un signo puede registrarse como marca si reúne los

requisitos de distintividad y susceptibilidad de represen-tación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

4. Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la

Autoridad Nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia. Se debe tener en cuenta que basta con la posibilidad de riesgo de confusión y/o asociación para que opere la prohibición de registro.

5. El examen de los signos destinados a distinguir productos

farmacéuticos, merece una mayor atención en procura de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores. En estos casos es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso. Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio, que en estos casos es de vital importancia, ya que las personas que consumen estos productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y, por lo tanto, son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos. El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio, que en el caso en cuestión es la población consumidora de productos farmacéuticos


y, que además, va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia técnica permanente.

De conformidad con lo anterior, el Juez Consultante deberá determinar si la partícula -VIR de los signos confrontados es de uso común en la clase 5, para así establecer el riesgo de confusión que pudiera presentarse en el público consumidor. El derecho de uso exclusivo del titular de la marca no impide que las partículas de uso común puedan ser utilizadas por el público en general. En este sentido, los signos que contengan dichas partículas serán considerados marcariamente débiles. La Oficina Nacional Competente debe, necesariamente, realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado para registro, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias establecidas por la Decisión 486. Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no hayan sido presentadas oposiciones a la solicitud. El pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, que resuelva las oposiciones en el caso de haberlas, y determine la concesión o la denegación del registro de un signo, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que deberá ser notificada al peticionario. Asimismo, el examen de registrabilidad realizado por las oficinas de registro marcario tiene las siguientes características:

• Debe ser de oficio. • Es integral. • Se debe plasmar en una resolución debidamente

motivada. • Es autónomo.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno,


deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. Notifíquese al Juez Consultante, mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Ricardo Vigil Toledo PRESIDENTE (E) Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Gustavo García Brito SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Gustavo García Brito SECRETARIO

MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA

La prueba de su notoriedad. Protección. PROCESO 138-IP-2011 Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 81, 83 literales a), d) y e) y 84 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y de la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Actor: Sociedad LABORATORIOS DE COSMÉTICOS VOGUE S.A. y Señora MARÍA MINERVA CORTÉS DE CHAVES. Marca: “VOGUE” (denominativa). Expediente Interno N° 2005-00101. Proceso 139-IP-2011, Interpretación prejudicial de los artículos 81,82 literales a) y h), 83 literales a), d), e) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina; Marca denominativa: “CLOVIRIL”; 19/01/2012; GOAC Nº 2041 de 16 de abril de 2012. Proceso 112-IP-2011, Interpretación prejudicial de los artículos 136 literal a) de laDecisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; Marca denominativa: “DEUTSCHE TELEKOM”; 19/01/2012; GOAC Nº 2161 de 8 de marzo de 2012. Proceso 131-IP-2011, Interpretación prejudicial de los artículos 81,82 literal a), 83 literales a), d) y e), y 102 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina; Marca denominativa: “TIKYS”; 08/02/2012; GOAC Nº 2043 de 18 de abril de 2012.


Proceso 151-IP-2011, Interpretación prejudicial de los artículos 81, 83, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina; Marca denominativa: “COCINA FAMILIA ULTRA”; 14/03/2012; GOAC Nº 2053 de 22 de mayo de 2012. Proceso 181-IP-2011, Interpretación prejudicial de los artículos 71 y 73 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina; Marca denominativa: “YOGURT ANDINA”; 16/05/2012; GOAC Nº 2085 de 24 de agosto de 2012. Proceso 82-IP-2012, Interpretación prejudicial del artículo Art. 136 literal h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; Marca denominativa: “TONY”; 23/08/2012; GOAC Nº 2125 de 5 de diciembre de 2012. Proceso 88-IP-2012, Interpretación prejudicial del artículo 134 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; Marca denominativa: “TRANSPACK”; 12/09/2012; GOAC Nº 2131 de 17 de diciembre de 2012. Proceso 68-IP-2012, Interpretación prejudicial de los artículos 81,82 literal a) y 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina; Marca denominativa: “ACIFAT”; 12/09/2012; GOAC Nº 2136 de 15 de enero de 2013. Proceso 075-IP-2012, Interpretación prejudicial de los artículos 136 literales a), b), h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; Marca denominativa compuesta: “ROYAL DECAMERON”; 12/09/2012 GOAC Nº 2138 de 18 de enero de 2013. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los dieci-nueve (19) días del mes de enero del año dos mil doce.


En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. VISTOS: Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que las exigencias contempladas en el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y los requisitos previstos en el artículo 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de treinta (30) de noviembre de 2011. 1. Antecedentes. El Tribunal, con fundamento en la documentación adjuntada, estima procedente destacar, como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: 1.4 Las partes Demandante: la sociedad LABORATORIOS DE COSMÉTICOS VOGUE S.A. y la señora MARÍA MI-NERVA CORTÉS DE CHAVES. Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA, SUPERIN-TENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Tercero Interesado: la sociedad ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC. 1.5. Actos demandados La sociedad LABORATORIOS DE COSMÉTICOS VOGUE S.A. y la señora MARÍA MINERVA CORTÉS


DE CHAVES plantean que se declare la nulidad de las siguientes resoluciones administrativas: - Resolución No. 16111 de 27 de mayo de 2002, por

medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió declarar infundada la oposición formulada por la señora MARÍA MINERVA CORTÉS; y, en consecuencia, conceder el registro del signo “VOGUE” (denominativo), para distinguir productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Interna-cional de Niza a favor de la sociedad ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC.

- Resolución No. 12251 de 30 de abril de 2003, por medio de la cual la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio resolvió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior.

- Resolución No. 13247 de 18 de junio de 2004, por medio de la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial (E) resolvió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 16111 de 27 de mayo de 2002.

1.6. Hechos relevantes c) Los hechos: - El 29 de septiembre de 1997, la sociedad ADVANCE

MAGAZINE PUBLISHERS INC. solicitó el registro del signo “VOGUE” (denominativo), para distinguir productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.

- El 22 de diciembre de 1997, el extracto de la solicitud de registro fue publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial No. 454.

- La señora MARÍA MINERVA CORTÉS DE CHAVES presentó observación a la solicitud de registro sobre la


base del registro de sus marcas notorias denominativas y mixtas “VOGUE”, para distinguir productos comprendidos en las clases 3 y 14 de la Clasificación Internacional de Niza y “JOLIE DE VOGUE” para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 3, 14, 21, 25, 26 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

- El 27 de mayo de 2002, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 16111, por medio de la cual resolvió declarar infundada la observación formulada por la señora MARÍA MINERVA CORTÉS; y, en consecuencia, conceder el registro del signo “VOGUE” (denominativo), para distinguir productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Interna-cional de Niza a favor de la sociedad ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC.

- El 21 de junio de 2002, la señora MARÍA MINERVA CORTÉS interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la Resolución anterior.

- El 30 de abril de 2003, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución No. 12251, por medio de la cual atendió el recurso de reposición y confirmó la decisión anterior.

- El 18 de junio de 2004, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial (E) expidió la Resolución No. 13247, por medio de la cual atendió el recurso de apelación y confirmó la decisión contenida en la Resolución No. 16111 de 27 de mayo de 2002, quedando de esta manera agotada la vía gubernativa.

b) Fundamentos de derecho contenidos en la demanda La sociedad LABORATORIOS DE COSMÉTICOS VOGUE S.A. y la señora MARÍA MINERVA CORTÉS


DE CHAVES, en su escrito de demanda expresan, en lo principal, los siguientes argumentos:

- “La marca de ADVANCE MAGAZINE contiene en su

totalidad la marca de nuestra representada, es decir que comparten todos sus caracteres. Existe una identidad absoluta entre VOGUE y VOGUE”.

- “Las dos marcas provienen de la expresión francesa que alude a algo que está en boga o de MODA. No obstante debido a que tal significado no es de público conocimiento porque la mayor parte de consumidores no dominan el idioma francés, podemos pensar en que se trata de denominaciones de fantasía frente a las cuales el público tiene la misión de aprender el signo y relacionarlo con el producto que distingue, misión que ya fue alcanzada con la marca de mi representada VOGUE (…) debido a la inversión publicitaria y la presencia desde hace más de 40 años en el mercado. María Minerva Cortés y la empresa de su familia LABORATORIOS DE COSMÉTICOS VOGUE ha logrado posicionar su marca en el mercado y lograr el reconocimiento de la misma entre los consumidores”.

- “(…) existe una conexión competitiva entre la marca de ADVANCE MAGAZINE y las anteriormente registradas, con lo cual se confundiría al público consumidor objetivo. Esto se evidencia aún más si se tiene en cuenta que el consumidor es por lo general descuidado y al ver una palabra que es idéntica a otra, asimilará sus productos como de un mismo empresario o de la misma procedencia”.

- “Mi representada había solicitado a la Superintendencia (…) negar el registro de la marca VOGUE de ADVANCE MAGAZINE con base en la notoriedad de la marca VOGUE. Para ello presentó las pruebas pertinentes y solicitó tener en cuenta los documentos protocolizados (…) relativos a la notoriedad de


VOGUE y JOLIE que obran dentro del expediente (…)”.

c) Contestación a la demanda La Superintendencia de Industria y Comercio, en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - “(…) los productos amparados por las marcas en

conflicto carecen de relación por no concurrir en los mismos ningún elemento (…) que permitan concluir su interdependencia o rasgo común capaz de inducir a error al consumidor”.

- “(…) la notoriedad debe ser probada por quien la alega, en la oportunidad de presentar observaciones, si bien la parte demandante allegó unas pruebas, éstas no obstante acreditar la existencia y el uso que la demandante hace de su marca ‘VOGUE’, no resultan procedentes para probar la notoriedad de la misma, toda vez que no permiten establecer los presupuestos para que la marca sea notoria entre otras, extensión del conocimiento entre el público consumidor, como signo distintivo de los productos o servicios para los cuales fue acordada; la intensidad y el ámbito de difusión y de la publicidad o promoción de la marca y el análisis de producción mercadeo de los productos que distingue la marca”.

d) Tercero interesado La sociedad ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC. en su contestación a la demanda, expresa, en lo principal, los siguientes argumentos: - “(…) REALMENTE NO EXISTE CONEXIDAD

entre los productos de la clase 3 para los cuales se registraron las marcas VOGUE y JOLIE VOGUE y los


productos de la clase 9 para los cuales se otorgó el registro de la marca VOGUE. Tampoco existe vincu-lación entre los productos de la clase 9 y los productos y/o servicios que agrupan las demás categorías en la cuales los demandantes han registrado las marcas VOGUE y JOLIE VOGUE”.

- “(…) no se encuentra razonable que el público consumidor confunda los productos que comercializa LABORATORIOS DE COSMÉTICOS VOGUE S.A. con los productos que ampara el registro de la marca VOGUE obtenido por ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC., pues es claro que las marcas están destinadas a identificar productos diferentes en sectores comerciales igualmente distintos (…)”.

- “La notoriedad de la marca VOGUE de ADVANCE MEGAZINE PUBLISHERS INC. es entonces un hecho probado y declarado por la Superintendencia (…) desde 1981, carácter que se ha mantenido a través del tiempo. Inclusive, en el mismo año 1997 en el que ADVANCE MEGAZINE PUBLISHERS INC. presentó la solicitud que origina el presente debate, la Superintendencia (…) expidió las resoluciones (…) reconociendo el fenómeno de la NOTORIEDAD de la marca VOGUE de ADVANCE MEGAZINE PUBLISHERS INC.”.

CONSIDERANDO: 4. Competencia del Tribunal. Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, las normas cuya interpretación se solicita forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina; Que, al tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con


lo establecido en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad; Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 30 de noviembre de 2011. 2. Normas del ordenamiento JURÍDICO comunitario a ser interpretadas. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia, ha solicitado la interpretación prejudicial de los artículos 135 literal i) y 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Sin embargo, el Tribunal considera que procede la interpretación de los artículos correspondientes a la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa al registro del signo “VOGUE” (denominativo), fue presentada el 29 de septiembre de 1997, en vigencia de la Decisión 486 mencionada. Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 del Estatuto, que indican que “el Tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, referidas al caso concreto”, y que al ser estas disposiciones imperativas, que atribuyen al Tribunal Comunitario la facultad de interpretar de oficio las normas del ordenamiento jurídico comunitario que estime aplicables al caso concreto; y tomando en cuenta que para el efecto la normativa sustancial aplicable es la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, se interpretarán de


oficio los artículos 81 (concepto de marca y elementos constitutivos), 83 literales a) (identidad y semejanza con una marca), d) y e) y 84 (marca notoria y su prueba) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en tanto que resultan pertinentes para la resolución del presente caso. En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes: DECISIÓN 486 “DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA: Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación comunitaria anterior a la presente Decisión, se regirá por las disposiciones aplicables en la fecha de su otorgamiento, salvo en lo que se refiere a los plazos de vigencia, en cuyo caso los derechos de propiedad industrial preexistentes se adecuarán a lo previsto en esta Decisión. En lo relativo al uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas se aplicarán las normas contenidas en esta Decisión. Para el caso de los procedimientos en trámite, la presente Decisión regirá en las etapas que aún no se hubieren cumplido a la fecha de su entrada en vigencia. (…)”. DECISIÓN 344 (…)


DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; (…) d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;


e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; (…) Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrá en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; c) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca. (…)”. 3. INTERPRETACIÓN DEL DERECHO COMUNI-TARIO: TEMAS A DESARROLLAR: El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con: - La norma comunitaria en el tiempo; - Concepto de marca y sus elementos constitutivos; - Clases de signos: comparación entre signos denominati-

vos; comparación entre signos denominativos y mixtos (en ambos casos se tomará en cuenta la parte denomina-tiva compuesta del signo mixto JOLIE DE VOGUE);


- Impedimentos para el registro de un signo como marca: La identidad y la semejanza;

- Riesgo de confusión directa e indirecta; - Reglas para realizar el cotejo marcario; - Signos en idioma extranjero (VOGUE=MODA). La

marca de fantasía. Palabras de uso común. La marca débil;

- La marca notoria y su prueba (se hará referencia a la marca notoria solicitada a registro y a la marca notoria opositora). Reproducción de la marca notoria;

- Conexión competitiva. 3.1. LA NORMA COMUNITARIA EN EL TIEMPO. Acerca del tránsito legislativo y la definición de la ley aplicable es pertinente señalar que, por lo general, una nueva norma al ser expedida regulará los hechos que se produzcan a partir de su vigencia; es decir, que la ley rige para lo venidero según lo establece el principio de irretroactividad. Pero, es claro que no constituye aplicación retroactiva de la ley, el hecho de que una norma posterior se utilice para regular los efectos futuros de una situación planteada bajo el imperio de la norma anterior. Bajo el precedente entendido, el Tribunal, con el fin de garantizar el respeto a las exigencias de seguridad jurídica, en los casos de tránsito legislativo ha diferenciado los aspectos de carácter sustancial de aquellos de naturaleza procesal contenidos en las normas, para señalar de manera reiterada que la norma comunitaria de carácter sustancial no es retroactiva, pues el principio de irretroactividad establece que al expedirse una nueva norma, ésta regulará, por lo general, los hechos que se produzcan a partir de su vigencia, por lo que no afectará derechos consolidados en época anterior a su entrada en vigor. La norma de carácter sustancial o material no tiene efecto retroactivo, a menos que por excepción se le haya conferido tal calidad; este


principio constituye una garantía de estabilidad de los derechos adquiridos. Con el mismo sentido y finalidad este Tribunal ha manifestado:

“Un derecho de propiedad industrial válidamente concedido es un derecho adquirido y en razón de la seguridad jurídica, una norma posterior no debe modificar una situación jurídica anterior”.58

Por ello, en el ámbito de la propiedad industrial y de conformidad con la Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486, y en razón de la ultra actividad de la ley, la norma anterior, aunque derogada, continúa regulando los hechos ocurridos cuando se encontraba en vigor; lo que quiere decir que la eficacia de la ley derogada continúa hacia el futuro para regular situaciones jurídicas anteriores que tuvieron lugar bajo su imperio, aunque los efectos de tal situación como lo relacionado con el uso, goce, obligaciones, licencias, renovación o prórrogas y plazos de vigencia se rigen por la nueva ley. Contrariamente, las normas de carácter procesal se caracterizan por tener efecto general inmediato, es decir, que su aplicación procede exclusivamente sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. En efecto, el conjunto de criterios que se exponen respecto del tema conocido como “tránsito legislativo” o también como “aplicación de la ley comunitaria en el tiempo” ha sido objeto de profundo análisis por el Tribunal, especialmente por razón 58 Proceso Nº 114-IP 2003. Sentencia de 19 de noviembre de 2003. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1028, de 14 de enero de 2004. Marca: “EBEL”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


de las frecuentes modificaciones y actualizaciones legislativas que han operado en el campo de la Propiedad Industrial. Tales criterios han sido reiterados en numerosas sentencias, entre otras las dictadas dentro de los procesos 78-IP-2003, 106-IP-2003 y 115-IP-2003. Para el caso, se reitera que:

“(…) toda circunstancia jurídica en que deba ser aplicada una norma comunitaria, será regulada por la que se encuentre vigente al momento de haber sido planteada dicha circunstancia, bajo los parámetros por aquella disciplinados. Sin embargo, y salvo previsión expresa, no constituye aplicación retroactiva cuando la norma sustancial posterior debe ser aplicada inmediatamente para regular los efectos futuros de una situación nacida bajo el imperio de una norma anterior. En ese caso, la norma comunitaria posterior viene a reconocer todo derecho de propiedad industrial válidamente otorgado de conformidad con una normativa anterior (…)”.

“(...) la norma sustancial que se encontrare vigente al momento de presentarse la solicitud de registro de un signo como marca, será la aplicable para resolver sobre la concesión o denegatoria del mismo; y, en caso de impugnación —tanto en sede administrativa como judicial— de la resolución interna que exprese la voluntad de la Oficina Nacional Competente sobre la registrabilidad del signo, será aplicable para juzgar sobre su legalidad, la misma norma sustancial del ordenamiento comunitario que se encontraba vigente al momento de haber sido solicitado el registro marcario (…). (Proceso N° 28-IP-95, caso “CANALI”, publicado en la G.O.A.C. N° 332, del 30 de marzo de 1998)”.59

De acuerdo con lo anteriormente anotado, si la norma sustancial vigente para la fecha de la solicitud de registro de 59 Proceso Nº 39-IP-2003. Sentencia de 9 de julio de 2003. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 965, de 8 agosto 2003. Marca: “& MIXTA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


un signo como marca ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro del mismo. Por otro lado, las etapas procesales que ya hayan sido cumplidas y agotadas a la fecha de entrada en vigencia de la nueva norma no se afectarán por las nuevas regulaciones de tal carácter. A contrario sensu, las nuevas regulaciones de carácter procesal tendrán aplicación inmediata respecto de las etapas del trámite administrativo pendientes de realizar. En conclusión, tomando en cuenta que la solicitud relativa al registro del signo “VOGUE” (denominativo), fue presentada el 29 de septiembre de 1997, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y que esta disposición comunitaria contenía las normas que fijaban lo concerniente a los requisitos para el registro de las marcas, así como las causales de irregistrabilidad de los signos, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen. 3.2 CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena define lo que debe entenderse como marca. De acuerdo a esta definición legal, este Órgano Jurisdiccional ha interpretado que la marca constituye un bien inmaterial representado por un signo que, perceptible a través de medios sensoriales y susceptible de representación gráfica, sirve para identificar y distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de otros idénticos o similares, a fin de que el consumidor o usuario medio los valore, diferencie, iden-tifique y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca


del origen o la calidad del producto o servicio corres-pondiente. Este Tribunal se ha pronunciado en reiteradas ocasiones acerca de los requisitos que los signos deben satisfacer para ser registrados como marcas, éstos son: - Perceptibilidad, - Distintividad y, - Susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un bien inmaterial, para que pueda ser captado por uno de los sentidos (vista, olfato, oído, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo identificable por aquellos. La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, y éste la asimile con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hacen referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como


marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de identificar y distinguir unos productos o unos servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor. Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio, sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales. La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado; y, 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en expresiones manifestadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que los componentes del signo puedan ser apreciados en el mercado de productos. El signo tiene que ser expresado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse, como ha sido expresado, por medio de la utilización de los elementos referidos en el párrafo anterior. 3.3. CLASES DE MARCAS. Comparación entre signos denominativos, comparación entre signos denominati-vos y mixtos. La doctrina ha reconocido varias clases de marcas, como las denominativas, las gráficas y las mixtas, en atención a la estructura del signo.


En este contexto, tomando en cuenta que los signos en controversia son “VOGUE” (denominativo), “VOGUE” (denominativo y mixto) y “JOLIE DE VOGUE” (denominativo compuesto y mixto, con parte denominativa compuesta), el Tribunal considera conveniente examinar lo concerniente a las marcas denominativas y mixtas, por corresponder a las clases de los signos en conflicto. Asimismo, se tomarán en cuenta que el signo “JOLE DE VOGUE” es un signo denominativo compuesto y mixto con parte denominativa compuesta. Las marcas denominativas, llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Este tipo de marcas se subdividen en: sugestivas que son las que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identi-ficado por la marca; y, arbitrarias que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cuali-dades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las otras existentes en el mercado. Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios, elaborados en torno a la comparación de marcas denominativas, los que han sido recogidos en varios pronunciamientos del Tribunal, como en el emitido en el Proceso 01-IP-2005:

“(...) ha de ser realizada una visión de conjunto o sintética, operando con la totalidad de los elementos integrantes, sin descomponer su unidad fonética y gráfica en fonemas o voces parciales, teniendo en cuenta, por lo tanto, en el juicio comparativo la totalidad de las sílabas y letras que forman los


vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacar aquellos elementos dotados de especial eficacia caracterizante, atribuyendo menos valor a los que ofrezcan atenuada función diferenciadora.”

“(...) han de considerarse semejantes las marcas comparadas cuando la sílaba tónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícil de distinguir.”

“(...) la sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de la semejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocales asume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de una denominación.”

“(...) en el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores.” 60

Dentro de las marcas denominativas están las denomi-nativas compuestas, que son las integradas por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...)”. 61 En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo denominativo, caso que haya de juzgarse sobre el riesgo de confusión de dicho signo con una marca denominativa compuesta previamente registrada, habrá de

60 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. España 1984. Págs. 199 y SS. 61 Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que formen parte de aquel signo y no de esta marca, resultando que no habrá riesgo de confusión “cuando los vocablos añadidos a los coincidentes están dotados de la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial evitando de este modo que el consumidor pueda caer en error”.62 En consecuencia, “De existir un nuevo vocablo en el segundo signo que pueda claramente lograr que las semejanzas entre los otros términos queden diluidas, el signo sería suficientemente distintivo para ser registrado”.63 Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre la marca que le permite diferenciarla de las demás existentes en el mercado. La jurisprudencia indica: “La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”.64 El Juez Consultante, al realizar la comparación entre marcas denominativas simples y mixtas y entre denominativas y mixtas con parte denominativa compuesta debe identificar, como ha sido dicho, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico; pues, de acuerdo a la doctrina 62 Proceso 13-IP-2001, ya citado. 63 Proceso 14-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1082, de 17 de junio de 2004, marca “LUCKY CHARMS”, citando al Proceso 21-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N° 398, de 22 de diciembre de 1998, marca “SUPER SAC MANIJAS (mixta)”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 64 Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA VIDEO 2000. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


especializada, “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.65 En consecuencia, si en la marca comparada predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina y expresadas anteriormente; y, si por otro lado, en la misma predomina el elemento gráfico frente al denominativo, en principio, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. 3.4. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UN SIGNO COMO MARCA. Tomando en cuenta que la sociedad ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC. solicitó el registro del signo “VOGUE” (denominativo), para distinguir productos comprendidos en la clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza y que la señora MARÍA MINERVA CORTÉS DE CHAVES presentó observación a la solicitud de registro sobre la base del registro de sus marcas notorias denominativas y mixtas “VOGUE”, para distinguir productos comprendidos en las clases 3 y 14 de la Clasificación Internacional de Niza y “JOLIE DE VOGUE” para distinguir productos y servicios comprendidos en las clases 3, 14, 21, 25, 26 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza; se estima necesario hacer referencia a la identidad y la semejanza de un signo con una marca.

65 Proceso 46-IP-2008. Marca:”PAN AMERICAN ASSISTANCE” (mixta). 14 de mayo de 2008.


La identidad y la semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o similares tanto entre sí como entre los productos o servicios que amparan, conforme lo establece el literal a) del artículo 83, materia de esta interpretación prejudicial. Este Tribunal, al respecto, ha señalado:

“La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.66

Ha enfatizado, además, en sus pronunciamientos este Órgano Jurisdiccional, acerca del cuidado que se debe tener al realizar el cotejo entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

66 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejanza’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes pero coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entre marcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo, sin diferencia alguna entre los signos”.67 Es importante señalar que la comparación entre los signos deberá realizarse en base al conjunto de elementos que los integran, donde el todo prevalezca sobre las partes y no descomponiendo la unidad de cada uno. En esta labor, como dice el Tribunal: “La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues ésta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro (…)”.68 El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes han de determinarla con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad. Resulta, en todo caso, necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza:

67 Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891 de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S. 68 Proceso 48-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1089, del 5 de julio de 2004, marca: “EAU DE SOLEIL DE EBEL” (citando al proceso 18-IP-98, G.O.A.C. Nº 340, de 13 de mayo de 1998, marca “US TOP)”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


Similitud ideológica, que se presenta entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto, señala el profesor OTAMENDI que aquella es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra”.69 En consecuencia, pueden ser considerados confundibles signos, que, aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, la misma o similar idea; Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones comunes, pueden producir en mayor o menor grado, que la confusión sea más palpable u obvia; Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otras. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. 3.5. RIESGOS DE CONFUSIÓN: Directa e Indirecta. Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad. 69 OTAMENDI, Jorge, “DERECHO DE MARCAS”. Editorial Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 2010. Pág. 171.


El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”.70 Para establecer la existencia del riesgo de confusión será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate. El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.71 Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y

70 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 71 Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHI-LIS y diseño”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos.72 En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios: “El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.73 3.6. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO MAR-CARIO. La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre las marcas en conflicto. Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia las siguientes reglas originadas en la doctrina de Breuer Moreno para realizar el cotejo entre marcas:

Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

72 Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 73 Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, marca: “DERMALEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.

Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.

Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos.74

Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el tratadista Breuer Moreno ha manifestado:

“La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.

La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

74 BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCAS DE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, Buenos Aires, 1946, Pág. 351 y ss.


En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas. Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario.

La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”.75

3.7. SIGNOS EN IDIOMA EXTRANJERO. LA MARCA DE FANTASÍA. PALABRAS DE USO CO-MÚN. LA MARCA DÉBIL. Tomando en cuenta que la parte demandante argumentó “Las dos marcas provienen de la expresión francesa que alude a algo que está en boga o de MODA. No obstante debido a que tal significado no es de público conocimiento porque la mayor parte de consumidores no dominan el idioma francés, podemos pensar en que se trata de denominaciones de fantasía frente a las cuales el público tiene la misión de aprender el signo y relacionarlo con el producto que distingue, misión que ya fue alcanzada con la marca de mi representada VOGUE (…)”; se hace necesario tratar el tema “los signos en idioma extranjero” y “la marca de fantasía”. Signos en idioma extranjero.

75 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, es de presumir que el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, por lo que cabe considerarlas como de fantasía y, en consecuencia, procede el registro como marca de la denominación de que se trate. A contrario, la denominación en idioma extranjero no será registrable si el significado conceptual de las palabras que la integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos. El Tribunal se ha pronunciado, al respecto, en los términos siguientes: "(...) cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local, lo cual sucede frecuentemente con las expresiones en idiomas latinos como el italiano o el francés que por hablarse o entenderse con mayor frecuencia entre personas de habla hispana o por tener similitud fonética, son de fácil comprensión para el ciudadano común”.76 Signos de Fantasía. Como se expresó, se presume que las palabras en idioma extranjero y su significado no son de conocimiento común, por lo que al formar parte de un signo pretendido para ser registrado como marca, se las considera como signo de fantasía, procediendo, en consecuencia, su registro. Al respecto, conforme lo ha manifestado el Tribunal, “Las denominaciones de fantasía (…) implican la creación de un vocablo, el mismo que puede no tener significado alguno. Es así que una marca de fantasía gozará generalmente de un mayor poder distintivo. Por lo tanto, las marcas de fantasía o caprichosas por ser elaboración del ingenio propio de sus titulares carecen de connotación conceptual o 76 Proceso 57-IP-2002, de fecha 4 de septiembre de 2002. G.O. Nº 840, de 26 de septiembre del 2002. marca: “CLASICC”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


significado idiomático, de tal manera que si una denominación genérica va acompañada de una palabra de fantasía, la posibilidad de que sea admitido su registro aumenta”. (Proceso 16-IP-98, publicado en la G.O.A.C. Nº 398, de 10 de septiembre de 1998, marca: SALTIN etiqueta). Asimismo, es importante tener en cuenta que se ha reconocido la existencia de ciertos vocablos de origen extranjero que “han llegado a ser aceptados oficialmente en el idioma local con acepción común equivalente, como serían los italianismos, galicismos o anglicismos que terminan siendo prohijados por los organismos rectores del idioma en un país dado”. (Proceso 3-IP-95, publicado en la G.O.A.C. Nº 189, de 10 de septiembre de 1995, marca: CONCENTRADOS Y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI). Si el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos, por una o más palabras de uso común, su presencia no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. Y puesto que el vocablo de uso común no es apropiable en exclusiva, el titular de la marca que la posea no podrá impedir su inclusión en otro signo, ni fundamentar en esta única circunstancia el riesgo de confusión entre las denomi-naciones en conflicto. Es claro que el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no tiene un dominio exclusivo sobre ella y, en consecuencia, no está facultado por la ley para impedir que terceros puedan utilizar dicha expresión en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea suficien-temente distintivo a fin de no crear riesgo confusión.


Palabras de uso común. La marca débil: Al conformar una marca, su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna. Como se indicó anteriormente, el titular de una marca que lleve incluida una expresión de uso común no tiene un dominio exclusivo sobre ella y, no podrá impedir que terceros puedan utilizarla, siempre que el resultado sea suficientemente distintivo. El Tribunal ha reiterado esta posición de la siguiente manera:

“Una marca puede incluir en su conjunto palabras que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones de uso común, y que por ser tales no pueden ser objeto de monopolio por persona alguna. Por ello el titular de una marca que lleve incluida una expresión de tal naturaleza no está legalmente facultado para oponerse a que terceros puedan utilizar dicha expresión, en combinación de otros elementos en la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea original y lo suficientemente distintivo a fin de no crear confusión.”77

Al realizar el examen comparativo de marcas que se encuentran conformadas por palabras de uso común, éstas no deben ser consideradas a efecto de determinar si existe confusión, siendo ésta una circunstancia de excepción a la regla de que el cotejo de las marcas debe realizarse 77 Proceso 70-IP-2005. Interpretación prejudicial de 21 de junio de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 1231 de 16 de agosto de 2005. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


atendiendo a una simple visión de conjunto de los signos que se enfrentan, donde el todo prevalece sobre sus componentes. En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas expresiones son marcariamente débiles. El derecho de uso exclusivo del que goza el titular de la marca descarta que palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público puedan ser utilizadas únicamente por un titular marcario, ya que al ser esos vocablos usuales, no se puede impedir que el público en general los siga utilizando. Dentro del tema Jorge Otamendi señala que:

“El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también que siempre existirá entre las marcas así configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partículas coparticipadas insusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles.”78

3.8. LA MARCA NOTORIA Y SU PRUEBA. Tomando en cuenta que tanto la parte demandante como la demandada alegaron la notoriedad de sus marcas; el Tribunal estima adecuado hacer referencia al tema de “la marca notoria y su prueba”, asimismo, pasará revista al conflicto existente entre dos marcas notorias y cómo se podría solucionar dicho conflicto. 78 OTAMENDI Jorge. Ob. Cit. 2010. Pág. 215 y 216.


El Tribunal señala que la marca notoria es aquella en la que concurren los siguientes aspectos: la difusión de la misma entre el público consumidor traducido del uso intenso de la misma; y, la calidad de los productos o servicios que ella ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la marca cuando los productos o servicios, por ella protegidos, no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente. La difusión de la marca en los diferentes mercados, la intensidad del uso que de ella se hiciere, y el prestigio adquirido, influyen decisivamente para que ésta adquiera el carácter de notoria, ya que así el consumidor reconocerá y asignará dicha característica, debido al esfuerzo que el titular de la misma realice para elevarla de la categoría de marca común u ordinaria al status de notoria. Para el tratadista Carlos Fernández-Novoa, la marca notoria es “aquella que goza de difusión o —lo que es lo mismo— es conocida por los consumidores de la clase de productos a los que se aplica la marca. La difusión entre el sector correspondiente de los consumidores es el presupuesto de la notoriedad de la marca”.79 El Profesor José Manuel Otero Lastres define a la marca notoriamente conocida como: “aquella marca que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento de los círculos interesados (los consumidores y los competidores). De esta definición se desprende que son dos las notas fundamentales que caracterizan este tipo de marcas: un determinado grado de difusión y el reconocimiento en el mercado por los círculos interesados como signo indicador del origen empresarial del correspondiente producto o servicio”.80

79 FERNANDEZ Novoa, Carlos; “Fundamentos de Derecho de Marcas”. Editorial Montecorvo, S.A. 1984, p. 32. 80 OTERO LASTRES, José Manuel, “La prueba de la marca notoriamente conocida en el Derecho Marcario”, Seminario Internacional, Quito, 1996, p. 243.


Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como “aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo”.81 Ahora bien, puede darse el caso que se solicite el registro de un signo notorio y que la opositora advierta también la notoriedad de su marca, como en el caso de autos. En este caso, el Tribunal ha precisado lo siguiente:

“El examen de registrabilidad de un signo notoriamente conocido debería ser diferente al examen que se haría de un signo ordinario. Lo anterior no quiere decir que una marca por ser notoria tenga indefectiblemente derecho a su registro, ya que el registro de toda marca, aún en el caso de ser notoria, deberá atender al respectivo análisis de registrabilidad que practica la oficina nacional competente.

En consecuencia, dicho análisis debe ser diferencial y complejo, es decir, debe darse atendiendo al hecho de que la marca notoria ya es distintiva y, por lo tanto, el análisis de confundibilidad debe ser, por un lado, más distendido teniendo en cuenta el gran prestigio que ha sido ganado por la marca notoriamente conocida, y por el otro, muy riguroso a fin de evitar la confusión en el público consumidor, teniendo en cuenta las características de la marca opositora, es decir, teniendo en cuenta factores como la notoriedad de la marca opositora, la clase de productos que se pretende registrar , etc.

Sobre el tratamiento diferencial que se debe dar al registro de la marca notoriamente conocida, el profesor Jorge Otamendi manifiesta lo siguiente:

81 Proceso 07-IP-96, publicado en la G.O.A.C. N° 299, de 17 de octubre de 1997, marca: “ELEGANTE TRIGUEÑA CON TURBANTE”. JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


“En cambio, el criterio no es el mismo cuando la marca solicitada es notoria desde que la notoriedad es considerada como un factor de distinción. En estos casos el criterio puede ser más benévolo por ser más remotas las posibilidades de confusión.

En consecuencia (…) el análisis de registrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro es independiente, es decir, la Oficina Nacional Competente tiene discrecionalidad para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida que se alega, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio” (PROCESO 124-IP-2011. Marca: LOCKHEED MARTIN (mixta). Interpretación preju-dicial de 23 de noviembre de 2011).

La Oficina Nacional Competente debe verificar, asimismo, el grado de notoriedad de las marcas en conflicto, a efectos de determinar cuál prevalecería, de acuerdo al conocimiento que el público consumidor tenga acerca de las marcas en controversia y las pruebas allegadas dentro del proceso. La notoriedad de la marca no se presume y, por tanto, debe ser probada por quien la alega. En consecuencia, el reconocimiento de la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega. En el caso de autos, la Superintendencia de Industria y Comercio alegó que “(…) la notoriedad debe ser probada por quien la alega, en la oportunidad de presentar observaciones, si bien la parte demandante allegó unas pruebas, éstas no obstante acreditar la existencia y el uso que la demandante hace de su marca ‘VOGUE’, no resultan procedentes para probar la notoriedad de la misma, toda vez que no permiten establecer los presupuestos para que la marca sea notoria entre otras, extensión del conocimiento entre el público consumidor, como signo distintivo de los productos o servicios para los cuales fue acordada; la intensidad y el ámbito de difusión y de la


publicidad o promoción de la marca y el análisis de producción mercadeo de los productos que distingue la marca”. Al respecto, el Tribunal recogiendo criterios doctrinarios ha sentado la siguiente jurisprudencia: “Varios son los hechos o antecedentes que determinan que una marca sea notoria: calidad de los productos o servicios, conocimiento por parte de los usuarios o consumidores, publicidad, intensidad de uso, que deben ser conocidos por el juez o administrador para calificar a la marca de notoria, y que para llegar a esa convicción deben ser probados y demostrados dentro del proceso judicial o administrativo. Aún en el supuesto de que una marca haya sido declarada administrativa o judicialmente como notoria, tiene que ser presentada a juicio tal resolución o sentencia, constituyéndose éstas en una prueba con una carga de gran contenido procedimental”. (Proceso 08-IP-95, publicado en la G.O.A.C. Nº 231 de 17 de octubre de 1996, marca: LÍSTER). En consecuencia, la notoriedad de la marca constituye un hecho que debe ser probado por quien la alega, teniendo en cuenta los criterios previstos en el artículo 84 de la Decisión 344. Los criterios son los siguientes:

“a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;

b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;

c) La antigüedad de la marca y su uso constante;

d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”.

La previsión normativa de los citados indicadores de notoriedad de la marca hace inaplicable a su respecto la máxima notoria non egent probatione. Y es que, a diferencia del


hecho notorio, la notoriedad de la marca no se halla implícita en la circunstancia de ser ampliamente conocida, sino que es necesaria la demostración suficiente de su existencia al momento de que ésta es alegada, a través de la prueba, entre otros, de aquellos indicadores. Finalmente, en cuanto al momento procesal oportuno para probar la notoriedad alegada, la Decisión 344, en la sección II del capítulo V que se refiere al procedimiento de registro, en el artículo 93 expresa que “Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitado (…)”. A continuación, el artículo 94 indica que la oficina nacional competente no tramitará las observaciones que fueren presentadas extemporáneamente. De lo anterior se debe entender que si al momento de presentar observaciones, éstas se fundamentan en la notoriedad de una marca, se debe justificar esta alegación en dicha oportunidad. La reproducción o la imitación de un signo notoria-mente conocido En el caso de la marca notoria, la prohibición de registrar el signo que constituya su reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, tal y como lo dispone el artículo 83, literal d) de la Decisión 344, será aplicable con independencia de la clase a que pertenezca y de la naturaleza del producto o servicio de que se trate, toda vez que se trata de prevenir la dilución de la fuerza distintiva de la marca y el aprovechamiento injusto de su prestigio. Si bien este literal fija tal protección, la notoriedad, como ya se indicó, es un hecho que debe ser probado, como lo establece el artículo 84 de esa Decisión cuando señala los elementos que sirven para medir tal circunstancia. Ello, porque “(...) la marca común, para elevarse al estado de marca


notoria, debe contar con una serie de factores, tales como: (...) difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, etc. La carga de la prueba corresponde al titular de la marca, pues ésta puede ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o judicial y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador de que la marca alegada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes”.82 Al tenor de la disposición citada del artículo 83 literal d), el reconocimiento de la marca notoria, como signo distintivo de bienes o servicios determinados, presupone su conocimiento en el país en que se haya solicitado su registro o en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados, es decir, por la mayor parte del sector de consumidores o usuarios a que estén destinados los bienes o servicios correspondientes. Ahora bien, es importante tener en consideración que la normativa comunitaria protege a la marca notoria de manera especial, en relación a los principios que gobiernan el derecho marcario y en relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el mercado. En relación con los principios de especialidad y territoria-lidad, es pertinente señalar que:

Los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión 344 advierten que la marca notoriamente conocida no solamente será protegida con productos o servicios idénticos, similares o conexos, sino en relación con cualquier clase de productos o servicios. El principio de territorialidad determina la protección de la marca notoria no solamente en el país donde se solicita la protección, sino que se la protege en el comercio subregional o

82 Proceso 23-IP-96, sentencia de 21 de abril de 1998; G.O. Nº 354, de 13 de julio de 1998; marca: “VODKA BALALAIKA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


internacional sujeto a reciprocidad. Para lo anterior, es preciso que, (i) sea notoriamente conocida en por lo menos uno de los Países Miembros; (ii) sea notoria en el comercio internacional sujeto a reciprocidad, “Esto es que sea notoriamente conocido en un país o grupo de países no pertenecientes a la Comunidad Andina, siempre y cuando dichos países otorguen igual protección a los signos notoriamente conocidos de los Países Miembros de la Comunidad Andina, de conformidad con el principio de reciprocidad”, acorde al literal d) del artículo 83.

Confusión con la marca notoriamente conocida El literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 prevé una protección especial para la marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o de los servicios amparados por el signo cuyo registro se pida, pues, en el evento de existir similitud entre los signos, podría perfectamente producirse riesgo de confusión. Con el objeto de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad, se han clasificado y diferenciado diversos tipos de riesgos. Generalmente la doctrina se ha referido a cuatro, a saber: riesgo de confusión, de asociación, de dilución y de uso parasitario. El Tribunal, en relación a la marca notoria, dentro del proceso 35-IP-2008 ha analizado los riesgos que se podrían generar:

El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor


de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

Y, por último, el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

Asimismo, el Tribunal, dentro de la Interpretación Prejudicial rendida dentro del proceso 82-IP-2009 expresó que en el ámbito de la Decisión 344 el signo notoriamente conocido tanto en el mercado como tal, como en el ámbito registral, se encuentra protegido contra el riesgo de confusión, asociación y dilución, de conformidad con lo siguiente:

El artículo 83, literal a), establece:

“Art. 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos:

a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público, a error;”


La mencionada norma habla de “error” y, por lo tanto se deben hacer las siguientes precisiones:

Los consumidores pueden caer en error por confusión o por asociación; pues podrían pensar que están obteniendo un producto diferente al que están comprando (confusión directa), y/o que el producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta), y/o pensar que empresas que comercializan productos con diferentes marcas tienen relación o vinculación entre sí (riesgo de asociación). Por lo tanto, el error puede ser por confusión y/o asociación y, en consecuencia, las marcas se encuentran protegidas contra dichos riesgos.

Si bien el literal mencionado se refiere a las marcas ordinarias, la protección contra el riesgo de asociación también es extensiva a las marcas notoriamente conocidas, dado que éstas gozan de mayor protección. Por lo tanto, en este escenario no puede pensarse que mientras las marcas ordinarias se protegen contra el riesgo de asociación, las notorias notoriamente conocidas no.

Aunque el literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 sólo se refiera al término confusión, como se mostró anteriormente, la marca notoriamente conocida también es protegida contra el riesgo de asociación.

En relación con el riesgo de dilución, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“En efecto, al diferenciar las causales de irregistrabilidad de las marcas, no dispone, como lo hace la Decisión 486, la protección de las marcas comunes en relación con los riesgos de confusión y asociación, sino se limita a decir en el literal a) del artículo 83, que no se pueden registrar como marcas signos que sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para


registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

(…)

En efecto, con la anterior disposición se otorga protección ampliada al signo notoriamente conocido, que como ya se ha dicho, excede el principio de especialidad y territorialidad. Dicha norma no hace referencia a la protección de los signos notoriamente conocidos respecto de ciertos riesgos determinados, pero se debe entender que la norma trata de salvaguardar los signos notoriamente conocidos del riesgo de confusión en que puede incurrir el público consumidor, como lo hace expresamente en relación con la marca general.

Por otro lado, el literal e) del artículo 83 de la Decisión 344, es una disposición de carácter especial en relación con protección de la marca notoria, al disponer que no se pueden registrar como marcas signos ‘que sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicite el registro (...)’.

Con esta última disposición se protege a la marca notoria más allá del principio de especialidad, pero únicamente refiriéndose al riesgo de confusión. No se refiere a la protección en relación con otros riesgos como uso parasitario y dilución.

La Decisión 344 sólo se refiere a los riesgos a que están expuestas las marcas en el mercado, al establecer los derechos conferidos por el registro de un signo como marca. Es así como en el artículo 104, literal d), establece que el titular de una marca registrada puede actuar contra un tercero que use en el comercio ‘un signo idéntico o similar a la marca registrada, con relación a productos o servicios distintos de aquellos para los cuales se ha registrado la misma, cuando el uso de ese signo


respecto a tales productos o servicios pudiese inducir al público a error o confusión, pudiese causar a su titular un daño económico o comercial injusto, o produzca una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial de dicha marca’ (subrayado por fuera del texto).

De manera que en dicha norma se protege no sólo a la marca notoriamente conocida, sino a las marcas comunes de los riesgos de confusión y de dilución que pudiese causar el uso indebido de un signo distintivo en el mercado. Se advierte que no se está hablando de las causales de irregistrabilidad, sino de las conductas lesivas contra una marca registrada, que el titular de la misma puede atacar.

(…)

o De conformidad con la figura de la marca notoriamente

conocida y la finalidad de su protección, en materia de causales de irregistrabilidad sí es procedente su protección contra el riesgo de dilución. Lo anterior por lo siguiente:

o La protección de la marca notoriamente conocida se

instaura para salvaguardar la gran capacidad distintiva que han adquirido dichas marcas en el mercado.

o Uno de los principios que gobiernan del derecho marcario

es el del uso real y efectivo de la marca en el mercado y, en consecuencia, de permitirse que se registre una marca que al ser usada en el mercado genere dilución de una marca notoria, no habría consonancia con el objetivo perseguido al instaurar la figura de la marca notoria y su protección en el régimen comunitario andino.

o Además de lo anterior, no habría concordancia entre que

se proteja a las marcas registradas contra el uso de signos idénticos y similares que generen riesgo de dilución (art. 104, literal d), con la falta de protección contra dicho


riesgo respecto las marcas notoriamente conocidas en el ámbito registral. Es decir, no es consecuente que se prevea protección en este ámbito contra el uso indebido, si por otro lado, en cuestión de marcas notorias, se permitiera el registro de signos idénticos o similares que al ser usados en el mercado puedan causar riesgo de dilución de su capacidad distintiva.

Lo anteriormente expuesto quiere decir, que debe hacerse una interpretación conjunta de los literales d) y e) del artículo 83 con el objetivo perseguido al proteger a la marca notoriamente conocida, que en relación con el registro de un signo idéntico o similar a un signo notoriamente conocido, de manera que el Juez Nacional o la Oficina Nacional Competente, en su caso, deberán tener en cuenta la protección ampliada que establece la normativa comunitaria en el artículo 83, literales d) y e), siempre y cuando la solicitud de registro como marca de un signo idéntico o similar a un signo notoriamente conocido pueda generar riesgo de confusión, asociación o dilución de su capacidad distintiva.

A pesar de que el riesgo de dilución ha ido aparejado con la protección de los signos notoriamente conocidos, como se vio, el artículo 104, literal d), lo ha extendido también a todo tipo de marca registrada cuando se presente su uso no autorizado. Haciendo una adecuación del concepto con la norma comentada, la protección contra dicho riesgo tiene como objetivo salvaguardar a las marcas en relación con cualquier uso de otros signos idénticos o similares que cause el debilitamiento de su capacidad distintiva, aunque se use para productos que no sean idénticos, similares o que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara la marca registrada”. (Proceso 145-IP-2006, Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2006. Marca: “CAPITAN Z”, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1452, de 10 de enero de 2007).


Finalmente, es importante advertir lo que en reiteradas interpretaciones este Organismo ha señalado:

“Dentro del conflicto suscitado entre una marca notoriamente conocida y una marca común, el punto esencial radica en determinar el momento en que la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad a fin, o bien de impugnar con ella un registro, o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca en violación de los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión 344. En una acción de cancelación o de nulidad, la existencia de notoriedad se demostrará tanto al momento de iniciarse la acción respectiva como al momento en que la marca controvertida se presentó a registro y fue tramitada. La marca debe ser notoria con anterioridad a la nueva marca por registrarse (Proceso 17-IP-96, G.O. Nº 253 de 7 de marzo de 1997). En caso de observaciones la notoriedad deberá probarse, por el que las alegue o controvierta, en el momento en que tales observaciones sean presentadas, es decir, en que dicha notoriedad sea alegada.”.83

En este caso, con relación a la independencia de la clase internacional de los productos y de los servicios amparados por una marca eventualmente notoria, sólo podrá ser considerada si dicha notoriedad es anterior a la solicitud de registro del signo, así como ha sido probada y oportunamente reconocida por el examinador y si hay riesgo de confusión, asociación y dilución. El Juez Consultante, en caso de no haberse probado la notoriedad de la marca VOGUE, debe entrar a determinar la existencia de conexión competitiva entre los productos y servicios mencionados. 83 Proceso 23-IP-96, sentencia de 21 de abril de 1998; G.O. Nº 354, de 13 de julio de 1998; marca: “VODKA BALALAIKA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


3.9. LA CONEXIÓN COMPETITIVA. En el caso de autos, la sociedad ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC. argumentó “(…) REALMENTE NO EXISTE CONEXIDAD entre los productos de la clase 3 para los cuales se registraron las marcas VOGUE y JOLIE VOGUE y los productos de la clase 9 para los cuales se otorgó el registro de la marca VOGUE. Tampoco existe vinculación entre los productos de la clase 9 y los productos y/o servicios que agrupan las demás categorías en la cuales los demandantes han registrado las marcas VOGUE y JOLIE VOGUE”, en tal virtud es necesario referirse al tema de la conexión competitiva: Sobre este tópico la doctrina ha elaborado algunas pautas o criterios que pueden llevar a establecer o fijar cuándo se da la conexión competitiva entre los productos y servicios. El hecho de que los productos y servicios posean finalidades idénticas o afines podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado. En criterio del tratadista Carlos Fernández Novoa, para determinar la conexión competitiva entre los productos y servicios diferenciados por los signos confrontados, el aspecto fundamental a tomar en consideración es la finalidad o aplicaciones usuales de los mismos. Igualmente, señala el autor, los criterios para determinar si a través de la finalidad de los productos y servicios hay o no conexión competitiva, siendo éstos dos; el primero: el principio de la intercambiabilidad de los mismos, que tiene que ver con el hecho de si los consumidores consideren sustituibles, para las mismas finalidades, los productos y servicios enfrentados; y, el segundo, el de complementariedad, que alude a la circunstancia de que el uso de un producto pueda suponer el necesario uso de otro, o que sin un producto no puede utilizarse otro servicio, es decir, que los productos y


servicios sean complementarios o vayan a utilizarse conjuntamente.84 El Tribunal ha acogido como criterios identificadores de la presencia de dicha conexión los siguientes:

a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclator

b) Canales de comercialización c) Medios de publicidad idénticos o similares d) Relación o vinculación entre los productos y

servicios e) Uso conjunto o complementario de los mismos f) Partes y accesorios g) Mismo género h) Misma finalidad i) Intercambiabilidad de los mismos

El Tribunal considera que deben ser aplicados los criterios referidos anteriormente y que pueden conducir a establecer cuándo se da la conexión competitiva entre los productos y servicios. También deberá considerarse la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de diferenciar, identificar y seleccionar el producto o servicio deseado. Esto a su vez se encuentra relacionado con el grado de atención que presta la persona al momento de realizar su elección, lo que dependerá del tipo de consumidor, a saber, conforme a la doctrina: a) el profesional o experto, b) elitista y experimentado, c) el consumidor medio.

84 FERNÁNDEZ Novoa, Carlos; Fundamentos ob. cit. p.p. 242 - 246.


A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes (...)”.85 Con base en estos fundamentos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA CONCLUYE: 1. En materia de propiedad industrial, las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino, que regulan los requisitos de validez de un signo, que se encontraren vigentes al momento de la presentación de la solicitud de registro son las aplicables en el período de transición de la normatividad andina. Si la norma sustancial o material vigente para la fecha de la solicitud de registro de un signo ha sido derogada y reemplazada por otra en el curso del procedimiento correspondiente, aquella norma, la derogada, será la aplicable para determinar si se encuentran cumplidos o no los requisitos que se exigen para el registro del signo. Cosa distinta ocurre con la norma procesal, cuya aplicación es de carácter inmediato, es decir, procede sobre los hechos producidos posteriormente a su entrada en vigencia, rigiendo las etapas de procedimiento que se inicien a partir de ese momento. La solicitud relativa al registro del signo “VOGUE” (denominativo), fue presentada el 29 de septiembre de 1997, en vigencia de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo 85 Proceso 09-IP-94. Sentencia del 24 de marzo de 1995, Jurisprudencia del Tribunal de Justi-cia de la Comunidad Andina, Tomo IV, p. 97, caso “DIDA”.


de Cartagena, en consecuencia, es la que debe ser aplicada al asunto bajo examen. 2. Un signo puede ser registrado como marca si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 82 y 83 de la mencionada Decisión. 3. Las marcas denominativas llamadas también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado conceptual. Para su comparación, deberá procederse de acuerdo a las reglas recogidas en la presente providencia. Las marcas mixtas se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La parte denominativa puede ser compuesta. Al comparar una marca denominativa y una mixta con parte denominativa compuesta se determina que si en ésta predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de los signos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina, y establecidas en esta providencia; y, si por otro lado, en la marca mixta predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. 4. No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 83 literal a), sean idénticos o similares a otros ya


solicitados o registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. 5. La comparación entre signos susceptibles de inducir a error o confusión en el mercado habrá de hacerse desde sus elementos fonético, gráfico y conceptual, pero conducida por la impresión unitaria que cada uno de dichos signos habrá de producir en la percepción sensorial igualmente unitaria del consumidor o usuario medio al que están destinados los productos o servicios. Por tanto, la valoración deberá hacerse sin descomponer la unidad de cada signo, de modo que, en el conjunto de los elementos que lo integran, el todo prevalezca sobre sus partes, a menos que aquél se halle provisto de un elemento dotado de tal aptitud distintiva que, por esta razón especial, se constituya en factor determinante de la valoración. Basta que exista riesgo de confusión para proceder a la irregistrabilidad del signo solicitado. 6. El riesgo de confusión deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente o por el Juez, según corresponda, sujetándose a las reglas de comparación de signos enunciadas en la presente interpretación prejudicial. 7. En el caso del signo integrado por una o más palabras en idioma extranjero, si el significado de éstas no forma parte del conocimiento común, corresponde considerarlas como de fantasía, por lo que procede el registro del signo. En cambio, si su significado se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, o se trata de vocablos genéricos o descriptivos, en relación con el producto o servicio que distingue, la denominación no será registrable.


Los signos pueden estar conformados por palabras de uso general o común. En este caso, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo y en la condición de signo de fantasía del conjunto marcario, es decir, la presencia de aquellos no impedirá el registro de la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de fuerza distintiva suficiente. Y puesto que el vocablo de uso común no es apropiable en exclusiva, el titular de la marca que lo posea no podrá impedir su inclusión en otro signo, ni fundamentar en esa única circunstancia el riesgo de confusión entre las denominaciones en conflicto. En el caso de denominaciones conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichos términos son marcariamente débiles. 8. La marca notoriamente conocida es la que adquiere esa calidad porque se encuentra ampliamente difundida entre una colectividad de individuos y ha logrado el reconocimiento del mismo. El análisis de registrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro es independiente, es decir, la Oficina Nacional Competente tiene discrecionalidad para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida que se alega, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio. La Oficina Nacional Competente debe verificar, asimismo, el grado de notoriedad de las marcas en conflicto, a efectos de determinar cuál prevalecería, de acuerdo al conocimiento que el público consumidor tenga acerca de las marcas en controversia y las pruebas allegadas dentro del proceso.


La calidad de marca notoriamente conocida no se presume debiendo probarse por quien la alega las circunstancias y vigencia que le dan ese estatus, en el momento procesal pertinente. El solo registro de la marca en uno o más países no le otorga la categoría de marca notoria, sino que esa calidad resulta del conjunto de factores que es necesario probar, tales como: la extensión de su conocimiento entre el público consumidor, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad, la antigüedad de la marca, su uso constante, y el análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca. 10. No se podrán registrar como marcas, los signos que constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos, de acuerdo con lo establecido en el literal d) del artículo 83 de la Decisión 344. 11. Tampoco se podrá registrar un signo que sea confundible con una marca notoriamente conocida, siendo indiferente para el efecto, la clase de productos o de servicios para los cuales se hubiera solicitado dicho registro, conforme consta en el artículo 83 literal e) de la Decisión 344 interpretada. 12. Para llegar a determinar la similitud entre dos signos se ha de considerar también los criterios que permiten establecer la posible conexión competitiva existente entre los productos y servicios que distinguen las marcas. Deberá


tenerse en cuenta en ese contexto, en principio, que al no existir conexión, la similitud de los signos no impediría el registro de la marca que se solicite. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 2005-00101 deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. José Vicente Troya Jaramillo PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA

MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA

Riesgo de dilución de la marca notoria PROCESO 34-IP-2012 Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 134 literal a), 136 literal h), 224, 225, 228 y 229, de la misma normativa, con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente Interno Nº 2008-00053. Actor: RENEWAL & CIA LTDA. Marca: PRIME RENEWAL (denominativa). Proceso 69-IP-2012, Interpretación prejudicial del artículo 136 literal h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; Marca denominativa: “KRISTAL”; 11/07/2012; GOAC Nº 2118 de 14 de noviembre de 2012 Proceso 89-IP-2012, Interpretación prejudicial de los artículos 134 literal a), 136 literales a), b), y h), 137, 190, 191,192,200,224,225,228,229 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; Marca denominativa “LEONISA”; 28/08/2012; GOAC Nº 2125 de 5 de diciembre de 2012. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, en Quito a los trece días del mes de junio del año dos mil doce, procede a resolver la solicitud de In-terpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.


VISTOS: Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 01 de junio de 2012. I. Antecedentes. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: V. LAS PARTES. Demandante: RENEWAL CIA LTDA. Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA – SUPER-INTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Tercero Interesado: FERROSAN A/S. III. DATOS RELEVANTES A. HECHOS Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes adminis-trativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:


20. La sociedad FERROSAN A/S, solicitó el 7 de marzo de 2005 el registro como marca del signo denominativo PRIME RENEWAL, para amparar producto de la clase 5 Clasificación Internacional de Niza. 21. Una vez publicado el extracto en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 551 de 29 de abril de 2005, la sociedad RENEWAL & CÍA LTDA, presentó oposición con base en sus marcas:

• Mixta RENEWAL, registrada en Colombia bajo el certificado No. 214995, para amparar productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

• Denominativa TUPIELRENEWAL.COM, re-

gistrada en Colombia bajo el certificado No. 300594, para amparar productos de la clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

22. La Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución N° 031581 de 28 de noviembre de 2005, resolvió declarar infundada la oposición presentada y conceder el registro solicitado. 23. La sociedad RENEWAL & CÍA LTDA, presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación contra el anterior acto administrativo. 24. La Jefe de la División de Signos Distintivos, mediante Resolución No. 35531 de 22 de diciembre de 2006, resolvió el recurso de reposición, confirmando el acto administrativo y concediendo el recurso de apelación. 25. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio,


mediante Resolución No. 26674 de 28 de agosto de 2007, resolvió el recurso de apelación confirmando el acto impugnado. 26. La sociedad RENEWAL & CÍA LTDA, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Consejo de Estado de la República de Colombia. 27. La Sección Primera del Consejo de Estado solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. B. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENI-DOS EN LA DEMANDA. La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos: 11. Manifiesta, que los signos en conflicto son confundibles entre sí. 12. Sostiene, que el signo solicitado ya se había intentado registrar para la clase 3, pero la Superintendencia negó el registro al considerar que era confundible con las marcas RENEWAL y TUPIELRENEWAL.COM. 13. Indica, que los cosméticos de marca RENEWAL son ampliamente conocidos en el mercado colombiano. 14. Argumenta, que los productos amparados por los signos en conflicto tienen conexión competitiva. Se expenden en los mismos establecimientos e íntimamente relacionados. . 15. Afirma, que la Superintendencia en repetidas ocasiones ha dictaminado la confundibilidad por la utilización de los mismos canales de comercialización.


C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. 3. Por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

• Sostiene, que los signos en conflicto no son confundibles entre sí.

• Afirma, que los productos de los signos en

conflicto poseen canales de distribución diferentes.

2. Por parte de la tercera interesada en las resultas del proceso.

La sociedad FERROSAN A/S, contestó la demanda con los siguientes argumentos:

• Afirma, que los signos en conflicto no son

confundibles en los aspectos visual y ortográfico.

• Argumenta, que los productos amparados por los signos en conflicto son muy diferentes. Su naturaleza, finalidad, canales de comercialización y promoción son distintos.

V. Normas del ordenamiento jurídico comunitario a SER INTERPRETADAS. La corte consultante solicitó la interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El Tribunal hará la interpretación solicitada. También interpretará, de oficio, el artículo 134 literal a) de la Decisión 486, así como los artículos 136 literal h), 224, 225, 228 y 229 de la Mencionada Decisión.


A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: DECISIÓN 486 (…)

Artículo 134 “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

(…)

Artículo 136

“No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

(…)

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)


h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

(…)”.

Artículo 224

“Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.”

Artículo 225

“Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro.” (…)

Artículo 228

“Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:

a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;


b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;

c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;

d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;

e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;

f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;

g) el valor contable del signo como activo empresarial;

h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,

i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;

j) los aspectos del comercio internacional; o,

k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.”


Artículo 229

“No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que:

a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero;

b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o,

c) no sea notoriamente conocido en el extranjero.”

VI. CONSIDERACIONES. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:

K. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas.

L. La irregistrabilidad de signos por identidad o


M. Comparación entre signos denominativos

simples y compuestos..

N. Comparación entre signos mixtos y denominativos compuestos.

O. Signos conformados por palabras en idioma

extranjero.

P. Signos que amparan productos farmacéuticos.


Q. La marca notoriamente conocida y la prueba de su notoriedad. El riesgo de dilución.

R. La conexión competitiva.

S. La autonomía de la oficina de registro

marcario para tomar sus decisiones. P. concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas. En el procedimiento administrativo interno se resolvió conceder el registro del signo denominativo PRIME RENEWAL. Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro. 1. Concepto de marca. Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente referirse al concepto de marca y sus funciones. El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ofrece una definición general de marca: “(...) cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”. De conformidad con la anterior definición normativa, se podría decir que la marca es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.

• La marca cumple diversas funciones en el mercado, a saber:

• Diferencia los productos o servicios que se

ofertan.



• Indica la calidad del producto o servicio que identifica.


• Sirve de medio para publicitar los productos o

servicios. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha tratado el tema de las funciones de la marca de la siguiente manera:

“Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.). De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario”. (Proceso 04-IP-94. Interpretación Prejudicial de 07 de agosto de 1995, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 189, de 18 de septiembre de 1995. Caso: "EDEN FOR MAN").


“Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos”. (Proceso 63-IP-2004. Interpre-tación Prejudicial de 28 de julio de 2004, publicada


en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1112, de 06 de septiembre de 2004. Marca: “GRÁFICA BOTELLA CON LOGOTIPO ÁGUILA DENTRO DE UN ESCUDO”).86

El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en siete literales consagra una enume-ración no taxativa de los signos que son aptos para obtener el registro marcario; establece que pueden constituir marcas, entre otros: las palabras o combinación de palabras; las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, mono-gramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; los sonidos y olores; las letras y números; un color que se encuentre delimitado por una forma, o una combinación de varios colores; la forma de productos, envases o envolturas; o cualquier combinación de los signos o medios indicados anteriormente. 4. Requisitos para el registro de marcas. Según el Régimen Común de Propiedad Industrial conte-nido en la citada Decisión, los requisitos para el registro de marcas son: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. A pesar de no mencionarse de manera expresa el requisito de la perceptibilidad, es importante destacar que éste es un elemento que forma parte de la esencia de la marca. Sobre la perceptibilidad el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

86 Las funciones de la marca ha sido un tema reiterado en varias de las Interpretaciones Prejudi-ciales emitidas por el Tribunal. Entre estas se puede destacar la emitida en el proceso 15-IP-2003. MARCA: TMOBIL. Interpretación Prejudicial de 12 de marzo de 2003. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 916, de 2 de abril de 2003


“La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos”. (Proceso 132-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 26 de octubre del 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembre de 2004. Marca: “DIADICON”).

En relación con los dos requisitos previstos en la norma, se tiene:

• La distintividad.

La distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir unos productos o servicios de otros. El carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; también permite al titular de la marca diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado.

• La susceptibilidad de representación grá-

fica. Es la posibilidad de que el signo a registrar como marca sea descrito mediante palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe. Esta característica es importante para la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales.


En conclusión, para que un signo sea registrado como marca debe ser distintivo y susceptible de representación gráfica, de conformidad con el artículo 134 de la Decisión 486; asimismo, debe ser perceptible, ya que, como se mencionó, dicho requisito se encuentra implícito en la noción de marca. Es importante advertir que el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es absolutamente irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad de representación gráfica o de percepti-bilidad. Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135, literal b). La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. Y 2) distintividad extrínseca, por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado. El Tribunal al respecto de este tema ha expresado:

“El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que ‘carezcan de distintividad’.


Al respecto, y a manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia Europeo: ‘En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios’; que ‘no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad’, pues ‘la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada (…)’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00). Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembre del 2004. Marca: Universidad Virtual. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. (Proceso 14-IP-2009. Interpretación Prejudicial de 01 de abril de 2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1729, de 3 de julio de 2009. Marca: “TV COLOMBIA + GRÁFICO”.).

El Juez Consultante debe proceder a analizar, en primer lugar, si la marca a registrar cumple con los requisitos mencionados, para luego, determinar si el signo no está


inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Q. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CONFU-SIÓN Y/O DE ASOCIACIÓN. LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE SIGNOS DISTINTIVOS. En el procedimiento administrativo interno se argumentó que el signo denominativo PRIME RENEWAL es confundible con la marca mixta RENEWAL y con la denominativa TUPIELRENEWAL.COM. Por tal motivo, es pertinente referirse a la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y a las reglas para el cotejo de signos distintivos. 1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión y/o de asociación. El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una causal de irregistrabilidad relacionada específicamente con el requisito de distintividad. Establece, que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión y/o de asociación. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión y/o de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado


otros tipos de riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad.87 Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008. Interpre-tación Prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N°



1648, de 21 de agosto de 2008. Marca: “SHERATON”).

Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, tiene como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir. Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión y/o asociación entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión.


La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. 2. Reglas para el cotejo entre signos distintivos. La Autoridad Nacional competente, deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros:





diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión y/o de asociación.



Los anteriores parámetros, han sido adoptados por el Tribunal en numerosas Interpretaciones Prejudiciales, entre los cuales, podemos destacar: Proceso 58-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 24 de mayo de 2006. Marca: “GUDUPOP”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo


de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. Y Proceso 62-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2006. Marca: “DK”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. R. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS DENOMI-NATIVOS SIMPLES Y COMPUESTOS. En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre los signos denominativos PRIME RENEWAL y TUPIELRENEWAL.COM. Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos denominativos simples y compuestos. Los signos denominativos se conforman por una o más letras, números, palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor. Al momento de realizar la comparación entre dos signos denominativos, el examinador debe tomar en cuenta los siguientes criterios:

• Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

• Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los

signos a comparar, ya que si ocupa la misma


posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

• Se debe observar, el orden de las vocales, ya que


• Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

Los signos denominativos compuestos son aquellos que se encuentran conformados por más de dos palabras. En atención, a que en el caso bajo estudio uno de los signos en conflicto se encuentra formado por dos palabras, se hace necesario tratar el tema de los signos con parte denominativa compuesta. Sobre la viabilidad de que los signos a registrarse adopten palabras compuestas, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otros, cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de un gráfico (...) La otra posibilidad, es que de las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte de una marca ya registrada (...)”. (Proceso N° 13-IP-2001. Interpretación Prejudicial de 2 de mayo de 2001, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 677 de 13 de junio de 2001).

Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar el grado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder al cotejo de los signos en conflicto.


Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado:

“En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signo compuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad, habrá de examinarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que lo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de ‘(…) la suficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzca a identificar el origen empresarial (…)’. (Sentencia del Proceso Nº 13-IP-2001, ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente dar suficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de registro.” (Proceso 50-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 11 de mayo de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1217, de 11 de julio de 2005).

En este orden de ideas, la corte consultante, aplicando el anterior criterio, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos denominativos PRIME RENEWAL y TUPIELRENEWAL.COM. S. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS Y DENOMINATIVOS COMPUESTOS. En el proceso interno se debe proceder a la comparación entre el signo denominativo PRIME RENEWAL y la marca mixta RENEWAL. Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos mixtos y denominativos compuestos. El signo mixto se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista. Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y


llamarse de diferentes formas: emblemas88, logotipos89, íconos, etc. Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario. Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor. El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto:

“La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). Igualmente el Tribunal ha reiterado: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento

88 “El emblema es una variante, una especie de dibujo, El emblema representa gráficamente cualquier ser u objeto, y desde luego puede ser registrado como marca”. OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”, Editorial Lexis Nexis, Abeledo – Perrot, pág. 33, Buenos Aires Argentina, 2010. 89 Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los negocios se entiende lo siguiente; “Logotipo: (…) Distintivo formado por letras, abreviaturas, etc., peculiar de una empresa, conmemoración, marca o producto. (…)”. DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA, 22ª. edi-ción. 2001.


gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, Interpretación prejudicial publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 410 de 24 de febrero de 1999)”. (Proceso N° 129-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 17 de noviembre de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1158, de 17 de enero de 2005. Marca: “GALLO (mixta)”).

El Juez Consultante, deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento determinante en un signo mixto es el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario es el elemento denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas para la comparación entre signos denominativos. En atención a que en el caso bajo estudio uno de los signos en conflicto se encuentra compuesto por dos palabras, se deberá tener en cuenta los parámetros para el cotejo de signos compuestos, de conformidad con lo expresado en el literal C de la presente providencia. En este orden de ideas, la corte consultante, aplicando los anteriores criterios, debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre el signo denominativo PRIME RENEWAL y el mixto RENEWAL.


T. SIGNOS CONFORMADOS POR PALABRAS EN IDIOMA EXTRANJERO. En atención a que en el caso bajo estudio el signo solicitado se encuentra conformado por las palabras prime y renewal, vocablos en idioma inglés, se hace necesario tratar el tema de las palabras en idioma extranjero utilizadas en la conformación de signos marcarios. Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero, que no forman parte del conocimiento común, cabe considerarlos como signos de fantasía y, en consecuencia, procede registrarlos como marca. No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero que los integran se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario, habiéndose generalizado su uso, y si se trata de vocablos genéricos o descriptivos que mezclados con otras palabras o elementos no le otorguen distintividad al conjunto marcario. Este Tribunal ha manifestado al respecto lo siguiente:

“(...) cuando la denominación se exprese en idioma que sirva de raíz al vocablo equivalente en la lengua española al de la marca examinada, su grado de genericidad o descriptividad deberá medirse como si se tratara de una expresión local. (…) Al tenor de lo establecido en el art. 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el carácter genérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación en cualquier idioma. Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que a pesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Países de la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio de esta Subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho de haber sido adoptadas por un


órgano oficial de la lengua en cualquiera de los Países Miembros (…)”. (Proceso N° 69-IP-2001. Interpre-tación prejudicial de 12 de diciembre de 2001, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 759, de 6 de febrero de 2002).

U. SIGNOS QUE AMPARAN PRODUCTOS FAR-MACÉUTICOS. El signo PRIME RENEWAL ampara productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Por lo tanto, es pertinente tratar el examen de los signos que distinguen productos farmacéuticos. El examen de estos signos merece una mayor atención en procura de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores. En estos casos, es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso. A tal propósito, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente manera:

“Lo que se trata de proteger evitando la confusión marcaria, es la salud del consumidor, quien por una confusión al solicitar un producto y por la negligencia del despachador, puede recibir uno de una fonética semejante pero que difiera de su composición y finalidad. Si el producto solicitado está destinado al tratamiento gripal y el entregado lo es para el tratamiento amebático (sic), las consecuencias en el consumidor pueden ser nefastas.

Hay que tomar en consideración lo que se viene denominando en nuestros Países sobre la cultura ‘curativa personal’, según la cual un gran número de pacientes se autorecetan bien por haber escuchado el anuncio publicitario de un producto o por haber recibido alguna insinuación de un tercero. No se considera que cada organismo humano tiene una reacción


diferente frente al mismo fármaco, y sin embargo la automedicación puede llevar al momento de la adquisición del producto a un error o confusión por la similitud entre los dos signos.

El criterio jurisprudencial concordante de este Tribunal sobre las marcas farmacéuticas ha sido reiterado en varias sentencias. Así, en el Proceso 30-IP-2000, se estableció lo siguiente:

Este Tribunal se inclina por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún tomando en consideración que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno.

Dentro del proceso 48-IP-2000, siguiendo esta línea de rigurosidad del examen o comparación de dos signos que amparen productos farmacéuticos, en la conclusión tercera, el Tribunal expresó:

Respecto de los productos farmacéuticos, resulta de gran importancia determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables a la salud del consumidor. Por lo tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso, que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor dada la naturaleza de los productos con ellas identificadas". (Interpretación Prejudicial N° 68-IP-2001 de 30 de enero de 2002,


publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 765, de 27 de febrero de 2002).

Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio, que en estos casos es de vital importancia, ya que las personas que consumen estos productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farmacéuticos y, por lo tanto, son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos. El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio, que en el caso en cuestión es la población consumidora de productos farmacéuticos y, que además, va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia técnica permanente. V. LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA Y LA PRUEBA DE SU NOTORIEDAD. EL RIESGO DE DILUCIÓN. La sociedad demandante argumentó que los cosméticos de la marca RENEWAL son ampliamente conocidos en el mercado colombiano. Por lo tanto, el Tribunal se referirá a la marca notoriamente conocida y a la prueba de su notoriedad. 1. Definición. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial. En efecto, en el Título XII, artículos 224 a 236, establece la regulación de los signos notoriamente conocidos. En dicho Título no sólo se hace referencia a la marca notoriamente conocida, sino que se amplía el ámbito de regulación a todos los signos notoriamente conocidos.


El artículo 224 consagra una definición del signo distintivo notoriamente conocido. De éste se pueden desprender las siguientes características:

• Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente,

El artículo 230 establece qué se debe entender por sector pertinente:

“Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes:

a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique;

b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o,

c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.

Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores”.

• Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de

los Países Miembros.

• La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio.


2. Protección. a. En relación con los principios de especialidad, territorialidad y de uso real y efectivo de la marca. El Tribunal ha establecido que la protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos de especialidad y territorialidad. En relación con la regulación que establece la Decisión 486, la protección de los signos notoriamente conocidos, se da de una manera aún más amplia. En efecto, en relación con los principios de especialidad, territorialidad y uso real y efectivo de la marca, el Título XII de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, junto con el artículo 136, literal h), de la misma Decisión, conforman el conjunto normativo que consagra la protección del signo notoriamente conocido. El amparo a la marca notoria rompe el principio de especialidad; ello implica que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y un signo notoriamente conocido, establecerá, de conformidad con el artículo 136, literal h) mencionado, el riesgo de confusión, asociación, el de uso parasitario y el de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar a la marca notoria. En cuanto al principio de territorialidad, es preciso señalar que de la propia definición que trae el artículo 224 de la Decisión 486, se desprende que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el País Miembro donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los Países Miembros. Y que, de conformidad con lo establecido en el artículo 229, literal a), no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en


trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero. Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado. Igualmente, la protección que otorga la Decisión 486 a la marca notoria va más allá de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la cual sustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso. En efecto, el artículo 229, literal b), dispone que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro. La finalidad de dicha disposición es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por una marca notoria, que aunque no se haya usado o no esté siendo usada en el respectivo País Miembro, continúa siendo notoria en otros Países. Se advierte, sin embargo, que la prueba de la notoriedad del signo deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado, ya que deberá dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. b. En relación con los diferentes riesgos en el mercado. En relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el mercado, hay que tener en cuenta que la doctrina tradicionalmente se ha referido, por lo general, a dos clases de riesgo: el de confusión y el de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otro tipo de riesgos con el objetivo de proteger


los signos distintivos según su grado de notoriedad. La Decisión 486 atendiendo dicha línea, ha ampliado la protección de los signos notoriamente conocidos, consagrando cuatro riesgos. De conformidad con los artículos 136, literal h), y 226 literales a), b), y c), estos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario90. El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). Es muy importante tener en cuenta que la confusión con un signo notoriamente conocido se puede dar, tal y como lo establece la norma, por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, del mencionado signo, lo que implica similitud o identidad del signo a registrar con el notoriamente conocido. Para establecer la mencionada similitud, la corte consultante deberá seguir los criterios establecidos en los literales B), C) y D) de la presente providencia. El riesgo de asociación, es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. El riesgo de dilución, es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para

90 Sobre el tratamiento que la Decisión 486 le otorga a la marca notoria, puede verse VARGAS MENDOZA, Marcelo La Marca Renombrada en el Actual Régimen Comunitario Andino de Propiedad Intelectual, en revista Foro No. 6, II semestre, 2006, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, Ecuador.


productos, que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. Y, por último, el riesgo de uso parasitario, es la posibilidad de que un competidor parasitario, se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios, que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. En relación con los dos primeros, se busca salvaguardar los signos notoriamente conocidos de lo siguiente:

Evitar que el público consumidor, caiga en error, al adquirir determinado producto pensando que está adquiriendo otro.

Evitar que el público consumidor, caiga en

error, en relación con el origen empresarial del signo notoriamente conocido.

Evitar que el público consumidor, caiga en

error, al pensar que las empresas productoras tiene algún grado de vinculación.

Sobre el riesgo de dilución, que por lo general ha estado ligado con la protección de la marca renombrada, la doctrina ha dicho lo siguiente:

“En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legítimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia”.91

91 MONTEAGUDO, MONTIANO, “LA PROTECCIÓN DE LA MARCA RENOMBRADA”. Ed. Civitas, Madrid España, 1995. Pág. 283.


Por último, en relación con el riesgo de uso parasitario, se protege al signo notoriamente conocido contra el aprovechamiento injusto de su prestigio por parte de terceros, sin importar, al igual que en el caso anterior, los productos o servicios que se amparen. Lo expuesto, está ligado a la función publicitaria de la marca, pero se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin que sea necesario que se presente un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida. Sobre el tema la doctrina ha manifestado:

“El propósito perseguido por el competidor parasitario es claro: o bien la similitud entre los signos, aunque no medie similitud entre las prestaciones y sin provocar falsa representación alguna respecto del origen, sirve para establecer una relación intelectual que atrae la atención del público consumidor de forma superior a la que alcanzaría con el empleo de un signo renombrado; o bien la semejanza depara la transmisión consciente o inconsciente de la reputación que simboliza el signo pese a la falta de semejanza de los productos del competidor con los originarios. En ambos casos la apropiación aprovecha los esfuerzos publicitarios del legítimo titular o el valioso caudal informativo que el consumidor asocia al signo”. 92

3. Prueba. El reconocimiento de la notoriedad de la marca, es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la autoridad nacional competente, con base en que según el artículo 228 de la Decisión 486, para 92 Ibídem. Pág. 247.


que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, entre otros:

“a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;

b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;

c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;

d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;

e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;

f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;

g) el valor contable del signo como activo empresarial;

h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,

i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;

j) los aspectos del comercio internacional; o,


k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”.

W. LA CONEXIÓN COMPETITIVA. El signo solicitado para registro ampara productos de la clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, mientras que los opositores amparan productos de la clase 3. Por tal motivo, es pertinente tratar el tema de la conexión competitiva. En este escenario es preciso que la corte consultante matice la regla de la especialidad93 y, en consecuencia, analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor. Para lo anterior, el consultante deberá analizar la naturaleza o uso de los productos y servicios identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase de nomenclátor no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas, tampoco prueba que sean diferentes. 93 Al respecto, el Tribunal ha manifestado lo siguiente en relación con el principio de especiali-dad: “Del principio de especialidad se desprende que bajo una misma o similar denominación pueden recaer derechos autónomos de marcas pertenecientes a distintos titulares, siempre que distingan productos o servicios diferentes. En la comparación entre los productos y servicios correspondientes, el consultante deberá tomar en cuenta su identificación en las solicitudes de registro y su ubicación en el nomenclátor; además, podrá acudir a los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre ellos. A objeto de precisar si se trata de productos o servicios seme-jantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito.”. (Proceso 148-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1271, de 2 de diciembre de 2005).


En relación con lo mencionado, el Tribunal ha establecido algunos de los siguientes criterios y factores de análisis para definir la conexión competitiva entre los productos:

“a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (…) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega.

b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión compe-titiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro. En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud.

c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos. Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especia-lizadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor.


d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor.

e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario. La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función.

Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir”. (Proceso 114-IP-2003. MARCA: EBEL INTERNACIONAL. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 de 14 de enero de 2004).


X. LA AUTONOMÍA DE LA OFICINA DE REGIS-TRO MARCARIO PARA TOMAR SUS DECISIO-NES. La sociedad demandante sostuvo que la Superintendencia en repetidas ocasiones ha dictaminado la confundibilidad por la utilización de los mismos canales de comercialización. En este sentido, es necesario referirse a la autonomía de la oficina de registro marcario para tomar sus decisiones. El sistema de registro marcario adoptado en la Comunidad Andina, se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País Miembro. Dicha autonomía, se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro marcario, como en cuanto a sus propias decisiones. En relación con lo primero, el Tribunal ha manifestado:

“Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho marcario comunitario las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar en los pronunciamientos de las mismas.

En este sentido, el principio de independencia de las Oficinas de Registro Marcario significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro marcario en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro marcario en los otros Países. O bien, si el registro marcario


ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que negó el registro.” (Proceso 71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1553, de 15 de octubre de 2007).

En cuanto a sus propias decisiones, el Título II de la Decisión 486 regula el procedimiento de registro marcario, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad. El Tribunal ha determinado los requisitos de dicho examen de la siguiente manera:

“El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales94 ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos, determinó con toda claridad cuáles son las características de este examen:


4. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma.

94 Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, proferida dentro del proceso 40-IP-2004; Interpretación Prejudi-cial de 9 de marzo de 2005, proferida dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, proferida dentro del proceso 167-IP-2005.


5. En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”. (Proceso 180-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1476, de 16 de marzo de 2007).

Además de lo anterior, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro marcario. Esto quiere decir, que la Oficina Nacional no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia, la resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado. Con lo mencionado, se estaría cumpliendo con el principio básico de la motivación de los actos. Por demás, se debe agregar otro requisito: que este examen de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo, tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro marcario, como con las decisiones emitidas por la propia Oficina; esto significa, que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el proce-dimiento en cuestión, independiente del análisis ya efec-tuado ya sobre signos idénticos o similares. No se está afirmando que la Oficina de Registro Marcario no tenga límites a su actuación, o que no puede utilizar


como precedentes sus propias actuaciones, sino que ésta tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite. Además, los límites a la actuación de dichas oficinas se encuentran marcados por la propia norma comunitaria, y por las respectivas acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, C O N C L U Y E: PRIMERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos. SEGUNDO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia. Se debe tener en cuenta, que basta con la posibilidad de riesgo de confusión y/o de asociación para que opere la prohibición de registro. La similitud ortográfica se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las


raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. TERCERO: La corte consultante debe establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos denominativos PRIME RENEWAL y TUPIELRENEWAL.COM, aplicando los criterios adoptados en la presente providencia. CUARTO: La corte consultante debe establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre el signo denominativo PRIME RENEWAL y el mixto RENEWAL, aplicando los criterios adoptados por este Tribunal para la comparación entre esta clase de signos. QUINTO: Los signos formados por una o más palabras en idioma extranjero, que no forman parte del conocimiento común, cabe considerarlos como signos de fantasía y, en consecuencia, procede registrarlos como marca. SEXTO: El examen de los signos destinados a distinguir productos farmacéuticos, merece una mayor atención en procura de evitar la posibilidad de confusión entre los consumidores. En estos casos es necesario que el examinador aplique un criterio más riguroso. Este razonamiento se soporta en el criterio del consumidor medio, que en estos casos es de vital importancia, ya que las personas que consumen estos productos farmacéuticos no suelen ser especializadas en temas químicos ni farma-céuticos y, por lo tanto, son más susceptibles de confusión al adquirir dichos productos. El criterio comentado insta al examinador a ponerse en el lugar de un consumidor medio, que en el caso en cuestión es la población consumidora de productos farmacéuticos y, que además, va a utilizar el producto dentro del ámbito de su hogar sin asistencia técnica permanente.


SÉPTIMO: El artículo 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una definición de signo notoriamente conocido con las siguientes características:

• Para que un signo se considere como notorio, debe ser conocido por el sector pertinente, entendiendo por tal lo consagrado en el artículo 230 de la Decisión 486.

• Debe haber ganado dicha notoriedad, en

cualquiera de los Países Miembros.

• Que haya obtenido dicha notoriedad por cualquier medio.

La Decisión 486 establece una protección más amplia de los signos notoriamente conocidos, lo que implica, por un lado, la ruptura de los principios de especialidad, territorialidad y del uso real y efectivo de la marca y, por otro, la protección contra los riesgos de confusión, asociación, dilución y del uso parasitario, de conformidad con lo expresado en la presente Interpretación Prejudicial.

El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). Es muy importante tener en cuenta que la confusión con un signo notoriamente conocido se puede dar, tal y como lo establece la norma, por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, del mencionado


signo, lo que implica similitud o identidad del signo a registrar con el notoriamente conocido. Para establecer la mencionada similitud, la corte consultante deberá seguir los criterios establecidos en los literales B), C) y D) de la presente providencia. El riesgo de dilución, es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos, que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de un signo, la prueba de tal circunstancia, corresponde a quien la alega. Éste dispondrá, para ese objeto, de los medios probatorios previstos en la legislación interna y el reconocimiento corresponde otorgarlo, según el caso, a la Oficina Nacional Competente o a la Autoridad Nacional Competente, con base en las pruebas presentadas.

OCTAVO: Como los signos en conflicto amparan productos de clases diferentes, es preciso que la corte consultante matice la regla de la especialidad y, en consecuencia, analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor, de conformidad con los criterios plasmados en la presente providencia.


NOVENO: El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas de Registro Marcario debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo con lo expuesto. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 2008-00053, debe adoptar la presente interpretación. Asimismo, debe dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. Notifíquese al Juez Consultante, mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. José Vicente Troya Jaramillo PRESIDENTE Ricardo Vigil Toledo MAGISTRADO Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA Carlos Jaime Villarroel Ferrer MAGISTRADO Isabel Palacios Leguizamón SECRETARIA TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Isabel Palacios L. SECRETARIA OI-1376-17-dic-2013-MP