Para nosotros la Patria es América

Año XXXI – Número 2391

Lima, 15 de setiembre de 2014

SUMARIO

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Pág.

Proceso 09-IP-2014 Interpretación prejudicial de parte de los artículos 14, 15, 18, 21, 28 y 34 de la Decisión 486 y de oficio de los artículos 16 y 19 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional consultante: Consejo de Estado de Colombia. Demandante: BAXTER INTERNATIONAL INC. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA (SIC) Asunto: Patente: “Sistema para operar una bomba de infusión”. Expediente Interno: 2009-00187. Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo ............................................................................. 1

Proceso 40-IP-2014 Interpretación prejudicial, a petición de la corte consultante,

del artículo 136 literal a) la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 134 literales a), b) y g) de la misma normativa, así como los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y 121, 122 y 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Expediente Interno Nº 10262-2013. Actor: OMAR PETER SANTISTEBAN ALEJOS. Marca mixta NAKAMURA. Magistrada ponente: Leonor Perdomo Perdomo .......................... 31

Proceso 47-IP-2014 Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 4, 5 y

45 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, así como del artículo 125 de la Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, con fundamento en la consulta realizada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 02226-2012-0-1801JR-CA-17. Actor: HEINKLE, LÜDERS Y CARR Y CIA. LTDA. Patente: TAPÓN DE SELLADO PARA PERFORACIONES. Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo ....................................................................... 59

GACETA OFICIAL 15/09/2014 2 de 73

PROCESO 09-IP-2014

Interpretación prejudicial de parte de los artículos 14, 15, 18, 21, 28 y 34 de la Decisión 486 y de oficio de los artículos 16 y 19 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Órgano nacional consultante: Consejo de Estado de Colombia. Demandante: BAXTER INTERNATIONAL INC. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA (SIC) Asunto: Patente: “Sistema para operar una bomba de infusión”. Expediente Interno: 2009-00187. Magistrado Ponente: Dr. José Vicente Troya Jaramillo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los 13 días del mes de mayo del año dos mil catorce. VISTOS: En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera de la República de Colombia, mediante oficio No. No. 081 de 21 de enero de 2014, recibido por este Tribunal vía electrónica el mismo día, por el cual presenta solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 14, 15, 18, 21, 28 y 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos se desprende que los requisitos exigidos por los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de 2 de abril de 2014. PARTES EN EL PROCESO INTERNO: Demandante: BAXTER INTERNATIONAL INC. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC) DE

LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. DATOS REVELANTES:

A. Hechos. Entre los principales hechos considerados relevantes en esta causa se encuentran los siguientes:

1. El 11 de agosto de 2004 la compañía BAXTER INTERNATIONAL INC radicó ante

la Superintendencia de Industria y Comercio, bajo el trámite No. PTC/04078340 en fase nacional, la solicitud de patente de la invención denominada “SISTEMA Y MÉTODO PARA OPERAR DISPOSITIVOS MÉDICOS”, correspondiente a la solicitud internacional No. PCT/US02/40755.

2. A través del Oficio No. 08451, de fecha 10 de septiembre de 2004, la Jefe de la División de Nuevas Creaciones, corrió traslado a la solicitante con el primer examen de forma de la solicitud, confiriéndole un plazo de dos meses para presentar los respectivos dibujos traducidos, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 38 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

GACETA OFICIAL 15/09/2014 3 de 73

3. La solicitante, dio contestación oportuna al requerimiento efectuado por la autoridad, radicando el respectivo escrito.

4. El extracto de la solicitud de la patente en mención, fue debidamente publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 560 de 31 de enero de 2006, sin que se hayan presentado oposiciones en su contra.

5. Efectuado el siguiente examen de forma por parte de la autoridad competente, se determinó que la invención no cumplía con los requisitos legales, por lo que fundamentado en el Art. 45 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fecha 8 de noviembre de 2007 requirió al peticionario que se pronuncie.

6. Con fecha 18 de octubre de 2007, el peticionario radica su escrito de contestación al examen notificado, adjuntando nuevo pliego de reivindicaciones y modificando el título de la invención a: “SISTEMA PARA OPERAR UNA BOMBA DE INFUSIÓN”.

7. El señor Superintendente de Industria y Comercio, mediante Resolución No. 26663 de 29 de julio de 2008, resolvió negar el privilegio de patente de invención de la solicitud denominada: “SISTEMA PARA OPERAR UNA BOMBA DE INFUSIÓN”.

8. La compañía BAXTER INTERNATIONAL INC., presentó recurso de reposición en contra de la Resolución No. 26663 de 29 de julio de 2008, solicitando se revoque en su totalidad y se otorgue la patente solicitada.

9. La Superintendencia de Industria y Comercio, el 31 de octubre de 2008, mediante Resolución No. 44090, resolvió desfavorablemente el recurso de reposición interpuesto por BAXTER INTERNATIONAL INC.

10. El 5 de mayo de 2009, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, admite a trámite el recurso de nulidad presentado por BAXTER INTERNATIONAL INC., en contra de las resoluciones No. 26663 de 29 de julio de 2009 y No. 44090 de 31 de octubre de 2008, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio.

11. Mediante providencia de 13 de junio de 2013, el Consejo de Estado, resolvió “suspender el proceso a efectos de laborar y remitir vía electrónica” la respectiva Interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

B. Fundamentos de Derecho Contenidos en la Demanda

La compañía BAXTER INTERNATIONAL INC., dentro de los argumentos de su demanda manifiesta:

12. Violación de los artículos 28 y 30 de la Decisión 486, por errónea aplicación.

13. El Art. 28 de la antes citada norma, de acuerdo con el criterio del actor, hace referencia al cumplimiento del requisito de claridad de la descripción el cual está dirigido a que el Examinador de la Superintendencia de Industria y Comercio, tenga la capacidad de comprender la invención y poder llevarla a cabo.

14. Por su parte, el Art. 30, busca que el Examinador pueda determinar el alcance del derecho solicitado, es decir, pueda determinar si la materia solicitada está incursa

GACETA OFICIAL 15/09/2014 4 de 73

en una excepción de patentabilidad e igualmente, pueda efectuar sobre la solicitud de patente la correspondiente búsqueda de anterioridades, velando por el cumplimiento de los requisitos de novedad y nivel inventivo.

15. En vista de lo antes mencionado, el cumplimiento del requisito de claridad tanto en la descripción como en las reivindicaciones, es un paso previo al estudio de fondo de la solicitud, por lo que solamente si resulta posible para el Examinador comprender la invención y su aplicación, puede a su vez determinar si es patentable o no.

16. Por lo tanto, se sostiene que para la Administración sí era clara la materia objeto de la invención, el alcance de la protección solicitada y la forma de aplicación, pese a lo cual, resolvió objetar la claridad de la solicitud, en vista de que la materia reivindicada no es patentable por incurrir dentro de una de las excepciones de patentabilidad.

17. “(…) el Manual para el examen de solicitudes de patentes de invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los países de la Comunidad Andina, indica que este tipo de invenciones es admisible, pues se establece en el Capítulo 4 sobre “LAS REIVINDICACIONES”, Numeral 4.2. “Contenido de las reivindicaciones” de forma expresa que las características técnicas de la invención podrán ser funcionales (del tipo: elemento, medio o pieza para hacer una función). Sin embargo, estas manifestaciones, no fueron tenidos en cuenta al momento de decidir sobre la patentabilidad de la invención en la Resolución No. 2663 de 2008, en donde nada se dijo sobre la posibilidad de que invenciones en los campos eléctrico; electrónico, mecánico o electromecánico puedan tener características funcionales y el examen se limitó a indicar que las nuevas reivindicaciones eran “indefinidas porque no es posible determinar cuál es el aporte del solicitante al estado de la técnica. Además no tienen sustento descriptivo, porque en dicho aparte no se divulga una forma de ejecutar o fabricar el sistema mediante nuevos medios incluidos en dicho sistema.”

18. Que la autoridad no demostró que la invención denominada “SISTEMA PARA OPERAR UNA BOMBA DE INFUSIÓN” sea un software como tal, ya que por sus características técnicas, no es un programa de ordenador en sí, ya que no se reivindica un conjunto de instrucciones mediante códigos, algoritmos o palabras necesarias para obtener un resultado, sino que se trata de un sistema de cuidado de un paciente para programar dispositivos médicos, en específico, una bomba de infusión, en la cual se ingresa información del paciente para generar parámetros operativos para la bomba con el fin de programar este dispositivo y éste opere de acuerdo con la información proporcionada para suministrar al paciente de la medicina necesaria para su caso en particular.

19. Por lo tanto, la actora afirma que el problema que se intenta solucionar con su patente de invención no es de naturaleza no-técnica, toda vez que no se trata de un problema matemático, estético, artístico, literario o intelectual, o en sí un problema de programación de una computadora, sino que se trata de un problema de naturaleza técnica.

C. Fundamentos contenidos en la Contestación a la Demanda.

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) al momento de contestar la demanda, presentó por su parte, los siguientes argumentos:

GACETA OFICIAL 15/09/2014 5 de 73

20. Respetuosamente solicitó no tomar en cuenta las pretensiones y condenas de la demandante por carecer de apoyo jurídico.

21. En cuanto a sus reivindicaciones, afirmó que éstas son indefinidas, toda vez que no permiten determinar cuál sería su aporte al estado de la técnica, no poseen sustento descriptivo, ya que no se divulga una forma de ejecutar o fabricar el sistema mediante nuevos medios que se incorporan en el sistema.

22. Al redactar las reivindicaciones en términos del uso de los componentes del producto y en secuencias lógicas para procesamiento de datos, se convierte en una patente no susceptible de protección por existir prohibición expresa en este campo.

23. Si bien la actora incorporó un nuevo juego de reivindicaciones, éstas prácticamente no modificaron en nada el criterio del examinador, toda vez que no poseen soporte descriptivo.

24. Las reivindicaciones no se revisten una forma tangible, ya que para que esto suceda, se debe describir y reivindicar la forma en que se va a ejecutar o fabricar el producto, no de qué forma se usa o se puede usar, total o parcialmente uno o más de los componentes del producto para llegar a un resultado final, como en el presente caso, hacer funcionar un dispositivo médico para suministrar el medicamento al paciente.

25. Manifiesta además que un producto debe ser definido, ya sea las características técnicas de estructura o bien las características técnicas de función entre los componentes de una estructura, y en ningún caso mediante una mezcla de ellas, mucho menos aun cuando la mezcla consiste en la enumeración de uno o más elementos conocidos en la técnica con su uso para procesamiento de información o de datos.

26. La legislación vigente contempla como Programa de ordenador (software): “la expresión de un conjunto de instrucciones mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma que, al ser incorporadas en un dispositivo de lectura automatizado, es capaz de hacer que un ordenador- un aparato electrónico o similar capaz de elaborar informaciones-, ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado.”

27. Por lo tanto, acorde con lo dispuesto por la norma Comunitaria se pueden conceder patentes para productos y/o procedimientos, sin embargo, no ha existido ni existe una directiva para patentes implementadas por computador, que permita la combinación de características técnicas y de uso, como fundamento de patentabilidad, que confiera alguna validez a las formulaciones efectuadas por la actora.

CONSIDERANDO: 28. El Consejo de Estado de la República de Colombia ha solicitado la interpretación

prejudicial de los artículos 14, 15, 18, 21, 28 y 34, de la Decisión 486 por lo que el Tribunal considera que procede la interpretación de los artículos correspondientes por haber constatado, en los documentos aparejados al expediente, que la solicitud relativa a la patente de invención “Sistema para operar una bomba de infusión”, fue presentada el 11 de agosto de 2004, en vigencia de la Decisión 486.

GACETA OFICIAL 15/09/2014 6 de 73

29. Con fundamento en la potestad que deriva del artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal y 126 del Estatuto, que indican que “el Tribunal deberá limitarse a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, referidas al caso concreto”, y que al ser estas disposiciones imperativas, que atribuyen al Tribunal Comunitario la facultad de interpretar de oficio las normas del ordenamiento jurídico comunitario que estime aplicables al caso concreto; se interpretarán de oficio los artículos 16 y 19 de la Decisión 486.

30. Que, el texto de las normas objeto de la interpretación prejudicial es el siguiente: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. (…) Artículo 14: “Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.” Artículo 15: “No se considerarán invenciones: a) los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos; b) el todo o parte de seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma de cualquier ser vivo natural; c) las obras literarias y artísticas o cualquier otra protegida por el derecho de autor; d) los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, juegos o actividades económico-comerciales; e) los programas de ordenadores o el soporte lógico, como tales; y, f) las formas de presentar información.” Artículo 16: “Una invención se considerará nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización, comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida. Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de

GACETA OFICIAL 15/09/2014 7 de 73

patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido esté incluido en la solicitud de fecha anterior cuando ella se publique o hubiese transcurrido el plazo previsto en el artículo 40.” Artículo 18: “Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.” Artículo 19: “Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial, cuando su objeto pueda ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios.” Artículo 21: “Los productos o procedimientos ya patentados, comprendidos en el estado de la técnica, de conformidad con el artículo 16 de la presente Decisión, no serán objeto de nueva patente, por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial.” Artículo 28: “La descripción deberá divulgar la invención de manera suficientemente clara y completa para su comprensión y para que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ejecutarla. La descripción de la invención indicará el nombre de la invención e incluirá la siguiente información: a) el sector tecnológico al que se refiere o al cual se aplica la invención; b) la tecnología anterior conocida por el solicitante que fuese útil para la comprensión y el examen de la invención, y las referencias a los documentos y publicaciones anteriores relativas a dicha tecnología; c) una descripción de la invención en términos que permitan la comprensión del problema técnico y de la solución aportada por la invención, exponiendo las diferencias y eventuales ventajas con respecto a la tecnología anterior; d) una reseña sobre los dibujos, cuando los hubiera; e) una descripción de la mejor manera conocida por el solicitante para ejecutar o llevar a la práctica la invención, utilizando ejemplos y referencias a los dibujos, de ser éstos pertinentes; y, f) una indicación de la manera en que la invención satisface la condición de ser susceptible de aplicación industrial, si ello no fuese evidente de la descripción o de la naturaleza de la invención.”

GACETA OFICIAL 15/09/2014 8 de 73

Artículo 34: “El solicitante de una patente podrá pedir que se modifique la solicitud en cualquier momento del trámite. La modificación no podrá implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial. Del mismo modo, se podrá pedir la corrección de cualquier error material.”

ASPECTOS A SER ANALIZADOS Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada por el Tribunal Arbitral, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos:

A. Concepto de invención;

B. Las patentes de invención de productos o de procedimientos. La no patentabilidad de usos.

C. Los requisitos de patentabilidad: la novedad, el nivel inventivo y la susceptibilidad de aplicación industrial;

D. Aplicación del Manual para el examen de solicitudes de patentes de invención por

parte de los países miembros de la Comunidad Andina;

E. La novedad y el estado de la técnica;

F. El nivel inventivo y el estado de la técnica;

G. Las reivindicaciones y su incidencia en el análisis de registrabilidad. Los elementos no técnicos incluidos en las reivindicaciones;

H. La no patentabilidad de software y soportes lógicos como tales;

I. La mezcla o combinación de elementos conocidos;

J. La modificación de la solicitud de patente;

K. La no patentabilidad de los segundos usos.

A. CONCEPTO DE INVENCIÓN.

31. Tratando el concepto en sí de qué se considera como invención, la normativa no da un significado del mismo, sin embargo, la Jurisprudencia ha establecido algunos conceptos en torno a lo que debe ser considerado como invención, entre los cuales puede destacarse aquel según el cual “la invención es una idea que consiste en una regla para el obrar humano en la que se indica la solución para un problema técnico”.1

1 OTERO LASTRES, José Manuel. Seminario sobre patentes en la Comunidad Andina. “La invención y

las excepciones a la patentabilidad en la Decisión 486 del Acuerdo de Cartagena”. Mayo de 2001. CORPIC. Pág.45 cuando cita a BERCOVITZ. “Los requisitos positivos de patentabilidad en el derecho alemán”. Madrid 1969, pp. 73 y siguientes.

GACETA OFICIAL 15/09/2014 9 de 73

32. Este Tribunal ha expresado que “el concepto de invención, a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico –y por tanto no se deriven de manera evidente del ‘estado de la técnica’- y, además, sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria”.2

33. El Tribunal consultante, deberá considerar si la petición efectuada por la actora, se encasilla dentro de la acepción de una invención, y si reúne los requisitos definidos por la legislación y analizando las Resoluciones No. 26663 de 29 de julio de 2008 y No. 44090 de 31 de octubre de 2008, proferidas por la Superintendencia de Industria y Comercio en las cuales se negó el privilegio de patente por no ser considerada una invención.

B. LAS PATENTES DE INVENCIÓN DE PRODUCTOS O DE

PROCEDIMIENTOS. LA NO PATENTABILIDAD DE USOS.

34. Tal como lo señala el artículo 14 de la Decisión 486, “Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.”

35. Si bien el legislador andino no ha dado una definición de patente, el Tribunal dentro de la Interpretación Prejudicial 38-IP-2012 se ha pronunciado en el siguiente sentido:

“La Comisión de la Comunidad Andina estableció por medio del artículo 21 de la Decisión 486, una prohibición para el otorgamiento de patentes en la Subregión. Dicha norma, en efecto, excluye de manera expresa la posibilidad de patentamiento de los productos o procedimientos que gocen ya de la protección que confiere la patente, así sea “por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial”. El pretender obtener los beneficios que otorga la patente para un segundo uso de invenciones previamente patentadas, con el argumento de que es un uso distinto al originalmente reconocido por la patente inicial, no implica que se satisfaga el requisito esencial de novedad, toda vez que al existir una patente previa del invento original, éste ya se encuentra en el estado de la técnica. La prohibición o exclusión consagrada en el artículo 21 en comento, contiene como presupuestos básicos a juicio del Organismo, primeramente, la determinación de que los productos o los procedimientos para los cuales se requiere la nueva protección de una patente, se encuentran ya amparados por igual derecho y, en consecuencia, se han ubicado en el estado de la técnica por haberse hecho accesibles al público. Al Tribunal le resulta claro, que sólo aquello que es nuevo puede ser protegido por una patente, principio incorporado al derecho comunitario con el objeto de incentivar la investigación; por lo que conceder

2 Proceso 21-IP-2000, sentencia de 21 de octubre de 2000. G.O.A.C. N° 631, de 10 de enero de 2001,

caso: “DERIVADOS DE BILIS HUMANA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

GACETA OFICIAL 15/09/2014 10 de 73

protección del Estado a productos o procedimientos carentes de novedad, resultaría atentatorio tanto al propósito señalado como a la misma función social asignada al Derecho de Propiedad Industrial. En segundo término, el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial, debe ser necesariamente entendido como la consagración en el artículo 21 de la Decisión 486, del principio de que no podrá reclamarse patente para usos distintos del invento o de la invención comprendidos y protegidos ya por la patente inicial o primigenia; regla prohibitiva para el otorgamiento de patentes de invención, que este Tribunal considera como parte de los requisitos establecidos por la referida Decisión. (Proceso 89-AI-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 722, de 12 de octubre del 2001, reiterado en el Proceso 01-AI-2001, G.O.A.C. Nº 818, de 23 de julio de 2002, y Proceso 34-AI-2001, G.O.A.C. Nº 839 de 25 de septiembre de 2002). En consecuencia, el Tribunal manifiesta que el artículo 21 de la Decisión 486 forma parte, en razón de su contenido y alcances, de las exclusiones a la patentabilidad fijadas también por los artículos 15 y 20 de ese Régimen Común; proscripciones a las cuales, por cierto, se añade la no patentabilidad de segundos usos establecida por el referido artículo. Cabe destacar, de la redacción del artículo 21 de la Decisión 486, que la razón esencial para no otorgar una nueva patente a un producto o procedimiento al que se atribuya un uso distinto al originalmente comprendido en la patente inicial, radica en el hecho de que dicho producto o procedimiento se encuentre ya comprendido en el estado de la técnica. Ello llevó a este Órgano Jurisdiccional a señalar que: “(…) además de que el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial, no se constituye en posibilidad jurídica para la concesión de una nueva patente, esa determinación del derecho comunitario conlleva, adicionalmente, la prohibición a los Países Miembros, para el otorgamiento de derechos de patente para productos o procedimientos comprendidos ya en el estado de la técnica y que, por tal circunstancia, han perdido la virtud de la novedad, que se constituye en uno de los fundamentos básicos para la concesión de patentes en el Régimen Común sobre Propiedad Industrial determinado por la Decisión 344”. (Proceso 01-AI-2001, ya citado). Este criterio es perfectamente aplicable a la Decisión 486, ahora analizada”.

36. La Superintendencia de Industrias y Comercio, dentro de los argumentos de su

resolución administrativa a fls. 61-64 del expediente señala que: “Estudiado el pliego de la solicitud, de un lado, se determinó que las reivindicaciones allí incluidas NO revisten forma tangible porque ellas se redactaron en términos del uso de uno o más componentes de un sistema o producto y en secuencias de procesamiento de información o datos pero no mediante características de estructura o de función, que definieran una solución al problema técnico que, presuntamente, resuelve la solicitud” (subrayado fuera de texto).

37. Además“(…) las reivindicaciones se redactaron en términos del uso de los componentes de un producto y en secuencias lógicas para procesamiento de datos, lo cual no se permite” la patente que se intenta proteger en sus reivindicaciones 3 a 6, 8 y 9, “no tienen enlace lógico con la independiente porque no aclaran o delimitan una característica técnica incluida en aquella sino que se

GACETA OFICIAL 15/09/2014 11 de 73

desvían a criterios de identificación y/o efectos del uso de medios técnicos para procesar datos.”

38. Así mismo la autoridad enuncia que: “Como saben quienes manejan el tema, para que un producto tenga sustento descriptivo y revista forma tangible se debe describir y reivindicar de forma que se sepa cómo se ejecuta o fabrica el producto pero no de qué forma se usa o se puede usar, total o parcialmente, uno o más de los componentes de un producto para obtener un resultado o efecto del uso, como “operar una bomba de infusión”.

39. En conclusión una patente es la solución a un problema técnico y que a su vez puede protegerse ya sea como patente de producto o de procedimiento la cual innova para dar una respuesta a la necesidad que se presente en el campo de la industria. En cambio, los usos como tales, no son objeto de protección, por lo que las reivindicaciones en sí, deben ser claras y definidas para que el examinador pueda en sí delimitar cuál es el aporte del invento al estado de la técnica y así poder decidir si es apto para protección o no.

C. LOS REQUISITOS DE PATENTABILIDAD: LA NOVEDAD, EL NIVEL

INVENTIVO Y LA SUSCEPTIBILIDAD DE APLICACIÓN INDUSTRIAL.

40. El artículo 14 de la Decisión 486 establece los requisitos que debe cumplir toda invención, sea de producto o de procedimiento, para que pueda ser objeto de patente. Dichos requisitos permiten determinar las condiciones esenciales que debe reunir toda invención para que sea patentada, siempre que, además, no se encuentre impedida por otras disposiciones de la norma comunitaria en mención.

41. Según lo dispuesto por el artículo 14 de la Decisión mencionada, son tres los

requisitos para que un invento sea patentable, a saber:

a) Novedad, b) Nivel inventivo; y, c) Susceptibilidad de aplicación industrial.

a) Novedad de la Invención

42. Sobre este requisito la doctrina ha señalado que “Una invención es nueva cuando

no está comprendida en el estado de la técnica”.

43. Zuccherino, acerca de la novedad de la invención, manifiesta:

“Un invento es novedoso cuando la relación causa efecto entre el medio empleado y el resultado obtenido no era conocido.”3

44. Este Órgano Jurisdiccional recoge los siguientes criterios expuestos por la

doctrina, con la finalidad de delimitar el concepto de novedad:

“Guillermo Cabanellas indica que las características del concepto de novedad son las siguientes:

a) “Objetividad. La novedad de la tecnología a ser patentada no se determina en relación con personas determinadas ni con

3 ZUCCHERINO, Daniel R., “MARCAS Y PATENTES EN EL GATT. REGIMEN LEGAL”. Editado

por Abeledo Perrot. 1997. Pág. 150.

GACETA OFICIAL 15/09/2014 12 de 73

el pretendido inventor, sino en relación con el estado objetivo de la técnica en un momento determinado”.

b) “Irreversibilidad de la pérdida de novedad” “(...) una vez que una tecnología pierde su carácter novedoso, por haber pasado a integrar el estado de la técnica, esa pérdida de novedad se hace irreversible”.

c) “Carácter Universal de la Novedad” “(...) la novedad de la invención se determina en relación con los conocimientos existentes en el país o en el extranjero”.

“(...) no puede pretenderse una patente respecto de una tecnología ya conocida en el extranjero, aunque fuera novedosa en el país”. d) “Carácter público de la novedad” “(...) la invención patentada pasará a ser conocida a partir de su publicación implícita en su patentamiento, y posteriormente entrará en el dominio público al expirar la patente”4. (negritas fuera de texto),

45. Según lo establecido la Decisión 486, el requisito de novedad exige que la

invención no esté comprendida en el estado de la técnica, el cual engloba el conjunto de conocimientos tecnológicos accesibles al público antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

46. Para la aplicación de este concepto, es importante que el estudio del estado de la

técnica esté basado en las características o condiciones innovadoras del invento.

47. En este sentido, el “estado de la técnica está constituido por todo lo que antes de la fecha de presentación de la solicitud se ha hecho accesible al público por una descripción escrita u oral, por una utilización o por cualquier otro medio, en cualquier lugar del mundo”5. Todo ello, en concordancia con lo determinado en el artículo 16 de la Decisión 486.

48. En otras palabras, para que una invención sea novedosa se requiere que no esté

comprendida en el estado de la técnica, es decir, que antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, ni la innovación ni los conocimientos técnicos que de ella se desprenden hayan sido accesibles al público, entendiendo que la difusión de la información que se menciona debe ser detallada y suficiente para que una persona versada en la materia pueda utilizar esa información a fin de explotar la invención.

49. Es menester precisar que la información debe resultar útil para destinatarios

calificados en un preciso campo, el relacionado con la materia objeto de la información.

50. Finalmente, es necesario resaltar que el Tribunal ha definido algunas reglas con el

objetivo de determinar la novedad del invento:

4 CABANELLAS, Guillermo. “DERECHO DE LAS PATENTES DE INVENCION”. Tomo 1. Editorial

Heliasta. Buenos Aires 2001. Págs. 702 a 704. (Proceso 07-IP-2004, sentencia del 17 de marzo de 2004.).

5 SALVADOR, Jovani Carmen. Ámbito de Protección de la Patente, Tirant Lo Blanch, Valencia. 2002. En

referencia al articulado reflejado en las diversas leyes nacionales europeas.

GACETA OFICIAL 15/09/2014 13 de 73

“a) Concretar cuál es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto.

b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación

entre la invención y el Estado de la Técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida.

c) Determinar cuál es el contenido del Estado de la Técnica

(anterioridades) en la fecha de prioridad. d) Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica”. 6

51. El manual para el Examen de Solicitudes de Patente de Invención en las Oficinas

de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina, determinó ciertos criterios que conviene transcribir:

“Una invención tal como se encuentra reivindicada se considera nueva si no forma parte del estado de la técnica. El examinador debe mostrar que la invención no es nueva. En tal sentido, cuando un inventor deposita una solicitud de patente para una invención y no existen datos que prueben que no es nueva, la invención reivindicada será considerada nueva. Para el análisis de la novedad no se puede combinar diferentes documentos del estado de la técnica. Sin embargo, si un documento se refiere explícitamente a otro documento para proporcionar más detalles sobre alguna característica, se puede considerar que el contenido del segundo documento relativo a esa característica está incorporado en el primero. Un documento del estado de la técnica puede contener información implícitamente, es decir, todo aquello que la persona versada en la materia puede derivar directamente y sin ambigüedad del documento. Por ejemplo, si un documento habla de una bicicleta, implícitamente se refiere a las ruedas de la bicicleta aunque no las mencione. Con fines ilustrativos se consignan a continuación algunos conceptos tomados de la normativa europea (Art. 52(1) Y 54 EPC): Novedad: todo lo que no forma parte del estado de la técnica. Falta de novedad: se afecta la novedad de la materia reivindicada si ésta se deriva de una que forma parte del estado de la técnica de manera directa, sea de manera explícita o implícita por una técnica en la materia. El examinador podrá sustentar falta de novedad en divulgaciones realizadas en documentos, conferencias, ferias, dibujos. Etc., o con base en su propio conocimiento siempre que esté debidamente acreditado. La impugnación de la novedad deberá hacerse a partir de una misma divulgación, teniendo en cuenta que no se podrá combinar distintas fuentes de referencia.

6 Proceso 12-IP-1998, sentencia de 20 de mayo de 1998. Publicada en G.O.A.C. Nº 428. de 16 de abril

de 1999. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

GACETA OFICIAL 15/09/2014 14 de 73

Si un elemento equivalente a otro, la objeción no podría ser por falta de novedad sino por falta de mérito inventivo. Así un hilo de cobre y uno de plata son equivalentes por tener la misma función pero no son lo mismo. Si a un mismo elemento se le asigna nombres distintos pero sus características técnicas son las mismas, la novedad se afecta. Este sería el caso de “manta” o “toalla” que no presentan características técnicas distintas. Una descripción específica afecta la novedad de una general, pero no a la inversa. En el caso de rangos, la novedad se destruye si en el estado de la técnica existen ejemplos contenidos en dicho rango. Así por ejemplo, si la solicitud reivindica un proceso entre 120 y 150 grados y el estado de la técnica describe el mismo proceso a 130 grados, no habría novedad”7 (…)”.

b) Nivel Inventivo

52. Un segundo requisito, adicional al de la novedad, es que la invención posea nivel

inventivo, esto es, que implique un salto cualitativo en relación con la técnica existente. Este requerimiento es desarrollado por el artículo 18 de la Decisión 486 que presupone el requisito de nivel inventivo al establecer que la invención goza de dicho nivel al no derivar de manera evidente del estado de la técnica, ni resultar obvia para una persona entendida o versada en la materia.

53. A través de este requisito se ofrece al examinador la posibilidad de determinar si

con los conocimientos técnicos que existían al momento de la invención, se hubiese podido llegar de manera evidente a la misma, o si por el contrario, el resultado hubiese sido obvio para un experto medio en la materia de que se trate, es decir, para una persona del oficio y normalmente versada en la materia técnica en particular.

54. Con respecto a lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha

manifestado lo siguiente:

“Con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica... En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el ‘estado de la técnica’, en el primero, se coteja la invención con las ‘anterioridades’ existentes dentro de aquella, cada uno (sic) por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el

7 Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial

de los Países de la Comunidad Andina. Secretaría General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y Oficina Europea de Patentes. Año 2004. Disponible en http://www.comunidadandina.org/public/patentes.pdf.

GACETA OFICIAL 15/09/2014 15 de 73

estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención”. 8

55. Resulta pertinente, a los efectos del artículo 18 de la Decisión 486, definir qué se

entiende por “obvio” y por “evidente” a fin de determinar qué se debe entender por nivel inventivo.

56. Lo obvio es aquello que salta a la vista de manera clara y directa; lo “que se

encuentra o pone delante de los ojos, muy claro o que no tiene dificultad”. Lo evidente consiste en la “certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar; cierto, claro, patente y sin la menor duda” 9.

57. En este orden de ideas, se puede concluir que una invención goza de nivel

inventivo cuando a los ojos de un experto medio en el asunto de que se trate, se necesita algo más que la simple aplicación de los conocimientos técnicos en la materia para llegar a ella, es decir, que de conformidad con el estado de la técnica el invento no es consecuencia clara y directa de dicho estado.

58. Este Tribunal, al respecto, manifiesta que “Tal y como lo establece Gómez

Segade (…) el inventor debe reunir los méritos que le permitan atribuirse una patente, sólo si la invención fruto de su investigación y desarrollo creativo constituye ‘un salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica’, actividad intelectual mínima que le permitirá que su invención no sea evidente (no obvia) del estado de la técnica. Es decir, que con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica (...)”.10

c) Aplicación Industrial reestructurar

59. El tercer requisito exigido por la norma es que una patente debe ser susceptible de

aplicación industrial, es decir, que pueda ser producida o utilizada en cualquier actividad productiva o de servicios, como lo manifiesta el artículo 19 de la Decisión 486.

60. Este requisito de la invención encuentra su justificación en el hecho de que la

concesión de una patente estimula el desarrollo y crecimiento industrial, procurando beneficios económicos a quienes la exploten, por esto, sólo son susceptibles de patentabilidad las invenciones que puedan ser llevadas a la práctica.

8 Proceso N° 12-IP-98. Doc. Cit. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

9 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Vigésima Segunda Edición. ESPASA. Madrid, España.

2001. “DEFINICIONES DE EVIDENTE, EVIDENCIA Y OBVIO”. Tomos 5 y 7. Págs. 686 y 1089. 10

Proceso 13-IP-2004, sentencia de 31 de marzo del 2004. Caso: solicitud de patente “TRIHIDRATO DE

(2R.3S)-3-TERT-BUTOXICARBONILAMINO-2-HIDROXI-3-FENILPROPIONATO DE 4-ACETOXI-2-BEZOILOXI-5B, 20-EPOXI-1, 7B, 10B-TRIHIDROXI-9-OXO-TAX-11-EN-13–ILO”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

GACETA OFICIAL 15/09/2014 16 de 73

D. APLICACIÓN DEL MANUAL PARA EL EXAMEN DE SOLICITUDES DE PATENTES DE INVENCIÓN POR PARTE DE LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA COMUNIDAD ANDINA.

61. En un esfuerzo conjunto de la Secretaría General de la Comisión de la

Comunidad Andina con las oficinas nacionales de patentes de los cinco Países Miembros11 y el apoyo de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la Oficina Europea de Patentes se publicó en el año 2004, la segunda versión del Manual para el examen de solicitudes de patentes de invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los países de la Comunidad Andina, cuya finalidad es armonizar los procesos y prácticas llevadas a cabo en la tramitación de patentes en las oficinas de los países andinos, el cual incorpora normas andinas, jurisprudencia comunitaria, constituyendo una fuente de consulta importante para los examinadores.

62. Conforme se lo determina en el propio preámbulo del Manual, “(…) es una guía práctica para la realización del examen de solicitudes de patentes de invención presentadas en cualquiera de los cinco países de la Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela). Las directivas del Manual han sido elaboradas de acuerdo al Régimen Común Andino vigente en materia de propiedad industrial (Decisión 486). En tal sentido, su contenido se debe considerar como una instrucción general para la tramitación y examen de las solicitudes de patente que se presenten ante las respectivas Oficinas andinas.”

63. La actora dentro de su escrito de demanda manifiesta: “(…) por cuanto el nuevo pliego reivindicaba un producto en los términos sugeridos por la Administración, esto es, que las características estructurales o de FUNCION, permitían determinar el alcance de la protección reivindicada y compararla frente al estado del arte en observancia del artículo 30 de la Decisión 486, se señaló que en el evento de que se considerara que las objeciones no habían sido superadas y que en un sistema no puede reivindicarse mediante los elementos que lo componen y la relación funcional existente entre los mismos, se solicitó a la Superintendencia que permitiera conocer al solicitante cuál era su interpretación respecto del texto del Manual Andino de Patentes en el cual dicha posibilidad era expresamente aceptada.”

64. Según continúa diciendo a continuación la actora, “el Manual para el examen de solicitudes de patentes de invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los países de la Comunidad Andina, indica que este tipo de invenciones es admisible, pues se establece en el Capítulo 4 sobre “LAS REIVINDICACIONES”, Numeral 4.2. “Contenido de las reivindicaciones” de forma expresa que las características técnicas de la invención podrán ser funcionales (del tipo: elemento, medio o pieza para hacer una función). Sin embargo, estas manifestaciones, no fueron tenidos en cuenta al momento de decidir sobre la patentabilidad de la invención en la Resolución No. 2663 de 2008, en donde nada se dijo sobre la posibilidad de que invenciones en los campos eléctrico; electrónico, mecánico o electromecánico puedan tener características funcionales y el examen se limitó a indicar que las nuevas reivindicaciones eran “indefinidas porque no es posible determinar cuál es el aporte del solicitante al estado de la técnica. Además no tienen sustento descriptivo, porque en dicho aparte no se

11 Recordemos que Venezuela fue parte de la Comunidad Andina hasta el año 2005, por lo que formó

parte de la elaboración de este Manual.

GACETA OFICIAL 15/09/2014 17 de 73

divulga una forma de ejecutar o fabricar el sistema mediante nuevos medios incluidos en dicho sistema.”

65. El Manual para examen de Patentes es una guía que sirve al examinador de patentes de las oficinas de la Comunidad Andina, para consultar sobre el procedimiento y el examen de las solicitudes que se presentan por parte de los administrados, entregando al examinador tanto normativa andina como jurisprudencia del TJCA.

66. En este sentido, al tratarse de una fuente de consulta, el funcionario que examina la solicitud, puede considerar este importante texto y utilizarlo para la emisión de su resolución como una fuente de apoyo doctrinario para la tramitación de la solicitud presentada.

67. El Manual en sí constituye una fuente de consulta y sustento para el examinador, en sí no es de carácter obligatorio ni vinculante para el funcionario, lo que en sí marca la pauta interpretativa es la jurisprudencia proveniente del Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina y no el Manual como tal. Al ser incorporado dentro de las interpretaciones prejudiciales en asuntos particulares es cuando toma cierto aval conferido por este Tribunal más no cuando es utilizado por sí solo.

E. LA NOVEDAD Y EL ESTADO DE LA TÉCNICA.

68. La novedad como requisito ya fue tratado dentro del punto C de la presente

Interpretación Prejudicial, sin embargo, es necesario además hablar de la novedad y el estado de la técnica, tema en el cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina sobre el tema, ha sostenido lo siguiente:

“La novedad no es un requisito que deban cumplir todos y cada uno de los componentes que conforman la invención, pudiendo incluso ser conocidos individualmente la totalidad de tales elementos, si combinados entre ellos dan lugar a un objeto o a un procedimiento desconocido anteriormente. En efecto, ninguna invención aparece de la nada; por el contrario, toda innovación requiere aplicar conocimientos y objetos previamente creados o descubiertos por la humanidad, los cuales constituirán la «materia prima» para desarrollar un nuevo producto o procedimiento. En este sentido, el invento constituye una derivación del estado de la técnica, pero, para calificar su carácter de patentable, es preciso determinar si dicha derivación no resulta evidente para una persona normalmente versada en la materia técnica. Surge, por consiguiente, un requisito adicional al de la novedad: el nivel inventivo, del cual se desprende que la invención, además de no ser obvia para un experto medio, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, sin que ello signifique que para alcanzar la regla técnica propuesta, no se puedan utilizar procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente. Específicamente en el área de los inventos químicos y biotecnológicos sucede con frecuencia que aplicando procedimientos conocidos pueden obtenerse resultados inesperados para una persona normalmente versada en la materia. Por ello, el juicio del nivel inventivo no puede ser elaborado con criterios generales, sino que dependerá de las especiales

GACETA OFICIAL 15/09/2014 18 de 73

circunstancias de cada caso.” (Proceso N° 21–IP–2000. Interpretación Prejudicial de 27 de octubre de 2000).

69. Por lo tanto, novedad y estado de la técnica se encuentran estrechamente relacionados, debiendo el examinador saber diferenciar si la patente solicitada es evidente o no para un conocedor del área y si como tal es susceptible de patente al efectuar nuevos aportes que si bien poseen una procedencia, en sí no son evidentes para el experto en la rama que se estudia y dan un aporte novedoso.

F. EL NIVEL INVENTIVO Y EL ESTADO DE LA TÉCNICA.

70. El nivel inventivo como requisito está previsto en el artículo 18 de la Decisión 486,

que presupone que la misma represente un salto cualitativo en relación con la técnica existente y, además de no ser obvia para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, lo que no impide que se alcance la regla técnica propuesta utilizando procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente, aunque tampoco debe constituir el resultado de derivaciones evidente o elementales de lo ya existente para un experto medio en esa materia técnica.

71. El Manual para el Examen para el Examen de Solicitudes de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina, determina ciertos criterios para determinar el nivel inventivo que es importante transcribir:

“Se considera el nivel inventivo como un proceso creativo cuyos resultados no se deducen del estado de la técnica en forma evidente para un técnico con conocimientos medios en la materia, la fecha de presentación de la solicitud o de la prioridad reconocida. La cuestión para el examinador es si la invención reivindicada es o no evidente para un técnico en la materia. La existencia o la falta de cualquier ventaja técnica no es un criterio absoluto para reconocer o no un nivel inventivo. El examinador no debe determinar qué “cantidad” de nivel inventivo existente. El nivel inventivo existe o no, no hay respuestas intermedias. El examinador no debe basarse en apreciaciones personales; toda objeción respecto a la falta de nivel inventivo de una invención debe probarse a partir del estado de la técnica. Para juzgar si la invención definida por las reivindicaciones realmente se deriva de manera evidente del estado de la técnica, hay que determinar si carece de nivel inventivo cuando se consideran las diferencias entre ésta y el estado de la técnica más cercano. El examinador tiene la carga de probar que la invención carece de nivel inventivo y no sólo limitarse a establecer las diferencias entre la solicitud y dicho estado de la técnica. Cuando se ha establecido la falta de novedad de la invención, no es necesario evaluar el nivel inventivo, dado que no existen diferencias entre la invención y el estado de la técnica.

GACETA OFICIAL 15/09/2014 19 de 73

Normalmente el estado de la técnica más cercano se encuentra en el mismo campo de la invención o trata de solucionar el mismo problema o un semejante. Por ejemplo, en el área química el estado de la técnica más cercano puede ser aquél que describa un producto estructuralmente semejante al producto de la invención o un uso o actividad semejante al de la invención. 10.2 Método para la evaluación del nivel inventivo 10.2.1 Análisis problema-solución Para determinar si el objeto de la reivindicación resulta obvio o se deriva de manera evidente del estado de la técnica se recurre, siempre que sea posible, al método problema-solución. Para ello deben cumplirse las siguientes etapas:

- Identificación del estado de la técnica más cercano; - Identificación de las características técnicas de la invención que son

diferentes con respecto a la anterioridad; y - Definición del problema técnico a solucionar sobre la base del estado de la

técnica más cercano. La pregunta es ¿qué problema resuelven las diferentes técnicas entre la invención y el estado de la técnica más cercano?. Dichas diferencias, en términos de características técnicas, entre la invención y el estado de la técnica más cercano representan la solución al problema técnico en cuestión. Se debe definir al problema sin incluir elementos de la solución porque entonces la solución sería evidente. El problema técnico no siempre será el indicado en la solución y a veces tiene que ser replanteado en función de los resultados de la búsqueda. El estado de la técnica más cercano puede ser diferente del conocimiento por el solicitante y del cual él partió. Evaluar, partiendo del estado de la técnica más cercano y del problema técnico, si la invención reivindicada resulta obvia para la persona versada en la materia. La pregunta a contestar es si teniendo en cuenta el estado de la técnica en su conjunto existe alguna indicación que lleve a la persona versada en la materia a modificar o adaptar el estado de la técnica más cercano para resolver el problema técnico, de tal forma que llegue a un resultado que estuviera incluido en el tenor de la (s) reivindicación(es). Una información técnica tiene siempre que ser considerada en su contexto, no debe extraerse ni interpretarse fuera de éste. Es decir, que la característica técnica que se está analizando debe buscarse en el mismo campo técnico o en uno que la persona versada en el oficio consideraría de todos modos. Se debe tener en cuenta que la búsqueda de anterioridades se efectúa a posteriori, tomando como punto de partida la misma invención. Por lo tanto el examinador debe realizar el esfuerzo intelectual de colocarse en la

GACETA OFICIAL 15/09/2014 20 de 73

situación que ha tenido que afrontar el técnico con conocimientos medios en la materia en un momento en que la invención no era conocida, es decir antes de la invención. La invención reivindicada tiene que considerarse en su conjunto. Si consiste en una combinación de elementos no es válido argumentar que cada uno por separado es obvio, pues la invención puede estar en la relación (carácter técnico) entre ellos. La excepción a esta regla es el caso de yuxtaposición en el que elementos se combinan sin que haya relación técnica entre las distintas características. Una composición novedosa de AB donde A y B son conocidos de manera independiente, será inventiva si existe un efecto inesperado. Si el efecto se reduce a la suma de los efectos de Ay B, no habrá nivel inventivo. En resumen, el examinador debe plantearse las siguientes preguntas:

- ¿estaba un técnico con conocimientos medios en la materia en condiciones de plantearse el problema?;

- ¿de resolverlo en la forma en que se reivindica: y - ¿de prever el resultado?

Si la respuesta es afirmativa en los tres casos, no hay nivel inventivo. (…)”12

72. El Tribunal a manera de orientación ha citado algunos criterios de las Cámaras de

Recursos que se señalan a continuación: “Para analizar la existencia de nivel inventivo, las Cámaras de Recursos han adoptado el método llamado ‘acercamiento problema-solución’ (problem and solution approach), consistente, en lo esencial, en: ‘a) identificar ‘el estado de la técnica más próximo a la invención reivindicada’; b) evaluar los resultados (o efectos) técnicos obtenidos por la invención reivindicada en relación con el ‘estado de la técnica más próximo’; c) examinar si, de conformidad con el estado de la técnica más próximo, el experto en la materia habría o no propuesto las características técnicas que distinguen la invención reivindicada y que permiten alcanzar los resultados por ella obtenidos’ (Office européen des brevets, op. cit)”. (Proceso 13-IP-2004, publicado en la Gaceta Oficial de la Comunidad Andina 1061 de 29 de abril de 2004)

73. En este contexto el Tribunal siguiendo los referidos criterios de las Cámaras de Recursos dice: “el estado de la técnica puesto en consideración para apreciar el nivel inventivo es normalmente un documento del estado de la técnica que divulga un objeto concebido en el mismo campo, o que está dirigido a alcanzar el mismo objetivo de la invención reivindicada y que presenta, en lo esencial, características técnicas similares, o que remite poco a modificaciones de estructura. Cuando se trata de escoger el estado de la técnica más próximo, el hecho de que el problema técnico a ser resuelto sea idéntico es, de igual modo, un criterio a ser tomado en consideración (…). Las Cámaras han precisado que, una vez fijado el estado de la técnica más próximo a la invención reivindicada, conviene examinar si el experto en la materia, sobre la base de toda la información disponible acerca del contexto técnico de aquélla, habría tenido suficientes razones para escoger ese estado de

12

Manual para el Examen de solicitudes de patentes de invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina. Secretaría General de la Comunidad Andina, Organización Mundial de la Propiedades Intelectuales y Oficinas Europea de Patentes. Año 2004. Págs. 76 a78 Disponible en http: www.comunidadandina.org/public/patentes.pdf.

GACETA OFICIAL 15/09/2014 21 de 73

la técnica como punto de partida (Office européen des brevets, op.cit.) (…). Por otra parte, a su juicio, el hecho de que un problema técnico haya sido ya resuelto no impide que, a través de otros medios no evidentes, se intente resolverlo de nuevo. A la vez, si el objeto de la invención reproduce, en lo sustancial, la función, los medios y el resultado de otro que forma parte del estado de la técnica, aquél no tendrá nivel inventivo. Tampoco lo tendrá, dicen las Cámaras, una nueva combinación que busque obtener un efecto conocido, sobre la base de procedimientos y/o materiales y/o propiedades conocidos también, ya que, en ausencia de todo efecto inesperado, no bastará la simple sustitución de un elemento por otro cuyas propiedades sean conocidas como productoras de aquel efecto (Office européen des brevets, op.cit.)”. (Proceso 13-IP-2004, ya citado).

74. En consecuencia, a efectos de examinar el nivel inventivo, la Oficina Nacional Competente se fijará en el estado de la técnica existente y en lo que ello representa para una persona del oficio normalmente versada en la materia; esto es que, a la luz de los identificados conocimientos existentes en el área técnica correspondiente, se verá si para un experto medio en esa materia técnica —sin que llegue a ser una persona altamente especializada— pueda derivarse de manera evidente la regla técnica propuesta. (Proceso 85-IP-2009 Gaceta Oficial 1807 de 15 de marzo de 2010).

G. LAS REIVINDICACIONES Y SU INCIDENCIA EN EL ANÁLISIS DE

REGISTRABILIDAD. LOS ELEMENTOS NO TÉCNICOS INCLUIDOS EN LAS REIVINDICACIONES.

75. La doctrina sostiene al respecto que “(…) en principio, las reivindicaciones deben

especificar el invento por sí solas, sin necesidad de recurrir a otros elementos técnicos, como son la descripción, los dibujos o los ejemplos (…) Pero (…) que, en caso de duda, la descripción y los dibujos servirán para interpretarlas; es decir, no necesariamente la reivindicación define estrictamente el límite de la protección, sino que ésta puede ir más allá si en base a la descripción puede interpretarse que la patente protege soluciones similares a la específicamente reivindicada”.13

76. Asimismo, la doctrina ha precisado la existencia de reivindicaciones de producto, cuando recaen sobre una entidad física (producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición) o reivindicaciones de procedimiento, que recaen sobre una actividad (procedimiento, método, utilización). La diferencia está, según Carmen Salvador en que “Las reivindicaciones que recaen sobre una entidad física confieren una protección `absoluta´, es decir, con ellas se protege el producto cualquiera que sea el procedimiento de producción y cualquiera que sea su utilización fueran o no conocidos en el momento en que se solicitó la patente (…)”, en cambio, “(…) las reivindicaciones que recaen sobre una actividad confieren una protección `relativa´, ya que protegen la actividad reivindicada, pero no los diversos dispositivos u objetos utilizados cuando éstos son utilizados fuera de la actividad indicada. Sin embargo, en las patentes de procedimiento, la protección se extiende al producto obtenido directamente a través del procedimiento patentado, el cual tampoco goza de `protección absoluta´, sino que únicamente está protegido cuando ha sido producido mediante el procedimiento patentado o por uno equivalente”.14

77. Se puede determinar entonces que, la descripción y los dibujos constantes en la solicitud, permiten al examinador interpretar mejor las reivindicaciones, ya que la

13

ALVAREZ, Alicia. “Derecho de Patentes”. Ediciones ciudad Argentina, Buenos Aires. 1999, pág. 99. 14

SALVADOR, Jovaní, Carmen. “El ámbito de protección de la patente”. Editorial Tirant lo Blanch.

Valencia, 2002. Págs. 133 y 134.

GACETA OFICIAL 15/09/2014 22 de 73

descripción de la invención constituye la memoria descriptiva del ejercicio investigativo que tuvo como fruto la invención cuya patente se solicita. El inventor tiene la tendencia a ampliar excesivamente la protección industrial de su producto o procedimiento, razón por la cual las reivindicaciones gozan de relevancia sobre la descripción por ser precisamente las que delimitarán el alcance de dicha protección.

78. La observancia de los requisitos permitirá determinar el “objeto”, características principales y demás elementos constitutivos de la invención cuya patente sea solicitada, siendo las reivindicaciones una parte fundamental para determinar el alcance de la solicitud. Una vez conocido a cabalidad lo que se pretende patentar, podrá determinarse si es o no patentable.

79. En el campo del derecho de patentes, uno de los temas de mayor relevancia es el de la determinación, esencia y alcance de una invención, cuyas características deben constar en un documento escrito que permita vislumbrar el objeto o procedimiento a que hace referencia.

80. De esta forma, las reivindicaciones constituyen, jurídicamente hablando, el elemento de mayor importancia dentro de una solicitud de patente, pues en ellas, el examinador técnico de patentes encontrará los elementos necesarios para determinar lo que se pretende patentar, el alcance de la invención y su definición para efectos de entrar al análisis comparativo respecto del estado de la técnica. Esto es para reivindicar lo que se considera nuevo y con nivel inventivo. (…) Es decir, la claridad de las reivindicaciones se refiere a un requisito, una característica esencial, que permite referirse a la descripción para interpretar una reivindicación. Se ha dicho que “definir una invención en términos funcionales generalmente es permisible, pero para que quede claro, la descripción no debe contener únicamente ejemplos de varios casos que cubran dichos términos funcionales sino una explicación del término general que abarca la generalización del término”15.

81. Las reivindicaciones dentro de una patente, son aquellas que dan al examinador

los parámetros de lo que la invención va a proteger, las cuales deben ser analizadas en conjunto, lo cual lleva a que el examinador analice la claridad de las mismas no solo de manera individual sino también en conjunto, para así determinar la unidad y coherencia del objeto patentable, y para que se pueda hacer un apropiado análisis de los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial con que debe cumplir toda patente.

82. Este Tribunal continuando en la línea del análisis del Manual de Patentes de Invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los Países de la Comunidad Andina considera pertinente citar lo que a reivindicaciones se refiere, que en su parte medular dice:

“Las reivindicaciones son la parte más importante de la solicitud, pues definen la invención a proteger y delimitan el alcance de esa protección

15

Garrigues Agencia de Propiedad Industrial e Intelectual, S.L., “Guía de Procedimientos y estrategias para la solicitud de patentes en biotecnología”, Fundación Española para el Desarrollo de la Investigación en Genómica, 2004, pág. 48.

GACETA OFICIAL 15/09/2014 23 de 73

(Art. 51). Es fundamental que sean claras y concisas (Art. 30), para que:

- Se puedan comparar y diferenciar del estado de la técnica con el fin de verificar los requisitos de patentabilidad; y

- Puedan determinar sin ambigüedad hasta dónde llegan los derechos del titular de la patente. El requisito de claridad y concisión se aplica a cada reivindicación individualmente considerada, así como al conjunto de todas”.

H. LA NO PATENTABILIDAD DE SOFTWARE Y SOPORTES LÓGICOS COMO

TALES.

83. La actora sostiene que “(…) con respecto a la excepción de patentabilidad relacionada con software, nos permitimos poner de presente que de acuerdo con la Doctrina, el “Manual para el Examen de Solicitudes de Patentes de la Comunidad Andina”, “The Guidelines For Examination in the European Patent Office” y el “Manual del Inventor” editado por la Superintendencia de Industrias y Comercio, el alcance que tiene esta excepción de patentabilidad es el que la misma solamente excluye de este privilegio a los programas de computadores per se pero no a las invenciones en las cuales dichos programas simplemente sean un medio para obtener la finalidad de la invención, y como tal sean susceptibles de aplicación industrial.”

84. Así mismo manifiesta que: “(…) que tal y como esta mencionado en la memoria descriptiva del antecedente administrativo, el problema planteado en la presente solicitud es operar y controlar dispositivos médicos tales como bombas de infusión para el cuidado de un paciente, cuya finalidad es suministrar a cada paciente la droga pertinente con la dosis correcta en el momento adecuado. (…) el problema que se pretende solucionar con la presente invención no es un problema de naturaleza no-técnica, ya que no se trata de un problema matemático, no es un problema meramente estético, artístico o literario, ni un problema de tipo intelectual, ni tampoco un problema intrínseco de la programación en una computadora, o un problema que simplemente pueda ser solucionado mediante “secuencias lógicas”. De tal manera que, el problema planteado en la solicitud debe ser considerado como un problema de naturaleza técnica”

85. Para el efecto, el Tribunal hará referencia a la interpretación prejudicial recaída en el proceso 85-IP-2009, patente de invención: “MÉTODO Y DISPOSITIVO DE DIAGNOSIS DE FALLO DE FUNCIONAMIENTO DE UN SENSOR”, de 2 de diciembre de 2009.

86. “El artículo 15 de la Decisión 486, en su literal e), manifiesta expresamente que los programas de ordenadores o el soporte lógico como tales no son consideradas invenciones, por lo tanto, y, tomando en cuenta que la norma comunitaria andina sólo concede patentes a las invenciones (ya sean de producto o de procedimiento). Los programas de ordenadores o el soporte lógico como tales no son patentables. (subrayado y en negrita fuera de texto).

87. El Manual de Patentes para países miembros de la Comunidad Andina, en su considerando 6.2.7 enuncia que:

“Los programas de ordenadores o el soporte lógico como tal

GACETA OFICIAL 15/09/2014 24 de 73

Se puede considerar el programa de ordenadores o de soporte lógico como las instrucciones que necesita una máquina para conseguir un resultado. No se pueden considerar invenciones como tales pues no tienen carácter técnico, los programas de ordenadores adquieren ese carácter técnico sólo en el momento en que hacen parte de un proceso industrial”

88. La excepción a la prohibición de patentar un programa de ordenador por tanto

deviene en que éste adquiera carácter técnico al momento en que forma parte de un proceso industrial, es decir, que sea aplicable a un procedimiento que sirva para la industria.

89. En conclusión, será el juez consultante, quien deberá determinar si la solicitud de la patente de invención, es en efecto un programa de ordenador no patentable o si por el contrario consiste en una invención que cumple los requisitos de la Decisión 486.

I. LA MEZCLA O COMBINACIÓN DE ELEMENTOS CONOCIDOS. 90. La parte actora argumentó que “la administración simplemente concluyó que los

medios usados para la invención (componentes de planta) eran ya conocidos y que por ende, no era necesario realizar ningún análisis posterior de patentabilidad”.

91. Dentro del Proceso 102-IP-2012, este Tribunal ha señalado lo siguiente:

“(…) En cuanto a los requisitos atinentes al nivel inventivo y a la novedad de la invención, se presentan algunos casos dudosos que merecen un análisis especial, ya que al aplicar las reglas citadas no es tan fácil determinar su novedad y su altura inventiva. La combinación o mezcla de medios o elementos conocidos implica que el examinador, en primer lugar, debe establecer si lo que se trata de patentar es una combinación o una simple agregación de elementos. Al efecto, vale la pena citar que: “Se podría diferenciar la combinación de elementos de la simple agregación. La primera es la sinergia de los elementos de forma tal que se genera uno nuevo con propiedades distintas, de tal manera que el nuevo elemento sólo es resultado de dicha combinación sin que puedan determinarse los elementos por separado; la segunda se da cuando los elementos se mantienen intactos en cuanto a su efecto fundamental y, por lo tanto, son claramente distinguibles unos de otros, es decir, no hay una sinergia o combinación intrínseca de los elementos”.16

16

Esta distinción la podemos encontrar en cursos sobre patentes dictados por la Doctora ZAMUDIO, Teodora, profesora de la Universidad de Buenos Aires. Publicado en la página

www.dpi.bioetica.org/patfondo.htm.

GACETA OFICIAL 15/09/2014 25 de 73

De existir combinación o mezcla de elementos conocidos, la oficina de patentes no puede concluir instantáneamente en la falta de nivel inventivo, ya que siempre se debe analizar el caso concreto. Daniel R. Zuccherino, en su libro “PATENTES DE INVENCIÓN”, trata el tema y reconoce la complejidad en determinar un nuevo resultado: “Se reconoce que hay invento cuando se utilizan medios ya conocidos, pero combinados por primera vez en forma tal, que de su combinación deriva un resultado distinto del dado por cada uno de los medios, o por otras combinaciones conocidas. Claro está que en la práctica, resulta a veces difícil determinar si existe un ‘nuevo resultado’, porque éste puede consistir incluso en un resultado mejor que el conocido (por ejemplo, la calidad sonora de un disco compacto con un disco de vinilo). Si el aporte implica un adelanto y se ha hecho alguna contribución novedosa y útil, se considera que hay invento”17.

J. LA MODIFICACIÓN DE LA SOLICITUD DE PATENTE.

92. Con fecha 18 de octubre de 2007, el peticionario adjuntó nuevo pliego de reivindicaciones y modificó el título de la invención a: “SISTEMA PARA OPERAR UNA BOMBA DE INFUSIÓN”.

93. Las modificaciones a la solicitud de patente se realizan a petición del solicitante; éstas pueden presentarse en cualquier momento del trámite, siempre que no constituyan una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud inicial, conforme lo señala el artículo 34 de la Decisión 486.

94. Del análisis de la norma en estudio se generan dos interrogantes que resulta necesario resolver. Para el efecto se reitera lo expresado en el Proceso 182-IP-2005, interpretación prejudicial del 26 de octubre de 2005, publicada en la G.O.A.C. No. 1278 de 15 de diciembre de 2005, a saber: • ¿El peticionario puede modificar la solicitud en cualquier estado del trámite? • ¿La modificación se puede realizar al interponer un recurso administrativo

contra el acto administrativo que denegó la patente?

95. Respecto de la primera interrogante, la norma analizada no determina el tiempo o el plazo durante el cual el peticionario puede modificar la solicitud. Como no se establece nada al respecto, y como de los principios en que se soporta la normativa sobre patentes no se desprende limitación temporal alguna sobre este tema, se debe interpretar dicha norma en el sentido de que el solicitante puede realizar las modificaciones en cualquier estado del trámite.

96. En relación con la segunda interrogante, si bien es cierto que la norma no dispone nada al respecto, por tratarse de un tema estrictamente procesal del derecho interno, cuya regulación puede variar en las normas adjetivas de los Países Miembros, le corresponderá al Juez Consultante evaluar la oportunidad de la modificación en relación con la regulación de los recursos en vía administrativa.

17

ZUCCHERINO, Daniel R. “PATENTES DE INVENCIÓN”, Gráfica LAF S.R.L., Buenos Aires, 1998, Pág.

72.

GACETA OFICIAL 15/09/2014 26 de 73

97. Por otro lado, la solicitud se modifica a través de una nueva presentación de las

reivindicaciones, aclarando determinados aspectos de la descripción del invento o reformando todo aquello que pueda dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la Administración.

98. Al respecto, este Tribunal ha expresado: “La única limitación impuesta al

solicitante respecto de la modificación consiste en que ésta no debe implicar una ampliación del invento o de la divulgación contenida en la solicitud presentada. A Contrario sensu, la modificación de la solicitud podrá concretar el invento o reducir el alcance de las reivindicaciones, sin importar cuál haya sido la redacción originariamente propuesta; por lo que aun cuando el cambio sea sustancial con relación a las reivindicaciones iniciales, lo único relevante viene a ser que las nuevas reivindicaciones puedan seguir siendo sustentadas racionalmente con fundamento en la descripción contenida en la solicitud inicial”. 18

99. Para resumir el aspecto relacionado a la modificación de la solicitud de la patente, citaremos la Interpretación Prejudicial 243-IP-2013 este Tribunal donde se ha sostenido que:

“El párrafo primero del artículo 34 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone que el peticionario puede solicitar la modificación de su solicitud de patente de invención. A renglón seguido establece un límite a dicha modificación: no puede implicar una ampliación de la protección que correspondería a la divulgación contenida en la solicitud inicial. De lo anterior se desprende lo siguiente: • Que el peticionario puede modificar su solicitud de patente a instancia de la autoridad competente, o por motu proprio en cualquier momento del trámite. • Que dicha modificación no es absoluta, sino condicionada a que no se trate de una ampliación del objeto de protección. En consecuencia, el peticionario puede modificar su solicitud redactando nuevamente las reivindicaciones, aclarando determinados pasajes de la descripción del invento, o reformando aspectos de aquella que puedan dar lugar a objeciones totales o parciales por parte de la Administración, pero nunca ampliando el objeto de protección anteriormente determinado. • De un análisis integral de las normas que regulan la solicitud de patente de invención, se desprende que las modificaciones deben contar con los requisitos del objeto modificado. Por ejemplo, si se modifican las reivindicaciones éstas deben cumplir con el principio de unidad de invención y seguir siendo claras y concisas (artículos 25 y 30 de la Decisión 486).”

K. LA NO PATENTABILIDAD DE LOS SEGUNDOS USOS.

100. Otro de los puntos en análisis es el referente a la prohibición de patentar los

segundos usos y la fundamentación de la parte actora en cuanto asevera que: “(...) debido a que no se demostró que la invención reivindicada en el nuevo pliego

18

Interpretación Prejudicial dentro del Proceso 33-IP-2014, publicado en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, No. 2209 de 12 de junio de 2013.

GACETA OFICIAL 15/09/2014 27 de 73

reivindicatorio, entendida como un todo, se encuentra patentada o que en algún momento fue objeto de una patente, no puede aplicarse de ninguna manera la excepción de patentabiilidad del artículo 21, relacionada a segundos usos, a la presente invención.”

101. Este Tribunal ya se ha pronunciado en anteriores ocasiones, respecto a las patentes de segundo uso, para lo cual se cita la siguiente interpretación prejudicial:

“(…) La Comisión de la Comunidad Andina estableció por medio del artículo 21 de la Decisión 486, una prohibición para el otorgamiento de patentes en la Subregión. Dicha norma, en efecto, excluye de manera expresa la posibilidad de patentamiento de los productos o procedimientos que gocen ya de la protección que confiere la patente, así sea “por el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial”. El pretender obtener los beneficios que otorga la patente para un segundo uso de invenciones previamente patentadas, con el argumento de que es un uso distinto al originalmente reconocido por la patente inicial, no implica que se satisfaga el requisito esencial de novedad, toda vez que al existir una patente previa del invento original, éste ya se encuentra en el estado de la técnica. La prohibición o exclusión consagrada en el artículo 21 en comento, contiene como presupuestos básicos a juicio del Organismo, primeramente, la determinación de que los productos o los procedimientos para los cuales se requiere la nueva protección de una patente, se encuentran ya amparados por igual derecho y, en consecuencia, se han ubicado en el estado de la técnica por haberse hecho accesibles al público. Al Tribunal le resulta claro, que sólo aquello que es nuevo puede ser protegido por una patente, principio incorporado al derecho comunitario con el objeto de incentivar la investigación; por lo que conceder protección del Estado a productos o procedimientos carentes de novedad, resultaría atentatorio tanto al propósito señalado como a la misma función social asignada al Derecho de Propiedad Industrial. En segundo término, el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial, debe ser necesariamente entendido como la consagración en el artículo 21 de la Decisión 486, del principio de que no podrá reclamarse patente para usos distintos del invento o de la invención comprendidos y protegidos ya por la patente inicial o primigenia; regla prohibitiva para el otorgamiento de patentes de invención, que este Tribunal considera como parte de los requisitos establecidos por la referida Decisión.” (Proceso 89-AI-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 722, de 12 de octubre del 2001, reiterado en el Proceso 01-AI-2001, G.O.A.C. Nº 818, de 23 de julio de 2002, y Proceso 34-AI-2001, G.O.A.C. Nº 839 de 25 de septiembre de 2002).

102. En consecuencia, el Tribunal manifiesta que el artículo 21 de la Decisión 486 forma parte, en razón de su contenido y alcances, de las exclusiones a la patentabilidad fijadas también por los artículos 15 y 20 de ese Régimen Común; proscripciones a las cuales, por cierto, se añade la no patentabilidad de segundos usos establecida por el referido artículo.

GACETA OFICIAL 15/09/2014 28 de 73

103. Cabe destacar, de la redacción del artículo 21 de la Decisión 486, que la razón esencial para no otorgar una nueva patente a un producto o procedimiento al que se atribuya un uso distinto al originalmente comprendido en la patente inicial, radica en el hecho de que dicho producto o procedimiento se encuentre ya comprendido en el estado de la técnica. Ello llevó a este Órgano Jurisdiccional a señalar que: “(…) además de que el simple hecho de atribuirse un uso distinto al originalmente comprendido por la patente inicial, no se constituye en posibilidad jurídica para la concesión de una nueva patente, esa determinación del derecho comunitario conlleva, adicionalmente, la prohibición a los Países Miembros, para el otorgamiento de derechos de patente para productos o procedimientos comprendidos ya en el estado de la técnica y que, por tal circunstancia, han perdido la virtud de la novedad, que se constituye en uno de los fundamentos básicos para la concesión de patentes en el Régimen Común sobre Propiedad Industrial determinado por la Decisión 344”. (Proceso 01-AI-2001, ya citado). Este criterio es perfectamente aplicable a la Decisión 486, ahora analizada.

104. En conclusión, el juez consultante deberá determinar si la patente de invención solicitada constituye o no una patente de segundo uso.

En virtud de lo anteriormente expuesto, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: PRIMERO: La invención es una idea que consiste en una regla para el obrar humano

en la que se indica la solución para un problema técnico. SEGUNDO: En conclusión una patente es la solución a un problema técnico y que a su

vez puede protegerse ya sea como patente de producto o de procedimiento la cual innova para dar una respuesta a la necesidad que se presente en el campo de la industria. En cambio, los usos como tales, no son objeto de protección, por lo que las reivindicaciones en sí, deben ser claras y definidas para que el examinador pueda en sí delimitar cuál es el aporte del invento al estado de la técnica y así poder decidir si es apto para protección o no.

TERCERO: El artículo 14 de la Decisión 486 establece los requisitos que debe cumplir

toda invención, sea de producto o de procedimiento, para que pueda ser objeto de patente. Dichos requisitos permiten determinar las condiciones esenciales que debe reunir toda invención para que sea patentada, siempre que, además, no se encuentre impedida por otras disposiciones de la norma comunitaria en mención.

Según lo dispuesto por el artículo 14 de la Decisión mencionada, son tres

los requisitos para que un invento sea patentable, a saber: a) Novedad, b)Nivel Inventivo; y, c) Susceptibilidad de aplicación industrial.

CUARTO: En un esfuerzo conjunto de la Secretaría General de la Comunidad Andina

con las oficinas nacionales de patentes de los Países Miembros y el apoyo de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la Oficina Europea de Patentes se publicó en el año 2004, la segunda versión del Manual para el examen de solicitudes de patentes de invención en las Oficinas de

GACETA OFICIAL 15/09/2014 29 de 73

Propiedad Industrial de los países de la Comunidad Andina, cuya finalidad es armonizar los procesos y prácticas llevadas a cabo en la tramitación de patentes en las oficinas de los países andinos, el cual incorpora normas andinas, jurisprudencia comunitaria, constituyendo una fuente de consulta importante para los examinadores.

Conforme se lo determina en el propio preámbulo del Manual, “(…) es una

guía práctica para la realización del examen de solicitudes de patentes de invención presentadas en cualquiera de los cinco países de la Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela). Las directivas del Manual han sido elaboradas de acuerdo al Régimen Común Andino vigente en materia de propiedad industrial (Decisión 486). En tal sentido, su contenido se debe considerar como una instrucción general para la tramitación y examen de las solicitudes de patente que se presenten ante las respectivas Oficinas andinas.”

QUINTO: La novedad y el estado de la técnica se encuentran estrechamente

relacionados, debiendo el examinador distinguir si la patente solicitada es evidente o no para un conocedor del área y si como tal es susceptible de patente al efectuar nuevos aportes que si bien poseen una procedencia, en sí no son evidentes para el experto en la rama que se estudia y dan un aporte novedoso.

SEXTO: El nivel inventivo como requisito está previsto en el artículo 18 de la

Decisión 486, que presupone que la misma represente un salto cualitativo en relación con la técnica existente y, además de no ser obvia para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica, debe ser siempre el resultado de una actividad creativa del hombre, lo que no impide que se alcance la regla técnica propuesta utilizando procedimientos o métodos comunes o ya conocidos en el área técnica correspondiente, aunque tampoco debe constituir el resultado de derivaciones evidentes o elementales de lo ya existente para un experto medio en esa materia técnica.

SÉPTIMO: Las reivindicaciones dentro de una patente, son aquellas que dan al

examinador los parámetros de lo que la invención va a proteger, las cuales deben ser analizadas en conjunto, lo cual lleva a que el examinador analice la claridad de las mismas no solo de manera individual sino también en conjunto, para así determinar la unidad y coherencia del objeto patentable, y para que se pueda hacer un apropiado análisis de los requisitos de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial con que debe cumplir toda patente.

OCTAVO: El artículo 15 de la Decisión 486, en su literal e), manifiesta expresamente

que los programas de ordenadores o el soporte lógico como tales no son consideradas invenciones, por lo tanto, y, tomando en cuenta que la norma comunitaria andina sólo concede patentes a las invenciones (ya sean de producto o de procedimiento). Los programas de ordenadores o el soporte lógico como tales no son patentables. La excepción a la prohibición de patentar un programa de ordenador por tanto deviene en que éste adquiera carácter técnico al momento en que forma parte de un proceso industrial, es decir, que sea aplicable a un procedimiento que sirva para la industria.

GACETA OFICIAL 15/09/2014 30 de 73

NOVENO: Se podría diferenciar la combinación de elementos de la simple

agregación. La primera es la sinergia de los elementos de forma tal que se genera uno nuevo con propiedades distintas, de tal manera que el nuevo elemento sólo es resultado de dicha combinación sin que puedan determinarse los elementos por separado; la segunda se da cuando los elementos se mantienen intactos en cuanto a su efecto fundamental y, por lo tanto, son claramente distinguibles unos de otros, es decir, no hay una sinergia o combinación intrínseca de los elementos.

DECIMO: Las modificaciones a la solicitud de patente se realizan a petición del

solicitante; éstas pueden presentarse en cualquier momento del trámite, siempre que no constituyan una ampliación de la protección correspondiente a la divulgación contenida en la solicitud inicial, conforme lo señala el artículo 34 de la Decisión 486, por lo tanto, se encuentra prohibida la patentabilidad de los segundos usos.

UNDECIMO: La prohibición o exclusión consagrada en el artículo 21 en comento, contiene

como presupuestos básicos a juicio del Organismo, primeramente, la determinación de que los productos o los procedimientos para los cuales se requiere la nueva protección de una patente, se encuentran ya amparados por igual derecho y, en consecuencia, se han ubicado en el estado de la técnica por haberse hecho accesibles al público. Por lo tanto se encuentra prohibida la patentabilidad de los segundos usos.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 2009-00187, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA

José Vicente Troya Jaramillo Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADO MAGISTRADA

Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO

Gustavo García Brito SECRETARIO

GACETA OFICIAL 15/09/2014 31 de 73

PROCESO 40-IP-2014

Interpretación prejudicial, a petición de la corte consultante, del artículo 136 literal a) la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los artículos 134 literales a), b) y g) de la misma normativa, así como los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y 121, 122 y 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta solicitada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. Expediente Interno Nº 10262-2013. Actor: OMAR PETER SANTISTEBAN ALEJOS. Marca mixta NAKAMURA. Magistrada ponente: Leonor Perdomo Perdomo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los diez y ocho días del mes de junio del año dos mil catorce, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú. VISTOS: El Oficio No.108-2014-SCS-CS de fecha 21 de abril de 2014, recibido por este Tribunal el 8 de mayo de 2014, procedente de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente, Lima, República del Perú, por medio de la cual se remite solicitud de Interpretación Prejudicial con motivo del Proceso Interno No. 10262-2013. Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 11 de junio de 2014. I. ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: II. LAS PARTES. Demandante: OMAR PETER SANTISTEBAN ALEJOS. Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI, REPÚBLICA DEL PERÚ.

Litisconsorte Necesario: WILFREDO HUANCHI CHOQUE. III. DATOS RELEVANTES. A. HECHOS Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

GACETA OFICIAL 15/09/2014 32 de 73

1. El señor WILFREDO HUANCHI CHOQUE solicitó el 08 de septiembre de 2004 el registro como marca del signo mixto NAKAMURA, para amparar los siguientes productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza: “sazonamientos, salsas (condimentos); especias; sal; mostaza; levadura, polvos para esponjar, miel, jarabe de melaza; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; hielo; café, té cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café”.

2. El señor OMAR PETER SANTISTEBAN ALEJOS, formuló oposición sobre base

de sus marcas mixtas NAKAMITO, registrada en el Perú bajo los certificados Nos. 04481 (Clase 30), 47577 (Clase 01) y 14682 (Clase 35).

3. El 30 de marzo de 2007 la Oficina de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante

la Resolución No. 005476-2007/OSD-INDECOPI, resolvió declarar infundada la oposición presentada y concedió el registro solicitado.

4. El 02 de mayo de 2007 el señor OMAR PETER SANTISTEBAN ALEJOS,

presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo.

5. El 11 de septiembre de 2007 la Sala de Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución No. 1751-2007/TPI-INDECOPI, resolvió el recurso de apelación, confirmando la Resolución impugnada.

6. El señor OMAR PETER SANTISTEBAN ALEJOS, interpuso demanda de

contencioso administrativa contra el anterior acto administrativo.

7. La Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Catorce de 11 de agosto de 2010, declaró fundada la demanda y en consecuencia nula la Resolución No. 1751-2007/TPI-INDECOPI, y por sus efectos, nula la Resolución No. 005476-2007/OSD-INDECOPI. Señaló que los signos en conflicto son confundibles entre sí y presentan conexión competitiva.

8. El 20 y 26 de enero de 2011 el INDECOPI y el señor WILFREDO HUANCHI

CHOQUE, presentaron respectivamente recursos de apelación contra la anterior sentencia.

9. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, República del Perú,

mediante sentencia No. 1070-2012 de 13 de marzo de 2013, resolvió los recursos de apelación y confirmó la sentencia impugnada.

10. El 30 de mayo de 2013 el INDECOPI presentó recurso de casación contra la

anterior sentencia.

11. La Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia, Lima, República del Perú solicitó una interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

B. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA

12. EL demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

13. Manifiesta, que los signos en conflicto son confundibles entre sí en los aspectos gráfico, fonético y conceptual.

GACETA OFICIAL 15/09/2014 33 de 73

14. Sostiene, que en el presente caso existe conexión competitiva.

C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Por parte del INDECOPI.

15. Indica, que los signos en conflicto no son confundibles entre sí.

16. Sostiene, que no se configura conexión competitiva entre los servicios y productos que amparan los signos en conflicto, puesto que su naturaleza, finalidad, público consumidor o usuario, así como canales de comercialización y publicidad son diferentes.

Por parte del señor WILFREDO HUANCHI CHOQUE.

17. Indica, que los signos en conflicto no son confundibles entre sí. Desde el aspecto fonético es sencillo determinar las diferencias.

D. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

18. La Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Catorce de 11 de agosto de 2010, declaró fundada la demanda y en consecuencia nula la Resolución No. 1751-2007/TPI-INDECOPI, y por sus efectos, nula la Resolución No. 005476-2007/OSD-INDECOPI. Señaló que los signos en conflicto son confundibles entre sí, en relación con los aspectos visual, ortográfico, conceptual y fonético; además, existe conexión competitiva.

E. RECURSO DE APELACIÓN

Por parte del INDECOPI.

19. Además de reiterar en el escrito de recurso de apelación los argumentos expuestos en la contestación de la demanda, indica que en las marcas mixtas tienen la misma relevancia tanto el aspecto denominativo como el figurativo. Resulta evidente que entre los signos en conflicto existen diferencias fonéticas y gráficas.

Por parte del señor WILFREDO HUANCHI CHOQUE.

20. En el escrito de recurso de apelación reiteró los argumentos expuestos en la

contestación de la demanda, agregando que existen diferencias entre los signos en conflicto desde el punto de vista conceptual, ortográfico y conceptual. Además no existe conexión competitiva.

F. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA.

21. La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia No. 1070-2012 de 13 de marzo de 2013, confirmó la sentencia impugnada, argumentando que si bien desde el punto de vista conceptual y ortográfico los signos en conflicto son diferentes, no sucede lo mismo desde el punto de vista gráfico, por lo que se configura el riesgo de confusión.

GACETA OFICIAL 15/09/2014 34 de 73

G. RECURSO DE CASACIÓN

22. El INDECOPI en el escrito de recurso de casación reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda y el recurso de apelación. Adicionalmente agregó que:

23. Debe efectuarse un examen conjunto de los signos y no centrarse en una parte de

los mismos. Se debe tener en cuenta que los signos son arbitrarios.

24. Debe tenerse en cuenta el criterio de percepción del consumidor y la finalidad de protección del interés público que revisten las normas de derecho de marcas.

25. Se vulneró el principio del debido proceso al no solicitar la interpretación

prejudicial en segunda instancia. Se transgredió el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y el artículo 123 de su Estatuto.

IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, es competente para interpretar por la vía prejudicial, las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. V. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER

INTERPRETADAS.

26. La Corte consultante solicitó la interpretación del literal a) del artículo 136 de la Decisión 486.

27. Se hará la interpretación solicitada. De oficio se interpretarán las siguientes

normas: artículos 134 literales a), b) y g) de la misma normativa, artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, y 121, 122 y 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

TRATADO DE CREACIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

(…) “Artículo 32.- Corresponderá al Tribunal interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. Artículo 33.- Los Jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso.

GACETA OFICIAL 15/09/2014 35 de 73

En todos los procesos en los que la sentencia no fuere susceptible de recursos en derecho interno, el juez suspenderá el procedimiento y solicitará directamente de oficio o a petición de parte la interpretación del Tribunal”. (…)

ESTATUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. (…) “Artículo 121.- Objeto y finalidad Corresponde al Tribunal interpretar las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros. Artículo 122.- Consulta facultativa Los jueces nacionales que conozcan de un proceso en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, podrán solicitar, directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal acerca de dichas normas, siempre que la sentencia sea susceptible de recursos en derecho interno. Si llegare la oportunidad de dictar sentencia sin que hubiere recibido la interpretación del Tribunal, el juez deberá decidir el proceso. Artículo 123.- Consulta obligatoria De oficio, o a petición de parte, el Juez Nacional que conozca de un proceso en el cual la sentencia fuera de única o última instancia, que no fuere susceptible de recursos en derecho interno, en el que deba aplicarse o se controvierta alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, deberá suspender el procedimiento y solicitar directamente y mediante simple oficio, la interpretación del Tribunal”.

(…) DECISIÓN 486

(…) Artículo 134 “A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro. Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

GACETA OFICIAL 15/09/2014 36 de 73

a) las palabras o combinación de palabras; b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; (…) g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.”

(…)

Artículo 136 “No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (…) a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)”.

VI. CONSIDERACIONES. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: A. La interpretación prejudicial facultativa y obligatoria. Los efectos de no solicitar la

interpretación obligatoria. El caso de Perú y la calificación interna de la última instancia ordinaria.

B. Concepto de marca. Requisitos para el registro de las marcas. C. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión y/o de

asociación. Las reglas para el cotejo de los signos distintivos. El criterio del consumidor medio.

D. Comparación entre signos mixtos. E. Los signos de fantasía. F. La conexión competitiva.

GACETA OFICIAL 15/09/2014 37 de 73

A. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL FACULTATIVA Y OBLIGATORIA. LOS

EFECTOS DE NO SOLICITAR LA INTERPRETACIÓN OBLIGATORIA. EL CASO DEL PERÚ Y LA CALIFICACIÓN INTERNA DE LA ÚLTIMA INSTANCIA ORDINARIA.

28. El INDECOPI en su recurso de casación sostuvo que se vulneró el principio del

debido proceso al no solicitar la interpretación prejudicial en segunda instancia. Argumentó que se transgredió el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y el artículo 123 de su Estatuto.

29. Como quiera que la solicitud de interpretación prejudicial se realizara en el marco de un recurso de casación tramitado ante la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, el Tribunal estima conveniente aclarar algunos puntos en relación con la figura de la interpretación prejudicial en el marco de los recursos extraordinarios. Para esto, reitera la posición sentada en la Interpretación Prejudicial 149-IP-2011, expedida el 10 de mayo de 2012:

30. “De conformidad con lo anterior, el Tribunal determinará las características de la figura de la interpretación prejudicial, establecerá los efectos de no solicitar la interpretación prejudicial obligatoria, y se referirá a la calificación de la última instancia ordinaria por parte de la República del Perú.

31. El ordenamiento jurídico comunitario andino, por regla general y en virtud de los principios de aplicación inmediata y efecto directo, entra a formar parte y a tener efecto automático en el sistema jurídico interno de los Países Miembros. En tal sentido, los operadores jurídicos internos deben aplicar el ordenamiento jurídico comunitario andino vigente.

32. La norma comunitaria andina, tal y como sucede con las demás normas jurídicas,

es susceptible de interpretación por parte del operador jurídico. Si dicha labor fuera libre y sin condicionantes, podría haber tantas interpretaciones como operadores jurídicos existieran en el territorio comunitario andino. Para evitar este quiebre del sistema normativo, y con el fin de garantizar la validez y la aplicación uniforme del ordenamiento jurídico comunitario, se instituyó la figura de la Interpretación Prejudicial.

33. El artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad

Andina, consagra en cabeza de este organismo la función de interpretar la normativa comunitaria andina para lograr su aplicación de una manera uniforme en todo el territorio comunitario.

Instrumentos básicos del sistema. 34. El esquema se plantea como un sistema de colaboración entre el juez nacional y

el comunitario, de conformidad con los siguientes instrumentos básicos:

Consulta facultativa (artículo 122 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina). El Juez nacional que no sea de única o última instancia ordinaria puede elevar consulta prejudicial al Tribunal. En este caso el juez nacional no suspende el proceso.

Es una herramienta que tiene el juez nacional para salvaguardar, desde su labor de instancia, la validez y eficacia del derecho comunitario andino. Con

GACETA OFICIAL 15/09/2014 38 de 73

este mecanismo el juez de instancia asegura que la aplicación de las normas andinas se encuentra conforme al desarrollo jurisprudencial comunitario sobre la materia. En últimas, es la forma que tiene el juez nacional de lograr seguridad jurídica en el ámbito de su competencia, soportando su decisión en una interpretación uniforme.

Consulta obligatoria (artículo 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la

Comunidad Andina). El juez nacional de única o última instancia ordinaria tiene la obligación de elevar consulta prejudicial al Tribunal. En este caso, debe suspender el proceso hasta que reciba la interpretación prejudicial. Es una herramienta obligatoria porque el sistema jurídico comunitario andino, con este mecanismo, está salvaguardando su validez y coherencia por intermedio de los operadores jurídicos que definen en última instancia los litigios.

35. Sobre este sistema de colaboración, el Tribunal ha manifestado:

“Esta relación de colaboración se realiza con la finalidad de interpretar la norma comunitaria desde el punto de vista jurídico y que consiste en explicar el significado de la norma para poder determinar su alcance y sentido jurídico; tiene como propósito, mantener la unidad de criterio sobre la legislación comunitaria en los Países Andinos, evitando que se produzcan tantas y diferentes interpretaciones que impidan la aplicación uniforme de la Norma Jurídica Andina.” (Interpretación Prejudicial del 18 de febrero de 2004, expedida en el proceso 142-IP-2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1050, de 6 de abril de 2004. MARCA: “EL MOLINO”).

Características de la figura de la interpretación prejudicial.

36. La figura de la interpretación prejudicial tiene las siguientes características:

Facultativa Obligatoria

Solicitud facultativa: El juez de instancia no está obligado a solicitarla.

Solicitud obligatoria: El juez de única o última instancia ordinaria está obligado a solicitarla.

Su aplicación es obligatoria: si bien el juez de instancia no está obligado a solicitarla, una vez requerida y expedida sí tiene el deber de acatarla al resolver el caso concreto.

Su aplicación es obligatoria: Una vez expedida la interpretación prejudicial debe ser acatada para resolver el caso concreto.

Es una herramienta directa: el juez de instancia puede acudir directamente ante el Tribunal sin necesidad de tramitar la solicitud mediante otra autoridad o instancia. No es necesario que se haga por medio de un exhorto o cualquier otra forma para recaudar información en el exterior; se puede requerir con un simple oficio dirigido al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Es una herramienta directa: el juez de última instancia ordinaria puede acudir directamente al Tribunal sin necesidad de tramitar la solicitud mediante otra autoridad o instancia. No es necesario que se haga por medio de un exhorto o cualquier otra forma para recaudar información en el exterior; se puede requerir con un simple oficio dirigido al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

GACETA OFICIAL 15/09/2014 39 de 73

No es una prueba. En el proceso no tiene carácter probatorio. Su naturaleza es de un incidente procesal, pero en el caso de solicitud facultativa no suspende el proceso. La nota informativa sobre el planteamiento de la solicitud de interpretación prejudicial por los Órganos Judiciales Nacionales, en el punto 5 establece lo siguiente: “La interpretación prejudicial no es ni puede asimilarse a una prueba, tampoco es la simple absolución de un cuestionario, ni está llamada a constituirse en un informe de expertos o en una opinión jurídica de tipo doctrinal. Su naturaleza es la de un incidente procesal, de carácter no contencioso”.

No es una prueba. En el proceso no tiene carácter probatorio. Su naturaleza es de un incidente procesal. Suspende el proceso.

Se puede solicitar en cualquier momento antes de emitir sentencia, pero su solicitud “no” suspende el proceso. Si llegare el momento de dictar sentencia y no se hubiere recibido la interpretación prejudicial, el juez nacional debe resolver el asunto. De conformidad con lo anterior, es recomendable que el juez solicite la interpretación prejudicial en un momento procesal relativamente alejado de la sentencia. De todas maneras, debe tener en cuenta que para hacer la consulta debe contar con todos elementos de juicio para resumir el marco fáctico y jurídico del litigio, así como para realizar algunas preguntas de carácter interpretativo al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Se puede solicitar en cualquier momento antes de emitir sentencia y su solicitud suspende el proceso. Hasta tanto el juez nacional no reciba la interpretación prejudicial el proceso debe quedar suspendido. Aunque la interpretación prejudicial se puede solicitar en cualquier momento, es recomendable que se haga cuando el juez tenga todos los elementos de juicio para resumir el marco fáctico y jurídico del litigio, así como para realizar algunas preguntas de carácter interpretativo al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

37. Sobre la consulta obligatoria el Tribunal ha establecido lo siguiente:

“(…) La consulta es obligatoria para los Tribunales Nacionales de última instancia ordinaria, sin que esto signifique que se atenta contra su independencia; pues, en este caso, el Juez Nacional actúa como Juez Comunitario. Además, el Juez Nacional debe suspender el proceso, hasta que el Tribunal Comunitario dé su interpretación, la cual deberá ser adoptada por aquél. Así, la consulta obligatoria deberá ser solicitada por el Juez Nacional en todo proceso que debe aplicarse alguna de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, ya que “De allí se desprende que la existencia de un pronunciamiento anterior del Tribunal, así se refiera a la misma materia debatida de un proceso ulterior, no exime al juez nacional de esta última causa de su obligación de elevar la correspondiente solicitud de requerir la interpretación.

GACETA OFICIAL 15/09/2014 40 de 73

Asimismo, bien podría el Tribunal variar y aun cambiar su opinión, cuando encuentre razones justificadas para hacerlo”. (Proceso 03-IP-93). En el caso de la consulta obligatoria, cuando no cabe un recurso ulterior, el incumplimiento del trámite constituye una clara violación al principio fundamental del debido proceso y, en consecuencia, debería acarrear su nulidad, si es que dicha sentencia puede ser materia de un recurso de casación o de un recurso de amparo1, toda vez que las normas que garantizan el derecho al debido proceso son de orden público y de ineludible cumplimiento. Cabe señalar que, a razón del principio de aplicación inmediata del derecho comunitario, la norma andina pasa a formar parte del ordenamiento interno sin que sea necesaria ninguna fórmula especial de introducción o de recepción, generándose así para el juez nacional la obligación de cumplirla y aplicarla. En ese sentido, la suspensión del proceso y la consiguiente solicitud de interpretación prejudicial (cuando es obligatoria) constituye un requisito previo e indispensable para que el juez pueda dictar sentencia toda vez que él “no puede decidir la causa hasta no haber recibido la interpretación autorizada de las normas comunitarias”. Este “requisito previo “debe entenderse incorporado a la normativa nacional como una norma procesal de carácter imperativo y cuyo incumplimiento debe ser visto como una violación al debido proceso2. Por otro lado, este Tribunal considera pertinente señalar que, el hecho que el juez de un País Miembro no solicite interpretación prejudicial cuando ésta es obligatoria, constituye un incumplimiento por parte del País Miembro respecto de las obligaciones emanadas de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siendo este incumplimiento susceptible de ser perseguido mediante la denominada “acción de incumplimiento”, la cual es

1 Vigil Toledo, Ricardo: “Reflexiones en torno a la construcción de la Comunidad Sudamericana de

Naciones”. Quito, octubre 2006. Págs. 26-29. Así, por ejemplo en la Sentencia de Casación de la Corte Suprema del Ecuador, Expediente 256-2001 del 31 de Agosto de 2001, declararon la nulidad de la sentencia y repusieron la causa al estado en que se debió dar cumplimiento a la solicitud de interpretación al Tribunal Andino por cuanto el asunto versaba sobre la aplicación de las normas contenidas en los artículo 81, 83 lit. a) y 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

En otro caso, en la Sentencia de la Corte Suprema del Ecuador, Tercera Sala de lo Civil y

Mercantil del 5 de Octubre de 1999, claramente estableció en sus considerandos que era obligación de la Corte Superior de Guayaquil, por ser la última instancia de grado, de solicitar la consulta al Tribunal de justicia de la Comunidad Andina, y que dicha obligación no se extendía a los Recursos de casación por ser éstos extraordinarios a diferencia de los ordinarios y, en tal situación son las Cortes que absuelven el grado en última instancia los obligados a formular la consulta. En el caso de España, mediante sentencia STC 58/2004 del Tribunal Constitucional, se ha declarado fundado un Recurso de Amparo por incumplimiento de la obligación. El Tribunal al anular la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Cataluña ha actuado, lo mismo que los jueces del Tribunal Supremo de Ecuador, como verdaderos jueces comunitarios al restablecer las reglas del debido proceso y aplicar el Derecho comunitario en los casos en que la consulta a los Tribunales de Justicia de las respectivas Comunidades es obligatoria.

2 Gálvez Krüger, María Antonieta, señala que: “Una sentencia dictada sin cumplir con lo establecido por

el artículo 33 del Tratado de Creación del TJCA es igual de nula, por ejemplo, que una sentencia emitida sin contar con el dictamen del Ministerio Público en un proceso contencioso administrativo. (…) Contra una sentencia que haya adquirido calidad de cosa juzgada y que adolezca del vicio antes señalado cabría, en principio, demandar su nulidad alegando que se ha afectado el debido proceso (nulidad de cosa juzgada fraudulenta). Asimismo, podría intentarse una acción de amparo alegando que se trata de una resolución judicial emanada de un proceso irregular que viola el derecho a un debido proceso. En ambos procesos el juez que resuelva como última instancia también se encontraría obligado a solicitar interpretación prejudicial, ya que para resolver necesariamente tendría que remitirse al Tratado de Creación del TJCA”. Gálvez Krüger, María Antonieta: “Comentarios sobre la Interpretación Prejudicial

del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. En: Revista THÉMIS de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Época 2, Nº 42 (2001). Págs. 142-143.

GACETA OFICIAL 15/09/2014 41 de 73

regulada en los artículos 23 y siguientes del Tratado de Creación de este Tribunal. Los citados artículos del Tratado de Creación del TJCA disponen que la acción de incumplimiento en el que incurra alguno de los Países Miembros respecto a las obligaciones que imponen las normas comunitarias (entre ellas, conforme se ha visto, el que los jueces nacionales soliciten interpretación prejudicial cuando actúan como última instancia) puede ser promovida por la Secretaría General, por cualquier País Miembro o por cualquier persona afectada en sus derechos por el incumplimiento vía el procedimiento previsto en el artículo 24 del Tratado. La sentencia de incumplimiento constituirá título legal y suficiente para que el particular pueda solicitar al juez nacional la indemnización de daños y perjuicios que corresponda (…)”3.

Efectos que se derivan del incumplimiento de la obligación de solicitar la interpretación prejudicial obligatoria.

38. Si el juez de única o última instancia ordinaria expide sentencia sin solicitar la

interpretación prejudicial, se generan los siguientes efectos:

El País Miembro, podría ser denunciado por incumplimiento ante la Secretaría General de la Comunidad Andina y posteriormente demandado en el marco de la acción de incumplimiento ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Al no solicitar la correspondiente interpretación prejudicial, el juez nacional de única o última instancia ordinaria estaría vulnerando la normativa comunitaria y, en consecuencia, estaría generando que su país fuera denunciado y posteriormente demandado en el marco de la acción de incumplimiento, de conformidad con los artículos 107 a 111 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Ya se han presentado algunas denuncias de incumplimiento por este motivo ante la Secretaría General de la Comunidad Andina. En relación con la actividad de jueces peruanos se han emitido dos dictámenes de incumplimiento: Dictamen de incumplimiento No. 38 de 2000, expedido por la Secretaría General de la Comunidad Andina mediante la Resolución 459 de 5 de diciembre de 2000; y Dictamen de incumplimiento No. 173 de 2003, expedido por la Secretaría General de la Comunidad Andina mediante la Resolución 771 de 22 de septiembre de 2003.

La sentencia dictada adolecería de nulidad. Tal como se mencionó anteriormente, el requisito de la solicitud de interpretación prejudicial, teniendo en cuenta la aplicación inmediata y el efecto directo de la normativa comunitaria andina, entra a formar parte de la normativa procesal nacional de manera inmediata y automática. Su incumplimiento acarrearía la nulidad de la sentencia y entraría a ser parte integrante de las causales de nulidad previstas en la normativa interna. Es importante recordar que la violación de las normas procesales es la base para alegar una violación al “derecho al debido proceso”. De conformidad con las figuras procesales internas, cualquiera de las partes de un litigio en donde el juez de única o última instancia no hubiera solicitado la interpretación prejudicial, podrá alegar la nulidad o invalidez de la sentencia de conformidad con las vías procesales internas: recursos extraordinarios de revisión, casación, etc.

3 Interpretación prejudicial de 21 de abril de 2010, expedida en el proceso106-IP-2009. Esta posición ha

sido reiterada, entre otras, en la interpretación prejudicial de 19 de mayo de 2010, expedida en el proceso 01-IP-2010.

GACETA OFICIAL 15/09/2014 42 de 73

La sentencia dictada estaría violando el derecho fundamental del debido proceso. Si la normativa interna lo permite, cualquiera de las partes podría entablar acciones constitucionales como la tutela, el amparo, la acción de protección, etc.

De conformidad con las previsiones del derecho interno, los afectados por este incumplimiento podrían solicitar la reparación del daño causado, utilizando, para el efecto, las figuras procesales nacionales.

La calificación de última instancia ordinaria. El caso peruano.

39. Tal y como se expresó en el numeral 2 de este acápite, la interpretación obligatoria

se debe solicitar en procesos de última instancia ordinaria. Teniendo en cuenta que, la finalidad de la interpretación prejudicial es la aplicación uniforme de la norma comunitaria andina, es muy importante que el conjunto de operadores jurídicos apliquen la normativa subregional en un mismo sentido. En consecuencia, sería incoherente para el sistema que existiera un vacío operativo en cuanto a dicha interpretación uniforme. El esquema comunitario andino ha escogido a los jueces nacionales como sujetos esenciales para logar la validez y la eficacia del ordenamiento subregional. Como quiera que los recursos extraordinarios son aquellos que tienen unas causales bien demarcadas, que por regla general tienen un carácter técnico-jurídico, que no actúan como instancia porque no pretende revisar en todos sus extremos la actuación del juez ordinario y, por lo tanto, no están destinados a revisar los hechos del proceso ni a realizar un análisis probatorio, no es en sede de dichos recursos que debe ser obligatoria la solicitud de interpretación prejudicial ya que, si así fuera, se quedarían un gran cúmulo de casos, de asuntos y de cuestiones, sin soporte en una uniforme interpretación de la norma comunitaria andina.

40. Por seguridad jurídica, los procesos judiciales no pueden extenderse al infinito; se

debe garantizar el postulado de la “cosa juzgada”. Por lo general, se garantiza el principio de la doble instancia, haciendo que el superior jerárquico revise la actuación del juez de menor jerarquía mediante un instrumento procesal que casi siempre se llama recurso de apelación. En esto radica lo ordinario de la actuación y de los recursos: unos jueces de instancia organizados por grados jerárquicos (primera y segunda), y un recurso de apelación que posibilita el sistema de revisión por parte del juez de mayor jerarquía. Para revisar un fallo judicial después de que se agota el trámite ordinario, la mayoría de sistemas jurídicos consagran sistemas extraordinarios como el recurso de casación o de revisión, con las características básicas anteriormente anotadas.

41. A esta vía extraordinaria acceden pocos asuntos debido a su naturaleza restrictiva y

de una gran carga técnico-jurídica; cuando la figura extraordinaria está bien empleada, tiene como efecto inmediato la limitación de su campo de acción. Por esta razón y salvaguardando la validez y eficacia del orden jurídico andino, el Tribunal ha considerado que la obligatoriedad de la interpretación prejudicial debe enraizarse en la única o última instancia ordinaria; el operador jurídico más legitimado para desplegar la interpretación uniforme es el juez de única o última instancia ordinaria, precisamente porque éste concreta definitivamente la litis en la gran mayoría de asuntos. Los recursos extraordinarios son precisamente eso, extraordinarios y excepcionales.

42. Como el Tribunal en sus interpretaciones prejudiciales no puede fijar el sentido,

aplicar o analizar el derecho interno, le corresponde al juez consultante precisar el alcance del mismo y, por ende, de sus figuras procesales. En el presente caso, es

GACETA OFICIAL 15/09/2014 43 de 73

la corte peruana la que debe establecer la naturaleza de los recursos e instrumentos procesales que consagra la norma interna; debe determinar si el recurso de casación nacional es ordinario o extraordinario, si es una tercera instancia o no, así como todo lo relacionado con su operatividad. Esto, se reitera, no es competencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Si en el ámbito interno se llegare a la conclusión que la figura de casación peruana es una tercera instancia, de conformidad con todo lo planteado, sería el juez que conoce este recurso el obligado a realizar la consulta prejudicial.

43. Ahora bien, en el evento en que estemos en frente de un recurso extraordinario con

las características ya anotadas, surge un interrogante: ¿si se presenta un recurso extraordinario sin que se hubiere solicitado la interpretación prejudicial en la última instancia, qué debe hacer el juez de conocimiento?

44. Se presentarían dos hipótesis:

Que el recurso extraordinario se sustente en la falta de consulta prejudicial en la última o única instancia.

En este caso el juez competente, una vez verificada la ausencia de la consulta prejudicial, debe declarar la nulidad o invalidez de la sentencia. De conformidad con lo que disponga su normativa procesal interna, deberá tomar alguna de estas acciones:

- Si la normativa interna lo prevé así, devolverá el asunto al juez que debió

solicitar la interpretación para que subsane su omisión y emita una nueva sentencia, acogiendo, para tal fin, la providencia expedida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

- Si la normativa interna no prevé esto y el juez competente debe expedir una

sentencia sustitutiva, éste debe solicitar la interpretación prejudicial como si fuera el juez de única o última instancia, para así poder emitir en debida forma la sentencia.

Que el recurso extraordinario no se sustente en la falta de consulta prejudicial en última o única instancia, pero sí se refiera a la interpretación de normas comunitarias.

45. Cuando un juez nacional conozca un asunto en donde se deban interpretar y aplicar

normas comunitarias andinas, en virtud del principio de colaboración judicial en el ámbito andino y de las características del sistema comunitario, su actuación sería la de un verdadero juez comunitario andino; es decir, si bien es un juez nacional, cuando se enfrenta a un asunto que tenga que ver con normas comunitarias, dicho juez interno personifica o encarna la figura de juez comunitario andino. En esta circunstancia, el juez interno debe velar por la validez y eficacia del ordenamiento comunitario andino y, para logar esto, se encuentra investido de todas las prerrogativas para lograr dicho objetivo. El Tribunal de Justicia en una sentencia recién decantó está idea de la siguiente manera:

“(…) El Juez Nacional, en este caso el Consejo de Estado de la República de Colombia, de conformidad con los principios del Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino, en especial los principios de primacía, autonomía, efecto directo, aplicación inmediata y cooperación judicial, es el garante, en

GACETA OFICIAL 15/09/2014 44 de 73

colaboración con el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, de la correcta aplicación de la norma comunitaria en el ámbito nacional. Son ciertamente jueces comunitarios, ya que en colaboración con el Tribunal Supranacional tienen la ardua labor de garantizar la validez y eficacia de todo el sistema jurídico comunitario. Su labor no sólo se limita a aplicar una norma a determinado caso concreto, sino que su actividad consiste en estructurar su quehacer judicial dentro del escenario jurídico subregional, aplicando, balanceando y armonizando la normativa nacional con la comunitaria, dándole la primacía a la segunda sobre temas específicos reglados por la misma (…)”. (Sentencia expedida el 26 de agosto de 2011, en el proceso de incumplimiento 3-AI-2010. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1985, de 11 de octubre de 2011).

46. En consecuencia, el juez nacional, en este caso la Sala de Derecho Constitucional

y Social Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República de Perú, debe actuar como juez comunitario andino y, en efecto, desempeñarse como el garante, en colaboración con el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, del ordenamiento subregional, lo que implica, por supuesto básico, su correcta y uniforme aplicación.

47. En este orden de ideas, el juez que conozca un recurso extraordinario en las

circunstancias anteriormente mencionadas, por encima de las limitaciones formales de su normativa interna, tiene que hacer primar el orden comunitario andino, lo que implica que debe declarar la nulidad de la sentencia que no cuente con la correspondiente interpretación prejudicial, generando con esto que todos los operadores jurídicos se inserten en el sistema jurídico comunitario de una manera adecuada. Este juez nacional, independientemente de las causales que haya esgrimido el recurrente, está investido de todas las prerrogativas para salvaguardar el orden supranacional comunitario y, por lo tanto, su primera función es examinar si el juez de última instancia cumplió con su misión de solicitar la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. El juez que conozca un recurso extraordinario siempre debe tener presente que la consulta prejudicial es esencial, básica y angular para el funcionamiento del sistema de integración subregional; por esta razón, se justifica la acción de anular la sentencia que no cuente con este requisito toral.

48. También es muy importante tener en cuenta que el juez extraordinario debe

consultar al Tribunal, tanto por las normas comunitarias que se refieren a la interpretación prejudicial obligatoria, como por las normas comunitarias alegadas por el recurrente. Esto porque si el juez extraordinario llegare a verificar que sí se realizó la consulta prejudicial, su acción consecuente sería la de resolver el asunto, interpretando las normas comunitarias esgrimidas por el recurrente. Con esto se cerraría de manera adecuada el sistema de colaboración entre el juez nacional y el juez comunitario.

49. Ahora bien, una vez que el juez extraordinario anule la sentencia por la omisión

mencionada, de conformidad con las previsiones de su norma interna, puede tomar alguna de las siguientes acciones:

- Si la normativa interna lo prevé así, devolverá el asunto al juez que debió

solicitar la interpretación para que subsane su omisión y emita una nueva sentencia, acogiendo, para tal fin, la providencia expedida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

GACETA OFICIAL 15/09/2014 45 de 73

- Si la normativa interna no prevé esto y el juez competente debe expedir una sentencia sustitutiva, éste debe solicitar la interpretación prejudicial como si fuera el juez de única o última instancia, para así poder emitir en debida forma la sentencia.

Efectos que se desprenden de la expedición de la interpretación prejudicial.

50. Una vez expedida la Interpretación Prejudicial por parte del Tribunal de Justicia de

la Comunidad Andina, se generan los siguientes efectos:

Únicamente tiene consecuencias para el caso particular. Esto quiere decir que está dirigida específicamente para el asunto a resolver; esto no obsta para que el juez de instancia la pueda utilizar como parámetro de interpretación en otros asuntos, generando con esto una interpretación y aplicación uniforme de la norma comunitaria. Es muy diferente cuando se trata del juez de única o última instancia, ya que éste sí está obligado a solicitar la interpretación en todos los casos.

El Juez Nacional deberá aplicar adecuadamente la interpretación

prejudicial. (artículo 27 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina). Aunque el juez sea de instancia, una vez expedida la interpretación prejudicial debe aplicarla en su sentencia. Por lo tanto, el Juez Nacional no sólo debe remitirse a la interpretación prejudicial en su sentencia, sino que debe acatarla de manera integral y de conformidad con el sentido de la misma.

Si el Juez Nacional incumple dicha obligación, los sujetos legitimados para el efecto podrán acudir al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, mediante la acción de incumplimiento. (Artículo 128 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, segundo párrafo).

Obligación de vigilancia por parte de los Países Miembros y la Secretaría

General de la Comunidad Andina. Como es tan importante la aplicación uniforme de la normativa comunitaria, se impone, en cabeza de los Países Miembros y la Secretaría General, una carga específica de vigilancia de la labor jurisdiccional nacional en el campo de la Interpretación Prejudicial. (Artículo 128 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, primer párrafo).

Obligación de enviar las sentencias dictadas en el proceso interno. El Juez

Nacional que solicitó una interpretación prejudicial, deberá enviar al Tribunal una copia de la decisión proferida en el proceso interno, a efectos que pueda realizarse el control mencionado anteriormente.”

B. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS.

51. Este tema, así como los que se desarrollarán en los literales del C) al F) de esta providencia, se tratarán considerando que es la corte consultante quien determina la naturaleza del recurso de casación de conformidad con el ordenamiento jurídico interno, teniendo en cuenta las precisiones realizadas en el literal A) de la misma.

52. En el procedimiento administrativo interno se resolvió conceder el registro del signo

mixto NAKAMURA. Por tal motivo, es pertinente referirse al concepto de marca y los requisitos para su registro.

GACETA OFICIAL 15/09/2014 46 de 73

53. Se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 20 de julio de 2011, en el marco del proceso 35-IP-2011, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1982, de 28 de septiembre de 2011:

“Requisitos para el registro de las marcas. 54. Antes de establecer los requisitos para el registro de las marcas, es pertinente

referirse al concepto de marca y sus funciones. 55. El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ofrece

una definición general de marca: “(...) cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado”.

56. De conformidad con la anterior definición normativa, se podría decir que la marca

es un bien inmaterial que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado.

57. La marca cumple diversas funciones en el mercado, a saber:

Diferencia los productos o servicios que se ofertan.

Es indicadora de la procedencia empresarial.

Indica la calidad del producto o servicio que identifica.

Concentra el goodwill del titular de la marca.

Sirve de medio para publicitar los productos o servicios.

58. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, ha tratado el tema de las funciones de la marca de la siguiente manera:

“Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc.). De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras. Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario”. (Proceso 04-IP-95. Interpretación Prejudicial de 15 de diciembre de 1996, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 253, de 07 de marzo de 1997. Caso: "GRANOLAJET").

59. Respecto de la función publicitaria ha dicho lo siguiente:

“Estas precisiones permiten determinar que la marca cumple un papel esencial como es el de ser informativa, respecto a la procedencia del producto o del servicio al que representa, función publicitaria que es percibida por el público y los medios comerciales, pudiéndose no obstante causar engaño o confusión por falsas apreciaciones respecto de los productos o servicios protegidos”. (Proceso 63-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 28 de julio de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1112, de 06 de septiembre de 2004. Marca:

GACETA OFICIAL 15/09/2014 47 de 73

“GRÁFICA BOTELLA CON LOGOTIPO AGUILA DENTRO DE UN ESCUDO”).4

60. El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en siete

literales consagra una enumeración no taxativa de los signos que son aptos para obtener el registro marcario; establece que pueden constituir marcas, entre otros: las palabras o combinación de palabras; las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos; los sonidos y olores; las letras y números; un color que se encuentre delimitado por una forma, o una combinación de varios colores; la forma de productos, envases o envolturas; o cualquier combinación de los signos o medios indicados anteriormente.

61. Según el Régimen Común de Propiedad Industrial contenido en la citada Decisión,

los requisitos para el registro de marcas son: distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.

62. A pesar de no mencionarse de manera expresa el requisito de la perceptibilidad, es

importante destacar que éste es un elemento que forma parte de la esencia de la marca.

63. Sobre la perceptibilidad el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

“La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la asimila con facilidad. Por cuanto para la percepción sensorial o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, a un dibujo, o a un conjunto de dibujos”. (Proceso 132-IP-2004. Interpretación Prejudicial de 26 de octubre del 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1146, de 1 de diciembre de 2004. Marca: “DIADICON”).

64. En relación con los dos requisitos previstos en la norma, se tiene:

La distintividad.

65. La distintividad es la capacidad intrínseca que debe tener el signo para distinguir

unos productos o servicios de otros. El carácter distintivo de la marca le permite al consumidor realizar la elección de los bienes y servicios que desea adquirir; también permite al titular de la marca diferenciar sus productos y servicios de otros similares que se ofertan en el mercado.

La susceptibilidad de representación gráfica.

66. Es la posibilidad de que el signo a registrar como marca sea descrito mediante

palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados por quien lo observe. Esta característica es importante para la publicación de las solicitudes de registro en los medios oficiales.

4 Las funciones de la marca ha sido un tema reiterado en varias de las Interpretaciones Prejudiciales

emitidas por el Tribunal. Entre éstas se puede destacar la emitida en el proceso 15-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 12 de marzo de 2003. Publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 916, de 2 de abril de 2003.

GACETA OFICIAL 15/09/2014 48 de 73

67. En conclusión, para que un signo sea registrado como marca debe ser distintivo y

susceptible de representación gráfica, de conformidad con el artículo 134 de la Decisión 486; asimismo, debe ser perceptible, ya que, como se mencionó, dicho requisito se encuentra implícito en la noción de marca.

68. Es importante advertir que el literal a) del artículo 135 de la Decisión 486, eleva a

causal absoluta de irregistrabilidad la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa, es decir, que un signo es absolutamente irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad de representación gráfica o de perceptibilidad.

69. Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad está consagrada de

manera independiente como causal de nulidad absoluta en el artículo 135, literal b). La distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. Y 2) distintividad extrínseca, por la cual se determina la capacidad del signo para diferenciarse de otros signos en el mercado”.

70. La corte consultante si considera que debe, de conformidad con lo expresado en el

literal A) de la presente interpretación y en lo establecido en las normas internas de casación, resolver el conflicto marcario existente, tendrá que analizar, en primer lugar, si la marca a registrar cumple con los requisitos mencionados, para luego, determinar si el signo no está inmerso en alguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

C. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE

CONFUSIÓN Y/O DE ASOCIACIÓN. LAS REGLAS PARA EL COTEJO DE SIGNOS DISTINTIVOS. EL CRITERIO DEL CONSUMIDOR MEDIO.

71. En el procedimiento administrativo interno se argumentó que el signo mixto

NAKAMURA es confundible con las marcas mixtas NAKAMITO. Por tal motivo, es pertinente referirse a la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y a las reglas para el cotejo de signos distintivos.

72. Para lo anterior se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 29 de

agosto de 2013, expedida en el marco del proceso 114-IP-2013:

“Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

73. El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, consagra una causal de irregistrabilidad relacionada específicamente con el requisito de distintividad. Establece, que no son registrables signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión y/o de asociación.

74. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; la

doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión y/o de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se han clasificado otros tipos de

GACETA OFICIAL 15/09/2014 49 de 73

riesgos, con el objetivo de proteger los signos distintivos según su grado de notoriedad.5

75. Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación, el Tribunal ha manifestado lo

siguiente:

“El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”. (Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1648, de 21 de agosto de 2008. Marca: “SHERATON”).

76. Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya

que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir.

77. Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Competente debe observar y establecer

si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego, si esto es capaz de generar confusión y/o asociación entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo.

78. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos:

5 PACÓN, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOS SIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN

UNA ECONOMÍA GLOBALIZADA”. Publicado en www.ugma.edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente:

“La realidad económica demostraba que muchas marcas poseen una imagen atractiva que puede ser empleada en la promoción de productos o servicios distintos. La creación de esta imagen no es casual, sino que obedece a una estrategia de marketing y a cuantiosos desembolsos de dinero. Los riesgos a los que se ven expuestos estos signos son: dilución del valor atractivo de la marca, uso parasitario de las representaciones positivas que condensa el signo, utilización de la marca para productos o servicios distintos de forma que pueda dañarse las asociaciones positivas que la marca suscita.

De estos riesgos que difieren de los protegidos tradicionalmente por el sistema de marcas, sólo el primero (dilución del valor atractivo de la marca) era merecedor de una protección ampliada. Para ello la marca debía revestir determinadas características, entre las cuales, era relevante la implantación del signo en prácticamente la totalidad del público de los consumidores. Se cuestionó entonces si sólo este tipo de marcas debían merecer una protección contra los otros riesgos señalados. La conclusión a la que se llegó fue que el fundamento común a estos riesgos, no era tanto la gran implantación que goza el signo en el tráfico económico, sino la reputación que condensa la marca, de la cual se hace un uso parasitario o se trata de dañar negativamente. Surgen entonces los términos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta reputación’ para definir a este nuevo tipo de signo que condensa una elevada reputación y prestigio que lo hace merecedor de una protección más allá de la regla de la especialidad”.

GACETA OFICIAL 15/09/2014 50 de 73

79. La similitud ortográfica. Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión.

80. La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y

cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir. Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso, para determinar una posible confusión.

81. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o

semejante. Reglas para el cotejo entre signos distintivos. 82. La Autoridad Nacional competente, deberá proceder al cotejo de los signos en

conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros:

La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos.

Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión y/o de asociación.

Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevante en estos casos, ya que estamos en frente de productos que se dirigen a la población en general. El Tribunal en anteriores providencias ha establecido la relación entre el carácter distintivo de un signo, el criterio del consumidor medio y la clase de productos que se pretenden amparar. Ha expresado lo siguiente:

“El registro de un signo como marca se encuentra expresamente condicionado al hecho de que éste sea distintivo y susceptible de representación gráfica. De conformidad con el artículo 135 literal b) de la Decisión 486, la aptitud distintiva es uno de sus elementos constitutivos, como requisito esencial para su registro, según el cual no podrán ser registrados como marcas los signos que ‘carezcan de distintividad’. Al respecto, y a manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia Europeo: ‘En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios’; que ‘no es necesario que la marca

GACETA OFICIAL 15/09/2014 51 de 73

permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad’, pues ‘la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada (…)’ (Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00). Proceso 92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembre del 2004. Marca: Universidad Virtual. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”. (Proceso 14-IP-2009. Interpretación Prejudicial de 01 de abril de 2009, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1729, de 3 de julio de 2009. Marca: “TV COLOMBIA + GRÁFICO”.).

83. Los anteriores parámetros, han sido adoptados por el Tribunal en numerosas

Interpretaciones Prejudiciales, entre los cuales, podemos destacar: Proceso 58-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 24 de mayo de 2006. Marca: “GUDUPOP”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. Y Proceso 62-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2006. Marca: “DK”, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006.”

84. En el caso particular es muy importante que la corte consultante tenga en cuenta

que la palabra NAKAMURA es un apellido japonés. Sobre esta base deberá determinar si se configura el riesgo de confusión desde el punto de vista conceptual e ideológico.

D. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS.

85. En el proceso interno se procedió a la comparación entre los signos mixtos

NAKAMURA y NAKAMITO. Por tal motivo, es necesario abordar el tema de la comparación entre signos mixtos.

86. Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 8 de mayo

de 2013, expedida en el marco del proceso 55-IP-2013: 87. “El signo mixto se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero

se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista. Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas6, logotipos7, íconos, etc.

6 “El emblema es una variante, una especie de dibujo. El emblema representa gráficamente cualquier ser

u objeto, y desde luego puede ser registrado como marca”. OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE

MARCAS”, Editorial Lexis Nexis, Abeledo – Perrot, pág. 33, Buenos Aires Argentina, 2010.

GACETA OFICIAL 15/09/2014 52 de 73

88. Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el

preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario. Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor.

89. El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto:

“La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). Igualmente el Tribunal ha reiterado: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, Interpretación prejudicial publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 410 de 24 de febrero de 1999)”. (Proceso N° 129-IP-2004. Marca: GALLO. Interpretación Prejudicial de 17 de noviembre de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1158, de 17 de enero de 2005).

90. La corte consultante deberá determinar el elemento característico de los signos

mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. 91. Si el elemento determinante en un signo mixto es el gráfico, en principio, no habría

riesgo de confusión. Si por el contrario en los dos es el elemento denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:

Se debe analizar, cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

7 Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los negocios se entiende lo siguiente; “Logotipo: (…)

Distintivo formado por letras, abreviaturas, etc., peculiar de una empresa, conmemoración, marca o producto. (…)”. DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA, 22ª. edición. 2001.

GACETA OFICIAL 15/09/2014 53 de 73

Se debe observar, el orden de las vocales, ya que esto indica la sonoridad de la denominación.

Se debe determinar, el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, ya que esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.”

92. En este orden de ideas, la corte consultante, aplicando el anterior criterio, debe

establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos mixtos NAKAMURA y NAKAMITO.

E. LOS SIGNOS DE FANTASÍA.

93. El INDECOPI en su recurso de casación argumentó que debe tenerse en cuenta que los signos son arbitrarios. En consecuencia, se hace necesario abordar el tema de los signos de fantasía8.

94. El Tribunal considera necesario mostrar o evidenciar la línea jurisprudencial que ha

trazado sobre el concepto de signo de fantasía. Lo primero que se advierte es que no se diferencia entre los signos de fantasía y los arbitrarios; tampoco los confunde sino que simplemente adopta un concepto amplio de fantasía.

95. Si bien para cierta parte de la doctrina los signos de fantasía son aquellos que no

tienen ningún significado idiomático, y los signos arbitrarios son aquellos que sí tienen significado pero no se relacionan con los productos o servicios que amparan, para el Tribunal, debido a la poca incidencia práctica de la distinción, los agrupa en el mismo concepto amplio de fantasía.

96. Algunos autores, como Breuer Moreno siguen el mismo parámetro del Tribunal, y

expresa: “Es de fantasía toda denominación que no pueda ser considerada genérica o precisa del producto a distinguir, aunque sea evocativa; porque la fantasía puede consistir hasta en la denominación arbitraria que se haga de una denominación precisa o necesaria”9.

Lo anterior, se encuentra soportado en una línea cuya sentencia hito sería la Interpretación Prejudicial expedida en el marco del proceso 72-IP-2003, conformadas, entre otras, por las expedidas en el marco de los procesos: 19-IP-2011, 23-IP-2013, 158-IP-2013, 211-IP-2013 y 1-IP-2014. Si bien en algunas normativas locales se habla de marcas arbitrarias, el Tribunal considera pertinente, a efectos del análisis de registrabilidad10, no establecer

criterios de diferenciación y darle un fuerte grado de oposición a las marcas de fantasía en general.

97. Se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 15 de mayo de 2013, expedida en el marco del proceso 23-IP-2013:

8 El Tribunal no hace la distinción entre signos de fantasía y arbitrarios. De conformidad con la reiterada

jurisprudencia andina, los signos de fantasía pueden tener significado pero no evocar los productos o servicios que distinguen.

9 Breuer Moreno, Pedro, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires,

pp. 351 y s.s. 10

Sobre esto se puede ver el literal d) del artículo 131 de la Ley de Propiedad Intelectual peruana: “d) El carácter arbitrario o de fantasía del signo, su uso, publicidad y reputación en el mercado”.

GACETA OFICIAL 15/09/2014 54 de 73

98. “Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los productos que distinguen, ni ninguna de sus propiedades.

99. Respecto de esta clase de signos, el Tribunal se ha manifestado de la siguiente

manera:

“Son palabras de fantasía los vocablos creados por el empresario que pueden no tener significado pero hacen referencia a una idea o concepto; también lo son las palabras con significado propio que distinguen un producto o servicio sin evocar ninguna de sus propiedades. Característica importante de esta clase de marcas es la de ser altamente distintivas (…) se pueden crear combinaciones originales con variantes infinitas y el resultado es el nacimiento de palabras nuevas que contribuyen a enriquecer el universo de las marcas”. (Proceso 72-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 04 de septiembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 989 de 29 de septiembre de 2003).

100. Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con marcas idénticas o semejantes.”

101. La corte consultante deberá comparar los signos enfrentados, determinando su

condición de fantasía, para así establecer el posible grado de confusión en el mercado.

F. LA CONEXIÓN COMPETITIVA (CLASES 30 / 1 y 35).

102. El signo solicitado para registro ampara los siguientes productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza: “sazonamientos, salsas (condimentos); especias; sal; mostaza; levadura, polvos para esponjar, miel, jarabe de melaza; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; hielo; café, té cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café”; mientras que algunos de los opositores amparan productos y servicios de las clases 01 y 35. En la mencionada clase 1, se ampara: “Productos químicos para la industria, la ciencia y la fotografía, así como para la agricultura, la horticultura y la silvicultura; resinas artificiales en bruto, materias plásticas en bruto; abonos para el suelo; composiciones extintoras; preparaciones para templar y soldar metales; productos químicos para conservar alimentos; materias curtientes; adhesivos (pegamentos) para la industria”. Y la clase 35, ampara los siguientes servicios: “publicidad por todos los medios de comunicación al público, anuncios por todos los medios de difusión en relación a la fécula de papa para uso alimenticio y otras mercancías, distribución de prospectos en forma directa o por correo y demás servicios”. El INDECOPI argumentó que no se configura conexión competitiva entre los productos y servicios que amparan los signos en conflicto. Por lo tanto, se tratará el tema de la conexión competitiva.

103. Se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación de 16 de octubre de 2013,

expedida en el marco del proceso 111-IP-2013: 104. “En este escenario es preciso que la corte consultante matice la regla de la

especialidad11 y, en consecuencia, analice el grado de vinculación o relación

11

Al respecto, el Tribunal ha manifestado lo siguiente en relación con el principio de especialidad:

GACETA OFICIAL 15/09/2014 55 de 73

competitiva de los productos y/o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor.

105. Para lo anterior, el consultante deberá analizar la naturaleza o uso de los productos

y/ o servicios identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos y/o servicios a una misma clase de nomenclátor no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos y/o servicios en clases distintas, tampoco prueba que sean diferentes.

106. En relación con lo mencionado, el Tribunal ha establecido algunos de los siguientes

criterios y factores de análisis para definir la conexión competitiva, aplicable tanto a productos como a servicios:

“a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (…) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega. b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro. En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos. Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radio televisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor.

“Del principio de especialidad se desprende que bajo una misma o similar denominación pueden recaer derechos autónomos de marcas pertenecientes a distintos titulares, siempre que distingan productos o servicios diferentes.

En la comparación entre los productos y servicios correspondientes, el consultante deberá tomar en cuenta su identificación en las solicitudes de registro y su ubicación en el nomenclátor; además, podrá acudir a los criterios elaborados por la doctrina para establecer si existe o no conexión competitiva entre ellos. A objeto de precisar si se trata de productos o servicios semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicables, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito.”. (Proceso 148-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1271, de 2 de diciembre de 2005).

GACETA OFICIAL 15/09/2014 56 de 73

d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor. e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario. La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función.

f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de vestir”. (Proceso 114-IP-2003. MARCA: EBEL INTERNACIONAL. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 de 14 de enero de 2004).”

107. La corte consultante deberá determinar si existe conexión competitiva entre los

productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto, de conformidad con lo desarrollado en la presente providencia.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: PRIMERO: Como el Tribunal en sus interpretaciones prejudiciales no puede fijar el

sentido, aplicar o analizar el derecho interno, le corresponde a la corte consultante precisar el alcance del mismo y, por ende, de sus figuras procesales. En el presente caso, es la corte peruana la que debe establecer la naturaleza de los recursos e instrumentos procesales que consagra la norma interna; debe determinar si el recurso de casación nacional es ordinario o extraordinario, si es una tercera instancia o no, así como todo lo relacionado con su operatividad. Esto, se reitera, no es competencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Si en el ámbito interno se llegare a la conclusión que la figura de casación peruana es una tercera instancia, de conformidad con todo lo planteado, sería el juez que conoce este recurso el obligado a realizar la consulta prejudicial.

Ahora bien, en el evento en que estemos en frente de un recurso extraordinario con las características ya anotadas, surge un interrogante: ¿si se presenta un recurso extraordinario sin que se hubiere solicitado la interpretación prejudicial en la última instancia, qué debe hacer el juez de conocimiento?

GACETA OFICIAL 15/09/2014 57 de 73

Se presentarían dos hipótesis:

Que el recurso extraordinario se sustente en la falta de consulta prejudicial en la última o única instancia.

En este caso el juez competente, una vez verificada la ausencia de la consulta prejudicial, debe declarar la nulidad o invalidez de la sentencia. De conformidad con lo que disponga su normativa procesal interna, deberá tomar alguna de estas acciones:

- Si la normativa interna lo prevé así, devolverá el asunto al juez

que debió solicitar la interpretación para que subsane su omisión y emita una nueva sentencia, acogiendo, para tal fin, la providencia expedida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

- Si la normativa interna no prevé esto y el juez competente debe

expedir una sentencia sustitutiva, éste debe solicitar la interpretación prejudicial como si fuera el juez de única o última instancia, para así poder emitir en debida forma la sentencia.

Que el recurso extraordinario no se sustente en la falta de consulta

prejudicial en última o única instancia, pero sí se refiera a la interpretación de normas comunitarias.

El juez que conozca un recurso extraordinario en las circunstancias anteriormente mencionadas, por encima de las limitaciones formales de su normativa interna, tiene que hacer primar el orden comunitario andino, lo que implica que debe declarar la nulidad de la sentencia que no cuente con la correspondiente interpretación prejudicial, generando con esto que todos los operadores jurídicos se inserten en el sistema jurídico comunitario de una manera adecuada. Este juez nacional, independientemente de las causales que haya esgrimido el recurrente, está investido de todas las prerrogativas para salvaguardar el orden supranacional comunitario y, por lo tanto, su primera función es examinar si el juez de última instancia cumplió con su misión de solicitar la interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. El juez que conozca un recurso extraordinario siempre debe tener presente que la consulta prejudicial es esencial, básica y angular para el funcionamiento del sistema de integración subregional; por esta razón, se justifica la acción de anular la sentencia que no cuente con este requisito toral.

También es muy importante tener en cuenta que el juez extraordinario debe consultar al Tribunal, tanto por las normas comunitarias que se refieren a la interpretación prejudicial obligatoria, como por las normas comunitarias alegadas por el recurrente. Esto porque si el juez extraordinario llegare a verificar que sí se realizó la consulta prejudicial, su acción consecuente sería la de resolver el asunto, interpretando las normas comunitarias esgrimidas por el recurrente. Con esto se cerraría de manera adecuada el sistema de colaboración entre el juez nacional y el juez comunitario.

GACETA OFICIAL 15/09/2014 58 de 73

Ahora bien, una vez que el juez extraordinario anule la sentencia por la omisión mencionada, de conformidad con las previsiones de su norma interna, puede tomar alguna de las siguientes acciones:

- Si la normativa interna lo prevé así, devolverá el asunto al juez

que debió solicitar la interpretación para que subsane su omisión y emita una nueva sentencia, acogiendo, para tal fin, la providencia expedida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

- Si la normativa interna no prevé esto y el juez competente debe

expedir una sentencia sustitutiva, éste debe solicitar la interpretación prejudicial como si fuera el juez de única o última instancia, para así poder emitir en debida forma la sentencia.

SEGUNDO: Los temas referentes al conflicto marcario, así como los desarrollados en los

literales del C) al F) de esta providencia, deben desarrollarse considerando que es la corte consultante quien determina la naturaleza del recurso de casación de conformidad con el ordenamiento jurídico interno, teniendo en cuenta las precisiones realizadas en el literal A) de la misma.

TERCERO: Un signo puede registrarse como marca si reúne los requisitos de

distintividad y susceptibilidad de representación gráfica y, además, si el signo no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. La distintividad del signo presupone su perceptibilidad por cualquiera de los sentidos.

CUARTO: Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, la autoridad

nacional que corresponda deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión y/o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia.

Se debe tener en cuenta, que basta con la posibilidad de riesgo de

confusión y/o de asociación para que opere la prohibición de registro.

En el caso particular es muy importante que la corte consultante tenga en cuenta que la palabra NAKAMURA es un apellido japonés. Sobre esta base deberá determinar si se configura el riesgo de confusión desde el punto de vista conceptual e ideológico.

QUINTO: La corte consultante si considera que debe, de conformidad con lo

expresado en el literal A) de la presente interpretación y en lo establecido en las normas internas de casación, resolver el conflicto marcario existente, tendrá que establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos mixtos NAKAMURA y NAKAMITO, aplicando los criterios adoptados por el Tribunal para la comparación entre esta clase de signos.

SEXTO: La corte consultante deberá comparar los signos enfrentados,

determinando su condición de fantasía, para así establecer el posible grado de confusión y/o asociación en el mercado.

GACETA OFICIAL 15/09/2014 59 de 73

SÉPTIMO: La corte consultante deberá determinar si existe conexión competitiva

entre los productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto, de conformidad con lo desarrollado en la presente providencia.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 10262-2013, debe adoptar la presente interpretación. Asimismo, debe dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. Notifíquese al Juez Consultante, mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADA MAGISTRADO

Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO

Gustavo García Brito SECRETARIO

PROCESO 47-IP-2014

Interpretación prejudicial, de oficio, de los artículos 4, 5 y 45 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina, así como del artículo 125 de la Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, con fundamento en la consulta realizada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 02226-2012-0-1801JR-CA-17. Actor: HEINKLE, LÜDERS Y CARR Y CIA. LTDA. Patente: TAPÓN DE SELLADO PARA PERFORACIONES. Magistrada Ponente: Leonor Perdomo Perdomo

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los veinte y seis días del mes de agosto del año dos mil catorce, en Sesión Judicial se procede a resolver por mayoría la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, de conformidad con lo previsto en los artículos 32 de su Estatuto y 21 de su Reglamento Interno. El señor

GACETA OFICIAL 15/09/2014 60 de 73

Magistrado Luis José Diez Canseco Núñez disiente de la posición mayoritaria y, en

consecuencia, no participa de su adopción1.

VISTOS: El Oficio N° 2226-2012-0/8va SECA-CSJLI-PJ de fecha 12 de mayo de 2014, fue recibido por este Tribunal en la misma fecha, procedente de la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, por medio de la cual se remite solicitud de interpretación prejudicial con motivo del proceso interno N° 02226-2012-0-1801-JR-CA-12. Que, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos cumplen con los requisitos comprendidos en el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como con las exigencias del artículo 33 del Tratado de Creación, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente en el auto emitido el 11 de junio de 2014. I. ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estima procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: II. LAS PARTES. Demandante: HEINKE, LÜDERS Y CARR Y CIA. LTDA. Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL – INDECOPI, DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ.

III. DATOS RELEVANTES. A. HECHOS Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

1. La sociedad HEINKE, LÜDERS Y CARR Y CIA. LTDA., solicitó el 29 de

noviembre de 2006 el otorgamiento de la patente de invención denominada: “TAPÓN DE SELLADO PARA PERFORACIONES”.

2. El 14 de diciembre de 2009 se emitió el Informe Técnico ODN 12-2009, mediante el cual se concluyó que: i. “Las reivindicaciones 3 y 10 no cumplen con el requisito de claridad establecido en el artículo 30 de la Decisión 486”; ii. “Las reivindicaciones 1 y 4 a 11 no cumplen con el requisito de nivel inventivo establecido en el artículo 18 de la Decisión 486”; iii. “Los documentos D1, D2, y D3, aportados por la empresa opositora Cauchos y Poliuretanos S.A.C. – CAUPESAC a través de su escrito de fecha 13 de octubre de 2008, no afectan la novedad de lo solicitado”.

1 Las razones de su disentimiento constan en un documento explicativo que se encuentra anexo al Acta

Nº 23-J-TJCA-2014.

GACETA OFICIAL 15/09/2014 61 de 73

3. El 11 de mayo de 2010, la sociedad HEINKE, LÜDERS Y CARR Y CIA. LTDA., dio respuesta al Informe Técnico mencionado. Adjuntó un nuevo pliego de reivindicaciones, en el cual eliminó la reivindicación 12.

4. El 26 de julio de 2010 se emitió el Informe Técnico CGO 17-2010/a, mediante el cual se señaló que: i. “Las reivindicaciones 1 a 8, presentadas junto con el escrito de fecha 11 de mayo de 2010, no cumplen con el requisito de claridad establecido en el artículo 30 de la Decisión 486”.

5. Mediante proveído de 02 de agosto de 2010, la Comisión de Invenciones y

Nuevas Tecnologías del INDECOPI dispuso lo siguiente: “comuníquese el Informe Técnico Nº CGO-17-2010/a, a fin que el solicitante envíe información o documentación adicional solicitada, o haga valer los argumentos y aclaraciones que considere pertinentes de acuerdo a lo establecido en el artículo 45 de la Decisión 486; trámite que deberá cumplir dentro del plazo de sesenta días hábiles, luego del cual se procederá a resolver. (…)”.

6. El 2 de noviembre de 2010 la sociedad HEINKE, LÜDERS Y CARR Y CIA. LTDA., solicitó que se le otorgue una prórroga adicional de treinta (30) días hábiles, al plazo de sesenta (60) días hábiles que se le confirió para contestar el Informe Técnico referido.

7. Mediante proveído de 05 de noviembre de 2010, la Comisión de Invenciones y

Nuevas Tecnologías del INDECOPI dispuso lo siguiente: “Visto el escrito de fecha 2 de noviembre de 2010, y estando a lo establecido en el primer párrafo del artículo 45 de la Decisión 486: Concédase una prórroga, por única vez, de 30 días hábiles, contados a partir de finalizado el plazo concedido mediante proveído de fecha 2 de agosto de 2010, a fin de dar respuesta al Informe Técnico Nº 17-2010/a. (…)”. La anterior decisión fue notificada el 10 de noviembre de dicho año.

8. Mediante proveído de fecha 20 de diciembre de 2010, la Comisión de Invenciones

y Nuevas Tecnologías del INDECOPI, pasó el expediente a resolver, “tras verificar que había vencido el plazo otorgado en el proveído de fecha 2 de agosto de 2010, prorrogado el 5 de noviembre de 2010, (…)”.

9. La Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI, mediante la

Resolución No. 114-2010/CIN-INDECOPI de 21 de diciembre de 2010, denegó la patente de invención solicitada considerando que las reivindicaciones 1 a 8 no cumplen con el requisito de claridad establecido en el artículo 30 de la Decisión 486.

10. El 22 de diciembre de 2010, la sociedad HEINKE, LÜDERS Y CARR Y CIA.

LTDA., dio respuesta al Informe Técnico CGO 17-2010/a. Adjuntó un nuevo pliego de reivindicaciones.

11. Mediante proveído de 27 de diciembre de 2010, la Comisión de Invenciones y

Nuevas Tecnologías del INDECOPI, refiriéndose al anterior escrito, señaló: “(…) estarse a lo resuelto en la Resolución No. 114-2010/CIN-INDECOPI”.

12. La sociedad HEINKE, LÜDERS Y CARR Y CIA. LTDA., presentó Recurso de

Apelación contra la referida Resolución No. 114-2010.

13. El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante la Resolución No. 2878-2011/TPI-INDECOPI de 19 de

GACETA OFICIAL 15/09/2014 62 de 73

diciembre de 2011, resolvió el Recurso de Apelación, confirmando el acto administrativo recurrido.

14. La sociedad HEINKE, LÜDERS Y CARR Y CIA. LTDA., presentó demanda contenciosa administrativa contra el anterior acto administrativo.

15. El Décimo Sétimo Juzgado Contencioso Administrativo Permanente de Lima, República del Perú, mediante la sentencia signada como Resolución No. 05 de 30 de noviembre de 2012, declaró fundada la demanda.

16. El INDECOPI presentó Recurso de Apelación contra la anterior sentencia.

17. La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecilidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú, solicitó una interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

B. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA. La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

18. Manifiesta, que la Resolución emitida por el Tribunal de Defensa de la

Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI (en concordancia con el fallo de la Comisión), vulneró el artículo 4 de la Decisión 486 relativo al cálculo de plazos. En efecto, señaló: “(…) la Comisión dispuso que dicha prórroga de plazo surta efectos retroactivos; es decir, que el plazo adicional se considerara iniciado una semana antes de que nuestra empresa fuese notificada con el proveído que lo concedía cuando lo que usualmente ocurre es que la prórroga se compute a partir de la fecha en que se notifica la Resolución que la concede”.

19. Agrega, que la prórroga de plazo de 30 días hábiles otorgada por la Comisión fue notificada el 10 de noviembre de 2010 y, por lo tanto, la fecha de vencimiento era el 23 de diciembre de 2010; es decir, correspondía determinarla desde el 11 de noviembre del mismo año. Por lo tanto, la empresa cumplió con absolver las observaciones del Informe Técnico CGO 017-2010/a de fecha 22 de diciembre de 2010.

20. Arguye, que la anterior posición ya ha sido aceptada por el INDECOPI en

reiterados pronunciamientos.

21. Señala, que la resolución del INDECOPI estuvo fundamentada en el Manual Andino de Patentes, que de ninguna manera hace parte del ordenamiento jurídico interno.

22. Sostiene, que el comportamiento del INDECOPI vulnera los principios de legalidad

y debido proceso. C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. El INDECOPI contestó la demanda con base en los siguientes argumentos:

23. Indica, que el plazo de la prórroga otorgada se computó conforme a la ley y, en consecuencia, no se vulneró el principio de legalidad ni del debido proceso; se contó desde el día siguiente de la fecha de vencimiento del plazo inicial. Por lo tanto, a efectos de evitar confusión en la Resolución de fecha 05 de noviembre de

GACETA OFICIAL 15/09/2014 63 de 73

2010 manifestó “(…) la prórroga se contabilizaría a partir del día siguiente a la culminación del plazo inicial otorgado”.

24. Agrega, que la Resolución que confirió la prórroga no fue objeto de

cuestionamiento alguno.

25. Sostiene, que el hecho de que el accionante haya solicitado la prórroga el mismo día en que vencía el plazo originalmente otorgado, no puede constituir un beneficio para dicha parte a efectos de supeditar el cómputo del plazo al momento en que ésta tome conocimiento del otorgamiento de la prórroga “(…) la prórroga es una continuación de un plazo ya concedido con anterioridad”.

26. Indica, que si bien el Manual Andino de Patentes no tiene rango normativo, busca

uniformizar la aplicación de la normativa andina con la finalidad de evitar distintas interpretaciones de las normas comunitarias vigentes. Por lo tanto, el término de prórroga debe computarse de la siguiente manera: “(…) contado a partir del primer día hábil siguiente a aquel en que vence el término original sin que se requiera pronunciamiento expreso de la Oficina nacional competente”.

27. Aduce, que aunque en algunos de sus pronunciamientos el cómputo de la

prórroga se ha contabilizado desde el día siguiente a su notificación, se debió a las consideraciones especiales del caso en concreto; dichas decisiones no constituyen un precedente obligatorio. En el caso de autos, se dejó expresa constancia desde cuándo se iba a contar el plazo.

D. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.

28. El Décimo Sétimo Juzgado Contencioso Administrativo Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante la sentencia signada como Resolución No. 05 de 30 de noviembre de 2012, declaró fundada la demanda, argumentando que de conformidad con las disposiciones generales sobre plazos y términos, para computar el plazo adicional (prórroga), debe tomarse como punto de inicio el día siguiente a la fecha de su notificación.

E. RECURSO DE APELACIÓN.

Por parte del INDECOPI

29. El INDECOPI, en el escrito de Recurso de Apelación reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda.

IV. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

30. La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial, delimitándola de la

siguiente manera:

31. “Si dentro del marco de la Decisión 486, los plazos ampliatorios concedidos al solicitante deben ser computados a partir del vencimiento del plazo original, o a partir de la fecha de notificación de la resolución que concede la ampliación”.

32. Si bien el juez consultante no señala expresamente las normas a ser

interpretadas, de una lectura de la solicitud como de las piezas procesales

GACETA OFICIAL 15/09/2014 64 de 73

remitidas, se evidencia que el problema jurídico planteado gira en torno a la interpretación del primer párrafo del artículo 45 de la Decisión 486.

33. Por lo tanto, de oficio el Tribunal interpretará los artículos 4, 5 y 45 de la misma

normativa, así como del artículo 125 de la Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores.

34. A continuación, se inserta el texto de las normas a ser interpretadas:

DECISIÓN 486

(…) Artículo 4 “Los plazos relativos a trámites previstos en la presente Decisión sujetos a notificación o publicación se contarán a partir del día siguiente a aquel en que se realice la notificación o publicación del acto de que se trate, salvo disposición en contrario de la presente Decisión.”

(…) Artículo 45

“Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales. Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente. Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente.”

DECISIÓN 500 (…) Artículo 125

“Condiciones y requisitos para la formulación de la consulta

La solicitud de interpretación que los jueces nacionales dirijan al Tribunal deberá contener: a) El nombre e instancia del juez o tribunal nacional consultante;

GACETA OFICIAL 15/09/2014 65 de 73

b) La relación de las normas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina cuya interpretación se requiere; c) La identificación de la causa que origine la solicitud; d) El informe sucinto de los hechos que el solicitante considere relevantes para la interpretación; y, e) El lugar y dirección en que el juez o tribunal recibirá la respuesta a su consulta.” (…)”.

VI. CONSIDERACIONES.

35. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual se analizarán los siguientes aspectos: A. La interpretación prejudicial. La forma de solicitarla. B. El cómputo de los plazos en el marco del artículo 45 de la Decisión 486. C. El Manual Andino de Patentes. Su valor Jurídico. D. El principio de independencia de las oficinas de patentes.

A. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. LA FORMA DE SOLICITARLA.

36. Como quiera que el juez consultante no presentara una solicitud de interpretación con el lleno de los requisitos para el efecto, el Tribunal cree necesario determinar las pautas mínimas que deben cumplir las próximas solicitudes de interpretación prejudicial que reciba del órgano judicial que requiera dicha petición.

37. Para lo anterior, se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación

Prejudicial de 8 de abril de 2011, expedida en el marco del proceso 119-IP-2010:

38. “El ordenamiento jurídico comunitario andino, por regla general y en virtud de los principios de aplicación inmediata y efecto directo, entra a formar parte y a tener efecto automático en el sistema jurídico interno de los Países Miembros. En tal sentido, los operadores jurídicos internos deben aplicar el ordenamiento jurídico comunitario andino vigente.

39. La norma comunitaria andina, tal y como sucede con las demás normas jurídicas,

es susceptible de interpretación por parte del operador jurídico. Si dicha labor fuera libre y sin condicionantes, podría haber tantas interpretaciones como operadores jurídicos existieran en el territorio Comunitario Andino. Para evitar este quiebre del sistema normativo, y con el fin de garantizar la validez del ordenamiento jurídico comunitario y la aplicación uniforme del mismo, se creó e instituyó la figura de la Interpretación Prejudicial.

40. El artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad

Andina, consagra en cabeza de este organismo la función de interpretar la normativa comunitaria andina para lograr su aplicación de una manera uniforme en todo el territorio comunitario.

GACETA OFICIAL 15/09/2014 66 de 73

41. El esquema se plantea como un sistema de colaboración entre el juez nacional y el comunitario, de conformidad con los siguientes supuestos:

Consulta facultativa (artículo 122 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la

Comunidad Andina). El Juez nacional que no sea de única o última instancia puede elevar consulta prejudicial al Tribunal. En este caso el juez nacional no suspende el proceso.

Consulta obligatoria (artículo 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la

Comunidad Andina). El juez nacional de única o última instancia tiene la obligación de elevar consulta prejudicial al Tribunal. En este caso debe suspender el proceso hasta que se reciba la consulta prejudicial.

42. Sobre este sistema de colaboración, el Tribunal ha manifestado:

“Esta relación de colaboración se realiza con la finalidad de interpretar la norma comunitaria desde el punto de vista jurídico y que consiste en explicar el significado de la norma para poder determinar su alcance y sentido jurídico; tiene como propósito, mantener la unidad de criterio sobre la legislación comunitaria en los Países Andinos, evitando que se produzcan tantas y diferentes interpretaciones que impidan la aplicación uniforme de la Norma Jurídica Andina.” (Sentencia del 18 de febrero de 2004, expedida en el proceso 142-IP-2003. G.O.A.C No. 1050 de 6 de abril de 2004).

43. Una vez expedida la Interpretación Prejudicial por parte del Tribunal de Justicia de

la Comunidad Andina, se generan los siguientes efectos:

Únicamente tiene consecuencias para el caso particular. Lo que quiere decir que el Juez Nacional deberá enviar tantas consultas como procesos se presenten; por lo tanto, el Juez Nacional no puede abstenerse de enviar la solicitud argumentando que ya existe una interpretación para un caso similar.

Lo anterior, no quiere decir que la interpretación sea antojadiza o cambiante sin razón, ya que la jurisprudencia del Tribunal es un precedente claro para su propia labor jurisdiccional y, además, la idea es ir generando una doctrina jurisprudencial uniforme en la subregión.

El Tribunal sobre este punto ha manifestado lo siguiente:

Conviene observar que el pronunciamiento del Tribunal cuando atiende una solicitud de interpretación prejudicial, tiene la finalidad de asegurar la aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros de las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena, por lo que la jurisprudencia del Tribunal, como cuerpo de doctrina armónica y estable que debe servir al proceso de integración andina, es de aplicación general en los Países Miembros. Sin embargo los dictámenes del Tribunal son actos judiciales, que por su propia naturaleza, se refieren al asunto sub-judice en cada caso. De allí se desprende que la existencia de un pronunciamiento anterior del Tribunal, así se refiera a la misma materia debatida en un proceso ulterior, no exime al juez nacional de esta última causa de su obligación de elevar la correspondiente solicitud de interpretación. Asimismo, bien podría el Tribunal variar y aun cambiar su opinión, cuando encuentre razones justificadas para hacerlo. (Sentencia del 24 de noviembre de 1989,

GACETA OFICIAL 15/09/2014 67 de 73

expedida en el proceso 7-IP-89. G.O.A.C. No. 53 de 18 de diciembre de 1989).

El Juez Nacional deberá aplicar adecuadamente la interpretación prejudicial.

(artículo 27 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina). Por lo tanto, el Juez Nacional no sólo debe remitirse a la interpretación prejudicial en su sentencia, sino que debe acatarla de manera integral y de conformidad con el sentido de la misma.

Si el Juez Nacional incumple dicha obligación, los sujetos legitimados para el efecto podrán acudir al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, mediante la acción de incumplimiento. (Artículo 128 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, segundo párrafo).

Obligación de vigilancia por parte de los Países Miembros y la Secretaría

General de la Comunidad Andina. Como es tan importante la aplicación uniforme de la normativa comunitaria, se impone, en cabeza de los Países Miembros y la Secretaría General, una carga específica de vigilancia de la labor jurisdiccional nacional en el campo de la Interpretación Prejudicial. (Artículo 128 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, primer párrafo).

Obligación de enviar las sentencias dictadas en el proceso interno. El Juez

Nacional que solicitó una interpretación prejudicial, deberá enviar al Tribunal una copia de la decisión proferida en el proceso interno, a efectos que pueda realizarse el control mencionado anteriormente.

44. De conformidad con el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la

Comunidad Andina y la Nota Informativa sobre el Planteamiento de la Solicitud de Interpretación Prejudicial por los Órganos Judiciales Nacionales, publicada en la Gaceta Oficial No. 694 de 3 de agosto de 2001, y que será anexada a la presente interpretación prejudicial, la consulta de interpretación prejudicial debe tener los siguientes requisitos:

Se puede presentar en cualquier momento antes de dictar sentencia. Es recomendable que se plantee cuando el juez tenga todos los elementos de juicio para resumir el marco fáctico y jurídico del litigio.

Debe contener: o El nombre o instancia del juez o tribunal nacional consultante. o Relación de las normas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina

cuya interpretación se requiere. El juez consultante puede realizar preguntas en relación con los puntos dudosos u oscuros de las normas que se requiere interpretar. Esto con el fin de que la interpretación resulte efectivamente útil para el juez consultante.

o La identificación de la causa que origine la solicitud. o El informe sucinto de los hechos que el solicitante considere relevantes para

la interpretación. Es muy importante que sea lo más completo posible para que el Tribunal cuente con todos los elementos de juicio para emitir su pronunciamiento y orientarlo al caso concreto. En este sentido, es de suma

GACETA OFICIAL 15/09/2014 68 de 73

importancia que se relaten los argumentos jurídicos esgrimidos por las partes y que tengan que ver con la aplicación de la normativa comunitaria.

o El lugar y dirección en que el juez o tribunal recibirá la respuesta a su

consulta.”

B. El CÓMPUTO DE LOS PLAZOS EN EL MARCO DEL ARTÍCULO 45 DE LA DECISIÓN 486.

45. La corte consultante realizó la siguiente pregunta: ¿dentro del marco de la

Decisión 486, los plazos ampliatorios concedidos al solicitante deben ser computados a partir del vencimiento del plazo original, o a partir de la fecha de notificación de la resolución que concede la ampliación?

46. La sociedad demandante sostuvo que la prórroga de 30 días hábiles otorgada por

la Comisión fue notificada el 10 de noviembre de 2010 y, por lo tanto, la fecha de vencimiento era el 23 de diciembre de 2010. Agrega que el comportamiento del INDECOPI vulnera los principios de legalidad y debido proceso.

47. El INDECOPI argumentó que el plazo de la prórroga otorgada se computó

conforme a la ley y, en consecuencia, no se vulneró el principio de legalidad ni el del debido proceso; se contó desde el día siguiente de la fecha de vencimiento del plazo inicial.

48. De conformidad con el caso particular y los argumentos de las partes, el Tribunal

hará una interpretación sistemática de los artículos 4 y 45 de la de la Decisión 486, estableciendo cuál es la manera adecuada de computar el plazo de prórroga establecido en el primer párrafo del mencionado artículo 45.

49. El artículo 4 de la Decisión 486 plasma una regla general para el cómputo de los

plazos: “…se contarán a partir del días siguiente a aquel en que se realice la notificación o publicación del acto de que se trate, salvo disposición en contrario de la presente Decisión”.

50. Una vez revisado el artículo 45 de la Decisión 486, no se encontró una previsión

especial para el cómputo de la prórroga del plazo para responder el análisis de la oficina nacional competente. En este sentido tiene, en principio, plena aplicación la disposición contenida el mencionado artículo 4.

51. Ahora bien, para establecer a ciencia cierta la su aplicabilidad, primero debemos

determinar de qué manera se debe solicitar y autorizar la prórroga.

52. Para responder al análisis que hace la oficina competente sobre el no cumplimiento de los requisitos, al solicitante se le concede un plazo de sesenta (60) días contado a partir de la fecha de la notificación del acto administrativo respectivo. La norma anuncia que puede haber una prórroga de treinta (30) días adicionales, pero no califica en qué circunstancias, lo que implica claramente que la oficina competente al analizar el caso particular debe determinar si procede o no la mencionada prórroga. Esta es la interpretación adecuada, ya que si la intención del legislador hubiera sido conceder una prórroga automática, simplemente hubiera dado un plazo de noventa días sin dejar abierta la disposición con la palabra “podrá”.

53. En este orden de ideas, el esquema operativo tanto del solicitante como de la oficina

de patentes sería el siguiente:

GACETA OFICIAL 15/09/2014 69 de 73

Antes del vencimiento del plazo de sesenta (60) para contestar el análisis de la oficina en relación con el no cumplimiento de los requisitos, el solicitante debe pedir por escrito que el mencionado plazo sea prorrogado por los treinta (30) días que prevé el primer párrafo del artículo 45. Esto quiere decir, que si la solicitud se presenta por fuera de los 60 días se debe aplicar el párrafo tercero del artículo 45, es decir, la denegación de la patente.

La oficina competente deberá analizar, de conformidad con las circunstancias del caso, es decir, de acuerdo con su complejidad, necesidad y demás circunstancias particulares, si concede o no la prórroga solicitada.

En cualquier caso debe notificar su decisión al solicitante. Esto, además de garantizar los principios básicos de “transparencia”, “publicidad de los actos administrativos” y del “debido proceso”, define la situación del solicitante en relación con su pedido.

54. De conformidad con lo anterior, no hay otro camino que aplicar el artículo 4 de la

Decisión 486 y, en consecuencia, contar los treinta (30) días de prórroga desde la notificación del acto que la concede. Una interpretación en sentido contrario sería soportar el esquema en el marco de la indefinición para el solicitante, o lo que es lo mismo, sobre una clara vulneración del debido proceso; es decir, si se sostiene que el plazo de prórroga debe ser contado desde el día siguiente de la finalización del plazo de sesenta (60) días, habría un espacio vacío donde el solicitante no sabría qué acción tomar: seguir trabajando en su contestación o recurrir si no está de acuerdo con la decisión de la oficina. Por esta razón, el plazo de los treinta (30) días de prórroga debe contarse desde que se notifica la concesión de dicha prórroga.

C. EL MANUAL ANDINO DE PATENTES. SU VALOR JURÍDICO.

55. La sociedad demandante sostuvo que la resolución del INDECOPI estuvo

fundamentada en el Manual Andino de Patentes, que de ninguna manera hacer parte del ordenamiento jurídico interno.

56. El INDECOPI argumentó que el Manual Andino de Patentes no tiene rango normativo, busca uniformizar la aplicación de la normativa andina con la finalidad de evitar las distintas interpretaciones de las normas vigentes.

57. De conformidad con lo anterior, el Tribunal estima oportuno referirse al valor jurídico

del Manual Andino de Patentes. Para esto reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 13 de mayo de 2014, expedida en el proceso 09-IP-2014, magistrado ponente José Vicente Troya Jaramillo:

38. “En un esfuerzo conjunto de la Secretaría General de la Comisión de la

Comunidad Andina con las oficinas nacionales de patentes de los cinco Países Miembros2 y el apoyo de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la Oficina Europea de Patentes se publicó en el año 2004, la segunda versión del Manual para el examen de solicitudes de patentes de invención en las Oficinas de Propiedad Industrial de los países de la Comunidad Andina, cuya finalidad es armonizar los procesos y prácticas llevadas a cabo en la tramitación de patentes en las oficinas de los países andinos, el cual incorpora normas andinas, jurisprudencia comunitaria, constituyendo una fuente de consulta importante para los examinadores.

2 Recordemos que Venezuela fue parte de la Comunidad Andina hasta el año 2005, por lo que formó

parte de la elaboración de este Manual.

GACETA OFICIAL 15/09/2014 70 de 73

39. Conforme se lo determina en el propio preámbulo del Manual, “(…) es una guía

práctica para la realización del examen de solicitudes de patentes de invención presentadas en cualquiera de los cinco países de la Comunidad Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela). Las directivas del Manual han sido elaboradas de acuerdo al Régimen Común Andino vigente en materia de propiedad industrial (Decisión 486). En tal sentido, su contenido se debe considerar como una instrucción general para la tramitación y examen de las solicitudes de patente que se presenten ante las respectivas Oficinas andinas.” (…)

40. El Manual para examen de Patentes es una guía que sirve al examinador de

patentes de las oficinas de la Comunidad Andina, para consultar sobre el procedimiento y el examen de las solicitudes que se presentan por parte de los administrados, entregando al examinador tanto normativa andina como jurisprudencia del TJCA.

41. En este sentido, al tratarse de una fuente de consulta, el funcionario que examina

la solicitud, puede considerar este importante texto y utilizarlo para la emisión de su resolución como una fuente de apoyo doctrinario para la tramitación de la solicitud presentada.

42. El Manual en sí constituye una fuente de consulta y sustento para el examinador;

en sí no es de carácter obligatorio ni vinculante para el funcionario. Lo que sí marca la pauta interpretativa es la jurisprudencia proveniente del Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina y no el Manual como tal. Al ser incorporado dentro de las interpretaciones prejudiciales en asuntos particulares es cuando toma cierto aval conferido por este Tribunal, más no cuando es utilizado por sí solo.”.

D. PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA DE LAS OFICINAS DE PATENTES.

43. La sociedad demandante argumentó que la posición que defiende ya fue aceptada por el INDECOPI en reiterados pronunciamientos. El INDECOPI, por su parte afirma que dichas decisiones no constituyen un precedente obligatorio.

44. Para resolver lo anterior, el Tribunal considera necesario hablar del principio de independencia de las oficinas de patentes. Para esto reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 2 de abril de 2014, expedida en el marco del proceso 243-Ip-2013, Magistrada Ponente, Leonor Perdomo Perdomo:

45. “El sistema de otorgamiento de patentes que se adoptó en la Comunidad Andina, se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas competentes en cada País Miembro. El Título II de la Decisión 486, denominado “De las Patentes de Invención”, regula el procedimiento para la obtención de una patente e instaura en cabeza de las oficinas nacionales competentes el trámite del procedimiento y del respectivo examen de patentabilidad.

46. Para abordar el asunto propuesto, se reitera lo expresado en la Interpretación

Prejudicial de 31 de octubre de 2012, de la misma magistrada ponente y expedida en el proceso 103-IP-2012:

47. Dicha autonomía se manifiesta, tanto en relación con decisiones emanadas de

otras oficinas de patentes (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones.

GACETA OFICIAL 15/09/2014 71 de 73

48. Que se haya obtenido una patente de invención en un País Miembro, no significa que indefectiblemente se deba conceder dicha patente de invención en otro País Miembro, así como si se ha negado la solicitud de patente de invención en un País Miembro se tiene que negar igualmente en otro.

49. Asimismo, que se haya obtenido una patente de invención en un país externo a la

Comunidad Andina, no significa que las oficinas competentes de los Países Miembros deban otorgar axiomáticamente dicha patente. Siempre, se debe adelantar el trámite correspondiente ante la oficina de patentes respectiva, para que decida lo pertinente después del debido análisis de patentabilidad.

50. Si bien en muchos casos, se pueden utilizar antecedentes similares como

soportes argumentativos a la solicitud de patente, lo cierto es que cada examen de patentabilidad es completamente independiente.

51. No se está afirmando que la oficina de patentes no tenga límites a su actuación, o

que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones. Lo que se está diciendo, es que la oficina de patentes tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de patentabilidad de conformidad con la normativa vigente y teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite. Además, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran dados por la propia norma comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos proferidos.

52. Si bien, existen figuras jurídicas como el derecho de prioridad, donde se

establecen ciertas conexiones entre la labor de las oficinas de patentes, el examen de patentabilidad que realiza cada una de ellas es autónomo e independiente.

53. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al referirse al derecho de

prioridad, trató de una manera muy clara el tema estudiado. Manifestó lo siguiente:

“El derecho de prioridad tampoco quiere decir que la concesión de la segunda solicitud de patente se encuentre supeditada o condicionada a que la primera solicitud sea concedida. Lo anterior por el principio de la independencia en la concesión de patentes que rige nuestro sistema comunitario andino de concesión de patentes y, por el cual, es perfectamente posible que una solicitud de patente negada en un País Miembro o en un País sujeto a reciprocidad, sea concedida en otro país. Sobre este principio y su relación con el derecho de prioridad, aunque refiriéndose al Convenio de París, el Doctor Guillermo Cabanellas manifiesta acertadamente lo siguiente: El sentido del principio de independencia es que cada país miembro juzgara la validez de las patentes que otorgue conforme a sus reglas generalmente aplicables a tales patentes, sin alterar sus efectos en función de las reglas o estado jurídico que correspondan a la misma invención patentada en otros países de la Unión o fuera de ésta. De esta forma, si se ha obtenido una patente en un País A, la misma no puede ser declarada nula, o caduca o finalizada por el hecho de que haya sido declarada nula o caduca o finalizada una patente similar en

GACETA OFICIAL 15/09/2014 72 de 73

otro país, aun cuando éste sea el país en que se haya basado la prioridad que haya permitido obtener la patente en el país A. El país A deberá aplicar sus propias reglas generales para determinar si la patente en cuestión es nula o caduca o si se ha extinguido su plazo de vigencia”.3 (Proceso 33-IP-2007. Interpretación Prejudicial del 18 de abril de 2007, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1527, de 31 de julio de 2007)”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: PRIMERO: De conformidad con el artículo 125 del Estatuto del Tribunal de Justicia

de la Comunidad Andina y la Nota Informativa sobre el Planteamiento de la Solicitud de Interpretación Prejudicial por los Órganos Judiciales Nacionales, publicada en la Gaceta Oficial No. 694 de 3 de agosto de 2001, y que será anexada a la presente interpretación prejudicial, la consulta de interpretación prejudicial debe tener los siguientes requisitos:

Se puede presentar en cualquier momento antes de dictar

sentencia. Es recomendable que se plantee cuando el juez tenga todos los elementos de juicio para resumir el marco fáctico y jurídico del litigio.

Debe contener:

El nombre o instancia del juez o tribunal nacional consultante.

Relación de las normas del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina cuya interpretación se requiere. El juez consultante puede realizar preguntas en relación con los puntos dudosos u oscuros de las normas que se requiere interpretar. Esto con el fin de que la interpretación resulte efectivamente útil para el juez consultante.

La identificación de la causa que origine la solicitud.

El informe sucinto de los hechos que el solicitante considere relevantes para la interpretación. Es muy importante que sea lo más completo posible para que el Tribunal cuente con todos los elementos de juicio para emitir su pronunciamiento y orientarlo al caso concreto. En este sentido, es de suma importancia que se relaten los argumentos jurídicos esgrimidos por las partes y que tengan que ver con la aplicación de la normativa comunitaria.

El lugar y dirección en que el juez o tribunal recibirá la respuesta a su consulta.

3 CABANELLAS, Guillermo. “DERECHO DE LAS PATENTES DE INVENCIÓN”. Tomo I, Buenos

Aires Argentina, Ed. Heliasta, 2004, pág. 207.

GACETA OFICIAL 15/09/2014 73 de 73

SEGUNDO: El plazo de los treinta (30) días de prórroga que prevé el artículo 45 de la

Decisión 486, debe contarse desde que se notifica la concesión de dicha prórroga al solicitante, de conformidad con lo establecido en la presente providencia

TERCERO: El Manual para examen de Patentes es una guía que sirve al

examinador de patentes de las oficinas de la Comunidad Andina, para consultar sobre el procedimiento y el examen de las solicitudes que se presentan por parte de los administrados, entregando al examinador tanto normativa andina como jurisprudencia del TJCA.

En este sentido, al tratarse de una fuente de consulta, el funcionario que examina la solicitud, puede considerar este importante texto y utilizarlo para la emisión de su resolución como una fuente de apoyo doctrinario para la tramitación de la solicitud presentada. El Manual en sí constituye una fuente de consulta y sustento para el examinador; en sí no es de carácter obligatorio ni vinculante para el funcionario. Lo que sí marca la pauta interpretativa es la jurisprudencia proveniente del Tribunal Andino de Justicia de la Comunidad Andina y no el Manual como tal. Al ser incorporado dentro de las interpretaciones prejudiciales en asuntos particulares es cuando toma cierto aval conferido por este Tribunal, más no cuando es utilizado por sí solo.

CUARTO: El examen de patentabilidad que realizan las oficinas de patentes es

autónomo e independiente, de conformidad con lo expresado en la presente providencia.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la corte consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 02226-2012-0-1801-JR-CA-17, debe adoptar la presente interpretación. Asimismo, debe dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. Notifíquese al Juez Consultante, mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADA MAGISTRADO

Gustavo García Brito SECRETARIO

Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina – Av. Paseo de la República 3895 – Fax (51-1) 221-3329 – Telf. (51-1) 710-6400 – Casilla 18-1177 –Lima - Perú