tesis_registro internacional de marcas -guatemala
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UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ DE GUATEMALA
FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES
“IMPORTANCIA Y CONSECUENCIAS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL
SISTEMA DE MADRID REFERENTE AL REGISTRO INTERNACIONAL
DE MARCAS EN GUATEMALA, EN VIRTUD DE LA RATIFICACIÓN
DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO, ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA, CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA SEGÙN
DECRETO 31-2005”
TRABAJO DE GRADUACIÓN PRESENTADO
POR:
JOSELYN ANDREA CARBALLO CONTRERAS
PREVIO A OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE
LICENCIADA EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES
Y A LOS TÍTULOS PROFESIONALES DE
ABOGADA Y NOTARIA
GUATEMALA, JUNIO 2013
III
AUTORIDADES DE LA FACULTAD Y DEL TRIBUNAL QUE PRACTICO EL
EXAMEN DEL TRABAJO DE GRADUACION
DECANO DE LA FACULTAD: DOCTOR RODRIGO MONTUFAR
RODRIGUEZ
SECRETARIO DE LA FACULTAD: OMAR ABEL MORALES LURSSEN
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL EXAMINADOR: M.A. SERGIO SALAZAR
AGUIRRE
SECRETARIO: LIC. GUSTAVO GIOVANNI
MOLINA AYALA
VOCAL: LIC. LUIS ANTONIO
RUANO CASTILLO
IV
V
REGLAMENTO DE TESIS
Artículo 8º. RESPONSABILIDAD
Solamente el autor es responsable de los conceptos expresados en el
trabajo de tesis. Su aprobación en manera alguna implicara
responsabilidad para la universidad.
VI
INDICE
CAPÍTULO I 1
1. PROPIEDAD INTELECTUAL 1
1.1. Antecedentes 1
1.2. División y Cobertura de los Derechos de la Propiedad Intelectual 2
2. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 5
2.1. Marca 5
2.2. El Nombre Comercial 6
2.3. Expresiones o señales de publicidad 6
2.4. Emblema 6
2.5. Patentes 6
2.6. Invención 6
2.7. Modelos de Utilidad 6
2.8. Diseños y dibujos industriales 6
2.9. Indicaciones Geográficas 7
2.10. Denominación de Origen 7
2.11. Secreto empresarial 7
3. DERECHO MARCARIO 8
3.1. Concepto 8
3.2. Antecedentes históricos del Derecho Marcario 8
3.3. Relación del Derecho Marcario con otras ramas del Derecho 9
CAPÍTULO II 12
1. LA MARCA 12
1.1 Definiciones 12
1.2 Funciones 13
1.3 Finalidad 14
1.4 Naturaleza jurídica de la marca 14
1.5 Clasificación de las marcas 16
1.6 Signos que pueden constituir una marca 18
1.7 Marcas inadmisibles 19
1.8 MARCA NOTORIA 20
1.9 MARCA RENOMBRADA 21
1.10 DIFERENCIA ENTRE MARCA NOTORIA Y MARCA RENOMBRADA 21
CAPÍTULO III 23
1. REGISTRO DE LA MARCA 23
2. SISTEMAS DOCTRINALES DE REGISTRO DE MARCAS 23
1.11 Sistema Declarativo 24
1.12 Sistema Atributivo o Constitutivo 24
3. SISTEMAS DE REGISTRO POR RAZÓN DE TERRITORIO 25
3.1. La vía nacional 25
3.2. La vía regional 25
3.3. La vía internacional 25
4. CARACTERISTICAS COMUNES DE LOS SISTEMAS DE REGISTROS 26
VII
5. DERECHOS Y BENEFICIOS QUE OTORGA EL REGISTRO DE UNA MARCA 27
CAPITULO IV 29
1. EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 29
1.1. Definición 29
1.2. Antecedentes 29
1.3. Misión 30
1.4. Función 30
1.5. Organización 30
2. PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE MARCAS EN GUATEMALA 31
3. EFECTOS JURÍDICOS DE LA INSCRIPCIÓN DE MARCAS EN GUATEMALA 36
4. FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE UNA MARCA EN GUATEMALA 39
5. LEGISLACIÓN APLICABLE 40
5.1. Constitución Política de la República de Guatemala 40
5.2. Tratados internacionales en materia de Propiedad Industrial 40
5.3. Convenio de París 40
5.4. Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial 44
5.5. Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio –ADPIC- 44
5.6. Tratado de Libre Comercio, Estados Unidos de América, Centroamérica y República Dominicana 46
5.7. Convención de Viena, sobre el derecho de los Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales 47
5.8. Arreglo de Niza 48
5.9. La Ley de Propiedad Industrial de Guatemala 48
5.10. Acuerdo Gubernativo No. 89-2002, REGLAMENTO DE LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 49
5.11. Acuerdo Gubernativo No. 862-2000, ARANCEL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, En Materia de Propiedad Industrial. 49
5.12. LEY DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 49
5.13. CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y MERCANTIL 50
5.14. PROCEDIMIENTO DEL JUICIO ORAL 50
6. TRATADO DE LIBRE COMERCIO, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA 54
6.1. Definición 54
6.2. Antecedentes 55
6.3. Objetivos 55
6.4. Entidades que negocian los tratados de libre comercio 56
6.5. Administración de los tratados de Libre Comercio 56
6.6. Quienes participan en las negociaciones de un tratado de Libre Comercio 56
6.7. Forma de negociar un Tratado de Libre Comercio 56
6.8. Principales temas de negociación de los Tratados de Libre Comercio 57
6.9. Temas conocidos en la Mesa de Propiedad Intelectual durante la negociación del TLC 57
7. EL TLC Y SU IMPORTANCIA PARA GUATEMALA 60
7.1. Objetivos en cada tema específico en la negociación del TLC-CAUSA 60
7.2. Oportunidades que representa para Guatemala el TLC-CAUSA 62
7.3. Los resultados concretos que Guatemala obtuvo con el TLC-CAUSA 62
VIII
7.4. Impacto que se espera en materia de crecimiento económico para la región centroamericana derivado de la entrada en vigencia del TLC-CAUSA 63
7.5. Mecanismos de salvaguardia se acordaron dentro del TLC-CAUSA 64
CAPÍTULO V 65
1. REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS 65
1.1. El Sistema de Madrid 65
1.2. Tratados que conforman el Sistema de Madrid 68
1.3. Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas 68
1.4. Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid 68
1.5. Reglamento común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo 69
1.6. Diferencias entre el Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y el Protocolo concerniente a ese Arreglo 69
1.7. Análisis del funcionamiento del Registro Internacional de Marcas de conformidad con el Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid 71
1.8. Procedimiento para el Registro Internacional de Marcas de conformidad con el Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid 76
d. Denegación de protección de registro de una marca por cualquier parte contratante 82
2. FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO DE REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS 84
3. EFECTOS DE LA INCORPORACIÓN DEL PROTOCOLO CONCERNIENTE AL ARREGLO DE MADRID EN GUATEMALA 85
3.1. Ventajas 90
3.2. Desventajas 91
CAPITULO VI 94
1. COMENTARIOS SOBRE LOS EFECTOS DE LA INCORPORACIÓN DEL PROTOCOLO CONCERNIENTE AL ARREGLO DE MADRID, RELACIONADO CON EL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS 94
CONCLUSIONES 96
RECOMENDACIONES 98
ANEXO I. LISTADO DE PAISES QUE HAN RATIFICADO EL ARREGLO DE MADRID 100
ANEXO II FORMULARIO DE SOLICITUD DE REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS DE ACUERDO CON EL ARREGLO DE MADRID 101
ANEXO III FORMULARIO DE SOLICITUD DE REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS DE ACUERDO CON EL PROTOCOLO CONCERNIENTE AL ARREGLO DE MADRID 102
BIBLIOGRAFÍA 103
INTRODUCCIÓN
En virtud de la importancia que las marcas han adquirido dentro de la industria con
la globalización y el crecimiento de la economía, las mismas se han expandido
más allá de sus territorios. Actualmente el comercio es tan amplio y tan
internacionalizado que es necesario buscar sistemas de registro que apliquen más
allá de los países donde se localizan los titulares de las marcas.
El sistema de registro guatemalteco actualmente es el de la vía nacional. Este
sistema consiste en que la empresa o comerciante solicita el registro de su marca
en la institución encargada constituida en el territorio y en el caso que un
comerciante guatemalteco desee inscribir su marca en otro u otros países, éste
deberá presentar las solicitudes que correspondan y pagar los aranceles
estipulados en cada territorio para cumplir con el trámite. En estos casos, la marca
únicamente se verá protegida en el territorio del país donde se gestionó su
protección.
Dentro de los esfuerzos internacionales de finalizar con esa cantidad tediosa de
trámites para proteger una marca a nivel internacional, se creó un sistema
denominado “Sistema de Madrid”, este busca el registro internacional de marcas y
está compuesto por dos tratados internacionales denominados el Arreglo de
Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y el Protocolo concerniente al
Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas.
Con el Sistema de Madrid no se obtiene el registro de una marca a nivel mundial,
sino que el registro de la marca podrá solicitarse para los países que integran la
Unión de Madrid, ya sea formando parte del Arreglo de Madrid relativo al Registro
Internacional de Marcas o del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid o
formando parte de ambos. Todo esto se hace mediante una sola solicitud que se
presenta ante una oficina central, utilizando como conducto las oficinas o registros
nacionales.
Como consecuencia de la adhesión al Tratado de Libre comercio CAFTA-DR en
Guatemala y con ella el compromiso de hacer todos los esfuerzos necesarios para
ratificar el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid; con el presente trabajo se
está tomando en consideración los aspectos que deben evaluarse para su posible
ratificación, la cual no está lejos de la realidad como consecuencia de dicha
adhesión.
Siendo por ello que la hipótesis del presente trabajo es que “La incorporación del
tratado en el sistema normativo guatemalteco provocaría efectos positivos,
- 2 -
conociendo las consecuencias prácticas que traerían su implementación y la
posición actual del Estado de Guatemala ante dicha ratificación.
Asimismo efecto positivo en el ámbito económico, ya que promover la legislación
apropiada para protección de los derechos de Propiedad Industrial para época
moderna que actualmente se está experimentando, estimula a los creadores y
fomenta el desarrollo de las naciones, tanto en el ámbito social como económico,
ya que se logra mayor inversión por parte de las industrias y empresas
internacionales en nuestro país, pues muchas empresas y comerciantes
individuales ya comprenden la importancia del uso y protección de la marca,
debido a que otorga derechos exclusivos y ventajas adicionales.
El comercio actualmente es tan amplio y tan internacionalizado que
implementando estos sistemas de registro que apliquen más allá de los países
donde se localizan los titulares de las marcas, alcanzará a nuestra economía
trayendo inversión y comercialización de estas marcas sin temor a que les sean
plagiadas.
Lo anterior favorecerá en todo aspecto a Guatemala, pues los empresarios
Guatemaltecos también utilizarán los mismos mecanismos para expandir sus
negocios a nivel internacional, protegiendo desde éste su creatividad frente a
estos.
Los objetivos del presente trabajo son:
I. Lograr establecer qué efectos causaría la incorporación del tratado ya
mencionado en el sistema normativo guatemalteco, conociendo las
consecuencias prácticas que traerían su implementación y la posición
actual del Estado de Guatemala ante dicha ratificación.
II. Determinar la importancia de las marcas dentro del campo de la propiedad
industrial;
III. Conocer la trascendencia del registrar una marca así como los derechos y
beneficios que nacen de dicho registro;
IV. Establecer el sistema y procedimiento actual que se utiliza en Guatemala
para registrar una marca;
V. Analizar en qué consiste el Sistema de Madrid y cuál es el beneficio de
ratificar únicamente el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid;
VI. Comprender cómo funciona el registro internacional de marcas con base en
el Protocolo objeto de la investigación;
VII. Determinar las acciones a tomar por parte del Estado de Guatemala al
momento de la ratificación;
VIII. Puntualizar qué ventajas y desventajas nos presentaría la incorporación del
Sistema de Madrid;
- 3 -
IX. Conocer cuál es la posición actual de los profesionales del derecho
dedicados al registro de marcas.
Para lo anterior se aplicaron los métodos analítico, deductivo y científico, y éste
último en sus tres fases:
a) Indagatoria: Éste método nos permitió ir descubriendo la existencia del
problema, permitió descubrir procesos y aspectos nuevos a implementarse
de los ya conocidos.
b) Demostrativa: El método científico especifica que cualquier descubrimiento,
previo a considerarse una verdad, debe demostrarse a través de la
comprobación de las variables expuestas en la hipótesis, confrontada con
la realidad, a través de los procesos, de análisis, síntesis, abstracción,
comparación, concordancias y diferencias de los elementos teóricos con
los empíricos por técnicas de correlación; a través de la investigación de
campo.
c) Expositiva: En esta fase se afinan los resultados para servir de base a
nuevas investigaciones y para comunicar el conocimiento adquirido,
utilizando los procesos de conceptualización y generalización que serán
expuestos a través del informe final.
Lo anterior nos ayudó a profundizar la manera en que actualmente se inscriben las
marcas en Guatemala y el procedimiento que presenta el Protocolo concerniente
al Arreglo de Madrid, de manera que se determina qué cambios deberían existir. A
su vez se procedió a conocer la opinión de los profesionales del derecho sobre el
Sistema, con lo cual se logra determinar el poco interés que se tiene sobre el
mismo. El Estado de Guatemala debería enfocar sus esfuerzos para incorporar el
Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid ya que es una herramienta útil y que
de no hacerlo, con el paso del tiempo podría crecer una presión internacional para
acceder al mismo.
1
CAPÍTULO I
1. PROPIEDAD INTELECTUAL
1.1. Antecedentes
Para una mejor comprensión de cualquier materia es necesario buscar los
orígenes o las raíces de la misma, de esta manera nos permite comprender su
proceso de evolución, por lo que es apropiado citar lo que la Organización Mundial
de la Propiedad Intelectual menciona sobre este tema, indicando que: “El origen y
naturaleza de la propiedad industrial se puede encontrar en la rama del derecho
denominada “Propiedad Intelectual”, la cual se compone de un grupo de normas
que protegen las creaciones de la mente, esto quiere decir las obras del intelecto
humano, y lo hace con la finalidad de otorgar a los creadores de las mismas un
resguardo legal relativo a la publicación a través de cualquiera de los modos de
manifestación del pensamiento.”1
Asimismo la historia nos relata sobre los antecedentes históricos de la Propiedad
Intelectual, lo que en la página web monografrías.com2 sobre este tema
encontramos que “En los inicios de civilización los inventos pasaban
desapercibidos ya que el progreso técnico era muy lento, es probable que el
propio inventor no distinguiese lo que era el producto de su imaginación; no fue
sino hasta Edad Media en que los soberanos comenzaron a otorgar privilegios con
el objeto de fomentar manufacturas, éste es el primer antecesor de las modernas
patentes.
El primer privilegio exclusivo otorgado a una invención se otorgó en el año 1427
con relación a un nuevo tipo de barco fabricado por Filippo Bruelleschi, en el 1474
en Venecia se dicta una ley que establecía obligatoriedad para el registro de las
invenciones y otorgaba a los inventores un monopolio por 10 años.
En el año 1709, la reina Ana de Inglaterra aprobó que se otorgara a los creadores
catorce años de protección, prorrogables por otros catorce si el inventor seguía
vivo. Con ello no hacía sino refrendar las teorías jurídicas de su tiempo, que
derivaban de las leyes de derecho natural y, de forma más inmediata, de distintos
privilegios medievales.
1 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. PRINCIPIOS BASICOS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL; Publicación
de la OMPI No. 895(S); Ginebra, Suiza; pág. 3;
http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/es/intproperty/895/wipo pub_ 895.pdf; 16 de octubre de 2011. 2 http://www.monografias.com/trabajos17/propiedad-industrial/propiedad-industrial.shtml
2
En el Siglo XVIII el congreso de los Estados Unidos de América, concede por
medio de la Constitución de los Estados Unidos de América, a los autores e
inventores el derecho exclusivo sobre sus respectivos inventos y descubrimientos.
En 1873, a sugerencia de los Estados Unidos ( EEUU), Austria convoca a quince
países a una conferencia internacional sobre los derechos de patentes,
firmándose en 1883 tratados multilaterales de común acuerdo en lo que se refiere
a marcas comerciales y patentes. Para el año 1943 es concedida la primera
patente de invención en Venecia, Italia.
A fin de desarrollar un marco legal que corrija las distorsiones del comercio entre
los países, entre los cuales se vendrían produciendo daños, se realizan
numerosos acuerdos y convenciones entre los que se destaca el Convenio de
Paris en 1883 y los Acuerdos sobre Derecho Intelectual Relacionados con el
Comercio (ADPIC).”
1.2. División y Cobertura de los Derechos de la Propiedad Intelectual
La Propiedad Intelectual se clasifica en dos grandes ramas:
1. El derecho de autor y;
2. La Propiedad Industrial.
A su vez, la Propiedad Industrial se subdivide en dos áreas específicas:
a. Marcas y;
b. Patentes.
Las creaciones de la propiedad intelectual pueden ser de diversos tipos, por lo que
es muy amplia la cobertura de protección que el derecho les otorga, tanto que a la
fecha se dice que esta rama del derecho es una de las más amplias que existen,
ya que regula tanto obras literarias y artísticas, de los artistas intérpretes o
ejecutantes, de los productores de fonogramas y de los organismos de
radiodifusión como de signos distintivos, patentes de invención, modelos de
utilidad y de los diseños industriales, entre otros.
“Para designar los distintos tipos de derechos subjetivos que los ordenamientos
jurídicos de los Estados atribuyen a autores de creaciones, se utiliza la expresión
“Derechos intelectuales”, que básicamente son manifestaciones de un género de
protección característico de sociedades modernas.” 3
3 Baylos, Corroza, Hermenegildo; TRATADO DE DERECHO INDUSTRIAL; 1ª Ed.; Madrid, España; Editorial Civitas,
Sociedad Anónima; 1978; pág. 43
3
“Todos los derechos intelectuales se caracterizan por tener como objeto la
protección de una variedad de invenciones, algunos consideran que además de la
protección a las creaciones materiales, existe tutela a creaciones espirituales e
Inmateriales.”4 Sin embargo hay que tener claro que todos los derechos
intelectuales deben incorporarse como objeto tangible, ya que lo que la propiedad
intelectual protegerá será los conocimientos que dichos objetos reflejen.
Con el paso de los años y los avances que han existido, los Estados se han visto
en la necesidad de promover legislación apropiada para protección de la
propiedad intelectual, esto es para amparar los derechos morales y patrimoniales
de los autores de creaciones de éste género, que por un lado se refiere a la
protección del intelecto del autor, y por otro, los derechos a explotar dicha creación
y ponerla a disposición de un público, respectivamente; además, otra de las
razones para la creación de este tipo de legislación es promover la creatividad y el
comercio, lo cual contribuye de manera directa con el desarrollo social y
económico del país y genera estímulos al crecimiento del mismo.
“La propiedad intelectual se divide en dos categorías: la propiedad industrial, que
incluye las invenciones, patentes, marcas, dibujos y modelos industriales e
indicaciones geográficas de procedencia; y el derecho de autor, que abarca las
obras literarias y artísticas, tales como las novelas, los poemas y las obras de
teatro, las películas, las obras musicales, las obras de arte, tales como los dibujos,
pinturas, fotografías y esculturas, y los diseños arquitectónicos. Los derechos
relacionados con el derecho de autor son los derechos de los artistas intérpretes y
ejecutantes sobre sus interpretaciones y ejecuciones, los derechos de los
productores de fonogramas sobre sus grabaciones y los derechos de los
organismos de radiodifusión sobre sus programas de radio y de televisión.” 5. Esta
categoría lo que busca proteger es el derecho del creador de la obra a que se le
reconozca como tal, el derecho a impedir que se reproduzca de otra forma de la
que no fue creada o sin su autorización, el derecho de reproducir la misma y al
mismo tiempo gozar los frutos que se obtengan de dichas reproducciones.
“Los derechos de autor tienden a contribuir en su mayoría al desarrollo cultural y
económico de las naciones, además reflejan en cierto grado la personalidad del
autor. El titular goza de dos tipos de derechos: los morales y los patrimoniales.
Este tipo de derechos nacen con el hecho de la simple creación de la obra, su
valor es dado por la originalidad de la forma de expresión y tienen por objeto el
goce intelectual o el placer estético.” 6
4 Loc. Cit.
5 http://www.wipo.int/about-ip/es/ 6 Metke Méndez, Ricardo; LECCIONES DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 1ª Ed.; Bogotá, Colombia; Editorial Baker & Mckenzie; 2001; págs 24 y 25.
4
Por otro lado, encontramos a la propiedad industrial, esta es la categoría que se
liga con la industria y el comercio, ya que otorga un derecho exclusivo para utilizar
y explotar, tanto en forma industrial como comercial, innovaciones e invenciones
que se apliquen a este ámbito. Esta ramificación, la propiedad industrial, es la que
interesa en el presente trabajo, y en la que se profundizará, ya que en ella se
comprende las marcas y su registro, tema fundamental para la presente
investigación.
Entre la propiedad industrial y los derechos de autor se observa una gran
diferencia, ya que la propiedad industrial, y sobre todo las invenciones industriales
tienen un objeto útil, en la medida que puede ser aprovechado económicamente.
“El valor se da por la novedad en cuanto a un aporte técnico, algo que genere un
progreso. Para obtener derechos sobre una creación industrial es necesario
cumplir con una serie de requisitos y formalidades exigidos por el Estado para que
éste dé su consentimiento y reconozca el derecho.” 7
“Otra característica de los derechos provenientes de la propiedad industrial es que
estos son territoriales, ya que nacen a la vida jurídica con un acto concesional del
Estado, en el caso de Guatemala es otorgado por el Registro de Propiedad
Intelectual. Por lo tanto los derechos que se otorgan se encuentran limitados al
territorio en que dicha autoridad tenga competencia, salvo algún pacto
internacional que indicare lo contrario.” 8.Este es un punto muy importante que era
necesario traer a colación ya que se encuentra íntimamente ligado al Registro de
Marcas, que es el tema principal de esta investigación; y es fundamental para la
propiedad industrial.
David Rangel Medina, citado por Guy José Bendaña, define esta categoría como:
“El derecho de propiedad industrial es el conjunto de institutos jurídicos o leyes
que tienden a garantizar los derechos correspondientes a la actividad industrial o
comercial de una persona y a asegurar la lealtad de la concurrencia industrial y
comercial.”9
Asimismo Guy José Bendaña10, indica que “El derecho de propiedad industrial
tiene tres principios importantes que le dan fundamento: Orden interno de la
sociedad, idea de justicia y la idea de progreso”.
Al hablar de orden interno se refiere a que el derecho de propiedad industrial
contribuye a que se genere un mejor orden de la sociedad al crear protección a las
7 Loc. Cit.
8 Ibid., pág. 53
9 Bendaña Guerrero, Guy José; CURSO DE DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL; 1ª Ed.; Bogotá, Colombia;
Quebecor Impreandes;1999; pág. 27. 10
Loc. Cit.
5
personas y consumidores para distinguir sus productos e invenciones y con ello
evitar usurpaciones posteriores de los derechos de otras personas, lo cual crearía
una alteración al orden.
En el caso de la justicia, se asocia el mismo con reconocer a cada persona su
creación, y a la vez reconocerla ante terceros que traten de utilizar la misma
creación.
Por último, el derecho industrial se fundamenta en la idea de progreso en virtud de
que el bien jurídico tutelado de la propiedad industrial tiende a generar desarrollo y
avance en las naciones, y sí se protegen dichos bienes, se genera un mayor
incentivo para las que las personas realicen mayores creaciones e invenciones.
También dentro del tema del progreso es importante recalcar que la propiedad
industrial desempeña un papel positivo en el desarrollo económico.
La propiedad industrial protege distintos tipos de creaciones, dentro de las cuales
se encuentran las patentes, los modelos de utilidad, diseños y dibujos industriales,
indicaciones geográficas de origen, signos distintivos que comprenden los
nombres comerciales, las marcas, las señales de publicidad, emblemas, etc.
Asimismo comprende el tema de la competencia desleal.
2. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
Dentro del ámbito de protección que compone la Propiedad Industrial se
encuentran los siguientes elementos: Las marcas, marcas colectivas y de
certificación, nombre comercial, expresiones o señales de publicidad, emblema,
patentes, invención, modelos de Utilidad, diseños y dibujos industriales,
indicaciones geográficas, denominación de origen y el secreto empresarial, para lo
cual a cada uno de estos elementos la Ley de Propiedad Industrial ha definido de
la siguiente manera:
2.1. Marca
Todo signo denominativo, figurativo, mixto, tridimensional, olfativo, sonoro o mixto,
que sea apto para distinguir los productos o servicios de otros similares en el
mercado, de una persona individual o jurídica, de los de otra y que pueda ser
objeto de una representación gráfica.
Marca colectiva: aquella cuyo titular es una persona jurídica que agrupa a
personas autorizadas por el titular a usar la marca.
6
Marca de certificación: Una marca que se aplica a productos o servicios cuyas
características o calidad han sido controladas y certificadas por el titular de la
marca.
2.2. El Nombre Comercial
Un signo denominativo o mixto, con el que se identifica y distingue a una empresa,
a un establecimiento mercantil o a una entidad.
2.3. Expresiones o señales de publicidad
Toda leyenda, anuncio, frase, combinación de palabras, diseño, grabado o
cualquier otro medio similar, siempre que sea original y característico, que se
emplee con el fin de atraer la atención de los consumidores o usuarios sobre uno
o varios productos, servicios, empresas o establecimientos mercantiles.
2.4. Emblema
Un signo figurativo que identifica y distingue a una empresa, a un establecimiento
mercantil o a una entidad.
2.5. Patentes
El título otorgado por el Estado que ampara el derecho del inventor o del titular con
respecto a una invención, cuyos efectos y alcance están determinados por esta
ley.
2.6. Invención
Toda creación humana que permita transformar la materia o la energía que existe
en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus
necesidades concretas.
2.7. Modelos de Utilidad
Un modelo de utilidad será patentable cuando sea susceptible de aplicación
industrial y tenga novedad. No se considerará novedoso un modelo de utilidad
cuando no aporte ninguna característica utilitaria discernible con respecto al
estado de la técnica. Entre otros, se considerarán modelos de utilidad los
utensilios, objetos, aparatos, instrumentos, herramientas y dispositivos, así como
las partes de los mismos, que como resultado de una modificación en su
disposición, configuración, estructura o forma, presenten una función diferente
respecto de las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad.”
2.8. Diseños y dibujos industriales
Comprende tanto los dibujos como los modelos industriales. Los primeros deben
entenderse como toda combinación de figuras, líneas o colores, que se incorporen
a un producto industrial o artesanal, con fines de ornamentación y que le den una
apariencia particular y propia; y los segundos como toda forma tridimensional, que
7
sirva de tipo o patrón para la fabricación de un producto industrial, que le dé un
aspecto especial y que no tenga fines funcionales técnicos
2.9. Indicaciones Geográficas
Indicaciones que identifican a un producto como originario de un país, o de una
región, o una localidad de ese país, cuando determinada calidad, reputación u otra
característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen
geográfico. Todo signo o combinación de signos, en cualquier forma, serán
susceptibles de constituir una indicación geográfica.
2.10. Denominación de Origen
Todo nombre geográfico, expresión, imagen o signo que designa o evoca una
región, una localidad o un lugar determinado, que identifica un producto como
originario de esa región, localidad o lugar determinado, cuando las cualidades o
características del producto se deban fundamentalmente al medio en donde se
produce, incluyendo elementos naturales, humanos o culturales.
2.11. Secreto empresarial
Cualquier información no divulgada que una persona individual o jurídica posea,
que puede usarse en alguna actividad productiva, industrial, comercial o de
servicios, y que sea susceptible de transmitirse a un tercero.
Ahora que ya se conceptualizó el contenido de la propiedad industrial y sus
elementos, hemos determinado que consiste en una categoría del derecho de
propiedad intelectual, que estudia y regula las creaciones de utilidad para el
comercio y la industria y protege los derechos que le son conferidos a los titulares
de las mismas; y principalmente conocimos que dentro de esos signos distintivos
se encuentra la marca.
Por lo indicado en el apartado anterior, se puede establecer que la Propiedad
Intelectual comienza a reconocerse por los soberanos en la Edad Media cuando
notaron que los inventos pasaban desapercibidos, lo que sin duda alguna
provocaba frustración y desmotivación de los inventores para la creación de
nuevas invenciones, y no fue hasta 1873 que a sugerencia de los Estados Unidos
( EEUU), Austria convocara una conferencia internacional que diera la motivación
a numerosos países de hacer grandes esfuerzos y marcos regulatorios que
corrigieran las distorsiones comerciales entre estos y con el nacimiento de todas
estas regulaciones, evidentemente se da origen al reconocimiento de una nueva
materia del derecho, denominada “Derecho Marcario”.
8
3. DERECHO MARCARIO
3.1. Concepto
El derecho perteneciente a la propiedad industrial, que tiende a regular a las
marcas en específico es denominado “Derecho Marcario”, que es el conjunto de
normas jurídicas mediante las cuales el Estado regula los derechos de propiedad
industrial sobre estos signos distintivos.
3.2. Antecedentes históricos del Derecho Marcario
Guy José Bendaña11 hace una breve reseña histórica del derecho marcario, para
comprender mejor la importancia de esa disciplina, la cual se sintetiza a
continuación.
“En la Antigua Grecia se acostumbraba a colocar el nombre del autor de cualquier
obra de arte, estatuas, piedras preciosas, o cualquier invención que se realizaba.
En el caso de Roma también se acostumbraba a poner el nombre del autor, sin
embargo en esa cultura no sólo se colocaba dichos nombres en obras de arte,
sino que también se utilizaba para cualquier tipo de mercadería; cosa similar
sucedía en China al colocar los nombres sobre obras de porcelana.
En la Edad Media el uso de signos calificados como marcarios fue bastante
amplio, y cumplían diversas funciones. El desarrollo de marcas en esta época se
encuentra ligado muy especialmente con las corporaciones ya que éstas dieron el
carácter obligatorio al uso de esos signos, los cuales cumplían con varias
funciones como las siguientes:
Identificar al artesano para verificar si el mismo había cumplido con las
normas que se establecían para su arte u oficio;
Proteger al consumidor ya que la marca servía como mecanismo de control
de calidad de los productos;
Testimoniar el control de mercaderías por oficiales corporativos, impedir la
concurrencia e importación de mercaderías extranjeras y;
Asegurar y ampliar fuentes de tributos que se pudieran aplicar.
11
Bendaña Guerrero, Guy José. Op. cit., pág. 35 y 36.
9
A su vez, Bartolo de Saxoferrato en la Edad Media, concibió a la marca
como medio para evitar que el pueblo fuera engañado respecto a otras ya
acreditadas y reconocidas y que se hubieren impuesto en el mercado sobre
las de competencia en razón de su calidad. También reconocía a las
marcas condiciones de singularidad, exclusividad y prioridad. Sus
enseñanzas fueron muy útiles para el derecho marcario, y fueron más
adelante perfeccionadas por los hermanos Baldo y Pietro Ubaldi.
Con el tiempo empezó a crecer el número de normas que tenían como
finalidad la protección de derechos subjetivos, esto se dio a partir del año
1,500. Estas normas son características del derecho privado que se
realizaban con la finalidad de favorecer a los usuarios.”
Entre los antecedentes más importantes se encuentra un decreto del Consejo de
Nuremberg, dictado en el año de 1,512, éste buscaba proteger el signo “AD” que
era utilizado por Alberto Durero para identificar sus obras. En 1,554 se dictó un
edicto por Carlos V para la protección de las marcas de los tapices flamencos.
El verdadero desarrollo del derecho marcario de manera acelerada, se dio en la
revolución industrial. En el año de 1,791 desapareció el Sistema Corporativo lo
cual a su vez produjo la eliminación del régimen de marcas corporativas; a
consecuencia de esto se dictó una ley para evitar abusos por la desaparición de
ese régimen, la cual aplicaba penas a autores de la imitación de marcas. En el año
de 1,857 se estableció un sistema de depósito de signos marcarios el cual
concedía un derecho de prioridad sobre los mismos.
El desarrollo del derecho marcario se empezó a dar con mayor fuerza en todos los
países industrializados; en Alemania la primera ley que se dictó relativa al registro
de marcas fue en el año de 1,874; en Italia en 1,868. En el caso de Estados
Unidos se dictó la primera ley que incluía aspectos modernos en 1,905, aunque se
había dictado una en el año de 1,870, pero la misma no tuvo aplicación por haber
sido considerada inconstitucional.
3.3. Relación del Derecho Marcario con otras ramas del Derecho
En virtud de la importancia del Derecho Marcario, el mismo tiene relación con
otras ramas del derecho ya sea por su naturaleza, o por los procedimientos que en
el conlleva, como se describe a continuación.
“Como primer rama asociada se encuentra el Derecho Mercantil, éstas tienen
relación en virtud que el Derecho Mercantil regula la actividad comercial, y el
10
derecho marcario, lo que busca es obtener mayor publicidad y reconocimiento de
un producto o servicio mediante la marca, con la finalidad de obtener la
preferencia de los consumidores en el ámbito comercial o cualquier actividad lícita
lucrativa.”12 A la vez es necesario mencionar que anteriormente algunos autores
han considerado, que la propiedad industrial, y por lo tanto, el Derecho Marcario,
son parte del Derecho Mercantil; sin embargo debido al crecimiento y desarrollo
que ha tenido esta rama en los últimos años, lo ha llevado a una independencia
total.
“Con el Derecho Civil, guarda relación ya que el derecho civil regula todo lo
relativo al derecho de la propiedad, y el derecho marcario establece y regula sobre
la propiedad o titularidad de una marca”.13
“El Derecho Administrativo, es otra disciplina con que tiene relación, ya que las
marcas en Guatemala se registran e inscriben en el Registro de Propiedad
Intelectual, el cual es una oficina administrativa dependiente del Ministerio de
Economía; por lo tanto es un ente administrativo el encargado de llevar dichos
registros”.14 También en el aspecto procesal se relacionan por los trámites de
registro que se deberán seguir, así como cualquier oposición o recurso que se
desee utilizar.
“El Derecho Marcario en Guatemala se relaciona con el Derecho Procesal Civil y
Mercantil, ya que todo proceso que no se encuentre regulado por la Ley de
Propiedad Industrial, se regirá por los procesos establecidos en el Código
Procesal Civil y Mercantil.”15
El Derecho Marcario, también comprende el tema de competencia desleal, la cual
consiste en cualquier acto, realizado por los competidores, que conlleve la
intención de confundir o engañar a un consumidor para que elija una marca
distinta que la que deseaba adquirir. “Pues en este ámbito, el derecho marcario se
relaciona con el Derecho Penal, ya que será este último, el que tipifique, procese y
castigue los actos cometidos en este sentido.”16
En el Derecho Marcario existe mucha regulación en tratados internacionales, por
lo tanto se vincula también con el Derecho Internacional Público; a su vez puede
tener relación con el Derecho Internacional Privado en casos concretos en que
deba determinarse qué legislación es la que se deba aplicar.
12
Revista Electrónica de Derecho Comercial. RESEÑA SOBRE EL DERECHO MARCARIO; Ana Gabriela Bendorus; Argentina 2010; http://www.derecho-comercial.com/Doctrina/marcas01.pdf; 6 de octubre de 2011 13
Loc.Cit. 14
Decreto 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala: LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 15
Ibid., Artículo 215. 16
Revista Electrónica de Derecho Comercial. RESEÑA SOBRE EL DERECHO MARCARIO; Ana Gabriela Bendorus; Argentina 2010; http://www.derecho-comercial.com/Doctrina/marcas01.pdf; 6 de octubre de 2011
11
Con lo anterior, se puede concluir, que el Derecho Marcario para poder
desarrollarse necesita apoyo de otras ramas del derecho, ya que desde su
regulación, cuestiones doctrinarias y hasta los procedimientos, para inscribirse y
oposiciones se encuentran íntimamente ligadas a otras disciplinas.
12
CAPÍTULO II
1. LA MARCA
“La marca es considerada el signo distintivo más importante y característico de los
usados por las empresas en el tráfico moderno, su extraordinario valor radica en la
captación de opciones comerciales, esto la hace insustituible como medio
identificador de los resultados de la actividad empresarial. Es el instrumento más
adecuado y eficaz para que el industrial y comerciante puedan crear en su
clientela una dependencia por su producto o servicio.”17
Los fabricantes de productos y los prestadores de servicios siempre buscan
obtener mayor clientela, y ello se puede lograr al realizar una distinción de sus
productos o servicios de los demás mediante varios medios, pero el más utilizado
es la captación visual mediante la implementación de marcas distintivas.
“El signo distintivo de la marca se encuadra dentro de los derechos de propiedad
industrial, en virtud de que es una entidad ideal, la cual se realiza mediante su
materialización en una serie de ejemplares. La marca se encuentra constituida por
la combinación de la idea en sí aplicada en elementos sensibles, de manera que
ésta pueda ser percibida por el público o consumidores.”18
La marca no es limitativa, en el sentido de que exista solamente un tipo, sino se
clasifica en varias clases, tales como: figurativas, mixtas, colectivas, complejas,
entre otras.
1.1 Definiciones
La misma se puede conceptualizar como un signo que ayuda a diferenciar a un
producto o servicio. La marca constituye una de las creaciones pertenecientes a la
propiedad industrial y existen diversos conceptos que se han dado para definirla,
como los siguientes:
“La marca es un signo o combinación de signos que utiliza el empresario para
identificar en el mercado los productos que fabrica o comercializa o los servicios
que presta, con el propósito de distinguirlos de otras alternativas que se ofrezcan
en el mercado.”19
17
Baylos, Corroza, Hermenegildo. Op. Cit., pág. 838.
18 Ibid., pág. 839
19 Metke Méndez, Ricardo. Op. cit., pág. 53
13
La legislación guatemalteca, define la marca como “Todo signo denominativo,
figurativo, mixto, tridimensional olfativo, sonoro o mixto, que sea apto para
distinguir los productos o servicios de otros similares en el mercado, de una
persona individual o jurídica, de los de otra y que pueda ser objeto de una
representación gráfica.”20
“La marca es un signo destinado a individualizar los productos o los servicios de
una empresa determinada y hacer que sean reconocidos en el mercado por el
público consumidor. No identifica un producto o un servicio considerado en su
individualidad, sino en cuanto ejemplares haya de una serie.”21
“Es el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro”22
De los conceptos citados, y al analizar todos los elementos mencionados, se
puede definir la marca como un signo formado por una combinación de caracteres,
ya sean figuras, letras, colores, etc., utilizado para distinguir e individualizar los
productos y/o servicios de otros similares en el mercado, con la finalidad de que
los consumidores los elijan y conservar la preferencia del público, al ser fácilmente
identificable de otros de la misma especie.
1.2 Funciones
De las definiciones citadas, también se puede inferir que la marca tiene ciertas
funciones específicas, según Jorge Otamendi 23 dentro de las principales se
encuentran:
“a. Indicación de Origen: El origen es el nacimiento, conocer de donde proviene
algo o alguien, por lo tanto esta es una de las funciones principales, el saber de
dónde proviene el producto o servicio que se va a elegir. Años atrás la marca
servía para que los consumidores conocieran quienes eran los distintos
fabricantes de cada producto; ahora esto ha evolucionado en virtud de que no
todas las marcas indican quien es su productor o el prestador del servicio, sin
embargo, muchas veces ayudan para saber que una misma marca proviene de
una misma raíz, o ampara una diversidad de productos y garantizar la misma
calidad de todos.
b. Distinción de Productos y Servicios: Esta probablemente es la función esencial
de la marca. Ayuda a diferenciar un producto o servicio de otros de la misma
especie. Puesto el producto en el mercado, la marca permite que el consumidor la
20
Decreto 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala: LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL; Artículo 4. 21
Baylos, Corroza, Hermenegildo. Op.cit., pág. 839. 22
Otamendi, Jorge; DERECHO DE MARCAS; 3ª Ed.; Buenos Aires, Argentina; Editorial Abeledo-Perrot;
1992; pág. 7 23
Ibid., págs. 9 a 12
14
elija entre varios, o decida volver a adquirir el mismo producto o servicio por el que
había optado con anterioridad.
c. Garantía: Consiste en asegurar o proteger algo, otorgar una certeza. En el caso
de la marca, ésta de cierta manera, avala una calidad uniforme ya que quien
vuelve a adquirir un producto o solicitar la prestación de un servicio de la misma
marca, lo hace porque desea encontrar la misma o mejor calidad que el producto o
servicio adquirido con anterioridad. Hay que tomar en cuenta que la calidad
uniforme que el consumidor pretende encontrar en un producto o servicio no es
obligatoria para el titular de la marca, sin embargo, si es de su interés, ya que le
generará mayores ingresos y prestigio si el consumidor lo continúa eligiendo.
d. Publicidad: Reside en que ésta es medio de difusión al divulgar o extender un
producto o servicio con la finalidad de atraer posibles compradores, consumidores
o usuarios. Dentro de las funciones de la marca, la publicitaria es una de las que
más cumple, sobre todo porque en el ámbito comercial, lo que se busca es atraer
mayor clientela y con la publicidad que otorga la marca, es probable obtenerla.”
1.3 Finalidad
Otra de las ventajas que representa dentro del ámbito comercial la utilización de
las marcas, es su doble finalidad ya que tiende a traer beneficios a los siguientes
sujetos:
“Al titular de marca: ya que cuanto mayor sea el éxito de sus actividades, fuesen o
no remunerativas, mayor importancia y prestigio adquirirá la marca que las
distingue al aumentar su clientela; y
“Al consumidor: en virtud que la marca sirve de garantía sobre la proveniencia o el
origen de los productos que consume” 24
Esta doble finalidad es la representación de la importancia que las marcas han
adquirido dentro de la industria con la globalización y el crecimiento de la
economía, tanto que hay quienes consideran que se podría clasificar como una
rama del derecho dedicado exclusivamente a su estudio y regulación, a la cual se
le denomina como Derecho Marcario.
1.4 Naturaleza jurídica de la marca
24
Ledesma, Julio; DERECHO PENAL INDUSTRIAL; Buenos Aires, Argentina; Ediciones Depalma; 1987; pág. 2
15
Existen distintas teorías sobre la naturaleza jurídica de la marca, entre las que se
encuentran las siguientes, que son algunas de las descritas por Bendaña
Guerrero: 25
“Teoría del derecho de la personalidad
Esta teoría afirma que la marca es un signo que ayuda a distinguir a la persona
que fabricó o elaboro una mercancía por lo tanto es una característica de su
personalidad. La misma se puede analizar por dos aspectos: 1) Destaca el vínculo
de la marca y su titular, y que el titular de la marca consienta la aplicación de su
signo sobre mercancías o servicios; y, 2) Evitar la confusión del consumidor
respecto a productos de distintas empresas o personas.
Derecho de monopolio
Tiene dos teorías desde las que se puede analizar. Por un lado está la teoría de
Renouard, la cual establece que la protección que otorga una marca, surge de la
intención que el legislador tiene al crear una exclusividad o un monopolio sobre un
signo distintivo, a su titular. La segunda teoría es de Francheschelli, que se
relaciona con la facultad que goza el propietario de una marca de impedir que
terceros hagan uso de sus signos marcarios.
En esta teoría cabe aclarar que el derecho de monopolio no debe entenderse
como la intención de sustraer un producto o servicio de la libre competencia y
dejarlo en manos únicamente de una persona o empresa que se haga dueña de
ese mercado; ya que en este caso únicamente traería efectos negativos. La teoría
del monopolio se refiere a tener la exclusividad sobre el signo distintivo del que se
va a ser titular, y no del producto o servicio que se podrá amparar con dicho signo.
Teoría de la propiedad inmaterial
Esta teoría fue planteada por Francisco Carnelutti, y defiende el hecho de que la
marca no es un bien, sino un interés, ya que detrás de la marca, proviene un
interés de la persona que la crea. Esto se refiere a que no sólo existe la marca en
forma material, sino también el interés que se persigue al crearla, utilizarla y darla
a conocer.
Teoría de los derechos inmateriales
Considera a la marca como un bien inmaterial ya que es producto del espíritu
humano que cobra su manifestación sensible al crearla.”
25
Bendaña Guerrero, Guy José. Op. cit., págs. 43, 44 y 45.
16
Según la legislación Guatemalteca
Después de describir las teorías presentadas por Bendaña Guerrero, es necesario
establecer que la legislación guatemalteca le otorga a las marcas la calidad de
bienes muebles y de cosas, de conformidad con los siguientes artículos:
El Código Civil guatemalteco establece en su artículo 451 lo siguiente “Son bienes
muebles... 6. Los derechos de autor o inventor comprendidos en la propiedad
literaria, artística e industrial.”
Asimismo la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000, reformado por el
Decreto 11-2006, ambos del Congreso de la República de Guatemala, regula en el
artículo 17, en su parte conducente: “Las marcas tienen la calidad de bienes
muebles, la propiedad de las mismas se adquiere por su registro de conformidad
con esta ley y se prueba con el certificado extendido por el Registro…”
Y por último cabe citar que el Código de Comercio en la parte conducente del
artículo 4, estipula: “Son cosas mercantiles: … 3. Las patentes de invención y de
modelo, las marcas, los nombres, los avisos y anuncios comerciales”.
Por lo tanto se podría afirmar que esa es la naturaleza jurídica que se le otorga a
la marca dentro del ámbito legal guatemalteco.
1.5 Clasificación de las marcas
Existen distintas clasificaciones de las marcas, las cuales varían de legislación a
legislación y en los mismos estudios doctrinarios que utilizan distintos conceptos
para describirlas. Bendaña Guerrero 26 presenta la siguiente clasificación de
Marcas:
“a) Nominativas o Verbales: Este tipo de marcas son las que atraen al público por
la vista o por el oído; esto quiere decir que logra ser reconocida entre las personas
ya sea porque el público logra identificar con facilidad el sonido de una o varias
palabras que componen el nombre de la marca.
b) Figurativas: Es toda marca que se compone por figuras, un ejemplo de ellas es
el emblema, que busca proteger el tema o sujeto que se elige en la representación
gráfica.
26
Ibid., págs. 68 a 72.
17
c) Mixtas: Las marcas mixtas son las que combinan dos o más elementos de
distintas categorías, por ejemplo, palabras y diseños.
d) Plásticas o tridimensionales: Es el tipo de marca que además de percibirse
visualmente también se distinguen por el sentido del tacto debido a la forma del
producto o su envoltorio.
e) Defensivas: Este tipo de marca también es llamada de protección y lo que
busca es proteger a una marca principal mediante signos análogos que forman
una red de seguridad. La protección de la marca principal se puede dar de dos
formas, la primera es el registro de las marcas defensivas en la misma clase que
la principal y la segunda es mediante el registro de las marcas secundarias y en
algunos casos hasta de la principal en distintas clases de la que interesa al titular.
f) De reserva: Son marcas que se registran para ser eventualmente usadas. Esta
clasificación de marca es citada por Bendaña Guerrero, sin embargo en la
actualidad existe el requisito esencial del “uso” para tener la titularidad de una
marca, y en caso no se le diera el uso continuo, se podría perder el derecho sobre
la misma a petición de parte.
Es tan importante el requisito del uso, que la Ley de Propiedad Industrial lo
enumera en su artículo 62 como una de las causales de extinción de una marca,
en el artículo 66 del mismo cuerpo legal, se profundiza más en dicha causa de
extinción, ya que establece que deberá ser solicitado por una persona interesada,
previa audiencia al titular de la marca, y deberá de transcurrir un plazo
determinado para invocar esta causal.
g) Ligadas: Son las marcas que son muy semejantes, amparan los mismos
productos y pertenecen a un mismo propietario.
h) Individuales: Se refiere a la marca que tiene un único titular o propietario.
i) Comunes: Son las marcas que pertenecen a más de un titular.
j) Colectivas: Las marcas colectivas son utilizadas para ser colocadas sobre
mercancías para indicar que han sido creadas por un grupo de personas, por
ejemplo alguna asociación, cooperativa, sindicatos, etc.
k) Marcas compuestas: Es el tipo de marca que se compone por varios elementos,
los cuales de manera aislada no podrían ser apropiados como marca por ser de
dominio público, ya que las mismas suelen estar formadas por la combinación de
palabras o figuras de uso común, por lo tanto la novedad de este tipo de marcas
18
no se encuentra en su denominación sino en la configuración que se le de en
todos los demás aspectos tales como los colores, la disposición de elementos, la
representación que tenga, entre otros.
l) Marcas complejas: Es el tipo de marca que se forma con la asociación de una
marca compuesta con una marca del mismo titular, o con la reunión de elementos
idóneos para constituir marcas.”
Por aparte de la clasificación que presenta Bendaña, la legislación guatemalteca
también reconoce la existencia de las marcas “Sonoras y Olfativas.27
A través de esta síntesis del tema de las marcas, el Derecho Marcario, que en la
actualidad es un campo bastante grande, y la naturaleza jurídica del mismo, se
obtiene la información básica para poder continuar con el desarrollo del presente
trabajo, y adentrarse un poco más en el tema principal, es decir el registro de
marcas, el cual es indispensable para comprender y desarrollar la investigación.
1.6 Signos que pueden constituir una marca
Signo distintivo: cualquier signo que constituya una marca, un nombre comercial,
un emblema, una expresión o señal de propaganda o una denominación de
origen.
Signo distintivo notoriamente conocido: cualquier signo que es conocido por el
sector pertinente del público, o en los círculos empresariales, como identificativo
de determinados productos, servicios o establecimientos y que ha adquirido ese
conocimiento por su uso en el país o como consecuencia de la promoción del
signo, cualquiera que sea la manera por la que haya sido conocido.
Signos que pueden constituir marcas. Las marcas podrán consistir en palabras
o conjuntos de palabras, letras, cifras, monogramas, figuras, retratos, etiquetas,
escudos, estampados, grabados, viñetas, orlas, líneas y franjas y combinaciones y
disposiciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos.
Pueden asimismo consistir en marcas sonoras y olfativas, en la forma,
presentación o condicionamiento de los productos, sus envolturas o empaque, el
medio de expendio de los productos o los servicios correspondientes, y otros que
a criterio del Registro tengan aptitud distintiva. Las marcas podrán consistir en
indicaciones geográficas nacionales o extranjeras, siempre que sean distintivas
respecto de los productos o servicios a los cuales se apliquen y que su empleo no
27
Decreto 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala: LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. Artículo 4 y 16.
19
sea susceptible de crear confusión o asociación con respecto al origen, cualidades
o características de los productos o servicios para los cuales se usen las marcas.
En el caso de marcas colectivas o marcas de certificación, cuando la indicación
geográfica identifique a un producto o servicio como procedente de un país o de
una región o localidad de dicho país y una cualidad, reputación u otra
característica del producto o servicio pueda ser fundamentalmente imputable a su
origen geográfico, dicha indicación geográfica podrá optar a protección como
marca.
La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar la marca en ningún
caso será obstáculo para el registro de la marca.
Será facultativo el empleo de una marca para comercializar un producto o servicio
y no será necesario probar su uso previo para solicitar u obtener el registro de una
marca.
Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto
de elementos, y en ella se exprese el nombre de un producto o servicio, el registro
solamente será otorgado para dicho producto o servicio.
Cualquier exigencia relativa a la utilización, en determinada proporción, del
nombre común o genérico del producto o servicio que ampare una marca, no
deberá menoscabar la capacidad distintiva de ésta.
1.7 Marcas inadmisibles
Entre las razones más importantes de ambas se pueden mencionar las siguientes:
Marcas inadmisibles por razones intrínsecas
a) Marcas que consistan en la forma usual o corriente del producto o del
envase al cual se aplique o en una forma necesaria o impuesta por la
naturaleza del producto o servicio a proteger.
b) Que consista únicamente en un signo o indicación que en lenguaje
corriente, técnico o científico sea una designación común del producto o
servicio de que se trate.
c) Cuando la marca sea contraria a la moral o al orden público.
20
d) Cuando consiste únicamente en una letra, signo o color, aisladamente
considerado.
e) Las marcas que reproduzcan o imiten alguna bandera, escudo, signo oficial,
etc.; de algún Estado o entidad pública, sin que tengan previa autorización.
Marcas inadmisibles por derechos de terceros:
a) Marcas que sean iguales o similares a una marca ya registrada
anteriormente por un tercero, para productos o servicios similares, cuando
pudieren causar confusión.
b) Marcas que constituyan una reproducción, imitación, traducción o
transcripción, total o parcial de marca notario de un tercero aunque esa no
estuviera registrada.
c) Marcas que infrinjan derechos de autor o derechos de propiedad industrial
de un tercero.
d) Marcas que afectan el nombre, imagen o prestigio de una colectividad local,
regional o nacional, salvo que se acreditara la autorización.
e) Marcas que puedan servir para consolidar un acto de competencia desleal.
1.8 MARCA NOTORIA
La Ley de propiedad Industrial decreto 57-2000 del Congreso de la Republica
define como signo distintivo Notoriamente conocido: “cualquier signo que es
conocido por el sector pertinente del público, o en los círculos empresariales,
como identificativo de determinados productos, servicios o establecimientos y que
ha adquirido ese conocimiento por su uso en el país o como consecuencia de la
promoción del signo, cualquiera que sea la manera por la que haya sido
conocido.”28
Por lo anterior se puede establecer que son marcas notorias los signos distintivos
que, por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su
uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa,
sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se
destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca o
nombre comercial.
28
Decreto 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala: LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. Artículo 4
21
1.9 MARCA RENOMBRADA
Podemos definir como marca renombrada aquella que es conocida por el público
en general y no únicamente por un sector determinado al que se destinan los
productos o servicios.
1.10 DIFERENCIA ENTRE MARCA NOTORIA Y MARCA
RENOMBRADA
El hecho de que una marca sea notoria o renombrada tiene relevancia jurídica a
nivel comercial y de propiedad industrial, no solamente en cuanto a la aplicación
de criterios más estrictos acerca del riesgo de confusión, sino también para
efectos de fijar la indemnización de daños y perjuicios por violación de los
derechos de exclusividad sobre determinadas marcas.
Sin embargo, en el derecho marcario, no es lo mismo decir que una marca es
notoria que una marca es renombrada. Por ello, les presentamos un paralelo entre
ambos conceptos:
Marca notoria Marca renombrada
Llamada también Marca Notoriamente
Conocida.
Es aquella marca que, como
consecuencia de su uso intensivo en el
mercado y en la publicidad, se ha
difundido ampliamente sin perder su
fuerza distintiva y es ampliamente
conocida por los consumidores o por los
sectores interesados. Es decir, por la
gran mayoría de consumidores de los
productos, servicios o actividades que
distingue.
Es aquella cuyo uso en el mercado ha
sido tan intenso, que no es sólo
conocida por un sector de
consumidores, sino que se ha difundido
ampliamente a la totalidad de los
habitantes de determinados territorios.
En este caso deja de producir efectos la
regla de la especialidad.
Así, cuando las marcas o nombres
comerciales sean conocidos por el
público en general serán considerados
renombrados.
No toda marca notoria es renombrada.
Sin embargo, existen marcas notorias
que, por la intensidad de sus campañas
publicitarias o por el fuerte
posicionamiento en el mercado que
puede sobrepasar el ámbito de los
consumidores a los que está dirigida,
pueden llegar a ser marcas
renombradas.
Las marcas renombradas, para llegar a
serlo, previamente fueron marcas
notorias.
22
Un caso de marca notoria puede darse
claramente respecto a aquellas marcas
de instrumental médico, cuyos
consumidores suelen ser un público
restringido y que el público en general
difícilmente estaría relacionado con las
marcas de dicho sector.
Así, quienes suelen comprar
instrumental médico saben cuáles son
las marcas que resaltan en dicho sector,
las cuales, por ese hecho pueden
considerarse como marcas notorias.
Los casos de marcas renombradas se
encuentran cuando hay marcas que, a
pesar de distinguir un producto
determinado, son identificadas por
mucha gente que no está relacionada
con dicho producto.
Así tenemos a las marcas de accesorios
deportivos, las cuales, por
circunstancias como la amplia difusión
de sus campañas publicitarias y por la
relación del público en general con
eventos deportivos (como el mundial de
fútbol), son reconocidas e identificadas
por el público que no es consumidor de
éstos, pero las reconoce y sabe qué
productos distinguen.
23
CAPÍTULO III
1. REGISTRO DE LA MARCA
Durante muchos siglos se ha valorado y protegido todo el producto del intelecto,
todos aquellos que crearon o desarrollaron algún conocimiento útil de diversos
tipos en la rama de propiedad industrial han recibido mecanismos de protección en
el mundo entero. Desde muchos años atrás, el comercio se ha desplazado de sus
localidades, esto quiere decir que ya no se limita únicamente al lugar de origen de
los productos, y con ello se crearon mecanismos más formales de protección. Los
países a nivel mundial han implementado mecanismos de protección a los
derechos de propiedad industrial, ya que con ello se estimula el papel positivo que
ésta puede tener en el desarrollo y crecimiento de las economías.
Para muchos comerciantes la marca utilizada representa un valor significativo, ya
que si la misma llega a adquirir un gran prestigio, ellos obtendrán beneficios
económicos de la misma manera.
“En general, las empresas comprenden la importancia del uso de una marca, sin
embargo, no pasa lo mismo con el tema de registro de las mismas para su
protección. Si bien es cierto, el registrar una marca no es obligatorio, es lo más
recomendable debido a los derechos exclusivos que dicho registro conlleva y otras
ventajas que podrían representar.” 29
En Guatemala el registro de la marca se puede considerar como una
responsabilidad del titular legítimo de ese signo distintivo ya que en el país existe
un sistema constitutivo del derecho. Eso quiere decir, que en el caso de la
Propiedad Industrial en Guatemala, se constituye el derecho del titular de la marca
ante terceros al momento de registrarse en la institución correspondiente, razón
por la cual se considera necesario el análisis de los diferentes sistemas registrales
para poder conocer las diferencias entre estos, lo que se desarrolla a
continuación.
2. SISTEMAS DOCTRINALES DE REGISTRO DE MARCAS
Doctrinariamente se habla de que existen dos tipos de sistemas del registro de
marcas, Declarativo y Constitutivo.
29
Mundial de la Propiedad Intelectual. EL SECRETO ESTÀ EN LA MARCA; Guía Basada en la elaborada por la Organización Mundial de la Organización Propiedad Intelectual adaptada por la Oficina Española de Patentes y Marcas; España; pág. 6; http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/guides/customization/making_a_mark_es.pdf: 6 de octubre de 2011
24
1.11 Sistema Declarativo
Este sistema mantiene la posición que el derecho sobre una marca es un derecho
natural de propiedad y no una declaración de la ley. De conformidad con este
sistema, al utilizar una marca de manera continua, el titular se asegura la posesión
de la misma, y si en algún momento se llegare a solicitar el registro de esa marca
por una tercera persona, se tendrá el derecho de reivindicarla.
1.11.1 Características del Sistema Declarativo
Pedro Breuer Moreno describe como características del sistema declarativo, las
siguientes: 30
“La propiedad de la marca es adquirida por quien primero la usó, aunque no
haya sido registrada todavía, y dicha propiedad se conserva mientras no
haya habido una renuncia de ella.
Se confieren ciertas acciones para defender la propiedad, las cuales
pueden ser de carácter civil o penal.
El registro de la marca efectuado por una persona que no tenga prioridad
del uso carece de valor, ya que el legítimo propietario podrá mediante
acciones impedir su registro.
Si el legítimo propietario registra la marca, aún después de haber sido
registrada por un tercero, tendrá el derecho de accionar contra el tercero.
El registro crea una presunción de propiedad, sujeta a prueba en contrario.
Al realizarse el registro de una marca que no ha sido utilizada por nadie, se
considera un acto aprobado.”
1.12 Sistema Atributivo o Constitutivo
El sistema Atributivo o también llamado Constitutivo el cual mantiene la postura
que la propiedad de una marca se adquiere con el registro de la misma, y se
prueba mediante el título o certificación extendida por la autoridad competente
para el caso.
30
Bendaña Guerrero, Guy José. Op.cit., págs. 85 y 86.
25
En Guatemala, se adopta el último sistema descrito, este es el Atributivo o
Constitutivo, ya que en el momento de inscribir una marca en el Registro de
Propiedad Intelectual, después de cumplir los requisitos de ley, dicho registro
extiende el título que demuestra la propiedad de una marca.31
3. SISTEMAS DE REGISTRO POR RAZÓN DE TERRITORIO
Debido al crecimiento económico existente, muchos titulares de marcas desean
registrarlas en más de un país para lo cual existen distintos sistemas para
protegerla en el extranjero, ya que como se mencionó el registro de la marca es
eminentemente territorial. Por lo tanto de conformidad con la Organización Mundial
de la Propiedad Intelectual existen tres maneras principales para lograr la
protección deseada los cuales son:32
3.1. La vía nacional
La empresa o comerciante puede solicitar el registro de su marca en la institución
encargada de inscripción de las mismas, en el país donde desee obtener la
protección. De manera que presenta la solicitud que corresponda y paga los
aranceles estipulados en cada territorio para cumplir con el trámite. En estos
casos, la marca únicamente se verá protegida en el territorio del país donde se
gestionó su protección.
3.2. La vía regional
Una marca se puede registrar en toda una región cuando el país originario de la
persona o empresa forme parte de un sistema regional de marcas; esto se logra
mediante la presentación de una solicitud ante la oficina regional competente,
dentro de las cuales están:
Oficina de Armonización del Mercado Interior de la Unión Europea
Oficina de Marcas del Benelux
Oficina Regional Africana de la Propiedad Industrial
Organización Africana de la Propiedad Intelectual
3.3. La vía internacional
Esta únicamente procede en los casos en que el país de origen de la empresa o
comerciante es miembro del Sistema de Madrid y su marca haya sido registrada
en su país de origen. En estos casos se tiene la potestad de optar a un registro
internacional para proteger la marca en los países miembros del Sistema de
Madrid.
Guatemala utiliza el tipo de registro Territorial en la Vía Nacional ya que al
registrar una marca ésta únicamente se verá protegida en Guatemala, siendo
31
Decreto 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala: LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. Artículo 17. 32
EL SECRETO ESTA EN LA MARCA. Op.cit., págs. 9 a 12
26
necesario que cualquier persona o empresa solicite a la institución encargada de
inscripción de las mismas, en cada país donde desee obtener la protección,
siendo esta la etapa principal que se desea suprimir en proceso de protección de
marcas en otros países a través del Registro Internacional de Marcas.
4. CARACTERISTICAS COMUNES DE LOS SISTEMAS DE REGISTROS
En los lugares donde se reconoce el valor de la protección a productos
intelectuales existe un consenso sobre las características de una protección
adecuada y efectiva. Todos los sistemas de protección, difieren en algunos
aspectos, sin embargo hay gran similitud entre ellos, según el Robert N.
Sherwood, los sistemas que protegen los productos de propiedad intelectual se
caracterizan por ocho elementos comunes que son los siguientes: 33
“a) El derecho de exclusividad, es el principal elemento en todos los mecanismos
de protección a la propiedad intelectual, es la mayor recompensa a la creación del
intelecto y el mayor beneficio de proteger dichos derechos al brindarle la
exclusividad de uso a su creador.
b) Es un mecanismo que permite la creación de este derecho. Estos mecanismos
son tan simples como lo permita la tarea que deben cumplir; varían entre uno y
otro. Tienden a proporcionar un marco de orden y existen para brindar ayuda al
creador del producto intelectual.
c) La duración limitada que tiene el derecho exclusivo. Existe un límite de tiempo
en el cual los derechos intelectuales son protegidos, esta es una característica
importante, pero el límite dependerá del derecho que se tutele. El plazo que tendrá
de duración la protección se establecerá de acuerdo a las políticas públicas que
tengan en cada país. En el caso de Guatemala, el registro de una marca tendrá
vigencia por diez años.
d) Existen reglas con respecto al interés público resultante, las cuales por lo
general se encuentran definidas con gran precisión y respetan el derecho del
creador.
e) La regulación de comercialización del derecho de exclusividad de un derecho
de propiedad intelectual por parte del creador. Con esa regulación se busca
proteger el tema de ventas y el otorgamiento de licencias de uso, de dichos
derechos.
33
Sherwood, Robert N.; DERECHOS INTELECTUALES TOMO IV; Buenos Aires, Argentina. Editorial Astrea; 1989; pág. 75
27
f) Medidas que rigen el movimiento de productos intelectuales a través de las
fronteras.
g) Las disposiciones adecuadas que toman los sistemas de protección para lograr
que se cumpla con el derecho de exclusividad. Por lo general estas disposiciones
son parte integral del sistema jurídico civil y penal de cada Estado. Además con
estas disposiciones también se busca estimular al creador a realizar nuevas
invenciones y a defender sus derechos.
h) Por último, los sistemas registrales establecen el requisito de uso de la marca
que se protege. Esto se refiere a que el uso de marca es un requisito sine qua non
para mantener los derechos de explotación de una marca, que se le concede al
titular de un registro. Si una marca desea permanecer registrada y con las mismas
prerrogativas que le fueron otorgadas al momento de su registro, debe
mantenerse en uso. En el caso de la legislación guatemalteca, la falta de uso de
una marca puede provocar hasta la extinción del registro de la misma.”
Una empresa o comerciante al no registrar una marca puede hacer que su
inversión no traiga frutos ya que otros empresarios de su competencia podrían
llegar a utilizar dicha marca para comercializar productos idénticos o similares; o
utilizar una marca similar que pueda traer confusión al consumidor y provocar con
ello una disminución en sus ventas, y hasta podría llegar a dañar el prestigio de la
marca, con lo cual se entraría a problemas de competencia desleal, que además
representaría un costo adicional para la protección de la marca. Es por ello que el
registro de las marcas, tiene efectos positivos como se menciona a continuación.
5. DERECHOS Y BENEFICIOS QUE OTORGA EL REGISTRO DE UNA MARCA
Como primer derecho y beneficio del registro de una marca, es la obtención de la
propiedad de la misma, y con ello un título legal que acredita dicha propiedad.
El registro de una marca otorga a una empresa o al titular el derecho exclusivo
para identificar bienes y/o servicios ante el público por un tiempo determinado, a la
vez éste podrá impedir que terceras personas comercialicen productos idénticos o
similares con la misma marca o que se utilice una marca tan similar que pueda
crear confusión, ya sea mediante acciones civiles o penales.
“Además facilita la concesión de una licencia sobre la misma, lo cual genera
mayores ingresos y a la vez permite que sea objeto de franquicias.”34
34
EL SECRETO ESTA EN LA MARCA; Serie: La Propiedad Intelectual y las Empresas, Volumen 1. Publicación de la OMPI No. 900(S) Ginebra, Suiza; Mayo 2006; págs 4 y 5.
28
Con el registro de la marca se podrá también incrementar el patrimonio del titular
ya que al obtener prestigio, la misma se podría enajenar y obtener un buen
ingreso de dicha enajenación.
Para el caso concreto, en el artículo 35 de la Ley de Propiedad Industrial enumera
los derechos, limitaciones y obligaciones que genera el registro de una marca en
Guatemala, los cuales se citan más adelante en este trabajo.
Es importante mencionar, que si bien, ya se cuenta con una Ley que regule la
materia de Propiedad Industrial, siempre debe considerarse que los productos
intelectuales evolucionan continuamente, por lo tanto es necesario que se hagan
ajustes a los sistemas de protección para asegurar su efectividad, ya que mientras
el sistema normativo se adapte a nuevas formas de creatividad y progreso, éste
genera mayor efectividad en la protección de los derechos intelectuales.
29
CAPITULO IV
1. EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
1.1. Definición
Manuel Osorio define un Registro de la Propiedad Industrial como “la oficina
pública, de régimen nacional, con la centralización adecuada, que lleva la
constancia oficial de la adquisición, uso, modificación, transmisión o extinción de
las patentes, marcas de fábrica, nombres comerciales, modelos y recompensas.”35
El Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, establece en su artículo 90 que
el Registro es la dependencia administrativa del Ministerio de Economía
responsable de la inscripción y registro de los derechos en materia de Propiedad
Intelectual.
Asimismo el acuerdo gubernativo No.182-2000: Reglamento Orgánico Interno del
Ministerio de Economía, en su artículo 29 establece que en Guatemala la
institución pública encargada del Registro de Marcas es el Registro de Propiedad
Intelectual en el cual se lleva el registro tanto de propiedad industrial como de
derechos de autor. El Registro: “es una dependencia del Ministerio de Economía,
encargada de promover la observancia de los Derechos de la Propiedad
Intelectual, así como la inscripción y registro de los mismos”.36
1.2. Antecedentes
El Registro de Propiedad Intelectual no siempre fue llamado así, ni cumplía las
mismas funciones que ahora. La primera Oficina de Patentes se creó dentro del
Ministerio de Fomento, “mediante una legislación especial en materia de
Propiedad Industrial, Decreto No. 148, de la Asamblea Legislativa del 20 de mayo
de 1886 y mediante el Decreto 882 de fecha 31 de diciembre de 1924, fue creada
la Oficina de Marcas y Patentes, la cual pasó a formar parte del Ministerio de
Economía y Trabajo mediante el Decreto 28 del 4 de diciembre de 1944.37
En el año de 1956 el Ministerio de Economía se separó institucionalmente del
Ministerio de Trabajo, y la Oficina de Marcas y Patentes pasó a ser una
dependencia de éste, según Decreto Número 1117, sin embargo suspendió sus
actividades el 13 de enero de 1983, y reiniciando las mismas el 19 de julio de ese
mismo año, según Acuerdo No. 305-83, emitido por el Ministerio de Economía.
35
Osorio, Manuel; DICCIONARIO DE CIENCIAS JURIDICAS, POLITICAS Y SOCIALES; Buenos Aires, Argentina; Editorial Heliasta; 1997; pág. 855. 36
Acuerdo Gubernativo No.182-2000: REGLAMENTO ORGÁNICO INTERNO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, Artículo 29 37
Registro de la Propiedad Intelectual; ¿Quiénes somos?; Guatemala, 2007; http://www.rpi.gob.gt/; 21 octubre 2011
30
Cuando entró en vigor del Decreto 33-98 del Congreso de la República, Ley de
Derecho de Autor y Derechos Conexos, se estableció que el Ministerio de
Economía transformaría el Registro de la Propiedad Industrial en Registro de la
Propiedad Intelectual y que el mismo se encargaría de tutelar tanto los derechos
de propiedad industrial como los derechos de autor.
1.3. Misión
“El Registro de Propiedad Intelectual tiene como misión principal garantizar el
servicio que presta el Estado a través de la inscripción y registro de los Derechos
de Propiedad Intelectual y la seguridad jurídica a los titulares de los derechos de
propiedad intelectual, evitando así la contravención a los mismos y fortalecer la
competencia leal en el comercio.”38
1.4. Función
En el artículo 162 de la Ley de Propiedad Industrial se establece lo relativo al
Registro al indicar las funciones de éste de la siguiente manera: “Del registro y sus
funcionarios. Sin perjuicio de lo que disponga la Ley de Derecho de Autor y
Derechos Conexos, el Registro de la Propiedad Intelectual es la autoridad
administrativa competente para: a) Organizar y administrar el registro de los
derechos de propiedad industrial; b) Cumplir todas las funciones y atribuciones
que le asigna esta ley; c) Desarrollar programas de difusión, capacitación y
formación en materia de derechos de propiedad intelectual; y d) Realizar
cualesquiera otras funciones o atribuciones que se establezcan por ley o en el
reglamento respectivo…”39
1.5. Organización
Para poder cumplir con algunas de las funciones que la ley le impone, el Registro
de la Propiedad Intelectual cuenta con un Departamento para Marcas, uno para
Patentes y otro para Derechos de Autor y Derechos Conexos.
1.5.1. Departamento de Marcas En el presente caso, el de más interés es el Departamento de Marcas “el cual
tiene a su cargo el trámite de las solicitudes de adquisición, modificación y
mantenimiento de derechos sobre los distintos signos distintivos (marcas, nombres
comerciales, expresiones o señales de publicidad y denominaciones de origen),
funciones que se realizan en sus distintas secciones: recepción, forma y fondo,
inscripciones, traspasos, (enajenaciones, licencias de uso, cambios de nombre y
38
Registro de la Propiedad Intelectual; ¿Quiénes somos?; MISION; Guatemala, 2007; http://www.rpi.gob.gt/; 21 de octubre Junio 2011 39
Decreto 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala: LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. Artículo 162
31
cancelaciones), renovaciones, errores materiales (certificaciones, constancias y
anotaciones especiales), elementos figurativos y archivos.”40 “El Departamento
tiene como objetivo garantizar las actividades económicas de la industria y del
comercio contra la competencia desleal, al otorgar protección a la creatividad y
originalidad aplicada para obtener beneficios económicos. Así como proteger al
público consumidor, ya que la marca permite distinguir entre productos similares,
facilita al consumidor el conocimiento sobre la procedencia de los artículos que
demanda.”41
2. PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE MARCAS EN GUATEMALA
El procedimiento para el registro de una marca está estipulado en la Ley de
Propiedad Industrial en el Título II relativo a Las Marcas y Otros Signos Distintivos;
Capítulo I relativo a Las Marcas y Sección Dos, donde se encuentra el
procedimiento; el cual se puede sintetizar de la siguiente manera:
1. SOLICITUD INICIAL. Esta solicitud consiste en un formulario que se
adquiere en el Registro de Propiedad Intelectual, el cual deberá contener
los requisitos estipulados en el artículo 22 de la ley, consistentes en:
Datos generales del solicitante, en caso fuera una persona jurídica
deberá contener los datos del representante legal, asimismo
acreditará su representación y el lugar donde se haya constituido la
persona jurídica.
Se deberá indicar la marca cuyo registro se solicita y una
reproducción de la misma en caso se tratare de marcas
denominativas con grafía, forma o algún color especial, o marcas
figurativas, mixtas o tridimensionales con o sin color.
Cuando la marca fuere constituida por algún elemento denominativo
y este tuviese un significado en un idioma distinto deberá colocar una
traducción simple de la marca.
Enumeración de productos o servicios que distinguirá la marca. Se
indicará el número de la clase en que se desea registrar la marca.
Dicha numeración se realiza con base en la Clasificación de Niza.
40
Registro de la Propiedad Intelectual; ¿Quiénes somos?; FUNCIONES DEL REGISTRO DE PROPIEDAD INTELECTUAL; Guatemala, 2007; http://www.rpi.gob.gt/; 21 octubre 2011. 41
Registro de la Propiedad Intelectual, ¿Quiénes somos?; OBJETIVOS; Guatemala, 2007; http://www.rpi.gob.gt/; 21 de octubre 2011
32
La Clasificación de Niza (NCL) es una clasificación internacional de
productos y servicios que se aplica para el registro de marcas de
productos y servicios. “La Clasificación de Niza fue establecida en
virtud de un acuerdo concluido en la Conferencia Diplomática de
Niza de 1957, con el nombre de Arreglo de Niza relativo a la
Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro
de las Marcas.” 42
Se tiene que indicar las reservas o renuncias especiales que tuviera
el titular, relativas a tipos de letras, colores y sus combinaciones.
En caso de tratarse de marcas sonoras u olfativas se deberá indicar
una descripción gráfica y en caso fuere una marca sonora adjuntar
una reproducción magnética de la misma y en el caso de la marca
olfativa se podrá adjuntar la fórmula química o el procedimiento.
En la primera solicitud también se podrá invocar el derecho de
prioridad. Este derecho se refiere a los casos en que ya se inició el
trámite de inscripción de una marca en otro país, se podrá pedir el
derecho de prioridad desde el día en que se inició el trámite en el
otro país. Si se llegare a invocar el derecho deberá indicarse el
nombre del país en que se hizo la solicitud, la fecha de presentación
y el número de la solicitud prioritaria si se le hubiese asignado.
A esa primera solicitud deberá acompañarse los documentos anexos
individualizados en el artículo 23 de la misma ley, entre los cuales se
puede mencionar la comprobante de pago de la tasa establecida y
cuatro reproducciones de la marca, y si en caso fueren sonoras o
auditivas tres ejemplares de su reproducción en material de apoyo y
de las olfativas tres copias de su fórmula o procedimiento.
2. EXAMEN DE FORMA en el cual se determina si se cumple con los
requisitos de los artículos 5, 22 y 23 de la Ley de Propiedad Industrial; esto
quiere decir que se revisa si cumple con todos los requisitos y formalidades
de la primera solicitud.
3. EXAMEN DE FONDO en el cual se verifica si la marca que se desea
registrar no es inadmisible por razones intrínsecas o por derechos de
terceros. En esa etapa del proceso vela por la protección a los derechos de
propiedad industrial y es la etapa más importante del procedimiento por el
42
http://www.wipo.int/classifications/nice/es/
33
análisis que se realiza. Las razones intrínsecas por las que se puede
rechazar la inscripción de una marca se encuentran establecidas en el
artículo 20, estas se refieren a razones esenciales por las cuales no se
puede registrar una marca, y las razones por las que una marca es
inadmisible por derechos de terceros en el artículo 21, esas se refieren al
hecho de que la inscripción de una marca afecte algún derecho de una
tercera persona que no sea el titular de la marca, de lo cual se profundizará
más adelante.
4. RESOLUCIÓN DE TRAMITE: una vez finalizada el examen de fondo y
forma, se emite la primera resolución en la cual se puede:
Dejar en suspenso el trámite en virtud de que no se cumple con alguno
de los requisitos de forma, y se requerirá al solicitante que corrija su
error u omisión de forma; para lo cual se da el plazo de un mes para
subsanarlo, bajo apercibimiento que si no lo hiciere se tiene por
abandonada la solicitud.
Objetar la solicitud por encontrarse la marca comprendida en alguno de
los motivos de inadmisibilidad, caso en el cual el Registro dará un plazo
de dos meses al solicitante para pronunciarse.
En el caso que el solicitante no se pronunciara en el plazo establecido o
el Registro sostiene la opinión de que las objeciones subsisten, dictará
resolución en la que se rechaza la solicitud con su debido fundamento.
Emisión de Edicto para publicaciones, en caso que después de los
exámenes de fondo y forma no se hubiese encontrado obstáculo alguno,
o ya superado este, el registro emitirá el edicto correspondiente.
5. PUBLICACIONES: El edicto deberá publicarse por tres veces dentro del
plazo de quince días, en el Diario Oficial. Los requisitos que deberá
contener el edicto están indicados en el artículo 26, dentro de los cuales se
encuentran:
o Nombre y domicilio del solicitante o su representante
o Fecha de presentación de la solicitud
o Número de expediente
o La marca, tal y como se solicitó. En caso se hubiere solicitado
el registro de una marca sonora, auditiva u olfativa, el edicto
deberá su descripción gráfica y se deberá hacer constar que
en el Registro hay disponible un ejemplar del material de
apoyo para su consulta.
o Productos o servicios que amparan la marca.
o Clase a la que corresponde la marca a registrarse
o Fecha y firma del Registrador o funcionario que el Registro
34
6. PERIODO DE OPOSICION: Dentro de los 2 meses siguientes a la primera
publicación podrá presentarse alguna oposición, dicha oposición deberá ser
formulada bpor escrito y presentarse ante el Registrador del Registro de la
Propiedad Intelectual e indicar los fundamentos de hecho y de derecho en
que se basa y tendrá que acompañar sus respectivos medios de prueba.
AUDIENCIA: De la oposición que se presente se le correrá audiencia al
solicitante de la marca por un plazo de dos meses para que presente su
contestación. Si fuera necesario abrir a prueba el proceso, se hará por un
plazo de dos meses.
Por último el Registrador de la Propiedad Industrial emite la resolución en la
cual declara Con Lugar o Sin Lugar la oposición planteada, si la declarare
Sin lugar, ordenará el pago de la tasa correspondiente a los derechos de
Registro (Artículo 27); si la declara Con Lugar la oposición planteada, el
Registro de la Propiedad Intelectual emitirá resolución en la que denegará
el registro de la marca solicitada.
En cualquiera de ambos supuestos indicados en el párrafo anterior, la parte
afectada con la resolución podrá interponer Recurso de Revocatoria ante el
Ministerio de Economía en contra de la Resolución del Registro de la
Propiedad Intelectual.
Del Recurso de Revocatoria resolverá el Ministerio de Economía, quien
verificará si la resolución fue o no resuelta conforme a derecho y así lo
declarará en resolución.
La parte afectada con dicha resolución, podrá llevar a cabo un Proceso
Contencioso Administrativo ante el Órgano Jurisdiccional competente en
contra de la resolución emitida por el Ministerio de Economía, quien
resolverá en sentencia.
La parte que se vea afectada con la sentencia dictada por el juzgado de lo
Contencioso Administrativo, podrá en última instancia acudir a la Casación.
7. PRESENTACIÓN DE PUBLICACIONES: en el Registro dentro del mes
siguiente a partir de la última publicación y se debe pagar la tasa
correspondiente.
8. ORDEN DE PAGO DE DERECHOS: El Registro ordenará que se proceda
a inscribir la marca y a emitir el certificado de registro.
35
9. EMISION DE TITULO: una vez pagados los derechos de registro, de
acuerdo con la tasa arancelaria establecida por el Registro, se emitirá el
certificado de propiedad correspondiente.
En la práctica, el trámite de marcas suele ser un tanto demorado a como la ley
establece que debe ser; sin embargo depende mucho de la buena gestión que se
realice por parte del interesado en el seguimiento de su trámite.
En cuanto a las notificaciones de las actuaciones dentro del trámite, el reglamento
establece: “Artículo 7. Notificaciones. El Registro notificará sin necesidad de
gestión de parte todas aquellas resoluciones en las que ordene la realización de
un acto, en las que requiera la entrega de un documento y las resoluciones
definitivas que se emitan en cualesquiera de las formas siguientes:
a) En la sede del Registro;
b) En el lugar señalado por el solicitante para recibir notificaciones;
c) Por medio de notario; o
d) Por correo certificado a costa del interesado.
En todo caso se tendrán por bien hechas las notificaciones que se practiquen en el
lugar señalado por el solicitante, en tanto no conste cambio de dirección para tal
efecto.”
En la práctica, únicamente se utiliza lo que establece el inciso a), ya que el
interesado debe acudir a la sede del Registro para ser notificado de sus
resoluciones, área que debe ser fortalecida para no limitar el derecho de un
tercero interesado en el registro de una marca, ya que actualmente se encuentran
varios trámites de registro de marcas en suspenso, por la falta de notificación de
las resoluciones.
Por lo anteriormente indicado una marca en trámite puede llegar a quedar 10 años
sin movimiento por parte de la persona interesada, y hasta que las resoluciones en
las que ordene la realización de un acto, en las que requiera la entrega de un
documento y las resoluciones definitivas que se emitan de trámite que admite o
rechaza la solicitud, no sea notificada y transcurra el plazo fijado para el
cumplimiento de la realización de un acto, el trámite no puede darse por
abandonado, según lo que establece la Ley de Propiedad Industrial, afectando así
el derecho de un tercero interesado en registrar una marca similar que
probablemente sí será comercializada.
36
3. EFECTOS JURÍDICOS DE LA INSCRIPCIÓN DE MARCAS EN GUATEMALA
El registro de una marca, tendrá vigencia de diez años a partir de su inscripción, y
podrá ser renovable. Al estar registrada la marca el titular goza del derecho
exclusivo al uso de la misma y a la vez otorga varios DERECHOS establecidos en
el artículo 35 de la Ley de Propiedad Industrial, los cuales se pueden resumir de la
siguiente manera:
Decreto 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala: LEY DE
PROPIEDAD INDUSTRIAL. Artículo 35.
a. Impedir que terceros que no gocen del consentimiento del propietario
utilicen signos idénticos o semejantes para productos o servicios que se
relacionen con los productos y servicios para los que está registrada la
marca titular, si dicho uso podría causar confusión;
b. Oponerse al registro de una marca distintiva idéntica o semejante para
identificar productos iguales o semejantes a aquellos para los cuales se ha
registrado la marca, o para productos o servicios diferentes cuando
pudieren causar confusión o riesgo de asociación con esa marca;
c. Hacer cesar judicialmente el uso, la aplicación o la colocación de la marca o
una marca distintiva idéntica o semejante, por parte de un tercero no
autorizado en los siguientes casos:
1. Para identificar productos iguales o semejantes a aquellos para los
cuales se ha registrado la marca, o para productos o servicios
diferentes cuando pudieran causar confusión;
2. Cuando se pueda provocar confusión o riesgo de asociación en
envolturas, empaques, embalajes, etc.;
3. Para identificar productos idénticos o semejantes a los que se
identifican con una marca muy conocida, esté o no registrada,
cuando pudiera generar confusión o riesgo de asociación.
d. Que las autoridades competentes prohíban o suspendan la importación o
internación de productos que estén comprendidos en las situaciones ya
previstas;
e. El resarcimiento de los daños y perjuicios que se le hubieren causado por el
empleo, uso, aplicación, colocación, importación o internación indebidos;
37
f. Denunciar los delitos cometidos en perjuicio de sus derechos y acusar
penalmente a los responsables;
g. Solicitar y obtener las providencias cautelares previstas por la ley en los
casos mencionados y contra quienes:
1. Supriman o modifiquen la marca con fines comerciales, después de que
la misma se hubiese aplicado o colocado legítimamente en los
productos;
2. Sin autorización del titular fabriquen etiquetas, envases, envolturas,
embalajes u otros materiales análogos que reproduzcan o contengan la
marca;
3. Rellenen o vuelvan a usar con fines comerciales envases, envolturas o
embalajes que lleven la marca con el propósito de dar la apariencia que
contienen el producto original; y
4. Cometan o intenten cometer actos de competencia desleal en contra
suya.
h. Demandar la intervención de las autoridades competentes, a fin de que se
protejan y respeten sus derechos como titular de signos distintivos y
también para evitar una posible infracción y los daños económicos o
comerciales derivados de una infracción.
De la misma manera en el artículo 36 de la Ley de Propiedad Industrial43 establece
las LIMITACIONES al derecho sobre una marca de la siguiente manera: “El
Registro de una marca no conferirá el derecho de prohibir que un tercero use con
relación a productos o servicios legítimamente colocados en el comercio:
a. Su nombre o dirección, o los de sus establecimientos mercantiles;
b. Indicaciones o informaciones sobre las características de sus
productos o servicios, entre otras las referidas a su cantidad, calidad,
utilización, origen geográfico o precio; y
c. Indicaciones o informaciones sobre disponibilidad, utilización,
aplicación o compatibilidad de sus productos o servicios, en
particular con relación a piezas de recambio o accesorios.
43 Decreto 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala: LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. Artículo 36.
38
La limitación referida en el párrafo anterior, operará siempre que tal uso se haga
de buena fe y no sea capaz de causar confusión sobre la procedencia empresarial
de los productos o servicios
En estos artículos no se limitan los efectos jurídicos del registro de una marca, sin
embargo, podrían considerarse como los principales, ya que en esta materia se
depende de gran manera del criterio que desarrollen los asesores que
técnicamente analicen cada caso en concreto, por lo que en la práctica es
subjetivo el juicio que se pueda emitir al respecto, pues ello depende de los
medios de prueba y presunciones humanas que se deriven de éstos.
En relación al tema que nos ocupa, los efectos jurídicos que se obtienen en
Guatemala por el Registro de una marca, no alcanzan a ser validos en otros
países en virtud que el sistema de protección de éstas es territorial, razón por la
cual es de gran importancia contar con el Registro Internacional de Marcas para
que los mismos efectos obtenidos en Guatemala se alcancen a nivel internacional
a efectos de guardar la competencia leal y seguridad en la explotación de los
productos de fábrica entre los países.
Guatemala en el 2012 incrementó en 51 por ciento sus exportaciones hacia
Estados Unidos desde la entrada en vigencia en 2006 del Tratado de Libre
Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-
CAFTA) por sus siglas en Inglés. Siendo Guatemala y Costa Rica los países que
más han aprovechado el tratado de libre comercio, al incrementar sus volúmenes
de exportación e importación. De aquí la importancia que las fábricas o
productores presente y futuros de productos importados y exportados se
encuentren protegidos en sus derechos en materia intelectual e industrial a nivel
internacional, obteniendo con ello los efectos jurídicos para lo cual fue creado este
Derecho.
39
NO Previo
Rechazo
Previo a continuar
con la oposición se
cumpla con los
requisitos dentro del
mes siguientes a la
notificación
Corre audiencia
por 2 meses para
contestar la
oposición.
FIN
FIN
PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE MARCAS EN
GUATEMALA
Como ultima instancia se podrá recurrir a
Casación
1. El a na lis is de a dmis ibilida d se rá se gún a me rite e l c a so
o de la c a ntida d de opos ic ione s que ha ya n s ido
inte rpue s ta s , ya que e s ta n se tra ba ja ra n e n forma
c onjunta y e l tie mpo que tra nsc urra podrá se r e ntre 1 y 4
me se s . 2 . El tie mpo
que tra nsc urre pa ra que se a notific a da la re soluc ión que
dic ta la a dmis ibilida d de la opos ic ión o de los re quis itos
que de be n c umplirse pue de se r de 1 me s , de a c ue rdo a l
flujo de solic itude s e n e l Re gis tro).
Si fuere necesario continuar con el proceso en
virtud de no estar de acuerdo con lo resuelto, se
podrá proceder con un Proceso Contencioso
Administrativo
Se emite resolución dentro de quince dias
de finalizado el tramite. (El tiempo que trans curre
para que és tas diligenc ias s ean no tificadas puede s er de 1 mes ,
de acuerdo a l flujo de s o lic itudes en e l Regis tro o de la
co mple jidad de l cas o ).
Se practicarán las diligencias para mejor
resolver dentro del plazo de diez días para
ese efecto. (El tiempo que trans curre para que és tas diligenc ias
s ean no tificadas puede s er de 1 mes , de acuerdo a l flujo de
s o lic itudes en e l Regis tro o de la co mple jidad de l cas o ).
Si fuere necesario recibir medio de prueba ofrecidos por
el opositor o el solicitante, se decretará apertura a prueba
en el procedimiento por un plazo de dos meses para
ambas partes. (El tiempo que transcurre para que ésta
apertura a prueba sea notificada puede ser de 1 mes, de
acuerdo al flujo de solicitudes en el Registro o de la
complejidad del caso).
OPOSICIÓN
Vencido el plazo para contestar a la oposición o del
periodo de prueba, según fuera el caso, e l registro
resolvera dentro del mes siguiente.
InsatisfactorioSatisfactorio
Se analiza la admisibilidad de la oposición
interpuesta y se resuelve la misma, la cual
puede versar en 3 sentidos:
Notifica edicto para la publicación por 3 veces en el Diario
Oficial, dentro de un plazo de 1 mes. (El plazo para que la
resolución que dicta el edicto sea notificada, puede ser de 1 mes, de
acuerdo al flujo de solicitudes en el Registro).
Estos plazos pueden prolongarse ante la
existencia de recursos, nulidades y
excepciones que surjan dentro del proceso. (El
tiempo que transcurre para que éstas acciones sean
notificadas puede ser de 1 mes, de acuerdo al flujo de
solicitudes en el Registro o de la complejidad del
caso).
Examen de Novedad (tiempo de aproximado
de espera 1 mes)
Notificado el previo corre plazo para subsanar
previos por 1 mes.
Vencido el plazo de
oposición se esperan 8 dias
más.
FIN
Se efectúa el pago para
entrega del Título
Luego de la notificación, se
efectúa el pago y pasa a
elaboración del Titulo (plazo
aprox. 15 dias)
Subsanado el previo, el registro
emitirá el edicto. (El plazo para
que la resolución que dicta el edicto
sea notificada, puede ser de 1 mes, de
acuerdo al flujo de solicitudes en el
Registro)
Se solicita la resolución para
pago de derechos de
inscripcion de la marca (plazo
aprox. 30 dias para la
notificación de pago de
derechos)
PREVIO(El plazo para que la
resolución del previo
sea notificada, puede ser de 1 mes de acuerdo al
flujo de solicitudes en el NO PREVIO
A partir de la primera publicación, corre plazo de
2 meses para interponer oposicion
El registro ordenará que previo al pago de
la tasa respectiva, se inscriba la marca y se
emita el Certificado de Registro. (El tiempo
que transcurre para que ésta resolución sea notificada puede
ser de 1 mes, de acuerdo al flujo de solicitudes en el Registro
o de la complej idad del caso).
Podra presentarse Recurso de
Revocatoria ante e l Ministerio de
Economia dentro de 5 dias siguientes a
la resolución.
4. FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE UNA MARCA EN
GUATEMALA
40
5. LEGISLACIÓN APLICABLE
5.1. Constitución Política de la República de Guatemala
En virtud de que en la misma se establece la libertad de acción de las personas,
así como el derecho de petición ante la administración pública, y los derechos
fundamentales de los que todos gozan.
5.2. Tratados internacionales en materia de Propiedad Industrial
El Estado de Guatemala es parte de tratados internacionales en materia de
Propiedad Industrial entre los cuales están: Convenio de París para la Protección
de la Propiedad Industrial, Convención General Interamericana de Protección
Marcaria y Comercial, Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio.
5.3. Convenio de París
El Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial es “El primer
gran tratado internacional relativo a las patentes, los diseños industriales y las
marcas”.44
El Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial fue concluido
en 1883, completado por un protocolo interpretativo en Madrid, España en el año
1891; revisado en la ciudad de Bruselas en el año 1900, en Washington en el
1911, en la Haya en el 1925, en Londres en el año 1934, en Lisboa en 1958, en
Estocolmo en el 1967 y fue enmendado en el 1979, con la finalidad de que los
titulares de patentes, marcas o diseños industriales quedaran protegidos con un
solo registro en su país y en los pertenecientes a la Unión de París.45
Este tratado es el más importante del régimen de propiedad industrial a nivel
internacional. El convenio constituye una solución adecuada para proteger los
derechos de titulares de propiedad industrial al garantizar internacionalmente
algunos privilegios en cada país miembro del convenio.
El convenio de Paris fue aprobado en su última revisión en Estocolmo en 1967, y
aprobado en Guatemala por el Decreto 11-98 del Congreso de la República, este
convenio tiene como objetivo principalmente entre otros unificar las normativas
relacionadas con la protección de la propiedad industrial; así mismo que los
44
http://www.wipo.int/trademarks/es/treaties.html 45
UNAM. EDICION Y DERECHO DE AUTOR EN LAS PUBLICACIONES DE LA UNAM; Clara López Guzmán y Adrian Estrada Corona. http://www.edicion.unam.mx/html/3_3_1.html; 22 de octubre de 2011:
41
países miembros otorguen a los extranjeros igual trato que el que conceden a sus
nacionales a efecto de no discriminar respecto a las condiciones de adquisición,
producción y protección de esos derechos.
El Convenio de París establece dentro de su texto varios principios y preceptos
fundamentales, y los cuales dieron gran aporte al tema de la propiedad intelectual,
los cuales con base al texto46 se pueden sintetizar de la siguiente manera:
I. El principio del Trato Nacional
Establece que cada uno de los Estados partes que participen en un contrato,
deberán conceder a las personas ciudadanas de los demás Estados contratantes
la misma protección que le concedería a un nacional. Además los ciudadanos de
Estados que no sean partes también se encontraran protegidos por la convención
si se encuentran avecindados o cuentan con un establecimiento industrial o
comercial, real en el territorio de alguno de los Estados partes del Convenio de
Paris.
II. Asimilación
El Artículo 3º del Convenio establece Asimilación de determinadas categorías de
personas a los nacionales de los países de la Unión. Quedan asimilados a los
nacionales de los países de la Unión aquellos nacionales de países que no forman
parte de la Unión que estén domiciliados o tengan establecimientos industriales o
comerciales efectivos y serios en el territorio de alguno de los países de la
Unión.47
III. El principio del Derecho de Prioridad
Lo establece el convenio para patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos
o modelos industriales, o de marca, y consiste en que sobre la base de una
primera solicitud presentada en alguno de los países contratantes, el solicitante
podrá pedir la protección en cualquiera de los otros Estados partes del convenio
dentro de un plazo determinado; lo cual tendrá como efecto que esas últimas
solicitudes se consideraran como planteadas el día que se planteó la primera
solicitud.
Además de los dos principios ya mencionados el Convenio de Paris establece
algunas reglas comunes a todos los estados en las distintas áreas de la propiedad
46
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual; CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL; Ginebra, Suiza, 2010.
http://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/trtdocs_wo020.html#P37_2308; 22 de octubre de 2012.
47 Loc. Cit.
42
industrial que regula. Con respecto a marcas el Convenio no establece alguna
manera específica para presentar la inscripción de una marca, por lo que dicha
solicitud se deberá regir por la ley interna de cada Estado. Además se regula que
en el caso una marca haya sido debidamente inscrita en algún país de los
contratantes, previa solicitud, deberá ser aceptada para su registro y protegida en
su forma original en los demás estados contratantes.
IV. Uso de la Marca
Otra de las características que presenta el Convenio de Paris con respecto al
derecho marcario, es que es obligatorio el uso de una marca registrada. Después
de un período razonable, si el dueño de una marca registrada no la utiliza ese
registro puede ser cancelado a solicitud de otra persona, siempre y cuando el
dueño no pueda justificar la inactividad de la misma.
Esos se pueden considerar los principios más importantes del Convenio de Paris,
sin embargo el Convenio es mucho más amplio y desarrolla temas fundamentales
en la materia de la propiedad industrial, dentro de los cuales se puede mencionar
la obligatoriedad de los estados partes a asegurar una protección eficaz en contra
de la competencia desleal, con lo que es un gran avance para los sistemas de
protección y fomento de las invenciones.
Con relación a las marcas el Convenio de Paris expresa que si una marca ha sido
registrada en su país de origen, los demás países de la unión deberán negar el
registro a cualquier marca que constituya una reproducción, traducción o imitación
de cualquier símbolo de una marca previamente registrada.
V. Plazo de gracia para el pago de las tasas de mantenimiento de los derechos
Se concederá un plazo de gracia, que deberá ser de seis meses como mínimo,
para el pago de las tasas previstas para el mantenimiento de los derechos de
propiedad industrial, mediante el pago de una sobretasa, si la legislación nacional
lo impone.
VI. Marcas Notorias
Se establece que:
“1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del
país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a
prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la
reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una
marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí
43
notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda
beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o
similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la
reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de
crear confusión con ésta.
2) Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha del
registro para reclamar la anulación de dicha marca. Los países de la Unión tienen
la facultad de prever un plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición del
uso.
3) No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las
marcas registradas o utilizadas de mala fe.”48
VII. Prohibiciones en cuanto a los emblemas de Estado, signos oficiales de control y emblemas de organizaciones intergubernamentales
Los países de la Unión acuerdan rehusar o anular el registro y prohibir, con
medidas apropiadas, la utilización, sin permiso de las autoridades competentes,
bien sea como marcas de fábrica o de comercio, bien como elementos de las
referidas marcas, de los escudos de armas, banderas y otros emblemas de Estado
de los países de la Unión, signos y punzones oficiales de control y de garantía
adoptados por ellos, así como toda imitación desde el punto de vista heráldico.
Igualmente a los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o
denominaciones de las organizaciones internacionales intergubernamentales de
las cuales uno o varios países de la Unión sean miembros, con excepción de los
escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones que
hayan sido objeto de acuerdos internacionales en vigor destinados a asegurar su
protección.
VIII. Transferencia de la marca
Cuando, conforme a la legislación de un país de la Unión, la cesión de una marca
no sea válida sino cuando haya tenido lugar al mismo tiempo que la transferencia
de la empresa o del negocio al cual la marca pertenece, será suficiente para que
esta validez sea admitida, que la parte de la empresa o del negocio situada en
este país sea transmitida al cesionario con el derecho exclusivo de fabricar o de
vender allí los productos que llevan la marca cedida.
Entre otros, tales como:
48
http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/es/ip/paris/pdf/trtdocs_wo020.pdf
44
a. La naturaleza del producto al que la marca de fábrica o de comercio ha de aplicarse no puede, en ningún caso, ser obstáculo para el registro de la marca.
b. Marcas colectivas
c. El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin
obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de
fábrica o de comercio.
d. Embargo a la importación, etc., de los productos que lleven ilícitamente una
marca o un nombre comercial.
e. El Convenio de Paris establece normas comunes a seguir por los países
que conforman la unión, además estipula que un inventor debe ser
mencionado en todo caso como inventor de su obra.
5.4. Convención General Interamericana de Protección Marcaria y
Comercial
La Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial es un
acuerdo firmado entre países americanos el 20 de febrero de 1929; también es
conocido como la Convención de Washington de 1929. Tal y como indica la
convención, con la firma de este acuerdo se busca la protección marcaria y
comercial, la represión de la competencia desleal y de las falsas indicaciones de
origen geográfico.49
La Convención establece algunos derechos importantes para la propiedad
industrial, dentro estos se puede comenzar mencionando el derecho a oponerse al
uso y registro de una marca o nombre comercial semejante a uno registrado con
anterioridad en alguno de los Estados contratantes. Este derecho es fundamental
para iniciar a crear una verdadera protección a la propiedad industrial. El tratado a
su vez define la competencia desleal y da un listado de actos que constituyen
competencia desleal.
5.5. Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio –ADPIC-
49
Bendaña Guerrero, Guy José. Op.cit., págs. 437 y 438.
45
Conocido por sus siglas como ADPIC, aprobado por el Decreto 37-95 del
Congreso de la República. El ADPIC, pretende reducir las distorsiones del
comercio tradicional y los obstáculos al mismo, mediante el fomento de una
protección eficaz y adecuada de los derechos de propiedad intelectual y el
establecimiento de un marco multilateral de principios, normas y disposiciones
relacionadas con el comercio internacional de mercancías falsificadas.
El Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio es el Anexo 1C del convenio en que se crea la Organización Mundial del
Comercio y fue firmado en el año de 1994. 50
Este acuerdo nace en virtud de las necesidades que se presentaron en el ámbito
de la propiedad intelectual. El grado de protección de los derechos de propiedad
intelectual y la observancia de los mismos variaba mucho de país en país, esas
diferencias, tarde o temprano repercutían en las relaciones económicas a nivel
internacional.
Es por ello que la Organización Mundial del Comercio (OMC) consideró que la
manera en que hubiera un mayor orden y disposición para resolver controversias
de esa naturaleza era establecer nuevas reglas comerciales sobre propiedad
intelectual, convenidas internacionalmente.
Con el Acuerdo de la OMC sobre Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados
con el Comercio (ADPIC) se intentó reducir las diferencias en la forma de proteger
la propiedad intelectual en distintos países del mundo y someterlos a reglas
comunes. En él, se establecen los niveles mínimos de protección que cada país
deberá brindar a la propiedad intelectual y a los otros miembros de la OMC.
El Acuerdo abarca cinco temas principales que son: 1) La forma en que deben
aplicarse los principios básicos del sistema del comercio y de los otros acuerdos
internacionales en materia de propiedad intelectual; 2) Como prestar una
protección adecuada a los derechos de propiedad intelectual; 3) La manera de
hacer respetar adecuadamente los derechos de propiedad intelectual en el
territorio de cada Estado; 4) Como resolver diferencias de esa materia, entre los
países miembros de la OMC; y por último, 5) Las disposiciones transitorias
mientras se establece el nuevo sistema.
Toda la normativa del Acuerdo sobre los ADPIC está basada en los tres grandes
principios que informan todo el sistema multilateral del comercio en la OMC:
50
Organización Mundial del Comercio; PROPIEDAD INTELECTUAL: PROTECCIÓN Y OBSERVANCIA; Ginebra, Suiza.
http://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/agrm7_s.htm. 23 de octubre 2011
46
a) Principio de Trato Nacional, en virtud del cual los nacionales y los
extranjeros tienen los mismos derechos en cuanto a la existencia,
adquisición, alcance y mantenimiento de los derechos previstos a favor de
las creaciones intelectuales cubiertas por el Acuerdo; así como para el
ejercicio de esos derechos y de las acciones que fueren necesarias para la
observancia de los mismos. Es de aclarar que este principio también se
encuentra regulado en el articulo 3 de la ley de propiedad industrial, el que
preceptúa” Trato Nacional; Las personas individuales o jurídicas,
Nacionales de otro Estado vinculado a Guatemala, por un tratado que
establezca trato Nacional para los guatemaltecos, o las que tengan su
domicilio o un establecimiento industrial o comercial real y efectivo en aquel
estado gozarán de un trato no menos favorable que el que se otorgue a los
guatemaltecos, con respecto a la adquisición, mantenimiento, protección y
ejercicio de los derechos establecidos por esta ley o respecto a los que se
establezcan en el futuro.
b) Principio de la Nación más Favorecida, que constituye una
novedad en los acuerdos internacionales sobre propiedad intelectual y en
virtud del cual toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que un Miembro
conceda a los Nacionales de otro país, ya sea sobre los derechos
sustantivos o los procedimientos de observancia, se concederá
inmediatamente y sin condiciones a los Nacionales de los demás países
miembros. Se admite como excepción –en lo que se refiere a los
procedimientos- las disposiciones que se deriven de leyes de carácter
general, no limitadas específicamente a la protección de la propiedad
intelectual.
c) Principio de Transparencia, en virtud del cual los países miembros
deben publicar y hacer del conocimiento de los demás Miembros, toda su
normativa en materia de propiedad intelectual.
5.6. Tratado de Libre Comercio, Estados Unidos de América,
Centroamérica y República Dominicana
Un tratado de libre comercio es un acuerdo por escrito entre países, que busca
facilitar el comercio a través de una serie de normas mutuamente acordadas,
claras y estables, que crean derechos y obligaciones de mutuo beneficio. Estos se
crean para que un producto o servicio pueda venderse fácilmente a otro país o a
otros países y de esta manera eliminar los obstáculos que dificultan el comercio.51
51
Ministerio de Economía. Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos. ¿QUÉ ES UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO?; Guatemala, 2010. http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/tlc/queeltlc.htm; 6 de Octubre de 2011
47
El Tratado de Libre Comercio, Estados Unidos de América, Centroamérica y
República Dominicana, conocido por sus siglas en inglés como CAFTA-DR, es un
tratado que tiene como objetivo principal la creación de una zona de libre comercio
entre los países firmantes. El objetivo mencionado conlleva la expansión y
diversificación de comercio en la región. El tratado quedó firmado en mayo del
2004, quedando afuera del mismo únicamente Panamá.
En materia de derechos de autor y de propiedad industrial el Tratado de Libre
Comercio obliga a la ratificación y adhesión de varios tratados en este tema; de
manera que ninguna discusión nacional puede estar encima de los tratados a
ratificar. En el tema de la propiedad intelectual lo que se busca es lograr una
protección a los titulares de los productos y servicios, siempre y cuando estos
sean registrados en su momento.
En el tema más específico de las marcas, el CAFTA-DR establece que los
propietarios de las marcas deberán ser tratados de la misma manera que los
nacionales, lo que le permitirá ejercer sus derechos para proteger su derecho,
sobre cualquiera que lo viole.
5.7. Convención de Viena, sobre el derecho de los Tratados entre
Estados y Organizaciones Internacionales o entre
Organizaciones Internacionales
La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados fue suscrita en Viena,
Austria el 23 de mayo de 1969 y entró en vigencia hasta el 27 de enero de 1980;
Guatemala la ratificó en 1996. 52
Esta convención fue elaborada por una conferencia internacional reunida en
Viena, sobre la base de un proyecto preparado durante más de quince años de
trabajo por la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas. El
objetivo que perseguía la convención era codificar el derecho internacional
consuetudinario de los tratados y a la vez ampliar su desarrollo.
La convención estipula varios puntos importantes sobre los tratados suscritos a
nivel internacional y establece reglas sobre su aplicación. De dichas reglas es
importante traer a colación lo preceptuado respecto a la observancia de los
tratados con relación al derecho interno de cada Estado, lo cual se encuentra
contenido en el artículo 27 de la misma, y dice: “El derecho interno de los Estados,
52
Larios Ochaita, Carlos; DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO; 5ª Ed.; Guatemala, Guatemala; Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales de la Universidad San Carlos de Guatemala; (el ejemplar no indica el año de publicación); pág. 87.
48
las reglas de las organizaciones internacionales y la observancia de los tratados.
1. Un Estado parte en un tratado no podrá invocar las disposiciones de su derecho
interno como justificación del incumplimiento del tratado (…)”.
Por lo anteriormente expuesto y citado, es necesario incluir dentro del listado de
legislación aplicable al registro de marcas en Guatemala esta Convención, en
virtud de que varios tratados internacionales tienen relevancia en el tema de
marcas en Guatemala y es importante determinar qué prioridad se debe aplicar a
cada normativa.
5.8. Arreglo de Niza
En el caso de Guatemala existe un caso especial con respecto a un tratado que
sin ser parte de él, es aplicable al proceso de inscripción de marcas en el país,
este es el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y
Servicios para el Registro de Marcas.
El arreglo de Niza consiste en una lista de clases, que va acompañada de notas
explicativas y de una lista de productos y servicios indicando la clase a que
pertenece cada uno de estos. 53
Con esta clasificación se busca obtener un mayor orden para definir que tipos de
productos o servicios va a amparar la nueva marca, y también para evitar la
competencia desleal dentro de marcas que amparen lo mismo.
Como ya se ha mencionado, el Estado de Guatemala es un Estado parte del
Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, así mismo es
miembro de la OMC y con ello se comprometió a promover por medio de su
legislación mecanismos para lograr la protección a los titulares de marcas de
fábrica o comercio, y cumplir con estándares de protección contemplados en el
ADPIC. En virtud de las exigencias internacionales y los avances de la tecnología
se promulgo la actual LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL mediante el Decreto
Número 57-2000 del Congreso de la República; la cual es la fuente principal para
el Registro de Marcas en Guatemala.
5.9. La Ley de Propiedad Industrial de Guatemala
Esta ley tiene como objeto principal la protección, estímulo y fomento a la
creatividad intelectual en el campo del comercio y en la industria. Básicamente la
53
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual; CLASIFICACION INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS (CLASIFICACION DE NIZA); Ginebra, Suiza, 2008. http://www.wipo.int/classifications/nice/es/#P5_107; 24 de octubre de 2011
49
ley regula sobre normas comunes, terminología de marcas y otros signos
distintivos, procedimientos para registro de marcas, vigencia, renovación,
modificación de su registro, derechos, obligaciones, enajenación, licencias de uso,
extinción del registro de una marca, expresiones y señales de publicidad, nombres
comerciales, emblemas, indicaciones geográficas y denominaciones de origen,
invenciones, modelos de utilidad y diseños industriales, entre otros temas
importantes de propiedad industrial. A la vez, también se regulan algunos temas
con respecto a la represión de la competencia desleal y acciones que se pueden
tomar.54
La Ley de Propiedad Industrial guatemalteca es el fundamento legal para todo el
registro de marcas en el país y los efectos que dicho registro tendrá en el mismo.
5.10. Acuerdo Gubernativo No. 89-2002, REGLAMENTO DE LA LEY
DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
El cual tiene por objeto desarrollar preceptos normativos contenidos en la Ley
de Propiedad Industrial y las funciones del Registro de la Propiedad Intelectual
como autoridad administrativa; esto quiere decir que el Reglamento, está
enfocado en cuestiones administrativas.
5.11. Acuerdo Gubernativo No. 862-2000, ARANCEL DEL REGISTRO
DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, En Materia de Propiedad
Industrial.
En el cual se establecen las tasas y honorarios que se deberán pagar al Registro
de Propiedad Intelectual las personas individuales o jurídicas que deseen realizar
trámites, en este caso, de signos distintivos.
5.12. LEY DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Tal y como se mencionó anteriormente, durante el proceso existe la probabilidad
que el propio Registro de la Propiedad Intelectual objete o un tercero se oponga al
Registro de una marca, y en virtud de lo resuelto, la parte afectada podrá hacer
uso de recursos administrativos, y estos deberán regirse por lo estipulado en el
Decreto Número 119-96 que es la LEY DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, en la cual se regula los procedimientos a seguir, tanto para el
Recurso de Revocatoria como para el Proceso Contencioso Administrativo.
54
Congreso de la República de Guatemala; DECRETOS; Guatemala, 2008; http://www.congreso.gob.gt/gt/mostrar_ley.asp?id=640. 8 de septiembre del 2011.
50
5.13. CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y MERCANTIL
El Código Procesal Civil y Mercantil, regula en el numeral 7º, se tramitarán
en juicio oral lo que por disposición de la ley o por convenio de las partes deban
tramitarse en esta vía, con el propósito de resolver las controversias en forma más
rápida que el juicio ordinario; y dicho artículo en armonía con lo establecido en el
artículo 182 de la Ley de Propiedad Industrial, nos remite expresamente, que se
ventilara en juicio oral, los procesos civiles o mercantiles que se promuevan en
ejercicio de las acciones reguladas en el Decreto 57-2000 del Congreso de la
República, lo cual se desarrolla de los artículos 199 al 210 del mencionado cuerpo
legal.
Actualmente y por disposición del decreto 57-2000 Ley de Propiedad
Industrial, se tramitaran en la Vía oral según el artículo 182; Los asuntos relativos
a la competencia desleal, nulidad, cancelación por falta de uso, adquisición
mantenimiento y protección de los signos distintivos.
5.14. PROCEDIMIENTO DEL JUICIO ORAL
Como ya se mencionó el Juicio Oral es el procedimiento por medio del cual se
tramitarán los asuntos de Propiedad Intelectual, en cuanto corresponda llegar a
una instancia judicial, por lo que es necesario conocer brevemente su
procedimiento:
5.14.1. DEMANDA:
El artículo 201 del Código Procesal Civil y Mercantil establece que la demanda
podrá presentarse verbalmente en cuyo caso el secretario levantara el acta
respectiva. Cuando se procede de esta manera, la oralidad cumple su función y la
escritura (el acta) solamente documenta lo que el demandante expone. Sin
embargo, el mismo artículo establece que la demanda podrá también presentarse
por escrito y que en ambos casos deberán observarse las disposiciones de los
artículos 106 y 107 del Código Procesal Civil y Mercantil; estos artículos son
disposiciones del juicio ordinario, en lo que sean aplicables. El art. 106 establece
“En la demanda se fijaran con claridad y precisión los hechos en que se funde, las
pruebas que van a rendirse, los fundamentos de derecho y la petición”. Esta
norma no tiene problema cuando la demanda se presenta en forma escrita pero
ofrece dificultad cuando se hace en forma oral, porque entonces es el secretario el
que tiene obligación de levantar la respectiva acta. En estos casos el requisito de
la enunciación del derecho aplicable puede omitirse, ya que siendo el secretario
un auxiliar del Tribunal, debe limitarse a recoger la exposición de los hechos, el
ofrecimiento de la prueba y las peticiones específicas
51
.
5.14.2. MEDIOS DE PRUEBA
El artículo 107 es la norma relativa a los documentos que deben acompañarse
con la demanda. Esta disposición si es aplicable enteramente. En consecuencia,
tal como lo dice la norma el actor deberá acompañar a su demanda los
documentos en que funde su derecho y si no los tuviere a su disposición los
mencionara con la individualidad posible, expresando lo que de ellos resulte, y
designara el archivo, oficina pública o lugar donde se encuentren los originales.
La demanda puede ser ampliada entre el termino comprendido entre el
emplazamiento y la primera audiencia, o al celebrarse esta. La ley no menciona
la modificación, que está comprendida esta posibilidad no solo porque la
ampliación es ya de por si una modificación, sino por la aplicación supletoria del
art. 110 del Código Procesal Civil y Mercantil que habla de la ampliación y de la
modificación.
Si la ampliación o modificación se lleva a cabo en la primera audiencia, el Articulo,
204, Párrafo 3º, establece que el juez suspenderá la audiencia, señalando una
nueva para que las partes comparezcan a juicio oral, a menos que el demandado
prefiera contestarla en el mismo acto.
Si no se participara del criterio de que al producirse una ampliación o modificación
de la demanda, antes de la primera audiencia, debe emplazarse nuevamente al
demandado, de todas maneras tendría el juez que optar por la suspensión de la
primera audiencia o por aceptar la facultad del demandado para contestarla en
esa oportunidad. Ya que en igual forma debe procederse en cuanto a la
reconvención (artículo 204 párrafo final).
5.14.3. EMPLAZAMIENTO:
El artículo 202 del Código Procesal Civil y Mercantil dispone, si la demanda se
ajusta a las prescripciones legales, el juez señalara día y hora para que las partes
comparezcan a juicio oral, previniéndolas presentar sus pruebas en la audiencia,
bajo apercibimiento de continuar el juicio en rebeldía de la que no compareciere.
Entre el emplazamiento del demandado y la audiencia deben mediar por lo menos
tres días, término que será ampliado en razón de la distancia.
5.14.4. CONTESTACION DE LA DEMANDA:
La contestación de la demanda debe llenar los mismos requisitos que la
demanda y puede hacerse oralmente en la primera audiencia. Sin embargo
puede también presentarse por escrito, hasta o en el momento de la primera
52
audiencia artículos 204 párrafos. 1 y 2. Con la contestación de la demanda,
verificada antes o en la audiencia, quedan determinados los hechos sobre los
cuales va a versar el juicio oral. Por tal motivo, no es posible ninguna ampliación
modificaron de la demanda, puesto que por lo dispuesto en el art. 200, es
aplicable el artículo 110, que establece que podrá ampliarse o modificarse la
demanda antes de que haya sido contestada, y por ello, no es posible hacerlo
cuando la demanda ya fue contestada. Esto obliga a las partes a ser claros y
preciso en sus pedimentos, desde un comienzo y no estar a la expectativa de la
defensa del demandado para introducir las modificaciones o ampliaciones que la
contestación de la demanda puede sugerir. Además debe tenerse en cuenta que
el actor ha dispuesto de mucho más tiempo para la preparación de su demanda, el
que le permite el plazo de la prescripción, mientras que el demandado solo cuenta
con el plazo breve del emplazamiento. Por otra parte; la misma oportunidad que
tiene el demandado para contestar la demanda, la tiene el actor para la ampliación
de ella, puesto que el demandante puede ampliar su demanda entre el
emplazamiento y la primera audiencia o al celebrarse esta.
5.14.5. RECONVENCION:
En el juicio oral la reconvención que haga valer el demandado debe llenar los
requisitos que establece el artículo 119 Código Procesal Civil y Mercantil por
remisión supletoria artículo 200. En consecuencia, la pretensión que se ejercite
debe tener conexión por razón del objeto o del título con la demanda y no debe
estar sujeta a distintos trámites.
En el juicio oral la reconvención puede presentarse por escrito antes de la primera
audiencia o bien durante la celebración de esta. En la audiencia también puede
hacerse oralmente. No tenemos necesidad de recordar con más detalle que la
reconvención en nuestro sistema debe plantearse al contestar la demanda.
En el caso de la reconvención sea que se formule entes de la primera audiencia o
al celebrarse esta, los efectos que produce son los mismos, ya que el juez debe
suspender la audiencia señalando una nueva para que el actor tenga oportunidad
de contestarla, o bien, aceptar la facultad del actor para contestarla en el mismo
acto art. 204 Código Procesal Civil y Mercantil.
5.14.6. AUDIENCIAS
La primera audiencia en el juicio oral reviste máxima importancia, porque en
ella puede quedar agotada toda la fase.
El Juez Comenzara identificando debidamente a las partes y en caso de que una
de ellas comparezca por medio de apoderado, de oficio, examinara lo adecuado
53
de la representación. Una vez llenado este paso preliminar se procede, antes de
continuar con el desarrollo de la audiencia, a la diligencia de conciliación.
5.14.7. EXCEPCIONES
Verificado el acto conciliatorio sin resultado positivo viene la oposición del
demandado. El articulo 205 Código Procesal Civil y Mercantil establece que todas
las excepciones se opondrán en el momento de contestar la demanda o la
reconvención, pero las nacidas con posterioridad y las de cosa juzgada,
caducidad, prescripción, pago, transacción y litispendencia, se podrán interponer
en cualquier tiempo, mientras no se haya dictado sentencia en segunda instancia.
5.14.8. PRUEBAS
El régimen de la prueba en cuanto a su ofrecimiento, es igual que para el juicio
ordinario. La prueba debe ofrecerse en la demanda o en la contestación a ella, en
el juicio oral no hay plazo de prueba, sino audiencias. Por ello, el ofrecimiento de
la prueba debe ser preciso e individualizado, y si de testigos se trata, debe
indicarse sus nombres. Claro que algunas pruebas como la pericial, pueden ser
organizadas posteriormente, por su especial naturaleza.
La dificultad legal en que el art. 206 en su párrafo primero dice que las partes
están obligadas a concurrir a la primera audiencia con sus pruebas. El siguiente
párrafo del mismo artículo comienza diciendo: “Si en esta audiencia no fuere
posible rendir todas las pruebas, se señalara nueva audiencia dentro de un
término que no debe exceder de quince días.” Relacionando ambos párrafos
podría extraerse la conclusión de que la segunda audiencia que permite el código
solo es posible utilizarla cuando no ha sido factible recibir todas las pruebas que la
parte cumpliendo con su obligación, ha presentado en la primera audiencia.
5.14.9. TERMINACION DEL PROCESO
Sí ambas partes en el proceso comparecieron a la primera audiencia, pueden
presentarse diversos casos. En efecto, el demandado puede allanarse, es decir
expresar su deseo de no litigar y de someterse a las pretensiones del actor. Este
allanamiento no implica confesión de los hechos, pero termina el proceso. Por
otra parte, puede confesar expresamente los hechos en que se funda la demanda.
En ambas situaciones el juez no necesita recibir más prueba y debe dictar
sentencia dentro del tercer día. Así lo establece el primer párrafo del artículo 208
Código Procesal Civil y Mercantil.
Si no hubiere allanamiento ni confesión, debe recibirse la prueba propuesta por las
partes en cuyo caso, según el último párrafo del artículo 208 Código Procesal
54
Civil y Mercantil, el Juez dictara su sentencia dentro de cinco días contados a
partir de la última audiencia.
Si comparece una sola de las partes, en esta situación una de las partes incurre
en rebeldía. Según lo que establece el primer párrafo del artículo 202, el Juez cita
a las partes a juicio oral, para cuyo efecto fija día y hora y las apercibe que el juicio
continuara en rebeldía de la parte que no compareciere. En consecuencia puede
incurrir en rebeldía, tanto el actor como el demandado.
5.14.10. SENTENCIA
La sentencia que pone fin a lo resuelto en un juicio oral produce los mismos
efectos que la sentencia dictada en el juicio ordinario, salvo las excepciones que
adelante se dirán. Puede llegarse a ella, ya se después del sucesivo
desenvolvimiento de las audiencias o bien mediante la concurrencia del
allanamiento o de la confesión, que permite que el juez pueda dictar la sentencia y
poner así fin al litigio. En efecto el articulo 208 Código Procesal Civil y Mercantil,
en el párrafo 1º. Establece: Si el demandado se allanare a la demanda o
confesare los hechos expuestos en la misma, el juez dictara sentencia dentro de
tercero día. Esto quiere decir que el juez ya no necesita de ninguna otra prueba
para que el asunto judicial termine por sentencia.
6. TRATADO DE LIBRE COMERCIO, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA
6.1. Definición
Un tratado de libre comercio es un acuerdo entre dos o más países cuyo objetivo
principal es establecer reglas comunes para normar la relación comercial entre
ellos. Las siglas TLC-CAUSA se utilizan para identificar al tratado de libre
comercio entre Centroamérica y Estados Unidos. Un TLC busca crear una zona de
libre comercio entre los países que son parte del mismo.
Los TLC´s son instrumentos bilaterales o multilaterales de política exterior que los
países utilizan para consolidar y ampliar el acceso de sus productos y eliminar
barreras arancelarias y no arancelarias, así como establecer mecanismos de
cooperación entre las partes contratantes. El objetivo principal de este tipo de
acuerdos es liberalizar la totalidad de productos y servicios que se comercian
entre las partes contratantes.
55
6.2. Antecedentes
Los intentos por negociar un tratado de libre comercio con Estados Unidos
iniciaron en el 2001, cuando los presidentes Centroamericanos lo solicitaron al
Presidente George Bush.
A raíz de esta propuesta, el gobierno de Estados Unidos notificó a su congreso la
intención de iniciar negociaciones para la suscripción de un TLC con los cinco
países.
Posteriormente, en enero 2002, Estados Unidos anunció la posibilidad de inciar en
el corto plazo la negociación de un TLC con la región centroamericana. En marzo
de ese mismo año, los presidentes de Centroamérica se reunieron con el
presidente de Estados Unidos, Iniciándose un período de acercamiento a través
de talleres exploratorios.
En agosto de 2002, el senado y el congreso de Estados Unidos aprueban la
autoridad de promoción comercial que faculta a su organismo Ejecutivo agilizar las
negociaciones comerciales.
Con esta aprobación, se dio en enero de 2003 el lanzamiento oficial de las
negociaciones, fijándose la fecha de finalización, estructura y cronograma que
rigió el proceso.
La etapa de negociación se llevó a cabo durante el 2003, finalizando Guatemala,
El salvador, Honduras y Nicaragua el 17 de diciembre. Costa Rica finalizó su
proceso de negociación el 25 de enero de 2004.
6.3. Objetivos
Estimular la expansión y diversificación del comercio entre las partes
Eliminar los obstáculos al comercio y facilitar la circulación transfronteriza
de mercancías y servicios entre los territorios de las partes.
Promover condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio.
Aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión en los territorios
de las partes.
Proteger en forma adecuada y eficaz y hacer valer los derechos de
propiedad intelectual en el territorio de cada parte.
Crear procedimientos eficaces para la aplicación y el cumplimiento de este
tratado, para su administración conjunta, y para la solución de
controversias.
56
Establecer lineamientos para la cooperación bilateral, regional, y multilateral
dirigida a ampliar y mejorar los beneficios de este tratado.
6.4. Entidades que negocian los tratados de libre comercio
Los TLC´s, por ser acuerdos entre Estados, son negociados por el gobierno en
representación de sus habitantes.
6.5. Administración de los tratados de Libre Comercio
Compete al Ministerio de Economía administras los TLC´s a través de la Dirección
de Administración de Tratados, que se encarga de darle seguimiento a los comités
que se forman dentro del Tratado, así como a los compromisos adquiridos por los
gobiernos.
6.6. Quienes participan en las negociaciones de un tratado de Libre
Comercio
En las negociaciones de los TLC´s participan funcionarios públicos, tanto del
ministerio de Economía como de otros ministerios e instituciones del Estado.
La representación del sector privado/empresarial en las negociaciones se organiza
a través de la comisión Empresarial de Negociaciones Comerciales
Internacionales (CENCIT).
6.7. Forma de negociar un Tratado de Libre Comercio
Un TLC es negociado por los gobiernos de los países interesados. Previo a las
reuniones de negociación, se llevan a cabo acercamientos informales que buscan
un intercambio entre los países que iniciaron las negociaciones.
A nivel nacional, antes de tomar la decisión de negociar un TLC, el Gobierno
consulta con los distintos sectores sociales para determinar si existe interés en
iniciar negociaciones y se empieza, así, una etapa de investigación y evaluación
de la conveniencia de suscribir un Tratado.
Una vez acordado el inicio de negociaciones, los países llevan a cabo reuniones
que reciben el nombre de Rondas de Negociación, en las que se discute y
acuerda el texto que contendrá el TLC. La duración de la etapa de negociaciones
depende de la capacidad de los países para encontrar acuerdos, por lo que puede
durar desde uno hasta tres o cuatro años.
Cuando inician las negociaciones, los países acuerdan qué temas se negociaran,
de qué forma y en cuanto tiempo aproximadamente. En el caso de Centroamérica,
cuando negocian los cinco países juntos, se escoge a un país para que actúe
como secretaria del proceso.
57
Una negociación se inicia conociendo la propuesta de una de las partes y luego la
contrapropuesta de la otra parte. Esto permite conocer y dar forma al texto del
tratado. Cuando se concluye la negociación, usualmente cada país lleva a cabo
una revisión legal, es decir, una revisión del texto del tratado para uniformar el
lenguaje de acuerdo a los términos jurídicos pertinentes. Adicionalmente, se revisa
que el texto esté de acuerdo con la legislación interna.
Al concluir la revisión legal, se suscribe el tratado. Luego de suscrito, el presidente
de Guatemala, a través del ministerio de relaciones exteriores, envía al congreso
de la republica el acuerdo y éste debe ratificarlo o rechazarlo.
Al ser aprobado por el congreso, el presidente del Guatemala debe sancionar y
publicar el tratado, así como proceder al envío de documento de ratificación a los
demás países miembros y al organismo en donde se depositó el tratado.
6.8. Principales temas de negociación de los Tratados de Libre
Comercio
Entre los principales temas de negociación de los TLC´s están: acceso a
mercados, Servicios, inversión, Propiedad Intelectual, Compras de Gobierno,
Telecomunicaciones, Medidas Ambientales, Medidas Laborales, Solución de
Controversias, Medidas de Defensa, Procedimientos aduaneros, entre otros.
6.9. Temas conocidos en la Mesa de Propiedad Intelectual durante la
negociación del TLC
En virtud La Propiedad Intelectual se clasifica en dos grandes ramas: el derecho
de autor y la propiedad industrial y a su vez, la Propiedad Industrial se subdivide
en dos áreas específicas: marcas y patentes, por tal razón el texto de Propiedad
Intelectual del CAFTA está conformado básicamente por normas que se refieren
a: Derecho de Autor, Marcas y Patentes entre otros que de alguna manera se
vinculan con éstos, sumándose a lo anterior disposiciones generales,
disposiciones finales y de observancia o aplicación de las disposiciones legales
contenidas en el mencionado texto.
6.9.1. Disposiciones Generales
Dentro de las disposiciones Generales que forman parte del texto de Propiedad Intelectual del CAFTA se encuentran: ADHESIÓN A LOS SIGUIENTES TRATADOS:
58
- Antes del 1/01/06:
• a) Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT)
• b) Tratado de Budapest sobre el reconocimiento internacional
del depósito de microorganismos a los fines del procedimiento
en materia de patentes.
- Antes del 01/01/08:
a) El Convenio sobre la Distribución de Señales de Satélite
Portadoras de Programas.
b) El Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT).
- Guatemala realizará todos los esfuerzos razonables para ratificar o
acceder al:
a) Convenio UPOV (1991) sobre variedades vegetales.
b) El Tratado sobre Derecho de Patentes (2000) (PLT).
c) Arreglo de la Haya sobre el Depósito Internacional de Diseños
Industriales (1999).
d) El Protocolo al Arreglo de Madrid sobre el Registro Internacional de
Marcas (1989).
- Se logra equilibrio entre la protección de:
Las Marcas Vrs. La protección de Indicaciones Geográficas
- RELACION ENTRE MARCA E INDICACION GEOGRAFICA
Se logró conciliar dos sistemas diferentes sobre la base de la normativa
establecida en los ADPIC y la relación con el principio de “Primero en tiempo,
primero en derecho”
- NOMBRES DE DOMINIO EN INTERNET
Logros en disposiciones relativas a procedimientos eficientes respecto a los
conflictos de nombres de dominio en Internet que permitirán: Atender el
problema de la piratería cibernética de marcas.
- DERECHOS DE AUTOR
Se reafirman obligaciones y derechos que las partes tienen derivados de los
tratados de la OMPI ya ratificados por Guatemala que son:
– El Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor(1996) (WCT).
59
– El tratado de la OMPI sobre interpretación o ejecución y fonogramas
(WPPT).
- PATENTES
Confirma la facultad de las Partes de excluir de patentabilidad:
- Todo lo que se relacione a metodologías para curar o prevenir
enfermedades en personas o animales.
- (Métodos terapéuticos, quirúrgicos y de diagnóstico)
- Se garantiza la protección:
De las plantas a través del sistema de Patentes y
Las nuevas variedades vegetales a través del Acta de 1991 de
UPOV
En casos de emergencia nacional o riesgo grave de la salud, se confirma la
facultad de las partes de conceder:
Licencias Obligatorias.
Importaciones paralelas sin que exista el compromiso para
limitarlas.
Se define la ampliación de plazo de una patente por retrasos irrazonables dentro
de los procedimientos administrativos respectivos.
- PROTECCIÓN A LOS DATOS DE PRUEBA
Es un tipo de protección diferente a la protección por patentes y está contemplada
para proteger contra su uso comercial desleal, los resultados de pruebas relativas
a seguridad y eficacia de medicamentos y productos agroquímicos que contienen
un principio activo nuevo.
Su protección es de:
– Cinco años para productos farmacéuticos.
– Diez años para productos agroquímicos.
– Durante los cuales, la autoridad competente debe abstenerse de
hacer uso por referencia de los datos en beneficio de terceros no
autorizados.
- OBSERVANCIA
-Se disponen de figuras y procedimientos eficientes relacionados con medidas en
frontera (en aspectos relacionados con marcas y derecho de autor y derechos
conexos)
-Se establecen responsabilidades civiles y penales para los proveedores de
servicios de internet que den lugar a infracciones.
60
7. EL TLC Y SU IMPORTANCIA PARA GUATEMALA
El TLC con estados Unidos tiene gran trascendencia para Guatemala, debido a
que ese país representa la primera economía del mundo, con el cual se tiene una
intensa relación comercial bilateral. Estados Unidos es el segundo socio comercial
más importante de Guatemala.
El TLC-CAUSA abre la oportunidad para que la producción guatemalteca tenga
libre acceso a un mercado de 280 millones de habitantes, un logro y una
oportunidad sin precedentes que claramente creará condiciones para mejorar e
incrementar nuestras exportaciones, atraer nuevas inversiones, crear mejores
oportunidades de empleo y, en consecuencia, un mayor crecimiento económico.
El TLC-CAUSA facilitará el comercio y la inversión mediante la eliminación de los
impuestos a las importaciones y otras barreras al comercio de productos y
servicios. Así mismo, se obtendrán beneficios para los consumidores quiénes, a
través de una mayor competencia, disfrutarán de más opciones de compra a
precios competitivos.
7.1. Objetivos en cada tema específico en la negociación del TLC-
CAUSA
7.1.1. Objetivos Generales
Impulsar el desarrollo económico y social de Guatemala a través de la
consolidación de la liberalización económica alcanzada hasta el momento y
promover la continuación de dicho proceso tendiente al crecimiento
económico.
Normar el comercio de bienes y servicios a través de reglas claras,
transparentes y estables.
Establecer mecanismos que eviten la aplicación de medidas unilaterales y
discrecionales que afecten los flujos comerciales.
Crear un marco jurídico estable para promover y desarrollar las inversiones.
7.1.2. Objetivos Específicos: Acceso a Mercados
Eliminación de derechos arancelarios y otros derechos y cargas que
afectan las exportaciones de los países de Centroamérica así como
consolidar y ampliar los beneficios comerciales establecidos en la iniciativa
de la cuenta del caribe y el sistema Generalizado de Preferencias.
61
Buscar la eliminación de barreras no arancelarias y otras medidas que
restrinjan las exportaciones de la región
Buscar el establecimiento de mecanismos efectivos de cooperación con
Estados Unidos para lograr la efectiva aplicación de los acuerdos sobre
Barreras Técnicas al comercio y medidas sanitarias y fitosanitarias de la
OMC.
Servicios
Buscar incentiva la expansión y el desarrollo de crecientes flujos de
comercio de servicios transfronterizos entre los países centroamericanos y
Estados Unidos a través del establecimiento de un marco normativo claro y
preciso, que elabore los principios acordados a nivel multilateral, y que sea
compatible con las disposiciones constitucionales de las partes.
Inversión
Fomentar el desarrollo de crecientes flujos de inversión hacia los países de
la región a través del establecimiento de un marco normativo que proteja la
inversión y promueva un clima de negocios estable y seguro.
Comercio Electrónico
Promover, a través de reglas y principios generales, un entorno favorable
para la expansión del comercio electrónico, que sirva como instrumento
para facilitar y abrir nuevas oportunidades comercio y en general como
medio para fomentar el desarrollo, modernización y competitividad a favor
del sector productivo y los consumidores.
Compras Gubernamentales
Buscar el establecimiento de un marco de normas y principios generales
que garanticen el acceso efectivo y reciproco al mercado de compras del
sector público a los productos y proveedores de la otra parte, como medio
para promover el intercambio económico.
Propiedad Intelectual
Buscar el establecimiento de disciplinas que aseguren una adecuada y
efectiva protección de los derechos de propiedad intelectual que tomen en
consideración las diferencias de tamaño y desarrollo en las economías de
los países centroamericanos y de Estados Unidos.
Laboral
62
Buscar que el marco de normas y principios adoptados en materia laboral
no constituya ni permita la adopción de medidas que afecten el comercio
entre las partes.
Ambiental
Buscar que el marco de normas y principios adoptados en materia
ambiental no constituya ni permita la adopción de medidas que afecten el
comercio entre las partes.
Solución de Controversias
Buscar el establecimiento de medios que faciliten y fomente el uso del
arbitraje y otros medios alternativos de solución de diferencias para resolver
controversias privadas.
7.2. Oportunidades que representa para Guatemala el TLC-CAUSA
1. Acceso estable y duradero para los productos guatemaltecos al mercado
más importante del mundo.
2. Aumento de la competitividad de la región centroamericana. Nuestros
productores podrán utilizar materia prima más barata que les permita
exportar a mejores precios.
3. Combate a la pobreza a través de la generación de empleo, crecimiento de
la competitividad e inversión.
4. Beneficio a los consumidores, el TLC-CAUSA facilita que el consumidor
encuentre productos nacionales e importados de calidad a precios más
baratos.
7.3. Los resultados concretos que Guatemala obtuvo con el TLC-
CAUSA
Se consolidaron las preferencias que Estados Unidos da a Guatemala,
dentro de la iniciativa de la cuenca del caribe y el sistema generalizado de
preferencias. Esto garantiza el acceso para el 99.4% de las exportaciones
guatemaltecas a dicho mercado.
Se logró mantener los mecanismos de exención o suspensión o diferimiento
de aranceles que se utilizan en los regímenes de zonas francas y de
perfeccionamiento activo (decreto 29-89)
Se creó además, un comité para el fortalecimiento de las capacidades
comerciales, a través del cual e canalizará la cooperación para mejorar la
competitividad y reconversión de los sectores.
En materia ambiental y laboral se reafirmó nuestra obligación de cumplir
con nuestras leyes y con los convenios internacionales.
63
7.4. Impacto que se espera en materia de crecimiento económico
para la región centroamericana derivado de la entrada en
vigencia del TLC-CAUSA
De acuerdo a estudios realizados por la comisión Económica para américa latina,
el impacto será positivo en materia de crecimiento del producto interno bruto para
la región. De acuerdo a este estudio, en el mejor de los escenarios la región
experimentara en un plazo de seis años, a partir de la entrada en vigencia del
TLC-CAUSA, un crecimiento del 7% del producto interno bruto en el peor de los
casos, el crecimiento será de 2.3%.
El TLC-CAUSA está estructurado de manera tal que permite a la industria y
sectores nacionales adaptarse a la apertura comercial, razón por la cual el TLC-
CAUSA no permitirá la invasión de los productos extranjeros al país. Algunos
sectores, que ya son competitivos, tendrán un arancel del 0% a la entrada en
vigencia del tratado. y los sectores que son sensibles tendrán períodos de
desgravación que llegan incluso hasta 20 años.
Un TLC tiene como una de sus principales objetivos la eliminación de barreras
arancelarias entre las partes del tratado y el establecimiento de una zona libre
comercio en la que los bienes de aranceles. En ese sentido, el TLC-CAUSA
establece que al final de un período de desgravación, habrá una libre circulación
de bienes agrícolas e industriales.
Uno de los principios que se observó durante la negociación fue la asimetría que
existe entre la economía de los países centroamericanos y la economía
norteamericana.
Es importante mencionar que Estados Unidos otorgó acceso inmediato libre de
aranceles al 99.5% de productos industriales mientras que Guatemala otorgó
acceso inmediato al 81.9% de los productos estadounidenses, por lo que se
obtuvo un trato asimétrico a favor de Guatemala. El acceso de productos agrícolas
guatemaltecos al mercado estadounidense quedó garantizado un acceso
inmediato para 1,623 de las 1,824 fracciones arancelarias que se negociaron, lo
cual representa el 90% de los productos.
Tanto la OMC, como los TLC´s contemplan mecanismos de defensa que se
aplican al productor nacional en caso de importaciones masivas que amenacen la
industria nacional.
El instrumento de defensa comercial por excelencia al que pueden recurrir los
países, si se presenta un aumento masivo de las importaciones que causen daño,
es la salvaguardia general.
64
7.5. Mecanismos de salvaguardia se acordaron dentro del TLC-
CAUSA
Una salvaguardia general que permite incrementar los aranceles para
cualquier mercancía, por un plazo no mayor de 4 años y únicamente
mientras esa mercancía alcanza el libre comercio. Esto significa que
cuando las mercancías ya no pagan aranceles no pueden utilizar este
mecanismo. El país que aplique una salvaguardia está obligando a
compensar al país que puedan resultar perjudicado con la aplicación de
esta medida. Esta compensación puede consistir en la rebaja de un arancel
par otra mercancía importante en el comercio de aquel país.
Una salvaguardia especial para mercancías textiles, la cual sólo podrá
aplicarse durante cinco años. Está sujeta al mecanismo de compensación
con cualquier otro tipo pudiendo ser de otra rama de la producción
Por lo anteriormente analizado, podemos concluir en que un tratado de libre
comercio es un acuerdo por escrito entre países, que busca facilitar el comercio a
través de una serie de normas mutuamente acordadas, claras y estables, que
crean derechos y obligaciones de mutuo beneficio. Estos se crean para que un
producto o servicio pueda venderse fácilmente a otro país o a otros países y de
esta manera eliminar los obstáculos que dificultan el comercio.55
El Tratado de Libre Comercio, Estados Unidos de América, Centroamérica y
República Dominicana, conocido por sus siglas en inglés como CAFTA-DR, es un
tratado que tiene como objetivo principal la creación de una zona de libre comercio
entre los países firmantes. El objetivo mencionado conlleva la expansión y
diversificación de comercio en la región. El tratado quedó firmado en mayo del
2004, quedando afuera del mismo únicamente Panamá.
En materia de derechos de autor y de propiedad industrial el Tratado de Libre
Comercio obliga a la ratificación y adhesión de varios tratados en este tema; de
manera que ninguna discusión nacional puede estar encima de los tratados a
ratificar. En el tema de la propiedad intelectual lo que se busca es lograr una
protección a los titulares de los productos y servicios, siempre y cuando estos
sean registrados en su momento.
En el tema más específico de las marcas, el CAFTA-DR establece que los
propietarios de las marcas deberán ser tratados de la misma manera que los
nacionales, lo que le permitirá ejercer sus derechos para proteger su derecho,
sobre cualquiera que lo viole.
55
Ministerio de Economía. Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos. ¿QUÉ ES UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO?; Guatemala, 2010. http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/tlc/queeltlc.htm; 6 de Octubre de 2011
65
CAPÍTULO V
1. REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS
1.1. El Sistema de Madrid
En vista del crecimiento económico a nivel mundial, los comerciantes cada día
tienen mayor proyección geográfica de las actividades mercantiles que llevan a
cabo; ya no se conforman con comercializar únicamente en su territorio, ahora
buscan expandir su actividad a otros países. Con la finalidad de difundir dichas
actividades se ha buscado la internacionalización de la protección a la propiedad
intelectual, incluyendo en dicha protección tanto los derechos de autor como la
propiedad industrial.
Por ser un signo distintivo tan importante en el campo de la comercialización de
productos y servicios, la marca ha sido protegida por los estados y por la
comunidad internacional mediante legislación local y convenios internacionales,
los cuales con los años van buscado la implementación de mejoras a los sistemas
de protección ya existentes. Todo lo anteriormente mencionado ha tenido como
resultado que para poder registrar una marca en distintos países es necesario
acudir a cada uno de los registros nacionales donde interese la protección de la
misma, lo cual genera dificultes de distintas índoles dentro de las cuales se puede
mencionar: el tiempo invertido, los distintos idiomas, lo cual genera una gran
barrera y los gastos en que se debe incurrir; por ello la necesidad de crear un
procedimiento común que facilite la tramitación de inscripciones.
Así se dio origen a la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL (OMPI), tal y como lo indica el Convenio que establece la
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, firmado en Estocolmo el
14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979, “Las Partes
contratantes, animadas del deseo de contribuir a una mejor comprensión y
colaboración entre los Estados, para su mutuo beneficio y sobre la base del
respeto a su soberanía e igualdad.
Deseando, a fin de estimular la actividad creadora, promover en todo el mundo la
protección de la propiedad intelectual,
Deseando modernizar y hacer más eficaz la administración de las Uniones
instituidas en el campo de la protección de la propiedad industrial y de la
protección de las obras literarias y artísticas, respetando al mismo tiempo
plenamente la autonomía de cada una de las Uniones,
66
Han convenido lo siguiente:
Artículo 1
Establecimiento de la Organización
Por el presente Convenio se establece la Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual.”56
Asimismo, con la finalidad de cumplir con ese propósito la comunidad internacional
creó un sistema que protegiera las marcas a nivel internacional mediante el
denominado, Sistema de Madrid, sistema que es administrado por la Organización
de la Propiedad Intelectual (OMPI).
El Sistema de Madrid no es un simple tratado internacional, este comprende un
sistema compuesto por dos tratados internacionales denominados:
1. El Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas
2. El Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional
de Marcas, al cual dentro del presente trabajo podrá denominársele como:
“Protocolo de Madrid”, “Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid” o
simplemente “Protocolo”.
Existen criterios que cuando se habla del Sistema de Madrid no se refiere
únicamente a esos dos tratados; sino que es un sistema compuesto por cuatro
tratados que son los dos ya mencionados y por: El Convenio de París para la
Protección de la Propiedad Intelectual y El Arreglo de Niza para la Clasificación
Internacional de Productos y Servicios, ya que si bien es cierto la Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual únicamente establece los dos primeros como
parte del Sistema, el Convenio de París y el Arreglo de Niza, se encuentran
íntimamente ligados al funcionamiento del Sistema de Madrid, en virtud de que un
Estado para utilizarlo, deberá aplicar también los dos anteriores.
Todos estos tratados reunidos, forman un sistema bastante complejo que persigue
como fin el registro internacional de marcas sin necesidad de acudir a los sistemas
tradicionales de cada territorio; sino que será un conjunto de registros nacionales
que serán administrados por la Oficina Internacional de la Organización Mundial
de la Propiedad Intelectual (OMPI). 57
56
http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/es/convention/pdf/trtdocs_wo029.pdf 57
Michaus Romero, Martín; EL SISTEMA DE MADRID, DESDE UNA PERSPECTIVA LATINOAMERICANA; Estudios Reunidos sobre el Protocolo de Madrid al Arreglo de Madrid desde 1989; Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial; 2006; pág. 111
67
La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, también denominada como
OMPI, es un organismo especializado del sistema de organizaciones de las
Naciones Unidas. Su objetivo es, entre otros, desarrollar un sistema de propiedad
intelectual internacional, que sea equilibrado y accesible y recompense la
creatividad, estimule la innovación y contribuya al desarrollo económico,
salvaguardando a la vez el interés público. 58
En virtud que la OMPI es el organismo internacional encargado de velar por la
protección a la propiedad intelectual, actualmente es el ente encargado de
administrar el Sistema de Madrid, ya que es un organismo imparcial que
únicamente busca la manera de mejorar continuamente temas relacionados a su
especialidad. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual indica que el
Sistema de Madrid tiene un doble objetivo. Primero, facilita la obtención de
protección de marcas (ya sea de productos o de servicios); ya que la inscripción
de una marca en el Registro Internacional produce en las partes contratantes los
efectos de protección de la marca. El segundo objetivo, consiste en que cualquier
gestión posterior que se desee realizar de la misma marca será mucho más fácil
mediante un único y sencillo trámite administrativo.
Los integrantes de este sistema conforman la denominada Unión de Madrid y
tienen la consideración de partes contratantes, los cuales conforman una Unión
Particular. Al sistema de Madrid se pueden adherir Estados y al Protocolo de
Madrid concerniente al Arreglo, pueden además también adherirse organizaciones
intergubernamentales, como se verá más adelante. Cada Estado miembro del
Sistema de Madrid es a su vez miembro de la Asamblea, la cual tiene como
función principal realizar el programa, presupuestos, modificaciones al
Reglamento, establecimiento de tasas, etc.
Para concluir, cabe señalar que el Sistema de Madrid ofrece al propietario de una
marca la posibilidad de protegerla en varios países, siempre miembros de la Unión
de Madrid, mediante la presentación de una solicitud única directamente en su
propia oficina de marcas nacional o regional. El registro internacional de una
marca tiene los mismos efectos que una solicitud de registro o el registro de una
marca efectuado en cada uno de los países designados por el solicitante. El
Sistema de Madrid también simplifica en gran medida la gestión posterior de la
marca, ya que con un solo trámite administrativo se pueden inscribir cambios
ulteriores o renovar el registro y facilita la designación posterior de otros países59
58
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual; La OMPI; ¿Qué es la OMPI?; Suiza http://www.wipo.int/about-
wipo/es/what_is_wipo.html; 19 de octbre de 2011 59
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Servicios; SISTEMA DE MADRID PARA EL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS; Suiza http://www.wipo.int/madrid/es/index.html; 7 de junio de 2007. 11:00 horas
68
1.2. Tratados que conforman el Sistema de Madrid
Como ya se mencionó el Sistema de Madrid se compone por los dos tratados
principales denominados el Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de
Marcas y el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid; estos a su vez se rigen y
complementan por el Reglamento Común del Arreglo y Protocolo de Madrid; los
cuales se describen a continuación.
1.3. Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas
En 1891 se suscribió entre distintos países el llamado Arreglo de Madrid, el cual
estaba destinado a facilitar el registro transnacional de marcas y entró en vigor el
14 de abril de 1891 en la Conferencia Diplomática celebrada en la ciudad de
Madrid, España.60 El acuerdo fue revisado en los años 1900 en Bruselas, 1911 en
Washington, 1925 en La Haya, en 1934 en Londres y en 1957 en Niza, y en 1967
tuvo lugar una revisión importante en Estocolmo. Más adelante fue modificado en
el año de 1979.
Con el paso de los años, se observó que el Arreglo de Madrid no había logrado el
desarrollo y la utilidad deseada, pues con los requisitos tan rígidos que presentaba
no se estaba cumpliendo los objetivos del mismo, por lo cual se decidió fortalecer
el Arreglo, mediante el denominado “Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid”
ofreciendo un sistema más ágil y flexible, mediante las disposiciones que se
detallan en el siguiente numeral.
1.4. Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid
En el año de 1989 una vez más, en la ciudad de Madrid, España se reunieron
expertos para analizar lo que pasaría a ser el Protocolo, el cual no era un
suplemento del Arreglo de Madrid, sino más bien una convención independiente
del Arreglo que iba a acabar con las limitaciones presentadas y ofrece un sistema
más ágil y flexible.61Los Estados, incluso los ya miembros del Arreglo, pueden
firmar de manera separada este protocolo. A estos tratados pueden adherirse
cualquier Estado que sea parte del Convenio de París para la Protección de la
Propiedad Industrial; ya sea a uno o a ambos.
60
Chaloupka, Pedro; EL PROTOCOLO DE MADRID, SOBRE EL REGISTRO DE MARCAS FRENTE AL DERECHO
VIGENTE EN LA ARGENTINA; Estudios Reunidos sobre el Protocolo de Madrid al Arreglo de Madrid desde 1989; Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial; 2006. pág. 86 61
Chaloupka, Pedro. Op.cit., pág. 86.
69
También las organizaciones Intergubernamentales pueden ser parte del Protocolo,
más no del Arreglo; pero debe de cumplir con las siguientes condiciones:
Al menos un Estado miembro de la organización deberá ser parte del Convenio de
París; y
La organización deberá mantener una oficina regional para el registro de marcas
con efecto en el territorio de la organización.62
1.5. Reglamento común del Arreglo de Madrid relativo al Registro
Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese
Arreglo
Con la finalidad de sistematizar el funcionamiento del Arreglo y del Protocolo de
Madrid se creó un reglamento común para ambos. En dicho reglamento se
establecen varias directrices para la implementación del registro internacional de
marcas tales como:
1. El procedimiento para realizar la solicitud de una inscripción internacional
hechos que afectan a los registros internacionales (denegaciones,
invalidaciones, restricciones, licencias, sustitución de un registro nacional o
regional, modificaciones de solicitudes, etc.)
2. Renovaciones
3. Gaceta
4. Base de Datos
5. Tasas
Procedimientos que serán desarrollados más adelante.
1.6. Diferencias entre el Arreglo de Madrid relativo al Registro
Internacional de Marcas y el Protocolo concerniente a ese
Arreglo
El Sistema de Madrid se originó con el Arreglo de Madrid, pero fue hasta la
entrada en vigor del Protocolo que el número de países contratantes aumentó
significativamente y que ingresaron a la Unión de Madrid países que representan
importantes mercados internacionalmente; esto se debió a que no obstante el
Arreglo previó originalmente una simplificación del trámite para la obtención de
registros de marca a nivel internacional, todavía existían grandes limitantes al
sistema presentado por el Arreglo.
62
El Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y el Protocolo concerniente a ese Arreglo: Objetivos, Características Principales, Ventajas. Publicación de la OMPI No 418(S). Ginebra, Suiza. 2004. Págs. 4 y 5.
70
A continuación se enumeran algunas de las diferencias más importantes que
existen entre ambos tratados señaladas por Silvia Abello:63
“El Arreglo establece que la solicitud internacional solo puede basarse en un
registro nacional de marca previo, o sea en un registro ya existente, y no en una
simple solicitud de registro. Lo anterior se desprende que de conformidad con el
Arreglo, en la petición de registro internacional, la administración del país de
origen debe certificar las indicaciones del registro nacional de la marca de mérito.
Por otro lado el Protocolo, subsana esta situación al brindarle al solicitante la
posibilidad de basar su petición internacional en una solicitud de registro de marca
nueva que haya sido presentada en la oficina de una parte contratante o ésta ya
haya sido registrada.
Otra de las diferencias que existen, y que algunos consideraban como un
obstáculo para la adhesión al Sistema de Madrid, es que el Arreglo de Madrid
otorga un plazo hasta de doce meses a las Oficinas Nacionales en el cual deben
realizar el estudio para declarar que no puede concederse el registro de dicha
marca en su territorio, y en caso de vencerse el plazo estipulado, se pierde el
beneficio oponerse a la inscripción.
“El Protocolo amplía este plazo a dieciocho meses, lo cual facilita la labor de las
Oficinas Nacionales, especialmente a aquellas cuya legislación prevé la
realización de un examen de fondo de las solicitudes de registro de marca.
El Arreglo estableció como idioma oficial del Sistema de Madrid el francés,
mientras que el Protocolo incluyó adicionalmente el inglés. Más adelante la
Asamblea aprobó incluir el idioma español por lo que se pueden recibir solicitudes
en cualquiera de esos idiomas, lo cual fue estipulado más adelante en el
Reglamento Común a ambos tratados.”
Una de las diferencias que existe entre el Arreglo y el Protocolo es en relación al
país de origen. El Arreglo establece que el que el solicitante no puede escoger
libremente el país de origen, sino que debe ser el país en el que el solicitante tiene
un establecimiento industrial o comercial efectivo y real. Solo a falta de dicho
establecimiento, el país de origen puede ser aquél en el que el solicitante tiene su
domicilio y por último el país en que el solicitante sea nacional.
63
Portal Internacional de la Universidad de Alicante sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Sociedad de la Información; Abello R., Silvia; ESTUDIO ACERCA DE LAS VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA POSIBLE ADHESIÓN DE UN PAÍS MIEMBRO DE LA COMUNIDAD ANDINA (COLOMBIA) AL SISTEMA DE MADRID; España, 2003; http://www.uaipit.com/files/publicaciones/0000002031_estudio%20acerca%20de%20las%20ventajas_%20desventajas.pdf; 19 de Julio del 2011
71
El Protocolo, por otro lado, establece que el solicitante puede elegir libremente el
país de origen entre los factores ya estipulados en el Arreglo, siendo estos el
establecimiento industrial o comercial, el domicilio del solicitante o su nacionalidad.
El Protocolo establece la posibilidad de transformación o conversión de un registro
internacional a un registro nacional en caso que el mismo cese en sus efectos.
Esta transformación o conversión se refiere al hecho de que el titular de un
registro internacional solicite la cancelación de éste, y decida presentar una
solicitud de registro de la misma marca ante una oficina nacional que sea parte del
Protocolo, por lo tanto en dicho caso el titular gozará del privilegio de tenerla por
presentada en la fecha del registro internacional, siempre y cuando cumpla con los
requisito previstos por el Protocolo. El Arreglo no dispone nada sobre esta
posibilidad.
Como se estipulo anteriormente, el Protocolo de Madrid ha superado algunas de
las barreras presentadas por el Arreglo al volver el Sistema más adaptable y útil
para el registro internacional de marcas, y basada en las diferencias que se
presentan entre ambos tratados se puede observar la mayor conveniencia de
aplicabilidad que tiene el Protocolo.
Agregado a lo anterior, el Tratado de Libre Comercio, Estados Unidos de América,
Centroamérica y República Dominicana en su capítulo décimo quinto, establece lo
referente a Derechos de Propiedad Intelectual, en cuyas disposiciones generales
refiere que lo contratantes realizarán sus mayores esfuerzos por ratificar o acceder
a distintos acuerdos internacionales, dentro de los cuales se encuentra el
Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de
Marcas. Guatemala en el año 2005 mediante decreto 31-2005 ratificó el Tratado
de Libre Comercio en referencia, lo cual lo compromete a hacer el esfuerzo por
ratificar el Protocolo de Madrid.
1.7. Análisis del funcionamiento del Registro Internacional de
Marcas de conformidad con el Protocolo Concerniente al
Arreglo de Madrid
Para poder continuar con la presente investigación es necesario tener claro el
procedimiento que establece el registro internacional de marcas. Previamente a
analizar el funcionamiento de dicho registro, es importante traer a colación los
siguientes puntos para poder comprenderlo mejor:
“a. El sistema que establece este registro internacional no es un mecanismo
mediante el cual desde una oficina central se solicita el registro de marcas en los
Estados contratantes; por el contrario, este es un método abreviado para extender
72
la solicitud de registro desde un Estado a otras tantas solicitudes nacionales en los
demás Estados adherentes.
b. No hay que entender que con el Sistema de Madrid se va a obtener el registro
de una marca a nivel mundial, sino que el registro de la marca podrá solicitarse
para los países que integran el Sistema, ya sea al ser parte del Arreglo de Madrid
relativo al Registro Internacional de Marcas, del Protocolo concerniente al Arreglo
de Madrid o de ambos.
c. El funcionamiento del registro internacional de marcas varía en el sentido que
es necesario determinar si el Estado contratante ha ratificado únicamente el
Arreglo o el Protocolo, o ambos ya que de conformidad con esto, los requisitos y
efectos variaran.
d. El Registro Internacional de Marcas es el único que puede otorgar el certificado
de inscripción de Marca Internacional, la cual es definida por Alfredo Barreda
Moller como es la marca concedida por la Oficina Internacional del Arreglo de
Madrid y del Protocolo de Madrid con vigencia en principio en todos los países
miembros de dichos tratados.” 64
Como ya se estableció con anterioridad, en virtud de la mayor conveniencia y
aplicabilidad que tiene el Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid, el análisis
del funcionamiento del registro internacional de marcas se hará con base en el
mismo.
En virtud de los avances sustantivos y procedimentales que la práctica ha venido
aconsejando, España decreto una nueva ley de marcas, la que es importante
analizar en lo que corresponde, pues de acuerdo con lo que se puede resumir de
dicha ley, puede representar un modelo de lo que puede significar el Arreglo de
Madrid para Guatemala.
La nueva ley denominada LEY 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas,
sancionada por Juan Carlos I Rey de España “tiene por objeto el régimen jurídico
de los signos distintivos, categoría jurídica que configura uno de los grandes
campos de la propiedad industrial”65.
Dicha ley representa varias reformas a la Ley de Marcas dando lugar a una nueva
Ley, las cuales se justifican y obedecen a tres motivos.
64
Barreda Moller, Alfredo; EL PROTOCOLO DE MADRID; Estudios Reunidos sobre el Protocolo de Madrid al Arreglo de Madrid desde 1989; Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial;2006; pág. 81 65
http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=126747
73
1. Dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Constitucional 103/1999, de 3
de junio, que delimita las competencias que en materia de propiedad
industrial corresponden a las Comunidades Autónomas y al Estado.
2. Incorporar a la legislación de marcas las disposiciones de carácter
comunitario e internacional a que está obligado o se ha comprometido el
Estado Español.
3. Finalmente, obedece a la conveniencia de introducir en nuestro
ordenamiento jurídico ciertas normas de carácter sustantivo y
procedimental que vienen aconsejadas por la experiencia obtenida bajo la
vigencia de la Ley anterior, las prácticas seguidas por otras legislaciones de
nuestro entorno y la necesidad de adaptar nuestro sistema de registro de
marcas a las exigencias de la nueva Sociedad.
En orden a los compromisos adquiridos por el Estado español, dicha Ley da
cumplimiento a los mismos, respondiendo a los altos niveles de armonización
impuestos en el seno de la Comunidad Europea e Internacional.
De las normas que se transponen deben destacarse las siguientes:
1. Nuevo concepto de marca
2. Reformulación de las causas de denegación y nulidad del registro
3. Extensión al ámbito comunitario del agotamiento del derecho de marca
4. Incorporación de la figura de la prescripción por tolerancia
5. Reforzamiento de la obligación de uso de la marca y de las sanciones por
su incumplimiento.
Ésta ley contiene asimismo las reglas necesarias para adaptar el derecho español
a los esfuerzos armonizadores realizados en el seno de la Comunidad
Internacional.
De este modo, se incorporan las normas que permiten la aplicación en España del
Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de
Marcas, de 27 de junio de 1989; el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos
de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (Acuerdo ADPIC), que
forma parte integrante del Acuerdo por el que se establece la Organización
Mundial del Comercio (OMC), de 15 de abril de 1994; así como el Tratado sobre el
Derecho de Marcas y su Reglamento, de 27 de octubre de 1994.
Comenzando por el Protocolo, su incorporación al Derecho español ha exigido
reformar el Título que en la Ley se dedica a las marcas internacionales. Así, se
74
admite la posibilidad de que la solicitud se funde no sólo en el registro nacional de
marca, sino en su mera solicitud.
Al mismo tiempo, se aprovecha la oportunidad para colmar ciertas lagunas, entre
las que destaca la ausencia de cobertura legal para el examen nacional de una
solicitud Internacional. Al igual que ocurre con la marca comunitaria, también aquí
se contempla la posibilidad de transformación en marca nacional.
En la exposición de motivos de dicha ley se menciona que se ha dado menor
relevancia a la incorporación de las Directrices contenidas en el ADPIC,
reconociendo que es incuestionable el extraordinario efecto que este Acuerdo ha
tenido sobre la regulación mundial de la propiedad intelectual incluidas las marcas,
al adaptarlo a las últimas exigencias del comercio internacional. Sin embargo, las
reglas que en el indicado Acuerdo se dedican a las marcas ya habían sido
parcialmente recogidas en la Ley 32/1988, al estar directamente inspirada en el
entonces Proyecto de Primera Directiva Comunitaria de Armonización que, a su
vez, influyó decisivamente en el ADPIC.
Por ello, la adecuación a este Acuerdo sólo ha precisado las siguientes medidas
específicas:
1. La ampliación de la legitimación para poder solicitar el registro de una
marca en España a los nacionales de los miembros de la Organización
Mundial del Comercio (OMC);
2. La incorporación del concepto de causas justificativas de la falta de uso de
la marca;
3. La protección reforzada de las marcas notorias registradas; y,
4. La introducción de una nueva prohibición absoluta de registro relativa a las
falsas indicaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas, aun cuando
no induzcan a error.
La respuesta de la Ley de Marcas a las exigencias contenidas en los instrumentos
internacionales se ve culminada con la adecuación al Tratado sobre Derecho de
Marcas, adoptado en el marco de la Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual. Es éste un tratado sobre formalidades y sobre formularios-tipo que, por
medio de una unificación de alcance mundial de las solemnidades que han de
seguirse en la solicitud de una marca y en las incidencias que pudieran acontecer
durante su existencia, persigue simplificar y abaratar el registro de marcas en el
mundo.
Entre las modificaciones a que ha dado lugar la recepción de este Tratado
destacan:
75
1. La implantación de la marca multiclase (sistema que ya era aplicable a las
marcas internacionales que entran en la fase nacional española);
2. La consiguiente creación de tasas por clase;
3. La supresión del deber de declaración de uso de la marca;
4. la admisión de la división de la solicitud o registro de la marca;
5. La supresión de la exigencia de titulación pública como requisito de
inscripción del cambio de titularidad de una marca, si bien se mantiene el
sistema tradicional con carácter optativo;
6. La desaparición de las tasas quinquenales.
Todas estas modificaciones se incorporan a la nueva Ley.
Las marcas se encuentran reguladas en la Ley de Marcas, Ley 17/2001. En la
sentencia del TC 103/1999 se estimó que las cuestiones relativas a la concesión
de la marca y a los demás actos de trámite que son necesarios para obtener el
registro de la misma se debe otorgar a las Comunidades Autónomas que hayan
asumido competencias de ejecución en materia de propiedad industrial la
posibilidad de recibir las solicitudes.
La nueva Ley se estructura en diez Títulos, divididos en Capítulos, con un total de
91 artículos, 19 disposiciones adicionales, 8 disposiciones transitorias, una única
disposición derogatoria y 3 disposiciones finales.
La Ley 17/2001, de marcas, contempla como derechos de propiedad industrial
solamente dos signos: a) las marcas que identifican los productos o los servicios
de los empresarios y b) los nombres comerciales que identifican al empresario.
La Oficina Española de Marcas y Patentes (OEPM) está obligada a aplicar el
Arreglo de Madrid y el Protocolo de tal forma que deberá aceptar las solicitudes de
extensión territorial de una marca a España siempre que se solicite de acuerdo
con las formalidades que la normativa establece.
“La notificación realizada por parte de España ante la OMC en virtud del artículo
63.2 del Acuerdo sobre los ADPIC estípula:
'La Ley N° 17/2001 de 7 de diciembre de 2001 sobre las Marcas establece un
nuevo régimen jurídico de los signos distintivos en España, acogiendo las
disposiciones de derecho comunitario e internacional a que está obligado el
Estado español e incorporando normas de carácter sustantivo y procedimental que
la práctica venia aconsejando. Su entrada en vigor será el 31 de julio de 2002,
salvo lo previsto en el título V, artículo 85, disposiciones adicionales tercera,
76
cuarta, octava, décima, undécima, decimotercera, decimocuarta y decimoquinta,
que entraron en vigor el 9 de diciembre de 2001'. 66
La ley modifica:
1. En su disposición adicional tercera, los artículos 125, añadiendo un nuevo
apartado 3 y 155 de la Ley 11/1986, de Patentes.
2. En la disposición adicional decimotercera modifica los artículos 3.1, 4 y 5 de
la Ley 17/1975 sobre creación del Organismo autónomo 'Registro de la
Propiedad Industrial'.
3. Asimismo, la nueva ley deroga, a partir de su entrada en vigor, la Ley
32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas;
4. El capítulo II del Título IX del Estatuto de la Propiedad Industrial, aprobado
por Real Decreto-Ley de 26 de julio de 1929, en cuanto afecta a marcas,
nombres comerciales y rótulos de establecimiento;
5. El apartado 4 del artículo 11 en cuanto afecta a las marcas, nombres
comerciales y rótulos de establecimiento y la letra b) del párrafo segundo
del apartado 5 del artículo 11 de la Ley 17/1975, de 2 de mayo, sobre
creación del organismo autónomo Registro de la Propiedad Industrial;
6. El artículo segundo del Real Decreto-Ley 8/1998, de 31 de julio, de medidas
urgentes en materia de propiedad industrial;
7. Las disposiciones adicionales sexta y séptima y la disposición transitoria
segunda de la Ley 14/1999, de 4 de mayo, de Tasas y Precios Públicos por
servicios prestados por el Consejo de Seguridad Nuclear.
1.8. Procedimiento para el Registro Internacional de Marcas de
conformidad con el Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid
Previo a presentar la solicitud internacional de registro, la persona interesada
deberá definir en qué Oficina o Registro tramitará su gestión, la cual será
denominada como Oficina de Origen. En virtud que el presente trabajo se enfoca
en lo que establece el PROTOCOLO CONCERNIENTE AL ARREGLO DE
MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS, el
solicitante puede elegir libremente cual será la Oficina de Origen, pero podrá elegir
solamente una de las siguientes opciones:
OFICINA DE ORIGEN:
1. La oficina de un país contratante donde el solicitante o titular de un
registro sea nacional;
66
http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=1382
77
2. La oficina de un país contratante donde el solicitante o titular de un
registro esté domiciliado;
3. La oficina de un país contratante donde el solicitante o titular de un
registro tenga un establecimiento industrial o comercial efectivo y
real;
En el caso que la solicitud fuera presentada en la Oficina de una organización
contratante o el registro de base haya sido realizado por dicha oficina, el
solicitante deberá:
Ser nacional de algún Estado miembro de dicha organización; o estar domiciliado,
o tener un establecimiento industrial o comercial efectivo y real en el territorio de la
organización contratante.
Una vez definida cual será la Oficina de Origen, en la cual se iniciará el trámite,
podemos resumir el procedimiento en los siguientes pasos con base en la Guía
para el Registro Internacional de Marcas según el Arreglo de Madrid y el Protocolo
de Madrid67:
1. PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD. La solicitud deberá presentarse por
conducto de la Oficina de Origen, ya que en caso fuera presentada
directamente ante la Oficina Internacional, la misma será rechazada. Dicha
solicitud se deberá realizar mediante el formulario que establezca el
Reglamento. En los casos en que se aplica el Protocolo de Madrid el
formulario establecido es el denominado MM2. Las solicitudes podrán
presentarse en idioma francés, inglés o español, sin embargo la Oficina de
Origen tendrá la facultad de limitar la elección del idioma entre los ya
mencionados. La primera solicitud deberá contener los siguientes datos:
a) Oficina de origen: Se deberá señalar el nombre el Estado u Organización
contratante cuya oficina será la Oficina de Origen.
b) Datos del solicitante:
i. Nombre: Deberá colocarse el nombre completo del solicitante en caso
fuere una persona natural, y la denominación o razón social completa
en caso la solicitud la realizara una persona jurídica.
ii. Dirección: El solicitante deberá de indicar su dirección, de manera que
satisfaga las necesidades en materia de correo, esto quiere decir que
deberá de ser una dirección completa que se pueda ubicar.
67
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. GUÍA PARA EL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS SEGÚN EL ARREGLO DE MADRID Y EL PROTOCOLO DE MADRID; Parte B: Capitulo II: Procedimiento Internacional. Ginebra, Suiza; http://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/es/guide/pdf/partb2.pdf; 6 de octubre de 2011
78
iii. Dirección para correspondencia: Por lo general, cualquier notificación
o comunicación que se haga al solicitante, se realizará a la dirección
indicada en el numeral anterior, pero si el solicitante quisiera recibir
cualquier comunicación en dirección distinta a la indicada lo podrá
hacer en este espacio, de lo contrario deberá dejar en blanco el
mismo. También es importante recalcar que en caso fuera un
mandatario el que actúa las notificaciones se comunicarán a la
dirección que se señale en el apartado especial datos del mandatario.
iv. Número de teléfono, fax y correo electrónico: Se debe de indicar los
datos de la persona con que la Oficina Internacional pueda mantener
contacto en caso lo necesitara.
v. Idioma preferido para la correspondencia: Se podrá elegir cualquiera
de los tres idiomas oficiales para este sistema.
vi. Otras indicaciones: En este apartado deberá de colocar en el caso de
personas naturales, su nacionalidad; y en caso de personas jurídicas,
la forma jurídica en que están constituidas y bajo el amparo de qué
legislación se ha constituido.
c) Derecho a presentar la solicitud: Se deberá señalar el por qué el
solicitante tiene la facultad de presentar la solicitud, esto quiere decir que
indicará si es nacional de un Estado contratante o miembro de una
Organización contratante, cuya oficina será la Oficina de Origen, o si tiene
domicilio o establecimiento en el territorio del país contratante, en este
último caso también deberá indicar la dirección del domicilio o
establecimiento.
d) Nombramiento de un mandatario: Cuando el solicitante desee estar
representado ante la Oficina Internacional por un mandatario, deberá de
colocar los datos del mismo.
e) Solicitud de base o registro de base: En caso fuera una nueva solicitud la
que sirve de base para el registro internacional, en este apartado se debe
indicar el número de la solicitud y la fecha en que fue presentada. Si fuere
un registro ya existente, el que sirviera de base, se deberá de colocar el
número de registro que le fuere asignado y la fecha, que según la
legislación del país de la Oficina de Origen, se tenga como inscrita la
marca.
f) Reivindicación de prioridad: Podrá reivindicarse la prioridad de una
solicitud anterior en virtud del artículo 4 del Convenio de París. La solicitud
anterior será normalmente la solicitud de base o la solicitud que ha dado
lugar al registro de base. Cuando se reivindique la prioridad de una solicitud
anterior, es necesario indicar el nombre de la Oficina nacional o regional
ante la cual se ha efectuado dicha solicitud, así como la fecha y (si se
conoce) el número de la misma.
79
g) La marca: En la primera solicitud debe figurar la reproducción de la marca
exactamente igual de como figura en la solicitud o registro de base. La
reproducción de la marca debe ser clara ya que la misma será la utilizada
para la inscripción, publicaciones y notificación, de lo contrario la Oficina
Internacional la considerará una solicitud irregular. En el caso que la marca
objeto de registro consistiere en un color o combinación de colores como tal
deberá de indicarse en este apartado; es importante mencionar que si
alguna de las oficinas donde se desee inscribir la marca, no considera
dentro de su legislación este tipo de marcas como tal, podrá denegar su
inscripción.
h) h. Reivindicación de colores: Cuando se haya reivindicado el color como
elemento distintivo de la marca en la solicitud de base o en el registro de
base, esa reivindicación deberá quedar reflejada en la solicitud
internacional, así como los colores reivindicados. Otro beneficio que otorga
la solicitud internacional es que se puede reivindicar un color a pesar de
que no se haya hecho en la solicitud o registro de base.
i) Indicaciones varias: La solicitud internacional también exige ciertas
indicaciones de la marca que va a registrarse; entre ellas:
i. Transcripción: En caso la marca estuviera en caracteres no latinos se
deberá hacer su transcripción;
ii. Traducción: Si fuera necesario traducir algunas palabras de la marca
también se deberá realizar, siempre en los idiomas oficiales del
Sistema de Madrid, o se deberá indicar que la misma no se puede
traducir.
iii. Marcas especiales: En el caso la marca fuera de alguna categoría
especial, por ejemplo, sonora, colectiva, etc., también es necesario
establecerlo en el formulario.
iv. Descripción de la marca: Cuando la solicitud de base o el registro de
base indiquen una descripción de la marca, el solicitante está en la
facultad de incluirla en el formulario, o en caso la Oficina de Origen lo
exigiere.
v. Elementos verbales de la marca: El solicitante tendrá la facultad de
indicar los que a su juicio son los elementos verbales esenciales de
la marca. Sin embargo, tal indicación sólo tendrá valor informativo, y
no surtirá efectos legales.
vi. No reivindicación de protección de elementos de la marca: Si el
solicitante desearé no reivindicar la protección de algún elemento de
80
la marca deberá indicarlo y mencionar que elementos no desea
reivindicar la protección.
j) Productos y servicios: Deberá indicarse el nombre de los productos y
servicios para los que se solicita el registro internacional de la marca, estos
deberán agruparse según la clase correspondiente basado en la
Clasificación Internacional de Productos y Servicios, cada grupo deberá ir
precedido del número de clase y la enumeración deberá ser en el mismo
orden que se encuentren en la clasificación.
Este sistema se basa en un registro multi-clase, es decir permite la
inscripción de la marca hasta en tres clases a través de la misma solicitud y
sin necesidad de pagar una tasa adicional; en caso la solicitud exceda ese
número de clases será necesario pagar una tasa suplementaria por toda
clase en la que clasifiquen los productos o servicios a los que le aplica la
marca.
k) Partes contratantes designadas: Se indicará los países contratantes u
organizaciones en donde el solicitante desee que se proteja la marca.
l) Firma: Cuando la oficina de origen lo requiera el solicitante deberá firmar el
formulario o en su caso, el mandatario, y deberá colocarse la fecha.
m) Certificación y firma de la solicitud internacional por la oficina de
origen: Por último la Oficina de Origen certificará la fecha en que recibió la
solicitud internacional, asimismo certificará hechos relativos a la relación
que existe entre la solicitud internacional y la solicitud o registro de base; y
por último procederá a firmar.
2. PAGO DE TASAS. De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2) del
Protocolo el pago de tasas para el registro internacional se integra por tres
distintos rubros:
Una tasa base;
Un complemento de la tasa por cada parte contratante en la cual
se desee registrar la marca; y
Una tasa suplementaria por cada una de las clases de productos
y servicios dentro de las cuales se desea la protección de la
marca, a partir de tres clases en adelante.
81
3. ENVIO DE LA SOLICITUD. Una vez recibida la solicitud por la Oficina de
Origen está la remitirá a la Oficina Internacional para que se proceda al
registro de la marca, es importante tomar en cuenta que si la misma es
enviada dentro de los primeros 2 meses de recibida por la Oficina de
Origen, se tendrá por fecha del registro internacional la misma en la que se
presentó la petición por el solicitante, de lo contrario el registro internacional
se realizará con la fecha en que la solicitud haya sido recibida por la Oficina
Internacional.
4. REVISION DE LA SOLICITUD. La Oficina Internacional examinará la
solicitud presentada, en caso encontrara alguna irregularidad lo comunicará
tanto a la Oficina de Origen como al solicitante, y según el tipo de
irregularidad que contenga, dependerá de quién será la responsabilidad de
subsanar la misma. Existen tres tipos de irregularidades:
a. IRREGULARIDADES RESPECTO A LA CLASIFICACIÓN DE LOS
PRODUCTOS Y SERVICIOS: En el caso que la Oficina Internacional
considere que los productos y servicios no están agrupados en la
clase o clases adecuadas, si esos productos y servicios no van
precedidos del número de la clase o clases correspondientes, o si
ese número no es correcto, la Oficina Internacional presentará su
propuesta, a la Oficina de origen y de la cual enviará una copia al
solicitante. La Oficina de Origen contará con un plazo de 3 meses
para manifestarse sobre la propuesta presentada.
b. IRREGULARIDADES RESPECTO A LA INDICACIÓN DE LOS
PRODUCTOS Y SERVICIOS: Cuando se considere que la
indicación de los productos y servicios es muy vaga a efectos de su
clasificación, sea incomprensible o lingüísticamente incorrecta, la
Oficina Internacional lo notificará a la Oficina de origen e informará al
mismo tiempo al solicitante. En esa notificación, podrá recomendar
que se emplee una expresión sustitutiva o que se suprima la
expresión. La Oficina de Origen contará con un plazo de 3 meses
para subsanar la irregularidad manifestarse sobre la propuesta
presentada.
c. OTRAS IRREGULARIDADES: Existen otros tipos de irregularidades
que se pueden presentar en la solicitud internacional:
i. Irregularidades subsanables por la oficina de origen: Este tipo de
irregularidades solo pueden ser subsanables por la Oficina de Origen
dentro del plazo de 3 meses de notificada, en caso no se subsanen
las mismas, se tendrá por abandonada la solicitud. Unos ejemplos de
82
estas son: utilizar el formulario inadecuado, no se ha recibido la
solicitud en original, falte algún elemento en la solicitud por ejemplo
indicación de las partes contratantes donde se desea la inscripción,
reproducción de la marca, la declaración de la Oficina de Origen, la
fecha de presentación de la solicitud o registro de base, entre otros.
ii. Irregularidades subsanables por la oficina de origen o el
solicitante: Estas irregularidades únicamente aplican en el momento
en que se haya realizado de manera incorrecta el pago de la tasa. Si
no se cumple con el pago de la tasa correcta dentro de los 3 meses
de notificada la irregularidad se tendrá por abandonada la solicitud.
iii. Irregularidades subsanables por el solicitante: Este tipo de
irregularidades pueden consistir en: la información del solicitante
esté incompleta, la reproducción de la marca no esté clara, no se ha
pagado ninguna tasa, la solicitud de reivindicación de prioridad no es
suficiente, ya sea por no indicar la fecha de la solicitud anterior, o no
coinciden los productos y servicios protegidos; todo esto entre otras
irregularidades. El solicitante contará con el plazo de 3 meses
después de notificada la irregularidad para subsanarla, de lo contario
se tendrá por abandonada.
5. INSCRIPCION: Si la Oficina Internacional considera que la solicitud se
adapta a los requisitos exigidos procederá a la inscripción de la marca en el
registro internacional.
6. NOTIFICACION: La Oficina Internacional procederá a notificar a las oficinas
de las partes contratantes designadas sobre el registro internacional; a su
vez notificará a la Oficina de Origen y enviará su certificado al titular.
7. PUBLICACION: El registro internacional se publicará en la Gaceta.
En virtud el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid el registro internacional de
una marca se realiza por el plazo de diez años contados a partir de la fecha del
registro internacional, y se tiene la posibilidad de renovarlo por períodos iguales.
d. Denegación de protección de registro de una marca por
cualquier parte contratante
Cualquiera de las partes contratantes en las cuales se procedió a solicitar la
protección de la marca, tiene derecho a denegar la protección del registro
83
internacional en su territorio. La denegación puede fundamentarse por cualquiera
de las disposiciones establecidas en el Convenio de París.
En ningún caso podrá denegarse total o parcialmente la protección del registro de
la marca utilizando como fundamento el hecho que la legislación del país
únicamente permita la protección de marcas a un número limitado de clases o de
productos y/o servicios.
La denegación deberá notificársele a la Oficina Internacional dentro de un plazo
determinado y cualquier denegación que se envíe después del vencimiento de ese
plazo no será considerada como tal. No es necesario que se tome una decisión
definitiva sobre la denegación dentro del plazo correspondiente; es suficiente que
todos los motivos de denegación se notifiquen dentro de ese plazo. Por lo tanto, lo
que debe enviarse en el plazo es una denegación provisional.
Las oficinas de las partes contratantes podrán notificar motivos adicionales en
notificación posterior, siempre que sea enviada dentro del plazo correspondiente.
Sin embargo, la Oficina no podrá invocar, como fundamento para la confirmación
de denegación provisional total o de una declaración de concesión de protección
en la que se indiquen los productos y servicios respecto de los que se concede la
protección de la marca, un motivo que no haya sido mencionado en una
notificación de denegación provisional efectuada dentro del plazo previsto.
El plazo para la notificación de una denegación provisional es de un año contado
a partir de la fecha en que la Oficina Internacional ha notificado el registro
internacional o la designación posterior a la Oficina de la Parte Contratante, salvo
que la legislación de dicha Parte Contratante establezca un plazo más corto.
Las partes contratantes del Protocolo tendrán la facultad de declarar que el plazo
establecido de un año para la denegación, se reemplace por el de dieciocho
meses para los registros internacionales efectuados en virtud del registro
internacional ya descrito.
La denegación de la marca será notificada de inmediato al titular del registro
internacional y estará sujeta a los recursos de revisión o apelación que resulten
pertinentes en la aplicación de la legislación y de la práctica en la Parte
Contratante de que se trate. Si la persona interesada en el registro deseara utilizar
algún recurso u oposición de la denegación, todo esto deberá tramitarlo
directamente con la Oficina de la Parte contratante donde encontró el
impedimento.68
68
El Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y el Protocolo concerniente a ese Arreglo: Objetivos, Características Principales, Ventajas. Op.cit., págs. 6 a 9.
84
2. FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO DE REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS
INSCRIPCION
ENVIO DE LA SOLICITUD A LA OFICINA
INTERNACIONAL
REVISION DE LA SOLICITUD
NOTIFICACION DE IRREGULARIDADES (CON PLAZO DE 3
MESES PARA SER SUBSANADOS)
NOTIFICACION (a las oficinas de las partes contratantes designadas
sobre el registro internacional; a su vez notificará a la Oficina de
Origen y enviará su certificado al titular)
Vencido el plazo para presentar una denegación al Registro, la marca quedará inscritaDenegación de protección de registro de una marca por
cualquier parte contratante **** La protección del registro internacional queda sujeta los
primeros cinco años a que el registro nacional no sea anulado o
canceladoNOTIFICAR A LA OFICINA INTERNACIONAL (PLAZO 1 AÑO, si
no se dispone un plazo distinto, el que será no mayor a 18 meses)
PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS
Determinar la oficina de origen
PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE
CONFORMIDAD CON EL FORMULARIO
ESTABLECIDO POR CONDUCTO DE LA
OFICINA DE ORIGEN
PAGO DE TASAS
PUBLICACION (El registro internacional se publicará en la
Gaceta del sitio web de la OMPI)
Notificada de inmediato al titular del registro
internacional y estará sujeta a los recursos de revisión o
apelación que resulten pertinentes en la aplicación de
la legislación y de la práctica en la Parte
Contratante de que se trate. Si la persona interesada
en el registro deseara utilizar algún recurso u oposición
de la denegación, todo esto deberá tramitarlo
directamente con la Oficina de la Parte contratante
donde encontró el impedimento.
85
3. EFECTOS DE LA INCORPORACIÓN DEL PROTOCOLO CONCERNIENTE AL ARREGLO DE MADRID EN GUATEMALA
El Estado de Guatemala ratificó el Tratado de Libre Comercio, entre Estados
Unidos de América, Centroamérica y República Dominicana el 10 de marzo del
2005 por medio del Decreto 31-2005. Según lo estipulado por la Convención de
Viena, sobre el derecho de los Tratados entre Estados y Organizaciones
Internacionales o Entre Organizaciones Internacionales en su artículo 24 numeral
1º: “Un tratado entrará en vigor de la manera y en la fecha que en él se disponga o
que acuerden los Estados negociadores y las organizaciones negociadoras o,
según el caso, las organizaciones negociadoras”; en el caso del tratado de libre
comercio en mención, se estipuló en su capítulo Veintidós que el mismo entraría
en vigor el 1 de enero del año 2005, siempre que los Estados Unidos y uno o más
de los otros signatarios notificaren al depositario del mismo que ya hubieran
finalizado sus procedimiento jurídicos aplicables; y en caso no hubiera entrado en
vigor en esa fecha entraría en vigor en el momento que los Estados Unidos y al
menos uno o más de los otros Estados signatarios realizaren dicha notificación en
la fecha que posteriormente el o los, acordaren.
Los primeros Estados en ratificar el Tratado fueron El Salvador, Honduras y
Guatemala, en ese orden; sin embargo de conformidad con lo establecido en el
Tratado había que esperar la ratificación de los Estados Unidos para su entrada
en vigor, la cual se realizó hasta finales de junio del 2005.
El Tratado, En su capítulo quince, que hace referencia los derechos de propiedad
intelectual, establece que cada parte ratificante se compromete como mínimo a
dar vigencia a las estipulaciones fijadas en el mismo, aunque además cada Estado
podrá implementar cualquier normativa que tienda a proteger y resguardar los
derechos intelectuales, siempre que no infrinjan lo convenido en ese tratado
internacional.
Los compromisos que impone el CAFTA-DR mencionado van desde actualización
en los mecanismos de registro utilizados por la oficina encargada en lo relativo a
marcas, indicaciones geográficas, nombres de dominios de Internet, y otras
obligaciones en cuanto a derechos de autor y derechos conexos, entre otros. En
virtud de lo anterior, en el texto de dicha normativa se hace un listado de aquellos
tratados de esta materia que las partes contratantes deberán ratificar, y los
clasifica de la siguiente manera:
a) Aquellos que entrarán en vigor al mismo tiempo que el Tratado de Libre
Comercio.
86
b) Aquellos que debe ratificar antes del 1 de enero del 2006.
c) Aquellos que debe ratificar antes del 1 de enero del 2008.
d) Aquellos que sin fecha específica deben hacerse todos los esfuerzos por
ratificarse lo antes posible.
Dentro de la última literal enunciada anteriormente, se incluyó el Protocolo
Concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, y
es de allí donde devine la obligación del Estado de Guatemala para incorporarlo al
ordenamiento jurídico interno, que aunque no se fijó un límite de tiempo, aún no se
han implementado ningún tipo de acciones para el cumplimiento de este acuerdo.
Por lo tanto es oportuno hacer éste estudio, para establecer cuáles son las tareas
que se deben emprender para que una vez adherido al mismo, se pueda aplicar y
establecer cuáles serán sus efectos.
Como primer paso el Estado de Guatemala debe proceder a incorporar a su
normativa el Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro
Internacional de Marcas, todo el procedimiento de conformidad al ordenamiento
jurídico guatemalteco; la normativa constitucional aplicable para el efecto y con
base en la Convención de Viena, sobre el Derecho de los Tratados entre Estados
y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales.
Dicha incorporación implicaría cambios dentro del sistema de registro de marcas
vigente a la fecha.
Actualmente sólo la adhesión del Protocolo de Madrid constituye una gran barrera,
pues lograr un espacio dentro de la agenda legislativa resulta engorroso y, a pesar
de ser un compromiso a nivel internacional, el tema relacionado a la propiedad
intelectual no está dentro de las prioridades inmediatas de los congresistas.
Además, la adhesión de dicho instrumento internacional, tendría otros efectos
legales al ser necesaria también promover una reforma a la actual legislación de la
materia de Propiedad Intelectual, esto con el fin de que su aplicación tenga un
marco jurídico propio, incorporando en dicha reforma, plazos, procedimientos y
aranceles respecto al nuevo servicio que el Registro de la Propiedad Intelectual
ofrecerá; esto es muy importante para determinar jurídicamente el marco de
atribuciones y funcionamiento de esta nueva modalidad de registro de marcas y
verificar que no exista incongruencias y contradicciones entre el tratado
internacional y la legislación interna vigente. Al hablar de una reforma a la actual
legislación no significaría modificar alguna disposición ya existente de manera
radical, únicamente habría que ampliar, tanto las funciones en cuanto a los
servicios que presta el actual Registro, como los procedimientos que se utilizarían
para el Registro Internacional, ya que los procedimientos que actualmente
87
establecen tanto la Ley de Propiedad Industrial como su reglamento, no
responderían al procedimiento que debería de seguirse para realizar un registro de
marca a nivel internacional.
Ya que se detalló en el apartado anterior el trámite de registro de una marca a
través de una solicitud internacional, está entendida la existencia de una oficina
nacional. Si bien es cierto actualmente ya existe el Registro de Propiedad
Intelectual, el cual cuenta con una sección específica para marcas, es inminente la
creación de una oficina específica encargada del proceso de tramitación de estas
solicitudes regidas por el Protocolo de Madrid, pues cabe recordar que la
incorporación de esta modalidad de registro no extingue el sistema actual de
marcas, lo cual lleva los primeros efectos a nivel administrativo.
Esta oficina de registros internacionales evidentemente sería una sección del
Registro de Propiedad Intelectual, ya que la Ley de Propiedad Industrial en su
artículo 162 establece que este registro será la autoridad administrativa
competente para organizar y administrar el registro de los derechos de propiedad
industrial; por lo tanto sería igualmente una dependencia del Ministerio de
Economía; su creación significaría una de las reformas de la Ley de Propiedad
Industrial y su reglamento, esto en la parte concerniente a la organización
administrativa de dicho registro, asimismo la implementación de un reglamento o
también modificar el existente, para determinar su organización, funciones y
actividades que estarán dentro de sus atribuciones y obligaciones.
Esta oficina sería la encargada de cumplir con todas las obligaciones que impone
el Protocolo para la oficina nacional, así como prestar los servicios
correspondientes, tales como búsquedas, notificaciones, etc. Y establecer los
procedimientos internos a seguir en caso de denegaciones u oposiciones.
Dentro de las atribuciones y obligaciones básicas de la oficina nacional de
registros internacionales, deberían considerarse:
1) Organización y administración del registro de los derechos sobre inscripciones
de marcas basadas en solicitudes internacionales, en particular lo relacionado con
los procedimientos para la adquisición y mantenimiento de los derechos relativos a
marcas de registro internacional.
2) Planificación y desarrollo de programas enfocados a informar sobre los
procedimientos a seguir para solicitud e inscripción de marcas basados en el
Protocolo de Madrid.
88
3) Coordinación de políticas, estrategias y acciones con las instituciones públicas
o privadas, nacionales o extranjeras, que tengan interés en el fomento de esta
modalidad de registro, así como las acciones encaminadas a mantener una
comunicación constante y efectiva con la oficina internacional.
4) Proporcionar información, lineamientos a seguir y los instrumentos mínimos
como formularios, requisitos formales y asesoría jurídica para los usuarios e
interesados.
5) Actuar como intermediario entre los usuarios y la oficina internacional de
registro de marcas.
Se considera que estas atribuciones y obligaciones mencionadas, representan una
limitación para su incorporación, en el caso específico de Guatemala, ya que
implícitamente se necesitan fondos para esta reorganización administrativa,
aunque el objetivo sería que eventualmente la misma fuera autosostenible
mediante el cobro de tasas que llevan consigo los registros. De conformidad con el
Sistema de Madrid, el producto anual de los ingresos obtenidos de las tasas
básicas será distribuido entre las partes contratantes, asimismo se hará con las
tasas suplementarias y complementarias únicamente en el caso de las partes
contratantes en las cuales se haya solicitado un registro y dependiendo del
número de marcas inscritas en sus territorios.
El tema de las tasas u honorarios registrales es también muy importante de
determinar, según la Ley de Propiedad Industrial en su artículo 168 le corresponde
al Organismo Ejecutivo por medio de Acuerdo Gubernativo y por conducto del
Ministerio de Economía, fijar aquellas que surjan de la aplicación de ese cuerpo
normativo; sin embargo en el caso del Protocolo, de una vez se establece la
manera en que se determinaran las tasas a cobrarse por el registro internacional.
Estos se consideran los puntos clave para poder ser parte de este protocolo, pues
una vez se tenga la base de funcionamiento legal y administrativo, se debe hacer
los esfuerzos necesarios para mantener una comunicación eficaz con la oficina
internacional para dar trámite y seguimiento a los procesos en curso, así como
tener mecanismos eficaces y actualizados que requiera el uso del Sistema de
Madrid.
Estos esfuerzos para la protección de la propiedad intelectual de forma
internacional se basan en la lucha por combatir la competencia desleal y así
fomentar el comercio local e internacional, y como consecuencia genere un
crecimiento económico notable. En otras palabras, en el mundo globalizado se
debe buscar reducir los obstáculos del comercio y una de las acciones ha sido
implementar tratados internacionales que sean administrados por una oficina
89
centralizada, en este caso la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, y
que a su vez sea auxiliada por entes locales.
No obstante lo anterior, estas soluciones se ven desde un punto de vista jurídico,
que según los expertos, no es el único análisis que se debe hacer para determinar
la conveniencia o no de adherirse a estos tratados, ya que también deben tomarse
en cuenta razones de carácter económico, político y social, y juntas ponerse en
una balanza.69 Esto deviene que si únicamente fuera importante el aspecto legal
sería muy fácil adherirse y ser un Estado parte que puede gozar de los beneficios
que se otorgan.
Se dice que a la región latinoamericana no se le presentan tan claros los
beneficios de adherirse por completo al Sistema de Madrid; que la misma no esta
preparada para la exigencias del mercado internacional y en el momento actual no
se vislumbran esas conveniencias que podrían resultar atractivas y no hay
razones que empujen a cada Estado a fomentar una política de
internacionalización del ámbito de propiedad intelectual, esto también en virtud de
que no se toma en cuenta el enfoque y finalidad que tiene el Protocolo de Madrid,
ya que este lo que busca es proteger los intereses de los titulares de las marcas, y
con ello apoyar la propiedad industrial y el desarrollo económico.
Un ejemplo claro y actual del fomento al comercio en el cual se podrían encontrar
beneficios al Protocolo de Madrid, es el recién suscrito en mayo del 2010, Acuerdo
de Asociación celebrado entre la Unión Europea y Centroamérica, el cual incluye
un tratado comercial entre ambas regiones. Probablemente Centroamérica no es
uno de los socios comerciales importantes de la Unión Europea, sin embargo este
acuerdo podría dar un impulso a los comerciantes, renovado sus relaciones
económicas.
En materia arancelaria existirá periodos de desgravación y aranceles
preferenciales, con este Acuerdo varios productos centroamericanos se verán
favorecidos para incrementar sus exportaciones; por lo tanto, el Protocolo de
Madrid podría jugar un papel importante en esta materia en una doble vía, ya que
traería beneficios a los propietarios de productos guatemaltecos que se vayan a
exportar y a la vez favorecería a los titulares de marcas europeas que deseen
incorporarse al mercado guatemalteco, lo cual generaría una ganancia para el
país al aumentar de manera considerable la inversión extranjera.
Por todo lo anteriormente expuesto a continuación se hace el análisis de las
conveniencias e inconveniencias del Protocolo de Madrid, tomando en cuenta que
de los tratados para la aplicabilidad del Sistema de Madrid, Guatemala es parte de
69
Michaus Romero, Martín. Op.cit., pág. 111.
90
la Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Intelectual desde 1998, y
el Arreglo de Niza para la Clasificación Internacional de Productos y Servicios,
aunque no ha sido ratificado, es utilizado para el registro de marcas.
3.1. Ventajas
1. Con un solo registro se puede extender la protección de una marca a varios
países, siempre que sean miembros del tratado. 70
Se unifican las formalidades al exigir una única tasa, un solo formulario y un único
idioma, además se puede solicitar mediante el pago de una sola tasa la protección
de la marca hasta en tres clases. 71 Lo cual restringe la posibilidad que surjan
complicaciones por la diferencias de procedimientos existentes en cada país.
2. Los traspasos, licencias de uso, renovaciones pueden efectuarse también en un
solo paso y con una sola tasa.72
Esto también resulta ventajoso en el sentido que no se deben considerar
diferentes plazos, en caso estuviera registrado individualmente en cada país.
3. No se requiere ser miembro del Arreglo para ser parte del Protocolo.73
4. En cuanto costos, resulta un ahorro considerable para cada solicitante.74
5. En el tema de costos, el solicitante también se ve beneficiado en el sentido que
para él ya no será necesaria la contratación de asesoría legal en el extranjero;
únicamente en el caso de que se presentara una oposición o denegación por parte
de la Oficina Nacional; lo cual nos lleva a la ventaja establecida en el numeral
séptimo.
6. La revisión formal de las solicitudes de inscripción corresponde a la Oficina
Internacional, por lo tanto las Oficinas o Registros Nacionales no se verían con
tanta carga y responsabilidad de llevar a cabo ese procedimiento.75
7. La intervención de profesionales del derecho guatemaltecos se convertiría en la
prestación de un servicio mucho más especializado y no de mero trámite; ya que
su intervención con clientes del extranjero iniciaría hasta el momento en que cese
70
PROTOCOLO CONCERNIENTE AL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS. Madrid, España 1989. Art. 3ter. 71
Ibid. Art. 8. 72
Ibid. Arts. 7 y 9. 73
Ibid. Art. 1. 74
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. LAS VENTAJAS DEL SISTEMA DE MADRID PARA LAS PYMES; Ginebra, Suiza; http://www.wipo.int/sme/es/documents/advantages_madrid.htm; 6 de octubre de 2011 75
PROTOCOLO CONCERNIENTE AL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS. Op. Cit. Art. 4bis.
91
la intervención de la Oficina Internacional y tengan que conocer cuestiones de
fondo.
8. Habría un incremento a la inversión extranjera76, ya que los titulares de marcas
importantes a nivel mundial, tomarían con mayor seriedad su interés de invertir en
el mercado guatemalteco, al encontrar una primera facilidad en el tema de la
protección a la propiedad industrial.
3.2. Desventajas
1. La protección del registro internacional queda sujeta los primeros cinco años a
que el registro nacional no sea anulado o cancelado.77
2. Los plazos considerados para notificaciones, en supuesto beneficio de las
oficinas nacionales se vuelven demasiados extensos, incluso inaceptables. Estos
plazos estipulados por el Sistema de Madrid son plazos “máximos”, por lo tanto,
en el caso que el Estado decidiera optar por un plazo menor, en lugar de ser una
desventaja, constituiría una ventaja bastante favorable para optar por el registro
internacional de marcas.78
3. La necesidad de reformas legales internas79 para poder adherirse y las
consecuencias que esto pudiera representar, así como las modificaciones
administrativas que implica, que un momento pudiera afectar a las solicitudes
meramente nacionales.
4. La modificación incorporada al Protocolo de apoyar el registro internacional en
una solicitud nacional y no un registro ya formalizado, convierte al tratado en un
sistema de solicitudes internacionales y no en registros internacionales80, que es el
objetivo. Como ya se explicó con anterioridad, al utilizar Sistema de Madrid la
solicitud presentada es enviada a cada uno de los países que se hayan incluido en
la extensión territorial de protección, y en cada uno de ellos será sometida al
examen correspondiente a la etapa nacional, por lo tanto de cierta manera se
puede considerar que se vuelven varias solicitudes, lo cual no permite cumplir con
una verdadera unificación de un solo registro internacional de marcas.
76
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. LAS VENTAJAS DEL SISTEMA DE MADRID PARA LAS PYMES; Ginebra, Suiza; http://www.wipo.int/sme/es/documents/advantages_madrid.htm; 6 de octubre de 2011 77
PROTOCOLO CONCERNIENTE AL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS. Op. Cit. Art. 6 78
Michaus Romero, Martín. Op. Cit. Pág. 117. 79
Padilla, Norberto; CONSULTA SOBRE PROTOCOLO DE MADRID; Estudios Reunidos sobre el Protocolo de Madrid al Arreglo de Madrid desde 1989; Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial; 2006. pág. 66. 80
Michaus Romero, Martín. Op. Cit. Pág. 117.
92
5. En un aspecto económico, se pueden presentar cargas administrativas para las
oficinas nacionales no previstas.81
6. Una desventaja enfocada únicamente en los profesionales del derecho, es que
actualmente estos son contratados por clientes extranjeros para realizar el trámite
del registro de una marca en Guatemala, por lo tanto se vería disminuido su
volumen de trabajo. Aunado a lo anterior, es importante recalcar que el Protocolo
de Madrid busca proteger los intereses de los titulares de las marcas, por lo tanto
esto no debería de verse como una desventaja ya que se está cumpliendo con
una finalidad esencial del protocolo, y esta es la de disminuir los costos en que se
incurre para la inscripción de la marca.
Para concluir cabe mencionar que la necesidad de Guatemala de ratificar el
Protocolo de Madrid básicamente radica en la responsabilidad ante la comunidad
internacional por los compromisos adquiridos con el CAFTA-DR, y en dado caso la
conveniencia o no que representaría dicho cambio, debió ser analizada al
momento de suscribir dicho Tratado, pues ahora persiste la obligación, y aún las
condiciones sean adversas, tarde o temprano debe responder a la obligación
contraída, o en dado caso llegará el momento que los otros Estados sean quienes
ejerzan presión, lo cual seguramente demorará pues las condiciones son
bastantes similares.
Por tanto, si bien es cierto el tema de la incorporación del Protocolo de Madrid es
un tema de contribución al desarrollo económico, actualmente el desinterés de
Guatemala radica en tres aspectos básicos:
1. Las oficinas de abogados en Guatemala y alrededor del mundo han presentado
algún recelo en contra del Sistema de Madrid. No extraña esta situación toda vez
que al menos un primer análisis del Sistema llevaría a pensar que toda reducción
de costos para el solicitante es directamente proporcional a una reducción de
ingresos para las oficinas de abogados. No obstante, el análisis debe ir más allá y
se debe tener en cuenta que la misma predicción se hizo antes de la entrada en
vigor del PCT (siglas en inglés para el Tratado de Cooperación en Materia de
Patentes) y la realidad demostró que si bien en un principio se presentaba una
reducción en el número de solicitudes, posteriormente el número aumentaba.82
Además como ya se mencionó sí sería necesaria la contratación de abogados en
81
Loc. Cit. 82 Portal Internacional de la Universidad de Alicante sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Sociedad de la Información;
Abello R., Silvia; ESTUDIO ACERCA DE LAS VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA POSIBLE ADHESIÓN DE UN PAÍS
MIEMBRO DE LA COMUNIDAD ANDINA (COLOMBIA) AL SISTEMA DE MADRID; España, 2003;
http://www.uaipit.com/files/publicaciones/0000002031_estudio%20acerca%20de%20las%20
ventajas_%20desventajas.pdf; 19 de Junio del 2011
93
caso de denegaciones y oposiciones, lo cual generaría que la labor del profesional
del derecho fuera más especializada y gratificante.
2. El mercado y consumo no ha roto las barreras más allá de la región, por tanto el
mercado nacional tiene una presencia mínima en el exterior y más bien
representaría una carga administrativa y responsabilidad de atender posibles
solicitudes externas afectando el sistema local, sin un verdadero aprovechamiento
de los mismos nacionales.83
3. El beneficio de la ratificación del Protocolo de Madrid se vería reflejado
únicamente en la mediana y grande empresa, que para Guatemala, es la minoría.
El mayor problema consiste en que al analizar las razones por las cuales el Estado
no muestra interés en la incorporación del Protocolo de Madrid al sistema
normativo guatemalteco, ninguna de ellas toma en cuenta el objetivo principal que
tiene el Sistema de Madrid, que consiste en fomentar la protección a la propiedad
industrial y respaldar al titular de una marca, facilitándole la protección de la
misma a nivel internacional y generándole beneficios inmediatos al reducir tiempos
y costos en que se debe incurrir.
83
Mayora Dawe, Eduardo. 19 de agosto de 2010.
94
CAPITULO VI
1. COMENTARIOS SOBRE LOS EFECTOS DE LA INCORPORACIÓN DEL PROTOCOLO CONCERNIENTE AL ARREGLO DE MADRID, RELACIONADO CON EL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS
En virtud de lo anteriormente expuesto, hasta este momento queda demostrado
que la incorporación del protocolo concerniente al Arreglo de Madrid referente al
Registro Internacional de Marcas, además de ser sumamente compleja su
incorporación, refleja que alrededor del mundo existe gran interés por este sistema
que permitirá la inversión segura de productos y servicios, lo cual dice mucho de
su importancia.
La idea principal al concebir el desarrollo de este tema, era conocer las
consecuencias que tendría la incorporación del Protocolo concerniente al Arreglo
de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas al sistema normativo
guatemalteco, para lo cual se debía profundizar en la manera en que actualmente
se inscriben las marcas en Guatemala y el procedimiento que presenta el
Protocolo, de manera que se determinaría qué cambios deberían existir.
A su vez se procedió a conocer la opinión de los profesionales del derecho sobre
el Sistema, con lo cual se logra determinar el poco interés que se tiene sobre el
mismo, debiendo ser un tema de plenamente conocido para estar preparados para
el cambio que a mediano o largo plazo estará sufriendo esta área del Derecho,
conforme fue avanzando el tema y especialmente analizando los objetivos que el
Tratado de Libre Comercio busca con la implementación de los otros tratados que
en el mismo obliga a ratificar a los países miembros, se logra identificar y
confirmar la hipótesis que el Estado de Guatemala debería enfocar sus esfuerzos
para incorporar el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid ya que es una
herramienta útil y que de no hacerlo, con el paso del tiempo podría crecer una
presión internacional para acceder al mismo.
Se confirma la hipótesis que la incorporación del tratado en el sistema normativo
guatemalteco provocaría efectos positivos, conociendo las consecuencias
prácticas que traerían su implementación y la posición actual del Estado de
Guatemala ante dicha ratificación.
Asimismo efecto positivo en el ámbito económico, ya que promover la legislación
apropiada para protección de los derechos de Propiedad Industrial para época
moderna que actualmente se está experimentando, estimula a los creadores y
fomenta el desarrollo de las naciones, tanto en el ámbito social como económico,
95
ya que se logra mayor inversión por parte de las industrias y empresas
internacionales en nuestro país, pues muchas empresas y comerciantes
individuales ya comprenden la importancia del uso y protección de la marca,
debido a que otorga derechos exclusivos y ventajas adicionales.
El comercio actualmente es tan amplio y tan internacionalizado que
implementando estos sistemas de registro que apliquen más allá de los países
donde se localizan los titulares de las marcas, alcanzará a nuestra economía
trayendo inversión y comercialización de estas marcas sin temor a que les sean
plagiadas.
Lo anterior favorecerá en todo aspecto a Guatemala, pues los empresarios
Guatemaltecos también utilizarán los mismos mecanismos para expandir sus
negocios a nivel internacional, protegiendo desde éste su creatividad frente a
estos.
El Sistema de Madrid ofrece a los propietarios de marcas la posibilidad de
proteger las marcas en varios países presentando una única solicitud en una
oficina nacional o regional de marcas. El registro internacional de marcas por
medio del Sistema de Madrid:
Elimina la necesidad de presentar varias solicitudes en distintas oficinas;
Abarca más de 80 países de todo el mundo;
Facilita la gestión de la marca, ya que se pueden inscribir cambios o
renovaciones por medio de un único trámite administrativo.
96
CONCLUSIONES
1. El registro de una marca trae grandes beneficios y derechos a su titular, dentro
de los cuales se encuentra la obtención de la propiedad de la misma, y con ello un
título legal que acredita dicha propiedad; el derecho exclusivo para identificar
bienes y/o servicios ante el público; impedir que terceras personas comercialicen
productos idénticos o similares; facilita la concesión de una licencia sobre la
misma; permite que la marca sea objeto de franquicias y permite enajenarla.
2. De conformidad con la clasificación de la Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual las marcas pueden obtener su protección mediante la vía nacional, vía
regional y vía internacional. En el caso de Guatemala actualmente se registran las
marcas por la vía nacional, ya que las marcas registradas gozan de protección
únicamente dentro del territorio.
3. El Sistema de Madrid tiene como finalidad el registro internacional de marcas,
sin necesidad de acudir a los sistemas tradicionales de cada territorio; este
comprende un conjunto de registros nacionales que serán administrados por la
Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. El
Sistema de Madrid ofrece al propietario de una marca la posibilidad de protegerla
en varios países miembros de la Unión de Madrid, mediante la presentación de
una solicitud única directamente en su propia oficina de marcas.
4. El Sistema de Madrid comprende un sistema compuesto por dos tratados
internacionales denominados Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional
de Marcas y Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid, sin embargo para el
funcionamiento del Sistema de Madrid también es necesaria la aplicación del
Convenio de París para la Protección de la Propiedad Intelectual y El Arreglo de
Niza para la Clasificación Internacional de Productos y Servicios.
5. La importancia dentro del campo jurídico guatemalteco de la incorporación del
Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid es que Guatemala se obligó en el
Tratado de Libre Comercio, Estados Unidos de América, Centroamérica y
República Dominicana a realizar sus mayores esfuerzos por ratificar o acceder al
mismo; con lo cual Guatemala adquirió un compromiso internacional por lo que
cualquier debate sobre su conveniencia está a destiempo ya que esto debió
haberse previsto previo a la ratificación del tratado.
6. El Estado de Guatemala debe enfocar sus esfuerzos en las labores que debe
emprender para cumplir con el compromiso adquirido de ratificar el Protocolo
concerniente al Arreglo de Madrid, lo cual se puede sintetizar en manera muy
general en crear reformas a la normativa de propiedad industrial vigente que se
97
adapte a las necesidades del tratado, reorganización administrativa, lo cual incluye
la formación de una oficina internacional y velar porque desde ahora exista una
comunicación efectiva con Organización Mundial de la Propiedad Intelectual de
manera que se pueda cumplir con las expectativas del Sistema de Madrid,
promoviendo una apertura del mercado guatemalteco y a la vez como un incentivo
para la inversión extranjera, lo cual generaría una mayor seguridad jurídica para
los comerciantes e inversionistas, lo que adicionalmente repercute en la economía
del país.
A pesar de existir claros beneficios de la incorporación del Protocolo concerniente
al Arreglo de Madrid al sistema normativo guatemalteco, puede observarse la falta
de voluntad del Estado de Guatemala de querer incorporarlo y no realizar las
actividades que esto implicaría, sin centrarse en los objetivos del mismo, el cual
busca apoyar al titular de la marca.
98
RECOMENDACIONES
1. Al Ministerio de Economía y al Registro de Propiedad Industrial a promover la
importancia de los derechos de propiedad industrial en Guatemala, ya que aún no
se tiene la cultura del respeto a los mismos y no son considerados como prioridad
dentro del giro comercial. Se debe dar a conocer a la población los beneficios que
incorporan, la protección legal a que se someten y dar énfasis en que los
mayormente beneficiados serán los propios titulares de estos derechos y que es
un valor agregado a los productos y servicios que se ofrezcan.
Si se prepara el campo con las herramientas legales óptimas captaran la atención
de los usuarios pues verán un sistema que ofrece verdaderas garantías y fomenta
el uso de este tipo de registro; además se le dará la oportunidad a Guatemala de
ser parte del comercio internacional, pues de lo contrario son los propios
guatemaltecos los que cierran las puertas a nuevas oportunidades.
2. Al Ministerio de Economía a fomentar la protección de la propiedad industrial es
importante pues es una forma de reconocer el esfuerzo de las actividades
comerciales; aunque actualmente se considera más una ventaja para países
industrializados, esto también puede representar inversión al país y son los
primeros pasos para que un día el mercado nacional sea parte de esa
industrialización.
3. Al Congreso de la República de Guatemala para proceder a la incorporación del
Protocolo de Madrid concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro
Internacional de Marcas al sistema normativo guatemalteco, ya que a la fecha no
se ha hecho ningún esfuerzo por parte del Estado en acceder al mismo. Aunque al
día de hoy se considere que el grupo que se beneficiaría con el Protocolo es
reducido, eso es suficiente para observarlo como positivo para el país y hacer los
esfuerzos necesarios para implementarlo.
4. Al Congreso de la República de Guatemala para Reformar el Decreto 57-2000,
Ley de Propiedad Industrial y su reglamento, ya que la modernización en esta
materia debe ser integral para su buen funcionamiento. Por lo tanto, deben
considerarse cambios que incluya dentro de las atribuciones del Registro de la
Propiedad Intelectual el registro de marcas internacionales, así como la
incorporación de un departamento encargado de ser la vía de comunicación entre
la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y el
procedimiento que correspondería en esos casos.
99
5. Una vez incorporado el Sistema de Madrid, asignar un presupuesto para
sostener la oficina encargada, de manera que se pueda contratar al personal
capacitado para desempeñar estas labores y se pueda mantener una efectiva
comunicación con la Oficina Internacional. Presupuesto que podría ser temporal,
ya que más adelante el mismo podría ser auto sostenible de conformidad con lo
captado de los registros, así como de lo que se recibiría anualmente por ser parte
de dicho tratado.
6. Ministerio de Economía a difundir a la población guatemalteca sobre el
procedimiento que ofrece el Protocolo de Madrid relativo al Registro Internacional
de Marcas, así como sus ventajas para expandir su mercado, de manera que los
titulares de marcas aprovechen las oportunidades que el sistema presenta.
7. Al Colegio de Abogados y Notarios a persuadir al gremio de los Abogados y
Notarios sobre el procedimiento y el verdadero objetivo que del Sistema de
Madrid, de manera que ellos puedan prestar a sus clientes un mejor
asesoramiento y opciones en el tema de la propiedad industrial, y más bien se
conformen como un grupo de presión para su pronta implementación.
100
ANEXO I. LISTADO DE PAISES QUE HAN RATIFICADO EL ARREGLO DE MADRID
101
ANEXO II FORMULARIO DE SOLICITUD DE REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS DE ACUERDO CON EL ARREGLO DE MADRID
102
ANEXO III FORMULARIO DE SOLICITUD DE REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS DE ACUERDO CON EL PROTOCOLO CONCERNIENTE AL ARREGLO DE MADRID
103
BIBLIOGRAFÍA
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Edición. Madrid, España. Editorial Civitas, Sociedad Anónima . 1978.
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INDUSTRIAL. 1ª Edición. Bogotá, Colombia. Quebecor Impreandes. 1999.
3) Larios Ochaita, Carlos; DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO 5ª Ed.;
Guatemala, Guatemala; Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales de la
Universidad San Carlos de Guatemala; (el ejemplar no indica el año de
publicación).
4) Ledesma, Julio; DERECHO PENAL INDUSTRIAL. Buenos Aires, Argentina;
Ediciones Depalma, 1987.
5) Metke Méndez, Ricardo; LECCIONES DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. 1ª
Edición. Bogotá, Colombia. Editorial Baker & Mckenzie. 2001.
6) Osorio, Manuel; DICCIONARIO DE CIENCIAS JURIDICAS, POLITICAS Y
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7) Otamendi, Jorge; DERECHO DE MARCAS. 3ª Edición. Buenos Aires,
Argentina. Editorial Abeledo-Perrot. 1992.
8) Sherwood, Robert N.; DERECHOS INTELECTUALES TOMO IV. Buenos Aires,
Argentina. Editorial Astrea. 1989.
2. LEGISLACIÓN:
9) Constitución Política de la República de Guatemala
10) Decreto-Ley 106: CODIGO CIVIL
11) Decreto 2-70 del Congreso de la República de Guatemala: CODIGO DE
COMERCIO DE GUATEMALA
12) Decreto 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala: LEY DE
PROPIEDAD INDUSTRIAL
13) Decreto 31-2005 del Congreso de la República de Guatemala: en cual se
ratifica el Tratado de Libre Comercio, Estados Unidos de América, Centroamérica
y República Dominicana.
14) Decreto 11-2006 del Congreso de la República de Guatemala: REFORMAS
LEGALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO,
104
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA
DOMINICANA.
15) Acuerdo Gubernativo No. 89-2002: REGLAMENTO DE LA LEY DE
PROPIEDAD INDUSTRIAL
16) Acuerdo Gubernativo No. 182-2000: REGLAMENTO ORGÁNICO INTERNO
DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA
17) Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas. Madrid,
España; 1,891.
18) Protocolo de Madrid concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro
Internacional de Marcas. Madrid, España; 1,989.
19) Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de
Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo
3. ELECTRÓNICAS:
20) Congreso de la República de Guatemala. Guatemala, 2008. Disponible en:
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22) Ministerio de Economía. Guatemala, 2010. Disponible en:
http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/tlc/queeltlc.htm.
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http://www.wipo.int/classifications/nice/es/#P5_107; http://www.wipo.int/ about-
wipo/es/what_is_wipo.html; http://www.wipo.int/madrid/es/index.html; http:/www.
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http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/es/intproperty/909/wipo_pub
_909.pdf; http://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/trtdocs_wo020.html#P37_2308;
http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/tlc/queeltlc.htm;http://www.wipo.int/sm
e/es/documents/advantages_madrid.htm; y http://www.wipo.int/export/sites/
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http://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/agrm7_s.htm.
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MADRID; España, 2003; Disponible en: http://www.uaipit.com/files/
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105
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sobre el Protocolo de Madrid al Arreglo de Madrid desde 1989. Asociación
Interamericana de la Propiedad Industrial. 2006.
30) Chaloupka, Pedro. EL PROTOCOLO DE MADRID, SOBRE EL REGISTRO DE
MARCAS FRENTE AL DERECHO VIGENTE EN LA ARGENTINA. Estudios
Reunidos sobre el Protocolo de Madrid al Arreglo de Madrid desde 1989.
Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial. 2006.
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Publicación de la OMPI No 418(S). Ginebra, Suiza. 2004.
32) EL SECRETO ESTA EN LA MARCA; Serie: La Propiedad Intelectual y las
Empresas, Volumen 1. Publicación de la OMPI No. 900(S) Ginebra, Suiza, Mayo
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33) Michaus Romero, Martín. EL SISTEMA DE MADRID, DESDE UNA
PERSPECTIVA LATINOAMERICANA; Estudios Reunidos sobre el Protocolo de
Madrid al Arreglo de Madrid desde 1989. Asociación Interamericana de la
Propiedad Industrial, 2006.
34) Padilla, Norberto; CONSULTA SOBRE PROTOCOLO DE MADRID; Estudios
Reunidos sobre el Protocolo de Madrid al Arreglo de Madrid desde 1989;
Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial; 2006.
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