UNIVERSIDAD MARIANO GALVEZ DE GUATEMALA

FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES

“IMPORTANCIA Y CONSECUENCIAS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL

SISTEMA DE MADRID REFERENTE AL REGISTRO INTERNACIONAL

DE MARCAS EN GUATEMALA, EN VIRTUD DE LA RATIFICACIÓN

DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO, ESTADOS UNIDOS DE

AMÉRICA, CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA SEGÙN

DECRETO 31-2005”

TRABAJO DE GRADUACIÓN PRESENTADO

POR:

JOSELYN ANDREA CARBALLO CONTRERAS

PREVIO A OPTAR EL GRADO ACADÉMICO DE

LICENCIADA EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES

Y A LOS TÍTULOS PROFESIONALES DE

ABOGADA Y NOTARIA

GUATEMALA, JUNIO 2013

III

AUTORIDADES DE LA FACULTAD Y DEL TRIBUNAL QUE PRACTICO EL

EXAMEN DEL TRABAJO DE GRADUACION

DECANO DE LA FACULTAD: DOCTOR RODRIGO MONTUFAR

RODRIGUEZ

SECRETARIO DE LA FACULTAD: OMAR ABEL MORALES LURSSEN

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL EXAMINADOR: M.A. SERGIO SALAZAR

AGUIRRE

SECRETARIO: LIC. GUSTAVO GIOVANNI

MOLINA AYALA

VOCAL: LIC. LUIS ANTONIO

RUANO CASTILLO

IV

V

REGLAMENTO DE TESIS

Artículo 8º. RESPONSABILIDAD

Solamente el autor es responsable de los conceptos expresados en el

trabajo de tesis. Su aprobación en manera alguna implicara

responsabilidad para la universidad.

VI

INDICE

CAPÍTULO I 1

1. PROPIEDAD INTELECTUAL 1

1.1. Antecedentes 1

1.2. División y Cobertura de los Derechos de la Propiedad Intelectual 2

2. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 5

2.1. Marca 5

2.2. El Nombre Comercial 6

2.3. Expresiones o señales de publicidad 6

2.4. Emblema 6

2.5. Patentes 6

2.6. Invención 6

2.7. Modelos de Utilidad 6

2.8. Diseños y dibujos industriales 6

2.9. Indicaciones Geográficas 7

2.10. Denominación de Origen 7

2.11. Secreto empresarial 7

3. DERECHO MARCARIO 8

3.1. Concepto 8

3.2. Antecedentes históricos del Derecho Marcario 8

3.3. Relación del Derecho Marcario con otras ramas del Derecho 9

CAPÍTULO II 12

1. LA MARCA 12

1.1 Definiciones 12

1.2 Funciones 13

1.3 Finalidad 14

1.4 Naturaleza jurídica de la marca 14

1.5 Clasificación de las marcas 16

1.6 Signos que pueden constituir una marca 18

1.7 Marcas inadmisibles 19

1.8 MARCA NOTORIA 20

1.9 MARCA RENOMBRADA 21

1.10 DIFERENCIA ENTRE MARCA NOTORIA Y MARCA RENOMBRADA 21

CAPÍTULO III 23

1. REGISTRO DE LA MARCA 23

2. SISTEMAS DOCTRINALES DE REGISTRO DE MARCAS 23

1.11 Sistema Declarativo 24

1.12 Sistema Atributivo o Constitutivo 24

3. SISTEMAS DE REGISTRO POR RAZÓN DE TERRITORIO 25

3.1. La vía nacional 25

3.2. La vía regional 25

3.3. La vía internacional 25

4. CARACTERISTICAS COMUNES DE LOS SISTEMAS DE REGISTROS 26

VII

5. DERECHOS Y BENEFICIOS QUE OTORGA EL REGISTRO DE UNA MARCA 27

CAPITULO IV 29

1. EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 29

1.1. Definición 29

1.2. Antecedentes 29

1.3. Misión 30

1.4. Función 30

1.5. Organización 30

2. PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE MARCAS EN GUATEMALA 31

3. EFECTOS JURÍDICOS DE LA INSCRIPCIÓN DE MARCAS EN GUATEMALA 36

4. FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE UNA MARCA EN GUATEMALA 39

5. LEGISLACIÓN APLICABLE 40

5.1. Constitución Política de la República de Guatemala 40

5.2. Tratados internacionales en materia de Propiedad Industrial 40

5.3. Convenio de París 40

5.4. Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial 44

5.5. Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio –ADPIC- 44

5.6. Tratado de Libre Comercio, Estados Unidos de América, Centroamérica y República Dominicana 46

5.7. Convención de Viena, sobre el derecho de los Tratados entre Estados y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales 47

5.8. Arreglo de Niza 48

5.9. La Ley de Propiedad Industrial de Guatemala 48

5.10. Acuerdo Gubernativo No. 89-2002, REGLAMENTO DE LA LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 49

5.11. Acuerdo Gubernativo No. 862-2000, ARANCEL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, En Materia de Propiedad Industrial. 49

5.12. LEY DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 49

5.13. CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y MERCANTIL 50

5.14. PROCEDIMIENTO DEL JUICIO ORAL 50

6. TRATADO DE LIBRE COMERCIO, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA 54

6.1. Definición 54

6.2. Antecedentes 55

6.3. Objetivos 55

6.4. Entidades que negocian los tratados de libre comercio 56

6.5. Administración de los tratados de Libre Comercio 56

6.6. Quienes participan en las negociaciones de un tratado de Libre Comercio 56

6.7. Forma de negociar un Tratado de Libre Comercio 56

6.8. Principales temas de negociación de los Tratados de Libre Comercio 57

6.9. Temas conocidos en la Mesa de Propiedad Intelectual durante la negociación del TLC 57

7. EL TLC Y SU IMPORTANCIA PARA GUATEMALA 60

7.1. Objetivos en cada tema específico en la negociación del TLC-CAUSA 60

7.2. Oportunidades que representa para Guatemala el TLC-CAUSA 62

7.3. Los resultados concretos que Guatemala obtuvo con el TLC-CAUSA 62

VIII

7.4. Impacto que se espera en materia de crecimiento económico para la región centroamericana derivado de la entrada en vigencia del TLC-CAUSA 63

7.5. Mecanismos de salvaguardia se acordaron dentro del TLC-CAUSA 64

CAPÍTULO V 65

1. REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS 65

1.1. El Sistema de Madrid 65

1.2. Tratados que conforman el Sistema de Madrid 68

1.3. Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas 68

1.4. Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid 68

1.5. Reglamento común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo 69

1.6. Diferencias entre el Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y el Protocolo concerniente a ese Arreglo 69

1.7. Análisis del funcionamiento del Registro Internacional de Marcas de conformidad con el Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid 71

1.8. Procedimiento para el Registro Internacional de Marcas de conformidad con el Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid 76

d. Denegación de protección de registro de una marca por cualquier parte contratante 82

2. FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO DE REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS 84

3. EFECTOS DE LA INCORPORACIÓN DEL PROTOCOLO CONCERNIENTE AL ARREGLO DE MADRID EN GUATEMALA 85

3.1. Ventajas 90

3.2. Desventajas 91

CAPITULO VI 94

1. COMENTARIOS SOBRE LOS EFECTOS DE LA INCORPORACIÓN DEL PROTOCOLO CONCERNIENTE AL ARREGLO DE MADRID, RELACIONADO CON EL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS 94

CONCLUSIONES 96

RECOMENDACIONES 98

ANEXO I. LISTADO DE PAISES QUE HAN RATIFICADO EL ARREGLO DE MADRID 100

ANEXO II FORMULARIO DE SOLICITUD DE REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS DE ACUERDO CON EL ARREGLO DE MADRID 101

ANEXO III FORMULARIO DE SOLICITUD DE REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS DE ACUERDO CON EL PROTOCOLO CONCERNIENTE AL ARREGLO DE MADRID 102

BIBLIOGRAFÍA 103

INTRODUCCIÓN

En virtud de la importancia que las marcas han adquirido dentro de la industria con

la globalización y el crecimiento de la economía, las mismas se han expandido

más allá de sus territorios. Actualmente el comercio es tan amplio y tan

internacionalizado que es necesario buscar sistemas de registro que apliquen más

allá de los países donde se localizan los titulares de las marcas.

El sistema de registro guatemalteco actualmente es el de la vía nacional. Este

sistema consiste en que la empresa o comerciante solicita el registro de su marca

en la institución encargada constituida en el territorio y en el caso que un

comerciante guatemalteco desee inscribir su marca en otro u otros países, éste

deberá presentar las solicitudes que correspondan y pagar los aranceles

estipulados en cada territorio para cumplir con el trámite. En estos casos, la marca

únicamente se verá protegida en el territorio del país donde se gestionó su

protección.

Dentro de los esfuerzos internacionales de finalizar con esa cantidad tediosa de

trámites para proteger una marca a nivel internacional, se creó un sistema

denominado “Sistema de Madrid”, este busca el registro internacional de marcas y

está compuesto por dos tratados internacionales denominados el Arreglo de

Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y el Protocolo concerniente al

Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas.

Con el Sistema de Madrid no se obtiene el registro de una marca a nivel mundial,

sino que el registro de la marca podrá solicitarse para los países que integran la

Unión de Madrid, ya sea formando parte del Arreglo de Madrid relativo al Registro

Internacional de Marcas o del Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid o

formando parte de ambos. Todo esto se hace mediante una sola solicitud que se

presenta ante una oficina central, utilizando como conducto las oficinas o registros

nacionales.

Como consecuencia de la adhesión al Tratado de Libre comercio CAFTA-DR en

Guatemala y con ella el compromiso de hacer todos los esfuerzos necesarios para

ratificar el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid; con el presente trabajo se

está tomando en consideración los aspectos que deben evaluarse para su posible

ratificación, la cual no está lejos de la realidad como consecuencia de dicha

adhesión.

Siendo por ello que la hipótesis del presente trabajo es que “La incorporación del

tratado en el sistema normativo guatemalteco provocaría efectos positivos,

- 2 -

conociendo las consecuencias prácticas que traerían su implementación y la

posición actual del Estado de Guatemala ante dicha ratificación.

Asimismo efecto positivo en el ámbito económico, ya que promover la legislación

apropiada para protección de los derechos de Propiedad Industrial para época

moderna que actualmente se está experimentando, estimula a los creadores y

fomenta el desarrollo de las naciones, tanto en el ámbito social como económico,

ya que se logra mayor inversión por parte de las industrias y empresas

internacionales en nuestro país, pues muchas empresas y comerciantes

individuales ya comprenden la importancia del uso y protección de la marca,

debido a que otorga derechos exclusivos y ventajas adicionales.

El comercio actualmente es tan amplio y tan internacionalizado que

implementando estos sistemas de registro que apliquen más allá de los países

donde se localizan los titulares de las marcas, alcanzará a nuestra economía

trayendo inversión y comercialización de estas marcas sin temor a que les sean

plagiadas.

Lo anterior favorecerá en todo aspecto a Guatemala, pues los empresarios

Guatemaltecos también utilizarán los mismos mecanismos para expandir sus

negocios a nivel internacional, protegiendo desde éste su creatividad frente a

estos.

Los objetivos del presente trabajo son:

I. Lograr establecer qué efectos causaría la incorporación del tratado ya

mencionado en el sistema normativo guatemalteco, conociendo las

consecuencias prácticas que traerían su implementación y la posición

actual del Estado de Guatemala ante dicha ratificación.

II. Determinar la importancia de las marcas dentro del campo de la propiedad

industrial;

III. Conocer la trascendencia del registrar una marca así como los derechos y

beneficios que nacen de dicho registro;

IV. Establecer el sistema y procedimiento actual que se utiliza en Guatemala

para registrar una marca;

V. Analizar en qué consiste el Sistema de Madrid y cuál es el beneficio de

ratificar únicamente el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid;

VI. Comprender cómo funciona el registro internacional de marcas con base en

el Protocolo objeto de la investigación;

VII. Determinar las acciones a tomar por parte del Estado de Guatemala al

momento de la ratificación;

VIII. Puntualizar qué ventajas y desventajas nos presentaría la incorporación del

Sistema de Madrid;

- 3 -

IX. Conocer cuál es la posición actual de los profesionales del derecho

dedicados al registro de marcas.

Para lo anterior se aplicaron los métodos analítico, deductivo y científico, y éste

último en sus tres fases:

a) Indagatoria: Éste método nos permitió ir descubriendo la existencia del

problema, permitió descubrir procesos y aspectos nuevos a implementarse

de los ya conocidos.

b) Demostrativa: El método científico especifica que cualquier descubrimiento,

previo a considerarse una verdad, debe demostrarse a través de la

comprobación de las variables expuestas en la hipótesis, confrontada con

la realidad, a través de los procesos, de análisis, síntesis, abstracción,

comparación, concordancias y diferencias de los elementos teóricos con

los empíricos por técnicas de correlación; a través de la investigación de

campo.

c) Expositiva: En esta fase se afinan los resultados para servir de base a

nuevas investigaciones y para comunicar el conocimiento adquirido,

utilizando los procesos de conceptualización y generalización que serán

expuestos a través del informe final.

Lo anterior nos ayudó a profundizar la manera en que actualmente se inscriben las

marcas en Guatemala y el procedimiento que presenta el Protocolo concerniente

al Arreglo de Madrid, de manera que se determina qué cambios deberían existir. A

su vez se procedió a conocer la opinión de los profesionales del derecho sobre el

Sistema, con lo cual se logra determinar el poco interés que se tiene sobre el

mismo. El Estado de Guatemala debería enfocar sus esfuerzos para incorporar el

Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid ya que es una herramienta útil y que

de no hacerlo, con el paso del tiempo podría crecer una presión internacional para

acceder al mismo.

1

CAPÍTULO I

1. PROPIEDAD INTELECTUAL

1.1. Antecedentes

Para una mejor comprensión de cualquier materia es necesario buscar los

orígenes o las raíces de la misma, de esta manera nos permite comprender su

proceso de evolución, por lo que es apropiado citar lo que la Organización Mundial

de la Propiedad Intelectual menciona sobre este tema, indicando que: “El origen y

naturaleza de la propiedad industrial se puede encontrar en la rama del derecho

denominada “Propiedad Intelectual”, la cual se compone de un grupo de normas

que protegen las creaciones de la mente, esto quiere decir las obras del intelecto

humano, y lo hace con la finalidad de otorgar a los creadores de las mismas un

resguardo legal relativo a la publicación a través de cualquiera de los modos de

manifestación del pensamiento.”1

Asimismo la historia nos relata sobre los antecedentes históricos de la Propiedad

Intelectual, lo que en la página web monografrías.com2 sobre este tema

encontramos que “En los inicios de civilización los inventos pasaban

desapercibidos ya que el progreso técnico era muy lento, es probable que el

propio inventor no distinguiese lo que era el producto de su imaginación; no fue

sino hasta Edad Media en que los soberanos comenzaron a otorgar privilegios con

el objeto de fomentar manufacturas, éste es el primer antecesor de las modernas

patentes.

El primer privilegio exclusivo otorgado a una invención se otorgó en el año 1427

con relación a un nuevo tipo de barco fabricado por Filippo Bruelleschi, en el 1474

en Venecia se dicta una ley que establecía obligatoriedad para el registro de las

invenciones y otorgaba a los inventores un monopolio por 10 años.

En el año 1709, la reina Ana de Inglaterra aprobó que se otorgara a los creadores

catorce años de protección, prorrogables por otros catorce si el inventor seguía

vivo. Con ello no hacía sino refrendar las teorías jurídicas de su tiempo, que

derivaban de las leyes de derecho natural y, de forma más inmediata, de distintos

privilegios medievales.

1 Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. PRINCIPIOS BASICOS DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL; Publicación

de la OMPI No. 895(S); Ginebra, Suiza; pág. 3;

http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/es/intproperty/895/wipo pub_ 895.pdf; 16 de octubre de 2011. 2 http://www.monografias.com/trabajos17/propiedad-industrial/propiedad-industrial.shtml

2

En el Siglo XVIII el congreso de los Estados Unidos de América, concede por

medio de la Constitución de los Estados Unidos de América, a los autores e

inventores el derecho exclusivo sobre sus respectivos inventos y descubrimientos.

En 1873, a sugerencia de los Estados Unidos ( EEUU), Austria convoca a quince

países a una conferencia internacional sobre los derechos de patentes,

firmándose en 1883 tratados multilaterales de común acuerdo en lo que se refiere

a marcas comerciales y patentes. Para el año 1943 es concedida la primera

patente de invención en Venecia, Italia.

A fin de desarrollar un marco legal que corrija las distorsiones del comercio entre

los países, entre los cuales se vendrían produciendo daños, se realizan

numerosos acuerdos y convenciones entre los que se destaca el Convenio de

Paris en 1883 y los Acuerdos sobre Derecho Intelectual Relacionados con el

Comercio (ADPIC).”

1.2. División y Cobertura de los Derechos de la Propiedad Intelectual

La Propiedad Intelectual se clasifica en dos grandes ramas:

1. El derecho de autor y;

2. La Propiedad Industrial.

A su vez, la Propiedad Industrial se subdivide en dos áreas específicas:

a. Marcas y;

b. Patentes.

Las creaciones de la propiedad intelectual pueden ser de diversos tipos, por lo que

es muy amplia la cobertura de protección que el derecho les otorga, tanto que a la

fecha se dice que esta rama del derecho es una de las más amplias que existen,

ya que regula tanto obras literarias y artísticas, de los artistas intérpretes o

ejecutantes, de los productores de fonogramas y de los organismos de

radiodifusión como de signos distintivos, patentes de invención, modelos de

utilidad y de los diseños industriales, entre otros.

“Para designar los distintos tipos de derechos subjetivos que los ordenamientos

jurídicos de los Estados atribuyen a autores de creaciones, se utiliza la expresión

“Derechos intelectuales”, que básicamente son manifestaciones de un género de

protección característico de sociedades modernas.” 3

3 Baylos, Corroza, Hermenegildo; TRATADO DE DERECHO INDUSTRIAL; 1ª Ed.; Madrid, España; Editorial Civitas,

Sociedad Anónima; 1978; pág. 43

3

“Todos los derechos intelectuales se caracterizan por tener como objeto la

protección de una variedad de invenciones, algunos consideran que además de la

protección a las creaciones materiales, existe tutela a creaciones espirituales e

Inmateriales.”4 Sin embargo hay que tener claro que todos los derechos

intelectuales deben incorporarse como objeto tangible, ya que lo que la propiedad

intelectual protegerá será los conocimientos que dichos objetos reflejen.

Con el paso de los años y los avances que han existido, los Estados se han visto

en la necesidad de promover legislación apropiada para protección de la

propiedad intelectual, esto es para amparar los derechos morales y patrimoniales

de los autores de creaciones de éste género, que por un lado se refiere a la

protección del intelecto del autor, y por otro, los derechos a explotar dicha creación

y ponerla a disposición de un público, respectivamente; además, otra de las

razones para la creación de este tipo de legislación es promover la creatividad y el

comercio, lo cual contribuye de manera directa con el desarrollo social y

económico del país y genera estímulos al crecimiento del mismo.

“La propiedad intelectual se divide en dos categorías: la propiedad industrial, que

incluye las invenciones, patentes, marcas, dibujos y modelos industriales e

indicaciones geográficas de procedencia; y el derecho de autor, que abarca las

obras literarias y artísticas, tales como las novelas, los poemas y las obras de

teatro, las películas, las obras musicales, las obras de arte, tales como los dibujos,

pinturas, fotografías y esculturas, y los diseños arquitectónicos. Los derechos

relacionados con el derecho de autor son los derechos de los artistas intérpretes y

ejecutantes sobre sus interpretaciones y ejecuciones, los derechos de los

productores de fonogramas sobre sus grabaciones y los derechos de los

organismos de radiodifusión sobre sus programas de radio y de televisión.” 5. Esta

categoría lo que busca proteger es el derecho del creador de la obra a que se le

reconozca como tal, el derecho a impedir que se reproduzca de otra forma de la

que no fue creada o sin su autorización, el derecho de reproducir la misma y al

mismo tiempo gozar los frutos que se obtengan de dichas reproducciones.

“Los derechos de autor tienden a contribuir en su mayoría al desarrollo cultural y

económico de las naciones, además reflejan en cierto grado la personalidad del

autor. El titular goza de dos tipos de derechos: los morales y los patrimoniales.

Este tipo de derechos nacen con el hecho de la simple creación de la obra, su

valor es dado por la originalidad de la forma de expresión y tienen por objeto el

goce intelectual o el placer estético.” 6

4 Loc. Cit.

5 http://www.wipo.int/about-ip/es/ 6 Metke Méndez, Ricardo; LECCIONES DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 1ª Ed.; Bogotá, Colombia; Editorial Baker & Mckenzie; 2001; págs 24 y 25.

4

Por otro lado, encontramos a la propiedad industrial, esta es la categoría que se

liga con la industria y el comercio, ya que otorga un derecho exclusivo para utilizar

y explotar, tanto en forma industrial como comercial, innovaciones e invenciones

que se apliquen a este ámbito. Esta ramificación, la propiedad industrial, es la que

interesa en el presente trabajo, y en la que se profundizará, ya que en ella se

comprende las marcas y su registro, tema fundamental para la presente

investigación.

Entre la propiedad industrial y los derechos de autor se observa una gran

diferencia, ya que la propiedad industrial, y sobre todo las invenciones industriales

tienen un objeto útil, en la medida que puede ser aprovechado económicamente.

“El valor se da por la novedad en cuanto a un aporte técnico, algo que genere un

progreso. Para obtener derechos sobre una creación industrial es necesario

cumplir con una serie de requisitos y formalidades exigidos por el Estado para que

éste dé su consentimiento y reconozca el derecho.” 7

“Otra característica de los derechos provenientes de la propiedad industrial es que

estos son territoriales, ya que nacen a la vida jurídica con un acto concesional del

Estado, en el caso de Guatemala es otorgado por el Registro de Propiedad

Intelectual. Por lo tanto los derechos que se otorgan se encuentran limitados al

territorio en que dicha autoridad tenga competencia, salvo algún pacto

internacional que indicare lo contrario.” 8.Este es un punto muy importante que era

necesario traer a colación ya que se encuentra íntimamente ligado al Registro de

Marcas, que es el tema principal de esta investigación; y es fundamental para la

propiedad industrial.

David Rangel Medina, citado por Guy José Bendaña, define esta categoría como:

“El derecho de propiedad industrial es el conjunto de institutos jurídicos o leyes

que tienden a garantizar los derechos correspondientes a la actividad industrial o

comercial de una persona y a asegurar la lealtad de la concurrencia industrial y

comercial.”9

Asimismo Guy José Bendaña10, indica que “El derecho de propiedad industrial

tiene tres principios importantes que le dan fundamento: Orden interno de la

sociedad, idea de justicia y la idea de progreso”.

Al hablar de orden interno se refiere a que el derecho de propiedad industrial

contribuye a que se genere un mejor orden de la sociedad al crear protección a las

7 Loc. Cit.

8 Ibid., pág. 53

9 Bendaña Guerrero, Guy José; CURSO DE DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL; 1ª Ed.; Bogotá, Colombia;

Quebecor Impreandes;1999; pág. 27. 10

Loc. Cit.

5

personas y consumidores para distinguir sus productos e invenciones y con ello

evitar usurpaciones posteriores de los derechos de otras personas, lo cual crearía

una alteración al orden.

En el caso de la justicia, se asocia el mismo con reconocer a cada persona su

creación, y a la vez reconocerla ante terceros que traten de utilizar la misma

creación.

Por último, el derecho industrial se fundamenta en la idea de progreso en virtud de

que el bien jurídico tutelado de la propiedad industrial tiende a generar desarrollo y

avance en las naciones, y sí se protegen dichos bienes, se genera un mayor

incentivo para las que las personas realicen mayores creaciones e invenciones.

También dentro del tema del progreso es importante recalcar que la propiedad

industrial desempeña un papel positivo en el desarrollo económico.

La propiedad industrial protege distintos tipos de creaciones, dentro de las cuales

se encuentran las patentes, los modelos de utilidad, diseños y dibujos industriales,

indicaciones geográficas de origen, signos distintivos que comprenden los

nombres comerciales, las marcas, las señales de publicidad, emblemas, etc.

Asimismo comprende el tema de la competencia desleal.

2. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

Dentro del ámbito de protección que compone la Propiedad Industrial se

encuentran los siguientes elementos: Las marcas, marcas colectivas y de

certificación, nombre comercial, expresiones o señales de publicidad, emblema,

patentes, invención, modelos de Utilidad, diseños y dibujos industriales,

indicaciones geográficas, denominación de origen y el secreto empresarial, para lo

cual a cada uno de estos elementos la Ley de Propiedad Industrial ha definido de

la siguiente manera:

2.1. Marca

Todo signo denominativo, figurativo, mixto, tridimensional, olfativo, sonoro o mixto,

que sea apto para distinguir los productos o servicios de otros similares en el

mercado, de una persona individual o jurídica, de los de otra y que pueda ser

objeto de una representación gráfica.

Marca colectiva: aquella cuyo titular es una persona jurídica que agrupa a

personas autorizadas por el titular a usar la marca.

6

Marca de certificación: Una marca que se aplica a productos o servicios cuyas

características o calidad han sido controladas y certificadas por el titular de la

marca.

2.2. El Nombre Comercial

Un signo denominativo o mixto, con el que se identifica y distingue a una empresa,

a un establecimiento mercantil o a una entidad.

2.3. Expresiones o señales de publicidad

Toda leyenda, anuncio, frase, combinación de palabras, diseño, grabado o

cualquier otro medio similar, siempre que sea original y característico, que se

emplee con el fin de atraer la atención de los consumidores o usuarios sobre uno

o varios productos, servicios, empresas o establecimientos mercantiles.

2.4. Emblema

Un signo figurativo que identifica y distingue a una empresa, a un establecimiento

mercantil o a una entidad.

2.5. Patentes

El título otorgado por el Estado que ampara el derecho del inventor o del titular con

respecto a una invención, cuyos efectos y alcance están determinados por esta

ley.

2.6. Invención

Toda creación humana que permita transformar la materia o la energía que existe

en la naturaleza, para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus

necesidades concretas.

2.7. Modelos de Utilidad

Un modelo de utilidad será patentable cuando sea susceptible de aplicación

industrial y tenga novedad. No se considerará novedoso un modelo de utilidad

cuando no aporte ninguna característica utilitaria discernible con respecto al

estado de la técnica. Entre otros, se considerarán modelos de utilidad los

utensilios, objetos, aparatos, instrumentos, herramientas y dispositivos, así como

las partes de los mismos, que como resultado de una modificación en su

disposición, configuración, estructura o forma, presenten una función diferente

respecto de las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad.”

2.8. Diseños y dibujos industriales

Comprende tanto los dibujos como los modelos industriales. Los primeros deben

entenderse como toda combinación de figuras, líneas o colores, que se incorporen

a un producto industrial o artesanal, con fines de ornamentación y que le den una

apariencia particular y propia; y los segundos como toda forma tridimensional, que

7

sirva de tipo o patrón para la fabricación de un producto industrial, que le dé un

aspecto especial y que no tenga fines funcionales técnicos

2.9. Indicaciones Geográficas

Indicaciones que identifican a un producto como originario de un país, o de una

región, o una localidad de ese país, cuando determinada calidad, reputación u otra

característica del producto sea imputable fundamentalmente a su origen

geográfico. Todo signo o combinación de signos, en cualquier forma, serán

susceptibles de constituir una indicación geográfica.

2.10. Denominación de Origen

Todo nombre geográfico, expresión, imagen o signo que designa o evoca una

región, una localidad o un lugar determinado, que identifica un producto como

originario de esa región, localidad o lugar determinado, cuando las cualidades o

características del producto se deban fundamentalmente al medio en donde se

produce, incluyendo elementos naturales, humanos o culturales.

2.11. Secreto empresarial

Cualquier información no divulgada que una persona individual o jurídica posea,

que puede usarse en alguna actividad productiva, industrial, comercial o de

servicios, y que sea susceptible de transmitirse a un tercero.

Ahora que ya se conceptualizó el contenido de la propiedad industrial y sus

elementos, hemos determinado que consiste en una categoría del derecho de

propiedad intelectual, que estudia y regula las creaciones de utilidad para el

comercio y la industria y protege los derechos que le son conferidos a los titulares

de las mismas; y principalmente conocimos que dentro de esos signos distintivos

se encuentra la marca.

Por lo indicado en el apartado anterior, se puede establecer que la Propiedad

Intelectual comienza a reconocerse por los soberanos en la Edad Media cuando

notaron que los inventos pasaban desapercibidos, lo que sin duda alguna

provocaba frustración y desmotivación de los inventores para la creación de

nuevas invenciones, y no fue hasta 1873 que a sugerencia de los Estados Unidos

( EEUU), Austria convocara una conferencia internacional que diera la motivación

a numerosos países de hacer grandes esfuerzos y marcos regulatorios que

corrigieran las distorsiones comerciales entre estos y con el nacimiento de todas

estas regulaciones, evidentemente se da origen al reconocimiento de una nueva

materia del derecho, denominada “Derecho Marcario”.

8

3. DERECHO MARCARIO

3.1. Concepto

El derecho perteneciente a la propiedad industrial, que tiende a regular a las

marcas en específico es denominado “Derecho Marcario”, que es el conjunto de

normas jurídicas mediante las cuales el Estado regula los derechos de propiedad

industrial sobre estos signos distintivos.

3.2. Antecedentes históricos del Derecho Marcario

Guy José Bendaña11 hace una breve reseña histórica del derecho marcario, para

comprender mejor la importancia de esa disciplina, la cual se sintetiza a

continuación.

“En la Antigua Grecia se acostumbraba a colocar el nombre del autor de cualquier

obra de arte, estatuas, piedras preciosas, o cualquier invención que se realizaba.

En el caso de Roma también se acostumbraba a poner el nombre del autor, sin

embargo en esa cultura no sólo se colocaba dichos nombres en obras de arte,

sino que también se utilizaba para cualquier tipo de mercadería; cosa similar

sucedía en China al colocar los nombres sobre obras de porcelana.

En la Edad Media el uso de signos calificados como marcarios fue bastante

amplio, y cumplían diversas funciones. El desarrollo de marcas en esta época se

encuentra ligado muy especialmente con las corporaciones ya que éstas dieron el

carácter obligatorio al uso de esos signos, los cuales cumplían con varias

funciones como las siguientes:

Identificar al artesano para verificar si el mismo había cumplido con las

normas que se establecían para su arte u oficio;

Proteger al consumidor ya que la marca servía como mecanismo de control

de calidad de los productos;

Testimoniar el control de mercaderías por oficiales corporativos, impedir la

concurrencia e importación de mercaderías extranjeras y;

Asegurar y ampliar fuentes de tributos que se pudieran aplicar.

11

Bendaña Guerrero, Guy José. Op. cit., pág. 35 y 36.

9

A su vez, Bartolo de Saxoferrato en la Edad Media, concibió a la marca

como medio para evitar que el pueblo fuera engañado respecto a otras ya

acreditadas y reconocidas y que se hubieren impuesto en el mercado sobre

las de competencia en razón de su calidad. También reconocía a las

marcas condiciones de singularidad, exclusividad y prioridad. Sus

enseñanzas fueron muy útiles para el derecho marcario, y fueron más

adelante perfeccionadas por los hermanos Baldo y Pietro Ubaldi.

Con el tiempo empezó a crecer el número de normas que tenían como

finalidad la protección de derechos subjetivos, esto se dio a partir del año

1,500. Estas normas son características del derecho privado que se

realizaban con la finalidad de favorecer a los usuarios.”

Entre los antecedentes más importantes se encuentra un decreto del Consejo de

Nuremberg, dictado en el año de 1,512, éste buscaba proteger el signo “AD” que

era utilizado por Alberto Durero para identificar sus obras. En 1,554 se dictó un

edicto por Carlos V para la protección de las marcas de los tapices flamencos.

El verdadero desarrollo del derecho marcario de manera acelerada, se dio en la

revolución industrial. En el año de 1,791 desapareció el Sistema Corporativo lo

cual a su vez produjo la eliminación del régimen de marcas corporativas; a

consecuencia de esto se dictó una ley para evitar abusos por la desaparición de

ese régimen, la cual aplicaba penas a autores de la imitación de marcas. En el año

de 1,857 se estableció un sistema de depósito de signos marcarios el cual

concedía un derecho de prioridad sobre los mismos.

El desarrollo del derecho marcario se empezó a dar con mayor fuerza en todos los

países industrializados; en Alemania la primera ley que se dictó relativa al registro

de marcas fue en el año de 1,874; en Italia en 1,868. En el caso de Estados

Unidos se dictó la primera ley que incluía aspectos modernos en 1,905, aunque se

había dictado una en el año de 1,870, pero la misma no tuvo aplicación por haber

sido considerada inconstitucional.

3.3. Relación del Derecho Marcario con otras ramas del Derecho

En virtud de la importancia del Derecho Marcario, el mismo tiene relación con

otras ramas del derecho ya sea por su naturaleza, o por los procedimientos que en

el conlleva, como se describe a continuación.

“Como primer rama asociada se encuentra el Derecho Mercantil, éstas tienen

relación en virtud que el Derecho Mercantil regula la actividad comercial, y el

10

derecho marcario, lo que busca es obtener mayor publicidad y reconocimiento de

un producto o servicio mediante la marca, con la finalidad de obtener la

preferencia de los consumidores en el ámbito comercial o cualquier actividad lícita

lucrativa.”12 A la vez es necesario mencionar que anteriormente algunos autores

han considerado, que la propiedad industrial, y por lo tanto, el Derecho Marcario,

son parte del Derecho Mercantil; sin embargo debido al crecimiento y desarrollo

que ha tenido esta rama en los últimos años, lo ha llevado a una independencia

total.

“Con el Derecho Civil, guarda relación ya que el derecho civil regula todo lo

relativo al derecho de la propiedad, y el derecho marcario establece y regula sobre

la propiedad o titularidad de una marca”.13

“El Derecho Administrativo, es otra disciplina con que tiene relación, ya que las

marcas en Guatemala se registran e inscriben en el Registro de Propiedad

Intelectual, el cual es una oficina administrativa dependiente del Ministerio de

Economía; por lo tanto es un ente administrativo el encargado de llevar dichos

registros”.14 También en el aspecto procesal se relacionan por los trámites de

registro que se deberán seguir, así como cualquier oposición o recurso que se

desee utilizar.

“El Derecho Marcario en Guatemala se relaciona con el Derecho Procesal Civil y

Mercantil, ya que todo proceso que no se encuentre regulado por la Ley de

Propiedad Industrial, se regirá por los procesos establecidos en el Código

Procesal Civil y Mercantil.”15

El Derecho Marcario, también comprende el tema de competencia desleal, la cual

consiste en cualquier acto, realizado por los competidores, que conlleve la

intención de confundir o engañar a un consumidor para que elija una marca

distinta que la que deseaba adquirir. “Pues en este ámbito, el derecho marcario se

relaciona con el Derecho Penal, ya que será este último, el que tipifique, procese y

castigue los actos cometidos en este sentido.”16

En el Derecho Marcario existe mucha regulación en tratados internacionales, por

lo tanto se vincula también con el Derecho Internacional Público; a su vez puede

tener relación con el Derecho Internacional Privado en casos concretos en que

deba determinarse qué legislación es la que se deba aplicar.

12

Revista Electrónica de Derecho Comercial. RESEÑA SOBRE EL DERECHO MARCARIO; Ana Gabriela Bendorus; Argentina 2010; http://www.derecho-comercial.com/Doctrina/marcas01.pdf; 6 de octubre de 2011 13

Loc.Cit. 14

Decreto 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala: LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL 15

Ibid., Artículo 215. 16

Revista Electrónica de Derecho Comercial. RESEÑA SOBRE EL DERECHO MARCARIO; Ana Gabriela Bendorus; Argentina 2010; http://www.derecho-comercial.com/Doctrina/marcas01.pdf; 6 de octubre de 2011

11

Con lo anterior, se puede concluir, que el Derecho Marcario para poder

desarrollarse necesita apoyo de otras ramas del derecho, ya que desde su

regulación, cuestiones doctrinarias y hasta los procedimientos, para inscribirse y

oposiciones se encuentran íntimamente ligadas a otras disciplinas.

12

CAPÍTULO II

1. LA MARCA

“La marca es considerada el signo distintivo más importante y característico de los

usados por las empresas en el tráfico moderno, su extraordinario valor radica en la

captación de opciones comerciales, esto la hace insustituible como medio

identificador de los resultados de la actividad empresarial. Es el instrumento más

adecuado y eficaz para que el industrial y comerciante puedan crear en su

clientela una dependencia por su producto o servicio.”17

Los fabricantes de productos y los prestadores de servicios siempre buscan

obtener mayor clientela, y ello se puede lograr al realizar una distinción de sus

productos o servicios de los demás mediante varios medios, pero el más utilizado

es la captación visual mediante la implementación de marcas distintivas.

“El signo distintivo de la marca se encuadra dentro de los derechos de propiedad

industrial, en virtud de que es una entidad ideal, la cual se realiza mediante su

materialización en una serie de ejemplares. La marca se encuentra constituida por

la combinación de la idea en sí aplicada en elementos sensibles, de manera que

ésta pueda ser percibida por el público o consumidores.”18

La marca no es limitativa, en el sentido de que exista solamente un tipo, sino se

clasifica en varias clases, tales como: figurativas, mixtas, colectivas, complejas,

entre otras.

1.1 Definiciones

La misma se puede conceptualizar como un signo que ayuda a diferenciar a un

producto o servicio. La marca constituye una de las creaciones pertenecientes a la

propiedad industrial y existen diversos conceptos que se han dado para definirla,

como los siguientes:

“La marca es un signo o combinación de signos que utiliza el empresario para

identificar en el mercado los productos que fabrica o comercializa o los servicios

que presta, con el propósito de distinguirlos de otras alternativas que se ofrezcan

en el mercado.”19

17

Baylos, Corroza, Hermenegildo. Op. Cit., pág. 838.

18 Ibid., pág. 839

19 Metke Méndez, Ricardo. Op. cit., pág. 53

13

La legislación guatemalteca, define la marca como “Todo signo denominativo,

figurativo, mixto, tridimensional olfativo, sonoro o mixto, que sea apto para

distinguir los productos o servicios de otros similares en el mercado, de una

persona individual o jurídica, de los de otra y que pueda ser objeto de una

representación gráfica.”20

“La marca es un signo destinado a individualizar los productos o los servicios de

una empresa determinada y hacer que sean reconocidos en el mercado por el

público consumidor. No identifica un producto o un servicio considerado en su

individualidad, sino en cuanto ejemplares haya de una serie.”21

“Es el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro”22

De los conceptos citados, y al analizar todos los elementos mencionados, se

puede definir la marca como un signo formado por una combinación de caracteres,

ya sean figuras, letras, colores, etc., utilizado para distinguir e individualizar los

productos y/o servicios de otros similares en el mercado, con la finalidad de que

los consumidores los elijan y conservar la preferencia del público, al ser fácilmente

identificable de otros de la misma especie.

1.2 Funciones

De las definiciones citadas, también se puede inferir que la marca tiene ciertas

funciones específicas, según Jorge Otamendi 23 dentro de las principales se

encuentran:

“a. Indicación de Origen: El origen es el nacimiento, conocer de donde proviene

algo o alguien, por lo tanto esta es una de las funciones principales, el saber de

dónde proviene el producto o servicio que se va a elegir. Años atrás la marca

servía para que los consumidores conocieran quienes eran los distintos

fabricantes de cada producto; ahora esto ha evolucionado en virtud de que no

todas las marcas indican quien es su productor o el prestador del servicio, sin

embargo, muchas veces ayudan para saber que una misma marca proviene de

una misma raíz, o ampara una diversidad de productos y garantizar la misma

calidad de todos.

b. Distinción de Productos y Servicios: Esta probablemente es la función esencial

de la marca. Ayuda a diferenciar un producto o servicio de otros de la misma

especie. Puesto el producto en el mercado, la marca permite que el consumidor la

20

Decreto 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala: LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL; Artículo 4. 21

Baylos, Corroza, Hermenegildo. Op.cit., pág. 839. 22

Otamendi, Jorge; DERECHO DE MARCAS; 3ª Ed.; Buenos Aires, Argentina; Editorial Abeledo-Perrot;

1992; pág. 7 23

Ibid., págs. 9 a 12

14

elija entre varios, o decida volver a adquirir el mismo producto o servicio por el que

había optado con anterioridad.

c. Garantía: Consiste en asegurar o proteger algo, otorgar una certeza. En el caso

de la marca, ésta de cierta manera, avala una calidad uniforme ya que quien

vuelve a adquirir un producto o solicitar la prestación de un servicio de la misma

marca, lo hace porque desea encontrar la misma o mejor calidad que el producto o

servicio adquirido con anterioridad. Hay que tomar en cuenta que la calidad

uniforme que el consumidor pretende encontrar en un producto o servicio no es

obligatoria para el titular de la marca, sin embargo, si es de su interés, ya que le

generará mayores ingresos y prestigio si el consumidor lo continúa eligiendo.

d. Publicidad: Reside en que ésta es medio de difusión al divulgar o extender un

producto o servicio con la finalidad de atraer posibles compradores, consumidores

o usuarios. Dentro de las funciones de la marca, la publicitaria es una de las que

más cumple, sobre todo porque en el ámbito comercial, lo que se busca es atraer

mayor clientela y con la publicidad que otorga la marca, es probable obtenerla.”

1.3 Finalidad

Otra de las ventajas que representa dentro del ámbito comercial la utilización de

las marcas, es su doble finalidad ya que tiende a traer beneficios a los siguientes

sujetos:

“Al titular de marca: ya que cuanto mayor sea el éxito de sus actividades, fuesen o

no remunerativas, mayor importancia y prestigio adquirirá la marca que las

distingue al aumentar su clientela; y

“Al consumidor: en virtud que la marca sirve de garantía sobre la proveniencia o el

origen de los productos que consume” 24

Esta doble finalidad es la representación de la importancia que las marcas han

adquirido dentro de la industria con la globalización y el crecimiento de la

economía, tanto que hay quienes consideran que se podría clasificar como una

rama del derecho dedicado exclusivamente a su estudio y regulación, a la cual se

le denomina como Derecho Marcario.

1.4 Naturaleza jurídica de la marca

24

Ledesma, Julio; DERECHO PENAL INDUSTRIAL; Buenos Aires, Argentina; Ediciones Depalma; 1987; pág. 2

15

Existen distintas teorías sobre la naturaleza jurídica de la marca, entre las que se

encuentran las siguientes, que son algunas de las descritas por Bendaña

Guerrero: 25

“Teoría del derecho de la personalidad

Esta teoría afirma que la marca es un signo que ayuda a distinguir a la persona

que fabricó o elaboro una mercancía por lo tanto es una característica de su

personalidad. La misma se puede analizar por dos aspectos: 1) Destaca el vínculo

de la marca y su titular, y que el titular de la marca consienta la aplicación de su

signo sobre mercancías o servicios; y, 2) Evitar la confusión del consumidor

respecto a productos de distintas empresas o personas.

Derecho de monopolio

Tiene dos teorías desde las que se puede analizar. Por un lado está la teoría de

Renouard, la cual establece que la protección que otorga una marca, surge de la

intención que el legislador tiene al crear una exclusividad o un monopolio sobre un

signo distintivo, a su titular. La segunda teoría es de Francheschelli, que se

relaciona con la facultad que goza el propietario de una marca de impedir que

terceros hagan uso de sus signos marcarios.

En esta teoría cabe aclarar que el derecho de monopolio no debe entenderse

como la intención de sustraer un producto o servicio de la libre competencia y

dejarlo en manos únicamente de una persona o empresa que se haga dueña de

ese mercado; ya que en este caso únicamente traería efectos negativos. La teoría

del monopolio se refiere a tener la exclusividad sobre el signo distintivo del que se

va a ser titular, y no del producto o servicio que se podrá amparar con dicho signo.

Teoría de la propiedad inmaterial

Esta teoría fue planteada por Francisco Carnelutti, y defiende el hecho de que la

marca no es un bien, sino un interés, ya que detrás de la marca, proviene un

interés de la persona que la crea. Esto se refiere a que no sólo existe la marca en

forma material, sino también el interés que se persigue al crearla, utilizarla y darla

a conocer.

Teoría de los derechos inmateriales

Considera a la marca como un bien inmaterial ya que es producto del espíritu

humano que cobra su manifestación sensible al crearla.”

25

Bendaña Guerrero, Guy José. Op. cit., págs. 43, 44 y 45.

16

Según la legislación Guatemalteca

Después de describir las teorías presentadas por Bendaña Guerrero, es necesario

establecer que la legislación guatemalteca le otorga a las marcas la calidad de

bienes muebles y de cosas, de conformidad con los siguientes artículos:

El Código Civil guatemalteco establece en su artículo 451 lo siguiente “Son bienes

muebles... 6. Los derechos de autor o inventor comprendidos en la propiedad

literaria, artística e industrial.”

Asimismo la Ley de Propiedad Industrial, Decreto 57-2000, reformado por el

Decreto 11-2006, ambos del Congreso de la República de Guatemala, regula en el

artículo 17, en su parte conducente: “Las marcas tienen la calidad de bienes

muebles, la propiedad de las mismas se adquiere por su registro de conformidad

con esta ley y se prueba con el certificado extendido por el Registro…”

Y por último cabe citar que el Código de Comercio en la parte conducente del

artículo 4, estipula: “Son cosas mercantiles: … 3. Las patentes de invención y de

modelo, las marcas, los nombres, los avisos y anuncios comerciales”.

Por lo tanto se podría afirmar que esa es la naturaleza jurídica que se le otorga a

la marca dentro del ámbito legal guatemalteco.

1.5 Clasificación de las marcas

Existen distintas clasificaciones de las marcas, las cuales varían de legislación a

legislación y en los mismos estudios doctrinarios que utilizan distintos conceptos

para describirlas. Bendaña Guerrero 26 presenta la siguiente clasificación de

Marcas:

“a) Nominativas o Verbales: Este tipo de marcas son las que atraen al público por

la vista o por el oído; esto quiere decir que logra ser reconocida entre las personas

ya sea porque el público logra identificar con facilidad el sonido de una o varias

palabras que componen el nombre de la marca.

b) Figurativas: Es toda marca que se compone por figuras, un ejemplo de ellas es

el emblema, que busca proteger el tema o sujeto que se elige en la representación

gráfica.

26

Ibid., págs. 68 a 72.

17

c) Mixtas: Las marcas mixtas son las que combinan dos o más elementos de

distintas categorías, por ejemplo, palabras y diseños.

d) Plásticas o tridimensionales: Es el tipo de marca que además de percibirse

visualmente también se distinguen por el sentido del tacto debido a la forma del

producto o su envoltorio.

e) Defensivas: Este tipo de marca también es llamada de protección y lo que

busca es proteger a una marca principal mediante signos análogos que forman

una red de seguridad. La protección de la marca principal se puede dar de dos

formas, la primera es el registro de las marcas defensivas en la misma clase que

la principal y la segunda es mediante el registro de las marcas secundarias y en

algunos casos hasta de la principal en distintas clases de la que interesa al titular.

f) De reserva: Son marcas que se registran para ser eventualmente usadas. Esta

clasificación de marca es citada por Bendaña Guerrero, sin embargo en la

actualidad existe el requisito esencial del “uso” para tener la titularidad de una

marca, y en caso no se le diera el uso continuo, se podría perder el derecho sobre

la misma a petición de parte.

Es tan importante el requisito del uso, que la Ley de Propiedad Industrial lo

enumera en su artículo 62 como una de las causales de extinción de una marca,

en el artículo 66 del mismo cuerpo legal, se profundiza más en dicha causa de

extinción, ya que establece que deberá ser solicitado por una persona interesada,

previa audiencia al titular de la marca, y deberá de transcurrir un plazo

determinado para invocar esta causal.

g) Ligadas: Son las marcas que son muy semejantes, amparan los mismos

productos y pertenecen a un mismo propietario.

h) Individuales: Se refiere a la marca que tiene un único titular o propietario.

i) Comunes: Son las marcas que pertenecen a más de un titular.

j) Colectivas: Las marcas colectivas son utilizadas para ser colocadas sobre

mercancías para indicar que han sido creadas por un grupo de personas, por

ejemplo alguna asociación, cooperativa, sindicatos, etc.

k) Marcas compuestas: Es el tipo de marca que se compone por varios elementos,

los cuales de manera aislada no podrían ser apropiados como marca por ser de

dominio público, ya que las mismas suelen estar formadas por la combinación de

palabras o figuras de uso común, por lo tanto la novedad de este tipo de marcas

18

no se encuentra en su denominación sino en la configuración que se le de en

todos los demás aspectos tales como los colores, la disposición de elementos, la

representación que tenga, entre otros.

l) Marcas complejas: Es el tipo de marca que se forma con la asociación de una

marca compuesta con una marca del mismo titular, o con la reunión de elementos

idóneos para constituir marcas.”

Por aparte de la clasificación que presenta Bendaña, la legislación guatemalteca

también reconoce la existencia de las marcas “Sonoras y Olfativas.27

A través de esta síntesis del tema de las marcas, el Derecho Marcario, que en la

actualidad es un campo bastante grande, y la naturaleza jurídica del mismo, se

obtiene la información básica para poder continuar con el desarrollo del presente

trabajo, y adentrarse un poco más en el tema principal, es decir el registro de

marcas, el cual es indispensable para comprender y desarrollar la investigación.

1.6 Signos que pueden constituir una marca

Signo distintivo: cualquier signo que constituya una marca, un nombre comercial,

un emblema, una expresión o señal de propaganda o una denominación de

origen.

Signo distintivo notoriamente conocido: cualquier signo que es conocido por el

sector pertinente del público, o en los círculos empresariales, como identificativo

de determinados productos, servicios o establecimientos y que ha adquirido ese

conocimiento por su uso en el país o como consecuencia de la promoción del

signo, cualquiera que sea la manera por la que haya sido conocido.

Signos que pueden constituir marcas. Las marcas podrán consistir en palabras

o conjuntos de palabras, letras, cifras, monogramas, figuras, retratos, etiquetas,

escudos, estampados, grabados, viñetas, orlas, líneas y franjas y combinaciones y

disposiciones de colores, así como cualquier combinación de estos signos.

Pueden asimismo consistir en marcas sonoras y olfativas, en la forma,

presentación o condicionamiento de los productos, sus envolturas o empaque, el

medio de expendio de los productos o los servicios correspondientes, y otros que

a criterio del Registro tengan aptitud distintiva. Las marcas podrán consistir en

indicaciones geográficas nacionales o extranjeras, siempre que sean distintivas

respecto de los productos o servicios a los cuales se apliquen y que su empleo no

27

Decreto 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala: LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. Artículo 4 y 16.

19

sea susceptible de crear confusión o asociación con respecto al origen, cualidades

o características de los productos o servicios para los cuales se usen las marcas.

En el caso de marcas colectivas o marcas de certificación, cuando la indicación

geográfica identifique a un producto o servicio como procedente de un país o de

una región o localidad de dicho país y una cualidad, reputación u otra

característica del producto o servicio pueda ser fundamentalmente imputable a su

origen geográfico, dicha indicación geográfica podrá optar a protección como

marca.

La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar la marca en ningún

caso será obstáculo para el registro de la marca.

Será facultativo el empleo de una marca para comercializar un producto o servicio

y no será necesario probar su uso previo para solicitar u obtener el registro de una

marca.

Cuando la marca consista en una etiqueta u otro signo compuesto por un conjunto

de elementos, y en ella se exprese el nombre de un producto o servicio, el registro

solamente será otorgado para dicho producto o servicio.

Cualquier exigencia relativa a la utilización, en determinada proporción, del

nombre común o genérico del producto o servicio que ampare una marca, no

deberá menoscabar la capacidad distintiva de ésta.

1.7 Marcas inadmisibles

Entre las razones más importantes de ambas se pueden mencionar las siguientes:

Marcas inadmisibles por razones intrínsecas

a) Marcas que consistan en la forma usual o corriente del producto o del

envase al cual se aplique o en una forma necesaria o impuesta por la

naturaleza del producto o servicio a proteger.

b) Que consista únicamente en un signo o indicación que en lenguaje

corriente, técnico o científico sea una designación común del producto o

servicio de que se trate.

c) Cuando la marca sea contraria a la moral o al orden público.

20

d) Cuando consiste únicamente en una letra, signo o color, aisladamente

considerado.

e) Las marcas que reproduzcan o imiten alguna bandera, escudo, signo oficial,

etc.; de algún Estado o entidad pública, sin que tengan previa autorización.

Marcas inadmisibles por derechos de terceros:

a) Marcas que sean iguales o similares a una marca ya registrada

anteriormente por un tercero, para productos o servicios similares, cuando

pudieren causar confusión.

b) Marcas que constituyan una reproducción, imitación, traducción o

transcripción, total o parcial de marca notario de un tercero aunque esa no

estuviera registrada.

c) Marcas que infrinjan derechos de autor o derechos de propiedad industrial

de un tercero.

d) Marcas que afectan el nombre, imagen o prestigio de una colectividad local,

regional o nacional, salvo que se acreditara la autorización.

e) Marcas que puedan servir para consolidar un acto de competencia desleal.

1.8 MARCA NOTORIA

La Ley de propiedad Industrial decreto 57-2000 del Congreso de la Republica

define como signo distintivo Notoriamente conocido: “cualquier signo que es

conocido por el sector pertinente del público, o en los círculos empresariales,

como identificativo de determinados productos, servicios o establecimientos y que

ha adquirido ese conocimiento por su uso en el país o como consecuencia de la

promoción del signo, cualquiera que sea la manera por la que haya sido

conocido.”28

Por lo anterior se puede establecer que son marcas notorias los signos distintivos

que, por su volumen de ventas, duración, intensidad o alcance geográfico de su

uso, valoración o prestigio alcanzado en el mercado o por cualquier otra causa,

sean generalmente conocidos por el sector pertinente del público al que se

destinan los productos, servicios o actividades que distinguen dicha marca o

nombre comercial.

28

Decreto 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala: LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. Artículo 4

21

1.9 MARCA RENOMBRADA

Podemos definir como marca renombrada aquella que es conocida por el público

en general y no únicamente por un sector determinado al que se destinan los

productos o servicios.

1.10 DIFERENCIA ENTRE MARCA NOTORIA Y MARCA

RENOMBRADA

El hecho de que una marca sea notoria o renombrada tiene relevancia jurídica a

nivel comercial y de propiedad industrial, no solamente en cuanto a la aplicación

de criterios más estrictos acerca del riesgo de confusión, sino también para

efectos de fijar la indemnización de daños y perjuicios por violación de los

derechos de exclusividad sobre determinadas marcas.

Sin embargo, en el derecho marcario, no es lo mismo decir que una marca es

notoria que una marca es renombrada. Por ello, les presentamos un paralelo entre

ambos conceptos:

Marca notoria Marca renombrada

Llamada también Marca Notoriamente

Conocida.

Es aquella marca que, como

consecuencia de su uso intensivo en el

mercado y en la publicidad, se ha

difundido ampliamente sin perder su

fuerza distintiva y es ampliamente

conocida por los consumidores o por los

sectores interesados. Es decir, por la

gran mayoría de consumidores de los

productos, servicios o actividades que

distingue.

Es aquella cuyo uso en el mercado ha

sido tan intenso, que no es sólo

conocida por un sector de

consumidores, sino que se ha difundido

ampliamente a la totalidad de los

habitantes de determinados territorios.

En este caso deja de producir efectos la

regla de la especialidad.

Así, cuando las marcas o nombres

comerciales sean conocidos por el

público en general serán considerados

renombrados.

No toda marca notoria es renombrada.

Sin embargo, existen marcas notorias

que, por la intensidad de sus campañas

publicitarias o por el fuerte

posicionamiento en el mercado que

puede sobrepasar el ámbito de los

consumidores a los que está dirigida,

pueden llegar a ser marcas

renombradas.

Las marcas renombradas, para llegar a

serlo, previamente fueron marcas

notorias.

22

Un caso de marca notoria puede darse

claramente respecto a aquellas marcas

de instrumental médico, cuyos

consumidores suelen ser un público

restringido y que el público en general

difícilmente estaría relacionado con las

marcas de dicho sector.

Así, quienes suelen comprar

instrumental médico saben cuáles son

las marcas que resaltan en dicho sector,

las cuales, por ese hecho pueden

considerarse como marcas notorias.

Los casos de marcas renombradas se

encuentran cuando hay marcas que, a

pesar de distinguir un producto

determinado, son identificadas por

mucha gente que no está relacionada

con dicho producto.

Así tenemos a las marcas de accesorios

deportivos, las cuales, por

circunstancias como la amplia difusión

de sus campañas publicitarias y por la

relación del público en general con

eventos deportivos (como el mundial de

fútbol), son reconocidas e identificadas

por el público que no es consumidor de

éstos, pero las reconoce y sabe qué

productos distinguen.

23

CAPÍTULO III

1. REGISTRO DE LA MARCA

Durante muchos siglos se ha valorado y protegido todo el producto del intelecto,

todos aquellos que crearon o desarrollaron algún conocimiento útil de diversos

tipos en la rama de propiedad industrial han recibido mecanismos de protección en

el mundo entero. Desde muchos años atrás, el comercio se ha desplazado de sus

localidades, esto quiere decir que ya no se limita únicamente al lugar de origen de

los productos, y con ello se crearon mecanismos más formales de protección. Los

países a nivel mundial han implementado mecanismos de protección a los

derechos de propiedad industrial, ya que con ello se estimula el papel positivo que

ésta puede tener en el desarrollo y crecimiento de las economías.

Para muchos comerciantes la marca utilizada representa un valor significativo, ya

que si la misma llega a adquirir un gran prestigio, ellos obtendrán beneficios

económicos de la misma manera.

“En general, las empresas comprenden la importancia del uso de una marca, sin

embargo, no pasa lo mismo con el tema de registro de las mismas para su

protección. Si bien es cierto, el registrar una marca no es obligatorio, es lo más

recomendable debido a los derechos exclusivos que dicho registro conlleva y otras

ventajas que podrían representar.” 29

En Guatemala el registro de la marca se puede considerar como una

responsabilidad del titular legítimo de ese signo distintivo ya que en el país existe

un sistema constitutivo del derecho. Eso quiere decir, que en el caso de la

Propiedad Industrial en Guatemala, se constituye el derecho del titular de la marca

ante terceros al momento de registrarse en la institución correspondiente, razón

por la cual se considera necesario el análisis de los diferentes sistemas registrales

para poder conocer las diferencias entre estos, lo que se desarrolla a

continuación.

2. SISTEMAS DOCTRINALES DE REGISTRO DE MARCAS

Doctrinariamente se habla de que existen dos tipos de sistemas del registro de

marcas, Declarativo y Constitutivo.

29

Mundial de la Propiedad Intelectual. EL SECRETO ESTÀ EN LA MARCA; Guía Basada en la elaborada por la Organización Mundial de la Organización Propiedad Intelectual adaptada por la Oficina Española de Patentes y Marcas; España; pág. 6; http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/guides/customization/making_a_mark_es.pdf: 6 de octubre de 2011

24

1.11 Sistema Declarativo

Este sistema mantiene la posición que el derecho sobre una marca es un derecho

natural de propiedad y no una declaración de la ley. De conformidad con este

sistema, al utilizar una marca de manera continua, el titular se asegura la posesión

de la misma, y si en algún momento se llegare a solicitar el registro de esa marca

por una tercera persona, se tendrá el derecho de reivindicarla.

1.11.1 Características del Sistema Declarativo

Pedro Breuer Moreno describe como características del sistema declarativo, las

siguientes: 30

“La propiedad de la marca es adquirida por quien primero la usó, aunque no

haya sido registrada todavía, y dicha propiedad se conserva mientras no

haya habido una renuncia de ella.

Se confieren ciertas acciones para defender la propiedad, las cuales

pueden ser de carácter civil o penal.

El registro de la marca efectuado por una persona que no tenga prioridad

del uso carece de valor, ya que el legítimo propietario podrá mediante

acciones impedir su registro.

Si el legítimo propietario registra la marca, aún después de haber sido

registrada por un tercero, tendrá el derecho de accionar contra el tercero.

El registro crea una presunción de propiedad, sujeta a prueba en contrario.

Al realizarse el registro de una marca que no ha sido utilizada por nadie, se

considera un acto aprobado.”

1.12 Sistema Atributivo o Constitutivo

El sistema Atributivo o también llamado Constitutivo el cual mantiene la postura

que la propiedad de una marca se adquiere con el registro de la misma, y se

prueba mediante el título o certificación extendida por la autoridad competente

para el caso.

30

Bendaña Guerrero, Guy José. Op.cit., págs. 85 y 86.

25

En Guatemala, se adopta el último sistema descrito, este es el Atributivo o

Constitutivo, ya que en el momento de inscribir una marca en el Registro de

Propiedad Intelectual, después de cumplir los requisitos de ley, dicho registro

extiende el título que demuestra la propiedad de una marca.31

3. SISTEMAS DE REGISTRO POR RAZÓN DE TERRITORIO

Debido al crecimiento económico existente, muchos titulares de marcas desean

registrarlas en más de un país para lo cual existen distintos sistemas para

protegerla en el extranjero, ya que como se mencionó el registro de la marca es

eminentemente territorial. Por lo tanto de conformidad con la Organización Mundial

de la Propiedad Intelectual existen tres maneras principales para lograr la

protección deseada los cuales son:32

3.1. La vía nacional

La empresa o comerciante puede solicitar el registro de su marca en la institución

encargada de inscripción de las mismas, en el país donde desee obtener la

protección. De manera que presenta la solicitud que corresponda y paga los

aranceles estipulados en cada territorio para cumplir con el trámite. En estos

casos, la marca únicamente se verá protegida en el territorio del país donde se

gestionó su protección.

3.2. La vía regional

Una marca se puede registrar en toda una región cuando el país originario de la

persona o empresa forme parte de un sistema regional de marcas; esto se logra

mediante la presentación de una solicitud ante la oficina regional competente,

dentro de las cuales están:

Oficina de Armonización del Mercado Interior de la Unión Europea

Oficina de Marcas del Benelux

Oficina Regional Africana de la Propiedad Industrial

Organización Africana de la Propiedad Intelectual

3.3. La vía internacional

Esta únicamente procede en los casos en que el país de origen de la empresa o

comerciante es miembro del Sistema de Madrid y su marca haya sido registrada

en su país de origen. En estos casos se tiene la potestad de optar a un registro

internacional para proteger la marca en los países miembros del Sistema de

Madrid.

Guatemala utiliza el tipo de registro Territorial en la Vía Nacional ya que al

registrar una marca ésta únicamente se verá protegida en Guatemala, siendo

31

Decreto 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala: LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. Artículo 17. 32

EL SECRETO ESTA EN LA MARCA. Op.cit., págs. 9 a 12

26

necesario que cualquier persona o empresa solicite a la institución encargada de

inscripción de las mismas, en cada país donde desee obtener la protección,

siendo esta la etapa principal que se desea suprimir en proceso de protección de

marcas en otros países a través del Registro Internacional de Marcas.

4. CARACTERISTICAS COMUNES DE LOS SISTEMAS DE REGISTROS

En los lugares donde se reconoce el valor de la protección a productos

intelectuales existe un consenso sobre las características de una protección

adecuada y efectiva. Todos los sistemas de protección, difieren en algunos

aspectos, sin embargo hay gran similitud entre ellos, según el Robert N.

Sherwood, los sistemas que protegen los productos de propiedad intelectual se

caracterizan por ocho elementos comunes que son los siguientes: 33

“a) El derecho de exclusividad, es el principal elemento en todos los mecanismos

de protección a la propiedad intelectual, es la mayor recompensa a la creación del

intelecto y el mayor beneficio de proteger dichos derechos al brindarle la

exclusividad de uso a su creador.

b) Es un mecanismo que permite la creación de este derecho. Estos mecanismos

son tan simples como lo permita la tarea que deben cumplir; varían entre uno y

otro. Tienden a proporcionar un marco de orden y existen para brindar ayuda al

creador del producto intelectual.

c) La duración limitada que tiene el derecho exclusivo. Existe un límite de tiempo

en el cual los derechos intelectuales son protegidos, esta es una característica

importante, pero el límite dependerá del derecho que se tutele. El plazo que tendrá

de duración la protección se establecerá de acuerdo a las políticas públicas que

tengan en cada país. En el caso de Guatemala, el registro de una marca tendrá

vigencia por diez años.

d) Existen reglas con respecto al interés público resultante, las cuales por lo

general se encuentran definidas con gran precisión y respetan el derecho del

creador.

e) La regulación de comercialización del derecho de exclusividad de un derecho

de propiedad intelectual por parte del creador. Con esa regulación se busca

proteger el tema de ventas y el otorgamiento de licencias de uso, de dichos

derechos.

33

Sherwood, Robert N.; DERECHOS INTELECTUALES TOMO IV; Buenos Aires, Argentina. Editorial Astrea; 1989; pág. 75

27

f) Medidas que rigen el movimiento de productos intelectuales a través de las

fronteras.

g) Las disposiciones adecuadas que toman los sistemas de protección para lograr

que se cumpla con el derecho de exclusividad. Por lo general estas disposiciones

son parte integral del sistema jurídico civil y penal de cada Estado. Además con

estas disposiciones también se busca estimular al creador a realizar nuevas

invenciones y a defender sus derechos.

h) Por último, los sistemas registrales establecen el requisito de uso de la marca

que se protege. Esto se refiere a que el uso de marca es un requisito sine qua non

para mantener los derechos de explotación de una marca, que se le concede al

titular de un registro. Si una marca desea permanecer registrada y con las mismas

prerrogativas que le fueron otorgadas al momento de su registro, debe

mantenerse en uso. En el caso de la legislación guatemalteca, la falta de uso de

una marca puede provocar hasta la extinción del registro de la misma.”

Una empresa o comerciante al no registrar una marca puede hacer que su

inversión no traiga frutos ya que otros empresarios de su competencia podrían

llegar a utilizar dicha marca para comercializar productos idénticos o similares; o

utilizar una marca similar que pueda traer confusión al consumidor y provocar con

ello una disminución en sus ventas, y hasta podría llegar a dañar el prestigio de la

marca, con lo cual se entraría a problemas de competencia desleal, que además

representaría un costo adicional para la protección de la marca. Es por ello que el

registro de las marcas, tiene efectos positivos como se menciona a continuación.

5. DERECHOS Y BENEFICIOS QUE OTORGA EL REGISTRO DE UNA MARCA

Como primer derecho y beneficio del registro de una marca, es la obtención de la

propiedad de la misma, y con ello un título legal que acredita dicha propiedad.

El registro de una marca otorga a una empresa o al titular el derecho exclusivo

para identificar bienes y/o servicios ante el público por un tiempo determinado, a la

vez éste podrá impedir que terceras personas comercialicen productos idénticos o

similares con la misma marca o que se utilice una marca tan similar que pueda

crear confusión, ya sea mediante acciones civiles o penales.

“Además facilita la concesión de una licencia sobre la misma, lo cual genera

mayores ingresos y a la vez permite que sea objeto de franquicias.”34

34

EL SECRETO ESTA EN LA MARCA; Serie: La Propiedad Intelectual y las Empresas, Volumen 1. Publicación de la OMPI No. 900(S) Ginebra, Suiza; Mayo 2006; págs 4 y 5.

28

Con el registro de la marca se podrá también incrementar el patrimonio del titular

ya que al obtener prestigio, la misma se podría enajenar y obtener un buen

ingreso de dicha enajenación.

Para el caso concreto, en el artículo 35 de la Ley de Propiedad Industrial enumera

los derechos, limitaciones y obligaciones que genera el registro de una marca en

Guatemala, los cuales se citan más adelante en este trabajo.

Es importante mencionar, que si bien, ya se cuenta con una Ley que regule la

materia de Propiedad Industrial, siempre debe considerarse que los productos

intelectuales evolucionan continuamente, por lo tanto es necesario que se hagan

ajustes a los sistemas de protección para asegurar su efectividad, ya que mientras

el sistema normativo se adapte a nuevas formas de creatividad y progreso, éste

genera mayor efectividad en la protección de los derechos intelectuales.

29

CAPITULO IV

1. EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

1.1. Definición

Manuel Osorio define un Registro de la Propiedad Industrial como “la oficina

pública, de régimen nacional, con la centralización adecuada, que lleva la

constancia oficial de la adquisición, uso, modificación, transmisión o extinción de

las patentes, marcas de fábrica, nombres comerciales, modelos y recompensas.”35

El Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial, establece en su artículo 90 que

el Registro es la dependencia administrativa del Ministerio de Economía

responsable de la inscripción y registro de los derechos en materia de Propiedad

Intelectual.

Asimismo el acuerdo gubernativo No.182-2000: Reglamento Orgánico Interno del

Ministerio de Economía, en su artículo 29 establece que en Guatemala la

institución pública encargada del Registro de Marcas es el Registro de Propiedad

Intelectual en el cual se lleva el registro tanto de propiedad industrial como de

derechos de autor. El Registro: “es una dependencia del Ministerio de Economía,

encargada de promover la observancia de los Derechos de la Propiedad

Intelectual, así como la inscripción y registro de los mismos”.36

1.2. Antecedentes

El Registro de Propiedad Intelectual no siempre fue llamado así, ni cumplía las

mismas funciones que ahora. La primera Oficina de Patentes se creó dentro del

Ministerio de Fomento, “mediante una legislación especial en materia de

Propiedad Industrial, Decreto No. 148, de la Asamblea Legislativa del 20 de mayo

de 1886 y mediante el Decreto 882 de fecha 31 de diciembre de 1924, fue creada

la Oficina de Marcas y Patentes, la cual pasó a formar parte del Ministerio de

Economía y Trabajo mediante el Decreto 28 del 4 de diciembre de 1944.37

En el año de 1956 el Ministerio de Economía se separó institucionalmente del

Ministerio de Trabajo, y la Oficina de Marcas y Patentes pasó a ser una

dependencia de éste, según Decreto Número 1117, sin embargo suspendió sus

actividades el 13 de enero de 1983, y reiniciando las mismas el 19 de julio de ese

mismo año, según Acuerdo No. 305-83, emitido por el Ministerio de Economía.

35

Osorio, Manuel; DICCIONARIO DE CIENCIAS JURIDICAS, POLITICAS Y SOCIALES; Buenos Aires, Argentina; Editorial Heliasta; 1997; pág. 855. 36

Acuerdo Gubernativo No.182-2000: REGLAMENTO ORGÁNICO INTERNO DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA, Artículo 29 37

Registro de la Propiedad Intelectual; ¿Quiénes somos?; Guatemala, 2007; http://www.rpi.gob.gt/; 21 octubre 2011

30

Cuando entró en vigor del Decreto 33-98 del Congreso de la República, Ley de

Derecho de Autor y Derechos Conexos, se estableció que el Ministerio de

Economía transformaría el Registro de la Propiedad Industrial en Registro de la

Propiedad Intelectual y que el mismo se encargaría de tutelar tanto los derechos

de propiedad industrial como los derechos de autor.

1.3. Misión

“El Registro de Propiedad Intelectual tiene como misión principal garantizar el

servicio que presta el Estado a través de la inscripción y registro de los Derechos

de Propiedad Intelectual y la seguridad jurídica a los titulares de los derechos de

propiedad intelectual, evitando así la contravención a los mismos y fortalecer la

competencia leal en el comercio.”38

1.4. Función

En el artículo 162 de la Ley de Propiedad Industrial se establece lo relativo al

Registro al indicar las funciones de éste de la siguiente manera: “Del registro y sus

funcionarios. Sin perjuicio de lo que disponga la Ley de Derecho de Autor y

Derechos Conexos, el Registro de la Propiedad Intelectual es la autoridad

administrativa competente para: a) Organizar y administrar el registro de los

derechos de propiedad industrial; b) Cumplir todas las funciones y atribuciones

que le asigna esta ley; c) Desarrollar programas de difusión, capacitación y

formación en materia de derechos de propiedad intelectual; y d) Realizar

cualesquiera otras funciones o atribuciones que se establezcan por ley o en el

reglamento respectivo…”39

1.5. Organización

Para poder cumplir con algunas de las funciones que la ley le impone, el Registro

de la Propiedad Intelectual cuenta con un Departamento para Marcas, uno para

Patentes y otro para Derechos de Autor y Derechos Conexos.

1.5.1. Departamento de Marcas En el presente caso, el de más interés es el Departamento de Marcas “el cual

tiene a su cargo el trámite de las solicitudes de adquisición, modificación y

mantenimiento de derechos sobre los distintos signos distintivos (marcas, nombres

comerciales, expresiones o señales de publicidad y denominaciones de origen),

funciones que se realizan en sus distintas secciones: recepción, forma y fondo,

inscripciones, traspasos, (enajenaciones, licencias de uso, cambios de nombre y

38

Registro de la Propiedad Intelectual; ¿Quiénes somos?; MISION; Guatemala, 2007; http://www.rpi.gob.gt/; 21 de octubre Junio 2011 39

Decreto 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala: LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. Artículo 162

31

cancelaciones), renovaciones, errores materiales (certificaciones, constancias y

anotaciones especiales), elementos figurativos y archivos.”40 “El Departamento

tiene como objetivo garantizar las actividades económicas de la industria y del

comercio contra la competencia desleal, al otorgar protección a la creatividad y

originalidad aplicada para obtener beneficios económicos. Así como proteger al

público consumidor, ya que la marca permite distinguir entre productos similares,

facilita al consumidor el conocimiento sobre la procedencia de los artículos que

demanda.”41

2. PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE MARCAS EN GUATEMALA

El procedimiento para el registro de una marca está estipulado en la Ley de

Propiedad Industrial en el Título II relativo a Las Marcas y Otros Signos Distintivos;

Capítulo I relativo a Las Marcas y Sección Dos, donde se encuentra el

procedimiento; el cual se puede sintetizar de la siguiente manera:

1. SOLICITUD INICIAL. Esta solicitud consiste en un formulario que se

adquiere en el Registro de Propiedad Intelectual, el cual deberá contener

los requisitos estipulados en el artículo 22 de la ley, consistentes en:

Datos generales del solicitante, en caso fuera una persona jurídica

deberá contener los datos del representante legal, asimismo

acreditará su representación y el lugar donde se haya constituido la

persona jurídica.

Se deberá indicar la marca cuyo registro se solicita y una

reproducción de la misma en caso se tratare de marcas

denominativas con grafía, forma o algún color especial, o marcas

figurativas, mixtas o tridimensionales con o sin color.

Cuando la marca fuere constituida por algún elemento denominativo

y este tuviese un significado en un idioma distinto deberá colocar una

traducción simple de la marca.

Enumeración de productos o servicios que distinguirá la marca. Se

indicará el número de la clase en que se desea registrar la marca.

Dicha numeración se realiza con base en la Clasificación de Niza.

40

Registro de la Propiedad Intelectual; ¿Quiénes somos?; FUNCIONES DEL REGISTRO DE PROPIEDAD INTELECTUAL; Guatemala, 2007; http://www.rpi.gob.gt/; 21 octubre 2011. 41

Registro de la Propiedad Intelectual, ¿Quiénes somos?; OBJETIVOS; Guatemala, 2007; http://www.rpi.gob.gt/; 21 de octubre 2011

32

La Clasificación de Niza (NCL) es una clasificación internacional de

productos y servicios que se aplica para el registro de marcas de

productos y servicios. “La Clasificación de Niza fue establecida en

virtud de un acuerdo concluido en la Conferencia Diplomática de

Niza de 1957, con el nombre de Arreglo de Niza relativo a la

Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro

de las Marcas.” 42

Se tiene que indicar las reservas o renuncias especiales que tuviera

el titular, relativas a tipos de letras, colores y sus combinaciones.

En caso de tratarse de marcas sonoras u olfativas se deberá indicar

una descripción gráfica y en caso fuere una marca sonora adjuntar

una reproducción magnética de la misma y en el caso de la marca

olfativa se podrá adjuntar la fórmula química o el procedimiento.

En la primera solicitud también se podrá invocar el derecho de

prioridad. Este derecho se refiere a los casos en que ya se inició el

trámite de inscripción de una marca en otro país, se podrá pedir el

derecho de prioridad desde el día en que se inició el trámite en el

otro país. Si se llegare a invocar el derecho deberá indicarse el

nombre del país en que se hizo la solicitud, la fecha de presentación

y el número de la solicitud prioritaria si se le hubiese asignado.

A esa primera solicitud deberá acompañarse los documentos anexos

individualizados en el artículo 23 de la misma ley, entre los cuales se

puede mencionar la comprobante de pago de la tasa establecida y

cuatro reproducciones de la marca, y si en caso fueren sonoras o

auditivas tres ejemplares de su reproducción en material de apoyo y

de las olfativas tres copias de su fórmula o procedimiento.

2. EXAMEN DE FORMA en el cual se determina si se cumple con los

requisitos de los artículos 5, 22 y 23 de la Ley de Propiedad Industrial; esto

quiere decir que se revisa si cumple con todos los requisitos y formalidades

de la primera solicitud.

3. EXAMEN DE FONDO en el cual se verifica si la marca que se desea

registrar no es inadmisible por razones intrínsecas o por derechos de

terceros. En esa etapa del proceso vela por la protección a los derechos de

propiedad industrial y es la etapa más importante del procedimiento por el

42

http://www.wipo.int/classifications/nice/es/

33

análisis que se realiza. Las razones intrínsecas por las que se puede

rechazar la inscripción de una marca se encuentran establecidas en el

artículo 20, estas se refieren a razones esenciales por las cuales no se

puede registrar una marca, y las razones por las que una marca es

inadmisible por derechos de terceros en el artículo 21, esas se refieren al

hecho de que la inscripción de una marca afecte algún derecho de una

tercera persona que no sea el titular de la marca, de lo cual se profundizará

más adelante.

4. RESOLUCIÓN DE TRAMITE: una vez finalizada el examen de fondo y

forma, se emite la primera resolución en la cual se puede:

Dejar en suspenso el trámite en virtud de que no se cumple con alguno

de los requisitos de forma, y se requerirá al solicitante que corrija su

error u omisión de forma; para lo cual se da el plazo de un mes para

subsanarlo, bajo apercibimiento que si no lo hiciere se tiene por

abandonada la solicitud.

Objetar la solicitud por encontrarse la marca comprendida en alguno de

los motivos de inadmisibilidad, caso en el cual el Registro dará un plazo

de dos meses al solicitante para pronunciarse.

En el caso que el solicitante no se pronunciara en el plazo establecido o

el Registro sostiene la opinión de que las objeciones subsisten, dictará

resolución en la que se rechaza la solicitud con su debido fundamento.

Emisión de Edicto para publicaciones, en caso que después de los

exámenes de fondo y forma no se hubiese encontrado obstáculo alguno,

o ya superado este, el registro emitirá el edicto correspondiente.

5. PUBLICACIONES: El edicto deberá publicarse por tres veces dentro del

plazo de quince días, en el Diario Oficial. Los requisitos que deberá

contener el edicto están indicados en el artículo 26, dentro de los cuales se

encuentran:

o Nombre y domicilio del solicitante o su representante

o Fecha de presentación de la solicitud

o Número de expediente

o La marca, tal y como se solicitó. En caso se hubiere solicitado

el registro de una marca sonora, auditiva u olfativa, el edicto

deberá su descripción gráfica y se deberá hacer constar que

en el Registro hay disponible un ejemplar del material de

apoyo para su consulta.

o Productos o servicios que amparan la marca.

o Clase a la que corresponde la marca a registrarse

o Fecha y firma del Registrador o funcionario que el Registro

34

6. PERIODO DE OPOSICION: Dentro de los 2 meses siguientes a la primera

publicación podrá presentarse alguna oposición, dicha oposición deberá ser

formulada bpor escrito y presentarse ante el Registrador del Registro de la

Propiedad Intelectual e indicar los fundamentos de hecho y de derecho en

que se basa y tendrá que acompañar sus respectivos medios de prueba.

AUDIENCIA: De la oposición que se presente se le correrá audiencia al

solicitante de la marca por un plazo de dos meses para que presente su

contestación. Si fuera necesario abrir a prueba el proceso, se hará por un

plazo de dos meses.

Por último el Registrador de la Propiedad Industrial emite la resolución en la

cual declara Con Lugar o Sin Lugar la oposición planteada, si la declarare

Sin lugar, ordenará el pago de la tasa correspondiente a los derechos de

Registro (Artículo 27); si la declara Con Lugar la oposición planteada, el

Registro de la Propiedad Intelectual emitirá resolución en la que denegará

el registro de la marca solicitada.

En cualquiera de ambos supuestos indicados en el párrafo anterior, la parte

afectada con la resolución podrá interponer Recurso de Revocatoria ante el

Ministerio de Economía en contra de la Resolución del Registro de la

Propiedad Intelectual.

Del Recurso de Revocatoria resolverá el Ministerio de Economía, quien

verificará si la resolución fue o no resuelta conforme a derecho y así lo

declarará en resolución.

La parte afectada con dicha resolución, podrá llevar a cabo un Proceso

Contencioso Administrativo ante el Órgano Jurisdiccional competente en

contra de la resolución emitida por el Ministerio de Economía, quien

resolverá en sentencia.

La parte que se vea afectada con la sentencia dictada por el juzgado de lo

Contencioso Administrativo, podrá en última instancia acudir a la Casación.

7. PRESENTACIÓN DE PUBLICACIONES: en el Registro dentro del mes

siguiente a partir de la última publicación y se debe pagar la tasa

correspondiente.

8. ORDEN DE PAGO DE DERECHOS: El Registro ordenará que se proceda

a inscribir la marca y a emitir el certificado de registro.

35

9. EMISION DE TITULO: una vez pagados los derechos de registro, de

acuerdo con la tasa arancelaria establecida por el Registro, se emitirá el

certificado de propiedad correspondiente.

En la práctica, el trámite de marcas suele ser un tanto demorado a como la ley

establece que debe ser; sin embargo depende mucho de la buena gestión que se

realice por parte del interesado en el seguimiento de su trámite.

En cuanto a las notificaciones de las actuaciones dentro del trámite, el reglamento

establece: “Artículo 7. Notificaciones. El Registro notificará sin necesidad de

gestión de parte todas aquellas resoluciones en las que ordene la realización de

un acto, en las que requiera la entrega de un documento y las resoluciones

definitivas que se emitan en cualesquiera de las formas siguientes:

a) En la sede del Registro;

b) En el lugar señalado por el solicitante para recibir notificaciones;

c) Por medio de notario; o

d) Por correo certificado a costa del interesado.

En todo caso se tendrán por bien hechas las notificaciones que se practiquen en el

lugar señalado por el solicitante, en tanto no conste cambio de dirección para tal

efecto.”

En la práctica, únicamente se utiliza lo que establece el inciso a), ya que el

interesado debe acudir a la sede del Registro para ser notificado de sus

resoluciones, área que debe ser fortalecida para no limitar el derecho de un

tercero interesado en el registro de una marca, ya que actualmente se encuentran

varios trámites de registro de marcas en suspenso, por la falta de notificación de

las resoluciones.

Por lo anteriormente indicado una marca en trámite puede llegar a quedar 10 años

sin movimiento por parte de la persona interesada, y hasta que las resoluciones en

las que ordene la realización de un acto, en las que requiera la entrega de un

documento y las resoluciones definitivas que se emitan de trámite que admite o

rechaza la solicitud, no sea notificada y transcurra el plazo fijado para el

cumplimiento de la realización de un acto, el trámite no puede darse por

abandonado, según lo que establece la Ley de Propiedad Industrial, afectando así

el derecho de un tercero interesado en registrar una marca similar que

probablemente sí será comercializada.

36

3. EFECTOS JURÍDICOS DE LA INSCRIPCIÓN DE MARCAS EN GUATEMALA

El registro de una marca, tendrá vigencia de diez años a partir de su inscripción, y

podrá ser renovable. Al estar registrada la marca el titular goza del derecho

exclusivo al uso de la misma y a la vez otorga varios DERECHOS establecidos en

el artículo 35 de la Ley de Propiedad Industrial, los cuales se pueden resumir de la

siguiente manera:

Decreto 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala: LEY DE

PROPIEDAD INDUSTRIAL. Artículo 35.

a. Impedir que terceros que no gocen del consentimiento del propietario

utilicen signos idénticos o semejantes para productos o servicios que se

relacionen con los productos y servicios para los que está registrada la

marca titular, si dicho uso podría causar confusión;

b. Oponerse al registro de una marca distintiva idéntica o semejante para

identificar productos iguales o semejantes a aquellos para los cuales se ha

registrado la marca, o para productos o servicios diferentes cuando

pudieren causar confusión o riesgo de asociación con esa marca;

c. Hacer cesar judicialmente el uso, la aplicación o la colocación de la marca o

una marca distintiva idéntica o semejante, por parte de un tercero no

autorizado en los siguientes casos:

1. Para identificar productos iguales o semejantes a aquellos para los

cuales se ha registrado la marca, o para productos o servicios

diferentes cuando pudieran causar confusión;

2. Cuando se pueda provocar confusión o riesgo de asociación en

envolturas, empaques, embalajes, etc.;

3. Para identificar productos idénticos o semejantes a los que se

identifican con una marca muy conocida, esté o no registrada,

cuando pudiera generar confusión o riesgo de asociación.

d. Que las autoridades competentes prohíban o suspendan la importación o

internación de productos que estén comprendidos en las situaciones ya

previstas;

e. El resarcimiento de los daños y perjuicios que se le hubieren causado por el

empleo, uso, aplicación, colocación, importación o internación indebidos;

37

f. Denunciar los delitos cometidos en perjuicio de sus derechos y acusar

penalmente a los responsables;

g. Solicitar y obtener las providencias cautelares previstas por la ley en los

casos mencionados y contra quienes:

1. Supriman o modifiquen la marca con fines comerciales, después de que

la misma se hubiese aplicado o colocado legítimamente en los

productos;

2. Sin autorización del titular fabriquen etiquetas, envases, envolturas,

embalajes u otros materiales análogos que reproduzcan o contengan la

marca;

3. Rellenen o vuelvan a usar con fines comerciales envases, envolturas o

embalajes que lleven la marca con el propósito de dar la apariencia que

contienen el producto original; y

4. Cometan o intenten cometer actos de competencia desleal en contra

suya.

h. Demandar la intervención de las autoridades competentes, a fin de que se

protejan y respeten sus derechos como titular de signos distintivos y

también para evitar una posible infracción y los daños económicos o

comerciales derivados de una infracción.

De la misma manera en el artículo 36 de la Ley de Propiedad Industrial43 establece

las LIMITACIONES al derecho sobre una marca de la siguiente manera: “El

Registro de una marca no conferirá el derecho de prohibir que un tercero use con

relación a productos o servicios legítimamente colocados en el comercio:

a. Su nombre o dirección, o los de sus establecimientos mercantiles;

b. Indicaciones o informaciones sobre las características de sus

productos o servicios, entre otras las referidas a su cantidad, calidad,

utilización, origen geográfico o precio; y

c. Indicaciones o informaciones sobre disponibilidad, utilización,

aplicación o compatibilidad de sus productos o servicios, en

particular con relación a piezas de recambio o accesorios.

43 Decreto 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala: LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. Artículo 36.

38

La limitación referida en el párrafo anterior, operará siempre que tal uso se haga

de buena fe y no sea capaz de causar confusión sobre la procedencia empresarial

de los productos o servicios

En estos artículos no se limitan los efectos jurídicos del registro de una marca, sin

embargo, podrían considerarse como los principales, ya que en esta materia se

depende de gran manera del criterio que desarrollen los asesores que

técnicamente analicen cada caso en concreto, por lo que en la práctica es

subjetivo el juicio que se pueda emitir al respecto, pues ello depende de los

medios de prueba y presunciones humanas que se deriven de éstos.

En relación al tema que nos ocupa, los efectos jurídicos que se obtienen en

Guatemala por el Registro de una marca, no alcanzan a ser validos en otros

países en virtud que el sistema de protección de éstas es territorial, razón por la

cual es de gran importancia contar con el Registro Internacional de Marcas para

que los mismos efectos obtenidos en Guatemala se alcancen a nivel internacional

a efectos de guardar la competencia leal y seguridad en la explotación de los

productos de fábrica entre los países.

Guatemala en el 2012 incrementó en 51 por ciento sus exportaciones hacia

Estados Unidos desde la entrada en vigencia en 2006 del Tratado de Libre

Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-

CAFTA) por sus siglas en Inglés. Siendo Guatemala y Costa Rica los países que

más han aprovechado el tratado de libre comercio, al incrementar sus volúmenes

de exportación e importación. De aquí la importancia que las fábricas o

productores presente y futuros de productos importados y exportados se

encuentren protegidos en sus derechos en materia intelectual e industrial a nivel

internacional, obteniendo con ello los efectos jurídicos para lo cual fue creado este

Derecho.

39

NO Previo

Rechazo

Previo a continuar

con la oposición se

cumpla con los

requisitos dentro del

mes siguientes a la

notificación

Corre audiencia

por 2 meses para

contestar la

oposición.

FIN

FIN

PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE MARCAS EN

GUATEMALA

Como ultima instancia se podrá recurrir a

Casación

1. El a na lis is de a dmis ibilida d se rá se gún a me rite e l c a so

o de la c a ntida d de opos ic ione s que ha ya n s ido

inte rpue s ta s , ya que e s ta n se tra ba ja ra n e n forma

c onjunta y e l tie mpo que tra nsc urra podrá se r e ntre 1 y 4

me se s . 2 . El tie mpo

que tra nsc urre pa ra que se a notific a da la re soluc ión que

dic ta la a dmis ibilida d de la opos ic ión o de los re quis itos

que de be n c umplirse pue de se r de 1 me s , de a c ue rdo a l

flujo de solic itude s e n e l Re gis tro).

Si fuere necesario continuar con el proceso en

virtud de no estar de acuerdo con lo resuelto, se

podrá proceder con un Proceso Contencioso

Administrativo

Se emite resolución dentro de quince dias

de finalizado el tramite. (El tiempo que trans curre

para que és tas diligenc ias s ean no tificadas puede s er de 1 mes ,

de acuerdo a l flujo de s o lic itudes en e l Regis tro o de la

co mple jidad de l cas o ).

Se practicarán las diligencias para mejor

resolver dentro del plazo de diez días para

ese efecto. (El tiempo que trans curre para que és tas diligenc ias

s ean no tificadas puede s er de 1 mes , de acuerdo a l flujo de

s o lic itudes en e l Regis tro o de la co mple jidad de l cas o ).

Si fuere necesario recibir medio de prueba ofrecidos por

el opositor o el solicitante, se decretará apertura a prueba

en el procedimiento por un plazo de dos meses para

ambas partes. (El tiempo que transcurre para que ésta

apertura a prueba sea notificada puede ser de 1 mes, de

acuerdo al flujo de solicitudes en el Registro o de la

complejidad del caso).

OPOSICIÓN

Vencido el plazo para contestar a la oposición o del

periodo de prueba, según fuera el caso, e l registro

resolvera dentro del mes siguiente.

InsatisfactorioSatisfactorio

Se analiza la admisibilidad de la oposición

interpuesta y se resuelve la misma, la cual

puede versar en 3 sentidos:

Notifica edicto para la publicación por 3 veces en el Diario

Oficial, dentro de un plazo de 1 mes. (El plazo para que la

resolución que dicta el edicto sea notificada, puede ser de 1 mes, de

acuerdo al flujo de solicitudes en el Registro).

Estos plazos pueden prolongarse ante la

existencia de recursos, nulidades y

excepciones que surjan dentro del proceso. (El

tiempo que transcurre para que éstas acciones sean

notificadas puede ser de 1 mes, de acuerdo al flujo de

solicitudes en el Registro o de la complejidad del

caso).

Examen de Novedad (tiempo de aproximado

de espera 1 mes)

Notificado el previo corre plazo para subsanar

previos por 1 mes.

Vencido el plazo de

oposición se esperan 8 dias

más.

FIN

Se efectúa el pago para

entrega del Título

Luego de la notificación, se

efectúa el pago y pasa a

elaboración del Titulo (plazo

aprox. 15 dias)

Subsanado el previo, el registro

emitirá el edicto. (El plazo para

que la resolución que dicta el edicto

sea notificada, puede ser de 1 mes, de

acuerdo al flujo de solicitudes en el

Registro)

Se solicita la resolución para

pago de derechos de

inscripcion de la marca (plazo

aprox. 30 dias para la

notificación de pago de

derechos)

PREVIO(El plazo para que la

resolución del previo

sea notificada, puede ser de 1 mes de acuerdo al

flujo de solicitudes en el NO PREVIO

A partir de la primera publicación, corre plazo de

2 meses para interponer oposicion

El registro ordenará que previo al pago de

la tasa respectiva, se inscriba la marca y se

emita el Certificado de Registro. (El tiempo

que transcurre para que ésta resolución sea notificada puede

ser de 1 mes, de acuerdo al flujo de solicitudes en el Registro

o de la complej idad del caso).

Podra presentarse Recurso de

Revocatoria ante e l Ministerio de

Economia dentro de 5 dias siguientes a

la resolución.

4. FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE UNA MARCA EN

GUATEMALA

40

5. LEGISLACIÓN APLICABLE

5.1. Constitución Política de la República de Guatemala

En virtud de que en la misma se establece la libertad de acción de las personas,

así como el derecho de petición ante la administración pública, y los derechos

fundamentales de los que todos gozan.

5.2. Tratados internacionales en materia de Propiedad Industrial

El Estado de Guatemala es parte de tratados internacionales en materia de

Propiedad Industrial entre los cuales están: Convenio de París para la Protección

de la Propiedad Industrial, Convención General Interamericana de Protección

Marcaria y Comercial, Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual

relacionados con el Comercio.

5.3. Convenio de París

El Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial es “El primer

gran tratado internacional relativo a las patentes, los diseños industriales y las

marcas”.44

El Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial fue concluido

en 1883, completado por un protocolo interpretativo en Madrid, España en el año

1891; revisado en la ciudad de Bruselas en el año 1900, en Washington en el

1911, en la Haya en el 1925, en Londres en el año 1934, en Lisboa en 1958, en

Estocolmo en el 1967 y fue enmendado en el 1979, con la finalidad de que los

titulares de patentes, marcas o diseños industriales quedaran protegidos con un

solo registro en su país y en los pertenecientes a la Unión de París.45

Este tratado es el más importante del régimen de propiedad industrial a nivel

internacional. El convenio constituye una solución adecuada para proteger los

derechos de titulares de propiedad industrial al garantizar internacionalmente

algunos privilegios en cada país miembro del convenio.

El convenio de Paris fue aprobado en su última revisión en Estocolmo en 1967, y

aprobado en Guatemala por el Decreto 11-98 del Congreso de la República, este

convenio tiene como objetivo principalmente entre otros unificar las normativas

relacionadas con la protección de la propiedad industrial; así mismo que los

44

http://www.wipo.int/trademarks/es/treaties.html 45

UNAM. EDICION Y DERECHO DE AUTOR EN LAS PUBLICACIONES DE LA UNAM; Clara López Guzmán y Adrian Estrada Corona. http://www.edicion.unam.mx/html/3_3_1.html; 22 de octubre de 2011:

41

países miembros otorguen a los extranjeros igual trato que el que conceden a sus

nacionales a efecto de no discriminar respecto a las condiciones de adquisición,

producción y protección de esos derechos.

El Convenio de París establece dentro de su texto varios principios y preceptos

fundamentales, y los cuales dieron gran aporte al tema de la propiedad intelectual,

los cuales con base al texto46 se pueden sintetizar de la siguiente manera:

I. El principio del Trato Nacional

Establece que cada uno de los Estados partes que participen en un contrato,

deberán conceder a las personas ciudadanas de los demás Estados contratantes

la misma protección que le concedería a un nacional. Además los ciudadanos de

Estados que no sean partes también se encontraran protegidos por la convención

si se encuentran avecindados o cuentan con un establecimiento industrial o

comercial, real en el territorio de alguno de los Estados partes del Convenio de

Paris.

II. Asimilación

El Artículo 3º del Convenio establece Asimilación de determinadas categorías de

personas a los nacionales de los países de la Unión. Quedan asimilados a los

nacionales de los países de la Unión aquellos nacionales de países que no forman

parte de la Unión que estén domiciliados o tengan establecimientos industriales o

comerciales efectivos y serios en el territorio de alguno de los países de la

Unión.47

III. El principio del Derecho de Prioridad

Lo establece el convenio para patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos

o modelos industriales, o de marca, y consiste en que sobre la base de una

primera solicitud presentada en alguno de los países contratantes, el solicitante

podrá pedir la protección en cualquiera de los otros Estados partes del convenio

dentro de un plazo determinado; lo cual tendrá como efecto que esas últimas

solicitudes se consideraran como planteadas el día que se planteó la primera

solicitud.

Además de los dos principios ya mencionados el Convenio de Paris establece

algunas reglas comunes a todos los estados en las distintas áreas de la propiedad

46

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual; CONVENIO DE PARIS PARA LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD

INDUSTRIAL; Ginebra, Suiza, 2010.

http://www.wipo.int/treaties/es/ip/paris/trtdocs_wo020.html#P37_2308; 22 de octubre de 2012.

47 Loc. Cit.

42

industrial que regula. Con respecto a marcas el Convenio no establece alguna

manera específica para presentar la inscripción de una marca, por lo que dicha

solicitud se deberá regir por la ley interna de cada Estado. Además se regula que

en el caso una marca haya sido debidamente inscrita en algún país de los

contratantes, previa solicitud, deberá ser aceptada para su registro y protegida en

su forma original en los demás estados contratantes.

IV. Uso de la Marca

Otra de las características que presenta el Convenio de Paris con respecto al

derecho marcario, es que es obligatorio el uso de una marca registrada. Después

de un período razonable, si el dueño de una marca registrada no la utiliza ese

registro puede ser cancelado a solicitud de otra persona, siempre y cuando el

dueño no pueda justificar la inactividad de la misma.

Esos se pueden considerar los principios más importantes del Convenio de Paris,

sin embargo el Convenio es mucho más amplio y desarrolla temas fundamentales

en la materia de la propiedad industrial, dentro de los cuales se puede mencionar

la obligatoriedad de los estados partes a asegurar una protección eficaz en contra

de la competencia desleal, con lo que es un gran avance para los sistemas de

protección y fomento de las invenciones.

Con relación a las marcas el Convenio de Paris expresa que si una marca ha sido

registrada en su país de origen, los demás países de la unión deberán negar el

registro a cualquier marca que constituya una reproducción, traducción o imitación

de cualquier símbolo de una marca previamente registrada.

V. Plazo de gracia para el pago de las tasas de mantenimiento de los derechos

Se concederá un plazo de gracia, que deberá ser de seis meses como mínimo,

para el pago de las tasas previstas para el mantenimiento de los derechos de

propiedad industrial, mediante el pago de una sobretasa, si la legislación nacional

lo impone.

VI. Marcas Notorias

Se establece que:

“1) Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del

país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a

prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la

reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una

marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí

43

notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda

beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o

similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la

reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de

crear confusión con ésta.

2) Deberá concederse un plazo mínimo de cinco años a partir de la fecha del

registro para reclamar la anulación de dicha marca. Los países de la Unión tienen

la facultad de prever un plazo en el cual deberá ser reclamada la prohibición del

uso.

3) No se fijará plazo para reclamar la anulación o la prohibición de uso de las

marcas registradas o utilizadas de mala fe.”48

VII. Prohibiciones en cuanto a los emblemas de Estado, signos oficiales de control y emblemas de organizaciones intergubernamentales

Los países de la Unión acuerdan rehusar o anular el registro y prohibir, con

medidas apropiadas, la utilización, sin permiso de las autoridades competentes,

bien sea como marcas de fábrica o de comercio, bien como elementos de las

referidas marcas, de los escudos de armas, banderas y otros emblemas de Estado

de los países de la Unión, signos y punzones oficiales de control y de garantía

adoptados por ellos, así como toda imitación desde el punto de vista heráldico.

Igualmente a los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o

denominaciones de las organizaciones internacionales intergubernamentales de

las cuales uno o varios países de la Unión sean miembros, con excepción de los

escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones que

hayan sido objeto de acuerdos internacionales en vigor destinados a asegurar su

protección.

VIII. Transferencia de la marca

Cuando, conforme a la legislación de un país de la Unión, la cesión de una marca

no sea válida sino cuando haya tenido lugar al mismo tiempo que la transferencia

de la empresa o del negocio al cual la marca pertenece, será suficiente para que

esta validez sea admitida, que la parte de la empresa o del negocio situada en

este país sea transmitida al cesionario con el derecho exclusivo de fabricar o de

vender allí los productos que llevan la marca cedida.

Entre otros, tales como:

48

http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/es/ip/paris/pdf/trtdocs_wo020.pdf

44

a. La naturaleza del producto al que la marca de fábrica o de comercio ha de aplicarse no puede, en ningún caso, ser obstáculo para el registro de la marca.

b. Marcas colectivas

c. El nombre comercial será protegido en todos los países de la Unión sin

obligación de depósito o de registro, forme o no parte de una marca de

fábrica o de comercio.

d. Embargo a la importación, etc., de los productos que lleven ilícitamente una

marca o un nombre comercial.

e. El Convenio de Paris establece normas comunes a seguir por los países

que conforman la unión, además estipula que un inventor debe ser

mencionado en todo caso como inventor de su obra.

5.4. Convención General Interamericana de Protección Marcaria y

Comercial

La Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial es un

acuerdo firmado entre países americanos el 20 de febrero de 1929; también es

conocido como la Convención de Washington de 1929. Tal y como indica la

convención, con la firma de este acuerdo se busca la protección marcaria y

comercial, la represión de la competencia desleal y de las falsas indicaciones de

origen geográfico.49

La Convención establece algunos derechos importantes para la propiedad

industrial, dentro estos se puede comenzar mencionando el derecho a oponerse al

uso y registro de una marca o nombre comercial semejante a uno registrado con

anterioridad en alguno de los Estados contratantes. Este derecho es fundamental

para iniciar a crear una verdadera protección a la propiedad industrial. El tratado a

su vez define la competencia desleal y da un listado de actos que constituyen

competencia desleal.

5.5. Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual

relacionados con el Comercio –ADPIC-

49

Bendaña Guerrero, Guy José. Op.cit., págs. 437 y 438.

45

Conocido por sus siglas como ADPIC, aprobado por el Decreto 37-95 del

Congreso de la República. El ADPIC, pretende reducir las distorsiones del

comercio tradicional y los obstáculos al mismo, mediante el fomento de una

protección eficaz y adecuada de los derechos de propiedad intelectual y el

establecimiento de un marco multilateral de principios, normas y disposiciones

relacionadas con el comercio internacional de mercancías falsificadas.

El Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el

Comercio es el Anexo 1C del convenio en que se crea la Organización Mundial del

Comercio y fue firmado en el año de 1994. 50

Este acuerdo nace en virtud de las necesidades que se presentaron en el ámbito

de la propiedad intelectual. El grado de protección de los derechos de propiedad

intelectual y la observancia de los mismos variaba mucho de país en país, esas

diferencias, tarde o temprano repercutían en las relaciones económicas a nivel

internacional.

Es por ello que la Organización Mundial del Comercio (OMC) consideró que la

manera en que hubiera un mayor orden y disposición para resolver controversias

de esa naturaleza era establecer nuevas reglas comerciales sobre propiedad

intelectual, convenidas internacionalmente.

Con el Acuerdo de la OMC sobre Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados

con el Comercio (ADPIC) se intentó reducir las diferencias en la forma de proteger

la propiedad intelectual en distintos países del mundo y someterlos a reglas

comunes. En él, se establecen los niveles mínimos de protección que cada país

deberá brindar a la propiedad intelectual y a los otros miembros de la OMC.

El Acuerdo abarca cinco temas principales que son: 1) La forma en que deben

aplicarse los principios básicos del sistema del comercio y de los otros acuerdos

internacionales en materia de propiedad intelectual; 2) Como prestar una

protección adecuada a los derechos de propiedad intelectual; 3) La manera de

hacer respetar adecuadamente los derechos de propiedad intelectual en el

territorio de cada Estado; 4) Como resolver diferencias de esa materia, entre los

países miembros de la OMC; y por último, 5) Las disposiciones transitorias

mientras se establece el nuevo sistema.

Toda la normativa del Acuerdo sobre los ADPIC está basada en los tres grandes

principios que informan todo el sistema multilateral del comercio en la OMC:

50

Organización Mundial del Comercio; PROPIEDAD INTELECTUAL: PROTECCIÓN Y OBSERVANCIA; Ginebra, Suiza.

http://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/tif_s/agrm7_s.htm. 23 de octubre 2011

46

a) Principio de Trato Nacional, en virtud del cual los nacionales y los

extranjeros tienen los mismos derechos en cuanto a la existencia,

adquisición, alcance y mantenimiento de los derechos previstos a favor de

las creaciones intelectuales cubiertas por el Acuerdo; así como para el

ejercicio de esos derechos y de las acciones que fueren necesarias para la

observancia de los mismos. Es de aclarar que este principio también se

encuentra regulado en el articulo 3 de la ley de propiedad industrial, el que

preceptúa” Trato Nacional; Las personas individuales o jurídicas,

Nacionales de otro Estado vinculado a Guatemala, por un tratado que

establezca trato Nacional para los guatemaltecos, o las que tengan su

domicilio o un establecimiento industrial o comercial real y efectivo en aquel

estado gozarán de un trato no menos favorable que el que se otorgue a los

guatemaltecos, con respecto a la adquisición, mantenimiento, protección y

ejercicio de los derechos establecidos por esta ley o respecto a los que se

establezcan en el futuro.

b) Principio de la Nación más Favorecida, que constituye una

novedad en los acuerdos internacionales sobre propiedad intelectual y en

virtud del cual toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que un Miembro

conceda a los Nacionales de otro país, ya sea sobre los derechos

sustantivos o los procedimientos de observancia, se concederá

inmediatamente y sin condiciones a los Nacionales de los demás países

miembros. Se admite como excepción –en lo que se refiere a los

procedimientos- las disposiciones que se deriven de leyes de carácter

general, no limitadas específicamente a la protección de la propiedad

intelectual.

c) Principio de Transparencia, en virtud del cual los países miembros

deben publicar y hacer del conocimiento de los demás Miembros, toda su

normativa en materia de propiedad intelectual.

5.6. Tratado de Libre Comercio, Estados Unidos de América,

Centroamérica y República Dominicana

Un tratado de libre comercio es un acuerdo por escrito entre países, que busca

facilitar el comercio a través de una serie de normas mutuamente acordadas,

claras y estables, que crean derechos y obligaciones de mutuo beneficio. Estos se

crean para que un producto o servicio pueda venderse fácilmente a otro país o a

otros países y de esta manera eliminar los obstáculos que dificultan el comercio.51

51

Ministerio de Economía. Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos. ¿QUÉ ES UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO?; Guatemala, 2010. http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/tlc/queeltlc.htm; 6 de Octubre de 2011

47

El Tratado de Libre Comercio, Estados Unidos de América, Centroamérica y

República Dominicana, conocido por sus siglas en inglés como CAFTA-DR, es un

tratado que tiene como objetivo principal la creación de una zona de libre comercio

entre los países firmantes. El objetivo mencionado conlleva la expansión y

diversificación de comercio en la región. El tratado quedó firmado en mayo del

2004, quedando afuera del mismo únicamente Panamá.

En materia de derechos de autor y de propiedad industrial el Tratado de Libre

Comercio obliga a la ratificación y adhesión de varios tratados en este tema; de

manera que ninguna discusión nacional puede estar encima de los tratados a

ratificar. En el tema de la propiedad intelectual lo que se busca es lograr una

protección a los titulares de los productos y servicios, siempre y cuando estos

sean registrados en su momento.

En el tema más específico de las marcas, el CAFTA-DR establece que los

propietarios de las marcas deberán ser tratados de la misma manera que los

nacionales, lo que le permitirá ejercer sus derechos para proteger su derecho,

sobre cualquiera que lo viole.

5.7. Convención de Viena, sobre el derecho de los Tratados entre

Estados y Organizaciones Internacionales o entre

Organizaciones Internacionales

La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados fue suscrita en Viena,

Austria el 23 de mayo de 1969 y entró en vigencia hasta el 27 de enero de 1980;

Guatemala la ratificó en 1996. 52

Esta convención fue elaborada por una conferencia internacional reunida en

Viena, sobre la base de un proyecto preparado durante más de quince años de

trabajo por la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas. El

objetivo que perseguía la convención era codificar el derecho internacional

consuetudinario de los tratados y a la vez ampliar su desarrollo.

La convención estipula varios puntos importantes sobre los tratados suscritos a

nivel internacional y establece reglas sobre su aplicación. De dichas reglas es

importante traer a colación lo preceptuado respecto a la observancia de los

tratados con relación al derecho interno de cada Estado, lo cual se encuentra

contenido en el artículo 27 de la misma, y dice: “El derecho interno de los Estados,

52

Larios Ochaita, Carlos; DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO; 5ª Ed.; Guatemala, Guatemala; Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales de la Universidad San Carlos de Guatemala; (el ejemplar no indica el año de publicación); pág. 87.

48

las reglas de las organizaciones internacionales y la observancia de los tratados.

1. Un Estado parte en un tratado no podrá invocar las disposiciones de su derecho

interno como justificación del incumplimiento del tratado (…)”.

Por lo anteriormente expuesto y citado, es necesario incluir dentro del listado de

legislación aplicable al registro de marcas en Guatemala esta Convención, en

virtud de que varios tratados internacionales tienen relevancia en el tema de

marcas en Guatemala y es importante determinar qué prioridad se debe aplicar a

cada normativa.

5.8. Arreglo de Niza

En el caso de Guatemala existe un caso especial con respecto a un tratado que

sin ser parte de él, es aplicable al proceso de inscripción de marcas en el país,

este es el Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y

Servicios para el Registro de Marcas.

El arreglo de Niza consiste en una lista de clases, que va acompañada de notas

explicativas y de una lista de productos y servicios indicando la clase a que

pertenece cada uno de estos. 53

Con esta clasificación se busca obtener un mayor orden para definir que tipos de

productos o servicios va a amparar la nueva marca, y también para evitar la

competencia desleal dentro de marcas que amparen lo mismo.

Como ya se ha mencionado, el Estado de Guatemala es un Estado parte del

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, así mismo es

miembro de la OMC y con ello se comprometió a promover por medio de su

legislación mecanismos para lograr la protección a los titulares de marcas de

fábrica o comercio, y cumplir con estándares de protección contemplados en el

ADPIC. En virtud de las exigencias internacionales y los avances de la tecnología

se promulgo la actual LEY DE PROPIEDAD INDUSTRIAL mediante el Decreto

Número 57-2000 del Congreso de la República; la cual es la fuente principal para

el Registro de Marcas en Guatemala.

5.9. La Ley de Propiedad Industrial de Guatemala

Esta ley tiene como objeto principal la protección, estímulo y fomento a la

creatividad intelectual en el campo del comercio y en la industria. Básicamente la

53

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual; CLASIFICACION INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS (CLASIFICACION DE NIZA); Ginebra, Suiza, 2008. http://www.wipo.int/classifications/nice/es/#P5_107; 24 de octubre de 2011

49

ley regula sobre normas comunes, terminología de marcas y otros signos

distintivos, procedimientos para registro de marcas, vigencia, renovación,

modificación de su registro, derechos, obligaciones, enajenación, licencias de uso,

extinción del registro de una marca, expresiones y señales de publicidad, nombres

comerciales, emblemas, indicaciones geográficas y denominaciones de origen,

invenciones, modelos de utilidad y diseños industriales, entre otros temas

importantes de propiedad industrial. A la vez, también se regulan algunos temas

con respecto a la represión de la competencia desleal y acciones que se pueden

tomar.54

La Ley de Propiedad Industrial guatemalteca es el fundamento legal para todo el

registro de marcas en el país y los efectos que dicho registro tendrá en el mismo.

5.10. Acuerdo Gubernativo No. 89-2002, REGLAMENTO DE LA LEY

DE PROPIEDAD INDUSTRIAL

El cual tiene por objeto desarrollar preceptos normativos contenidos en la Ley

de Propiedad Industrial y las funciones del Registro de la Propiedad Intelectual

como autoridad administrativa; esto quiere decir que el Reglamento, está

enfocado en cuestiones administrativas.

5.11. Acuerdo Gubernativo No. 862-2000, ARANCEL DEL REGISTRO

DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, En Materia de Propiedad

Industrial.

En el cual se establecen las tasas y honorarios que se deberán pagar al Registro

de Propiedad Intelectual las personas individuales o jurídicas que deseen realizar

trámites, en este caso, de signos distintivos.

5.12. LEY DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Tal y como se mencionó anteriormente, durante el proceso existe la probabilidad

que el propio Registro de la Propiedad Intelectual objete o un tercero se oponga al

Registro de una marca, y en virtud de lo resuelto, la parte afectada podrá hacer

uso de recursos administrativos, y estos deberán regirse por lo estipulado en el

Decreto Número 119-96 que es la LEY DE LO CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO, en la cual se regula los procedimientos a seguir, tanto para el

Recurso de Revocatoria como para el Proceso Contencioso Administrativo.

54

Congreso de la República de Guatemala; DECRETOS; Guatemala, 2008; http://www.congreso.gob.gt/gt/mostrar_ley.asp?id=640. 8 de septiembre del 2011.

50

5.13. CÓDIGO PROCESAL CIVIL Y MERCANTIL

El Código Procesal Civil y Mercantil, regula en el numeral 7º, se tramitarán

en juicio oral lo que por disposición de la ley o por convenio de las partes deban

tramitarse en esta vía, con el propósito de resolver las controversias en forma más

rápida que el juicio ordinario; y dicho artículo en armonía con lo establecido en el

artículo 182 de la Ley de Propiedad Industrial, nos remite expresamente, que se

ventilara en juicio oral, los procesos civiles o mercantiles que se promuevan en

ejercicio de las acciones reguladas en el Decreto 57-2000 del Congreso de la

República, lo cual se desarrolla de los artículos 199 al 210 del mencionado cuerpo

legal.

Actualmente y por disposición del decreto 57-2000 Ley de Propiedad

Industrial, se tramitaran en la Vía oral según el artículo 182; Los asuntos relativos

a la competencia desleal, nulidad, cancelación por falta de uso, adquisición

mantenimiento y protección de los signos distintivos.

5.14. PROCEDIMIENTO DEL JUICIO ORAL

Como ya se mencionó el Juicio Oral es el procedimiento por medio del cual se

tramitarán los asuntos de Propiedad Intelectual, en cuanto corresponda llegar a

una instancia judicial, por lo que es necesario conocer brevemente su

procedimiento:

5.14.1. DEMANDA:

El artículo 201 del Código Procesal Civil y Mercantil establece que la demanda

podrá presentarse verbalmente en cuyo caso el secretario levantara el acta

respectiva. Cuando se procede de esta manera, la oralidad cumple su función y la

escritura (el acta) solamente documenta lo que el demandante expone. Sin

embargo, el mismo artículo establece que la demanda podrá también presentarse

por escrito y que en ambos casos deberán observarse las disposiciones de los

artículos 106 y 107 del Código Procesal Civil y Mercantil; estos artículos son

disposiciones del juicio ordinario, en lo que sean aplicables. El art. 106 establece

“En la demanda se fijaran con claridad y precisión los hechos en que se funde, las

pruebas que van a rendirse, los fundamentos de derecho y la petición”. Esta

norma no tiene problema cuando la demanda se presenta en forma escrita pero

ofrece dificultad cuando se hace en forma oral, porque entonces es el secretario el

que tiene obligación de levantar la respectiva acta. En estos casos el requisito de

la enunciación del derecho aplicable puede omitirse, ya que siendo el secretario

un auxiliar del Tribunal, debe limitarse a recoger la exposición de los hechos, el

ofrecimiento de la prueba y las peticiones específicas

51

.

5.14.2. MEDIOS DE PRUEBA

El artículo 107 es la norma relativa a los documentos que deben acompañarse

con la demanda. Esta disposición si es aplicable enteramente. En consecuencia,

tal como lo dice la norma el actor deberá acompañar a su demanda los

documentos en que funde su derecho y si no los tuviere a su disposición los

mencionara con la individualidad posible, expresando lo que de ellos resulte, y

designara el archivo, oficina pública o lugar donde se encuentren los originales.

La demanda puede ser ampliada entre el termino comprendido entre el

emplazamiento y la primera audiencia, o al celebrarse esta. La ley no menciona

la modificación, que está comprendida esta posibilidad no solo porque la

ampliación es ya de por si una modificación, sino por la aplicación supletoria del

art. 110 del Código Procesal Civil y Mercantil que habla de la ampliación y de la

modificación.

Si la ampliación o modificación se lleva a cabo en la primera audiencia, el Articulo,

204, Párrafo 3º, establece que el juez suspenderá la audiencia, señalando una

nueva para que las partes comparezcan a juicio oral, a menos que el demandado

prefiera contestarla en el mismo acto.

Si no se participara del criterio de que al producirse una ampliación o modificación

de la demanda, antes de la primera audiencia, debe emplazarse nuevamente al

demandado, de todas maneras tendría el juez que optar por la suspensión de la

primera audiencia o por aceptar la facultad del demandado para contestarla en

esa oportunidad. Ya que en igual forma debe procederse en cuanto a la

reconvención (artículo 204 párrafo final).

5.14.3. EMPLAZAMIENTO:

El artículo 202 del Código Procesal Civil y Mercantil dispone, si la demanda se

ajusta a las prescripciones legales, el juez señalara día y hora para que las partes

comparezcan a juicio oral, previniéndolas presentar sus pruebas en la audiencia,

bajo apercibimiento de continuar el juicio en rebeldía de la que no compareciere.

Entre el emplazamiento del demandado y la audiencia deben mediar por lo menos

tres días, término que será ampliado en razón de la distancia.

5.14.4. CONTESTACION DE LA DEMANDA:

La contestación de la demanda debe llenar los mismos requisitos que la

demanda y puede hacerse oralmente en la primera audiencia. Sin embargo

puede también presentarse por escrito, hasta o en el momento de la primera

52

audiencia artículos 204 párrafos. 1 y 2. Con la contestación de la demanda,

verificada antes o en la audiencia, quedan determinados los hechos sobre los

cuales va a versar el juicio oral. Por tal motivo, no es posible ninguna ampliación

modificaron de la demanda, puesto que por lo dispuesto en el art. 200, es

aplicable el artículo 110, que establece que podrá ampliarse o modificarse la

demanda antes de que haya sido contestada, y por ello, no es posible hacerlo

cuando la demanda ya fue contestada. Esto obliga a las partes a ser claros y

preciso en sus pedimentos, desde un comienzo y no estar a la expectativa de la

defensa del demandado para introducir las modificaciones o ampliaciones que la

contestación de la demanda puede sugerir. Además debe tenerse en cuenta que

el actor ha dispuesto de mucho más tiempo para la preparación de su demanda, el

que le permite el plazo de la prescripción, mientras que el demandado solo cuenta

con el plazo breve del emplazamiento. Por otra parte; la misma oportunidad que

tiene el demandado para contestar la demanda, la tiene el actor para la ampliación

de ella, puesto que el demandante puede ampliar su demanda entre el

emplazamiento y la primera audiencia o al celebrarse esta.

5.14.5. RECONVENCION:

En el juicio oral la reconvención que haga valer el demandado debe llenar los

requisitos que establece el artículo 119 Código Procesal Civil y Mercantil por

remisión supletoria artículo 200. En consecuencia, la pretensión que se ejercite

debe tener conexión por razón del objeto o del título con la demanda y no debe

estar sujeta a distintos trámites.

En el juicio oral la reconvención puede presentarse por escrito antes de la primera

audiencia o bien durante la celebración de esta. En la audiencia también puede

hacerse oralmente. No tenemos necesidad de recordar con más detalle que la

reconvención en nuestro sistema debe plantearse al contestar la demanda.

En el caso de la reconvención sea que se formule entes de la primera audiencia o

al celebrarse esta, los efectos que produce son los mismos, ya que el juez debe

suspender la audiencia señalando una nueva para que el actor tenga oportunidad

de contestarla, o bien, aceptar la facultad del actor para contestarla en el mismo

acto art. 204 Código Procesal Civil y Mercantil.

5.14.6. AUDIENCIAS

La primera audiencia en el juicio oral reviste máxima importancia, porque en

ella puede quedar agotada toda la fase.

El Juez Comenzara identificando debidamente a las partes y en caso de que una

de ellas comparezca por medio de apoderado, de oficio, examinara lo adecuado

53

de la representación. Una vez llenado este paso preliminar se procede, antes de

continuar con el desarrollo de la audiencia, a la diligencia de conciliación.

5.14.7. EXCEPCIONES

Verificado el acto conciliatorio sin resultado positivo viene la oposición del

demandado. El articulo 205 Código Procesal Civil y Mercantil establece que todas

las excepciones se opondrán en el momento de contestar la demanda o la

reconvención, pero las nacidas con posterioridad y las de cosa juzgada,

caducidad, prescripción, pago, transacción y litispendencia, se podrán interponer

en cualquier tiempo, mientras no se haya dictado sentencia en segunda instancia.

5.14.8. PRUEBAS

El régimen de la prueba en cuanto a su ofrecimiento, es igual que para el juicio

ordinario. La prueba debe ofrecerse en la demanda o en la contestación a ella, en

el juicio oral no hay plazo de prueba, sino audiencias. Por ello, el ofrecimiento de

la prueba debe ser preciso e individualizado, y si de testigos se trata, debe

indicarse sus nombres. Claro que algunas pruebas como la pericial, pueden ser

organizadas posteriormente, por su especial naturaleza.

La dificultad legal en que el art. 206 en su párrafo primero dice que las partes

están obligadas a concurrir a la primera audiencia con sus pruebas. El siguiente

párrafo del mismo artículo comienza diciendo: “Si en esta audiencia no fuere

posible rendir todas las pruebas, se señalara nueva audiencia dentro de un

término que no debe exceder de quince días.” Relacionando ambos párrafos

podría extraerse la conclusión de que la segunda audiencia que permite el código

solo es posible utilizarla cuando no ha sido factible recibir todas las pruebas que la

parte cumpliendo con su obligación, ha presentado en la primera audiencia.

5.14.9. TERMINACION DEL PROCESO

Sí ambas partes en el proceso comparecieron a la primera audiencia, pueden

presentarse diversos casos. En efecto, el demandado puede allanarse, es decir

expresar su deseo de no litigar y de someterse a las pretensiones del actor. Este

allanamiento no implica confesión de los hechos, pero termina el proceso. Por

otra parte, puede confesar expresamente los hechos en que se funda la demanda.

En ambas situaciones el juez no necesita recibir más prueba y debe dictar

sentencia dentro del tercer día. Así lo establece el primer párrafo del artículo 208

Código Procesal Civil y Mercantil.

Si no hubiere allanamiento ni confesión, debe recibirse la prueba propuesta por las

partes en cuyo caso, según el último párrafo del artículo 208 Código Procesal

54

Civil y Mercantil, el Juez dictara su sentencia dentro de cinco días contados a

partir de la última audiencia.

Si comparece una sola de las partes, en esta situación una de las partes incurre

en rebeldía. Según lo que establece el primer párrafo del artículo 202, el Juez cita

a las partes a juicio oral, para cuyo efecto fija día y hora y las apercibe que el juicio

continuara en rebeldía de la parte que no compareciere. En consecuencia puede

incurrir en rebeldía, tanto el actor como el demandado.

5.14.10. SENTENCIA

La sentencia que pone fin a lo resuelto en un juicio oral produce los mismos

efectos que la sentencia dictada en el juicio ordinario, salvo las excepciones que

adelante se dirán. Puede llegarse a ella, ya se después del sucesivo

desenvolvimiento de las audiencias o bien mediante la concurrencia del

allanamiento o de la confesión, que permite que el juez pueda dictar la sentencia y

poner así fin al litigio. En efecto el articulo 208 Código Procesal Civil y Mercantil,

en el párrafo 1º. Establece: Si el demandado se allanare a la demanda o

confesare los hechos expuestos en la misma, el juez dictara sentencia dentro de

tercero día. Esto quiere decir que el juez ya no necesita de ninguna otra prueba

para que el asunto judicial termine por sentencia.

6. TRATADO DE LIBRE COMERCIO, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA DOMINICANA

6.1. Definición

Un tratado de libre comercio es un acuerdo entre dos o más países cuyo objetivo

principal es establecer reglas comunes para normar la relación comercial entre

ellos. Las siglas TLC-CAUSA se utilizan para identificar al tratado de libre

comercio entre Centroamérica y Estados Unidos. Un TLC busca crear una zona de

libre comercio entre los países que son parte del mismo.

Los TLC´s son instrumentos bilaterales o multilaterales de política exterior que los

países utilizan para consolidar y ampliar el acceso de sus productos y eliminar

barreras arancelarias y no arancelarias, así como establecer mecanismos de

cooperación entre las partes contratantes. El objetivo principal de este tipo de

acuerdos es liberalizar la totalidad de productos y servicios que se comercian

entre las partes contratantes.

55

6.2. Antecedentes

Los intentos por negociar un tratado de libre comercio con Estados Unidos

iniciaron en el 2001, cuando los presidentes Centroamericanos lo solicitaron al

Presidente George Bush.

A raíz de esta propuesta, el gobierno de Estados Unidos notificó a su congreso la

intención de iniciar negociaciones para la suscripción de un TLC con los cinco

países.

Posteriormente, en enero 2002, Estados Unidos anunció la posibilidad de inciar en

el corto plazo la negociación de un TLC con la región centroamericana. En marzo

de ese mismo año, los presidentes de Centroamérica se reunieron con el

presidente de Estados Unidos, Iniciándose un período de acercamiento a través

de talleres exploratorios.

En agosto de 2002, el senado y el congreso de Estados Unidos aprueban la

autoridad de promoción comercial que faculta a su organismo Ejecutivo agilizar las

negociaciones comerciales.

Con esta aprobación, se dio en enero de 2003 el lanzamiento oficial de las

negociaciones, fijándose la fecha de finalización, estructura y cronograma que

rigió el proceso.

La etapa de negociación se llevó a cabo durante el 2003, finalizando Guatemala,

El salvador, Honduras y Nicaragua el 17 de diciembre. Costa Rica finalizó su

proceso de negociación el 25 de enero de 2004.

6.3. Objetivos

Estimular la expansión y diversificación del comercio entre las partes

Eliminar los obstáculos al comercio y facilitar la circulación transfronteriza

de mercancías y servicios entre los territorios de las partes.

Promover condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio.

Aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión en los territorios

de las partes.

Proteger en forma adecuada y eficaz y hacer valer los derechos de

propiedad intelectual en el territorio de cada parte.

Crear procedimientos eficaces para la aplicación y el cumplimiento de este

tratado, para su administración conjunta, y para la solución de

controversias.

56

Establecer lineamientos para la cooperación bilateral, regional, y multilateral

dirigida a ampliar y mejorar los beneficios de este tratado.

6.4. Entidades que negocian los tratados de libre comercio

Los TLC´s, por ser acuerdos entre Estados, son negociados por el gobierno en

representación de sus habitantes.

6.5. Administración de los tratados de Libre Comercio

Compete al Ministerio de Economía administras los TLC´s a través de la Dirección

de Administración de Tratados, que se encarga de darle seguimiento a los comités

que se forman dentro del Tratado, así como a los compromisos adquiridos por los

gobiernos.

6.6. Quienes participan en las negociaciones de un tratado de Libre

Comercio

En las negociaciones de los TLC´s participan funcionarios públicos, tanto del

ministerio de Economía como de otros ministerios e instituciones del Estado.

La representación del sector privado/empresarial en las negociaciones se organiza

a través de la comisión Empresarial de Negociaciones Comerciales

Internacionales (CENCIT).

6.7. Forma de negociar un Tratado de Libre Comercio

Un TLC es negociado por los gobiernos de los países interesados. Previo a las

reuniones de negociación, se llevan a cabo acercamientos informales que buscan

un intercambio entre los países que iniciaron las negociaciones.

A nivel nacional, antes de tomar la decisión de negociar un TLC, el Gobierno

consulta con los distintos sectores sociales para determinar si existe interés en

iniciar negociaciones y se empieza, así, una etapa de investigación y evaluación

de la conveniencia de suscribir un Tratado.

Una vez acordado el inicio de negociaciones, los países llevan a cabo reuniones

que reciben el nombre de Rondas de Negociación, en las que se discute y

acuerda el texto que contendrá el TLC. La duración de la etapa de negociaciones

depende de la capacidad de los países para encontrar acuerdos, por lo que puede

durar desde uno hasta tres o cuatro años.

Cuando inician las negociaciones, los países acuerdan qué temas se negociaran,

de qué forma y en cuanto tiempo aproximadamente. En el caso de Centroamérica,

cuando negocian los cinco países juntos, se escoge a un país para que actúe

como secretaria del proceso.

57

Una negociación se inicia conociendo la propuesta de una de las partes y luego la

contrapropuesta de la otra parte. Esto permite conocer y dar forma al texto del

tratado. Cuando se concluye la negociación, usualmente cada país lleva a cabo

una revisión legal, es decir, una revisión del texto del tratado para uniformar el

lenguaje de acuerdo a los términos jurídicos pertinentes. Adicionalmente, se revisa

que el texto esté de acuerdo con la legislación interna.

Al concluir la revisión legal, se suscribe el tratado. Luego de suscrito, el presidente

de Guatemala, a través del ministerio de relaciones exteriores, envía al congreso

de la republica el acuerdo y éste debe ratificarlo o rechazarlo.

Al ser aprobado por el congreso, el presidente del Guatemala debe sancionar y

publicar el tratado, así como proceder al envío de documento de ratificación a los

demás países miembros y al organismo en donde se depositó el tratado.

6.8. Principales temas de negociación de los Tratados de Libre

Comercio

Entre los principales temas de negociación de los TLC´s están: acceso a

mercados, Servicios, inversión, Propiedad Intelectual, Compras de Gobierno,

Telecomunicaciones, Medidas Ambientales, Medidas Laborales, Solución de

Controversias, Medidas de Defensa, Procedimientos aduaneros, entre otros.

6.9. Temas conocidos en la Mesa de Propiedad Intelectual durante la

negociación del TLC

En virtud La Propiedad Intelectual se clasifica en dos grandes ramas: el derecho

de autor y la propiedad industrial y a su vez, la Propiedad Industrial se subdivide

en dos áreas específicas: marcas y patentes, por tal razón el texto de Propiedad

Intelectual del CAFTA está conformado básicamente por normas que se refieren

a: Derecho de Autor, Marcas y Patentes entre otros que de alguna manera se

vinculan con éstos, sumándose a lo anterior disposiciones generales,

disposiciones finales y de observancia o aplicación de las disposiciones legales

contenidas en el mencionado texto.

6.9.1. Disposiciones Generales

Dentro de las disposiciones Generales que forman parte del texto de Propiedad Intelectual del CAFTA se encuentran: ADHESIÓN A LOS SIGUIENTES TRATADOS:

58

- Antes del 1/01/06:

• a) Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT)

• b) Tratado de Budapest sobre el reconocimiento internacional

del depósito de microorganismos a los fines del procedimiento

en materia de patentes.

- Antes del 01/01/08:

a) El Convenio sobre la Distribución de Señales de Satélite

Portadoras de Programas.

b) El Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT).

- Guatemala realizará todos los esfuerzos razonables para ratificar o

acceder al:

a) Convenio UPOV (1991) sobre variedades vegetales.

b) El Tratado sobre Derecho de Patentes (2000) (PLT).

c) Arreglo de la Haya sobre el Depósito Internacional de Diseños

Industriales (1999).

d) El Protocolo al Arreglo de Madrid sobre el Registro Internacional de

Marcas (1989).

- Se logra equilibrio entre la protección de:

Las Marcas Vrs. La protección de Indicaciones Geográficas

- RELACION ENTRE MARCA E INDICACION GEOGRAFICA

Se logró conciliar dos sistemas diferentes sobre la base de la normativa

establecida en los ADPIC y la relación con el principio de “Primero en tiempo,

primero en derecho”

- NOMBRES DE DOMINIO EN INTERNET

Logros en disposiciones relativas a procedimientos eficientes respecto a los

conflictos de nombres de dominio en Internet que permitirán: Atender el

problema de la piratería cibernética de marcas.

- DERECHOS DE AUTOR

Se reafirman obligaciones y derechos que las partes tienen derivados de los

tratados de la OMPI ya ratificados por Guatemala que son:

– El Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor(1996) (WCT).

59

– El tratado de la OMPI sobre interpretación o ejecución y fonogramas

(WPPT).

- PATENTES

Confirma la facultad de las Partes de excluir de patentabilidad:

- Todo lo que se relacione a metodologías para curar o prevenir

enfermedades en personas o animales.

- (Métodos terapéuticos, quirúrgicos y de diagnóstico)

- Se garantiza la protección:

De las plantas a través del sistema de Patentes y

Las nuevas variedades vegetales a través del Acta de 1991 de

UPOV

En casos de emergencia nacional o riesgo grave de la salud, se confirma la

facultad de las partes de conceder:

Licencias Obligatorias.

Importaciones paralelas sin que exista el compromiso para

limitarlas.

Se define la ampliación de plazo de una patente por retrasos irrazonables dentro

de los procedimientos administrativos respectivos.

- PROTECCIÓN A LOS DATOS DE PRUEBA

Es un tipo de protección diferente a la protección por patentes y está contemplada

para proteger contra su uso comercial desleal, los resultados de pruebas relativas

a seguridad y eficacia de medicamentos y productos agroquímicos que contienen

un principio activo nuevo.

Su protección es de:

– Cinco años para productos farmacéuticos.

– Diez años para productos agroquímicos.

– Durante los cuales, la autoridad competente debe abstenerse de

hacer uso por referencia de los datos en beneficio de terceros no

autorizados.

- OBSERVANCIA

-Se disponen de figuras y procedimientos eficientes relacionados con medidas en

frontera (en aspectos relacionados con marcas y derecho de autor y derechos

conexos)

-Se establecen responsabilidades civiles y penales para los proveedores de

servicios de internet que den lugar a infracciones.

60

7. EL TLC Y SU IMPORTANCIA PARA GUATEMALA

El TLC con estados Unidos tiene gran trascendencia para Guatemala, debido a

que ese país representa la primera economía del mundo, con el cual se tiene una

intensa relación comercial bilateral. Estados Unidos es el segundo socio comercial

más importante de Guatemala.

El TLC-CAUSA abre la oportunidad para que la producción guatemalteca tenga

libre acceso a un mercado de 280 millones de habitantes, un logro y una

oportunidad sin precedentes que claramente creará condiciones para mejorar e

incrementar nuestras exportaciones, atraer nuevas inversiones, crear mejores

oportunidades de empleo y, en consecuencia, un mayor crecimiento económico.

El TLC-CAUSA facilitará el comercio y la inversión mediante la eliminación de los

impuestos a las importaciones y otras barreras al comercio de productos y

servicios. Así mismo, se obtendrán beneficios para los consumidores quiénes, a

través de una mayor competencia, disfrutarán de más opciones de compra a

precios competitivos.

7.1. Objetivos en cada tema específico en la negociación del TLC-

CAUSA

7.1.1. Objetivos Generales

Impulsar el desarrollo económico y social de Guatemala a través de la

consolidación de la liberalización económica alcanzada hasta el momento y

promover la continuación de dicho proceso tendiente al crecimiento

económico.

Normar el comercio de bienes y servicios a través de reglas claras,

transparentes y estables.

Establecer mecanismos que eviten la aplicación de medidas unilaterales y

discrecionales que afecten los flujos comerciales.

Crear un marco jurídico estable para promover y desarrollar las inversiones.

7.1.2. Objetivos Específicos: Acceso a Mercados

Eliminación de derechos arancelarios y otros derechos y cargas que

afectan las exportaciones de los países de Centroamérica así como

consolidar y ampliar los beneficios comerciales establecidos en la iniciativa

de la cuenta del caribe y el sistema Generalizado de Preferencias.

61

Buscar la eliminación de barreras no arancelarias y otras medidas que

restrinjan las exportaciones de la región

Buscar el establecimiento de mecanismos efectivos de cooperación con

Estados Unidos para lograr la efectiva aplicación de los acuerdos sobre

Barreras Técnicas al comercio y medidas sanitarias y fitosanitarias de la

OMC.

Servicios

Buscar incentiva la expansión y el desarrollo de crecientes flujos de

comercio de servicios transfronterizos entre los países centroamericanos y

Estados Unidos a través del establecimiento de un marco normativo claro y

preciso, que elabore los principios acordados a nivel multilateral, y que sea

compatible con las disposiciones constitucionales de las partes.

Inversión

Fomentar el desarrollo de crecientes flujos de inversión hacia los países de

la región a través del establecimiento de un marco normativo que proteja la

inversión y promueva un clima de negocios estable y seguro.

Comercio Electrónico

Promover, a través de reglas y principios generales, un entorno favorable

para la expansión del comercio electrónico, que sirva como instrumento

para facilitar y abrir nuevas oportunidades comercio y en general como

medio para fomentar el desarrollo, modernización y competitividad a favor

del sector productivo y los consumidores.

Compras Gubernamentales

Buscar el establecimiento de un marco de normas y principios generales

que garanticen el acceso efectivo y reciproco al mercado de compras del

sector público a los productos y proveedores de la otra parte, como medio

para promover el intercambio económico.

Propiedad Intelectual

Buscar el establecimiento de disciplinas que aseguren una adecuada y

efectiva protección de los derechos de propiedad intelectual que tomen en

consideración las diferencias de tamaño y desarrollo en las economías de

los países centroamericanos y de Estados Unidos.

Laboral

62

Buscar que el marco de normas y principios adoptados en materia laboral

no constituya ni permita la adopción de medidas que afecten el comercio

entre las partes.

Ambiental

Buscar que el marco de normas y principios adoptados en materia

ambiental no constituya ni permita la adopción de medidas que afecten el

comercio entre las partes.

Solución de Controversias

Buscar el establecimiento de medios que faciliten y fomente el uso del

arbitraje y otros medios alternativos de solución de diferencias para resolver

controversias privadas.

7.2. Oportunidades que representa para Guatemala el TLC-CAUSA

1. Acceso estable y duradero para los productos guatemaltecos al mercado

más importante del mundo.

2. Aumento de la competitividad de la región centroamericana. Nuestros

productores podrán utilizar materia prima más barata que les permita

exportar a mejores precios.

3. Combate a la pobreza a través de la generación de empleo, crecimiento de

la competitividad e inversión.

4. Beneficio a los consumidores, el TLC-CAUSA facilita que el consumidor

encuentre productos nacionales e importados de calidad a precios más

baratos.

7.3. Los resultados concretos que Guatemala obtuvo con el TLC-

CAUSA

Se consolidaron las preferencias que Estados Unidos da a Guatemala,

dentro de la iniciativa de la cuenca del caribe y el sistema generalizado de

preferencias. Esto garantiza el acceso para el 99.4% de las exportaciones

guatemaltecas a dicho mercado.

Se logró mantener los mecanismos de exención o suspensión o diferimiento

de aranceles que se utilizan en los regímenes de zonas francas y de

perfeccionamiento activo (decreto 29-89)

Se creó además, un comité para el fortalecimiento de las capacidades

comerciales, a través del cual e canalizará la cooperación para mejorar la

competitividad y reconversión de los sectores.

En materia ambiental y laboral se reafirmó nuestra obligación de cumplir

con nuestras leyes y con los convenios internacionales.

63

7.4. Impacto que se espera en materia de crecimiento económico

para la región centroamericana derivado de la entrada en

vigencia del TLC-CAUSA

De acuerdo a estudios realizados por la comisión Económica para américa latina,

el impacto será positivo en materia de crecimiento del producto interno bruto para

la región. De acuerdo a este estudio, en el mejor de los escenarios la región

experimentara en un plazo de seis años, a partir de la entrada en vigencia del

TLC-CAUSA, un crecimiento del 7% del producto interno bruto en el peor de los

casos, el crecimiento será de 2.3%.

El TLC-CAUSA está estructurado de manera tal que permite a la industria y

sectores nacionales adaptarse a la apertura comercial, razón por la cual el TLC-

CAUSA no permitirá la invasión de los productos extranjeros al país. Algunos

sectores, que ya son competitivos, tendrán un arancel del 0% a la entrada en

vigencia del tratado. y los sectores que son sensibles tendrán períodos de

desgravación que llegan incluso hasta 20 años.

Un TLC tiene como una de sus principales objetivos la eliminación de barreras

arancelarias entre las partes del tratado y el establecimiento de una zona libre

comercio en la que los bienes de aranceles. En ese sentido, el TLC-CAUSA

establece que al final de un período de desgravación, habrá una libre circulación

de bienes agrícolas e industriales.

Uno de los principios que se observó durante la negociación fue la asimetría que

existe entre la economía de los países centroamericanos y la economía

norteamericana.

Es importante mencionar que Estados Unidos otorgó acceso inmediato libre de

aranceles al 99.5% de productos industriales mientras que Guatemala otorgó

acceso inmediato al 81.9% de los productos estadounidenses, por lo que se

obtuvo un trato asimétrico a favor de Guatemala. El acceso de productos agrícolas

guatemaltecos al mercado estadounidense quedó garantizado un acceso

inmediato para 1,623 de las 1,824 fracciones arancelarias que se negociaron, lo

cual representa el 90% de los productos.

Tanto la OMC, como los TLC´s contemplan mecanismos de defensa que se

aplican al productor nacional en caso de importaciones masivas que amenacen la

industria nacional.

El instrumento de defensa comercial por excelencia al que pueden recurrir los

países, si se presenta un aumento masivo de las importaciones que causen daño,

es la salvaguardia general.

64

7.5. Mecanismos de salvaguardia se acordaron dentro del TLC-

CAUSA

Una salvaguardia general que permite incrementar los aranceles para

cualquier mercancía, por un plazo no mayor de 4 años y únicamente

mientras esa mercancía alcanza el libre comercio. Esto significa que

cuando las mercancías ya no pagan aranceles no pueden utilizar este

mecanismo. El país que aplique una salvaguardia está obligando a

compensar al país que puedan resultar perjudicado con la aplicación de

esta medida. Esta compensación puede consistir en la rebaja de un arancel

par otra mercancía importante en el comercio de aquel país.

Una salvaguardia especial para mercancías textiles, la cual sólo podrá

aplicarse durante cinco años. Está sujeta al mecanismo de compensación

con cualquier otro tipo pudiendo ser de otra rama de la producción

Por lo anteriormente analizado, podemos concluir en que un tratado de libre

comercio es un acuerdo por escrito entre países, que busca facilitar el comercio a

través de una serie de normas mutuamente acordadas, claras y estables, que

crean derechos y obligaciones de mutuo beneficio. Estos se crean para que un

producto o servicio pueda venderse fácilmente a otro país o a otros países y de

esta manera eliminar los obstáculos que dificultan el comercio.55

El Tratado de Libre Comercio, Estados Unidos de América, Centroamérica y

República Dominicana, conocido por sus siglas en inglés como CAFTA-DR, es un

tratado que tiene como objetivo principal la creación de una zona de libre comercio

entre los países firmantes. El objetivo mencionado conlleva la expansión y

diversificación de comercio en la región. El tratado quedó firmado en mayo del

2004, quedando afuera del mismo únicamente Panamá.

En materia de derechos de autor y de propiedad industrial el Tratado de Libre

Comercio obliga a la ratificación y adhesión de varios tratados en este tema; de

manera que ninguna discusión nacional puede estar encima de los tratados a

ratificar. En el tema de la propiedad intelectual lo que se busca es lograr una

protección a los titulares de los productos y servicios, siempre y cuando estos

sean registrados en su momento.

En el tema más específico de las marcas, el CAFTA-DR establece que los

propietarios de las marcas deberán ser tratados de la misma manera que los

nacionales, lo que le permitirá ejercer sus derechos para proteger su derecho,

sobre cualquiera que lo viole.

55

Ministerio de Economía. Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos. ¿QUÉ ES UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO?; Guatemala, 2010. http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/tlc/queeltlc.htm; 6 de Octubre de 2011

65

CAPÍTULO V

1. REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS

1.1. El Sistema de Madrid

En vista del crecimiento económico a nivel mundial, los comerciantes cada día

tienen mayor proyección geográfica de las actividades mercantiles que llevan a

cabo; ya no se conforman con comercializar únicamente en su territorio, ahora

buscan expandir su actividad a otros países. Con la finalidad de difundir dichas

actividades se ha buscado la internacionalización de la protección a la propiedad

intelectual, incluyendo en dicha protección tanto los derechos de autor como la

propiedad industrial.

Por ser un signo distintivo tan importante en el campo de la comercialización de

productos y servicios, la marca ha sido protegida por los estados y por la

comunidad internacional mediante legislación local y convenios internacionales,

los cuales con los años van buscado la implementación de mejoras a los sistemas

de protección ya existentes. Todo lo anteriormente mencionado ha tenido como

resultado que para poder registrar una marca en distintos países es necesario

acudir a cada uno de los registros nacionales donde interese la protección de la

misma, lo cual genera dificultes de distintas índoles dentro de las cuales se puede

mencionar: el tiempo invertido, los distintos idiomas, lo cual genera una gran

barrera y los gastos en que se debe incurrir; por ello la necesidad de crear un

procedimiento común que facilite la tramitación de inscripciones.

Así se dio origen a la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD

INDUSTRIAL (OMPI), tal y como lo indica el Convenio que establece la

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, firmado en Estocolmo el

14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979, “Las Partes

contratantes, animadas del deseo de contribuir a una mejor comprensión y

colaboración entre los Estados, para su mutuo beneficio y sobre la base del

respeto a su soberanía e igualdad.

Deseando, a fin de estimular la actividad creadora, promover en todo el mundo la

protección de la propiedad intelectual,

Deseando modernizar y hacer más eficaz la administración de las Uniones

instituidas en el campo de la protección de la propiedad industrial y de la

protección de las obras literarias y artísticas, respetando al mismo tiempo

plenamente la autonomía de cada una de las Uniones,

66

Han convenido lo siguiente:

Artículo 1

Establecimiento de la Organización

Por el presente Convenio se establece la Organización Mundial de la Propiedad

Intelectual.”56

Asimismo, con la finalidad de cumplir con ese propósito la comunidad internacional

creó un sistema que protegiera las marcas a nivel internacional mediante el

denominado, Sistema de Madrid, sistema que es administrado por la Organización

de la Propiedad Intelectual (OMPI).

El Sistema de Madrid no es un simple tratado internacional, este comprende un

sistema compuesto por dos tratados internacionales denominados:

1. El Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas

2. El Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional

de Marcas, al cual dentro del presente trabajo podrá denominársele como:

“Protocolo de Madrid”, “Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid” o

simplemente “Protocolo”.

Existen criterios que cuando se habla del Sistema de Madrid no se refiere

únicamente a esos dos tratados; sino que es un sistema compuesto por cuatro

tratados que son los dos ya mencionados y por: El Convenio de París para la

Protección de la Propiedad Intelectual y El Arreglo de Niza para la Clasificación

Internacional de Productos y Servicios, ya que si bien es cierto la Organización

Mundial de la Propiedad Intelectual únicamente establece los dos primeros como

parte del Sistema, el Convenio de París y el Arreglo de Niza, se encuentran

íntimamente ligados al funcionamiento del Sistema de Madrid, en virtud de que un

Estado para utilizarlo, deberá aplicar también los dos anteriores.

Todos estos tratados reunidos, forman un sistema bastante complejo que persigue

como fin el registro internacional de marcas sin necesidad de acudir a los sistemas

tradicionales de cada territorio; sino que será un conjunto de registros nacionales

que serán administrados por la Oficina Internacional de la Organización Mundial

de la Propiedad Intelectual (OMPI). 57

56

http://www.wipo.int/export/sites/www/treaties/es/convention/pdf/trtdocs_wo029.pdf 57

Michaus Romero, Martín; EL SISTEMA DE MADRID, DESDE UNA PERSPECTIVA LATINOAMERICANA; Estudios Reunidos sobre el Protocolo de Madrid al Arreglo de Madrid desde 1989; Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial; 2006; pág. 111

67

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, también denominada como

OMPI, es un organismo especializado del sistema de organizaciones de las

Naciones Unidas. Su objetivo es, entre otros, desarrollar un sistema de propiedad

intelectual internacional, que sea equilibrado y accesible y recompense la

creatividad, estimule la innovación y contribuya al desarrollo económico,

salvaguardando a la vez el interés público. 58

En virtud que la OMPI es el organismo internacional encargado de velar por la

protección a la propiedad intelectual, actualmente es el ente encargado de

administrar el Sistema de Madrid, ya que es un organismo imparcial que

únicamente busca la manera de mejorar continuamente temas relacionados a su

especialidad. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual indica que el

Sistema de Madrid tiene un doble objetivo. Primero, facilita la obtención de

protección de marcas (ya sea de productos o de servicios); ya que la inscripción

de una marca en el Registro Internacional produce en las partes contratantes los

efectos de protección de la marca. El segundo objetivo, consiste en que cualquier

gestión posterior que se desee realizar de la misma marca será mucho más fácil

mediante un único y sencillo trámite administrativo.

Los integrantes de este sistema conforman la denominada Unión de Madrid y

tienen la consideración de partes contratantes, los cuales conforman una Unión

Particular. Al sistema de Madrid se pueden adherir Estados y al Protocolo de

Madrid concerniente al Arreglo, pueden además también adherirse organizaciones

intergubernamentales, como se verá más adelante. Cada Estado miembro del

Sistema de Madrid es a su vez miembro de la Asamblea, la cual tiene como

función principal realizar el programa, presupuestos, modificaciones al

Reglamento, establecimiento de tasas, etc.

Para concluir, cabe señalar que el Sistema de Madrid ofrece al propietario de una

marca la posibilidad de protegerla en varios países, siempre miembros de la Unión

de Madrid, mediante la presentación de una solicitud única directamente en su

propia oficina de marcas nacional o regional. El registro internacional de una

marca tiene los mismos efectos que una solicitud de registro o el registro de una

marca efectuado en cada uno de los países designados por el solicitante. El

Sistema de Madrid también simplifica en gran medida la gestión posterior de la

marca, ya que con un solo trámite administrativo se pueden inscribir cambios

ulteriores o renovar el registro y facilita la designación posterior de otros países59

58

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual; La OMPI; ¿Qué es la OMPI?; Suiza http://www.wipo.int/about-

wipo/es/what_is_wipo.html; 19 de octbre de 2011 59

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Servicios; SISTEMA DE MADRID PARA EL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS; Suiza http://www.wipo.int/madrid/es/index.html; 7 de junio de 2007. 11:00 horas

68

1.2. Tratados que conforman el Sistema de Madrid

Como ya se mencionó el Sistema de Madrid se compone por los dos tratados

principales denominados el Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de

Marcas y el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid; estos a su vez se rigen y

complementan por el Reglamento Común del Arreglo y Protocolo de Madrid; los

cuales se describen a continuación.

1.3. Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas

En 1891 se suscribió entre distintos países el llamado Arreglo de Madrid, el cual

estaba destinado a facilitar el registro transnacional de marcas y entró en vigor el

14 de abril de 1891 en la Conferencia Diplomática celebrada en la ciudad de

Madrid, España.60 El acuerdo fue revisado en los años 1900 en Bruselas, 1911 en

Washington, 1925 en La Haya, en 1934 en Londres y en 1957 en Niza, y en 1967

tuvo lugar una revisión importante en Estocolmo. Más adelante fue modificado en

el año de 1979.

Con el paso de los años, se observó que el Arreglo de Madrid no había logrado el

desarrollo y la utilidad deseada, pues con los requisitos tan rígidos que presentaba

no se estaba cumpliendo los objetivos del mismo, por lo cual se decidió fortalecer

el Arreglo, mediante el denominado “Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid”

ofreciendo un sistema más ágil y flexible, mediante las disposiciones que se

detallan en el siguiente numeral.

1.4. Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid

En el año de 1989 una vez más, en la ciudad de Madrid, España se reunieron

expertos para analizar lo que pasaría a ser el Protocolo, el cual no era un

suplemento del Arreglo de Madrid, sino más bien una convención independiente

del Arreglo que iba a acabar con las limitaciones presentadas y ofrece un sistema

más ágil y flexible.61Los Estados, incluso los ya miembros del Arreglo, pueden

firmar de manera separada este protocolo. A estos tratados pueden adherirse

cualquier Estado que sea parte del Convenio de París para la Protección de la

Propiedad Industrial; ya sea a uno o a ambos.

60

Chaloupka, Pedro; EL PROTOCOLO DE MADRID, SOBRE EL REGISTRO DE MARCAS FRENTE AL DERECHO

VIGENTE EN LA ARGENTINA; Estudios Reunidos sobre el Protocolo de Madrid al Arreglo de Madrid desde 1989; Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial; 2006. pág. 86 61

Chaloupka, Pedro. Op.cit., pág. 86.

69

También las organizaciones Intergubernamentales pueden ser parte del Protocolo,

más no del Arreglo; pero debe de cumplir con las siguientes condiciones:

Al menos un Estado miembro de la organización deberá ser parte del Convenio de

París; y

La organización deberá mantener una oficina regional para el registro de marcas

con efecto en el territorio de la organización.62

1.5. Reglamento común del Arreglo de Madrid relativo al Registro

Internacional de Marcas y del Protocolo concerniente a ese

Arreglo

Con la finalidad de sistematizar el funcionamiento del Arreglo y del Protocolo de

Madrid se creó un reglamento común para ambos. En dicho reglamento se

establecen varias directrices para la implementación del registro internacional de

marcas tales como:

1. El procedimiento para realizar la solicitud de una inscripción internacional

hechos que afectan a los registros internacionales (denegaciones,

invalidaciones, restricciones, licencias, sustitución de un registro nacional o

regional, modificaciones de solicitudes, etc.)

2. Renovaciones

3. Gaceta

4. Base de Datos

5. Tasas

Procedimientos que serán desarrollados más adelante.

1.6. Diferencias entre el Arreglo de Madrid relativo al Registro

Internacional de Marcas y el Protocolo concerniente a ese

Arreglo

El Sistema de Madrid se originó con el Arreglo de Madrid, pero fue hasta la

entrada en vigor del Protocolo que el número de países contratantes aumentó

significativamente y que ingresaron a la Unión de Madrid países que representan

importantes mercados internacionalmente; esto se debió a que no obstante el

Arreglo previó originalmente una simplificación del trámite para la obtención de

registros de marca a nivel internacional, todavía existían grandes limitantes al

sistema presentado por el Arreglo.

62

El Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y el Protocolo concerniente a ese Arreglo: Objetivos, Características Principales, Ventajas. Publicación de la OMPI No 418(S). Ginebra, Suiza. 2004. Págs. 4 y 5.

70

A continuación se enumeran algunas de las diferencias más importantes que

existen entre ambos tratados señaladas por Silvia Abello:63

“El Arreglo establece que la solicitud internacional solo puede basarse en un

registro nacional de marca previo, o sea en un registro ya existente, y no en una

simple solicitud de registro. Lo anterior se desprende que de conformidad con el

Arreglo, en la petición de registro internacional, la administración del país de

origen debe certificar las indicaciones del registro nacional de la marca de mérito.

Por otro lado el Protocolo, subsana esta situación al brindarle al solicitante la

posibilidad de basar su petición internacional en una solicitud de registro de marca

nueva que haya sido presentada en la oficina de una parte contratante o ésta ya

haya sido registrada.

Otra de las diferencias que existen, y que algunos consideraban como un

obstáculo para la adhesión al Sistema de Madrid, es que el Arreglo de Madrid

otorga un plazo hasta de doce meses a las Oficinas Nacionales en el cual deben

realizar el estudio para declarar que no puede concederse el registro de dicha

marca en su territorio, y en caso de vencerse el plazo estipulado, se pierde el

beneficio oponerse a la inscripción.

“El Protocolo amplía este plazo a dieciocho meses, lo cual facilita la labor de las

Oficinas Nacionales, especialmente a aquellas cuya legislación prevé la

realización de un examen de fondo de las solicitudes de registro de marca.

El Arreglo estableció como idioma oficial del Sistema de Madrid el francés,

mientras que el Protocolo incluyó adicionalmente el inglés. Más adelante la

Asamblea aprobó incluir el idioma español por lo que se pueden recibir solicitudes

en cualquiera de esos idiomas, lo cual fue estipulado más adelante en el

Reglamento Común a ambos tratados.”

Una de las diferencias que existe entre el Arreglo y el Protocolo es en relación al

país de origen. El Arreglo establece que el que el solicitante no puede escoger

libremente el país de origen, sino que debe ser el país en el que el solicitante tiene

un establecimiento industrial o comercial efectivo y real. Solo a falta de dicho

establecimiento, el país de origen puede ser aquél en el que el solicitante tiene su

domicilio y por último el país en que el solicitante sea nacional.

63

Portal Internacional de la Universidad de Alicante sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Sociedad de la Información; Abello R., Silvia; ESTUDIO ACERCA DE LAS VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA POSIBLE ADHESIÓN DE UN PAÍS MIEMBRO DE LA COMUNIDAD ANDINA (COLOMBIA) AL SISTEMA DE MADRID; España, 2003; http://www.uaipit.com/files/publicaciones/0000002031_estudio%20acerca%20de%20las%20ventajas_%20desventajas.pdf; 19 de Julio del 2011

71

El Protocolo, por otro lado, establece que el solicitante puede elegir libremente el

país de origen entre los factores ya estipulados en el Arreglo, siendo estos el

establecimiento industrial o comercial, el domicilio del solicitante o su nacionalidad.

El Protocolo establece la posibilidad de transformación o conversión de un registro

internacional a un registro nacional en caso que el mismo cese en sus efectos.

Esta transformación o conversión se refiere al hecho de que el titular de un

registro internacional solicite la cancelación de éste, y decida presentar una

solicitud de registro de la misma marca ante una oficina nacional que sea parte del

Protocolo, por lo tanto en dicho caso el titular gozará del privilegio de tenerla por

presentada en la fecha del registro internacional, siempre y cuando cumpla con los

requisito previstos por el Protocolo. El Arreglo no dispone nada sobre esta

posibilidad.

Como se estipulo anteriormente, el Protocolo de Madrid ha superado algunas de

las barreras presentadas por el Arreglo al volver el Sistema más adaptable y útil

para el registro internacional de marcas, y basada en las diferencias que se

presentan entre ambos tratados se puede observar la mayor conveniencia de

aplicabilidad que tiene el Protocolo.

Agregado a lo anterior, el Tratado de Libre Comercio, Estados Unidos de América,

Centroamérica y República Dominicana en su capítulo décimo quinto, establece lo

referente a Derechos de Propiedad Intelectual, en cuyas disposiciones generales

refiere que lo contratantes realizarán sus mayores esfuerzos por ratificar o acceder

a distintos acuerdos internacionales, dentro de los cuales se encuentra el

Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de

Marcas. Guatemala en el año 2005 mediante decreto 31-2005 ratificó el Tratado

de Libre Comercio en referencia, lo cual lo compromete a hacer el esfuerzo por

ratificar el Protocolo de Madrid.

1.7. Análisis del funcionamiento del Registro Internacional de

Marcas de conformidad con el Protocolo Concerniente al

Arreglo de Madrid

Para poder continuar con la presente investigación es necesario tener claro el

procedimiento que establece el registro internacional de marcas. Previamente a

analizar el funcionamiento de dicho registro, es importante traer a colación los

siguientes puntos para poder comprenderlo mejor:

“a. El sistema que establece este registro internacional no es un mecanismo

mediante el cual desde una oficina central se solicita el registro de marcas en los

Estados contratantes; por el contrario, este es un método abreviado para extender

72

la solicitud de registro desde un Estado a otras tantas solicitudes nacionales en los

demás Estados adherentes.

b. No hay que entender que con el Sistema de Madrid se va a obtener el registro

de una marca a nivel mundial, sino que el registro de la marca podrá solicitarse

para los países que integran el Sistema, ya sea al ser parte del Arreglo de Madrid

relativo al Registro Internacional de Marcas, del Protocolo concerniente al Arreglo

de Madrid o de ambos.

c. El funcionamiento del registro internacional de marcas varía en el sentido que

es necesario determinar si el Estado contratante ha ratificado únicamente el

Arreglo o el Protocolo, o ambos ya que de conformidad con esto, los requisitos y

efectos variaran.

d. El Registro Internacional de Marcas es el único que puede otorgar el certificado

de inscripción de Marca Internacional, la cual es definida por Alfredo Barreda

Moller como es la marca concedida por la Oficina Internacional del Arreglo de

Madrid y del Protocolo de Madrid con vigencia en principio en todos los países

miembros de dichos tratados.” 64

Como ya se estableció con anterioridad, en virtud de la mayor conveniencia y

aplicabilidad que tiene el Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid, el análisis

del funcionamiento del registro internacional de marcas se hará con base en el

mismo.

En virtud de los avances sustantivos y procedimentales que la práctica ha venido

aconsejando, España decreto una nueva ley de marcas, la que es importante

analizar en lo que corresponde, pues de acuerdo con lo que se puede resumir de

dicha ley, puede representar un modelo de lo que puede significar el Arreglo de

Madrid para Guatemala.

La nueva ley denominada LEY 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas,

sancionada por Juan Carlos I Rey de España “tiene por objeto el régimen jurídico

de los signos distintivos, categoría jurídica que configura uno de los grandes

campos de la propiedad industrial”65.

Dicha ley representa varias reformas a la Ley de Marcas dando lugar a una nueva

Ley, las cuales se justifican y obedecen a tres motivos.

64

Barreda Moller, Alfredo; EL PROTOCOLO DE MADRID; Estudios Reunidos sobre el Protocolo de Madrid al Arreglo de Madrid desde 1989; Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial;2006; pág. 81 65

http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=126747

73

1. Dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Constitucional 103/1999, de 3

de junio, que delimita las competencias que en materia de propiedad

industrial corresponden a las Comunidades Autónomas y al Estado.

2. Incorporar a la legislación de marcas las disposiciones de carácter

comunitario e internacional a que está obligado o se ha comprometido el

Estado Español.

3. Finalmente, obedece a la conveniencia de introducir en nuestro

ordenamiento jurídico ciertas normas de carácter sustantivo y

procedimental que vienen aconsejadas por la experiencia obtenida bajo la

vigencia de la Ley anterior, las prácticas seguidas por otras legislaciones de

nuestro entorno y la necesidad de adaptar nuestro sistema de registro de

marcas a las exigencias de la nueva Sociedad.

En orden a los compromisos adquiridos por el Estado español, dicha Ley da

cumplimiento a los mismos, respondiendo a los altos niveles de armonización

impuestos en el seno de la Comunidad Europea e Internacional.

De las normas que se transponen deben destacarse las siguientes:

1. Nuevo concepto de marca

2. Reformulación de las causas de denegación y nulidad del registro

3. Extensión al ámbito comunitario del agotamiento del derecho de marca

4. Incorporación de la figura de la prescripción por tolerancia

5. Reforzamiento de la obligación de uso de la marca y de las sanciones por

su incumplimiento.

Ésta ley contiene asimismo las reglas necesarias para adaptar el derecho español

a los esfuerzos armonizadores realizados en el seno de la Comunidad

Internacional.

De este modo, se incorporan las normas que permiten la aplicación en España del

Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de

Marcas, de 27 de junio de 1989; el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos

de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (Acuerdo ADPIC), que

forma parte integrante del Acuerdo por el que se establece la Organización

Mundial del Comercio (OMC), de 15 de abril de 1994; así como el Tratado sobre el

Derecho de Marcas y su Reglamento, de 27 de octubre de 1994.

Comenzando por el Protocolo, su incorporación al Derecho español ha exigido

reformar el Título que en la Ley se dedica a las marcas internacionales. Así, se

74

admite la posibilidad de que la solicitud se funde no sólo en el registro nacional de

marca, sino en su mera solicitud.

Al mismo tiempo, se aprovecha la oportunidad para colmar ciertas lagunas, entre

las que destaca la ausencia de cobertura legal para el examen nacional de una

solicitud Internacional. Al igual que ocurre con la marca comunitaria, también aquí

se contempla la posibilidad de transformación en marca nacional.

En la exposición de motivos de dicha ley se menciona que se ha dado menor

relevancia a la incorporación de las Directrices contenidas en el ADPIC,

reconociendo que es incuestionable el extraordinario efecto que este Acuerdo ha

tenido sobre la regulación mundial de la propiedad intelectual incluidas las marcas,

al adaptarlo a las últimas exigencias del comercio internacional. Sin embargo, las

reglas que en el indicado Acuerdo se dedican a las marcas ya habían sido

parcialmente recogidas en la Ley 32/1988, al estar directamente inspirada en el

entonces Proyecto de Primera Directiva Comunitaria de Armonización que, a su

vez, influyó decisivamente en el ADPIC.

Por ello, la adecuación a este Acuerdo sólo ha precisado las siguientes medidas

específicas:

1. La ampliación de la legitimación para poder solicitar el registro de una

marca en España a los nacionales de los miembros de la Organización

Mundial del Comercio (OMC);

2. La incorporación del concepto de causas justificativas de la falta de uso de

la marca;

3. La protección reforzada de las marcas notorias registradas; y,

4. La introducción de una nueva prohibición absoluta de registro relativa a las

falsas indicaciones geográficas de vinos y bebidas espirituosas, aun cuando

no induzcan a error.

La respuesta de la Ley de Marcas a las exigencias contenidas en los instrumentos

internacionales se ve culminada con la adecuación al Tratado sobre Derecho de

Marcas, adoptado en el marco de la Organización Mundial de la Propiedad

Intelectual. Es éste un tratado sobre formalidades y sobre formularios-tipo que, por

medio de una unificación de alcance mundial de las solemnidades que han de

seguirse en la solicitud de una marca y en las incidencias que pudieran acontecer

durante su existencia, persigue simplificar y abaratar el registro de marcas en el

mundo.

Entre las modificaciones a que ha dado lugar la recepción de este Tratado

destacan:

75

1. La implantación de la marca multiclase (sistema que ya era aplicable a las

marcas internacionales que entran en la fase nacional española);

2. La consiguiente creación de tasas por clase;

3. La supresión del deber de declaración de uso de la marca;

4. la admisión de la división de la solicitud o registro de la marca;

5. La supresión de la exigencia de titulación pública como requisito de

inscripción del cambio de titularidad de una marca, si bien se mantiene el

sistema tradicional con carácter optativo;

6. La desaparición de las tasas quinquenales.

Todas estas modificaciones se incorporan a la nueva Ley.

Las marcas se encuentran reguladas en la Ley de Marcas, Ley 17/2001. En la

sentencia del TC 103/1999 se estimó que las cuestiones relativas a la concesión

de la marca y a los demás actos de trámite que son necesarios para obtener el

registro de la misma se debe otorgar a las Comunidades Autónomas que hayan

asumido competencias de ejecución en materia de propiedad industrial la

posibilidad de recibir las solicitudes.

La nueva Ley se estructura en diez Títulos, divididos en Capítulos, con un total de

91 artículos, 19 disposiciones adicionales, 8 disposiciones transitorias, una única

disposición derogatoria y 3 disposiciones finales.

La Ley 17/2001, de marcas, contempla como derechos de propiedad industrial

solamente dos signos: a) las marcas que identifican los productos o los servicios

de los empresarios y b) los nombres comerciales que identifican al empresario.

La Oficina Española de Marcas y Patentes (OEPM) está obligada a aplicar el

Arreglo de Madrid y el Protocolo de tal forma que deberá aceptar las solicitudes de

extensión territorial de una marca a España siempre que se solicite de acuerdo

con las formalidades que la normativa establece.

“La notificación realizada por parte de España ante la OMC en virtud del artículo

63.2 del Acuerdo sobre los ADPIC estípula:

'La Ley N° 17/2001 de 7 de diciembre de 2001 sobre las Marcas establece un

nuevo régimen jurídico de los signos distintivos en España, acogiendo las

disposiciones de derecho comunitario e internacional a que está obligado el

Estado español e incorporando normas de carácter sustantivo y procedimental que

la práctica venia aconsejando. Su entrada en vigor será el 31 de julio de 2002,

salvo lo previsto en el título V, artículo 85, disposiciones adicionales tercera,

76

cuarta, octava, décima, undécima, decimotercera, decimocuarta y decimoquinta,

que entraron en vigor el 9 de diciembre de 2001'. 66

La ley modifica:

1. En su disposición adicional tercera, los artículos 125, añadiendo un nuevo

apartado 3 y 155 de la Ley 11/1986, de Patentes.

2. En la disposición adicional decimotercera modifica los artículos 3.1, 4 y 5 de

la Ley 17/1975 sobre creación del Organismo autónomo 'Registro de la

Propiedad Industrial'.

3. Asimismo, la nueva ley deroga, a partir de su entrada en vigor, la Ley

32/1988, de 10 de noviembre, de Marcas;

4. El capítulo II del Título IX del Estatuto de la Propiedad Industrial, aprobado

por Real Decreto-Ley de 26 de julio de 1929, en cuanto afecta a marcas,

nombres comerciales y rótulos de establecimiento;

5. El apartado 4 del artículo 11 en cuanto afecta a las marcas, nombres

comerciales y rótulos de establecimiento y la letra b) del párrafo segundo

del apartado 5 del artículo 11 de la Ley 17/1975, de 2 de mayo, sobre

creación del organismo autónomo Registro de la Propiedad Industrial;

6. El artículo segundo del Real Decreto-Ley 8/1998, de 31 de julio, de medidas

urgentes en materia de propiedad industrial;

7. Las disposiciones adicionales sexta y séptima y la disposición transitoria

segunda de la Ley 14/1999, de 4 de mayo, de Tasas y Precios Públicos por

servicios prestados por el Consejo de Seguridad Nuclear.

1.8. Procedimiento para el Registro Internacional de Marcas de

conformidad con el Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid

Previo a presentar la solicitud internacional de registro, la persona interesada

deberá definir en qué Oficina o Registro tramitará su gestión, la cual será

denominada como Oficina de Origen. En virtud que el presente trabajo se enfoca

en lo que establece el PROTOCOLO CONCERNIENTE AL ARREGLO DE

MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS, el

solicitante puede elegir libremente cual será la Oficina de Origen, pero podrá elegir

solamente una de las siguientes opciones:

OFICINA DE ORIGEN:

1. La oficina de un país contratante donde el solicitante o titular de un

registro sea nacional;

66

http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=1382

77

2. La oficina de un país contratante donde el solicitante o titular de un

registro esté domiciliado;

3. La oficina de un país contratante donde el solicitante o titular de un

registro tenga un establecimiento industrial o comercial efectivo y

real;

En el caso que la solicitud fuera presentada en la Oficina de una organización

contratante o el registro de base haya sido realizado por dicha oficina, el

solicitante deberá:

Ser nacional de algún Estado miembro de dicha organización; o estar domiciliado,

o tener un establecimiento industrial o comercial efectivo y real en el territorio de la

organización contratante.

Una vez definida cual será la Oficina de Origen, en la cual se iniciará el trámite,

podemos resumir el procedimiento en los siguientes pasos con base en la Guía

para el Registro Internacional de Marcas según el Arreglo de Madrid y el Protocolo

de Madrid67:

1. PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD. La solicitud deberá presentarse por

conducto de la Oficina de Origen, ya que en caso fuera presentada

directamente ante la Oficina Internacional, la misma será rechazada. Dicha

solicitud se deberá realizar mediante el formulario que establezca el

Reglamento. En los casos en que se aplica el Protocolo de Madrid el

formulario establecido es el denominado MM2. Las solicitudes podrán

presentarse en idioma francés, inglés o español, sin embargo la Oficina de

Origen tendrá la facultad de limitar la elección del idioma entre los ya

mencionados. La primera solicitud deberá contener los siguientes datos:

a) Oficina de origen: Se deberá señalar el nombre el Estado u Organización

contratante cuya oficina será la Oficina de Origen.

b) Datos del solicitante:

i. Nombre: Deberá colocarse el nombre completo del solicitante en caso

fuere una persona natural, y la denominación o razón social completa

en caso la solicitud la realizara una persona jurídica.

ii. Dirección: El solicitante deberá de indicar su dirección, de manera que

satisfaga las necesidades en materia de correo, esto quiere decir que

deberá de ser una dirección completa que se pueda ubicar.

67

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. GUÍA PARA EL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS SEGÚN EL ARREGLO DE MADRID Y EL PROTOCOLO DE MADRID; Parte B: Capitulo II: Procedimiento Internacional. Ginebra, Suiza; http://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/es/guide/pdf/partb2.pdf; 6 de octubre de 2011

78

iii. Dirección para correspondencia: Por lo general, cualquier notificación

o comunicación que se haga al solicitante, se realizará a la dirección

indicada en el numeral anterior, pero si el solicitante quisiera recibir

cualquier comunicación en dirección distinta a la indicada lo podrá

hacer en este espacio, de lo contrario deberá dejar en blanco el

mismo. También es importante recalcar que en caso fuera un

mandatario el que actúa las notificaciones se comunicarán a la

dirección que se señale en el apartado especial datos del mandatario.

iv. Número de teléfono, fax y correo electrónico: Se debe de indicar los

datos de la persona con que la Oficina Internacional pueda mantener

contacto en caso lo necesitara.

v. Idioma preferido para la correspondencia: Se podrá elegir cualquiera

de los tres idiomas oficiales para este sistema.

vi. Otras indicaciones: En este apartado deberá de colocar en el caso de

personas naturales, su nacionalidad; y en caso de personas jurídicas,

la forma jurídica en que están constituidas y bajo el amparo de qué

legislación se ha constituido.

c) Derecho a presentar la solicitud: Se deberá señalar el por qué el

solicitante tiene la facultad de presentar la solicitud, esto quiere decir que

indicará si es nacional de un Estado contratante o miembro de una

Organización contratante, cuya oficina será la Oficina de Origen, o si tiene

domicilio o establecimiento en el territorio del país contratante, en este

último caso también deberá indicar la dirección del domicilio o

establecimiento.

d) Nombramiento de un mandatario: Cuando el solicitante desee estar

representado ante la Oficina Internacional por un mandatario, deberá de

colocar los datos del mismo.

e) Solicitud de base o registro de base: En caso fuera una nueva solicitud la

que sirve de base para el registro internacional, en este apartado se debe

indicar el número de la solicitud y la fecha en que fue presentada. Si fuere

un registro ya existente, el que sirviera de base, se deberá de colocar el

número de registro que le fuere asignado y la fecha, que según la

legislación del país de la Oficina de Origen, se tenga como inscrita la

marca.

f) Reivindicación de prioridad: Podrá reivindicarse la prioridad de una

solicitud anterior en virtud del artículo 4 del Convenio de París. La solicitud

anterior será normalmente la solicitud de base o la solicitud que ha dado

lugar al registro de base. Cuando se reivindique la prioridad de una solicitud

anterior, es necesario indicar el nombre de la Oficina nacional o regional

ante la cual se ha efectuado dicha solicitud, así como la fecha y (si se

conoce) el número de la misma.

79

g) La marca: En la primera solicitud debe figurar la reproducción de la marca

exactamente igual de como figura en la solicitud o registro de base. La

reproducción de la marca debe ser clara ya que la misma será la utilizada

para la inscripción, publicaciones y notificación, de lo contrario la Oficina

Internacional la considerará una solicitud irregular. En el caso que la marca

objeto de registro consistiere en un color o combinación de colores como tal

deberá de indicarse en este apartado; es importante mencionar que si

alguna de las oficinas donde se desee inscribir la marca, no considera

dentro de su legislación este tipo de marcas como tal, podrá denegar su

inscripción.

h) h. Reivindicación de colores: Cuando se haya reivindicado el color como

elemento distintivo de la marca en la solicitud de base o en el registro de

base, esa reivindicación deberá quedar reflejada en la solicitud

internacional, así como los colores reivindicados. Otro beneficio que otorga

la solicitud internacional es que se puede reivindicar un color a pesar de

que no se haya hecho en la solicitud o registro de base.

i) Indicaciones varias: La solicitud internacional también exige ciertas

indicaciones de la marca que va a registrarse; entre ellas:

i. Transcripción: En caso la marca estuviera en caracteres no latinos se

deberá hacer su transcripción;

ii. Traducción: Si fuera necesario traducir algunas palabras de la marca

también se deberá realizar, siempre en los idiomas oficiales del

Sistema de Madrid, o se deberá indicar que la misma no se puede

traducir.

iii. Marcas especiales: En el caso la marca fuera de alguna categoría

especial, por ejemplo, sonora, colectiva, etc., también es necesario

establecerlo en el formulario.

iv. Descripción de la marca: Cuando la solicitud de base o el registro de

base indiquen una descripción de la marca, el solicitante está en la

facultad de incluirla en el formulario, o en caso la Oficina de Origen lo

exigiere.

v. Elementos verbales de la marca: El solicitante tendrá la facultad de

indicar los que a su juicio son los elementos verbales esenciales de

la marca. Sin embargo, tal indicación sólo tendrá valor informativo, y

no surtirá efectos legales.

vi. No reivindicación de protección de elementos de la marca: Si el

solicitante desearé no reivindicar la protección de algún elemento de

80

la marca deberá indicarlo y mencionar que elementos no desea

reivindicar la protección.

j) Productos y servicios: Deberá indicarse el nombre de los productos y

servicios para los que se solicita el registro internacional de la marca, estos

deberán agruparse según la clase correspondiente basado en la

Clasificación Internacional de Productos y Servicios, cada grupo deberá ir

precedido del número de clase y la enumeración deberá ser en el mismo

orden que se encuentren en la clasificación.

Este sistema se basa en un registro multi-clase, es decir permite la

inscripción de la marca hasta en tres clases a través de la misma solicitud y

sin necesidad de pagar una tasa adicional; en caso la solicitud exceda ese

número de clases será necesario pagar una tasa suplementaria por toda

clase en la que clasifiquen los productos o servicios a los que le aplica la

marca.

k) Partes contratantes designadas: Se indicará los países contratantes u

organizaciones en donde el solicitante desee que se proteja la marca.

l) Firma: Cuando la oficina de origen lo requiera el solicitante deberá firmar el

formulario o en su caso, el mandatario, y deberá colocarse la fecha.

m) Certificación y firma de la solicitud internacional por la oficina de

origen: Por último la Oficina de Origen certificará la fecha en que recibió la

solicitud internacional, asimismo certificará hechos relativos a la relación

que existe entre la solicitud internacional y la solicitud o registro de base; y

por último procederá a firmar.

2. PAGO DE TASAS. De conformidad con lo establecido en el artículo 8.2) del

Protocolo el pago de tasas para el registro internacional se integra por tres

distintos rubros:

Una tasa base;

Un complemento de la tasa por cada parte contratante en la cual

se desee registrar la marca; y

Una tasa suplementaria por cada una de las clases de productos

y servicios dentro de las cuales se desea la protección de la

marca, a partir de tres clases en adelante.

81

3. ENVIO DE LA SOLICITUD. Una vez recibida la solicitud por la Oficina de

Origen está la remitirá a la Oficina Internacional para que se proceda al

registro de la marca, es importante tomar en cuenta que si la misma es

enviada dentro de los primeros 2 meses de recibida por la Oficina de

Origen, se tendrá por fecha del registro internacional la misma en la que se

presentó la petición por el solicitante, de lo contrario el registro internacional

se realizará con la fecha en que la solicitud haya sido recibida por la Oficina

Internacional.

4. REVISION DE LA SOLICITUD. La Oficina Internacional examinará la

solicitud presentada, en caso encontrara alguna irregularidad lo comunicará

tanto a la Oficina de Origen como al solicitante, y según el tipo de

irregularidad que contenga, dependerá de quién será la responsabilidad de

subsanar la misma. Existen tres tipos de irregularidades:

a. IRREGULARIDADES RESPECTO A LA CLASIFICACIÓN DE LOS

PRODUCTOS Y SERVICIOS: En el caso que la Oficina Internacional

considere que los productos y servicios no están agrupados en la

clase o clases adecuadas, si esos productos y servicios no van

precedidos del número de la clase o clases correspondientes, o si

ese número no es correcto, la Oficina Internacional presentará su

propuesta, a la Oficina de origen y de la cual enviará una copia al

solicitante. La Oficina de Origen contará con un plazo de 3 meses

para manifestarse sobre la propuesta presentada.

b. IRREGULARIDADES RESPECTO A LA INDICACIÓN DE LOS

PRODUCTOS Y SERVICIOS: Cuando se considere que la

indicación de los productos y servicios es muy vaga a efectos de su

clasificación, sea incomprensible o lingüísticamente incorrecta, la

Oficina Internacional lo notificará a la Oficina de origen e informará al

mismo tiempo al solicitante. En esa notificación, podrá recomendar

que se emplee una expresión sustitutiva o que se suprima la

expresión. La Oficina de Origen contará con un plazo de 3 meses

para subsanar la irregularidad manifestarse sobre la propuesta

presentada.

c. OTRAS IRREGULARIDADES: Existen otros tipos de irregularidades

que se pueden presentar en la solicitud internacional:

i. Irregularidades subsanables por la oficina de origen: Este tipo de

irregularidades solo pueden ser subsanables por la Oficina de Origen

dentro del plazo de 3 meses de notificada, en caso no se subsanen

las mismas, se tendrá por abandonada la solicitud. Unos ejemplos de

82

estas son: utilizar el formulario inadecuado, no se ha recibido la

solicitud en original, falte algún elemento en la solicitud por ejemplo

indicación de las partes contratantes donde se desea la inscripción,

reproducción de la marca, la declaración de la Oficina de Origen, la

fecha de presentación de la solicitud o registro de base, entre otros.

ii. Irregularidades subsanables por la oficina de origen o el

solicitante: Estas irregularidades únicamente aplican en el momento

en que se haya realizado de manera incorrecta el pago de la tasa. Si

no se cumple con el pago de la tasa correcta dentro de los 3 meses

de notificada la irregularidad se tendrá por abandonada la solicitud.

iii. Irregularidades subsanables por el solicitante: Este tipo de

irregularidades pueden consistir en: la información del solicitante

esté incompleta, la reproducción de la marca no esté clara, no se ha

pagado ninguna tasa, la solicitud de reivindicación de prioridad no es

suficiente, ya sea por no indicar la fecha de la solicitud anterior, o no

coinciden los productos y servicios protegidos; todo esto entre otras

irregularidades. El solicitante contará con el plazo de 3 meses

después de notificada la irregularidad para subsanarla, de lo contario

se tendrá por abandonada.

5. INSCRIPCION: Si la Oficina Internacional considera que la solicitud se

adapta a los requisitos exigidos procederá a la inscripción de la marca en el

registro internacional.

6. NOTIFICACION: La Oficina Internacional procederá a notificar a las oficinas

de las partes contratantes designadas sobre el registro internacional; a su

vez notificará a la Oficina de Origen y enviará su certificado al titular.

7. PUBLICACION: El registro internacional se publicará en la Gaceta.

En virtud el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid el registro internacional de

una marca se realiza por el plazo de diez años contados a partir de la fecha del

registro internacional, y se tiene la posibilidad de renovarlo por períodos iguales.

d. Denegación de protección de registro de una marca por

cualquier parte contratante

Cualquiera de las partes contratantes en las cuales se procedió a solicitar la

protección de la marca, tiene derecho a denegar la protección del registro

83

internacional en su territorio. La denegación puede fundamentarse por cualquiera

de las disposiciones establecidas en el Convenio de París.

En ningún caso podrá denegarse total o parcialmente la protección del registro de

la marca utilizando como fundamento el hecho que la legislación del país

únicamente permita la protección de marcas a un número limitado de clases o de

productos y/o servicios.

La denegación deberá notificársele a la Oficina Internacional dentro de un plazo

determinado y cualquier denegación que se envíe después del vencimiento de ese

plazo no será considerada como tal. No es necesario que se tome una decisión

definitiva sobre la denegación dentro del plazo correspondiente; es suficiente que

todos los motivos de denegación se notifiquen dentro de ese plazo. Por lo tanto, lo

que debe enviarse en el plazo es una denegación provisional.

Las oficinas de las partes contratantes podrán notificar motivos adicionales en

notificación posterior, siempre que sea enviada dentro del plazo correspondiente.

Sin embargo, la Oficina no podrá invocar, como fundamento para la confirmación

de denegación provisional total o de una declaración de concesión de protección

en la que se indiquen los productos y servicios respecto de los que se concede la

protección de la marca, un motivo que no haya sido mencionado en una

notificación de denegación provisional efectuada dentro del plazo previsto.

El plazo para la notificación de una denegación provisional es de un año contado

a partir de la fecha en que la Oficina Internacional ha notificado el registro

internacional o la designación posterior a la Oficina de la Parte Contratante, salvo

que la legislación de dicha Parte Contratante establezca un plazo más corto.

Las partes contratantes del Protocolo tendrán la facultad de declarar que el plazo

establecido de un año para la denegación, se reemplace por el de dieciocho

meses para los registros internacionales efectuados en virtud del registro

internacional ya descrito.

La denegación de la marca será notificada de inmediato al titular del registro

internacional y estará sujeta a los recursos de revisión o apelación que resulten

pertinentes en la aplicación de la legislación y de la práctica en la Parte

Contratante de que se trate. Si la persona interesada en el registro deseara utilizar

algún recurso u oposición de la denegación, todo esto deberá tramitarlo

directamente con la Oficina de la Parte contratante donde encontró el

impedimento.68

68

El Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y el Protocolo concerniente a ese Arreglo: Objetivos, Características Principales, Ventajas. Op.cit., págs. 6 a 9.

84

2. FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO DE REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS

INSCRIPCION

ENVIO DE LA SOLICITUD A LA OFICINA

INTERNACIONAL

REVISION DE LA SOLICITUD

NOTIFICACION DE IRREGULARIDADES (CON PLAZO DE 3

MESES PARA SER SUBSANADOS)

NOTIFICACION (a las oficinas de las partes contratantes designadas

sobre el registro internacional; a su vez notificará a la Oficina de

Origen y enviará su certificado al titular)

Vencido el plazo para presentar una denegación al Registro, la marca quedará inscritaDenegación de protección de registro de una marca por

cualquier parte contratante **** La protección del registro internacional queda sujeta los

primeros cinco años a que el registro nacional no sea anulado o

canceladoNOTIFICAR A LA OFICINA INTERNACIONAL (PLAZO 1 AÑO, si

no se dispone un plazo distinto, el que será no mayor a 18 meses)

PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS

Determinar la oficina de origen

PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE

CONFORMIDAD CON EL FORMULARIO

ESTABLECIDO POR CONDUCTO DE LA

OFICINA DE ORIGEN

PAGO DE TASAS

PUBLICACION (El registro internacional se publicará en la

Gaceta del sitio web de la OMPI)

Notificada de inmediato al titular del registro

internacional y estará sujeta a los recursos de revisión o

apelación que resulten pertinentes en la aplicación de

la legislación y de la práctica en la Parte

Contratante de que se trate. Si la persona interesada

en el registro deseara utilizar algún recurso u oposición

de la denegación, todo esto deberá tramitarlo

directamente con la Oficina de la Parte contratante

donde encontró el impedimento.

85

3. EFECTOS DE LA INCORPORACIÓN DEL PROTOCOLO CONCERNIENTE AL ARREGLO DE MADRID EN GUATEMALA

El Estado de Guatemala ratificó el Tratado de Libre Comercio, entre Estados

Unidos de América, Centroamérica y República Dominicana el 10 de marzo del

2005 por medio del Decreto 31-2005. Según lo estipulado por la Convención de

Viena, sobre el derecho de los Tratados entre Estados y Organizaciones

Internacionales o Entre Organizaciones Internacionales en su artículo 24 numeral

1º: “Un tratado entrará en vigor de la manera y en la fecha que en él se disponga o

que acuerden los Estados negociadores y las organizaciones negociadoras o,

según el caso, las organizaciones negociadoras”; en el caso del tratado de libre

comercio en mención, se estipuló en su capítulo Veintidós que el mismo entraría

en vigor el 1 de enero del año 2005, siempre que los Estados Unidos y uno o más

de los otros signatarios notificaren al depositario del mismo que ya hubieran

finalizado sus procedimiento jurídicos aplicables; y en caso no hubiera entrado en

vigor en esa fecha entraría en vigor en el momento que los Estados Unidos y al

menos uno o más de los otros Estados signatarios realizaren dicha notificación en

la fecha que posteriormente el o los, acordaren.

Los primeros Estados en ratificar el Tratado fueron El Salvador, Honduras y

Guatemala, en ese orden; sin embargo de conformidad con lo establecido en el

Tratado había que esperar la ratificación de los Estados Unidos para su entrada

en vigor, la cual se realizó hasta finales de junio del 2005.

El Tratado, En su capítulo quince, que hace referencia los derechos de propiedad

intelectual, establece que cada parte ratificante se compromete como mínimo a

dar vigencia a las estipulaciones fijadas en el mismo, aunque además cada Estado

podrá implementar cualquier normativa que tienda a proteger y resguardar los

derechos intelectuales, siempre que no infrinjan lo convenido en ese tratado

internacional.

Los compromisos que impone el CAFTA-DR mencionado van desde actualización

en los mecanismos de registro utilizados por la oficina encargada en lo relativo a

marcas, indicaciones geográficas, nombres de dominios de Internet, y otras

obligaciones en cuanto a derechos de autor y derechos conexos, entre otros. En

virtud de lo anterior, en el texto de dicha normativa se hace un listado de aquellos

tratados de esta materia que las partes contratantes deberán ratificar, y los

clasifica de la siguiente manera:

a) Aquellos que entrarán en vigor al mismo tiempo que el Tratado de Libre

Comercio.

86

b) Aquellos que debe ratificar antes del 1 de enero del 2006.

c) Aquellos que debe ratificar antes del 1 de enero del 2008.

d) Aquellos que sin fecha específica deben hacerse todos los esfuerzos por

ratificarse lo antes posible.

Dentro de la última literal enunciada anteriormente, se incluyó el Protocolo

Concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, y

es de allí donde devine la obligación del Estado de Guatemala para incorporarlo al

ordenamiento jurídico interno, que aunque no se fijó un límite de tiempo, aún no se

han implementado ningún tipo de acciones para el cumplimiento de este acuerdo.

Por lo tanto es oportuno hacer éste estudio, para establecer cuáles son las tareas

que se deben emprender para que una vez adherido al mismo, se pueda aplicar y

establecer cuáles serán sus efectos.

Como primer paso el Estado de Guatemala debe proceder a incorporar a su

normativa el Protocolo Concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro

Internacional de Marcas, todo el procedimiento de conformidad al ordenamiento

jurídico guatemalteco; la normativa constitucional aplicable para el efecto y con

base en la Convención de Viena, sobre el Derecho de los Tratados entre Estados

y Organizaciones Internacionales o entre Organizaciones Internacionales.

Dicha incorporación implicaría cambios dentro del sistema de registro de marcas

vigente a la fecha.

Actualmente sólo la adhesión del Protocolo de Madrid constituye una gran barrera,

pues lograr un espacio dentro de la agenda legislativa resulta engorroso y, a pesar

de ser un compromiso a nivel internacional, el tema relacionado a la propiedad

intelectual no está dentro de las prioridades inmediatas de los congresistas.

Además, la adhesión de dicho instrumento internacional, tendría otros efectos

legales al ser necesaria también promover una reforma a la actual legislación de la

materia de Propiedad Intelectual, esto con el fin de que su aplicación tenga un

marco jurídico propio, incorporando en dicha reforma, plazos, procedimientos y

aranceles respecto al nuevo servicio que el Registro de la Propiedad Intelectual

ofrecerá; esto es muy importante para determinar jurídicamente el marco de

atribuciones y funcionamiento de esta nueva modalidad de registro de marcas y

verificar que no exista incongruencias y contradicciones entre el tratado

internacional y la legislación interna vigente. Al hablar de una reforma a la actual

legislación no significaría modificar alguna disposición ya existente de manera

radical, únicamente habría que ampliar, tanto las funciones en cuanto a los

servicios que presta el actual Registro, como los procedimientos que se utilizarían

para el Registro Internacional, ya que los procedimientos que actualmente

87

establecen tanto la Ley de Propiedad Industrial como su reglamento, no

responderían al procedimiento que debería de seguirse para realizar un registro de

marca a nivel internacional.

Ya que se detalló en el apartado anterior el trámite de registro de una marca a

través de una solicitud internacional, está entendida la existencia de una oficina

nacional. Si bien es cierto actualmente ya existe el Registro de Propiedad

Intelectual, el cual cuenta con una sección específica para marcas, es inminente la

creación de una oficina específica encargada del proceso de tramitación de estas

solicitudes regidas por el Protocolo de Madrid, pues cabe recordar que la

incorporación de esta modalidad de registro no extingue el sistema actual de

marcas, lo cual lleva los primeros efectos a nivel administrativo.

Esta oficina de registros internacionales evidentemente sería una sección del

Registro de Propiedad Intelectual, ya que la Ley de Propiedad Industrial en su

artículo 162 establece que este registro será la autoridad administrativa

competente para organizar y administrar el registro de los derechos de propiedad

industrial; por lo tanto sería igualmente una dependencia del Ministerio de

Economía; su creación significaría una de las reformas de la Ley de Propiedad

Industrial y su reglamento, esto en la parte concerniente a la organización

administrativa de dicho registro, asimismo la implementación de un reglamento o

también modificar el existente, para determinar su organización, funciones y

actividades que estarán dentro de sus atribuciones y obligaciones.

Esta oficina sería la encargada de cumplir con todas las obligaciones que impone

el Protocolo para la oficina nacional, así como prestar los servicios

correspondientes, tales como búsquedas, notificaciones, etc. Y establecer los

procedimientos internos a seguir en caso de denegaciones u oposiciones.

Dentro de las atribuciones y obligaciones básicas de la oficina nacional de

registros internacionales, deberían considerarse:

1) Organización y administración del registro de los derechos sobre inscripciones

de marcas basadas en solicitudes internacionales, en particular lo relacionado con

los procedimientos para la adquisición y mantenimiento de los derechos relativos a

marcas de registro internacional.

2) Planificación y desarrollo de programas enfocados a informar sobre los

procedimientos a seguir para solicitud e inscripción de marcas basados en el

Protocolo de Madrid.

88

3) Coordinación de políticas, estrategias y acciones con las instituciones públicas

o privadas, nacionales o extranjeras, que tengan interés en el fomento de esta

modalidad de registro, así como las acciones encaminadas a mantener una

comunicación constante y efectiva con la oficina internacional.

4) Proporcionar información, lineamientos a seguir y los instrumentos mínimos

como formularios, requisitos formales y asesoría jurídica para los usuarios e

interesados.

5) Actuar como intermediario entre los usuarios y la oficina internacional de

registro de marcas.

Se considera que estas atribuciones y obligaciones mencionadas, representan una

limitación para su incorporación, en el caso específico de Guatemala, ya que

implícitamente se necesitan fondos para esta reorganización administrativa,

aunque el objetivo sería que eventualmente la misma fuera autosostenible

mediante el cobro de tasas que llevan consigo los registros. De conformidad con el

Sistema de Madrid, el producto anual de los ingresos obtenidos de las tasas

básicas será distribuido entre las partes contratantes, asimismo se hará con las

tasas suplementarias y complementarias únicamente en el caso de las partes

contratantes en las cuales se haya solicitado un registro y dependiendo del

número de marcas inscritas en sus territorios.

El tema de las tasas u honorarios registrales es también muy importante de

determinar, según la Ley de Propiedad Industrial en su artículo 168 le corresponde

al Organismo Ejecutivo por medio de Acuerdo Gubernativo y por conducto del

Ministerio de Economía, fijar aquellas que surjan de la aplicación de ese cuerpo

normativo; sin embargo en el caso del Protocolo, de una vez se establece la

manera en que se determinaran las tasas a cobrarse por el registro internacional.

Estos se consideran los puntos clave para poder ser parte de este protocolo, pues

una vez se tenga la base de funcionamiento legal y administrativo, se debe hacer

los esfuerzos necesarios para mantener una comunicación eficaz con la oficina

internacional para dar trámite y seguimiento a los procesos en curso, así como

tener mecanismos eficaces y actualizados que requiera el uso del Sistema de

Madrid.

Estos esfuerzos para la protección de la propiedad intelectual de forma

internacional se basan en la lucha por combatir la competencia desleal y así

fomentar el comercio local e internacional, y como consecuencia genere un

crecimiento económico notable. En otras palabras, en el mundo globalizado se

debe buscar reducir los obstáculos del comercio y una de las acciones ha sido

implementar tratados internacionales que sean administrados por una oficina

89

centralizada, en este caso la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, y

que a su vez sea auxiliada por entes locales.

No obstante lo anterior, estas soluciones se ven desde un punto de vista jurídico,

que según los expertos, no es el único análisis que se debe hacer para determinar

la conveniencia o no de adherirse a estos tratados, ya que también deben tomarse

en cuenta razones de carácter económico, político y social, y juntas ponerse en

una balanza.69 Esto deviene que si únicamente fuera importante el aspecto legal

sería muy fácil adherirse y ser un Estado parte que puede gozar de los beneficios

que se otorgan.

Se dice que a la región latinoamericana no se le presentan tan claros los

beneficios de adherirse por completo al Sistema de Madrid; que la misma no esta

preparada para la exigencias del mercado internacional y en el momento actual no

se vislumbran esas conveniencias que podrían resultar atractivas y no hay

razones que empujen a cada Estado a fomentar una política de

internacionalización del ámbito de propiedad intelectual, esto también en virtud de

que no se toma en cuenta el enfoque y finalidad que tiene el Protocolo de Madrid,

ya que este lo que busca es proteger los intereses de los titulares de las marcas, y

con ello apoyar la propiedad industrial y el desarrollo económico.

Un ejemplo claro y actual del fomento al comercio en el cual se podrían encontrar

beneficios al Protocolo de Madrid, es el recién suscrito en mayo del 2010, Acuerdo

de Asociación celebrado entre la Unión Europea y Centroamérica, el cual incluye

un tratado comercial entre ambas regiones. Probablemente Centroamérica no es

uno de los socios comerciales importantes de la Unión Europea, sin embargo este

acuerdo podría dar un impulso a los comerciantes, renovado sus relaciones

económicas.

En materia arancelaria existirá periodos de desgravación y aranceles

preferenciales, con este Acuerdo varios productos centroamericanos se verán

favorecidos para incrementar sus exportaciones; por lo tanto, el Protocolo de

Madrid podría jugar un papel importante en esta materia en una doble vía, ya que

traería beneficios a los propietarios de productos guatemaltecos que se vayan a

exportar y a la vez favorecería a los titulares de marcas europeas que deseen

incorporarse al mercado guatemalteco, lo cual generaría una ganancia para el

país al aumentar de manera considerable la inversión extranjera.

Por todo lo anteriormente expuesto a continuación se hace el análisis de las

conveniencias e inconveniencias del Protocolo de Madrid, tomando en cuenta que

de los tratados para la aplicabilidad del Sistema de Madrid, Guatemala es parte de

69

Michaus Romero, Martín. Op.cit., pág. 111.

90

la Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Intelectual desde 1998, y

el Arreglo de Niza para la Clasificación Internacional de Productos y Servicios,

aunque no ha sido ratificado, es utilizado para el registro de marcas.

3.1. Ventajas

1. Con un solo registro se puede extender la protección de una marca a varios

países, siempre que sean miembros del tratado. 70

Se unifican las formalidades al exigir una única tasa, un solo formulario y un único

idioma, además se puede solicitar mediante el pago de una sola tasa la protección

de la marca hasta en tres clases. 71 Lo cual restringe la posibilidad que surjan

complicaciones por la diferencias de procedimientos existentes en cada país.

2. Los traspasos, licencias de uso, renovaciones pueden efectuarse también en un

solo paso y con una sola tasa.72

Esto también resulta ventajoso en el sentido que no se deben considerar

diferentes plazos, en caso estuviera registrado individualmente en cada país.

3. No se requiere ser miembro del Arreglo para ser parte del Protocolo.73

4. En cuanto costos, resulta un ahorro considerable para cada solicitante.74

5. En el tema de costos, el solicitante también se ve beneficiado en el sentido que

para él ya no será necesaria la contratación de asesoría legal en el extranjero;

únicamente en el caso de que se presentara una oposición o denegación por parte

de la Oficina Nacional; lo cual nos lleva a la ventaja establecida en el numeral

séptimo.

6. La revisión formal de las solicitudes de inscripción corresponde a la Oficina

Internacional, por lo tanto las Oficinas o Registros Nacionales no se verían con

tanta carga y responsabilidad de llevar a cabo ese procedimiento.75

7. La intervención de profesionales del derecho guatemaltecos se convertiría en la

prestación de un servicio mucho más especializado y no de mero trámite; ya que

su intervención con clientes del extranjero iniciaría hasta el momento en que cese

70

PROTOCOLO CONCERNIENTE AL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS. Madrid, España 1989. Art. 3ter. 71

Ibid. Art. 8. 72

Ibid. Arts. 7 y 9. 73

Ibid. Art. 1. 74

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. LAS VENTAJAS DEL SISTEMA DE MADRID PARA LAS PYMES; Ginebra, Suiza; http://www.wipo.int/sme/es/documents/advantages_madrid.htm; 6 de octubre de 2011 75

PROTOCOLO CONCERNIENTE AL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS. Op. Cit. Art. 4bis.

91

la intervención de la Oficina Internacional y tengan que conocer cuestiones de

fondo.

8. Habría un incremento a la inversión extranjera76, ya que los titulares de marcas

importantes a nivel mundial, tomarían con mayor seriedad su interés de invertir en

el mercado guatemalteco, al encontrar una primera facilidad en el tema de la

protección a la propiedad industrial.

3.2. Desventajas

1. La protección del registro internacional queda sujeta los primeros cinco años a

que el registro nacional no sea anulado o cancelado.77

2. Los plazos considerados para notificaciones, en supuesto beneficio de las

oficinas nacionales se vuelven demasiados extensos, incluso inaceptables. Estos

plazos estipulados por el Sistema de Madrid son plazos “máximos”, por lo tanto,

en el caso que el Estado decidiera optar por un plazo menor, en lugar de ser una

desventaja, constituiría una ventaja bastante favorable para optar por el registro

internacional de marcas.78

3. La necesidad de reformas legales internas79 para poder adherirse y las

consecuencias que esto pudiera representar, así como las modificaciones

administrativas que implica, que un momento pudiera afectar a las solicitudes

meramente nacionales.

4. La modificación incorporada al Protocolo de apoyar el registro internacional en

una solicitud nacional y no un registro ya formalizado, convierte al tratado en un

sistema de solicitudes internacionales y no en registros internacionales80, que es el

objetivo. Como ya se explicó con anterioridad, al utilizar Sistema de Madrid la

solicitud presentada es enviada a cada uno de los países que se hayan incluido en

la extensión territorial de protección, y en cada uno de ellos será sometida al

examen correspondiente a la etapa nacional, por lo tanto de cierta manera se

puede considerar que se vuelven varias solicitudes, lo cual no permite cumplir con

una verdadera unificación de un solo registro internacional de marcas.

76

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. LAS VENTAJAS DEL SISTEMA DE MADRID PARA LAS PYMES; Ginebra, Suiza; http://www.wipo.int/sme/es/documents/advantages_madrid.htm; 6 de octubre de 2011 77

PROTOCOLO CONCERNIENTE AL ARREGLO DE MADRID RELATIVO AL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS. Op. Cit. Art. 6 78

Michaus Romero, Martín. Op. Cit. Pág. 117. 79

Padilla, Norberto; CONSULTA SOBRE PROTOCOLO DE MADRID; Estudios Reunidos sobre el Protocolo de Madrid al Arreglo de Madrid desde 1989; Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial; 2006. pág. 66. 80

Michaus Romero, Martín. Op. Cit. Pág. 117.

92

5. En un aspecto económico, se pueden presentar cargas administrativas para las

oficinas nacionales no previstas.81

6. Una desventaja enfocada únicamente en los profesionales del derecho, es que

actualmente estos son contratados por clientes extranjeros para realizar el trámite

del registro de una marca en Guatemala, por lo tanto se vería disminuido su

volumen de trabajo. Aunado a lo anterior, es importante recalcar que el Protocolo

de Madrid busca proteger los intereses de los titulares de las marcas, por lo tanto

esto no debería de verse como una desventaja ya que se está cumpliendo con

una finalidad esencial del protocolo, y esta es la de disminuir los costos en que se

incurre para la inscripción de la marca.

Para concluir cabe mencionar que la necesidad de Guatemala de ratificar el

Protocolo de Madrid básicamente radica en la responsabilidad ante la comunidad

internacional por los compromisos adquiridos con el CAFTA-DR, y en dado caso la

conveniencia o no que representaría dicho cambio, debió ser analizada al

momento de suscribir dicho Tratado, pues ahora persiste la obligación, y aún las

condiciones sean adversas, tarde o temprano debe responder a la obligación

contraída, o en dado caso llegará el momento que los otros Estados sean quienes

ejerzan presión, lo cual seguramente demorará pues las condiciones son

bastantes similares.

Por tanto, si bien es cierto el tema de la incorporación del Protocolo de Madrid es

un tema de contribución al desarrollo económico, actualmente el desinterés de

Guatemala radica en tres aspectos básicos:

1. Las oficinas de abogados en Guatemala y alrededor del mundo han presentado

algún recelo en contra del Sistema de Madrid. No extraña esta situación toda vez

que al menos un primer análisis del Sistema llevaría a pensar que toda reducción

de costos para el solicitante es directamente proporcional a una reducción de

ingresos para las oficinas de abogados. No obstante, el análisis debe ir más allá y

se debe tener en cuenta que la misma predicción se hizo antes de la entrada en

vigor del PCT (siglas en inglés para el Tratado de Cooperación en Materia de

Patentes) y la realidad demostró que si bien en un principio se presentaba una

reducción en el número de solicitudes, posteriormente el número aumentaba.82

Además como ya se mencionó sí sería necesaria la contratación de abogados en

81

Loc. Cit. 82 Portal Internacional de la Universidad de Alicante sobre Propiedad Industrial e Intelectual y Sociedad de la Información;

Abello R., Silvia; ESTUDIO ACERCA DE LAS VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA POSIBLE ADHESIÓN DE UN PAÍS

MIEMBRO DE LA COMUNIDAD ANDINA (COLOMBIA) AL SISTEMA DE MADRID; España, 2003;

http://www.uaipit.com/files/publicaciones/0000002031_estudio%20acerca%20de%20las%20

ventajas_%20desventajas.pdf; 19 de Junio del 2011

93

caso de denegaciones y oposiciones, lo cual generaría que la labor del profesional

del derecho fuera más especializada y gratificante.

2. El mercado y consumo no ha roto las barreras más allá de la región, por tanto el

mercado nacional tiene una presencia mínima en el exterior y más bien

representaría una carga administrativa y responsabilidad de atender posibles

solicitudes externas afectando el sistema local, sin un verdadero aprovechamiento

de los mismos nacionales.83

3. El beneficio de la ratificación del Protocolo de Madrid se vería reflejado

únicamente en la mediana y grande empresa, que para Guatemala, es la minoría.

El mayor problema consiste en que al analizar las razones por las cuales el Estado

no muestra interés en la incorporación del Protocolo de Madrid al sistema

normativo guatemalteco, ninguna de ellas toma en cuenta el objetivo principal que

tiene el Sistema de Madrid, que consiste en fomentar la protección a la propiedad

industrial y respaldar al titular de una marca, facilitándole la protección de la

misma a nivel internacional y generándole beneficios inmediatos al reducir tiempos

y costos en que se debe incurrir.

83

Mayora Dawe, Eduardo. 19 de agosto de 2010.

94

CAPITULO VI

1. COMENTARIOS SOBRE LOS EFECTOS DE LA INCORPORACIÓN DEL PROTOCOLO CONCERNIENTE AL ARREGLO DE MADRID, RELACIONADO CON EL REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS

En virtud de lo anteriormente expuesto, hasta este momento queda demostrado

que la incorporación del protocolo concerniente al Arreglo de Madrid referente al

Registro Internacional de Marcas, además de ser sumamente compleja su

incorporación, refleja que alrededor del mundo existe gran interés por este sistema

que permitirá la inversión segura de productos y servicios, lo cual dice mucho de

su importancia.

La idea principal al concebir el desarrollo de este tema, era conocer las

consecuencias que tendría la incorporación del Protocolo concerniente al Arreglo

de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas al sistema normativo

guatemalteco, para lo cual se debía profundizar en la manera en que actualmente

se inscriben las marcas en Guatemala y el procedimiento que presenta el

Protocolo, de manera que se determinaría qué cambios deberían existir.

A su vez se procedió a conocer la opinión de los profesionales del derecho sobre

el Sistema, con lo cual se logra determinar el poco interés que se tiene sobre el

mismo, debiendo ser un tema de plenamente conocido para estar preparados para

el cambio que a mediano o largo plazo estará sufriendo esta área del Derecho,

conforme fue avanzando el tema y especialmente analizando los objetivos que el

Tratado de Libre Comercio busca con la implementación de los otros tratados que

en el mismo obliga a ratificar a los países miembros, se logra identificar y

confirmar la hipótesis que el Estado de Guatemala debería enfocar sus esfuerzos

para incorporar el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid ya que es una

herramienta útil y que de no hacerlo, con el paso del tiempo podría crecer una

presión internacional para acceder al mismo.

Se confirma la hipótesis que la incorporación del tratado en el sistema normativo

guatemalteco provocaría efectos positivos, conociendo las consecuencias

prácticas que traerían su implementación y la posición actual del Estado de

Guatemala ante dicha ratificación.

Asimismo efecto positivo en el ámbito económico, ya que promover la legislación

apropiada para protección de los derechos de Propiedad Industrial para época

moderna que actualmente se está experimentando, estimula a los creadores y

fomenta el desarrollo de las naciones, tanto en el ámbito social como económico,

95

ya que se logra mayor inversión por parte de las industrias y empresas

internacionales en nuestro país, pues muchas empresas y comerciantes

individuales ya comprenden la importancia del uso y protección de la marca,

debido a que otorga derechos exclusivos y ventajas adicionales.

El comercio actualmente es tan amplio y tan internacionalizado que

implementando estos sistemas de registro que apliquen más allá de los países

donde se localizan los titulares de las marcas, alcanzará a nuestra economía

trayendo inversión y comercialización de estas marcas sin temor a que les sean

plagiadas.

Lo anterior favorecerá en todo aspecto a Guatemala, pues los empresarios

Guatemaltecos también utilizarán los mismos mecanismos para expandir sus

negocios a nivel internacional, protegiendo desde éste su creatividad frente a

estos.

El Sistema de Madrid ofrece a los propietarios de marcas la posibilidad de

proteger las marcas en varios países presentando una única solicitud en una

oficina nacional o regional de marcas. El registro internacional de marcas por

medio del Sistema de Madrid:

Elimina la necesidad de presentar varias solicitudes en distintas oficinas;

Abarca más de 80 países de todo el mundo;

Facilita la gestión de la marca, ya que se pueden inscribir cambios o

renovaciones por medio de un único trámite administrativo.

96

CONCLUSIONES

1. El registro de una marca trae grandes beneficios y derechos a su titular, dentro

de los cuales se encuentra la obtención de la propiedad de la misma, y con ello un

título legal que acredita dicha propiedad; el derecho exclusivo para identificar

bienes y/o servicios ante el público; impedir que terceras personas comercialicen

productos idénticos o similares; facilita la concesión de una licencia sobre la

misma; permite que la marca sea objeto de franquicias y permite enajenarla.

2. De conformidad con la clasificación de la Organización Mundial de la Propiedad

Intelectual las marcas pueden obtener su protección mediante la vía nacional, vía

regional y vía internacional. En el caso de Guatemala actualmente se registran las

marcas por la vía nacional, ya que las marcas registradas gozan de protección

únicamente dentro del territorio.

3. El Sistema de Madrid tiene como finalidad el registro internacional de marcas,

sin necesidad de acudir a los sistemas tradicionales de cada territorio; este

comprende un conjunto de registros nacionales que serán administrados por la

Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. El

Sistema de Madrid ofrece al propietario de una marca la posibilidad de protegerla

en varios países miembros de la Unión de Madrid, mediante la presentación de

una solicitud única directamente en su propia oficina de marcas.

4. El Sistema de Madrid comprende un sistema compuesto por dos tratados

internacionales denominados Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional

de Marcas y Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid, sin embargo para el

funcionamiento del Sistema de Madrid también es necesaria la aplicación del

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Intelectual y El Arreglo de

Niza para la Clasificación Internacional de Productos y Servicios.

5. La importancia dentro del campo jurídico guatemalteco de la incorporación del

Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid es que Guatemala se obligó en el

Tratado de Libre Comercio, Estados Unidos de América, Centroamérica y

República Dominicana a realizar sus mayores esfuerzos por ratificar o acceder al

mismo; con lo cual Guatemala adquirió un compromiso internacional por lo que

cualquier debate sobre su conveniencia está a destiempo ya que esto debió

haberse previsto previo a la ratificación del tratado.

6. El Estado de Guatemala debe enfocar sus esfuerzos en las labores que debe

emprender para cumplir con el compromiso adquirido de ratificar el Protocolo

concerniente al Arreglo de Madrid, lo cual se puede sintetizar en manera muy

general en crear reformas a la normativa de propiedad industrial vigente que se

97

adapte a las necesidades del tratado, reorganización administrativa, lo cual incluye

la formación de una oficina internacional y velar porque desde ahora exista una

comunicación efectiva con Organización Mundial de la Propiedad Intelectual de

manera que se pueda cumplir con las expectativas del Sistema de Madrid,

promoviendo una apertura del mercado guatemalteco y a la vez como un incentivo

para la inversión extranjera, lo cual generaría una mayor seguridad jurídica para

los comerciantes e inversionistas, lo que adicionalmente repercute en la economía

del país.

A pesar de existir claros beneficios de la incorporación del Protocolo concerniente

al Arreglo de Madrid al sistema normativo guatemalteco, puede observarse la falta

de voluntad del Estado de Guatemala de querer incorporarlo y no realizar las

actividades que esto implicaría, sin centrarse en los objetivos del mismo, el cual

busca apoyar al titular de la marca.

98

RECOMENDACIONES

1. Al Ministerio de Economía y al Registro de Propiedad Industrial a promover la

importancia de los derechos de propiedad industrial en Guatemala, ya que aún no

se tiene la cultura del respeto a los mismos y no son considerados como prioridad

dentro del giro comercial. Se debe dar a conocer a la población los beneficios que

incorporan, la protección legal a que se someten y dar énfasis en que los

mayormente beneficiados serán los propios titulares de estos derechos y que es

un valor agregado a los productos y servicios que se ofrezcan.

Si se prepara el campo con las herramientas legales óptimas captaran la atención

de los usuarios pues verán un sistema que ofrece verdaderas garantías y fomenta

el uso de este tipo de registro; además se le dará la oportunidad a Guatemala de

ser parte del comercio internacional, pues de lo contrario son los propios

guatemaltecos los que cierran las puertas a nuevas oportunidades.

2. Al Ministerio de Economía a fomentar la protección de la propiedad industrial es

importante pues es una forma de reconocer el esfuerzo de las actividades

comerciales; aunque actualmente se considera más una ventaja para países

industrializados, esto también puede representar inversión al país y son los

primeros pasos para que un día el mercado nacional sea parte de esa

industrialización.

3. Al Congreso de la República de Guatemala para proceder a la incorporación del

Protocolo de Madrid concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro

Internacional de Marcas al sistema normativo guatemalteco, ya que a la fecha no

se ha hecho ningún esfuerzo por parte del Estado en acceder al mismo. Aunque al

día de hoy se considere que el grupo que se beneficiaría con el Protocolo es

reducido, eso es suficiente para observarlo como positivo para el país y hacer los

esfuerzos necesarios para implementarlo.

4. Al Congreso de la República de Guatemala para Reformar el Decreto 57-2000,

Ley de Propiedad Industrial y su reglamento, ya que la modernización en esta

materia debe ser integral para su buen funcionamiento. Por lo tanto, deben

considerarse cambios que incluya dentro de las atribuciones del Registro de la

Propiedad Intelectual el registro de marcas internacionales, así como la

incorporación de un departamento encargado de ser la vía de comunicación entre

la Oficina Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual y el

procedimiento que correspondería en esos casos.

99

5. Una vez incorporado el Sistema de Madrid, asignar un presupuesto para

sostener la oficina encargada, de manera que se pueda contratar al personal

capacitado para desempeñar estas labores y se pueda mantener una efectiva

comunicación con la Oficina Internacional. Presupuesto que podría ser temporal,

ya que más adelante el mismo podría ser auto sostenible de conformidad con lo

captado de los registros, así como de lo que se recibiría anualmente por ser parte

de dicho tratado.

6. Ministerio de Economía a difundir a la población guatemalteca sobre el

procedimiento que ofrece el Protocolo de Madrid relativo al Registro Internacional

de Marcas, así como sus ventajas para expandir su mercado, de manera que los

titulares de marcas aprovechen las oportunidades que el sistema presenta.

7. Al Colegio de Abogados y Notarios a persuadir al gremio de los Abogados y

Notarios sobre el procedimiento y el verdadero objetivo que del Sistema de

Madrid, de manera que ellos puedan prestar a sus clientes un mejor

asesoramiento y opciones en el tema de la propiedad industrial, y más bien se

conformen como un grupo de presión para su pronta implementación.

100

ANEXO I. LISTADO DE PAISES QUE HAN RATIFICADO EL ARREGLO DE MADRID

101

ANEXO II FORMULARIO DE SOLICITUD DE REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS DE ACUERDO CON EL ARREGLO DE MADRID

102

ANEXO III FORMULARIO DE SOLICITUD DE REGISTRO INTERNACIONAL DE MARCAS DE ACUERDO CON EL PROTOCOLO CONCERNIENTE AL ARREGLO DE MADRID

103

BIBLIOGRAFÍA

1.LIBROS :

1) Baylos, Corroza, Hermenegildo; TRATADO DE DERECHO INDUSTRIAL. 1ª

Edición. Madrid, España. Editorial Civitas, Sociedad Anónima . 1978.

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INDUSTRIAL. 1ª Edición. Bogotá, Colombia. Quebecor Impreandes. 1999.

3) Larios Ochaita, Carlos; DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO 5ª Ed.;

Guatemala, Guatemala; Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales de la

Universidad San Carlos de Guatemala; (el ejemplar no indica el año de

publicación).

4) Ledesma, Julio; DERECHO PENAL INDUSTRIAL. Buenos Aires, Argentina;

Ediciones Depalma, 1987.

5) Metke Méndez, Ricardo; LECCIONES DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. 1ª

Edición. Bogotá, Colombia. Editorial Baker & Mckenzie. 2001.

6) Osorio, Manuel; DICCIONARIO DE CIENCIAS JURIDICAS, POLITICAS Y

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7) Otamendi, Jorge; DERECHO DE MARCAS. 3ª Edición. Buenos Aires,

Argentina. Editorial Abeledo-Perrot. 1992.

8) Sherwood, Robert N.; DERECHOS INTELECTUALES TOMO IV. Buenos Aires,

Argentina. Editorial Astrea. 1989.

2. LEGISLACIÓN:

9) Constitución Política de la República de Guatemala

10) Decreto-Ley 106: CODIGO CIVIL

11) Decreto 2-70 del Congreso de la República de Guatemala: CODIGO DE

COMERCIO DE GUATEMALA

12) Decreto 57-2000 del Congreso de la República de Guatemala: LEY DE

PROPIEDAD INDUSTRIAL

13) Decreto 31-2005 del Congreso de la República de Guatemala: en cual se

ratifica el Tratado de Libre Comercio, Estados Unidos de América, Centroamérica

y República Dominicana.

14) Decreto 11-2006 del Congreso de la República de Guatemala: REFORMAS

LEGALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO,

104

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, CENTROAMÉRICA Y REPÚBLICA

DOMINICANA.

15) Acuerdo Gubernativo No. 89-2002: REGLAMENTO DE LA LEY DE

PROPIEDAD INDUSTRIAL

16) Acuerdo Gubernativo No. 182-2000: REGLAMENTO ORGÁNICO INTERNO

DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA

17) Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas. Madrid,

España; 1,891.

18) Protocolo de Madrid concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro

Internacional de Marcas. Madrid, España; 1,989.

19) Reglamento Común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de

Marcas y del Protocolo concerniente a ese Arreglo

3. ELECTRÓNICAS:

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wipo.int/export/sites/www/freepublications/es/intproperty/895/wipopub_895.pdf;

http://www.wipo.int/export/sites/www/freepublications/es/intproperty/909/wipo_pub

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http://www.infomipyme.com/Docs/GT/Offline/tlc/queeltlc.htm;http://www.wipo.int/sm

e/es/documents/advantages_madrid.htm; y http://www.wipo.int/export/sites/

www/madrid/ es/guide/pdf/partb2.pdf.

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MADRID; España, 2003; Disponible en: http://www.uaipit.com/files/

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105

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Interamericana de la Propiedad Industrial. 2006.

30) Chaloupka, Pedro. EL PROTOCOLO DE MADRID, SOBRE EL REGISTRO DE

MARCAS FRENTE AL DERECHO VIGENTE EN LA ARGENTINA. Estudios

Reunidos sobre el Protocolo de Madrid al Arreglo de Madrid desde 1989.

Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial. 2006.

31) El Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y el Protocolo

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Publicación de la OMPI No 418(S). Ginebra, Suiza. 2004.

32) EL SECRETO ESTA EN LA MARCA; Serie: La Propiedad Intelectual y las

Empresas, Volumen 1. Publicación de la OMPI No. 900(S) Ginebra, Suiza, Mayo

2006.

33) Michaus Romero, Martín. EL SISTEMA DE MADRID, DESDE UNA

PERSPECTIVA LATINOAMERICANA; Estudios Reunidos sobre el Protocolo de

Madrid al Arreglo de Madrid desde 1989. Asociación Interamericana de la

Propiedad Industrial, 2006.

34) Padilla, Norberto; CONSULTA SOBRE PROTOCOLO DE MADRID; Estudios

Reunidos sobre el Protocolo de Madrid al Arreglo de Madrid desde 1989;

Asociación Interamericana de la Propiedad Industrial; 2006.

106