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I CURSO VIRTUAL SOBRE REGISTRO DE MARCAS

Escuela de la Competencia y la Propiedad Intelectual

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Proteccin de la Propiedad Intelectual - INDECOPI

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La elaboracin de este documento ha sido posible gracias al decidido apoyo del Proyecto USAID | Facilitando Comercio de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). La informacin contenida en este documento es descargable e imprimible para fines de consulta de los participantes del curso, y puede ser reproducida total o parcialmente, informando previa y expresamente a los propietarios de los derechos de autor, y mencionando los crditos y las fuentes de origen respectivas. Asimismo se debern enviar tres ejemplares o copias de los productos elaborados al Proyecto USAID | Facilitando Comercio y al Indecopi. El contenido de este documento es de responsabilidad de los autores y no necesariamente refleja el punto de vista u opinin de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID.

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Documento elaborado para INDECOPI por:

RAUL SOLORZANO SOLORZANO

La elaboracin de este documento ha sido posible gracias al decidido apoyo del

Proyecto USAID | Facilitando Comercio de la Agencia de los Estados Unidos para el

Desarrollo Internacional (USAID).

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Contenido 1. NOCIONES GENERALES SOBRE SIGNOS DISTINTIVOS ............................... 4

1.1. Los signos distintivos como elementos de la Propiedad Intelectual ........... 4

1.2. Signos distintivos regulados en la legislacin andina y nacional ................ 7

1.2.1. Marcas ................................................................................................. 7

1.2.2. Lemas comerciales ............................................................................ 10

1.2.3. Nombres comerciales ........................................................................ 14

1.2.4. Denominaciones de origen ................................................................ 16

1.2.5. Marcas colectivas .............................................................................. 19

1.2.6. Marcas de certificacin ...................................................................... 20

1.3. Principios que rigen la proteccin de los signos distintivos en el Per ..... 22

1.3.1. Principio de inscripcin registral ........................................................ 22

1.3.2. Principio de buena fe ......................................................................... 23

1.3.3. Principio de territorialidad .................................................................. 24

1.3.4. Principio de especialidad ................................................................... 24

1.3.5. Excepciones a algunos principios ...................................................... 25

4

1. NOCIONES GENERALES SOBRE SIGNOS DISTINTIVOS

1.1. Los signos distintivos como elementos de la Propiedad Intelectual

Si bien el presente curso virtual se centrar en estudio de las marcas, resulta

imprescindible ubicar primero a los signos distintivos como parte de la Propiedad

Intelectual.

Para constatar la presencia cotidiana de la Propiedad Intelectual, pensemos en un

telfono celular:

1

a) Ciertos aspectos tecnolgicos internos que permiten establecer

comunicacin a distancia, se protegen como Patentes de Invencin, en

la medida que tengan novedad, nivel inventivo y aplicacin industrial.

b) Alguna nueva ventaja tcnica, como incorporar al telfono un puntero

lser, se protege como Patente de Modelo de Utilidad.

c) Las marcas que identifican el equipo (por ejemplo, NOKIA) y al servicio

de telefona (por ejemplo, MOVISTAR) constituyen Signos Distintivos.

1 Fuente de la imagen: http://www.nokiausa.com/find-products/phones/nokia-c3-touch-and-type

5

d) Algunas melodas, generalmente tomadas de canciones de moda, que

se utilizan en las llamadas se protegen como un Derecho de Autor.

Sobre los Derechos Intelectuales, Baldo Kresalja seala que bajo dicha

denominacin se designan los derechos subjetivos privados que los

ordenamientos jurdicos modernos atribuyen a los autores de las creaciones

espirituales, como son las obras de arte y las invenciones, y a los empresarios que

utilizan signos distintivos para identificar los productos y servicios que ofrecen en

el mercado; son, por encima de las diversas modalidades que los constituyen,

manifestaciones de un gnero de proteccin caractersticos de las sociedades

modernas2.

Los principales elementos de la Propiedad Intelectual pueden clasificarse en dos

grandes grupos:

a) Derecho de Autor y Derechos Conexos

Con el Derecho de Autor se protegen las creaciones intelectuales

originales como por ejemplo las obras literarias, composiciones

musicales, obras audiovisuales, obras de artes plsticas, obras

fotogrficas, software, etc.

Con los Derechos Conexos se protegen a los artistas intrpretes y

ejecutantes, productores fonogrficos, organismos de radiodifusin,

etc.

b) Propiedad Industrial

Patentes de Invencin.

Patentes de Modelos de Utilidad.

2 KRESALJA ROSELL, Baldo: Bienes Inmateriales y Derechos Intelectuales. En: Gaceta Jurdica -

Especial Propiedad Industrial. Tomo 48. Lima, Noviembre 1997. Pg. 6.

6

Diseos industriales.

Esquemas de trazado de circuitos integrados.

Signos distintivos: marcas, lemas comerciales, nombres comerciales,

denominaciones de origen, marcas colectivas y marcas de

certificacin.

En cuanto a los signos distintivos, es fcil constatar que vivimos en un mundo

donde su presencia es constante. Desde que nos levantamos y tomamos

desayuno es posible que tengamos en la mesa leche GLORIA, jugos FRUGOS y

pan BIMBO. Quiz por la tarde nos provoque comer un helado DONOFRIO

porque recordamos el eslogan CERCA DE TI y en la noche acudamos al

supermercado PLAZA VEA a comprar una botella de PISCO. De este modo,

rpidamente apreciamos el uso de los siguientes signos distintivos:

Marcas: GLORIA, FRUGOS, BIMBO y DONOFRIO.

Lema comercial: CERCA DE TI.

Nombre comercial: PLAZA VEA

Denominacin de origen: PISCO

La autoridad nacional ante la cual se protegen los mencionados elementos es la

Direccin de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la

Competencia y de la Proteccin de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).

Asimismo, los dispositivos legales aplicables en el caso de signos distintivos son

los siguientes:

Decisin 486 de la Comisin de la Comunidad Andina (Rgimen Comn

sobre Propiedad Industrial).

7

Decisin 689 de la Comisin de la Comunidad Andina (Adecuacin de

artculos de la Decisin 486 para el desarrollo y profundizacin de Derechos

de Propiedad Industrial a travs de la normativa interna de los Pases

Miembros).

Decreto Legislativo No. 1075 (Decreto Legislativo que aprueba

disposiciones complementarias a la Decisin 486).

El Convenio de la Unin de Pars para la proteccin de la Propiedad

Industrial.

Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual

relacionados con el comercio (ADPIC).

Convencin General Interamericana de Proteccin Marcaria y Comercial de

Washington.

Arreglo de Lisboa relativo a la Proteccin de las Denominaciones de Origen

y su Registro Internacional.

Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT) y su correspondiente

Reglamento.

1.2. Signos distintivos regulados en la legislacin andina y nacional

1.2.1. Marcas

Las marcas son muy importantes en una economa social de mercado pues

constituyen signos que permiten diferenciar los diversos productos y servicios que

se ofrecen al consumidor. Al respecto, Carlos Fernndez-Nvoa sostiene que el

signo asociado a los productos por el empresario se convierte en una verdadera

marca cuando la contemplacin del signo desata en la mente de los consumidores

las representaciones en torno al origen empresarial, calidad y, en su caso, buena

8

fama de los productos a las que antes se hizo alusin. () Es, por tanto,

innegable que la marca no puede surgir sin la participacin de los consumidores3.

En cuanto a su definicin legal, en el artculo 134 de la Decisin 486 se establece

que constituyen marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o

servicios en el mercado. Podrn registrarse como marcas los signos susceptibles

de representacin grfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de

aplicar una marca en ningn caso ser obstculo para su registro.

Las marcas son activos muy valiosos dentro de una empresa. Para conocer cifras

acerca del valor de las marcas en el mercado global, una muy buena referencia es

el estudio que todos los aos realiza la consultora INTERBRAND. De acuerdo con

ella, en el ao 2010 las diez marcas de mayor valor en el mundo fueron4:

No. Marca Pas de origen Valor (en millones

de dlares)

1

EE.UU. 70,452

2

EE.UU. 64,727

3

EE.UU. 60,895

4

EE.UU. 43,557

5

EE.UU. 42,808

6

EE.UU. 33,578

7

EE.UU. 32,015

8

Finlandia 29,495

9

EE.UU. 28,731

3 FERNNDEZ-NVOA, Carlos. Tratado sobre Derecho de Marcas. 2da. Ed. Madrid: Marcial Pons, 2004.

Pg. 30

4 Fuente de las cifras e imgenes: http://www.interbrand.com/es/knowledge/best-global-brands/best-global-

brands-2008/best-global-brands-2010.aspx La metodologa y los criterios utilizados en el estudio se encuentran en http://www.interbrand.com/es/best-global-brands/best-global-brands-methodology/Overview.aspx

9

10

EE.UU. 26,867

De igual modo, los consumidores peruanos hemos asociado ciertas marcas con

nuestra nacin. En una reciente encuesta publicada por el diario EL COMERCIO

el 25 de julio de 2010, a propsito de las celebraciones por Fiestas Patrias, ante la

pregunta cules son las tres marcas que representan mejor al Per?5, el listado

de respuestas fue encabezado por:

1. INCA KOLA (37%)

6

2. GLORIA (28%)

7

5 La correspondiente Ficha tcnica indica: Encuesta realizada por Ipsos Apoyo Opinin y Mercado S.A. por

encargo del Diario El Comercio No. de registro: 0001-REE/JNE. Sistema de muestreo: Probabilstico, estratificado. Muestra: 1200 personas en 17 ciudades representativas del pas. Nivel de representatividad: 100%. Procedimiento de seleccin de encuestados: En la localidad, probabilstico estratificado; por zona, probabilstico y sistemtico con inicio aleatorio; por hogar, probabilstico y sistemtico con inicio aleatorio; y por persona, por cuotas de sexo, edad y NSE. Fechas de aplicacin: entre el 13 y 16 de julio de 2010. Margen de error: 4,4%. Nivel de confianza: 96%. Universo: Poblacin urbana del pas, hombres y mujeres de 18 aos a ms.

6 Fuente de la imagen: http://www.incakola.com.pe/contenido.php?sec=2

10

3. BANCO DE CRDITO BCP (26%)

Con el paso de los aos, algunas marcas pueden llegar a tener hasta una

conexin emocional con el consumidor. Ello se refleja en la respuesta brindada

por Johnny Lindley Surez, gerente general de la Corporacin Lindley, cuando se

le pregunt por qu pensaba que a los peruanos nos gusta tanto INCA KOLA.

Lindley manifest: es un gusto adquirido, ya est en nuestros genes. En 2010

cumplimos 75 aos y somos ya una tradicin peruana. Lo otro es que, desde que

se concibi la formula, se busc algo diferente en aroma, sabor y color. El color

amarillo refleja el oro de los incas. En cuanto a aroma y sabor, se busc que no

estuviera asociada a algo especfico, sino que fuera inclusiva. () Es una bebida

de fantasa, que da satisfacciones gustativas, emocionales y evocativas8.

En los captulos siguientes se analizarn las funciones de las marcas, requisitos

de registrabilidad, prohibiciones absolutas y relativas, as como el procedimiento

de registro.

1.2.2. Lemas comerciales

Tomando en cuenta que la publicidad es el mecanismo por excelencia para

posicionar un signo en el mercado, los lemas comerciales o eslganes constituyen

aquellas palabras o frases que los empresarios utilizan para reforzar el recuerdo

que un consumidor tiene sobre una marca determinada. Al respecto, en el artculo

175 de la Decisin 486 se indica que se entiende por lema comercial la palabra,

7 Fuente de la imagen: http://www.gloria.com.pe/Gevaporada_entera.html

8 La entrevista completa se encuentra en:

http://www.100aosdehistorias.pe/index.php/2010/09/%C2%BFla-inca-kola-tiene-hierbaluisa-manzanilla-platano-cana-de-azucar%E2%80%A6/

11

frase o leyenda utilizada como complemento de una marca. A continuacin

colocamos, junto con las respectivas marcas que complementan, algunos

ejemplos de lemas comerciales:

FRUGOS, DESPIERTA TU ALEGRA

ANUA, TU CABELLO TIENE MUCHO QUE DECIR

OROFEM, DESPIERTA LA DIOSA QUE LLEVAS DENTRO

O2=OXIGEN UNIQUE, RESPIRA LIBERTAD

E.WONG, DONDE COMPRAR ES UN PLACER

DONOFRIO, CERCA DE TI

INCA KOLA, LA BEBIDA DEL PER

BANCO DE CRDITO BCP, LA CONFIANZA GENERA CONFIANZA

Puede advertirse que muchos lemas comerciales condensan determinados

atributos particulares que los titulares de las marcas desean reforzar. Ello se

constata en las declaraciones de Patricia Foster, gerente de Marca e Investigacin

de Mercado del BCP, quien indica, a propsito de los anuncios publicitarios que

iban acompaados del lema comercial LA CONFIANZA GENERA CONFIANZA, lo

siguiente: en el ao 2005, lanzamos una campaa de imagen que fue sumamente

innovadora y distinta para la categora de bancos en ese momento, y fue la

primera campaa de imagen que gan un Effie de Oro y el gran Effie Campaa de

Valor por los resultados que obtuvo. Esta campaa fue la de El sof9.

En la figura siguiente se aprecia una captura de imagen del anuncio televisivo, en

el cual se resalta el lema comercial descrito:

9 GIUFFRA, Bruno. Triunfadores Peruanos. BCP, una historia de liderazgo y compromiso en beneficio de sus

clientes. Lima: Empresa Editora El Comercio, 2010. Pg. 113.

12

Sobre LA BEBIDA DEL PER, lema comercial utilizado junto con INCA KOLA, el

chef Adolfo Perret, dueo del restaurante PUNTA SAL y difusor de la comida

peruana, seala que con respecto a la asociacin entre la bebida y la identidad

nacional, () sta es una ligazn frrea, casi indisociable a estas alturas. Hemos

sido testigos de que Inca Kola, desde sus inicios, marc un hito: se volvi la

bebida del Per. Se habla de una bebida que con todo combina. Esto genera

fidelidad por parte del consumidor10.

Cabe destacar tambin que los lemas comerciales son intensamente utilizados en

el mundo. Precisamente, la revista ADVERTISING AGE coloc al lema comercial

JUST DO IT (complementario de la marca NIKE) dentro de la lista de los diez

mejores eslganes del siglo XX en Estados Unidos11. Sobre este lema, Robert

10

CHUMPITAZI, Rolando y Gustavo RODRGUEZ. Triunfadores Peruanos. Corporacin Lindley Inca Kola. El dulce sabor de la peruanidad. Lima: Empresa Editora El Comercio, 2010. Pg. 131 y 135.

11 Fuente: http://adage.com/century/slogans.html La lista de los diez lemas es:

1. DIAMONDS ARE FOREVER (DEBEERS)

2. JUST DO IT (NIKE)

3. THE PAUSE THAT REFRESHES (COCA-COLA)

4. TASTES GREAT, LESS FILLING (MILLER LITE)

5. WE TRY HARDER (AVIS)

6. GOOD TO THE LAST DROP (MAXWELL HOUSE)

7. BREAKFAST OF CHAMPIONS (WHEATIES)

8. DOES SHE ... OR DOESN'T SHE? (CLAIROL)

9. WHEN IT RAINS IT POURS (MORTON SALT)

13

Goldman y Stephen Papson sealan: Por qu el JUST DO IT resuena en tantas

personas? Se dirige a las limitaciones e inhibiciones en la vida cotidiana que las

alejan de experiencias trascendentales. NIKE proporciona un lenguaje de poder

sin importar quin eres, ni tus limitaciones fsicas, econmicas o sociales. La

trascendencia no slo es posible, sino que est esperando ser llamada. Toma

control de tu vida y no te entregues a las rutinas diarias que pueden con mucha

facilidad sobrecargar tu vida diaria12.

Es importante mencionar que, bajo Resolucin No. 422-1998-TPI-INDECOPI del

25 de abril de 1998, se emiti el siguiente precedente de observancia obligatoria13

respecto a los requisitos de registrabilidad que deben cumplir los lemas

comerciales:

Debe entenderse por lema comercial la palabra, frase o leyenda capaz

de reforzar la distintividad de la marca que publicita. En consecuencia, el

lema comercial debe tener en s mismo la aptitud distintiva necesaria

para que en la mente de los consumidores se asocie la marca con un

concepto que realce su distintividad.

El carcter de complementariedad -en relacin a la marca que publicita-

atribuido al lema comercial, implica que su distintividad no puede basarse

slo en la presencia de la marca registrada al interior del mismo.

No podr registrarse como lema comercial una frase simple,

comnmente utilizada en la publicidad para promocionar los productos o

servicios distinguidos con la marca que se publicita.

10. WHERE'S THE BEEF? (WENDY'S)

12 GOLDMAN, Robert y Stephen PAPSON. Grandes casos empresariales. Cultura Nike: el signo del

swoosh. Barcelona: Deusto, 2007. Pg. 40

13 No obstante esta Resolucin fue emitida cuando se encontraba vigente la Decisin 344, la correspondiente

interpretacin es actualmente aplicable pues la Decisin 486 regula de la misma forma a los lemas comerciales.

14

Tampoco podr registrarse como lema comercial una frase que sin

fantasa alguna se limite a alabar los productos o servicios que se desea

publicitar.

Para su acceso a registro, el concepto o idea que el lema comercial

pretenda transmitir a los consumidores no debe ser genrico ni

descriptivo en relacin a los productos o servicios que la marca que

publicita distingue. El registro del lema comercial no debe convertirse en

una va para obtener proteccin legal de denominaciones que, por ser

genricas o descriptivas, no podran ser registradas como marcas.

En concordancia con lo anterior, no cualquier frase puede ser inscribirse como

lema comercial, debe contar por s misma con suficiente aptitud distintiva para

complementar la marca.

Finalmente, cabe mencionar que en el Per los lemas comerciales se encuentran

jurdicamente enlazados con las marcas, lo cual se refleja en el artculo 178 de la

Decisin 486 que indica que un lema comercial deber ser transferido

conjuntamente con el signo marcario al cual se asocia y su vigencia estar sujeta

a la del signo.

1.2.3. Nombres comerciales

El nombre comercial constituye aquel signo que un empresario utiliza para

identificar a su actividad mercantil. Sobre el particular, en el artculo 190 de la

Decisin 486 se indica que un nombre comercial es cualquier signo que

identifique a una actividad econmica, a una empresa, o a un establecimiento

mercantil. Una empresa o establecimiento podr tener ms de un nombre

comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento,

entre otros, su denominacin social, razn social u otra designacin inscrita en un

registro de personas o sociedades mercantiles. ()

15

De esta manera, mientras que la razn social y la denominacin social constituyen

el nombre societario que se inscribe en Registros Pblicos, el nombre comercial

es el que identifica a la empresa en el ejercicio de su actividad comercial,

pudiendo o no coincidir el nombre comercial con el nombre societario.

Cabe recalcar que algunos empresarios utilizan su propia marca tambin como

nombre comercial. Es el caso del signo WONG que identifica tanto a la actividad

econmica del conocido supermercado (cuya denominacin social es CENCOSUD

PERU S.A.C.), como a muchos de los productos que all se comercializan (arroz,

azcar, panetn, etc.). Sin embargo, no todos los supermercados siguen esta

modalidad pues, por ejemplo, PLAZA VEA (nombre comercial utilizado por

SUPERMERCADOS PERUANOS S.A.) comercializa sus propios productos con la

marca BELLS14.

15

Otros ejemplos de nombres comerciales muy utilizados en el Per son RIPLEY,

SAGA FALABELLA e HIRAOKA.

14

Sobre esta marca, SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. seala que Bells es una lnea especializada en abarrotes. As, encontramos desde aceites para cocina, mermeladas y conservas de pescado, hasta huevos y panetones. Es la marca emblemtica de Supermercados Peruanos y se distingue por ofrecer una propuesta de precio bajo a la mejor calidad. Fuente: http://www.plazavea.com.pe/nuestras-marcas

15 Fuente propia.

16

16

17

Cabe resaltar que, a diferencia de las marcas, el nombre comercial no requiere de

registro para su efectiva proteccin pues el derecho exclusivo sobre el mismo se

adquiere con su primer uso en el mercado y culmina cuando cesa su uso o las

correspondientes actividades de la empresa. En tal sentido, el registro tiene

efectos declarativos.

Sin perjuicio de lo antes mencionado, de conformidad con el artculo 86 del

Decreto Legislativo No. 1075, en los casos en que se pretenda hacer valer un

derecho en base a un nombre comercial (utilizado o registrado), el

correspondiente titular tiene la obligacin de demostrar su uso o el conocimiento

del mismo en el Per.

1.2.4. Denominaciones de origen

Existen ciertos productos cuya calidad y dems caractersticas peculiares se

derivan de una procedencia geogrfica determinada, lo cual los hace merecedores

de contar con una proteccin especial. Esta tutela se encuentra en el artculo 201

de la Decisin 486 que seala que se entender por denominacin de origen, una

indicacin geogrfica constituida por la denominacin de un pas, de una regin o

de un lugar determinado, o constituida por una denominacin que sin ser la de un

pas, una regin o un lugar determinado se refiere a una zona geogrfica

16

Fuente propia

17 Fuente propia

17

determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya calidad,

reputacin u otras caractersticas se deban exclusiva o esencialmente al medio

geogrfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos.

Asimismo, es importante resaltar que el Estado Peruano ostenta la titularidad

sobre las denominaciones de origen, pudiendo otorgar autorizaciones de uso.

Las denominaciones de origen que hasta la fecha han sido otorgadas en el Per

son:

PISCO

Primera denominacin de origen peruana declarada

para designar los productos obtenidos por la

destilacin de caldos resultantes de la fermentacin

exclusiva de la uva madura (de acuerdo con lo

establecido en la Norma Tcnica Nacional Obligatoria

N 211.001), elaborados en la costa de los

departamentos de Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y;

los valles de Locumba, Sama y Caplina,

pertenecientes al departamento de Tacna.

MAZ BLANCO

GIGANTE CUSCO

Distingue la especie maz blanco gigante (Paraqay

sara) y a la zona geogrfica delimitada para su cultivo

y produccin: las provincias de Calca y Urubamba.

Como se sabe, la provincia cusquea de Calca posee

siete distritos: San Salvador, Psac, Taray, Coya,

Lamay, Calca y Lares. En todos ellos, excepto en el

ltimo, se cultiva esta variedad. Por su parte, los siete

distritos de Urubamba son: Urubamba, Huayllabamba,

Ollantaytambo, Yucay, Maras, Machupicchu y

Chincheros. Excepcin hecha de los dos ltimos, en

todos se cultiva el Maz Blanco Gigante Cusco.

CHULUCANAS La zona geogrfica delimitada para la elaboracin de

18

los productos designados con esta denominacin es el

distrito de Chulucanas, provincia de Morropn,

departamento de Piura. El distrito de Chulucanas limita

por el norte con el distrito de Fras, provincia de

Ayabaca; al sur, con el distrito de Catacaos, provincia

de Piura; al este, con los distritos de La Matanza,

Morropn y Santo Domingo; y, por el oeste, con los

distritos de Castilla, en la provincia de Piura, y

Tambogrande, en la provincia de Sullana.

PALLAR DE ICA

Se caracteriza por ser un producto de sabor agradable

(dulce), de cscara delgada (textura), de fcil y rpida

coccin, el cual luego de la misma se presenta

cremoso y suave. La dulzura distintiva del producto

PALLAR DE ICA se debe a su menor contenido de

cido cianhdrico. A ello se debe agregar otros efectos

que la fotosntesis acumula en los cotiledones. Ambas

caractersticas determinan la calidad del Pallar de Ica.

La zona geogrfica delimitada para el cultivo y

produccin del producto comprende las provincias de

Chincha, Pisco, Ica, Palpa y Nazca.

CAF VILLA RICA

Las caractersticas especiales que se reconocen en el

caso del Caf Villa Rica estn referidas principalmente

a la calidad, el sabor, aroma, nivel de acidez,

rendimiento del caf pilado y las tcnicas de

produccin, entre otras, que guardan relacin con los

factores naturales (suelo, agua, clima, etc.) y humanos

(tcnicas de producin) de la zona.

LOCHE DE

LAMBAYEQUE

La zona de produccin donde se cultiva el LOCHE

DE LAMBAYEQUE comprende las provincias de

19

Chiclayo, Lambayeque y Ferreafe. Este fruto es el

resultado de la interaccin de factores ambientales que

se conjugan en la zona de Lambayeque, as como

consecuencia de factores geogrficos. Adicionalmente,

se encuentra presente el factor humano con el manejo

agronmico de las zonas de cultivo del LOCHE DE

LAMBAYEQUE, a lo cual se suma el conocimiento de

las prcticas culturales como las referidas al manejo

del cultivo, heredado de sus ancestros.

Para elaborar este cuadro se tomaron imgenes y textos de: http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/14/jer/guias_informativas/do_sep.pdf

http://www.indecopi.gob.pe/0/modulos/JER/JER_Interna.aspx?ARE=0&PFL=11&JER=377

Dentro de las denominaciones de origen famosas en el mundo, pueden

mencionarse PROSCIUTTO DI PARMA o JAMN DE PARMA y TEQUILA.

1.2.5. Marcas colectivas

A diferencia de las marcas comunes, las marcas colectivas son signos que

distinguen el origen u otra caracterstica de productos o servicios que comparten

empresas diferentes y cuyo uso se encuentra bajo el control de un titular.

El registro de este tipo de marcas debe adems cumplir con formalidades

especiales. As, de acuerdo con el artculo 182 de la Decisin 486, la solicitud de

registro de una marca colectiva deber ir acompaada de:

a) copia de los estatutos de la asociacin, organizacin o grupo de personas

que solicite el registro de la marca colectiva;

b) la lista de integrantes; y,

c) la indicacin de las condiciones y la forma cmo la marca colectiva debe

utilizarse en los productos o servicios.

Algunos ejemplos de marcas colectivas inscritas ante el INDECOPI son:

20

Certificado No. 120

Titular: ASOCIACION DE PRODUCTORES

AGROPECUARIOS ECOLOGICOS VALLE

AZUL DE QUICHUAY

Distingue carne, pescado y aves de la Clase

29

Certificado No. 20

Titular: DER GRUNE PUNKT-DUALES

SYSTEM DEUTSCHLAND

AKTIENGESELLSCHAFT

Distingue cueros e imitaciones de cuero,

pieles, bales y maletas, paraguas,

sombrillas y bastones, fustas y guarnicionera

y dems productos de la Clase 18

Certificado No. 100

Titular: ASOCIACION AGROPECUARIA DE

PRODUCTORES ECOLOGICOS DE

CHUUHUAYO

Distingue productos agrcolas, semillas,

habas frescas, papa fresca, alfalfa, maz,

cebada, trigo, avena, plantas vivas (hierbas

aromticas) de la Clase 31.

1.2.6. Marcas de certificacin

Las marcas de certificacin constituyen signos que tienen el objetivo de identificar

productos o servicios que, a criterio del titular de la marca, cumplen una

determinada calidad o caracterstica.

Al igual que las marcas colectivas, en el caso de las marcas de certificacin, debe

cumplirse con una formalidad especial en el trmite de registro. En efecto, de

acuerdo con el artculo 187 de la Decisin 486, con la solicitud de registro de una

marca de certificacin deber acompaarse el reglamento de uso de la marca que

indique los productos o servicios que podrn ser objeto de certificacin por su

21

titular; defina las caractersticas garantizadas por la presencia de la marca; y

describa la manera en que se ejercer el control de tales caractersticas antes y

despus de autorizarse el uso de la marca. Los siguientes constituyen ejemplos

de marcas de certificacin inscritas en el Per:

Certificado N 10

Titular: ASOCIACION ARGENTINA DE ANGUS

Certifica carne y productos derivados de la carne

comprendidos en la Clase 29

Certificado N 05

Titular: SGS SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE S.A.

Certifica servicios de inspeccin del cumplimiento de los

sistemas de control de los proveedores de servicios, las

industrias manufactureras, las agroindustrias, las

industrias, la industria marina y de construccin; las

industrias procesadoras de alimentos y las industrias

procesadoras de productos, de acuerdo a normas y

estndares nacionales e internacionales para certificacin

(Clase 42).

Certificado N 17

Titular: EPYMESPERU S.A.C.

Certifica servicios de publicidad; gestin de negocios

comerciales; administracin comercial; trabajos de

oficina; en especial certificacin comercial de pginas

web para terceros (Clase 35).

Certificado N 16

Titular: EPYMESPERU S.A.C.

Certifica servicios personales y sociales prestados por

terceros destinados a satisfacer necesidades individuales;

servicios de seguridad para la proteccin de bienes y de

personas (Clase 45).

22

1.3. Principios que rigen la proteccin de los signos distintivos en el

Per

1.3.1. Principio de inscripcin registral

En materia de signos distintivos seguimos en el Per un sistema atributivo o

constitutivo de adquisicin de derechos, mediante el cual la propiedad sobre una

marca se obtiene con su registro ante la Direccin de Signos Distintivos del

INDECOPI. Ello en virtud del artculo 154 de la Decisin 486 que seala que el

derecho al uso exclusivo de una marca se adquirir por el registro de la misma

ante la respectiva oficina nacional competente18.

No obstante lo antes mencionado, este principio tiene dos excepciones:

a) Prioridad: Involucra solicitar el registro de una marca en un pas

diferente de aqul en el cual fue presentada la primera solicitud. En

este caso se podr reivindicar la fecha de presentacin de la primera

solicitud.

18

Cabe indicar en este punto que el artculo 155 de la Decisin 486 seala que el registro de una marca

confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos:

a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales sta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

b) suprimir o modificar la marca con fines comerciales, despus de que se hubiese aplicado o colocado sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre los productos vinculados a los servicios para los cuales sta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

c) fabricar etiquetas, envases, envolturas, embalajes u otros materiales que reproduzcan o contengan la marca, as como comercializar o detentar tales materiales;

d) usar en el comercio un signo idntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusin o un riesgo de asociacin con el titular del registro. Tratndose del uso de un signo idntico para productos o servicios idnticos se presumir que existe riesgo de confusin;

e) usar en el comercio un signo idntico o similar a una marca notoriamente conocida respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando ello pudiese causar al titular del registro un dao econmico o comercial injusto por razn de una dilucin de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o por razn de un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca o de su titular;

f) usar pblicamente un signo idntico o similar a una marca notoriamente conocida, aun para fines no comerciales, cuando ello pudiese causar una dilucin de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de la marca, o un aprovechamiento injusto de su prestigio.

23

b) Prelacin: Permite presentar oposicin a quien ostente un mejor

derecho sobre la marca, lo cual se determinar en la medida que

tenga una solicitud anterior. Sobre el particular, en la primera parte

del artculo 12 del Decreto Legislativo No. 1075 se indica que la

prelacin en el derecho de propiedad industrial se determinar por el

da y hora de presentacin de la solicitud de registro.

Adicionalmente a las excepciones antes indicadas, cabe recalcar que el principio

de inscripcin registral no es aplicable a los nombres comerciales19.

1.3.2. Principio de buena fe

Para que la concurrencia mercantil pueda llevarse a cabo adecuadamente, es

preciso que todos los agentes se comporten de forma leal y honesta, lo cual

supone una actuacin de buena fe. Al respecto, Jess Gonzlez sostiene que la

Administracin pblica y administrado han de adoptar un comportamiento leal en

todas las fases de constitucin de las relaciones hasta el perfeccionamiento del

acto que les d vida y en las relaciones frente a los posibles defectos del acto.

Han de adoptar un comportamiento leal en el desenvolvimiento de las relaciones

en las dos direcciones en que se manifiestan: derechos y deberes. Y han de

comportarse lealmente en el momento de extincin: al ejercer las potestades de

revisin y anulacin y al soportar los efectos de la extincin, as como en el

ejercicio de las acciones ante la Jurisdiccin contencioso-administrativa20.

Este principio se encuentra plasmado en la segunda parte del artculo 12 del

Decreto Legislativo No. 1075 que seala que la prelacin a favor del primer

solicitante supone su buena fe y, en consecuencia, no se reconocer tal prelacin

cuando quede demostrado lo contrario. En tal sentido, no se reconocer

prelacin cuando, por ejemplo, un distribuidor peruano constantemente solicite de

19

Como se indic anteriormente, contrariamente a lo que sucede con las marcas, el nombre comercial no requiere de registro para su proteccin. El derecho sobre el mismo se adquiere con su primer uso en el mercado.

20 GONZLEZ PREZ, Jess. El principio general de la buena fe en el Derecho Administrativo. 3ra. Ed.

Madrid: Civitas, 1999. Pg. 117-118.

24

mala fe el registro de las marcas de la empresa que representa pues en este caso

conoce que estos signos le pertenecen a un tercero.

1.3.3. Principio de territorialidad

El principio de territorialidad establece como regla general que una marca goza de

proteccin nicamente en el territorio del pas en el cual ha sido registrada. Este

principio se encuentra en el artculo 2093 del Cdigo Civil del Per que establece

que la existencia y los alcances de los derechos reales relativos a obras

intelectuales, artsticas o industriales se rigen por lo dispuesto en los tratados y

leyes especiales; y si stos no fueran aplicables, por la ley del lugar donde dichos

derechos se hayan registrado. La ley local establece los requisitos para el

reconocimiento y ejercicio de tales derechos.

Asimismo, sobre este principio, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en

el Proceso No. 17-IP-98, seal que la regla general en Derecho Marcario es la

de que el derecho exclusivo que para el titular de una marca le otorga el registro

de la misma debe circunscribirse al mbito territorial en que se aplica la ley

marcaria. Esta connotacin territorial hace tambin que las marcas registradas en

el extranjero no puedan gozar del derecho de exclusividad en un pas

determinado.

1.3.4. Principio de especialidad

El titular de una marca se encuentra facultado a impedir que un tercero no

autorizado registre o utilice un signo idntico o similar. En este caso, para evaluar

el posible riesgo de confusin debe tomarse en consideracin el denominado

principio de especialidad, mediante el cual quien tenga una marca registrada o

solicitada podr defenderla nicamente en el mbito de los productos o servicios

idnticos o similares. Al respecto, el artculo 136 de la Decisin 486 seala que no

podrn registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara

indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idnticos o se

25

asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un

tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios

respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusin o

de asociacin.

Dado que para inscribir una marca se utiliza la lista de productos y servicios que

se encuentra en la Clasificacin Internacional de Productos y Servicios para el

Registro de las Marcas establecida por el Arreglo de Niza (en adelante,

Clasificacin Internacional de Niza), muchas veces se cree errneamente que el

principio de especialidad se cie exclusivamente a dicha clasificacin, cuando en

realidad su aplicacin es referencial de conformidad con lo expresado en el ltimo

prrafo del artculo 151 de la Decisin 486 que indica que las clases de la

Clasificacin Internacional referida en el prrafo anterior no determinarn la

similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente. En

consecuencia, para la aplicacin del principio de especialidad habr que tomar en

cuenta, entre otros factores, la finalidad, naturaleza, conexin competitiva, canales

de comercializacin y sector de consumo al que se refieran los productos o

servicios en cuestin. Al final del presente captulo estamos incluyendo la

Clasificacin Internacional de Niza donde figuran 34 Clases de productos y 11

Clases de servicios. El lector podr advertir lo siguiente:

Los alimentos para bebs y productos para eliminar animales dainos, a

pesar de pertenecer a la misma Clase 5, tienen muy distinta finalidad y

naturaleza.

Los productos lcteos y las bebidas y zumos de frutas, no obstante

pertenecer a Clases diferentes (29 y 32, respectivamente), tienen similar

finalidad y comparten canales de comercializacin.

1.3.5. Excepciones a algunos principios

Sin perjuicio de que en Captulo IV se desarrollarn las caractersticas de las

marcas notoriamente conocidas, estimamos importante sealar en este punto que

26

este tipo especial de marcas rompen los antes explicados principios de inscripcin

registral, territorialidad y especialidad.

Precisamente, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI,

mediante Resolucin No. 2951-2009/TPI-INDECOPI de fecha 9 de noviembre de

2009, estableci como precedente de observancia obligatoria, entre otros puntos,

lo siguiente: La proteccin especial que se da a las marcas notoriamente

conocidas rompe los principios de especialidad y territorialidad. As, respecto al

principio de especialidad, dicha proteccin se extiende a los productos o servicios,

con independencia de la clase a la cual pertenezcan, yendo ms all de las pautas

generales para el establecimiento de conexin competitiva entre los

productos/servicios de los signos sub litis. En cuanto al principio de territorialidad,

debe tenerse en cuenta que determinar si una marca goza de la calidad de

notoriamente conocida, no es necesario su uso real y efectivo al momento de ser

evaluada, asimismo, tampoco es necesario que dicha marca se encuentre

registrada o vigente en el registro. (el subrayado es nuestro).

27

ANEXO I

CLASIFICACION INTERNACIONAL DE NIZA

Novena Edicin, 2007

TITULOS DE LAS CLASES

PRODUCTOS

CLASE 1 Productos qumicos para la industria, la ciencia y la fotografa, as como para la

agricultura, la horticultura y la silvicultura; resinas artificiales en bruto, materias

plsticas en bruto; abonos para el suelo; composiciones extintoras; preparaciones

para templar y soldar metales; productos qumicos para conservar alimentos;

materias curtientes; adhesivos (pegamentos) para la industria.

CLASE 2 Pinturas, barnices, lacas; productos antioxidantes y productos para conservar la

madera; materias tintreas; mordientes; resinas naturales en bruto; metales en

hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas.

CLASE 3 Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones

para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de perfumera, aceites

esenciales, cosmticos, lociones capilares; dentfricos.

CLASE 4 Aceites y grasas para uso industrial; lubricantes; productos para absorber, rociar y

asentar el polvo; combustibles (incluida la gasolina para motores) y materiales de

alumbrado; velas y mechas de iluminacin.

CLASE 5 Productos farmacuticos y veterinarios; productos higinicos y sanitarios para uso

mdico; sustancias dietticas para uso mdico, alimentos para bebs; emplastos,

material para apsitos; material para empastes e improntas dentales;

desinfectantes; productos para eliminar animales dainos; fungicidas, herbicidas.

CLASE 6 Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construccin metlicos;

construcciones transportables metlicas; materiales metlicos para vas frreas;

cables e hilos metlicos no elctricos; artculos de cerrajera y ferretera metlicos;

tubos y tuberas metlicos; cajas de caudales; productos metlicos no

comprendidos en otras clases; minerales metalferos.

28

CLASE 7 Mquinas y mquinas herramientas; motores (excepto motores para vehculos

terrestres); acoplamientos y elementos de transmisin (excepto para vehculos

terrestres); instrumentos agrcolas que no sean accionados manualmente;

incubadoras de huevos.

CLASE 8 Herramientas e instrumentos de mano accionados manualmente; artculos de

cuchillera, tenedores y cucharas; armas blancas; navajas y maquinillas de afeitar.

CLASE 9 Aparatos e instrumentos cientficos, nuticos, geodsicos, fotogrficos,

cinematogrficos, pticos, de pesaje, de medicin, de sealizacin, de control

(inspeccin), de salvamento y de enseanza; aparatos e instrumentos de

conduccin, distribucin, transformacin, acumulacin, regulacin o control de la

electricidad; aparatos de grabacin, transmisin o reproduccin de sonido o

imgenes; soportes de registro magnticos, discos acsticos; distribuidores

automticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras,

mquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos y ordenadores;

extintores.

CLASE 10 Aparatos e instrumentos quirrgicos, mdicos, odontolgicos y veterinarios, as

como miembros, ojos y dientes artificiales; artculos ortopdicos; material de sutura.

CLASE 11 Aparatos de alumbrado, calefaccin, produccin de vapor, coccin, refrigeracin,

secado, ventilacin y distribucin de agua, as como instalaciones sanitarias.

CLASE 12 Vehculos; aparatos de locomocin terrestre, area o acutica.

CLASE 13 Armas de fuego; municiones y proyectiles; explosivos; fuegos artificiales.

CLASE 14 Metales preciosos y sus aleaciones, as como productos de estas materias o

chapados no comprendidos en otras clases; artculos de joyera, bisutera, piedras

preciosas; artculos de relojera e instrumentos cronomtricos.

CLASE 15 Instrumentos musicales.

CLASE 16 Papel, cartn y artculos de estas materias no comprendidos en otras clases;

productos de imprenta; material de encuadernacin; fotografas; artculos de

papelera; adhesivos (pegamentos) de papelera o para uso domstico; material

29

para artistas; pinceles; mquinas de escribir y artculos de oficina (excepto

muebles); material de instruccin o material didctico (excepto aparatos); materias

plsticas para embalar (no comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta;

clichs de imprenta.

CLASE 17 Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas materias no

comprendidos en otras clases; productos de materias plsticas semielaborados;

materiales para calafatear, estopar y aislar; tubos flexibles no metlicos.

CLASE 18 Cuero y cuero de imitacin, productos de estas materias no comprendidos en otras

clases; pieles de animales; bales y maletas; paraguas, sombrillas y bastones;

fustas y artculos de guarnicionera.

CLASE 19 Materiales de construccin no metlicos; tubos rgidos no metlicos para la

construccin; asfalto, pez y betn; construcciones transportables no metlicas;

monumentos no metlicos.

CLASE 20 Muebles, espejos, marcos; productos de madera, corcho, caa, junco, mimbre,

cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, mbar, ncar, espuma de mar, sucedneos

de todos estos materiales o de materias plsticas, no comprendidos en otras clases.

CLASE 21 Utensilios y recipientes para uso domstico y culinario; peines y esponjas; cepillos;

materiales para fabricar cepillos; material de limpieza; lana de acero; vidrio en bruto

o semielaborado (excepto el vidrio de construccin); artculos de cristalera,

porcelana y loza no comprendidos en otras clases.

CLASE 22 Cuerdas, cordeles, redes, tiendas de campaa, lonas, velas de navegacin, sacos y

bolsas (no comprendidos en otras clases); materiales de acolchado y relleno

(excepto el caucho o las materias plsticas); materias textiles fibrosas en bruto.

CLASE 23 Hilos para uso textil.

CLASE 24 Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y de

mesa.

CLASE 25 Prendas de vestir, calzado, artculos de sombrerera.

30

CLASE 26 Encajes y bordados, cintas y cordones; botones, ganchos y ojetes, alfileres y

agujas; flores artificiales.

CLASE 27 Alfombras, felpudos, esteras, linleo y otros revestimientos de suelos; tapices

murales que no sean de materias textiles.

CLASE 28 Juegos y juguetes; artculos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras

clases; adornos para rboles de Navidad.

CLASE 29 Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y

verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas,

confituras, compotas; huevos, leche y productos lcteos; aceites y grasas

comestibles.

CLASE 30 Caf, t, cacao, azcar, arroz, tapioca, sag, sucedneos del caf; harinas y

preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelera y de confitera,

helados; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal, mostaza; vinagre,

salsas (condimentos); especias; hielo.

CLASE 31 Productos agrcolas, hortcolas, forestales y granos, no comprendidos en otras

clases; animales vivos; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas; semillas,

plantas y flores naturales; alimentos para animales; malta.

CLASE 32 Cerveza; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas de

frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas.

CLASE 33 Bebidas alcohlicas (excepto cervezas).

CLASE 34 Tabaco; artculos para fumadores; cerillas.

SERVICIOS

CLASE 35 Publicidad; gestin de negocios comerciales; administracin comercial; trabajos de

oficina.

CLASE 36 Seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios inmobiliarios.

31

CLASE 37 Servicios de construccin; servicios de reparacin; servicios de instalacin.

CLASE 38 Telecomunicaciones.

CLASE 39 Transporte; embalaje y almacenamiento de mercancas; organizacin de viajes.

CLASE 40 Tratamiento de materiales.

CLASE 41 Educacin; formacin; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y

culturales.

CLASE 42 Servicios cientficos y tecnolgicos, as como servicios de investigacin y diseo en

estos mbitos; servicios de anlisis e investigacin industriales; diseo y desarrollo

de equipos informticos y de software.

CLASE 43 Servicios de restauracin (alimentacin); hospedaje temporal.

CLASE 44 Servicios mdicos; servicios veterinarios; tratamientos de higiene y de belleza para

personas o animales; servicios de agricultura, horticultura y silvicultura.

CLASE 45 Servicios jurdicos; servicios de seguridad para la proteccin de bienes y personas;

servicios personales y sociales prestados por terceros para satisfacer necesidades

individuales.