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Proceso 82-IP-2013.- Interpretación Prejudicial del artículo 136 literal h) de la Decisión 486 de laComisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud for-mulada por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de laCorte Suprema de Justicia de la República del Perú. Interpretación Pre-judicial de oficio de los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tri-bunal de Justicia de la Comunidad Andina, 122 y 123 del Estatuto delTribunal de Justicia de la Comunidad Andina; y, 134 literal a), 136 lite-ral a), 224, 225, 228 y 229 de la Decisión 486. Actor: Sociedad UNIÓNDE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. Marca:“KRYSTALGRAN” (denominativa). Expediente Interno N° 2971-2011 ........

Proceso 85-IP-2013.- Interpretación Prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 dela Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud for-mulada por la Sección Primera del Consejo de Estado de la República deColombia. Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 134 literal a)y 150 de la misma Decisión. Actor: Sociedad SODIMAC COLOMBIA S.A.Marca: “MEDITERRÁNEO” (denominativa). Expediente Interno N° 2010-00094 ............................................................................................................

Proceso 23-IP-2013.- Interpretación Prejudicial, a solicitud de la corte consultante, de los ar-tículos 134 literales a), b) y g), 135 literal b), y 136 literal a) de la Decisión486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comu-nidad Andina y, de oficio, de los artículos 136 literal h), 224, 225, 226, 228y 229 de la misma normativa, con fundamento en la consulta solicitadapor la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Co-lombia. Expediente Interno Nº 2009-00178. Actor: MAKRO COMPUTOS.A. Marca: MKC MAKRO COMPUTO S.A. (mixta) ..................................

Proceso 58-IP-2013.- Interpretación prejudicial de los artículos 135 literales a) y b) y 136 literala) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitadapor el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Con-tencioso Administrativo, Sección Primera; e Interpretación Prejudicialde oficio del artículo 134 literal a) de la misma Decisión. Marca: ESOZOL(denominativa). Actor: sociedad LABORATORIOS BEST S.A. Procesointerno Nº 2009-00531 ..................................................................................

Para nosotros la Patria es América

S U M A R I O

Tribunal de Justicia de la Comunidad AndinaPág.

Año XXX - Número 2229

Lima, 20 de agosto de 2013

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GACETA OFICIAL 20/08/2013 2.72

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a losocho (8) días del mes de mayo del año dos miltrece.

En la solicitud sobre interpretación prejudicialformulada por la Sala de Derecho Constitucionaly Social Permanente de la Corte Suprema deJusticia de la República del Perú.

VISTOS:

Que, de la solicitud de interpretación prejudicialy de sus anexos se desprende que los requisi-tos exigidos por el artículo 33 del Tratado deCreación del Tribunal y 125 de su Estatuto fue-ron cumplidos, por lo que su admisión a trámitefue considerada procedente por auto de dieci-siete (17) de abril de 2013.

1. ANTECEDENTES

1.1. Las partes

La parte demandante es: la sociedad UNIÓN DECERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNS-TON S.A.A.La parte demandada la constituyen: EL INSTI-TUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COM-PETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PRO-PIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI), EL PRO-CURADOR DE LA REPÚBLICA ENCARGADODE LOS ASUNTOS JUDICIALES DE LA PRESI-DENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS y lasociedad HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC.

1.2. Actos demandados

La sociedad UNIÓN DE CERVECERÍAS PE-RUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. soli-

cita que se declare la nulidad de la ResoluciónAdministrativa Nº 1044-2002/TPI-INDECOPIde la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunaldel INDECOPI a través de la cual se confirmó laResolución Nº 007188-2002/OSD-INDECOPIde 28 de junio de 2002 que declaró infundadala oposición presentada por la sociedad acto-ra y concedió el registro del signo “KRYSTAL-GRAN”, para distinguir productos comprendidosen la Clase No. 1 de la Clasificación Interna-cional a favor de la sociedad HUNTSMAN IN-TERNATIONAL LLC.

1.3. Hechos relevantes

Del expediente remitido por la Sala de DerechoConstitucional y Social Permanente de la CorteSuprema de Justicia de la República del Perú,han podido ser destacados los siguientes as-pectos:

a) Los hechos

Entre los principales hechos considerados re-levantes en esta causa se encuentran los si-guientes:

- El 6 de noviembre de 2001, la sociedad HUNTS-MAN INTERNATIONAL LLC. solicitó el regis-tro del signo “KRYSTALGRAN”, para distin-guir productos, comprendidos en la clase 1de la Clasificación Internacional de Niza.

- Una vez publicado el extracto de la solicitudde registro en el Diario Oficial “El Peruano”,la sociedad EASTMAN CHEMICAL RESINS,INC. presentó oposición a la solicitud de re-gistro sobre la base del registro de su marca“KRISTALEX”, para distinguir productos com-prendidos en la clase 1 de la ClasificaciónInternacional de Niza.

PROCESO 82-IP-2013

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal h) de la Decisión 486 de laComisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formulada

por la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Supremade Justicia de la República del Perú. Interpretación prejudicial de oficio de los

artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de laComunidad Andina, 122 y 123 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la

Comunidad Andina; y, 134 literal a), 136 literal a), 224, 225, 228 y 229 de laDecisión 486. Actor: Sociedad UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS

BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. Marca: “KRYSTALGRAN”(denominativa). Expediente Interno N° 2971-2011.


- La sociedad UNIÓN DE CERVECERÍAS PE-RUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. pre-sentó oposición a la solicitud de registro so-bre la base del registro de su marca notoria“CRISTAL”, para distinguir cerveza, compren-dida en la clase 32 de la Clasificación Inter-nacional de Niza.

- El 28 de junio de 2002, la Oficina de SignosDistintivos del INDECOPI expidió la Resolu-ción Nº 7188-2002/OSD-INDECOPI, a travésde la cual declaró infundadas las oposicionespresentadas y concedió el registro del signosolicitado.

- El 25 de julio de 2002, la sociedad UNIÓN DECERVECERÍAS PERUANAS BACKUS YJOHNSTON S.A.A. interpuso el recurso deapelación en contra de la Resolución referida.

- El 13 de noviembre de 2002, el Tribunal deDefensa de la Competencia y de la Protec-ción de la Propiedad Intelectual del INDE-COPI expidió la Resolución Nº 1044-2002/TPI-INDECOPI a través de la cual resolvióconfirmar la Resolución Nº 7188-2002/OSD-INDECOPI de 28 de junio de 2002.

- El 11 de febrero de 2003, la sociedad UNIÓNDE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS YJOHNSTON S.A.A. interpuso demanda con-tencioso administrativa, en contra de la Re-solución mencionada.

- El 16 de marzo de 2009, la Segunda Sala Es-pecializada en lo Contencioso Administrati-vo, emitió la Resolución No. 38 por medio dela cual declaró infundada la demanda pro-puesta. Explicó que “el Registro de la Marca‘KRISTALGRAN’ no se encuentra incursa enla prohibición prevista en el artículo 136, inci-so h) de la Decisión 486 de la ComunidadAndina”.

- La sociedad UNIÓN DE CERVECERÍAS PE-RUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. in-terpuso recurso de apelación en contra de laResolución No. 38 de 16 de marzo de 2009.Indica que su marca notoria “CRISTAL” me-rece una protección ampliada.

- El 23 de noviembre de 2010, la Corte Supre-ma de Justicia de la República, Sala CivilPermanente, emitió la Resolución por mediode la cual confirmó la sentencia apelada.Explicó que “el signo CRISTAL no constituye

una marca de fantasía, toda vez que el térmi-no Cristal tiene diversos significados en elidioma español, por tanto no tiene un carác-ter excepcional o especial que amerite laaplicación de lo regulado por el artículo 136de la Decisión 486, ni del examen comparati-vo resulta que el signo solicitado sea idénticoo similar a la marca notoria CRISTAL”.

- La sociedad UNIÓN DE CERVECERÍAS PE-RUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. in-terpuso recurso de casación en contra de lasentencia de 23 de noviembre de 2010. Basasu recurso en la causal de infracción norma-tiva, indica que se ha interpretado de formaerrónea el artículo 136 literal h) de la Decisión486 “Régimen Común de Propiedad Indus-trial” y se ha desconocido la protección es-pecial y reforzada que merece toda marcanotoria.

- El 21 de mayo de 2012, la Sala de DerechoConstitucional y Social Permanente de laCorte Suprema de Justicia de la Repúblicadel Perú expidió el Auto Calificatorio del Re-curso de Casación Nº 2971-2011 - LIMA através del cual declaró procedente el recursode casación interpuesto “por la causal deinfracción normativa, por interpretación erró-nea, del artículo 136 inciso h) de la DecisiónNo. 486 ‘Régimen Común de Propiedad In-dustrial’, contra la sentencia de vista de fe-cha veintitrés de noviembre de dos mil diez”y mandó remitir copias certificadas de los ac-tuados al Tribunal de Justicia de la Comuni-dad Andina.

- El 6 de marzo de 2013, el Presidente de laSala de Derecho Constitucional y Social Per-manente de la Corte Suprema de Justicia dela República del Perú, a través del Oficio No.008-2013-SCS-CS, solicita la interpretaciónprejudicial del artículo 136 literal h) de la De-cisión 486 de la Comisión de la ComunidadAndina.

b) Fundamentos de la Demanda

La sociedad UNIÓN DE CERVECERÍAS PE-RUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A., en suescrito de demanda expresa, en lo principal, lossiguientes argumentos:

- “La Notoriedad de la marca ‘CRISTAL’ queha sido reconocida en más de una oportuni-


dad por la Oficina de Signos Distintivos yla Sala de Propiedad Intelectual del Tribunaldel Indecopi no admite discusión”.

- “Nuestra marca CRISTAL es merecedora deprotección del fenómeno de dilución debido aque de accederse al registro de marcas idén-ticas o similares –aún cuando distingan pro-ductos o servicios distintos- , corre el riesgode diluirse, de perder la mayor parte de sumagia y su poder de atracción”.

- La marca notoria CRISTAL merecería la pro-tección ampliada que establece el inciso d)del artículo 130 del Decreto Legislativo 823,por lo que la Resolución expedida por el Tri-bunal del INDECOPI recortaría indebida-mente el alcance de dicha protección.

c) Contestación a la demanda

El INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DELA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DELA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI),en su contestación a la demanda, expresa, enlo principal, los siguientes argumentos:

- “(…) la Resolución impugnada no ha cues-tionado o puesto en tela de juicio la calidadde notoriamente conocida de la marca CRIS-TAL”.

- “En virtud de la preeminencia del derechocomunitario andino respecto de la norma na-cional, no resultaba aplicable al presente casoel inciso d) del Artículo 130º del DecretoLegislativo 823, referido al tema de la noto-riedad”.

- “La marca CRISTAL forma parte de variasmarcas registradas en distintas clases de laNomenclatura Oficial, entre ellas, la clase 01– razón por la que no presenta un carácterexcepcional o especial que le otorgue unanotoriedad preminente o renombrada al gradode verse afectada por la dilución”.

d) Tercero Interesado

La sociedad HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC.no contestó la demanda.

CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

Que, de conformidad con la disposición previs-ta en el artículo 1, literal c, del Tratado de Crea-ción del Tribunal, la norma cuya interpretación

se solicita, forma parte del ordenamiento jurídi-co de la Comunidad Andina;

Que, a tenor de la disposición señalada en elartículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal,en correspondencia con lo establecido en losartículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunales competente para interpretar por vía preju-dicial las normas que integran el ordenamientojurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fueadmitida a trámite por auto de 17 de abril de2013.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICOCOMUNITARIO A SER INTERPRETADAS

La Sala de Derecho Constitucional y Social Per-manente de la Corte Suprema de Justicia de laRepública del Perú ha solicitado la interpreta-ción prejudicial del artículo 136 literal h) de laDecisión 486 de la Comisión de la ComunidadAndina.

El Tribunal considera que procede la interpre-tación de los artículos correspondientes a laDecisión 486 de la Comisión de la ComunidadAndina, por haber constatado, en los documen-tos aparejados al expediente, que la solicitudrelativa al registro del signo “KRYSTALGRAN”,fue presentada el 6 de noviembre de 2001, envigencia de la Decisión 486 mencionada.

Con fundamento en la potestad que deriva delartículo 34 del Tratado de Creación del Tribunaly 126 del Estatuto, que indican que “el Tribunaldeberá limitarse a precisar el contenido y alcan-ce de las normas que conforman el ordenamien-to jurídico de la Comunidad Andina, referidas alcaso concreto”, y que al ser estas disposicio-nes imperativas, que atribuyen al Tribunal Co-munitario la facultad de interpretar de oficio lasnormas del ordenamiento jurídico comunitarioque estime aplicables al caso concreto; y to-mando en cuenta que para el efecto la norma-tiva sustancial aplicable es la Decisión 486 dela Comisión de la Comunidad Andina, se inter-pretará de oficio el artículo 134 literal a) (con-cepto de marca y elementos constitutivos), 136literal a) (identidad y semejanza con una mar-ca), 224, 225, 228 y 229 (signos distintivos no-toriamente conocidos) de la Decisión 486 men-cionada, en tanto que resultan pertinentes parala resolución del presente caso.


Asimismo, se interpretarán de oficio los artícu-los 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunalde Justicia de la Comunidad Andina y 122 y 123de su Estatuto, referentes a la InterpretaciónPrejudicial Obligatoria y Facultativa.

En consecuencia, los textos de las normas aser interpretadas son los siguientes:

TRATADO DE CREACIÓN DEL TRIBUNALDE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

(…)

“Artículo 32.- Corresponderá al Tribunal in-terpretar por vía prejudicial las normas queconforman el ordenamiento jurídico de la Co-munidad Andina, con el fin de asegurar suaplicación uniforme en el territorio de los Paí-ses Miembros.

Artículo 33.- Los Jueces nacionales que co-nozcan de un proceso en el que deba aplicar-se o se controvierta alguna de las normasque conforman el ordenamiento jurídico de laComunidad Andina, podrán solicitar, directa-mente, la interpretación del Tribunal acercade dichas normas, siempre que la sentenciasea susceptible de recursos en derecho in-terno. Si llegare la oportunidad de dictar sen-tencia sin que hubiere recibido la interpreta-ción del Tribunal, el juez deberá decidir elproceso.

En todos los procesos en los que la senten-cia no fuere susceptible de recursos en dere-cho interno, el juez suspenderá el procedi-miento y solicitará directamente de oficio o apetición de parte la interpretación del Tribu-nal”.

(…)

ESTATUTO DEL TRIBUNAL DE JUSTICIADE LA COMUNIDAD ANDINA

(…)

“Artículo 122.- Consulta facultativa.

Los jueces nacionales que conozcan de unproceso en el que deba aplicarse o se con-trovierta alguna de las normas que confor-man el ordenamiento jurídico de la Comuni-

dad Andina, podrán solicitar, directamente ymediante simple oficio, la interpretación delTribunal acerca de dichas normas, siempreque la sentencia sea susceptible de recursosen derecho interno. Si llegare la oportunidadde dictar sentencia sin que hubiere recibidola interpretación del Tribunal, el juez deberádecidir el proceso.

Artículo 123.- Consulta obligatoria.

De oficio, o a petición de parte, el Juez Na-cional que conozca de un proceso en el cualla sentencia fuera de única o última instan-cia, que no fuere susceptible de recursos enderecho interno, en el que deba aplicarse ose controvierta alguna de las normas queconforman el ordenamiento jurídico de la Co-munidad Andina, deberá suspender el proce-dimiento y solicitar directamente y mediantesimple oficio, la interpretación del Tribunal”.

DECISIÓN 486

“(…)

DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRODE MARCAS

Artículo 134.- A efectos de este régimenconstituirá marca cualquier signo que seaapto para distinguir productos o servicios enel mercado. Podrán registrarse como marcaslos signos susceptibles de representacióngráfica. La naturaleza del producto o servicioal cual se ha de aplicar una marca en ningúncaso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los si-guientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

(…)

Artículo 136.- No podrán registrarse comomarcas aquellos signos cuyo uso en el co-mercio afectara indebidamente un derechode tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una mar-ca anteriormente solicitada para registro oregistrada por un tercero, para los mismosproductos o servicios, o para productos oservicios respecto de los cuales el uso de


la marca pueda causar un riesgo de con-fusión o de asociación”;

(...)

h) constituyan una reproducción, imitación,traducción, transliteración o transcripción,total o parcial, de un signo distintivo no-toriamente conocido cuyo titular sea untercero, cualesquiera que sean los produc-tos o servicios a los que se aplique elsigno, cuando su uso fuese susceptiblede causar un riesgo de confusión o deasociación con ese tercero o con sus pro-ductos o servicios; un aprovechamientoinjusto del prestigio del signo; o la diluciónde su fuerza distintiva o de su valor comer-cial o publicitario.

(…)

DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIA-MENTE CONOCIDOS

Artículo 224.- Se entiende por signo distinti-vo notoriamente conocido el que fuese reco-nocido como tal en cualquier País Miembropor el sector pertinente, independientementede la manera o el medio por el cual se hubie-se hecho conocido.

Artículo 225.- Un signo distintivo notoria-mente conocido será protegido contra su usoy registro no autorizado conforme a este Tí-tulo, sin perjuicio de las demás disposicionesde esta Decisión que fuesen aplicables y delas normas para la protección contra la com-petencia desleal del País Miembro.

(…)

Artículo 228.- Para determinar la notoriedadde un signo distintivo, se tomará en conside-ración entre otros, los siguientes factores:

a) el grado de su conocimiento entre losmiembros del sector pertinente dentro decualquier País Miembro;

b) la duración, amplitud y extensión geográ-fica de su utilización, dentro o fuera decualquier País Miembro;

c) la duración, amplitud y extensión geográ-fica de su promoción, dentro o fuera de

cualquier País Miembro, incluyendo la pu-blicidad y la presentación en ferias, expo-siciones u otros eventos de los productoso servicios, del establecimiento o de laactividad a los que se aplique;

d) el valor de toda inversión efectuada parapromoverlo, o para promover el estableci-miento, actividad, productos o servicios alos que se aplique;

e) las cifras de ventas y de ingresos de laempresa titular en lo que respecta al signocuya notoriedad se alega, tanto en el planointernacional como en el del País Miembroen el que se pretende la protección;

f) el grado de distintividad inherente o adqui-rida del signo;

g) el valor contable del signo como activoempresarial;

h) el volumen de pedidos de personas inte-resadas en obtener una franquicia o licen-cia del signo en determinado territorio; o,

i) la existencia de actividades significativasde fabricación, compras o almacenamien-to por el titular del signo en el País Miem-bro en que se busca protección;

j) los aspectos del comercio internacional;o,

k) la existencia y antigüedad de cualquier re-gistro o solicitud de registro del signo dis-tintivo en el País Miembro o en el extran-jero.

Artículo 229.- No se negará la calidad denotorio a un signo por el solo hecho que:

a) no esté registrado o en trámite de registroen el País Miembro o en el extranjero;

b) no haya sido usado o no se esté usandopara distinguir productos o servicios, o paraidentificar actividades o establecimientosen el País Miembro; o,

c) no sea notoriamente conocido en el ex-tranjero.

(…)”.


3. CONSIDERACIONES

El Tribunal procede a realizar la interpretaciónprejudicial solicitada, para lo cual analizará as-pectos relacionados con:

- La interpretación prejudicial facultativa y obli-gatoria. Los efectos de no solicitar la inter-pretación obligatoria. El caso de Perú y lacalificación interna de la última instancia or-dinaria.

- Concepto de marca y elementos constituti-vos;

- Reglas para realizar el cotejo marcario;- Clases de signos: comparación entre signos

denominativos;- Impedimentos para el registro de un signo

como marca: La identidad y la semejanza;- Riesgo de Confusión: directa e indirecta y/o

asociación;- Signos distintivos notoriamente conocidos.

El riesgo de dilución de la marca notoria.Primacía del Derecho Comunitario frente alinterno del País Miembro;

- Conexión competitiva;- Autonomía de la Oficina Nacional Competen-

te para tomar sus decisiones.

3.1. LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL FA-CULTATIVA Y OBLIGATORIA. LOS EFEC-TOS DE NO SOLICITAR LA INTERPRE-TACIÓN OBLIGATORIA. EL CASO DEPERÚ Y LA CALIFICACIÓN INTERNA DELA ÚLTIMA INSTANCIA ORDINARIA.

La sociedad UNIÓN DE CERVECERÍAS PE-RUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. inter-puso recurso de casación en contra de la sen-tencia de 23 de noviembre de 2010. Basó surecurso en la causal de infracción normativa.Indicó que se ha interpretado de forma erróneael artículo 136 literal h) de la Decisión 486“Régimen Común de Propiedad Industrial” y seha desconocido la protección especial y refor-zada que merece toda marca notoria. El 21 demayo de 2012, la Sala de Derecho Constitucio-nal y Social Permanente de la Corte Supremade Justicia de la República del Perú expidió elAuto Calificatorio del Recurso de Casación Nº2971-2011 - LIMA a través del cual declaró pro-cedente el recurso de casación interpuesto “porla causal de infracción normativa, por interpre-tación errónea, del artículo 136 inciso h) de laDecisión No. 486 ‘Régimen Común de Propie-dad Industrial’, contra la sentencia de vista de

fecha veintitrés de noviembre de dos mil diez”y mandó remitir copias certificadas de los ac-tuados al Tribunal de Justicia de la ComunidadAndina.

Para desarrollar los temas planteados, el Tri-bunal se remitirá a la interpretación prejudicialNo. 149-IP-2011, de 10 de mayo de 2012, mar-ca “PRADAXA” (denominativa), en donde se re-firió a los mencionados temas.

Para lo anterior, el Tribunal determinará las ca-racterísticas de la figura de la interpretaciónprejudicial, establecerá los efectos de no solici-tar la interpretación prejudicial obligatoria, y sereferirá a la calificación de la última instanciaordinaria por parte de la República del Perú.

El ordenamiento jurídico comunitario andino, porregla general y en virtud de los principios deaplicación inmediata y efecto directo, entra aformar parte y a tener efecto automático en elsistema jurídico interno de los Países Miem-bros. En tal sentido, los operadores jurídicosinternos deben aplicar el ordenamiento jurídicocomunitario andino vigente.

La norma comunitaria andina, tal y como suce-de con las demás normas jurídicas, es suscep-tible de interpretación por parte del operadorjurídico. Si dicha labor fuera libre y sin condi-cionantes, podría haber tantas interpretacionescomo operadores jurídicos existieran en el terri-torio comunitario andino. Para evitar este quie-bre del sistema normativo, y con el fin de garan-tizar la validez y la aplicación uniforme del orde-namiento jurídico comunitario, se instituyó lafigura de la Interpretación Prejudicial.

El artículo 32 del Tratado de Creación del Tribu-nal de Justicia de la Comunidad Andina, consa-gra en cabeza de este organismo la función deinterpretar la normativa comunitaria andina paralograr su aplicación de una manera uniforme entodo el territorio comunitario.

1. Instrumentos básicos del sistema.

El esquema se plantea como un sistema decolaboración entre el juez nacional y el comuni-tario, de conformidad con los siguientes instru-mentos básicos:

Consulta facultativa (artículo 122 del Estatutodel Tribunal de Justicia de la Comunidad An-


dina). El Juez nacional que no sea de única oúltima instancia ordinaria puede elevar con-sulta prejudicial al Tribunal. En este caso eljuez nacional no suspende el proceso.

Es una herramienta que tiene el juez nacionalpara salvaguardar, desde su labor de instan-cia, la validez y eficacia del derecho comuni-tario andino. Con este mecanismo el juez deinstancia asegura que la aplicación de lasnormas andinas se encuentra conforme aldesarrollo jurisprudencial comunitario sobrela materia. En últimas, es la forma que tieneel juez nacional de lograr seguridad jurídicaen el ámbito de su competencia, soportandosu decisión en una interpretación uniforme.

• Consulta obligatoria (artículo 123 del Estatu-to del Tribunal de Justicia de la ComunidadAndina). El juez nacional de única o últimainstancia ordinaria tiene la obligación de ele-var consulta prejudicial al Tribunal. En estecaso, debe suspender el proceso hasta quereciba la interpretación prejudicial. Es unaherramienta obligatoria porque el sistema ju-rídico comunitario andino, con este mecanis-mo, está salvaguardando su validez y cohe-rencia por intermedio de los operadores jurí-

dicos que definen en última instancia loslitigios.

Sobre este sistema de colaboración, el Tribunalha manifestado:

“Esta relación de colaboración se realiza conla finalidad de interpretar la norma comunita-ria desde el punto de vista jurídico y queconsiste en explicar el significado de la nor-ma para poder determinar su alcance y senti-do jurídico; tiene como propósito, mantenerla unidad de criterio sobre la legislación co-munitaria en los Países Andinos, evitandoque se produzcan tantas y diferentes inter-pretaciones que impidan la aplicación unifor-me de la Norma Jurídica Andina.” (Interpreta-ción Prejudicial del 18 de febrero de 2004,expedida en el proceso 142-IP-2003, publica-da en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Carta-gena Nº 1050, de 6 de abril de 2004. MARCA:“EL MOLINO”).

2. Características de la figura de la inter-pretación prejudicial.

La figura de la interpretación prejudicial tiene lassiguientes características:

Facultativa Obligatoria Solicitud facultativa: El juez de instancia no está obli-gado a solicitarla.

Solicitud obligatoria: El juez de única o última instancia ordinaria está obligado a solicitarla.

Su aplicación es obligatoria: si bien el juez de instancia no está obligado a solicitarla, una vez requerida y expe-dida sí tiene el deber de acatarla al resolver el caso con-creto.

Su aplicación es obligatoria: Una vez expedida la in-terpretación prejudicial debe ser acatada para resolver el caso concreto.

Es una herramienta directa: el juez de instancia puede acudir directamente ante el Tribunal sin necesidad de tra-mitar la solicitud mediante otra autoridad o instancia. No es necesario que se haga por medio de un exhorto o cualquier otra forma para recaudar información en el exterior; se puede requerir con un simple oficio dirigido al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Es una herramienta directa: el juez de última instancia ordinaria puede acudir directamente al Tribunal sin nece-sidad de tramitar la solicitud mediante otra autoridad o instancia. No es necesario que se haga por medio de un exhorto o cualquier otra forma para recaudar información en el exterior; se puede requerir con un simple oficio dirigido al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

No es una prueba. En el proceso no tiene carácter pro-batorio. Su naturaleza es de un incidente procesal, pero en el caso de solicitud facultativa no suspende el proce-so. La nota informativa sobre el planteamiento de la soli-citud de interpretación prejudicial por los Órganos Judi-ciales Nacionales, en el punto 5 establece lo siguiente: “La interpretación prejudicial no es ni puede asimilarse a una prueba, tampoco es la simple absolución de un cues-tionario, ni está llamada a constituirse en un informe de expertos o en una opinión jurídica de tipo doctrinal. Su naturaleza es la de un incidente procesal, de carácter no contencioso”.

No es una prueba. En el proceso no tiene carácter pro-batorio. Su naturaleza es de un incidente procesal. Sus-pende el proceso.


Sobre la consulta obligatoria el Tribunal ha esta-blecido lo siguiente:

“(…)

La consulta es obligatoria para los Tribuna-les Nacionales de última instancia ordinaria,sin que esto signifique que se atenta contrasu independencia; pues, en este caso, elJuez Nacional actúa como Juez Comunitario.Además, el Juez Nacional debe suspender elproceso, hasta que el Tribunal Comunitariodé su interpretación, la cual deberá ser adop-tada por aquél.

Así, la consulta obligatoria deberá ser solici-tada por el Juez Nacional en todo procesoque debe aplicarse alguna de las normas queconforman el Ordenamiento Jurídico de laComunidad Andina, ya que “De allí se des-prende que la existencia de un pronuncia-miento anterior del Tribunal, así se refiera ala misma materia debatida de un procesoulterior, no exime al juez nacional de estaúltima causa de su obligación de elevar lacorrespondiente solicitud de requerir la inter-pretación. Asimismo, bien podría el Tribunalvariar y aun cambiar su opinión, cuando en-cuentre razones justificadas para hacerlo”.(Proceso 03-IP-93).

En el caso de la consulta obligatoria, cuandono cabe un recurso ulterior, el incumplimien-to del trámite constituye una clara violaciónal principio fundamental del debido procesoy, en consecuencia, debería acarrear su nuli-dad, si es que dicha sentencia puede sermateria de un recurso de casación o de unrecurso de amparo 1, toda vez que las nor-

mas que garantizan el derecho al debido pro-ceso son de orden público y de ineludiblecumplimiento.

Cabe señalar que, a razón del principio deaplicación inmediata del derecho comunita-rio, la norma andina pasa a formar parte delordenamiento interno sin que sea necesarianinguna fórmula especial de introducción ode recepción, generándose así para el jueznacional la obligación de cumplirla y aplicar-la.

En ese sentido, la suspensión del proceso yla consiguiente solicitud de interpretación

Se puede solicitar en cualquier momento antes de emitir sentencia, pero su solicitud “no” suspende el proceso. Si llegare el momento de dictar sentencia y no se hubiere recibido la interpretación prejudicial, el juez nacional debe resolver el asunto.

De conformidad con lo anterior, es recomendable que el juez solicite la interpretación prejudicial en un momento procesal relativamente alejado de la sentencia. De todas maneras, debe tener en cuenta que para hacer la cónsul-ta debe contar con todos elementos de juicio para resu-mir el marco fáctico y jurídico del litigio, así como para realizar algunas preguntas de carácter interpretativo al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina

Se puede solicitar en cualquier momento antes de emitir sentencia y su solicitud suspende el proceso. Hasta tanto el juez nacional no reciba la interpretación prejudicial el proceso debe quedar suspendido.

Aunque la interpretación prejudicial se puede solicitar en cualquier momento, es recomendable que se haga cuan-do el juez tenga todos los elementos de juicio para resu-mir el marco fáctico y jurídico del litigio, así como para realizar algunas preguntas de carácter interpretativo al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

1 Ricardo Vigil Toledo: “Reflexiones en torno a la cons-trucción de la Comunidad Sudamericana de Nacio-

nes”. Quito, octubre 2006. Págs. 26-29. Así, por ejem-plo en la Sentencia de Casación de la Corte Supremadel Ecuador, Expediente 256-2001 del 31 de Agosto de2001, declararon la nulidad de la sentencia y repusie-ron la causa al estado en que se debió dar cumplimien-to a la solicitud de interpretación al Tribunal Andino porcuanto el asunto versaba sobre la aplicación de lasnormas contenidas en los artículo 81, 83 lit. a) y 102 dela Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Carta-gena. En otro caso, en la Sentencia de la Corte Supre-ma del Ecuador, Tercera Sala de lo Civil y Mercantil del5 de Octubre de 1999, claramente estableció en susconsiderandos que era obligación de la Corte Superiorde Guayaquil, por ser la última instancia de grado, desolicitar la consulta al Tribunal de justicia de la Comuni-dad Andina, y que dicha obligación no se extendía a losRecursos de casación por ser éstos extraordinarios adiferencia de los ordinarios y, en tal situación son lasCortes que absuelven el grado en última instancia losobligados a formular la consulta. En el caso de España,mediante sentencia STC 58/2004 del Tribunal Constitu-cional, se ha declarado fundado un Recurso de Ampa-ro por incumplimiento de la obligación. El Tribunal alanular la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia deCataluña ha actuado, lo mismo que los jueces del Tribu-nal Supremo de Ecuador, como verdaderos jueces co-munitarios al restablecer las reglas del debido procesoy aplicar el Derecho comunitario en los casos en que laconsulta a los Tribunales de Justicia de las respectivasComunidades es obligatoria.


prejudicial (cuando es obligatoria) constituyeun requisito previo e indispensable para queel juez pueda dictar sentencia toda vez que él“no puede decidir la causa hasta no haberrecibido la interpretación autorizada de lasnormas comunitarias”. Este “requisito previo“debe entenderse incorporado a la normativanacional como una norma procesal de carác-ter imperativo y cuyo incumplimiento debeser visto como una violación al debido pro-ceso 2.

Por otro lado, este Tribunal considera perti-nente señalar que, el hecho que el juez de unPaís Miembro no solicite interpretaciónprejudicial cuando ésta es obligatoria, cons-tituye un incumplimiento por parte del PaísMiembro respecto de las obligaciones ema-nadas de las normas que conforman el Orde-namiento Jurídico de la Comunidad Andina,siendo este incumplimiento susceptible deser perseguido mediante la denominada “ac-ción de incumplimiento”, la cual es reguladaen los artículos 23 y siguientes del Tratadode Creación de este Tribunal.

Los citados artículos del Tratado de Creacióndel TJCA disponen que la acción de incum-plimiento en el que incurra alguno de losPaíses Miembros respecto a las obligacio-nes que imponen las normas comunitarias(entre ellas, conforme se ha visto, el que losjueces nacionales soliciten interpretaciónprejudicial cuando actúan como última ins-

tancia) puede ser promovida por la SecretaríaGeneral, por cualquier País Miembro o porcualquier persona afectada en sus derechospor el incumplimiento vía el procedimientoprevisto en el artículo 24 del Tratado. Lasentencia de incumplimiento constituirá títulolegal y suficiente para que el particular puedasolicitar al juez nacional la indemnización dedaños y perjuicios que corresponda.

(…)” 3

3. Efectos que se derivan del incumplimien-to de la obligación de solicitar la inter-pretación prejudicial obligatoria.

Si el juez de única o última instancia ordinariaexpide sentencia sin solicitar la interpretaciónprejudicial, se generan los siguientes efectos:

• El País Miembro, podría ser denunciado porincumplimiento ante la Secretaría General dela Comunidad Andina y posteriormente de-mandado en el marco de la acción de incum-plimiento ante el Tribunal de Justicia de laComunidad Andina. Al no solicitar la corres-pondiente interpretación prejudicial, el jueznacional de única o última instancia ordinariaestaría vulnerando la normativa comunitariay, en consecuencia, estaría generando quesu país fuera denunciado y posteriormentedemandado en el marco de la acción de in-cumplimiento, de conformidad con los artícu-los 107 a 111 del Estatuto del Tribunal deJusticia de la Comunidad Andina. Ya se hanpresentado algunas denuncias de incumpli-miento por este motivo ante la SecretaríaGeneral de la Comunidad Andina. En relacióncon la actividad de jueces peruanos se hanemitido dos dictámenes de incumplimiento:Dictamen de incumplimiento No. 38 de 2000,expedido por la Secretaría General de la Co-munidad Andina mediante la Resolución 459de 5 de diciembre de 2000; y Dictamen deincumplimiento No. 173 de 2003, expedidopor la Secretaría General de la ComunidadAndina mediante la Resolución 771 de 22 deseptiembre de 2003.

2 Gálvez Krüger, María Antonieta, señala que: “Unasentencia dictada sin cumplir con lo establecido por elartículo 33 del Tratado de Creación del TJCA es igualde nula, por ejemplo, que una sentencia emitida sincontar con el dictamen del Ministerio Público en unproceso contencioso administrativo. (…) Contra unasentencia que haya adquirido calidad de cosa juzgaday que adolezca del vicio antes señalado cabría, enprincipio, demandar su nulidad alegando que se haafectado el debido proceso (nulidad de cosa juzgadafraudulenta). Asimismo, podría intentarse una acciónde amparo alegando que se trata de una resoluciónjudicial emanada de un proceso irregular que viola elderecho a un debido proceso. En ambos procesos eljuez que resuelva como última instancia también seencontraría obligado a solicitar interpretación prejudicial,ya que para resolver necesariamente tendría que remi-tirse al Tratado de Creación del TJCA”. Gálvez Krüger,María Antonieta: “Comentarios sobre la InterpretaciónPrejudicial del Tribunal de Justicia de la ComunidadAndina”. En: Revista THÉMIS de la Pontificia Universi-dad Católica del Perú. Época 2, Nº 42 (2001). Págs.142-143.

3 Interpretación prejudicial de 21 de abril de 2010, expe-dida en el proceso 106-IP-2009. Esta posición ha sidoreiterada, entre otras, en la interpretación prejudicialde 19 de mayo de 2010, expedida en el proceso 01-IP-2010.


• La sentencia dictada adolecería de nulidad.Tal como se mencionó anteriormente, el re-quisito de la solicitud de interpretación pre-judicial, teniendo en cuenta la aplicación in-mediata y el efecto directo de la normativacomunitaria andina, entra a formar parte dela normativa procesal nacional de manera in-mediata y automática. Su incumplimientoacarrearía la nulidad de la sentencia y entra-ría a ser parte integrante de las causales denulidad previstas en la normativa interna. Esimportante recordar que la violación de lasnormas procesales es la base para alegaruna violación al “derecho al debido proceso”.De conformidad con las figuras procesalesinternas, cualquiera de las partes de un litigioen donde el juez de única o última instanciano hubiera solicitado la interpretación pre-judicial, podrá alegar la nulidad o invalidez dela sentencia de conformidad con las vías pro-cesales internas: recursos extraordinarios derevisión, casación, etc.

• La sentencia dictada estaría violando el de-recho fundamental del debido proceso. Si lanormativa interna lo permite, cualquiera delas partes podría entablar acciones consti-tucionales como la tutela, el amparo, la ac-ción de protección, etc.

• De conformidad con las previsiones del de-recho interno, los afectados por este incum-plimiento podrían solicitar la reparación deldaño causado, utilizando, para el efecto, lasfiguras procesales nacionales.

4. La calificación de última instancia ordi-naria. El caso peruano.

Teniendo en cuenta, que la Corte Suprema deJusticia de la República del Perú constante-mente envía solicitudes de interpretación pre-judicial en procesos de casación, el Tribunalestima conveniente aclarar algunos puntos enrelación con la figura de la interpretación preju-dicial en el marco de los recursos extraordina-rios.

Tal y como se expresó en el numeral 2 de esteacápite, la interpretación obligatoria se debesolicitar en procesos de última instancia ordina-ria. Teniendo en cuenta que, la finalidad de lainterpretación prejudicial es la aplicación unifor-me de la norma comunitaria andina, es muyimportante que el conjunto de operadores jurídi-

cos apliquen la normativa subregional en unmismo sentido. En consecuencia, sería inco-herente para el sistema que existiera un vacíooperativo en cuanto a dicha interpretación uni-forme. El esquema comunitario andino ha es-cogido a los jueces nacionales como sujetosesenciales para logar la validez y la eficaciadel ordenamiento subregional. Como quiera quelos recursos extraordinarios son aquellos quetienen unas causales bien demarcadas, quepor regla general tienen un carácter técnico-jurídico, que no actúan como instancia porqueno pretende revisar en todos sus extremos laactuación del juez ordinario y, por lo tanto, noestán destinados a revisar los hechos del pro-ceso ni a realizar un análisis probatorio, no esen sede de dichos recursos que debe ser obli-gatoria la solicitud de interpretación prejudicialya que, si así fuera, se quedarían un gran cú-mulo de casos, de asuntos y de cuestiones, sinsoporte en una uniforme interpretación de lanorma comunitaria andina.

Por seguridad jurídica, los procesos judicialesno pueden extenderse al infinito; se debe ga-rantizar el postulado de la “cosa juzgada”. Porlo general, se garantiza el principio de la dobleinstancia, haciendo que el superior jerárquicorevise la actuación del juez de menor jerarquíamediante un instrumento procesal que casisiempre se llama recurso de apelación. En estoradica lo ordinario de la actuación y de losrecursos: unos jueces de instancia organiza-dos por grados jerárquicos (primera y segunda),y un recurso de apelación que posibilita el siste-ma de revisión por parte del juez de mayorjerarquía. Para revisar un fallo judicial despuésde que se agota el trámite ordinario, la mayoríade sistemas jurídicos consagran sistemas ex-traordinarios como el recurso de casación o derevisión, con las características básicas ante-riormente anotadas.

A esta vía extraordinaria acceden pocos asun-tos debido a su naturaleza restrictiva y de unagran carga técnico- jurídica; cuando la figuraextraordinaria está bien empleada, tiene comoefecto inmediato la limitación de su campo deacción. Por esta razón y salvaguardando la vali-dez y eficacia del orden jurídico andino, el Tribu-nal ha considerado que la obligatoriedad de lainterpretación prejudicial debe enraizarse en laúnica o última instancia ordinaria; el operadorjurídico más legitimado para desplegar la inter-


pretación uniforme es el juez de única o últimainstancia ordinaria, precisamente porque ésteconcreta definitivamente la litis en la gran ma-yoría de asuntos. Los recursos extraordinariosson precisamente eso, extraordinarios y excep-cionales.

Como el Tribunal en sus interpretaciones preju-diciales no puede fijar el sentido, aplicar o ana-lizar el derecho interno, le corresponde al juezconsultante precisar el alcance del mismo y,por ende, de sus figuras procesales. En el pre-sente caso, es la corte peruana la que debeestablecer la naturaleza de los recursos e ins-trumentos procesales que consagra la normainterna; debe determinar si el recurso de casa-ción nacional es ordinario o extraordinario, si esuna tercera instancia o no, así como todo lorelacionado con su operatividad. Esto, se reite-ra, no es competencia del Tribunal de Justiciade la Comunidad Andina. Si en el ámbito internose llegare a la conclusión que la figura de casa-ción peruana es una tercera instancia, de con-formidad con todo lo planteado, sería el juezque conoce este recurso el obligado a realizarla consulta prejudicial.

Ahora bien, en el evento en que estemos enfrente de un recurso extraordinario con las ca-racterísticas ya anotadas, surge un interrogan-te: ¿si se presenta un recurso extraordinario sinque se hubiere solicitado la interpretación pre-judicial en la última instancia, qué debe hacer eljuez de conocimiento?

Se presentarían dos hipótesis:

• Que el recurso extraordinario se sustente enla falta de consulta prejudicial en la última oúnica instancia.

En este caso el juez competente, una vezverificada la ausencia de la consulta preju-dicial, debe declarar la nulidad o invalidez dela sentencia. De conformidad con lo que dis-ponga su normativa procesal interna, deberátomar alguna de estas acciones:

- Si la normativa interna lo prevé así, de-volverá el asunto al juez que debió solicitarla interpretación para que subsane su omi-sión y emita una nueva sentencia, aco-giendo, para tal fin, la providencia expedi-da por el Tribunal de Justicia de la Comuni-dad Andina.

- Si la normativa interna no prevé esto y eljuez competente debe expedir una senten-cia sustitutiva, éste debe solicitar la inter-pretación prejudicial como si fuera el juezde única o última instancia, para así poderemitir en debida forma la sentencia.

• Que el recurso extraordinario no se sustenteen la falta de consulta prejudicial en última oúnica instancia, pero sí se refiera a la inter-pretación de normas comunitarias.

Cuando un juez nacional conozca un asuntoen donde se deban interpretar y aplicar nor-mas comunitarias andinas, en virtud del prin-cipio de colaboración judicial en el ámbitoandino y de las características del sistemacomunitario, su actuación sería la de un ver-dadero juez comunitario andino; es decir, sibien es un juez nacional, cuando se enfrentaa un asunto que tenga que ver con normascomunitarias, dicho juez interno personifica oencarna la figura de juez comunitario andino.En esta circunstancia, el juez interno debevelar por la validez y eficacia del ordenamien-to comunitario andino y, para logar esto, seencuentra investido de todas las prerrogati-vas para lograr dicho objetivo. El Tribunal deJusticia en una sentencia recién decantó estáidea de la siguiente manera:

“(…)

El Juez Nacional, en este caso el Consejode Estado de la República de Colombia,de conformidad con los principios del Or-denamiento Jurídico Comunitario Andino,en especial los principios de primacía, au-tonomía, efecto directo, aplicación inme-diata y cooperación judicial, es el garante,en colaboración con el Tribunal de Justi-cia de la Comunidad Andina, de la correctaaplicación de la norma comunitaria en elámbito nacional. Son ciertamente juecescomunitarios, ya que en colaboración conel Tribunal Supranacional tienen la ardualabor de garantizar la validez y eficacia detodo el sistema jurídico comunitario. Sulabor no sólo se limita a aplicar una normaa determinado caso concreto, sino que suactividad consiste en estructurar su que-hacer judicial dentro del escenario jurídicosubregional, aplicando, balanceando y ar-monizando la normativa nacional con lacomunitaria, dándole la primacía a la se-


gunda sobre temas específicos regladospor la misma (…)”. (Sentencia expedida el26 de agosto de 2011, en el proceso deincumplimiento 3-AI-2010. Publicada en laGaceta Oficial del Acuerdo de CartagenaNº 1985, de 11 de octubre de 2011).

En consecuencia, el juez nacional, en estecaso la Sala de Derecho Constitucional ySocial Permanente de la Corte Suprema deJusticia de la República de Perú, debe actuarcomo juez comunitario andino y, en efecto,desempeñarse como el garante, en colabo-ración con el Tribunal de Justicia de la Comu-nidad Andina, del ordenamiento subregional,lo que implica, por supuesto básico, su co-rrecta y uniforme aplicación.

En este orden de ideas, el juez que conozcaun recurso extraordinario en las circunstan-cias anteriormente mencionadas, por encimade las limitaciones formales de su normativainterna, tiene que hacer primar el orden co-munitario andino, lo que implica que debedeclarar la nulidad de la sentencia que nocuente con la correspondiente interpretaciónprejudicial, generando con esto que todoslos operadores jurídicos se inserten en elsistema jurídico comunitario de una maneraadecuada. Este juez nacional, independien-temente de las causales que haya esgrimidoel recurrente, está investido de todas las pre-rrogativas para salvaguardar el orden supra-nacional comunitario y, por lo tanto, su pri-mera función es examinar si el juez de últimainstancia cumplió con su misión de solicitarla interpretación prejudicial al Tribunal de Jus-ticia de la Comunidad Andina. El juez queconozca un recurso extraordinario siempredebe tener presente que la consulta prejudi-cial es esencial, básica y angular para el fun-cionamiento del sistema de integración sub-regional; por esta razón, se justifica la acciónde anular la sentencia que no cuente coneste requisito toral.

También es muy importante tener en cuentaque el juez extraordinario debe consultar alTribunal, tanto por las normas comunitariasque se refieren a la interpretación prejudicialobligatoria, como por las normas comunita-rias alegadas por el recurrente. Esto porquesi el juez extraordinario llegare a verificar quesí se realizó la consulta prejudicial, su acción

consecuente sería la de resolver el asunto,interpretando las normas comunitarias es-grimidas por el recurrente. Con esto se ce-rraría de manera adecuada el sistema decolaboración entre el juez nacional y el juezcomunitario.

Ahora bien, una vez que el juez extraordi-nario anule la sentencia por la omisión men-cionada, de conformidad con las previsionesde su norma interna, puede tomar alguna delas siguientes acciones:

- Si la normativa interna lo prevé así, de-volverá el asunto al juez que debió solicitarla interpretación para que subsane su omi-sión y emita una nueva sentencia, aco-giendo, para tal fin, la providencia expe-dida por el Tribunal de Justicia de la Comu-nidad Andina.

- Si la normativa interna no prevé esto y eljuez competente debe expedir una senten-cia sustitutiva, éste debe solicitar la in-terpretación prejudicial como si fuera eljuez de única o última instancia, para asípoder emitir en debida forma la sentencia.

5. Efectos que se desprenden de la expedi-ción de la interpretación prejudicial.

Una vez expedida la Interpretación Prejudicialpor parte del Tribunal de Justicia de la Comuni-dad Andina, se generan los siguientes efectos:

Únicamente tiene consecuencias para elcaso particular. Esto quiere decir que estádirigida específicamente para el asunto a re-solver; esto no obsta para que el juez deinstancia la pueda utilizar como parámetrode interpretación en otros asuntos, generan-do con esto una interpretación y aplicaciónuniforme de la norma comunitaria. Es muydiferente cuando se trata del juez de única oúltima instancia, ya que éste sí está obligadoa solicitar la interpretación en todos los ca-sos.

El Juez Nacional deberá aplicar adecuada-mente la interpretación prejudicial. (artículo27 del Estatuto del Tribunal de Justicia de laComunidad Andina). Aunque el juez sea deinstancia, una vez expedida la interpretaciónprejudicial debe aplicarla en su sentencia.


Por lo tanto, el Juez Nacional no sólo deberemitirse a la interpretación prejudicial en susentencia, sino que debe acatarla de maneraintegral y de conformidad con el sentido de lamisma.

Si el Juez Nacional incumple dicha obliga-ción, los sujetos legitimados para el efectopodrán acudir al Tribunal de Justicia de laComunidad Andina, mediante la acción deincumplimiento. (Artículo 128 del Estatuto delTribunal de Justicia de la Comunidad Andina,segundo párrafo).

Obligación de vigilancia por parte de los Paí-ses Miembros y la Secretaría General de laComunidad Andina. Como es tan importantela aplicación uniforme de la normativa comu-nitaria, se impone, en cabeza de los PaísesMiembros y la Secretaría General, una cargaespecífica de vigilancia de la labor jurisdiccio-nal nacional en el campo de la InterpretaciónPrejudicial. (Artículo 128 del Estatuto del Tri-bunal de Justicia de la Comunidad Andina,primer párrafo).

Obligación de enviar las sentencias dictadasen el proceso interno. El Juez Nacional quesolicitó una interpretación prejudicial, deberáenviar al Tribunal una copia de la decisiónproferida en el proceso interno, a efectos quepueda realizarse el control mencionado ante-riormente.

3.2. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOSCONSTITUTIVOS.

En el presente proceso, la sociedad HUNTS-MAN INTERNATIONAL LLC. solicitó el registrodel signo “KRYSTALGRAN”, para distinguir pro-ductos, comprendidos en la clase 1 de la Clasi-ficación Internacional de Niza; en tal virtud, de-viene necesario hacer referencia al conceptode marca y sus elementos constitutivos.

La Decisión 486, en su artículo 134, define a lamarca como “cualquier signo que sea apto paradistinguir productos o servicios en el mercado.Podrán registrarse como marcas los signos sus-ceptibles de representación gráfica”.

La marca es un bien inmaterial constituido porun signo conformado por palabras o combina-ción de palabras, imágenes, figuras, símbolos,

gráficos, etc., que, susceptibles de represen-tación gráfica, sirvan para distinguir en el mer-cado productos o servicios, a fin de que elconsumidor o usuario medio los identifique, va-lore, diferencie y seleccione sin riesgo de confu-sión o error acerca del origen o la calidad delproducto o del servicio.

La doctrina ha reconocido, en atención a la es-tructura del signo, algunas clases de marcas,como las denominativas, las gráficas y las mix-tas. En el marco de la Decisión 486 se puede,sin embargo, constatar la existencia de otrasclases de signos, diferentes a los enunciados,como los sonidos, los olores, los colores, laforma de los productos, sus envases o envoltu-ras, etc., según consta detallado en el artículo134 de la mencionada Decisión.

Los elementos constitutivos de una marca.

El requisito de perceptibilidad, que estaba ex-presamente establecido en la Decisión 344, es-tá implícitamente contenido en la definición delartículo 134 mencionado, toda vez que un signopara que pueda ser captado y apreciado, esnecesario que pase a ser una expresión mate-rial identificable, a fin de que al ser aprehendi-da por medios sensoriales y asimilada por lainteligencia, penetre en la mente de los consu-midores o usuarios.

La representación gráfica y la distintividad sonlos requisitos expresamente exigidos en la De-cisión 486 como elementos esenciales de unamarca.

La susceptibilidad de representación gráficaconsiste en expresiones o descripciones reali-zadas a través de palabras, gráficos, signosmixtos, colores, figuras, etc., de tal manera quesus componentes puedan ser apreciados en elmercado de productos.

El signo tiene que ser representado en formamaterial para que el consumidor, a través de lossentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. Latraslación del signo del campo imaginativo desu creador hacia la realidad comercial, puededarse por medio de palabras, vocablos o deno-minaciones, gráficos, signos mixtos, notas, co-lores, etc.

La característica de distintividad es fundamen-tal que reúna todo signo para que sea suscepti-


ble de registro como marca; lleva implícita laposibilidad de identificar unos productos o unosservicios de otros, haciendo viable de esa ma-nera la diferenciación por parte del consumidor.Es entonces distintivo el signo cuando por sísolo sirva para diferenciar un producto o unservicio sin que se confunda con él o con suscaracterísticas esenciales o primordiales.

Es importante advertir que la distintividad tieneun doble aspecto: 1) distintividad intrínseca,mediante la cual se determina la capacidad quedebe tener el signo para distinguir productos oservicios en el mercado; y, 2) distintividad ex-trínseca, mediante la cual se determina la capa-cidad del signo de diferenciarse de otros signosen el mercado.

En este sentido, el literal b) del artículo 135 dela Decisión 486, establece como una causal denulidad absoluta del registro de un signo, aque-llos que carezcan de este elemento fundamen-tal, la distintividad.

En consecuencia, el Juez Consultante debeanalizar en el presente caso, si el signo “KRYS-TALGRAN” (denominativo), para distinguir pro-ductos comprendidos en la clase 1 de la Clasi-ficación Internacional de Niza cumple con losrequisitos del artículo 134 de la Decisión 486 dela Comisión de la Comunidad Andina, y si no seencuentra dentro de las causales de irregistra-bilidad previstas en los artículos 135 y 136 de lareferida Decisión.

3.3. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJOMARCARIO.

Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en sujurisprudencia las siguientes reglas originadasen la doctrina de Breuer Moreno para realizar elcotejo entre signos distintivos:

Regla 1.- La confusión resulta de la impre-sión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse su-cesivamente y no simultáneamente.

Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las seme-janzas y no las diferencias que existen entrelas marcas.

Regla 4.- Quien aprecie el parecido debecolocarse en el lugar del comprador presunto

y tener en cuenta la naturaleza de los pro-ductos. 4

El Tribunal ha precisado en sus sentencias lautilidad y aplicación de los parámetros indica-dos, los cuales pueden orientar a quien losaplica en la solución del caso concreto. Dichoscriterios se han resumido en cuatro reglas bási-cas que se estiman de gran utilidad en el proce-so de comparación entre signos distintivos, así:

a) La confusión resulta de la impresiónde conjunto despertada por las mar-cas. Esta primera regla es la que se haconsiderado de mayor importancia, exigeel cotejo en conjunto de la marca, criterioválido para la comparación de marcas detodo tipo o clase. Esta visión general o deconjunto de la marca es la impresión queel consumidor medio tiene sobre la mismay que puede llevarlo a confusión frente aotras marcas semejantes que se encuen-tren disponibles en el comercio.

b) Las marcas deben ser examinadas enforma sucesiva y no simultánea. En lacomparación marcaria debe emplearse elmétodo de cotejo sucesivo entre las mar-cas, esto es, no cabe el análisis simultá-neo, en razón de que el consumidor noanaliza simultáneamente las marcas, sinoque lo hace en forma individualizada.

c) Quien aprecie la semejanza deberácolocarse en el lugar del compradorpresunto, tomando en cuenta la natu-raleza del producto. Comoquiera quequien, en último término, puede ser obje-to de la confusión es la persona que com-pra el producto o recibe el servicio, el juezo administrador, al momento de realizar elcotejo debe situarse frente a los produc-tos designados por las marcas en con-flicto como si fuera un consumidor o unusuario, para poder evaluar con el mayoracierto si se presentan entre ellas simili-tudes tan notorias que induzcan al erroren la escogencia.

d) Deben tenerse en cuenta, así mismo,más las semejanzas que las diferen-

4 BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCASDE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, BuenosAires. Pág. 351 y ss.


cias que existan entre las marcas quese comparan. La similitud general entredos marcas no depende de los elementosdistintos que aparezcan en ellas, sino delos elementos semejantes o de la seme-jante disposición de esos elementos.

3.4. CLASES DE MARCAS.

La doctrina ha reconocido varias clases de mar-cas, como las denominativas, las gráficas y lasmixtas, en atención a la estructura del signo.

En este contexto, tomando en cuenta que lossignos en controversia son “KRYSTALGRAN”(denominativo) y “CRISTAL” (denominativo), elTribunal considera conveniente examinar lo con-cerniente a las marcas denominativas, por co-rresponder a las clases de los signos en conflic-to.

Las marcas denominativas, llamadas tam-bién nominales o verbales, utilizan expresionesacústicas o fonéticas, formadas por una o variasletras, palabras o números, individual o conjun-tamente estructurados, que integran un conjun-to o un todo pronunciable, que puede o no tenersignificado conceptual. Este tipo de signos sesubdividen en: sugestivos que son los que tie-nen una connotación conceptual que evoca cier-tas cualidades o funciones del producto identifi-cado por el signo; y, arbitrarios que no manifies-tan conexión alguna entre su significado y lanaturaleza, cualidades y funciones del productoque va a identificar.

Estos elementos, al ser apreciados en su con-junto, producen en el consumidor una idea so-bre el signo que le permite diferenciarlo de otrosexistentes en el mercado.

Fernández Novoa ofrece los siguientes crite-rios, elaborados en torno a la comparación demarcas denominativas, aplicables al presentecaso, y que han sido recogidos en varios pro-nunciamientos del Tribunal, como en el emitidoen el Proceso 01-IP-2005, marca: “LOREX”, pu-blicado en la G.O.A.C. No. 1185 de 12 de abrilde 2005:

“(...) ha de ser realizada una visión de conjun-to o sintética, operando con la totalidad delos elementos integrantes, sin descomponersu unidad fonética y gráfica en fonemas ovoces parciales, teniendo en cuenta, por lotanto, en el juicio comparativo la totalidad de

las sílabas y letras que forman los vocablosde las marcas en pugna, sin perjuicio dedestacar aquellos elementos dotados de es-pecial eficacia caracterizante, atribuyendomenos valor a los que ofrezcan atenuadafunción diferenciadora.”

“(...) han de considerarse semejantes lasmarcas comparadas cuando la sílaba tónicade las mismas ocupa la misma posición y esidéntica o muy difícil de distinguir.”

“(...) la sucesión de las vocales en el mismoorden habla a favor de la semejanza de lasmarcas comparadas porque la sucesión devocales asume una importancia decisiva parafijar la sonoridad de una denominación.”

“(...) en el análisis de las marcas denomina-tivas hay que tratar de encontrar la dimensiónmás característica de las denominacionesconfrontadas: la dimensión que con mayorfuerza y profundidad penetra en la mente delconsumidor y determina, por lo mismo, laimpresión general que la denominación va asuscitar en los consumidores.” 5

3.5. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DEUN SIGNO COMO MARCA.

La identidad y la semejanza

Tomando en cuenta que la sociedad HUNTS-MAN INTERNATIONAL LLC. solicitó el regis-tro del signo “KRYSTALGRAN”, para distinguirproductos, comprendidos en la clase 1 de laClasificación Internacional de Niza y que la so-ciedad UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANASBACKUS Y JOHNSTON S.A.A. presentó opo-sición a la solicitud de registro sobre la base delregistro de su marca notoria “CRISTAL” (deno-minativa), para distinguir cerveza, comprendidaen la clase 32 de la Clasificación Internacionalde Niza; se hará referencia a la identidad y lasemejanza de un signo con una marca.

La legislación andina ha determinado que nopueden ser objeto de registro como marca lossignos que sean idénticos o similares entre sí,conforme lo establece el literal a) del artículo136, materia de esta interpretación prejudicial.

5 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. “FUNDAMENTOS DELDERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. Es-paña 1984. Págs. 199 y SS.


Este Tribunal al respecto ha señalado:

“La marca tiene como función principal la deidentificar los productos o servicios de unfabricante, con el objeto de diferenciarlos delos de igual o semejante naturaleza, pertene-cientes a otra empresa o persona; es decir,el titular del registro goza de la facultad deexclusividad respecto de la utilización delsigno, y le corresponde el derecho de opo-nerse a que terceros no autorizados por élhagan uso de la marca”. 6

Ha enfatizado además en sus pronunciamien-tos este Órgano acerca del cuidado que se debetener al realizar el estudio entre dos signos paradeterminar si entre ellos se presenta el riesgode confusión o de asociación. Esto, por cuantola labor de determinar si una marca es confun-dible con otra, presenta diferentes matices ycomplejidades, según que entre los signos enproceso de comparación exista identidad o si-militud y según la clase de productos o de ser-vicios a los que cada uno de esos signos pre-tenda distinguir. En los casos en los que lasmarcas no sólo sean idénticas sino que tenganpor objeto individualizar unos mismos produc-tos o servicios, el riesgo de confusión seríaabsoluto. Cuando se trata de simple similitud, elexamen requiere de mayor profundidad, con elobjeto de llegar a las determinaciones en estecontexto, así mismo, con la mayor precisiónposible.

El Tribunal observa también que la determina-ción de la confundibilidad corresponde a unadecisión del funcionario administrativo o, en sucaso, del juzgador, quienes, han de estable-cerla en base a principios y reglas que la doctri-na y la jurisprudencia han sugerido, a los efec-tos de precisar el grado de confundibilidad, laque puede ir del extremo de la similitud al de laidentidad.

La jurisprudencia de este Órgano JurisdiccionalComunitario ha señalado que para valorar lasimilitud marcaria y el riesgo de confusión esnecesario, en términos generales, considerarlos siguientes tipos de similitud:

La similitud ortográfica que emerge de la co-incidencia de letras entre los segmentos a com-pararse, en los cuales la secuencia de vocales,la longitud de la o las palabras, el número desílabas, las raíces, o las terminaciones comu-nes, pueden inducir en mayor grado a que laconfusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se presenta entre signosque al ser pronunciados tienen un sonido simi-lar. La determinación de tal similitud depende,entre otros elementos, de la identidad en lasílaba tónica o de la coincidencia en las raíceso terminaciones; sin embargo, deben tenersetambién en cuenta las particularidades de cadacaso, con el fin de determinar si existe la posi-bilidad real de confusión entre los signos con-frontados.

La similitud ideológica se produce entre sig-nos que evocan la misma o similar idea, quederiva del contenido o del parecido conceptualde los signos. Por tanto, cuando los signos re-presentan o evocan una misma cosa, carac-terística o idea, se estaría impidiendo al consu-midor distinguir una de otra.

3.6. RIESGO DE CONFUSIÓN: DIRECTA E IN-DIRECTA Y/O DE ASOCIACIÓN.

Este Órgano Jurisdiccional, en su jurispruden-cia, ha manifestado que no es necesario que elsigno solicitado para registro induzca a error alos consumidores, sino que es suficiente la exis-tencia del riesgo de confusión para que se con-figure la irregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que “La confusión enmateria marcaria, se refiere a la falta de clari-dad para poder elegir un bien de otro, a la quepuedan ser inducidos los consumidores por noexistir en el signo la capacidad suficiente paraser distintivo”. 7

Para establecer la existencia del riesgo de con-fusión o de asociación será necesario determi-nar si existe identidad o semejanza entre lossignos en disputa, tanto entre sí como en rela-ción con los productos o servicios distinguidospor ellos, y considerar la situación de los con-

6 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000,G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca:“CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CO-MUNIDAD ANDINA.

7 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de2004, publicada en la G.O.A.C. 1124 de 4 de octubrede 2004, marca: “DIUSED JEANS”. TRIBUNAL DE JUS-TICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


sumidores o usuarios, la cual variará en funciónde los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o lasemejanza de los signos puede dar lugar a dostipos de confusión: la directa, caracterizadaporque el vínculo de identidad o semejanza in-duce al comprador a adquirir un producto o usarun servicio determinado en la creencia de queestá comprando o usando otro, lo que implica laexistencia de un cierto nexo también entre losproductos o servicios; y la indirecta, caracte-rizada porque el citado vínculo hace que el con-sumidor atribuya, en contra de la realidad delos hechos, a dos productos o dos servicios quese le ofrecen, un origen empresarial común. 8

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgode confusión entre varios signos y los produc-tos o servicios que cada una de ellos ampara,serían los siguientes: (i) que exista identidadentre los signos en disputa y también entre losproductos o servicios distinguidos por ellos; (ii)o identidad entre los signos y semejanza entrelos productos o servicios; (iii) o semejanza en-tre los signos e identidad entre los productos yservicios; (iv) o semejanza entre aquéllos ytambién semejanza entre éstos. 9

También es importante tener en cuenta queademás del riesgo de confusión, que se buscaevitar en los consumidores con la existencia enel mercado de marcas idénticas o similares, laDecisión 486 se refiere al denominado «riesgode asociación», en particular, los artículos 136literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d).

Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal haexpresado que “El riesgo de asociación es laposibilidad de que el consumidor, que aunquediferencie las marcas en conflicto y el origenempresarial del producto, al adquirirlo pienseque el productor de dicho producto y otra empre-sa tienen una relación o vinculación económi-ca”. 10

En ese sentido, se busca evitar que el consumi-dor asocie el origen de un producto o servicio aotro origen empresarial distinto, ya que con lasola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo,los empresarios se beneficiarían sobre la basede la actividad ajena.

En lo que respecta a los ámbitos de la confu-sión, el Tribunal ha sentado los siguientes crite-rios:

“El primero, la confusión visual, la cual ra-dica en poner de manifiesto los aspectosortográficos, los meramente gráficos y los deforma. El segundo, la confusión auditiva, endonde juega un papel determinante, la per-cepción sonora que pueda tener el consu-midor respecto de la denominación aunqueen algunos casos vistas desde una perspec-tiva gráfica sean diferentes, auditivamente laidea es de la misma denominación o marca.El tercer y último criterio, es la confusiónideológica, que conlleva a la persona a rela-cionar el signo o denominación con el conte-nido o significado real del mismo, o mejor, eneste punto no se tiene en cuenta los aspec-tos materiales o auditivos, sino que se atien-de a la comprensión, o al significado quecontiene la expresión, ya sea denominativa ográfica”. 11

3.7. SIGNOS DISTINTIVOS NOTORIAMENTECONOCIDOS. EL RIESGO DE DILUCIÓNDE LA MARCA NOTORIA. PRIMACÍA DELDERECHO COMUNITARIO FRENTE ALINTERNO DEL PAÍS MIEMBRO.

Tomando en cuenta que la sociedad UNIÓNDE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUSY JOHNSTON S.A.A. argumentó que su mar-ca “CRISTAL” (denominativa) es notoriamen-te conocida, por lo que la sociedad HUNTS-MAN INTERNATIONAL LLC. no podría regis-trar el signo “KRYSTALGRAN” (denominativo);el Tribunal estima adecuado referirse al temade los signos distintivos notoriamente conoci-dos.

8 Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”.TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

9 Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891,de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”. TRIBUNALDE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

10 Proceso 70-IP-2008. publicada en la G.O.A.C. Nº 1648de 21 de agosto de 2008, marca “SHERATON”. TRIBU-NAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

11 Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, pu-blicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998,marca: “DERMALEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LACOMUNIDAD ANDINA.


Concepto y Prueba de los signos notorios.

La Decisión 486 en su artículo 224 entiendecomo signo distintivo notoriamente conocido aaquel que sea reconocido como tal en cual-quier País Miembro por el sector pertinente,independientemente de la manera o el mediopor el cual se hubiese hecho conocido. En lamarca notoriamente conocida convergen su di-fusión entre el público consumidor del productoo servicio al que la marca se refiere provenientedel uso intensivo de la misma y su consiguientereconocimiento dentro de los círculos interesa-dos por la calidad de los productos o serviciosque ella ampara, ya que ningún consumidorrecordará ni difundirá el conocimiento de la mar-ca cuando los productos o servicios por ellaprotegidos no satisfagan las necesidades delconsumidor, comprador o usuario, respectiva-mente.

El artículo 228 de la misma Decisión analizaalgunos factores que se deberán tomar en cuen-ta para determinar la notoriedad de un signo,tales como el grado de conocimiento entre losmiembros del sector pertinente, la extensióngeográfica de su utilización y promoción dentroo fuera de cualquier País Miembro, el valor dela inversión ya sea para promoverla o para pro-mover el establecimiento, actividad, productos oservicios a los que aplique, las cifras de ventasy de ingresos de la empresa titular tanto en elplano internacional como en el País Miembrodonde se pretenda su protección, el grado dedistintividad, el valor contable del signo comoactivo empresarial, el volumen de pedidos depersonas interesadas en obtener una franquiciao licencia del signo en determinado territorio, laexistencia de actividades significativas de fa-bricación, compras o almacenamiento por eltitular del signo en el País Miembro, los aspec-tos de comercio internacional y la existencia yantigüedad de cualquier registro o solicitud deregistro del signo distintivo en el País Miembroo en el extranjero, influyen decisivamente paraque ésta adquiera el carácter de notoria, ya queasí el consumidor reconocerá y asignará dichacaracterística debido al esfuerzo que el titularde la misma realice para elevarla de la catego-ría de marca común u ordinaria al status denotoria. Al respecto, Jorge Otamendi señalaque: “La notoriedad es un grado superior al quellegan pocas marcas. Es una aspiración que lostitulares marcarios siempre tienen. El lograr esestatus implica un nivel de aceptación por parte

del público que sólo es consecuencia del éxitoque ha tenido el producto o servicio que lasmarcas distinguen” 12.

Para el tratadista Carlos Fernández-Novoa, lamarca notoria es “aquella que goza de difusióno –lo que es lo mismo- es conocida por losconsumidores de la clase de productos a losque se aplica la marca. La difusión entre el sec-tor correspondiente de los consumidores es elpresupuesto de la notoriedad de la marca” 13. ElProfesor José Manuel Otero Lastres, sobre eltema, define a la marca notoriamente conocidacomo: “aquella marca que goza de difusión y halogrado el reconocimiento de los círculos intere-sados (los consumidores y los competidores).De esta definición se desprende que son doslas notas fundamentales que caracterizan estetipo de marcas: un determinado grado de difu-sión y el reconocimiento en el mercado por loscírculos interesados como signo indicador delorigen empresarial del correspondiente produc-to o servicio” 14.

Este Tribunal caracteriza a la marca notoriacomo aquella que reúne la calidad de ser cono-cida por una colectividad de individuos pertene-cientes a un determinado grupo de consumido-res o usuarios del tipo de bienes o de serviciosa los que les es aplicable, porque se encuentraampliamente difundida entre dicho grupo. Asi-mismo, el Tribunal ha manifestado:

“(…) la protección especial que se otorga a lamarca notoriamente conocida se extiende–caso de haber riesgo de confusión por simi-litud con un signo pendiente de registro- conindependencia de la clase a que pertenezcael producto de que se trate y del territorio enque haya sido registrada, pues se busca pre-venir el aprovechamiento indebido de la repu-tación de la marca notoria, así como impedirel perjuicio que el registro del signo similarpudiera causar a la fuerza distintiva o a lareputación de aquélla”. 15

12 OTAMENDI, Jorge, Derecho de Marcas, Ed. LexisNexis.Abeledo Perrot, Cuarta Edición, Buenos Aires, 2010, p.341.

13 FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos, op. cit. p. 32.14 OTERO LASTRES, José Manuel, La prueba de la mar-

ca notoriamente conocida en el Derecho Marcario, Se-minario Internacional, Quito, 1996, p. 243.

15 Proceso 143-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1147,de 3 de diciembre de 2004, marca: BONITO+ GRÁFICA.TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


La notoriedad de la marca no se presume, de-be ser probada, por quien alega ese estatus.Al respecto, el Tribunal recogiendo criteriosdoctrinarios, ha sentado la siguiente jurispru-dencia: “En la concepción proteccionista de lamarca notoria, ésta tiene esa clasificación paraefectos de otorgarle otros derechos que no lostienen las marcas comunes, pero eso no signi-fica que la notoriedad surja de la marca por sísola, o que para su reconocimiento legal notengan que probarse las circunstancias que pre-cisamente han dado a la marca ese status” 16.

El reconocimiento de dicha notoriedad, corres-ponde otorgarlo a la autoridad nacional compe-tente, con fundamento en el artículo 228 de laDecisión 486, para que se pueda determinar siuna marca es notoriamente conocida se debetener en cuenta, entre otros:

“a) el grado de su conocimiento entre los miem-bros del sector pertinente dentro de cual-quier País Miembro;

b) la duración, amplitud y extensión geográfi-ca de su utilización, dentro o fuera decualquier País Miembro;

c) la duración, amplitud y extensión geográfi-ca de su promoción, dentro o fuera decualquier País Miembro, incluyendo la pu-blicidad y la presentación en ferias, expo-siciones u otros eventos de los productoso servicios, del establecimiento o de laactividad a los que se aplique;


e) las cifras de ventas y de ingresos de laempresa titular en lo que respecta al signocuya notoriedad se alega, tanto en el planointernacional como en el del País Miem-bro en el que se pretende la protección;



h) el volumen de pedidos de personas intere-sadas en obtener una franquicia o licenciadel signo en determinado territorio; o,



k) la existencia y antigüedad de cualquier re-gistro o solicitud de registro del signo dis-tintivo en el País Miembro o en el extran-jero”.

Prohibición del registro de signos notoria-mente conocidos de terceros.

Por su parte, el literal h) del artículo 136 de laDecisión 486 prohíbe el registro como marca deun signo que reproduzca, imite, traduzca, trans-litere o transcriba un signo notoriamente cono-cido cuyo titular sea un tercero, cualesquieraque sean los productos o servicios a los que seaplique el signo, cuando su uso pueda causarun riesgo de confusión o de asociación, aprove-chamiento injusto del prestigio del signo o ladilución de su fuerza distintiva o de su valorcomercial.

La normativa comunitaria prevé que el titular deun signo distintivo notoriamente conocido podráacudir ante la autoridad nacional competentepara prohibir su uso a terceros. Además, eltitular de un signo distintivo notoriamente cono-cido podrá impedir a terceros realizar los actosindicados en el artículo 155 de la Decisión 486,éstos son:

“(…) los actos de aplicar o colocar dichosigno, o un signo idéntico o semejante, sobreproductos para los cuales haya sido registra-do, o sobre los envases, envolturas, embala-jes o acondicionamientos de tales productos(literal a), así como suprimir o modificar lamarca con fines comerciales sobre los pro-ductos ya nombrados (literal b); los de fabri-car, comercializar o detentar etiquetas, enva-ses, envolturas, embalajes u otros materia-les que reproduzcan o contengan la marca(literal c), los de usar en el comercio un signoidéntico o semejante respecto de cualesquie-ra productos o servicios, caso que tal uso

16 Proceso 08-IP-95, publicado en la G.O.A.C. Nº 231, de17 de octubre 1996, marca: LISTER. TRIBUNAL DEJUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


pudiera causar un riesgo de confusión o deasociación (literal d); los de usar en el comer-cio un signo idéntico o similar a una marcanotoriamente conocida respecto de cuales-quiera productos o servicios, cuando estopudiese causar un engaño económico o co-mercial injusto por razón de una dilución dela fuerza distintiva (literal e); y, los de usarpúblicamente un signo idéntico o similar auna marca notoriamente conocida, aún parafines no comerciales, cuando ello pudiesecausar dilución de la fuerza distintiva o delvalor comercial o publicitario de la marca; oun aprovechamiento injusto de su prestigio(literal f). Sin embargo, estas prohibicionesno impiden a los terceros el uso de la marcapara anunciar, ofrecer en venta o indicar laexistencia o disponibilidad de productos oservicios legítimamente marcados, o para in-dicar la compatibilidad o adecuación de pie-zas de recambio o de accesorios utilizablescon los productos de la marca registrada,siempre que tal uso sea de buena fe, se llevea cabo con el propósito de informar al públi-co, y no sea susceptible de inducirlo a confu-sión sobre el origen empresarial de talesproductos o servicios (artículo 157). Asimis-mo, las prohibiciones no impiden a los terce-ros realizar actos de comercio sobre los pro-ductos amparados por la marca, después dehaber sido introducidos en el comercio decualquier país por el titular del registro, o porotra persona con el consentimiento del titu-lar, o vinculada económicamente a él, enparticular cuando los productos, y sus enva-ses o embalajes de contacto directo, no ha-yan sufrido modificación, alteración o dete-rioro (artículo 158)” 17.

Asimismo, el Tribunal considera que “Dentro delconflicto suscitado entre una marca notoria-mente conocida y una marca común, el puntoesencial radica en determinar el momento enque la marca notoriamente conocida debe tenertal calidad a fin, o bien de impugnar con ella unregistro o bien para hacer valer preferentementelos derechos que confiere la norma cuando seha registrado una marca (…)” 18.

En relación con los principios de especiali-dad, territorialidad y de uso real y efectivode la marca.

El Tribunal, ha establecido que la protección dela marca notoria va más allá de los principiosbásicos de especialidad y territorialidad. En re-lación con la regulación que establece la Deci-sión 486, Régimen Común de Propiedad Indus-trial, la protección de los signos notoriamenteconocidos se da de una manera aún más am-plia.

En efecto, en relación con los principios deespecialidad, territorialidad y uso real y efec-tivo de la marca, el Título XII de la Decisión 486de la Comisión de la Comunidad Andina, juntocon el artículo 136, literal h), de la misma Deci-sión, conforman el conjunto normativo que con-sagra la protección del signo notoriamente co-nocido.

El amparo a la marca notoria rompe el principiode especialidad; ello implica que el examina-dor, en caso de presentarse conflicto entre elsigno a registrar y un signo notoriamente cono-cido, establecerá, de conformidad con el ar-tículo 136, literal h) mencionado, el riesgo deasociación, el de uso parasitario y el de dilu-ción, independientemente de la clase en la quese pretenda registrar el signo idéntico o similara la marca notoria.

En cuanto al principio de territorialidad, de lapropia definición que trae el artículo 224 de laDecisión 486, se desprende que no se negarála calidad de notorio al signo que no lo sea en elPaís Miembro donde se solicita la protección;basta con que sea notorio en cualquiera de losPaíses Miembros.

Y que, de conformidad con lo establecido en elartículo 229, literal a), no se negará la calidadde notorio y su protección por el sólo hecho deno encontrarse registrado o en trámite de re-gistro en el País Miembro o en el extranjero. Porlo tanto, un signo puede ser protegido comonotorio así no se encuentre registrado en elrespectivo País Miembro y, en consecuencia,se brinda protección a los signos que alcancenel carácter de notorios, aunque no se encuen-tren registrados en el territorio determinado.

Igualmente, la protección que otorga la Decisión486 a la marca notoria, va más allá de la exi-

17 Proceso 149-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. Nº 1586,de 15 de febrero de 2008, caso: competencia des-leal. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD AN-DINA.

18 Proceso 17-IP-96, publicado en la G.O.A.C. Nº 253, de7 de marzo de 1997. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LACOMUNIDAD ANDINA.


gencia del uso real y efectivo de las marcas, lacual sustenta figuras como la cancelación delregistro de la marca por no uso. En efecto, elartículo 229, literal b), dispone que no se negaráel carácter de notorio de un signo por el sólohecho de que no se haya usado o no se estéusando para distinguir productos o servicios, opara identificar actividades o establecimientosen el País Miembro.

La finalidad de dicha disposición, es evitar quelos competidores se aprovechen del esfuerzoempresarial ajeno y que, de una manera parasi-taria, usufructúen el prestigio ganado por unamarca notoria, que aunque no se haya usado ono esté siendo usada en el respectivo PaísMiembro, continúa siendo notoria en otros Paí-ses. Se advierte, sin embargo, que la prueba dela notoriedad del signo deberá atender a crite-rios diferentes al del uso del signo en el merca-do, deberá dar cumplimiento a lo indicado en elartículo 228 de la Decisión 486 de la Comisiónde la Comunidad Andina.

En relación con los diferentes tipos de ries-gos. El riesgo de dilución de la marca noto-ria.

La sociedad actora argumentó que “Nuestramarca CRISTAL es merecedora de proteccióndel fenómeno de dilución debido a que deaccederse al registro de marcas idénticas osimilares –aún cuando distingan productos oservicios distintos- , corre el riesgo de diluirse,de perder la mayor parte de su magia y su poderde atracción”; en tal virtud, deviene necesariohacer referencia a los diferentes tipos de ries-gos a los que se encuentran expuestos lasmarcas notorias; y, específicamente, al riesgode dilución.

En relación con los diferentes tipos de riesgos alos que se exponen los signos distintivos en elmercado, la doctrina tradicionalmente se ha re-ferido, por lo general, a dos clases de riesgos:el de confusión y el de asociación, aunque ac-tualmente la lista se ha extendido y se hanclasificado otro tipo de riesgos, con el objetivode proteger los signos distintivos según su gra-do de notoriedad.

En efecto, la Decisión 486 ha ampliado la pro-tección de los signos notoriamente conocidos,consagrando cuatro riesgos de los que se lesdebe resguardar; de conformidad con los artícu-

los 136 literal h), y 226 literales a), b), y c),éstos son: el riesgo de confusión, el de asocia-ción, el de dilución y el de uso parasitario. ElTribunal, en relación a la marca notoria, dentrodel proceso 35-IP-2008 ha analizado los riesgosque se podrían generar, a saber:

“El riesgo de confusión es la posibilidad deque el consumidor al adquirir un productopiense que está adquiriendo otro (confusióndirecta), o que piense que dicho productotiene un origen empresarial diferente al querealmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad deque el consumidor, que aunque diferencie lasmarcas en conflicto y el origen empresarialdel producto, al adquirirlo piense que el pro-ductor de dicho producto y otra empresa tie-nen una relación o vinculación económica.

El riesgo de dilución es la posibilidad de queel uso de otros signos idénticos o similarescause el debilitamiento de la altísima capaci-dad distintiva que el signo notoriamente co-nocido ha ganado en el mercado, aunque seuse para productos que no tengan ningúngrado de conexidad con los que ampara elsigno notoriamente conocido.

Y, por último, el riesgo de uso parasitario esla posibilidad de que un competidor parasi-tario se aproveche injustamente del prestigiode los signos notoriamente conocidos, aun-que la acción se realice sobre productos oservicios que no tengan ningún grado deconexidad con los que ampara el signo noto-riamente conocido”.

En relación con los riesgos de confusión y deasociación, se pretende evitar que el públicoconsumidor (i) Al adquirir determinado productocrea que está adquiriendo otro; (ii) No tengaclaro el origen empresarial del signo notoria-mente conocido; (iii) Piense que las empresasproductoras tiene algún grado de vinculación.

En relación con el riesgo de dilución, que por logeneral ha estado ligado con la protección de lamarca renombrada, la doctrina ha dicho lo si-guiente:

“En efecto, la protección frente al riesgo dedilución se proyecta sobre las conductasadhesivas respecto a las marcas de alto re-


nombre susceptibles de perjudicar la posi-ción competitiva de su legítimo titular me-diante el debilitamiento de su extraordinariacapacidad distintiva ganada a través de lapropia eficiencia”. 19

Sobre la práctica del riesgo de dilución, FernándezNovoa ha establecido o siguiente:

“Un factor básico del debilitamiento de lamarca renombrada será patente en el casode que un tercero lesione los legítimos intere-ses del titular de la marca renombrada. Lalesión o perjuicio de los intereses del titularde la marca renombrada será patente en elcaso de que un tercero emplee una marcaidéntica o muy semejante a la marca renom-brada para designar productos de bajo preciode calidad inferior.

(…)

En líneas generales cabe señalar que el dañoque acecha a la empresa titular de la marcarenombra es la progresiva destrucción de lafuerza distintiva de la marca que inevitable-mente se produciría si proliferasen las em-presas no competidoras que utilizasen unamarca idéntica o muy semejante a la marcarenombrada”. 20

Es importante tener en cuenta que, en el actualrégimen comunitario andino de propiedad inte-lectual, no se diferencia entre marca renombra-da y marca notoria a efectos de su proteccióncontra los diferentes riesgos en el mercado. Portal motivo, la protección contra el riesgo dedilución en la Decisión 486 es predicable tantode la marca notoria como de la marca renombra-da, ya que, como se indicó, el actual régimencontemplado en la Decisión 486 no estableceuna distinción entre las dos clases de marcas.

Ignacio Sancho Gargallo, al tratar sobre el ries-go de dilución de las marcas notorias, hace re-ferencia a la sentencia STJCE de 18 de junio de2009n asunto C-487/07 (L’Oreal), expresa que:

“En lo relativo al perjuicio causado al carác-ter distintivo de la marca, denominado igual-

mente ‘dilución’, ‘menoscabo’ o ‘difuminación’,dicho perjuicio consiste en la debilitación dela capacidad de dicha marca para identificarcomo procedentes de su titular los productoso servicios para los que se registró, ya que eluso del signo idéntico o similar por el terce-ro da lugar a la dispersión de la identidad dela marca y de su presencia en la mente delpúblico” 21.

Lo anterior ya que “poco a poco, de permitirseque la misma marca sea registrada para produc-tos diferentes, ella será incapaz de evocar unorigen determinado, habrá perdido su poder dis-tintivo” 22.

En este sentido, el juez consultante debe anali-zar si el signo “KRYSTALGRAN” (denominati-vo), solicitado para registro, podría causar ries-go de dilución de la capacidad distintiva de lamarca notoria “CRISTAL” (denominativa).

Por último, en relación con el riesgo de usoparasitario, se protege al signo notoriamenteconocido contra el aprovechamiento injusto desu prestigio por parte de terceros, sin impor-tar, al igual que en el caso anterior, los produc-tos o servicios que se amparen. Lo expuesto,está ligado a la función publicitaria de la marca,pero se diferencia del riesgo de dilución en quela finalidad del competidor parasitario es úni-camente un aprovechamiento de la reputación,sin necesidad de presentar un debilitamiento dela capacidad distintiva de la marca notoriamen-te conocida.

Sobre el tema la doctrina ha manifestado:

“El propósito perseguido por el competidorparasitario es claro: o bien la similitud entrelos signos, aunque no medie similitud entrelas prestaciones y sin provocar falsa repre-sentación alguna respecto del origen, sirvepara establecer una relación intelectual queatrae la atención del público consumidor deforma superior a la que alcanzaría con el

19 MONTEAGUDO, MONTIANO, “LA PROTECCIÓN DE LAMARCA RENOMBRADA”. Ed. Civitas, Madrid España,1995. Pág. 283.

20 FERNANDEZ NOVOA, Carlos, Ob. Cit. págs. 307 y 308.

21 SANCHO GARGALLO, Ignacio. “ALCANCE DE LA PRO-TECCIÓN DE LA MARCA NOTORIA EN LA JURISPRU-DENCIA COMUNITARIA”. En “PROBLEMAS ACTUALESDE DERECHO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL”. I Jorna-da de Barcelona. Thomson Reuters. Civitas. Estudiosde Derecho Mercantil. España. P. 151.

22 OTAMENDI, Jorge. DERECHO DE MARCAS. Lexis Nexis.Abeledo Perrot. Buenos Aires. 2010. P. 354.


empleo de un signo renombrado; o bien lasemejanza depara la transmisión conscienteo inconsciente de la reputación que simboli-za el signo pese a la falta de semejanza delos productos del competidor con los origina-rios. En ambos casos la apropiación aprove-cha los esfuerzos publicitarios del legítimotitular o el valioso caudal informativo que elconsumidor asocia al signo”. 23

Primacía del Derecho Comunitario frente alinterno del País Miembro.

En el presente proceso, la sociedad actora ar-gumentó que “La marca notoria CRISTAL mere-cería la protección ampliada que establece elinciso d) del artículo 130 del Decreto Legisla-tivo 823, por lo que la Resolución expedida porel Tribunal del INDECOPI recortaría indebida-mente el alcance de dicha protección”; y elINDECOPI, observó que “En virtud de la pre-eminencia del derecho comunitario andino res-pecto de la norma nacional, no resultaba aplica-ble al presente caso el inciso d) del Artículo130º del Decreto Legislativo 823, referido altema de la notoriedad”; en tal virtud, devienenecesario hacer referencia a la “Primacía delDerecho Comunitario frente al interno del PaísMiembro”.

Este Tribunal ha reconocido, desde la interpre-tación prejudicial efectuada en los procesos 1-IP-87 y 2-IP-88, el principio de la preeminenciade la norma comunitaria sobre el derecho inter-no de los Países Miembros, señalando que “(…)en caso de conflicto, la regla interna quedadesplazada por la comunitaria, la cual se aplicapreferentemente ya que (...) la norma internaresulta inaplicable”.

Sobre este mismo tema este Órgano Jurisdic-cional ha manifestado que “Se trata, más pro-piamente, del efecto directo del principio deaplicación inmediata y de primacía que en todocaso ha de concederse a las normas comuni-tarias sobre las internas (…)”. 24 En efecto, tantola jurisprudencia como las normas positivas hanreconocido que el derecho comunitario andinoes de aplicación directa y tiene preeminenciasobre la legislación nacional.

El Tribunal ha reiterado en su jurisprudencia que“(…) frente a la norma comunitaria, los EstadosMiembros (...) no pueden formular reservas nidesistir unilateralmente de aplicarla, ni puedentampoco escudarse en disposiciones vigentes oen prácticas usuales de su orden interno parajustificar el incumplimiento o la alteración deobligaciones resultantes del derecho comunita-rio. No debe olvidarse que en la integraciónregida por las normas del ordenamiento jurídicoandino, los Países Miembros están comprendi-dos (sic) ‘a no adoptar ni emplear medida algu-na que sea contraria a dichas normas o que dealgún modo obstaculicen su aplicación, comode modo expreso preceptúa el artículo 5, segun-da parte (…)” 25, del Tratado de 28 de mayo de1979, constitutivo de este Tribunal.

Finalmente, es importante advertir lo que haseñalado este Tribunal relativo al Derecho de laIntegración “(…) El derecho de la integración,como tal, no puede existir si no se acepta elprincipio de su primacía o prevalencia sobre losderechos nacionales o internos de los PaísesMiembros (…) El derecho de la integración noderoga leyes nacionales, las que están someti-das al ordenamiento interno: tan sólo hace quesean inaplicables las que le resulten contrarias.Ello no obsta, por supuesto, para que dentro delordenamiento interno se considere inconstitu-cional o inexequible toda norma que sea incom-patible con el derecho común (...)”. 26

En tal virtud, toda norma interna, anterior o pos-terior a la Decisión 486 de la Comisión de laComunidad Andina, resulta inaplicable.

Finalmente, el Juez Consultante, en caso de nohaberse probado la notoriedad de la marca CRIS-TAL, debe entrar a determinar la existencia deconexión competitiva entre los productos queamparan los signos en conflicto.

3.8. LA CONEXIÓN COMPETITIVA.

En el presente proceso, la sociedad HUNTSMANINTERNATIONAL LLC. solicitó el registro delsigno “KRYSTALGRAN”, para distinguir pro-

23 Ibídem. Pág. 247.24 Proceso 02-IP-88, sentencia de 25 de mayo de 1988,

publicada en la G.O.A.C. Nº 33, de 26 de junio de 1988.TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

25 Proceso 34-AI-2001, sentencia dictada el 22 se sep-tiembre del 2004. Publicada en la G.O.A.C. Nº 1156, de10 de enero del 2005. Criterio reiterado en el proceso02-IP-90, publicado en la G.O.A.C. N° 69, de 11 deoctubre de 1990. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CO-MUNIDAD ANDINA.

26 IBIDEM.


ductos, comprendidos en la clase 1 de la Clasi-ficación Internacional de Niza y la sociedadUNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUSY JOHNSTON S.A.A. presentó oposición a lasolicitud de registro sobre la base del registrode su marca notoria “CRISTAL” (denominativa),para distinguir cerveza, comprendida en la cla-se 32 de la Clasificación Internacional de Niza;en tal virtud, deviene necesario referirse al temade la conexión competitiva entre productos.

Sobre este tópico la doctrina ha elaborado algu-nas pautas o criterios que pueden llevar a esta-blecer o fijar cuándo se da la conexión competi-tiva entre los productos.

El hecho de que los productos posean finalida-des idénticas o afines podría constituir un indi-cio de conexión competitiva entre ellos, pues talcircunstancia podría dar lugar a que se les ha-llase en el mismo mercado.

En criterio del tratadista Carlos Fernández No-voa, para determinar la conexión competitivaentre los productos diferenciados por los signosconfrontados, el aspecto fundamental a tomaren consideración es la finalidad o aplicacionesusuales de los mismos. Igualmente, señala elautor, los criterios para determinar si a través dela finalidad de los productos hay o no conexióncompetitiva, siendo éstos dos; el primero: elprincipio de la intercambiabilidad de losmismos, que tiene que ver con el hecho de silos consumidores consideren sustituibles, paralas mismas finalidades, los productos enfrenta-dos; y, el segundo, el de complementariedad,que alude a la circunstancia de que el uso de unproducto pueda suponer el necesario uso deotro, o que sin un producto no puede utilizarseotro producto, es decir, que los productos seancomplementarios o vayan a utilizarse conjunta-mente.27

Asimismo, se deberá analizar el grado de co-nexión competitiva existente entre los produc-tos a que se refieren los signos en conflicto,para cuyo efecto, el Tribunal ha acogido lossiguientes factores de análisis, a saber:

a) La inclusión de los productos en unamisma clase del nomenclátor: Esta re-gla tiene especial interés en el caso sub

judice y ocurre cuando se limita el registroa uno o varios de los productos de una cla-se del nomenclátor, perdiendo su valor alproducirse el registro para toda la clase.En el caso de la limitación, la prueba parademostrar que entre los productos que cons-tan en dicha clase no son similares o noguardan similitud para impedir el registro,corresponde a quien alega.

b) Canales de comercialización: Hay luga-res de comercialización o expendio de pro-ductos que influyen escasamente para quepueda producirse su conexión competitiva,como sería el caso de las grandes cade-nas o tiendas o supermercados en loscuales se distribuye toda clase de bienesy pasa desapercibido para el consumidorla similitud de un producto con otro. Encambio, se daría tal conexión competitiva,en tiendas o almacenes especializados enla venta de determinados bienes. Igualconfusión se daría en pequeños sitios deexpendio donde marcas similares puedenser confundidas cuando los productos guar-dan también una aparente similitud.

c) Similares medios de publicidad: Los me-dios de comercialización o distribución tie-nen relación con los medios de difusión delos productos. Si los mismos productos sedifunden por la publicidad general –radio,televisión y prensa-, presumiblemente sepresentaría una conexión competitiva, olos productos serían competitivamenteconexos. Por otro lado, si la difusión esrestringida por medio de revistas especia-lizadas, comunicación directa, boletines,mensajes telefónicos, etc., la conexión com-petitiva sería menor.

d) Relación o vinculación entre produc-tos: Cierta relación entre los productospuede crear una conexión competitiva. Enefecto, no es lo mismo vender en unamisma tienda cocinas y refrigeradoras, quevender en otra helados y muebles; en con-secuencia, esa relación entre los produc-tos comercializados también influye en laasociación que el consumidor haga delorigen empresarial de los productos rela-cionados, lo que eventualmente puede lle-varlo a confusión en caso de que esa simi-litud sea tal que el consumidor medio dedichos productos asuma que provienen deun mismo productor.

27 FERNÁNDEZ Novoa, Carlos; Fundamentos ob. cit. pp.242 - 246.


e) Uso conjunto o complementario de pro-ductos: Los productos que comúnmentese puedan utilizar conjuntamente (por ejem-plo: puerta y chapa) pueden dar lugar aconfusión respecto al origen empresarial,ya que el público consumidor supondríaque los dos productos son del mismo em-presario. La complementariedad entre losproductos debe entenderse en forma di-recta, es decir, que el uso de un productopuede suponer el uso necesario del otro, oque sin un producto no puede utilizarse elotro o su utilización no sería la de su últi-ma finalidad o función.

f) Mismo género de los productos: Pesea que puedan encontrarse en diferentesclases y cumplir distintas funciones o fi-nalidades, si tienen similares característi-cas, existe la posibilidad de que se origineel riesgo de confusión al estar identifica-dos por marcas también similares o idénti-cas (por ejemplo: medias de deporte ymedias de vestir).” 28

El Tribunal considera que deben ser aplicadoslos criterios referidos anteriormente y que pue-den conducir a establecer cuándo se da la co-nexión competitiva entre los productos.

Finalmente, al referirse los signos en cuestión aproductos en diferentes clases, el Juez Consul-tante deberá analizar si se trata, en efecto, deun caso de conexión competitiva.

3.9. AUTONOMÍA DE LA OFICINA NACIONALCOMPETENTE PARA TOMAR SUS DECI-SIONES.

En el presente caso, se ha alegado que elINDECOPI en casos análogos ha resuelto enforma diferente; en consecuencia, deviene ne-cesario hacer referencia a la “Autonomía de laOficina Nacional Competente para tomar susdecisiones”.

Sobre el tema se transcribe lo expresado poreste Tribunal dentro del proceso 110-IP-2008,

publicado en la G.O.A.C. Nº 1675 de 5 de di-ciembre de 2008. Marca “LAN ECUADOR”:

“El sistema de registro marcario que se adop-tó en la Comunidad Andina se encuentra so-portado en la actividad autónoma e indepen-diente de las Oficinas Competentes en cadaPaís Miembro. Dicha actividad, que aunquede manera general se encuentra regulada porla normativa comunitaria, deja a salvo la men-cionada independencia, y es así como el Ca-pítulo V de la Decisión 344 regula el procedi-miento de registro marcario, e instaura encabeza de las Oficinas Nacionales Compe-tentes el procedimiento y el respectivo exa-men de registrabilidad.

Dicha autonomía se manifiesta tanto en rela-ción con decisiones emanadas de otras ofici-nas de registro marcario (principio de inde-pendencia), como en relación con sus pro-pias decisiones”.

Sobre el primer tema, el Tribunal ha señalado:

“Si bien las Oficinas Competentes y las de-cisiones que de ellas emanan son indepen-dientes, algunas figuras del derecho marca-rio comunitario las ponen en contacto, comosería el caso del derecho de prioridad o de laoposición de carácter andino, sin que lo ante-rior signifique de ninguna manera uniformizarlos pronunciamientos de las mismas.

En este sentido, el principio de independen-cia de las Oficinas de Registro Marcario sig-nifica que juzgarán la registrabilidad o irre-gistrabilidad de los signos como marcas, sintener en consideración el análisis de regis-trabilidad o irregistrabilidad realizado en otrau otras Oficinas Competentes de los PaísesMiembros. De conformidad con lo anterior, sise ha obtenido un registro marcario en deter-minado País Miembro esto no significa queindefectiblemente se deberá conceder di-cho registro marcario en los otros Países. Obien, si el registro marcario ha sido negadoen uno de ellos, tampoco significa que debaser negado en los demás Países Miembros,aún en el caso de presentarse con base en elderecho de prioridad por haberse solicitadoen el mismo País que negó el registro.” (Pro-ceso 71-IP-2007. Interpretación Prejudicialde 15 de agosto de 2007, Marca: “MONARCH-M, publicada en la Gaceta Oficial del Acuer-

28 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.Sentencia de 19 de noviembre del 2003. Proceso N°114-IP-2003. Marca: “EBEL”. Publicada en la GacetaOficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 del 14 deenero de 2004. Proceso Nº 115-IP-2008. Marca: “CALVO”(mixta).


do de Cartagena N° 1553, de 15 de octubrede 2007).

Un aspecto de especial importancia en relacióna este tema constituye el hecho que el principiode independencia implica dejar en libertad a laOficina Nacional Competente para que, de acuer-do a su criterio de interpretación de los hechosy de las normas, adopte la decisión que consi-dere más adecuada en relación al caso puesto asu conocimiento. En cualquier evento es me-nester que se justifique de manera suficiente yrazonable el criterio adelantado.

Sobre el segundo tema, la norma comunitariaestableció como atribución de las oficinas na-cionales de registro marcario la obligación derealizar el examen de registrabilidad, el que esobligatorio y debe llevarse a cabo aún en el casode que no hubiesen sido presentadas oposicio-nes; como ya se indicó, la Autoridad Competen-te en ningún caso queda eximida de realizar elexamen de fondo para conceder o negar el re-gistro. En el caso de que sean presentadasoposiciones, la Oficina Nacional Competentese pronunciará acerca de ellas así como acercade la concesión o de la denegación del registrosolicitado.

Asimismo, es pertinente agregar que este exa-men de oficio, integral y motivado debe serautónomo tanto en relación con las decisionesexpedidas por otras oficinas de registro mar-cario, como en relación con anteriores decisio-nes expedidas por la propia oficina, en el senti-do de que ésta debe realizar el examen de re-gistrabilidad analizando cada caso concreto, esdecir, estudiando el signo solicitado para re-gistro, las oposiciones presentadas y la infor-mación recaudada para dicho procedimiento,independiente de anteriores análisis sobre sig-nos idénticos o similares.

Esta atribución no quiere decir que la Oficina deRegistro Marcario no tenga límites en su actua-ción y que no pueda utilizar como precedentessus propias actuaciones, sino que la oficina deregistro marcario tiene la obligación, en cadacaso, de hacer un análisis de registrabilidad,teniendo en cuenta los aspectos y pruebas queobran en cada trámite.

Con base en estos fundamentos,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA

CONCLUYE:

1. Como el Tribunal en sus interpretaciones pre-judiciales no puede fijar el sentido, aplicar oanalizar el derecho interno, le corresponde aljuez consultante precisar el alcance del mis-mo y, por ende, de sus figuras procesales.En el presente caso, es la Corte Peruana laque debe establecer la naturaleza de los re-cursos e instrumentos procesales que con-sagra la norma interna; debe determinar si elrecurso de casación nacional es ordinario oextraordinario, si es una tercera instancia ono, así como todo lo relacionado con suoperatividad. Esto, se reitera, no es compe-tencia del Tribunal de Justicia de la Comuni-dad Andina. Si en el ámbito interno se llegarea la conclusión que la figura de casaciónperuana es una tercera instancia, de confor-midad con todo lo planteado, sería el juezque conoce este recurso el obligado a reali-zar la consulta prejudicial.

Ahora bien, en el evento en que estemos enfrente de un recurso extraordinario con lascaracterísticas ya anotadas, surge un interro-gante: ¿si se presenta un recurso extraordi-nario sin que se hubiere solicitado la interpre-tación prejudicial en la última instancia, quédebe hacer el juez de conocimiento?

Se presentarían dos hipótesis:

Que el recurso extraordinario se sustenteen la falta de consulta prejudicial en laúltima o única instancia.

En este caso el juez competente, una vezverificada la ausencia de la consulta preju-dicial, debe declarar la nulidad o invalidez dela sentencia. De conformidad con lo que dis-ponga su normativa procesal interna, deberátomar alguna de estas acciones:

- Si la normativa interna lo prevé así, devol-verá el asunto al juez que debió solicitar lainterpretación para que subsane su omi-sión y emita una nueva sentencia, aco-giendo, para tal fin, la providencia expedi-da por el Tribunal de Justicia de la Comuni-dad Andina.

- Si la normativa interna no prevé esto y eljuez competente debe expedir una senten-cia sustitutiva, éste debe solicitar la inter-


pretación prejudicial como si fuera el juezde única o última instancia, para así poderemitir en debida forma la sentencia.

Que el recurso extraordinario no se sus-tente en la falta de consulta prejudicial enúltima o única instancia, pero sí se refieraa la interpretación de normas comunita-rias.

El juez que conozca un recurso extraordina-rio en las circunstancias anteriormente men-cionadas, por encima de las limitaciones for-males de su normativa interna, tiene que ha-cer primar el orden comunitario andino, lo queimplica que debe declarar la nulidad de lasentencia que no cuente con la correspon-diente interpretación prejudicial, generandocon esto que todos los operadores jurídicosse inserten en el sistema jurídico comunitariode una manera adecuada. Este juez nacio-nal, independientemente de las causales quehaya esgrimido el recurrente, está investidode todas las prerrogativas para salvaguardarel orden supranacional comunitario y, por lotanto, su primera función es examinar si eljuez de última instancia cumplió con su mi-sión de solicitar la interpretación prejudicialal Tribunal de Justicia de la Comunidad An-dina. El juez que conozca un recurso extra-ordinario siempre debe tener presente que laconsulta prejudicial es esencial, básica y an-gular para el funcionamiento del sistema deintegración subregional; por esta razón, sejustifica la acción de anular la sentencia queno cuente con este requisito toral.

También es muy importante tener en cuentaque el juez extraordinario debe consultar alTribunal, tanto por las normas comunitariasque se refieren a la interpretación prejudicialobligatoria, como por las normas comunita-rias alegadas por el recurrente. Esto porquesi el juez extraordinario llegare a verificar quesí se realizó la consulta prejudicial, su acciónconsecuente sería la de resolver el asunto,interpretando las normas comunitarias es-grimidas por el recurrente. Con esto se ce-rraría de manera adecuada el sistema decolaboración entre el juez nacional y el juezcomunitario.

Ahora bien, una vez que el juez extraordi-nario anule la sentencia por la omisión men-cionada, de conformidad con las previsiones

de su norma interna, puede tomar alguna delas siguientes acciones:

- Si la normativa interna lo prevé así, devol-verá el asunto al juez que debió solicitar lainterpretación para que subsane su omi-sión y emita una nueva sentencia, aco-giendo, para tal fin, la providencia expedi-da por el Tribunal de Justicia de la Comuni-dad Andina.

- Si la normativa interna no prevé esto y eljuez competente debe expedir una senten-cia sustitutiva, éste debe solicitar la inter-pretación prejudicial como si fuera el juezde única o última instancia, para así poderemitir en debida forma la sentencia.

2. Un signo puede ser registrado como marca,cuando distingue productos o servicios en elmercado y reúne el requisito de ser suscepti-ble de representación gráfica, de conformi-dad con lo establecido por el artículo 134 dela Decisión 486 de la Comisión de la Comu-nidad Andina. Esa aptitud se confirmará si elsigno, cuyo registro se solicita, no se en-cuentra comprendido en ninguna de las cau-sales de irregistrabilidad determinadas porlos artículos 135 y 136 de la mencionada De-cisión. La distintividad del signo presuponesu perceptibilidad por cualesquiera de lossentidos.

3. No son registrables los signos que según loprevisto en el artículo 136, literal a) de la re-ferida Decisión 486, y en relación con de-rechos de terceros, sean idénticos o se ase-mejen a una marca anteriormente solicitadapara registro o registrada para los mismosservicios o productos o, para productos oservicios respecto de los cuales el uso de lamarca pueda causar en el público un riesgode confusión y/o de asociación. De ello resul-ta, que no es necesario que el signo solicita-do para registro induzca a error o a confusióna los consumidores, sino que es suficientela existencia del riesgo de confusión para quese configure la prohibición de irregistrabili-dad.

4. El riesgo de confusión y/o de asociación de-berá ser analizado por la Autoridad NacionalCompetente o por el Juez, según correspon-da, sujetándose a las reglas de comparaciónde signos.


5. Las marcas denominativas llamadas tambiénnominales o verbales, utilizan expresionesacústicas o fonéticas, formadas por una ovarias letras, palabras o números, individual oconjuntamente estructurados, que integranun conjunto o un todo pronunciable, que pue-de o no tener significado conceptual. Para sucomparación, deberá procederse de acuerdoa las reglas recogidas en la presente provi-dencia.

6. La marca notoriamente conocida es la queadquiere esa calidad porque se encuentraampliamente difundida entre una colectividadde individuos y ha logrado el reconocimientodel mismo.

La calidad de marca notoriamente conocidano se presume debiendo probarse por quienla alega las circunstancias que le dan eseestatus. El solo registro de la marca en uno omás países no le otorga la categoría de mar-ca notoria, sino que esa calidad resulta delconjunto de factores que es necesario pro-bar, tales como: la extensión de su conoci-miento entre el público consumidor, la inten-sidad y el ámbito de la difusión y de la publi-cidad, la antigüedad de la marca, su usoconstante, y el análisis de producción y mer-cadeo de los productos que distingue la mar-ca.

La Decisión 486 establece una protecciónmás amplia de los signos notoriamente cono-cidos, lo que implica, por un lado, la rupturade los principios de especialidad, territoriali-dad y del uso real y efectivo de la marca y,por otro, la protección contra los riesgos deconfusión, asociación, dilución y del uso pa-rasitario, de conformidad con lo expresado enla presente Interpretación Prejudicial.

Es importante tener en cuenta que, en elactual régimen comunitario andino de propie-dad intelectual, no se diferencia entre marcarenombrada y marca notoria a efectos de suprotección contra los diferentes riesgos enel mercado. Por tal motivo, la protección con-tra el riesgo de dilución en la Decisión 486 espredicable tanto de la marca notoria como dela marca renombrada, ya que, como se indi-có, el actual régimen contemplado en la De-cisión 486 no establece una distinción entrelas dos clases de marcas. En este sentido,el juez consultante debe analizar si el signo

“KRYSTALGRAN” (denominativo), solici-tado para registro, podría causar riesgo dedilución de la capacidad distintiva de la mar-ca notoria “CRISTAL” (denominativa).

La primacía del Derecho Comunitario Andinosobre el derecho interno de los Países Miem-bros implica que en caso de conflicto, lanorma interna queda desplazada por la comu-nitaria, la cual se aplica preferentemente. Ental virtud, toda norma interna, anterior o pos-terior a la Decisión 486 de la Comisión de laComunidad Andina, resulta inaplicable.

El Juez Consultante, en caso de no haberseprobado la notoriedad de la marca “CRIS-TAL”, debe entrar a determinar la existenciade conexión competitiva entre los productosque amparan los signos en conflicto.

7. Para llegar a determinar la similitud entre dossignos se ha de considerar también los crite-rios que permiten establecer la posible co-nexión competitiva existente entre los pro-ductos que distinguen las marcas. Deberátenerse en cuenta en ese contexto, en princi-pio, que al no existir conexión, la similitud delos signos no impediría el registro de la mar-ca que se solicite.

8. La Oficina Nacional Competente debe, ne-cesariamente, realizar el examen de regis-tra-bilidad del signo solicitado para registro,el que comprenderá el análisis de todas lasexigencias establecidas por la Decisión 486.Dicho examen debe realizarse aún en aque-llos casos en que no hayan sido presentadasoposiciones a la solicitud.

El pronunciamiento que, independientemen-te de su contenido, favorable o desfavora-ble, que resuelva las oposiciones en el casode haberlas, y determine la concesión o ladenegación del registro de un signo, deberáplasmarse en resolución debidamente moti-vada, la que deberá ser notificada al peticio-nario.

Asimismo, el examen de registrabilidad reali-zado por las oficinas de registro marcariotiene las siguientes características:

• Debe ser de oficio.Es integral.Se debe plasmar en una resolución debi-damente motivada.


EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a losocho (8) días del mes de mayo del año dos miltrece.

En la solicitud sobre interpretación prejudicialformulada por el Consejo de Estado de la Repú-blica de Colombia, Sala de lo Contencioso Ad-ministrativo, Sección Primera.

VISTOS:

Que, de la solicitud de interpretación prejudicialy de sus anexos se desprende que los requisi-tos exigidos por el artículo 33 del Tratado deCreación del Tribunal y 125 de su Estatuto fue-ron cumplidos, por lo que su admisión a trámitefue considerada procedente por auto de veinti-cinco (25) de abril de 2013.

1. ANTECEDENTES

1.1. Las partes

Demandante: la sociedad SODIMAC COLOM-BIA S.A.

Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA, SU-PERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMER-CIO.

Tercero Interesado: la sociedad CERÁMICASINDUSTRIALES S.A.

1.2. Actos demandados

La sociedad SODIMAC COLOMBIA S.A. plan-tea que se declare la nulidad de las siguientesresoluciones administrativas:

PROCESO 85-IP-2013

Interpretación prejudicial del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de laComisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la solicitud formuladapor la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia.

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134 literal a) y 150 de la mismaDecisión. Actor: Sociedad SODIMAC COLOMBIA S.A. Marca: “MEDITERRÁNEO”

(denominativa). Expediente Interno N° 2010-00094.

Es autónomo.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado deCreación del Tribunal de Justicia de la Comuni-dad Andina, el Juez Nacional consultante, alemitir el fallo en el proceso interno Nº 2971-2011, deberá adoptar la presente interpretación.Asimismo, deberá dar cumplimiento a las dis-posiciones contenidas en el párrafo tercero delartículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copiacertificada y remítase copia a la Secretaría Ge-neral de la Comunidad Andina, para su publica-ción en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Carta-gena.

Carlos Jaime Villarroel FerrerPRESIDENTE

José Vicente Troya JaramilloMAGISTRADO

Leonor Perdomo PerdomoMAGISTRADA

Ricardo Vigil ToledoMAGISTRADO

Gustavo García BritoSECRETARIO

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDADANDINA.- La sentencia que antecede es fiel co-pia del original que reposa en el expediente deesta Secretaría. CERTIFICO.-



- Resolución No. 24750 de 19 de mayo de2009, por medio de la cual la Jefe de la Di-visión de Signos Distintivos de la Superin-tendencia de Industria y Comercio resolviónegar el registro del signo “MEDITERRÁNEO”(denominativo), solicitado por la sociedadSODIMAC COLOMBIA S.A., para distinguirproductos comprendidos en la clase 11 de laClasificación Internacional de Niza.

- Resolución No. 37038 de 24 de julio de 2009,por medio de la cual la Jefe de la División deSignos Distintivos de la Superintendencia deIndustria y Comercio resolvió el recurso dereposición y confirmó la decisión anterior.

- Resolución No. 40912 de 19 de agosto de2009, por medio de la cual el Superintenden-te Delegado para la Propiedad Industrial re-solvió el recurso de apelación y confirmó ladecisión contenida en la Resolución No. 24750de 19 de mayo de 2009.

1.3. Hechos relevantes

Del expediente remitido por el Consejo de Esta-do de la República de Colombia, Sala de loContencioso Administrativo, Sección Primera,han podido ser destacados los siguientes as-pectos:

a) Los hechos

Entre los principales hechos considerados re-levantes en esta causa se encuentran los si-guientes:

- El 27 de febrero de 2007, la sociedad SODI-MAC COLOMBIA S.A. solicitó el registro delsigno “MEDITERRÁNEO” (denominativo),para distinguir productos comprendidos en laclase 11 de la Clasificación Internacional deNiza.

- Una vez publicado el extracto de la solicitudde registro en la Gaceta de la PropiedadIndustrial, no se presentaron oposiciones porparte de terceros.

- El 19 de mayo de 2009, la Jefe de la Divisiónde Signos Distintivos de la Superintendenciade Industria y Comercio expidió la Resolu-ción No. 24750, por medio de la cual resolviónegar el registro del signo “MEDITERRÁNEO”(denominativo), solicitado por la sociedadSODIMAC COLOMBIA S.A., para distinguirproductos comprendidos en la clase 11 de laClasificación Internacional de Niza. Se fun-

damentó en el registro previo de la marca“BRIGGS MEDITERRÁNEO” (denominati-va), a favor de la sociedad CERÁMICAS IN-DUSTRIALES S.A. para distinguir productosde las clases 8 y 11 de la Clasificación Inter-nacional de Niza.

- La sociedad SODIMAC COLOMBIA S.A.,dentro del término legal, interpuso el recursode reposición y en subsidio el de apelaciónen contra de la Resolución mencionada.

- El 24 de julio de 2009, la Jefe de la Divisiónde Signos Distintivos de la Superintendenciade Industria y Comercio expidió la Resolu-ción No. 37038, por medio de la cual atendióel recurso de reposición y confirmó la deci-sión anterior.

- El 19 de agosto de 2009, el SuperintendenteDelegado para la Propiedad Industrial expidióla Resolución No. 40912, por medio de lacual atendió el recurso de apelación y confir-mó la decisión contenida en la ResoluciónNo. 24750 de 19 de mayo de 2009, quedandode esta manera agotada la vía gubernativa.

b) Fundamentos de la Demanda

La sociedad SODIMAC COLOMBIA S.A., en suescrito de demanda expresa, en lo principal, lossiguientes argumentos:

- “Las Resoluciones que han sido proferidasevidencian que la administración se contradi-ce frente a situaciones jurídicas consolida-das y sobre las cuales debería tener un crite-rio unificado para que los administrados en-cuentren una garantía en la protección de susderechos”.

- “(…) la oposición presentada por la sociedadCOLCERÁMICA a la solicitud de registro dela marca BRIGGS MEDITERRÁNEO en cla-se 11 con fundamento en la marca MEDITE-RRÁNEO registrada por mi representada enlas clases 19 y 27, fue declarada infundada yla marca BRIGGS MEDITERRÁNO fue conce-dida. (…) En síntesis, la SIC consideró quelas expresiones MEDITERRÁNEO y BRIGGSMEDITERRÁNEO NO SON CONFUNDIBLES,POR CUANTO LA EXPRESIÓN BRIGGS LEOTORGA SUFICIENTE DISTINTIVIDAD”.

- “Con menos de 6 meses de diferencia, la SICcambió por completo su posición y ahora,consideró que las marcas MEDITERRÁNEOy BRIGGS MEDITERRÁNEO SÍ SON SIMI-LARES”.


- “(…) la solicitud de marca de mi representadano está incursa en causal alguna de irregis-trabilidad, por cuanto cumple con todos losrequisitos para ser registrada como marca defábrica”.

c) Contestación a la demanda

La Superintendencia de Industria y Comer-cio, en su escrito de contestación a la demandaexpresa, en lo principal, los siguientes argu-mentos:

- “En el presente caso, el referido estudio,recayó sobre el signo solicitado MEDITE-RRÁNEO y la marca previamente registradaBRIGGS MEDITERRÁNEO, de donde seconcluyo (sic) que existen entre ellos simili-tudes fonéticas y ortográficas que las hacenconfundibles entre sí, similitudes derivadasde los segmentos a cotejarse, pues la expre-sión MEDITERRÁNEO reproduce en su tota-lidad uno de los elementos esenciales de lamarca previamente registrada BRIGGS MEDI-TERRÁNEO, siendo la variación realizada con-sistente en la supresión del término BRIGGSinsuficiente para que este (sic) sea distintivo,lo que podría conducir al consumidor a erroral pensar que se trata de la marca previa-mente registrada BRIGGS MEDITERRÁNEOy adquirir un producto creyendo firmementeque tienen la misma procedencia empresa-rial”.

- “(…) entre los productos amparados por elsigno solicitado (…) y los productos y/o servi-cios a amparar por la marca MEDITERRÁ-NEO para la clase 11 internacional, se pre-senta a todas luces la conexidad competiti-va, toda vez que el signo solicitado (…) pre-tende amparar ‘ventiladores de pie, mesa ytecho’, en tanto que la marca registrada am-para ‘aparatos de alumbrado, de calefacción,de producción de vapor, de cocción, de refri-geración, de secado, de ventilación, de distri-bución de agua e instalaciones sanitarias’,es decir, productos de la clase 11, esto esque se trata de la misma clase”.

d) Tercero Interesado

La sociedad CERÁMICAS INDUSTRIALES S.A.,de conformidad con el informe presentado por laconsultante, no contestó la demanda.

CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

Que, de conformidad con la disposición previstaen el artículo 1, literal c, del Tratado de Creacióndel Tribunal, la norma cuya interpretación sesolicita, forma parte del ordenamiento jurídicode la Comunidad Andina;

Que, al tenor de la disposición señalada en elartículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal,en correspondencia con lo establecido en losartículos 2, 4 y 121 del Estatuto, este Tribunales competente para interpretar por vía preju-dicial las normas que integran el ordenamientojurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fueadmitida a trámite por auto de 25 de abril de2013.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICOCOMUNITARIO A SER INTERPRETADAS

El Consejo de Estado, Sala de lo ContenciosoAdministrativo, Sección Primera, de la Repúbli-ca de Colombia, ha solicitado la interpretaciónprejudicial del artículo 136 literal a) de la Deci-sión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

El Tribunal considera que procede la interpreta-ción de los artículos correspondientes a la De-cisión 486 de la Comisión de la Comunidad An-dina, específicamente el artículo 136 literal a),por haber constatado, en los documentos apa-rejados al expediente, que la solicitud relativa alregistro del signo “MEDITERRÁNEO” (deno-minativo), fue presentada el 27 de febrero de2007, en vigencia de la Decisión 486 menciona-da.

Con fundamento en la potestad que deriva delartículo 34 del Tratado de Creación del Tribunaly 126 del Estatuto, que indican que “el Tribunaldeberá limitarse a precisar el contenido y alcan-ce de las normas que conforman el ordenamien-to jurídico de la Comunidad Andina, referidas alcaso concreto”, y que al ser estas disposicio-nes imperativas, que atribuyen al Tribunal Co-munitario la facultad de interpretar de oficio lasnormas del ordenamiento jurídico comunitarioque estime aplicables al caso concreto, se in-terpretará de oficio los artículos 134 literal a) y150 de la Decisión 486 de la Comisión de laComunidad Andina, por ser pertinentes al pre-sente caso.


En consecuencia, los textos de las normas aser interpretadas son los siguientes:

DECISIÓN 486

“(…)

DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRODE MARCAS




(…)

Artículo 136.- No podrán registrarse comomarcas aquellos signos cuyo uso en el co-mercio afectara indebidamente un derechode tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una mar-ca anteriormente solicitada para registro oregistrada por un tercero, para los mismosproductos o servicios, o para productos oservicios respecto de los cuales el uso dela marca pueda causar un riesgo de confu-sión o de asociación;

(…)

DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO

(…)

Artículo 150.- Vencido el plazo establecidoen el artículo 148, o si no se hubiesen pre-sentado oposiciones, la oficina nacional com-petente procederá a realizar el examen deregistrabilidad. En caso se hubiesen presen-tado oposiciones, la oficina nacional compe-tente se pronunciará sobre éstas y sobre laconcesión o denegatoria del registro de lamarca mediante resolución.

(…)”.

3. CONSIDERACIONES

El Tribunal procede a realizar la interpretaciónprejudicial solicitada, para lo cual analizará as-pectos relacionados con:

- Concepto de marca y elementos constituti-vos;

- Impedimentos para el registro de un signocomo marca: La identidad y la semejanza;

- Riesgo de Confusión: directa e indirecta y/oasociación;

- Reglas para realizar el cotejo marcario;- Clases de signos: comparación entre signos

denominativos simples y compuestos;- Examen de registrabilidad y debida motiva-

ción. Autonomía de la Oficina Nacional Com-petente para tomar sus decisiones.

3.1. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOSCONSTITUTIVOS.

Tomando en cuenta que la sociedad SODIMACCOLOMBIA S.A. solicitó el registro del signo“MEDITERRÁNEO” (denominativo), para dis-tinguir productos comprendidos en la clase 11de la Clasificación Internacional de Niza, devie-ne necesario hacer referencia al concepto demarca y elementos constitutivos.

La Decisión 486, en su artículo 134, define a lamarca como “cualquier signo que sea apto paradistinguir productos o servicios en el mercado.Podrán registrarse como marcas los signos sus-ceptibles de representación gráfica”.

La marca es un bien inmaterial constituido porun signo conformado por palabras o combina-ción de palabras, imágenes, figuras, símbolos,gráficos, etc., que, susceptibles de represen-tación gráfica, sirvan para distinguir en el mer-cado productos o servicios, a fin de que el con-sumidor o usuario medio los identifique, valore,diferencie y seleccione sin riesgo de confusióno error acerca del origen o la calidad del produc-to o del servicio.

La doctrina ha reconocido, en atención a laestructura del signo, algunas clases de mar-cas, como las denominativas, las gráficas y lasmixtas. En el marco de la Decisión 486 sepuede, sin embargo, constatar la existencia deotras clases de signos, diferentes a los enun-ciados, como los sonidos, los olores, los colo-


res, la forma de los productos, sus envases oenvolturas, etc., según consta detallado en elartículo 134 de la mencionada Decisión.

Los elementos constitutivos de una marca.

El requisito de perceptibilidad, que estaba ex-presamente establecido en la Decisión 344, es-tá implícitamente contenido en la definición delartículo 134 mencionado, toda vez que un signopara que pueda ser captado y apreciado, esnecesario que pase a ser una expresión mate-rial identificable, a fin de que al ser aprehendidapor medios sensoriales y asimilada por la inteli-gencia, penetre en la mente de los consumido-res o usuarios.

La representación gráfica y la distintividad sonlos requisitos expresamente exigidos en la De-cisión 486 como elementos esenciales de unamarca.

La susceptibilidad de representación gráficaconsiste en expresiones o descripciones reali-zadas a través de palabras, gráficos, signosmixtos, colores, figuras, etc., de tal manera quesus componentes puedan ser apreciados en elmercado de productos.

El signo tiene que ser representado en formamaterial para que el consumidor, a través de lossentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. Latraslación del signo del campo imaginativo desu creador hacia la realidad comercial, puededarse por medio de palabras, vocablos o deno-minaciones, gráficos, signos mixtos, notas, co-lores, etc.

La característica de distintividad es fundamen-tal que reúna todo signo para que sea suscepti-ble de registro como marca; lleva implícita laposibilidad de identificar unos productos o unosservicios de otros, haciendo viable de esa ma-nera la diferenciación por parte del consumidor.Es entonces distintivo el signo cuando por sísolo sirva para diferenciar un producto o unservicio sin que se confunda con él o con suscaracterísticas esenciales o primordiales.

Es importante advertir que la distintividad tieneun doble aspecto: 1) distintividad intrínseca,mediante la cual se determina la capacidadque debe tener el signo para distinguir produc-tos o servicios en el mercado; y, 2) distintividadextrínseca, mediante la cual se determina la

capacidad del signo de diferenciarse de otrossignos en el mercado.

En este sentido, el literal b) del artículo 135 dela Decisión 486, establece como una causal denulidad absoluta del registro de un signo, aque-llos que carezcan de este elemento fundamen-tal, la distintividad.

En consecuencia, el Juez Consultante debe ana-lizar en el presente caso, si el signo “MEDITE-RRÁNEO” (denominativo), para distinguir pro-ductos comprendidos en la clase 11 de la Clasi-ficación Internacional de Niza, cumple con losrequisitos del artículo 134 de la Decisión 486 dela Comisión de la Comunidad Andina, y si no seencuentra dentro de las causales de irregistra-bilidad previstas en los artículos 135 y 136 de lareferida Decisión.

3.2. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DEUN SIGNO COMO MARCA.

La identidad y la semejanza

Tomando en cuenta que la sociedad SODIMACCOLOMBIA S.A. solicitó el registro del signo“MEDITERRÁNEO” (denominativo), para dis-tinguir productos comprendidos en la clase 11de la Clasificación Internacional de Niza y quela Superintendencia de Industria y Comercioresolvió negar el registro del signo solicitado,bajo el argumento del registro previo de la mar-ca “BRIGGS MEDITERRÁNEO” (denominativa),a favor de la sociedad CERÁMICAS INDUS-TRIALES S.A. para distinguir productos de laclase 11 de la Clasificación Internacional deNiza; se hará referencia a la identidad y la se-mejanza de un signo con una marca.

La legislación andina ha determinado que nopueden ser objeto de registro como marca lossignos que sean idénticos o similares entre sí,conforme lo establece el literal a) del artículo136, materia de esta interpretación prejudicial.

Este Tribunal al respecto ha señalado:

“La marca tiene como función principal la deidentificar los productos o servicios de unfabricante, con el objeto de diferenciarlos delos de igual o semejante naturaleza, pertene-cientes a otra empresa o persona; es decir,el titular del registro goza de la facultad deexclusividad respecto de la utilización del


signo, y le corresponde el derecho de opo-nerse a que terceros no autorizados por élhagan uso de la marca”. 1

Ha enfatizado además en sus pronunciamientoseste Órgano acerca del cuidado que se debetener al realizar el estudio entre dos signos paradeterminar si entre ellos se presenta el riesgode confusión o de asociación. Esto, por cuantola labor de determinar si una marca es confundiblecon otra, presenta diferentes matices y comple-jidades, según que entre los signos en procesode comparación exista identidad o similitud ysegún la clase de productos o de servicios a losque cada uno de esos signos pretenda distin-guir. En los casos en los que las marcas nosólo sean idénticas sino que tengan por objetoindividualizar unos mismos productos o servi-cios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuan-do se trata de simple similitud, el examen re-quiere de mayor profundidad, con el objeto dellegar a las determinaciones en este contexto,así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal observa también que la determina-ción de la confundibilidad corresponde a unadecisión del funcionario administrativo o, en sucaso, del juzgador, quienes, han de establecer-la en base a principios y reglas que la doctrina yla jurisprudencia han sugerido, a los efectos deprecisar el grado de confundibilidad, la que pue-de ir del extremo de la similitud al de la identi-dad.

La jurisprudencia de este Órgano JurisdiccionalComunitario ha señalado que para valorar lasimilitud marcaria y el riesgo de confusión esnecesario, en términos generales, considerarlos siguientes tipos de similitud:

La similitud ortográfica que emerge de la co-incidencia de letras entre los segmentos a com-pararse, en los cuales la secuencia de vocales,la longitud de la o las palabras, el número desílabas, las raíces, o las terminaciones comu-nes, pueden inducir en mayor grado a que laconfusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se presenta entre signosque al ser pronunciados tienen un sonido simi-

lar. La determinación de tal similitud depende,entre otros elementos, de la identidad en lasílaba tónica o de la coincidencia en las raíceso terminaciones; sin embargo, deben tenersetambién en cuenta las particularidades de cadacaso, con el fin de determinar si existe la posibi-lidad real de confusión entre los signos confron-tados.

La similitud ideológica se produce entre sig-nos que evocan la misma o similar idea, quederiva del contenido o del parecido conceptualde los signos. Por tanto, cuando los signosrepresentan o evocan una misma cosa, caracte-rística o idea, se estaría impidiendo al consumi-dor distinguir una de otra.

3.3. RIESGO DE CONFUSIÓN: DIRECTA E IN-DIRECTA Y/O DE ASOCIACIÓN.

Este Órgano Jurisdiccional, en su jurispruden-cia, ha manifestado que no es necesario que elsigno solicitado para registro induzca a error alos consumidores, sino que es suficiente la exis-tencia del riesgo de confusión para que se con-figure la irregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que “La confusión enmateria marcaria, se refiere a la falta de clari-dad para poder elegir un bien de otro, a la quepuedan ser inducidos los consumidores por noexistir en el signo la capacidad suficiente paraser distintivo”. 2

Para establecer la existencia del riesgo de con-fusión o de asociación será necesario determi-nar si existe identidad o semejanza entre lossignos en disputa, tanto entre sí como en rela-ción con los productos o servicios distinguidospor ellos, y considerar la situación de los con-sumidores o usuarios, la cual variará en funciónde los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o lasemejanza de los signos puede dar lugar a dostipos de confusión: la directa, caracterizadaporque el vínculo de identidad o semejanza in-duce al comprador a adquirir un producto o usarun servicio determinado en la creencia de queestá comprando o usando otro, lo que implica la

2 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de2004, publicada en la G.O.A.C. 1124 de 4 de octubrede 2004, marca: “DIUSED JEANS”. TRIBUNAL DE JUS-TICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

1 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000,G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca:“CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA CO-MUNIDAD ANDINA.


existencia de un cierto nexo también entre losproductos o servicios; y la indirecta, caracteri-zada porque el citado vínculo hace que el con-sumidor atribuya, en contra de la realidad de loshechos, a dos productos o dos servicios que sele ofrecen, un origen empresarial común. 3

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgode confusión entre varios signos y los productoso servicios que cada una de ellos ampara, se-rían los siguientes: (i) que exista identidad entrelos signos en disputa y también entre los pro-ductos o servicios distinguidos por ellos; (ii) oidentidad entre los signos y semejanza entrelos productos o servicios; (iii) o semejanza en-tre los signos e identidad entre los productos yservicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y tam-bién semejanza entre éstos. 4

También es importante tener en cuenta queademás del riesgo de confusión, que se buscaevitar en los consumidores con la existencia enel mercado de marcas idénticas o similares, laDecisión 486 se refiere al denominado «riesgode asociación», en particular, los artículos 136literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d).

Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal haexpresado que “El riesgo de asociación es laposibilidad de que el consumidor, que aunquediferencie las marcas en conflicto y el origenempresarial del producto, al adquirirlo pienseque el productor de dicho producto y otra empre-sa tienen una relación o vinculación económi-ca”. 5

En ese sentido, se busca evitar que el consumi-dor asocie el origen de un producto o servicio aotro origen empresarial distinto, ya que con lasola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo,los empresarios se beneficiarían sobre la basede la actividad ajena.

En lo que respecta a los ámbitos de la confu-sión, el Tribunal ha sentado los siguientes crite-rios:

“El primero, la confusión visual, la cual radicaen poner de manifiesto los aspectos ortográ-ficos, los meramente gráficos y los de forma.El segundo, la confusión auditiva, en dondejuega un papel determinante, la percepciónsonora que pueda tener el consumidor res-pecto de la denominación aunque en algunoscasos vistas desde una perspectiva gráficasean diferentes, auditivamente la idea es dela misma denominación o marca. El tercer yúltimo criterio, es la confusión ideológica,que conlleva a la persona a relacionar el sig-no o denominación con el contenido o signifi-cado real del mismo, o mejor, en este puntono se tiene en cuenta los aspectos materia-les o auditivos, sino que se atiende a la com-prensión, o al significado que contiene laexpresión, ya sea denominativa o gráfica”. 6

3.4. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJOMARCARIO.

Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en sujurisprudencia las siguientes reglas originadasen la doctrina de Breuer Moreno para realizar elcotejo entre signos distintivos:

Regla 1.- La confusión resulta de la impre-sión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse su-cesivamente y no simultáneamente.

Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las seme-janzas y no las diferencias que existen entrelas marcas.

Regla 4.- Quien aprecie el parecido debecolocarse en el lugar del comprador presuntoy tener en cuenta la naturaleza de los produc-tos. 7

El Tribunal ha precisado en sus sentencias lautilidad y aplicación de los parámetros indica-dos, los cuales pueden orientar a quien losaplica en la solución del caso concreto. Dichoscriterios se han resumido en cuatro reglas bási-

3 Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”.TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

4 Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891,de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”. TRIBUNALDE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

5 Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648de 21 de agosto de 2008, marca “SHERATON”. TRIBU-NAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

6 Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, pu-blicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998,marca: “DERMALEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LACOMUNIDAD ANDINA.

7 BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCASDE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, BuenosAires, 1946, Pág. 351 y ss.


cas que se estiman de gran utilidad en el proce-so de comparación entre signos distintivos, así:.8

“a) La confusión resulta de la impresión deconjunto despertada por las marcas.Esta primera regla es la que se ha consi-derado de mayor importancia, exige el co-tejo en conjunto de la marca, criterio váli-do para la comparación de marcas detodo tipo o clase. Esta visión general o deconjunto de la marca es la impresión queel consumidor medio tiene sobre la mis-ma y que puede llevarlo a confusión frentea otras marcas semejantes que se en-cuentren disponibles en el comercio.

“b) Las marcas deben ser examinadas enforma sucesiva y no simultánea. En lacomparación marcaria debe emplearse elmétodo de cotejo sucesivo entre las mar-cas, esto es, no cabe el análisis simultá-neo, en razón de que el consumidor noanaliza simultáneamente las marcas, sinoque lo hace en forma individualizada.

“c) Quien aprecie la semejanza deberá co-locarse en el lugar del comprador pre-sunto, tomando en cuenta la naturale-za del producto. Comoquiera que quien,en último término, puede ser objeto de laconfusión es la persona que compra elproducto o recibe el servicio, el juez oadministrador, al momento de realizar elcotejo debe situarse frente a los produc-tos designados por las marcas en conflic-to como si fuera un consumidor o un usua-rio, para poder evaluar con el mayor acier-to si se presentan entre ellas similitudestan notorias que induzcan al error en laescogencia.

“d) Deben tenerse en cuenta, así mismo,más las semejanzas que las diferenciasque existan entre las marcas que secomparan. La similitud general entre dosmarcas no depende de los elementos dis-tintos que aparezcan en ellas, sino de loselementos semejantes o de la semejantedisposición de esos elementos.” 9, 10.

3.5. CLASES DE SIGNOS: COMPARACIÓNENTRE SIGNOS DENOMINATIVOS.

La doctrina ha reconocido varias clases de mar-cas, como las denominativas, las gráficas y lasmixtas, en atención a la estructura del signo.

En este contexto, tomando en cuenta que lasmarcas en controversia son “MEDITERRÁNEO”(denominativa) y “BRIGGS MEDITERRÁNEO”(denominativa compuesta); el Tribunal conside-ra conveniente examinar lo concerniente a lasmarcas denominativas simples y compuestas,por corresponder a las clases de los signos enconflicto.

Los signos denominativos, llamados tam-bién nominales o verbales, utilizan expresionesacústicas o fonéticas, formadas por una o va-rias letras, palabras o números, individual oconjuntamente estructurados, que integran unconjunto o un todo pronunciable, que puede ono tener significado conceptual. Este tipo designos se subdividen en: sugestivos que sonlos que tienen una connotación conceptual queevoca ciertas cualidades o funciones del pro-ducto identificado por el signo; y, arbitrarios queno manifiestan conexión alguna entre su signifi-cado y la naturaleza, cualidades y funciones delproducto que va a identificar.

Estos elementos, al ser apreciados en su con-junto, producen en el consumidor una idea so-bre el signo que le permite diferenciarlo de otrosexistentes en el mercado.

Fernández Novoa ofrece los siguientes criterios,elaborados en torno a la comparación de mar-cas denominativas, aplicables al presente caso,y que han sido recogidos en varios pronuncia-mientos del Tribunal, como en el emitido en elProceso 01-IP-2005, publicado en la G.O.A.C.No. 1185 de 12 de abril de 2005:

“(...) ha de ser realizada una visión de conjun-to o sintética, operando con la totalidad delos elementos integrantes, sin descomponersu unidad fonética y gráfica en fonemas o

8 Véase al respecto, entre otras, la Sentencia de 4-IX-96. Proceso 21-IP-95. Marca “AFLOX”; En G.O.A.C.No. 233 de 19-XI-96.

9 Proceso 49-IP-99, sentencia de 20 de octubre de31999. Marca: “AYR”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LACOMUNDAD ANDINA.

10 Consultar también, al respecto, las InterpretacionesPrejudiciales contenidas en los Procesos Nos. 01-IP-87, G.O.A.C. No. 28 de 15-II-88 marca “VOLVO”, 04-IP-94 G.O.A.C. No. 189 de 15-IX-95, marca “EDEN FORMAN”; y 09-IP-94 G.O.A.C. No. 180 de 10-V-95, marca“DIDA”.


voces parciales, teniendo en cuenta, por lotanto, en el juicio comparativo la totalidad delas sílabas y letras que forman los vocablosde las marcas en pugna, sin perjuicio dedestacar aquellos elementos dotados de es-pecial eficacia caracterizante, atribuyendomenos valor a los que ofrezcan atenuadafunción diferenciadora.”

“(...) han de considerarse semejantes lasmarcas comparadas cuando la sílaba tónicade las mismas ocupa la misma posición y esidéntica o muy difícil de distinguir.”

“(...) la sucesión de las vocales en el mismoorden habla a favor de la semejanza de lasmarcas comparadas porque la sucesión devocales asume una importancia decisiva parafijar la sonoridad de una denominación.”

“(...) en el análisis de las marcas denominativashay que tratar de encontrar la dimensión máscaracterística de las denominaciones con-frontadas: la dimensión que con mayor fuer-za y profundidad penetra en la mente delconsumidor y determina, por lo mismo, laimpresión general que la denominación va asuscitar en los consumidores.” 11

Dentro de los signos denominativos están losdenominativos compuestos, que son los in-tegrados por dos o más palabras, números, etc.Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “Noexiste prohibición alguna para que los signos aregistrarse adopten, entre otras, cualquiera deestas formas: se compongan de una palabracompuesta, o de dos o más palabras, con o sinsignificación conceptual, con o sin el acompa-ñamiento de un gráfico (...)”. 12

En el supuesto de solicitarse el registro comomarca de un signo denominativo, caso que hayade juzgarse sobre el riesgo de confusión dedicho signo con una marca denominativa com-puesta previamente registrada, habrá de exa-minarse especialmente la relevancia y distinti-vidad de los vocablos que formen parte de aquelsigno y no de los otros signos, resultando que

no habrá riesgo de confusión “cuando los voca-blos añadidos a los coincidentes están dotadosde la suficiente carga semántica que permitauna eficacia particularizadora que conduzca aidentificar el origen empresarial evitando de estemodo que el consumidor pueda caer en error”. 13

En consecuencia, “De existir un nuevo vocabloen el segundo signo que pueda claramente lo-grar que las semejanzas entre los otros térmi-nos queden diluidas, el signo sería suficiente-mente distintivo para ser registrado”. 14

3.6. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD Y DEBI-DA MOTIVACIÓN. AUTONOMÍA DE LAOFICINA NACIONAL COMPETENTE PARATOMAR SUS DECISIONES.

En el presente proceso, la Superintendencia deIndustria y Comercio denegó de oficio el registrodel signo solicitado; en tal virtud, el Tribunalestima adecuado referirse al tema de “Examende registrabilidad y debida motivación”.

El artículo 148 de la Decisión 486 dispone queen el caso en que se hayan presentado oposi-ciones la Oficina Nacional Competente notifica-rá el hecho al solicitante para que, dentro de los30 días siguientes, haga valer sus argumenta-ciones y, si lo considera necesario, presentepruebas. La Oficina Nacional Competente, asolicitud de parte, otorgará 30 días de plazoadicional para presentar pruebas que susten-ten la contestación.

Por otro lado, el artículo 150 de la Decisión 486determina que “Vencido el plazo establecido enel artículo 148, o si no se hubiesen presentadooposiciones, la oficina nacional competente pro-cederá a realizar el examen de registrabilidad.En caso se hubiesen presentado oposiciones,la oficina nacional competente se pronunciarásobre éstas y sobre la concesión o denegatoriadel registro de la marca mediante resolución”.

Por consiguiente, a la Oficina Nacional Compe-tente le corresponde realizar el examen de re-

13 Proceso 13-IP-2001, ya citado.14 Proceso 14-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1082,

de 17 de junio de 2004, marca “LUCKY CHARMS”,citando al Proceso 21-IP-98, publicado en la G.O.A.C.N° 398, de 22 de diciembre de 1998, marca “SUPERSAC MANIJAS (mixta)”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DELA COMUNIDAD ANDINA.

11 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. “FUNDAMENTOS DELDERECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. Es-paña 1984. Págs. 199 y SS.

12 Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677,de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”. TRIBU-NAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


gistrabilidad, el que es obligatorio y debe llevar-se a cabo aún en el caso de que no hubiesensido presentadas oposiciones; en consecuen-cia, la Autoridad Competente en ningún casoqueda eximida de realizar el examen de fondopara conceder o negar el registro. En el caso deque sean presentadas oposiciones, la OficinaNacional Competente se pronunciará acerca deellas así como acerca de la concesión o de ladenegación del registro solicitado.

Al respecto, este Tribunal ha manifestado:

“La existencia de oposiciones comprometemás aún al funcionario respecto de la realiza-ción del examen de fondo, pero, la inexisten-cia de las mismas no lo libera de la obliga-ción de practicarlo; esto, porque el objetivode la norma es el de que dicho examen seconvierta en etapa obligatoria dentro del pro-ceso de concesión o de denegación de losregistros marcarios.” 15

Asimismo, el examen de registrabilidad que, enapego a lo dispuesto en el artículo 150 de lamisma Decisión, debe practicar la oficina co-rrespondiente, comprende el análisis de todaslas exigencias que aquella impone para que unsigno pueda ser registrado como marca, par-tiendo, desde luego, de los requisitos fijadospor el artículo 134 y, tomando en consideraciónlas prohibiciones determinadas por los artículos135 y 136 de la Decisión en estudio.

De la misma forma, será la Oficina NacionalCompetente, la que en definitiva decida sobrelas oposiciones formuladas, en el caso de quehayan sido presentadas, y, desde luego, res-pecto de la concesión o de la denegación delregistro solicitado; el acto de concesión o dedenegación del registro debe estar respaldadoen un estudio prolijo, técnico y pormenorizadode todos los elementos y reglas que le sirvieronde base para tomar su decisión. El funcionariodebe aplicar las reglas que la doctrina y lajurisprudencia han establecido con esa finali-dad. La aplicación que de éstas se realice en elexamen comparativo dependerá, en cada caso,de las circunstancias y hechos que rodeen a lasmarcas en conflicto.

Asimismo, en anteriores providencias, el Tribu-nal ha establecido ciertas características apli-cables al examen de registrabilidad, a saber:

“El Tribunal en múltiples Interpretaciones Pre-judiciales 16 ha abordado el tema del examende registrabilidad, pero en uno de sus últimospronunciamientos determinó con toda clari-dad cuáles son las características de dichoexamen:

1. El examen de registrabilidad se realiza deoficio. La Oficina Nacional Competente de-be realizar el examen de registrabilidadasí no se hubieren presentado oposicio-nes, o no hubiere solicitud expresa de untercero.

2. El examen de registrabilidad es integral.La Oficina Nacional Competente al anali-zar si un signo puede ser registrado comomarca debe revisar si cumple con todoslos requisitos de artículo 134 de la Deci-sión 486, y luego determinar si el signosolicitado encaja o no dentro de alguna delas causales de irregistrabilidad consagra-das en los artículos 135 y 136 de la mismanorma.

3. En consecuencia con lo anterior y en rela-ción con marcas de terceros, la OficinaNacional Competente, así hubiera o nooposiciones, deberá revisar si el signo so-licitado no encuadra dentro del supuestode irregistrabilidad contemplado en el ar-tículo 136, literal a); es decir, debe deter-minar si es o no idéntico o se asemeja ono a una marca anteriormente solicitadapara registro o registrada por un tercero,para los mismos productos o servicios, opara productos o servicios respecto de loscuales el uso de la marca pueda causar unriesgo de confusión o de asociación” 17.

16 Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudicia-les sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 dejulio de 2004, dentro del proceso 40-IP-2004; Interpre-tación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, dentro delproceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16de noviembre de 2005, dentro del proceso 167-IP-2005.

17 Proceso 180-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 dediciembre de 2006, publicada en la Gaceta Oficial delAcuerdo de Cartagena N° 1476, de 16 de marzo de2007, marca: “TRANSPACK”. TRIBUNAL DE JUSTICIADE LA COMUNIDAD ANDINA.

15 Proceso 16-IP-2003, sentencia de 12 de marzo de2003, publicada en la G.O.A.C. Nº 916, de 2 de abril de2003. Marca: “CONSTRUIR Y DISEÑO”. TRIBUNAL DEJUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


Otra de las características del examen de re-gistrabilidad es su autonomía tanto en relacióncon las decisiones expedidas por otras Oficinasde Registro Marcario, como en relación conanteriores decisiones expedidas por la propiaoficina. En el siguiente acápite el Tribunal sereferirá a esta característica.

Debida motivación.

La resolución que emita la Oficina NacionalCompetente tiene que ser necesariamente, mo-tivada en debida forma y, además, debe ex-presar en su pronunciamiento los fundamentosen los que se basa para emitirlos.

Acerca de los actos administrativos referentes ala concesión o a la denegación de registrosmarcarios, este Tribunal ha manifestado:

“(...) requieren de motivación para su validez;pero si, además, la obligación de motivar vie-ne impuesta legalmente -en el presente casopor la misma norma comunitaria, de prevalen-te aplicación- debe entonces formar parte deaquél y, además, como lo ha expresado lajurisprudencia de este Tribunal Andino, po-dría quedar afectada de nulidad absoluta laresolución que los contenga si por inmotiva-ción lesiona el derecho de defensa de losadministrados”. 18

En consecuencia, es necesario precisar que elexamen de registrabilidad debe ser plasmadoen la Resolución que concede o deniega elregistro marcario, es decir la Oficina Nacionalno puede mantener en secreto el mismo y, enconsecuencia, la resolución que concede el re-gistro marcario, que en definitiva es la que senotifica al solicitante, debe dar razón de dichoexamen y, por lo tanto, cumplir con un principiobásico de la actuación pública como es el de lamotivación de los actos.

Autonomía de la Oficina Nacional Compe-tente para tomar sus decisiones.

La sociedad actora argumentó que “Las Re-soluciones que han sido proferidas evidencianque la administración se contradice frente a

situaciones jurídicas consolidadas y sobre lascuales debería tener un criterio unificado paraque los administrados encuentren una garantíaen la protección de sus derechos”, “(…) la opo-sición presentada por la sociedad COLCERÁMI-CA a la solicitud de registro de la marca BRIGGSMEDITERRÁNEO en clase 11 con fundamentoen la marca MEDITERRÁNEO registrada por mirepresentada en las clases 19 y 27, fue decla-rada infundada y la marca BRIGGS MEDITE-RRÁNO fue concedida. (…) En síntesis, la SICconsideró que las expresiones MEDITERRÁ-NEO y BRIGGS MEDITERRÁNEO NO SONCONFUNDIBLES, POR CUANTO LA EXPRE-SIÓN BRIGGS LE OTORGA SUFICIENTE DIS-TINTIVIDAD”, “Con menos de 6 meses de dife-rencia, la SIC cambió por completo su posicióny ahora, consideró que las marcas MEDITE-RRÁNEO y BRIGGS MEDITERRÁNEO SÍ SONSIMILARES”. En tal virtud, se hará referencia ala “Autonomía de la Oficina Nacional Competen-te para tomar sus decisiones”.

Sobre el tema se transcribe lo expresado poreste Tribunal dentro del proceso 110-IP-2008,publicado en la G.O.A.C. Nº 1675 de 5 de di-ciembre de 2008. Marca “LAN ECUADOR”, quesi bien interpreta normas de la Decisión 344 esaplicable al presente caso:

“El sistema de registro marcario que se adop-tó en la Comunidad Andina se encuentra so-portado en la actividad autónoma e indepen-diente de las Oficinas Competentes en cadaPaís Miembro. Dicha actividad, que aunquede manera general se encuentra regulada porla normativa comunitaria, deja a salvo la men-cionada independencia, y es así como el Ca-pítulo V de la Decisión 344 regula el procedi-miento de registro marcario, e instaura encabeza de las Oficinas Nacionales Compe-tentes el procedimiento y el respectivo exa-men de registrabilidad.

Dicha autonomía se manifiesta tanto en rela-ción con decisiones emanadas de otras ofici-nas de registro marcario (principio de inde-pendencia), como en relación con sus pro-pias decisiones”.

Sobre el primer tema, el Tribunal ha señalado:

“Si bien las Oficinas Competentes y las deci-siones que de ellas emanan son independien-tes, algunas figuras del derecho marcario

18 Proceso 35-IP-98, sentencia de 30 de octubre de1998. G.O.A.C. Nº 422, de 30 de marzo de 1999.Marca: “GLEN SIMON”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LACOMUNIDAD ANDINA.


comunitario las ponen en contacto, como se-ría el caso del derecho de prioridad o de laoposición de carácter andino, sin que lo ante-rior signifique de ninguna manera uniformizarlos pronunciamientos de las mismas.

En este sentido, el principio de independen-cia de las Oficinas de Registro Marcario sig-nifica que juzgarán la registrabilidad oirregistrabilidad de los signos como marcas,sin tener en consideración el análisis deregistrabilidad o irregistrabilidad realizado enotra u otras Oficinas Competentes de losPaíses Miembros. De conformidad con lo an-terior, si se ha obtenido un registro marcarioen determinado País Miembro esto no signifi-ca que indefectiblemente se deberá conce-der dicho registro marcario en los otros Paí-ses. O bien, si el registro marcario ha sidonegado en uno de ellos, tampoco significaque deba ser negado en los demás PaísesMiembros, aún en el caso de presentarse conbase en el derecho de prioridad por habersesolicitado en el mismo País que negó el re-gistro.” (Proceso 71-IP-2007. InterpretaciónPrejudicial de 15 de agosto de 2007, Marca:“MONARCH-M, publicada en la Gaceta Ofi-cial del Acuerdo de Cartagena N° 1553, de 15de octubre de 2007).

Un aspecto de especial importancia en relacióna este tema constituye el hecho que el princi-pio de independencia implica dejar en libertad ala Oficina Nacional Competente para que, deacuerdo a su criterio de interpretación de loshechos y de las normas, adopte la decisión queconsidere más adecuada en relación al casopuesto a su conocimiento. En cualquier eventoes menester que se justifique de manera sufi-ciente y razonable el criterio adelantado.

Sobre el segundo tema, la norma comunitariaestableció como atribución de las oficinas na-cionales de registro marcario la obligación derealizar el examen de registrabilidad, el que esobligatorio y debe llevarse a cabo aún en el ca-so de que no hubiesen sido presentadas oposi-ciones; como ya se indicó, la Autoridad Com-petente en ningún caso queda eximida de reali-zar el examen de fondo para conceder o negarel registro. En el caso de que sean presentadasoposiciones, la Oficina Nacional Competente sepronunciará acerca de ellas así como acerca dela concesión o de la denegación del registro so-licitado.

Asimismo, es pertinente agregar que este exa-men de oficio, integral y motivado debe serautónomo tanto en relación con las decisionesexpedidas por otras oficinas de registro mar-cario, como en relación con anteriores decisio-nes expedidas por la propia oficina, en el senti-do de que ésta debe realizar el examen deregistrabilidad analizando cada caso concreto,es decir, estudiando el signo solicitado pararegistro, las oposiciones presentadas y la infor-mación recaudada para dicho procedimiento,independiente de anteriores análisis sobre sig-nos idénticos o similares.

Esta atribución no quiere decir que la Oficina deRegistro Marcario no tenga límites en su actua-ción y que no pueda utilizar como precedentessus propias actuaciones, sino que la oficina deregistro marcario tiene la obligación, en cadacaso, de hacer un análisis de registrabilidad,teniendo en cuenta los aspectos y pruebas queobran en cada trámite.

Con base en estos fundamentos,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LACOMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

1. Un signo puede ser registrado como marca,cuando distingue productos o servicios en elmercado y reúne el requisito de ser suscep-tible de representación gráfica, de conformi-dad con lo establecido por el artículo 134 dela Decisión 486 de la Comisión de la Comuni-dad Andina. Esa aptitud se confirmará si elsigno, cuyo registro se solicita, no se en-cuentra comprendido en ninguna de las cau-sales de irregistrabilidad determinadas porlos artículos 135 y 136 de la mencionada De-cisión. La distintividad del signo presuponesu perceptibilidad por cualesquiera de lossentidos.

2. No son registrables los signos que según loprevisto en el artículo 136, literal a) de la re-ferida Decisión 486, y en relación con dere-chos de terceros, sean idénticos o se ase-mejen a una marca anteriormente solicitadapara registro o registrada para los mismosservicios o productos o, para productos oservicios respecto de los cuales el uso de lamarca pueda causar en el público un riesgo


de confusión y/o de asociación. De ello resul-ta, que no es necesario que el signo solicita-do para registro induzca a error o a confusióna los consumidores, sino que es suficiente laexistencia del riesgo de confusión para quese configure la prohibición de irregistrabili-dad.

3. El riesgo de confusión y/o de asociación de-berá ser analizado por la Autoridad NacionalCompetente o por el Juez, según correspon-da, sujetándose a las reglas de comparaciónde signos.

4. Las marcas denominativas llamadas tam-bién nominales o verbales, utilizan expresio-nes acústicas o fonéticas, formadas por unao varias letras, palabras o números, indivi-dual o conjuntamente estructurados, que in-tegran un conjunto o un todo pronunciable,que puede o no tener significado conceptual.Las marcas denominativas compuestas sonlas conformadas por dos o más palabras,números, etc. Para su comparación, deberáprocederse de acuerdo a las reglas recogi-das en la presente providencia.

5. La Oficina Nacional Competente debe, nece-sariamente, realizar el examen de registra-bilidad del signo solicitado para registro, elque comprenderá el análisis de todas lasexigencias establecidas por la Decisión 486.Dicho examen debe realizarse aún en aque-llos casos en que no hayan sido presentadasoposiciones a la solicitud.

El pronunciamiento que, independientemen-te de su contenido, favorable o desfavora-ble, que resuelva las oposiciones en el casode haberlas, y determine la concesión o ladenegación del registro de un signo, deberáplasmarse en resolución debidamente moti-vada, la que deberá ser notificada al peticio-nario.

Asimismo, el examen de registrabilidad reali-zado por las oficinas de registro marcariotiene las siguientes características:

• Debe ser de oficio.• Es integral.• Se debe plasmar en una resolución debi-

damente motivada.• Es autónomo.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado deCreación del Tribunal de Justicia de la Comuni-dad Andina, el Juez Nacional consultante, alemitir el fallo en el proceso interno Nº 2010-00094, deberá adoptar la presente interpreta-ción. Asimismo, deberá dar cumplimiento a lasdisposiciones contenidas en el párrafo tercerodel artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copiacertificada y remítase copia a la Secretaría Gene-ral de la Comunidad Andina, para su publicaciónen la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.


José Vicente Troya JaramilloMAGISTRADO







EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, en Quito, a los 15 días del mesde mayo del año dos mil trece, procede a resol-ver la solicitud de Interpretación Prejudicial for-mulada por la Sección Primera del Consejo deEstado de la República de Colombia.

VISTOS:

Que, la solicitud de interpretación prejudicial ysus anexos cumplen con los requisitos com-prendidos en el artículo 125 del Estatuto delTribunal de Justicia de la Comunidad Andina,así como con las exigencias del artículo 33 delTratado de Creación, por lo que su admisión atrámite fue considerada procedente en el autoemitido el 10 de abril de 2013.

I. ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documenta-ción allegada estima procedente destacar comoantecedentes del proceso interno que dio lugara la presente solicitud, lo siguiente:

II. LAS PARTES.

Demandante: MAKRO COMPUTO S.A.

Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA – SU-PERINTENDENCIA DE INDUS-TRIA Y COMERCIO.

Terceras Interesadas: ORKAM SOUTH AME-RICA TRADEMARK AG.

III. DATOS RELEVANTES

A. HECHOS

Entre los principales hechos, algunos recogi-dos de los narrados en la demanda y otros de lasolicitud de interpretación prejudicial y de los

antecedentes administrativos de los actos acu-sados, se encuentran los siguientes:

1. La sociedad MAKRO COMPUTO S.A., solici-tó el 16 de diciembre de 2006 el registrocomo marca del signo mixto MKC MAKROCOMPUTO S.A., para amparar productos dela clase 9 de la Clasificación Internacional deNiza.

2. Una vez publicado el extracto en la Gacetade Propiedad Industrial Nº 574 de 28 de fe-brero de 2007, la sociedad ORKAM SOUTHAMERICA TRADEMARK AG, presentó oposi-ción con base en las siguientes marcas mix-tas registradas en Colombia:

Argumentó la notoriedad de la marca MAKRO,y la existencia de la familia de marcas MAKRO.

3. La Jefe de la División de Signos Distintivos dela Superintendencia de Industria y Comercio,mediante Resolución N° 22531 de 27 de juniode 2008, resolvió declarar fundada la oposi-ción presentada, abstenerse de hacer la de-claratoria de notoriedad de la marca MAKROy negar el registro solicitado.

4. La sociedad MAKRO COMPUTO S.A., pre-sentó recurso de reposición y en subsidio deapelación.

5. La Jefe de la División de Signos Distintivos,mediante Resolución No. 26911 de 29 de julio

PROCESO 23-IP-2013

Interpretación prejudicial, a solicitud de la corte consultante, de los artículos 134literales a), b) y g), 135 literal b), y 136 literal a) de la Decisión 486 de 14 de

septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, deoficio, de los artículos 136 literal h), 224, 225, 226, 228 y 229 de la misma normativa,con fundamento en la consulta solicitada por la Sección Primera del Consejo deEstado de la República de Colombia. Expediente Interno Nº 2009-00178. Actor:

MAKRO COMPUTO S.A. Marca: MKC MAKRO COMPUTO S.A. (mixta).

MARCA CLASE CERTIFICADO MIKRO 9 329757

MK TECH 11 296182 MAKRO 11 173515 MAKRO 39 173053 MAKRO 42 173054 MAKRO 42 157285


de 2008, resolvió el recurso de reposición,revocando la Resolución No. 22531, decla-rando infundada la oposición y concediendoel registro solicitado.

6. La sociedad ORKAM SOUTH AMERICATRADEMARK AG, presentó recursos de re-posición y de apelación contra el anterioracto administrativo.

7. El Superintendente Delegado para la Propie-dad Industrial de la Superintendencia de In-dustria y Comercio, mediante Resolución No.43951 de 31 de octubre de 2008, resolvió losrecursos interpuestos, revocando la Resolu-ción No. 26911 y confirmando la ResoluciónNo. 22531.

8. La sociedad MAKRO COMPUTO S.A., pre-sentó demanda de nulidad y restablecimientodel derecho ante el Consejo de Estado de laRepública de Colombia.

9. La Sección Primera del Consejo de Estadosolicitó interpretación prejudicial al Tribunalde Justicia de la Comunidad Andina.

B. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENI-DOS EN LA DEMANDA.

La demandante soporta la acción en los siguien-tes argumentos:

1. Manifiesta, que los signos en conflicto no sonconfundibles en los aspectos conceptual, vi-sual, gramatical, fonético y ortográfico.

2. Indica, que los signos en conflicto son defantasía.

3. Sostiene, que la parte figurativa es relevantedentro del signo que se pretende registrar.

C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

1. Por parte de la Superintendencia de In-dustria y Comercio.

• Argumenta, que los signos en conflictoson confundibles.

• Indica, que el signo solicitado reproduceen su totalidad la parte predominante delas marcas registradas. Los demás ele-mentos no generan distintividad ya que noson apropiables: S.A. es un tipo societario

y cómputo hace referencia a computado-res y aparatos científicos o eléctricos.

• Afirma, que el público consumidor puedecaer en error en cuanto al origen empresa-rial.

• Sostiene, que en los signos opositoreshay uno que ampara los mismos produc-tos del signo a registrar.

• Agrega, que otro signo opositor amparaservicios de la clase 42, los que son conexoscompetitivamente con los productos de laclase 9 de la Clasificación Internacional deNiza.

2. Por parte de la tercera interesada en lasresultas del proceso.

Mediante el oficio No. 0192 de 31 de enero de2013, expedido por el Secretario de la Sec-ción Primera del Consejo de Estado de laRepública de Colombia, se informó que no seremitió copia de la contestación de la de-manda por parte del tercero interesado.

IV. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICOCOMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

La corte consultante solicitó la interpretación delas siguientes normas: artículos 134, 135 literalb), y 136 literal a) de la Decisión 486 de laComisión de la Comunidad Andina.

Se interpretarán las normas solicitadas, pero serestringirá la interpretación del artículo 134 a losliterales a), b) y g).

De oficio, se interpretarán las siguientes nor-mas: artículos 136 literal h), 224, 225, 226, 228y 229.

A continuación, se inserta el texto de las nor-mas a ser interpretadas:

DECISIÓN 486

(…)

Artículo 134

“A efectos de este régimen constituirá marcacualquier signo que sea apto para distinguirproductos o servicios en el mercado. Podrán


registrarse como marcas los signos suscep-tibles de representación gráfica. La naturale-za del producto o servicio al cual se ha deaplicar una marca en ningún caso será obs-táculo para su registro.


a) las palabras o combinación de palabras”;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos,logotipos, monogramas, retratos, etique-tas, emblemas y escudos;

(…)

g) cualquier combinación de los signos o me-dios indicados en los apartados anterio-res.

(…)”

Artículo 135

“No podrán registrarse como marcas los sig-nos que:

(…)

b) carezcan de distintividad;

(…)”

Artículo 136

“No podrán registrarse como marcas aquellossignos cuyo uso en el comercio afectara in-debidamente un derecho de tercero, en parti-cular cuando:

(…)

a) sean idénticos o se asemejen, a una mar-ca anteriormente solicitada para registro oregistrada por un tercero, para los mismosproductos o servicios, o para productos oservicios respecto de los cuales el uso dela marca pueda causar un riesgo de confu-sión o de asociación”;

(…)

h) constituyan una reproducción, imitación,traducción, transliteración o transcripción,

total o parcial, de un signo distintivo noto-riamente conocido cuyo titular sea un ter-cero, cualesquiera que sean los productoso servicios a los que se aplique el signo,cuando su uso fuese susceptible de cau-sar un riesgo de confusión o de asociacióncon ese tercero o con sus productos oservicios; un aprovechamiento injusto delprestigio del signo; o la dilución de sufuerza distintiva o de su valor comercial opublicitario”.

(…)”.

Artículo 224

“Se entiende por signo distintivo notoriamen-te conocido el que fuese reconocido como talen cualquier País Miembro por el sector perti-nente, independientemente de la manera o elmedio por el cual se hubiese hecho conoci-do.”

Artículo 225

“Un signo distintivo notoriamente conocidoserá protegido contra su uso y registro noautorizado conforme a este Título, sin perjui-cio de las demás disposiciones de esta Deci-sión que fuesen aplicables y de las normaspara la protección contra la competencia des-leal del País Miembro”.

Artículo 226

“Constituirá uso no autorizado del signo dis-tintivo notoriamente conocido el uso del mis-mo en su totalidad o en una parte esencial, ouna reproducción, imitación, traducción otransliteración del signo, susceptibles de crearconfusión, en relación con establecimientos,actividades, productos o servicios idénticoso similares a los que se aplique.

También constituirá uso no autorizado delsigno distintivo notoriamente conocido el usodel mismo en su totalidad o en una parteesencial, o de una reproducción, imitación,traducción o transliteración del signo, aunrespecto de establecimientos, actividades,productos o servicios diferentes a los que seaplica el signo notoriamente conocido, o parafines no comerciales, si tal uso pudiese cau-sar alguno de los efectos siguientes:


a) riesgo de confusión o de asociación con eltitular del signo, o con sus establecimien-tos, actividades, productos o servicios;

b) daño económico o comercial injusto al titu-lar del signo por razón de una dilución dela fuerza distintiva o del valor comercial opublicitario del signo; o,

c) aprovechamiento injusto del prestigio o delrenombre del signo.

El uso podrá verificarse a través de cualquiermedio de comunicación, incluyendo los elec-trónicos”.

(…)

Artículo 228

“Para determinar la notoriedad de un signodistintivo, se tomará en consideración entreotros, los siguientes factores:

a) el grado de su conocimiento entre los miem-bros del sector pertinente dentro de cual-quier País Miembro;

b) la duración, amplitud y extensión geográfi-ca de su utilización, dentro o fuera decualquier País Miembro;

c) la duración, amplitud y extensión geográfi-ca de su promoción, dentro o fuera decualquier País Miembro, incluyendo la pu-blicidad y la presentación en ferias, expo-siciones u otros eventos de los productoso servicios, del establecimiento o de laactividad a los que se aplique;


e) las cifras de ventas y de ingresos de laempresa titular en lo que respecta al signocuya notoriedad se alega, tanto en el planointernacional como en el del País Miembroen el que se pretende la protección;






k) la existencia y antigüedad de cualquier re-gistro o solicitud de registro del signo dis-tintivo en el País Miembro o en el extranje-ro”.

Artículo 229

“No se negará la calidad de notorio a un signopor el solo hecho que:

a) no esté registrado o en trámite de registroen el País Miembro o en el extranjero;

b) no haya sido usado o no se esté usandopara distinguir productos o servicios, o paraidentificar actividades o establecimientosen el País Miembro; o,

c) no sea notoriamente conocido en el ex-tranjero”.

(…)”.

V. CONSIDERACIONES.

Procede el Tribunal a realizar la interpretaciónprejudicial solicitada, para lo cual se analizaránlos siguientes aspectos:

A. Concepto de marca. Requisitos para el re-gistro de las marcas.

B. La irregistrabilidad de signos por identidad osimilitud. Riesgo de confusión y/o de asocia-ción. Las reglas para el cotejo de los signosdistintivos.

C. Comparación entre signos mixtos.

D. Palabras genéricas y de uso común en laconformación de signos marcarios. La marcadébil.

E. La familia de marcas.

F. Los signos de fantasía.

G. La marca notoriamente conocida y la pruebade su notoriedad.

H. La conexión competitiva.


A. CONCEPTO DE MARCA. REQUISITOS PARAEL REGISTRO DE LAS MARCAS.

En el procedimiento administrativo interno seresolvió negar el registro del signo mixto MKCMAKRO COMPUTO S.A. Por tal motivo, espertinente referirse al concepto de marca y losrequisitos para su registro.

1. Concepto de marca.

Antes de establecer los requisitos para el regis-tro de las marcas, es pertinente referirse alconcepto de marca y sus funciones.

El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comi-sión de la Comunidad Andina, ofrece una defini-ción general de marca: “(...) cualquier signo quesea apto para distinguir productos o serviciosen el mercado”.

De conformidad con la anterior definición norma-tiva, se podría decir que la marca es un bieninmaterial que permite identificar o distinguir losdiversos productos y servicios que se ofertan enel mercado.

La marca cumple diversas funciones en el mer-cado, a saber:

• Diferencia los productos o servicios que seofertan.

• Es indicadora de la procedencia empresarial.

• Indica la calidad del producto o servicio queidentifica.

• Concentra el goodwill del titular de la marca.

• Sirve de medio para publicitar los productos oservicios.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,ha tratado el tema de las funciones de la marcade la siguiente manera:

“Las marcas como medio de protección alconsumidor, cumplen varias funciones (dis-tintiva, de identificación de origen de los bie-nes y servicios, de garantía de calidad, fun-ción publicitaria, competitiva, etc.). De ellasy, para el tema a que se refiere este punto, ladestacable es la función distintiva, que per-mite al consumidor identificar los productos oservicios de una empresa de los de otras.

Las restantes funciones, se ha dicho, se en-cuentran subordinadas a la capacidad distin-tiva del signo, pues sin ésta no existiría elsigno marcario”. (Proceso 04-IP-94. Interpre-tación Prejudicial de 07 de agosto de 1995,publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo deCartagena Nº 189, de 18 de septiembre de1995. Caso: “EDEN FOR MAN”).

Respecto de la función publicitaria ha dicho losiguiente:

“Estas precisiones permiten determinar quela marca cumple un papel esencial como esel de ser informativa, respecto a la proceden-cia del producto o del servicio al que repre-senta, función publicitaria que es percibidapor el público y los medios comerciales, pu-diéndose no obstante causar engaño o con-fusión por falsas apreciaciones respecto delos productos o servicios protegidos”. (Proce-so 63-IP-2004. Interpretación Prejudicial de28 de julio de 2004, publicada en la GacetaOficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1112, de06 de septiembre de 2004. Marca: “GRÁFICABOTELLA CON LOGOTIPO AGUILA DEN-TRO DE UN ESCUDO”). 1

El artículo 134 de la Decisión 486 de la Comi-sión de la Comunidad Andina, en siete literalesconsagra una enumeración no taxativa de lossignos que son aptos para obtener el registromarcario; establece que pueden constituir mar-cas, entre otros: las palabras o combinación depalabras; las imágenes, figuras, símbolos, gráfi-cos, logotipos, monogramas, retratos, etique-tas, emblemas y escudos; los sonidos y olores;las letras y números; un color que se encuentredelimitado por una forma, o una combinación devarios colores; la forma de productos, envases oenvolturas; o cualquier combinación de los sig-nos o medios indicados anteriormente.

2. Requisitos para el registro de marcas.

Según el Régimen Común de Propiedad Indus-trial contenido en la citada Decisión, los requi-

1 Las funciones de la marca ha sido un tema reiterado envarias de las Interpretaciones Prejudiciales emitidaspor el Tribunal. Entre éstas se puede destacar la emiti-da en el proceso 15-IP-2003. MARCA: TMOBIL. Inter-pretación Prejudicial de 12 de marzo de 2003. Publica-da en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N°916, de 2 de abril de 2003.


sitos para el registro de marcas son: distintivi-dad y susceptibilidad de representación gráfica.

A pesar de no mencionarse de manera expresael requisito de la perceptibilidad, es importantedestacar que éste es un elemento que formaparte de la esencia de la marca.

Sobre la perceptibilidad el Tribunal ha manifes-tado lo siguiente:

“La perceptibilidad, precisamente, hace refe-rencia a todo elemento, signo o indicaciónque pueda ser captado por los sentidos paraque, por medio de éstos, la marca penetre enla mente del público, el cual la asimila confacilidad. Por cuanto para la percepción sen-sorial o externa de los signos se utiliza enforma más general el sentido de la vista, hanvenido caracterizándose preferentementeaquellos elementos que hagan referencia auna denominación, a un conjunto de pala-bras, a una figura, a un dibujo, o a un conjun-to de dibujos”. (Proceso 132-IP-2004. Inter-pretación Prejudicial de 26 de octubre del 2004,publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdode Cartagena N° 1146, de 1 de diciembre de2004. Marca: “DIADICON”).

En relación con los dos requisitos previstos enla norma, se tiene:

• La distintividad.

La distintividad es la capacidad intrínsecaque debe tener el signo para distinguir unosproductos o servicios de otros. El carácterdistintivo de la marca le permite al consumi-dor realizar la elección de los bienes y servi-cios que desea adquirir; también permite altitular de la marca diferenciar sus productosy servicios de otros similares que se ofertanen el mercado.

• La susceptibilidad de representacióngráfica.

Es la posibilidad de que el signo a registrarcomo marca sea descrito mediante palabras,gráficos, signos, colores, figuras etc., de talmanera que sus componentes puedan serapreciados por quien lo observe. Esta carac-terística es importante para la publicación delas solicitudes de registro en los medios ofi-ciales.

En conclusión, para que un signo sea regis-trado como marca debe ser distintivo y sus-ceptible de representación gráfica, de confor-midad con el artículo 134 de la Decisión 486;asimismo, debe ser perceptible, ya que, comose mencionó, dicho requisito se encuentraimplícito en la noción de marca.

Es importante advertir que el literal a) del artícu-lo 135 de la Decisión 486, eleva a causal abso-luta de irregistrabilidad la falta de alguno de losrequisitos que se desprenden del artículo 134de la misma normativa, es decir, que un signoes absolutamente irregistrable si carece dedistintividad, de susceptibilidad de representa-ción gráfica o de perceptibilidad.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la faltade distintividad está consagrada de manera in-dependiente como causal de nulidad absolutaen el artículo 135, literal b). La distintividad tie-ne un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca,mediante la cual se determina la capacidad quedebe tener el signo para distinguir productos oservicios en el mercado. Y 2) distintividad ex-trínseca, por la cual se determina la capacidaddel signo para diferenciarse de otros signos enel mercado.

El Tribunal al respecto de este tema ha expre-sado:

“El registro de un signo como marca se en-cuentra expresamente condicionado al he-cho de que éste sea distintivo y susceptiblede representación gráfica. De conformidadcon el artículo 135 literal b) de la Decisión486, la aptitud distintiva es uno de sus ele-mentos constitutivos, como requisito esen-cial para su registro, según el cual no podránser registrados como marcas los signos que‘carezcan de distintividad’.

Al respecto, y a manera de ilustración, setranscriben criterios del Tribunal de JusticiaEuropeo: ‘En la jurisprudencia europea sedestaca que el carácter distintivo de una mar-ca ha de apreciarse, por una parte, en rela-ción con los productos o servicios para losque se ha solicitado el registro y, por otra, enrelación con la percepción del público al queva dirigida, y que está formado por el consu-midor de dichos productos o servicios’; que‘no es necesario que la marca permita que elpúblico al que va dirigida identifique al fabri-


cante del producto o al prestador del servicio,transmitiéndole una indicación concreta desu identidad’, pues ‘la función esencial de lamarca consiste en garantizar al consumidoro al usuario último el origen del producto odel servicio designado por la marca’ (Senten-cia del Tribunal de Justicia de las Comunida-des Europeas del 7 de febrero de 2002, asun-to T-88/00); y que cuando los productos de-signados en la solicitud de registro van desti-nados a los consumidores en general, “sesupone que el público correspondiente es unconsumidor medio normalmente informado yrazonablemente atento y perspicaz. No obs-tante, ha de tenerse en cuenta la circunstan-cia de que el consumidor medio debe confiaren la imagen imperfecta que conserva en lamemoria. Procede, igualmente, tomar en con-sideración el hecho de que el nivel de aten-ción del consumidor medio puede variar enfunción de la categoría de productos contem-plada (…)’ (Sentencia del Tribunal de Justiciade las Comunidades Europeas del 25 de sep-tiembre de 2002, asunto T-136/00). Proceso92-IP-2004, sentencia del 1º de septiembredel 2004. Marca: Universidad Virtual. Tribu-nal de Justicia de la Comunidad Andina”.(Proceso 14-IP-2009. Interpretación Prejudicialde 01 de abril de 2009, publicada en la Gace-ta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1729,de 3 de julio de 2009. Marca: “TV COLOMBIA+ GRÁFICO”).

La corte consultante debe proceder a analizar,en primer lugar, si la marca a registrar cumplecon los requisitos mencionados, para luego,determinar si el signo no está inmerso en algu-na de las causales de irregistrabilidad señala-das en los artículos 135 y 136 de la Decisión486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

B. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS PORIDENTIDAD O SIMILITUD. RIESGO DE CON-FUSIÓN Y/O DE ASOCIACIÓN. LAS RE-GLAS PARA EL COTEJO DE SIGNOS DIS-TINTIVOS.

En el proceso interno se argumentó que el signomixto MKC MAKRO COMPUTO S.A. es confundiblecon las marcas mixtas MIKRO, MIK TECH yMAKRO. Por tal motivo, es pertinente referirse ala irregistrabilidad de signos por identidad osimilitud y a las reglas para el cotejo de signosdistintivos.

1. Irregistrabilidad de signos por identidado similitud. Riesgo de confusión y/o deasociación.

El literal a) del artículo 136 de la Decisión 486de la Comisión de la Comunidad Andina, consa-gran unas causales de irregistrabilidad relacio-nadas específicamente con el requisito dedistintividad. El primero establece que no sonregistrables signos que sean idénticos o seasemejen a una marca anteriormente solicitadapara registro o registrada por un tercero, enrelación con los mismos productos o servicios,o para productos o servicios respecto de loscuales el uso de la marca pueda causar unriesgo de confusión y/o de asociación.

Los signos distintivos en el mercado se expo-nen a diversos factores de riesgo; la doctrinatradicionalmente se ha referido a dos clases: alde confusión y/o de asociación. Actualmente,la lista se ha extendido y se han clasificadootros tipos de riesgos, con el objetivo de prote-ger los signos distintivos según su grado denotoriedad. 2

2 PACÓN, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOSSIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNAECONOMÍA GLOBALIZADA”. Publicado en www.ugma.edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente:

“La realidad económica demostraba que muchasmarcas poseen una imagen atractiva que puedeser empleada en la promoción de productos oservicios distintos. La creación de esta imagen noes casual, sino que obedece a una estrategia demarketing y a cuantiosos desembolsos de dinero.Los riesgos a los que se ven expuestos estossignos son: dilución del valor atractivo de la mar-ca, uso parasitario de las representaciones positi-vas que condensa el signo, utilización de la marcapara productos o servicios distintos de forma quepueda dañarse las asociaciones positivas que lamarca suscita.

De estos riesgos que difieren de los protegidostradicionalmente por el sistema de marcas, sólo elprimero (dilución del valor atractivo de la marca)era merecedor de una protección ampliada. Paraello la marca debía revestir determinadas caracte-rísticas, entre las cuales, era relevante la implan-tación del signo en prácticamente la totalidad delpúblico de los consumidores. Se cuestionó enton-ces si sólo este tipo de marcas debían mereceruna protección contra los otros riesgos señala-dos. La conclusión a la que se llegó fue que elfundamento común a estos riesgos, no era tanto lagran implantación que goza el signo en el tráficoeconómico, sino la reputación que condensa lamarca, de la cual se hace un uso parasitario o setrata de dañar negativamente. Surgen entonces lostérminos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta repu-


Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación,el Tribunal ha manifestado lo siguiente:


El riesgo de asociación es la posibilidad deque el consumidor, que aunque diferencie lasmarcas en conflicto y el origen empresarialdel producto, al adquirirlo piense que el pro-ductor de dicho producto y otra empresa tie-nen una relación o vinculación económica”.(Proceso 70-IP-2008. Interpretación Prejudicialde 2 de julio de 2008, publicada en la GacetaOficial del Acuerdo de Cartagena N° 1648, de21 de agosto de 2008. Marca: “SHERATON”).

Según la Normativa Comunitaria Andina, no esregistrable un signo confundible, ya que no po-see fuerza distintiva; de permitirse su registrose estaría atentando contra el interés del titularde la marca anteriormente registrada, así comoel de los consumidores. Dicha prohibición, con-tribuye a que el mercado de productos y ser-vicios se desarrolle con transparencia y, tienecomo efecto, que el consumidor no incurra enerror al realizar la elección de los productos oservicios que desea adquirir.

Conforme lo anotado, la Oficina Nacional Com-petente debe observar y establecer si entre lossignos en conflicto existe identidad o semejan-za, para determinar luego, si esto es capaz degenerar confusión y/o asociación entre los con-sumidores. De la conclusión a que se arribe,dependerá la registrabilidad o no del signo.

La similitud entre dos signos puede darse des-de diferentes ámbitos:

La similitud ortográfica. Se da por la seme-janza de las letras entre los signos a comparar-se. La sucesión de vocales, la longitud de lapalabra o palabras, el número de sílabas, lasraíces o las terminaciones iguales, pueden in-crementar la confusión.

La similitud fonética. Se da por la coinciden-cia en las raíces o terminaciones, y cuando lasílaba tónica en las denominaciones compara-das es idéntica o muy difícil de distinguir. Sinembargo, se debe tener en cuenta las particula-ridades de cada caso, para determinar una posi-ble confusión.

La similitud ideológica. Se configura entresignos que evocan una idea idéntica o semejan-te. Se debe determinar claramente los concep-tos o ideas que generan los signos en conflicto,para luego determinar si podrían ser captadas ydiferenciadas por el público consumidor.

2. Reglas para el cotejo entre signos distin-tivos.

La Autoridad Nacional competente, deberá pro-ceder al cotejo de los signos en conflicto, apli-cando para ello los siguientes parámetros:

• La comparación, debe efectuarse sin des-componer los elementos que conforman elconjunto marcario, es decir, cada signo debeanalizarse con una visión de conjunto, tenien-do en cuenta su unidad ortográfica, auditiva eideológica.

• En el cotejo, se debe emplear el método su-cesivo, es decir, se debe analizar un signo ydespués el otro. No es procedente realizar unanálisis simultáneo, ya que el consumidor noobserva al mismo tiempo las marcas, sinoque lo hace en diferentes momentos.

• Se debe enfatizar en las semejanzas y no enlas diferencias, ya que en estas últimas esdonde se percibe el riesgo de confusión y/ode asociación.

• Al realizar la comparación, es importante tra-tar de colocarse en el lugar del presuntocomprador, pues un elemento importante parael examinador, es determinar cómo el pro-ducto o servicio es captado por el públicoconsumidor.

Los anteriores parámetros, han sido adoptadospor el Tribunal en numerosas InterpretacionesPrejudiciales, entre los cuales, podemos desta-car: Proceso 58-IP-2006. Interpretación Preju-dicial de 24 de mayo de 2006. Marca: “GUDUPOP”,publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo deCartagena N° 1370, de 14 de julio de 2006. Y

tación’ para definir a este nuevo tipo de signo quecondensa una elevada reputación y prestigio quelo hace merecedor de una protección más allá dela regla de la especialidad”.


Proceso 62-IP-2006. Interpretación Prejudicialde 31 de mayo de 2006. Marca: “DK”, publicadaen la Gaceta Oficial del Acuerdo de CartagenaN° 1370, de 14 de julio de 2006.

C. COMPARACIÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS.

En el proceso interno se debe proceder a lacomparación entre el signo mixto MKC MAKROCOMPUTO S.A., con los mixtos MIKRO, MIKTECH y MAKRO. Por tal motivo, es necesarioabordar el tema de la comparación entre signosmixtos.

El signo mixto se conforma por un elementodenominativo y uno gráfico; el primero se com-pone de una o más palabras que forman un to-do pronunciable, dotado o no de un significadoconceptual y, el segundo, contiene trazos defi-nidos o dibujos que son percibidos a través dela vista. Los dibujos pueden adoptar gran can-tidad de variantes y llamarse de diferentes for-mas: emblemas 3, logotipos 4, íconos, etc.

Por lo general, el elemento denominativo delsigno mixto suele ser el preponderante, ya quelas palabras causan gran impacto en la mentedel consumidor, quien habitualmente solicita elproducto o servicio a través de la palabra odenominación contenida en el conjunto marcario.Sin embargo, de conformidad con las particula-ridades de cada caso, puede suceder que elelemento predominante sea el elemento gráfico,que por su tamaño, color, diseño y otras carac-terísticas, pueda causar mayor impacto en elconsumidor.

El Tribunal ha hecho las siguientes considera-ciones al respecto:

“La marca mixta es una unidad, en la cual seha solicitado el registro del elemento nomi-nativo como el gráfico, como uno solo. Cuan-

do se otorga el registro de la marca mixta sela protege en su integridad y no a sus ele-mentos por separado”. (Proceso 55-IP-2002,publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo deCartagena Nº 821 del 1 de agosto de 2002,diseño industrial: BURBUJA videos 2000).Igualmente el Tribunal ha reiterado: “La doc-trina se ha inclinado a considerar que, engeneral, el elemento denominativo de la mar-ca mixta suele ser el más característico odeterminante, teniendo en cuenta la fuerzaexpresiva propia de las palabras, las que pordefinición son pronunciables, lo que no obstapara que en algunos casos se le reconoz-ca prioridad al elemento gráfico, teniendo encuenta su tamaño, color y colocación, que enun momento dado pueden ser definitivos. Elelemento gráfico suele ser de mayor impor-tancia cuando es figurativo o evocador deconceptos, que cuando consiste simplemen-te en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, Interpretación prejudicial publicado en Ga-ceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 410de 24 de febrero de 1999)”. (Proceso N° 129-IP-2004. Marca: GALLO. Interpretación Pre-judicial de 17 de noviembre de 2004, publica-da en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Carta-gena N° 1158, de 17 de enero de 2005).

La corte consultante deberá determinar el ele-mento característico de los signos mixtos y,posteriormente, proceder al cotejo de los signosen conflicto.

Si el elemento determinante en un signo mixtoes el gráfico, en principio, no habría riesgo deconfusión. Si por el contrario en los dos es elelemento denominativo, el cotejo deberá reali-zarse de conformidad con las siguientes reglaspara el cotejo de signos denominativos:

• Se debe analizar, cada signo en su conjunto,es decir, sin descomponer su unidad foné-tica. Sin embargo, es importante tener encuenta las sílabas o letras que poseen unafunción diferenciadora en el conjunto, ya queesto ayudaría a entender cómo el signo espercibido en el mercado.

• Se debe tener en cuenta, la sílaba tónica delos signos a comparar, ya que si ocupa lamisma posición, es idéntica o muy difícil dedistinguir, la semejanza entre los signos po-dría ser evidente.

3 “El emblema es una variante, una especie de dibujo.El emblema representa gráficamente cualquier ser uobjeto, y desde luego puede ser registrado comomarca”. OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MARCAS”,Editorial Lexis Nexis, Abeledo – Perrot, pág. 33, Bue-nos Aires Argentina, 2010.

4 Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los nego-cios se entiende lo siguiente; “Logotipo: (…) Distintivoformado por letras, abreviaturas, etc., peculiar de unaempresa, conmemoración, marca o producto. (…)”.DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LEN-GUA, 22ª. edición. 2001.


• Se debe observar, el orden de las vocales, yaque esto indica la sonoridad de la denomina-ción.

• Se debe determinar, el elemento que impactade una manera más fuerte en la mente delconsumidor, ya que esto mostraría cómo escaptada la marca en el mercado.

En este orden de ideas, la corte consultanteaplicando el anterior criterio, debe establecer elriesgo de confusión y/o asociación que pudieraexistir entre el signo mixto MKC MAKRO COM-PUTO S.A., y los mixtos MIKRO, MIK TECH yMAKRO.

D. PALABRAS GENÈRICAS Y DE USO COMÙNEN LA CONFORMACIÓN DE SIGNOSMARCARIOS. LA MARCA DÉBIL.

La Superintendencia de Industria y Comercioargumentó que las palabras CÓMPUTO y S.A.no son apropiables, ya que la primera hacereferencia a computadores, aparatos científicosy eléctricos, y la segunda es un tipo societario.En este marco, es apropiado referirse a laspalabras de uso común y genéricas en la con-formación de signos marcarios.

Al conformar una marca su creador puede valer-se de toda clase de elementos como: palabras,prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, queindividualmente consideradas pueden estimarsecomo expresiones descriptivas, genéricas o deuso común, por lo que no pueden ser objeto demonopolio o dominio absoluto por persona algu-na.

El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486de la Comisión de la Comunidad Andina, dispo-ne:

“No podrán registrarse como marcas los sig-nos que

g) consistan exclusivamente o se hubieranconvertido en una designación común ousual del producto o servicio de que setrate en el lenguaje corriente o en la usan-za del país”;

Si bien la norma transcrita prohíbe el registro designos conformados exclusivamente por desig-naciones comunes o usuales, las palabras opartículas de uso común al estar combinadas

con otras pueden generar signos completamen-te distintivos, caso en el cual se puede procedera su registro.

En este último caso, el titular de dicha marca nopuede impedir que las expresiones de uso co-mún puedan ser utilizadas por los otros empre-sarios. Esto quiere decir que su marca es débilporque tiene una fuerza limitada de oposición,ya que las partículas de uso común se debenexcluir del cotejo marcario 5.

El literal f) del artículo 135 de la Decisión 486 dela Comisión de la Comunidad Andina, dispone:

“No podrán registrarse como marcas los sig-nos que

f) consistan exclusivamente en un signo oindicación que sea el nombre genérico otécnico del producto o servicio de que setrate;”

El literal trascrito prohíbe el registro de signosgenéricos, pero no impide que palabras genéri-cas conformen un signo compuesto.

La denominación genérica determina el génerodel objeto que identifica; no se puede otorgar aninguna persona el derecho exclusivo sobre lautilización de esa palabra, ya que se crearía unaposición de ventaja injusta frente a otros em-presarios. La genericidad de un signo, debe serapreciada en relación directa con los productoso servicios de que se trate.

La expresión genérica, puede identificarsecuando al formular la pregunta ¿qué es?, enrelación con el producto o servicio designado,se responde empleando la denominación gené-rica. Desde el punto de vista marcario, un tér-

5 Dentro del tema Jorge Otamendi señala que:

“El titular de una marca con un elemento de usocomún sabe que tendrá que coexistir con las mar-cas anteriores, y con las que se han de solicitar enel futuro. Y sabe también que siempre existirá en-tre las marcas así configuradas el parecido que sederiva, necesariamente, de las partículas copartici-padas insusceptibles de privilegio marcario. Estonecesariamente tendrá efectos sobre el criterioque se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dichoque esos elementos de uso común son marcaria-mente débiles”. OTAMENDI Jorge. “DERECHO DEMARCAS”. Ed. Abeledo Perrot. Buenos Aires, Ar-gentina, 2010. Pág. 215.


mino es genérico cuando es necesario utilizarloen alguna forma para señalar el producto o ser-vicio que desea proteger, o cuando por sí sólopueda servir para identificarlo.

Sin embargo, una expresión genérica respectode unos productos o servicios, puede utilizarseen un sentido distinto a su significado inicial opropio, de modo que el resultado será novedo-so, cuando se usa para distinguir determinadosproductos o servicios, que no tengan relacióndirecta con la expresión que se utiliza.

Si bien la norma transcrita prohíbe el registro designos conformados exclusivamente por de-signaciones genéricas, las palabras o partícu-las genéricas al estar combinadas con otraspueden generar signos completamente distinti-vos, caso en el cual se puede proceder a suregistro.

Como efecto de lo anterior, el titular de dichamarca no puede impedir que las expresionesgenéricas puedan ser utilizadas por los otrosempresarios. Esto quiere decir que su marca esdébil porque tiene una fuerza limitada de oposi-ción, ya que las partículas genéricas se debenexcluir del cotejo marcario

Ahora bien, lo que es de uso común o genéricoen una clase determinada puede no serlo así enotra; los términos comunes o usuales, por ejem-plo, en materia de servicios mecánicos puedenno serlo en servicios de restaurantes o comida,y a la inversa. Sin embargo, es muy importantetener en cuenta que hay productos y serviciosque tienen una estrecha relación o conexióncompetitiva y, de conformidad con esto, anali-zando la mencionada conexión se podría esta-blecer si el estatus genérico o de uso común enuna clase afecta la registrabilidad del signo enclases conexas o relacionadas. Esto es muyimportante, porque en productos o servicios coníntima conexión competitiva la información co-mercial se cruza, lo que hace imposible que uncomerciante se apropie de un signo que en elmanejo ordinario de los negocios también puedaser utilizado por los comerciantes de productoso servicios íntimamente relacionados.

La corte consultante debe determinar si las pa-labras COMPUTO y S.A. son de uso común ogenéricas en la clase 9 de la Clasificación Inter-nacional de Niza, así como en clases conexascompetitivamente, de conformidad con lo ex-

presado en la presente providencia y, posterior-mente, deberá realizar la comparación exclu-yendo la palabra de uso común o genérico.

E. LA FAMILIA DE MARCAS.

En el procedimiento administrativo interno seargumentó que se ha formado la familia de mar-cas MAKRO. Por tal motivo, el Tribunal consi-dera pertinente referirse a la figura de la familiade marcas y su incidencia en el análisis deregistrabilidad.

Una familia de marcas, es un conjunto de mar-cas que pertenecen a un mismo titular y queposeen un rasgo distintivo común, medianteel cual el público consumidor las asocia entre síy las relaciona con un mismo origen empresa-rial.

El Tribunal se ha pronunciado sobre la figura dela familia de marcas, de la siguiente manera:

“En el Derecho de Marcas se admite en gene-ral la existencia de una pluralidad de marcasque posean un rasgo distintivo común. Sieste elemento común figura al inicio de la de-nominación, será, por lo general, el elementodominante. El elemento dominante comúnhará que todas las marcas que lo incluyanproduzcan una impresión general común, todavez que inducirá a los consumidores a aso-ciarlas entre sí y a pensar que los productosa que se refieren participan de un origencomún. Dado que el elemento dominante co-mún obra como un indicador de pertenenciade la marca a una familia de marcas, es pro-bable que el consumidor medio considereque el producto donde figura el citado ele-mento común constituye objeto de una mar-ca que pertenece a determinada familia demarcas, por lo que el registro de aquélla,caso de corresponder a distinto titular, podríainducir a confusión”. (Proceso 96-IP-2002.Interpretación Prejudicial de 25 de marzo de2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuer-do de Cartagena Nº 912 del 25 de marzo de2003).

El fenómeno de la familia de marcas se diferen-cia claramente de la marcas conformadas poruna partícula de uso común, ya que estás po-seen un elemento de uso general, muchas ve-ces necesario para identificar cierta clase deproductos. Por tal razón, el titular de una marca


que contenga una partícula de uso común nopuede impedir que otros la usen en la conforma-ción de otro signo distintivo; caso contrario su-cede con la familia de marcas, cuyo titular sípuede impedir que el rasgo distintivo común,que no es genérico, descriptivo o de uso común,pueda ser utilizado por otra persona, ya queeste elemento distintivo identifica plenamentelos productos que comercializa el titular delconjunto de marcas y, además, genera en elconsumidor la impresión de que tienen un ori-gen común.

En relación con lo anterior, la corte consultantedeberá determinar si la palabra MAKRO esta-blece una familia de marcas o si se trata de unelemento de uso común, para así determinar elriesgo de confusión y/o asociación en el públicoconsumidor.

F. LOS SIGNOS DE FANTASÌA.

La demandante sostuvo que los signos en con-flicto son de fantasía. En consecuencia, se hacenecesario abordar el tema de los signos defantasía.

Los signos de fantasía son producto del ingenioe imaginación de sus autores; consisten envocablos que no tienen significado propio peroque pueden despertar alguna idea o concepto,o que teniendo significado propio no evocan losproductos que distinguen, ni ninguna de suspropiedades.

Respecto de esta clase de signos, el Tribunalse ha manifestado de la siguiente manera:

“Son palabras de fantasía los vocablos crea-dos por el empresario que pueden no tenersignificado pero hacen referencia a una ideao concepto; también lo son las palabras consignificado propio que distinguen un productoo servicio sin evocar ninguna de sus propie-dades. Característica importante de esta cla-se de marcas es la de ser altamente distinti-vas (…) se pueden crear combinaciones ori-ginales con variantes infinitas y el resultadoes el nacimiento de palabras nuevas quecontribuyen a enriquecer el universo de lasmarcas”. (Proceso 72-IP-2003. InterpretaciónPrejudicial de 04 de septiembre de 2003,publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo deCartagena Nº 989 de 29 de septiembre de2003).

Los signos de fantasía tienen generalmente unalto grado de distintividad y, por lo tanto, si sonregistrados poseen una mayor fuerza de oposi-ción en relación con marcas idénticas o seme-jantes.

La corte consultante deberá comparar los sig-nos enfrentados, determinando la condición defantasía del signo opositor, para así establecerel posible grado de confusión en el mercado.

G. LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA YLA PRUEBA DE SU NOTORIEDAD.

En el procedimiento administrativo interno seargumentó que la marca MAKRO es notoria. Porlo tanto, el Tribunal se referirá a la marca noto-riamente conocida y a la prueba de su notorie-dad.

1. Definición.

La Decisión 486 de la Comisión de la Comuni-dad Andina le dedica al tema de los signosnotoriamente conocidos un acápite especial.En efecto, en el Título XII, artículos 224 a 236,establece la regulación de los signos notoria-mente conocidos.

En dicho Título no sólo se hace referencia a lamarca notoriamente conocida, sino que se am-plía el ámbito de regulación a todos los signosnotoriamente conocidos.

El artículo 224 consagra una definición del sig-no distintivo notoriamente conocido. De éste sepueden desprender las siguientes característi-cas:

• Para que un signo se considere como notoriodebe ser conocido por el sector pertinente,

El artículo 230 establece qué se debe enten-der por sector pertinente:

“Se considerarán como sectores pertinen-tes de referencia para determinar la noto-riedad de un signo distintivo, entre otros,los siguientes:

a) los consumidores reales o potencialesdel tipo de productos o servicios a losque se aplique;


b) las personas que participan en los ca-nales de distribución o comercializa-ción del tipo de productos o servicios alos que se aplique; o,

c) los círculos empresariales que actúanen giros relativos al tipo de estableci-miento, actividad, productos o serviciosa los que se aplique.

Para efectos de reconocer la notoriedadde un signo bastará que sea conocidodentro de cualquiera de los sectores referi-dos en los literales anteriores”.

• Debe haber ganado notoriedad en cualquierade los Países Miembros.

• La notoriedad se puede haber ganado porcualquier medio.

2. Protección.

a. En relación con los principios de especia-lidad, territorialidad y de uso real y efec-tivo de la marca.

El Tribunal ha establecido que la protección dela marca notoria va más allá de los principiosbásicos de especialidad y territorialidad. En re-lación con la regulación que establece la Deci-sión 486, la protección de los signos notoria-mente conocidos, se da de una manera aúnmás amplia.

En efecto, en relación con los principios deespecialidad, territorialidad y uso real y efecti-vo de la marca, el Título XII de la Decisión 486de la Comisión de la Comunidad Andina, juntocon el artículo 136, literal h), de la misma Deci-sión, conforman el conjunto normativo que con-sagra la protección del signo notoriamente co-nocido.

El amparo a la marca notoria rompe el principiode especialidad; ello implica que el examinador,en caso de presentarse conflicto entre el signoa registrar y un signo notoriamente conocido,establecerá, de conformidad con el artículo 136,literal h) mencionado, el riesgo de confusión,asociación, el de uso parasitario y el de dilu-ción, independientemente de la clase en la quese pretenda registrar el signo idéntico o similara la marca notoria.

En cuanto al principio de territorialidad, es pre-ciso señalar que de la propia definición que traeel artículo 224 de la Decisión 486, se desprendeque no se negará la calidad de notorio al signoque no lo sea en el País Miembro donde sesolicita la protección; basta con que sea notorioen cualquiera de los Países Miembros.

Y que, de conformidad con lo establecido en elartículo 229, literal a), no se negará la calidadde notorio y su protección por el sólo hecho deque no se encuentre registrado o en trámitede registro en el País Miembro o en el extranje-ro. Por lo tanto, un signo puede ser protegidocomo notorio así no se encuentre registrado enel respectivo País Miembro y, en consecuen-cia, se brinda protección a los signos que alcan-cen el carácter de notorios, aunque no se en-cuentren registrados en el territorio determina-do.

Igualmente, la protección que otorga la Deci-sión 486 a la marca notoria va más allá de laexigencia del uso real y efectivo de las mar-cas, la cual sustenta figuras como la cancela-ción del registro de la marca por no uso. Enefecto, el artículo 229, literal b), dispone que nose negará el carácter de notorio de un signo porel sólo hecho de que no se haya usado o no seesté usando para distinguir productos o servi-cios, o para identificar actividades o estableci-mientos en el País Miembro.

La finalidad de dicha disposición es evitar quelos competidores se aprovechen del esfuerzoempresarial ajeno y que, de una manera para-sitaria, usufructúen el prestigio ganado por unamarca notoria, que aunque no se haya usado ono esté siendo usada en el respectivo PaísMiembro, continúa siendo notoria en otros Paí-ses. Se advierte, sin embargo, que la pruebade la notoriedad del signo deberá atender acriterios diferentes al del uso del signo en elmercado, ya que deberá dar cumplimiento a loindicado en el artículo 228 de la Decisión 486 dela Comisión de la Comunidad Andina.

b. En relación con los diferentes riesgos enel mercado.

En relación con los diferentes tipos de riesgos alos que se exponen los signos distintivos en elmercado, hay que tener en cuenta que la doc-trina tradicionalmente se ha referido, por lo ge-


neral, a dos clases de riesgo: el de confusión yel de asociación. Actualmente, la lista se haextendido y se han clasificado otro tipo de ries-gos con el objetivo de proteger los signos dis-tintivos según su grado de notoriedad.

La normativa comunitaria andina no diferenciaentre marca notoria y renombrada; por lo tanto,simplemente probando la notoriedad se generauna protección reforzada frente a las diferentesclases de riesgos en el mercado.

La Decisión 486 atendiendo dicha línea, ha am-pliado la protección de los signos notoriamenteconocidos, consagrando cuatro riesgos. De con-formidad con los artículos 136, literal h), y 226literales a), b), y c), estos son: el riesgo deconfusión, el de asociación, el de dilución y elde uso parasitario 6.

El riesgo de confusión es la posibilidad de queel consumidor al adquirir un producto pienseque está adquiriendo otro (confusión directa), oque piense que dicho producto tiene un origenempresarial diferente al que realmente posee(confusión indirecta). Es muy importante teneren cuenta que la confusión con un signo noto-riamente conocido se puede dar, tal y como loestablece la norma, por la reproducción, imita-ción, traducción, transliteración o transcripción,total o parcial, del mencionado signo, lo que im-plica similitud o identidad del signo a registrarcon el notoriamente conocido. Para establecerla mencionada similitud, la corte consultantedeberá seguir los criterios establecidos en losliterales B) y C) de la presente providencia.

El riesgo de asociación, es la posibilidad deque el consumidor, que aunque diferencie lasmarcas en conflicto y el origen empresarial delproducto, al adquirirlo piense que el generador ocreador de dicho producto y otra empresa tie-nen una relación o vinculación económica.

El riesgo de dilución, es la posibilidad de que eluso de otros signos idénticos o similares, cau-se el debilitamiento de la altísima capacidad

distintiva que el signo notoriamente conocidoha ganado en el mercado, aunque se use paraproductos, que no tengan ningún grado deconexidad con los que ampara el signo noto-riamente conocido.

Y, por último, el riesgo de uso parasitario, es laposibilidad de que un competidor parasitario, seaproveche injustamente del prestigio de los sig-nos notoriamente conocidos, aunque la acciónse realice sobre productos o servicios, que notengan ningún grado de conexidad con los queampara el signo notoriamente conocido.

En relación con los dos primeros, se busca sal-vaguardar los signos notoriamente conocidos delo siguiente:

Evitar que el público consumidor, caiga enerror, al adquirir determinado producto pen-sando que está adquiriendo otro.

Evitar que el público consumidor, caiga enerror, en relación con el origen empresarialdel signo notoriamente conocido.

Evitar que el público consumidor, caiga enerror, al pensar que las empresas producto-ras tiene algún grado de vinculación.

Sobre el riesgo de dilución, que por lo generalha estado ligado con la protección de la marcarenombrada, se ha dicho lo siguiente:

“En efecto, la protección frente al riesgo dedilución se proyecta sobre las conductasadhesivas respecto a las marcas de alto re-nombre susceptibles de perjudicar la posi-ción competitiva de su legítimo titular me-diante el debilitamiento de su extraordinariacapacidad distintiva ganada a través de lapropia eficiencia”. 7

Por último, en relación con el riesgo de usoparasitario, se protege al signo notoriamenteconocido contra el aprovechamiento injusto desu prestigio por parte de terceros, sin importar,al igual que en el caso anterior, los productos oservicios que se amparen. Lo expuesto, está

6 Sobre el tratamiento que la Decisión 486 le otorga a lamarca notoria, puede verse VARGAS MENDOZA,Marcelo. “LA MARCA RENOMBRADA EN EL ACTUALRÉGIMEN COMUNITARIO ANDINO DE PROPIEDAD INTE-LECTUAL”. Revista Foro No. 6, II semestre, 2006, Uni-versidad Andina Simón Bolívar, Quito, Ecuador.

7 MONTEAGUDO, MONTIANO, “LA PROTECCIÓN DE LAMARCA RENOMBRADA”. Ed. Civitas, Madrid España,1995. Pág. 283.


ligado a la función publicitaria de la marca, perose diferencia del riesgo de dilución en que lafinalidad del competidor parasitario es única-mente un aprovechamiento de la reputación, sinque sea necesario que se presente un debilita-miento de la capacidad distintiva de la marcanotoriamente conocida.

Sobre el tema la doctrina ha manifestado:

“El propósito perseguido por el competidorparasitario es claro: o bien la similitud entrelos signos, aunque no medie similitud entrelas prestaciones y sin provocar falsa repre-sentación alguna respecto del origen, sirvepara establecer una relación intelectual queatrae la atención del público consumidor deforma superior a la que alcanzaría con elempleo de un signo renombrado; o bien lasemejanza depara la transmisión conscienteo inconsciente de la reputación que simboli-za el signo pese a la falta de semejanza delos productos del competidor con los origina-rios. En ambos casos la apropiación aprove-cha los esfuerzos publicitarios del legítimotitular o el valioso caudal informativo que elconsumidor asocia al signo”. 8

3. Prueba.

El reconocimiento de la notoriedad de la marca,es un hecho que debe ser probado por quien loalega, a través de prueba hábil ante el Juez o laOficina Nacional Competente, según sea elcaso. El reconocimiento de dicha notoriedadcorresponde otorgarlo a la autoridad nacionalcompetente, con base en que según el artículo228 de la Decisión 486, para que se puedadeterminar si una marca es notoriamente cono-cida se debe tener en cuenta, entre otros:

“a) el grado de su conocimiento entre los miem-bros del sector pertinente dentro de cual-quier País Miembro;

b) la duración, amplitud y extensión geográ-fica de su utilización, dentro o fuera decualquier País Miembro;

c) la duración, amplitud y extensión geográ-fica de su promoción, dentro o fuera de

cualquier País Miembro, incluyendo la pu-blicidad y la presentación en ferias, expo-siciones u otros eventos de los productoso servicios, del establecimiento o de laactividad a los que se aplique;


e) las cifras de ventas y de ingresos de laempresa titular en lo que respecta al sig-no cuya notoriedad se alega, tanto en elplano internacional como en el del PaísMiembro en el que se pretende la protec-ción;






k) la existencia y antigüedad de cualquier re-gistro o solicitud de registro del signo dis-tintivo en el País Miembro o en el extranje-ro”.

H. LA CONEXIÓN COMPETITIVA.

El signo solicitado para registro ampara lossiguientes productos de la clase 9 de la Clasi-ficación Internacional de Niza: “APARATOS EINSTRUMENTOS CIENTÍFICOS, FOTOGRÁ-FICOS, CINEMATOGRÁFICOS, ÓPTICOS DECONTROL, APARATOS PARA EL REGISTRO,TRANSMISIÓN, REPRODUCCIÓN EL SONIDOE IMÁGENES. EQUIPOS PARA EL TRATA-MIENTO DE LA INFORMACIÓN Y ORDENADO-RES.” Algunos de los opositores amparan lossiguientes productos y servicios:8 Ibídem. Pág. 247.


La Superintendencia de Industria y Comercioargumentó que otro signo opositor ampara ser-vicios de la clase 42, los que son conexoscompetitivamente con los productos de la clase9 de la Clasificación Internacional de Niza. Por

tal motivo, es pertinente tratar el tema de laconexión competitiva.

El Tribunal advierte que el análisis sobre vincu-lación competitiva sólo se debe realizar si no

MARCA CLASE

MK TECH 11

APARATOS DE ALUMBRADO, DE CALEFACCION, DE PRODUCCION DE VAPOR, DE COCCION, DE

REFRIGERACION, DE SECADO, DE VENTILACION, DE DISTRIBUCION DE AGUA E INSTALACIONES

SANITARIAS.

MAKRO 11

APARATOS DE ALUMBRADO, DE CALEFACCIÓN, DE PRODUCCIÓN DE VAPOR, DE COCCIÓN, DE

REFRIGERACIÓN, DE SECADO, DE VENTILACIÓN, DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA E INSTALACIONES

SANITARIAS

MAKRO 39 TRANSPORTE; EMBALAJE Y ALMACENAJE DE MERCANCÍAS; ORGANIZACIÓN DE VIAJES

MAKRO 42

SERVICIOS DE REPARTO DE COMIDAS Y/O ENTREGA DE PROVISIONES PARA EL REPARTO DE COMIDAS.

SERVICIOS DE VENTA AL POR MAYOR AL CONTADO DE ARTICULOS DE CONSUMO ALIMENTICIOS Y NO

ALIMENTICIOS. SERVICIOS PERSONALES PRESTADOS PARA SATISFACER NECE SIDADES INDIVIDUALES.

SERVICIOS DE COMEDOR Y ALOJAMIENTO.

MAKRO 42

PARA IMPORTAR , EXPORTAR, CONSIGNAR, DISTRIBUIR, COMPRAR, COMERCIALIZAR EN TODA

CLASE DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS,TRAJES VESTIDOS E INDUMENTARIA; VAJILLAS, MENAJE

MOBILIARIO PARA RESIDENCIAS Y OFICINAS; REPUESTOS Y ACCESORIOS AUTOMOTORES ROPA DE

CAMA Y MANTELERIA EN GENERAL,LIBROS Y REVISTAS. FLORES Y ADORNOS; ARTICULOS DE

LIMPIEZA PARA INDUSTRIAS, COMERCIO; OFICINAS, Y RESIDENCIAS; ARTICULOS DE CAMPAMENTO Y DEPORTES; SIC ARTICULOS DE FERRETERIA,

PLOMERIA; ELECTRICIDAD; SIC ARTICULOS DE HIGIENE Y COMESTICOS; GOLOCINAS, BAZARES Y

JUGUETERIA, ARTICULOS DE HOGAR, DE ESCRITORIO; DE JARDIN; ELECTRODOMESTICOS Y CALZADO;

BIENES Y/O CUALESQUIERA OTRAS ACTIVIDADES VINCULADAS DE MANERA DIRECTA O INDIRECTA CON LA EXPLOTACION DE SUPERMERCADOS MAYORISTAS Y/O MINORISTA SIC. ARRENDAR Y/O SUBARRENDAR

EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS, COMPUTADOR Y CUALESQUIERA OTROS BIENES

MUEBLES O IN MUEBLES; ASESORAR; VENDER Y/O ARRENDAR O TOMAR EN ARRENDAMIENTO

TECNOLOGIA, PATENTES DE INVENCION Y MARCAS DE FABRICA INTERMEDIAR; ADMINISTRAR, MANDAR;

COMPRAR; VENDER; ADQUIRIR; Y/O ENANJENAR POR CUALQUIER OTRO TITULO BIENES INMUEBLES URBANOS Y RURALES; PROCESAR Y VENDER

COMIDAS Y BEBIDAS; EXPLOTAR EL NEGOCIO DE RESTAURANTES Y OTROS NEGOCIOS

GASTRONOMICO EJERCER REPRESENTACIONES Y MANDATOS DE PERSONAS FISICAS O JU RIDICAS EN

LO RELATIVO A LA COMERCIALIZACION DE LOS BIENES MENCIONADOS.


se prueba la notoriedad de la marca mixtaMAKRO, ya que, como se dijo anteriormente,dicha clase de marcas se protege más allá delprincipio de especialidad.

En este escenario es preciso que la corteconsultante matice la regla de la especialidad 9

y, en consecuencia, analice el grado de vincula-ción o relación competitiva de los productos yservicios que amparan los signos en conflicto,para que de esta forma se pueda establecer laposibilidad de error en el público consumidor.

Para lo anterior, el consultante deberá analizarla naturaleza o uso de los productos y serviciosidentificados por las marcas, ya que la solapertenencia de varios productos a una mismaclase de nomenclátor no demuestra su seme-janza, así como la ubicación de los productosen clases distintas, tampoco prueba que seandiferentes.

En relación con lo mencionado, el Tribunal haestablecido algunos de los siguientes criterios yfactores de análisis para definir la conexión com-petitiva:

“a) La inclusión de los productos en una mis-ma clase del nomenclátor: (…) Ocurre cuan-do se limita el registro a uno o varios de losproductos de una clase del nomenclátor, per-diendo su valor al producirse el registro paratoda la clase. En el caso de la limitación, la

prueba para demostrar que entre los produc-tos que constan en dicha clase no son simi-lares o no guardan similitud para impedir elregistro, corresponde a quien alega.

b) Canales de comercialización: Hay lugaresde comercialización o expendio de productosque influyen escasamente para que puedaproducirse su conexión competitiva, como se-ría el caso de las grandes cadenas o tiendaso supermercados en los cuales se distribuyetoda clase de bienes y pasa desapercibidopara el consumidor la similitud de un produc-to con otro. En cambio, se daría tal conexióncompetitiva, en tiendas o almacenes espe-cializados en la venta de determinados bie-nes. Igual confusión se daría en pequeñossitios de expendio donde marcas similarespueden ser confundidas cuando los produc-tos guardan también una aparente similitud.

c) Similares medios de publicidad: Los me-dios de comercialización o distribución tie-nen relación con los medios de difusión delos productos. Si los mismos productos sedifunden por la publicidad general- radio tele-visión y prensa-, presumiblemente se pre-sentaría una conexión competitiva, o los pro-ductos serían competitivamente conexos. Porotro lado, si la difusión es restringida pormedio de revistas especializadas, comunica-ción directa, boletines, mensajes telefóni-cos, etc., la conexión competitiva sería me-nor.

d) Relación o vinculación entre productos:Cierta relación entre los productos puedecrear una conexión competitiva. En efecto,no es lo mismo vender en una misma tiendacocinas y refrigeradoras, que vender en otrahelados y muebles; en consecuencia, esarelación entre los productos comercializadostambién influye en la asociación que el con-sumidor haga del origen empresarial de losproductos relacionados, lo que eventualmen-te puede llevarlo a confusión en caso de queesa similitud sea tal que el consumidor me-dio de dichos productos asuma que provie-nen de un mismo productor.

e) Uso conjunto o complementario de produc-tos: Los productos que comúnmente se pue-dan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puertay chapa) pueden dar lugar a confusión res-

9 Al respecto, el Tribunal ha manifestado lo siguiente enrelación con el principio de especialidad:

“Del principio de especialidad se desprende quebajo una misma o similar denominación puedenrecaer derechos autónomos de marcas pertene-cientes a distintos titulares, siempre que distinganproductos o servicios diferentes.

En la comparación entre los productos y servicioscorrespondientes, el consultante deberá tomar encuenta su identificación en las solicitudes de re-gistro y su ubicación en el nomenclátor; además,podrá acudir a los criterios elaborados por la doc-trina para establecer si existe o no conexión com-petitiva entre ellos. A objeto de precisar si se tratade productos o servicios semejantes, respecto delos cuales el uso del signo pueda inducir al públi-co a error, será necesario que los criterios deconexión, de ser aplicables, concurran en formaclara y en grado suficiente, toda vez que ningunode ellos bastará, por sí solo, para la consecucióndel citado propósito.“. (Proceso 148-IP-2005. In-terpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005,publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo deCartagena N° 1271, de 2 de diciembre de 2005).


pecto al origen empresarial, ya que el públicoconsumidor supondría que los dos productosson del mismo empresario. La complemen-tariedad entre los productos debe entenderseen forma directa, es decir, que el uso de unproducto puede suponer el uso necesario delotro, o que sin un producto no puede utilizar-se el otro o su utilización no sería la de suúltima finalidad o función.

f) Mismo género de los productos: Pese aque puedan encontrarse en diferentes clasesy cumplir distintas funciones o finalidades, sitienen similares características, existe la po-sibilidad de que se origine el riesgo de confu-sión al estar identificados por marcas tam-bién similares o idénticas (por ejemplo: me-dias de deporte y medias de vestir”. (Proceso114-IP-2003. MARCA: EBEL INTERNACIO-NAL. Interpretación Prejudicial de 19 de no-viembre de 2003, publicada en la Gaceta Ofi-cial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 de 14de enero de 2004).

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA,

C O N C L U Y E:

PRIMERO: Un signo puede registrarse comomarca si reúne los requisitos dedistintividad y susceptibilidad derepresentación gráfica y, además,si el signo no está incurso en nin-guna de las causales de irregis-trabilidad señaladas en los artícu-los 135 y 136 de la Decisión 486 dela Comisión de la Comunidad An-dina. La distintividad del signo pre-supone su perceptibilidad por cual-quiera de los sentidos.

SEGUNDO: Para establecer la similitud entredos signos distintivos, la autoridadnacional que corresponda deberáproceder al cotejo de los signos enconflicto, para luego determinar siexiste o no riesgo de confusión y/ode asociación, acorde con las re-glas establecidas en la presenteprovidencia.

Se debe tener en cuenta, que bas-ta con la posibilidad de riesgo deconfusión y/o de asociación pa-

ra que opere la prohibición de re-gistro.

TERCERO: La corte consultante debe estable-cer el riesgo de confusión y/o aso-ciación que pudiera existir entre elsigno mixto MKC MAKRO COM-PUTO S.A., y los mixtos MIKRO,MIK TECH y MAKRO, aplicandolos criterios adoptados en la pre-sente providencia.

CUARTO: La corte consultante debe determi-nar si las palabras COMPUTO yS.A. son de uso común o genéri-cas en la clase 9 de la Clasifica-ción Internacional de Niza, así comoen clases conexas competitiva-mente, de conformidad con lo ex-presado en la presente providenciay, posteriormente, deberá realizarla comparación excluyendo la pala-bra de uso común o genérica.

QUINTO: La corte consultante deberá deter-minar si la palabra MAKRO esta-blece una familia de marcas o si setrata de un elemento de uso co-mún, para así determinar el riesgode confusión y/o asociación en elpúblico consumidor.

SEXTO: La corte consultante deberá com-parar los signos enfrentados, de-terminando la condición de fanta-sía del signo opositor, para así es-tablecer el posible grado de confu-sión en el mercado.

SÈPTIMO: El artículo 224 de la Decisión 486de la Comisión de la ComunidadAndina, consagra una definición designo notoriamente conocido conlas siguientes características:

• Para que un signo se considerecomo notorio, debe ser conocidopor el sector pertinente, enten-diendo por tal lo consagrado enel artículo 230 de la Decisión486.

Debe haber ganado dicha noto-riedad, en cualquiera de los Paí-ses Miembros.


Que haya obtenido dicha noto-riedad por cualquier medio.

La Decisión 486 establece una pro-tección más amplia de los signosnotoriamente conocidos, lo que im-plica, por un lado, la ruptura de losprincipios de especialidad, territo-rialidad y del uso real y efectivo dela marca y, por otro, la proteccióncontra los riesgos de confusión, aso-ciación, dilución y del uso parasita-rio, de conformidad con lo expresa-do en la presente InterpretaciónPrejudicial.

El riesgo de confusión es la posibi-lidad de que el consumidor al ad-quirir un producto piense que estáadquiriendo otro (confusión direc-ta), o que piense que dicho produc-to tiene un origen empresarial dife-rente al que realmente posee (con-fusión indirecta). Es muy importan-te tener en cuenta que la confusióncon un signo notoriamente conoci-do se puede dar, tal y como lo es-tablece la norma, por la reproduc-ción, imitación, traducción, trans-literación o transcripción, total oparcial, del mencionado signo, loque implica similitud o identidad delsigno a registrar con el notoriamen-te conocido. Para establecer lamencionada similitud, la corteconsultante deberá seguir los crite-rios establecidos en los literales B)y C) de la presente providencia.

El riesgo de dilución, es la posibili-dad de que el uso de otros signosidénticos o similares, cause el de-bilitamiento de la altísima capaci-dad distintiva que el signo noto-riamente conocido ha ganado enel mercado, aunque se use paraproductos, que no tengan ningúngrado de conexidad con los queampara el signo notoriamente co-nocido.

Alegada la notoriedad de una mar-ca como obstáculo para el registrode un signo, la prueba de tal cir-cunstancia, corresponde a quien la

alega. Éste dispondrá, para eseobjeto, de los medios probatoriosprevistos en la legislación interna yel reconocimiento corresponde otor-garlo, según el caso, a la OficinaNacional Competente o a la Autori-dad Nacional Competente, con baseen las pruebas presentadas.

OCTAVO: El Tribunal advierte que el análisissobre vinculación competitiva sólose debe realizar si no se prueba lanotoriedad de la marca mixtaMAKRO, ya que dicha clase demarcas se protege más allá del prin-cipio de especialidad.

Como los signos en conflicto am-paran productos y servicios de cla-ses diferentes, es preciso que lacorte consultante matice la reglade la especialidad y, en conse-cuencia, analice el grado de vincu-lación o relación competitiva de losservicios y productos que ampa-ran los signos en conflicto, paraque de esta forma se pueda esta-blecer la posibilidad de error en elpúblico consumidor, de conformi-dad con los criterios plasmados enla presente providencia.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado deCreación del Tribunal de Justicia de la Comuni-dad Andina, el Juez Nacional consultante, alemitir el fallo en el proceso interno Nº 2009-00178, debe adoptar la presente interpretación.Asimismo, debe dar cumplimiento a las pres-cripciones contenidas en el párrafo tercero delartículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante, mediante co-pia certificada y remítase copia a la SecretaríaGeneral de la Comunidad Andina, para su publi-cación en la Gaceta Oficial del Acuerdo deCartagena.





EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a losquince días del mes de mayo del año dos miltrece.

VISTOS:

La solicitud de interpretación prejudicial y susanexos, remitida por el Consejo de Estado de laRepública de Colombia, Sala de lo ContenciosoAdministrativo, relativa a los artículos 135 lite-rales a) y b) y 136 literal a) de la Decisión 486de la Comisión de la Comunidad Andina, dentrodel proceso interno Nº 2009-00531.

El auto de 17 de abril de 2013, mediante el cualeste Tribunal decidió admitir a trámite la refe-rida solicitud de interpretación prejudicial porcumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado deCreación del Tribunal y con los requisitos con-templados en el artículo 125 del Estatuto; y,

Los hechos señalados por el consultante, com-plementados con los documentos incluidos enanexos.

a) Partes en el proceso interno.

Demandante: sociedad LABORATORIOS BESTS.A.Demandada: Superintendencia de Industria yComercio de la República de Colombia.

Tercero interesado: sociedad NEVOX FARMAS.A.

b) Hechos.

1. El 9 de junio de 2008, la sociedad NEVOXFARMA S.A. solicitó, ante la División de Sig-nos Distintivos de la Superintendencia de In-dustria y Comercio, el registro como marcadel signo ESOZOL (denominativo), para dis-tinguir productos comprendidos en la Clase 5de la Clasificación Internacional de Niza.

2. El extracto de la solicitud fue publicado en laGaceta de Propiedad Industrial Nº 594 de 31de julio de 2008. Contra dicha solicitud pre-sentaron oposiciones la sociedad LABORA-TORIOS BEST S.A. sobre la base de sus mar-cas ESOMEZOL, OMEOL LYO y OMEOLINA(denominativas) registradas para distinguirproductos de la Clase 5 de la ClasificaciónInternacional de Niza; y, la sociedad GALE-NO QUÍMICA S.A., sobre la base de su mar-ca ESOZ (denominativa) registrada a su favorpara distinguir productos de la Clase 5 de laClasificación Internacional de Niza.

3. Por Resolución Nº 57469 de 31 de diciembrede 2008, la División de Signos Distintivos dela Superintendencia de Industria y Comercio,declaró infundadas las oposiciones presen-tadas y concedió el registro como marca del

PROCESO 058-IP-2013

Interpretación prejudicial de los artículos 135 literales a) y b) y 136 literal a) de laDecisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina solicitada por el Consejode Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo,Sección Primera; e interpretación prejudicial de oficio del artículo 134 literal a)

de la misma Decisión. Marca: ESOZOL (denominativa). Actor: sociedadLABORATORIOS BEST S.A. Proceso interno Nº 2009-00531.


TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDADANDINA.- La sentencia que antecede es fiel

copia del original que reposa en el expedientede esta Secretaría. CERTIFICO.-



signo solicitado. Contra dicha Resolución lasociedad LABORATORIOS BEST S.A. inter-puso recurso de reposición y en subsidio deapelación.

4. El recurso de reposición fue resuelto por lamisma División de Signos Distintivos, que porResolución Nº 10376 de 27 de febrero de2009, confirmó la Resolución impugnada.

5. El recurso de apelación fue resuelto por elSuperintendente Delegado para la PropiedadIndustrial de la Superintendencia de Industriay Comercio, quien mediante Resolución Nº12490 de 19 de marzo de 2009, confirmó,también, la Resolución Nº 57469. De estamanera quedó agotada la vía gubernativa.

6. La sociedad LABORATORIOS BEST S.A. in-terpuso demanda contencioso administrativacontra las mencionadas resoluciones.

c) Fundamentos jurídicos de la demanda.

La sociedad LABORATORIOS BEST S.A. ensu escrito de demanda presentó los siguientesargumentos:

1. Se violaron los artículos 135 literales a) y b) y136 literal a) de la Decisión 486.

2. “(…) el elemento predominante a analizarrespecto del estudio de confundibilidad delas marcas enfrentadas, es el aspecto foné-tico o auditivo el ortográfico, tanto el primeropor la similitud en la pronunciación en susraíces y derivaciones respecto de la marcaESOMEZOL y como el segundo, respecto dela comunidad e igualdad de las letras quecomprenden los signos confrontados”.

3. “Es común, que el consumidor medio de unproducto farmacéutico, pida el medicamentopor el nombre, centrándose en su pronuncia-ción fonética y en su percepción auditiva ytambién por la impresión visual que le dan laspalabras”.

4. La marca concedida “es muy similar a la mar-ca previamente registrada, toda vez que suaspecto fonético y auditivo y la comunidad deelementos ortográficos que son los predomi-nantes y son lo que determinan en el consu-midor la distinción del producto, reviste si-militudes que podrían llevar a confusión den-

tro del consumidor respecto del producto mis-mo, su origen y la procedencia empresarial”.

5. La diferencia “entre las dos marcas solo ra-dica en la sílaba ‘ME’ que se encuentran enel núcleo de la marca previamente registrada‘ESOMEZOL’, en los demás elementos la ex-presión ESOZOL reproduce idénticamente lamarca de mi representada, por lo tanto lamarca ESOZOL constituye una expresión queno es suficientemente distintiva frente al sig-no previamente registrado de mi representa-da”.

6. Recalca que “desde el punto de vista mera-mente fonético, como desde el punto de vis-ta ortográfico podría darse la confundibilidadrespecto del producto mismo y también desu procedencia empresarial, en menoscabode la reputación y el posicionamiento que seha logrado por parte de la sociedad LABO-RATORIOS BEST S.A. de su marca ESO-MEZOL”.

7. Por lo que, “la identidad de los signos endisputa y de los productos que se pretendenamparar resultan evidentes y en consecuen-cia, la marca solicitada, no puede coexistircon la previamente registrada y con los de-rechos que de ella se derivan”.

d) Fundamentos jurídicos de la contestacióna la demanda.

La Superintendencia de Industria y Comer-cio contesta la demanda sosteniendo que:

1. Con la emisión de las Resoluciones impug-nadas “no se ha incurrido en violación de lasnormas contenidas en la Decisión 486 (…)”.

2. El signo ESOZOL (nominativo) “no está in-curso en la causal de irregistrabilidad conte-nida en el literal a) del artículo 136 de la nor-mativa andina, por lo tanto, al realizar el estu-dio de confundibilidad no se presenta ni iden-tidad, ni semejanza alguna que puedan cau-sar riesgo de confusión, como mal lo refiereel apoderado judicial de la parte demandan-te”.

3. La “expresión ESOZOL (NOMINATIVA), estácompuesta por el prefijo ‘ESO’ que le otorgasuficiente distintividad frente a las marcasopositoras, pues la ubicación de este prefijo


dentro de su estructura gramatical le da rele-vancia en su sonoridad”.

4. Agrega que “los conjuntos de las marcasopositoras OMEZOL LYO y OMEZOLINA sonmás extensas, que al compararlas con elsigno solicitado ESOZOL solo comparten lasílaba ZOL y sus prefijos iniciales son disímileses decir, OME, ESO, variando la estructuragramatical tanto vocálica como consonante,que al pronunciarse le otorga suficientedistintividad en el mercado y que permite queel consumidor pueda diferenciar los produc-tos en el mercado”.

5. En el signo opositor “ESOMEZOL se observaque la estructura gramatical es extensa,siendo posible que su aspecto visual y foné-tico sean distintivos sin generar riesgo deconfusión y siendo factible que coexista en elmercado con el signo solicitado ESOZOL(NOMIANTIVA)”.

6. Por lo tanto, el signo ESOZOL (denominativa)es registrable.

e) Tercero interesado.

La sociedad NEVOX FARMA S.A. tercero inte-resado en el proceso, en su contestación a lademanda manifestó:

1. Entre los signos en conflicto no existe ries-go de confusión. Agrega “entre los mismosno obran semejanzas susceptibles de ge-nerar confusión dado que si bien compartenalgunas de las letras, cada uno de los signoscotejados cuenta con una disposición orto-gráfica diferente, la marca ESOMESOL, éstaposee una mayor extensión frente a la marcaESOZOL, haciendo que el campo fonético yvisual sean diferentes sin riesgo de confu-sión pudiendo coexistir pacíficamente en elmercado”.

2. Los signos en conflicto son diferentes desdeel punto de vista fonético.

3. De igual manera los signos en conflicto sondiferentes desde el punto de vista ortográficoy no son confundibles entre sí.

CONSIDERANDO:

Que, las normas contenidas en los artículos135 literales a) y b) y 136 literal a) de la Deci-

sión 486 objeto de la solicitud de interpretaciónprejudicial, forman parte del ordenamiento jurí-dico de la Comunidad Andina, conforme lo dis-pone el literal c) del artículo 1 del Tratado deCreación del Tribunal de Justicia de la Comuni-dad Andina;

Que, este Tribunal es competente para inter-pretar por vía prejudicial las normas que confor-man el ordenamiento jurídico comunitario, conel fin de asegurar su aplicación uniforme en elterritorio de los Países Miembros, siempre quela solicitud provenga de un Juez Nacional tam-bién con competencia para actuar como JuezComunitario, como lo es, en este caso, el Tribu-nal Consultante, en tanto resulten pertinentespara la resolución del proceso, conforme a loestablecido por el artículo 32 del Tratado deCreación del Tribunal de Justicia de la Comuni-dad Andina (codificado mediante la Decisión472), en concordancia con lo previsto en los ar-tículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal (co-dificado mediante la Decisión 500);

Que, la presentación de la solicitud de registrocomo marca del signo ESOZOL (denominativo),fue el 9 de junio de 2008, en vigencia de laDecisión 486 de la Comisión de la ComunidadAndina, los hechos controvertidos y las normasaplicables al caso concreto se encuentran den-tro de la citada normativa, por lo que, de acuer-do a lo solicitado por el consultante se inter-pretarán los artículos 135 literales a) y b) y 136literal a) de la Decisión 486 de la Comisión dela Comunidad Andina; y, conforme a lo facul-tado por la normativa comunitaria de oficio seinterpretará el artículo 134 literal a ) de la mismaDecisión; y,

Que, el texto de las normas objeto de la inter-pretación prejudicial es el siguiente:

Decisión 486 de la Comisión de la Comu-nidad Andina

“(…)





(…)

Artículo 135.- No podrán registrarse comomarcas los signos que:

a) no puedan constituir marca conforme alprimer párrafo del artículo anterior;

b) carezca de distintividad;

(…)

Artículo 136.- No podrán registrarse comomarcas aquellos signos cuyo uso en el co-mercio afectara indebidamente un derecho detercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una mar-ca anteriormente solicitada para registro oregistrada por un tercero, para los mismosproductos o servicios, o para productos oservicios respecto de los cuales el uso dela marca pueda causar un riesgo de confu-sión o de asociación;

(…)”.

1. La marca y los requisitos para su registro.

El artículo 134 de la Decisión 486 al referirse ala marca señala: “(…) constituirá marca cual-quier signo que sea apto para distinguir produc-tos o servicios en el mercado. Podrán registrar-se como marcas los signos susceptibles de re-presentación gráfica. La naturaleza del produc-to o servicio al cual se ha de aplicar una marcaen ningún caso será obstáculo para su registro(…)”. Este artículo tiene un triple contenido, daun concepto de marca, indica los requisitos quedebe reunir un signo para ser registrado comomarca y hace una enumeración ejemplificativade los signos registrables.

Con base al concepto del artículo 134 de laDecisión 486 se define la marca como un bieninmaterial constituido por un signo conformadopor palabras o combinación de palabras, imáge-nes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, mo-nogramas, retratos, etiquetas, emblemas, es-cudos, sonidos, olores, letras, números, color

determinado por su forma o combinación decolores, forma de los productos, sus envases oenvolturas y otros elementos de soporte, indi-vidual o conjuntamente estructurados que, sus-ceptibles de representación gráfica, sirvan paradistinguir en el mercado productos o servicios, afin de que el consumidor o usuario medio losidentifique, valore, diferencie, seleccione y ad-quiera sin riesgo de confusión o error acerca delorigen o la calidad del producto o servicio. Esteartículo hace una enumeración enunciativa delos signos que pueden constituir marcas, por loque el Tribunal dice que “Esta enumeración cu-bre los signos denominativos, gráficos y mix-tos, pero también los tridimensionales, así co-mo los sonoros y olfativos, lo que revela elpropósito de extender el alcance de la noción demarca”. (Proceso 92-IP-2004, publicado en laG.O.A.C. Nº 1121 del 28 de setiembre de 2004,marca: “UNIVERSIDAD VIRTUAL”).

El requisito de perceptibilidad, que estaba ex-presamente establecido en la Decisión 344, seencuentra implícitamente contenido en estadefinición toda vez que, un signo para que pue-da ser captado y apreciado es necesario quepase a ser una impresión material identificablea fin de que, al ser aprehendido por mediossensoriales y asimilado por la inteligencia, pe-netre en la mente de los consumidores o usua-rios. Sobre la perceptibilidad, José Manuel Ote-ro Lastres dice: “(…) es un acierto del artículo134 no exigir expresamente el requisito de la‘perceptibilidad’, porque ya está implícito en elpropio concepto de marca como bien inmaterialen el principal de sus requisitos que es la apti-tud distintiva”. (Otero Lastres, José Manuel,Régimen de Marcas en la Decisión 486 delAcuerdo de Cartagena (sic). Revista Jurídica delPerú. Junio, 2001, p. 132).

La susceptibilidad de representación gráfica jun-tamente con la distintividad, constituyen los re-quisitos expresamente exigidos por la normacomunitaria.

La susceptibilidad de representación gráfi-ca, es la aptitud que tiene un signo de serdescrito o reproducido en palabras, imágenes,fórmulas u otros soportes, es decir, en algoperceptible para ser captado por el público con-sumidor.

La distintividad, es la capacidad que tiene unsigno para individualizar, identificar y diferen-


ciar en el mercado los productos o servicios,haciendo posible que el consumidor o usuariolos seleccione. Es considerada como caracte-rística esencial que debe reunir todo signo paraser registrado como marca y constituye el pre-supuesto indispensable para que ésta cumplasu función principal de identificar e indicar elorigen empresarial y, en su caso incluso, lacalidad del producto o servicio, sin riesgo deconfusión y/o asociación.

En cuanto al requisito de la distintividad, si bieneste artículo con relación a lo que disponía elartículo 81 de la Decisión 344 no hace expresamención a la “suficiente” distintividad, sin em-bargo para efectos de registro del signo, deconformidad con el literal a) del artículo 135 dela Decisión 486 se exige que “(…) el signodeberá ser apto para identificar y distinguir en elmercado los productos o servicios producidos ocomercializados por una persona de otros idén-ticos o similares, con el objeto de que el consu-midor o usuario los valore, diferencie y selec-cione, sin riesgo de confusión y/o de asociaciónen torno a su origen empresarial o a su calidad(…) esta exigencia se expresa también a travésde la prohibición contemplada en el artículo135, literal b, de la Decisión en referencia, se-gún la cual no podrán registrarse como marcaslos signos que carezcan de distintividad”. (Pro-ceso 205-IP-2005, publicado en la G.O.A.C. Nº1333, del 25 de abril de 2006, caso: “FORMADE UNA BOTA Y SUS SUELAS”).

Se reconoce tanto una capacidad distintiva “in-trínseca” como una capacidad distintiva “ex-trínseca”, la primera se refiere a la aptitud in-dividualizadora del signo, mientras que la se-gunda se refiere a su no confundibilidad conotros signos.

La marca salvaguarda tanto el interés de sutitular al conferirle un derecho exclusivo sobreel signo distintivo, como el interés general delos consumidores o usuarios, garantizándolesel origen y la calidad de los productos o servi-cios, evitando el riesgo de confusión y/o deasociación, tornando así transparente el merca-do.

Es importante advertir que el literal a) del artícu-lo 135 de la Decisión 486, eleva a causal abso-luta de irregistrabilidad la falta de alguno de losrequisitos que se desprenden del artículo 134de la misma normativa, es decir, que un signo

es irregistrable si carece de los requisitos dedistintividad, susceptibilidad de representacióngráfica o perceptibilidad.

Asimismo, se debe tener en cuenta que la faltade distintividad está consagrada de manera in-dependiente como causal de nulidad absolutaen el artículo 135 literal b) de la Decisión 486.Se reconoce tanto una capacidad distintiva “in-trínseca” como una capacidad distintiva “ex-trínseca”, como ya se indicó.

En consecuencia, el Juez Consultante debeanalizar en el presente caso, si el signo ESOZOL(denominativo), cumple con los requisitos delartículo 134 de la Decisión 486 de la Comisiónde la Comunidad Andina, y si no se encuentradentro de las causales de irregistrabilidad pre-vistas en los artículos 135 y 136 de la referidaDecisión.

2. Irregistrabilidad por identidad o similitudde signos. Riesgo de confusión y/o deasociación. Similitud gráfica, fonética eideológica. Reglas para efectuar el cote-jo marcario.

Se abordará el tema en virtud de que en el pro-ceso interno se debate el posible riesgo de con-fusión y/o asociación entre el signo solicitadoESOZOL (denominativo) y las marcas sobre labase de las cuales se presenta la oposición y lademanda ESOMEZOL, OMEOL LYO y OMEO-LINA (denominativos) registrados a favor de lasociedad LABOTAROIOS BEST S.A. y la mar-ca ESOZ (denominativa) registrada a favor dela sociedad GALENO QUÍMICA S.A. que tam-bién presentó oposición.

Las prohibiciones contenidas en el artículo 136de la Decisión 486 buscan, fundamentalmente,precautelar el interés de terceros. En efecto,conforme a lo previsto en el literal a) del referidoartículo 136, no son registrables como marcaslos signos que, en el uso comercial, afectenindebidamente los derechos de terceros, espe-cialmente cuando sean idénticos o se asemejena una marca anteriormente solicitada para re-gistro o registrada para los mismos servicios oproductos, o para productos o servicios respec-to de los cuales el uso de la marca pueda cau-sar un riesgo de confusión y/o de asociación.

Los signos distintivos en el mercado se expo-nen a diversos factores de riesgo; la doctrina


tradicionalmente se ha referido a dos clases deriesgos: al de confusión y al de asociación.Actualmente, la lista se ha extendido y se hanclasificado otros tipos de riesgos, con el objeti-vo de protegerlos según su grado de notoriedad.

Sobre el riesgo de confusión y/o de asociación,el Tribunal ha manifestado lo siguiente:


El riesgo de asociación es la posibilidad deque el consumidor, que aunque diferencie lasmarcas en conflicto y el origen empresarialdel producto, al adquirirlo piense que el pro-ductor de dicho producto y otra empresa tie-nen una relación o vinculación económica”.(Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C.Nº 1648 del 21 de agosto de 2008, marca:SHERATON).

En este sentido, el Tribunal considera que no esnecesario que el signo solicitado para registroinduzca a error a los consumidores, sino que essuficiente la existencia del riesgo de confusióny/o de asociación, tanto con relación al signocomo respecto a los productos o servicios queamparan, para que se configure la irregistrabi-lidad, de donde resulta que el hecho de que lossignos en cuestión amparen productos o servi-cios que pertenezcan a diferentes clases, nogarantiza por sí la ausencia de riesgo de con-fusión y/o asociación, toda vez que dentro delos productos o servicios contemplados en di-ferentes clases puede darse conexión competi-tiva y en consecuencia, producir riesgo de con-fusión y/o de asociación y como tal constituirseen causal de irregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que “La confusión enmateria marcaria, se refiere a la falta de clari-dad para poder elegir un bien de otro, a la quepuedan ser inducidos los consumidores por noexistir en el signo la capacidad suficiente paraser distintivo”. (Proceso 85-IP-2004, publicadoen la G.O.A.C. Nº 1124, de 4 de octubre de2004, marca: DIUSED JEANS).

Hay riesgo de confusión cuando el consumidoro usuario medio no distingue en el mercado el

origen empresarial del producto o servicio iden-tificado por un signo de modo que pudiera atri-buir, por la falsa apreciación de la realidad, ados productos o servicios que se le ofrecen unorigen empresarial común al extremo que, siexiste identidad o semejanza entre el signopendiente de registro y la marca registrada o unsigno previamente solicitado para registro, sur-giría el riesgo de que el consumidor o usuariorelacione y confunda aquel signo con esta mar-ca o con el signo previamente solicitado.

Para determinar la existencia del riesgo de con-fusión será necesario verificar si existe identi-dad o semejanza entre los signos en disputa,tanto entre sí como en relación con los produc-tos o servicios distinguidos por ellos, y conside-rar la situación de los consumidores o usuarios,la cual variará en función de los productos oservicios de que se trate, independientementede la clase a la que pertenezcan dichos produc-tos o servicios.

Con base a jurisprudencia emitida por este Tri-bunal, los supuestos que pueden dar lugar alriesgo de confusión entre varios signos y en-tre los productos o servicios que cada una deellos ampara, serían los siguientes: (i) que exis-ta identidad entre los signos en disputa y tam-bién entre los productos o servicios distingui-dos por ellos; (ii) o identidad entre los signosy semejanza entre los productos o servicios;(iii) o semejanza entre los signos e identidadentre los productos y servicios; (iv) o semejan-za entre aquellos y también semejanza entreéstos.

El Tribunal ha diferenciado entre: “la ‘semejan-za’ y la ‘identidad’, ya que la simple semejanzapresupone que entre los objetos que se compa-ran existen elementos comunes pero coexis-tiendo con otros aparentemente diferenciado-res, produciéndose por tanto la confundibilidad.En cambio, entre marcas o signos idénticos, sesupone que nos encontramos ante lo mismo,sin diferencia alguna entre los signos”. (Proce-so 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP’S).

El Tribunal observa que la determinación delriesgo de confusión y/o de asociación corres-ponde a una decisión del funcionario administra-tivo o, en su caso, del juzgador, con base aprincipios y reglas que la doctrina y la jurispru-dencia han sugerido a los efectos de precisar el


grado de confundibilidad, la que va del extremode identidad al de semejanza.

En ese sentido, se busca evitar que el consumi-dor asocie el origen de un producto o servicio aotro de origen empresarial distinto, ya que conla sola posibilidad del surgimiento de dicho ries-go de asociación, los empresarios se beneficia-rían sobre la base de la actividad ajena.

Respecto a los ámbitos de la confusión el Tribu-nal, también, ha sentado los siguientes crite-rios: “El primero, la confusión visual, la cual ra-dica en poner de manifiesto los aspectos orto-gráficos, los meramente gráficos y los de for-ma. El segundo, la confusión auditiva, en dondejuega un papel determinante, la percepción so-nora que pueda tener el consumidor respecto dela denominación aunque en algunos casos vis-tas desde una perspectiva gráfica sean diferen-tes, auditivamente la idea es de la misma deno-minación o marca. El tercer y último criterio, esla confusión ideológica, que conlleva a la perso-na a relacionar el signo o denominación con elcontenido o significado real del mismo, o mejor,en este punto no se tiene en cuenta los aspec-tos materiales o auditivos, sino que se atiende ala comprensión, o al significado que contiene laexpresión, ya sea denominativa o gráfica”. (Pro-ceso 76-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº1114, de 7 de setiembre de 2004, haciendoreferencia al Proceso 13-IP-97, publicado en laG.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998, mar-ca: DERMALEX).

En consecuencia el Tribunal, con base en ladoctrina, ha señalado que para valorar la simili-tud marcaria y el riesgo de confusión es nece-sario considerar, los siguientes tipos de simili-tud:

La similitud ortográfica se presenta por lacoincidencia de letras en los segmentos a com-pararse, toda vez que el orden de tales letras,su longitud, o la identidad de sus raíces o ter-minaciones, pudieran aumentar el riesgo de con-fusión.

La similitud fonética se da entre signos que alser pronunciados tienen un sonido similar. Ladeterminación de tal similitud depende, entreotros elementos, de la identidad en la sílabatónica o de la coincidencia en las raíces oterminaciones. Sin embargo, deben tomarse encuenta las particularidades de cada caso, pues

la percepción por los consumidores de las le-tras que integran los signos, al ser pronuncia-das, variará según su estructura gráfica y fonéti-ca.

La similitud ideológica se produce entre sig-nos que evocan la misma o similar idea, quederiva del mismo contenido o parecido concep-tual de los signos. Por tanto, cuando los signosrepresentan o evocan una misma cosa, caracte-rística o idea, se estaría impidiendo al consumi-dor distinguir una de otra.

Reglas para efectuar el cotejo marcario.

A objeto de facilitar a la Autoridad NacionalCompetente el estudio sobre la supuesta con-fusión entre los signos en conflicto, es necesa-rio tomar en cuenta los criterios elaborados porlos tratadistas Carlos Fernández-Novoa y PedroBreuer Moreno que han sido recogidos de ma-nera reiterada por la jurisprudencia de este Tri-bunal y que, son los siguientes:

1. La confusión resulta de la impresión de con-junto despertada por los signos, es decir quedebe examinarse la totalidad de los elemen-tos que integran a cada uno de ellos, sin des-componer, y menos aún alterar, su unidadfonética y gráfica, ya que “debe evitarse portodos los medios la disección de las denomi-naciones comparadas, en sus diversos ele-mentos integrantes”. (Fernández-Novoa, Car-los. Fundamentos de Derecho de Marcas,Ed. Montecorvo S.A., Madrid 1984, p. 215).

2. En el examen de registrabilidad las marcasdeben ser examinadas en forma sucesiva yno simultánea, de tal manera que en la com-paración de los signos confrontados debepredominar el método de cotejo sucesivo,excluyendo el análisis simultáneo, en aten-ción a que éste último no lo realiza el consu-midor o usuario común.

3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzasy no las diferencias que existan entre lossignos, ya que la similitud generada entreellos se desprende de los elementos seme-jantes o de la semejante disposición de losmismos, y no de los elementos distintos queaparezcan en el conjunto marcario.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colocar-se en el lugar del consumidor presunto, to-


mando en cuenta la naturaleza de los produc-tos o servicios identificados por los signos endisputa. (Breuer Moreno, Pedro, Tratado deMarcas de Fábrica y de Comercio, Ed. Robis,Buenos Aires, pp. 351 y s.s.).

En el cotejo que haga el Juez consultante, esnecesario determinar los diferentes modos enque pueden asemejarse los signos en disputa eidentificar la posible existencia o no de similitudo identidad, entre los signos en conflicto. Ade-más, se recomienda al consultante la importan-cia de determinar la posible existencia o no deuna confusión ideológica.

3. Clases de signos. Comparación entre sig-nos denominativos.

Se abordará el tema en razón a que el signosolicitado ESOZOL es denominativo y los sig-nos sobre la base de los cuales se presenta laoposición por parte de LABORATORIOS BESTS.A. son ESOMEZO, OMEOL LYO Y OMEO-LINA denominativos y por parte de la sociedadGALENO QUÍMICA S.A. es ESOZ denominativa.

Signos denominativos.

Los signos denominativos llamados también no-minales o verbales, utilizan expresiones acústi-cas o fonéticas, formados por una o varias le-tras, palabras o números, individual o conjunta-mente estructurados, que integran un conjuntoo un todo pronunciable y que pueden o no tenersignificado conceptual. Este tipo de signos sesubdividen en: sugestivos que son los que tie-nen una connotación conceptual que evoca cier-tas cualidades o funciones del producto identifi-cado por el signo; y arbitrarios que no manifies-tan conexión alguna entre su significado y lanaturaleza, cualidades y funciones del productoque va a identificar.

Dentro de los signos denominativos están lossignos denominativos compuestos, que son aque-llos que se componen de dos o más palabras.Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “Noexiste prohibición alguna para que los signos aregistrarse adopten, entre otros, cualquiera deestas formas: se compongan de una palabracompuesta, o de dos o más palabras, con o sinsignificación conceptual, con o sin el acompa-ñamiento de un gráfico (...)”. (Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677, de 13de junio de 2001, marca: BOLIN BOLA).

Comparación entre signos denominativos.

En la comparación entre signos denominati-vos, sean simples o compuestos, el Tribunal hamanifestado que los signos deben ser obser-vados en conjunto y con la totalidad de loselementos que lo integran, sin descomponer suunidad fonética y gráfica, teniendo en cuenta latotalidad de las sílabas y letras que forman losvocablos de las marcas en pugna, sin perjuiciode destacar aquellos elementos dotados de es-pecial eficacia diferenciadora, atribuyendo me-nos valor a los que ofrezcan disminuyan dichafunción. Para realizar esta labor, se consideraque el Juez Consultante deberá tener presenteque:

1. Se considerarán semejantes las marcas com-paradas cuando la sílaba tónica de las mis-mas ocupa la misma posición y es idéntica omuy difícil de distinguir.

2. La sucesión de las vocales en el mismo or-den habla a favor de la semejanza de lasmarcas comparadas porque la sucesión devocales asume una importancia decisiva parafijar la sonoridad de una denominación.

3. En el análisis de las marcas denominativashay que tratar de encontrar la dimensión máscaracterística de las denominaciones con-frontadas: la dimensión que con mayor fuer-za y profundidad penetra en la mente delconsumidor y determina, por lo mismo, laimpresión general que la denominación va asuscitar en los consumidores.

El examen de los signos es atribución exclusivadel administrador o juez nacional, en su caso,quienes deben aplicar los criterios elaboradospor la doctrina y recogidos por la jurisprudenciacomunitaria para la comparación de todo tipode marcas.

El Tribunal ha resaltado que cuando un signoestá compuesto por una palabra y se solicita suregistro, entre los signos ya registrados y elrequerido para registro, puede existir confusióndependiendo de las terminaciones, número devocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber ele-mentos diferenciadores en dicha expresión, siem-pre en el entendido de que los productos acubrirse sean los mismos. Al cotejar dos mar-cas denominativas, el examinador deberá so-meterlas a las reglas para la comparación mar-caria, y prestará especial atención al criterio


que señala que a los signos se les observará através de una visión de conjunto, sin fraccionarsus elementos.

4. Marcas farmacéuticas.

En virtud de que los signos en conflicto distin-guen productos de la Clase 5, el Tribunal consi-dera oportuno referirse al tema de las marcasfarmacéuticas.

Para establecer el riesgo de confusión, la com-paración y el análisis que debe realizar la Auto-ridad Nacional Competente, en el caso de regis-tro de un signo como marca que ampare produc-tos farmacéuticos, deberá ser mucho más rigu-roso, toda vez que estos productos están desti-nados a proteger la salud de los consumidores.Este riguroso examen, de acuerdo a lo señaladopor el Tribunal, tiene su razón de ser por “laspeligrosas consecuencias que puede acarrearpara la salud una eventual confusión que llegarea producirse en el momento de adquirir un deter-minado producto farmacéutico, dado que la in-gestión errónea de éste puede producir efectosnocivos y hasta fatales”. (Proceso Nº 48-IP-2000, publicado en la G.O.A.C. Nº 594, de 21de agosto de 2000, marca: BROMTUSSIN).

Asimismo el Tribunal ha manifestado que en loscasos de “marcas farmacéuticas el examen deconfundibilidad debe tener un estudio y análisismás prolijo evitando el registro de marcas cuyadenominación tenga estrecha similitud, para evi-tar precisamente, que el consumidor solicite unproducto confundiéndose con otro, lo que endeterminadas circunstancias pueden causar undaño irreparable a la salud humana, más aúnconsiderando que en muchos establecimientos,aún medicamentos de delicado uso, son expen-didos sin receta médica y con el solo consejodel farmacéutico de turno”. (Proceso 30-IP-2000,publicado en la G.O.A.C. Nº 578, de 27 de juniode 2000, marca: AMOXIFARMA).

5. Partículas genéricas y de uso común enla conformación de marcas farmacéuti-cas.

El Tribunal interpretará el presente tema en ra-zón a la discusión de si el signo solicitadoESOZOL (denominativo) está conformado porpartículas genéricas o de uso común en la con-formación de signo marcarios, a saber: ESO yOL.

Partículas genéricas en la conformación demarcas farmacéuticas.

El Tribunal, al referirse al signo genérico o alsigno conformado por partículas genéricas, hasostenido que la dimensión genérica de un sig-no debe apreciarse en concreto, “según el cri-terio de los consumidores y la relación del signocon el producto que pretende distinguir, consi-derando las características de éste y el nomen-clátor de que haga parte”, teniendo presenteque una o varias palabras o partículas podránser genéricas en relación con un tipo de produc-tos o servicios, pero no en relación con otros.Además, “la dimensión genérica de tales pala-bras puede desaparecer si, al hacerse parte deun conjunto, adquieren significado propio y fuer-za distintiva suficiente para ser registradas comomarca”. (Proceso 17-IP-2003, publicado en laG.O.A.C. Nº 917, de 10 de abril de 2003, marca:TUBERÍAS Y PREFABRICADOS DE CONCRE-TO TUBESA S.A.).

Al respecto el Tribunal ha expresado, “(...) parafijar la genericidad de los signos es necesariopreguntarse ¿Qué es?, frente al producto o ser-vicio de que se trata”, por cuanto si la respues-ta emerge exclusivamente de la denominacióngenérica, ésta no será lo suficientemente dis-tintiva en relación a dicho producto o servicio,no pudiendo, por tanto, ser registrada comomarca. (Proceso 7-IP-2001, publicado en laG.O.A.C. N° 661, de 11 de abril de 2001, marca:LASER).

Al momento de realizar el correspondiente exa-men de registrabilidad no deben tomarse encuenta los elementos genéricos, a efectos dedeterminar si existe confusión; ésta es una ex-cepción al principio de que el cotejo de lasmarcas debe realizarse atendiendo a una sim-ple visión de los signos que se enfrentan. En elcaso de los signos que estén conformados porpalabras o partículas genéricas, la distintividadse busca en el elemento diferente que integra elsigno.

Partículas de uso común en la conforma-ción de marcas farmacéuticas.

El cotejo entre marcas farmacéuticas presentaaspectos especiales a los que el Tribunal se hareferido en los siguientes términos: “En las mar-cas farmacéuticas especialmente, se utilizanelementos o palabras de uso común o generali-


zado que no deben entrar en la comparación, loque supone una excepción al principio anterior-mente señalado, que el examen comparativo hade realizarse atendiendo a una simple visión delos signos enfrentados, donde la estructura pre-valezca sobre los componentes parciales. Silas denominaciones enfrentadas tienen algúnelemento genérico común a las mismas esteelemento no debe ser tenido en cuenta en elmomento de realizarse la comparación”. (Proce-so 30-IP-2000, ya citado).

En el caso de que el signo destinado a ampararproductos farmacéuticos pudiera haber sido con-feccionado con elementos de uso general re-lativos a la propiedad del producto, sus princi-pios activos, su uso terapéutico o contengaprefijos o sufijos, según reiterada jurisprudencia“la distintividad debe buscarse en elemento di-ferente que integra el signo y en la condición designo de fantasía que logre mostrar el conjuntomarcario”. (Proceso 78-IP-2003, publicado en laG.O.A.C. 998, de 13 de octubre de 2003, mar-ca: HEMAVET).

También, la jurisprudencia de este Tribunal, hareiterado que una marca que contenga una par-tícula de uso común no puede impedir su inclu-sión en marcas de terceros y fundar, en esasola circunstancia, la existencia de confundibi-lidad, ya que entonces se estaría otorgando asu titular un privilegio inusitado sobre una par-tícula de uso común. El titular de una marca conun elemento de uso común sabe que tendrá quecoexistir con las marcas anteriores y con lasque se han de solicitar en el futuro. Esta reali-dad, necesariamente, tendrá efectos sobre elcriterio que se aplique en el cotejo, por ello seha dicho que esos elementos de uso común sonnecesariamente débiles y que los cotejos entremarcas que los contengan deben ser efectua-dos con criterio benevolente. (Proceso 31-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. Nº 965, de 8 deagosto de 2003, marca: & MIXTA).

En virtud de lo anteriormente expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LACOMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

PRIMERO: El Juez Consultante debe analizarsi el signo ESOZOL (denominativo), cumple conlos requisitos de registrabilidad establecidos en

el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comi-sión de la Comunidad Andina y si no se en-cuentra incurso dentro de las causales de irre-gistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136de la misma Decisión.

SEGUNDO: No son registrables como marcaslos signos cuyo uso en el comercio afectara elderecho de un tercero y que, en relación conéste, el signo que se pretenda registrar, seaidéntico o se asemeje a una marca ya registra-da o a un signo anteriormente solicitado pararegistro, para los mismos productos o servicios,o para productos o servicios respecto de loscuales el uso de la marca pueda inducir al públi-co a error, de donde resulta que no es necesa-rio que el signo solicitado para registro induzcaa confusión a los consumidores sino que essuficiente la existencia del riesgo de confusióny/o de asociación para que se configure la prohi-bición de irregistrabilidad.

TERCERO: Corresponde a la Administración y,en su caso, al Juzgador determinar el riesgo deconfusión y/o de asociación con base a princi-pios y reglas elaborados por la doctrina y lajurisprudencia señalados en la presente inter-pretación prejudicial y que se refieren básica-mente a la identidad o a la semejanza quepudieran existir entre los signos y entre losproductos y/o servicios que éstos amparan.

CUARTO: La similitud fonética se da entre sig-nos que al ser pronunciados tienen un sonidosimilar. La determinación de tal similitud depen-de, entre otros elementos, de la identidad en lasílaba tónica o de la coincidencia en las raíceso terminaciones. Sin embargo, deben tomarseen cuenta las particularidades de cada caso,pues la percepción por los consumidores de lasletras que integran los signos, al ser pronuncia-das, variará según su estructura gráfica y foné-tica.

QUINTO: En el análisis de registrabilidad de unsigno, se debe tener en cuenta la totalidad delos elementos que lo integran y, al tratarse designos denominativos, es necesario conservarla unidad gráfica y fonética del mismo, sin serposible descomponerlo, tomando en cuenta loscriterios señalados en la presente interpretaciónprejudicial.

SEXTO: En las marcas farmacéuticas el exa-men de confundibilidad debe ser objeto de un


Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 710-6400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú

estudio y análisis más prolijo evitando el regis-tro de marcas cuya denominación tenga estre-cha similitud, para evitar precisamente, que elconsumidor solicite un producto confundiéndo-se con otro, lo que en determinadas circunstan-cias puede causar un daño irreparable a la saludhumana, más aún considerando que en muchosestablecimientos, aún medicamentos de delica-do uso, son expendidos sin receta médica y conel solo consejo del farmacéutico de turno.

SÉPTIMO: En el caso de que el signo destina-do a amparar productos farmacéuticos pudierahaber sido elaborado con partículas de uso co-mún o partículas genéricas relativos a la propie-dad del producto, sus principios activos, su usoterapéutico o contenga prefijos o sufijos, éstosno serán tomados en cuenta para el cotejo; ladistintividad debe buscarse en el elemento dife-rente que integra el signo y en la condición designo de fantasía que logre mostrar el conjuntomarcario.

El Consejo de Estado de la República de Co-lombia, Sala de lo Contencioso Administrativo,Sección Primera, deberá adoptar la presenteinterpretación prejudicial cuando dicte senten-cia dentro del proceso interno Nº 2009-00531,de conformidad con lo dispuesto por el artículo

35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justi-cia de la Comunidad Andina, así como dar cum-plimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafotercero, del Estatuto del Tribunal.

NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presenteinterpretación a la Secretaría General de la Co-munidad Andina para su publicación en la Gace-ta Oficial del Acuerdo de Cartagena.







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