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REPÚBLICA DE COLOMBIA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 14 de Julio de 2010

Ref. Expediente N° 08 - 13355

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y 10

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Por la cual se resuelve un recurso de apelación

EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 11 N° 7 del Decreto 3523 de 2009,

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que mediante Resolución N° 32774 de 30 de junio de 2009, la División de Signos Distintivos declaró fundada la oposición presentada por la sociedad FUNDACIÓN SOCIAL, y negó el registro como marca mixta del signo COLMENA, solicitada por la sociedad CONSORCIO METALURGICO NACIONAL LTDA, para distinguir servicios comprendidos en la Clase 37ª de la Clasificación Internacional de Niza.

SEGUNDO: Que por escrito radicado ante esta Superintendencia dentro del término y con el lleno de los requisitos de ley, el doctor Juan Carlos Uribe, actuando como apoderado de la sociedad solicitante CONSORCIO METALURGICO NACIONAL LTDA COLMENA LTDA, y el doctor Juan Guillermo Moure, actuando como apoderado de la sociedad opositora FUNDACIÓN SOCIAL, interpusieron recurso de reposición y en subsidio el de apelación en contra de la decisión mencionada en el considerando:

TERCERO: Que mediante Resolución N° 52838 de 21 de octubre de 2009, la División de Signos Distintivos resolvió el recurso de reposición presentado contra la Resolución N° 32774 de 30 de junio de 2009, revocándola, reconociendo la notoriedad del signo COLMENA hasta el año 2008, declarando fundada la oposición presentada por la sociedad FUNDACIÓN SOCIAL, concediendo el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la sociedad FUNDACIÓN SOCIAL y advirtiéndole únicamente al apoderado de la sociedad solicitante que contra ella procedía recurso de apelación ante el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial.

CUARTO: Que por escrito radicado ante esta Superintendencia el día 11 de diciembre de 2009, el doctor Juan Guillermo Moure, actuando como apoderado de la sociedad FUNDACIÓN SOCIAL presentó desistimiento del recurso de apelación interpuesto en contra de la Resolución No. 32774 de 30 de junio de 2009.

QUINTO: Que mediante escrito presentado el día 23 de noviembre de 2009, el doctor Juan Guillermo Moure, actuando como apoderado de la sociedad FUNDACIÓN SOCIAL, interpuso revocatoria directa en contra de la Resolución N° 52838 de 21 de octubre de 2009, con fundamento en los siguientes argumentos:

de 23 Resolución Nº Ref. Expediente 08 - 13355

Sede Centro: Carrera 13 No. 27-00 Pisos 2, 5 , 7 y 10






(…) “En el recuro de reposición resuelto, se especificó que se pretendía que se declarara en la parte resolutiva que el signo solicitado se encontraba incurso en la prohibición de registro estatuida en el literal h) del artículo 136 de la decisión 486. Pese a que en la parte motiva de la resolución se reconoció que la marca estaba incursa de la prohibición previamente mencionada, al igual que en la prohibición contenida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486, se omitió confirmar la negación de la solicitud de registro en la parte resolutiva” (…)

SEXTO: Que mediante escrito presentado dentro del término y con el lleno de los requisitos legales, el doctor Juan Carlos Uribe Restrepo, actuando como apoderado de la sociedad solicitante, interpuso recurso de apelación contra la Resolución N° 52838 de 21 de octubre de 2009, con el objetivo de que se conceda el registro de la marca solicitada, con fundamento en los siguientes argumentos:

(…) “Al revisar las pruebas que reposaban en el expediente No. 05131201, se pudo evidenciar que la sociedad FUNDACION SOCIAL hizo inversiones en publicidad de su negocio crediticio en los años 2003, 2004, 2005 y 2006. Sin embargo, no se encuentran pruebas en éste expediente, ni tampoco en ningún otro expediente, puedan ser admitidas y que demuestren el grado de difusión y reconocimiento de la marca base de la oposición en los años 2007 y 2008” (…) (…) “la notoriedad de una marca no puede determinarse de manera caprichosa por el funcionario responsable, sino que aquella debe ser corroborada por las pruebas que consten en el expediente” (…) (…) “El señor constructor que va en búsqueda de un tubo metálico, no acudiría al banco COLMENA a que le provean el producto, como tampoco iría un ahorrador al CONSOSRCIO METALURGICO NACIONAL LTDA COLMENA LTDA a depositar dinero” (…)

SEPTIMO: Que para resolver los recurso de apelación presentados, según el artículo 59 inciso 2º del Código Contencioso Administrativo, es preciso resolver todas las cuestiones que hayan sido planteadas y las que aparezcan con motivo del recurso: IRREGISTRABILIDAD POR NOTORIEDAD 1. Norma. El artículo 136, literal h), de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, señala que no podrán registrarse como marca los signos que “constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o trascripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario”.








Igualmente, el artículo 224 de la citada normatividad establece que “se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”. Finalmente, el artículo 228 dispone que “para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional con en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero”. 2. Concepto de la Irregistrabilidad por Notoriedad. A la luz de la Decisión 486 de la CAN, para determinar la aplicación de la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 136, literal h), de dicho conjunto de normas, se debe determinar lo siguiente:

a) La notoriedad de un signo distintivo, que debe ser probada por su titular en un ámbito territorial y temporal determinado;

b) Que se trata de la reproducción, imitación, traducción, transliteración o

transcripción, total o parcial, del signo que se ha probado notorio; y








c) Que se dan cualquiera de los presupuestos contemplados en la norma para la

aplicación de la causal de irregistrabilidad, a saber:

i. Uso susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con el tercero titular del signo que se ha probado notoriamente conocido;

ii. Uso susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con los productos o servicios que protege el signo que se ha probado notoriamente conocido;

iii. Aprovechamiento injusto del prestigio del signo;

iv. Dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. 3. Notoriedad. 3.1. Concepto de Notoriedad. De acuerdo con la definición del Diccionario de la Lengua Española, la característica de notorio se predica de algo que es público y sabido por todos, además de claro y evidente1. En efecto, la calificación de notorio de un objeto o una persona está estrechamente ligada al sentimiento generalizado de que dicho objeto o persona son ampliamente conocidos por un sector determinado. Para referirse a un signo notorio es preciso determinar que el uso amplio y generalizado por parte de su titular se ha traducido en la exteriorización de aquel dentro del público consumidor, de tal manera que es reconocido en el comercio como un signo distintivo completamente capaz de determinar claramente su origen empresarial2 y cuenta con un status especial. En efecto, un signo notorio es aquel que es conocido por el “público relevante” o “sector pertinente” relativo a una determinada clase de productos o servicios; sector pertinente3 dentro del cual se encuentran comprendidos los consumidores reales o futuros y todo aquel que se encuentre involucrado con el producto o servicio a distinguir dentro de todo su proceso de comercialización, así como los círculos empresariales relacionados con dicho sector.

1 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA, Vigésima segunda edición [En línea], disponible en: http://buscon.rae.es/draeI/, recuperado el 9 de febrero de 2009.

2 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones. Interpretación Prejudicial. Proceso N° 41-IP-98. “Para el profesor español Carlos Fernández Novoa de marca notoria debe hablarse „cuando el uso intenso de ese signo por parte de la empresa se ha traducido en la difusión de aquella entre el público de los consumidores, de manera que es reconocida en el mercado como signo indicador del origen empresarial”. (FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos: "El relieve jurídico de la notoriedad de la marca", en Revista de Derecho Mercantil. No. 111. Madrid, 1969. p. 174).

“(…) asimismo, este Tribunal ha definido en diferentes ocasiones como marca notoria (...) aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que es aplicable, porque ha sido ampliamente difundido entre dicho grupo”.

(Proceso 5-IP-94, G.O. N 177 de abril 20 de 1995, Pág. 283 del Tomo de la Jurisprudencia del Tribunal).

“Como se señaló anteriormente la marca notoria es aquella que es conocida por los consumidores o "público relevante" de la clase de producto o servicio de que se trate, entendiéndose por este último no sólo a los potenciales adquirentes sino a los usuarios y otras personas que estén involucradas con los productos o servicios antes, durante o después de su venta”.

3 Artículo 23 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.








De acuerdo con lo anterior, para poder determinar la notoriedad de un signo distintivo, es preciso que se haya difundido dentro de un territorio y durante un tiempo determinado, toda vez que la única manera de lograr el reconocimiento de un signo distintivo es por medio de su difusión, lo cual implica la determinación de un ámbito temporal y territorial4. 3.1.1. Ámbito territorial. El ámbito territorial de la notoriedad varió en la Decisión 486 con respecto a la Decisión anterior, la 344. En efecto, según lo establecía esta última, se requería que el signo distintivo gozara de notoriedad, bien en el país que fuere solicitado el registro, en el comercio subregional -en países miembros de la Comunidad Andina

de Naciones- o en el comercio internacional sujeto a reciprocidad5.

Ahora bien, la Decisión 486, actualmente vigente, señala en el artículo 224 que se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente. Respecto al territorio en el cual se debe demostrar el conocimiento de la marca que se alega como notoriamente conocida, se considera que, si bien la norma comunitaria exige demostrar la calidad de notoria de un signo que sea conocido en el comercio nacional o en la subregión, es difícil lograr tal conocimiento si el producto identificado con la marca no es efectivamente comercializado dentro del

territorio6. No obstante lo anterior, si se demuestra un nivel elevado de publicidad

en diversos medios, tal conocimiento podría llegar a alcanzar a aquellos lugares en los cuales no se comercializa el producto identificado con la marca. 3.1.2. Ámbito temporal. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina se ha pronunciado en diversas oportunidades sobre el momento en que debe demostrarse la notoriedad de una marca, indicando que “un punto necesario dentro del proceso de reconocimiento o investigativo sobre la calidad de marca notoria, es el concerniente al hecho de fijar en que momento una marca debe tener dicha calidad, en razón de que un signo pudo haber sido notorio en el pasado y dejarlo de ser con el transcurso del tiempo; o inversamente un signo que no fue notorio adquirió tal condición posteriormente. Este es punto esencial, pues si la marca notoria puede anular el registro de una marca común registrada con anterioridad o con posterioridad a la notoria, o aún sin registro en aquellos Países que no tienen el sistema atributivo marcario, entonces el conocer cuando la marca fue notoria será la resultante para que prospere o no la acción planteada por el titular de la notoria en defensa del

4 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones. Interpretación Prejudicial. Proceso N° 1-IP-00. “La doctrina y

la jurisprudencia han caracterizado la marca notoria por sus atributos de "difusión" y "reconocimiento" logrados dentro del círculo de consumidores del producto o servicio que con ella se identifica”.

5 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones. Interpretación Prejudicial. Proceso N° 20-IP-97.

6 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones. Interpretación Prejudicial. Proceso N° 19-IP-01. “La marca notoria para alcanzar el „magnetismo comercial‟ o „selling power‟ a decir del profesor Manuel Arean Lalin, deberá recorrer un camino comercial de prestigio, dedicación y esfuerzo por parte del titular, con un uso continuo y sobre todo deberá mantener un standar de calidad que se refleje en la vocación del consumidor hacia esa marca. Es verdad que la norma comunitaria exige para que una marca adquiera esta categoría especial, que sea solamente conocida en un País Miembro, en el comercio subregional o en el comercio internacional sujeto a reciprocidad, pero resulta difícil pretender que el público adquiera el conocimiento de un signo y capte las condiciones de un producto si éste no es comercializado en un territorio determinado”.








derecho al ius prohibendi que confiere todo registro marcario7. Igualmente, ha

indicado que “la marca debe ser notoria con anterioridad a la nueva marca por

registrarse”8.

3.1.3. Prueba de la Notoriedad. La notoriedad o el renombre que adquiere una marca proviene de hechos o circunstancias resultantes del esfuerzo del titular para promocionar su marca y sus productos entre el público o círculo de consumidores o entre la generalidad de los consumidores, respectivamente. Así las cosas, quien alega notoriedad asume la carga de probar por los medios procesales que cada País Miembro tenga al

alcance9.

En este punto, es importante anotar que la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina se refiere en exclusiva a presentación de pruebas10, y no a solicitud de ellas, es decir, solo se reputan idóneas legalmente para probar el conocimiento y difusión de la marca, aquellas aportadas, como lo serían documentos y objetos. En efecto, para la Oficina ha sido claro que el legislador comunitario quiso limitar los medios probatorios a los documentales y a los objetos y, en esta medida, no serán conducentes otro tipo de pruebas, como podrían serlo las inspecciones o las excluidas en las normas en comento, sin que sea admisible el desconocimiento de dicha limitación so pretexto de aplicar disposiciones nacionales de carácter procedimental, puesto que ello no correspondería a los principios de aplicación del derecho comunitario y del derecho interno11.



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Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones. Interpretación Prejudicial. Proceso N° 28-IP-96. “La prueba ha de llevar al convencimiento de la administración o del juez sobre el conocimiento de la marca notoria en los sectores interesados, y que lo es en el mercado relevante: País Miembro, comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad. La notoriedad no presupone, en consecuencia, un criterio subjetivo del juez sino es el resultado objetivo de los hechos, y la prueba reiterará en el „juzgador que la marca alegada como notoria reúne las características especiales que no poseen las marcas comunes‟”.

10 La referencia a la presentación de las pruebas es reiterativa en la Decisión 486, como se observa de la lectura de sus artículos 33, 78, 111, 167, 170, 240 y 247.

11 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones. Interpretación Prejudicial. Proceso N° 2-IP-88. “Ante la posibilidad de alguna injerencia nacional para complementar, ejecutar o adaptar la norma comunitaria, la doctrina y la jurisprudencia suelen aplicar criterios muy restrictivos, tales como el principio del "complemento indispensable" que tradicionalmente se utiliza en el derecho interno para verificar hasta dónde pueden llegar las innovaciones normativas que se incorporan a un reglamento con el fin de complementarlo. De esta suerte, sólo suelen legitimarse las medidas complementarias adoptadas por los Países Miembros que resulten ser estrictamente necesarias para la ejecución de la norma comunitaria y, por tanto, que favorezcan su aplicación y que de ningún modo lo entraben o desvirtúen. (...)

El artículo 84 de la Decisión 85, antes citado, contempla expresamente la subsistencia parcial de la legislación nacional o interna, la cual conserva plena competencia normativa en relación con los asuntos de propiedad industrial no incluidos en la reglamentación comunitaria. Conviene advertir que lo dicho se refiere a temas o puntos no cubiertos por la norma comunitaria, y no a que en la Decisión 85 puedan descubrirse supuestos vacíos en relación con materias que ella sí regula, y que se intente por lo tanto llenarlos por medio de regulaciones internas. Cuando la Decisión 85, u otra norma comunitaria similar a ella, guarda silencio acerca de algún punto dentro de la materia que regula, puede ocurrir que se trate de un vacío aparente que deba ser llenado, dentro de una adecuada hermenéutica, por otras normas de la misma regulación, dada su vocación comunitaria.

Puede ocurrir también que el ordenamiento comunitario, deliberadamente, omita requisitos o requerimientos usuales en otros regímenes análogos, en procura de mayor agilidad o simplificación. Tales omisiones, en consecuencia, no podrían dar lugar válidamente a la pretensión de agregar regulaciones no incluidas de manera expresa en la regulación comunitaria, pretextando supuestos vacíos que en realidad no existen y tergiversando así el régimen común”.








3.1.4. Criterios para determinar la Notoriedad. Para determinar el grado de conocimiento y difusión de un signo distintivo se tomarán en cuenta los criterios indicados en el artículo 228 de la Decisión 486, antes transcrito. Tales criterios de ayuda probatoria contenidos en la norma no reemplazan el concepto de notoriedad y la forma como están redactados no permite que sean tratados como presunciones. Ciertamente, acreditar algún conocimiento entre los consumidores, la publicidad, la antigüedad, el uso constante, la producción y el mercadeo de los productos que distingue la marca no implica el reconocimiento de la notoriedad; por ello se tiene que los documentos que reflejen hechos, sucesos o cifras y que se aporten con el fin de demostrar la notoriedad, sólo serán relevantes en la medida en que sean referidos y cualificados de manera que sean indicativos de las condiciones que acrediten dicha notoriedad, circunstancia que hoy en día tiene un reconocimiento expreso de carácter normativo en la Circular Única Número 10 de esta Superintendencia. 3.2. Caso concreto: Análisis probatorio de Notoriedad. En atención a los argumentos del recurrente, corresponde a este Despacho analizar los argumentos expuestos por la División de signos Distintivos en cuanto a la viabilidad de declarar la notoriedad de la marca mixta COLMENA, con Certificado de Registro No. 210.124 (Clase 36), vigente hasta el 22 de junio de 2018, cuyo titular es la sociedad opositora FUNDACIÓN SOCIAL. Entonces, es menester verificar si la marca base de la oposición es notoriamente conocida y, posteriormente, si el signo solicitado a registro se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el literal h) del artículo 136 de la Decisión 486 de la CAN. Así las cosas, se procederá a analizar todas y cada una de las pruebas allegadas por el opositor, las cuales tienen como objetivo probar la extensión del conocimiento de la marca COLMENA, con Certificado de Registro No. 210.124. Antes de analizar las pruebas aportadas, debe recordarse que, en desarrollo de las normas aplicables, se tendrán en cuenta los siguientes preceptos para el estudio y la valoración de las pruebas por medio de las cuales pretenda demostrarse la notoriedad de la marca base de la oposición. En efecto, para determinar que un signo es notorio, el artículo 228 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina contiene unos factores no taxativos que orientan de manera amplia el criterio probatorio. De conformidad con la citada norma, deben ser allegadas pruebas que indiquen el grado de difusión del signo sobre el cual se alega la calidad de notorio:

- Se deben aportar pruebas que determinen que la marca opositora es notoriamente conocida.

- La notoriedad debe ser demostrada en alguno de los países de la

Comunidad Andina. No obstante, se considerarán las pruebas que se aporten de terceros países, en los términos de la legislación aplicable.

- La notoriedad se puede establecer independiente de la manera o el medio








por el cual se hubiese hecho conocido el signo que se reputa notorio.

- Las pruebas de notoriedad deben corresponder a hechos que sucedieron antes de la presentación de la solicitud que se estudia.

3.2.1. Pruebas Presentadas, admitidas y su valor probatorio Para poder llevar a cabo el análisis de las pruebas aportadas, es necesario precisar los conceptos que se utilizarán para determinar si ellas demuestran o no el uso de la marca. “Se entenderán por pruebas inconducentes, aquellas que carecen de idoneidad legal para demostrar determinado hecho y por pruebas impertinentes, las que no tienen relación de facto entre los hechos que se pretenden demostrar y el tema del proceso”12

Sea lo primero indicar que la sociedad FUNDACIÓN SOCIAL, probó la Notoriedad de la marca COLMENA durante los siguientes años:

El periodo comprendido entre mayo de 1998 y mayo de 2002, según

Resolución No. 17112 de 31 de mayo de 2002, proferida dentro del

Expediente Administrativo No 97 - 49542 y Resolución No. 17114 de 31 de

mayo de 2002, proferida dentro del Expediente Administrativo No.

97 - 73893.

Mediante Resolución No. 24416 de 2007, (Expediente Administrativo No. 05

– 131201) se reconoció la notoriedad de la marca COLMENA (mixta) de la

FUNDACION SOCIAL, para servicios de la clase 36, para los años 2002,

2003, 2004 y 2005.

Pruebas aportadas en el expediente administrativo No. 08 – 13353 y que se in-admiten como prueba: Un Cd que contiene la siguiente información:

CARPETA No. 1: Piezas, casa, tasa y más. Subcarpeta: video lanzamiento.

CARPETA No. 2: Estudio ASOBANCARIA en colocación de VIS.

CARPETA No. 3: Pos-test campaña, casa, tasa y más.

CARPETA No. 5: Reporte metro cuadrado.

CARPETA No. 6: Inversión publicitaria.

CARPETA No. 7: Informe de competencia. Valoración: Tal como lo manifestó la División de Signos Distintivos, la ley 527 de 1999 regula en uno de sus acápites el tema relacionado con los mensajes de datos13. De acuerdo con la mencionada ley, los mensajes de datos son medios de prueba admitidos en los trámites administrativos14, y se valoran conforme a los criterios legales y a la sana crítica15.

12 PARRA Quijano, Jairo. Manual de Derecho Probatorio, décima edición. pág 89 13 Toda información comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares, que para el caso concreto es un medio

magnético u óptico13

, categorías en las cuales suelen clasificarse los CD 14 Artículo 10. Ley 527 de 1999. “Los mensajes de datos serán admisibles como medios de prueba y su fuerza probatoria








Así las cosas, cuando estamos en presencia de documentos electrónicos, o de información proveniente de ellos, se aplica el criterio de los equivalentes funcionales, el cual “se fundamenta en un análisis de los propósitos y funciones de la exigencia tradicional del documento sobre el papel, para determinar cómo podrían cumplir esos propósitos y funciones con técnicas electrónica”16, es decir que debe cumplir con los requisitos de integridad, autenticidad y confidencialidad, según cada caso. Igualmente, al documento electrónico se le aplican las mismas normas que al documento en papel, es decir, que según de quien provenga puede ser aportado para su valoración en copia simple (si es de una de las partes), u original o copia autentica (cuando son manados de terceros). En cuanto a la autenticidad, es un requisito que se debe verificar mediante la utilización de una técnica de la criptografía denominada firma digital que permite la verificación de la autenticidad del documento al igual que su integridad17. Aclarado lo anterior, encontramos que los documentos antes referenciados no cumplen con los presupuestos necesarios para ser valorados como prueba, puesto que, se trata de documentos emanados de terceros, que aunque aportados en medio magnético se encontraron en copia simple18. Además, no tenemos constancia de quien provienen, pues en ellos no aparece una firma digital. En algunos de estos documentos se incluyo el logo de la entidad que los profirió, sin embargo, este hecho no es suficiente por sí solo para poder establecer su autoría, tal como lo establece el artículo 252 el C.P.C., que reza: “Es auténtico un documento cuando existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito o firmado. El documento público se presume auténtico, mientras no se compruebe lo contrario mediante tacha de falsedad”. Pruebas aportadas en el expediente administrativo No. 05 – 131201 y que se admiten como prueba:

Certificación de la Central de Medios MEDIAEDGE en la que se hace constar el valor de inversión en publicidad en medios masivos de comunicación durante el año 2003: Inversión publicitaria en pesos colombianos de $5.107.042.568.

Certificación de la Central de Medios MEDIAEDGE en la que se hace constar el valor de inversión en publicidad en medios masivos de

es la otorgada en las disposiciones del Capítulo VIII del Título XIII, Sección Tercera, Libro Segundo del Código de Procedimiento Civil.

En toda actuación administrativa o judicial, no se negará eficacia, validez o fuerza obligatoria y probatoria a todo tipo de información en forma de un mensaje de datos, por el sólo hecho que se trate de un mensaje de datos o en razón de no haber sido presentado en su forma original.”.

15 Artículo 11. Ley 527 de 1999. “Para la valoración de la fuerza probatoria de los mensajes de datos a que se refiere esta ley, se tendrán en cuenta las reglas de la sana crítica y demás criterios reconocidos legalmente para la apreciación de las pruebas. Por consiguiente habrán de tenerse en cuenta: la confiabilidad en la forma en la que se haya generado, archivado o comunicado el mensaje, la confiabilidad en la forma en que se haya conservado la integridad de la información, la forma en la que se identifique a su iniciador y cualquier otro factor pertinente.”.

16 PARRA QUIJANO, Jairo. MANUAL DE DERECHO PROBATORIO, decima segunda edición. Bogotá D.C. Pag. 470. 17 PARRA QUIJANO, Jairo. MANUAL DE DERECHO PROBATORIO, decima segunda edición. Bogotá D.C. Pag 473. 18 ARTÍCULO 277. DOCUMENTOS EMANADOS DE TERCEROS. Salvo disposición en contrario los documentos privados

de terceros sólo se estimarán por el juez. 1. Si siendo de naturaleza dispositiva o simplemente representativa son auténticos de conformidad con el artículo 252. 2. Los documentos privados de contenido declarativo, se apreciarán por el juez sin necesidad de ratificar su contenido, salvo que la parte contraria solicite ratificación.

http://www.secretariasenado.gov.co/leyes/C_PCIVIL.HTM#252








comunicación durante el año 2004: Inversión publicitaria en pesos colombianos de $5.800.851.675.



Dos certificaciones emitidas por la sociedad J. WALTER THOMPSQN COLOMBIA LTDA., según las cuales:

“Desde octubre de 2004. J. WALTER THOMPSON COLOMBIA LTDA., con NIT 800.240. 190-2 presta los servicios publicitarios para el desarrollo creativo de estrategias de comunicación para campañas de publicidad programas de mercadeo directo y promociones para la marca Colmena, incluyendo producción de comerciales, cuñas radiales, publicidad exterior, activación y en general material publicitario para nuestros productos y servicios, las cuales han sido pautadas en los diferentes medios de comunicación masiva.

Por su parte, en uno de los certificados se manifiesta que: “. . .JWT desarrolló una asesoría en marca que incluyó la definición de imagen de la marca colmena BCSC, y en consecuencia la elaboración de las fachadas, para lo cual se realizaron 1.351 artes para oficina, cajeros automáticos, oficinas satélite, en diferentes aplicaciones: panaflex y bronce, por un valor de $76.348.650.”

Folletos, cuadernillos, estuches, guías y tarjetas qué obran en el anexo 8 del expediente cuyos elementos se presentan como un importante medio de publicidad de la marca COLMENA. Ha de precisarse que en todos estos documentos, la marca incorporada es de tipo mixta, es decir, aquella que incorpora dentro de su conjunto marcario las singulares figuras que identifican la marca: los tres hexágonos de color rojo, amarillo y verde uno sobrepuesto al otro y acompañados de la expresión COLMENA.

Pruebas aportadas en el expediente administrativo No. 08 – 13353 y que se admiten como prueba:

CARPETA No. 1: piezas, casa tasa y más.

Comerciales

cuñas

pendones








material pop señales horarias Valla reporte fotográfico

CARPETA No. 4: recortes prensa apoyando al sector.

Noticias constructores últimos tres meses. Valoración: En estas pruebas se observa que la sociedad titular ha invertido cuantiosas sumas en publicidad entre los años 2003 a 2006. Así mismo, se considera importante resaltar que la cantidad de dinero invertido en publicidad (esto es mas de 17´529.502,489 millones de pesos) denota que hay una empresa muy sólida, desde el punto de visto económico, detrás de la marca base de la oposición. Por consiguiente, las campañas publicitarias que se llevaron a cabo en televisión, radio, revistas, prensa, publicidad exterior, producción e internet, indirectamente demuestra un nivel de reconocimiento entre los usuarios del sector financiero y se constituye en uno de los factores que debe tomarse en cuenta para determinar la notoriedad de la marca incluso durante un periodo de tiempo mayor al que se pruebe. En este sentido, el monto invertido en publicidad, indudablemente indican la profunda penetración que tiene la marca en el mercado correspondiente. Pruebas aportadas en el expediente administrativo No. 05 – 131201 y que se admiten como prueba:

Publicación de la Revista SEMANA, edición No. 1.251, “las 100 empresas más grandes de Colombia de abril 24 a mayo 1 de 2006.

Edición extraordinaria de la Revista GERENTE de 2006.

Certificación de MEDIAEDGE del TOP OF MIND de la marca COLMENA desde 2003 fuente RAC.

Valoración: Los documentos anteriormente enunciados no solamente ofrecen una idea general de la situación del mercado a través del cual desarrolla su actividad empresarial, sino que sirven para dar una interpretación clara de la marca en el escenario económico. En efecto, los estudios de Top of Mind aunado a las publicaciones en las revista SEMANA y GERENTE, muestran el conocimiento y la difusión que ha tenido la marca COLMENA BCSC, pues mediante un método cuantitativo, se obtiene de primera mano información real del mercado, del conocimiento del consumidor sobre sus hábitos de consumo, del recuerdo que tiene de las marcas y de su posicionamiento en relación con sus competidores, por lo que se convierten en unas pruebas que útiles y pertinentes para demostrar el conocimiento generalizado del signo opositor. En cuanto a los argumentos del recurrente según el cual, las pruebas aportadas dentro del expediente administrativo No. 05 – 131201 no pueden ser tenidas en cuenta por esta administración por cuanto en su concepto fueron aportadas de manera extemporánea, esta Delegatura considera que las pruebas aportadas por parte de la sociedad opositora, siempre y cuando fueran conducentes, legales y cumplieran con las formalidades establecidas en la ley en lo que respecta a autenticidad y otros aspectos similares, deben ser tenidas en cuenta pues versan








sobre el asunto tramitado en la acción de cancelación, o sea, se aportaron con el objetivo de demostrar la notoriedad de la marca COLMENA. Lo anterior, tiene como sustento lo contemplado en el artículo 35 del Código Contencioso Administrativo determina que “habiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, se tomará la decisión que será motivada al menos en forma sumaria si afecta a particulares. En la decisión se resolverán todas las cuestiones planteadas, tanto inicialmente como durante el trámite”. En cuanto a ello, el honorable Consejo de Estado, en reiteradas ocasiones, ha expresado que dentro de las actuaciones administrativas el funcionario competente debe hacer observancia de las pruebas presentadas extemporáneamente antes de proferirse la decisión si estas versan sobre el objeto recurrido19. Por este motivo, serán valoradas las pruebas contenidas en el expediente de la referencia. Valoración en conjunto de las pruebas aportadas: Al analizar en conjunto las pruebas aportadas por la sociedad opositora, esta Superintendencia encuentra que:

- Dentro de los expedientes administrativos No. 97 – 49542, 97 - 73893 y 05 – 131201 la Superintendencia de Industria y Comercio probo la notoriedad de la marca COLMENA para distinguir servicios financieros durante los años 1997 a 2005.

- Las pruebas aportadas en los expedientes administrativos No. 05 – 131201 y 08-13353, permiten establecer que la sociedad opositora invirtió grandes de sumas de dinero hasta el año 2006 a través de distintos medios publicitarios tales: televisión, radio, revistas, prensa, publicidad exterior, producción e internet, con el objeto de posicionar la marca COLMENA en relación con la prestación de servicios financieros.

- En este orden de ideas, esta Superintendencia considera que la marca COLMENA, con Certificado de Registro No. 210.124, ha sido utilizada desde la fecha de su concesión hasta el momento de interponerse la oposición inherente al expediente de la referencia para amparar prestación de servicios financieros.

- Por último, de acuerdo al conjunto del material probatorio aportado por la sociedad opositora, si bien el reconocimiento de notoriedad tal y como consta en los expedientes No. 97 – 49542, 97 - 73893 y 05 – 131201 comprende el periodo demostrado fehacientemente, esto es, entre los años 1997 hasta el año 2005, y hasta el año 2006 dadas las pruebas aportadas en el expediente No. 08 – 13353, no se puede desconocer que, dado el considerable nivel de difusión y conocimiento acreditado, el ámbito temporal de la notoriedad no podría desaparecer desde tales fechas, por lo cual, el mismo se podría hacer extensivo hasta el año 2008.

19 CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN PRIMERA. Bogotá, D.C., diez

(10) de agosto de dos mil seis (2006). Consejero Ponente: CAMILO ARCINIEGAS ANDRADE. Ref.: Expediente 11001-03-24-0002002-0149-01. Actora: TABACALERA ANDINA S.A. (TANASA).








En conclusión, teniendo en cuenta que las pruebas aportadas dieron cuenta del cumplimiento de los criterios cualitativos y cuantitativos necesarios para darle a la marca COLMENA el estatus de marca notoria, se reconoce la notoriedad de la marca COLMENA, con Certificado de Registro No. 210.124 hasta el año 2008 para distinguir SERVICIOS FINANCIEROS. 4. Elementos de Irregistrabilidad por Notoriedad. 4.1. Presupuestos de irregistrabilidad. De acuerdo a la normatividad andina en materia de Propiedad Industrial, una vez que se ha determinado la notoriedad de la marca base de la oposición, corresponderá a esta Oficina realizar la comparación de los signos respectivos y determinar si el signo solicitado a registro infringe cualquiera de los presupuestos contemplados en la norma para la aplicación de la causal de irregistrabilidad por notoriedad, a saber:

a) Uso susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con el tercero titular del signo que se ha probado notoriamente conocido;

b) Uso susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con los

productos o servicios que protege el signo que se ha probado notoriamente conocido;

c) Aprovechamiento injusto del prestigio del signo;

d) Dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.

4.1.1. Comparación de los signos. Además de probar debidamente la característica de notorio del signo, es preciso que haya una semejanza o identidad de los signos enfrentados. Dentro de las posibilidades que la norma prevé para concluir la identidad o semejanza, se

encuentran los supuestos de reproducción20

, imitación21

, traducción22

,

transliteración23

o trascripción24

, bien sea total o parcial de un signo notoriamente conocido.

20 Reproducir. “1. tr. Volver a producir o producir de nuevo. U. t. c. prnl. 2. tr. Volver a hacer presente lo que antes se dijo y alegó. 3. tr. Sacar copia, en uno o en muchos ejemplares, de una obra de arte, objeto arqueológico, texto, etc., por procedimientos calcográficos, electrolíticos, fotolitográficos o mecánicos y también mediante el vaciado. 4. tr. Ser copia de un original. (…)”. Fuente: Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [en línea] disponible en www.rae.es.

21 Imitar. “(Del lat. imitāri). 1. tr. Ejecutar algo a ejemplo o semejanza de otra cosa. 2. tr. Dicho de una cosa: Parecerse, asemejarse a otra. (…)”. Fuente: Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [en línea] disponible en www.rae.es.

22 Traducir “(Del lat. traducĕre, hacer pasar de un lugar a otro). 1. tr. Expresar en una lengua lo que está escrito o se ha expresado antes en otra. (…)”. Fuente: Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [en línea] disponible en www.rae.es.

23 Transliterar “(De trans- y el lat. littĕra, letra). 1. tr. Representar los signos de un sistema de escritura mediante los signos de otro. (…)”. Fuente: Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [en línea] disponible en www.rae.es.

24 Transcribir “(Del lat. transcribĕre). 1. tr. copiar (ǁ escribir en una parte lo escrito en otra). 2. tr. transliterar. 3. tr. Representar elementos fonéticos, fonológicos, léxicos o morfológicos de una lengua o dialecto mediante un sistema de escritura”. Fuente: Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española [en línea] disponible en www.rae.es.








En cuanto a la comparación de los signos, cuando uno es notorio, la identidad o semejanza, debe ser analizada a la luz de los criterios reiteradamente establecidos por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y por esta Oficina. Es necesario determinar, en primer lugar, si se trata del conflicto de signos denominativos, mixtos o figurativos y, de acuerdo a ello, establecer la forma adecuada de cotejar los signos. En adición, hay que realizar el análisis dirigido a verificar la capacidad distintiva de la marca, determinada por su contenido conceptual. En todo caso, la notoriedad de la marca repercute en una comparación de los signos más cuidadosa, en atención a la especial protección que requiere su

naturaleza25

. La posibilidad de perjuicio y el eventual riesgo de confusión que se podría causar son de mayor magnitud y se tienen que evitar de forma más contundente, no sólo en beneficio del titular de la marca notoria, sino de los consumidores en general. 4.1.2. Riesgo de confusión o asociación. El riesgo de confusión o de asociación respecto de marcas notorias, al igual que en marcas comerciales que no hayan alcanzado el nivel de conocimiento de las marcas notorias, pretende la protección del derecho de exclusividad reconocido por el Estado a los signos distintivos de manera que en el mercado no se produzca error respecto del origen empresarial de un producto o servicio. En palabras del Honorable Tribunal de Justicia de la CAN, el objetivo de la causal de irregistrabilidad que corresponde al riesgo de confusión con marcas previamente registradas “es evitar que se vulnere el derecho de un tercero al registrar signos idénticos o semejantes a los suyos; y de esta manera garantizar la función principal de la marca, cual es la de distinguir los productos o servicios de un comerciante de los de similares características del competidor con el propósito de que no se genere confusión o riesgo de asociación entre ellos. La confusión en materia marcaria puede obedecer a la incapacidad de un signo para distinguir los productos o servicios que ampara, de otros que puedan inducir al consumidor a error”26. El Tribunal ha señalado los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión de los signos entre sí y entre los productos o servicios que cada una de ellas ampara, identificando los siguientes: “...que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos” 27.

25 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones. Interpretación Prejudicial. Proceso N° 20-IP-97. “la

protección a la marca notoria también concierne al examen de registrabilidad que tiene que hacer la oficina nacional competente, el cual deberá ser más riguroso que el que se practica frente a dos marcas ordinarias y comunes, porque aunque pueda ser cierto que un signo notorio es fijado en la mente del consumidor con mayor intensidad o permanencia y le pueda ser difícil confundirse con otro similar, un examen superficial de los signos confundibles estando de por medio un signo notorio, daría lugar a su coexistencia con consiguientes problemas de confusión y error generalizados, en especial respecto al origen empresarial de las dos marcas o signos distintivos, debilitando al signo notorio”.


27 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones. Interpretación Prejudicial. Proceso N° Proceso Nº 68-IP-








Anota el Honorable Tribunal que “la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa y la indirecta. La primera se caracteriza porque el vínculo de identidad o semejanza conduce al consumidor a adquirir o contratar un producto o servicio determinado en la creencia de que está comprando o contratando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o los servicios. La segunda, la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común”28. En cuanto al riesgo de asociación, la doctrina ha precisado que se trata de “una modalidad del riesgo de confusión, y [que] puede considerarse como un riesgo de confusión indirecta. … dado que se trata de productos o servicios similares se suscita en el público el riesgo de que asocie la marca posterior a la anterior, considerando que esos productos o servicios, aunque distinguibles en el mercado, son producidos o comercializados por la misma empresa titular de la marca anterior u otra empresa del mismo grupo. El riesgo de asociación opera en relación con las marcas notorias o renombradas” 29. Así, para determinar el riesgo de confusión, hay que realizar el estudio de los signos y de los productos o servicios a distinguir. Para establecer si existe o no semejanza entre los signos en conflicto, es necesario realizar una comparación del conjunto, sin fraccionar sus elementos, desde una perspectiva fonética, gráfica y conceptual. Por su parte, el análisis de la protección estará encaminado a determinar si existe una conexión competitiva. El Tribunal señala que para verificar la similitud de dos o más signos, el examinador deberá tomar en cuenta los siguientes criterios:

1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

2. Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea.

3. Debe tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existan

entre las marcas.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados por los signos en disputa30.

Ahora bien, una vez determinada la similitud, en grado de confusión de dos o más signos, deberá analizarse la conexión competitiva de los productos o servicios reivindicados. En cuanto a ello, el Tribunal anota que “se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o

2002.


29 BERCOVITZ, Alberto: “Apuntes de Derecho Mercantil”, Editorial Aranzadi S.A., Navarra - España, 2003, p. 478.

30 BREUER MORENO, Pedro. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Buenos Aires, Editorial Robis, pp. 351 y ss.








registrada por un tercero, tiene por objeto un producto semejante al amparado por la marca en referencia, sea que dichos productos pertenezcan a la misma clase

del nomenclátor o a clases distintas” 31

. En efecto, la causal de notoriedad prospera sin importar los productos o servicios que distinga cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o asociación con el titular del signo notorio o de asociación con los productos o servicios. Así, la ruptura del principio de la especialidad no sucede en todos los casos, pues si bien la norma menciona “cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplica el signo”, dicha frase está unida por una coma a los siguientes requerimientos: “(…) cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios (…)”. La Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en relación con la notoriedad, contenía una protección amplia y establecía que el principio de la especialidad se rompía frente a todas las clases de la Clasificación Internacional de Niza. Sin embargo, la Decisión 486 que tuvo como principal motivo para su expedición la necesidad de ponerse acorde con las Disposiciones del Acuerdo

sobre los ADPIC32

, introdujo la mencionada limitante al rompimiento del principio de la especialidad. 4.1.3. Aprovechamiento injusto del prestigio de una Marca Notoria. Se ha advertido dentro del presente estudio que las marcas notorias tienen un estatus especial y gozan de una protección especial. Así las cosas, puede inferirse que la norma andina busca evitar que el uso indebido de una marca permita el aprovechamiento del prestigio o fama ajena y, de esta forma, se induzca a error a los consumidores, en cuanto al origen de los productos. En efecto, se puede decir que el aprovechamiento de la popularidad adquirida por el esfuerzo de otro está limitado por los derechos conferidos por una marca registrada. Entonces, cuando existe un aprovechamiento abusivo de la reputación de una marca notoria por parte de un tercero, ello puede calificarse como una acción parasitaria, conforme a las disposiciones vigentes en materia de marcas. 4.1.4. Dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario de una Marca Notoria. La dilución es la acción de diluir. A su vez, diluir significa: “Atenuar notablemente la expresión de pensamientos, ideas, conceptos, etc.”33.

31 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones. Interpretación Prejudicial. Proceso Nº 68-IP-2002.

32 El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), artículo 16, numeral 3, establece: “El artículo 6bis del Convenio de Paris (1967) se aplicará mutatis mutandis a bienes o servicios que no sean similares a aquellos para los cuales una marca de fábrica o de comercio ha sido registrada, a condición de que el uso de esa marca en relación con esos bienes o servicios indique una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca registrada y a condición de que sea probable que ese uso lesiones intereses del titular de la marca registrada”.

33 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA, Vigésima Segunda Edición [En línea]; disponible en: http://buscon.rae.es/draeI/; recuperado el 9 de febrero de 2009.








Las marcas notorias, a la luz de la norma andina, se encuentran protegidas contra la llamada dilución de su fuerza distintiva. Una marca notoria está revestida de una fuerza distintiva sobresaliente. Así las cosas, la protección frente a la dilución se encamina principalmente a defender la integridad de la marca debido a su especial aptitud distintiva, la que se vería lesionada de diseminarse su utilización para productos o servicios distintos, ya que esto afectaría el prestigio de la marca y, eventualmente, podría llevarla a perder su posición y significación exclusiva en el mercado. Por último, se observa que, en atención a que la notoriedad de una marca es fruto del esfuerzo económico del titular, lo cual se revierte en el aumento del valor comercial y publicitario que le representa dicha marca, la norma andina extiende su protección a las conductas que pudieren generar la dilución de su valor comercial o publicitario. 4.2. Estudio de Registrabilidad. En el caso sub-exámine, compete a este Despacho analizar el riesgo de confusión que pudiere presentarse entre el signo solicitado a registro y la marca notoriamente conocida COLMENA, mixta, con Certificado de Registro No. 210.124 (Clase 36ª), actualmente vigente, cuyo titular es la sociedad opositora, FUNDACIÓN SOCIAL. Los signos confrontados son los siguientes:

El signo solicitado marca previamente registrada

El signo solicitado a registro pretende distinguir: “construcción; reparación; servicios de instalación”, servicios pertenecientes a la clase 37ª Internacional. De otra parte, el signo opositor es una marca notoriamente conocida para identificar “servicios financieros”. Realizado el análisis de los servicios solicitados y los servicios cuya notoriedad fue acreditada, este Despacho considera que no existe ninguna similitud o conexión competitiva entre los mismos, puesto que la marca notoriamente conocida presta servicios que tienen como objeto el de servir como ente que canaliza el dinero de las personas a través del sistema financiero y la economía del país, mientras que los servicios que reivindica el signo solicitado, tienen como objeto satisfacer las necesidades de las personas en el sector de la construcción.








En cuanto a los canales de comercialización tenemos que los servicios de la marca solicitada suelen ofrecerse en grandes almacenes que se especializan en el sector de la construcción, mientras que los servicios de la marca notoriamente conocida se prestan en entidades financieras y bancos que se encargan de captar el dinero del público para ponerlo a disposición del mismo. En este orden de ideas, teniendo en cuenta que los servicios de la marca notoriamente conocida y los servicios solicitados son de distinta naturaleza y finalidad, nada obsta para que coexistan dos marcas similares o incluso idénticas, si los servicios por ellas amparados no son susceptibles de causar riesgo de confusión o de asociación, tal como sucede en este caso. Por otro lado, a fin de analizar el punto en relación con el aprovechamiento indebido, lo primero que resulta pertinente recalcar es que tratándose de la marca o nombre comercial notorio el principio de la especialidad se romperá progresivamente y de acuerdo al conocimiento y prestigio probado34. Este Despacho considera que los elementos de prueba presentados por la interviniente acreditan que la notoriedad que se le reconocía era percibida por una gran parte del público, en particular en su condición de prestador de servicios financieros. Ahora bien, aunque el interviniente no hubiera demostrado ninguna presencia en el sector de la construcción, ni un conocimiento de la marca por parte del público en este mismo sector, debe determinarse si el grado de notoriedad demostrado es suficiente para extender la protección a clases del nomenclador tan disímiles, cuyos servicios no tienen entre sí una conexión competitiva35 En este sentido, esta Delegatura no encuentra un punto de conexión que permita estimar que, a pesar de la notoriedad demostrada, al encontrar en el mercado servicios financieros con la denominación COLMENA, el consumidor pueda asociarlo con “servicios de construcción, reparación e instalación” COLMENA, o con el empresario que lo produce, pues se trata de servicios en extremo disímiles. En efecto, al aplicar los criterios propios de la conexidad competitiva, se encuentra que tanto su naturaleza, finalidad, canales de comercialización y medios publicitarios, así como los empresarios que los ofrecen, son totalmente diferentes, pues mientras que los servicios financieros son prestados por personas que pretenden satisfacer las necesidades de liquidez de los individuos que hacen parte

34 En éste sentido Arean Lalin, afirmó: “En principio, las marcas sólo merecen protección frente al riesgo de confusión y

asociación que puede generar el empleo de otros signos idénticos o semejantes. La regla de la especialidad constituye, sin duda alguna, una sabia modulación de la barrera de entrada al mercado que la marca representa en el sistema económico de libre competencia. Pero su perímetro ha de ir progresivamente ampliándose hasta difuminarse a medida que la notoriedad y el prestigio de la marca aumenta. Tres apuntes sobre notoriedad y el prestigio de las marcas, “Estudios de Derecho Mercantil en Homenaje al Profesor BROSETA, Tomo I, editorial Tirant lo Blanch, 1995. págs. 175 y sig.) Cita tomada del libro del mismo autor, Los retos de la Propiedad Industrial en el siglo XXI, Indecopi Ompi.

35 Criterios para determinar la conexión competitiva “a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclator;

b) Canales de comercialización; c) Medios de publicidad idénticos o similares; d) Relación o vinculación entre productos; e) Uso conjunto o complementario de productos; f) Partes y accesorios; g) Mismo género de los productos; h) Misma finalidad; i) Intercambiabilidad de los productos”. Ver: TJCA, Interpretaciones Prejudiciales Proceso 41-IP-2001, de 10 octubre del 2001, marca “MATERNA”; Proceso 08-IP-95, de 30 de agosto de 1996, marca “LISTER”, G.O.A.C. No. 231, de 17 de octubre de 1996; Proceso 5-IP-2002, de 20 de febrero del 2002, marca “BAZZER”; Proceso 12-IP-2003, de 6 de marzo de 2003, marca “AMARYL”.








de la economía del país, los servicios de la clase 37a comprende aquelloss cuya destinación es la satisfacción de las necesidades en el sector de la construcción. De igual manera, aunque se probó la notoriedad de la marca COLMENA, no se demostró que el registro de la marca COLMENA para la clase 37a internacional pueda generar un aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria, o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario, lo cual no puede deducirse con el sólo reconocimiento de notoriedad. De haberse probado alguno de estos supuestos, la causal en estudio prosperaría independientemente de lo relacionado con el principio de la especialidad. Es pertinente mencionar, que las marcas notorias a la luz de la norma andina, se encuentran protegidas contra la llamada dilución de su fuerza distintiva. Una marca notoria está revestida de una fuerza distintiva sobresaliente. Así las cosas, la protección frente a la dilución se encamina principalmente a defender la integridad de la marca debido a su especial aptitud distintiva, la que se vería lesionada de diseminarse su utilización para productos o servicios distintos, ya que esto afectaría el prestigio de la marca y, eventualmente, podría llevarla a perder su posición y significación exclusiva en el mercado. En este orden de ideas, habiéndose descartado una posible similitud en relación con los servicios que amparan, esta Delegatura considera, que mal puede aludirse al fenómeno de la dilución de la fuerza distintiva de la marca opositora, pues es claro, que de acuerdo a los lineamientos dados por el Tribunal de Justicia de Comunidad Andina36, para que se presente dicho presupuesto, deben adjuntarse pruebas que de manera fehaciente o consistentes demuestren los riesgos de dilución en los sectores empresariales determinados. En consecuencia, el signo solicitado en registro no está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en artículo 136 literal h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 5. Riesgo de confusión con una marca registrada o con un signo previamente solicitado a registro. 5.1. Norma. El artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, señala que no podrán registrarse como marcas aquellos signos que “sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”.

36 Proceso 25-IP-09, marca TOTALDENT. “El juez nacional deberá analizar la dosis de prestigio de la que goza un signo y

proceder en consecuencia, tal como se podría dar en el caso de estar en conflicto dos signos notoriamente conocidos, teniendo en cuenta al sector pertinente y la circunscripción a su propio mercado, dentro del cual ha alcanzado su grado de notoriedad. En todo caso deberá probarse alguno o algunos de los riesgos a los que pueden estar expuestas las marcas notorias, es decir, no basta con probar la notoriedad de la marca para otorgar su protección más allá de los principios de territorialidad y de especialidad, sino que se deberá probar también el riesgo o los riesgos de dilución, uso parasitario o asociación, analizados en aparte anterior” (Subrayado fuera del texto)








5.2. Concepto. En palabras del Honorable Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, el objetivo de la causal de irregistrabilidad enunciada “es evitar que se vulnere el derecho de un tercero al registrar signos idénticos o semejantes a los suyos; y de esta manera garantizar la función principal de la marca, cual es la de distinguir los productos o servicios de un comerciante de los de similares características del competidor con el propósito de que no se genere confusión o riesgo de asociación entre ellos. La confusión en materia marcaria puede obedecer a la incapacidad de un signo para distinguir los productos o servicios que ampara, de otros que puedan inducir al consumidor a error”37

. El Tribunal ha indicado los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión de los signos entre sí y entre los productos o servicios que cada una de ellas ampara, identificando los siguientes: “...que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos”. (Proceso Nº 68-IP-2002. G.O.A.C. No. 876 de 18 de diciembre de 2002. Marca: AGUILA DORADA). Así, para determinar el riesgo de confusión, hay que realizar el estudio de los signos y de los productos o servicios a distinguir. Para establecer si existe o no semejanza entre los signos en conflicto, es necesario realizar una comparación del conjunto, sin fraccionar sus elementos, desde una perspectiva fonética, gráfica y conceptual. Por su parte, el análisis de la protección estará encaminado a determinar si existe una conexión competitiva. 6. Examen de registrabilidad En el caso sub-exámine, compete a esta Delegatura analizar el riesgo de confusión que pudiere presentarse entre el signo solicitado a registro y las marcas previamente registradas COLMENA (mixta), con Certificado de Registro N° 210.633, (Clase 37), vigente hasta el 24 de julio de 2018, y/o la marca COLMENA (mixta), con Certificado de Registro N° 210.635, (Clase 37), vigente hasta el 24 de julio de 2018 y cuyo titular es la sociedad FUNDACIÓN SOCIAL. 6.1. Análisis comparativo de los signos. Los signos confrontados son los siguientes:

37 TJCA. Proceso Nº 154-IP-2005. Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 135 literales a) y b) y artículo 136 literal

a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, conforme a lo solicitado por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, de la República de Colombia. Proceso Interno Nº 2003-00185 Actor: GROWSEED AKTIENGESELLSCHAFT. Marca: BOMBER (mixta).








Marca solicitada Las marcas previamente registradas

En cuanto a la comparación de marcas mixtas, el Tribunal de Justicia de la CAN ha establecido lo siguiente: “Para comparar marcas mixtas, primero se debe determinar, cuál de los dos elementos -el denominativo o el gráfico- de cada marca, resulta predominante, que es lo que le permite a la marca llegar al público consumidor. La doctrina se ha inclinado a dar prioridad al elemento denominativo de la marca mixta, ya que por lo general suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos”38. Por lo tanto, al realizar la confrontación de las marcas en conflicto se establece claramente que el elemento predominante de éstas es el denominativo. En dicho elemento se sustenta su distintividad y el análisis de registrabilidad debe realizarse teniendo en cuenta las reglas establecidas por la doctrina y la jurisprudencia para este tipo de marcas. Debido a que se trata de la reproducción total del elemento denominativo de las marcas previamente registradas, es evidente que los signos enfrentados, son susceptibles de crear confusión o riesgo de asociación desde el punto de vista de la comparación visual, fonética y conceptual. En efecto, no obstante tienen elementos gráficos adicionales, ante la identidad en el elemento denominativo, las marcas no podrían coexistir en el mercado. En este sentido, el análisis debe versar sobre la relación de los servicios que se pretenden distinguir con el signo solicitado, con los servicios que amparan las marcas previamente registradas, para determinar si existe o no una conexión competitiva

39

que pueda impedir que coexistan los signos enfrentados en el mercado. Para este efecto, se consideraran los criterios que al respecto, la Jurisprudencia

40

en propiedad industrial a definido.

38 TJCA. Proceso Nº 05-IP-2002. 39 Criterios para determinar la conexión competitiva “a) La inclusión de los productos en una misma clase del

nomenclator; b) Canales de comercialización; c) Medios de publicidad idénticos o similares; d) Relación o vinculación entre productos; e) Uso conjunto o complementario de productos; f) Partes y accesorios; g) Mismo género de los productos; h) Misma finalidad; i) Intercambiabilidad de los productos”. Ver: TJCA, Interpretaciones Prejudiciales Proceso 41-IP-2001, de 10 octubre del 2001, marca “MATERNA”; Proceso 08-IP-95, de 30 de agosto de 1996, marca “LISTER”, G.O.A.C. No. 231, de 17 de octubre de 1996; Proceso 5-IP-2002, de 20 de febrero del 2002, marca “BAZZER”; Proceso 12-IP-2003, de 6 de marzo de 2003, marca “AMARYL”.

40 TJCA, Interpretación Prejudicial Proceso 1-IP-87.








6.2. Relación de productos o servicios La conexión competitiva es la relación existente entre los productos o servicios que dos o más signos distinguen o pretenden distinguir. Esta conexión se desprende directamente del principio de especialidad que rige el derecho marcario y está estrechamente ligada al riesgo de confusión. Con el fin de evitar que este se presente, el Tribunal ha acogido algunos criterios y factores circunstanciales de análisis, entre los cuales se encuentran: a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor, b) Los canales de comercialización, c) Los medios de publicidad idénticos o similares, d) La relación o vinculación entre productos, e) El uso conjunto o complementario de productos, f) Las partes y accesorios, g) El mismo género de los productos, h) La misma finalidad, i) La intercambiabilidad de los productos41

.

En el presente caso la expresión solicitada en registro pretende amparar “construcción; reparación; servicios de instalación”; servicios comprendidos en la clase 37 de la clasificación Internacional de Niza. Por su parte, las marcas previamente registradas amparan “servicios de construcción”, servicios comprendidos en la clase 37 Internacional. De acuerdo a lo anterior y en atención a los factores de conexión competitiva, podemos ver que los signos confrontados identifican o pretenden identificar servicios que indiscutiblemente se encuentran en la misma clase internacional, presentan idénticos canales de comercialización y se promueven mediante los mismos medios de publicidad, por lo que de concederse en registro el signo solicitado se generaría riesgo de confusión en el mercado. En conclusión, este Despacho considera improcedente el registro del signo solicitado, puesto que este se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contemplada en el artículo 136, literal a), de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. Finalmente, es pertinente aclarar que en la Resolución No. 52838 de 21 de octubre 2009, por un error involuntario omitió señalar que se negaba el registro del signo COLMENA a la sociedad CONSORCIO METALURGICO NACIONAL LTDA, sin embargo, esta Delegatura considera, que teniendo en cuenta que el sentido de la presente decisión modifica y toma aspectos sustanciales en el contenido de las Resoluciones No. 32774 de 2009, y 52838 de 2009, es claro, para una mayor claridad la parte resolutiva del presente acto administrativo confirmara lo siguiente:

- Declarar fundada la oposición presentada por la sociedad FUNDACIÓN SOCIAL, por la causal de irregistrabilidad contenida en el artículo 136 literal a) de la decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, (esto es, el artículo primero de la Resolución No. 32774 de 2009).

- Negar con fundamento en el artículo 136 literal a) el registro del signo COLMENA, solicitada por la sociedad CONSORCIO METALURGICO NACIONAL LTDA, para distinguir servicios comprendidos en la clase 37a de

41 TJCA. Proceso N° 141-IP-2005. Interpretación prejudicial de los artículos 134 literales a) y b), 136 literal a) y 150 de la

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actor: DOMINGO MARTINEZ GOMEZ. Marca: “NENUCO” (mixta). Proceso interno N° 2002-00394-01 (8452).








la Clasificación Internacional de Niza, (esto es, el artículo segundo de la Resolución No. 32774 de 2009)

- Reconocer la notoriedad de la marca COLMENA (mixta) para distinguir servicios financieros, hasta el año 2008 a favor de la sociedad FUNDACIÓN SOCIAL, (esto es, el artículo segundo de la Resolución No. 52838 de 2009)

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE ARTÍCULO PRIMERO. Confirmar los artículos primero y segundo en la decisión contenida en la Resolución N° 32774 de 30 de junio de 2009 proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos. ARTÍCULO SEGUNDO. Confirmar el artículo segundo en la decisión contenida en la Resolución N° 52838 de 21 de octubre de 2009 proferida por la Jefe de la División de Signos Distintivos. ARTÍCULO TERCERO. Aceptar el desistimiento del recurso de apelación en contra de la decisión contenida en la Resolución No. 32774 de 30 de junio de 2009, presentado por el doctor Juan Guillermo Moure, en calidad de apoderado de la sociedad opositora FUNDACIÓN SOCIAL. . ARTICULO CUARTO. Notificar personalmente a los doctores Juan Carlos Uribe Restrepo, apoderado de la sociedad solicitante, y Juan Guillermo Moure, apoderado de la sociedad opositora, o a quienes hagan sus veces el contenido de la presente resolución, entregándoles copia de la misma, y advirtiéndoles que contra ella no procede recurso alguno por agotarse con ella la vía gubernativa.

Notifíquese y Cúmplase Dado en Bogotá D.C., a los

El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial,

GIANCARLO MARCENARO JIMÉNEZ Proyectado por: ACF

repÚblica de colombia superintendencia de …metalurgico nacional ltda colmena ltda, y el doctor...

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