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RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS INVENCIONES UNIVERSITARIAS

EN CHILE

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EN CHILE

FERNANDO CASTILLO SALFATEPRO SECRETARIO GENERAL

CONTENIDO DE LA PRESENTACIÓN

1. Aspectos generales del régimen jurídico.

2. Ámbito de aplicación del régimen jurídico.

2.1. Análisis de la norma desde el punto de vista subjetivo.

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2.1. Análisis de la norma desde el punto de vista subjetivo.2.2. Análisis de la norma desde el punto de vista objetivo.2.3. Análisis de la norma desde el punto de vista temporal.

3. Participación en los beneficios.

Aspectos generales del régimen jurídico.

•Función del Estado “estimular la investigacióncientífica y tecnológica” (Art. 19 Nº 10 CPE y Art. 2inc.4º LOCE).

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inc.4º LOCE).

•Sistema de patentes.

•Función económica de las invenciones.

•Régimen jurídico consagrado Ley Nº 19.039

Ley Nº 19.039, artículo 68

Se coloca en la hipótesis de aquellos contratos de trabajo y prestaciones

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Se coloca en la hipótesis de aquellos contratos de trabajo y prestacionesde servicio, cuya naturaleza es precisamente el cumplimiento de laboresinventivas y creativas, atribuyendo el derecho a la patente al empleador,salvo que entre las partes se hubiere pactado contractualmente locontrario.


• Regla aquellas invenciones desarrolladas por trabajadores que, deconformidad a sus contratos de trabajo, no se encuentran obligados arealizar actividad inventiva y creativa, atribuyendo el derecho a lapatente al respectivo trabajador.

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patente al respectivo trabajador.

• Excepción: caso del trabajador que para llevar a cabo la invención, sehubiere beneficiado de modo evidente de los conocimientos adquiridosdentro de la empresa y utilizare medios proporcionados por ésta, caso enel cual dicho derecho se atribuye a la empresa, sin perjuicio de la concesiónde una remuneración adicional para el trabajador.


Constituye el estatuto jurídico especial, puesto que regló los derechos depropiedad industrial sobre las invenciones generadas al interior de lasuniversidades y en las instituciones de investigación de carácter público:

“La facultad de solicitar el respectivo registro así como los eventuales

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“La facultad de solicitar el respectivo registro así como los eventualesderechos de propiedad industrial derivados de la actividad inventiva y creativade personas contratadas en una relación dependiente o independiente, poruniversidades o las instituciones de investigación incluidas en el decreto leyNº 1.263 de 1975, pertenecerán a estas últimas, o a quienes éstas determinen,sin perjuicio de que los estatutos de dichas entidades regulen las modalidadesen que el inventor o creador participe de los beneficios obtenidos por sutrabajo.”

Cont. art. 70

• La norma atribuye el derecho a la patente a las respectivas universidades einstituciones de investigación o a quienes éstas determinen.

• El legislador, al igual que tratándose de invenciones de servicio, le entregaal empleador o a quien encarga el servicio, la facultad de solicitar elrespectivo privilegio y los eventuales derechos de propiedad industrial.

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respectivo privilegio y los eventuales derechos de propiedad industrial.

• En Chile, la norma general es que el derecho a la patente corresponde aaquel que es el autor de la creación de la obra-invención, constituyendoeste artículo 70 una excepción.

Cont. art. 70

• El artículo 70, dispone que el mencionado derecho lo es respecto deaquella actividad que denomina “inventiva y creativa”.

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• La actividad inventiva y creativa, que ha sido desarrollada por personasque prestan servicios a estas entidades.

• Cualquiera que sea el vínculo jurídico con el cual se encuentren unidos aella, es decir, contrato de trabajo o contrato de prestación de servicios profesionalesa honorarios

Cont. art. 70

• El estatuto jurídico consagra el derecho a una retribución de caráctereconómico a favor del inventor o creador, de modo que éstos puedanparticipar de los beneficios obtenidos por su trabajo.

• La regulación de esta participación, queda entregada a los estatutos de las

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• La regulación de esta participación, queda entregada a los estatutos de lasrespectivas entidades.

• Se entiende, que el derecho de autoría del inventor deberá ser siemprereconocido por las instituciones.

Ámbito de aplicación del régimen jurídico:

El estatuto jurídico contemplado en el artículo 70 de la ley 19.039, se aplicarespecto de aquellas invenciones y creaciones que son el resultado de laactividad inventiva y creativa de quienes prestan servicios en las

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actividad inventiva y creativa de quienes prestan servicios en lasuniversidades e instituciones públicas de investigación.

Cont. ámbito de aplicación del régimen jurídico:

• Análisis de la norma desde el punto de vista subjetivo: determinación delas personas que quedan sujeto al estatuto jurídico.

• Análisis de la norma desde el punto de vista objetivo: cuales son lascreaciones e invenciones a que se refiere la ley.

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creaciones e invenciones a que se refiere la ley.

• Análisis de la norma desde el punto de vista temporal: momento en quelas creaciones e invenciones son obtenidas a fin de determinar laaplicabilidad del régimen jurídico.

Análisis de la norma desde el punto de vista subjetivo.

a) Personas contratadas en la universidad con vínculo de dependencia ysubordinación:

• El régimen es aplicable a todas aquellas personas que han sido contratadas

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• El régimen es aplicable a todas aquellas personas que han sido contratadasen virtud de un contrato de trabajo.

• hayan o no sido contratados para realizar una actividad inventiva ocreativa.


• La disposición ha sido incorporada pensando, principalmente, en losacadémicos e investigadores, cuya actividad específica no es precisamentela de carácter inventiva sino que ella es la docencia y la investigación.

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• De allí la necesidad de otorgar una regulación especial, puesto que, de locontrario, habría bastado con el artículo 68 de la ley que se coloca en lahipótesis de aquellos trabajadores y prestadores de servicios que han sidoespecíficamente contratados para el cumplimiento de una actividadinventiva o creativa y en la que se atribuye al empleador o al que encargóel servicio la facultad de solicitar los respectivos privilegios de propiedadindustrial.


• Situación de los trabajadores “Administrativos” o “Funcionarios” de lasuniversidades: estos no han sido contratados para realizar una actividadinventiva y creativa.

• ¿Les resulta aplicable el artículo 70?. Si así fuere, el derecho a la patentepertenecería a las universidades.

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pertenecería a las universidades.

• ¿ Les es aplicable el artículo 69 de la ley ? que regula la situación deaquellos trabajadores que, habiendo efectuado invenciones en su trabajo,esta actividad no es propia de la naturaleza de su contrato, evento en elcual el derecho a la patente le pertenecería en forma exclusiva a él y no alas universidades.

• El texto del artículo 70 no distingue.


• Opinión: El artículo 70 es un estatuto jurídico de carácter especial para losprofesores e investigadores que se encuentren bajo vínculo contractual enestas instituciones, razón por la cual el legislador quiso precisamenteotorgarles un estatuto especial.

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• Se debió efectuar la distinción respecto de estos trabajadores“Administrativos” o “funcionarios” los que , en nuestra opinión, deberíanencontrarse regidos por el artículo 69.

• Cuando el artículo 70 establece que el derecho a la patente que se deriva“de la actividad inventiva y creativa de personas contratadas en unarelación dependiente o independiente”, debe ser interpretada en el sentidode aquella actividad inventiva y creativa desarrollada por personascontratadas para desarrollar tal actividad.


• ¿ Se debe distinguir entre las diversas categorías de académicos oprofesores ( profesor jerarquizado, adscrito e instructor, titulares,adjuntos, auxiliares etc.)?

• El artículo 70, al no hacer distinción alguna, debe ser aplicado a cualquier

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• El artículo 70, al no hacer distinción alguna, debe ser aplicado a cualquierprofesor universitario independiente de su jerarquía o categoría.

• En otros países se efectúa distinciones.


• Caso de investigaciones financiadas por la universidad conjuntamentecon terceros:

Para los efectos de la aplicación del estatuto en estudio, tal diferenciaciónno reviste importancia, por cuanto la circunstancia que el profesor se

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no reviste importancia, por cuanto la circunstancia que el profesor seencuentre contratado en la institución es la que determina que el derechoa la patente sea otorgada a la universidad.


Pregunta a responder: la docencia y la investigación, que los académicos o el personal de los organismos públicos de investigación, están obligados a realizar contractualmente, ¿llevan implícito o no la obligación para ellos

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el personal de los organismos públicos de investigación, están obligados a realizar contractualmente, ¿llevan implícito o no la obligación para ellos de tener que realizar una actividad inventiva o creativa?


b) Personas contratadas en la universidad sin vínculo de dependencia ysubordinación:

El texto del artículo 70 es claro en cuanto a que el régimen es aplicabletambién a aquellas personas que han sido contratadas en una relación de

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también a aquellas personas que han sido contratadas en una relación deindependencia, es decir, a quienes han suscrito un contrato de prestaciónde servicios profesionales regidos por los artículos 2006 y siguientes delCódigo Civil.


c) Profesores visitantes, eméritos u otra categoría similar:

• Se trata de profesores que, en la mayoría de los casos, no tienen relacióncontractual con las universidades pero que desde ya se vinculan a ellas aactividades académicas que pueden derivar en resultados creativos oinventivos.

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inventivos.

• El régimen no les resulta aplicable, puesto que, como ya hemos señalado,carecen de la vinculación contractual.

• En el estatuto español, este tipo de profesores sí se encuentranconsiderados, toda vez que la ley de patentes parte del supuesto que ella seaplica al “profesor universitario” sin distinción alguna.


d) Estudiantes, ayudantes, memoristas, tesistas, doctorandos:

• Por norma general, estas personas no se encuentran sujetas a un vínculolaboral o de honorarios con las universidades.

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• Sin embargo, pueden encontrarse desarrollando una actividad inventiva ocreativa al interior de aquella.

• Al tenor de la norma no es aplicable el artículo 70 de la ley a estaspersonas, lo que lleva a concluir que el derecho a la patente les pertenece.


• En la práctica la actividad que ellas realizan se efectúa principalmente encolaboración con académicos o profesores a quienes sí se les aplica dichoestatuto jurídico.

• De este modo, podemos encontrarnos que frente al resultado de unaactividad inventiva de carácter colaborativa la titularidad pertenecería a

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actividad inventiva de carácter colaborativa la titularidad pertenecería ala universidad y a aquellos estudiantes, ayudantes, memoristas, tesistas odoctorandos que participaron en ella.

• ¿Como se determina los porcentajes en que la universidad y estaspersonas participarán de los beneficios económicos?, teniendo enconsideración, que en nuestro país no existe la práctica de parte de losinvestigadores y académicos de establecer protocolos en los cuales seestablezca las contribuciones de cada uno de ellos.

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• Nuestra opinión: postulamos que nos encontramos en presencia de unacomunidad debiendo, en consecuencia, aplicarse las normas delcuasicontrato de comunidad prevista en el artículo 2.304 y siguientes delcódigo civil.

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• Sugerencia: establecer en los contratos o reglamentaciones de patentes,según corresponda, que a los estudiantes, ayudantes, tesistas ydoctorandos le es aplicable la misma normativa que a los profesoresuniversitarios, de suerte tal que la titularidad de la invención le pertenezcaa la universidad.


• Otro caso: profesores contratados por las universidades, bajo relaciónlaboral o sin vínculo de dependencia o subordinación, pero que además seencuentran realizando una tesis en el marco de un doctorado o magísteren la propia universidad en la que se desempeñan.

• ¿La invención generada en dicho contexto le es aplicable el artículo 70?.

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• ¿La invención generada en dicho contexto le es aplicable el artículo 70?.Como hemos ya señalado, tratándose de una invención derivada de unaactividad ajena para la cual fue contratado, el estatuto jurídico no puedeser aplicado.

2. Análisis desde el punto de vista objetivo.

a) Invenciones derivadas de la actividad inventiva y creativa de las personascontratadas por Universidades o Instituciones de investigación:

• Resulta aplicable sólo a aquellas invenciones que han sido consecuencia dela actividad inventiva y creativa de las personas que ya hemos indicado.

• Si la actividad inventiva y creativa de las personas contratadas por las

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• Si la actividad inventiva y creativa de las personas contratadas por lasuniversidades, en especial, aquella desarrollada por los profesores, dimanade su función investigativa lo que constituye un deber, el derecho a lapatente de las invenciones fruto de aquellas debe ser atribuida a lasuniversidades, las que necesariamente deberán remunerarlo.

• En el Reino Unido, se estima que de la función investigadora nonecesariamente debe esperarse resultados inventivos, razón por la cual siproducto de ella se genera un resultado inventivo, este le pertenece alprofesor universitario salvo pacto en contrario. Sección 39 (2) Patent Act1977.

Análisis desde el punto de vista objetivo.

• Problema: académicos, en sus respectivas relaciones contractuales, notienen contemplada la realización de funciones inventivas, aún cuando essabido que éstas se puedan generar producto de sus actividades deinvestigación.

• En los estatutos jurídicos de las universidades chilenas, se contemplannormas que reconocen dentro de la libertad académica la facultad de los

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normas que reconocen dentro de la libertad académica la facultad de losprofesores de realizar, además de la docencia, labores de investigación,pero en los contratos de trabajo, generalmente, solo se establece que ellosdeben prestar servicios como profesor en determinada facultad, escuela ocentro de la Universidad y nada se dice respecto de la investigación.

• En la actualidad, hemos encontrado estatutos de universidades chilenas enlas cuales no se contempla como actividad del académico la investigación,de modo que estas han de entenderse incorporadas en los respectivoscontratos de trabajo, más no así en los contratos de prestación de serviciosprofesionales a honorarios.


• Otro caso: invenciones que son el resultado de la actividad investigativa deaquellos profesores que han sido contratados por terceros, pero que en elejercicio de tal actividad se hubieren beneficiado de los conocimientosadquiridos dentro de la universidad y/o hubieren utilizado los mediosproporcionados por la misma.

• Dichas invenciones ¿tienen el carácter de universitarias? y, en dicho

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• Dichas invenciones ¿tienen el carácter de universitarias? y, en dichoevento, ¿que ocurre con los terceros contratantes?

• Opinión: el artículo 70 no podría aplicarse por cuanto la invención sería elresultado de la actividad investigativa de una persona que no se encuentraactuando en su calidad de profesor universitario, aún cuando dichacalidad hubiere sido determinante para su contratación por el tercero, demodo que la universidad no puede atribuirse el derecho a la patente sobretal invento.


b) Invenciones patentables:

• Se trata de determinar a que resultado inventivo o creativo le resultaaplicable el régimen jurídico.

• El artículo 1º de la ley 19.039 establece que los derechos industrialescomprenden las marcas, las patentes de invención, los modelos de utilidad,

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comprenden las marcas, las patentes de invención, los modelos de utilidad,los dibujos y diseños industriales, los esquemas de trazado o topografíasde circuitos integrados, indicaciones geográficas y denominaciones deorigen y otros títulos de protección que pueden ser establecidos por ley.

• El artículo 70, consagra la facultad de las universidades o instituciones deinvestigación de solicitar el respectivo registro así como los eventualesderechos de propiedad industrial derivados de la actividad inventiva ycreativa realizadas por las personas contratadas por ellas, pero noespecifica a cuál privilegio se está refiriendo.


• Opinión: el régimen jurídico en estudio, es comprensivo no sólo de las invenciones sino también de los modelos de utilidad, comúnmente denominados “invenciones menores”, lo que se infiere del artículo 71 al mencionar esta disposición a dichos privilegios industriales, a propósito de la irrenunciabilidad de los derechos establecidos a favor de los trabajadores en materia de invenciones de servicios.

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trabajadores en materia de invenciones de servicios.

• Asimismo también, estimamos que al no efectuar el legislador distinción, el régimen es también aplicable a otros privilegios tales como los dibujos y diseños industriales, los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados y las marcas comerciales, aún cuando este último privilegio puede ser objeto de discusión, atendidas sus especiales características.


b) Invenciones no patentables:

• El artículo 70 no señala si ella es aplicable solo a aquella actividadcreativa o inventiva que puede ser objeto de patente o, por el contrario, quepuede ser aplicado a aquella actividad inventiva o creativa que no puedeser objeto de patente.

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ser objeto de patente.

• Opinión: aquellos resultados de la actividad inventiva y creativa que nopuede ser patentada, el régimen también les es aplicable por cuanto lanorma hace referencia a “los eventuales derechos de propiedad industrial”de modo que la facultad es tanto de solicitar los registros como también deejercer dichos derechos, aún cuando éstos no puedan ser objeto de patente.

3. Análisis desde el punto de vista temporal.

• Se trata de analizar el estatuto jurídico, en relación al momento en que lasinvenciones son creadas a fin de determinar su aplicabilidad .

• Personal contratado con vínculo de dependencia o subordinación :en lamedida que se encuentre vigente el contrato de trabajo, será aplicable esterégimen.

• Los contratos de trabajo consignan un horario de trabajo en el cual se debe

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• Los contratos de trabajo consignan un horario de trabajo en el cual se deberealizar la actividad docente y de investigación. Esta disposición, en lapráctica, no se condice con las actividades de investigación puesto queellas no pueden quedar condicionadas a una jornada laboral.

• Si el resultado de la actividad creativa e inventiva del profesor se produceestando éste fuera de su jornada de trabajo no excluye la aplicación delrégimen, a menos que, ese resultado provenga de la actividad particulardel profesor. Tampoco obsta a la aplicación del mismo la circunstanciaque el profesor se encuentre contratado a jornada completa o parcial.


• Caso a estudiar: ¿que sucede con aquellas invenciones generadas durantela vigencia del vínculo contractual del profesor universitario y éste,después de terminado su contrato con la universidad, presenta unasolicitud de patente de la misma a su nombre. El estatuto jurídico previstoen el artículo 70 nada dice al efecto.

• En España, se contempla una disposición de suya práctica, toda vez que sepone en la situación que un trabajador presente una solicitud de patente u

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pone en la situación que un trabajador presente una solicitud de patente uotro título de protección exclusiva, dentro del año siguiente a la extinciónde la relación laboral. Se permite al empleador presentar reclamo de lamisma en cuanto ellas pueden ser producto de invenciones obtenidas porel trabajador durante la vigencia de tal relación.

• En Brasil y Argentina se establece una presunción de carácter simplemente legal, en cuanto se considera realizada durante la vigencia de la relación contractual aquellas invenciones o modelos de utilidad cuya patente hubiere sido solicitada por el empleado un año después de la extinción del vínculo laboral.


• Opinión: la norma no contempla plazo para reclamar, ni en el caso de lasinvenciones universitarias ni en el caso de las invenciones laborales. Contodo, la aplicación de los principios generales del derecho, permite anuestras universidades reclamar validamente ante los tribunales su

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nuestras universidades reclamar validamente ante los tribunales suderecho a la patente, en la medida que no haya operado la prescripción,por cuanto la creación encuentra su origen en el tiempo que se encontrabavigente el contrato entre las partes.


b) Personal contratado sin vínculo de dependencia o subordinación:La primera, se encuentra dada por la situación que estos profesionales, en el contexto de una misma investigación, pueden encontrarse contratados simultáneamente por la universidad y por otras entidades, que denominaremos terceros contratantes, como podría ser por ejemplo un laboratorio.

• ¿Cómo determinar si el resultado de la actividad creativa del profesional

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• ¿Cómo determinar si el resultado de la actividad creativa del profesional se encuentra en los servicios prestados a la universidad o ella encuentra su origen en la realización de las labores brindadas para el tercero?.

• En el evento que la creación industrial sea el resultado conjunto de la actividad desplegada por el profesional para ambos, postulamos la aplicación de los principios generales del derecho, razón por la cual nos encontraremos con una comunidad en el derecho a la patente.

• Obligación de comunicar el resultado de la actividad inventiva ycreativa por parte del personal contratado por las universidades:

• La norma en análisis no consagró la obligación a los profesoresuniversitarios de notificar a la universidad las invenciones que sean elresultado de sus labores de investigación y pertenezcan al ámbito de sus

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resultado de sus labores de investigación y pertenezcan al ámbito de susfunciones.

• Opinión: si el profesor no comunica la actividad creativa o inventiva quehubiere realizado incurre en responsabilidad civil de carácterextracontractual por su omisión, de modo que deberá indemnizar losperjuicios que con su omisión cause a la institución, la que en todo casodeberá ser fijada prudencialmente por el Juez.

• Derecho a participar en los beneficios: el profesor tiene derecho aparticipar de los beneficios obtenidos por su trabajo, aún cuando launiversidad haya cedido a un tercero sus derechos en la invención.

• ¿Qué ocurre si la universidad no ejerce su derecho de solicitar los registrosy derechos de propiedad industrial?: se produce una colisión con elderecho que tiene el profesor de participar de los beneficios.

Participación de los beneficios en el régimen jurídico:

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derecho que tiene el profesor de participar de los beneficios.

• Si la universidad decide no patentar y, consecuencialmente, se abstiene deexplotar la invención, o no cede su derecho a la patente a un tercero parasu explotación, el profesor no obtendrá beneficios con el resultado de suactividad inventiva y creativa, perjudicándose con ello sus legítimasexpectativas.

• Opinión: en consideración los principios generales del derecho, lasuniversidades no tienen una facultad discrecional para ejercer su derechoa la patente, de modo que si no solicitan el privilegio o, si lo solicitan, noexplotan la invención, incurren en responsabilidad civil, debiendoindemnizar al profesor por los perjuicios ocasionados, correspondiéndoleal juez la determinación de la misma.


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al juez la determinación de la misma.

• Consejo: Como una forma de evitar incurrir en responsabilidad, unafórmula que puede adoptar la universidad si no va a ejercer sus derechos,es cederlos al profesor sin perjuicio de reservarse una licencia para lautilización de la misma en las aulas e investigación propia.

• Pregunta: ¿es posible sostener que, en contrapartida al derecho departicipación en los beneficios, el profesor debería también concurrir en laspérdidas de la explotación?

• Opinión: esto no sería recomendable, toda vez que tal consideración


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• Opinión: esto no sería recomendable, toda vez que tal consideraciónconstituiría un claro obstáculo para el desarrollo y estímulo de lainvestigación, sin perjuicio que al tenor de la norma no puede sustentarsetal posición, toda vez que este beneficio constituye la retribución que debeotorgar la universidad por el derecho a la patente que se le ha atribuido.

• El artículo 70 delega en los respectivos estatutos universitarios lasmodalidades en que el profesor o investigador participará de dichosbeneficios, al establecer expresamente que el derecho a la patentepertenece a las universidades o las instituciones de investigación “sinperjuicio de que los estatutos de dichas entidades regulen las modalidades

Regulación en los estatutos universitarios de la participación en los beneficios:

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perjuicio de que los estatutos de dichas entidades regulen las modalidadesen que el inventor o creador participe de los beneficios obtenidos por sutrabajo”.

• No contempló plazos para que las instituciones incorporaran en susestatutos disposiciones de este carácter, ni sanciones para aquellas que endefinitiva no lo hicieran

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