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Año XXXIII – Número 2837

Lima, 27 de octubre de 2016

SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Pág.

PROCESO 576-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima (Perú). Expediente interno del Consultante: 3213-2014-0-1801-JR-CA-25. Referencia: Marcas involucradas W (mixta) yWONG (mixta)..... ...................................................................... 2

PROCESO 588-IP-2015 Interpretación Prejudicial Obligatoria. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2009-00102. Referencia: Acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Signos controvertidos: COCINA CON AMOR y el lema comercial CON EL REY Y MUCHO AMOR y la marca EL REY ........................... 25

PROCESO 640-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2014-00025. Referencia: Marcas involucradas BLACK OUT (mixta) y OREO (mixta).. ....................................................................... 45

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 19 de agosto de 2016

Proceso:

Asunto:

Consultante:

Expediente interno del Consultante:

Referencia:

Magistrado Ponente:

VISTOS

576-IP-2015

Interpretación Prejudicial

Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima (Perú)

3213-2014-0-1801-JR-CA-25

Marcas involucradas W (mixta) y WONG (mixta)

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros

El oficio No. 3213-2014-0/StaSECA-CSJLJ-PJ, recibido el 30 de octubre de 2015, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Sub Especialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú solicita interpretación prejudicial del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso interno Nº 3213-2014-0-1801-JR-CA-25.

El Auto de 16 de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A. ANTECEDENTES

1. Partes en el proceso interno

Demandante: TAWA PARTNERS S.A.C.

1

GACETA OFICIAL 27/10/16 2 de 63

\

Demandado:

Tercero interesado:

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), República del Perú.

E. WONGS.A.

2. Hechos relevantes

2.1. El 13 de noviembre de 2008, Tawa Partners S.A.C. solicitó el registro de la marca W (mixta), para distinguir "gestión de negocios comerciales", servicio comprendido en la clase 35 de la "Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas", instituida por el Arreglo de Niza (en lo sucesivo, "la Clasificación Internacional de Niza")1 •

• w

2.2. El 1 de marzo de 2009, la referida solicitud fue publicada en el diario oficial El Peruano.

2.3. El 14 de abril de 2009, E. Wong S.A. (en adelante, "Wong") formuló oposición, al considerar que la marca solicitada se encontraba incursa en las prohibiciones de registro contenidas en los literales a), b) y e) del Artículo 136 de la Decisión 486, por cuanto:

2

a) Resultaría similar a su marca registrada WONG (mixta), registradapara distinguir "publicidad, gestión de negocios comerciales,administración comercial, trabajos de oficina", comprendidos en laclase 35 de la Clasificación Internacional de Niza (certificado40333);

b) Resultaría similar con la marca WONG (mixta), registradas en lasotras 44 clases de la Clasificación Internacional de Niza2;

Expediente administrativo 373418-2008.

Al respecto, cabe indicar que el INDECOPI determinó lo siguiente: •conviene en señalar que revisados los argumentos expuestos en el escrito de oposición se verifica que la mención a la

2


c) Vulneraría sus derechos sobre el nombre comercial E.WONG(mixta), usado desde el inicio de sus actividades, en 1983.

d) Vulneraria sus derechos sobre la enseña W (mixta), que vieneutilizando;

e) El uso por parte de terceros de una letra W acompañada de uncírculo en la parte superior afectaría sus derechos; y,

f) Se perpetraría un acto de competencia desleal.

2.4. Mediante proveído de fecha 19 de enero de 2010, la Comisión de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (en lo sucesivo, "el INDECOPI") requirió a Wong que presente pruebas que acrediten el uso de la enseña alegada en los fundamentos de su oposición, requerimiento que no fue absuelto.

2.5. El 13 de agosto de 201 O, mediante Resolución 1757-2010/CSDINDECOPI, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI declaró infundada la oposición formulada por Wong.

2.6. El 9 de septiembre de 2010, Wong interpuso recurso de apelación contra la Resolución 1757-2010/CSD-INDECOPI.

2.7. El 3 de junio de 2011, mediante Resolución 1147-2011/TPI-INDECOPI, el Tribunal de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI declaró nula la Resolución 1757-2010/CSD-INDECOPI y, en consecuencia, devolvió los actuados a la primera instancia administrativa a fin de que emita un nuevo pronunciamiento, teniendo en cuenta la marca de servicio GRAN CORSO DE FIESTAS PATRIAS WONG (mixta), registrada con anterioridad a favor de Wong (certificado 45568 ), que no fue considerada al realizar el análisis en la Resolución 1757-2010/CSD-INDECOPI.

2.8. El 8 de febrero de 2013, mediante Resolución 487-2013/CSDINDECOPI, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI declaró infundada la oposición formulada por Wong y ordenó inscribir la marca solicitada en el registro de marcas a favor de Tawa Partners S.A.C.

2.9. El 11 de marzo de 2013, Wong interpuso recurso de apelación contra la Resolución 487-2013/CSD-INDECOPI, únicamente contra los extremos que declararon infundada su oposición con respecto a que el signo solicitado se encontraría incurso en las prohibiciones de registro

titularidad de la mencionada marca en las otras clases se ha realizado de manera referencial, no

siendo sustento de fa oposición formulada" (follo 15).

3


establecidas en los incisos a) y e) del Articulo 136 de la Decisión 486, en tanto el signo solicitado a registro resultaría confundible con su marca WONG (mixta) y con su enseña comercial, a la que se le habría dado de manera equivocada tratamiento de nombre comercial.

2.1 O. El 11 de diciembre de 2013, mediante Resolución 4208-2013/TPIINDECOPI, el Tribunal de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI revocó la Resolución 487-2013/CSD-INDECOPI y, en consecuencia, denegó el registro de la marca solicitada W (mixta), al considerar que existe riesgo de confusión indirecta en virtud de la identidad entre los servicios que pretende distinguir el signo solicitado W (mixto) y los que distingue la marca registrada WONG (mixta) y de la inexistencia de otras marcas registradas, a nombre de terceros, en la clase 35, que contengan un punto sobre la letra W.

2.11.EI 12 de mayo de 2014, Tawa Partners S.A.C. interpuso demanda contencioso administrativa en contra de la Resolución 4208-2013/TPIINDECOPI.

2.12. El 12 de mayo de 2015, el Vigésimo Quinto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, con Sub Especialidad de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda.

2.13. El 5 de junio de 2015, Tawa Partners S.A.C. presentó recurso de apelación contra la Sentencia de 12 de mayo de 2015.

2.14. El 23 de octubre de 2015, mediante Resolución Nº 3, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Sub Especialidad en Temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emita interpretación prejudicial del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486.

3. Argumentos de la demanda

Tawa Partners S.A.C. formuló demanda contencioso administrativa esencialmente en los siguientes términos:

3.1. La Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI, en una actuación poco clara y contraria a las normas que rigen los procedimientos administrativos, en primer lugar, mediante Resolución 1147-2011/TPI-INDECOPI, declara nula la Resolución 1757-2010/CSDINDECOPI, por no haber mencionado en su análisis a una marca que no implicaba modificación alguna en su decisión final, pues el elemento Wong que contiene la marca GRAN CORSO DE FIESTAS PATRIAS WONG (mixta) es el único elemento que contiene la marca sobre cuya base se planteó la oposición en la cual la Comisión basó su análisis y, posteriormente, en su Resolución 4208-2013/TPI-INDECOPI, con una

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actuación completamente contradictoria, luego de haber determinado que el signo solicitado y la marca base de oposición no son semejantes entre sí, concluye que el signo solicitado no puede acceder a registro por ser susceptible de generar un riesgo de confusión indirecta con respecto a la marca base de la oposición.

3.2. La Resolución 1757-2010/CSD-INDECOPI no debió ser declarada nula por la Sala pues el vicio en el que pudo haber incurrido la Comisión se trataba de un vicio no trascendente que no cambiaba en absoluto el sentido de la decisión final en aspectos importantes, encontrándonos dentro de uno de los supuestos de conservación del acto administrativo, ni afectaba el debido procedimiento, por lo que la Sala contaba con los elementos suficientes para pronunciarse sobre el tema de fondo y emitir directamente su resolución sin dilatar innecesariamente el procedimiento de registro.

3.3. No se puede pretender que por el simple hecho de que los signos confrontados distingan algunos de los mismos servicios se configure un supuesto de confusión indirecta.

4. Argumentos de la contestación a la demanda.

4.1. El INDECOPI, en su escrito de contestación a la demanda, manifestó en esencia lo siguiente:

a) El signo solicitado W (mixto) es confundible con la marca registradaWong (mixta), toda vez que distingue algunos de los mismosservicios de gestión de negocios comerciales comprendidos en laclase 35 y que ambos signos presentan un punto sobre la letra W,constituyendo un supuesto de confusión indirecta, ya que podríainducir a creer que el signo solicitado constituye una variación dela marca inscrita a favor de Wong, o una nueva línea de serviciosque distingue la marca opositora, o que existe vinculación decarácter comercial entre ambas empresas.

b) Al confrontar los signos en conflicto, se tiene lo siguiente: (1) lossignos confrontados se encuentran conformados por un elementosimilar, la letra W con un punto sobre ella; (ii) los signosconfrontados distinguen algunos de los mismos servicios; y , (iii) noexiste otra marca que contenga un punto sobre una letra W, paradistinguir servicios comprendidos en la clase 35 de la ClasificaciónInternacional de Niza.

c) La presencia de otros elementos en los signos confrontados noelimina el riesgo de confusión existente entre los signos cotejados,que se presenta por la presencia en ambos de una letra W con unpunto sobre ella. Si bien los signos confrontados presentan ligeras

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diferencias, no significa que estos no sean confundibles, toda vez que la confusión se puede presentar de manera directa o indirecta.

4.2. E. Wong S.A., tercero interesado en el proceso interno, presentó contestación a la demanda alegando fundamentalmente lo siguiente:

a) Tawa Partners S.A.C. demanda judicialmente el que se le deniegueel registro de marca solicitado, cuando su marca evidentementepuede causar un riesgo de confusión o de asociación en el mercadoperuano, al incluir una letra W con un punto encima, de manera casiidéntica a como es usada y está previamente registrada por partede Wong. Cabe resaltar que, la marca solicitada no incluye ningúnelemento adicional que pudiera agregarle mayor distintividad ydiferenciarla de la marca protegida, en favor de Wong.

b) Las marcas confrontadas comparten la letra W, sin embargo, esesolo hecho o semejanza no determina que las marcas seanconfundibles al punto de generar riesgo de confusión. Elimpedimento registra! se origina porque la marca solicitada incluyeun punto sobre la parte superior de la letra W, tal como ocurre enla marca de Wong, y no incluye ningún elemento adicional, queorigine que las marcas en su conjunto puedan coexistir sin causarriesgo de confusión en el público consumidor.

c) Aun cuando la marca TAWA (mixta) ha sido registrada por TawaPartners S.A.C., dicha marca difiere de la marca W (mixta),solicitada ante el INDECOPI mediante expediente 373418-2013,materia de la presente acción contencioso administrativa, porcuanto la marca aquí discutida no incluye ningún elementoadicional que origine que las marcas sub-litis analizadas en suconjunto puedan coexistir sin causar riesgo de confusión en elpúblico consumidor.

d) No existe posibilidad de coexistencia registra! con la marcasolicitada W (mixta). Asimismo, la Resolución emitida por elTribunal del INDECOPI ha cumplido cabalmente con lo dispuestopor la legislación vigente en materia de marcas, por lo quecorresponde declarar infundada la acción contenciosoadministrativa que ha interpuesto Tawa Partners S.A.C.

5. Fundamentos de la sentencia de primera instancia

La sentencia de primera instancia judicial declaró infundada la demanda al considerar principalmente lo siguiente:

5.1. Se advierte que el signo solicitado se encuentra constituido por una letra W, en cuya parte superior se encuentra un punto, el cual será recordado imperfectamente por el consumidor medio, quien puede atribuir

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erróneamente que el mismo tiene el mismo origen empresarial al ser semejante a la letra inicial de la marca registrada y, por tanto, creer que el signo solicitado constituye una variación de la marca inscrita a favor de Wong o una nueva línea de los servicios que distingue dicha marca, o que existe vinculación de carácter comercial entre las empresas,constituyéndose en el supuesto de riesgo de confusión indirecta; ello,teniendo en cuenta que ambos signos identifican servicios idénticosconsistentes en gestión de negocios comerciales.

5.2. No se advierte la alegada contradicción por parte del Tribunal del INDECOPI, cuando señaló que, no obstante, la diferencia entre los referidos signos, podría conllevar a un riesgo de confusión indirecta al consumidor medio respecto al origen empresarial de los signos en cuestión, al presentar los mismos un punto sobre la letra W y distinguir servicios idénticos.

5.3. Tawa Partners S.A.C. hace referencia a que es titular de la marca TAWA (mixta), para distinguir productos comprendidos en la clase 32 ( certificado 63584 ), lo que demostraría que existe un registro previo que incluye en su conformación un punto sobre la letra W. Al respecto, la determinación de riesgo de confusión corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a efectos de precisar el grado de confundibilidad de los signos en disputa. Por lo que el hecho que se encuentre inscrita dicha marca a favor de la demandante no enerva el análisis que en el caso concreto ha realizado el Tribunal del INDECOPI.

6. Argumentos del recurso de apelación de sentencia

Tawa Partners S.A.C. interpuso recurso de apelación de la sentencia de primera instancia, alegando fundamentalmente lo siguiente:

6.1. La posición de la Sala del INDECOPI y del Juzgado de primera instancia carece de toda argumentación lógica, al considerar que si bien el signo solicitado y la marca base de la oposición no son semejantes entre sí, luego señalar que sin perjuicio de ello, el signo solicitado no puede acceder a registro por ser susceptible de generar un "riesgo de confusión indirecto" con respecto a la marca base de la oposición, al distinguir los mismos servicios y al no existir marcas registradas a favor de terceros que incluyan en su conformación un punto sobre la letra W en la misma clase; tales criterios no son determinantes ni han sido establecidos por la norma ni por la jurisprudencia, a fin de determinar la existencia de un posible riesgo de confusión.

6.2. Lo señalado por la Sala no es correcto, por cuanto Tawa Partners S.A.C. es titular de la marca TAWA (mixta), para distinguir servicios de la misma clase 35, por lo que existe un registro previo que incluye en su

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conformación un punto sobre la letra W y justamente está registrado a favor de Tawa Partners S.A.C.

6.3. No se puede pretender que por el simple hecho de que los signos confrontados distingan algunos de los mismos servicios se configure un supuesto de confusión indirecta.

7. Solicitud del consultante

7.1. El Tribunal consultante solicita que este Tribunal se pronuncie respecto de:

a) ¿Cómo debe efectuarse el análisis de confundibilidad entre dossignos mixtos que distinguen servicios similares y de la mismaclase?

b) ¿Qué se entiende por elemento relevante de un signo?

c) ¿El elemento relevante de un signo mixto, constituido por unadenominación escrita con grafías particulares ( que le otorgan elelemento gráfico al signo), puede tener como elemento relevanteuna de sus letras que destaca y genera mayor impacto visual porsu ubicación, tamaño y características gráficas especiales respectodel resto?

d) ¿El elemento relevante de un signo mixto necesariamente debe sero el gráfico o el denominativo, o puede también ser un elementomixto que posee ambos elementos, gráfico y denominativo? ¿ Unsigno mixto conformado por una sola denominación escrita congrafías particulares puede fraccionarse en el análisis deconfundibilidad si uno de sus elementos resulta relevante y demayor impacto respecto de los demás?

e) Si el elemento relevante de un signo mixto registrado resulta similaral signo en disputa, ¿es posible determinar la semejanza entre lossignos sin afectar la regla para el análisis de confundibilidad segúnla cual el cotejo se efectúa atendiendo a la visión general o deconjunto de la marca?

f) ¿Qué rol juega la mayor fuerza distintiva de un signo que no tieneel carácter de notorio o renombrado pero que es conocido por unsector del mercado nacional?

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS

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El Tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la Interpretación solicitada3

•

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud gráfica,ortográfica, fonética e ideológica. Reglas para realizar el cotejo designos.

2. Comparación entre signos mixtos. El elemento preponderante y laapreciación del signo en su conjunto.

3. Conexión competitiva entre productos en la misma clase 35.4. Preguntas formuladas por el consultante.

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitudgráfica, ortográfica, fonética e ideológica. Reglas para realizar elcotejo de signos.

1.1. Se abordara el tema en virtud a que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre la marca W (mixta), solicitada porTawa Partners S.A.C., y la marca WONG (mixta), registrada a favor de Wong, sobre la base de la cual se presentó la oposición y se denegó el registro solicitado.

1.2. En consecuencia, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor es el siguiente:

3

''Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormentesolicitada para registro o registrada por un tercero, para los

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. -

"Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro oregistrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o

servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusióno de asociación;

( ... r.

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(. . . )".

mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

1.3. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de aptitud distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor4.

a) El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto. Elprimero, riesgo de confusión directo, caracterizado por laposibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o serviciodeterminado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgode confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuyea dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origenempresarial diferente al que realmente posee.

b) El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que elconsumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origenempresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor dedicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculacióneconómica.

1.4. Al resolver la controversia, se debe examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:

�:

a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signosen conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otroselementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidenciaen las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse tambiénen cuenta las particularidades de cada caso, con el fin dedeterminar si existe la posibilidad real de confusión entre los signosconfrontados5

.

b) Ortográfica (gramatical): Se refiere a la semejanza de las letrasde los signos en conflicto desde el punto de vista de su

Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 325-IP-2015, pp. 9-10.

Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas dentro del Proceso 15-IP-2013, p. 5; y el Proceso 519-IP-2015, p. 6.

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configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia6

.

c) Gráfica (figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementosgráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazosdel dibujo o el concepto que evocan7

•

d) Conceptual (ideológica): Se configura entre signos que evocanuna idea y/o valor idéntico y/o semejante8

•

1.5. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se debe observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:9

a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementosque confonnan el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cadauno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuentasu unidad fonética, ortográfica, gráfica y conceptual.

b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo;esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No esprocedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidordificilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo haráen momentos diferentes.

c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no lasdiferencias, pues es en las semejanzas en las que se puedepercibir el riesgo de confusión o asociación.

d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar delconsumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómoel producto o servicio es percibido por el consumidor. El criterio delconsumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya queestamos frente a productos que se dirigen a la población engeneral.

1.6. En relación con esta última regla para el cotejo de marcas, relativa al consumidor medio, es preciso indicar que se espera que este confiará

6

7

8

9

/bid.

Así, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 519-IP-2015, pp. 11-12.

/bid.

Véase, por ejemplo, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 178-IP-2015, p. 8.

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1.7.

1.8.

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en la imagen imperfecta que conserva en la memoria10• Asimismo, se entiende que este percibe la marca como un todo, sin detenerse a examinar los diferentes detalles11 • Adicionalmente, su nivel de atención puede variar en función de la categoría de productos contemplada, sin embargo, en general, se considera que se trata de un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz12•

Finalmente, cabe precisar que un signo es idéntico a una marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca; mientras que un signo será semejante cuando, considerado en su conjunto, contenga diferencias tan insignificantes que puedan pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor13 •

Al respecto, el Tribunal advierte la prolijidad que se debe tener al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos, debiendo en un primer momento determinar la existencia de sus identidad o similitud, y en un segundo momento la correspondencia entre los productos o servicios que cada uno distingue o pretende distinguir14 . De tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de contar con fundamentos claros para denegar o conceder un registro. En cambio, de existir dos signos idénticos en su composición pero que identifican

Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas dentro del Proceso 129-IP-2014, p. 12; Proceso 14-IP-2009, p. 6; Proceso 92-IP-2004, p. 6; las cuales toman como referencia la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (T JCE) de 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00.

Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 475-IP-2015 de 14 de julio de 2016, p. 8, la cual toma como referencia la Sentencia del TJCE de 12 de junio de 2007, OAMI e/ Shaker, asunto C-334/05 P, apartado 35; citada en la Sentencia del TJUE de 3 de mayo de 2016, Aranynektár Tennékgyártó és Kereskedelmi KFT e/ Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO). asunto T-503/15, apartado 26.

Véase, en ese sentido, la Interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 475-IP-2015 de 14 de julio de 2016, p. 8, la cual toma como referencia la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 23 de marzo de 2012, Sarilla e/ OHMI - Brauerei Schlosser (ALIXIR), asunto T-157/10, apartado 18; citada en la Sentencia del TJUE de 28 de abril de 2016, Gervais Oanone e/ EUIPO - Mahou (B'lue), asunto T-803/14, apartado 18. Véase también la Sentencia del T JCE de 6 de julio de 1995, caso "Mars", asunto C-470/93, apartado 24; citada en la Sentencia del T JCE de 16 de septiembre de 1999, Estée Laudar Cosmelics e/ Lancaster Group, asunto C-220/98, apartado 27. Véase asimismo fa Sentencia del TJCE de 20 de mayo de 1992, Comisión de las Comunidades Europeas e/ República Federal de Alemania, asunto C-290/90, relativo a la interpretación de los Articulas 30 y 36 del Tratado CEE y al concepto de "medicamento", en el cual el T JCE desestimó el recurso interpuesto por la Comisión, apartado 11: "El Gobierno alemán considera que las soluciones controvertidas son asimismo medicamentos por su presentación debido a la siguiente razón: dado que las soluciones deben utilizarse cuando el ojo ya se encuentra afectado, el consumidor normalmente informado debe deducir de ello que se trata de un producto con propiedades preventivas o curativas·.

Véase, en ese sentido, la Interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 316-IP-2015.

En ese sentido, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 512-IP-2014 de 15 de julio de 2015.

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productos o servicios en clases distintas, como regla general, podrán ser perfectamente registrables 15•

1.9. De acuerdo a las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación.

2. Comparación entre signos mixtos. El elemento preponderante y laapreciación del signo en su conjunto.

2.1. El Tribunal analizará el presente tema en virtud de que, tanto el signo W (mixto), solicitado por Tawa Partners S.A.C., como la marca opositora WONG (mixta), registrada a favor de Wong, son mixtos.

2.2. Si bien el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características que puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.

2.3. En consecuencia, una vez se haya determinado cuál es el elemento preponderante del signo mixto, deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo entre los mismos:

2.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión 16; salvo que pueda suscitar una misma idea o concepto.

2.3.2. Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, debe tener en cuenta para la comparación de los signos figurativos, que en estos se pueden distinguir dos elementos:17

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a) El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo.

b) El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en lamente de quien la observa.

Asl, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 316-IP-2015, ya citado.

Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 129-IP-2015 de 20 de julio de 2015, p. 10.

Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 81-IP-2015 de 20 de julio de 2015, pp. 10-11.

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Cabe precisar que el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer.

2.3.3. Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos distintivos. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 18

2.4.

18

19

a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sindescomponer su unidad fonética. Sin embargo, esimportante tener en cuenta las letras, las silabas o laspalabras que poseen una función diferenciadora en elconjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo elsigno es percibido en el mercado.

b) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos acomparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica omuy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podríaser evidente.

c) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez queesto indica la sonoridad de la denominación.

d) Se debe determinar el elemento que impacta de unamanera más fuerte en la mente del consumidor, pues estomostraría cómo es captada la marca en el mercado.

Finalmente, es preciso citar al tratadista Femández-Novoa, quien explica que: "el recuerdo subsistente en la mente del consumidor vendrá determinado no por la totalidad de los elementos componentes de la marca, sino más bien por un elemento concreto; aquel que por su originalidad, carácter llamativo o situación dentro del conjunto provoque la impresión global de la marca en el consumidor ( ... ) la pauta de visión global tiene que combinarse con la pauta ulterior: la de supremacía del elemento dominante que impregna la visión en conjunto de una marca"19

.

Véase, a modo referencial, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas dentro del Proceso 1-IP·2005 de 9 de marzo de 2005, p. 7; y del Proceso 12·1P-2014 de 14 de marzo de 2014, p. 11.

Cf. FERNANDEZ·NOVOA, Carlos. "Tratado sobre Derecho de Marcas", 2da edición, Madrid: Gómez Acebo & Rombo, Marcial Pons, 2004, p. 311. El citado autor refiere asimismo que: ·en el análisis de una marca mixta hay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina la impresión general que ( ... ) suscita en el consumidor ( ... } debiendo el examinador esfonarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo, determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en los consumidores". FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos, "Fundamentos de Derecho de Marcas•, Ed. Montecorvo, Madrid, 1984, pp. 237-239; citado en la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 45·1P-2015 de 19 de agosto de 2015, p. 9.

14


2.5. En consecuencia, el principio o regla de la impresión o visión global tiene que combinarse con la pauta de la de supremacía del elemento predominante. En otras palabras, se deberá dar preponderancia o prevalencia a un determinado elemento --denominativo o gráfico- de un signo mixto, sin dejar de aplicar la regla general del cotejo entre signos distintivos de la visión global o de apreciación del signo en su conjunto.

2.6. En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, se debe proceder a realizar el cotejo de los signos mixtos en conflicto, de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo W {mixta), solicitado por Tawa Partners S.A.C., y la marca WONG {mixta), registrada a favor de Wong.

3. Conexión competitiva entre productos en la misma clase 35.

3.1. Se abordará el presente tema en virtud de que el consultante se refiere a la similitud o conexión competitiva entre servicios en la primera pregunta formulada a este Tribunal en la presente consulta.

3.2. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos en una misma clase no es determinante para efectos de· establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 48620

•

3.3. Se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes21

•

2º Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. -

21

·Articulo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas,los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente. w

(Subrayado por fuera del texto).

En ese sentido, Interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 156-IP-2014 de 16 de octubre de 2013, p. 21.

15


3.4. Para apreciar la conexión competitiva, entre productos o servicios, se deben tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios, los cuales no bastarán por si mismos -sin la concurrencia de otros indiciospara la determinación de la similitud entre productos o servicios:

22

23

24

25

26

a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza22 .

Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante a efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza.

b) Los canales de aprovisionamiento, de distribución y decomercialización, así como los medios de publicidad empleadospara tales fines23

, la tecnología empleada, la finalidad o función24,

el mismo género, la misma naturaleza de los productos oservicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios25

•

Respecto al criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta casi exhaustiva. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros indicios26

•

El Tribunal ha sostenido que, a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, se deberá tomar en cuenta, en razón de la regla de la especlalidad, la idenUficación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor. Véase, en ese sentido, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales emitidas dentro del Proceso 67-IP-2002 de 15 de noviembre de 2002, p. 8; y del Proceso 441-IP-2015 de 4 de febrero de 2016, pp. 12-13.

Véase, por ejemplo, interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 441-IP-2015, ya citada, pp. 12-13.

Los productos son similares si se puede presumir que recurren a un mismo "know-how" de fabricación y persiguen un mismo propósito general. Véase, en ese sentido, a modo referencial, Instituto Federal de Propiedad Intelectual de Suiza (lnstitut Féderal de la Propriété lntellectuelle), "Dlrectives en matiére des marques", Berna, 2014, p. 178.

Véase, a titulo referencial e ilustrativo, la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Sexta) de 21 de enero de 2016, asunto C-50/15 P, Kurt Hesse e/ OAMl - Hubert Ampfert -Dr. lng. h.c. F. Porsche AG. apartado 23: "un factor entre muchos otros, como la naturaleza, la utilización o /os canales de distribución de esos productos, respecto a los cuales se puede apreciar la similitud de los productos" (Subrayado por fuera del texto).

En ese sentido, lnsUtuto Federal de Propiedad Intelectual de Suiza, Op. Cit.

16


21

28

29

30

31

Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, en principio, no existirá conexión competitiva27

• De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know�how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de conexión competitiva28

•

c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) ocomplementariedad de los productos o servicios29

.

En efecto, para analizar la conexión competitiva, es pertinente teneren cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo alhecho de que los consumidores consideren que los productos sonsustituibles entre sí para las mismas finalidades, o lacomplementariedad, relativo al hecho de que los consumidoresjuzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que eluso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puedeutilizarse sin el otro30

•

Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debetener en consideración que existe conexión competitiva cuando losproductos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonablespara el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno uotro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramentecuando un ligero incremento en el precio de un producto originauna mayor demanda en el otro31

• Para apreciar la conexión

Al respecto, cabe recordar que el riesgo de confusión debe ser siempre apreciado en función al público consumidor pertinente. En otras palabras, de encontrarse los respectivos productos o servicios dirigidos a diferentes sectores o consumidores, no habrá lugar, en principio, a riesgo de confusión en el público consumidor pertinente, de confonnidad con el Principio de Especialidad.

Cabe indicar que no existe, generalmente, riesgo de confusión entre un producto principal y sus componentes, siendo esto partlculannente válido para los productos compuestos. Adicionalmente, las materias primas y los productos semielaborados no son, en general, similares al producto tenninado. Sin embargo, podría darse una excepción a este principio cuando, para el público, las materias primas tienen tal importancia en la calidad del producto tenninado que únicamente podrían ser atribuidas al mismo titular del signo que distingue el producto terminado. Cf. Instituto Federal de Propiedad Intelectual de Suiza, Op. Cit.

Esto es, tomando en cuenta las características, finalidad, similitudes de género y el precio de los productos o servicios.

Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 68-IP-2002 de 27 de noviembre de 2002, p. 8; en la cual se cita a FERNANDEZ NOVOA, Car1os. Fundamentos de Derecho de Marcas. Madrid, Ed. Montecorvo, 1984, pp. 242 y ss.; citado a su vez en: AAW. "Testimonio Comunitario. Doctrina - Legislación - Jurisprudencia·. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Quito, 2004, p. 400.

En lo que concierne a la sustitución de productos o servicios, se debe tener en cuenta que: ·1=1 efecto sustitución de un cambio en el precio de un bien es la variación en la cantidad consumida de dicho bien como resultado de que el consumidor sustituye el bien que ya se ha vuelto más caro en términos relativos por el bien que se ha vuelto más barato en términos relativos". Es decir, al aumentar el precio de un bien, el consumidor sustituirá el consumo de este por otro que sea relativamente más barato, ocurriendo por tanto un efecto sustitución. KRUGMAN, Paul y

17


V

competitiva, o sustitución, entre productos o servicios, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc.

Si bien el análisis de la configuración del indicio o factor relativo a la complementariedad entre productos o serv1c1os, debe complementarse con un examen del criterio referido en el punto anterior (e.g., canales de distribución, características de la comercialización, puntos de venta, género, naturaleza, utilización, etc.), a diferencia de otros criterios de conexión competitiva, la complementariedad entre los productos o servicios identificados por los signos comparados podría fundamentar, por sí misma, la existencia de conexión competitiva entre estos32

•

En ese sentido, cuando los productos o servicios accesorios son generalmente ofrecidos por el mismo fabricante del producto principal, ello comportará un indicio de similitud o conexión competitiva entre tales productos o servicios. En otras palabras, un producto o servicio que sea el complemento útil de una oferta principal constituirá un indicio a favor de la conexión competitiva33

•

3.5. Finalmente, cabe indicar que también puede existir conexidad entre un producto y un servicio. En tales casos, se deberá examinar, desde el punto de vista del consumidor pertinente, si los titulares de marcas de servicio en un determinado sector, usualmente se dedican a la fabricación o distribución de los productos comparados o, a la inversa, si

32

33

Robin WELLS. "Introducción a la Economía", traducido al español por Sonia Benito Muela. Ed. Reverté, Barcelona, 2007, p. 247.

Al mspecto, cabe citar, a titulo referencial e ilustrativo, la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Sexta) de 21 de enero de 2016, ya citada, apartados 22 y 23:

"22 En la medida en que el Sr. Hesse reprocha al Tribunal General, mediante su primer motivo, no haber tomado en consideración todos /os factores pertinentes que caracterizan la relación entre los productos de que se trata, en particular el origen, la comercialización, los canales de distribución v los puntos de venta de esos productos. procede señalar, en primer lugar, que, en la parte de la sentencia recurrida a la que se refiere dicho motivo, el Tribunal General ratificó la apreciación de la Sala de Recurso según la cual los productos de que se trata son similares debido a su complementariedad. considerando -en particular, en el apartado 43 de esa sentencia- que los argumentos planteados por el Sr. Hesse especfficamente en ese contexto no podían desvirtuar tal apreciación.

23 En segundo lugar, pese a que el carácter complementario de los productos de que se trata sólo representa un factor entre muchos otros, como la naturaleza, la utilización o los canales de dístribución de esos productos. respecto a los cuales se puede apreciar la similitud de los productos, no es menos cierto que se trata de un criterio autónomo, que puede fundamentar, por sf mismo. la existencia de dicha similitud:

(Subrayado por fuera del texto).

Instituto Federal de Propiedad Intelectual de Suiza, Op. Cit.

18


los titulares de marcas de un determinado producto prestan habitualmente los servicios distinguidos por el signo en conflicto.

3.6. En estos casos, el consumidor, generalmente, percibirá los correspondientes productos y servicios como una prestación que forma un todo coherente. Así, por ejemplo, los servicios de reparación y mantenimiento que complementan la oferta de productos, pueden ser considerados conexos a estos (servicio postventa), en concurrencia con otros indicios de conexión competitiva señalados precedentemente34

•

3.7. En ese sentido, se deberá hacer uso de los criterios señalados para determinar la existencia de conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos confrontados. Sin embargo, a objeto de verificar la conexidad entre los productos amparados, resulta necesario precisar que habrá circunstancias en las que uno o dos criterios serán suficientes para establecer la conexión competitiva, tal es el caso de los productos que son sustituibles entre sí para las mismas finalidades y/o son complementarios35.

3.8. Sin embargo, dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios, en los demás casos, un criterio aisladamente considerado no será suficiente para establecer la existencia de conexión competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios que únicamente comparten los mismos medios de publicidad. Bajo este último supuesto, se requerirá la concurrencia de otros criterios para la consecución del propósito de establecer la conexión competitiva36

•

3.9. Se deberá hacer uso de los criterios señalados para determinar la existencia de conexión competitiva entre los servicios que distinguen los signos confrontados. A objeto de verificar la conexidad entre los productos amparados, respecto de los cuales el uso del signo solicitado pueda inducir al público a error, será necesario que los criterios de conexión competitiva, de ser aplicables al caso, concurran en forma clara y en grado suficiente, toda vez que ninguno de ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado propósito37.

4. Preguntas formuladas por el consultante.

4.1.

34

35

36

37

Finalmente, para un mejor entendimiento de la presente interpretaciónprejudicial, se procede a continuación a responder expresamente cadauna de las preguntas planteadas por el Tribunal consultante (fojas 3 y 4 ),contestando conjuntamente las preguntas c) y d).

/bid., p. 179.

Véase, a modo referencial, las interpretaciones prejudiciales recaídas en los Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-2015 de 10 de junio de 2016.

/bid.

Véase, en ese sentido, por ejemplo, Proceso 67-IP-2002, ya citado, p. 8; Proceso 68-IP-2002, ya citado, p.11.

19


38

39

40

41

42

a) ¿ Cómo debe efectuarse el análisis de confundibilidad entre dossignos mixtos que distinguen servicios similares y de la mismaclase?

Con excepción de los supuestos que configuran excepciones alprincipio de especialidad (e.g., la notoriedad), para la determinacióndel riesgo de confusión se requiere la identidad o similitud, no soloentre productos y servicios, sino también entre signos; al efecto,resulta necesario tomar en consideración las reglas para el cotejode signos distintivos expuestas en la presente providencia.

En ese sentido, para que se configure o genere un riesgo deconfusión en el público consumidor pertinente, se requiere, enprincipio, la concurrencia de dos requisitos: (i) identidad o similitudentre los signos en conflicto; e, (ii) identidad o similitud entre losproductos o servicios que estos distinguen.

En consecuencia, luego de determinar la similitud o conexióncompetitiva entre servicios comprendidos en una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza, debe realizarse elcorrespondiente cotejo entre los signos en conflicto, a efectos de determinar la similitud entre los mismos y la posibilidad de generarun riesgo de confusión en el público consumidor.

b) ¿ Qué se entiende por elemento relevante de un signo?

Usualmente, se incurre en una confusión común relativa a lacalificación de un elemento comprendido dentro de un signodistintivo como "relevante", con respecto a los términos empleadospor este Tribunal (i.e., "preponderante"38

, "predominante"39,

"característico"4º, "determinante"41 o "prevalente"42), dando a

Véase, ejemplos de referencias al elemento "preponderante· de un signo mixto, entre otras, en las interpretaciones prejudiciales emitidas dentro del Proceso 8-IP-2011 de 8 de abril de 2011, p. 9; el Proceso 114-IP-2012 de 31 de octubre de 2012, p. 10; el Proceso 160-IP-2012 de 29 deenero de 2013, p. 10; el Proceso 48-lP-2013 de 3 de abril de 2013, p. 7; y el Proceso 188-IP-2013 de 20 de noviembre de 2013, p. 11.

Véase, ejemplos de referencias expresas al elemento "predominante· de un signo mixto en las interpretaciones prejudiciales expedidas dentro del Proceso 48-IP-2013 de 3 de abril de 2013, pp. 7-8; 118-IP-2013 de 20 de noviembre de 2013, p. 12; el Proceso 12-lP-2014 de 14 de marzo de 2014, p. 12; y el Proceso 45-IP-2015 de 19 de agosto de 2015, p. 9.

Es posible encontrar referencias al elemento "caracterlstico" o "determinante" de un signo mixto, por ejemplo, en la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 178-IP-2015 de 2 de marzo de 2016, p. 11; la cual cita el Proceso 26-IP-98 de 11 de noviembre de 1998, p. 8; que cita, a su vez, a los Procesos 14-IP-95 de 20 de junio de 1996, y 4-IP-88 de 9 de diciembre de 1988, p. 6.

/bid.

Referencias a la Mprevalencia" de un elemento determinado dentro de los signos mixtos pueden encontrarse, entre otras. en las interpretaciones prejudiciales expedidas dentro del Proceso 66-IP-2014 de 19 de junio de 2014, p. 12; y el Proceso 84-IP-2007 de 15 de agosto de 2007, p. 7.

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entender erróneamente que existiría un elemento relevante en desmedro del otro elemento denominativo o gráfico; es decir, tal calificativo da a entender equivocadamente que existirían elementos irrelevantes en el cotejo entre signos distintivos.

En virtud de lo anterior, el Tribunal se refiere, en el caso de los signos mixtos, a la necesidad de determinar el elemento "preponderante" o "predominante" a efectos de realizar el respectivo cotejo. En otras palabras, la jurisprudencia emanada de este Tribunal enseña que, en el cotejo entre signos mixtos, debe centrarse el análisis en un elemento determinado, denominativo o gráfico.

Cabe indicar que, al otorgar preponderancia o prevalencia a un elemento determinado del signo mixto, en el análisis de la similitud gráfica entre los signos en conflicto, no debe dejarse de lado (por ser también relevante para efectos del cotejo) el otro elemento no "preponderante" o "predominante".

Lo anterior, en virtud de lo explicado al desarrollar el segundo tema de la presente providencia, es decir, de que el principio de la visión global debe combinarse con la pauta de la de supremacía del elemento predominante. Es decir, se debe dar preponderancia o prevalencia a un elemento -denominativo o gráfico- de un signo mixto, sin dejar de aplicar la regla general de la visión global o de apreciación del signo en su conjunto, fundamentalmente, en el respectivo análisis de la confundibilidad gráfica entre los signos confrontados.

c) ¿El elemento relevante de un signo mixto, constituido por unadenominación escrita con grafías particulares (que le otorgan elelemento gráfico al signo), puede tener como elemento relevanteuna de sus letras que destaca y genera mayor impacto visual porsu ubicación, tamaño y características gráficas especiales respectodel resto?

d) ¿ El elemento relevante de un signo mixto necesariamente debe sero el gráfico o el denominativo, o puede también ser un elementomixto que posee ambos elementos, gráfico y denominativo? ¿ Unsigno mixto conformado por una sola denominación escrita congrafías particulares puede fraccionarse en el análisis de confundibilidad si uno de sus elementos resulta relevante y de mayor impacto respecto de los demás?

El elemento "preponderante" o "predominante" puede estar constituido por un elemento de naturaleza denominativa con características gráficas especiales. Es decir, el elemento "preponderante" o "predominante" de un signo mixto puede ser un

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elemento de naturaleza igualmente mixta, debiendo tomarse en cuenta factores o características de dicho elemento tales como el color, tamaño, ubicación, grafía, significado conceptual, etc.

Sin embargo, el análisis de un signo mixto no puede realizarse de manera fraccionada; si bien deberá darse una mayor preponderancia o prevalencia a un elemento en particular, en el análisis de la similitud gráfica, no deberá dejarse de lado el otro elemento, de conformidad con el principio o regla de apreciación del signo en su conjunto.

e) Si el elemento relevante de un signo mixto registrado resulta similaral signo en disputa, ¿es posible determinar la semejanza entre lossignos sin afectar la regla para el análisis de confundibilidad segúnla cual el cotejo se efectúa atendiendo a la visión general o deconjunto de la marca?

f)

Si el elemento "preponderante" o "predominante" de un signo mixto resulta similar al signo en disputa, es posible determinar la similitud ortográfica, fonética y conceptual -ideológica- sin afectar la regla de la visión o apreciación del signo en su conjunto, por cuanto, en el caso de los signos mixtos, esta comporta justamente una excepción a la misma.

Como se explicó precedentemente, el principio o regla de visión global o de conjunto del signo debe combinarse con la pauta de la de supremacía del elemento predominante. En consecuencia, podrá darse una mayor preponderancia o prevalencia a un determinado elemento del conjunto que conforma un signo mixto, siempre que no se excluya del respectivo análisis de la similitud gráfica entre los signos en cotejo, el elemento no "preponderante" o no "predominante", de conformidad con el principio o regla de lavisión global o de apreciación del signo en su conjunto, sindescomponerlo.

¿ Qué rol juega la mayor fuerza distintiva de un signo que no tiene el carácter de notorio o renombrado pero que es conocido por un sector del mercado nacional?

De conformidad con el Artículo 224 de la Decisión 486, si la marca opositora no es reconocida como signo notoriamente conocido por el sector pertinente en cualquier País Miembro, no puede ser objeto de una protección reforzada y, en consecuencia, tendría el tratamiento de una marca ordinaria, es decir, sujeta a los principios de especialidad, territorialidad, atributivo, y uso real y efectivo.

Adicionalmente, de no tratarse de una marca notoriamente conocida (i.e., reconocida como tal por el sector pertinente en

22


r

cualquiera de los Países Miembros de la Comunidad Andina), la marca ordinaria no se protegería contra los riesgos de dilución y parasitismo contemplados en los literales b) y c) del Articulo 226 y en los literales e) y f) del Articulo 155 de la Decisión 486.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el proceso interno 3213-2014-0-1801-JR-CA-25, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal.

De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman· ualme in erpretac1 'udicial el Presidente y el Secre

Notifíquese al Tribunal consultante y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

23




Proceso:

Asunto:

Consultante:

Expediente interno del Consultante:

Referencia:

Magistrado Ponente:

VISTOS

588-IP-2015

Interpretación Prejudicial Obligatoria

Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia

2009-00102

Acción de nulidad y restablecimiento del derecho. Signos controvertidos: COCINA CON AMOR y el lema comercial CON EL REY Y MUCHO AMOR y la marca EL REY

Dr. Hernán Romero Zambrano

El Oficio 3602, recibido el 3 de noviembre de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134 y 136 Literal c) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2009-00102; y,

El Auto de 1 O de junio del 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A. ANTECEDENTES

1. Las Partes en el Proceso Interno:

Demandante:

Demandado:

Fábrica de Especias y Productos El Rey S.A.

Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC), República de Colombia.


Tercero interesado: Gustavo Alberto Muñoz.

2. Hechos Relevantes

2.1. El 28 de septiembre de 2007, Gustavo Alberto Muñoz solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC), el registro de la marca COCINA CON AMOR (mixta) 1 para distinguir "( ... ) carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; conserva, congeladas, secas y frutas y verduras cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles", productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (en adelante Clasificación Internacional de Niza).

notard1 , .. Ji/ftfllflta

2.2. El 30 de noviembre de 2007, fue publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial 582, y dentro del término oportuno, Fábrica de Especias y Productos El Rey S. A. (en adelante, El Rey), presentó oposición sobre la base del lema comercial CON EL REY Y MUCHO AMOR2 y la marca denominativa EL REY3

, para identificar "(. .. ) café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pasteleria y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especies; hielo", productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

2.3. El 17 de junio de 2008, mediante Resolución 19661, la División de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición y concedió el registro de la marca mixta COCINA CON AMOR, por considerar que nada obsta para que coexistan dos marcas que identifican productos o servicios conexos o incluso idénticos, si los signos son diferentes y no son susceptibles de causar riesgo de confusión o de asociación.

2

3

Expediente Administrativo 07-101480.

Certificado de Registro 269557, asociado con la marca EL REY registrada para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza (Certificado de Registro 94250, Expediente 92 160363 de la Superintendencia de Industria y Comercio).

Certificado de Registro 94250.

2


2.4. Inconforme con tal decisión, El Rey S. A. presentó recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, los cuales fueron resueltos por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la SIC mediante Resolución 30927 de 26 de agosto de 2008; y, por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC mediante Resolución 35472 de 24 de septiembre de 2008, respectivamente, ambos confirmando lo decidido en la Resolución 19661.

2.5. El 18 de marzo de 2009, El Rey S. A. presentó acción de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de las Resoluciones 19661. 30927 y 35472 expedidas por la SIC.

2.6. El 23 de junio del 2009, fue admitida la acción de nulidad y

restablecimiento del derecho presentada por El Rey S. A. contra las Resoluciones 19661, 30927 y 35472.

2.7. El 29 de julio del 201 O, Ramón Alfredo Corrales Marin, curador ad /ítem del ciudadano Gustavo Alberto Muñoz, presentó su contestación a la referida demanda de acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

2.8. El 3 de agosto del 201 O, la SIC presentó su contestación a la referida demanda de acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

2.9. El 28 de junio del 2011, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, tiene por contestada la demanda por parte de la SIC y por parte de Ramón Alfredo Corrales Marfn, curador ad litem del ciudadano Gustavo Alberto Muñoz.

2.10.EI 12 de febrero de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia decidió suspender el proceso y solicitar la Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

3. Argumentos contenidos en la Acción de Nulidad

EL REY S. A. en su escrito de demanda expresa, en lo principal, lossiguientes argumentos:

3.1. "( ... ) La sociedad FABRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY S.A., es una empresa con una gran trayectoria y un indudablereconocimiento en el mercado, con casi 70 años en el mercadogozando de gran prestigio y reputación, por lo que los consumidoresidentifican el lema CON EL REY Y MUCHO AMOR, con los productospara sazonar las comidas producidos por El Rey".

3.2. En efecto la "( ... ) FABRICA DE ESPECIES Y PRODUCTOS EL REY S.A. fabrica y comercializa, principalmente, especies y condimentos ( ... ) lanzando al mercado una gran cantidad de productos que sirven

3


para aderezar, aliñar, guisar y condimentar los alimentos, distintos de los tradicionalmente conocidos en el mercado ( ... ) Además, es una empresa que ha incursionado en otros campos y fabrica y comercializa productos como miel, arequipe y chocolate".

3.3. "( ... ) Los signos "COCINA CON AMOR" y "CON EL REY Y MUCHO AMOR" son conceptualmente idénticos, lo que puede llegar a generar confusión en el público consumidor. Se presentará en este caso el denominado riesgo de "confusión indirecta". En efecto, el lema "COCINA CON AMOR", recordará a los consumidores, aquél otro según el cual los alimentos preparados con (productos) "EL REY" y "MUCHO AMOR", tendrán mejor sabor, de modo que pueden creer equivocadamente que los productos identificados con la marca "COCINA CON AMOR", han sido lanzados al mercado".

3.4. "( ... ) ante la identidad conceptual de estos signos, equivocadamente desconocida por la entidad demandada, el uso del término "AMOR" en ambos resulta suficiente para concluir su confundibilidad, pues bien es sabido que se permite el registro de marcas que contengan un término común, siempre y cuando el resultado que surja de combinarlo con otros elementos sea su absoluta distintividad, situación que NO se presenta en este caso".

3.5. "( ... ) La inclusión de un elemento gráfico y de la expresión "COCINA" no resulta suficiente para que el signo "COCINA CON AMOR" del Señor GUSTAVO ALBERTO MUÑOZ pueda ser claramente diferenciado del lema comercial "CON EL REY Y MUCHO AMOR", en tanto, se insiste, la connotación del término "AMOR" y su significación en los conjuntos es exactamente la misma, lo que puede generar ( ... ) 'confusión indirecta' en el público consumidor'.

4. Argumentos de la contestación a la Acción de Nulidad

La SIC en su escrito de contestación expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

4.1. "( ... ) Los signos COCINA CON AMOR y CON EL REY Y MUCHO AMOR no son signos idénticos pues están compuestos de otros elementos que aportan distintividad y permiten su identificación e individualización, entre otras razones porque la primera es una marca mixta y la segunda lema comercial".

4.2. "( ... ) En el presente caso se observa que además de los trazos que contiene el signo COCINA CON AMOR (mixta), en su componente denominativo se diferencia sustancialmente del lema comercial CON EL REY Y MUCHO AMOR, pues si bien comparten la palabra AMOR, las otras palabras que los componen otorgan a los signos distintividad en tanto que gramatical, fonética e ideológicamente son distintas".

4


y

4.3. "( .. .) esta Superintendencia ha señalado en repetidas ocasiones, acogiendo la llnea jurisprudencia/ del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que resulta irrelevante entrar a analizar el aspecto relativo a la conexidad competitiva cuando se ha determinado que los signos no son confundibles".

4.4. "(. .. ) Encontrando que los signos COCINA CON AMOR y CON EL REY Y MUCHO AMOR no son confundibles no es necesario pronunciamiento alguno respecto de la relación de productos o servicios, pues nada obsta para que coexistan en un mercado determinado dos signos distintivos que identifican conexos o

comprendidos en la misma clase, si los signos son diferentes y por ende no son susceptibles de riesgo de confusión o de asociación".

5. Argumentos de la contestación a la Acción de Nulidad por partedel Tercero Interesado

Gustavo Alberto Muñoz, en su escrito de contestación a la acción denulidad expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

5. 1. "( ... ) No se presta a confusión puesto que cada uno tiende a tener unsignificado muy diferente, uno se presta para cocinar con agrado, con alegria, con entusiasmo; y el otro, a primera vista, la persona que lo escucha (fonética) se le viene a la cabeza que si está con el Rey puede obtener mucho amor."

5.2. "( ... ) La marca mixta "COCINA CON AMOR" está conformada por un elemento denominativo y uno gráfico, el primero compuesto por varias palabras y el segundo contiene trazos definidos (rombo, sartén), lo que no acontece con el lema "CON EL REY Y MUCHO AMOR".

5.3. "(. .. ) En cuanto al signo o palabra genérica utilizada (amor), la conformación dentro de alguna marca dicha palabra, considerada como expresión de uso común o universal, no puede ser objeto de monopolio o dominio absoluto de persona o empresa alguna."


La Sala consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos134 y 136 Literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la ComunidadAndina4

, de los cuales se interpretará únicamente el Articulo 136 Literalc) de la referida Decisión 486 por ser procedente.

4 "Arlfculo 136.- No podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero. en particular cuando:

e) sean idénticos o se asemejen, a una mares anteriormente solicitada pera registro o registrada por untercero, para los mismos productos o servicios. o para productos o servicios respecto de los cuales el usode la marce pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( .. )

5


No se interpretará el Artf culo 134 de la Decisión 486 por no ser determinante en la resolución del caso concreto.

De oficio se interpretará los Artf culos 136 Literal a), 178 y 179 de la antes referida Decisión 4865 •


1. lrregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. Similitudortográfica, fonética, gráfica e ideológica. Riesgo de confusión directa,indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos.

2. La comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuestay denominativos compuestos.

3. El lema comercial y su protección dentro del marco de la Decisión 486de la Comisión de la Comunidad Andina.

4. Palabras de uso común en la conformación de marcas y lemascomerciales.

5. Coexistencia pacifica.

6. Conexión competitiva.

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS MATERIA DE INTERPRETACIÓN

1. lrreglstrabilidad de un signo por identidad o similitud. Riesgo deconfusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejode signos distintivos

1.1. En el proceso interno se discute si el signo mixto COCINA CON AMOR es confundible con el lema comercial CON EL REY Y MUCHO AMOR y la marca denominativa EL REY a la que sirve de complemento, por lo que es pertinente analizar el contenido del articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en las causales de irregistrabilidad previstas en su literales a) y e), cuyo tenor literal es el siguiente:

c} sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado o registrado, siempre que dadas lascircunstancias. su uso pudiera ongmar un nesgo de confusión o de asoeteción'

5 •Attlcu/o 178.· Un lema comercial deberá ser transferido conjuntamente con el signo marcano al cual se asocia

y su vigenda estará sujeta a la del signo

Attlculo 179.· Serán aplicables a este Titulo. en lo pertinente, las disposiciones relativas al Titulo de Marcas de la presente DeciS1ón._

6


"Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitadapara registro o registrada por un tercero, para los mismos productoso servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales eluso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o deasociación;

(. . .)

c) sean idénticos o se asemejen a un lema comercial solicitado oregistrado, siempre que dadas las circunstancias, su usopudiera originar un riesgo de confusión o de asociación".

1.2. Según la precitada norma no podrá registrarse como marca el signo cuyo uso en el comercio afecte indebidamente el derecho de un tercero, por ser idéntico o semejante a una marca previamente registrada o solicitada o al lema comercial anteriormente solicitado para registro o registrado por un tercero, para un mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de aquel signopueda causar riesgo de confusión o de asociación.

1.3. Un signo es idéntico al lema comercial solicitado o registrado cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen el lema comercial y es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor.

1.4. En este sentido un signo solicitado para registro anterior puede considerarse idéntico o semejante al registrado cuando acumulativamente se den dos condiciones:

a) Todos los elementos incluidos en ambos signos son iguales o lasdiferencias entre ellos son tan irrelevantes que el consumidor mediono las tendrá en cuenta.

b) Los productos y/o servicios cubiertos respectivamente, tanto por lamarca solicitada a registro como por la marca a la cual sirve decomplemento el lema comercial opositor, son idénticos o presentanconexión competitiva. A la hora de verificar dicha identidad se debetener en cuenta el significado ordinario de los productos sin hacerun análisis extensivo de la presunta identidad.

1.5. Al respecto, el Tribunal advierte de la prolijidad que se debe tener al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos, debiendo en primer momento determinar la existencia de su identidad o similitud y en el segundo momento la correspondencia entre los productos o de

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servicios que cada uno pretenda distinguir. 6 Cuando los signos no sólo sean idénticos, sino que tengan por objeto individualizar los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería manifiestamente evidente. Al tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de tener precisiones claras para denegar o conceder un registro. En cambio, como regla general si existen dos signos idénticos en su composición pero identificados en clases distintas podrán ser perfectamente registrables.

1.6. En cuanto al riesgo de confusión, igualmente el Tribunal ha sostenido que éste puede ser directo e indirecto. El primero frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee.

1.7. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 7

1.8. Se debe tener en cuenta la similitud entre dos signos puede ser:

1.8.1. Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto.

1.8.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto.

1.8.3. Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.

1.8.4. Ideológica o conceptual: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. "Es la representación o evocación a una misma cosa, característica o idea la que impide al consumidor distinguir una de otra". 8

6 Proceso 512-IP-2014, de 15 de julio de 2015. Caso: "LOCKHEEO MARTIN".

7 Proceso 89-IP-2005, de 20 de julio de 2005. Caso: "ENVIOS DE DINERO BBVA BANCOMER + GRÁFICA A COLOR".

8 Jorge Otamendi, DERECHO DE MARCAS, editorial Abeledo-Perrot, Buenos Aires, Pág. 153.

8


1.9. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto se deben observar las siguientes reglas:

1.9.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual.

1.9.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor diff cilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

1.9.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

1.9.4. Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del presunto comprador, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.

1.1 O. Es importante que al resolver la acción de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta tome en cuenta que la determinación de las similitudes de los signos en conflicto se confronta desde los distintos tipos de semejanza que harían que el consumidor incurra en riesgo de confusión y/o de asociación.

2. La comparación entre signos mixtos con parte denominativacompuesta y denominativos compuestos

2.1. Como la controversia radica en la confusión entre signos mixtos con parte denominativa compuesta y denominativos compuestos, es necesario que la Corte consultante verifique que se ha procedido a compararlos teniendo en cuenta que los signos mixtos están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico.

2.2. Conforme hemos señalado anteriormente9, los signos denominativos se

conforman por una o más letras, números, palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de significado conceptual; las palabras pueden provenir del idioma español o de uno extranjero, como de la inventiva de su creador, es decir, de la fantasía; cabe indicar que la denominación permite al consumidor solicitar el producto o servicio a través de la palabra, que impacta y permanece en la mente del consumidor.

9 Revisar a manera de referencia la Interpretación Prejudicial de 20 de noviembre de 2013, expedida en el marco del Proceso 191-IP-2013.

9


V

2.3. El signo mixto se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista. Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas10

, logotipos 11,

iconos, etc.

2.4. Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto. Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor.

2.5. La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado.12

2.6. En consecuencia, se deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto.

2.7. Si el elemento determinante en un signo mixto es el gráfico, en principio, no habría riesgo de confusión. Si por el contrario es el elemento denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos:

10

11

12

2.7.1. Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

"El emblema es une variante, una especie de dibujo. El emblema representa gráficamente cualquier ser u objeto, y desde luego puede ser registrado como mBtCe". OTAMENDI, Jorge. "DERECHO DE MARCASº, Editorial Lexis Nexis, Abeledo-Perrot, Buenos Aires Argentina, 2010, pág. 33.

Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los negocios se entiende lo siguiente; ºLogotipo:( ... } Distintivo formado por letras, abreviaturas. etc., peculiar de una empresa, conmemoración, marca o producto. ( ... }". DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, 22•. edición. 2001.

Revisar a modo de referencia el Proceso 55-IP-2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N" 821 del 1 de agosto de 2002, disello industrial: BURBUJA vídeos 2000.

lO


V

2.7.2. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

2.7.3. Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación.

2.7.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostrar fa cómo es captada la marca en el mercado.

2.8. Como el elemento denominativo en los signos compuestos generalmente está integrado por dos o más palabras, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros:

2.8.1. Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor.

2.8.2. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor.

2.8.3. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor.

2.8.4. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto.

2.8.5. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas.

2.8.6. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se

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V

debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto.

2.9. Se debe tener presente que el cotejo debió realizarse de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre el signo mixto COCINA CON AMOR cuyo registro se ha solicitado y el lema comercial CON EL REY Y MUCHO AMOR y la marca denominativa EL REY a la que sirve de complemento. Se deberá tomar en cuenta las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado, así como cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor.

3. El lema comercial y su protección dentro del marco de la Decisión486 de la Comisión de la Comunidad Andina

3.1. Es pertinente referirse al concepto de lema comercial y a los requisitos para su registro en vista de que EL REY S. A. presentó oposición al registro solicitado sobre la base del lema comercial CON EL REY Y MUCHO AMOR, usado como complemento de la marca denominativa EL REY previamente registrada para distinguir productos comprendidas en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

3.2. En la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina se ha establecido que el lema comercial es un tipo de signo distintivo cuyo objeto es acompañar a la marca principal para dotarle de mayor prestigio o distinción en el mercado. La doctrina enseña que "( ... ) los lemas (slogans) son extensiones, prolongaciones de marcas destinadas a reforzar y realzar su publicidad. Son esencialmente utilizados para la venta de los bienes de consumo masivo. La función del lema es la de coadyuvar a la creación de un 'clima' o 'atmósfera de valorización' ... ". 13

3.3. En interpretaciones anteriores 14 se ha determinado que conforme a nuestro ordenamiento jurídico el lema comercial es un signo distintivo que siempre acompaña una marca, y está compuesto por una palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de la misma (párrafo 2 del Artículo 175 de la Decisión 486).

3.4. Se trata por tanto de un signo que se añade a la marca para completar su fuerza distintiva y para procurar la publicidad comercial del producto

13 BENTATA, Víctor: "Reconstrucción del Derecho Marcaría", Editorial Jurídica Venezolana, 1994, p. 230. (Revisar como referencia la Interpretación Prejudicial dictada dentro del Proceso 80-IP-2007).

14 Proceso 93-IP-2012. Marca: "MULTIAMIGOS" (denominativa), publicado en la Gacela Oficial 2148 de 7 de febrero de 2013.

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o serv1c10 que constituya su objeto. En ocasiones anteriores noshemos referido al lema comercial como "( ... ) un signo distintivo queprocura la protección del consumidor, de modo de evitar que éstepueda ser inducido a error o confusión. Se trata de un complemento dela marca que se halla destinado a reforzar la distintividad de ésta, porlo que, cuando se pretenda el registro de un lema comercial, deberáespecificarse siempre la marca con la cual se usará

n

. 15

3.5. Teniendo en cuenta que el lema comercial es accesorio a una marca, se deben tener en cuenta las siguientes precisiones:

3.5.1. Al solicitar el registro de un lema comercial, se debe determinar la marca solicitada para registro o registrada con la cual se usará. (Artículo 176 de la Decisión 486).

3.5.2. El lema comercial no se puede transferir de manera independiente de la marca a la cual se asocia (Articulo 178 de la Decisión 486). Por lo tanto, al transferirse el lema comercial, también debe transferirse la marca asociada.

3.5.3. El lema comercial sigue la suerte de la marca asociada. Lo anterior, quiere decir que la vigencia del lema depende del de la marca asociada (Artículo 178 de la Decisión 486).

3.5.4. El lema comercial debe ser distintivo y, por lo tanto, no puede llevar al público consumidor a error en el mercado. Por lo tanto, el lema comercial debe diferenciarse totalmente de los otros signos distintivos protegidos, teniendo en cuenta los productos amparados y relacionados (Artículo 177 de la Decisión 486).

3.6. Las normas que regulan el registro de las marcas, en lo pertinente, son aplicables al registro de lemas comerciales (Artículo 179 de la Decisión 486). En esta misma línea, los requisitos para el registro de las marcas y los criterios de comparación entre marcas también son aplicables a los lemas comerciales.

3. 7. De conformidad con lo anterior, para que un lema comercial registradoimpida el registro de un signo como marca, además de que exista identidad o similitud entre los signos, se hace necesario que, de acuerdo con los productos o servicios amparados, se genere riesgo de confusión en el público consumidor. De igual modo, a contrario sensu, en el caso concreto, para que una marca registrada impida el registro de un lema comercial, además de que exista identidad o similitud entre los signos, debe generarse riesgo de confusión en el público consumidor, de acuerdo con los productos o servicios amparados.

15 Proceso 33-IP-2003, caso "ONE STEP UP" mixta, publicado en la Gaceta Oficial 949 de 18 de julio del mismo año.

13


4. Palabras de uso común en la conformación de marcas y lemascomerciales

4.1. La Fábrica de Especias y Productos El Rey S. A., en su escrito de demanda expresó que "( ... ) ante la identidad conceptual de estos signos, equivocadamente desconocida por la entidad demandada, el uso del ténnino "AMOR" en ambos resulta suficiente para concluir su confundibilidad, pues bien es sabido que se pennite el registro de marcas que contengan un ténnino común, siempre y cuando el resultado que surja de combinarlo con otros elementos sea su absoluta distintividad, situación que NO se presenta en este caso", por otra parte, Gustavo Alberto Muñoz, al contestar la demanda manifestó que: "( ... ) En cuanto al signo o palabra genérica utilizada (amor), la confonnación dentro de alguna marca dicha palabra, considerada como expresión de uso común o universal, no puede ser objeto de monopolio o dominio absoluto de persona o empresa alguna". En este marco, es apropiado referirse a las palabras genéricas y de uso común en la conformación de marcas.

4.2. Se debe tener en cuenta16 que al conformar una marca su creador puede valerse de toda clase de elementos como: palabras, prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, que individualmente consideradas pueden estimarse como expresiones descriptivas, genéricas o de uso común, por lo que no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna

4.3. El literal g) del Articulo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dispone que no podrán registrarse como marcas los signos que consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país.

4.4. Si bien la aludida norma prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o particulas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

4.5. En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Esto quiere decir que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas de uso común se deben excluir del cotejo de marcas.17

16 Interpretación Prejudicial de 10 de abril de 2013, expedida en el marco del Proceso 17-IP-2013.

t7 Denlro del tema Jorge Otamendi sellala que: "El tilular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores, y con las que se han de solicitar en el futuro. Y sabe también

14


4.6. Se tendrá en cuenta que se debió determinar si la expresión UAMOR" es de uso común en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, de conformidad con lo expresado en la presente interpretación y que, posteriormente, se debe realizar la comparación excluyendo la palabra de uso común, si es que dicha palabra forma parte del conjunto de la marca de conformidad con Jo expresado en la presente interpretación.

5. Coexistencia pacífica

5.1. En el proceso interno, la SIC al contestar la demanda ha afirmado que "(. .. ) no es necesario pronunciamiento alguno respecto de la relación de productos o servicios, pues nada obsta para que coexistan en un mercado determinado dos signos distintivos que identifican conexos o comprendidos en la misma clase, si los signos son diferentes y por ende no son susceptibles de riesgo de confusión o de asociaciónn, en consecuencia, el Tribunal considera pertinente referirse al tema de la coexistencia pacífica de signos en el mercado.

5.2. El fenómeno denominado la "coexistencia pacifica de signosn

consiste en que los signos en disputa, pese a ser idénticos o similares e identificar productos también idénticos o similares, han estado presentes en el mercado por un periodo considerable y efectivo de tiempo, sin que hubiere problemas de confusión entre ellos.

5.3. Sobre el particular, el Tribunal ha manifestado que la coexistencia de hecho de marcas no es un factor determinante que permita el registro de signos idénticos o semejantes; sin embargo, el hecho de que dos signos vengan coexistiendo en el mercado por un periodo prolongado en el tiempo, contribuye a considerar la posibilidad de registrabilidad de uno de ellos.

5.4. Debe tenerse presente que las oficinas nacionales competentes, para analizar la registrabilidad de un signo, realizan un análisis prospectivo en el sentido de evaluar si los consumidores podrían incurrir en confusión entre el signo solicitado y una marca inscrita en el registro. Este análisis prospectivo (mirar el futuro) busca dilucidar si habrá o no confusión para los consumidores.

5.5. La coexistencia pacifica de los signos por varios años, si bien no es concluyente por si misma para establecer la inexistencia de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, podrf a tomarse como indicio desde un análisis retrospectivo (mirar el pasado).

que siempre existirá entre las marcas asi configuradas el parecido que se deriva, necesariamente, de las partlculas copartlcipadas lnsusceptibles de privilegio marcario. Esto necesariamente tendrá efectos sobt'e el criterio que se aplique en el cotejo. Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcartamente débiles". OTAMENOI Jorge. "DERECHO DE MARCAS". Ed. Abeledo Perrot. Buenos Alres, Argentina, 2010. Pág. 215.

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V

5.6. En ese sentido, la coexistencia pacífica de los signos es un elemento que debe ser valorado junto con otro, para generar la total convicción de que el público consumidor no incurrirá en error al adquirir los bienes y/o servicios amparados por los signos. Esto implica que quien alegue la coexistencia podrá aportar otros elementos como análisis estadísticos de diferenciación en el público consumidor y en las personas que participan en los canales de distribución, o pruebas que demuestren que se han compartido escenarios de publicidad efectiva (revistas especializadas, eventos deportivos y musicales, entre otros) sin que hubiera riesgo de confusión.

5.7. En conclusión, para que una coexistencia como la planteada pudiera tener efectos en el análisis de registrabilidad, debe cumplir con los siguientes requisitos:

6.

6.1.

5. 7 .1. Debe ser pacífica. No deben existir reclamos privados, niprocesos administrativos o judiciales donde se advierta del riesgo de confusión y/o asociación.

5.7.2. La coexistencia debe presentarse en el mismo mercado físico o virtual, es decir, los signos deben compartir el mismo espacio geográfico o virtual de intercambio de bienes y servicios, ya que de no ser asf no podría hablarse de coexistencia pacífica.

5.7.3. Debe darse por un periodo prolongado de tiempo para su efectiva incidencia en la percepción del público consumidor. El lapso debe ser evaluado por la autoridad competente de conformidad con la naturaleza de los productos y/o servicios que amparan los signos en conflicto. No es lo mismo hablar de coexistencia para marcas que amparan productos de consumo masivo y permanente, que con relación a productos estacionales o por temporadas; tampoco es lo mismo el análisis en relacióncon productos básicos que con productos suntuarios.

5.7.4. La coexistencia no puede presentarse para perpetrar, facilitar o consolidar actos de competencia desleal.

5.7.5. La coexistencia debe estar complementada con otros elementos que generen total convicción de la inexistencia de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.

Conexión competitiva

En el proceso interno, la SIC al contestar la acción de nulidad y restablecimiento del derecho ha manifestado que "( ... ) ha señalado en repetidas ocasiones, acogiendo la línea jurisprudencia/ del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que resulta irrelevante entrar a analizar el aspecto relativo a la conexidad competitiva cuando se ha

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determinado que los signos no son confundibles': sin embargo, se estima pertinente abordar el tema de la conexión competitiva entre productos de las Clases 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

6.2. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal ycomo se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486. 18

6.3. Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.19

6.4. Para apreciar la conexión competitiva entre productos o servicios corresponde tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios:

18

19

a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre losproductos o servicios.

Existe conexión competitiva cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre si. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andlna.-

·Artlculo 151.- Para clasificar los productos y los se,vicios a los cuales se aplican las marcas,los Paises Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para elRegistro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con susmodificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación lntemacionaf referida en el párrafo anterior no detennínarán la similitud ni fa disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente. w

(Subrayado agregado)

Ver Interpretaciones Prejudiciales recaidas en los Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016.

17


características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc.

La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.

A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anis, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre si.

b) La complementariedad de los productos o servicios

Existe conexión competitiva cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios.

Asi, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.

c) La pertenencia a una misma clase de complementariedad delos productos o servicios de la Clasificación Internacional deNiza

d)

La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podrf a darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, para determinar la existencia de conexión competitiva, este criterio deberá complementarse con otros criterios.

Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios.

Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los

18


productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos. De lo contrario, sf habrá conexión competitiva.

Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos. De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con otros criterios para observar la existencia de conexión competitiva.

Los grandes distribuidores (v.g., supermercados) no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. A diferencia de ello, sí es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas si que este criterio se combina con otros criterios.

Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.

6.5. Por tal razón, para establecer la existencia de conexión competitiva entre dos productos (o servicios) sobre la base de estos criterios, se requerirá la concurrencia de varios de ellos en función a que un consumidor razonable podría considerar que el que produce uno también produce el otro.

6.6. En el caso concreto, se deberá determinar si existe conexión competitiva entre los productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional correspondiente al signo COCINA CON AMOR (mixto) que pretende distinguir servicios de "( ... ) carne, pescado, aves y

caza; extractos de carne; conserva, congeladas, secas y frutas yverduras cocidas; jaleas, mermeladas, compotas; huevos; leche yproductos lácteos; aceites y grasas comestibles"; y, en el caso de del lema comercial CON EL REY Y MUCHO AMOR y la marca denominativa EL REY "( ... ) café, té, cacao y sucedáneos del café;arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelerla y confiterla; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especies; hielo" productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 2009-00102, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia

19


de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal.

�b Cecilia uis llón Quinteros

MAGISTRADA

Hugo Ramiro omez Apac MAGISTRADO

De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la present flter�ejudicial el Presidente y el Se tari�º·--

--

Notiffquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

20




Proceso

Asunto

Consultante

Expediente interno del Consultante

Referencia

Magistrado Ponente:

VISTOS

640-IP-2015

Interpretación Prejudicial

Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia

2014-00025

Marcas involucradas BLACK OUT (mixta) y OREO (mixta)

Hugo Ramiro Gómez Apac

El Oficio 3991 del 1 de diciembre de 2015, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Sección Primera Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial de los Literales a) y h) del Artículo 136 y del Artículo 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2014-00025, y;

El Auto del 15 de marzo de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

1. Partes en el Proceso Interno:

Demandante

Demandado

: Panadería San Jorge S.A.

: Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.

1


Tercero interesado lntercontinental Great Brands (antes Kraft Global Brands LLC)

2. Hechos relevantes:

2.1. El 28 de marzo de 2012, Panadería San Jorge S.A. (en adelante, San Jorge) solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) de la República de Colombia el registro de la marca BLACK OUT (mixta) en la Clase 30 la Clasificación Internacional de Niza 1 .

• �

.

-

-

"' ..

2.2. lntercontinental Great Brands {en adelante, Kraft) formuló opos1c1on fundamentándose en la supuesta similitud y confundibilidad entre el signo solicitado y el conjunto de marcas OREO inscritas con Certificados 164092, 294869 y 294987. Asi, alegó que el signo se encontraría incurso en los Literales a) y h) del Artículo 136 y en el Articulo 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

2.3.

Certíficado 164092 Certificado 294869 Certificado 294987

San Jorge absolvió el traslado de la oposición manifestando que no puede existir riesgo de confusión entre los signos en conflicto, dado que el signo solicitado posee elementos diferenciadores respecto de las marcas opositoras.

Clase 30: Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelerla y confiterla, helados comestíbles, miel, Jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal. mostaza; vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo.

2


2.4. Mediante Resolución 58950 del 28 de septiembre de 2012, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC decidió declarar fundada la oposición y, por consiguiente, denegó el registro de la marca BLACK OUT (mixta), bajo las siguientes consideraciones:

a) Los signos confrontados son susceptibles de crear confusión, por loque el signo solicitado se encuentra incurso en el Literal a) delArtículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la ComunidadAndina.

b) La marca OREO es notoria para la industria de los bizcochos,panecillos, galletas de sal y galletas de dulces, para el periodocomprendido entre el año 2004 hasta principios del 2012.

c} El signo solicitado se encuentra incurso en el Literal h} del Articulo136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

d) El signo solicitado no se encuentra incurso en el Articulo 137 de laDecisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

2.5. San Jorge interpuso recurso de apelación contra la Resolución 58950 del 28 de septiembre de 2012.

2.6. Mediante Resolución 46907 de 12 de agosto de 2013, el Superintendente delegado para la Propiedad Industrial de la SIC confirmó la decisión contenida en la Resolución 58950. Dicha instancia consideró lo siguiente:

a} El signo solicitado emplea la misma disposición central yperpendicular del elemento denominativo, la disposición particular deuna galleta de color negro con crema blanca en su interior ubicadaen la parte derecha, utilizando así una similar disposición de loselementos que componen al conjunto marcario.

b) El signo solicitado se encuentra incurso en los Literales a) y h) delArticulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la ComunidadAndina.

2.7. San Jorge presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Consejo de Estado.

2.8. La Sección Primera del Consejo de Estado admitió la demanda mediante Auto del 11 de junio de 2014, en el cual ordenó notificar a la SIC y Kraft, este último como tercero interesado.


3. Argumentos de la demandante San Jorge:

3.1. Las Resoluciones demandadas vulnerarían los Literales a) y h) del Artículo 136 y el Artículo 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

3.2. No es cierto que exista similitud entre las expresiones OREO y BLACK OUT, por lo que la SIC no debió de haber negado el registro del signo solicitado.

3.3. Entre los signos en conflicto existen diferencias, tales como el hecho de que en ambas etiquetas el elemento predominante es la parte nominativa OREO y BLACK OUT, y que la figura de la galleta tiene caracterlsticas particulares, entre otros aspectos.

3.4. Los signos en conflicto comparten únicamente el color azul, lo cual no sería suficiente para determinar similitud dado que los colores no son susceptibles de apropiación de forma exclusiva por un tercero.

3.5. Resulta común encontrar en los supermercados y almacenes, empaques de galletas de color azul, por tanto, no se podría afirmar que el signo BLACK OUT está limitando los tonos azules y blancos de su etiqueta, ya que existirían diversas marcas que distinguen galletas que utilizan los tonos azules y blancos en sus empaques.

3.6. Es titular en Perú de las marcas BLACK OUT (mixta) que distinguen productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, cuenta con derecho de propiedad industrial sobre la marca BLACK OUT (mixta) desde hace 1 O años y nunca ha existido ningún tipo de confusión fonética o gráfica por parte de los consumidores.

3.7. Asimismo, Kraft tiene registrado en Perú sus marcas OREO (mixtas), con lo cual se demostrarla la coexistencia de los signos confrontados en el Perú, sin que se genere ningún tipo de confusión fonética o gráfica por parte del consumidor.

3.8. Así, si no ha existido en el Perú ningún tipo de confusión entre las marcas BLACK OUT y OREO en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza, lugar en el cual se comercializan los productos, no lo habrá tampoco entre los signos confrontados en Colombia, toda vez que existe entre estos una coexistencia pacífica de varios años.

3.9. El signo solicitado BLACK OUT no es una reproducción, imitación, traducción, transliteración o trascripción de la marca registrada OREO, y tampoco podría causar riesgo de confusión respecto a la marca OREO, por lo que no resulta aplicable el Literal h) del Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.


4. Argumentos de la contestación de SIC:

La SIC no contestó la demanda ni remitió los antecedentes administrativos, tal como consta en el informe de la Secretaría de la Sección Primera del Consejo de Estado, del 22 de septiembre de 2014.

5. Argumentos del tercero interesado, Kfrat:

5.1. La SIC aplicó correctamente la normativa comunitaria al denegar el registro de la marca BLACK OUT (mixta), con fundamento en la marca mixta previamente registrada y notoriamente conocida OREO.

5.2. San Jorge no justificó ni demostró la supuesta indebida o falta de aplicación de la norma comunitaria.

5.3. San Jorge se limitó a comparar los elementos denominativos de las marcas mixtas, lo cual desdibuja la naturaleza misma de estas.

5.4. Existe una reproducción total de los elementos gráficos y combinación de colores de las marcas mixtas en conflicto.

5.5. La marca mixta OREO de la sociedad lntercontinental Great Brands (antes Kraft Global Brands LLC) es notoriamente conocida.

5.6. Permitir la coexistencia de ambos productos en el mercado que pertenecen a la misma clase o a clases relacionadas generaría riesgo de confusión y/o asociación al consumidor.

5.7. Respecto a la coexistencia de las marcas mixtas en conflicto en Perú, debe tenerse presente el carácter territorial de los derechos de propiedad industrial.


2

1. La Corte consultante solicita la interpretación prejudicial de losLiterales a) y h) del Articulo 136 y del Articulo 150 de la Decisión 486de la Comisión de la Comunidad Andina2

.


"Artfcu/o 136.- No podrán registrarse como mamas aquellos signos cuyo uso en el comercio

afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registradapor un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de/os cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( ... ) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o

parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquieraque sean los productos o servicios a /os que se aplique el signo, cuando su uso fuesesusceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus


2. No procede la interpretación prejudicial del Articulo 150 de la normaantes citada3 por no corresponder a la materia controvertida en elpresente caso.

3. Por lo tanto, sólo procede la interpretación de los Literales a) y h) delArticulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la ComunidadAndina.


1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitudortográfica, fonética, ideológica y figurativa. Riesgo de confusióndirecta, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo designos.

2. Comparación entre marcas mixtas.3. La marca notoriamente conocida.4. Autonomía de la oficina nacional competente para emitir sus

resoluciones.

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitudortográfica, fonética, ideológica y figurativa. Riesgo de confusióndirecta, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo designos

1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si el signo solicitado BLACK OUT (mixto) y la marca OREO (mixta) son confundibles o no, es pertinente analizar el Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, específicamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal a), cuyo tenor es el siguiente:

3

productos o servicias; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valar comercial o publicitaria.

(. . . )"

"Articulo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución. �

Al respecto, si bien la Corte consultante ha solicitado la interpretación del Articulo 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de la revisíón de los hechos materia del presente caso se advierte que la demandante ha pretendido basar su demanda únicamenle en los supuestos normativos contemplados en los Literales a) y h) del Articulo 136 de la referida Decisión. En tal sentido, este Tribunal considera que no corresponde la interpretación prejudicial del articulo antes mencionado.

6


"Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitadapara registro o registrada por un tercero, para los mismos productoso servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales eluso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o deasociación;

( ... )".

1.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.4

a) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero,riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que elconsumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea queestá adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, sepresenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contrade la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al querealmente posee.

b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que elconsumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origenempresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor dedicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculacióneconómica.

1.3. En ese sentido, se deberá verificar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:5

4

5

a) Fonética: se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos enconflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otroselementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia enlas raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también encuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar siexiste la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

Ver Interpretaciones Prejudiciales recaldas en los Procesos 470-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, 466-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016.

Ibídem.

7


b} Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos enconflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es,tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o laspalabras, el número de silabas, las raíces, o las terminacionescomunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir enmayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia.

c) Conceptual o ideológica: se configura entre signos que evocanuna idea y/o valor idéntico y/o semejante.

d) Gráfica (o figurativa): se refiere a la semejanza de los elementosgráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos deldibujo o el concepto que evocan.

1.4. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se debe observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:6

1.5.

6

a) La comparac1on debe efectuarse sin descomponer los elementosque conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cadauno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuentasu unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual oideológica.

b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo;esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No esprocedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidordifícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo haráen momentos diferentes.

c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no lasdiferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibirel riesgo de confusión o asociación.

d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar delconsumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo elproducto o servicio es percibido por el consumidor. El criterio delconsumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya queestamos frente a productos que se dirigen a la población en general.

De acuerdo a las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación.

Ibídem.

8


2. Comparación entre marcas mixtas

2.1. Como la controversia radica en la confusión entre el signo solicitado BLACK OUT (mixto) y la marca OREO (mixta), es necesario que se proceda a compararlos teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo y uno gráfico.

2.2. En el análisis de una marca mixta se deberá determinar qué elemento, sea denominativo o gráfico, penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor. Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo de la marca mixta es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos. 7

2.3. Los signos figurativos son aquéllos que se encuentran formados por una gráfica o imagen visual que puede evocar o no un concepto. En este tipo de signos se pueden distinguir tres elementosª:

El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo.

El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.

Los colores: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro9

•

2.4. Al realizar el cotejo entre marcas mixtas, se debe tomar en cuenta lo siguiente 10:

7

8

9

10

11

Si el elemento predominante es el denominativo en los signos confrontados, el cotejo entre signos debe realizarse de conformidad con las siguientes reglas: 11

(i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sindescomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener

Ver Interpretaciones Prejudiciales recaldas en los Procesos 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de

2016 y 418-IP-2015 de fecha 13 de junio de 2016.

Ibídem.

De modo referencial, ver Proceso 161-lP-2015 de fecha 27 de octubre de 2015.

Ibídem.

Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 4 72-1 P-2015 de fecha 1 O de junio de 2016.


en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

(ii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar,pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil dedistinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

(iii) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si seencuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisivapara fijar la sonoridad de la denominación.

(iv) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera másfuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo escaptada la marca en el mercado.

2.5. Como el elemento denominativo en los signos compuestos generalmente está integrado por dos o más palabras 12, para realizar un adecuado cotejose debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros: 13

12

13

a) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. Laprimera palabra genera más poder de recordación en el públicoconsumidor.

b) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con laextensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo generaltienen mayor impacto en la mente del consumidor.

c) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con lasonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de lapalabra, esta podría tener mayor impacto en la mente delconsumidor.

d) Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con losproductos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea laproximidad del signo evocativo con los productos o servicios queampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, lapalabra débil no tendría relevancia en el conjunto.

e) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Laspalabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluirdel cotejo de marcas.

Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras.

Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 472-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016.

10


f) Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuentaotros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo esuna marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si lapalabra que compone un signo es el elemento estable de una marcaderivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas,tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situaciónque le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinarla relevancia en el conjunto.

2.6. Si resultare que el elemento caracteristico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos figurativos:

2.7.

2.8.

3.

3.1.

14

(i) Se debe realizar una comparación gráfica y conceptual, ya que laposibilidad de confusión puede generarse no solamente en laidentidad de los trazos del dibujo o similitud de ellos, sino también enla idea o concepto que la marca figurativa suscite en la mente dequien la observe.

(ii) Entre los dos elementos de la marca gráfica figurativa, el trazado y elconcepto, la parte conceptual o ideológica suele prevalecer, por loque a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en suconjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en elriesgo de confusión.

Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habría lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacíficamente en el ámbito comercial14, salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrian incurrir en riesgo de confusión.

Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento caracteristico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con los criterios señalados en los puntos precedentes, tomando en cuenta la disposición y combinación de los elementos tanto fonéticos, gráficos y cromáticos.

La marca notoriamente conocida

En el presente caso, la demandante alegó que su marca OREO (mixta) es notoriamente conocida, por lo que el registro del signo solicitado vulnera el Literal h) del Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; en ese sentido, resulta pertinente tener en cuenta el supuesto contenido en dicha norma, cuyo tenor es el siguiente:

lbldem.

11


"Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: ( ... ) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o

transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamenteconocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean losproductos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su usofuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociacióncon ese tercero o con sus productos o servicios; unaprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de sufuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario."

3.2. Como se advierte de la disposición citada, no es registrable un signo que reproduzca, imite, traduzca, translitere o transcriba un signo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso pueda causar unriesgo de confusión o de asociación, aprovechamiento injusto del prestigiodel signo o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial.

3.3. El Artículo 224 de la Decisión 486 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal en cualquier país miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. El Artículo 228 de lamisma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuentapara determinar la notoriedad de una marca.

3.4. Adicionalmente, cabe señalar que la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende, en caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro, con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, asi como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquella 15, concluyéndose que la protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos de la especialidad y territorialidad.

3.5. De conformidad con lo establecido en el Literal a) del Artículo 229 de la Decisión 486, no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de no encontrarse registrado o en trámite de registro en el pais miembro o en el extranjero.

3.6. Igualmente, la protección que otorga la Decisión 486 a la marca notoria va más allá de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la cual sustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso. En efecto, el Literal b) del Articulo 229 de la Decisión 486 dispone que no

15 Ibídem.

12


se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el país miembro. 16

3.7. La notoriedad de una marca no se presume, debe ser probada por quien alega esa condición. 17

3.8. El reconocimiento de la notoriedad le corresponde a la autoridad nacional competente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486. En ese sentido, para determinar si una marca es notoriamente conocida se deben tener en cuenta los criterios establecidos en forma no taxativa en el articulo previamente citado 18.

3.9. Resulta esencial que se determine el momento a partir del cual la marca notoriamente conocida tiene tal calidad, ya sea que se trate de una impugnación sobre la base de la marca notoria contra un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca.

19

3.1 O. En relación con la protección de los signos notoriamente conocidos, la autoridad competente al resolver la controversia deberá tomar en cuenta los cuatro riesgos de los que se les debe resguardar de conformidad con el Literal h) del Artículo 136 y los Literales a), b), y c) del Artículo 226 de la

18

17

18

19

De modo referencial, ver Proceso 17-IP-2014 de fecha 1 de octubre de 2014, pp. 22-23.

lbldem.


"Art/cufo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a} el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier Pafs

Miembro;b} la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier Pals

Miembro;c} la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País

Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos delos productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;

d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento,actividad, productos o servicios a los que se aplique;

e) tas cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta af signo cuyanotoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del Pals Miembro en el que sepretende la protección;

fJ el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial;h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo

en determinado territorio; o, i} ta existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el

titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;j} los aspectos del comercio internacional; o,

k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en elPaís Miembro o en el extranjero. "

Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 470-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016.

13


20

21

22

Decisión 486. Estos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario:20

a) El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor aladquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusióndirecta), o que piense que dicho producto tiene un origenempresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

b) El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, queaunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial delproducto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto yotra empresa tienen una relación o vinculación económica.

e) El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signosidénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidaddistintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en elmercado, aunque se use para productos que no tengan ningúngrado de conexidad con los que ampara el signo notoriamenteconocido.

Sobre el riesgo de dilución, que por lo general ha estado ligado con la protección de la marca renombrada, la doctrina ha dicho lo siguiente:

"En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legitimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia". 21

Es importante tener en cuenta que en el actual régimen comunitario andino de propiedad intelectual no se diferencia entre marca renombrada y marca notoria a efectos de su protección contra los diferentes riesgos en el mercado.22

d) El riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidorparasitario se aproveche injustamente del prestigio de los signosnotoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobreproductos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad conlos que ampara el signo notoriamente conocido.

Este supuesto se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la

Ibídem.

MONTEAGUDO, Monllano. La Protección de la Marca Renombrada. Civitas, Madrid, 1995, p. 283.

De modo referencial, ver Proceso 66-IP-2015, p. 19.

14


reputación, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida. 23

3.11. En relación con el riesgo de dilución y uso parasitario, es necesario que se establezca la exposición del signo teniendo en cuenta su grado de notoriedad. La determinación de ciertos escenarios de conflicto puede ser guiada de la mano de la fuerza de implantación que el signo notorio tenga en el público consumidor, ya que el hecho de que un signo tenga recordación y suficiente inserción en sectores diferentes podría estar más expuesto a un riesgo de uso parasitario o de dilución. Un ejemplo son las marcas que presentan publicidad en eventos masivos, como los deportivos, en canales y horarios de alto rating, o que promocionan eventos de diferente naturaleza, asf como las que sustentan su publicidad en objetos y sujetos de alto impacto de atención como equipos deportivos, deportistas, artistas, etc.24

3.12. Resulta pertinente mencionar que basta que se configure alguno de los riesgos antes mencionados para que se determine que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el Literal h) del Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

3.13. En tal virtud, se deberá hacer un análisis muy minucioso del escenario en el que se desenvuelve el signo notorio, ya que de ninguna manera la normativa comunitaria podría tolerar conductas parasitarias, la afectación del desarrollo empresarial, y la generación de error el público consumidor.

3.14. De lo expuesto, se advierte que corresponde establecer si la marca OREO (mixta) es notoria o no y desde qué momento, tomando en cuenta los medios probatorios presentados y los criterios de análisis citados. Asimismo, para la protección de la marca notoria se debe probar alguno de los riesgos en el mercado.

4.

4.1.

23

24

Autonomía de la oficina nacional competente para emitir sus resoluciones

La demandante San Jorge argumentó que su marca registrada BLACK OUT (mixta) se encuentran coexistiendo en Perú con la marca OREO (mixta) de lntercontinental Great Brands LLC (antes Kfrat), sin que se genere ningún tipo de confusión fonética o gráfica por parte del consumidor, lo que significaría que no exista tampoco riesgo de confusión entre los signos confrontados en Colombia. En tal sentido, resulta pertinente abordar el tema de la independencia y autonomía de la oficina nacional competente para emitir sus resoluciones.

lbldem.

De modo referencíal, ver Proceso 151-IP-2014 de fecha 2 de enero de 2015.

15


4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

25

26

27

28

Respecto a la autonomía que debe tener la oficina nacional competente al emitir sus resoluciones, el Tribunal ha manifestado que el sistema de registro de marcas que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas nacionales competentes en cada país miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capítulo II de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina regula el procedimiento de registro de marcas, e instaura en cabeza de las oficinas nacionales competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad.

Es preciso destacar que, la referida autonomía se manifiesta, tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones25

•

En relación al primer tema, si bien las oficinas competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho comunitario de marcas las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior suponga uniformizar los pronunciamientos de las mismas26

•

En este sentido, el principio de independencia de las oficinas de registro de marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas sin tener en cuenta el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras oficinas nacionales competentes. En consecuencia, si se ha obtenido un registro de marca en determinado país, ello no supone que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro en cualquiera de los países miembros27

•

De igual manera, si el registro de marca ha sido denegado en un determinado país, ello tampoco significa que deba ser denegado en los países miembros de la Comunidad Andina, aún en el caso de presentarse sobre la base del derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo país que denegó el registro2ª

.

Un aspecto de especial importancia en relación a este tema constituye el hecho que el principio de independencia supone dejar en libertad a la oficina nacional competente para que, de acuerdo con su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto en su conocimiento.

De modo referencial, ver Proceso 69-IP-2015 de 21 de agosto de 2015, p. 10.

Ibídem.


lb[dem.

16


En cualquier evento, es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado29

•

4.8. Sobre el segundo tema, como se advirtió, la norma comunitaria colocó en cabeza de las oficinas nacionales de registro de marcas la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el cual es obligatorio y debe llevarse a cabo aun en caso no hubiesen sido presentadas observaciones. En consecuencia, la autoridad nacional competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o denegar el registro. En caso sean presentadas oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará acerca de cada una de ellas, asl como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado30

•

4.9. Asimismo, es pertinente agregar, que el examen de registrabilidad, que es de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro de marcas, como en relación con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido de que esta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de análisis anteriores respecto de signos idénticos o similares31

•

4.1 O. No se está afirmando que la oficina de registro de marcas no tenga limites a su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro de marcas tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite. Adicionalmente, los \Imites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran establecidos por la propia normativa comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos32

•

4.11. En tal virtud, la autoridad nacional competente no está obligada a registrar como marca un signo por el hecho de que dicho signo cuente con registro de marca en otros países miembros de la Comunidad Andina; o, coexista registralmente con las marcas con las que se confronta en otros países miembros. Estas circunstancias no obligan a proceder al registro del signo solicitado, pero si puede ser valoradas al momento de realizar el análisis de registrabilidad que corresponda.

29

30

31

32


lbldem.

lbldem.

Ibídem.

17


4.12. Conforme se ha mencionado previamente, fa autoridad nacionalcompetente en materia de propiedad intelectual goza de autonomía, ytendrá que evaluar íntegramente cada caso que se presente ante sucompetencia, a fin de determinar si el signo es registrable o no, si hay o noriesgo de confusión, etc., dependiendo de las circunstancias del casoconcreto y de las valoraciones que se realicen.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina dejaconsignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corteconsultante al resolver el proceso interno 2014-00025, la que deberá adoptarlaal emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artf culo35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados queparticiparon de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafodel Articulo 90 del Estatuto del Tribunal.

Ut-b Cecilia Luisa �teros

MAGISTRADA

, Hugo Ramiro omez ApacMAGISTRADO

De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente lapresente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

18


Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

19


lima, 27 de octubre de 2016 - …intranet.comunidadandina.org/documentos/gacetas/gace2837.pdf · y...

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