LA GESTIÓN DE LOS ACTIVOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA ADMINISTRACIÓN INTERNACIONAL

Josefina MorenoSanto Domingo, agosto 2011

ECONOMÍA BASADA EN EL CONOCIMIENTO

Google que genera 200,000 MD,

basada en un motor de búsqueda,

producto del conocimiento, puede

valer más que el PIB de una región

sustentada en miles de toneladas

de materias primas. Por ejemplo,

tan solo el PIB de Bolivia es de

45,000 MD.

En Norteamérica, por

cada dólar pagado por

una tasa de café en

Starbucks, sólo el 3% va

al cultivador, mientras

que el 97% va a quienes

generaron la ingeniería

genética del café,

branding y otras

actividades asociadas a

la economía del

conocimiento

De acuerdo con el Foro Económico Mundial* se define

a la competitividad como el conjunto de instituciones,

políticas y factores que determinan el nivel de

productividad de un país.

El nivel de competitividad refleja la medida en que un

país es capaz de proporcionar mayor prosperidad a

sus ciudadanos.

INDICE GOLBAL DE COMPETITIVIDAD

Pilar de la competitividad

Innovar consite en la generación de nuevas aplicaciones a partir del conocimiento

disponible. El sistema de innovación es un conjunto de procedimientos, metodologías,

políticas y medidas que permiten la generación de nuevo valor de manera

sostenida y creciente

INNOVACIóN

Preámbulo• Entorno comercial altamente competitivo

• la creatividad y los conocimientos: elementos escenciales de la competitividad,

• Integrar el tema de PI en proyectos de innovación y en las estrategias empresariales

La PI ofrece un enorme potencial a las PYMES en términos de protección legal, información técnica e investigación de mercados

Necesidad de gestionar con eficacia su innovación, creatividad y conocimientos.

El CAPITAL INTELECTUAL

• activos intangibles : generados por la creatividad, el pensamiento y la inventiva humana

• El conocimiento, el know how y la capacidad de innovación constituyen la esencia de su capital intelectual: el activo más valioso de la empresa

• El reconocimiento del valor de su capital intelectual puede beneficiar a su empresa a través de una mejor gestión y conducir a un mejor rendimiento productivo

Capital intelectual

• el activo más importante de muchas de las más grandes y poderosas empresas

• puede ser el fundamento para el dominio del Mercado y la sostenibilidad de benficios

• SEA CONSCIENTE DEL CAPITAL INTELECTUAL DE LA EMPRESA: NO IGNORE NI SUBESTIME SU VALOR

Capital intelectual

ACTIVOS INTANGIBLES:

•IDENTIFICARLOS

•GESTIONARLOS

•DESARROLLARLOS

detonante para explotar nuevas áreas de negocio y beneficios, conseguir financiación para el dearrollo de productos e identificar nuevos colaboradores y socios, con el propósito de hacer a su empresa mas competitiva

Capital intelectual

• Incluye de manera importante los derechos de propiedad intelectual

• Importante reconocer entonces que su empresa tiene una valiosa propiedad intelectual,

IDENTIFIQUE SU CAPITAL INTELECTUAL

IdentifíqueloInventario del capital intelectual:

capital humano:

capital estructural:

capital comercial:

Conocimiento y know how, Cotmpetencias: capacidades, educación, experiencia y práctica profesional

Propiedad Intelectual: patentes, marcas, diseños, derechos de autor, secretos comerciales, licencias y franquicias,invenciones realizadas por la empresa, bases de datos propias, software desarrollado por la empresa, Documentos de trabajo: manuales, procesos,procedimientos, documentos relacionados con la actividad de I+D, publicaciones externas, etc

Lista de clientesCertificaciones de productos

Importancia de la propiedad intelectual

¿Cómo proteger el know how?:

• productos y procesos : patentes y modelos de utilidad

•diseños creativos, incluidos los diseños textiles: dibujos o modelos industriales.

• marcas: protección de la marca registrada

•denominaciones de mercancías de una determinada calidad o reputación atribuible a su origen geográfico: indicación geográfica, denominaciones de origen o marcas colectivas

•Los secretos comerciales: protección de información no revelada de valor comercial

•Las obras culturales, artísticas y literarias, los programas informáticos y la recopilación de datos, mediante los derechos de autor y conexos

Por qué utilizar los derechos de PI?

• Transformar ideas en activos empresariales con un valor comercial real

• Defender la posición, asegurar cuota de mercado

• Protección de productos y servicios

• Creación de barreras a competidores

• Evitar litigios

• Generación de beneficios

• Acceso a tecnología de terceros

• Acceso a nuevos mercados

• Desarrollo de alianzas

Importancia de los IPR

• Activo financiero: Inversiones

• Activo comercial y de marketing : Licencias y Acuerdos de colaboración

• Activo de información: Vigilancia de competidores y Vigilancia de clientes

elementos escenciales para las pyme • Qué es:

Una comprensión fundamental de lo que constituye la PI,

• Para que sirve

• Cómo la protejo, los medios para protegerla

•

• Cómo gestiono de manera efectiva los activos de PI

Conozca y obtenga la protección

Auditoría de la PI

•Una auditoría de PI está adaptada a las necesidades precisas de su empresa, pero en general está diseñada para identificar activos de PI existentes, garantizar la protección adecuada (como los conocimientos técnicos documentados, cuando corresponda) y establecer y revisar sistemas para la gestión continua de los activos de PI, desde su creación hasta su extinción.

• Identificación y evaluación de derechos a proteger

• Evaluar los costos y beneficios que la obtención y el mantenimiento de los diferentes derechos de PI tienen en relación a los objetivos de su empresa y a los mercados a los que desea dirigirse

En un mercado competitivo, la obtención de un monopolio durante un período limitado de tiempo

puede darle una fuerte ventaja competitiva

Elija la mejor forma de protección

Qué instrumento de protección utilizar

• Marcas: para que sus clientes identifiquen sus productos y servicios respecto a sus competidores.

• No es muy costoso

• Puede ser una fuente de ingreso a través de una licencia o franquicia

• Si va a sociada a un producto patentado, por ejemplo, una vez que expira la patente sirve comobase reconocimieno comercial.

Se renueva de manera indefinida

Qué instrumento de protección utilizar

• Diseño industrial

• Si el aspecto visual de su producto constituye una ventaja comercial o forma parte de su imagen

• Una imagen visual distintiva permite reconocer su producto frente a los de sus competidores

• Protección mínima de 5 años,

Qué instrumento de protección utilizarPatentes: derecho de PI más caro de obtener, pero los beneficio generados por el pueden ser los más elevados

� Patentar o no patentar : consideraciones estratégias, técnicas y finacieras.

�Costos: si es corto, solicitar una patente por 20 años puede no ser apropiado debido a los costos

�Ciclo de vida de la invención

�Reacción del Mercado a su producto

�Patente: monopolio limitado vs publicación

� Patentar, SÍ; pero con cuidado y NO todo

� Patente “fundamental”

Consideraciones �Presentar la solicitud antes de lanzar el producto

�Asegura una fecha de prioridad:

�excluirá a otros que pueden haber inventado después

�otorga tiempo para considerar sus opciones: 12 meses desde la fecha de presentación de su solictud para decidir si desea solicitar la protección en el extranjero

�18 meses desde la fecha de prioridad de su solicitud antes de que la solicitud sea publicada. Puede decidir retirar su solicitud antes de que sea publicada, en cuyo caso permanecerá secreta

Consideraciones

�adoptar una estrategia defensiva basada en la publicación, impide que alguien obtenga una patente sobre y explote la invención

�la redacción adecuada de la especificación de la patente es crítica para el éxito de su solicitud

Gestación de la patente

•Identificación de la idea

•Búsqueda del estado del Arte

•Cuestionario: datos, descripción y publicaciones relacionadas

•Reivindicaciones: reuniones y redacción

•Soporte al proceso:

Departamento legal

“Interfaz” de patentes (I+D)

Ingeniero para redactar la memoria técnica

Ayuda legal externa

Recomendaciones

• Gestión interna

• Un ingeniero “full time” especialista en redactar la memoria

• técnica

• Un abogado para la protección y defensa de nuestro IP

• Un agencia de patentes y marcas para la tramitación de las patentes al nivel nacional e internacional

• Viligincia constante del estado del arte - El equipo de

I&D realiza periódicamente un seguimiento continuo de las patentes de nuestros competidores

VIA NACIONAL

VIA REGIONAL

VIA INTERNACIONAL

OFICINAS NACIONALES:

UTILIZANDO EL DERECHO

DE PRIORIDAD

TRATADOS

ADMINSITRADOS POR LA OMPI

OFICINAS U ORGANISMOS

UN REGISTRO VALIDO EN MUCHOS

PAISES

Protección de los DPI en el extranjero

• Vía Nacional: solicitar protección en cada país por separado presentando una solicitud directamente a las oficinas nacionales de propiedad intelectual o industrial.

Protección de los DPI en el extranjero

• Vía Regional:Algunos países han establecido acuerdos regionales para obtener protección mediante propiedad intelectual para toda una región gracias a una única solicitud.

• La Organización Africana de la Propiedad Intelectual (OAPI, oficina regional de propiedad intelectual de los países africanos de habla francesa y portuguesa para las patentes, los modelos de utilidad, las indicaciones geográficas, las marcas, los dibujos o modelos industriales): http://oapi.wipo.net.

• La Organización Regional Africana de la Propiedad Industrial (ARIPO, oficina regional de propiedad industrial de los países africanos de habla inglesa para las patentes, los modelos de utilidad, lasmarcas y los dibujos o modelos industriales): http://aripo.wipo.net.

• La Oficina de Marcas del Benelux y la Oficina de Dibujos y Modelos del Benelux (para laprotección de las marcas y los dibujos o modelos industriales en Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo): www.bmb-bbm.org y www.bbtm-bbdm.org.

• La Oficina Eurasiática de Patentes (para la protección de patentes en países de la Comunidad de Estados Independientes): www.eapo.org.

• La Oficina Europea de Patentes (para la protección de patentes en todos los países parte en la Convención Europea de Patentes, actualmente 27 países). www.european-patent-office.org.

• La Oficina de Armonización del Mercado Interior (para las marcas de la Comunidad Europea y los Diseños de la Comunidad, que concede a sus propietarios un derecho uniforme válido en todos los Estados Miembros de la Unión Europea mediante un sistema procesal): http://oami.eu.int.

OAMI La Oficina de Armonización del Mercado Interior

La OAMI registra marcas (MC) , dibujos y modelos comunitarios

registrados (DCR); ambos componentes esenciales del mercado único

europeo.

EPO La Oficina Europea de Patentes

La Oficina Europea de Patentes (OEP), establece un procedimiento de

aplicación uniforme para los inventores individuales y empresas que

buscan protección por patente en hasta 40 países europeos

EPO

�Solictud única�Redactada en una de las lenguas oficiales de la EPO: inglés, francés o alemán

�examen de fondo

�Si la patente es concedida el solicitante puede iniciar el procedimiento nacional en todos los estados designados o solamente en algunos de ellos

�Cada país hace su validación� Pasar un examen en una oficina fuerte, refuerza la patente

Los costos y procedimientos derivado de obtener protección para una patente en el extranjero son factores importantes a la hora de

considerar cualquier Mercado potencial en el exterior.

Vía InternacionalSistemas de presentación y registro administrados por la OMPI

�simplifican considerablemente solicitar la protección de la propiedad intelectual

� simultáneamente en un gran número de países.

�en lugar de presentar solicitudes nacionales en numerosos idiomas permiten presentar una única solicitud, en un sólo idioma, pagando únicamente una tasa de solicitud.

Vía Internacional

• Sistema para la presentación internacional de solicitudes de patentes:

�Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)

• Sistema de Madrid para el registro internacional de marcas:

�Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y el Protocolo de Madrid

• Depósito internacional de dibujos y modelos industriales:

�Arreglo de La Haya

Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT por sus siglas en

ingles)

Registro Internacional de Patentes.

•Vía internacional: PCT

EL Tratado de Cooperación en Materia de Patentes es un acuerdo internacional establecido para simplificar la presentación y el proceso de las solicitudes de patentes.

• una única solicitud dentro del año de prioridad ( dentro del período de 12 meses en que se presentó la solicitud nacional);

• La solicitud tiene efecto en todos los Estados Contratantes del PCT;

•El idioma y el formato de la solicitud pueden ser los mismos que los de la solicitud presentada en el propio país del solicitante;

•El solicitante gana tiempo para explorar las posibilidades comerciales de su invención

•Presentadas en las oficinas nacionales o en la OMPI, o en la OEP.

Protección de los DPI en el extranjero: Marcas:

• Vía Nacional

• Es posible reivindicar prioridad para una solicitud presentada en los seis meses precedentes en alguno de los Estados miembros del Convenio de París.

• Esto lo defiende frente a terceras partes que deseen registrar su marca dentro de los seis meses mencionados

Vía internacional :Sistema de Madrid• una solicitud internacional

• persona física o jurídica que posea un establecimiento industrial o comercial real y efectivo, esté domiciliado o tenga la nacionalidad en un país que sea parte en el Arreglo o Protocolo de Madrid

• una marca puede ser objeto de una solicitud internacional sólo si se ha registrado ya (o si la solicitud internacional se rige exclusivamente por el Protocolo, cuando se ha solicitado su registro) en la oficina de marcas de la parte contratante con la que el solicitante tiene la relación necesaria, denominada oficina de origen.

• protección en una serie de países o miembros del Sistema de Madrid presentando una única solicitud

• en un idioma (inglés o francés, si bien la oficina de origen puede limitar las opciones del solicitante a sólo uno de estos idiomas)

• pagar un solo grupo de tasas en una sola divisa

• los cambios en el registro internacional y la renovación del registro pueden efectuarse mediante un solo trámite que tiene vigencia en todas las partes contratantes designadas

Diseños

• Vía Nacional:

• depósitos nacionales separados y deben realizarse en cada país trámites distintos

• Prioridad: Se puede considerar la posibilidad de reivindicar la prioridad para una solicitud presentada en los seis meses precedentes en uno de los Estados participantes de la Convención de París con el fin de proteger su diseño en otros países

Vía Internacional: Sistema de la Haya• El Arreglo de La Haya relativo al Depósito Internacional de Dibujos y Modelos Industriales,

• nacionales y residentes de un país que sea parte en el Arreglo y a las empresas establecidas

• Un único depósito “internacional”• En un solo idioma (inglés o francés)• Pagando un único conjunto de tasas• En una divisa• Presentando la solicitud en una oficina (generalmente en la Oficina Internacional de la OMPI

• goza, en cada uno de los países interesados que no haya denegado la protección, de la misma protección que la legislación de ese país concede generalmente a los dibujos o modelos industriales, a menos que, en circunstancias determinadas, una oficina nacional haya denegado expresamente la protección equivalente a un derecho nacional en cuanto al alcance de su protección y al ejercicio de sus derechos.

Elementos a tomar en cuenta para la gestión de sus derechos de PI en el extranjero• Creer que la protección de la PI es universal

• Suponer que las legislaciones y procedimientos para la protección de los derechos de PI son iguales en todo el mundo.

• No verificar si una marca ya ha sido registrada o está siendo utilizada por competidores en el mercado de exportación

• No utilizar los sistemas regionales o internacionales de protección

• Solicitar demasiado tarde la protección de la PI en otro país

Elementos a tomar en cuenta para la gestión de sus derechos de PI en el extranjero

• Divulgar información demasiado demasiado temprano o sin que exista un acuerdo de confidencialidad o de no divulgación.

• Infringir los derechos de PI de otros

• No dejar clara la titularidad de los derechos de propiedad intelectual al subcontratar la fabricación en el exterior.

• Tratar de negociar una licencia de un producto en un mercado en el que no están protegidas las patentes o los dibujos o modelos correspondientes

• Utilizar una marca que es inadecuada para el mercado en cuestión

Valor de la Información

La inteligencia competitiva

.

Herramienta gerencial

Facilita a las empresas u organizaciones el cumplimiento de los objetivos y la misión

Análisis de la información relativa a su negocio y su entorno.

Secreto Empresarial

• Información técnica y científica

• Información sobre productos (composición, datos técnicos, elementos estéticos, etc.).

• Información sobre producción (métodos y procedimientos de fabricación, costos de producción, materiales, etc.).

• Conocimientos técnicos.• Resultados técnicos (datos científicos, cuadernos de laboratorio).

• Información financiera

• Gastos de gestión de la empresa o de ciertas actividades productivas.

• Información relativa a los precios.• Sistemas de pago y beneficios a los empleados.

• Información comercial

• Listados de clientes.• Planes de negocios.• Estrategias comerciales.• Acuerdos con los proveedores.• Estudios relativos a las preferencias de los consumidores.

• Estrategias de venta.

• Información negativa

• Aspectos técnicos de investigaciones que no han dado resultado.

• Información relativa a estudios o métodos de producción para productos que no han generado ningún resultado.

• Campañas promocionales hacia cierto tipo de clientes que han tenido un éxito negativo.

Como realizar estos análisis

Actualmente el contexto global en que se desenvuelven las organizaciones, necesita sistemas que apoyen la toma de decisiones, y es aquí donde radica la importancia de la información.

Información

HERRAMIENTA ESTRATÉGICA

CONFIABLE

OPORTUNA

ESTRUCTURADA

VERAZ

FUENTES DE INFORMACION TECNOLOGICA

Literatura

Academia

Revistas

Artículos científicos

Exposiciones

Simposium

Patentes

Periódicos

Tipo de informaciónque ofrecen las patentes.

TÉCNICACOMERCIAL LEGAL

•Desarrollo tecnológico.

•Tendencias tecnológicas en el mercado.

•competidor y/o socio potencial.

• Información detallada de la invención.

•Constitución de la invención.

• Interacción de sus partes.

Descripción, dibujos,

reivindicaciones

Nombres, fechas, país de origen

•Alcance de su protección.

•Vigencia de una patente

•Estatus legal

Reivindicaciones aprobadas y

fechas.

Tabla comparativa entre documentos de patentes y literatura científica

ColecciColecciColecciColeccióóóón n n n Conformada por fuentes Conformada por fuentes Conformada por fuentes Conformada por fuentes diversas diversas diversas diversas

Conformada por fuentes Conformada por fuentes Conformada por fuentes Conformada por fuentes unificadasunificadasunificadasunificadas

BBBBúúúúsqueda squeda squeda squeda �Formatos libresFormatos libresFormatos libresFormatos libres�Complejo diseComplejo diseComplejo diseComplejo diseñññño de o de o de o de estrategias estrategias estrategias estrategias �Clasificadores tecnolClasificadores tecnolClasificadores tecnolClasificadores tecnolóóóógicos gicos gicos gicos diversos diversos diversos diversos �NNNNúúúúmeros de identificacimeros de identificacimeros de identificacimeros de identificacióóóón n n n de formatos diversosde formatos diversosde formatos diversosde formatos diversos

�Formatos estandarizadosFormatos estandarizadosFormatos estandarizadosFormatos estandarizados�FFFFáááácil disecil disecil disecil diseñññño de estrategiao de estrategiao de estrategiao de estrategia�Clasificador tecnolClasificador tecnolClasificador tecnolClasificador tecnolóóóógico gico gico gico unificado (CIP) unificado (CIP) unificado (CIP) unificado (CIP) �NNNNúúúúmeros de identificacimeros de identificacimeros de identificacimeros de identificacióóóón n n n de formatos de formatos de formatos de formatos estandarizadosestandarizadosestandarizadosestandarizados.

Contenido Contenido Contenido Contenido �Da valor acadDa valor acadDa valor acadDa valor acadéééémico mico mico mico �Presenta principios Presenta principios Presenta principios Presenta principios abstractosabstractosabstractosabstractos

�Da valor industrial Da valor industrial Da valor industrial Da valor industrial �Requiere realizaciRequiere realizaciRequiere realizaciRequiere realizacióóóón n n n especificaespecificaespecificaespecifica

Literatura científica Documento de Patentes

ESTRUCTURA

COMPRENSION DEL CONTENIDO DE UNA SOLICITUD DE PATENTE

TITULAR

INVENTOR

APODERADO

EXAMINADOR

PRIORIDAD

PRESENTACION

PUBLICACION

CONCESION

CLASIFICACION

CODIGO DE PAISES

SOLICITUD

PUBLICACION

CONCESION

TITULO

RESUMEN

DESCRIPCION

REIVINDICACIONES

DIBUJOS

TITULO

RESUMEN

DESCRIPCION

REIVINDICACIONES

DIBUJOS

Donde localizar información de patentes

BASES DE DATOS

GRATUITAS

COMERCIALES

Factores a evaluar para seleccionar la base de patentes adecuada

Idioma

Acervo documental Utilerías

Descarga

Gráficos

Estatus

Amigable

Estructura general de las bases de datos de Patente

Para efectuar una amplia búsqueda técnica que abarqueúnicamente los datos bibliográficos de la portada de las patentes;

Para efectuar una búsqueda más específicaconcatenando criterios de búsqueda.

Para efectuar búsquedas rápidas cuando conocemos previamente el numero de patente.

Para efectuar una búsqueda técnica que abarque el campo técnico al que se refiere dicha clasificación.

NUMERO CLASIFICACION

RAPIDA AVANZADA

Datos bibliográficos, palabras claves

Palabras claves con operadores de búsqueda

Prioridad, solicitud,concesión Internacional / Nacional

Criterios de Búsqueda

Proceso Motor

Pistón MáquinaEngrane

SONY

TOYOTA

UNIVERSIDAD

GONZALEZ CAMARENA

CENTRO DE INVESTIGACIONIPC

ECLA

FTERM

US CLASSIFICATION

DEKLA

US20030065432

PCT/AU1999/000872

WO1999AU00872

La información técnica extraída de patentes representa un valor clave y determinante en el éxito de aquellos sectores innovadores y generadores de tecnología que pretendan alcanzar los niveles de competitividad que una economía globalizada exige