IDENTIFICACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES Y SU PROTECCIÓN LEGAL EN MÉXICO Y EL MUNDO

Licenciado en DerechoRoberto Castañeda

Importancia de la Propiedad Intelectual (Signos Distintivos,

Derechos de Autor, Inventos) en los negocios de la actualidad

VENTAJA VENTAJA COMPETITIVA

Algunos ejemplos:

Coca-Cola

• (Marca-Derechos de Autor-Secreto Industrial-Nombres de Dominio)

Pfizer

• (Marcas-Derechos de Autor-Patentes-Nombres de Domin io)

Procter & Gamble

• (Marcas-Derechos de Autor-Patentes-Nombres de Domin io)

Microsoft

• (Derechos de Autor-Marcas-Nombres de Dominio)

Distroller

• Derechos de Autor- Marcas-Nombres de Dominio

Signos Distintivos

• Su reconocimiento en México parte del

artículo 73 de la CPEUM, en donde al

Congreso de la Unión se le confiere la

facultada para legislar en materia defacultada para legislar en materia de

comercio. Internamente se regula por la Ley

de la Propiedad Industrial y su Reglamento,

entre otros Tratados Internacionales y

acuerdos.

Signos Distintivos

• 1.- Marcas

• 2.- Marcas Colectivas

• 3.- Avisos Comerciales

• 4.- Nombre Comercial• 4.- Nombre Comercial

• 5.- Nombre de Dominio

• 6.- Reserva de Derechos

Signos Distintivos

Marca: • Todo signo visible capaz de distinguir productos

o servicios otros de su misma clase o especie.

• La marca constituye el único, o al menos el másfácil e importante instrumento que el consumidortiene a su disposición para identificar y poderseleccionar los artículos y servicios a sudisposición.

Signos Distintivos• Puede constituir una marca y ser registrada:

• I.- Las denominaciones y figuras visibles, suficientementedistintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios aque se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su mismaespecie o clase;

••II.- Las formas tridimensionales;

•III.- Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales,siempre que no queden comprendidos en el numeral siguiente, y

•IV.- El nombre propio de una persona física, siempre que no seconfunda con una marca registrada o un nombre comercialpublicado.

Signos Distintivos• Las marcas se clasifican y registran por su forma, pudiendo ser:

• Nominativa. Es la marca que se compone sólo de un nombre. Ej.:SAMSUNG ®.

• Innominada: Es la marca que se compone únicamente de un diseñoo logotipo.o logotipo.Ej.: El logotipo de la manzana de “Apple ®”.

• Tridimensional: Marcas que se expresan en tres dimensiones:Ej.: La botella estilizada del perfume de “Benetton ®”

• Mixta: Es la marca que combina un nombre y/o un diseño y/o unempaque.

Signos Distintivos

Clases

• El registro de las marcas se realiza conforme aclases. Una clase es un conjunto de productos oservicios que guardan una relación entre sí, o queservicios que guardan una relación entre sí, o quetienen una característica común en función de suutilidad o uso, agrupados de acuerdo con unaclasificación aceptada internacionalmente(Clasificación de Niza). Actualmente son 45 clases(34 para productos y 11 para servicios).

Signos Distintivos • El artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial enlista lo que

no es registrable como marca, señalando 17 supuestos:

• Los más comunes invocadas por el IMPI son: Los nombrestécnicos de uso común sobre lo que se pretende registrar,incluyendo su traducción a otros idiomas.

• Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusióna otra en trámite de registro presentada con anterioridad o auna registrada y vigente, aplicada a los mismos o similaresproductos o servicios.

• Nota: Primero en tiempo, primero en derecho. (Sistema mixto ,en donde también se reconoce el uso anterior de la marca)

Signos Distintivos

MARCAS COLECTIVAS:

• Una marca colectiva es aquel signo visible quedistingue en el mercado los productos y serviciosde las asociaciones, sociedades de productores,fabricantes, comerciantes o prestadores dede las asociaciones, sociedades de productores,fabricantes, comerciantes o prestadores deservicios, legalmente constituidas, respecto de losproductos o servicios de terceros.

• Junto con la solicitud de registro de marca colectiva sedeben incluir las reglas de uso a efecto de prevenirposibles disputas derivadas de su ausencia.

Signos Distintivos

AVISO COMERCIAL

• Un aviso comercial es una frase u oración quetiene por objeto anunciar o dar a conocer alpúblico consumidor la existencia de productos oservicios, o la presencia de establecimientos,público consumidor la existencia de productos oservicios, o la presencia de establecimientos,negociaciones comerciales, industriales o deservicios, para distinguirlos de los de su mismaespecie o clase en el mercado.

• Es comúnmente conocido como slogan. Porejemplo: “A que no puedes comer sólo una.”

Signos Distintivos

NOMBRES COMERCIALES

• Un nombre comercial es el nombre que se le da a unestablecimiento (sea industrial, comercial o deservicios), a una negociación o a un comercio.

• Éste y el derecho a su uso exclusivo están protegidos,sin necesidad de registro. No obstante, la petición depublicación en la Gaceta de Propiedad Industrial anteel Instituto Mexicano de la Propiedad Industrialestablece la presunción de buena fe en la adopción yel uso del nombre comercial, frente a terceros.

Signos Distintivos

• ¿Cómo saber si ya existe una marca registradaidéntica o semejante en grado de confusión a laque se pretende registrar, o si la marca quedeseas proteger es registrable?

• Búsqueda de anterioridades. Consiste en determinar• Búsqueda de anterioridades. Consiste en determinarsi la marca que deseas es registrable e investigar laexistencia de posibles antecedentes marcarios. Deesta manera se podrá evitar hacer un gastoinnecesario si se considera que el registro de la marcano puede prosperar, o definir una estrategia diversa aseguir a efecto de conseguir el registro, como lo esañadir otros elementos distintivos o atacar la validezdel registro que antecede.

Signos Distintivos

Duración del Derecho:

• Los Registros de Marcas, AvisosComerciales, y la Publicación de NombresComerciales, y la Publicación de NombresComerciales tendrán una vigencia de diezaños contados a partir de la fecha depresentación de la solicitud, y podrárenovarse por periodos de la mismaduración, sujeto al pago de la tarifacorrespondiente. (Indefinido)

Protección Internacionalde las Marcas

Protocolo de Madrid• A partir del 19 de febrero de 2013, está en operación en México. Este instrumento

internacional ofrece a las empresas mexicanas la posibilidad de proteger sus marcasen varios países mediante la presentación de una sola solicitud de registro de marca,presentada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Cada país sereserva el derecho a determinar si concede o niega la protección a la marcasolicitada a registro, de conformidad con su legislación interna.

• Los países miembros de este tratado internacional son 89.

• Las ventajas de utilizar el Protocolo de Madrid para las empresas mexicanas son quefacilita la tramitación de solicitudes de registro de marcas en el extranjero, incluyendosu conservación y actualización posterior, mediante un solo trámite administrativo yuna sola tasa.

• Convenio de París (Prioridad)

Signos Distintivos

Nombre de Dominio

Medio de identificación dentro de Internet

1.- Que el nombre de dominio en disputa es idéntico o1.- Que el nombre de dominio en disputa es idéntico osemejante en grado de confusión a la marca de la parteactora.

2.- Que el demandado no tiene derecho alguno o interéslegítimo sobre el nombre de dominio en disputa.

3.- Que el nombre de dominio en disputa fue registrado oha sido usado de mala fe.

RESERVA DE DERECHOSAL USO EXCLUSIVO

• La reserva de derechos se define como la facultad de usar yexplotar en forma exclusiva títulos, nombres, denominaciones,características físicas y psicológicas distintivas, o características deoperación originales aplicados, de acuerdo con su naturaleza, aalguno de los siguientes géneros:

I. Publicaciones periódicas;II. Difusiones periódicas;II. Difusiones periódicas;III. Personajes humanos de caracterización, o ficticios o simbólicos;IV. Personas o grupos dedicados a actividades artísticas;V. Promociones publicitarias.

Duración de la protección: 1 año para publicaciones o difusionesperiódicas, renovables por periodos iguales; 5 años las demás,renovables por periodos iguales, excepto las promociones publicitarias,que pasan a formar parte del dominio público.

Derechos de Autor

• Su reconocimiento en México parte delartículo 28 de la CPEUM, en donde seestablece no constituyen monopolios, losprivilegios que por determinado tiempo seconcedan a los autores y artistas para laproducción de sus obras y los que para elconcedan a los autores y artistas para laproducción de sus obras y los que para eluso exclusivo de sus inventos, se otorguen alos inventores y perfeccionadores de algunamejora. Internamente se regula por la LeyFederal del Derecho de Autor y suReglamento, entre otros TratadosInternacionales y acuerdos.

Derechos de Autor

• El derecho de autor es el reconocimiento que hace el Estado a favor detodo creador de obras literarias y artísticas (de creación original), en virtuddel cual otorga su protección para que el autor goce de prerrogativas yprivilegios exclusivos de carácter personal (Derecho Moral) y patrimonial(Derecho Patrimonial).

• Se entiende por registro de derecho de autor la entrada de las obras en losarchivos oficiales del Estado mexicano, con la finalidad de garantizar laarchivos oficiales del Estado mexicano, con la finalidad de garantizar laseguridad jurídica de los autores, de los titulares de los derechos conexosy de los titulares de los derechos patrimoniales respectivos y suscausahabientes, así como dar una adecuada publicidad a las obras, actos ydocumentos a través de su inscripción.

• La protección que se concede a las obrases desde el momento en quehayan sido fijadas en un soporte material.

Derechos de Autor• Los derechos de autor se reconocen respecto de las obras de las siguientes ramas:

• • Literaria• • Musical, con o sin letra• • Dramática• • Danza• • Pictórica o de dibujo• • Escultórica y de carácter plástico• • Escultórica y de carácter plástico• • Caricatura e historieta• • Arquitectónica• • Cinematográfica y demás obras audiovisuales• • Programas de radio y televisión• • Programas de cómputo• • Fotográfica• • Arte Aplicado que incluyen el diseño gráfico o textil• • De compilación• • Registro de Derechos Conexos

Derechos de Autor

Duración del Derecho

• Derecho Moral: El autor es el único,primigenio y perpetuo titular de los derechosmorales sobre las obras de su creación.primigenio y perpetuo titular de los derechosmorales sobre las obras de su creación.

• Derecho Patrimonial: Regla general. La vidadel autor y, a partir de su muerte, 100 añosmás.

Derechos de Autor

• Protección Internacional de los Derechos de

Autor

• México, así como gran parte del Mundo, han• México, así como gran parte del Mundo, han

suscrito varios tratados internacionales que

regulan y han establecido estándares de

protección mínimos para los autores, dentro

de ellos, destaca el Convenio de Berna.

Invenciones

• Patentes-Modelo de Utilidad-Diseño Industrial

• Su reconocimiento en México parte del artículo 28de la CPEUM, en donde se establece noconstituyen monopolios, los privilegios que pordeterminado tiempo se concedan a los autores yconstituyen monopolios, los privilegios que pordeterminado tiempo se concedan a los autores yartistas para la producción de sus obras y los quepara el uso exclusivo de sus inventos, se otorguena los inventores y perfeccionadores de algunamejora. Internamente se regula por la Ley de laPropiedad Industrial y su Reglamento, entre otrosTratados Internacionales y acuerdos.

Invenciones

• Se considera invención, toda creaciónhumana que permite transformar lamateria o energía que existe en lanaturaleza, para su aprovechamiento pornaturaleza, para su aprovechamiento porel hombre, en aras a satisfacernecesidades concretas.

Invenciones

• No pueden ser consideradas como Invención, paraefectos de su protección al amparo de la LPI:

• a) Los principios teóricos o científicos.

• b) Los descubrimientos que consistan en dar a• b) Los descubrimientos que consistan en dar aconocer o revelar algo que ya existía en la naturaleza,aun cuando anteriormente fuera desconocido para elhombre.

• c) Los esquemas, planes, reglas y métodos pararealizar actos mentales, juegos o negocios y losmétodos matemáticos.

Invenciones

• d) Los programas de computación.

• e) Las formas de presentación de la información.

• f) Las creaciones estéticas y las obras artísticas o literarias.

• g) Los métodos de tratamiento quirúrgicos, terapéutico o dediagnósticos aplicables al cuerpo humano y relativo a animales.

• h) La yuxtaposición de invenciones conocidas o mezclas deproductos conocidos, salvo que su combinación o fusión no puedafuncionar separadamente o que las cualidades o funcionescaracterísticas de las mismas sean modificadas para obtener unresultado o un uso no obvio para un técnico en la materia.

Invenciones

• Patentes: La LPI no define que se considera comoPatente.

• Se puede definir como el reconocimiento quehace el Estado en favor de una persona física omoral, aceptando que su invención es novedosa,hace el Estado en favor de una persona física omoral, aceptando que su invención es novedosa,producto de actividad inventiva y susceptible deaplicación industrial, y como contraprestación porincentivar, fomentar, desarrollar o mejorartecnológicamente la industria o el comercio, leconcede la exclusividad en su explotación por untiempo determinado.

Invenciones

• Requisitos Primordiales para el registrode una Patente:

• Todo inventor que desee obtener una• Todo inventor que desee obtener unapatente en México acreditar que suinvento posee tres requisitosfundamentales: novedad, actividadinventiva y aplicación industrial.

Invenciones

Novedad

• Una invenciones novedosa es aquella que nose encuentra en el estado de la técnica.

• Estado de la técnica es el conjunto deconocimientos técnicos que se han hechopúblicos mediante una descripción oral oescrita, ya sea por la explotación o difusiónen México o en el extranjero.

Invenciones

• En México, existe una excepción a la regla de lanovedad, considerándose como nuevo un inventoque hubiese sido explotado o difundido dentro delos doce meses previos a la presentación de lapatente en el IMPI.patente en el IMPI.

• Esta excepción opera sólo en México, por lo queel inventor que haya explotado o difundido suinvento, no podrá obtener la patente de suinvento en el extranjero. (En ciertos países existendisposiciones similares.)

Invenciones

• Actividad Inventiva: Proceso creativo cuyosresultados no se deduzcan del estado de latécnica en forma evidente para un técnico enla materia. (No obviedad)

• Aplicación Industrial: La posibilidad de queuna invención tenga una utilidad práctica opuede ser producida o utilizada en cualquierrama de la actividad económica, para losfines en que se describen en la solicitud.

Invenciones • Invenciones no patentables:

• a) Inventos cuyo contenido sea contrario al orden público, lamoral o las buenas costumbres.

• b) Los procesos esencialmente biológicos, relacionados conla producción o propagación de plantas o animales.la producción o propagación de plantas o animales.

• c) El material biológico y genético, tal y como se encuentra enla naturaleza.

• d) Las razas animales.• e) El cuerpo humano y las razas vivas que lo componen.• f) Las variedades vegetales.

Invenciones

Duración del Derecho

• En México, las patentes se conceden por unplazo de 20 años improrrogables, contados apartir de su fecha de presentación.partir de su fecha de presentación.

• Para mantener vigente el derecho el titulardebe de pagar las anualidades deconservación, pues en caso contrario lapatente caduca y pasa a formar parte deldominio público. No es renovable.

InvencionesModelo de utilidad

Se considera modelo de utilidad el objeto, utensilio, aparato oherramienta que aporte una función diferente a un producto ouna ventaja que lo haga más útil. Se le puede considerar unpequeña invención, que sin tener gran tecnología, logra otorgarbeneficios a un producto.beneficios a un producto.

Ejemplo: El dispositivo que permite a los ventiladores moversede manera oscilatoria.

Vigencia: Diez años contados a partir de la fecha de supresentación. Esta sujeto al pago de anualidades. No esrenovable.

Invenciones

Diseños Industriales

• El diseño industrial se refiere a una invención donde lo importante no es el efecto técnico,ya que carece de éste, sino la forma innovadora que se aplica a un producto con caráctergeneralmente estético. No se requiere de actividad inventiva. Atendiendo a su naturalezase divide en: Dibujo Industrial y Modelo Industrial.

•Dibujo Industrial

• Dibujo Industrial es toda combinación de figuras, líneas o colores que se incorporen a un• Dibujo Industrial es toda combinación de figuras, líneas o colores que se incorporen a unproducto industrial con fines de ornamentación y que le den un aspecto peculiar o propio.Por ejemplo, las figuras que conforman una corbata, los dibujos de las alfombras, etc.

•Modelo Industrial

• Modelo Industrial es toda forma tridimensional que sirve de tipo o patrón para lafabricación de un producto industrial que le dé apariencia especial, pero que no impliqueefectos técnicos. Por ejemplo, la forma de un anillo, la figura que conforma una taza, etc.

• Vigencia: Quince años contados a partir de la fecha de su presentación.Esta sujeto al pago de anualidades. No es renovable.

Invenciones

Esquemas de trazado de circuitos integrados

Son las tabletas electrónicas o chips que seencuentran programados electrónicamentepara desarrollar cierta instrucción en unpara desarrollar cierta instrucción en unaparato.

Vigencia: Diez años contados a partir de lafecha de su presentación. Esta sujeto al pagode anualidades. No es renovable.

Invenciones

Protección Internacional de las Invenciones

• Tratado de Cooperación en Materia de Patentes

• Convenio de París (Prioridad)

Invenciones

• ¿Cómo saber si mi invento, modelo deutilidad, diseño industrial o circuitointegrado es protegible?

• Búsqueda de arte previo y opinión legal-técnica. Consiste en determinar si el inventoque deseas es registrable e investigar laexistencia de posibles antecedentes. De estamanera se podrá evitar hacer un gastoinnecesario.

Secretos Industriales

• Se considera secreto industrial a toda información de aplicación industrial ocomercial que guarde una persona física o moral con carácter confidencial, que lesignifique obtener o mantener una ventaja competitiva o económica frente aterceros en la realización de actividades económicas y respecto de la cual hayaadoptado los medios o sistemas suficientes para preservar su confidencialidad y elacceso restringido a la misma.

• La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a la• La información de un secreto industrial necesariamente deberá estar referida a lanaturaleza, características o finalidades de los productos; a los métodos o procesosde producción; o a los medios o formas de distribución o comercialización deproductos o prestación de servicios.

• No se considerará secreto industrial aquella información que sea del dominiopúblico, la que resulte evidente para un técnico en la materia, con base eninformación previamente disponible o la que deba ser divulgada por disposiciónlegal o por orden judicial.

• Ejemplo: La fórmula de Coca-Cola. Procesos no patentables.

Duplicidad de protección y protección

acumulada sobre un producto

• En algunos casos, un solo elemento puede ser protegido al amparode diversas figuras jurídicas. Por ejemplo:

• Una frasco contenedor estilizado puede ser protegido como marcatridimensional, como derecho de autor bajo la figura de arteaplicado y como diseño industrial/modelo industrial.

• A su vez, ese mismo frasco, envuelto en el producto final que sevende al consumidor, puede contener una marca nominativa, undiseño, (marca innominada y protegible como obra pictórica comoderecho de autor) y un aspersor innovador patentado, siendo sucontendido una fragancia, protegida como secreto industrial.(Protección acumulada sobre un producto)

Comercialización de activos intangibles

Contratos

• Cesión de derechos• Licencia de uso• Licencia de uso• Franquicia• Transferencia de tecnología • Obra por encargo• Obra con motivo de una relación laboral

Conclusiones

Identificar y proteger debidamente los activos intangibles confiere:

¿VENTAJA COMPETITIVA?

Cierto o Falso¿Qué opinan?

Contacto: rcastaneda@aadac.mx

044-55-5454-5099