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Guía para la decisión estratégica

de protección por patente

RUTA NAlejandro Franco Restrepo Director Ejecutivo

Andrés Felipe López Bermúdez Director de Plataformas de Innovación

Santiago Peláez Zapata Profesional Plataformas de Innovación

ElaboraciónCorporación TECNNOVA UEE

Andrés Trujillo Zea Director Ejecutivo

Oscar Eduardo Quintero Osorio Director de Generación de Capacidades

Johana Cañaveral Castañeda Profesional CTi

AutoresCatalina Atehortúa García, Gartzia IP

Olga Moreno Samper, Alianza Gartzia & Jarry IP

Descargo de responsabilidadLa información que contiene esta guía no sustituye una asesoría jurídica profesional. Su propósito principal es proporcionar información de nivel intermedio en Propiedad Intelectual para el fortalecimiento de capacidades en universidades y empresas nacionales.

Este texto es producto de la creación de los autores y no compromete formalmente las posiciones institucionales de las Entidades Aliadas. Asimismo, los autores declaran que los casos ilustrados se han incluido para efectos de recrear los contenidos académicos del texto y no relevan ningún tipo de información confidencial de terceros.

Declaran también los autores que los textos de cada uno de sus capítulos son originales y no infringen ningún derecho moral ni patrimonial de autor y, en consecuencia, eximen a las Entidades Aliadas de cualquier reclamación en este sentido.

Licencia

Guía para la protección estratégica de Invenciones por la Corporación Ruta N se distribuye bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial - Compartir Igual 4.0 Internacional.

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PresentaciónLa identificación y protección de portafolios de patentes con visión de comercialización son etapas prioritarias dentro de la consolidación de procesos de innovación y transferencia de resultados de I+D y de tecnologías. Una detección oportuna de la invención y el diseño de una estrategia integral para su protección, resultan cruciales en el esfuerzo que debe realizarse para perfeccionar la creación, hacerla aplicable y darle salida a mercados de tecnología altamente competidos. Asimismo, la protección por patente se fortalece cuando se evalúa su pertinencia y alcance de cara a la comercialización y se identifican y protegen integralmente otros derechos de Propiedad Intelectual asociados.

Esta guía es liderada por la Corporación Ruta N Medellín – Centro de Innovación y Negocios como parte del desarrollo de su estrategia para la identificación, protección de intangibles y transferencia de tecnología y conocimiento a nivel regional y nacional. Se ha pensado como un instrumento de apoyo a las instituciones y empresas a la hora de tomar o no la decisión estratégica de patentar. El principal objetivo de una patente es la comercialización. Si no existen las condiciones necesarias para la explotación de la misma o al menos la posibilidad de adquirirlas a efectos de la comercialización, el mecanismo puede desvirtuarse, surtir un efecto contrario y percibirse como un procedimiento desgastante y costoso que puede desincentivar los procesos organizacionales de investigación, innovación y transferencia de tecnología.

Finalmente cabe precisar que esta no es una guía para la detección de invenciones patentables, definición de estrategias de redacción de solicitudes de patente, ni tampoco es una guía para su explotación. Este documento que se pone a disposición del sistema ha sido diseñado para que, a través de una metodología pregunta – respuesta, su institución o empresa pueda ganar más claridad acerca de si la patente es la mejor vía de protección para su creación, cuáles son las ventajas o desventajas de protegerla mediante este mecanismo, cuál es el mejor momento para tomar la decisión de patentar y cuáles podrían considerarse eventuales factores externos que inciden directa o indirectamente en la toma de esta decisión. El reto es contribuir a la generación de patentes fuertes con amplias posibilidades de éxito en su explotación.

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IntroducciónLa patente de invención es un título otorgado por el Estado a un inventor que le permite, por un tiempo limitado, impedir que un tercero no autorizado use o explote su invención en dicho territorio. Para gozar de esta facultad, el inventor debe compensar al Estado con la divulgación de su invento. Esta bilateralidad que otorga facultades y define obligaciones, busca generar un equilibrio entre el interés del titular de la patente y el interés público. Es un reto constante para lograr la armonía entre los derechos de impedir a un tercero la fabricación, venta o utilización comercial de la invención protegida y el esfuerzo por promover el bien común, la salud pública y la libre competencia.

En este contexto, su institución o empresa tendrá que encontrar las razones que justifican su interés de proteger sus invenciones mediante una patente de invención y reconocer que a cambio de la divulgación de su invento como contribución al avance científico tecnológico, una patente le otorgará beneficios de exclusividad, posicionamiento y reputación en el entorno y mercado, retorno por la inversión, mejoramiento de las condiciones de negociación y atracción de inversión para financiación de Investigación y Desarrollo.

El paso previo al momento de la toma de esta decisión de patentar es la identificación de la materia patentable y el análisis de patentabilidad. En el punto de aplicación de esta guía ya se debería contar con la identificación del objeto a proteger y, mediante una búsqueda responsable del estado de la técnica y análisis de patentabilidad a partir de los resultados obtenidos, debería existir un criterio favorable para la satisfacción de los requisitos de patentabilidad (novedad, nivel inventivo y aplicación industrial) del objeto protegible.

No todos los inventos son patentables. Mediante la identificación de la materia pueden detectarse creaciones y evaluarse si estas creaciones cumplen con las condiciones para ser consideradas patentables. En este proceso de identificación se evalúa, según la legislación de patentes del país donde se desea proteger, si estas creaciones se encuentran limitadas por una excepción o exclusión de patentabilidad.

Mediante una evaluación previa de patentabilidad se revisan los resultados arrojados por la búsqueda del estado de la técnica y se determina si la materia patentable identificada cumple con los tres requisitos de protección:

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• Que sea nueva (o novedosa)

• Que tenga nivel inventivo (que no sea evidente u obvia)

• Que sea susceptible de aplicación industrial (que sea útil y reproducible)

La definición de materia patentable es tan amplia que prácticamente constituye invención toda solución a un problema técnico que no está excluida o exceptuada en las disposiciones normativas. Para identificar la materia patentable se hace uso del llamado “test de exclusiones o excepciones de patentabilidad” como una herramienta que ayuda a establecer qué se considera invento y qué materia puede ser patentable en el país donde se pretende proteger.

Por ejemplo, en muchas legislaciones el software, los descubrimientos, las teorías científicas, los métodos de negocio, enseñanza o juego, las sustancias existentes en la naturaleza, los métodos de diagnóstico y los tratamientos aplicados sobre el cuerpo humano o animal, aun cuando estas materias están relacionadas con actividades intelectuales, no se consideran invenciones, ya sea porque no cumplen los requisitos de patentabilidad o por motivos de política legislativa, como el orden público, la moralidad o las buenas costumbres.

Es importante conocer si en el territorio en donde se pretende obtener la protección de la creación es patentable. Para ello, debe revisarse la normativa en materia de patentes y debe aplicarse el mencionado test de exclusiones o excepciones. Una identificación certera de materia patentable en el país que se desea proteger contribuye a evitar gastos de tiempo y dinero en una solicitud que puede ser denegada.

En este punto se ha identificado la existencia de una materia patentable y es el momento de decidir si la patente es el mejor mecanismo de protección para la invención o si existe una mejor alternativa en los demás derechos ofrecidos por la Propiedad Intelectual.

La definición de materia patentable es tan amplia que prácticamente constituye invención toda solución a un problema técnico que no está excluida o exceptuada en las disposiciones normativas. Para identificar la materia patentable se hace uso del llamado “test de exclusiones o excepciones de patentabilidad” como una herramienta que ayuda a establecer qué se considera invento y qué materia puede ser patentable en el país donde se pretende proteger.

Por ejemplo, en muchas legislaciones el software, los descubrimientos, las teorías científicas, los métodos de negocio, enseñanza o juego, las sustancias existentes en la naturaleza, los métodos de diagnóstico y los tratamientos aplicados sobre el cuerpo humano o animal, aun cuando estas materias están relacionadas con actividades intelectuales, no se consideran invenciones, ya sea porque no cumplen los requisitos de patentabilidad o por motivos de política legislativa, como el orden público, la moralidad o las buenas costumbres.

Es importante conocer si en el territorio en donde se pretende obtener la protección de la creación es patentable. Para ello, debe revisarse la normativa en materia de patentes y debe aplicarse el mencionado test de exclusiones o excepciones. Una identificación certera de materia patentable en el país que se desea proteger contribuye a evitar gastos de tiempo y dinero en una solicitud que puede ser denegada.

1Primer Paso: Determinar la categoría de

invención

10 Determinar la categoría de invención

Variables que pueden orientar la toma estratégica de decisión

A continuación, se presentan una serie de variables que pueden ayudar a orientar esta toma estratégica de decisión:

1. Objeto protegible¿Cuál es el objeto protegible?

Ciertamente el objeto protegible es el invento en sí, pero la mayoría de legislaciones no especifican qué es una invención y lo que proporcionan es una definición de lo que no es un invento. Para responder a esta pregunta podemos considerar el concepto básico que se establece sobre invención y las categorías de materia comúnmente patentadas:

Artículo 27 de ADPIC: “Las patentes podrán obtenerse para todas las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial”.

Por lo general constituyen objetos de invención:

• Los productos.

• Los procesos o procedimientos

Nota:También puede constituir objeto de invención el nuevo uso de un producto previamente conocido. Aunque la protección de nuevos usos no es aceptada por la Decisión Andina 486 de 2000 y en consecuencia no son materia patentable en Colombia, si su objeto protegible es un nuevo uso se recomienda que consulte con un experto en patentes para evaluar la decisión estratégica de patentar en las jurisdicciones que aceptan este tipo de protección.

¿La invención es un producto?:Sí No

Reconocemos una invención de producto si la respuesta a una de estas preguntas es afirmativa:

¿Es un objeto?

Determinar la categoría de invención 11

Un objeto se logra cuando luego de combinar materias primas o preparadas, se obtienen materiales con nuevas formas, cualidades, configuraciones, propiedades, o combinaciones. Puede lograrse por herramientas manuales o por maquinaria, lo importante es que este objeto tiene una funcionalidad específica. Por ejemplo, una teja con canales.

¿Es una maquinaria o aparato?Es un dispositivo mecánico o un producto manufacturado, que consta de partes y puede caracterizarse por la combinación e interrelación entre dichas partes que lo componen.

Sí No

¿Es una secuencia génica/proteica?Se entiende por secuencia génica la sucesión de letras que representan los nucleótidos que constituyen la estructura primaria de una molécula de ADN con la capacidad de transportar información genética. Una secuencia proteica está dada por la sucesión de aminoácidos que la componen, los cuales también se designan por un código que puede ser de una letra o de tres letras y cuya sucesión está determinada por la secuencia de nucleótidos del ADN del gen que la codifica.

Sí No

¿Se trata de un material biológico? Se entiende por material biológico todo material procedente de un ser vivo que contiene información genética y que es capaz de reproducirse por sí mismo

o reproducirse en otro sistema biológico.

Sí No

¿La invención es un procedimiento?Es una actividad que define una secuencia de pasos o etapas que completan una tarea o logran un resultado.Sí No

Identificar cuál es el objeto protegible es sumamente importante al momento de emprender el análisis de la decisión de patentar, e implica reconocer la fortaleza o debilidad de la materia patentable.

Algunos expertos suelen afirmar que existen ciertas patentes que pueden considerarse “débiles o frágiles”, como, por ejemplo:


• Las patentes de un procedimiento como resultado del cual se obtienen productos ya conocidos, debido a las dificultades inherentes que se presentan en la práctica para detectar su posible infracción

• Las patentes de selección debido al alcance limitado de su protección

• Las patentes dependientes, de adición o de perfeccionamiento que aunque cumplen con los requisitos de patentabilidad, generarán dependencia de la patente principal en el proceso de explotación.

• Las patentes dependientes, de adición o de perfeccionamiento que, aunque cumplen con los requisitos de patentabilidad, generarán dependencia de la patente principal en el proceso de explotación.

Según la Superintendencia de Industria y Comercio, una patente de selección es una patente que reivindica un solo elemento, o un grupo pequeño de elementos que pertenece a un grupo extenso de elementos ya conocido (SIC, 2012). Lo anterior significa que la invención está comprendida dentro de la descripción de una invención anterior que está dentro del estado de la técnica, sin embargo, las características de la nueva invención no están descritas de manera expresa en dicho estado de la técnica.

Ejemplo:

Se conoce que un proceso para obtener un producto que se ejecuta en un rango de temperatura entre 20 y 100 o C, y en la descripción de la invención se ejemplifica el proceso a 40 y 60 o C. Se ha encontrado un proceso para obtener el mismo producto que a 20,3 o C permite obtener 5 veces más del producto que lo que se reporta en los ejemplos a 40 y 60 o C. Se presenta una patente de selección para un proceso que se ejecuta a 20,3 o C.

El propietario de la patente de selección solo podrá excluir a terceros de utilizar un proceso idéntico al suyo que utilice la temperatura exacta de 20,3 o C.

• Las patentes dependientes, de adición o de perfeccionamiento que aunque cumplen con los requisitos de patentabilidad, generarán dependencia de la patente principal en el proceso de explotación.

• Las patentes dependientes, de adición o de perfeccionamiento que, aunque cumplen con los requisitos de patentabilidad, generarán dependencia de la patente principal en el proceso de explotación.


Una patente dependiente es aquella que incluye en el alcance de sus reivindicaciones, un elemento u objeto que ya haya sido patentado, y cuya patente aún esté en vigor

Ejemplo:

En el mismo ejemplo anterior la selección patentada del proceso que se lleva a cabo a 20,3 o C es dependiente de la patente que reivindica el rango de temperatura entre 20 y 100 o C. Por lo tanto, su propietario no podrá explotar su proceso sin licencia del propietario de la patente que reivindica dicho rango mayor de temperatura.

Ejemplos como los anteriores son los que corroboran que la categoría de invención es el marco de referencia inicial a tener en cuenta al momento de asumir la estrategia de protección de la creación.

Un escenario ideal u óptimo en el período de arranque, sería contar con una patente fuerte para un producto propio e independiente.

1.1. Invenciones de producto:Para invenciones de producto, pregúntese:

¿Su producto es totalmente independiente o es una mejora de otro producto ya conocido?Si la respuesta a esta pregunta es afirmativa resulta estratégico patentar, pero si la respuesta al interrogante es negativa y se trata de una mejora de otro producto ya conocido, apóyese en las siguientes preguntas para seguir indagando sobre la pertinencia de avanzar hacia una solicitud de patente:

¿Conoce si existe una patente vigente en algún territorio para este producto del cual el suyo depende?Sí No

Si la respuesta es sí y existen productos como el suyo patentados en otros territorios, una estrategia posible sería dirigirse a los mercados en donde Usted encuentre libertad de operar. Si no conoce sobre este aspecto, debería hacer búsquedas de libertad de operación en los países de interés.


Recuerde:Una patente dependiente es aquella que incluye en el alcance de sus reivindicaciones, un elemento u objeto que ya haya sido patentado, y cuya patente aún esté en vigor.

Ejemplo:

En el mismo ejemplo anterior la selección patentada del proceso que se lleva a cabo a 20,3 o C es dependiente de la patente que reivindica el rango de temperatura entre 20 y 100 o C. Por lo tanto, su propietario no podrá explotar su proceso sin licencia del propietario de la patente que reivindica dicho rango mayor de temperatura.

1.2. Invenciones de procedimiento:Casi siempre los procedimientos son para obtener un nuevo producto, mejorar un proceso para obtener productos conocidos o optimizar mediante el proceso productos ya conocidos. Si al tomar la decisión de patentar Usted cuenta con un procedimiento como objeto protegible, es recomendable que responda a los siguientes interrogantes:

¿Está dispuesto a divulgar las etapas esenciales de ese procedimiento con sus parámetros y valores incluidos?Sí No

Recuerde que la suficiencia de divulgación es un requisito para la patentabilidad. Ello supone que si Usted quiere un derecho de exclusiva sobre ese procedimiento tiene que divulgarlo de manera que un experto pueda reproducirlo. Si su respuesta es afirmativa avance hacia la patente.

Si su respuesta es negativa, es altamente recomendable mantener su procedimiento como un secreto industrial.

¿Cuáles podrían ser las razones para tomar la decisión de patentar un procedimiento considerando la exigencia de la divulgación suficiente?• Es un procedimiento más eficiente que los conocidos y podría ser

interés suyo o de terceros excluir a otros de su explotación.

Ejemplo:


Usted y el solicitante A tienen un proceso patentado para lixiviar cobre por diferentes vías. Usted encuentra que al agregar la mezcla C en la etapa de lixiviación química, obtiene 60% más de mineral que sin utilizarla. Usted querría patentar el proceso que utiliza la mezcla C en la etapa de lixiviación química para obtener más rendimiento que su competidor y ganar una ventaja sobre este. Su competidor al mismo tiempo pudiera estar interesado en una licencia para también poder utilizar la mezcla C en su proceso de lixiviación.

• El procedimiento produce un nuevo producto y podría empaquetarse la protección mediante un “pool de patentes” y otros derechos de Propiedad Intelectual.

Recuerde:El Patent Pool hace referencia a cuando dos o más organizaciones agrupan sus respectivas patentes a fin de establecer un centro de gestión de derechos de patentes (Burrone, E, 2013).

Ejemplo:

Se conoce que una proteína con potencial antigénico que se obtiene por vía recombinante utilizando una bacteria tiene ciertas propiedades inmunológicas. Si esa misma proteína, sin embargo, se obtiene en levaduras, el procesamiento postransduccional que sufre la proteína permite que esta se obtenga particulada, y por lo tanto con más capacidad inmunogénica. En este caso la proteína es la misma, solo que, al emplear dos procesos diferentes para su obtención, la misma adquiere nuevas propiedades que la hacen diferente a la conocida.

Si bien en todas las condiciones previamente ejemplificadas es posible elegir como alternativa la protección de un procedimiento mediante una patente de invención ya que el proceso involucra una innovación que puede darle a su titular una ventaja competitiva, solamente en el caso en que el procedimiento permita obtener un producto nuevo, completamente distinguible de los que ya existen, es recomendable patentar porque, como se ha explicado, es difícil hacer valer los derechos de patentes relacionadas con este tipo de categoría de invención. La decisión de patentar estará determinada en gran medida por el interés de divulgar la esencia del procedimiento, lo que determinará si es mejor utilizar la vía de la patente o la del secreto industrial. A continuación, se explica de forma más detallada este punto.

• A partir del procedimiento se obtienen productos ya conocidos, pero como resultado del mismo el producto tiene ventajas con respecto a los que están en el mercado.


Ejemplo:

Se conoce un procedimiento que permite preservar las frutas por un determinado tiempo. Usted encuentra un procedimiento que, incluyendo una etapa de exposición de la fruta a un polímero biodegradable por un determinado tiempo y bajo determinadas condiciones, la fruta se puede conservar por un período que triplica el tiempo en el que se conservaba previamente.

Si bien en todas las condiciones previamente ejemplificadas es posible elegir como alternativa la protección de un procedimiento mediante una patente de invención ya que el proceso involucra una innovación que puede darle a su titular una ventaja competitiva, solamente en el caso en que el procedimiento permita obtener un producto nuevo, completamente distinguible de los que ya existen, es recomendable patentar porque, como se ha explicado, es difícil hacer valer los derechos de patentes relacionadas con este tipo de categoría de invención. La decisión de patentar estará determinada en gran medida por el interés de divulgar la esencia del procedimiento, lo que determinará si es mejor utilizar la vía de la patente o la del secreto industrial. A continuación, se explica de forma más detallada este punto.

Las patentes de invención no son la única forma de proteger una creación. Existen otros mecanismos que pueden resultar estratégicos para la protección, tales como los modelos de utilidad, el secreto empresarial, los diseños industriales, las variedades vegetales, las marcas, los derechos de autor o ciertas modalidades contractuales, como los acuerdos de conocimientos técnicos que se celebran entre un proveedor y un solicitante del servicio.

Aunque una misma creación puede protegerse a través de varios mecanismos de los contenidos en el régimen de propiedad intelectual, existen disyuntivas sobre cuál debería ser el mecanismo predominante al momento de tomar la decisión estratégica de iniciar los procedimientos tendientes a obtener la protección. A continuación, se presentan los posibles cruces de protección y las ventajas o desventajas que tiene un mecanismo de protección respecto de otro.

Modalidades de protección aplicables

¿Cuál es la forma más indicada de proteger la invención?

Si la creación es un producto, pueden presentarse las siguientes disyuntivas:

• Patente de invención vs secreto empresarial

• Patente de invención vs patente de modelo de utilidad

2Segundo Paso: Reconocer las

modalidades de protección aplicables

18 Reconocer las modalidades de protección aplicables

• Modelo de utilidad vs diseño industrial

• Patente vs software

Si su creación es un procedimiento, estas podrían ser algunas alternativas:


• Patente de invención vs software

2.1. Para productos• Patente de invención vs secreto empresarial

Ya se ha mencionado que las patentes de invención confieren una especie de monopolio temporal y territorial y exigen la divulgación del invento de tal forma que cualquier experto técnico pueda reproducirlo. Lo secretos empresariales, en cambio, pueden mantenerse en reserva a perpetuidad o por periodos de tiempo ilimitados.

Asociados a la solución técnica, también existen listas de clientes, proveedores, o saberes industriales que son reconocidos por la doctrina como “know how”. Para preservar este know how de usos no autorizados por terceros, existe el mecanismo de Propiedad Intelectual denominado secreto empresarial.

Para que el know how se configure como secreto empresarial, la información debe ser secreta, tener un valor comercial por el hecho de ser secreta y deben tomarse las medidas necesarias para mantenerla en estado de sigilo.

Lo anterior significa que esa información no puede ser pública, ni obvia, ni fácilmente accesible a través de un medio de información o comunicación, debe representar una ventaja competitiva en tanto algún interesado estuviese dispuesto a pagar por ella y deben tomarse todas las medidas necesarias para mantenerla inaccesible para el público.

En un mercado global altamente competido en el que los cambios tecnológicos adquieren un rápido desarrollo, la protección por la vía del secreto empresarial comienza a cobrar sentido. Para establecer la mejor decisión estratégica entre patente de invención o secreto empresarial, usted puede apoyarse en las siguientes preguntas:

Reconocer las modalidades de protección aplicables 19

¿Es materia patentable en el territorio de interés?Sí No

Si la respuesta es negativa y la legislación no confiere protección, la mejor opción será la protección por la vía del secreto empresarial.

¿Al vender su producto (o al ponerlo a disposición del público) es posible llegar a conocer cuáles son las partes o componentes del producto por ingeniería inversa? ¿Es de fácil copia?Sí No

Si la respuesta es afirmativa, es recomendable proteger por patente. Si la respuesta fuere negativa, puede considerar la opción de protección por la vía del secreto empresarial.

¿Está dispuesto a revelar todas las características técnicas esenciales de la invención de producto en la solicitud de patente?Sí No

Para que exista divulgación habilitante de la invención debe publicarse detalladamente en la solicitud cómo se hace y cómo se usa la invención. Si está dispuesto a divulgar las características esenciales del producto, siempre considerando la posibilidad de preservar los valores o condiciones óptimas para sí, puede presentar una solicitud de patente.

Si quiere preservar sin divulgar dichos valores o condiciones óptimas para usar y hacer el producto y las características esenciales que se requieran para ello, entonces debe pensarse en la vía del secreto empresarial. se pueden ejercer acciones legales contra terceros, en caso que el secreto se haga público.

Debe tenerse en cuenta que la exclusividad sobre la información protegida por el secreto empresarial no tiene caducidad o periodo de expiración, siempre que se cumplan los requisitos comentados anteriormente. Sin embargo, una brecha en la confidencialidad puede afectar la exclusividad. También debe considerarse que la transmisión del secreto empresarial se realiza mediante acuerdo entre las partes y no se pueden ejercer acciones legales contra terceros, en caso que el secreto se haga público.


• Patente de invención vs patente de modelo de utilidad

Los tipos de objetos que se protegen a través de patentes de modelo de utilidad son básicamente utensilios, herramientas, dispositivos y objetos relacionados generalmente con el área de la mecánica, no incluyen procedimientos ni usos.

Los modelos de utilidad recogen la protección de productos tales como aparatos, herramientas, dispositivos, objetos o partes de ellos, que deben cumplir con los requisitos de novedad y de utilidad o ventaja técnica, la cual estará asociada siempre a un cambio de forma o disposición de los elementos descritos para el mismo.

Se conocen como patentes de corta duración, patentes pequeñas, de innovación gradual, o de protección de “segundo nivel” y algunas legislaciones no las contemplan como mecanismo de protección. Deben tener novedad y aplicabilidad industrial. La mayoría de las leyes no requieren que tengan altura inventiva.

Como se desprende de su definición, los requisitos para la protección por patente de modelo de utilidad son menos estrictos que los exigidos para la protección por patente de invención. Si bien siempre debe cumplirse con el requisito de novedad, el requisito de nivel inventivo o no evidencia es menos riguroso y en algunas legislaciones incluso inexistente. Generalmente esta protección se utiliza para productos que mejoran otros existentes y para los que no, se requiere un salto inventivo a partir de lo divulgado.

Otra ventaja de las patentes de modelo de utilidad es que, en algunas jurisdicciones, las oficinas de propiedad industrial no realizan examen de fondo para su concesión, lo que significa que el trámite resulta más sencillo, menos costoso y más ágil. También es mucho más asequible su registro (involucra tasas oficiales más bajas que las patentes de invención) y en determinados territorios es posible también el intercambio de modalidad durante el trámite, de modelo de utilidad a patente de invención y viceversa.

De esta manera, la protección por la vía de la patente de modelo de utilidad puede resultar pertinente para productos con ciclo de vida breve o cuando no se desea una larga espera para incursionar el mercado; sin embargo, debe tenerse en cuenta que su protección es por menos tiempo y varía de país en país. En Colombia son 10 años a partir de la presentación, sin posibilidad de prórroga o renovación.


Al momento de tener que definir entre una protección por patente de invención o por patente de modelo de utilidad, tenga en cuenta las siguientes preguntas y sus posibles repuestas:

¿Su producto es resultado de una combinación obvia de lo que ya se conoce, pero provoca un resultado mejorado en cuanto a su funcionalidad, facilidades de fabricación, utilidad, etc., con respecto a sus análogos?Sí No

Si la respuesta es sí, lo que aplica es presentar una solicitud de modelo de utilidad.

Si su creación sobre este tipo de objetos es sencilla y no cuenta con muchos recursos para su protección y comercialización, también es recomendable esta vía de protección.

Si su vida útil de explotación puede ser corta por su rápida obsolescencia (desuso), la patente de modelo de utilidad es una mejor opción.

• Patente de modelo de utilidad vs registro de diseño industrial

Tanto la patente de modelo de utilidad como el registro de diseño industrial han sido pensados para la protección de productos, solo que el registro de diseño industrial protege la apariencia externa o estética de los productos y no su funcionalidad. Mediante este mecanismo no pueden protegerse procedimientos y la nueva modificación del producto no puede estar relacionada con su utilidad. La protección por vía del registro de diseño industrial cobra importancia en aquellos sectores en donde la apariencia externa del producto adquiere relevancia para el público consumidor.

El diseño puede ser bidimensional o tridimensional y su objetivo es otorgar una apariencia estética particular a un producto. Está estrechamente ligado con los conceptos de diferenciación y valor agregado.

En el caso de los diseños industriales, el examen administrativo para su registro es de forma, o dicho de otra manera, el diseño industrial carece de examen administrativo de fondo. Mucho se ha discutido sobre si esta situación es una ventaja o una desventaja del mecanismo. Lo


cierto es que puede ser una ventaja o una desventaja dependiendo de la estrategia. La ausencia de examen de forma puede poner en entredicho la validez del título expedido, pero cierta parte de la doctrina afirma que es mejor dejar los juicios para que sean resueltos entre partes.

Puede suceder que en algunas jurisdicciones no se exija la publicación del diseño, de forma que los terceros no tendrían posibilidad de presentar oposiciones al registro, lo que también sería considerado una ventaja del mecanismo en tanto haría más ágil el trámite. Otra de sus ventajas está asociada al depósito internacional que resulta ser un sistema sencillo y económico, y permite obtener protección en múltiples Estados, incurriendo en un mínimo de formalidades y gastos. Además, no se exige la presentación de los documentos en distintos idiomas ni han de estar pendientes de los plazos para la renovación de múltiples depósitos nacionales, que varían de un Estado a otro. (WIPO, 2002).

Tampoco existe la necesidad de pagar tasas en distintas divisas. “En virtud del Arreglo de La Haya puede obtenerse el mismo resultado mediante un único depósito internacional efectuado en un solo idioma y mediante el pago de un conjunto único de tasas, en una única divisa y en una única oficina, es decir, la Oficina Internacional” (WIPO, 2002).

Pero el diseño también tiene desventajas. El período de protección en ocasiones es muy extenso para creaciones cuyo desarrollo y obsolescencia ocurre muy rápidamente. También es difícil identificar en materia de diseño cuándo se configura realmente una infracción, lo que hace pensar que existen formas de protección alternativas más convenientes como las marcas tridimensionales, con las que incluso puede tenerse protección indefinida en el tiempo en razón de la renovación. Sin embargo, no son protecciones excluyentes.

Si Usted se encuentra frente a la disyuntiva de escoger entre una protección por la vía de la patente de modelo de utilidad o del registro de diseño industrial y ha descartado una protección acumulada, la siguiente pregunta puede orientar su decisión:

¿La modificación en el producto le provoca un efecto ornamental o estético y no hay funcionalidad vinculada a esta modificación?Sí No

Aquí la cuestión es la funcionalidad vs la apariencia estética. Si la modificación que le hace al producto es con fines ornamentales o estéticos, es registro de diseño industrial lo que aplica, si en cambio la


modificación permite una nueva utilidad o una mejor funcionalidad es recomendable presentar una solicitud de patente de modelo de utilidad.

En algunas jurisdicciones puede resultar más rápido el examen del diseño que el del modelo de utilidad.

• Patente de invención vs software

Es posible que usted se encuentre enfrentado a situaciones sui generis, como es el caso de contar con un software como producto. El software por sí solo no es un producto patentable en nuestra jurisdicción y la protección se da en ámbitos alternos de la Propiedad Intelectual. En la mayoría de las legislaciones, incluida la nuestra, se protege por derecho de autor, aunque en países como Estados Unidos y Japón puede ser protegido por la vía de la patente de invención.

Por lo general el software se asocia a industrias en donde la evolución de la tecnología y la obsolescencia ocurren muy rápido y solamente se pueden proteger por patente de invención como parte de una solución técnica en la que la aplicación ejecute ciertas operaciones que formen parte esencial de la misma. Según las directrices de la Superintendencia de Industria y Comercio, “una invención implementada por computador es considerada patentable cuando el programa de computador tiene una aplicación técnica dirigida a una entidad física, particularmente, productos y aparatos; o a una actividad (un proceso) bajo el control de un programa de computador”. (Londoño Fernández, J.L: 2002).

Ejemplo:

“Método para apuesta electrónica de póker que incluye:

a. Recibir un conjunto de imágenes para juego de póker por medio de un servidor

b. Asociar el conjunto de imágenes con un grupo de premios mediante un controlador principal

c. Asociar el valor de saldo con un conjunto de premios mediante un decodificador

d. Recibir en una pantalla la solicitud de juego de acuerdo con el valor del saldo

También se reclama la protección del dispositivo para apuesta electrónica de póker”. (Londoño Fernández, J.L: 2002).

Si Usted cuenta con un software y tiene inquietudes sobre la posibilidad de protección por patente de invención, pueden resultarle útiles las siguientes preguntas:


¿El software forma parte de un producto o aparato, como por ejemplo, una máquina (hardware)?Sí No

¿Existe un procedimiento que es controlado por el programa de computador software) y tras la aplicación de este procedimiento se produce un efecto técnico?Sí No

Si su interés es gozar de un derecho de exclusiva sobre el software y no quiere divulgar el código fuente detrás del mismo, considere la opción de proteger esa aplicación computacional como procedimiento, siempre que la misma forme parte de una solución a un problema técnico.

2.2. Para invenciones de procedimientoLa decisión sobre la protección de un procedimiento es fundamental para una organización porque, como se ha mencionado, las patentes de procedimientos son conocidas en el mundo de las patentes como “débiles” o de difícil detección de infracción. Además, porque implica divulgación suficiente para garantizar la reproducibilidad y costos importantes asociados a su protección territorial.


¿Está dispuesto a revelar todas las etapas y condiciones esenciales del proceso?Sí No

Si la respuesta es sí, lo conveniente es proteger por patente de invención.

¿El procedimiento produce un nuevo producto?Sí No

Esto facilitará la detección de infracción de terceros al poder reconocer el producto cuando este se comercializa.

¿Es un nuevo procedimiento para obtener un producto conocido pero distinguible de los existentes?


Sí No

Igual análisis del anterior.

¿Es un nuevo procedimiento que es más eficiente que los ya conocidos utilizados para el mismo fin? Es más recomendable la vía del secreto industrial para esta situación.• Patente de invención vs software

¿Tiene una aplicación computacional que ayuda a resolver un problema técnico?Sí No

¿La aplicación ejecuta una serie de instrucciones que pudieran considerarse análogas a las etapas de un proceso para obtener algún resultado concreto?Sí No

Si la respuesta es sí, puede considerar la aplicación computacional como parte de una invención de procedimiento. Ahora bien, debe tenerse especial consideración cuando decida una protección de patente para software por la vía de patente de procedimiento, pues esta va a estar limitada a lo que se divulgue sobre la forma en que se va ejecutar el procedimiento. Si otra toma la idea de la aplicación y lo hace por otra vía (con otra secuencia de pasos que involucre un procedimiento que no sea exactamente igual al protegido pero que resuelva el mismo problema de una forma similar), Usted podría quedar desprotegido.

Establecer cuál es grado de madurez de la creación es fundamental para tomar la decisión de patentar o mantener la información sin divulgar durante un tiempo prudencial. Este tercer paso tiene que ver con saber determinar cuál es el momento estratégico para presentar una solicitud de patente, y esto tiene que ver principalmente con evidencias experimentales de reproducibilidad en unos casos, o demostración de superioridad técnica en otros.

En todo caso garantizar que la creación, con todas las variantes que describa, tiene una aplicación en el sector específico de la técnica con el que ella se relaciona, debe ser evidenciado y descrito en el momento de presentación de la solicitud de patente, pues posteriormente será imposible agregar nueva materia a dicha solicitud.

Para identificar el grado de desarrollo de la creación Usted puede ubicarse en alguna de las situaciones que se plantean a continuación:

3Tercer Paso:

Reconocer el grado de desarrollo de la

solución técnica

28 Reconocer el grado de desarrollo de la solución técnica

Situación 1

Existe materia patentable pero todavía no hay evidencia práctica de aplicación industrial (reproducibilidad)

En esta etapa, aunque hay elementos inventivos en la solución que se propone, todavía no se ha podido demostrar que los resultados son de reproducibilidad óptima, por lo que no se cuenta todavía con la información necesaria y requerida para buscar un amplio alcance y divulgar la creación de manera que esta cumpla con el requisito de divulgación habilitante.

En esta etapa se recomienda protección vía secreto industrial, tomando especial cuidado en no divulgar información relevante que pueda anticipar alguna característica esencial de la invención.

Situación 2

Existe materia patentable con prueba de concepto positiva analítica y experimental, principios establecidos y evaluación interna a nivel de laboratorio, mediante pruebas analíticas o de laboratorio.En esta etapa es posible considerar la presentación de una solicitud de patente preliminar y mejorarla durante trámite. Debe tenerse presente que en la modificación de la solicitud no puede existir agregación de materia nueva. Esto significa que todas las variantes de la invención deberían anticiparse o preverse con antelación. Además, es recomendable que la presentación de una enmienda de la descripción se acompañe con las evidencias experimentales incluidas, antes de que se inicie la etapa del examen de patentabilidad.

Si hubiere adición de materia, podría pensarse en la presentación de una nueva solicitud de patente complementaria a la anterior, previa al

Reconocer el grado de desarrollo de la solución técnica 29

vencimiento de su plazo de prioridad, con vistas a reclamar prioridades múltiples en caso de una eventual presentación internacional derivada de estas dos solicitudes complementarias, en cuanto a la materia que reivindican.

Si el territorio de interés es Estados Unidos, también puede considerarse la opción de la patente provisional. Es posible presentar una solicitud de patente provisional en Estados Unidos de América sobre la cual se pueda reivindicar prioridad para presentar una posterior solicitud definitiva en cualquier territorio miembro del convenio de París. Esta solicitud provisional nunca se publicará y servirá de base para la definitiva. Sin embargo, el contenido que se reivindique en la solicitud definitiva, tiene que estar implícito en la solicitud provisional para que efectivamente esta sirva de base prioritaria.

Situación 3

Validación del modelo o prototipo en un ambiente relevante (cercano a condiciones reales), como, por ejemplo, una planta piloto o demostración del sistema o prototipo en un ambiente operacional (real).Es la situación ideal y el momento apropiado para presentar una solicitud de patente con toda la información que se requiere para que la misma cumpla con el requisito de divulgación habilitante, en todas las variantes previstas para la invención.

Debe considerarse en toda estrategia de protección de la propiedad intelectual que el único fin de una patente es comercial y que existen elevados costos en su gestión por su carácter territorial. En consecuencia, la protección por patente debe estar siempre encaminada a recuperar la inversión realizada en I+D, por lo que la explotación comercial de los objetos que esta ampara debe ser siempre una premisa.

Como consecuencia de lo anterior y para lograr una explotación comercial efectiva durante el período de vigencia de los derechos intelectuales, Usted debe conocer otras regulaciones que podrían retrasar o impedir esta explotación, por ejemplo, si se trata de nuevo producto alimentario, farmacéutico o agroquímico, debería estar realizando paralelamente gestiones para la obtención del registro sanitario o del registro equivalente en el territorio de interés.

Esa explotación entonces, podría efectuarse por el propio titular de la patente o por terceros interesados que así se lo hayan hecho saber a dicho titular. Si aun después de analizar todos los escenarios previamente expuestos Usted no se decide a patentar su invención y un tercero se ha acercado a usted con interés de que sí lo haga, podría considerarse un acuerdo entre partes para compartir gastos de protección legal.

Para identificar factores externos que pueden incidir en su decisión de patentar, tenga en cuenta estas preguntas:

¿Usted tiene posibilidades de explotación directa de la patente?Sí No

Si la respuesta es negativa, responda:

4Cuarto Paso:

Identificar otros factores externos

32 Identificar otros factores externos

¿Ha identificado terceros interesados en la patente (potenciales cesionarios o licenciatarios)?Sí No

¿Conoce condiciones de mercado que podrían afectar a futuro la explotación de la patente, por ejemplo, un mercado dinámico donde los productos caen rápidamente en obsolescencia?Sí No

¿Ha registrado competidores que cuenten con fortalezas importantes para limitar las posibilidades de explotación de su invención?Sí No

¿Conoce referencias de productos o procedimientos sustitutos que impacten directa o indirectamente en la explotación de la patente?Sí No

¿Reconoce un tiempo estimado para la explotación de la patente?Sí No

¿Cuenta con los recursos necesarios para la protección, mantenimiento, monitoreo y defensa de la patente?Sí No

Identificar otros factores externos 33

Relacionado con la última pregunta del listado anterior, y no por ser la última es menos importante, cuando establezca una estrategia de protección de cualquiera de las modalidades registrales de la Propiedad Intelectual, considere el aspecto de la territorialidad de estos derechos que es muy importante, por lo costoso que puede volverse un trámite por una parte, y por la necesidad de requerir observancia de los derechos en cada país donde dicho derecho se solicita, de manera que dicha protección sea efectiva.

En ese sentido, si Usted decide patentar y luego de un tiempo prudencial de haber presentado su solicitud Usted no ha podido explotar su invención por sus propios medios, o ningún interesado se ha acercado para ello, busque de inmediato un potencial licenciatario que pueda hacerlo en su lugar, y de esa manera transfiera hacia él la responsabilidad de la observancia. Si no lo consigue, analice la relación costo/beneficio que está logrando con la protección, si el costo está siendo mucho mayor que el beneficio, evalúe la posibilidad de abandonar el derecho en ese país.

34 Conclusión

Conclusión

Colombia avanza significativamente hacia la consolidación del uso y aprovechamiento de las patentes como mecanismo de protección, considerando su importancia como indicador fundamental para medir el desarrollo tecnológico y económico de los países. Así mismo, cada vez más nuestras organizaciones, bien sean instituciones o empresas, reconocen la importancia de este indicador dentro de sus objetivos estratégicos y trabajan en la identificación temprana de activos patentables y en la generación de masa crítica para impulsar una política pública que impacte el PIB nacional y reinvertir excedentes en nuevas actividades de innovación.

Si bien el incremento en estos indicadores de patentes es prioritario para el país, las instituciones de fomento de la Propiedad Intelectual y los diversos actores del Sistema Nacional de Innovación, han entendido que el verdadero valor de la patente está en su comercialización, pues la protección legal por si sola solo implica gastos, es decir el activo intelectual no alcanza su verdadero valor si no es explotado apropiadamente. Es por esto que las capacidades relacionadas con el trámite de protección deben ser reforzadas con otras complementarias que contribuyan a una adecuada toma de decisión estratégica de patentar en los diversos pero específicos contextos de las instituciones o empresas nacionales y además aprender a valorar y negociar los activos que se van generando como parte del patrimonio institucional.

La Corporación Ruta N Medellín – Centro de Negocios- esperan que esta guía contribuya a reforzar la gestión institucional/organizacional de Propiedad Intelectual para desarrollar o consolidar portafolios fuertes de tecnologías patentadas y en consecuencia, a incrementar el número de creaciones patentables y derechos de propiedad intelectual asociados, como elementos fundamentales para la consolidación de transferencia de resultados de investigación y de tecnologías del país.

Bibliografía 35

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guía para la decisión estratégica de protección por patente...es una actividad que define una...

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