Índice.I.- PRÓLOGO ...................................................................................Rafael Raya Lois

1.- CAPÍTULO I. EXAMEN DE NOVEDAD..................................

1.- Finalidades...................................................................... 2.- De�niciones.................................................................... 3.- Cuadro de proceso de Examen de Novedad.....................

2.- CAPÍTULO II. LA COMPARATIVA DENTRO DEL EXÁMEN DE NOVEDAD.................................................................................

1.- Introducción.................................................................... 2.- Primera forma de comparación, la marca en su conjunto. 3.- Segunda forma de comparación, semejanzas..................... 4.- Tercera forma de comparación, imposición....................... 5.- Cuarta forma de comparación confusión con base al consumidor promedio......................................................

3.- CAPÍTULO III. ANÁLISIS DE SIMILITUD ENTRE PRO-DUCTOS Y SERVICIOS (CLASIFICACIÓN DE NIZA.)...............

1.- Introducción.................................................................... 2.- Historia y �nalidad de la Clasi�cación de Niza................ 3.- Clasi�cación de Niza (Títulos de las Clases)..................... 4.- Clasi�cación de Niza, Diferencia entre productos y servi- -cios ................................................................................ 5.- Exclusión de productos y servicios....................................

4.- CAPÍTULO IV. CLASES...............................................................

1.- Introducción.................................................................... 2.- Naturaleza....................................................................... 3.- Finalidad......................................................................... 4.- Composición................................................................... 5.- Lugar de venta y/o canales comercialización.................... 6.- La clase 35....................................................................... 7.- En resumen ....................................................................

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5.- CAPÍTULO V.- COMPARATIVA FONÉTICA........................... 1.- Introducción.................................................................... 2.- De�nición....................................................................... 3.- Tipos de comparativas..................................................... 3.1.- Identi�cación de elementos distintivos o dife- ciador............................................................. 3.2.- Eje ó relevante................................................ 3.3.- Golpes de voz................................................. 3.4.- Acento prosódico ........................................... 4.- Excepciones a la regla...................................................... 4.1.- El elemento común......................................... 4.2.- No se actualiza confusión fonética................... 4.3.- Mismas palabras iniciales................................ 4.4.- Evocación auditiva distintia............................ 4.5.- La carga de la prueba...................................... 4.6.- Pre�jos pueden otorgar distintividad.............. 4.7.- Elemento relevante......................................... 4.8.- Elementos relevantes, otorgan distintividad.... 4.9.- Elemento su�cientemente distintivo............... 4.10.- Basta la confusión fonética para negar ..........

6.- CAPÍTULO VI.- COMPARATIVA GRÁFICA ............................

1.- De�nición ...................................................................... 2.- Reglas de examen de Novedad Grá�co.............................

7.- CAPÍTULO VII.- COMPARATIVA CONCEPTUAL IDEOLÓGICA..................................................................................

1.- De�nición...................................................................... 2.- Reglas del examen de novedad ideológico/conceptual.... 3.- Examenes complementarios.............................................

8.- CAPÍTULO VIII.- EXÁMEN DE NOVEDAD PRÁCTICO ......

9.- COMPENDIO DE TESIS, BASE LEGAL DE ESTE ESTUDIO 1.- Artículos de la Ley de la Propiedad Industrial .................. 2.- Índice II........................................................................... a) Jurisprudencias b) Tésis Aisladas c) Tésis de Tribunal

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PRÓLOGO

El dinamismo en el que se encuentra el Derecho de la Propiedad Intelectual obliga a todos aquellos que hemos elegido como profesionistas ejercer dicha área, a la constante actualización y búsqueda de información novedosa dentro de la Ciencia Jurídica, nutrida es la información que a través de portales de internet encon-tramos respecto de diversos artículos, blogs o revistas electrónicas; sin embargo, para aquellas personas que nos llamamos apasionadas de ésta rama del Derecho, los esquemas y/o enfoques tradicionales con los que se abordan temas de relevancia jurídica llegan a ser repetitivos y poco convencionales. En su obra “EXAMEN DE NOVEDAD MARCAS”, Aldo Ricardo Rodríguez Cortés, desarrolla de una manera esquemática y seguida de ejemplos claros y precisos, los elementos, diversos tipos de estudios, análisis y elementos de interpretación que tanto los dictaminadores de la autoridad en materia de Propiedad Industrial, como los abogados de la materia, debemos abordar al momento de llevar a cabo los estudios de viabilidad, así como el enfoque que habremos de abordar en el momento que nos encontremos ante algún impedimento y/o proceso contencioso relacionado con la siempre controversial fracción XVI del artículo 90 de la vigente Ley de la Propiedad Industrial. Resultará agradable para el lector, el desarrollo de la obra por lo que hace a su temática y proceso de exposición, pues la obra parte de la generalidad que la propia Ley establece, para arribar a las particu-laridades propias que el día a día de la Propiedad Intelectual, han trazado como camino tanto a nivel administrativo, como en lo concerniente a los criterios judiciales que han tenido mayor relevan-cia en la doctrina jurídica nacional. Plausible y admirable resulta, que una abogado con la juventud del autor, haya abordado temas y conceptos que en el ámbito académico y práctico han requerido demasiadas horas de charla y trabajo, sin duda alguna para mí es un verdadero honor poder

dirigir estas palabras tanto al mismo, como a los lectores de esta

obra, pues seguro estoy que la lectura y estudio de la misa será ágil, sencillo, claro, pero sin duda alguna dejará ideas y conceptos atina-dos para todos aquellos que se permitan gozar del contenido de ella. No debemos perder de vista, que el momento que vivimos como profesionales de la Propiedad Intelectual es trascendental, pues el enfoque y visión que los tribunales federales han generado de esta rama del Derecho, a la luz de las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Derechos Humanos, han permitido un espectro de interpretación judicial más amplio a lo que por mucho tiempo como profesionales estuvimos acostumbra-dos. Por último, felicito personalmente y agradezco que en esta vida, las piedras en los caminos se encuentren, pues he tenido el gusto y felici-dad de encontrarme con un joven abogado tenaz, persistente, asertivo, estudioso pero sobre todo apasionado y enamorado del Derecho de la Propiedad Intelectual, que hoy tiene el valor, pero sobre todo la capacidad para publicar una obra de la que seguro estoy se emitirán excelentes comentarios.

-Rafael Raya Lois

CAPÍTULO PRIMEROEL EXAMEN DE NOVEDAD

Artículo 90.- No serán registrables como marca: ...

...XVI.- Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra en trámite de registro presentada con anteriori-dad o a una registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios.

EL EXAMEN DE NOVEDAD 11

CAPÍTULO PRIMERO

EL EXAMEN DE NOVEDAD

I. FINALIDADES.

El Examen de Novedad, es un concepto que ha sido creado en la Propiedad Industrial, este existe y es parte del proceso de solici-tud de patentes y marcas.

Cuando una persona ingresa una solicitud marcaria se le otorga una expectativa de derecho la cual depende de su análisis de otorgamiento o negativa.

Esta área del derecho, la cual en México no se encuentra estruc-turada en la ley, sino que forma parte del “Examen de Fondo” en el proceso de registro de marca se ha creado a través de las tesis de tribunal, es tesis aisladas y jurisprudencias.

Éste examen de fondo incluye todos los impedimentos legales, sin embargo cada uno de ellos se encuentra lleno de recovecos y excep-ciones, ya que estos suelen ser subjetivos y deben ser analizados a la luz de la experiencia de los tribunales.

Si bien es cierto el examen de fondo sí se encuentra enunciado en la Ley de la Propiedad Industrial, es básicamente el artículo 90 con sus fracciones las cuales son impedimentos para otorgar la marca, es la fracción XVI la cual mani�esta de manera muy básica lo que como tal el examen de novedad desarrolla en la práctica.

Algo que es importante desde un punto de vista personal, es que al ser formado de criterios estos suelen variar a veces, desde ser muy rigoristas hasta el punto de lo exagerado y otros más laxos que en ocasiones se adecuan más a la realidad.

El desarrollo del presente capítulo será de la siguiente manera; Primeramente encontraremos cuales son los criterios más reiterados para que a partir de los mismos tener como base aquellos

13EL EXAMEN DE NOVEDAD

que sean coincidentes y analizar los recovecos de otros en situaciones fruto de la casuística.

Esperando que esto aporte una base al lector, primordialmente lo que constituye la �nalidad del examen de novedad.

EXAMEN DE NOVEDAD.

Primeramente identi�caremos a través de oraciones cortas conteni-das en criterios que intentan de�nir lo que es el “Examen de Novedad”.

1.- “Para realizar el Examen de Novedad de las marcas y veri�-car si no se actualiza la prohibición de su registro en términos del artículo 90 fracción XVI de la ley relativa.”

2.- “El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, debe realizar lo que tanto en la práctica como en la doctrina se conoce como “examen de novedad”, que consiste en una comparación entre la marca cuya descripción se solicita y todas aquellas registradas previamente o que se encuentren en trámite con anterioridad, a efecto de veri�car si son seme-jantes al grado de inducir a confusión a los consumidores de los productos o servicios a los que están dirigidos.”

3.- “Al realizar dicho examen debe tomarse en cuenta, además de la clase en que esos productos o servicios se encuentren clasi�cados, el tipo de signos marcarios que estén en con�icto, para determinar cuál es el enfoque conforme al que debe efectuarse dicho análisis,”

4.- “El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial debe realizar el “examen de novedad” relativo, confrontando la marca cuya inscripción se pretende con otras marcas registra-das previamente o que se encuentren en trámite con anteriori-dad, y que protejan productos o servicios de la misma clase.”

[J]; 10a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Libro IV, Enero de 2012, Tomo 5; Pág. 4105 PROPIEDAD INDUSTRIAL. TÉCNICA PARA REALIZAR EL EXAMEN DE NOVEDAD DE LAS MARCAS Y VERIFICAR SI NO SE ACTUALIZA LA PROHIBICIÓN DE SU REGISTRO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 90, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY RELATIVA.

El citado numeral impone el deber de negar el registro de una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra ya registrada vigente o en trámite, aplicada a iguales o similares productos o servicios que pretenda amparar, por lo que la autoridad administrativa encargada de otorgar dicho registro, que es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, debe realizar lo que tanto en la práctica como en la doctrina se conoce como "examen de novedad", que consiste en una comparación entre la marca cuya inscripción se solicita y todas aquellas registradas previamente o que se encuentren en trámite con anterioridad, a efecto de veri�car si son semejantes al grado de inducir a confusión a los consumidores de los productos o servicios a los que están dirigidos. Ahora bien, al realizar dicho examen debe tomarse en cuenta, además de la clase en que esos productos o servicios se encuentren clasi�cados, el tipo de signos marcarios que estén en con�icto, para determinar cuál es el enfoque conforme al que debe efectuarse dicho análisis, pues si se trata de marcas nominativas el parámetro idóneo para regir la valoración será el aspecto fonético, dado que aquéllas se conforman generalmente por un conjunto de letras o palabras, por lo que se distinguen por su pronunciación; empero, si revisten el carácter de marcas innominadas o �gurativas (emblemáticas o grá�cas), entonces tendrá especial relevancia el examen grá�co o visual, ya que a través de este sentido podrá dilucidarse si por la similitud de los diseños es factible producirse la mencionada confusión; escrutinio que también sería aplicable para las marcas tridimensionales. Especial mención merecen las marcas mixtas o compuestas, dado que al conformarse por un elemento denominativo y otro grá�co, debe veri�carse en primer término cuál de ellos es el componente fundamental o isotipo del diseño de los signos marcarios en con�icto, a efecto de determinar qué criterio es el idóneo para realizar el examen comparativo entre éstos, pues si lo que distingue a la marca es el eslogan o conjunto de letras que forman parte de su diseño, entonces el análisis debe realizarse preponderante-mente desde el aspecto fonético, pero si la parte icónica o relevante es la �gura del diseño, tendrá que aplicarse principalmente la perspectiva grá�ca para determinar si existe semejanza en grado de confusión.

DECIMO QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

EXAMEN DE NOVEDAD, MARCAS.14

5.- “En términos del artículo 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial; esto en caso de ser acertado, tiene por objeto procurar la sana y libre competencia en el mercado, habida cuenta que con la negativa marcaria, al haber sido emitirla con apego al artículo 90, fracción XVI de la ley de la materia, lo que se intenta es salvaguardar el sistema económico de libre competencia e incentivarlos a través de medidas preventivas que eviten la competencia desleal, esto es, que un tercero mediante un registro marcario (lo que le brinda el uso exclusivo), se aproveche de una marca ya regis-trada y presumiblemente colocada en el mercado, para generar ganancias económicas propias y la colocación en el mercado a expensas de la fama y prestigio de otra marca, propiedad de un tercero.”

6.- “El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial al momento de analizar si dos marcas son semejantes en grado de confusión debe atender a las semejanzas y no a la diferencia y de dicho estudio puede concluir la existencia de una confusión que puede ser fonética, grá�ca o ideológica”

7.- “La posibilidad de otorgar el registro de aquellos signos marcarios que resulten lo su�cientemente distintivos para identi�car los productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado; lo que implica que, en un primer examen, la marca se analice por el conjunto de sus propias características y elementos.”

VI-TASR-EPI-386

CONFUSIÓN MARCARIA.- OBJETIVO Y FINALIDAD DEL IMPEDIMENTO LEGAL.- Cuando la autoridad administrativa niega el registro de una marca por virtud de la similitud o identidad en grado de confusión, que guarda con una marca previamente registrada o en proceso de registro, en términos del artículo 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial; esto en caso de ser acertado, tiene por objeto procurar la sana y libre competencia en el mercado, habida cuenta que con la negativa marcaria, al haber sido emitida con apego al artículo 90, fracción XVI, de la ley de la materia, lo que se intenta es salvaguardar el sistema económico de libre competencia e incentivarlo a través de medidas preventivas que eviten la competencia desleal, esto es, que un tercero, mediante un registro marcario (lo que le brinda un uso exclusivo), se aproveche de una marca ya registrada y presumible-mente colocada en el mercado, para generar ganancias económicas propias y la colocación en el mercado a expensas de la fama y el prestigio de otra marca, propiedad de un tercero; y en consecuencia, con ello se procura la inversión económica, pues se genera un estado de certidumbre jurídica para aquéllos que ya tienen a su favor, el reconocimiento por parte del Estado de un registro marcario que se presume legalmente otorgado.

INTRODUCCIÓN. 15

Como resultado de lo anterior, podemos concluir que;

El examen de novedad es;

1.- Una técnica.2.- Tiene como �n veri�car si se actualiza la prohibición del artículo 90 fracción XVI Ley de la Propiedad Industrial.3.- Es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, quien debe realizar lo que tanto en la práctica como en la doctrina se conoce como “examen de novedad”.4.- Consiste en una comparación entre la marca cuya descrip-ción se solicita y todas aquellas registradas previamente o que se encuentren en trámite con anterioridad.5.- Su �n es veri�car si son semejantes al grado de inducir a confusión a los consumidores de los productos o servicios a los que están dirigidos.6.- Debe tomarse en cuenta, la clase en que esos productos o servicios se encuentran clasi�cados.7.- Debe tomarse también en cuenta el tipo de signos marcarios que estén en con�icto, para determinar cuál es el enfoque conforme al que debe efectuarse dicho análisis.8.- El examen de novedad la marca cuya inscripción se pretende con otras marcas registradas previamente o que se encuentren en trámite con anterioridad, y que protejan productos o servicios de la misma clase.9.- Tiene por objeto procurar la sana y libre competencia en el mercado, habida cuenta que con la negativa marcaria, al haber sido emitirla con apego al artículo 90, fracción XVI de la ley de la materia, lo que se intenta es salvaguardar el sistema económico de libre competencia e incentivarlos a través de medidas preventivas que eviten la competencia desleal.10.- Evitar que algún tercero mediante un registro marcario (lo que le brinda el uso exclusivo), se aproveche de una marca ya registrada y presumiblemente colocada en el mercado, para generar ganancias económicas propias y la colocación en el mercado a expensas de la fama y prestigio de otra marca, propiedad de un tercero.

EXAMEN DE NOVEDAD, MARCAS.16

11.- Se debe analizar si dos marcas son semejantes en grado de confusión debe atender a las semejanzas y no a la diferencia y de dicho estudio puede concluir la existencia de una confusión que puede ser fonética, grá�ca o ideológica.12. Da la posibilidad de otorgar el registro de aquellos signos marcarios que resulten lo su�cientemente distintivos para identi�car los productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado. 13.- La marca se analice por el conjunto de sus propias carac-terísticas y elementos.

17EL EXAMEN DE NOVEDAD

DEFINICIONES

EXAMEN DE NOVEDAD

El exámen de novedad es una técnica que tiene como �n veri�car si se actualiza la prohibición del artículo 90 fracción XVI Ley de la Propiedad Industrial mismo que realiza el Instituto Mexi-cano de la Propiedad Industrial, y que consiste en una comparación entre la marca cuya descripción se solicita y todas aquellas registradas previamente o que se encuentren en trámite con anterioridad, en el cual su �n es veri�car si son semejantes al grado de inducir a confusión a los consumidores o mercados de los productos o servi-cios a los que están dirigidos.

En este examen debe tomarse en cuenta, como se encuen-tren clasi�cados y el tipo de signos marcarios que estén en con�icto, para determinar cuál es el enfoque conforme al que debe efectuarse dicho análisis en conjunto de sus propias características y elementos.

Se debe analizar atendiendo a las semejanzas y no las diferencias y de dicho estudio puede concluir la existencia de una confusión que puede ser fonética, grá�ca o ideológica.

Tiene por objeto procurar la sana y libre competencia en el mercado, y salvaguardar el sistema económico de libre competencia e incentivarlos a través de medidas preventivas que eviten la compe-tencia desleal y evitar que tercero mediante un registro marcario (lo que le brinda el uso exclusivo), se aproveche de una marca ya regis-trada y presumiblemente colocada en el mercado, para generar ganancias económicas propias y la colocación en el mercado a expen-sas de la fama y prestigio de otra marca, propiedad de un tercero.

Por último el Examen de Novedad da la posibilidad de otorgar el registro de aquellos signos marcarios que resulten lo su�cientemente distintivos para identi�car los productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado.

EXAMEN DE NOVEDAD, MARCAS.18

Diagrama de �ujo respecto de proceso de examen de novedad.

Ley de la PropiedadIndustrial

Art. 90 Fr. XVI

Examen de Novedad

Técnica de comparaciónentre marcas.

Las más antiguas tienen

Preferencia.

Veri�car si existe semejanza o

inducción a confusiónAl consumidor

Respecto de losproductos o servicios.

Respecto de las clases

Respecto de las fonética

Respecto de grá�cos

Respecto de conceptos oideológico

Atendiendo a sussemejanzas y no

a diferencias.

Para evitar la competencia

desleal

Otorgar aquellas que no sean semejantes

EL EXAMEN DE NOVEDAD 19

Con base a la de�nición de Examen de Novedad, es impor-tante reconocer que se entiende por “Consumidor Promedio” y el “Consumidor Especializado”.

CONSUMIDOR PROMEDIO La Ley de la Propiedad Industrial contempla en su artículo 90 fracción XVI la confusión de marcas como un concepto el mismo no se encuentra formalmente reglamentado, es sino mediante los criterios que se han ido actualizando que se crea poco a poco con mayor certeza crea el examen de novedad el mismo que tiene como �nalidad última el evitar la confusión marcaria al consumidor promedio el cual debe de�nirse;

Con base a los criterios establecidos lo que se encuentra de forma común es lo siguiente;

CONSUMIDOR PROMEDIO

Es aquel (persona) capaz de apreciar globalmente los signos marcarios, que está normalmente informado y es razonable-mente atento y perspicaz, no obstante, rara vez puede comparar pormenorizadamente las marcas que se le presentan cotidiana-mente en el mercado y regularmente confía en la imagen imper-fecta de su memoria para distinguirlas.

Su apreciación de un signo varía según se trate de una marca especializada o de una popular, o bien, de una genérica respecto de otra incipientemente conocida.

Debemos tener en cuenta que también existe un segundo tipo de consumidor mismo que no tiene las mismas característi-cas del consumidor promedio el cual se le ha denominado “CONSUMIDOR ESPECIALIZADO”.

CONSUMIDOR ESPECIALIZADO

Atendiendo a las características propias de los productos o servicios existentes en el mercado, algunos están dirigidos a uno técnicamente especializado, que a diferencia de aquél, posee conocimientos especí�cos y puntuales de la realidad del mercado

[TA]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXXIV, Agosto de 2011; Pág. 1302

CONSUMIDOR TÉCNICA-MENTE ESPECIALIZADO. SU CONCEPTO EN RELACIÓN CON LAS MARCAS.

Este Tribunal Colegiado de Circuito sostuvo en la jurisprudencia I.4o.A. J/89, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXII, diciembre de 2010, página 1606, de rubro: "CONSUMIDOR PROMEDIO. SU CONCEPTO EN RELACIÓN CON LAS MARCAS.", que el consumidor promedio es aquel capaz de apreciar globalmente los signos marcarios, que está normalmente informado y es razonablemente atento y perspicaz, no obstante, rara vez puede comparar pormenorizada-mente las marcas que se le presentan cotidianamente en el mercado y regularmente confía en la imagen imperfecta de su memoria para distinguirlas. Sin embargo, debe destacarse otro tipo de consumidor, pues atendiendo a las características propias de los productos o servicios existentes en el mercado, algunos están dirigidos a uno técnicamente especializado, que a diferencia de aquél, posee conocimientos especí�cos y puntuales de la realidad del mercado en que se colocan los productos o servicios especializados, como por ejemplo, los del ramo tecnológico (computación, consumibles, periféricos), que le permiten diferenciarlos aun cuando se utilicen los mismos canales de distribución, pues evidentemente, por el grado de especialización que posee, conoce el origen, naturaleza, composición, funcionamiento y destino del producto o servicio, lo que lo lleva a analizar una pluralidad de aspectos en su conjunto y a decidir si los bienes existentes compiten entre sí.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

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en que se colocan los productos o servicios especializados, como por ejemplo, los del ramo tecnológico (computación, consumi-bles, periféricos), que le permiten diferenciarlos aun cuando se utilicen los mismos canales de distribución, pues evidente-mente, por el grado de especialización que posee, conoce el origen, naturaleza, composición, funcionamiento y destino del producto o servicio, lo que lo lleva a analizar una pluralidad de aspectos en su conjunto y a decidir si los bienes existentes compiten entre sí.

Se acepta de una manera general como consumidor promedio a aquel capaz de apreciar globalmente los signos marcarios, que está normalmente informado y es razonablemente atento y perspicaz, no obstante que rara vez puede comparar pormenori-zadamente las marcas que se le presentan cotidianamente en el mercado, y regularmente confía en la imagen imperfecta de su memoria para distinguirlas, ya que su apreciación de un signo varía según se trate de una marca especializada o de una popu-lar, o bien, de una genérica respecto de otra incipientemente conocida.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO

Hasta aquí se han agotado dos puntos muy importantes respecto de lo que se conoce como examen de novedad y su relación con el consumidor promedio, habiendolo agotado, comenzaremos con la parte práctica del denominado Examen de Novedad.

21EXAMEN DE NOVEDAD