COSTOS DE LOS LITIGIOS EN MATERIADE PROPIEDAD INTELECTUAL

NUEVO EQUIPODIRECTIVO DE LA OMPI

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GINEBRA – FEBRERO DE 2010 – N°1

EDICIÓN ESPECIAL

2009: Nuevas Partes Contratantes delos tratados administrados por la OMPI

En 2009 se depositaron ante el Director General de la OMPI 68 instrumentos de adhesión y ratificación detratados administrados por la Organización. Las nuevas Partes Contratantes y los respectivos tratados sonlos siguientes:

En el ámbito de la propiedad industrial

Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) (1970) – Chile, Perú y Tailandia (3), con lo que elnúmero total de Estados firmantes asciende a 142.

El Sistema de Madrid para el Registro Internacional de Marcas (Arreglo de Madrid (1891) y Protocolo deMadrid (1989)): Egipto, Liberia y Sudán (3) se adhirieron al Protocolo de Madrid, con lo que el númerototal de partes contratantes (entre Estados y organizaciones intergubernamentales) asciende a 81.

Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT) (1994): Marruecos, Nicaragua y Perú (3), con lo que elnúmero total de Estados firmantes asciende a 45.

Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas (2006): Estonia, Francia, Liechtenstein, Malí, PaísesBajos (los Países Bajos quedarán obligados por el presente Tratado una vez transcurridos tres mesescontados a partir del depósito de los instrumentos de ratificación de Bélgica y Luxemburgo), Polonia,Federación de Rusia y España (8), con lo que el número total de Estados firmantes asciende a 17.

Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificación Internacional de Patentes (1971): Serbia y Ucrania (2),con lo que el número total de Estados firmantes asciende a 61.

Arreglo de Locarno que establece una Clasificación Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales(1968): Argentina y Ucrania (2), con lo que el número total de Estados firmantes asciende a 51.

Arreglo de Viena por el que se establece una Clasificación Internacional de los elementos figurativos delas marcas (1973): Serbia y Ucrania (2), con lo que el número total de Estados firmantes asciende a 27.

Arreglo de La Haya relativo al registro internacional de dibujos y modelos industriales (1925): Alemania,Polonia y Serbia (3) se adhirieron al Acta de Ginebra de 1999 del Arreglo de La Haya, con lo que elnúmero total de partes contratantes (entre Estados y organizaciones intergubernamentales)asciende a 37.

Tratado sobre el Derecho de Patentes (PLT) (2000): Francia, Liechtenstein y Federación de Rusia (3), conlo que el número total de Estados firmantes asciende a 22.

En el ámbito del derecho de autor y derechos conexos

Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT) (1996): Alemania, Austria, Bosnia y Herzegovina,Dinamarca, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Malta, Países Bajos,Portugal, Reino Unido, Suecia, Tayikistán, Unión Europea y Uruguay (20), con lo que el número totalde partes contratantes (entre Estados y organizaciones intergubernamentales) asciende a 88.

Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT) (1996): Alemania; Austria,Bosnia y Herzegovina, Dinamarca, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia,Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Portugal, Suecia y Reino Unido y Unión Europea (18), con lo que elnúmero total de partes contratantes (entre Estados y organizaciones intergubernamentales)asciende a 86.

Convenio para la protección de los productores de fonogramas contra la reproducción no autorizada desus fonogramas (1971): Bosnia y Herzegovina (1), con lo que el número total de Estados firmantesasciende a 77.

COSTOS DE LOS LITIGIOS EN MATERIA DEPROPIEDAD INTELECTUAL – INTRODUCCIÓN

HONORARIOS CONDICIONALES EN LOS ESTADOSUNIDOS DE AMÉRICA: ¿REGLAS DE JUEGOEQUITATIVAS?

REINO UNIDO: ¿PUEDE UN PAÍS CON ELEVADASCOSTAS PROCESALES CAMBIAR SU MODELO?

PERSPECTIVA DEL DERECHO DE LA COMPETENCIA DELA UNIÓN EUROPEA SOBRE LOS PAGOSCOMPENSATORIOS

UN ÚNICO TRIBUNAL EUROPEO DE PATENTES:¿SUEÑO O REALIDAD?

LITIGIOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN ÁFRICA

LITIGIOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL JAPÓN:CÁLCULO DE LAS COSTAS PROCESALES

UNA ALTERNATIVA EFICAZ EN FUNCIÓN DE LOSCOSTOS

CÓMO REDUCIR LAS COSTAS PROCESALES ENMATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL: DIEZCONSEJOS

PRESENTACIÓN DEL NUEVO EQUIPO DIRECTIVO DELA OMPI

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ÍNDICE

GINEBRA, FEBRERO DE 2010

NÚMERO 1/2010 DE LA REVISTA DE LA OMPI © Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

Redacción: Sylvie CastonguayDiseño gráfico: Odile ContiTraducción: Violaine de Santa Ana

Foto de portadaiStockphotos

AgradecimientosIgnacio de Castro y Sarah Theurich Centro de Arbitraje yMediación de la OMPI, pág. 19

Colaboradores de la OMPIHeike Wollgast, División de Observancia y ProyectosEspeciales, pág. 2Berly Lelievre-Acosta, Centro de Arbitraje y Mediación de laOMPI, pág. 19

2 FEBRERO DE 2010

COSTOS DE LOS LITIGIOSDE P.I. – INTRODUCCIÓN

nismos alternativos de solución de controversias (véase el artículo“Una alternativa eficaz en función de los costos” en la página 19) o deprocedimientos simplificados, especialmente en el ámbito de lasmedidas de observancia en frontera. Se prestó particular atención alos mecanismos para reducir los costos de los procesos judiciales enlos casos en que las partes tengan dificultades para hacer frente a esosgastos, en particular, la asistencia jurídica o la posibilidad de que unaacción judicial no ocasione gasto alguno. A este respecto, se mencio-nó el caso de Sudáfrica, dónde el Colegio de Abogados exige a susmiembros que se encarguen de un cierto número de casos al año sincobrar remuneración alguna, apoyando así el interés público y ciertasdisposiciones de la Declaración de Derechos consagrada en laConstitución sudafricana.

Otra propuesta presentada fue la de instruir litigios sobre una base pro-visional (véase el artículo “Honorarios condicionales en los EstadosUnidos de América: ¿reglas de juego equitativas?” en la página 3). Porsupuesto, un modelo de esta índole sólo puede ser atractivo en el casode litigios en los que se prevé un pago monetario, en oposición al des-agravio por mandato judicial. Teniendo eso presente, se formuló otrapropuesta: movilizar fondos administrados por el Estado para la ins-trucción de litigios en materia en propiedad intelectual. Se sostuvo queesos fondos podrían derivarse de las tasas de inscripción. Desde unaperspectiva más general, el Comité examinó medidas preventivascomo un posible medio de controlar los gastos derivados de las activi-dades de observancia. Las sugerencias a este respecto apuntan a ladefinición de políticas comerciales y modelos empresariales que per-mitan disminuir la demanda de productos falsificados y establecer unmejor equilibrio de precios.

El ACE, organismo asesor en cuyo mandato se excluyen las activida-des normativas, es una instancia para el intercambio de información,y sus trabajos no pretenden obtener soluciones vinculantes sobre nin-guno de los asuntos que aborda. Ahora bien, en sus debates se hapuesto claramente en evidencia que los costos excesivos de los liti-gios en materia de propiedad intelectual son una grave preocupaciónpara muchos países, y se considera que tienen efectos negativossobre la observancia eficaz de la legislación y la aceptación del siste-ma de propiedad intelectual en general.

En este número de la Revista de la OMPI sobre los costos de los litigiosen materia de propiedad intelectual se abordan los problemas queplantean y se examina en particular esa cuestión en el marco de lasparticularidades de la solución de las controversias relativas a la pro-piedad intelectual en jurisdicciones como África (página 14) Europa(página 9 y 12), el Japón (página 16) y los Estados Unidos de América.El Centro de Arbitraje y Mediación de la OMPI, coeditor de este núme-ro, explica los beneficios de la solución alternativa de controversias,que parece ser una forma eficaz de resolver litigios costosos y com-plejos en materia de propiedad intelectual. Por último, se ofrece unaserie de consejos prácticos útiles para reducir al mínimo los costos delas controversias relativas a la propiedad intelectual (página 22).

El acuerdo al que se llegó en el famoso caso de derecho de autor en2006 acerca de la canción “The Lion Sleeps”, y su feliz desenlace paralos herederos del autor, fue ampliamente difundido por la prensa, ypresentado con satisfacción como un ejemplo de utilización con éxitodel sistema de propiedad intelectual a la hora de garantizar la remu-neración de los creadores.1 Sin embargo, no hay que olvidar que estecaso fue excepcional en muchos aspectos, en particular, en cuanto asu financiación. Dada la popularidad de la canción, y su importanciacultural, la instrucción del caso se benefició de un importante patro-cinio financiero. En realidad, para la mayoría de los litigantes, uno delos principales obstáculos en relación con los litigios en materia depropiedad intelectual es el elevado, cuando no excesivo, costo.

¿Hasta qué punto esta situación impide a los titulares de derechosinterponer una demanda contra las infracciones? ¿Acaso los elevadoscostos de los litigios contribuyen a la percepción, más general, de queel sistema de propiedad intelectual sólo beneficia a las empresasgrandes o ricas que cuentan con los caros servicios de juristas espe-cializados? Y, teniendo en cuenta esta situación, ¿cómo podría resol-verse la cuestión de los elevados costos de los litigios en el contextomás amplio de un entorno propicio en el que se respeten los dere-chos de propiedad intelectual?

Estas son algunas de las cuestiones controvertidas que se abordaronen la sesión de noviembre de 2009 del Comité Asesor sobreObservancia (ACE). El Comité, integrado por los Estados miembros dela OMPI y las organizaciones acreditadas que gozan de la condiciónde observador, centró sus debates en “El aporte de los titulares dederechos en el ámbito de la observancia, y el costo que ello les repre-senta, a tenor de la Recomendación Nº 45 de la Agenda de la OMPIpara el Desarrollo”. El Comité examinó esas cuestiones, basándose enanálisis de expertos, incluidas las razones de los elevados costos de loslitigios en materia de propiedad intelectual, especialmente para los

litigantes de los países en desarrollo, y tuvo encuenta las sugerencias presentadas para que elsistema sea más accesible.2

Los elevados honorarios de los abogados se con-sideraron una cuestión preocupante. Al mismotiempo, al menos respecto de ciertos aspectos delas controversias en materia de propiedad intelec-tual, se tuvo en cuenta el alto nivel de especializa-ción que se requería para instruir esos casos.También se planteó el problema de que la cargade la prueba suele ser demasiado costosa (véaseel artículo “Reino Unido: ¿puede un país con ele-

vadas costas procesales cambiar su modelo?”, en la página 6).Y sesugirió que un uso mayor de las presunciones debería ser objeto deun análisis más a fondo, especialmente en las causas civiles.

El ACE examinó con cierto detalle las sugerencias para aliviar la cargafinanciera de las partes, por ejemplo, mediante la utilización de meca-

1 Para más detalles sobreel caso y el acuerdo alque se llegó, véase elartículo “Jurisprudencia:El retorno del León”,publicado en el número2/2006 de la Revista dela OMPI.

2 Los documentos detrabajo de la reunión, asícomo las conclusionesdel Presidente puedenconsultarse enwww.wipo.int/meetings/es/details.jsp?meeting_id=17445

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1 Paul M. Janicke, Centrode Derecho de laUniversidad de Huston,y Lilan Ren, Universidadde Huston, “Who WinsPatent InfringementCases?,” AmericanIntellectual PropertyLaw AssociationQuarterly Journal, Vol.34, pág. 1, 2006.

2 Véase, por ejemplo,Economic Analysis of theLaw 615 (séptimaedición, 2007), RichardA. Posner

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HONORARIOS CONDICIONALESEN LOS EE.UU.: ¿REGLAS DEJUEGO EQUITATIVAS?

Por otra parte, quienes critican los acuerdos de honorarioscondicionales suelen atribuir el actual “auge de los litigios”, yde los casos de responsabilidad extracontractual, principal-mente a los esfuerzos de los abogados que reciben honora-rios condicionales para aumentar el rendimiento de susinversiones. Por su parte, los detractores de los honorarioscondicionales denuncian el reiterado objetivo de mejorar elacceso al sistema jurídico como engañoso, reivindicandoque los acuerdos de honorarios condicionales están motiva-dos por el deseo de obtener mayores ganancias y estimulanlos litigios especulativos o frívolos. Después de todo, losacuerdos de honorarios condicionales también financian liti-gios de clientes comerciales de altos ingresos que podríanpagar según una tarifa horaria.

Por más controvertida que sea, la utilización de los acuerdosde honorarios condicionales en los litigios civiles se ha gene-ralizado en los Estados Unidos de América, trascendiendolos límites de la legislación sobre responsabilidad civil. Enmuchos otros contextos, los acuerdos de honorarios condi-cionales han demostrado ser un medio eficaz para distribuirlos riesgos asociados, no sólo para los demandantes de limi-tados recursos o falta de liquidez, sino también para los quetienen una buena financiación. Cabe incluir las cuestionesde propiedad intelectual, particularmente las acciones judi-ciales por infracción de patentes, cuando las importantescostas procesales de los litigios para una y otra parte puedeninfluir de forma significativa en el resultado del proceso asícomo en el fondo de la propia demanda.

Los elevados costos de los litigios sobre patentes

Los altos costos de los litigios sobre patentes en los EstadosUnidos de América es el principal factor que induce a la uti-lización de acuerdos para el pago de honorarios condicio-nales. De conformidad con un estudio económico realizadoen 2009, encomendado por la Asociación Norteamericanadel Derecho de la Propiedad Intelectual (AIPLA) , en los casossobre infracción de los derechos de patente en los que elimporte del litigio asciende a entre 1 millón y 25 millones dedólares EE.UU., el promedio de los costos totales del litigio essuperior a los 3 millones de dólares EE.UU., de los cualesaproximadamente el 60% corresponde al procedimiento deproposición de prueba. En los casos en los que el importedel litigio es superior a 25 millones de dólares EE.UU., el pro-medio de los costos totales del litigio se eleva a aproxima-

Un estudio sobre los resultados de los litigios relativos apatentes presentados ante un tribunal de apelación puso enevidencia que los titulares de patentes sólo ganaron, de2000 a 2004, el 25% de las demandas interpuestas por infrac-ción.1 Aunque estas estadísticas puedan sugerir que labalanza se inclina en favor de los demandados, los sorpren-dentes costos de los litigios sobre patentes en los EstadosUnidos de América- un promedio de 3 a 10 millones dedólares EE.UU.- pueden disuadir a muchos infractores impu-tados de interponer demandas ante los tribunales, dado quepuede ser menos costoso pagar derechos de licencia o rega-lías en lugar de impugnar una patente ante los tribunales. Almismo tiempo, los demandantes suelen optar por acuerdosde honorarios condicionales para compartir los riesgos decostos que aumentan constantemente, lo que representauna evolución que algunos consideran permite que la balan-za se incline decididamente a favor de los demandantes.

Los acuerdos sobre honorarios condicionales han llegado aser una práctica normal en los Estados Unidos de Américapara la financiación de ciertos tipos de acciones judicialesciviles. En el marco de esos acuerdos, los honorarios de losabogados los determina el fallo favorable de la demanda enjuicio, y se calculan generalmente como un porcentaje delpago decidido en la sentencia. Sólo se cobran honorarios sise gana el juicio o si se llega a un arreglo extrajudicial unarreglo en el que “si no se gana, no se pagan honorarios”.

Los honorarios condicionales suelen ser una práctica encaso de lesiones corporales, negligencia médica y recolec-ción de datos personales con fines comerciales, y se han aso-ciado en gran medida a elevadas compensaciones y repara-ciones por daños y perjuicios, por lo que ha llegado a ser elpunto de convergencia de quienes abogan por la reformadel sistema de justicia civil para reducir los casos de respon-sabilidad por culpa extracontractual. Sin embargo, en reali-dad, llevan aplicándose desde hace al menos cien años,mucho antes de que empezara la actual crisis de la respon-sabilidad civil. Es significativo que las jurisdicciones de losEstados Unidos de América eviten generalmente los siste-mas según los cuales “paga el perdedor” que permiten a loslitigantes ganadores recuperar los honorarios de los aboga-dos. Los defensores de los acuerdos de honorarios condicio-nales señalan, entre otras cosas, que mejoran la posibilidadde acceder al sistema judicial, permitiendo a los demandan-tes de pocos recursos financieros obtener servicios jurídicosque, de otra manera, no podrían pagar.2

En este artículo, escrito por William R. Towns, asociado del estudio de abogados Novak Druce + Quigg LLP, y su consejero jurídico, se examinan losacuerdos de honorarios condicionales en el contexto de los litigios en materia de patentes en los EE.UU. El Sr. Towns es un abogado y mediadorexperimentado, cuya práctica en la solución de controversias y litigios se centra en asuntos de P.I. Además, es un árbitro habilitado por la OMPI ydesde 2003, la Organización recurre a él como experto en la solución de controversias sobre nombres de dominio.

Los sorprendentes costos delos litigios sobre patentesen los Estados Unidos deAmérica– un promedio de 3 a 10 millones de dólaresEE.UU. – pueden disuadir amuchos de interponerdemandas ante lostribunales.

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damente el doble. Y, en los casos de menor importancia, enlos que el importe del litigio es inferior a un millón de dóla-res EE.UU., el estudio de la AIPLA indica que, en algunoscasos, el total de los costos del proceso puede ser superior ala cuantía en cuestión, en cuyo caso los costos al finalizar laproposición de prueba representan aproximadamente el60% del total de los costos del litigio.

Argumentos a favor de losacuerdos de honorarioscondicionales

Habida cuenta de los costos cada vez más elevados de loslitigios sobre patentes, los acuerdos para el pago de honora-rios condicionales pueden considerarse como una posibili-dad de mejorar el acceso al sistema judicial para las personascon pocos recursos: es el caso de los pequeños inventores yotras personas que carecen de medios para hacer valer susderechos frente a demandados que son grandes empresasque cuentan con mejor financiación.

Sin embargo, como ocurre con otros complejos litigioscomerciales, los acuerdos de honorarios condicionales enlitigios sobre derechos de patente no son el baluarte exclu-sivo de los pequeños inventores y de personas privadas.También puede ser interesante para litigantes con mayoresrecursos y mejor financiados que deseen controlar los cos-tos de los litigios, dado que esos acuerdos permiten distri-buir los riesgos asociados a los litigios, tanto en el caso depequeños como de grandes clientes. Los abogados queoptan por ese tipo de honorarios ocupan una posición aná-loga a la de los asociados comerciales o los inversores decapital riesgo, pues se trata de un modelo de inversión queindudablemente los estimula a investigar los casos más afondo y a moderar los costos de los litigios.

Por el contrario, los acuerdos tradicionales de pago segúnuna tarifa horaria obligan a los clientes a asumir práctica-mente todos los riesgos del litigio. Y esto es ciertamente unapreocupación para los pequeños inventores y para otrosposibles litigantes que tengan problemas de liquidez, dadoque los elevados costos de los litigios sobre patentes pue-den, de hecho, impedir el acceso al sistema judicial. Y, aun-que la necesidad de compartir los riesgos del litigio no seatan urgente para los litigantes que cuenten con una buenafinanciación, controlar los altos costos de los servicios jurídi-cos es una preocupación creciente. En un estudio sobreabogados de empresa, recientemente realizado por laAssociation of Corporate Counsel y The American Lawyer, sehace constar que, durante el año pasado, el 39% de esosabogados hizo un mayor uso de los acuerdos alternativos depago con estudios de abogados externos. En el estudio seindica que prácticamente todas esas decisiones de adoptaracuerdos alternativos de pago en lugar del pago según unatarifa horaria fueron tomadas por departamentos deDerecho de sociedades en lugar de serlo por estudios deabogados externos.

Honorarios condicionales:¿reglas de juego equitativas?

Los partidarios de los contratos de honorarios condicionalesseñalan que permiten proteger los derechos de los invento-res y establecer un marco más equilibrado en lo que se hadenominado batallas de “David y Goliat” con las grandesempresas, refiriéndose a las causas de pequeños inventorescon escasos recursos, que tratan de hacer valer sus derechosante empresas que cuentan con buena financiación. Losacuerdos de honorarios condicionales pueden establecerun marco de igualdad en esas situaciones, promoviendo nosólo los intereses de los pequeños inventores sino tambiénlos del sistema judicial y, hasta podría decirse, los de la socie-dad en general.

Ahora bien, aparte de esta situación, es discutible que loshonorarios condicionales sean necesarios para establecerreglas de juego equitativas en los litigios sobre derechos depatentes en los Estados Unidos de América, y puede sercuestionable que el recurso a esos acuerdos permita, enalgunas situaciones, hacer inclinar la balanza en la direcciónopuesta. Las acciones judiciales por infracción de derechosde patente están financiadas cada vez más por inversoresinstitucionales no tradicionales, que utilizan un modelocomercial que implica la adquisición de carteras de paten-tes, no ya para elaborar y comercializar productos y servicios,sino únicamente para hacer valer los derechos ante los tri-bunales.3 Un ejemplo a este respecto son los así llamados“secuestradores de patentes” (patent trolls), término peyora-tivo con el que se designa a las entidades que adquierenactivos de propiedad intelectual con ese fin. Los acuerdos dehonorarios condicionales inducen a la utilización de estemodelo comercial, dado que permiten a los inversores insti-tucionales distribuir de forma eficaz los riesgos financierosque entrañan los litigios sobre patentes mediante su asocia-ción con sus abogados.

Para algunos, resulta difícil aceptar que lo único que buscaun litigante en un juicio sobre patentes, que disponga defondos, y que haya protegido sus inversiones mediante unacuerdo de honorarios condicionales, es establecer reglasde juego equitativas. Muchas empresas que se enfrentancon litigios sobre patentes también disponen de fondospero no todos los demandados son grandes empresas quehayan tenido éxito, y, habida cuenta de los elevados costosde los litigios sobre patentes, algunos pueden argumentarque esos acuerdos tienden a dar a los demandantes unaposición de ventaja. Por razones obvias, esos acuerdos noson una opción a disposición que permita a esos demanda-dos en causas sobre derechos de patentes establecer reglasde juego equitativas, y un demandado que no cuente conopciones comparables de distribución de los riesgos asocia-dos al litigio y que, por otra parte, no consiga hacer frente alos altos costos de esos litigios sobre patentes puede encon-trarse en una situación de clara desventaja, independiente-mente de que las reivindicaciones de la patente estén fun-damentadas o no.

3 Véase Nathan Vardi,Patent Payday,FORBES.COM (12 defebrero de 2008).

FEBRERO DE 20104

Secuestradores depatentes – es una

expresión peyorativa conla que se designa a los

inversores institucionalesque utilizan un modelo

comercial que implica laadquisición de carteras de

patentes, no ya paraelaborar y comercializar

productos y servicios, sinoúnicamente para hacer

valer los derechos ante lostribunales.

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Reexamen de los documentosde patente y acuerdosalternativos de honorarios

Aunque las pruebas sean más bien anecdóticas, es casi inevi-table llegar a la conclusión de que los honorarios condiciona-les han modificado el panorama de los litigios sobre patentes.Exista o no una correlación entre el aumento de los acuerdosde honorarios condicionales y el constante aumento de loscostos procesales en las acciones judiciales sobre patentes, nohay duda alguna de que los demandados están cada vez másinteresados en controlar los importantes costos judiciales quegenera la interposición de demandas sobre patentes.

Para limitar los elevados costos de esos litigios, muchasempresas procuran alternativas a los modelos tradicionalesde pago según una tarifa horaria. Existen varias opciones,incluidos los honorarios fijos, los honorarios condicionales olos acuerdos convenidos sobre honorarios condicionados(reverse contingency fee arrangements). Estos últimos acuer-dos pueden ser difíciles de aplicar dado que es necesarioque el cliente y el estudio de abogados convengan en unadeterminada suma para cubrir los riesgos por responsabili-dad, y los honorarios serían un porcentaje fijo correspon-diente a la diferencia entre los riesgos por responsabilidad ycualquier otro acuerdo o sentencia de menor cuantía.Algunos estudios sugieren que los demandados tienenpocas posibilidades de optar por acuerdos de honorarioscondicionales en lugar de honorarios definidos o acuerdosde pago según una tarifa horaria, debido a que consideranlos litigios como una apuesta que sólo ocasiona pérdidas.4

De conformidad con los honorarios condicionales, losdemandantes sólo pagan a los abogados si ganan el litigio,y únicamente un porcentaje de la indemnización por dañosconcedida. Un demandado que opta por un acuerdo alter-nativo de pago puede conseguir, a diferencia de los honora-rios tradicionales basados en una tarifa horaria, que se reduz-can los costos generales del litigio, pero, contrariamente aun demandante en el caso de honorarios condicionales, eldemandado no obtiene una indemnización por daños yperjuicios que le permita pagar los honorarios del abogado.Incluso para un demandado que gane un litigio, el mejorresultado sigue siendo una pérdida neta.

Además de los acuerdos alternativos de honorarios, unnúmero cada vez más importante de demandados en losjuicios por infracción de derechos de patente impugnan lavalidez de la patente en cuestión recurriendo al procedi-miento administrativo de reexamen ex parte o inter partesde la documentación de la patente ante la Oficina dePatentes y Marcas de los Estados Unidos de América(USPTO), basándose en los documentos de referencia sobreel estado de la técnica.5 Los tribunales federales de losEstados Unidos de América tienen atribuciones para sus-pender el litigio sobre una patente mientras esté pendientesu reexamen. Ha habido un importante aumento de peti-ciones por terceros de reexamen de las solicitudes de paten-

tes desde 2003, y la cantidad de acciones judiciales porinfracción de derechos de patentes en las que paralelamen-te se requiere un reexamen de los documentos de patentesante la USPTO han aumentado considerablemente.

La principal ventaja de impugnar la validez de una patenterecurriendo a un reexamen ante la USPTO es el costo admi-nistrativo considerablemente menor comparado con elcosto de la impugnación de validez en los litigios sobrepatentes. Sumado a la posibilidad de obtener una suspen-sión del litigio, el uso estratégico del procedimiento de ree-xamen ha modificado el panorama de los litigios sobrepatente de manera tan significativa como los acuerdos dehonorarios condicionales. De hecho, parecería que existeuna importante correlación temporal entre la utilización delos acuerdos de honorarios condicionales, el surgimiento delos secuestradores de patentes (patent trolls) y el importan-te aumento de las peticiones por terceros de reexámenes exparte e inter partes ante la USPTO.

Conclusión

El recurso a los acuerdos de honorarios condicionales comoun medio eficaz para distribuir los riesgos asociados a un liti-gio ha modificado el escenario de los litigios de patentes, enparticular, habida cuenta de que a ello ha venido a sumarseun aumento de los así llamados secuestradores de patentes(patent trolls). La cuestión de si se puede atribuir a los hono-rarios condicionales la responsabilidad por el auge de los liti-gios en el ámbito del Derecho de patentes, es una cuestiónque de momento no tiene respuesta; las estadísticas sobrelas demandas judiciales interpuestas ante los tribunales dedistrito de los Estados Unidos de América sugieren que elporcentaje de acciones judiciales sobre patentes respectodel total de las patentes concedidas no ha variado sensible-mente en los últimos 20 años. Y en el caso de que los hono-rarios condicionales fomenten las reivindicaciones de paten-te especulativas o superficiales, el uso estratégico del proce-dimiento de reexamen de las solicitudes de patente por losdemandados, y el empleo de otros métodos para reducir loscostos, podrían ser útiles para equilibrar las reglas de juego,y, en definitiva, para poner freno a esas extralimitaciones.

Cada año de los últimos tres años se ha presentado la ley dereforma del sistema de patentes para estudio por la Cámara deRepresentantes y el Senado de los Estados Unidos de América.La promulgación de esa legislación es probable, y quizás inevi-table, pero no hay muchas posibilidades de que tenga un efec-to inmediato o importante en los elevados costos de los litigiosde patentes, o en la reducción de la utilización de acuerdospara el pago de honorarios condicionales en el marco de esoslitigios. Mientras tanto, los debates continúan.

4 Véase Eyal Zamir & IlanaRitov, Neither Saints NorDevils: A BehavioralAnalysis of Attorneys’Contingent Fees 50-57.

5 Véase 35 USC, 301 etseq. (reexamen ex parte)& 35 USC, 311 et seq.(reexamen inter partes).

¡Los países con elevadas costas procesales ciertamentepueden cambiar! Sin embargo, antes de examinarcómo deben hacerlo, conviene detenerse a investigar,en primer lugar, si las costas de los sistemas judicialespara resolver controversias en materia de propiedadintelectual son verdaderamente elevadas en esos paísesy, en segundo lugar, si deberían cambiar.

Cálculo de los costos en el Reino Unido

Suele decirse que los litigios sobre patentes en el ReinoUnido son costosos. Una parte de los gastos se debe indu-dablemente a los procedimientos estrictos y a los honorariosasociados para el pago de los servicios jurídicos. Sin embar-go, la fama del país de ser una jurisdicción de “alto costo” sedebe probablemente al sistema según el cual el “perdedorpaga” o sea que la parte perdedora está obligada a pagar lascostas judiciales a la parte ganadora, al menos en relacióncon los aspectos del proceso en los que el ganador obtuvoresultados satisfactorios. A la hora de asignar las costas, lostribunales deducen generalmente la parte en las que elganador no logró el resultado deseado (por ejemplo, ciertoselementos del estado de la técnica o la falta de competitivi-dad). Y si las partes no se ponen de acuerdo respecto de lacuantía que debe pagarse, las costas son evaluadas por unjuez especialista mediante un examen detallado que sueleser más caro que el importe del litigio. Por fortuna, esos pro-cedimientos de evaluación detallados no están muy gene-ralizados. En general, la parte ganadora recupera entre dostercios y tres cuartos de sus costos totales por los asuntos enlos que obtuvo un resultado satisfactorio.

La parte ganadora suele pedir, y se le concede, un pagoa cuenta inmediato de una parte (generalmente el 50%)de las costas que probablemente recuperará. Comoresultado, la interesante información sobre las costasllega al dominio público por medio de esas audiencias,aunque generalmente se trata de los casos extremos dela escala. Por ejemplo, Research in Motion (RIM) gastóunos 6 millones de libras esterlinas en su reciente litigiocon Visto, que, sólo gastó 1,6 millones. Johnson &Johnson gastó 3,7 millones de libras esterlinas compara-do con CIBA que gastó 2,3 millones de libras esterlinasen un caso reciente acerca de lentes de contacto, y

Edwards gastó 2,4 millones de libras esterlinas en unreciente caso sobre dispositivos médicos contra Cookque gastó 1,5 millones de libras esterlinas. No hay datosfiables acerca de las “costas procesales promedio” de loslitigios sobre patentes, en el entendido de que se puedaestablecer un “promedio” respecto de la controversiassobre patentes. Sin embargo, es poco frecuente que elcosto de la representación judicial y de los expertos en lamayoría de los litigios sobre patentes que tienen lugaren el Reino Unido sea inferior a 350.000 libras esterlinas.

¿Pueden los costos estargarantizados?

Vale la pena tener en cuenta que sólo hay unos 25 jui-cios sobre patentes al año en el Reino Unido, compara-do con las 50.000 patentes aproximadamente concedi-das anualmente por la Oficina Europea de Patentes(OEP). Las controversias que van a juicio tienen un valorcomercial considerable, así como gran complejidad téc-nica (y a veces jurídica). Al menos una parte en un juicioconsidera que vale la pena pagar los costos del litigio(tanto los suyos como eventualmente los de la otraparte). Es de suponer que el demandado también con-sidera que el beneficio de defender el caso tiene mayorpeso que los costos que se generan.

Al examinar si los países de altos costos deberían cam-biar de modelo así como las críticas implícitas en el títu-lo de este artículo, uno debe reconocer que el tipo delitigio que actualmente se instruye ante el TribunalEspecializado en Patentes del Tribunal Supremo deInglaterra y Gales1 – con su estricto procedimiento y susgastos asociados – parece valer la pena, al menos paraquienes presentan controversias complejas y pertinen-tes. El costo también puede ser justo.

Acceso a la justicia

La verdadera prueba es si la justicia es accesible, o no lo es,no sólo para quienes procuran que se respeten sus derechossino también para aquellos que quieren presentar alegacio-nes, impugnar derechos o solicitar una declaración a losefectos de que ciertos derechos no protejan un producto oprocedimiento que ellos desean comercializar.

REINO UNIDO: ¿PUEDE UN PAÍSCON ELEVADAS COSTASPROCESALES CAMBIAR SUMODELO?

1 Las demandas porinfracciones de patentesen Escocia seinterponen ante elTribunal Superior deJusticia de Edimburgo.

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En este artículo de Michael Burdon, asociado y jefe de la Sección de Propiedad Intelectual del Estudio de AbogadosOlswang LLP, del Reino Unido, el autor discurre sobre la práctica en materia de patentes en el Reino Unido. El Sr. Burdonha participado en los debates sobre la reforma del procedimiento contencioso relativo a las patentes europeas y delReino Unido.

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En otras palabras, es necesario considerar el costo en su con-texto, en relación con la calidad del procedimiento de solu-ción de controversias. Ahora bien, como el Sr. Tom Sánchezde RIM dijo en una conferencia pronunciada recientementeacerca de los litigios internacionales sobre patentes, “elmayor valor del dinero gastado es cuando el tribunal lograen la mayoría de los casos dar con la respuesta correcta.” Enun análisis de costo-beneficio, muchos críticos parecen estarsumamente interesados en examinar los costos sin conside-rar debidamente la otra mitad de ese análisis: los beneficios.Debemos tener en cuenta que los críticos a menudo sabenel precio de cada cosa pero ignoran su valor.

El. Sr. Sánchez indicó algunas razones de peso para interpo-ner una demanda sobre patentes en el Reino Unido.Observó que los procesos judiciales en el Reino Unido sonmenos costosos que en otras jurisdicciones, como por ejem-plo los Estados Unidos de América, y puede costar sólo unapequeña parte de lo que sale resolver un litigio mundial. Porotra parte, indicó las siguientes características de los litigiossobre patentes en el Reino Unido:

resoluciones judiciales oportunas y de gran calidad,dictadas por jueces que poseen una formación téc-nica sólida;las normas de procedimiento civil estipulan que unexperto que declara como testigo tiene el deber fun-damental de prestar asistencia al tribunal, ayudandoa garantizar un examen objetivo de los asuntos;el interrogatorio de los expertos mejora la pruebapericial. De esta forma, los expertos son más caute-losos porque tendrán que defender sus declaracio-nes ante un juez;conocer todos los asuntos de una causa (infraccióny validez) ayuda a impedir argumentos contradicto-rios e interesados; yestablecer limitaciones importantes respecto de ladivulgación de las pruebas documentales y la des-cripción del procedimiento de elaboración del pro-ducto ahorran tiempo y costos considerables.

Otras opciones

También es importante tener en cuenta otras opciones pararesolver controversias. Los países europeos se benefician deuna reglamentación de aduanas eficaz que puede invocarsecuando se embargan cargamentos de productos falsifica-dos al entrar al Espacio Económico Europeo. La amenaza deun litigio (y sus costos) también desempeña un papel impor-tante dado que permiten encontrar soluciones comercialesextrajudiciales a esas eventuales controversias.

La mediación tiene una función cada vez más importante ala hora de ayudar a las partes a resolver sus controversias sinrecurrir a acciones judiciales, y suele permitir encontrar solu-ciones comerciales que van mas allá del derecho o del pro-ducto en litigio. El arbitraje puede utilizarse con buenosresultados en relación con las controversias mundiales, evi-tando el riesgo de múltiples litigios en varios países al mismo

tiempo. La Oficina de Propiedad Intelectual del Reino Unido(IPO) ha puesto a disposición un servicio de opiniones novinculantes que ofrece, previa solicitud por escrito, opinio-nes no vinculantes sobre la validez de las patentes así comosobre infracciones. Las partes pueden utilizar esas opinionespara resolver sus controversias sin recurrir a litigios. La IPOemitió últimamente su opinión Nº 100 desde que se inau-guró el servicio en octubre de 2005.

Incluso en el supuesto de que el sistema actual de litigiossobre patentes del Reino Unido satisfaga las expectativascosto-beneficio de quienes lo utilizan, no cabe duda de queuna cantidad importante de causas no se someten a juiciodebido a los altos costos que entraña. Eso no es aceptable. Asípues, conviene examinar los beneficios eventuales de un sis-tema de solución de litigios sobre patentes menos costoso.

Las patentes están financiadas a nivel gubernamental, loque tiene su justificativo por el hecho de que proporcionanun mayor incentivo a la innovación. Las oficinas de patentesde todo el mundo examinan las solicitudes para determinarsi las invenciones merecen esa protección especial; sinembargo, sus recursos son limitados y la carga de trabajomuy elevada. Sin pretender hacer una crítica, el trabajo delas oficinas nunca puede ser perfecto, y esto debido a lanaturaleza del sistema vigente. Sin embargo, en el sistema seprevé que cuando esos derechos, que no han sido concedi-dos en su debida forma, llegan a ser comercialmente impor-tantes, puedan ser examinados nuevamente para determi-nar si no debería haberse concedido una determinadapatente en primer lugar.

El procedimiento de oposición de la Oficina Europea dePatentes, ofrece en parte esa protección. Es más sencillo ymenos costoso que los litigios a nivel nacional, especialmen-te si se tiene en cuenta que se trata de un único procedi-miento aplicable en todos los países europeos. Sin embargo,el hecho de que el procedimiento demore de tres a seis añospara llegar a término no es satisfactorio ni eficiente. Durantelos debates sobre la reforma, se recibió importante informa-ción de las empresas acerca de situaciones en las que no sólolos titulares de derechos no pueden hacerlos respetar debidoa los costos y los riesgos inherentes a los litigios, sino que lasempresas pagan derechos de licencia y considerables regalí-as, aunque consideren que los derechos subyacentes no tie-nen validez legal, debido a que no pueden hacer frente alpago de los costos que supondría impugnarlos.

¿Cambiar de dirección?

La Comisión Europea (CE) está avanzando en sus negocia-ciones con vistas a la adopción de una propuesta de SistemaUnificado de Resolución de Litigios sobre Patentes, en virtuddel cual se creará un sistema jurisdiccional integrado a nivelde Europa para las controversias sobre patentes (véase elartículo “Un único tribunal europeo de patentes: ¿sueño orealidad?”, en la página 17). Un tribunal paneuropeo ofrece-ría potencialmente un sistema más eficaz y económico para >>>

los litigios. Sin embargo, la calidad del procedimiento y de laactuación del tribunal en la práctica determinará, en últimainstancia, si el nuevo sistema mejorará de hecho un accesoa la justicia en Europa que sea equilibrado a nivel de los cos-tos y los beneficios.

El Reino Unido está examinando las costas procesales delos litigios en materia de propiedad intelectual comoparte de un estudio más general sobre las costas de los liti-gios civiles. De ese examen está encargada una comisióndirigida por el Lord Juez Jackson que acaba de presentarsu informe final tras un año de examen de las costas pro-cesales de los litigios civiles, en particular los litigios enmateria de propiedad intelectual. La Comisión Jacksoninvestigó las costas procesales de los litigios en curso, ypropuso reformas eventuales que permitirían una sistemamás económico, y apoya la propuesta del IntellectualProperty Court Users’ Committee para reformar el PatentsCounty Court (Tribunal de Patentes de Condado) (PCC).Actualmente, la competencia y el procedimiento del PCCson idénticos a los del Tribunal de Patentes del Tribunal

Superior. No hay límite para los recursos yno existe diferencia alguna en cuanto alprocedimiento, por lo que las costas suelenser las mismas. En general, se encomien-dan al PCC los casos más sencillos que tie-nen menor importancia comercial, aunqueno existe ningún mecanismo que hagavaler esa diferencia, ni existe diferenciaalguna en los principios en base a los cua-les la parte que haya tenido un fallo favora-ble puede recuperar los costos.

Además de cambiar el nombre de PCC por Tribunal deCondado de Propiedad Intelectual, se propone una refor-ma radical de la competencia y el procedimiento de esetribunal. Los daños y perjuicios se limitarían al máximo de500.000 libras esterlinas (actualmente no existe limite res-pecto de la competencia o el recurso), y la recuperaciónde los gastos por la parte ganadora se limitaría al máximode 50.000 libras esterlinas (actualmente no existe limite). Elprocedimiento se agilizaría de forma radical y se pediríaprimeramente a las partes que presenten sus casosmediante una declaración jurada con argumentos porescrito ordenados. Los jueces impondrían firmeza en lagestión de los casos y los juicios se limitarían a uno o,como máximo, dos días. La prueba documental (la propo-sición de prueba), las experiencias, los datos objetivos, laspruebas periciales y el interrogatorio sólo se permitirándespués del análisis costo-beneficio.

Esta propuesta permitiría la creación de una instancia real-mente diferenciada para interponer demandas sobrepatentes en los casos de costas procesales menos eleva-das. Aún es necesario poner en claro muchas cuestiones,y esto dependerá en gran parte de cómo se aplique elprocedimiento y de que exista realmente una firme ges-

tión de los casos. A este respecto, los buenos resultadosdel nuevo sistema dependerán de la forma en que los jue-ces administren e instruyan las causas individuales. El Juezque preside el PCC, el honorable Juez Fysh, se jubilará amediados de 2010. Será difícil mantener el nivel de com-petencia que ha logrado, y no será fácil encontrar el susti-tuto idóneo para ese cargo que ofrece un salario relativa-mente modesto.

Una de las principales preocupaciones de un litigante enel Tribunal Superior es que las costas (tanto del deman-dante como del demandado) son muy difíciles de prever.El nuevo PCC permitirá que una parte entable el litigiosabiendo que el máximo de gastos que tendrá que asumirel demandado será de 50.000 libras esterlinas. El procedi-miento más sencillo también permitirá a la parte en cues-tión llegar a un acuerdo razonable con sus abogados y cal-cular con mayor precisión sus costos (sea que se hayaestablecido un limite máximo, sea que se haya estableci-do un valor fijo), allanando así el terreno para un análisiscosto-beneficio más fiable. De esta manera se podrámejorar el acceso a la justicia y ayudar al sistema a funcio-nar de forma más eficaz y eficiente, manteniendo el debi-do nivel de calidad y un procedimiento estricto, lo que esciertamente algo positivo.

Una reforma es fundamental

La posibilidad de impugnar patentes – así como la posibi-lidad de hacerlas respetar – mediante un litigio eficaz yeconómico es un principio fundamental del sistema depatentes. La Comisión Europea dijo algo similar en elmarco de su reciente investigación sobre el sector farma-céutico de Europa. El Sistema Unificado de Resolución deLitigios sobre Patentes propuesto, la investigación delReino Unido sobre los costos de los litigios civiles y la posi-ble reforma del PCC son importantes pasos adelante en ladirección correcta.

Sin embargo, el autor tiene cierta aprensión respecto deque el sistema del Reino Unido pueda continuar privile-giando sólo a aquellos que están en los extremos, o sea, enun extremo, los que interponen demandas contra paten-tes que tienen una importancia comercial considerable, losasí llamados litigios “big ticket”, que pueden resultar enganancias sustanciosas, y, en el otro extremo, aquellos queparticipan en controversias más modestas. Parece ser queuna cantidad importante de empresas se encuentran entreuno y otro extremo y no pueden utilizar ni una ni otra alter-nativa. Reformar el sistema judicial y disponer de un siste-ma económico y eficaz para hacer valer e impugnar paten-tes en el que todas las partes interesadas tengan acceso ala justicia, son cuestiones fundamentales para el buen fun-cionamiento del sistema de patentes.

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La Oficina de PropiedadIntelectual del Reino

Unido ha puesto adisposición una serie de

servicios para ayudar aresolver controversias, enparticular, un servicio que

ofrece opiniones novinculantes sobre la

validez de las patentes.

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En el informe final de investigación sectorial sobre el sec-tor farmacéutico de la Comunidad Europea, la ComisiónEuropea indica que los acuerdos extrajudiciales en con-troversias sobre patentes son una cuestión central para laaplicación del Derecho de la competencia de la UniónEuropea a la industria. Las preocupaciones de laComisión atañen a los acuerdos de pagos compensato-rios (reverse payment settlements). Se trata de acuerdos enlos que el titular de la patente efectúa un pago (u otraforma de transferencia de valores) a la empresa genéricaque impugna la patente.

El interés de la Comisión en los acuerdos de pago com-pensatorio se inspira en las actividades de la ComisiónFederal de Comercio de los Estados Unidos de América(FTC). Durante varios años la FTC ha denunciado losacuerdos de pago compensatorio como infraccionespotenciales de las normas de defensa de la competenciade los Estados Unidos de América. Específicamente laFTC argumenta que los acuerdos de pago compensato-rios deben considerarse presuntamente ilícitos cuando:

el pago compensatorio es considerable;la empresa genérica que impugna la patente es inca-paz de introducirse inmediatamente en el mercadocon un producto competitivo; yno hay pruebas que justifiquen el pago, aparte delretraso del acceso al mercado de los medicamentosgenéricos.

Sin embargo, la postura de la FTC es controvertida. Los tri-bunales superiores de los Estados Unidos de Américahan rechazado hasta la fecha de forma insistente su enfo-que, por ejemplo, en el famoso litigio Schering-PloughCorp. contra FTC, o en el caso del tamoxifeno.1 Por el con-trario, como en el caso del tamoxifeno, los tribunales hanestimado que los acuerdos de pago compensatorio songeneralmente lícitos, a condición de que la llegada almercado de los productos genéricos se retrase sólodurante el período de vida de la patente pertinente, y enrelación con los productos que podrían infringirla.

Esto plantea una serie de interrogantes a los abogadoseuropeos. ¿Cuál es el razonamiento de la FTC? ¿Es correc-to? ¿Cómo se aplica ese razonamiento en el contexto de

la Unión Europea? Y, por último ¿cuál será el enfoque queadopte la Comisión Europea?

¿Es correcto elrazonamiento de la FTC?

En pocas palabras, la preocupación fundamental de laFTC respecto de los pagos compensatorios es que el titu-lar de una patente está utilizando parte de los beneficiosde su monopolio de la patente para hacerse con un acce-so competitivo al mercado. Un asesor de Jon Leibowitz,Presidente de la FTC, dijo recientemente: “Por lo que res-pecta a la economía, generalmente sería más provecho-so que la marca y la empresa de productos genéricosimpidan la posibilidad de competencia y compartan losbeneficios que resultan de la situación monopolística”.2

Esas preocupaciones no están fuera de lugar. De hecho,la cuestión no es si algunos acuerdos de pago compen-satorio son anticompetitivos, sino más bien si la FTCpuede distinguir de forma eficaz los acuerdos anticom-petitivos de los que no lo son. No queda claro que la pre-sunción de ilegalidad propuesta por la FTC lo logre, o quehaya otras alternativas. Por supuesto, los tribunales de losEstados Unidos de América no quedaron convencidos.

El enfoque de la FTC en el contexto de los Estados Unidosde América suscita tres preocupaciones fundamentales.La primera se refiere a que los acuerdos son generalmen-te eficaces y benéficos del punto de vista social. Impidencostos innecesarios de los litigios y, lo que es más impor-tante, crean la certeza de que permiten a las partes pla-nificar e invertir de cara al futuro. La ley antimonopolioestadounidense reconoce esos beneficios y, como resul-tado, no se considera generalmente que los acuerdosinfrinjan esas normas aún cuando tengan un efectonegativo sobre la competencia (véase, por ejemplo, elcaso anteriormente mencionado del tamoxifeno).

La segunda preocupación se refiere a si habría mayor com-petencia si no hubiera acuerdo, y en qué medida. En otraspalabras, se trata del análisis de un caso hipotético. En uncomienzo, por ejemplo en la controversia Schering-Plough,la FTC argumentó que si no hubiera el pago compensato-

PERSPECTIVA DEL DERECHO DELA COMPETENCIA DE LA UNIÓNEUROPEA SOBRE LOS PAGOSCOMPENSATORIOS

>>>

1 Schering-Plough Corp.contra FTC, 402 F.3d 1056(undécimo Circuito,2005) denegación delcertiorari, 126 S. Ct. 2929(2006); In Re: TamoxifenCitrate Antitrust Litig., 466F.3d 187 (segundoCircuito, 2006); In Re:Ciprofloxacin Hydrochlo-ride Antitrust Litig., 544F.3d 1323 (CircuitoFederal, 2008), denega-ción del certiorari, 129 S.Ct. 2828 (2009).

2 Michael Kades, WhistlingPast the Graveyard: TheProblem with Per SeLegality Treatment ofPay-for-DelaySettlements, CompetitionPolicy International,Volumen 5, Nº 2, 2009.

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Los temas analizados en este artículo por Sean-Paul Brankin, Consejero en el estudio de abogados Crowell &Moring, se examinan en profundidad en un artículo escrito por el autor en el Journal of Intellectual Property Lawand Practice, Volumen 5, Número 1 (enero de 2010), titulado “Patent Settlements and Competition Law: Where Is theEuropean Commission Going?”

rio, las partes habrían llegado a un acuerdo respecto a unafecha anterior de llegada al mercado de los productosgenéricos: “[Si] el titular de la patente efectúa un pagoimportante al contrincante como parte de la transacción,no habiendo pruebas de otras consideraciones compen-satorias, es lógico concluir que el quid pro quo para el pagofue el consentimiento de la empresa genérica de retrasarla entrada al mercado más allá de la fecha que representa-ría, de otro modo, un compromiso razonable “. Sin embar-go, este argumento plantea un problema. Como reconocela FTC en la controversia Schering-Plough, en algunoscasos, si no existe un pago compensatorio, puede ocurrirque las partes no lleguen a ningún acuerdo. De hecho, elTribunal de Apelaciones Estadounidense del circuito fede-ral Nº 11 calificó el análisis hipotético de la FTC en ese casode “indefendible”.

La FTC sostiene actualmente que si no se hubiera logra-do acuerdo alguno, la continuación del litigio “hubieradado lugar a una mayor competencia”.3 Pero esto tam-bién es problemático. La existencia de un pago compen-satorio pone en evidencia únicamente que el titular de lapatente considera que existe el riesgo de que la patentepueda considerarse inválida o que no haya sido objetode una infracción. No pone en evidencia que el riesgosea mayor del 50%. Si el riesgo es inferior al 50%, aplican-do la práctica de la prueba de mayor probabilidad encasos civiles, el argumento hipotético sería que la paten-te es válida y fue objeto de infracción. En este caso, elacuerdo no tendría un efecto negativo sobre la compe-tencia (a menos que la entrada de productos genéricosse excluya más allá del período de vida o del alcance dela patente) dado que la patente da derecho a su titular aexcluir los productos genéricos sea cual sea el acuerdo.

La tercera preocupación atañe a la medida en que unacuerdo individual limita de forma significativa la compe-tencia. Como se mencionó anteriormente, si la patentees válida, un acuerdo que retrase la entrada al mercadode productos genéricos no tendrá un efecto anticompe-

titivo dentro de su ámbito de aplicación y duración. Y loque es importante, puede adoptarse una posición similaren el caso de que la patente sea inválida o pueda serlo.Como explicó el Tribunal de Apelaciones estadouniden-se del segundo circuito federal en el caso del tamoxifeno:“aunque la estrategia de pagar a una empresa genéricapara que renuncie a la impugnación de la patente puedalograr la exclusión de un determinado competidor delmercado, no tendrá efecto alguno respecto de otros con-trincantes que impugnen la patente, cuyo incentivo parapresentar una impugnación aumentará en la mismamedida que aumentan las posibilidades de que la paten-te pueda ser anulada”. Además, como observó el Tribunal,aunque en teoría sea posible pagar a todas las empresasgenéricas rivales, en la práctica es poco probable que seaeconómicamente viable.

Frente a esto, las tres preocupaciones indicadas anterior-mente parecen justificar la posición de los tribunalesestadounidenses de que los acuerdos de pago compen-satorios deberían considerarse, en general, lícitos. Sinembargo, la FTC tiene una respuesta al menos para algu-nas de esas preocupaciones. En virtud de la Ley Hatch-Waxman, la primera empresa que presente una solicitudante la U.S. Federal Drug Administration para la aprobaciónde productos genéricos obtiene un período de exclusivi-dad de 180 días durante el cual no pueden acceder almercado otras empresas genéricas. En su redacción ori-ginal, el período de 180 días comenzaría sólo cuando elprimer solicitante pone en el mercado su producto.Como resultado, un acuerdo según el cual el primer soli-citante accede en retrasar la puesta en el mercado de suproducto prolongaría de forma efectiva el período deexclusividad y excluiría, durante ese tiempo, el acceso almercado de productos genéricos de terceros. Un acuer-do de esa índole es en principio fundamentalmente anti-competitivo. Sin embargo, en 2003, la Ley Hatch-Waxman fue modificada de forma que el primer solici-tante puede perder sus derechos de exclusividad si, entreotras cosas, no comercializa su producto inmediatamen-te. La FTC sostiene que esta modificación no ha entradoen vigor, y que los acuerdos pueden, en principio, conti-nuar utilizándose para prolongar el período de exclusivi-dad e impedir la entrada al mercado de productos de ter-ceros.4 Otros analistas consideran que la enmienda haquitado la preocupación.5

El contexto de la UniónEuropea

El contexto de la Unión Europea difiere del de los EstadosUnidos de América en al menos dos aspectos importan-tes. En primer lugar, en el Derecho de la competencia dela Unión Europea no figura una norma equivalente res-pecto de que los acuerdos no son generalmente ilícitosaún cuando puedan tener efectos negativos en la com-

3 FTC contra Cephalon; losalegatos de la FTCpueden consultarse en:http://www.ftc.gov/os/caselist/ 0610182080213complaint.pdf.

4 Véase Michael Kades,Ibid.

5 Anne Layne-Farrar,Reversing the Trend? ThePossibility that RuleChanges may Lead toFewer Reverse Paymentsin Pharma Settlements,Competition PolicyInternational, Volumen5, Nº 2, 2009.

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El interés de la Comisión Europea en los acuerdos de pago compensatorio seinspira en las actividades de la Comisión Federal de Comercio de los EstadosUnidos de América (FTC).

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petencia. Por el contrario, el Tribunal de Justicia de lasComunidades Europeas sostiene que los acuerdosdeben considerarse del mismo modo que otros tipos dearreglos.6

En segundo lugar, no existe un equivalente en las normasde la Unión Europea de la Ley Hatch-Waxman o del perí-odo de exclusividad de 180 días para la primera empresade productos genéricos que presente una solicitud.Como resultado, la probable respuesta de la FTC a las pre-ocupaciones relativas a la presunción de ilegalidad pro-puesta no existe en el contexto de la Unión Europea.

Sin embargo, en general, aunque el Derecho de la com-petencia de la Unión Europea pueda parecer hacer incli-nar la balanza a favor de la presunción de ilegalidad, elcontexto normativo diferente de la Unión Europea haceinclinar la balanza en contra de esa presunción.

El probable enfoquede la ComisiónEuropea

Es interesante observar que, al parecer, laComisión no pretende actualmenteseguir a la FTC y aplicar una presuncióngeneral de que los acuerdos de pagocompensatorio son ilícitos. El informefinal de la investigación sectorial sobre elsector farmacéutico indica, en el párrafo763 del anexo técnico, que los acuerdosde pago compensatorios no podránconsiderarse ilícitos sin una investiga-ción a fondo de los hechos, y quien diri-gió el grupo de estudios encargado de lainvestigación ha dicho últimamente quela Comisión “no adoptará el criterio per sede que los acuerdos sobre patentes son probablementeilícitos”.7

Entonces, ¿qué va a hacer la Comisión? En primer lugar,probablemente defenderá la opinión de que los acuer-dos de pago compensatorio que retrasan la entrada almercado de productos genéricos más allá del período deexclusividad de la patente, o en relación con productosque no estén protegidos por la patente, infringen auto-máticamente las normas de competencia. Los Tribunalesestadounidenses consideran que esos acuerdos son vio-laciones per se a la legislación antimonopolio.8

En segundo lugar, puede decirse que la Comisión proba-blemente adoptará el enfoque originariamente propues-to por el Departamento de Justicia estadounidense, que,aunque inicialmente se opuso firmemente a la presun-ción de ilegalidad de la FTC, tras el nombramiento delnuevo jefe de la División Antitrust por el gobierno de

Obama, actualmente apoya la posición de la FTC. Comoalternativa, la Comisión sugiere una evaluación de losacuerdos de pago compensatorio basada en “un examenlimitado del fondo de las reivindicaciones de las patentesy de otros factores pertinentes en el marco de las nego-ciaciones de las partes.”9

La propuesta suscitó inquietud acerca de si los tribunales olas administraciones encargadas de las cuestiones de com-petencia podrían hacer una evaluación sin que haya unexamen completo del fondo de las reivindicaciones, y notuvo andamiento en los Estados Unidos de América. Sinembargo, existe un precedente de un enfoque similar envirtud de la legislación de la Unión Europea. Al evaluar lacompatibilidad de los acuerdos de delimitación en mate-ria de marcas, con las normas de la competencia de laUnión Europea, la Comisión efectuó previamente su pro-pia evaluación de la posibilidad de coexistencia de las mar-cas pertinentes.10 La cuestión de si un enfoque equivalen-

te es conveniente en el contexto más téc-nico de las patentes sigue pendiente.

Si la Comisión continúa en esa dirección,probablemente estará particularmenteinteresada en los documentos internosde las partes (en especial del titular de lapatente) en relación con la validez de lapatente, así como en la evaluación de lasprobabilidades de éxito del litigio y de lasnegociaciones para llegar a un acuerdo.Si en determinados casos esos docu-mentos sugieren que el titular de lapatente podría perder el litigio y que elobjetivo del pago compensatorio seaevitarlo, puede que algunos candidatos

se sientan tentados de entablar una acciónjudicial. Es interesante señalar que el

Tribunal de Apelaciones del Reino Unido consideró quela patente de Servier, un caso que la Comisión anuncióque estaba investigando, es claramente “inválida” y “el tipode patente que puede dar al sistema de patentes malareputación”.

Por último, no debe excluirse la posibilidad de que, enúltima instancia, la Comisión adopte la presunción de ile-galidad a la manera de la FTC. Un segundo caso de pagocompensatorio está actualmente ante el Tribunal deApelaciones de los Estados Unidos de América delsegundo circuito, Arkansas Carpenters Health and WelfareFund et alies contra Bayer et alies, y hay indicios de que elTribunal pueda considerar improcedente su anteriorjurisprudencia y adopte el enfoque de la FTC. Y, si estoocurre, la Comisión Europea podría también cambiar deopinión. Es de esperar que eso no ocurra.

6 Caso 65/86 Bayer contraSüllhöfer [1988] ECR5249.

7 Abigail Rubenstein, EUto Request Drug PatentDeal Details, Law 360,19 de noviembre de2009.

8 In re Cardizem CDAntitrust Litig., 332 f.3d896 (Sexto Circuito,2003), denegación delcertiorari, 543 U.S. 939(2004).

9 Brief for U.S. as AmicusCuriae, FTC contraSchering-Plough Corp.,126 S. CT. 2929 (2006)(No. 05 273).

10 Case IV/C-30.128Toltecs-Dorcet OJ L 379,1982, pág. 19.

11

El Tribunal del Circuito Federal delos Estados Unidos de Américasostiene que los acuerdos de pagocompensatorio son generalmentelícitos, a condición de que la llegadaal mercado de los productosgenéricos se retrase sólo durante elperíodo de vida de la patentepertinente, y en relación con losproductos que podrían infringirla.

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En Ungar contra Sugg, en 1892, Lord Esher comentó conuna elocuencia inigualada la desesperación de los pobrestitulares de patentes que tratan de hacer valer sus derechos:“¡Qué decir!, más le valiera a un hombre que le infrinjan supatente, o que le ocurra algo grave en este mundo, inclusoque se muera toda su familia de gripe, que tener que vérse-las con un litigio por patente”. Uno puede preguntarse siLord Esher encontraría palabras para describir los problemas

inherentes a los litigios sobre paten-tes en nuestro tiempo, especialmen-te en el contexto internacional.

En la época en que se dictó la sen-tencia Ungar contra Sugg, el comer-cio internacional se basaba en bien-es tangibles, como lo era la riquezade los países. Las autoridades nacio-nales concedían derechos de paten-te de conformidad con los requisitos

que consideraban adecuados, sin prestar mayor atención a lapráctica de otros países. Los litigios por derechos de patenteseran poco frecuentes, y tenían lugar sólo en algunos países.

En el siglo XX, particularmente en las últimas décadas, seprodujo un cambio fundamental en la mayoría de las eco-nomías del mundo. Las creaciones intelectuales han llegadoa ser el motor de la economía de la mayoría de los paísesdesarrollados. Las economías de los países desarrollados yde los países en desarrollo han pasado a ser interdepen-dientes. El comercio internacional ha llegado a ser verdade-ramente global; gracias a Internet, ningún país o agente enel escenario mundial es demasiado pequeño. En ciertamedida, el sistema de patentes se ha adaptado a esa nuevarealidad, en particular, facilitando a los inventores y a lasempresas la posibilidad de hacer valer sus derechos depatente en varios países al mismo tiempo. El Tratado deCooperación en materia de Patentes (PCT) introdujo unúnico procedimiento para la presentación de solicitudes depatente, en cada uno de sus Estados Contratantes. En elConvenio sobre la Patente Europea (CPE), firmado en 1993,se prevé un mecanismo centralizado para la tramitación depatentes.1 Estos instrumentos permiten a los titulares depatentes explotar sus derechos de propiedad intelectual anivel mundial. Sin embargo, los litigios en materia de paten-tes han permanecido limitados al ámbito de competenciade los órganos jurisdiccionales nacionales.

La observancia internacional de los derechos de patentepuede entrañar acciones judiciales en múltiples jurisdiccio-nes (y, en algunos países, como Alemania, incluso procedi-mientos judiciales en el ámbito de otros procedimientos judi-ciales), que generalmente están sometidas a las disposicio-nes de las leyes del país que concede la patente. Los costostotales relacionados con la observancia de los derechos depatentes en múltiples jurisdicciones pueden ser enormes. Enun informe de febrero de 2009 encomendado por laComisión Europea se indica el promedio de las costas proce-sales que las partes tienen a su cargo en los litigios en mate-ria de patentes en cuatro países, a saber, Francia, Alemania,Países Bajos y el Reino Unido. En el informe se calcula que, enimportantes controversias comerciales, en primera instancia,las costas procesales que asumen las partes se elevan a200.000 euros tanto en Francia como en los Países Bajos, a250.000 euros en Alemania y a 1,5 millones de euros en elReino Unido.2 Esas costas suelen impedir a las pequeñas ymedianas empresas (Pymes) hacer valer sus derechos depatente en todas las jurisdicciones en las que pueda tenerlugar una infracción de una patente paneuropea.

Se han presentado varias soluciones a este problema deobservancia de los derechos de patente en varios países. Laspartes en una controversia sobre patentes en varias jurisdic-ciones pueden concertar acuerdos de arbitraje por los cua-les convienen en resolver su controversia ante una única ins-tancia arbitral. En esos casos “agrupados”, el arbitraje suele sermenos costoso y más rápido que el recurso a un litigio envarias jurisdicciones. La principal desventaja de un arbitrajede esa índole es que requiere el consentimiento de todas laspartes implicadas, lo que es difícil de lograr en muchas con-troversias por infracción de patente.

En teoría, los titulares de patentes pueden tratar de “agrupar”en un único tribunal nacional un caso que dependa devarias jurisdicciones. Esta posible solución ha sido rechazadapor algunos tribunales nacionales3 y, de todos modos, con-lleva graves problemas de observancia transfronteriza.

Unificar los tribunales depatentes europeas

EPLA (Acuerdo sobre la solución de litigios en materia depatentes europeas). Al examinar las limitaciones de lasmedidas mencionadas, puede tenerse la impresión de que

UN ÚNICO TRIBUNALEUROPEO DE PATENTES¿Sueño o realidad?

1 Actualmente, todos lospaíses de la UniónEuropea (UE) sonmiembros del CPE, asícomo también lo sonalgunos países que nopertenecen a la UniónEuropea, como es elcaso de Croacia,Islandia, Noruega ySuiza.

2 http://ec.europa.eu/inter-nal_market/indprop/docs/patent/studies/litigation_system_en.pdf.

3 Véase, por ejemplo, elcaso Voda contra CordisCorp, de los EstadosUnidos de América;recurso ante el CircuitoFederal Nº 05-1238.

FEBRERO DE 201012

Alejandro I. García, Asociado, Bird & Bird, Reino Unido, ejerce en Inglaterra y Gales, Nueva York y Chile, y centra su prác-tica en arbitraje internacional y litigios transfronterizos en materia de propiedad intelectual, tecnologías de la infor-mación, telecomunicaciones y cuestiones comerciales complejas. En este artículo, el Sr. García examina la posibilidadperentoria de un único tribunal de patentes para Europa.

Resolver el problema de loslitigios en materia de

patentes en múltiplesjurisdicciones requeriría la

aprobación de medidaslegislativas. Es el enfoque

que se ha adoptado enEuropa desde 1999.

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para resolver el problema de los litigios en materia de paten-tes en múltiples jurisdicciones sería necesaria la aprobaciónde medidas legislativas. Es el enfoque que se ha adoptadoen Europa. Desde 1999 se está examinando un acuerdoalternativo al Convenio sobre la Patente Europea (CPE) en elque se prevea la creación de un sistema judicial unificado enel marco de la Organización Europea de Patentes.

En noviembre de 2003, el Grupo de Trabajo sobre Litigiospublicó una propuesta de Acuerdo sobre la solución de liti-gios en materia de patentes europeas (EPLA), en la que seprevé la creación de ese sistema central de litigios sobrepatentes. Sin embargo, en febrero de 2007, un dictamen jurí-dico provisional por el Servicio Jurídico del ParlamentoEuropeo asestó un duro golpe al concluir que las negocia-ciones sobre ese acuerdo internacional son de la compe-tencia exclusiva de la Comunidad Europea (CE) y que, porconsiguiente, se habría violado, prima facie, el artículo 292del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea.

Sistema unificado para los litigios sobre patentes euro-peas (UPLS). La Comisión Europea ha realizado importantesesfuerzos para resolver los problemas que plantean los liti-gios fragmentados sobre patentes. En una comunicación deabril de 2007 titulada “Mejorar el Sistema de Patentes enEuropa”, la Comisión recomienda la creación de un únicoórgano jurisdiccional comunitario cuyas resoluciones res-pecto de litigios en materia de patentes concedidas por laOPE surtan efecto en todos los Estados miembros de laUnión Europea (UE). Tras los debates que siguieron se elabo-ró una propuesta para la posible estructura del TribunalEuropeo de Patentes en octubre de ese año.4

A finales de 2007 y en 2008, quedó claro que los Estadosmiembros de la Unión Europea no estaban de acuerdo res-pecto de si ese tribunal constituiría una entidad internacionalo un organismo de la Comisión Europea. En la primera mitadde 2009, la Comisión recomendó al Consejo Europeo quenegocie y adopte un acuerdo por el que se crearía un siste-ma unificado para los litigios sobre patentes europeas (UPLS).Se ha llegado a una solución de compromiso, es decir que elsistema sea un híbrido entre una organización internacionaly un verdadero organismo comunitario.5 El tribunal con com-petencia sobre patentes tendría las siguientes característicasprincipales en virtud de ese sistema unificado:

competencia sobre las patentes europeas y comunita-rias (cuando hayan sido concedidas) para las accionesjudiciales por infracción o en materia de revocación; las resoluciones tendrían efecto en todos los países enlos que las patentes en cuestión estén vigentes (o sealos países de la Unión Europea y los que no son de laUnión Europea); yse prevería una única autoridad judicial, integrada porjueces especialistas, de conformidad con procedi-mientos normalizados.

Una de las principales razones por las que es necesario apo-yar la adopción del UPLS es económica. De conformidad con

un informe publicado el 26 de febrero de 2009, en 2013 losusuarios de un sistema unificado sobre los litigios relativos alas patentes europeas habrían ahorrado de 148 a 289 millo-nes de euros al año, comparado con las costas procesales delos litigios fragmentados.6 Esa reducción de las costas proce-sales permitiría a muchas Pymes hacer valer sus derechos depatente en todos los países de la Unión Europea y los paísesparte en el Convenio sobre la Patente Europea.

Obstáculos para laaprobación del UPLS

Ahora bien, el UPLS aún tiene que superar algunos obstácu-los jurídicos. En abril de 2009, la Presidencia de la UniónEuropea (República Checa) atendiendo a los deseos de lamayoría de los Estados miembros pidió que el TribunalEuropeo de Justicia, (TEJ) diera a conocer su dictamen sobrela compatibilidad del UPLS con el Tratado Constitutivo de laCE.7 El TEJ tendrá que decidir dos cuestiones específicas: a) siuna organización internacional puede formular resolucionessobre cuestiones comunitarias; y b) si se permitirá a un tri-bunal de patentes remitir asuntos al TEJ (como se proponecon arreglo al UPLS). Para que el TEJ emita su dictamenpuede demorar hasta 18 meses.

El hecho de que el UPLS esté asociado al establecimiento deuna patente comunitaria puede dificultar su progreso debi-do a algunos problemas, particularmente en relación con losidiomas de los trámites judiciales. En diciembre de 2009, elConsejo de Competencia se reunió para examinar “cuestio-nes de política” en relación con el UPLS. En un comunicadode prensa, el Ministro sueco de Relaciones Exteriores (aSuecia le correspondía la Presidencia de turno de la UniónEuropea) recordó: “el Consejo de Competencia […] llegó aun acuerdo unánime sobre el enfoque general del regla-mento de la patente europea y sobre las conclusiones delConsejo en relación con el Tribunal Europeo de Patentes”.8

Sin embargo, las cuestiones relativas a los idiomas de los trá-mites y a los requisitos de la traducción no se han zanjado.

Más sueño que realidad

Aunque el establecimiento de un sistema unificado depatentes en Europa pueda parecer inminente, algunos delos problemas que causaron el fracaso del EPLA continúansin resolverse. Como tal, existen pocas probabilidades quelos litigios fragmentados sobre patentes en Europa pasen aser una cosa del pasado. De momento, pese a la gran decep-ción de muchos titulares de patentes, que probablementecomparten las inquietudes de Lord Esher, un único TribunalEuropeo de Patentes es más un sueño que una realidad.

4 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/07/st14/st14492.en07.pdf

5 http://www.epo.org/patents/law/legislative-initiatives/community-patent.html

6 http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/patent/studies/litigation_system_en.pdf

7 http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/09/st09/st09076.en09.pdf

8 http://www.regeringen.se/sb/d/12407/a/136614

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En África, un continente con 54 países y una población deaproximadamente 1.000 millones de habitantes, existenrelativamente pocos casos notificados de controversias enmateria de propiedad intelectual. Aparte de la corrienteconstante de resoluciones en materia de propiedad inte-lectual procedentes de Sudáfrica, cabe destacar la falta deinformación sobre el resto del continente y, cuando estádisponible, sólo llega a unos pocos. Así pues, la mayoría delos profesionales especialistas en propiedad intelectualdesconocen la forma en que se hacen valer los derechosde propiedad intelectual en el continente. Como conse-cuencia, la inversión en activos de propiedad intelectualen África se aborda con cierta aprensión o se da por sen-tado que la observancia eficaz de los derechos de propie-dad intelectual no es un requisito previo para hacer nego-cios. Sin embargo, existen indicios de que esa situaciónestá cambiando.

Medios de comunicación en Internet, como Afro-IP, WorldTrade Mark Review, Managing Intellectual Property y laRevista de la OMPI, han redoblado esfuerzos para facilitarel acceso a la información sobre la situación del sistema depropiedad intelectual en África. Los casos presentados acontinuación son sólo algunos de los que se han conoci-do recientemente. No queda claro si se debe a que actual-mente se conoce más acerca de la observancia de losderechos de propiedad intelectual en África o si estámejorando su eficacia. Sin embargo, una cosa es cierta: lasolución de los litigios en materia de propiedad intelectualsigue dando muestras de vitalidad en la mayoría de lasvibrantes economías del continente.

El café de Etiopía

En una controversia sobre derechos de propiedad intelec-tual con Starbucks acerca del registro y la utilización demarcas en los Estados Unidos de América de sus granosde café de calidad superior, Etiopía percibió la oportuni-dad de negociar con la empresa y de zanjar la controver-sia de una forma innovadora que podría tener beneficiosalargo plazo para su población. En lugar de tratar de obte-ner dinero en efectivo en forma de pagos de regalías, elacuerdo tenía como objetivo realzar el reconocimiento dela marca Etiopía y aumentar la demanda de sus granos decafé con objeto de generar riqueza de cara al futuro parael país. Según el acuerdo, Etiopía seleccionaría los distri-buidores a nivel mundial de su café y establecería las con-

diciones para la venta. Etiopía no cobra regalías por laslicencias de distribución del café pero, en contrapartida,pide a los distribuidores que comercialicen cada tipo decafé con el nombre particular de la marca. (Véase el artí-culo: “El origen importa: dos cafés”, publicado en el núme-ro 5/2007 de la Revista de la OMPI.)

Sudáfrica – Las marcas enprimera fila

No menos de cuatro casos sobre marcas fueron presenta-dos ante el Tribunal Superior de Apelaciones, el más altotribunal comercial de Sudáfrica, en 2009, y un importantenúmero de otros casos están recogidos en la compilaciónde resoluciones judiciales del Tribunal Superior. No es másque un indicio del saludable debate que tiene lugaractualmente sobre cuestiones de propiedad intelectualen Sudáfrica, donde la información sobre la observanciadel sistema de propiedad intelectual en el país es cada vezmás accesible, en particular en relación con los problemasde falsificación y los nombres de dominio.

En 2010, el país será el organizador de la Copa Mundial deFútbol de la FIFA, cuyos ingresos dependen directamentede la capacidad del país de proteger debidamente losderechos de propiedad intelectual de sus patrocinadoresoficiales. Ya ha habido numerosos casos de titulares deregistros de marcas internacionales que aplican eficazmen-te las disposiciones de la Ley de Marcas de Mercancías de1943 contra la mercadotecnia parásita. (Véase el artículo“Catenaccio de la FIFA contra la mercadotecnia parásita”, enel número 4/2009 de la Revista de la OMPI.)

NO al fraude de imitación en Namibia

La fortaleza del sistema de propiedad intelectual deNamibia se puso a prueba recientemente en un caso defraude de imitación, Guido-Dirk Gonschorek and Otherscontra Asmus and Another (SA 11/2007) [2008] NASC 3 (15de abril de 2008). El caso se planteó tras la venta por Asmusde parte de su empresa ligada a la marca ASCO (la partecorrespondiente al alquiler de automóviles, la chapistería,las propiedades y los fletamentos de yates) a Gonschorek.Asmus interpuso una demanda por fraude de imitación envirtud de la Close Corporation Act 26 (ley sobre empresascon pocos accionistas) de 1988, y obtuvo un fallo favorable.

LITIGIOS EN MATERIA DE P.I. EN ÁFRICA

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En este artículo, escrito por Darren Olivier, Jefe del Departamento de Observancia de los Derechos de Marca del estudiode abogados Bowman Gilfillan, en Sudáfrica, se destacan algunos de los avances más recientes en relación con lascontroversias en materia de propiedad intelectual en el continente africano. El Sr. Olivier es cofundador del Afro-IP blog,que publica regularmente artículos e información actualizada sobre el sistema de propiedad intelectual en África.

En Etiopía, unos 15millones de personasdependen del sector

del café, que genera el60% de los ingresos

deexportación del país.

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Al desestimar un recurso presentado posteriormente, eljuez examinó lo que se entiende por “nombre indeseable”y “calculado para causar daño” en la Close Corporation Act,así como los principios del fraude de imitación aplicados ala venta de parte de una empresa (incluido su nombre), yla utilización subsecuente por el comprador de ese nom-bre para otros objetivos comerciales.

Kenya – Controvertidasentencia sobre una patente

En un caso que ha sido objeto de mucho debate enKenya, el Tribunal de Propiedad Industrial dictaminó queno tiene competencia para conocer de las demandas denulidad de patentes concedidas por la OrganizaciónRegional Africana de la Propiedad Intelectual (ARIPO). Lasentencia atañe a la demanda de Chemserve CleaningServices Ltd. de nulidad de la patente AP 773 que pertene-ce a Sanitam Services (EA) Ltd. La sentencia:

indica, como era de esperar, que las disposiciones delas legislaciones nacionales son muy importantes a lahora de hacer respetar y defender los derechos de laspatentes concedidas por la ARIPO; yproporciona otras razones para que los administrado-res de carteras de propiedad intelectual utilicen el sis-tema de la ARIPO, dado que crea mayores las dificulta-des para anular ciertos derechos. La presentación desolicitudes de derechos utilizando los sistemas localesy de la ARIPO ofrece a los abogados útiles opciones.

Sentencia de la Junta deApelaciones de la ARIPO

La empresa de Kenya Sanitam Services (EA) Ltd estuvo denuevo en el punto de mira cuando recurrió la decisión dela ARIPO de sacar su patente AP 773 “Foot OperatedSanitary/Litter Bin” del Registro debido de que no habíapagado las tasas de mantenimiento anuales. La patentehabía sido concedida el 15 de octubre de 1999, pero lastasas de mantenimiento se recibían sistemáticamente conretraso. La Junta de Apelaciones concluyó en que ambaspartes eran responsables por los retrasos en los pagos,dado que la ARIPO no había enviado recordatorios, comocorrespondía. Por consiguiente, la Junta de Apelacionesordenó que se restablecieran los derechos de la patenteen Kenya y Uganda (el recurso se retiró respecto deBotswana, Zambia y Zimbabwe).

Se instó a la ARIPO a respetar estrictamente el Protocolode Harare sobre Patentes y Diseños Industriales, en parti-cular, por lo que respecta a los plazos, el suministro deinformación, los procedimientos de solicitud de patentesy su tramitación, el procedimiento de apelación y las nor-mas del Derecho natural.

Enseñanzas de Uganda

El Tribunal Superior de Uganda, dictaminó, en el casoAnglo Fabrics (Bolton) Ltd and Ahmed Zziwa contra AfricanQueen and Sophy Nantongo, que la empresa AfricanQueen Ltd and Sophy Nantongo estaban infringiendo lamarca registrada “Mekako” y cometiendo un fraude porimitación con su jabón medicinado. A los demandantes seles dictó un mandato judicial, y a los demandados se lesimpuso una multa. El caso es interesante en algunosaspectos:

La rapidez: la sentencia se dictó 16 meses después dehaberse interpuesto el recurso.La transferencia de propiedad: la causa judicial tieneimportantes consecuencias para los propietarios demarcas que adquieren o disponen de marcas enUganda, y debería aconsejárseles que incluyan, en suexpediente, un documento por separado de transfe-rencia de propiedad, debidamente sellado. La fiabilidad: las pruebas utilizadas por el tribunaltanto para la infracción como para el fraude de imita-ción tenían que ser pruebas conocidas para abogadosdel common law.Por ejemplo, el Juez anglosajón se basó en las cincosugerencias formuladas en la causa judicial inglesa deReckitt & Coleman Ltd contra Borden Inc (conocida tam-bién como el caso Jiff Lemon) para determinar el frau-de de imitación.El reconocimiento de la ARIPO: el Juez dictaminó quelas marcas registradas por la ARIPO en las que sedesigne a Uganda tendrían fuerza ejecutoria.Las costas procesales: el Tribunal ordenó que los inte-reses se pagarían a un tipo del 25% al año.

Mirando hacia el Oeste–Nigeria

La Ley de Derecho de Autor de Nigeria ha regido durantemucho tiempo la observancia en el ámbito civil del dere-cho de autor contra su infracción. Sin embargo, habidacuenta de la lentitud del sistema judicial, y de los escasosabogados formados en derecho de autor, la observanciaen el ámbito civil parecía ser más un sueño que una reali-dad. Esta situación cambió en 2009 cuando la Sociedad deDerecho de Autor sobre Obras Musicales de Nigeria(MCSN) entabló juicio, y obtuvo un fallo favorable, contrael proveedor de telecomunicaciones Zain por infraccióndel derecho de autor, por la bonita suma de 100 millonesde nairas, (aproximadamente 674.000 dólares EE.UU.). Lasobras que habían sido objeto de infracción se habían uti-lizado en anuncios publicitarios y vendidas como melodí-as para teléfono móvil. El hecho de que la MCSN hayapodido obtener una sentencia por la infracción de cancio-nes cuyos titulares del derecho de autor son extranjeros esuna buena noticia para las sociedades internacionales degestión colectiva de derecho de autor, así como paraNigeria (fuente: Aurelia J. Schultz, Afro-IP).

El Japón es conocido como uno de los países más caros delmundo, y las ciudades de Osaka y Tokio encabezan general-mente la lista de las ciudades con precios más altos delmundo. Esta impresión de costos elevados ha empañado laverdad, sorprendentemente alentadora, de que el Japón es,de hecho, un lugar donde se resuelven las controversiassobre propiedad intelectual de forma relativamente rápida,fiable, y a costos razonables.

El marco de solución decontroversias

El procedimiento de solución de las controversias en mate-ria de propiedad intelectual utilizado actualmente en elJapón es un sistema de dos vías: la Junta de Apelación de laOficina Japonesa de Patentes (JPO), que es competente paraconocer de los recursos de nulidad y el Tribunal de Distritoque es competente para conocer de acciones judiciales porinfracción de patentes. La Junta de Apelación de la JPO estáintegrada por examinadores especialistas en recursos y ana-liza todos los motivos pertinentes de anulación.

Los procedimientos por infracción de patentes se presentanante el Tribunal de Distrito de Osaka o de Tokio, que tienencompetencia exclusiva sobre las diferentes regiones geográ-ficas. Uno y otro tribunales de distrito han creado divisionesde propiedad intelectual, cuyos asesores técnicos (saiban-sho chōsa-kan) informan a los jueces sobre los asuntos téc-nicos complejos que suelen presentar los procesos porinfracción de patentes.1

En virtud de la Ley de Patentes del Japón, la JPO tiene com-petencia para anular una patente, pero los tribunales queconocen de infracciones pueden negarse a hacer respetaruna patente si hay motivos para declarar su nulidad. ElTribunal Superior de Propiedad Intelectual del Japón, que esel tribunal de apelación especializado en propiedad intelec-tual del país, examina con detalle todas las resoluciones denulidad de la JPO y por infracción del Tribunal de Distrito.

Es posible presentar un mecanismo de apelación contra lasresoluciones del Tribunal Superior ante el Tribunal Supremo,que es el tribunal de apelación superior del Japón. El TribunalSupremo rara vez anula las resoluciones del Tribunal Superior,dado que los recursos interpuestos están limitados a exami-nar el razonamiento jurídico que sustenta la resolución, y nolos hechos del proceso. El Tribunal Supremo tiene la facultadde aceptar o de rechazar el examen de un recurso.

Benrishi y bengoshi

El Colegio de Abogados del Japón está integrado por ben-rishi (abogados de patentes) y bengoshi (abogados genera-listas). Los abogados de patentes japoneses, al igual que sushomólogos estadounidenses, tienen generalmente la for-mación técnica y el imperativo legal para ejercer de aboga-dos en el ámbito de las patentes y de otros activos de pro-piedad intelectual ante la JPO, el Tribunal Superior dePropiedad Intelectual y el Tribunal Supremo. También pue-den pleitear en asuntos de infracción de patentes comoabogados adjuntos de los bengoshi. La mayoría de los ben-goshi, al igual que los jueces japoneses, no tienen una for-mación científica o tecnológica; de ahí que el equipo idealpara los asuntos complejos de patentes de alta tecnologíadeba estar integrado por benrishi y bengoshi.

Los benrishi y los bengoshi generalmente cobran según unatarifa horaria para los procesos de nulidad y de infracción,honorarios que van de 180 dólares a 550 dólares EE.UU. Sinembargo, los honorarios basados en el valor económico delcaso son comunes en el Japón y los bengoshi acostumbrana cobrar un anticipo y una tarifa (honorarios condicionales),si la controversia se zanja de forma favorable.

El anticipo de honorarios se calcula sobre la base del valoreconómico que se especifica en la demanda, y la tarifa uhonorarios se basan en la suma realmente obtenida. A medi-da que aumenta la suma en cuestión, la tasa de los honora-rios disminuye gradualmente. Como indicación, los honora-rios de un abogado en un litigio sobre patentes de menorimportancia serán inferiores a 300.000 dólares EE.UU., en unlitigio de patentes de mediana importancia serán de aproxi-madamente de 550.000 dólares EE.UU. y en los litigios depatentes complejos y más importantes, los costos se eleva-rán a 850.000 dólares EE.UU.

Muchos abogados japoneses continúan calculando sushonorarios según la norma para los honorarios de los abo-gados de la Federación Japonesa de Asociaciones de

LITIGIOS SOBRE P.I. EN EL JAPÓNCálculo de las costas procesales

1 Naoki Koizumi y ToshikoTakenaka, The ChangingRole of the Patent Officeand the Courts afterFujitsu/TI in Law inJapan: A Turning Point,558-559 (DanielHarrington Foote, ed. 2008).

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John A. Tessensohn, Miembro de la Junta Directiva y Shusaku Yamamoto, propietario y fundador de ShusakuYamamoto en el Japón, son coautores de este artículo en el que se explica el mecanismo utilizado por el Japón para lasolución de controversias en materia de propiedad intelectual.

Marco de solución de controversias del Japón

Recurso de nulidad Acción por infracción

Junta de Apel. de la JPO Trib. Dist. de Osaka

Tribunal Superior de Propiedad Intelectual del Japón

Tribunal Supremo

Trib.Dist. de Tokio

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Abogados que fue suprimida en 2004. Sin embargo, losclientes extranjeros deben negociar acuerdos de pago quecorrespondan a las respectivas circunstancias.

Aún así, los honorarios de los abogados de propiedad inte-lectual son generalmente inferiores en el Japón que en losEstados Unidos,2 debido a que no hay procedimientos deproposición de prueba ni prácticas de deposición que cons-tituyen en gran medida los altos costos de los litigios depatentes de los Estados Unidos de América (véase el artícu-lo: “Honorarios condicionales en los Estados Unidos deAmérica: ¿reglas de juego equitativas?”, página 3). Sin embar-go, todos los documentos presentados ante el tribunaldeben estar en japonés, lo que significa que los litigantesextranjeros incurren generalmente en considerables gastosde traducción para los litigios de patentes.

Procedimiento de anulación

El mukou shimpan – procedimiento de anulación – delJapón, entró en vigor el 1 de enero de 2004, sustituyendo elantiguo sistema de oposición. A lo largo de los años, la JPOse ha esforzado por racionalizar y agilizar el procedimientode recurso de nulidad, que se lleva a cabo sobre una basepreferencial, utilizando un procedimiento oral para acelerarel proceso de examen. De conformidad con el InformeAnual de la JPO de 2009, el promedio del período de deli-beraciones en materia de propiedad intelectual en 2008, fueun período asombrosamente breve de 9,5 meses, dos mesesy medio menos que el promedio de 1998, que ya era unperíodo razonable de 12 meses.

Dada la prontitud del procedimiento de nulidad de la JPO,sumado a su familiaridad y experiencia en relación con elanálisis del carácter suficiente de la descripción y del criteriode no evidencia de las tecnologías complejas, como la bio-tecnología y las tecnologías de la información, la JPO es lainstancia preferida para la anulación en los asuntos de solu-ción de controversias en materia de propiedad intelectual.

El costo medio de preparar e interponer un recurso de nuli-dad ante la JPO oscila entre 25.000 y 120.000 dólares EE.UU.,pero puede ser superior, dependiendo de la complejidaddel caso. Las costas cubren la redacción de los escritos deapelación, la traducción de los documentos de referencia yde otros documentos, y la preparación de experiencias, así

como la obtención de dictámenes periciales cuando seanecesario. Cada parte paga los honorarios de su abogado.Aunque las resoluciones de anulación de la JPO concluyancon la orden judicial dirigida a la parte perdedora de quetiene que pagar los gastos del procedimiento de recurso, “enel artículo 61 del Código de Procedimiento Civil y, mutatismutandis, en el artículo 169. 2) de la Ley de patentes”, esascostas procesales no incluyen los honorarios del abogadode la parte perdedora, y la suma recuperable es tan simbóli-ca que nadie se esfuerza por recuperarla.

Acción judicial por infracciónde patente

Los procedimientos por infracción de patentes en el Tribunalde Distrito japonés no se celebran en un único día o envarios días consecutivos como es el caso en la mayoría de lasvistas orales en los Estados Unidos de América. Por el con-trario, el procedimiento oral tiene lugar generalmente aintervalos de uno o dos meses, hasta la conclusión de lasdeliberaciones. Las partes presentan escritos, pruebas y dic-támenes periciales en cada audiencia. El examen en directode testigos no es muy frecuente. A veces, el Tribunal deDistrito podrá sugerir un acuerdo mediado por tribunal, aun-que si la mediación no da resultados concluyentes, se debe-rán reanudar las deliberaciones sobre la infracción. Si haylugar para pensar que existe responsabilidad por infracción,el Tribunal pedirá informaciones e informes a expertos con-tables para la evaluación de daños y perjuicios.

El querellante deberá pagar una tasa oficial de presentaciónal Tribunal de Distrito, calculada según un porcentaje delvalor económico del objeto del litigio. Por ejemplo, si la sumaen cuestión es un millón de dólares EE.UU., la tasa oficial depresentación será de aproximadamente de 4.000 dólaresEE.UU., y si el valor es de 10.000.000 de dólares EE.UU., la tasade presentación será de 30.000 dólares EE.UU. El valor econó-mico de un litigio sobre patentes generalmente consiste enel costo que conllevará la prohibición de infracciones en elfuturo,3 más la suma reclamada por daños y perjuicios.

El período promedio de tramitación de las acciones judicia-les en materia de propiedad intelectual interpuestas en pri-mera instancia ha disminuido más de la mitad – de 31,1meses a 12,5 meses – entre 1996 y 2006.4

2 Robert Kneller, BridgingIslands: VentureCompanies & the Futureof Japanese & AmericanIndustry 153 (2007) ) (elautor observa que “loscostos de los litigios porinfracción de patentesen el Japón son cincoveces menores que enlos Estados Unidos deAmérica”).

3 Las normas para elcálculo del importepueden consultarse enla División de PropiedadIntelectual del Tribunalde Distrito de Tokio enwww.courts.go.jp/tokyo/saiban/tetuzuki/ip/index.html

4 Peter Ganea y SadaoNagaoka, Japan, enIntellectual Property inJapan, 148 148 (PaulGoldstein and JosephStraus, eds. 2009).

Las resoluciones de la JPO se pueden recurrir ante el Tribunal Superior de Propiedad Intelectual, cuyas resoluciones, a su vez , puedenser objeto de recurso ante el Tribunal Supremo, aunque sólo por consideraciones jurídicas, lo que no es muy frecuente.

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Tribunal de Distrito –Honorarios de los abogados

Cada parte asume generalmente las respectivas costas proce-sales en las acciones judiciales por infracción de patente, perolos tribunales tienen la facultad de ordenar a la parte perde-dora el pago de las costas de la parte ganadora. Sin embargo,es poco probable que un litigante que ha recibido un fallofavorable pueda recuperar todo o incluso una parte impor-tante de los honorarios de su abogado. Los jueces evalúan lascostas procesales tras petición de una de las partes de fijar elimporte de las mismas. Deberán pagarse los timbres, incluidala tasa oficial de presentación y otros gastos permitidos en vir-tud de las normas del tribunal, pero no así los honorarios efec-tivos de los abogados, que están a cargo de las partes.

En los procesos relativos a derechos de patentes o a otrosderechos de propiedad intelectual, el querellante podrá aña-dir un cierto porcentaje de los honorarios del abogado,como parte de los daños y perjuicios. En la práctica, los tri-bunales permiten generalmente el 10% de daños y perjui-cios para pagar los honorarios de los abogados, y tienen encuenta factores como el grado de complejidad del caso, lasindemnizaciones totales por daños y perjuicios, el historialde la instrucción y la gestión del litigio.

Recursos ante el TribunalSuperior de PropiedadIntelectual del Japón

Si una de las partes está en desacuerdo con la resolución deTribunal de Distrito o de la JPO, puede interponer un recur-so ante el Tribunal Superior de Propiedad Intelectual delJapón. El procedimiento ante ese Tribunal es similar al que seincoa ante el Tribunal de Distrito. En 2008, el tiempo mediode tramitación del procedimiento ante el Tribunal Superiorera de 7,7 meses.5

El Tribunal Superior puede convocar una presentación téc-nica, durante la cual las partes pueden utilizar productosmultimedios para explicar la tecnología de que se trate en lacontroversia sobre una patente. Al igual que el tribunal dedistrito, el juez del Tribunal Superior recibe instrucciones deasesores técnicos.

Durante el procedimiento de apelación tanto contra la reso-lución del JPO como contra la resolución de infracción, elTribunal Superior ofrece a los litigantes un amplio margenpara introducir nuevas pruebas, aunque no nuevos asuntos,para fundamentar los asuntos previamente presentados. Sepueden incluir nuevos dictámenes periciales, resultadosexperimentales, documentos de referencia y cualesquieraotras pruebas, a condición de que no modifiquen la esenciade los asuntos anteriormente alegados. Por ejemplo, si sealegó el criterio de no evidencia en el procedimiento origi-nal de anulación ante la JPO, es posible presentar nuevosdocumentos de referencia que confirmen el carácter de no

evidencia respecto del estado de la técnica ante el TribunalSuperior. No es lícito introducir el argumento de novedad ola referencia al estado de la técnica en esta fase: el quere-llante tendrá que incoar un procedimiento por separado derecurso de nulidad basado en la novedad ante el JPO.

Cada parte asume las respectivas costas por los procedi-mientos de apelación ante el Tribunal Superior, y los hono-rarios de los abogados pueden oscilar entre 75.000 y 250.000dólares EE.UU. (o más) dependiendo de la complejidad delcaso: los casos complejos demoran a veces más si se com-para con el período promedio de tramitación de 8 meses.

Costas de los recursos anteel Tribunal Supremo

El dictamen del Tribunal Superior puede ser objeto de unrecurso ante el Tribunal Supremo del Japón, pero esas causasno son muy frecuentes y se limitan a consideraciones jurídi-cas. La estimación del costo por preparar una petición ante elTribunal Supremo depende de la complejidad del caso (yvaría entre 5.000 y 25.000 dólares EE.UU.). Si el TribunalSupremo acepta conocer del recurso, las costas procesalesde la preparación y de las vistas pueden variar entre 15.000 y25.000 dólares EE.UU. (dependiendo de su complejidad).

Conclusión

La actual economía globalizada, centrada en la tecnología,proporciona muchas oportunidades a los titulares de dere-chos de aprovechar al máximo el valor de sus carteras depropiedad intelectual mediante actividades de observanciade sus derechos y contratos de licencia que puedan tenerun importante efecto en los competidores. El imperativo dela competitividad constituye un incentivo para los eventua-les demandados y licenciatarios a la hora de impugnar esaspatentes y otros derechos de propiedad intelectual a nivelinternacional. Dada la rapidez en resolver los procedimien-tos de nulidad de activos de propiedad intelectual (9,5meses ante el JPO) y de infracción (13,7 meses en tribuna-les de primera instancia), así como la relativa asequibilidadde los procedimientos contenciosos en materia de propie-dad intelectual, el Japón es un mercado muy atractivo yconveniente cuando se trata de resolver controversias depropiedad intelectual.

Los litigantes en el Japón tienen que pagar costas procesa-les razonables para proteger sus activos de propiedad inte-lectual en la segunda economía de libre mercado más gran-de del mundo. Así pues, el sistema rápido de solución decontroversias en materia de propiedad intelectual del Japón,y sus costos razonables, debería desempeñar una funciónimportante en cualquier estrategia comercial mundial cen-trada en la propiedad intelectual.

5 Las estadísticas de laOficina Administrativadel Tribunal Supremodel Japón puedenconsultarse enwww.ip.courts.go.jp/eng/documents/statistics.html

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El creciente número de transacciones internacionalesen materia de propiedad intelectual ha cambiado con-siderablemente la forma de resolver a nivel mundial lascontroversias transfronterizas. Debido a la complejidad,los costos y la duración de los litigios judiciales sobrederechos de propiedad intelectual, las partes utilizancada vez con mayor frecuencia mecanismos extrajudi-ciales de solución de controversias, que se suelen con-siderar más eficaces.

Como se explica en anteriores artículos de la Revistade la OMPI, los litigios en materia de propiedad inte-lectual ante tribunales nacionales pueden ser muycostosos y largos. El cuadro a continuación describeel promedio de duración y de costo de los litigios envarios países.1

Centro de Arbitraje yMediación de la OMPI

Creado en 1994, el Centro de Arbitraje y Mediación dela OMPI (el Centro de la OMPI) ofrece opciones desolución alternativa de controversias para zanjar liti-gios comerciales internacionales entre partes privadas.El Centro de la OMPI está reconocido como una ins-tancia internacional y neutral, especialmente compe-tente para resolver controversias transfronterizas ytransculturales. En el marco del Centro se han elabora-do diferentes tipos de procedimientos de soluciónalternativa de controversias que se aplican de confor-midad con los reglamentos de la OMPI de ArbitrajeAcelerado, de Mediación y de Decisión de Expertos(Reglamentos de la OMPI).

UNA ALTERNATIVA EFICAZEN FUNCIÓN DE LOS COSTOS

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1 Este cuadro fueelaborado por el Centrode Mediación y Arbitrajede la OMPI sobre labase de las cifras queconstan en “PatentLitigation, JurisdictionalComparisons, TheEuropean Lawyer Ltd,Londres 2006”, así comode la información yexperiencia de losprofesionalesespecializados enpatentes de lasjurisdicciones citadas.En el cuadro se indica elpromedio de duración ycosto de los litigios depatentes en esasjurisdicciones.

Características del sistema judicial

- Derecho Civil- Sist. unificado para los litigios- Tribunales no especializados- Derecho Civil - Sist. de dos vías p/litigios - Tribunal especializado en

recursos de nulidad - Derecho Civil - Sist. unificado p/litigios - Tribunales especializados- Derecho Civil- Sist. unificado p/litigios- Tribunales comerciales - Jurisprudencia- Sist. unificado p/litigios- Tribunales especializados - Promoción de la mediación

- Derecho Civil - Sist. de dos vías p/litigios - Tribunales especializados - Derecho Civil - Sist. de dos vías p/litigios - Tribunales especializados - Jurisprudencia- Sist. unificado p/litigios

- Tribunal de Apelación especializado (CAFC)

- Juicio por jurado- Promoción de mediación

Duración media

Primera Instancia: 18-24 mesesApelación: 18-24 meses

Primera Instancia: 12 mesesApelación: 15-18 meses

Primera Instancia: varios meses-24 meses Apelación: 18-24 mesesPrimera Instancia: 12 mesesApelación: 12-18 meses

Primera Instancia: 12 meses Apelación: 12 meses Cámara de los Lores: 24 meses

Primera Instancia: 6 meses Apelación: 3 meses, no hay límite cuando litigan extranjerosPrimera Instancia: 14 meses Apelación: 9 meses

Primera Instancia: hasta 24 meses Apelación: 12 o más meses

Costo medio

€80.000 -150.000 (1a Inst.)

€50.000 (1a Inst.)€70.000 ( Apelación)

€50.000 -150.000 (1a Inst.)€30.000 -70.000 (Apelación)

€100.000 (1a Inst.)€50.000 (2a Inst.)

€750.000 -1.500.000 (1a Inst.)€150.000 -1.500.000(Apelación)€150.000 -1.500.000 (Cámarade los Lores )US$150.000 (1a Inst.)US$50.000 (Apelación)

US$300.000 (1a Inst.)US$100.000 (Apelación)

Hasta US$4.000.000 (1a Inst.)US$150.000-250.000(Apelación)

País

Francia

Alemania

Italia

España

Reino Unido

China

Japón

Estados Unidos de América

Los Reglamentos de la OMPI contienen disposicionesespecíficas que son particularmente idóneas para lascontroversias relativas a derechos de propiedad intelec-tual, a tecnologías y al espectáculo, como es el caso delas disposiciones sobre confidencialidad y pruebas téc-nicas. El Centro de la OMPI pone a disposición, en dife-rentes idiomas, cláusulas y acuerdos tipo que las partespueden utilizar como modelo para someter sus contro-versias ante la OMPI.

Como demuestra la experiencia, la eficacia de los pro-cedimientos alternativos de solución de controversiasdepende en gran medida de la calidad del mediador, elárbitro o el experto. El Centro de la OMPI mantiene unabase de datos de más de 1.500 nombres de expertoscualificados de 70 países, pudiendo añadirse otros nom-bres según las necesidades. Los candidatos incluidos enla lista de árbitros y mediadores van desde expertos convasta experiencia en el ámbito general de la solución decontroversias, hasta profesionales y expertos altamente

especializados en los distintosámbitos del sistema de propiedadintelectual. El Centro de la OMPIpresta asistencia a las partes para ladesignación de los árbitros ymediadores de modo que la deci-sión relativa a cada procedimientocon arreglo a los Reglamentos de laOMPI es tomada por expertos que

comparten el compromiso del Centro respecto de losplazos y la eficacia en función de los costos.

El Centro de la OMPI presta servicios sin fines lucrativos.Las tasas y los honorarios derivados de los procedi-mientos de solución alternativa de controversias, que sepagan al Centro y al mediador, el árbitro o el experto, secalculan de conformidad con un baremo de tasas yhonorarios basados en el importe del litigio, y en con-sulta con las partes y los expertos. El Centro consideraque una solución eficaz de la controversia debe ser ase-quible, y está empeñado en poner a disposición meca-nismos de solución alternativa de controversias quepermitan ahorrar tiempo y dinero.

Procedimientos alternativosde solución de controversiasque ofrece el Centro de laOMPI

Los procedimientos alternativos de solución de contro-versias permiten a las partes resolver sus litigios sinrecurrir a los tribunales, con la asistencia de un interme-diario neutral cualificado. De esta manera, las partes tie-nen la posibilidad de ejercer un mayor control sobre elmodo de solucionar su controversia que en un litigioante los tribunales. Gracias a esa mayor autonomía, elprocedimiento puede ser más rápido y a un menorcosto, dado que las partes pueden optar por el procedi-

miento que consideren más eficaz para su controversia.Por ejemplo, pueden resolver, mediante un único pro-cedimiento, controversias a nivel mundial relacionadascon la misma tecnología protegida por patentes regis-tradas en varias jurisdicciones, en lugar de interponermúltiples acciones judiciales costosas en todas las juris-dicciones competentes. Otros beneficios de la soluciónalternativa de controversias son la flexibilidad, la neutra-lidad, la irrevocabilidad de los laudos, la confidenciali-dad y, lo que es muy importante, la competencia de losexpertos.

Mediación de la OMPILa mediación es un procedimiento informal en el queun intermediario neutral, el mediador, presta asistenciaa las partes para que zanjen su controversia facilitandoel diálogo y ayudando a las partes a definir sus intereses.Contrariamente al árbitro o al juez, el mediador no dictauna resolución sobre el fondo del litigio. Los acuerdosen el procedimiento de mediación se hacen constar enun contrato ejecutorio entre las partes.

Debido a su índole menos antagónica, la mediación esun medio eficaz y económico de solución de controver-sias. Permite a las partes examinar soluciones viables,basadas en sus intereses, para que el resultado del pro-cedimiento esté de acuerdo con sus necesidades comer-ciales, y poder preservar sus relaciones a largo plazo.

Existen dos categorías de tasas derivadas de los proce-dimientos de mediación de la OMPI. En primer lugar,una tasa de administración del Centro, que se eleva al0,10% del valor de lo que es objeto de controversia,hasta una tasa máxima de 10.000 dólares EE.UU., cuan-do el importe total es de 10 millones de dólares EE.UU.o más. Cuando no se indica el importe del litigio, lo queocurre en la mayoría de los casos, la tasa administrativaes de 1.000 dólares EE.UU. En segundo lugar, los hono-rarios del mediador que se negocian en el momento desu nombramiento. Esas tarifas se calculan generalmen-te por hora y por día, habida cuenta de las circunstan-cias de la controversia, o sea su complejidad e impor-tancia económica, así como de la experiencia delmediador. El Centro de la OMPI tiene una función con-creta en la negociación de honorarios razonables parael mediador. El baremo de tasas y honorarios delReglamento de Mediación de la OMPI establece tarifasindicativas para los honorarios de los mediadores, porhora y por día. De conformidad con la experiencia delCentro, el promedio de los costos de mediación delCentro de la OMPI oscila entre 6.000 y 60.000 dólaresEE.UU.

El procedimiento de mediación se suele concluir rápi-damente y se reducen así los costos que tengan queasumir las partes por la solución de la controversia.Gracias a la mediación de la OMPI se ha resuelto el 73%de los casos en un plazo de uno a siete meses, incluidas

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La eficacia de losprocedimientos de

solución alternativa decontroversias depende engran medida de la calidaddel mediador, el árbitro oel experto. El Centro de la

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algunas controversias muy complejas sobre tecnologíasde la información y patentes. La mayoría de los acuer-dos se logran durante la fase de mediación, lo que esconsecuente con el deseo de las partes de utilizar esemecanismo, y con el papel del mediador, aunque ciertonúmero de casos del Centro de la OMPI también seresuelven después de haber concluido la mediación. Alfacilitar a las partes la posibilidad de definir sus interesesy de entender mejor la controversia, la mediaciónpuede sentar una base sólida para negociaciones direc-tas entre las partes después de la mediación.

Habida cuenta de las innegables ventajas de la media-ción y de los costos comparativamente bajos que segeneran, un cierto número de controversias pendientesante tribunales nacionales se someten a la mediaciónde la OMPI con objeto de aumentar las posibilidades deacuerdo.

Arbitraje y arbitraje acelerado de la OMPIEl arbitraje es un procedimiento privado mediante elcual las partes someten una controversia a un árbitro oa un tribunal compuesto de varios árbitros para quedicte un laudo definitivo basado en los derechos y obli-gaciones de las partes. El laudo arbitral es definitivo yejecutorio a nivel internacional en virtud de laConvención de Nueva York de 1958 sobre el reconoci-miento y la ejecución de las sentencias arbitralesextranjeras. A diferencia de las resoluciones judicialesque suelen ser objeto de apelación en una o más ins-tancias procesales, los laudos arbitrales generalmenteson inapelables, por lo que pueden resultar en ahorrosde tiempo y de costos.

La eficacia en función de los costos del procedimientode arbitraje depende en gran medida de la pertinenciade la cláusula de arbitraje y la forma en que se lleva acabo el procedimiento. Las estadísticas ponen en evi-dencia que el 82% de los costos que entraña el arbitra-je se deben a los honorarios de los abogados de las par-tes y a los gastos relativos a la presentación del caso.2

Bien administrado, el arbitraje puede permitir ahorrar a

las partes tiempo y dinero. Una opción es utilizar elReglamento de Arbitraje Acelerado de la OMPI, en elque se prevé un único árbitro y se lleva a cabo en unplazo limitado y, por consiguiente, a un costo reducido.Los plazos de las diferentes etapas de las actuacionesarbitrales son más breves y las tasas son menores encomparación con los del arbitraje con arreglo alReglamento de Arbitraje de la OMPI (como se muestraen el Baremo de tasas y honorarios del procedimientode arbitraje de la OMPI disponible en www.wipo.int/amc/es/arbitration/fees/index.html).

Limitar la cantidad de pruebas que las partes puedenpresentar durante el arbitraje también ayuda a reducirlas actuaciones arbitrales y los costos conexos. En uncaso reciente, una empresa estadounidense, proveedo-ra de un software de tratamiento de datos y de servi-cios, comenzó un procedimiento de arbitraje aceleradode la OMPI contra un banco asiático, alegando incum-plimiento de un acuerdo respecto de la prestación deservicios de tratamiento de cuentas. El contrato entrelas partes incluía una cláusula de arbitraje acelerado dela OMPI, que indicaba que el lugar del arbitraje seríaNueva York, y que no se permitiría la presentación depruebas. Las partes acordaron recurrir a un único árbitroque celebró una audiencia de dos días de duración. Laspartes y el árbitro convinieron en utilizar el servicio elec-trónico de presentación de demandas del Centro de laOMPI (WIPO ECAF), que permite archivar, almacenar yrecuperar de forma segura presentaciones de casos enuna lista de casos electrónica.3 Después de tres mesesde presentada la solicitud de arbitraje acelerado, el árbi-tro dictó un laudo definitivo por incumplimiento parcialdel acuerdo y la concesión de una indemnización pordaños y perjuicios a la empresa estadounidense. El totalde los costos de ese arbitraje acelerado se elevó a apro-ximadamente 50.000 dólares EE.UU.

Otra opción de solución de controversias económica esla utilización de cláusulas de reajuste en las que se prevéuna primera fase de mediación seguida por arbitraje oarbitraje acelerado, o la utilización de la mediación en >>>

2 “Techniques forControlling Time andCosts in Arbitration”,informe de la Comisiónde Arbitraje de laCámara de ComercioInternacional quepuede consultarse enwww.iccwbo.org/uploadedFiles/TimeCost_E.pdf

3 Para más informaciónsobre WIPO ECAF, véase:www.wipo.int/amc/en/ecaf/index.html

Mediación de la OMPI en una controversia sobre la coexistencia de marcas

Una empresa estadounidense solicitó una mediación en una controversia con dos empresas italianas y una empresa española, sobre la base deun acuerdo de mediación logrado por las partes en virtud del Reglamento de Mediación de la OMPI. El objetivo de la mediación era ayudar alas partes a evitar la confusión y la apropiación ilícita de las respectivas marcas similares, y reglamentar el uso de las marcas de cara al futuro.

El Centro propuso posibles mediadores que tenían experiencia específica en Derecho marcario comunitario, y hablaban corrientemente elinglés y el italiano. Las partes optaron por un mediador italiano. Al comienzo, el mediador organizó una conferencia por teléfono con los abo-gados de las partes, durante la cual se estableció el calendario de la mediación y se pusieron de acuerdo sobre el procedimiento.

Dos meses más tarde, el mediador se reunió con las partes en una sesión de dos días de duración en Milán (Italia). La reunión se celebró enuna sesión conjunta con excepción de dos breves reuniones de grupo. Al final del segundo día, las partes, con ayuda del mediador, redacta-ron y firmaron un acuerdo respecto de todos los problemas pendientes de la controversia. El costo total de la mediación ascendió a 15.000dólares EE.UU.

diferentes etapas del arbitraje, con objeto de aumentaral máximo las posibilidades de acuerdo. Las partes enprocedimientos de la OMPI han optado por utilizar cláu-sulas de reajuste en el 20% de los casos.

Los casos de arbitraje de la OMPI abarcan una ampliavariedad de litigios, en particular complejas controver-sias sobre tecnologías de la información, marcas y licen-cias de patentes. Los importes reclamados van de milesa millones de dólares EEUU. El procedimiento de arbi-traje de la OMPI generalmente dura de 3 a 14 meses.

Otros procedimientos de solución alternativa de contro-versia “a medida”Además de la gestión de las controversias en virtud delos procedimientos normales de arbitraje y mediaciónde la OMPI, el Centro elabora procedimientos de solu-ción de controversias especialmente adaptados paradeterminados tipos recurrentes de controversias depropiedad intelectual. Por ejemplo, el Centro elaboróun Reglamento de Arbitraje Acelerado para AGICOA –en relación con ciertas controversias en el ámbitoaudiovisual – adaptado a las necesidades específicas delos titulares de derechos de AGICOA.4

Más recientemente, el Centro de la OMPI elaboró unReglamento de Mediación y Arbitraje Acelerado de laOMPI para medios audiovisuales y cinematográficos,

específicamente adaptado a la solución de eventualescontroversias en los sectores de medios audiovisuales ycinematográfico, tales como los que se plantean en losacuerdos de coproducción, de distribución, de radiodi-fusión, de derecho de autor, de sincronización musical,de artistas y talentos o sobre nuevos medios de infor-mación. Para esas controversias, se han reducido lastasas de administración del Centro y los honorarios delos árbitros y los mediadores con objeto de adaptarlos alas características de las controversias de los sectorespertinentes.

Como se pone en evidencia en los diagramas a conti-nuación, los Reglamentos de Mediación y de ArbitrajeAcelerado de la OMPI para cinematografía y medios deinformación prevén un procedimiento de mediación yun procedimiento de arbitraje acelerado que puedencombinarse o utilizarse independientemente segúndecidan las partes. Esos reglamentos tienen en cuentalas necesidades específicas de quienes pertenecen a lossectores cinematográfico y de medios de comunicacióny necesiten un procedimiento acelerado. Los plazos quese aplican en el Reglamento de Arbitraje de la OMPI alas diferentes fases del procedimiento son más breves,con objeto de acelerar el mecanismo de solución decontroversias elegido.

4 Véase el artículo“Gestión Colectiva deobras Audiovisuales”, enel número 5/2009 de laRevista de la OMPI.

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Mediación para cinematografía ymedios de información

Petición de mediación

Designación del mediador

Las partes tienen 7 días para decidir la designación del mediador

Lista proporcionada por el Centro

Respuesta en el plazo de 7 días

Designación del mediador por el Centro

Sesión de mediación

Solución de la controversia

Arbitraje acelerado para cinema-tografía y medios de información

Petición de arbitraje y escrito de demanda

Designación del árbitro

Las partes tienen 7 días para decidir ladesignación del árbitro

Lista proporcionada por el Centro

Respuesta en el plazo de 7 días

Designación del árbitro por el Centro

Audiencia (máximo 3 días)

Cierre de las actuaciones (3 meses)

Laudo final (1 mes)

Respuesta a lapetición de arbitraje

y contestación a la demanda

(20 días)

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Algunas cosas son tan evidentes que fácilmente las pasa-mos por alto. Una de ellas es el contraste entre las leyes depropiedad intelectual y las normas que rigen la soluciónde controversias relacionadas con los derechos de P.I.

Durante más de un siglo, los países se han esforzado porarmonizar sus leyes en materia de propiedad intelectual,lo que constituye uno de los ámbitos de cooperación másimportante y perdurable entre los países, y cuyo resultadohan sido leyes nacionales que otorgan a los ciudadanos ya las empresas de otros países los mismos derechos ybeneficios que ellos conceden en el ámbito nacional. Sinembargo, cada país en el mundo aplica un sistema desolución de controversias que refleja su cultura, sus raíceshistóricas y su ideología política. Esas características nacio-nales están muy arraigadas, y suelen constituir un valormuy preciado, tenazmente defendido a la hora de ponersobre el tapete la posibilidad de una reforma. En conse-cuencia, mientras que los derechos de propiedad intelec-tual han llegado a ser cada vez más comparables en elmundo, el costo y la eficacia de su observancia reflejan elADN cultural y económico de cada nación.

La búsqueda de verdadesuniversales

Ante este contraste podemos plantearnos la siguientepregunta: dado que los mecanismos de observancia delsistema de propiedad intelectual y los costos varían deun lugar a otro en el mundo, ¿sería posible indicar verda-des generales sustentadas universalmente, y que puedanaplicarse en los Estados Unidos de América, siempre dis-puestos a entablar litigios, y en el Japón, siempre reacio alas acciones judiciales, así como en las economías indus-triales como Alemania, y en los países en desarrollo,donde la observancia de los derechos y la protección delos intereses legítimos se pueden considerar como unasunto de lealtad tribal y de costumbres locales, más bien(o al mismo tiempo) que una cuestión remota de aplica-ción de normas arbitrarias?

Antes de responder yo mismo a esta pregunta, pedí con-sejo a los lectores de mi blog, diseminados en aproxima-damente 150 países. Una verdad general fue formuladapor lectores con formación en jurisprudencia y Derecho

civil, tanto de países en desarrollo como de países de-sarrollados, a saber, que cualquier persona que esté pen-sando en entablar un litigio, un arbitraje u otra forma desolución de controversias en el ámbito de la propiedadintelectual debe reflexionar detenidamente antes deactuar. La palabra “detenidamente” es un añadido mío. Alcomienzo fui más bien escéptico acerca de si una atentareflexión ayudaría a reducir los costos de la solución delos conflictos, dado que puede estimular a los aspirantesa querellantes a interponer recursos, lo que de otramanera no hubieran hecho. Sin embargo, sobre la basede que un análisis cuidadoso: i) puede persuadir a losdemandantes a renunciar a un recurso que no valga lapena interponer y: ii) puede dar lugar más fácilmente auna solución consensuada, rápida y satisfactoria, elimi-nando costas procesales o arbitrales, llegué a la conclu-sión de que valía la pena incluir esa recomendación.

Diez consejos

He aquí mis diez consejos para reducir las costas proce-sales en materia de propiedad intelectual en todas laspartes, o casi en todas las partes del mundo:

1. Reflexione detenidamente antes de entablar un liti-gio de propiedad intelectual No se trata únicamente delas razones formuladas anteriormente, sino también elhecho de que algunos litigios de propiedad intelectualpueden resolverse con menos gastos o más fácilmente sise los considera como problemas comerciales en lugarde judiciales. Por ejemplo, en el caso de productos o deembalajes similares, a una empresa que sea titular deunos pocos derechos de propiedad intelectual o de esca-so valor, le puede resultar más barato rediseñar su propioproducto protegiéndolo con derechos de propiedadintelectual más sólidos, y dar un nuevo impulso a sus pro-ductos, en lugar de seguir adelante con un litigio costo-so cuyos resultados son muy inciertos.

2. Determine los mejores y los peores resultados posi-bles del litigio. Si los mejores resultados no satisficieran altitular del derecho de propiedad intelectual o si el peorresultado posible fuera imposible de aceptar, el titulardebería pensarlo dos veces antes de entablar un litigio.

CÓMO REDUCIR LAS COSTASPROCESALES EN MATERIA DEP.I.: DIEZ CONSEJOS Jeremy Phillips, fundador de la bitácora IPKat, aporta nuevamente una contribución a la Revista de la OMPI,mediante una lista de diez recomendaciones importantes. La última vez, ofreció consejos a las empresas quetratan de utilizar sus activos de propiedad para atraer financiación (véase “Financiación basada en la propiedadintelectual: los diez mandamientos”, en el número.5/2008 de la Revista de la OMPI). En esta ocasión da asesora-miento acerca de cómo ahorrar dinero en las controversias en materia de propiedad intelectual.

3. Mantenga registros de la empresa precisos, actuali-zados y accesibles. Las pequeñas y medianas empresasno suelen prestar atención a la tarea de archivar datos, yesto no hace más que agravar, en muchos sentidos, losgastos y los inconvenientes que conlleva zanjar un litigioen materia de propiedad intelectual. Por ejemplo, en liti-gios con un ex empleado respecto de derechos de pro-piedad intelectual que la empresa reivindica para sí, esfundamental tener a mano copias del contrato de traba-jo, y de las diversas instrucciones, memorandos o mensa-jes electrónicos por los que se modificaron sus términoso las obligaciones del empleado. Del mismo modo, enuna reclamación por infracción relativa a daños y perjui-cios por pérdida de beneficios, normalmente el juez o elárbitro no ordenarían el pago de una determinada sumasin contar con pruebas que permitan determinar cuantohabrían sido esos beneficios. Además, cuando las obrasson encomendadas por diseñadores independientes oautores de software, por ejemplo, ¿existe un documentoen el que conste que se ha encomendado ese trabajo? Sies así ¿en que armario se ha guardado? No se debemenospreciar el costo que acarrea encontrar las pruebasen términos de tensiones y de desorden en el lugar detrabajo, cuando no en términos financieros efectivos.

4. Hágase aconse-jar por un especialis-ta. Los profesionalesespecializados en elsistema de propie-dad intelectual noexisten en todas par-tes, pero un repre-sentante jurídico queconozca la legisla-ción relativa al dere-cho de autor, a mar-cas o a patentes

podría ser más capaz de dar un consejo basado en laexperiencia que otra persona que no tenga esa forma-ción. Para muchos legos en la materia, un abogado es unabogado, y poco les importa el tipo de abogado que sea.Sin embargo, no se piensa así respecto de otras profesio-nes: un ginecólogo y un neurocirujano pueden tenerambos cualificaciones médicas, pero es muy raro que unpaciente considere que uno puede sustituir al otro.Además, aunque los especialistas en propiedad intelec-tual puedan cobrar altos honorarios, el costo de obtenersu asesoramiento puede ser inferior a largo plazo que siuno consultara con un profesional jurídico general quecobra menos pero que puede demorar más tiempo.

5. Siga de cerca el procedimiento de toma de decisio-nes. Un buen representante profesional dará un consejoclaro y comprensible, pero dejará que el cliente adoptesu propia decisión fundamentada acerca de cómo pro-ceder. No cabe a una empresa pedir a un abogado que

tome la decisión respecto de si vale la pena, o no, conti-nuar con un litigio judicial. Es una decisión fundamental-mente de la empresa, al igual que elegir un nuevo siste-ma informático. Un abogado, en el ejercicio privado de suprofesión, no tiene la misma información o los conoci-mientos que el cliente acerca de las consecuencias even-tuales de esa decisión, en particular, las repercusionespara los accionistas, los empleados, los proveedores y losdistribuidores del cliente. Además los representantes jurí-dicos tienen que ser conscientes de que pueden ser acu-sados de recomendar al cliente que entable un juiciosimplemente por interés propio.

6. Hable con su representante acerca de los costos pro-bables y reales. “¿Cuánto me costará todo esto?” no esuna pregunta a la que se pueda contestar con precisiónpor adelantado en relación con un litigio, particularmen-te si la parte perdedora interpone un recurso o si el titu-lar del derecho de propiedad intelectual se enfrenta conreconvenciones y ataques respecto de la validez de susderechos. Dicho esto, es importante preguntar a cuántose elevarían los probables costos y qué puede ocurrir enlos casos en los que la parte perdedora tenga que pagarparte o todos los costos de la parte ganadora. La cuantíadefinitiva no es el único problema: los plazos son impor-tantes para cualquier empresa que controla el movi-miento de efectivo. ¿Tengo que pagar por adelantado ocuando haya terminado el litigio? ¿Puedo tener con regu-laridad estados de cuenta acerca de los gastos incurridosy claros y oportunos avisos cuando los gastos reales seansuperiores a los presupuestados?

7. Recuerde que sus representantes de derechos depropiedad intelectual no son personal de oficina. Nopuede decirse que todo lo que hacen los abogadosgeneralistas y los abogados especializados en el sistemade propiedad intelectual sea un servicio jurídico. Hay unacantidad de actividades de rutina que se llevan a cabo,como fotocopiar y grapar documentos para enviarlos aotros participantes en el litigio, así como a los jueces, losárbitros o los mediadores. Es más caro si se encarga dehacerlo el estudio de abogados que si lo hace el cliente,y se puede ahorrar mucho dinero de esta forma (en unaocasión un estudio de abogados hizo la observaciónpoco elegante de que sus fotocopiadores ganaban másal año que sus abogados). De todos modos, los aboga-dos no son un servicio de correos, ni de almacenamien-to, ni un servicio de secretaría de apoyo para sus clientes.Así pues, no dejen de encargarse de lo que ustedes pue-dan hacer, en lugar de que su representante lo haga, ysalga mucho más caro.

8. No descuide ni el calendario ni el reloj. Casi tan re-currente como la lluvia y el sol es el fenómeno de no res-petar los plazos. Los demandantes no suelen presentarlas respuestas, las pruebas, los honorarios, así como otrosdocumentos importantes, en el plazo establecido por ley

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Ahorre dinerofotocopiando y grapando

los documentos que hayque enviar a otras partes

en el litigio.

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y tienen que recurrir ante el tribunal para que se les resti-tuyan los derechos o se les haga una excepción. Todo esocuesta dinero y es un gasto innecesario, aunque seobtenga lo que se pida. A veces, los litigantes se quejande que sus representantes jurídicos no cumplen con losplazos, mientras que los representantes, por su parte,suelen quejarse de que los clientes “dejan todo para últi-mo momento”, o sea, a menudo, demasiado tarde, parti-cularmente cuando no se tienen en cuenta los feriados,las enfermedades del personal, o los fallos mecánicos delos telefax o de las computadoras. Mediante una planifi-cación por anticipado, las partes en un litigio puedenintroducir las fechas límites de los plazos importantes ensu agenda dos veces: una el mismodía y otra varios días antes, sin olvi-dar de verificar con el representantejurídico que los plazos se hayancumplido.

9. Actúe de manera firme y cohe-rente. Cuando se plantea un litigio,el hecho de que una de las partesadopte una política claramente defi-nida y coherente permite a la otraparte tomar una rápida decisiónacerca de si vale la pena continuarcon el litigio o conviene zanjarlo loantes posible con menos gastos.Ejemplos de políticas de solución decontroversias aplicadas de formaclara y coherente pueden encon-trarse en las actividades de obser-vancia de derechos de McDonald’s,en relación con sus productos y ser-vicios de restauración rápida, en casi120 países, así como en las del easyGroup, cuyas marcas,que llevan todas las palabras “easy” antepuesta, se utilizanen unos 60 países. Aunque esas políticas enérgicas deobservancia de sus derechos de las empresas han recibi-do algunas críticas y comentarios desfavorables de losmedios de comunicación, no hay duda de que su efectodisuasivo ha reducido no sólo los propios gastos en liti-gios sino los de otras empresas que, de otro modo, habrí-an estado dispuestas a interponer demandas por dere-chos de propiedad intelectual.

10.. No permita que su litigio se vuelva una cuestión deprincipio. Los tribunales en casi todas las partes delmundo han sido testigos mudos del fenómeno de litigiosque traspasan las fronteras más allá de las razones y elbuen sentido comerciales, debido a que un litiganteentabla o se opone a una acción judicial “por una cues-tión de principio”, “para dar una lección a la otra parte”, por“una cuestión de honor”, o por algún otro motivo de laíndole. Esto suele ser consecuencia de que una de laspartes tiene la impresión de que el tratamiento de la otraparte se basa en la intención maliciosa de engañar o en

el menosprecio personal. Poco se gana en esos pleitos,en términos de auténtica gratificación, cuando llega elmomento de pagar la factura. Es más acertado escoger elcamino de la dignidad. Tratar cada litigio como un asun-to comercial, y mantenerse lo más alejado posible de lapendiente peligrosamente resbalosa de los insultos, losimproperios o las alegaciones sin fundamento de desho-nestidad, factores que estimulan esas vanas acciones.

Diez, ¿o más?

Las buenas prácticas en la gestión de los costos de los liti-gios en materia de propiedad intelectual no consisten en

marcar la casilla correspondiente ypasar a la cuestión siguiente, sino enevaluar cada situación. Los factoresque se presenten después de inicia-do el litigio, como la participación deotras partes, la posibilidad de aplicarnuevas leyes, o de interpretar deforma diferente las antiguas, y lainsolvencia de un litigante, o sufusión con otra entidad, puedenhacer que sea esencial volver a leerlas sugerencias enumeradas ante-riormente.

Los diez consejos presentados aquíson una selección personal del autor.Los lectores pueden tener otros queprefieran (que puedan ser aplicablesen general o estén centrados endeterminados países o tipos de solu-ción de controversias). Habida cuen-ta de que las costas procesales de los

litigios por derechos de propiedad intelectual continua-rán perturbando tanto a los titulares de esos derechoscomo a aquellos con quienes están en litigio, nunca estáde más poder contar con consejos útiles. Sería una buenacosa que en un número próximo de la Revista de la OMPIse puedan leer otros más.

La política de McDonald’s , claramentedefinida y coherente para la observancia desus derechos de propiedad intelectual, hareducido sus gastos por concepto de litigios.

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Sr. Geoffrey Onyeama, Director General Adjunto, Cooperación para el Desarrollo

El Sr. Onyeama (Nigeria) ha desempeña-do 24 años de su carrera profesional en laOMPI, El Sr. Onyeama entró a la OMPI en1985, y, en 1999, fue nombrado Directorde la Oficina de Cooperación para elDesarrollo con África, y más tarde, endiciembre de 2006, Subdirector General,encargado del Sector de Coordinación delas Relaciones Exteriores, las Relacionescon las Empresas, las Comunicaciones y laSensibilización del Público. Antes de

ingresar en la OMPI, trabajó como investigador en laComisión de Reforma Jurídica Nigeriana y como procura-dor y abogado en el Tribunal Supremo de Nigeria.

El Sr. Onyeama pasa a encargarse del Sector deCooperación para el Desarrollo. Ese sector incluyeactualmente los programas de la OMPI de Coordinaciónde la Agenda para el Desarrollo; Cooperación con lospaíses Africanos, Árabes, Asiáticos y del Pacífico, deAmérica Latina y del Caribe; con los países menos ade-lantados (PMA); y la Academia de la OMPI. El objetivoprincipal del Sector es facilitar una mayor participaciónde los países en desarrollo, y que los PMA puedan apro-vechar más los beneficios de la innovación y la econo-mía del conocimiento.

El Sr. Onyeama señala que la mayoría de los paísesen desarrollo cuentan actualmente con legislacionesmodernas en materia de propiedad intelectual, ofici-nas funcionales de propiedad intelectual, institucio-

nes de investigación respetadas e industrias dinámi-cas y creativas. Y, en todos esos países, hay muchosempresarios con iniciativa, personas con capacidadinventiva, y una gran riqueza de conocimientos tra-dicionales, de biodiversidad, de expresiones cultura-les, así como empresas de diseño imaginativas, y unagran diversidad de productos agrícolas. Así pues, ensu opinión, las bases están echadas para que lasautoridades de los países en desarrollo elaborenestrategias y políticas que utilicen el sistema de pro-piedad intelectual como un medio para lograr uncrecimiento real, económico, tecnológico y culturalde sus países. Destacó que “los países en desarrollohan podido comprobar cómo el uso estratégico dela propiedad intelectual ha contribuido al crecimien-to económico espectacular de países con escasosrecursos naturales o sin ellos. Y cuentan con la capa-cidad y la voluntad necesarias para lograrlo”.

Con arreglo a la meta estratégica “facilitar el uso de lapropiedad intelectual en aras del desarrollo”, el Sr.Onyeama define los principales desafíos como lacolaboración eficaz con los países en desarrollo a lahora de concebir políticas y planes estratégicos enmateria de propiedad intelectual, que permite esta-blecer un marco coherente para la cooperación de laOMPI con esos países; y, dentro de ese marco, la ela-boración y la ejecución de proyectos con plazosbien definidos y resultados concretos y mensurablesen los que se aborden, de forma significativa, losobjetivos de desarrollo de los diferentes países.

PRESENTACIÓN DELNUEVO EQUIPODIRECTIVO

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La OMPI dio la bienvenida a su nuevo Equipo Directivo el 1 de diciembre de 2009, cuando cuatro Directores GeneralesAdjuntos y tres Subdirectores Generales asumieron sus cargos tras concluir el mandato del equipo saliente. Los nombra-mientos, que incluyen a tres personas que ya eran miembros del personal de la OMPI y a cuatro personas que no perte-necían a la Organización, fueron aprobados por los Estados miembros de la OMPI con ocasión de la Reunión del Comitéde Coordinación en junio de 2009, sobre la base de las propuestas presentadas por el Sr. Francis Gurry, Director General.

Estos Directores Generales Adjuntos y Subdirectores Generales, conjuntamente con el Director Ejecutivo de la Oficina delDirector General, (Jefe del Personal) integran oficialmente el Equipo Directivo. El equipo está encargado de prestar asisten-cia al Director General en la orientación estratégica de los programas de la OMPI, la gestión de los presupuestos, las activi-dades y los recursos humanos y financieros de los respectivos sectores, de conformidad con los planes de trabajo conveni-dos, y de garantizar que los resultados obtenidos sean conformes con las nueve metas estratégicas de la Organización.

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Sr. James Pooley,Director GeneralAdjunto, Patentes

El Sr. Pooley (Estados Unidosde América) aporta a laOMPI su gran experienciacomo profesional en el sec-tor privado en el ámbito dela propiedad intelectual.Comenzó su carrera jurídica

en 1973, en California, en el momento en el que SiliconValley comenzaba a interesar a los empresarios innova-dores del sector de las tecnologías de punta, y era abo-gado asociado en el estudio de abogados Morrison &Foerster LLP antes de su nombramiento en la OMPI.También ha dedicado mucho tiempo a enseñar y escribir,y ha presidido muchas asociaciones y comisiones profe-sionales, en particular la American Intellectual PropertyLaw Association (AIPLA), el National Inventors Hall ofFame y el National Academies of Science Committee onIP Rights. Su participación en el escutismo ha sido uninterés personal a lo largo de su vida.

El Sr. Pooley está encargado del Sector de Patentes, queabarca los programas de la OMPI sobre el Derecho depatentes – incluido el apoyo a la labor del ComitéPermanente sobre el Derecho de Patentes (SCP) –, asícomo la administración del Tratado de Cooperación enmateria de Patentes (PCT), donde trabaja el 33% del per-sonal de la Organización, y se genera el 73% de susingresos.

El Sr. Pooley define sus prioridades como garantizar lamejora y expansión constantes del PCT para beneficio detodos sus usuarios, así como dar su total apoyo a losEstados miembros en su continua búsqueda de unaforma equilibrada y fructífera de avanzar en la actividadnormativa. Espera poder alcanzar esas metas haciendohincapié en la prestación de servicios y las actividades dedivulgación destinadas a la comunidad de usuarios delPCT (en particular, llevar a término algunas iniciativasinteresantes ya en curso); y estimulando de forma cons-tante la confianza entre los miembros del SCP. A ese res-pecto, explica que “los avances en el SCP continuarán,dado que los debates en un marco de respeto ayudan adeterminar importantes sectores de interés común”.

Sra. Binying Wang, DirectoraGeneral Adjunta, Marcas,Diseños Industriales eIndicaciones Geográficas

La Sra. Wang (China) comenzó a tra-bajar en la OMPI el año 1992 en laOficina de Cooperación para elDesarrollo con Asia y el Pacífico, yocupó cargos de alta responsabili-dad en la Oficina del DirectorGeneral, antes de ser nombrada SubdirectoraGeneral en diciembre de 2006. Antes de incorporar-se a la OMPI, la Sra. Wang ocupó varios cargos en laadministración pública de China y dirigió el Serviciode Marcas de China, que entonces dependía de laAdministración del Estado para Industria y Comercio.

La Sra. Wang se encargará del sector de Marcas,Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas.Además de apoyar la labor de los Estados miembrosen el Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas,Diseños Industriales e Indicaciones Geográficas (SCT),ese Sector administra el Sistema de Madrid para elRegistro Internacional de Marcas, el Sistema de LaHaya para el Registro Internacional de Dibujos yModelos Industriales, y el Sistema de Lisboa deRegistro Internacional de Denominaciones de Origen.

La Sra. Wang explicó que “el principal desafío es con-tinuar mejorando el funcionamiento de los tres siste-mas de registro, con objeto de que las partes intere-sadas pueden beneficiarse de servicios de control decalidad eficaces, económicos, y fáciles de utilizar”.Además, destaca que el Sector continuará trabajan-do en estrecha colaboración con el SCT, que tieneprevisto examinar una serie de importantes cuestio-nes actuales. >>>

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Sr. Johannes Christian Wichard,Director General Adjunto,Cuestiones Mundiales

El Sr. Wichard (Alemania) ocupó previa-mente el cargo de Director GeneralAdjunto del sector de derecho comercialy económico del Ministerio Federal deJusticia de Alemania, donde se encargóde todos los aspectos de la políticagubernamental en materia de propie-

dad intelectual. De 1998 a 2006, ocupó un cargo en laDivisión de Derecho de Propiedad Industrial de la OMPI yen el Centro de Arbitraje y Mediación de la Organización.

El Sr. Wichard dirigirá el Sector de Cuestiones Mundiales,que acaba de crearse. Este Sector reúne varios progra-mas que se ocupan de cuestiones horizontales e inter-sectoriales, en particular: Conocimientos Tradicionales,Expresiones Culturales Tradicionales y RecursosGenéticos; Arbitraje, Mediación y Nombres de Dominio;Cooperación con algunos países en Europa y Asia;Economía y Estadística; Pequeñas y Medianas Empresas(Pymes); Cultivar el Respeto por la PropiedadIntelectual; el nuevo programa sobre la PropiedadIntelectual y los Desafíos Mundiales; Comunicaciones; yRelaciones Exteriores.

Para el Sr. Wichard, el reto fundamental para este Sectores reafirmar la posición de la OMPI como principal ins-tancia intergubernamental de debate sobre las políticasen materia de propiedad intelectual a nivel internacio-nal. Y explica cómo todos los programas en el marco delSector de Cuestiones Mundiales pueden contribuir deci-sivamente a alcanzar ese objetivo, por ejemplo, coordi-nando las negociaciones para la elaboración de un ins-trumento jurídico destinado a la protección de los cono-cimientos tradicionales, las expresiones culturales tradi-cionales y los recursos genéticos; aportando informa-ción objetiva acerca de los aspectos económicos de laprotección de los derechos de propiedad intelectual;favoreciendo una interacción más eficaz con otras orga-nizaciones intergubernamentales y no gubernamenta-les; y participando activamente en los debates sobre losprincipales desafíos con que se enfrenta la humanidad,tales como el desarrollo económico, el cambio climático,la salud pública y la seguridad alimentaria.

Sr. Trevor C. Clarke, Subdirector General, Derecho de Autor

El Sr. Clarke (Barbados) se une a la OMPItras seis años en calidad de Embajadorde la Misión Permanente de Barbadosante la Oficina de Naciones Unidas yotros Organismos Internacionales enGinebra, culminación de una brillante

carrera de más de 40 años en ingeniería y gestión de lastelecomunicaciones en la empresa multinacional britá-nica Cable & Wireless. Su papel en las negociaciones conlos gobiernos para liberalizar las telecomunicaciones fuemuy importante, tanto en Barbados como en el marcode la Organización de Estados del Caribe Oriental.

El Sr. Clarke se encarga de diversas actividades de laOMPI en el complejo ámbito del derecho de autor yderechos conexos, que van desde el apoyo de la labornormativa de los Estados miembros en el ComitéPermanente sobre Derecho de Autor y DerechosConexos (SCCR) a las actividades relacionadas con cre-ación de capacidad, sensibilización e infraestructura.

El Sr. Clarke explica que su prioridad principal es prestarasistencia al Director General en “la construcción deuna organización que esté mejor preparada para hacerfrente a los múltiples desafíos que plantea el funciona-miento del sistema internacional de propiedad intelec-tual en un entorno mundial que evoluciona rápida-mente”. A este respecto considera fundamental la con-tribución de la labor de la OMPI sobre derecho de autory derechos conexos. Además, destaca el reto que signi-fica para la dirección atender a las expectativas de losEstados miembros en un momento en el que aumen-tan las demandas de los recursos de la OMPI y se redu-cen sus ingresos. Entre esas expectativas cabe destacarla creación de una base normativa que garantice que laOrganización mantiene su papel preponderante comoautoridad mundial en derecho de autor; la adopción deenfoques creativos para atender a las demandas actua-les de los Estados miembros; y la orientación futura dela función de la OMPI en el ámbito digital trazada en lasarenas movedizas del derecho de autor.

Sr. Ambi Sundaram,Subdirector General,Administración yGestión

El Sr. Sundaram (Sri Lanka)aporta a la OMPI más de30 años de experiencia yconocimientos especiali-zados en administraciónpública y gestión. Ante-riormente dirigió el Departamento de Apoyo yServicios Operacionales de la Organización Mundialde la Salud, donde comenzó a trabajar en 1979, trashaber iniciado su carrera profesional como Consultoren gestión en Arthur Andersen & Co, Reino Unido.

Como parte de la importante reorganización realizadacon arreglo al Programa de Alineación Estratégica de laOMPI, todos los programas relativos a administración ygestión de la organización se han integrado en el Sectordirigido por el Sr. Sundaram. Se trata de las Finanzas; el

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Presupuesto y la Gestión de Programas; la Gestión y elDesarrollo de los Recursos Humanos; los Servicios deApoyo Administrativo; las Tecnologías de la Informacióny de las Comunicaciones; los Servicios de Conferenciasy Lingüístico; la Seguridad; y los Edificios.

El Sr. Sundaram destaca el papel central que suSector desempeñará a la hora de establecer una cul-tura institucional centrada en el rendimiento y en laprestación de servicios a los usuarios, y de garantizarque los procedimientos básicos administrativos y degestión sean eficaces, eficientes, orientados a prestarservicios a los usuarios, y económicos.

Sr. Yoshiyuki (Yo)Takagi, SubdirectorGeneral, InfraestructuraMundial de PropiedadIntelectual

Desde que se incorporó a laOMPI, en 1994, el Sr. Takagi(Japón) ha ocupado el cargode Director de varias divisio-nes, y últimamente ha pues-to en marcha el nuevo Departamento de InfraestructuraMundial de Propiedad Intelectual del que es Director.Comenzó su carrera en la Oficina Japonesa de Patentes,en 1979, y también ocupó cargos en el Ministerio deRelaciones Exteriores del Japón, participando en nume-rosas reuniones de la OMPI y en las negociaciones relati-vas al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos dePropiedad Intelectual relacionados con el Comercio(Acuerdo sobre los ADPIC).

El Sr. Takagi dirige el Sector de Infraestructura Mundial dePropiedad Intelectual, que se ha establecido para alcan-zar la nueva meta estratégica de la OMPI de “coordina-ción y desarrollo de una infraestructura mundial de pro-piedad intelectual”. La labor del sector agrupa algunosservicios fundamentales y activos estratégicos que pro-porciona la OMPI, y coordina e integra nuevos compo-nentes, con el objetivo de facilitar el intercambio deconocimientos y respaldar las infraestructuras necesariaspara la difusión de los conocimientos con objeto de apo-yar la protección y la utilización de los activos de propie-dad intelectual y la información a ese respecto en todoslos países. Los programas que abarca el Sector incluyenlos sistemas internacionales de clasificación, las normasde la OMPI en materia de propiedad intelectual, los servi-cios internacionales de información sobre la propiedadintelectual, y la modernización de la infraestructura de lasoficinas de propiedad intelectual.

Tras haber prestado asistencia a varias oficinas de propie-dad industrial, en su transición de sistemas basados en ladocumentación impresa a sistemas asistidos por las tec-nologías de información, en su calidad de Director del

Comité Permanente de la OMPI sobre Información enmateria de Propiedad Industrial, el Sr. Takagi destaca: “losavances tecnológicos recientes en los sistemas de inter-conexión, como es el caso de los motores de búsquedainteligentes, las herramientas analíticas y plurilingües ylas plataformas comunes para intercambiar conocimien-tos en materia de propiedad intelectual, facilitarán la cre-ación de una infraestructura mundial de propiedad inte-lectual que sirva de apoyo a una colaboración más estre-cha y abierta entre las oficinas de propiedad intelectual”.

Sr. Naresh Prasad, Jefe de Gabinete

El Equipo Directivo incluye al Sr. NareshPrasad (India), Director Ejecutivo de laOficina del Director General (Jefe dePersonal), que fue nombrado el 11 demayo de 2009. El Sr. Prasad tiene unalarga y distinguida carrera en el ServicioCivil de la India (o sea el servicio admi-nistrativo indio) y cuenta en su habercasi 30 años de experiencia a nivel nacional e internacio-nal, de los cuales más de 10 años en cargos de alta res-ponsabilidad en el Ministerio de Industria y Comercio dela India, y, durante los últimos cuatro años, en su calidadde coordinador de las cuestiones de propiedad intelec-tual en la India. El Sr. Prasad también trabajó durante tresaños en la Organización de las Naciones Unidas para elDesarrollo Industrial (UNIDO). Fue el negociador princi-pal de la India para asuntos relativos a la propiedad inte-lectual en varias instancias bilaterales y multilaterales.

La Oficina del Director General se encarga de la planifica-ción estratégica general, y de garantizar una coordina-ción eficaz a la hora de apoyar las metas de la OMPI, tantoentre los sectores internos, como entre la Secretaría y susEstados miembros y otros interlocutores externos. El Sr. Prasad explica: “Mi empeño es garantizar que se alcan-cen, en su letra y espíritu, las prioridades y las metas defi-nidas por el Director General”.

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