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Año XXXIV – Número 2914

Lima, 31 de enero de 2017

SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Pág.

PROCESO 83-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo del Estado (Colombia). Expediente interno del Consultante: 2012-00273. Referencia: Marcas JCC (denominativa) y TCC (denominativas y mixtas).......... ............................................................................. 2

PROCESO 99-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2013-00200. Referencia: Cancelación por falta de uso de la marca BASS (denominativa) ............................................................... 24

PROCESO 109-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Tribunal Supremo de Justicia del Órgano Judicial del Estado Plurinacional de Bolivia. Expediente interno del Consultante: 1067/2014. Referencia: Signos involucrados: GGGG (mixta) y GG (mixta) ............................. 41

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 9 de septiembre de 2016

Proceso:

Asunto:

83-JP-2016

Interpretación Prejudicial

Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo del Estado (Colombia)

Expediente interno del Consultante:

Referencia:

Magistrada Ponente:

VISTOS

2012-00273

Marcas JCC (denominativa) y TCC (denominativas y mixtas)

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros

El Oficio 456, recibido el 9 de febrero de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo del Estado de la República de Colombia, solicita la interpretación prejudicial de los Artículos 134, 136 literal h), 224, 225 y 226 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2012-00273.

El Auto de 26 de agosto de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A. ANTECEDENTES

1. Partes en el proceso interno

Demandante: Transportadora Comercial Colombia S.A.

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Demandado:

Tercero interesado:

2. Hechos relevantes

Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), República de Colombia.

Paremos S.A.

2.1. El 26 de abril de 201 O, Paremos S.A. solicitó el registro de la marca JCC (denominativa), para distinguir "vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática y repuestos para los mismos", productos comprendidos en la clase 12 de la "Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas", instituida por el Arreglo de Niza (en adelante, Clasificación Internacional de Niza)1

.

2.2. El 18 de junio de 201 O, se publicó el extracto de la referida solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial 617.

2.3. Dentro del plazo legal, Transportadora Comercial Colombia S.A., presentó oposición con fundamento en la confundibilidad del signo solicitado con las siguientes marcas de su titularidad:

a) TCC (denominativa), registrada mediante certificado 183154, paradistinguir "seguros y finanzas", de la Clase 36 de la ClasificaciónInternacional de Niza;

b) TCC (denominativa), registrada mediante certificado 183155, de laClase 38 de la Clasificación Internacional de Niza;

c) TCC (mixta), registrada mediante certificado 7115, para ampararactividades "relacionadas con los servicios de la Clase 39 del Art.2 del D. 755/72",

d) TCC (mixta), registrada mediante certificado 249960, paradistinguir "servicios de acondicionamiento y embalaje de productos;servicios de transportes aéreos, aeronaúticos y terrestres; serviciosde depósito y almacenaje; servicios de asistencia en caso de averíade vehículos; servicios de transporte de automóviles; servicios detransporte en barcos o buques; servicios de camionaje; servicios

Expediente administrativo: 10 48856.

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de transporte de mercancías; serv1c1os de fletes; serv1c1os de transporte de muebles; servicios de organización de viajes; servicios de reparto de paquetes; servicios de reparto de mercancías; servicios de transporte valores", servicios de la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza;

e) TCC (mixta), registrada mediante certificado 250008; para amparar"servicios de distribución de correo, servicios de transmisión dedespachos; servicios de telecomunicaciones; transmisión IP(protocolo de internet); servicio de ATM (MTA-modo de transmisiónde asíncrono); servicios de retorno de llamadas internacionales;provisión de acceso a una o varias redes de información global;servicios de provisión de servicios de internet; servicios de intranet(inclusive acceso móvil); servicios de escogencia de red (webcasting) y de frentes de almacenamiento de red (web store front);servicios de videoconferencias; servicios de multimedia en red;servicios de red especializados; servicios virtuales; todo otroservicio prestado a través de correo electrónico la prestación deservicios generales de comunicaciones y manejo de información; laasesoría y realización de estudios; diseños; planeación; montaje;supervisión e interventoría de proyectos relacionados con laprestación de servicios de telecomunicaciones o afines de dichocampo; medición cuantitativa de las audiencias de los medios deradio y televisión y medición cuantitativa de los diferentes mediosescritos; estudios de la cultura y comunicación dentro de lasempresas e instituciones", de la Clase 38 de la ClasificaciónInternacional de Niza;

f) TCC (mixta), registrada mediante certificado 252823, paraidentificar "servicios de localización en mercancías y de vagonesde mercancias por computador; servicios de transcripción decomunicaciones; servicios de correo publicitario; servicios dedistribución de muestras; servicios de difusión de anunciospublicitarios y de material publicitario tales como folletos prospectosimpresos; agencias de importación y exportación; agencias deinformaciones comerciales; investigaciones y búsqueda de

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mercados; estudio de mercados; difusión y distribución de muestras; peritaje de negocios; servicios de asesores para la organización y dirección de negocios análisis de producción de costos; ventas de subasta pública; relaciones públicas; servicios prestados por personas u organizaciones cuya finalidad es la explotación y dirección de empresas comerciales y dirección de negocios y las funciones comerciales de dichas empresas, servicios de establecimientos de publicidad que se encargan esencialmente de comunicaciones al público, de declaraciones o anuncios y por todos los medios de difusión y relación con toda clase de mercancías y servicios; servicios por radio y televisión o medios electrónicos en relación con el transporte de mercancías; los servicios que entrañan el registro, transcripción, composición, compilación, transmisión o sistematización de comunicaciones escritas y de grabaciones, así como la explotación o compilación de datos matemáticos y estadísticos; los servicios de agencias de publicidad, así como servicios tales como la distribución de prospectos, directamente o por correo; y la distribución de muestras. servicios prestados por personas y organizaciones cuya finalidad principal es la explotación de empresas industriales, comerciales y el reagrupamiento por cuenta de terceros, de productos diversos permitiendo a los consumidores examinar y comprar estos productos con comodidad", de la Clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza; y,

g) TCC (mixta), registrada mediante certificado 331898, paradistinguir "telecomunicaciones", servicios de la Clase 38 de laClasificación Internacional de Niza.

� fj;".NENSAJEJUA

2.4. Confusión respecto de sus marcas TCC (denominativas y mixtas), previamente registrada para distinguir servicios comprendidos en las clases 35, 36, 38 y 39 de la Clasificación Internacional de Niza.

2.5. Dentro del término oportuno, Jieh Chueng Industrial Co. Ltd. presentó oposición con fundamento en la similitud existente entre la marca solicitada y las marcas JCC, previamente registradas en Taiwan e

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Indonesia para amparar productos de la Clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.

2.6. El 23 de febrero de 2011, mediante Resolución 9726, la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio {en adelante, la SIC) declaró infundadas las oposiciones presentadas por Transportadora Comercial Colombia S.A. y Jieh Chueng Industrial Co. Ltd. y concedió el registro solicitado.

2.7. Transportadora Comercial Colombia S.A. interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución Administrativa 9726.

2.8. El 20 de junio de 2011, mediante Resolución 32818, la Directora de Signos Distintivos de la SIC, al resolver el recurso de reposición, confirmó la Resolución 9726.

2.9. El 27 de marzo de 2012, mediante Resolución 22083, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, al resolver el recurso de apelación, confirmó la Resolución 9726.

2.1 O. El 3 de agosto de 2012, Transportadora Comercial Colombia S.A. interpuso, ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de las Resoluciones 9726, 32818 y 22083.

2.11. El 23 de julio de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo del Estado de la República de Colombia suspendió el proceso a fin de solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de los Artículos 134, 136 literal h), 224, 225 y 226 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

3. Argumentos de la demanda

3.1.

Transportadora Comercial Colombia S.A. presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en la que expuso los siguientes argumentos:

Debido a la evidente similitud entre la marca solicitada para registro JCC (denominativa) y la marca TCC (denominativas y mixtas), es posible concluir que la marca JCC (denominativa) no es suficientemente distintiva para distinguir productos comprendidos en la clase 12 de la Clasificación Internacional de Niza.

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3.2. Las dos marcas confrontadas comparten dos de los tres elementos que componen cada una, logrando así una intensa similitud en este campo, lo que hará caso imposible al consumidor promedio diferenciar una de otra, consumidor que no repara en nimiedades, sobre todo teniendo en cuenta que la letra del inicio tiene una escritura muy parecida, es decir, es muy dificil que el consumidor desprevenido logre diferenciarlas.

3.3. Las dos marcas en conflicto comparen una raíz similar y un mismo final (CC), por lo que su articulación es idéntica, emitiendo así un mismo sonido, dental al final y gutural al inicio.

3.4. El segundo supuesto del Artículo 226 de la Decisión 486 dispone una protección para las marcas notoriamente conocidas que alcanza la totalidad de productos y servicios, a condición de que exista riesgo de confusión o asociación con el titular del signo o sus productos, servicios, establecimientos o actividades; un daño comercial injusto por razón de la dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o un aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo.

3.5. La marca JCC (denominativa) constituye una clara imitación de las marcas notoriamente conocidas TCC (denominativas y mixtas), causando confusión entre los dos signos y, por ende, constituyendo un aprovechamiento del prestigio de la marca TCC (denominativas y mixtas).

4. Argumentos de la contestación a la demanda

4.1. La SIC presentó contestación a la demanda sosteniendo lo siguiente:

a) Efectuado el examen en conjunto de las marcas enfrentadas JCC(denominativa) y TCC (denominativas y mixtas) no arrojaconfusión, por cuanto en su conjunto cada uno de los signos seencuentra provisto de la suficiente carga diferenciadora eindividualizadora, en tal sentido, son percibidos de diferentemanera. Así, tenemos que la comparación debe atender a unavisión de conjunto, lo cual evita fraccionamiento de los signos ylleva a la extracción de la dimensión característica de los mismos.

b) Al efectuarse la comparación entre signos, cuando se trata designos que contengan elementos de uso general y repetitivo, esclaro que deberá prescindirse de estos al momento de lacomparación, ya que su uso individual no es monopolizable, ni sepuede esperar un tratamiento especial. En el caso concreto, lamarca concedida JCC (denominativa) y la marca de la sociedaddemandante comparten dos letras, partícula incorporada en unnúmero importante de registros previamente concedidos por la SIC

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en favor de diferentes titulares, por lo que no es susceptible de apropiación individual, en consecuencia, cualquier comparación deberá centrarse en el término radical no común entre los signos.

c) El signo demandando JCC (denominativo) y las marcas TCC(denominativas y mixta), a pesar de tener en común las letras CC,no presentan similitud alguna que pueda generar algún tipo deconfusión en el consumidor, dado que, en el presente caso, ladenominación JCC (denominativa) confiere al signo una estructuravisual y fonética única, generando distintividad y permitiendo sudiferenciación sin generar riesgo de confusión o asociación.

d) El producto distinguido está asociado a aparatos de locomociónterrestre, aérea o acuática y repuestos para los mismos, mientrasque el producto asociado a TCC está registrado para 1 O (diez) tiposde servicios, los cuales se caracterizan por el transporte deelementos y mensajería.

e) En el presente caso, la expresión JCC es ortográfica y visualmentedistinta, y la imagen que la acompaña no resulta relevante para nopermitir su uso en el mercado, no encontrando lugar para laconfusión de esta, por cuanto la pronunciación de la letra "J" escompletamente distinta a la de la letra "T", lo cual genera desde elcomienzo una diferenciación entre las marcas en disputa y

brindaría al consumidor el primer indicio de un origen del productodistinto.

4.2. No se encontró, en el expediente remitido, copia del escrito de contestación a la demanda contencioso administrativa por parte de Paremos S.A., tercero interesado en el proceso interno.

B.

1.

2.

NORMAS A SER INTERPRETADAS

El Tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial de los Artículos 134, 136 literal h), 224, 225 y 226 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

No procede la interpretación del Articulo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina por cuanto la controversia discutida ante el Tribunal consultante no radica en la determinación de la aptitud distintiva intrínseca del signo solicitado, sino en la extrínseca.

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3. En consecuencia, únicamente procede la interpretación de los Artículos136 literal h), 224, 225 y 226 de la Decisión 486 de la Comisión de laComunidad Andina2

.

4. De oficio se interpretará el Articulo 136 literal a) de la Decisión 4863 altratarse de un tema de irregistrabilidad por confusión de signos.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

2 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. -

3

"Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total oparcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero,cualesquiera que sean los productos o seNicios a los que se aplique el signo, cuando suuso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese terceroo con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o fa dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario."

"Articulo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier Pafs Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. ff

• Articulo 225.- Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Titulo, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de fas normas para fa protección contra la competencia desleal del Pafs Miembro.

"Articulo 226.- Constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso

del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o una reproducción, imitación, traducción otransliteración del signo, susceptibles de crear confusión, en relación con establecimientos, actividades, productos o servicios idénticos o similares a los que se aplique.

También constituirá uso no autorizado del signo distintivo notoriamente conocido el uso del mismo en su totalidad o en una parte esencial, o de una reproducción, imitación, traducción otransliteración del signo, aun respecto de establecimientos, actividades, productos o servicios diferentes a los que se aplica ef signo notoriamente conocido, o para fines no comercia/es, si tal uso pudiese causar alguno de los efectos siguientes:

a) riesgo de confusión o de asociación con el titular del signo, o con sus establecimientos,actividades, productos o servicios;

b) daño económico o comercial injusto al titular del signo por razón de una dilución de lafuerza distintiva o del valor comercial o publicitario del signo; o,

c) aprovechamiento injusto del prestigio o del renombre del signo.

El uso podrá verificarse a través de cualquier medio de comunicación, incluyendo los electrónicos:

"Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro oregistrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos oservicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión ode asociación;( ... )"

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1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud fonética,ortográfica, gráfica e ideológica. Reglas para realizar el cotejo designos.

2. Comparación entre signos denominativos y mixtos.3. La marca notoriamente conocida y su prueba.4. La conexión competitiva.

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitudfonética, ortográfica, gráfica e ideológica. Reglas para realizar elcotejo de signos.

1.1. Se abordará el presente tema en virtud de que, en el proceso interno, se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre el signo JCC (denominativo), solicitado por Paremos S.A., y las marcas TCC (denominativas y mixtas), registradas a favor de Transportadora Comercial Colombia S.A., sobre la base de las cuales se presentó la oposición, que fue finalmente declarada infundada.

1.2. En consecuencia, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor es el siguiente:

"Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormentesolicitada para registro o registrada por un tercero, para losmismos productos o servicios, o para productos o serviciosrespecto de los cuales el uso de la marca pueda causar unriesgo de confusión o de asociación;

(. .. )" .

1.3. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de aptitud distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor4.

Véase, a modo referencial, la interprelación prejudicial expedida denlro del Proceso 325-IP-2015, pp. 9-10.

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a) El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto. Elprimero, riesgo de confusión directo, caracterizado por laposibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o serviciodeterminado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgode confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuyea dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origenempresarial diferente al que realmente posee.

b) El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que elconsumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origenempresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor dedicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculacióneconómica.

1.4. Al resolver la controversia, se debe examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:

5

6

7

a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signosen conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otroselementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidenciaen las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse tambiénen cuenta las particularidades de cada caso, con el fin dedeterminar si existe la posibilidad real de confusión entre los signosconfrontados5

.

b) Ortográfica (gramatical): Se refiere a la semejanza de las letrasde los signos en conflicto desde el punto de vista de suconfiguración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales,la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, olas terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cualespueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión seamás palpable u obviae .

c) Gráfica (figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementosgráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazosdel dibujo o el concepto que evocan7

.

Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales expedidas dentro del Proceso 15-IP-2013, p. 5; y el Proceso 519-IP-2015, p. 6.

lbfd.

En ese sentido, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 519-IP-2015, pp. 11-12.

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d) Conceptual (ideológica): Se configura entre signos que evocanuna idea y/o valor idéntico y/o semejanteª.

1.5. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se debe observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:9

1.6.

B

9

10

11

a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementosque conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cadauno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuentasu unidad fonética, ortográfica, gráfica y conceptual.

b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo;esto es, se debe· analizar un signo y después el otro. No esprocedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidordifícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo haráen momentos diferentes.

c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no lasdiferencias, pues es en las semejanzas en las que se puedepercibir el riesgo de confusión o asociación.

d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar delconsumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómoel producto o servicio es percibido por el consumidor. El criterio delconsumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya queestamos frente a productos que se dirigen a la población engeneral.

En relación con esta última regla para el cotejo de marcas, relativa al consumidor medio, es preciso indicar que se espera que este confiará en la imagen imperfecta que conserva en la memoria10

. Asimismo, se entiende que este percibe la marca como un todo, sin detenerse a examinar los diferentes detalles 11

• Adicionalmente, su nivel de atención puede variar en función de la categoría de productos o servicios

/bid.

Véase, por ejemplo, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 178-IP-2015, p. a.

Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas en el Proceso 129-IP-2014, p. 12; Proceso 14-IP-2009, p. 6: Proceso 92-IP-2004, p. 6; las cuales toman como referencia laSentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (T JCE) de 25 de septiembrede 2002, asunto T-136/00.

Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 475-IP-2015 de 14 de julio de 2016, p. 8, la cual toma como referencia la Sentencia del T JCE de 12 de junio de 2007, OAMJ e/ Shaker, asunto C-334/05 P, apartado 35; citada en la Sentencia del TJUE de 3 de mayo de 2016, Aranynektár Termékgyártó és Kereskedelmi KFT e/ Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), asunto T-503/15, apartado 26.

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1.7.

1.8.

1.9.

12

13

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15

contemplada, sin embargo, en general, se considera que se trata de un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz 12.

Finalmente, cabe precisar que un signo es idéntico a una marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca; mientras que un signo será semejante cuando, considerado en su conjunto, contenga diferencias tan insignificantes que puedan pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor13

.

Al respecto, el Tribunal advierte la prolijidad que se debe tener al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos, debiendo en un primer momento determinar la existencia de sus identidad o similitud, y en un segundo momento la correspondencia entre los productos o servicios que cada uno distingue o pretende distinguir14

• De tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de contar con fundamentos claros para denegar o conceder un registro. En cambio, de existir dos signos idénticos en su composición pero que identifican productos o servicios en clases distintas, como regla general, podrán ser perfectamente registrables15

•

De acuerdo a las reglas y pautas antes expuestas, es importante que, al analizar el caso concreto, se determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación.

Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 475-IP-2015 de 14 de julio de 2016, p. 8, la cual toma como referencia la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 23 de marzo de 2012, Sarilla e/ OHMI - Brauerei Schlosser (ALIXIR), asunto T-157/10, apartado 18; citada en la Sentencia del TJUE de 28 de abril de 2016, Gervais Danone cJ EUIPO - Mahou (B'lue), asunto T-803/14, apartado 18. Véase también la Sentencia del TJCE de 6 de julio de 1995, caso "Mars", asunto C-470/93, apartado 24; citada en 1a Sentencia del T JCE de 16 de septiembre de 1999, Estée Lauder Cosmetics e/ Lancaster Group, asunto C-220/98, apartado 27. Véase asimismo la Sentencia del TJCE de 20 de mayo de 1992, Comisión de las Comunidades Europeas e/ República Federal de Alemania, asunto C-290/90, relativo a la interpretación de los Articulas 30 y 36 del Tratado CEE y al concepto de "medicamento", en el cual el T JCE desestimó el recurso interpuesto por la Comisión, apartado 11: "El Gobierno alemán considera que las soluciones controvertidas son asimismo medicamentos por su presentación debido a la siguiente razón: dado que las soluciones deben utilizarse cuando el ojo ya se encuentra afectado, el consumidor normalmente informado debe deducir de ello que se trata de un producto con propiedades preventivas o curativas".

Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 316-IP-2015.

En ese sentido, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 512-IP-2014 de 15 de julio de 2015.

Asl, la Interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 316-IP-2015, ya citado.

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2. Comparación entre signos denominativos y mixtos

2.1. El Tribunal desarrollará el presente tema en virtud del tipo de marcas en conflicto, es decir, de la marca JCC (denominativa), solicitada por Paremos S.A., y las marcas TCC (mixtas), registradas a favor de Transportadora Comercial Colombia S.A., sobre la base de las cuales se presentó la oposición al registro y, posteriormente, se interpuso la demanda de nulidad.

2.2. Como la controversia radica en determinar la posibilidad de confusión de un signo denominativo y uno mixto, es necesario que se proceda a compararlos teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo, por un lado, y por un elemento denominativo y uno gráfico, por el otro. Los denominativos están representados por una o más palabras legibles, dotadas o no de un significado conceptual. Losmixtos, en cambio, por un elemento denominativo y uno figurativo, esdecir, por palabras y trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente.

2.3. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso16

.

2.4. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se debe identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor: si el denominativo o el gráfico.

16

17

18

a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtaspredomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habríalugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistirpacíficamente en el ámbito comercial17

, salvo que puedan suscitaruna misma idea o concepto en cuyo caso podrán incurrir en elriesgo de confusión18

•

Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales expedidas dentro del Proceso 55-IP-2013, p. 12; y el Proceso 178-IP-2015, p. 10.

Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 129-IP-2015, p. 10.

En lo que concierne al cotejo entre marcas mixtas, cabe precisar que se ha adicionado en el literal c), la siguiente precisión: "salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrán incurrir en el riesgo de confusión". Dicha precisión no ha sido tomada en cuenta en antecedentes previos del Tribunal en los que solo se indicaba lo siguiente: • Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habrla lugar a la confusión entre fas marcas, pudiendo estas coexistir

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b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberárealizarse el cotejo de conformidad con las reglas para el cotejo designos denominativos anteriormente señaladas19

•

2.5. En congruencia con el desarrollo de la presente interpretación prejudicial, se debe proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas desarrolladas precedentemente, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos JCC (denominativo) y TCC (mixtos). Para su análisis, se debe tener en cuenta las palabras o partículas que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Asimismo, deberá establecer cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor.

3. La marca notoriamente conocida y su prueba.

3.1. En el presente caso, Transportadora Comercial Colombia S.A. alegó el carácter notorio de sus marcas TCC (denominativas y mixtas). En tal virtud, el Tribunal estima conveniente desarrollar el tema de la marca notoriamente conocida y su prueba.

3.2. A este respecto, resulta pertinente tener en cuenta el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal h), cuyo tenor es el siguiente:

19

"Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

(. .. ) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración

o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamenteconocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean losproductos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su usofuese susceptible de causar un riesgo de confusión o deasociación con ese tercero o con sus productos o servicios; unaprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de sufuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario."

pacificamente en el ámbito comerciar. Sin embargo, resulta pertinente adicionar la precisión planteada debido a que uno de los supuestos en los que podría suscitarse el riesgo de confusión es aquel en el que sin perjuicio del elemenlo que predomine en los signos mixtos, estos podrían evocar una misma cosa, caracteristica o idea. Lo que ocurre, por ejemplo, cuando la parte denominaliva de una marca describe el gráfico de la otra.

Véase, a modo referencial, la inlerpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 88-lP-2015, pp. 10-11.

14

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3.3. Como se advierte de la disposición citada, no es registrable un signo que reproduzca, imite, traduzca, translitere o transcriba un signo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial.

3.4. El Artículo 224 de la Decisión 486 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal por el sector pertinente en cualquier País Miembro, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. El Artículo 228 de la misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de una marca.

3.5. De lo dispuesto por los referidos artículos, se desprenden ciertas características de los signos notoriamente conocidos:

3.6.

20

21

a) Debe ser notoriamente conocido por el sector pertinente20;

b) Debe ser reconocido como tal en cualquiera de los PaísesMiembros21 ;

c) Puede haber adquirido la notoriedad por cualquier medio.

Adicionalmente, cabe señalar que la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende, en caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro, con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicios de

Al respecto, el Articulo 230 establece una lista no exhaustiva de sectores pertinentes de referencia:

"Articulo 230.- Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para detenninar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes:

a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que seaplique:

b) las personas que participan en fas canales de distribución o comercialización del tipo deproductos o servicios a /os que se aplique: o,

e) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento,actividad, productos o servicios a /os que se aplique.

Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores."

Sin embargo, cabe apuntar que, como dispone el Articulo 229 de la Decisión 486:

• Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que:

a} no esté registrado o en trámite de registro en el Pals Miembro o en el extranjero:

(. . . )".

15

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que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquella22

•

3. 7. En ese sentido, la protección conferida a los signos notoriamenteconocidos es más amplia que la otorgada a las marcas ordinarias; es decir, excede los principios de especialidad, territorialidad, registra! y uso obligatorio. De esta manera, se dan las siguientes particularidades en relación a los referidos principios:

22

23

a) Principio de especialidad: La protección conferida al signonotoriamente conocido rompe el principio de especialidad. Enconsecuencia, en todo cotejo que involucre un signonotoriamente conocido, se deberá analizar el riesgo de confusión,asociación, dilución y parasitismo, independientemente de laclase en la que se haya registrado el signo notoriamente conocidoy de aquella en la que se pretenda registrar el signo en conflicto(Artículos 155 literal e) y 226 segundo párrafo de la Decisión 486).

b) Principio de territorialidad: La protección otorgada al signonotoriamente conocido comporta una excepción al principio deterritorialidad. Por lo tanto, no se negará la calidad de notorio alsigno que no sea reconocido como tal en el País Miembro dondese solicita la protección, bastando al efecto que lo sea encualquiera de los Países Miembros (Artículos 224 de la Decisión486).

c) Principio registral: La protección del signo notoriamenteconocido rompe el principio registra! que rige la protección de lasmarcas ordinarias. En efecto, no se negará la calidad de notoriode un signo por el solo hecho de que no se encuentre registradoo en trámite en el Pais Miembro o en el extranjero (Articulo 229literal a) de la Decisión 486). Por lo tanto, la protección de lossignos notoriamente conocidos no dependerá de su registro ni desu solicitud a registro en país alguno.

d) Principio de uso obligatorio: La protección conferida al signonotoriamente conocido constituye una excepción al principio de uso obligatorio de la marca. En otras palabras, no se negará el carácter de notorio ni se cancelará23 el registro de un signonotoriamente conocido a causa de su falta de uso para distinguir

Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial pronunciada en el Proceso 107-IP-2015, p. 15.

Véase, al respecto, la interpretación prejudicial recaída en el Proceso 436-IP-2015 de 2 de marzo de 2016, pp. 13-20.

16

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productos o serv1c1os, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro (Articulo 229 literal b) de la Decisión 486). En estos casos, la prueba de la notoriedad deberá atender a criterios diferentes a "/a duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro", de conformidad con lo establecido en el Artículo 228.

3.8. La notoriedad de una marca no se presume, debe ser probada por quien alega esa condición24. Además, El reconocimiento de la notoriedad le corresponde a la autoridad nacional competente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486. En ese sentido, para determinar si una marca es notoriamente conocida se deben tener en cuenta los criterios establecidos de forma no taxativa en el artículo previamente citado2s.

24

25

a) El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor aladquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusióndirecta), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarialdiferente al que realmente posee (confusión indirecta).

b) El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que,aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del

Véase, a modo referencial, las interpretaciones prejudiciales emitidas en los Procesos 08-IP-95, p.18, 25-IP-2011, p.15, y 107-IP-2015, p.15.

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.-

"Art/culo 228. - Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:

a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquierPaís Miembro;

b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquierPals Miembro;

c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquierPals Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otroseventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;

d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento,actividad, productos o servicios a los que se aplique;

e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuyanotoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del Pafs Miembro en el que se pretende la protección;

f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;g) el valor contable del signo como activo empresarial;h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del

signo en determinado territorio; o,i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por

el titular del signo en el Pais Miembro en que se busca protección;j) los aspectos del comercio internacional; o,

k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivoen el Pals Miembro o en el extranjero.

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producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

c) El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signosidénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidaddistintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en elmercado, aunque se use para productos que no tengan ningún gradode conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

d) Y, por último, el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que uncompetidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de lossignos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobreproductos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad conlos que ampara el signo notoriamente conocido.

3.9. Resulta esencial que la autoridad nacional competente determine el momento a partir del cual la marca notoriamente conocida tiene tal calidad, ya sea que se trate de una impugnación sobre la base de la marca notoria contra un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca26

•

3.1 O. En relación con los diferentes riesgos en el mercado, la Autoridad competente al resolver la controversia debe tomar en cuenta los cuatro riesgos de los que se les debe resguardar de conformidad con los Artículos 136 literal h) y 226 literales a), b), y c) de la Decisión 486. Estos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario27

.

3.11. En concordancia con lo expuesto, se deberá determinar si la marca TCC (denominativa y mixtas) era notoriamente conocida al momento de la solicitud del signo JCC (denominativo), de conformidad con los medios probatorios presentados y los criterios anteriormente expuestos, para posteriormente determinar si el signo solicitado registro genera alguno de los riesgos señalados en la presente providencia.

4.

4.1.

26

27

La conexión competitiva.

Se abordará el presente tema en virtud de que, en el proceso interno, la SIC alega que el producto distinguido por el signo solicitado está asociado a aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática y repuestos para los mismo, mientras que las marcas registradas TCC

Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida en el Proceso 66-IP-2015, p. 17.

Véase, a modo referencial, las interpretaciones prejudiciales recaldas en el Proceso 35-IP-2008, pp. 15-16, y en el Proceso 386-IP-2015, pp. 20-21.

18

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(denominativas y mixtas) están registradas para 10 (diez) tipos de servicios, los cuales se caracterizan por el transporte de elementos y mensajería, motivo por el cual no existiria conexión competitiva entre los referidos productos y servicios.

4.2. Ante todo, se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Articulo 151 de la Decisión 48628

.

4.3. Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes29

•

4.4. Para apreciar la conexión competitiva entre productos o serv1c1os corresponde tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios:

a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre losproductos o servicios.

Existe conexión competitiva cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre si. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus

28 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. -

29

MArtlculo 151. - Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o seNicios indicados expresamente. n

(Subrayado agregado)

Ver Interpretaciones Prejudiciales recaidas en los Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016.

19

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características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc.

La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.

A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí.

b) La complementariedad de los productos o servicios

Existe conexión competitiva cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios.

Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.

c) La pertenencia a una misma clase de los productos o serviciosde la Clasificación Internacional de Niza

La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis. En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorias disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, para determinar la existencia de conexión competitiva, este criterio deberá complementarse con otros criterios.

d) Los canales de aprovisionamiento, distribución o decomercialización; los medios de publicidad empleados; latecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género;o la misma naturaleza de los productos o servicios.

Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los

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productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos. De lo contrario, sí habrá conexión competitiva.

Dos productos completamente disimiles (e.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (e.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (e.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos. De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con otros criterios para observar la existencia de conexión competitiva.

Los grandes distribuidores (e.g., supermercados) no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada. A diferencia de ello, sí es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas si este criterio se combina con otros criterios.

Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva.

Por tal razón, para establecer la existencia de conexión competitiva entre dos productos (o servicios) sobre la base de estos criterios, se requerirá la concurrencia de varios de ellos en función a que un consumidor razonable podría considerar que el que produce uno también produce el otro.

4.5. En el caso concreto, se debe determinar si existe conexión competitiva entre los productos comprendidos en la clase 12 que pretende distinguir el signo solicitado JCC (denominativo), y los servicios que distinguen las marcas opositoras TCC (denominativas y mixtas).

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el proceso interno 2012-00273, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.

21

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Cecilia {!JtJeros MAGISTRADA

De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretación prejudicial el Presidente y el Secretario.

Notifíquese al Tribunal consultante y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

22

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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 22 de septiembre de 2016

Proceso:

Asunto:

Consultante:

Expediente interno del Consultante:

Referencia:

Magistrada Ponente:

VISTOS:

99-IP-2016

Interpretación Prejudicial

Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia

2013-00200

Cancelación por falta de uso de la marca BASS (denominativa)

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros.

El Oficio 0579, recibido el 19 de febrero de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 165, 166 y 229 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2013-00200; y,

El Auto de 9 de septiembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A. ANTECEDENTES

1. Partes en el Proceso Interno

Demandante: PHJLLIPS VAN HEUSEN CORPORATION

1

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Demandada: Superintendencia de Industria y Comercio {SIC), República de Colombia.

Tercero interesado: STANTON S.A.S.

2. Hechos relevantes

2.1. El 18 de mayo de 2010, STANTON S.A.S. (en adelante, STANTON) presentó cancelación por falta de uso contra la marca BASS (denominativa)1, registrada a favor de PHILLIPS VAN HEUSEN CORPORATION (en adelante, PHILLIPS) para distinguir productos en la Clase 25 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza)2.

2.2. El 31 de mayo de 2011, mediante Resolución 29562, la Directora de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio {en adelante, la SIC) canceló por falta de uso el registro de la marca BASS (denominativa).

2.3. El 24 de julio de 2011, PHILLIPS presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación en contra de la Resolución 29562.

2.4. El 30 de abril de 2012, mediante Resolución 27468 la Dirección de Signos Distintivos de la SIC al resolver el recurso de reposición, revocó la Resolución 29562, negando la cancelación por no uso del registro de la marca BASS (denominativa).

2.5. El 14 de noviembre de 2012, mediante Resolución 68195 el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC, al resolver el recurso de apelación, revocó la Resolución 27468, confirmó la Resolución 29562 y confirmó la decisión de cancelar el registro de la marca BASS (denominativa).

2.6. PHILLIPS presentó acción de nulidad3 en contra de las Resoluciones 29562 y 68195.

2. 7. El 19 de agosto de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, resolvió suspender el proceso a efectos de solicitar ante este Tribunal la interpretación prejudicial de los articulos 165, 166 y 229 de la Decisión 486.

2

3

Certificado No. 204593.

Calzado en general.

De la revisión del expediente no se desprende la fecha de presentación de la Acción de Nulidad.

2

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3. Argumentos de la demanda de nulidad planteada por PHILLIPS:

3.1. PHILLIPS acreditó el uso de la marca BASS (denominativa) para identificar calzado en general principalmente en Perú, país miembro de la Comunidad Andina.

3.2. En diciembre de 2006, HARBOR WHOLESALE, L TD. se convirtió en la licenciataria exclusiva en todo el mundo para la distribución mayorista del calzado identificado con la marca BASS.

3.3. Las ventas al por mayor de HARBOR WHOLESALE, L TD. entre el 1 de febrero de 2007 y el 1 de mayo de 201 O ascendieron a la suma de veinte y seis millones de dólares.

3.4. HARBOR WHOLESALE, L TD. incurrió en gastos de marketing, invirtiendo más de un millón de dólares en publicidad y promoción del calzado con la marca BASS.

3.5. PHILLIPS por medio de sus subsidiarias y licenciatarias vende billones de dólares al año en calzado.

3.6. Respecto a las ventas en Perú en los años 2007 a 2010, la autoridad erróneamente llegó a la conclusión de que tan solo ascendían a la suma de $9,324.00 dólares.

3.7. La suma que se enuncia es errada, toda vez que las ventas de los años 2007 a 2009 fueron de un total de $166,595.00 dólares.

3.8. Las pruebas aportadas demuestran la notoriedad de la marca BASS.

3.9. Las famosas marcas de PHILLIPS para el año fiscal 2009, superaron los diez billones de dólares en ventas.

3.1 O. En el año fiscal 2009 aproximadamente el 67% de las ventas se llevaron a cabo en los Estados Unidos de América, y el 33% en todo el mundo, en más de 48 países extranjeros, incluyendo Colombia, Perú, Ecuador, Argentina, Chile, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Uruguay y Venezuela.

3.11. Desde el año 2004 al 2009 se invirtieron más de $12.330,000.00 millones de dólares para promocionar la marca BASS.

4. Argumentos de la contestación a la demanda de nulidad por partede la SIC:

4.1. Es claro que, aunque efectivamente la marca se encontraba vigente, no se logró demostrar el uso de la misma en el mercado para identificar

3

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4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

5.

5.1.

5.2.

productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, respecto de la cual se planteó su cancelación.

La declaración del señor James McCormick, según la cual la marca BASS hizo presencia en el mercado peruano en el año 2007 no deja de ser una simple declaración que no cuenta con ningún soporte de sus afirmaciones, por lo que no puede constituirse en una prueba idónea para demostrar el uso de la marca BASS en el mercado andino.

La declaración del señor James McCormick, por sí misma no puede dar fe de la realización de actos de comercio en lo que haya intervenido la marca BASS para la identificación de un producto o servicio determinado, y, por ende, no es plena prueba del uso de la marca, simplemente constituye un indicio que no encuentra soportado por otras pruebas.

El material publicitario impreso y el contenido de las diferentes páginas web, si bien permiten inferir el uso publicitario de la marca BASS, no permitirían establecer la realización de verdaderos actos de comercio, por los cuales se haya recibido una contraprestación pecuniaria por la venta de un producto.

Las pruebas obrantes son insuficientes para demostrar el uso de la marca BASS (denominativa) para productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

La improcedencia de la cancelación por no uso de una marca notoria, solo opera si el registro que se ataca por no uso, comprende productos o servicios para los cuales la marca es notoria en un país miembro,pues es respecto de estos que el signo cumple sus funciones comomarca y no respecto de otros.

De las pruebas aportadas no era posible colegir la supuesta notoriedad de la marca BASS en uno de los países de la Comunidad Andina.

Argumentos de la contestación por parte de STANTON como tercero interesado:

Las pruebas aportadas por la demandante durante la etapa administrativa por no uso de la marca BASS (denominativa), se encuentran fuera del rango temporal establecido en el Artículo 165 de la Decisión 486, es decir, los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicia la acción de cancelación.

Una marca es usada cuando los productos o servicios que ella ampara son puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado del país donde se encuentre el registro o de un país miembro de la Comunidad Andina.

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5.3. Las pruebas aportadas no demuestran el uso en ninguno de los países miembros de la Comunidad Andina, en razón de lo cual las pruebas son impertinentes e inútiles al no versar sobre los hechos materia de la controversia.

5.4. Las ventas minoritarias en el Perú durante el año 2007, no se encuentran demostradas dentro del expediente, pues si bien es cierto que en Colombia existe libertad de prueba, existen medios probatorios adecuados para demostrar plenamente la ocurrencia de un hecho, para el caso, la realización de ventas en el Perú debe ser demostrada mediante facturas de venta.

5.5. Las certificaciones incorporadas al provenir de empleados y gerentes, no dan fe pública y no constituyen pruebas conducentes, mucho más cuando al tratarse del presidente o gerente de la compañia las afirmaciones le convienen a la parte por lo que no pueden ser consideradas como prueba plena dentro del proceso.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. El Tribunal consultante solicita la Interpretación Prejudicial de losartículos 165, 166 y 2294 de la Decisión 486 de la Comisión de la

4 "Articulo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la man;a no se hubiese utilizado en al menos uno de los Pafses Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la man;a también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.

No obstante, lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres silos contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la man;a respectiva en la vla administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falla de uso se debió, entre otros, a fue,za mayor o caso fortuito·.

"Articulo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios

que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son

exportados desde cualquiera de los Palses Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que dífiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto adetalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca."

"Artfculo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el Pals Miembro o en el extranjero;

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Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada al tratarse de un tema de cancelación por falta de uso y de una marca notoria.

2. De oficio se interpretarán los articules 136 literal h) y 224 de la Decisión4865 para analizar la figura de la marca notoria.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. De la cancelación de un registro de marca por falta de uso.2. De la prueba de uso de la marca.3. Cancelación de una marca notoria.4. Viabilidad de la cancelación por no uso en relación a los signos

notoriamente conocidos.5. La marca notoria extra comunitaria.

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. De la cancelación de un registro de marca por falta de uso

1.1. STANTON presentó acción de cancelación por falta de uso en contra del registro de la marca BASS (denominativa), registrada a favor de PHILLJPS para distinguir productos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, en razón por lo cual se abordará esta figura.

1.2. Los artículos 165 a 170, salvo el 1696 de la Decisión 486, establecen las características, los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca.

5

8

b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificaractividades o establecimientos en el Pals Miembro; o,

c) no sea notoriamente conocido en el extranjero".

·Articulo 136.• No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio

afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:( ... )

h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total oparcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera quesean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible decausar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valorcomercial o publicitario".( .. . )

·Articulo 224.• Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocidocomo tal en cualquier Pafs Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera oel medio por el cual se hubiese hecho conocido".

El Articulo 169 soporla la cancelación del registro de marcas en la pérdida de distintividad del signo que se ha tomado en común o genérico, en relación con uno o varios de los productos o servicios que ampara.

6

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1.3. De conformidad con el Artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el trámite se inicia a solicitud de parte, es decir, que no puede iniciarse de oficio por la Oficina Nacional Competente.

1.4. Cualquier persona interesada puede adelantar el trámite. Lo anterior quiere decir que el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva, lo que se traduce en la intención de registrar un signo idéntico o semejante al no utilizado7 .

1.5. Para que opere la cancelación del registro de marca, de conformidad con el Articulo 165 de la Decisión 486, es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario de éste, o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los Países Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelaciónª .

1.6. Una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización9

•

1.7. Considerando la finalidad identificadora de la marca, su uso deberá plasmarse mediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio. Por ello establece la presunción de que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado 1°.

1.8. El principio del uso efectivo de la marca se consagra positivamente en el primer párrafo del Articulo 166 de la Decisión 486, contiene los parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados, y que deben tener en cuenta para determinar si una marca efectiva y realmente ha sido usada o no 11:

7

B

9

,o

11

1.8.1. La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios. Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un

Proceso 492-IP-2015.

lbidem.

Ibídem.

Proceso 503-IP-2015.

lbldem

7

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producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, se deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca.

1.8.2. La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan. No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo. etc.

1.9. Una vez analizado lo anterior, se deberá analizar si la marca BASS (denominativa) fue usada en el mercado de una forma real y efectiva, o si por el contrario procede su cancelación por no uso, de conformidadcon todos los parámetros indicados a lo largo de la presenteinterpretación.

2. De la prueba de uso de la marca

2.1. La carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca por no uso corresponde al titular del registro y no al solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 167 de la Decisión 486. Es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, so pena que se cancele dicha marca y en el caso en concreto, al titular que ostentaba dicha calidad a la fecha de incorporar los documentos probatorios 12.

2.2. El mismo artículo se enuncian algunos de los medios de prueba para

2.3.

12

demostrar el uso de la marca:

"El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros".

Como es un listado enunciativo y no taxativo, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Por tal motivo, se deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable,

Proceso 516-IP-2015.

8

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3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

13

14

15

16

17

verificando que el uso sea real y efectivo en el mercado y en las cantidades correspondientes al tipo de producto que protege el signo 13•

Cancelación de una marca notoria

Tomando en cuenta que se ha debatido dentro del proceso interno que el signo BASS (denominativo) es notoriamente conocido a nivel mundial, el Tribunal estima adecuado referirse a ese tema.

La figura de la marca notoria, cuya protección jurídica, como reiteradamente lo ha precisado este Tribunal, va más allá del principio de especialidad ya que ampara valores de la propia estructura de la competencia en el mercado, se protege en la Decisión 486 teniendo como base la protección al esfuerzo del empresario que logra llegar a convertir su marca en notoria para el público consumidor14

.

Este Tribunal caracteriza a la marca notoria como aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo15 .

La protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende -caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro- con independencia de la clase a que pertenezca el producto de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquella.16

La protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos de especialidad y territorialidad. En relación con la regulación que establece la Decisión 486, Régimen Común de Propiedad Industrial, la protección de los signos notoriamente conocidos se da de una manera aún más amplia17

.

En efecto, en relación con los principios de especialidad, territorialidad y uso real y efectivo de la marca, el Título XII de la Decisión 486 de la

lbldem.

Proceso 101-lP-2012.

lbidem.

Proceso 143-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1147, de 3 de diciembre de 2004, marca: BONITO+GRÁFICA. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

Proceso 101-IP-2012 ya citado.

9

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Comisión de la Comunidad Andina, junto con el articulo 136, literal h}, de la misma Decisión, conforman el conjunto normativo que consagra la protección del signo notoriamente conocido18

.

3.7. El amparo a la marca notoria rompe el principio de especialidad; ello implica que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y un signo notoriamente conocido, establecerá, de conformidad con el artículo 136, literal h} mencionado, el riesgo de asociación, el de uso parasitario y el de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar a la marca notoria19

.

3.8. En cuanto al principio de territorialidad, de la propia definición que trae el artículo 224 de la Decisión 486, se desprende que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el País Miembro donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los Países Miembros20 .

3.9. Y que, de conformidad con lo establecido en el artf culo 229, literal a}, no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de no encontrarse registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero. Por lo tanto, un signo puede ser protegido comonotorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembroy, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen elcarácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en elterritorio determinado21

•

3.1 O. Igualmente, la protección que otorga la Decisión 486 a la marca notoria, va más allá de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la cual sustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso. En efecto, el Artículo 229, literal b), dispone que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro22

.

3.11. La finalidad de dicha disposición, es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por una marca notoria, que, aunque no se haya usado o no esté siendo usada en el respectivo País

18 Ibídem.

19 lbldem.

20 lbldem.

21 lbldem.

22 Proceso 67-IP-2015.

10

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3.12.

3.13.

a)

b)

23

24

25

Miembro, continúa siendo notoria en otros Países. Se advierte, sin embargo, que la prueba de la notoriedad del signo deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado, deberá dar cumplimiento a lo indicado en el Artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina23

•

En este marco, resulta necesario estudiar la figura de la cancelación de la marca por no uso respecto a uno o varios de los productos que protege, a la luz del amparo especial que se le otorga a la marca que ha alcanzado el grado de notoria24

•

Precisado que el registro marcario conlleva el derecho de uso exclusivo de la marca y la defensa contra el registro de signos similares o idénticos que puedan generar confusión en el público consumidor sobre el origen empresarial, y que se crea la obligación de hacer uso de la marca, so pena de que se cancele el registro, a fin de evitar monopolio sobre determinado signo sin presencia en el mercado, se debe eliminar el registro de aquellas marcas que no se usan, siendo éste uno de los efectos del no ejercicio de la obligación de usar la marca por parte del titular del registro marcario; sin embargo, es necesario establecer que en relación con la marca notoria que ampara varios productos la Oficina Nacional o el Juez, en su caso, deben realizar respecto de la solicitud de cancelación por no uso un análisis consecuencia! diferente al que se realizaría respecto de una marca que no ha alcanzado dicho estatus de notoria, que debe incluir el examen de los siguientes presupuestos25

:

No es admisible que se permita el aprovechamiento del prestigio ajeno al hacer operante la figura de la cancelación por no uso de la marca notoria de la misma forma en que se haria respecto de una marca que no haya alcanzado tal nivel, ya que en este caso está en juego no sólo el esfuerzo del titular de la marca notoria, sino la protección al público consumidor, quien relacionará de inmediato la marca con el tradicional y conocido fabricante, así como el derecho de los otros consumidores, con quienes no se competiría lealmente si un comerciante utiliza el esfuerzo ajeno para promocionar sus productos.

Si bien la figura de la cancelación del registro marcario por efecto del no uso de la marca y el tema de la notoriedad están previstos en regulaciones independientes, existe una intima conexión entre las dos figuras, dado el derecho preferente que se otorga a quien ha obtenido la cancelación por no uso de registrar a su nombre el signo que ha logrado sea cancelado.

Proceso 436-IP-2016.

Proceso 46-IP-2006.

Proceso 46-IP-2006.

11

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e)

d)

e)

3.14.

4.

4.1.

4.2.

En los casos de marcas que amparan más de un producto, la cancelación por no uso respecto de algunos de estos productos crea problemas para el consumidor que impacta el tema de la competencia leal, haciendo que a la postre no puedan coexistir en el mercado dos marcas que amparan productos de diferente origen empresarial pero que pueden originar confusión en el público consumidor, o bien la utilización de una marca que ha alcanzado el estatus de notoria por parte de un tercero, independientemente de la clase en que puedan catalogarse los productos en el Nomenclátor.

Si bien el signo que sea solicitado como marca goza de prioridad, deberá cumplir con los requisitos esenciales para ser registrado (previstos en el artículo 134 de la Decisión 486), y no deberá estar incurso en las causales de irregistrabilidad previstas (artículos 135 y 136 de la Decisión 486), en especial en las consagradas el literal h) del Artículo 136 que brinda protección especial a una marca notoriamente conocida.

Así las cosas, se deberá en su caso, establecer primeramente el estatus de notoria de la marca que se pretende cancelar por no uso, para deducir si pese al incumplimiento de la obligación de usar la marca, ésta conserva la categoría de marca notoria, ya que, aunque el uso constante es una de las formas en que se puede fundamentar dicha categoría, no es la única ya que es menos cierto que en relación con determinadas marcas el grado de notoriedad de la misma persiste en el mercado aunque no se le use.

De la conclusión a la que se llegue dependerá la efectividad del derecho preferente a que alude el Articulo 168 de la Decisión 486, ya que a la larga no podrá registrarse como marca el signo que reproduzca o imite una marca notoria, conforme lo establece el Artículo 136 literal h) de la Decisión 486.

Viabilidad de la cancelación por no uso en relación a los signos notoriamente conocidos

Dentro del proceso interno se solicitó la cancelación por falta de uso de la marca BASS (denominativa) y por su parte la titular afirma que su marca es notoriamente conocida, en razón de los cual en este acápite se analizará la cancelación de una marca notoria.

Teniendo en cuenta que la figura de la marca notoriamente conocida se ha desarrollado sobre la base de la protección del esfuerzo empresarial, la actuación de buena fe en el mercado y la competencia leal, el

12

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Tribunal, haciendo un análisis integral y sistemático con la normativa que consagra la cancelación por no uso, encuentra lo siguiente26

:

4.2.1. La figura de la cancelación por no uso también debe ser coherente y consecuente con el principio de la actuación de buena fe en el mercado, el respeto y protección del esfuerzo empresarial ajeno, yla competencia leal.

4.2.2. Aunque una marca notoria cayera en el desuso por múltiples razones, podria mantener dicho estatus por mucho tiempo, es decir, el grado de distintividad y el nivel de recordación en el público consumidor tendría la potencialidad de sobrevivir por algún tiempo de conformidad con múltiples factores.

4.2.3. Siendo esto así, y tal como se explicó anteriormente, la normativa comunitaria mediante la figura de la marca notoria rompe el principio de uso real y efectivo de la marca.

4.2.4. Asimismo, se rompen los principios registrales, de territorialidad y de especialidad, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. En relación con este último, y teniendo en cuenta que es vital para concretar el asunto tratado, el Tribunal reitera que la protección de la marca notoriamente conocida se construye sobre la base de la exposición a cuatro riesgos en el mercado: confusión, asociación, dilución y uso parasitario. En este sentido, para que se proteja una marca notoriamente conocida más allá del principio de especialidad, se debe demostrar que se encuentra en alguno de los cuatro riesgos.

4.2.5. En este caso, se debe analizar todas las variables para determinar si el signo notorio está expuesto a cada uno de los riesgos en el campo registra! o en el mercado como tal. En relación con los riesgos de uso parasitario y dilución, la corte consultante deberá tener en cuenta el grado de notoriedad del signo a proteger, analizando su nivel de penetración en los diferentes sectores. Esto es de suma importancia, ya que un signo que tenga recordación y suficiente inserción en sectores diferentes podría estar más expuesto a un riesgo de uso parasitario o de dilución. Un ejemplo son las marcas que soportan la publicidad en eventos masivos como los deportivos, en canales y horarios de alto rating, y que promocionan eventos de diferente naturaleza, asi como las sustentan su publicidad en objetos y sujetos de alto impacto de atención como equipos deportivos, deportistas, artistas, etc.

4.3. La figura de la cancelación por no uso debe ser aplicable si es susceptible de cumplir con su función y efectos: depurar el registro

26 Proceso 105-IP-2013.

13

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marcario y realizar el derecho de preferencia. En este sentido, cancelar por no uso el registro de una marca notoria debe ser prolijamente analizado por parte de la corte consultante, ya que, en muchos escenarios basados en el derecho preferente, no deberla operar la figura por no ser viable el registro de una marca idéntica o similar a la marca notoria objeto de la cancelación. En consecuencia, en primer lugar, debe analizarse el grado de notoriedad que ha alcanzado el signo notorio objeto de la cancelación, para posteriormente determinar, en el evento de que se pretenda registrar un signo idéntico o similar bien sea por el uso del derecho preferente o por cualquier solicitud, si se incurriría en los diferentes riesgos en el mercado27

.

4.4. Se deben analizar todas las variables posibles para evitar la concreción de confusión y asociación en el público consumidor, como seria el caso de conexión competitiva si el signo notorio está registrado en otra clase, o la vinculación o asociación que pudiera generarse al recordar el signonotorio. También debe estudiar muy cuidadosamente que no se genereun aprovechamiento parasitario del prestigio y del esfuerzo empresarialajeno, o la dilución de la capacidad distintiva de un signo que hapenetrado a diferentes sectores. Eso seria evidente en un signo notorioque tenga un altísimo grado de notoriedad y, por lo tanto, se hayainsertado en diversos sectores. Piénsese en una marca notoria que estéregistrada en varias clases, con altísima incidencia de recordación yfijación en varios sectores, con presencia publicitaria masiva y, por lotanto, que tuviera la potencialidad de vincularse con diferentesproductos o servicios, o simplemente sacar mensajes publicitarios encualquier plataforma; esto conduciría a que cualquier utilización de unsigno idéntico o similar, aún en rubros donde formalmente no se estéusando el mencionado signo, genere uso parasitario o riesgo dedilución. En un escenario como el planteado, la cancelación por no usono tendría cabida y, en consecuencia, la oficina registro marcariodebería negar la solicitud28

•

4.5. Para lo anterior, se deberá hacer un análisis muy minucioso del escenario en el que se desenvuelve el signo notorio objeto de la cancelación, ya que de ninguna manera la normativa comunitaria podría tolerar conductas parasitarias, la afectación del desarrollo empresarial, y la generación de error en el público consumidor29

•

4.6. Como corolario de lo anterior, la única manera de generar una regulación de propiedad industrial coherente, sistemática y efectiva, es hacer operante las figuras dentro de un andamiaje engranado de protección. En el caso particular, la cancelación por no uso debe ser

27 Ibídem.

28 Ibídem.

29 lbidem.

14

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operante sólo si se permite la correcta realización de los principios y la finalidad de la protección de la propiedad industrial; en efecto, una efectiva cancelación por no uso sólo es posible si no afecta la importante base donde se asientan otras figuras, dentro de las que se incluye la marca notoriamente conocida y todas sus aristas de protección: cancelación por notoriedad (articulo 235 de la Decisión 486), nulidad por notoriedad, acción contra uso no autorizado de un signo notorio (232 dela Decisión 486), entre otras30

•

5. La marca notoria extracomunitaria

5.1. Dentro del proceso interno SIC afirma que de las pruebas aportadas no era posible colegir la supuesta notoriedad de la marca BASS en uno de los paises de la Comunidad Andina, por lo cual se abordará este tema.

5.2. Uno de los cambios normativos implementados por la Decisión 486, radicó en establecer claramente el ámbito de protección de los signos notoriamente conocidos. Por un lado, eliminó la referencia a la notoriedad en el comercio subregional e internacional sujeto a reciprocidad y, por otro, definió claramente el concepto de signo notoriamente conocido31

.

5.3. De conformidad con lo anterior, bajo el régimen común contenido en la Decisión 486, un signo es notoriamente conocido si es reconocido como tal en cualquiera de los Países Miembros. El Articulo 224 debe leerse de forma sistemática con el Articulo 136 literal h), lo que tiene las siguientes implicaciones32

:

a) En el régimen comunitario andino se salvaguarda a los signos que seannotoriamente conocidos en cualquiera de los Paises Miembros, frentea una solicitud de registro de la marca también en cualquiera de losPaíses Miembros, de un signo que sea susceptible de generar riesgode confusión, asociación, dilución y uso parasitario.

b) No se protege a los signos notoriamente conocidos en paísesextracomunitarios cuando simplemente se argumente su notoriedad.

5.4. No obstante, lo anterior, el régimen común de propiedad industrial, bajo el principio básico de la buena fe, no tolera situaciones que pongan en peligro la transparencia en el mercado y la lealtad comercial. Por lo tanto, la protección de los signos notoriamente conocidos

30 Ibídem.

J1 Proceso 67-IP-2015.

32 lbidem.

15

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extracomunitarios si puede lograrse vinculándolos a las siguientes figuras relacionadas con la protección de la propiedad industrial33

:

a) La competencia desleal por confusión con una marca registrada.Con la finalidad de salvaguardar el desenvolvimiento honesto ytransparente en el mercado y, para esto, trata de evitar que el registrode un signo como marca se use para ejecutar un acto de competenciadesleal.

b) La competencia desleal por aprovechamiento de la reputaciónajena. Sin duda alguna, aprovecharse ilícitamente del prestigio queotro empresario ha ganado en el mercado es un acto que debe estarproscrito. Hace parte de ese grupo de conductas que denominamosdesleales y que podrían generar grandes problemas de competencia,ruptura de la transparencia en el mercado y error en el públicoconsumidor.

5.5. El hecho de no encontrarse registrada una marca en uno de los países miembros, no obsta para que no se reconozca dicha calidad, conforme lo determina el Articulo 229 literal a) de la Decisión 486, sin embargo, de lo cual, quien alegue está en la obligación de probar su aseveración y demostrar que su marca es notoria.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 2013-00200, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción, de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Articulo 90 del Es'

lo del Tribunal.

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lbldem.

16

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De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretación prejudicial el Presidente y el Secretario.

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Her;;;-���l

Notifiquese al Tribunal Consultante mediante copia certificada y remitase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

17

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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 22 de septiembre de 2016

Proceso:

Asunto:

Consultante:

Expediente interno del Consultante:

Referencia:

Magistrada Ponente:

VISTOS

109-IP-2016

Interpretación Prejudicial

Tribunal Supremo de Justicia del Órgano Judicial del Estado Plurinacional de Bolivia

1067/2014

Signos involucrados: GGGG (mixta) y GG (mixta)

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros

El Oficio 0109/2016, recibido el 7 de marzo de 2016, mediante el cual el Tribunal Supremo de Justicia del Órgano Judicial del Estado Plurinacional de Bolivia, solicita la interpretación prejudicial de los Artículos 1, 224 y 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso interno 1067/2014.

El Auto de 9 de septiembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A. ANTECEDENTES

1. Partes en el proceso interno

Demandante:

Demandado:

GUCCIO GUCCI S.P.A.

Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), Estado Plurinacional de Bolivia.

1

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Tercero interesado: GUESS?, INC.

2. Hechos relevantes

2.1. El 17 de septiembre de 2012, GUESS?, INC., (en adelante, GUESS) solicitó 1 ante el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), el registro de la marca GGGG (mixta) para amparar productos comprendidos en la Clase 32 de la "Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas" instituida por el Arreglo de Niza (en adelante Clasificación Internacional de Niza).

2.2. El extracto de la solicitud de registro fue publicado en la Gaceta Oficial de Bolivia.

2.3. El 15 de enero de 2013, GUCCIO GUCCI S.P.A. (en adelante, GUCCI) presentó oposición, argumentando ser titular de la marca GG3 (mixta) para distinguir productos de la Clase 34 de la Clasificación Internacional de Niza.

2.4. El 28 de mayo de 2013, mediante Resolución Administrativa 273/2013, el Director de Propiedad Industrial del SENAPI rechazó la oposición y concedió el registro de la marca GGGG (mixta) a nombre de la firma GUESS?, INC.

2.5. El 21 de agosto de 2013 GUCCI interpuso recurso de revocatoria en contra de la Resolución Administrativa 273/2013.

2

3

4

Expediente administrativo 157394.

Jabones, perfumes, cosméticos, lociones para el cabello.

GG (mixta), registro 64945-C.

Perfumes, agua de colonia, jabones de tocador perfumados, preparaciones para después de afeitarse, sales de baño, aceites de baño, lociones y cremas perfumadas para el cuerpo, anti­transpirantes.

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2.6. El 19 de septiembre de 2013, mediante Resolución Administrativa DPI/OP/REV-No. 259/2013 la Dirección de Propiedad Industrial, resolvió rechazar el recurso de revocatoria presentado.

2.7. El 4 de octubre de 2013, GUCCI interpuso recurso jerárquico en contra de la Resolución Administrativa DPI/OP/REV-No. 259/2013.

2.8. El 1 O de febrero de 2014, mediante Resolución Administrativa Jerárquica DGE/OPO/J-No. 43/2014, la Dirección General Ejecutiva del SENAPI, rechazó el recurso interpuesto por GUCCI.

2.9. El 20 de febrero de 2014, GUCCI, formuló ante el Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, demanda contenciosa administrativa contra la Resolución Administrativa Jerárquica DGE/OPO/J-No. 43/2014 emitida por la Dirección General Ejecutiva del SENAPI.

2.1 O. El 12 de marzo de 2015, la Dirección General Ejecutiva del SENAPI, presentó la respectiva contestación a la demanda contenciosa administrativa planteada por GUCCIO GUCCI S.P.A.

2.11. El 18 de enero de 2016, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia suspendió la tramitación del proceso y solicitó a este Tribunal proceda a la interpretación prejudicial de los Artículos 1, 224 y 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

3.

3.1.

3.2.

3.3.

Argumentos de la demanda contenciosa administrativa planteada porGUCCI

La marca GG (mixta) es notoriamente conocida a nivel mundial, sin embargo, tal hecho, del que se adjuntó prueba, fue desconocido, lo cual constituye no solo una mala interpretación normativa sino vulneración y desconocimiento de otros tratados como es el Convenio de París, del cual Bolivia es parte.

La Autoridad administrativa que dictó la resolución impugnada, no tomó en cuenta lo previsto en los Articulas 1 y 224 de la Decisión 486 "y se ha limitado a aplicar de manera cerrada lo señalado ... " (sic) en ellos; no habiéndose considerado los derechos de GUCCI.

La Autoridad administrativa "no puede hacer ninguna interpretación de la norma sino cumplirla" (sic); en el presente caso dicha autoridad se extralimitó "al omitir'' (sic) solicitar al Tribunal Andino de Justicia que este proceda a la interpretación prejudicial que señala la normativa comunitaria.

3

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3.4. Aparentemente, la normativa entra en contradicción, pues, "el hecho de no ser válida una declaración de notoriedad de una marca de un país miembro del Convenio de París ... " (sic) resulta totalmente desfavorable para quien pretende el reconocimiento de dicha notoriedad. Aplicar el derecho "es desfavorable y contradictorio por la restricción que señala el artículo 224 y las exigencias del artículo 228 de la misma Decisión" (sic).

3.5. Que la Autoridad administrativa no admitió prueba alguna relacionada a la notoriedad de la marca opositora.

4. Argumentos de la contestación a la demanda contenciosaadministrativa por parte del SENAPI

4.1. De la prueba documental aportada al proceso se desprende que ésta no cuenta con todas las legalizaciones correspondientes por autoridad nacional competente que den fe de los hechos enunciados, por lo que el titular de la marca registrada no demostró a través de prueba idónea, en primera instancia ni en grado jerárquico, el reconocimiento de su marca como notoria dentro de algún país de la Comunidad Andina, concluyéndose que no se cumplió con los parámetros determinados en el Artículo 228 de la Decisión 486.

4.2. En cuanto a la afirmación respecto de que la autoridad se extralimitó al omitir solicitar ante la autoridad competente, es decir, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, interpretación prejudicial del Artículo 1 de la Decisión 486, el Artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, consagra la función de interpretar la normativa comunitaria.

4.3. En el caso nacional, se supedita la normativa comunitaria sobre la nacional, por lo que los argumentos de la demandante carecen de fundamento legal.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. El Tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial de losArtículos 1, 224 y 228 de la Decisión 486 de la Comisión de laComunidad Andina. Procede la interpretación solicitada5

.

5 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. -

"Articulo 1.- Con respecto a la protección de la propiedad índustrial, cada País Miembro concederá a los nacionales de los demás miembros de la Comunidad Andina, de la Organización Mundial del Comercio y del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, un trato no menos favorable que el que otorgue a sus propios nacionales, a reserva de lo previsto en los arlfcu/os 3 y 5 del Acuerno sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPICJ, y en el arlfculo 2 del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial."

4

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2. De oficio, se interpretará el Artículo 229 de la misma Decisión, toda vezque su interpretación es necesaria para enunciar el tema de la marcanotoria extracomunitaria; así como el Artículo 136 literales a) y h) de laDecisión 486, en virtud de que la controversia discutida ante elconsultante versa sobre la confundibilidad del signo, no solo con marcasordinarias, sino sobre todo con una marca respecto de la cual se alegasu notoriedad6

•

• Articulo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por et sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido."

"Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo. se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector perlinente dentro de cualquier PaisMiembro;b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier PaísMiembro";c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier PaisMiembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos delos productos o servicios, del establecimienlo o de la actividad a los que se aplique;d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento,actividad, productos o servicios a los que se aplique;e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al sígno cuyanotoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que sepretende la protección;f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;g) el valor contable del signo como activo empresarial:h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signoen determinado territorio; o,i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por eltitular del signo en el País Miembro en que se busca protección;j) los aspectos del comercio internacional; o,k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en elPaís Miembro o en el extranjero".

6 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. -

• Artículo 136.- Na podrán registrarse como marcas aquellos signos cuya uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticas o se asemejen, a una man:a anteriormente solicitada para registro oregistrada par un ten:ero, para los mismos productos o servicios, o para productos oservicias respecto de las cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusióno de asociación;

( .. .) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o

parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un temero,cualesquiera que sean los productos o servicios a las que se aplique el signa, cuando suuso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese terceroo con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigia del signo; o ladilución de su fuetza distintiva o de su valor comercial o publicitario:

• Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signa par el solo hecho que:

a) no este registrada o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero;

b) na haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicias, o paraidentificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o,

5

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C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Primacía del Ordenamiento Comunitario. La Decisión 486 de laComisión de la Comunidad Andina y su relación con el Convenio deParís para la Protección de la Propiedad Industrial.

2. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud gráfica,ortográfica, fonética e ideológica. Reglas para realizar el cotejo designos.

3. Comparación entre signos mixtos.4. Marcas conformadas por letras.5. La marca notoriamente conocida y su prueba. lrregistrabilidad de signos

notoriamente conocidos por parte de terceros. Protección de la marcanotoriamente conocida en territorio extracomunitario.

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Primacía del Ordenamiento Comunitario. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y su relación con el Convenio deParís para la Protección de la Propiedad Industrial

1.1 En su escrito de demanda, GUCCI manifestó que se habría desconocido el carácter notorio de su marca GG (mixta), lo cual constituiría no solo una errada interpretación normativa sino además una vulneración y un desconocimiento de otros tratados como es el Convenio de París, del cual Bolivia es parte. En tal virtud, el Tribunal estima conveniente comenzar la presente interpretación prejudicial desarrollando el tema propuesto.

1.2 El principio fundamental del Derecho comunitario andino, es el Principio de la "Primacía del Ordenamiento Comunitario", el mismo que encuentra su apoyo en otros principios propios del derecho de la integración, cuales son los de: "Eficacia Directa del Ordenamiento Jurídico Comunitario", "Aplicación Inmediata del Ordenamiento Jurídico Andino", y "Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino".

1.3 Este Tribunal ha manifestado en reiterada jurisprudencia la prevalencia de la que goza el ordenamiento comunitario andino respecto de los ordenamientos jurídicos de los Países Miembros y respecto de las normas de derecho internacional, en relación con las materias que regula el orden comunitario. En este marco, ha establecido que, en caso de presentarse antinomias entre el derecho comunitario andino y el derecho interno de los Países Miembros, al igual que entre el derecho

e) no sea notoriamente conocído en el extranjero:

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1.4

1.5

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1.7

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11

comunitario y las normas de derecho internacional, prevalece el primero 7.

La doctrina prevaleciente, por ello mismo, se inclina con toda decisión por el principio de la aplicación preferente del derecho comunitario, siempre que entre en conflicto con el derecho nacional o internacional. En consecuencia, la disposición normativa, interna o contenida en un tratado suscrito por el respectivo País Miembro, que sea contraria a la norma comunitaria, si bien no queda propiamente derogada, dejará de aplicarse en el caso concreto, bien sea anterior o posterior a la norma comunitaria8.

En ese sentido, el profesor Luis Ignacio Sánchez Rodríguez, al analizar la naturaleza de los tratados constltutivos y el derecho derivado en la Comunidad Europea, concluye: "El derecho comunitario, en primer término, es autónomo a un mismo tiempo del derecho internacional general y del derecho interno de los Estados Miembros"9

.

En consecuencia, en el caso de los tratados internacionales suscritos por los países miembros para la regulación de determinadas actividades jurídico-económicas, como la protección a la propiedad industrial, puede afirmarse que, en la medida en que la comunidad supranacional asume la competencia ratione materiae para regular este aspecto de la vida económica, el derecho comunitario se vincula al tratado internacional de tal manera que este le pueda servir de fuente para desarrollar su actividad reguladora, sin que pueda decirse, sin embargo, que el derecho comunitario se subordina a aquél1° .

Por el contrario, toda vez que el tratado internacional pasa a formar parte del ordenamiento jurídico aplicable en todos y cada uno de los Países Miembros, el derecho comunitario conserva-por aplicación de sus características 'existenciales' de obligatoriedad, efecto directo y preeminencia- la aplicabilidad preferente sobre el ordenamiento interno del país respectivo 11.

Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas denlro del Proceso 23-IP-2012 de 23 de agosto de 2012, p. 6; y del Proceso 30-IP-2014 de 10 de septiembre de 2014, p. B.

Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 2-IP-88 de 25 mayo de 1988, p. 5; citada y complementada en las Sentencias expedidas dentro del Proceso 34-Al-01 de 21 de agosto de 2002, p. 48, y del Proceso 1-Al-2001 de 27 de junio de 2002, p. 32.

SÁNCHEZ RODRIGUEZ, Luis Ignacio, "Los Tratados Constitutivos y el Derecho Derivadow. en: Tratado de Derecho Comunitario Europeo, Tomo 1, Ed. Civitas, Madrid, 1986; citado en la Sentencia dictada en el expediente N° 1-IP-96, Gaceta Oficial Nº 257, de 14 de abril de 1997.

Sentencias dictadas dentro de los Procesos 1-Al-2001, p. 36, y 34-Al-01, p. 46, ya citados.

lbfd.

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1.8 Corresponde atender a los criterios expuestos en la presente interpretación prejudicial respecto a la primacía del Derecho Comunitario Andino, teniendo en cuenta su aplicabilidad preferente sobre el ordenamiento interno de origen internacional de los Países Miembros.

La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y su relación con el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial

1.9 En virtud del Principio de Primacía del Ordenamiento Comunitario, explicado precedentemente, el ordenamiento comunitario deviene imperativo y prevalece sobre toda norma de derecho interno de origen internacional de los Países Miembros, de manera que allí donde se trate de aplicar normas legales en actos jurídicos contemplados en el derecho de integración deberá acudirse al ordenamiento jurídico comunitario, con prevalencia sobre el derecho interno o internacional.

1.1 O Las referidas características se cumplen en su integridad y se materializan cuando el Artículo 4 12 (antes Articulo 5) del Tratado de Creación del Tribunal impone a los Países Miembros dos obligaciones básicas: una de hacer, consistente en adoptar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento del ordenamiento jurídico comunitario contenido en el Artículo 1 del Tratado; y la obligación de no hacer, consistente en no adoptar ni emplear medida alguna contraria a dichas normas o que obstaculice su aplicación.

1.11 Adicionalmente, el Principio de Primacía del Ordenamiento Comunitario se sustenta en el Principio de Autonomía del mismo, que presupone ta de la Comunidad para formular su propio ordenamiento, y que deriva, a su vez, de la transferencia de atribuciones que los Países Miembros hicieran a la Comunidad Andina, en ámbitos específicos como el de la propiedad industrial. A causa de la citada transferencia, y en los ámbitos en que ella se produzca, los Países Miembros quedan limitados de motu proprio en el ejercicio de su potestad normativa y, en consecuencia, quedan impedidos de dictar providencias o contraer compromisos, aun de alcance internacional, que menoscaben o contraríen el ordenamiento comunitario 13.

12 Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. -

• Articulo 4.- Los Palses Miembros están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las nonnas que confonnan el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. Se comprometen. asimismo, a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas nonnas o que de algún modo obstaculice su aplicación.·

En ese sentido, Sentencias pronunciadas dentro de los Procesos 1-Al-2001, p. 38, y 34-Al-01, p. 48, ya citados.

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1.12 En este contexto, cabe recordar que el ordenamiento comunitario no deriva del ordenamiento de los Países Miembros, sea este de origen interno o internacional, sino del Tratado constitutivo de la Comunidad Andina. Así, y por virtud de su autonomía, se ratifica que el ordenamiento jurídico de la Comunidad -tanto el primario como el derivado- no depende ni se halla subordinado al ordenamiento interno, de origen internacional, de dichos países14

. Por lo tanto, los tratados internacionales que celebren los Países Miembros por propia iniciativa, como el Convenio de París, no vinculan a la Comunidad, ni surten efecto directo en ella, sin perjuicio de la fuerza vinculante que tales instrumentos posean en las relaciones entre los citados Países Miembros y terceros países u organizaciones internacionales.

1.13 En virtud de los referidos Principios de Autonomía y Primacía del Ordenamiento Comunitario, las normas que lo integran -tanto las primarias como las derivadas- deben surtir la plenitud de sus efectos, de manera uniforme, en todos los Países Miembros. En consecuencia, las normas de los ordenamientos nacionales, sean de origen interno o internacional, no pueden menoscabar o contrariar los imperativos comunitarios. De allí que la Comunidad Andina, si bien no se encuentra vinculada por los tratados que celebren individualmente los Países Miembros, como es el caso del Convenio de París, puede tomarlo como una referencia, ya que los cuatro Países Miembros son parte del mismo15

.

1.14 De conformidad con los criterios que se esbozan en la presente interpretación prejudicial, se debe tener en cuenta que el Principio de Primacía del Derecho Comunitario andino sobre las demás normas de los ordenamientos de origen nacional o internacional, no obsta para tomar como referencia los tratados celebrados por los Países Miembros, siempre que no sean contrarios ni menoscaben el ordenamiento comunitario.

2.

2.1.

14

15

lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud gráfica, ortográficat fonética e ideológica. Reglas para realizar el cotejo de signos

Se abordará el tema, en virtud de que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre el signo GGGG {mixto), solicitado por GUESS?, INC, y la marca GG (mixta), registrada a favor de GUCCI, sobre la base de la cual se formuló la oposición y, posteriormente, se interpuso la demanda contenciosa administrativa.

Asi, Sentencias emilidas denlro de los Procesos 1-Al-2001, p. 38, y 34-Al-01, p. 48, ya citados.

Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 23-IP-2012 de 23 de agosto de 2012, p. 6.

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2.2. En consecuencia, es pertinente analizar el Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente, la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor es el siguiente:

"Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormentesolicitada para registro o registrada por un tercero, para losmismos productos o servicios, o para productos o serviciosrespecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( . . . )".

2.3. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de aptitud distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor16

.

a) El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto. Elprimero, riesgo de confusión directo, caracterizado por laposibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o serviciodeterminado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgode confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuyea dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origenempresarial diferente al que realmente posee.

b) El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que elconsumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origenempresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor dedicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculacióneconómica.

2.4. Al resolver la controversia, se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:

16 Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 325-IP-2015, pp. 9-10.

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a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signosen conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otroselementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidenciaen las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse tambiénen cuenta las particularidades de cada caso, con el fin dedeterminar si existe la posibilidad real de confusión entre los signosconfrontados 17.

b) Ortográfica (gramatical): Se refiere a la semejanza de las letrasde los signos en conflicto desde el punto de vista de suconfiguración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales,la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, olas terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cualespueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión seamás palpable u obvia18

.

c) Gráfica (figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementosgráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazosdel dibujo o el concepto que evocan 19.

d) Conceptual (ideológica): Se configura entre signos que evocanuna idea y/o valor idéntico y/o semejante20

.

2.5. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se debe observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:21

17

18

19

20

21

a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementosque conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cadauno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuentasu unidad fonética, ortográfica, gráfica y conceptual.

b} En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo;esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No esprocedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidordifícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo haráen momentos diferentes.

Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales expedidas dentro de los Procesos 15-IP-2013, p. 5; y 519-IP-2015, p. 6.

lbfd.

Así, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 519-IP-2015, pp. 11-12.

lbid.

Véase, por ejemplo, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 178-IP-2015, p. 8.

11

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2.6.

2.7.

22

23

24

c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no lasdiferencias, pues es en las semejanzas en las que se puedepercibir el riesgo de confusión o asociación.

d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar delconsumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómoel producto o servicio es percibido por el consumidor. El criterio delconsumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya queestamos frente a productos que se dirigen a la población engeneral.

En relación con esta última regla para el cotejo de marcas, relativa al consumidor medio, es preciso indicar que se espera que este confiará en la imagen imperfecta que conserva en la memoria22

• Asimismo, se entiende que este percibe la marca como un todo, sin detenerse a examinar los diferentes detalles23

• Adicionalmente, su nivel de atención puede variar en función de la categoría de productos contemplada, sin embargo, en general, se considera que se trata de un consumidor normalmente informado y razonablemente atento24

.

Finalmente, cabe precisar que un signo es idéntico a una marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca; mientras que un signo será semejante cuando, considerado en su conjunto, contenga diferencias tan

Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas dentro del Proceso 129-IP-2014, p. 12: Proceso 14-IP-2009, p. 6; Proceso 92-IP-2004, p. 6; las cuales toman como referencia la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (T JCE) de 25 de septiembre de 2002, asunto T-136/00.

Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 475-IP-2015 de 14 de julio de 2016, p. 8, la cual toma como referencia la Sentencia del T JCE de 12 de junio de 2007, OAMI e/ Shaker, asunto C-334/05 P, apartado 35; citada en la Sentencia del TJUE de 3 de mayo de 2016, Aranynektár Termékgyártó és Kereskedelmi KFT e/ Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), asunto T-503/15, apartado 26.

Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial expedida denlro del Proceso 475-IP-2015 de 14 de julio de 2016, p. 8, la cual toma como referencia ta Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (T JUE) de 23 de marzo de 2012, Sarilla e/ OHMI - Brauerei Schl6sser (ALIXIR), asunto T-157/10, apartado 18; cilada en la Sentencia del TJUE de 28 de abril de 2016, Gervais Danone el EUIPO - Mahou (B'lue), asunlo T-803/14, apartado 18. Véase lambién la Senlencia del T JCE de 6 de julio de 1995, caso "Mars", asunlo C-470/93, apartado 24; cilada en la Senlencia del T JCE de 16 de septiembre de 1999, Eslée Lauder Cosmelics e/ Lancaster Group, asunto C-220/98, apartado 27. Véase asimismo la Sentencia del TJCE de 20 de mayo de 1992, Comisión de las Comunidades Europeas e/ República Federal de Alemania, asunto C-290/90, relativo a la inlerprelación de los Artículos 30 y 36 del Tralado CEE y al concepto de "medicamento", en el cual el T JCE desestimó el recurso interpuesto por la Comisión, apartado 11: "El Gobierno alemán considera que las soluciones controverlidas son asimismo medicamentos por su presentación debido a la siguiente razón: dado que las soluciones deben utilizarse cuando el ojo ya se encuentra afectado, el consumidor normalmente informado debe deducir de ello que se trata de un producto con propiedades preventivas o curativas".

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insignificantes que puedan pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor25 .

2.8. Al respecto, el Tribunal advierte la prolijidad que se debe tener al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos, debiendo en un primer momento determinar la existencia de sus identidad o similitud, y en un segundo momento la correspondencia entre los productos o servicios que cada uno distingue o pretende distinguir26 • De tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de contar con fundamentos claros para denegar o conceder un registro. En cambio, de existir dos signos idénticos en su composición pero que identifican productos o servicios en clases distintas, como regla general, podrán ser perfectamente registrables27

.

2.9. En atención a las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación.

3. Comparación entre signos mixtos

3.1. El Tribunal analizará el presente tema en virtud de que, tanto el signo GGGG (mixto), solicitado por GUESS?, INC, como la marca opositora, GG (mixta). registrada a favor de GUCCIO GUCCI S.P.A., son mixtas.

3.2. Si bien el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características que puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.

3.3. En consecuencia, una vez determinado cuál es el elemento característico del signo mixto, se deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo entre los mismos:

3.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión28 ; salvo que pueda suscitar una misma idea o concepto.

25

26

27

28

Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 316-lP-2015.

En ese sentido, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 512-IP-2014 de 15 de julio de 2015.

Asi, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 316-IP-2015, ya citado. Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 129-IP-2015 de 20 de julio de 2015, p. 10.

13

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3.3.2. Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, debe tener en cuenta para la comparación de los signos figurativos, que en estos se pueden distinguir dos elementos:29

a) El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo.

b) El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en lamente de quien la observa.

Cabe precisar que el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer.

3.3.3. Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos distintivos. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas anteriormente descritas para el cotejo de signos denominativos30

.

3.4.

4.

4.1.

4.2.

29

30

31

En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, se debe proceder a realizar el cotejo de los signos mixtos confrontados, de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos en conflicto.

Marcas conformadas por letras

En el presente caso, GUESS?, INC. solicitó el registro de una marca mixta constituida por cuatro (4) letras "G" entrelazadas. En tal virtud, resulta conveniente analizar el tema de las marcas constituidas por letras que conforman el alfabeto del idioma español.

A este respecto, el Tribunal ha establecido que dos o más letras son registrables como marcas salvo que sean descriptivas (lo cual incluye abreviaciones o acrónimos), indicativas, genéricas, necesarias, usuales o carentes de distintividad en su conjunto. El mismo criterio es aplicablepara combinaciones de números y letras31

.

Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 81-IP-2015 de 20 de julio de 2015, pp. 10-11.

Véase, a modo referencial, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas dentro del Proceso 1-IP-2005 de 9 de marzo de 2005, p. 7; y del Proceso 12-IP-2014 de 14 de marzo de 2014, p. 11.

En ese sentido, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 64-IP-2015 de 27 de mayo de 2015, p. 7.

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4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

32

33

Como ejemplos de signos carentes de distintividad compuestos por letras o números, es posible citar, entre otros, XL para designar vestimenta, SOS para productos farmacéuticos, ABC para agendas o directorios, SDK (software development kit) para cierto tipo de software de programación, MP3 para reproductores de sonido, 4x4 para camionetas, AAA para baterías o servicios de hospedaje, TB para discos duros, M&A para servicios relacionados con fusiones y adquisiciones, GPS para localizadores o sistemas de posicionamiento global, i7 para computadoras, HD para monitores, GB para tarjetas de memoria, etc.

En suma, el carácter distintivo de un signo compuesto por letras deberá analizarse de acuerdo al producto o servicio que se pretende distinguir. En otras palabras, de ser arbitrario respecto al producto o servicio será registrable; lo contrario ocurrirá si el signo resulta descriptivo, genérico o de uso común en relación al respectivo producto o servicio.

En ese sentido, si un signo compuesto por letras es asociado con los usos del comercio del producto o servicio que se pretende distinguir, su aptitud distintiva será menor32

. De igual manera, si dichas letras evocan, próxima o estrechamente, alguna característica del producto o servicio para el cual se solicita el registro, el carácter distintivo de este disminuirá.

Adicionalmente, la estilización también aumenta la aptitud distintiva de signos conformados por letras o números, o combinaciones de estos. En otras palabras, cuando la estilización sea tal que las letras o los números son secundarios al diseño del signo en su conjunto y, en consecuencia, a la percepción general del signo, el carácter distintivo de este será mayor33

.

Según lo establecido en el Artículo 134 literal d) de la Decisión 486 pueden constituir marcas las letras y los números. Sin embargo, resulta imperativo que dichos signos cumplan con el requisito de la distintividad contemplado en el Artículo 135 literal b) de la misma normativa. En consecuencia, se deberá evaluar la aptitud distintiva del signo solicitado, compuesto por letras, de conformidad con los criterios esbozados en la presente interpretación prejudicial.

Véase, a titulo referencial e ilustrativo, las directrices de la lntellectual Property Office of New Zealand (IPONZ), "Practice Guidelines. Absolute grounds distinctiveness. Section 18 ofthe Trade Marks Act 2002", Capitulo 8, "Letters and Numerals", disponibles en web: https://www.iponz.govt.nz/about-ip/trade-marks/practice-quidelines/currenVabsolute-grounds-d islinctiveness/#jum plo-8 002e-letters-and-numerals 7.

lbid.

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5. La marca notoriamente conocida y su prueba. lrregistrabilidad designos notoriamente conocidos por parte de terceros. Protecciónde la marca notoriamente conocida en territorio extracomunitario

5.1. En virtud de que en el proceso interno se discute el carácter notorio de la marca GG (mixta), registrada a favor de GUCCI, el Tribunal estima conveniente concluir analizando el presente tema.

5.2. A este respecto, resulta pertinente tener en cuenta el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal h), cuyo tenor es el siguiente:

5.3.

5.4.

5.5.

"Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

(. .. ) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción,

transliteración o transcripción, total o parcial, de un signodistintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero,cualesquiera que sean los productos o servicios a los que seaplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causarun riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o consus productos o servicios; un aprovechamiento injusto delprestigio del signo; o la dilución de su fue,za distintiva o desu valor comercial o publicitario."

Como se advierte de la disposición citada, no es registrable un signo que reproduzca, imite, traduzca, translitere o transcriba un signo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial.

El Articulo 224 de la Decisión 486 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal por el sector pertinente en cualquier País Miembro, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. El Articulo 228 de la misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de una marca.

Adicionalmente, cabe señalar que la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende, en caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro, con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicios de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca

16

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5.6.

5.7.

34

36

prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquella34

•

La notoriedad de una marca no se presume, debe ser probada por quien alega esa condición35

. Además, El reconocimiento de la notoriedad le corresponde a la autoridad nacional competente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486. En ese sentido, para determinar si una marca es notoriamente conocida se deben tener en cuenta los criterios establecidos de forma no taxativa en el artículo previamente citado36

.

Resulta esencial que la autoridad nacional competente determine el momento a partir del cual la marca notoriamente conocida tiene tal calidad, ya sea que se trate de una impugnación sobre la base de la marca notoria contra un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca37

•

Véase. a modo referencíal, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 107-IP-2015, p. 15.

Véase, a modo referencial, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas dentro de los Procesos 08-IP-95, p.18, 25-IP-2011, p. 15, y 107-IP-2015, p. 15.

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

"Artículo 228.- Para dete,minarla notoriedad de un signo distintívo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:

a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector perlinente dentro de cualquierPals Miembro;

b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquierPals Miembro;

c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquierPafs Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otroseventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que seaplique;

d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento,actividad, productos o setvicios a los que se aplique;

e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuyanotoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del Pais Miembro en el que se pretende la protección¡

f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;

g) el valor contable del signo como activo empresarial;h} el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del

signo en dete,minado territorio; o,i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por

el titular del signo en el Pais Miembro en que se busca protección;j) los aspectos del comercio internacional; o,

k} la exístencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivoen el País Miembro o en el extranjero."

Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 66-IP-2015, p. 17.

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5.8. En relación con la protección de los signos notoriamente conocidos, al resolver la presente controversia se debe tomar en cuenta los cuatro riesgos de los que se les debe resguardar, de conformidad con los Artículos 136 literal h) y 226 literales a), b), y c) de la Decisión 486:38

a) El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor aladquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusióndirecta), o que piense que dicho producto tiene un origenempresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

b) El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor,que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origenempresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor dedicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculacióneconómica.

e) El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otrossignos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísimacapacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganadoen el mercado, aunque se use para productos que no tenganningún grado de conexidad con los que ampara el signonotoriamente conocido.

d) El riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que uncompetidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio delos signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realicesobre productos o servicios que no tengan ningún grado deconexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

Protección de la marca notoriamente conocida en territorio extracomunitario.

5.9. Uno de los cambios normativos implementados por la Decisión 486 consistió en establecer claramente el ámbito de protección de los signos notoriamente conocidos. Por un lado, eliminó la referencia a la notoriedad en el comercio subregional e internacional sujeto a reciprocidad y, por otro, definió claramente el concepto de signo notoriamente conocido39

•

5.1 O. De conformidad con lo anterior, bajo el régimen común contenido en la Decisión 486, un signo calificará como notoriamente conocido si es

38

39

Véase, a modo referencial, las interpretaciones prejudiciales emitidas dentro de los Procesos 35-IP-2008, pp. 15-16, y 386-IP-2015, pp. 20-21. Véase, en ese sentido, por ejemplo, las inlerpretaciones prejudiciales pronunciadas dentro del Proceso 87-IP-2013 de 5 de septiembre de 2013, pp. 31-32; el Proceso 30-IP-2014 de 10 de septiembre de 2014, pp. 22-23; y el Proceso 67-IP-2015 de 13 de mayo de 2015, p. 15.

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reconocido como tal en cualquiera de tos Países Miembros. El Artículo 224 debe leerse de forma sistemática con el 136 literal h), acarreando las siguientes consecuencias:40

a) En el régimen comunitario andino se salvaguarda a los signos quesean notoriamente conocidos en cualquiera de los PaísesMiembros, frente a una solicitud de registro de la marca también encualquiera de los Países Miembros, de un signo que seasusceptible de generar riesgo de confusión, asociación, dilución yuso parasitario.

b) No se protege a los signos notoriamente conocidos en paísesextracomunitarios cuando simplemente se argumente sunotoriedad. Sin embargo, no se negará la calidad de notorio de unsigno por el solo hecho que no se encuentre registrado o en trámiteen el País Miembro o en el extranjero41

•

5.11. No obstante lo anterior, el régimen común de propiedad industrial, bajo el principio básico de la buena fe, no tolera situaciones que pongan en peligro la transparencia en el mercado y la lealtad comercial. Por lo tanto, la protección de los signos notoriamente conocidos extracomunitarios es posible, de configurarse actos de competencia desleal por confusión con una marca notoriamente conocida y por aprovechamiento de la reputación ajena (parasitismo), de conformidad con lo establecido en el Artículo 225 de la Decisión 48642

; así como cualquier otra circunstancia que permita inferir la mala fe al solicitar el registro en relación a la marca notoriamente conocida en territorio extracomunitario, de conformidad con los Articulo 137, 172 y 225 de la Decisión 486.

5.12. De conformidad con los criterios señalados precedentemente, se deberá determinar el carácter notorio de la marca GG (mixta), registrada a favor de GUCCI S.P.A., al momento de la presentación de la solicitud de registro de la marca GGGG (mixta) por parte de GUESS?, INC.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por el

40 lbfd.

41 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. -

* Articulo 229.- No se negará fa calidad de notorio a un signo por el solo hecho que:

a} no esté registrado o en trámite de registro en el Pafs Miembro o en el extranjero;

(. . . }".

42 Véase, por ejemplo. las interpretaciones prejudiciales expedidas dentro del Proceso 67-IP-2015, pp. 16 y ss.; 30-IP-2014, pp. 24 y ss.; y el Proceso 87-IP-2013, pp. 33 y ss., ya citados.

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Tribunal consultante al resolver el proceso interno 1067/2014, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.

Cecilia MtJ.eros MAGISTRADA

De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente-interpfetactón..Qrejudicial el Presidente y el Secreta

Notifiquese al Tribunal consultante y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

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