Para nosotros la Patria es América

Año XXXIII – Número 2813

Lima, 28 de setiembre de 2016

SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Pág.

PROCESO 104-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. Expediente Interno del Consultante: 00978-2013-0-1801-JR-CA-16. Referencia: Certificado de obtentor para variedad vegetal de Marigold, denominada “APB N° II PRIMAVERA”.................................... 2

PROCESO 185-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2012-00200-00. Referencia: Acción de nulidad. Marcas confrontadas: KAVITAL (denominativa) y KAVITEX (denominativa). .......... 11

PROCESO 202-IP-2016 Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2011-00028. Referencia: Marca involucrada VIASAT (denominativa).. ......................................................................... 24

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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 25 de julio de 2016

Proceso: 104-IP-2015

Asunto: Interpretación Prejudicial

Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú

Expediente Interno del Consultante: 00978-2013-0-1801-JR-CA-16

Referencia: Certificado de obtentor para variedad vegetal de Marigold, denominada "APB Nº 11 PRIMAVERA"

Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano

VISTOS

El Oficio 978-2013-0/5ta SECA-CSJLI-PJ de 10 de febrero de 2015, recibido el mismo dia via correo electrónico, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, solicita a este Tribunal la Interpretación Prejudicial, a fin de resolver el Proceso Interno Nº 00978-2013-0-1801-JR-CA-16.; y,

El Auto de 8 de octubre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A. ANTECEDENTES

1. Partes en el Proceso Interno:

Demandante: INNOVA SEEDS S.A.C.

Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ.

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2. Hechos Relevantes

2.1. El 23 de marzo de 2001, la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologias del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, lndecopi) otorgó a la empresa AGR(COLA BARRANCA S.A. (en adelante, BARRANCA) el Certificado de Obtentor Nº 0002 para la variedad vegetal de Marigold denominada "APB Nº 11 PRIMAVERA".

2.2. El 13 de diciembre de 2007, se inscribió la transferencia del Certificado de Obtentor de BARRANCA, a favor de PRODUCTORA DE SEMILLAS S.A. (en adelante, PRODUCTORA DE SEMILLAS).

2.3. El 30 de julio de 2009, se inscribió la transferencia del Certificado de Obtentor de PRODUCTORA DE SEMILLAS, a favor de INNOVA SEEDS S.A.C. (en adelante, INNOVA)

2.4. El 31 de agosto de 2009, INNOVA comunicó a la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologias del lndecopi su domicilio en la Avenida Ricardo Rivera Navarrete 620 San Isidro, y además adjuntó el comprobante de pago correspondiente a la anualidad 2009-201 O por mantenimiento de vigencia del Certificado de Obtentor de la variedad en mención.

2.5. El 25 de octubre de 201 O, se presentó el pago efectuado por concepto de la anualidad correspondiente al periodo 2010-2011.

2.6. El 31 de marzo de 2011 el lndecopi mediante proveido requirió a INNOVA, efectuar el pago por concepto de anualidad correspondiente al periodo 2011-2012, concediéndole un plazo de gracia de seis meses contados a partir de la notificación para cumplir con dicho pago. Este documento le fue notificado el 12 de abril de 2011 en su domicilio.

2.7. El 8 de noviembre de 2011, mediante la Resolución 001948-2011/DIN­INDECOPI, se declaró la caducidad del Titulo 0002 correspondiente al Certificado de Obtentor otorgado para la variedad Vegetal de Marigold denominada "APB Nº 11 PRIMAVERA" inscrita a favor de INNOVA, al considerarse que el titular no cumplió con la obligación de cancelar la tasa de mantenimiento anual, contemplada en el artículo 34 de la Decisión 345.

2.8. El 24 de enero de 2012, la empresa INNOVA interpuso recurso de apelación contra la Resolución anteriormente mencionada.

2.9. El 13 de diciembre de 2012, mediante la Resolución 2611-2012/TPI­INDECOPI el Tribunal del INDECOPI confirmó la resolución que declara la caducidad del Certificado de Obtentor.

2.10.EI 29 de enero de 2013, la empresa INNOVA interpuso demanda contenciosa administrativa peticionando la nulidad total de la Resolución 2611-2012/TPI-INDECOPI.

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2.11. El 08 de mayo de 2013, el INDECOPI contestó a la demanda.

2.12. El 25 de julio de 2014, mediante Sentencia signada como Resolución Número Diez el Vigésimo Cuarto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo declaró infundada la demanda.

2.13. El 1 de septiembre de 2014, la empresa INNOVA interpuso recurso de apelación contra la sentencia dictada.

2.14. Mediante providencia de 15 de diciembre de 2014 la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República de Perú decidió suspender el proceso y solicitar la interpretación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

3. Argumentos contenidos en la Demanda Contenciosa Administrativa

INNOVA SEEDS S.A.C., en su recurso de apelación expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

3.1. El proveido de 31 de marzo de 2011 en el que se informaba sobre el pago de la anualidad "INDECOPI no cumplió con notificamos en nuestro domicilio real, al que podfa tener conocimiento con la simple búsqueda en la "Consulta RUC" de SUNAT a través de intemet. ( .. .) procedió a notificar en nuestro anterior domicilio ubicado en la Av. Rivera Navanete No. 620".

3.2. Al no encontrase nuestro domicilio, el notificador debía haber aplicado la "DIRECTIVA, relacionadas con la circunstancia de no encontrar a una persona que reciba la notificación en el supuesto domicilio del administrado: "3. 5. Supuesto en el que se encontrara al administrado o persona capaz de recibir la notificación. En caso que no se encontrara al administrado o persona capaz en et domicilio señalado en el procedimiento, se dejará aviso bajo la puerta indicando en forma concisa /o siguiente: (vi) la nueva fecha en que se hará efectiva ta notificación, con indicación del rango de horario dentro del cual se efectuará la misma".

3.3. Además "se prevé que deberá realizarse una segunda notificación, la misma que no fue programada" por lo cual"( ... ) no estuvo en la posibilidad de conocer el contenido de la notificación, por lo que no pudimos realizar el pago del certificado de obtentor a tiempo".

4. Argumentos de la Contestación a la Demanda ContenciosaAdministrativa

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual -INDECOPI- de la República de Perú, en su contestación a la demanda, argumentó:

4.1. "La obligación de pagar las anualidades para mantener la vigencia del certificado de obtentor se encuentra expresamente prevista en la ley".

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4.2. "Las anualidades deben pagarse por años adelantados a partir del primer aniversario de la concesión del Certificado de Obtentor y que la fecha de vencimiento de cada anualidad se producirá el último día del mes del aniversario de la fecha de concesión del Certificado de Obtentor'. Manifiesta que: "no es deber del INDECOPI recordar al titular el pago, sino que es su obligación".

4.3. "No existe norma que obligue a la administración a notificar sobre el pago de anualidades". Además "la dirección donde se le notificó es la que la empresa informó, nunca hubo cambio de domicilio".

4.4. El demandante no puede amparar su falta de diligencia y cumplimiento en una "facilidad' que brinda la autoridad nacional para recordar el deber de pago oportuno. No existe obligación legal que obligue al INDECOPI a efectuar dicha notificación; por lo tanto no se vulneró el derecho al Debido Proceso.

5. Argumentos contenidos en la Sentencia de Primera Instancia

El Vigésimo Cuarto Juzgado de lo Contencioso Administrativo, de la Corte Superior de Justicia, Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Diez de 25 de julio de 2014, declaró infundada la demanda, argumentando que "( ... ) Por los fundamentos expuestos, se concluye que la demandante no ha demostrado que haya existido vulneración al principio de seguridad jurídica y predictibilidad, así como afectación a su derecho de igualdad ante la ley y el debido procedimiento, toda vez que no era obligación de la Administración hacerle recordar el cumplimento de sus deberes respecto al pago de la anualidad, pues e/lo implicaría trasladar la carga de su responsabilidad al INDECOPI; en consecuencia, siendo que no se ha cumplido con el pago de la anualidad, el efecto legal es la declaración de caducidad del título correspondiente (. . . )".

6. Argumentos del Recurso de Apelación

La sociedad INNOVA SEEDS S.A.C., dentro de su recurso de apelación reiteró los argumentos expuestos en la demanda.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Sala consultante ha solicitado la Interpretación Prejudicial del Artículo 34 de la Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y formuló la siguiente pregunta:

¿El inicio del plazo de gracia de seis meses contemplado en el artículo 34 de la Decisión 345, debe ser notificado al titular del Certificado de Obtentor a fin de que cumpla con el pago de la tasa correspondiente o, dicho plazo debe empezar a computarse

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automáticamente después de vencido el plazo legal en el que debian pagarse las referidas tasas?

Se interpretará el Artículo 34 de la Decisión 345 del Régimen Común de

Protección a los Derechos de los Obtentor es de Variedades Vegetales de

21 de octubre de 1993, por ser aplicable al caso.

De oficio, se interpretará el Artículo 35 literal d} de la misma norma comunitaria1 por ser parte de la controversia.

C. TEMAS OBJETO DE INTREPRETACIÓN:

1. Cancelación del certificado de obtentor por el no pago de tasas. El periodode gracia.

2. Supremacía del ordenamiento jurídico andino y el principio delcomplemento indispensable.

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN:

1. Cancelación del certificado de obtentor por el no pago de tasas. Elperiodo de gracia.

1.1. La demandante sostuvo que se vulneró el principio de seguridad juridica, ya que el INDECOPI debió notificar oportunamente sobre el pago que por concepto de anualidad debía efectuar para el periodo 2011-2012. Esto sobre la base de la costumbre que ha mantenido la entidad.

El INDECOPI, por su parte, argumentó que no se ha vulnerado el principio de la seguridad jurídica, ya que la consecuencia frente al no pago dentro de los plazos conferidos por la normativa comunitaria es la declaratoria de cancelación del certificado de obtentor.

1.2. De conformidad con lo anterior, y atendiendo la pregunta formulada por la Corte Consultante en relación con la figura de la cancelación del certificado de obtentor, se abordará el tema planteado.

1.3. De conformidad con el artículo 34 de la Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el periodo de tiempo, el monto, la fecha a partir de la cual nace el hecho generador de pagar la tasa correspondiente, y el recargo o interés que se genere, deben ser fijados por la normativa interna.

1 Articulo 34.- Para mantener en vigencia el certificado de oblentor deberán pagarse las lasascorrespondientes, de conformidad con las disposiciones previstas en la legislación interna de los Pafses Miembros. El titular gozará de un plazo de gracia de seis meses contados desde el vencimiento del plazo estipulado, para efectuar el pago de la tasa debida con el recargo que correspondiera. Durante el plazo de gracia, el certificado de obtentor mantendrá su plena vigencia.

Articulo 35.- La autoridad nacional competente declarará la cancelación del certificado en los siguientes casos:

( . . . ) d) Cuando el pago de la tasa no se efectuara una vez vencido el plazo de gracian

.

s

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Lo anterior, junto a ciertos parámetros de la figura del periodo de gracia previsto en el mencionado artículo, fueron plasmados por el Tribunal de la siguiente forma:

"El artículo 34 de la Decisión 345 establece la obligación del pago de las tasas correspondientes, de conformidad con las disposiciones previstas en la legislación interna de los Pafses Miembros, para et mantenimiento de la vigencia del certificado de obtentor; pero, al mismo tiempo, te otorga al titular del certificado un plazo de gracia de seis meses contados desde el vencimiento del plazo estipulado para efectuar el pago con el recargo que corresponda.

Se agrega además en dicho artículo que la vigencia del certificado de obtentor, se mantendrá durante dicho plazo de gracia, condición en la que el certificado permanece durante todo el período.

Por lo tanto, el artículo 34 de la Decisión 345 establece la obligación del pago de la tasa y el período de gracia de 6 meses que tiene el titular para cumplirla, dejando a discreción del derecho interno el fijar la periodicidad para exigir su cumplimiento. En otras palabras, es el período de tiempo, el monto y la fecha a partir de la cual nace et hecho generador de la obligación de pagar ta tasa correspondiente lo que legista el derecho interno, al igual que el recargo o interés que se genere a partir de esa fecha; pero la caducidad de dicha obligación y por lo tanto del derecho, sólo puede declararse una vez que se han cumplido los seis meses de gracia posteriores a la fecha establecida por el derecho interno.

(. . .)

Y para no dejar ninguna duda sobre el analizado plazo de gracia y sobre sus efectos respecto de ta vigencia del certificado de obtentor, la norma comunitaria al detallar /os eventos en los cuales la Autoridad Nacional Competente puede decretar su cancelación, el artículo 35 de la Decisión determina que una de las cuatro situaciones en que ello es posible se presenta, precisamente, cuando "el pago de la tasa no se efectuara una vez vencido el plazo de gracia".2

1.4. El Tribunal procede a contestar la pregunta realizada por la consultante:

"¿El inicio del plazo de gracia de seis meses contemplado en el artículo 34 de la Decisión 345, debe ser notificado al titular del Certificado de Obtentor a fin de que cumpla con el pago de ta tasa correspondiente o, dicho plazo debe empezar a computarse

2 Proceso 57-IP-2001, de 19 de septiembre de 2001. Caso: CERTIFICADO DE OBTENTOR.

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automáticamente después de vencido el plazo legal en el que debían pagarse las referidas tasas?"

1.5. De conformidad con el Artículo 35 de la Decisión 345, si no se pagan las tasas correspondientes en el mencionado periodo de gracia, se declarará la cancelación del certificado de obtentor, dicho evento, a no ser que la normativa interna prevea un esquema de notificación o aviso, opera de manera automática, es decir, sin advertencia, llamado o requerimiento por parte de la autoridad nacional.

1.6. Se deberá tener en cuenta que el plazo de gracia de seis meses consagrado en el Artículo 34 de la Decisión 345, tal y como se anotó anteriormente, comienza a computar una vez que se encuentra vencido el plazo de vigencia establecido por la autoridad competente. Esto quiere decir, que comenzará a contarse desde el día siguiente al del vencimiento de dicho plazo, sin perjuicio que la normativa interna prevé un sistema de notificación o aviso para el pago de las tasas respectivas, sin que esto signifique la habilitación de un tiempo adicional del ya previsto por la norma comunitaria.

2. Supremacía del ordenamiento jurídico andino y principio delcomplemento indispensable.

2.1. La demandante INNOVA, afirmó que el notificador debla haber aplicado la "DIRECTIVA, relacionada con ta circunstancia de no encontrar a una persona que reciba la notificación en el supuesto domicilio del administrado: "3.5. Supuesto en el que se encontrara al administrado o persona capaz de recibir la notificación. En caso que no seencontrara al administrado o persona capaz en el domicilio señalado enel procedimiento, se dejará aviso bajo la puerta indicando en formaconcisa lo siguiente: (vi) la nueva fecha en que se hará efectiva lanotificación, con indicación del rango de horario dentro del cual seefectuará la misma".

Además que "se prevé que deberá realizarse una segunda notificación, ta misma que no fue programada" por lo cual "( .. .) no estuvo en la posibilidad de conocer el contenido de la notificación, por lo que no pudimos realizar el pago del certificado de obtentor a tiempo"

2.2. En ese sentido es importante considerar los fundamentos esenciales por los cuales los Países Miembros de la Comunidad Andina han aceptado al ser parte del sistema regional de integración llamado Comunidad Andina de Naciones, al ser parte del mismo el Tribunal ha desarrollado los principios fundamentales cuyo fin es la correcta interpretación y aplicación de las normas comunitarias, entre ellos y para el caso concreto se tratará sobre la primacía y complemento indispensable.

2.3. El Tribunal ha realizado varias precisiones para entender de mejor manera el principio de primacía de la normativa comunitaria, así ha manifestado: "En cuanto al efecto de las normas de la integración sobre tas normas

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nacionales, señalan la doctrina y la jurisprudencia que, en caso de conflicto, la regla interna queda desplazada por la comunitaria, la cual se aplica preferentemente, ya que la competencia en el caso corresponde a la comunidad. En otros términos, la norma interna resulta inaplicable, en beneficio de la norma comunitaria( ... ). No se trata propiamente de que la norma comunitaria posterior derogue a la norma nacional preexistente, al igual que ocurre en el plano del derecho interno, puesto que son dos ordenamientos jurídicos distintos, autónomos y separados, que adoptan dentro de sus propias competencias formas peculiares de crear y extinguir et derecho, que por supuesto no son intercambiables. Se trata, más propiamente, del efecto directo del principio de aplicación inmediata y de primacía que en todo caso ha de concederse a las normas comunitarias sobre las internas( ... )". 3

Se debe tomar en cuenta que la norma comunitaria no deroga a la norma interna de los Países Miembros la torna inaplicable para determinado caso concreto, por lo tanto no pueden realizarse reservas ni desistir de aplicarlas.

2.4. Con relación al complemento indispensable, el Tribunal ha precisado que "en la aplicación de esta figura las legislaciones internas de cada país no podrán establecer exigencias, requisitos adiciona/es o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria". 4

2.5. Significa esto que, para que tenga validez la legislación interna se requiere que verse sobre asuntos no regulados en lo absoluto por la comunidad, lo cual resulta obvio dentro del espíritu y el sentido natural y lógico de la expresión régimen común sobre tratamiento.5

2.6. Se deberá tener en cuenta los principios antes descritos, en primer lugar no existe obligatoriedad para notificar al solicitante o titular de una obtención vegetal a los efectos de que efectué el pago de la tasa de mantenimiento correspondiente, en segundo lugar si existiere un mecanismo de notificación previsto en la norma interna o por costumbre de las autoridades competentes, estas no podrán estar en contraposición de las normas comunitarias.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el Proceso Interno 00978-2013-0-1801-JR-CA-16, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo del de conformidad con lo

3 Proceso 2-IP-88, publicado en la G.O.A.C. Gaceta Oficial Nº 33, del 26 de junio de 1988, considerada en elProceso 34-Al-2001, publicado en la G.0.A.C. Gaceta Oficial N° 839, del 25 de septiembre de 2002.

4 Proceso 10-IP-94, publicado en la G.O.A.C. N" 177, de 20 de abril de 1995.

5 Proceso 121-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1139, de 12 de noviembre de 2004, marca:FRUCOLAC.

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dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

Hugo amiro Gómez pac MAGISTRADO

De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente lnter r ción-P-rejudicial el Presidente y el Secretari .

Notifiquese a la Entidad consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 18 de agosto de 2016

Proceso: 185-1 P-2015

Asunto: Interpretación Prejudicial

Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia

Expediente interno del Consultante: 2012-00200-00

Referencia: Acción de nulidad. Marcas confrontadas: KAVITAL (denominativa) y KAVITEX (denominativa)

Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano

VISTOS

El Oficio 1119, recibido el 17 de abril de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial de los Articulas 136 Literal a), 150, 155 Literal a) y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2012-00200-00; y,

El auto de 8 de octubre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A. ANTECEDENTES

1. Partes en el Proceso Interno:

Demandante:

Demandada:

INVET S. A.

Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) - Nación Colombiana

Tercero interesado: KYROVET LABORATORIES S. A. (en adelante, KYROVET)

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I

2. Hechos Relevantes

2.1. El 16 de septiembre del 2009, KYROVET solicitó ante la División de Signos Distintivos de la SIC1 , el registro de la marca KAVITAL (denominativa). para distinguir productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y moldes dentales, desinfectantes y productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas y herbicidas, de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

2.2. El 30 de octubre de 2009, en la Gaceta de Propíedad Industrial Nº 609 se publicó el extracto de la referida solicítud de registro. Dentro del término legal, ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION (en adelante, ZODIAC), planteó oposición en contra de dicha solicitud con fundamento en el registro previo2 de su marca denominativa GABICTAL que ampara productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

2.3. El 25 de marzo de 201 O, mediante Resolución 16680 la División de Signos Distintivos de la SIC declaró infundada la oposición presentada por ZODIAC y concedió el registro de la marca solicitada.

2.4. Inconforme con tal decisión, ZODIAC presentó los recursos de reposición y en subsidio de apelación, los cuales fueron resueltos a través de las Resoluciones 22308 del 28 de abril del 201 O y 33463 del 29 de junio del 2010, ambas confirmando lo decidido en la Resolución 16680 que concedió el registro solicitado.

2.5. El 31 de mayo de 2012, INVET S. A. mediante el procedimiento ordinario contencioso administrativo planteó acción de nulidad en contra de las Resoluciones 16680, 22308 y 33463 sobre la base de su marca KAVITEX (denominativa) registrada previamente3 para amparar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

2.6. Mediante providencia de 28 de enero del 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, decidió suspender el proceso y solicitar la presente interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

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Expediente Administrativo Nº 09100261.

Expediente Admlnistratlvo Nº 03 025546, Radicación 2003·03·27, Certilicado 277365, para distinguir productos de

la Clase 5; "( .J productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para fa medicina; sustancias die/éticas para uso médico. af,men/os para bebes: emplastos, material para apósitos; mate- ria/ para empastar los dientes y para improntas dentales: desinfectantes. productos para la destrucción de animales dailfnos; fungicidas, y herbleidas·.

3 Expediente Administrativo N' 92 233522. Radicación 1900-01-01, Certificado 159053, para distinguir productos de la Clase 5: "( . . J productos farmacéuticos y vetennarios; productos higiénicos para la med1c1na. sustandas dietéticas para uso médico. alimentos para bebes; emplastos, material para apósitos: mate- nal para empastar los dientes y para improntas dentales: desinfectantes; productos para la destroccrón de animales daninos: fungicfdas. y herbicidas-:.

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3. Argumentos contenidos en la demanda contenciosa administrativa

INVET S. A en su escrito de demanda expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

3.1. En la base de datos de la SIC consta que la marca denominativa KA VITEX que ampara productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional, estaba registrada a favor de INVET S. A habiendo sido concedida su última renovación para el periodo del 20 de enero de 2004 hasta el 20 de enero de 2014.

3.2. El registro concedido a favor de INVET S. A ampara exactamente los mismos productos que la solicitante pretendía proteger con la marca denominativa KAVITAL en la Clase 5 de la Clasificación Internacional.

3.3. A pesar de lo anterior fue concedida la marca denominativa KA VITAL, para amparar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, a favor de KYROVET LABORATORIES S. A, lo que indica que no se realizó eficazmente el examen de registrabilidad como lo ordena el Artf culo 150 de la Decisión 486.

3.4. Que hubo una clara violación del Artf culo 136 Literal a), por parte de la División de Signos Distintivos de la SIC al haber concedido el registro de la marca denominativa KAVITAL para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, toda vez que ésta es similar fonéticamente y confundible a la marca denominativa anteriormente registrada KA VITEX, y para distinguir productos respecto a los cuales el uso de la marca denominativa KAVITAL puede inducir al error.

3.5. Los Artículos 155 Literal a) y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, fueron vulnerados por la División de Signos Distintivos de la SIC, al no tener en cuenta de oficio, la existencia de la marca denominativa KAVITEX para reconocer productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

4. Argumentos de la contestación a la demanda contenciosaadministrativa por parte de la SIC

La SIC en su escrito de contestación a la demanda expresó, en lo principal, los siguientes argumentos:

4.1. Desde el aspecto visual, a pesar de que las marcas en controversia comparten las primeras dos silabas (KA-VI), estudiando las palabras en conjunto se puede deducir un claro aspecto diferenciador, pues las silabas finales de cada una de las marcas en comparación son disimiles, la marca demandante finaliza con la silaba "TEX", mientras que la marca demandada termina con la silaba MTAL", situación que hace que visualmente no existan riesgos de confundibilidad, otorgándole a cada una la suficiente distintividad.

3

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4.2. En el campo fonético se hacen mucho más evidentes y as1m1smo predominantes las capacidades distintivas de cada uno de los signos en controversia, pues la estructura de sus composiciones hace que fonéticamente se escuchen diferentes, a pesar de compartir las primeras silabas.

4.3. Desde el punto de vista conceptual, son marcadas las diferencias existentes entre los signos enfrentados, pues ambos son de fantasia teniendo en cuenta que sus aspectos denominativos carecen de significado en nuestro idioma.

5. Argumentos de la contestación a la demanda contenciosaadministrativa por parte del Tercero Interesado

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

B.

KYROVET en su escrito de contestación a la demanda expresó, en lo principal:

Aunque en la demanda se alega la presunta vulneración de los Artículos 136 Literal a) y 155 Literal a), 150 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, vale la pena mencionar que los actos administrativos acusados se emitieron en estricto cumplimiento de las normas vigentes en materia de Propiedad Industrial en nuestro pals para el momento de su expedición.

Partiendo del principio de los cotejos marcarios, es totalmente válido afirmar que la solicitud de registro no está incursa en ninguna causal de irregistrabilidad, pues no basta alguna similitud entre los signos para declarar que entre los mismos existe riesgo de confusión.

Tratándose de artículos farmacéuticos de equivocar la elección del medicamento prescrito existe un alto riesgo de daño; sin embargo, en el presente caso, dicho riesgo de asociación no existe -pues-"(. .. ) cuentan con consumidores especializados, y establecimientos de comercia especializados en su distribución, por lo que sin temor a equivoco, podemos afirmar que el consumidor promedio de los productos identificados por una y otra marca no corren riesgo alguno de confusión".

Como la similitud de los signos radica en el prefijo de los mismos KAVIT AL / KAVITEX, nada obsta el registro del signo de la referencia, por cuanto el prefijo KAVI no es el soporte real de la distintividad de la marca concedida a registro, como si lo es el conjunto de la misma, formado por la totalidad de las silabas integradas de las expresiones.

Frente a este punto, es importante resaltar que la actora centra la presunta confusión en el prefijo KA VI, pero desconoce, que a la fecha, en la SIC reposa el registro de seis (6) marcas que identifican productos de la Clase 5 Internacional, que comparten dicho prefijo.

NORMAS A SER INTERPRETADAS

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La Sala consultante ha solicitado la interpretación prejudicial de los Artículos 136 Literal a), 150, 155 literal a) y 172 la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. De los cuales únicamente se interpretarán los Artículos 136 Literal a) y 150 de la referida Decisión, por considerar que su análisis debe ser considerado por la Consultante al resolver la acción interpuesta en el proceso interno.

No se interpretarán el Articulo 155 Literal a) de la precitada Decisión 486, pues no se está resolviendo un caso de infracción.

Tampoco se interpretará el Articulo 172 de la Decisión 486, porque su análisis no es directamente necesario para resolver el caso concreto.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. lrregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. Riesgo de confusióny/o de asociación. Reglas de cotejo entre signos distintivos.

2. Comparación entre signos denominativos.3. Marcas de fantasia.4. El examen de registrabilidad que realiza la Oficina de Registro de Marcas.

De oficio, integral, debidamente motivado y autónomo.5. Partículas de uso común en marcas farmacéuticas.

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. lrregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. Riesgo deconfusión y/o de asociación. Reglas de cotejo entre signosdistintivos.

1.1. Se abordará el tema en virtud a que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión entre el signo denominativo KAVITAL cuyo registro ha sido solicitado por la sociedad KYROVET LABORATORI ES S. A. y la marca denominativa KAVITEX (previamente registrada por INVETS. A.), por lo que resulta pertinente referirnos al contenido del Artículo 136de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina,concretamente a la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a),cuyo tenor literal es el siguiente:

ªArticulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormentesolicitada para registro o registrada por un tercero, para losmismos productos o servicios, o para productos o serviciosrespecto de /os cuales el uso de la marca pueda causar unriesgo de confusión o de asociación; (. .. )".

1.2. Según la norma citada no podrá registrarse como marca el signo cuyo uso en el comercio afecte lndebidamente el derecho de un tercero, por ser

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idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por el tercero, para un mismo producto o servicio, o para un producto o servicio respecto del cual el uso de aquel signo pueda causar riesgo de confusión o de asociación.

1.3. Un signo es idéntico a la marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca y es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor.

En este sentido un signo solicitado para registro anterior puede considerarse idéntico o semejante a la registrada cuando acumulativamente se den dos condiciones:

a) Todos los elementos incluidos en ambos signos son iguales o lasdiferencias entre ellos son tan irrelevantes que el consumidor mediono las tendrá en cuenta.

b) Los productos y/o servicios cubiertos respectivamente son idénticos opresentan conexión competitiva. A la hora de verificar dicha identidadse debe tener en cuenta el significado ordinario de los productos sinhacer un análisis extensivo de la presunta identidad.

1.4. Al respecto el Tribunal advierte de la prolijidad que se debe tener al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos, debiendo en primer momento determinar la existencia de su identidad o similitud y en el segundo momento la correspondencia entre los productos o de servicios que cada uno pretenda distinguir.4 Cuando los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto individualizar los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión seria manifiestamente evidente. Al tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de tener precisiones claras para denegar o conceder un registro. En cambio que, como regla general si existendos signos idénticos en su composición pero identificados en clasesdistintas podrán ser perfectamente registrables.

1.5. La identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión:

1. 5.1. La confusión directa, caracterizada porque el vinculo de identidado semejanza induce al comprador a adquirir un producto o solicitarun servicio determinado en la creencia de que está obteniendootro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre losproductos o servicios; y,

1.5.2. La confusión indirecta, caracterizada porque el citado vinculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los

4 Proceso 512-IP-2014, de 15 de Julio de 2015. Caso: "LOCKHEED MARTIN".

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hechos, a dos productos o servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común. 5

1.6. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

1.7. Al resolver la acción planteada deberá verificarse si en el acto impugnado se examinó si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:

1.7.1. Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto.

1.7.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto.

1.7.3. Gráfica o figurativa: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.

1.7.4. Ideológica o conceptual: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.

1.8. Igualmente, se verificará que al proceder a cotejar los signos en conflicto se hayan observado las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos:

1.8.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual.

1.8.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor dificilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

5 Proceso 89-lp-2005., de 20 de julio de 2005. Caso: "ENVIOS DE DINERO BBVA BANCOMER + GRAFICA A COLOR".

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b

1.8.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación.

1.8.4. Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del presunto comprador, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.

1.9. Es importante que al resolver la acción de nulidad se haya analizado en el caso concreto la eventual existencia de similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera poder establecer si el consumidor podrla caer en algún riesgo de confusión y/o de asociación.

2. Comparación entre signos denominativos

2.1. Considerando que en el proceso interno se ha discutido la posibilidad de que pueda existir confusión entre el signo denominativo KAVITAL y la marca denominativa previamente registrada KAVITEX, se deberá verificar que se los haya comparado teniendo en cuenta las siguientes reglas6

:

2.1.1. Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética, pero teniendo en cuenta las letras, silabas o palabras que posean una función diferenciadora en el conjunto, puesto que esto último ayudarla a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

2.1.2. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica al realizar la comparación de los signos, pues si esta ocupa la misma posición, es idéntica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podrla ser evidente.

2.1.3. Se debe observar el orden de las vocales, pues esto indica la sonoridad de la denominación.

2.1.4. Se debe determinar cuál es el elemento que impacta más fuertemente en el mente del consumidor, pues esto revelarla cómo es captada la marca en el mercado.

2.2. Al aplicar la presente interpretación en el caso concreto, se debe verificar si se realizó el cotejo de los signos en conflicto de conformidad con las reglas expuestas con la finalidad de poder establecer la eventual existencia de confusión y/o de asociación entre el signo denominativo KAVITAL y la marca denominativa previamente registrada KAVITEX.

3. Marcas de fantasia

8 A modo de referencia se deberán tener en cuenta varias interpretaciones prejudiciales emiUdas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en las cuales se han adoptado las precitadas reglas, entre ellas las dictadas dentro de los Procesos 156·1P•2015, 200.IP-2013 y 438-IP-2015.

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3.1. Se abordará el tema enunciado pues la SIC, en su escrito de contestación a la demanda contenciosa administrativa, afirmó que desde el punto de vista conceptual, son marcadas las diferencias existentes entre los signos enfrentados, pues ambos son de fantasía teniendo en cuenta que sus aspectos denominativos carecen de significado en nuestro idioma.

3.2. Al respecto es importante advertir que los signos de fantasia son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los productos que distinguen, ni ninguna de sus propiedades.

3.3. Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con marcas idénticas o semejantes.

3.4. Se deberá analizar si el signo denominativo KAVITAL es o no de fantasía, para posteriormente hacer un adecuado análisis de confundibilidad en relación con las marcas mixtas previamente registradas.7

4. El examen de registrabilidad que realiza la Oficina de Registro deMarcas. De oficio1 integral1 debidamente motivado y autónomo

4.1. La sociedad INVET S. A. afirma en su demanda que el conceder el registro de la marca solicitada "( ... ) indica que no se realizó eficazmente el examen de registrabilidad como lo ordena el arlículo 150 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina", acotando que la División de Signos Distintivos de la SIC con su resolución habría violado los Articules 136 literal a), 155 literal a) y 172 de la Decisión 486. Por tal motivo, se abordará el tema relativo al examen de registrabilidad. 8

4.2. El sistema de registro de marcas adoptado en la Comunidad Andina, se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada Pais Miembro.

4.3. En el Titulo II de la Decisión 486 se encuentra regulado el procedimiento de registro de marcas, conforme al cual se instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento de y el respectivo examen de registrabilidad. Del análisis de las normas pertinentes se ha determinado que los requisitos de dicho examen9 son los siguientes:

7 Revisar a modo de referencia la Interpretación prejudicial dictada en el Proceso 148-IP-2015, de fehca 20 de Julio del 2015, marca GYROKINESIS.

8 Ver a modo de referencia la Interpretación Prejudicial de 10 de abril de 2013, expedida en el marco del Proceso 17-IP-2013.

9 Proceso 180-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006. publicada en la Gacela Oflcial del Acuerdo de Cartagena N" 1476, de 16 de marzo de 2007. Marca; "BROCHA MONA".

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t

4.3.1. El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero.

4.3.2. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma.

4.3.3. El examen de registrabilidad debe ser debidamente motivado. Además de los requisitos referidos en los numerales precedentes, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro de marcas. Esto quiere decir que la oficina nacional no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia, la resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado. Con lo mencionado, se estarla cumpliendo con el principio básico de la motivación de los actos.

4.3.4. El examen de registrabilidad debe ser autónomo. Resulta necesario agregar, además de los requisitos anotados en líneas precedentes, v.gr., el examen de registrabilidad aparte de ser de oficio, integral y motivado, también debe ser autónomo, tanto en relación con las decisiones emitidas por otras oficinas de registro de marcas, como con las decisiones emitidas por la propia Oficina. Esto significa, que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente 10 del análisis efectuado ya sobre signos idénticos o similares.

4.4. Por lo tanto, se deberá verificar si el examen de registrabilidad aludido en el Artículo 150 de la Decisión 486 se realizó cumpliendo con los parámetros vertidos en la presente interpretación prejudicial.

5. Partículas de uso común en marcas farmacéuticas

5.1. Los signos denominativos en conflicto, v.gr., KAVITAL y KAVITEX amparan productos pertenecientes a la Clase 5 de la Clasificación

10 Sobre esto el Tribunal en Interpretaciones Prejudiciales anteriores ha manifestado que el '( .. ) principio de independencia implica dejar en libe,tad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo a su criterio de interpretaeión de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere més adecuada en relación al caso

puesto a su conocimiento. En cualquier evento es menester qua se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado'. (Revisar a manera de rererencia Interpretación Prejudicial de 18 de abril de 2012, expedida en el proceso 22-IP-2012. publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena NO 2069, de 05 de julio de 2012).

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Internacional de Niza, siendo que adicionalmente el Tercero Interesado afirmó al contestar la demanda que "( ... ) la actora centra la presunta confusión en el prefijo KA VI, pero desconoce, que a la fecha, en la SIC reposa el registro de seis (6) marcas que identifican productos de la Clase 5 Internacional, que comparten dicho prefijo", por lo que al resolver la acción ordinaria de nulidad presentada por INVET S. A. se deberá verificar que en el examen de registrabilidad se haya tomado en cuenta el análisis especial que se hace a las marcas farmacéuticas conformadas por palabras o partlculas de uso común.

5.2. Se debe tener presente que las marcas farmacéuticas frecuentemente se conforman con la conjunción de elementos de uso general y corriente, que le brindan algún poder evocativo (prefijos, sufijos o palabras), ya que ofrecen al consumidor una idea acerca de las propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, etc.

5.3. El cotejo entre marcas farmacéuticas presenta aspectos especiales a los que nos hemos referido en anteriores ocasiones 11, especialmente, seutilizan elementos o palabras de uso común o generalizado que no deben entrar en la comparación, lo que supone una excepción al principio que determina que el examen comparativo ha de realizarse atendiendo a una simple visión de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales.

5.4. Si las denominaciones enfrentadas tienen algún elemento genérico común a las mismas este elemento no debe ser tenido en cuenta al momento de realizarse la comparación.

5.5. En el caso de que el signo destinado a amparar productos farmacéuticos pudiera haber sido confeccionado con elementos de uso general relativos a la propiedad del producto, sus principios activos, su uso terapéutico o contenga prefijos o sufijos, según reiterada jurisprudencia "(. . .) la distintividad debe buscarse en elemento diferente que integra el signo yen la condición de signo de tantas/a que logre mostrar el conjunto de la marca".

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5.6. También, se ha reiterado que una marca que contenga una partlcula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, pues entonces se estarla otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre una partlcula de uso común. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro.

11 Ver a modo de referencia las interpretaciones prejudiciales dictadas denlro de los Procesos 30-IP-2000 y 491-IP-2015.

12 Ver a modo de referencia el Proceso 78-IP-2003, publicado en la G-0-A-C- 998 de 13 de octubre de 2003, marca HEMAVET.

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5.7. Esta realidad, necesariamente, tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son necesariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente. 13

5.8. De otra parte, las marcas farmacéuticas frecuentemente se componen de elementos de uso general y corriente, que le dan al signo algún poder evocativo (prefijos, sufijos o palabras), ya que ofrecen al consumidor una idea sobre las propiedades del producto, sus principios activos, su uso terapéutico, entre otros y, por lo tanto, ningún competidor en el mercado puede apropiarse de la partlcula de uso común.

5.9. En atención a todo lo expuesto, deberá verificarse que se haya determinado correctamente si en la marca solicitada a registro se encuentra o no conformada por alguna partlcula de uso común, genérica o descriptiva en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 2012-00200-00, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

13 Ver a modo de referencia el Proceso 175-IP·2007. del 19 de febrero de 2017, marca mixta GENGRAF.

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Notiffquese a la Entidad Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 18 de agosto de 2016

Proceso

Asunto

Consultante

Expediente interno del Consultante

Referencia

Magistrado Ponente

VISTOS

: 202-IP-2016

: Interpretación Prejudicial

: Secclón Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia

: 2011-00028

: Marca involucrada VIASAT (denominativa)

: Hugo Ramiro Gómez Apac

El Oficio 1787 del 6 de mayo de 2016, recibido el 10 de mayo de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial de los Articulas 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comislón de la Comunidad Andina a fin de resolver el Proceso Interno Nª 2011-00028; y,

El Auto del 23 de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A. ANTECEDENTES

1. Partes en el Proceso Interno:

: Viasat, lnc. Demandante

Demandado : Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia

Tercero interesado : GPS de Colombia Ltda.

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2. Hechos relevantes:

2.1. El 28 de julio de 2008, GPS de Colombia Ltda. (en adelante, GPS de Colombia) solicitó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC), la cancelación por falta de uso contra la marca VIASAT (denominativa) registrada bajo Certificado 286312 a favor de Viasat lnc. para distinguir equipos de comunicaciones, principalmente: módems, receptores, radios, simuladores y redes para comunicaciones satélites y terrestres, y equipos de comunicaciones para redes telefónicas satélites, de la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza.

2.2. El 6 de marzo de 2009 Viasat, lnc. contestó la acción de cancelación interpuesta, adjuntando pruebas a fin de acreditar el uso de su marca.

2.3. Por Resolución 41989 del 26 de agosto de 2009, la Dirección de Signos Distintivos (antes División de signos Distintivos) de la SIC canceló por falta de uso el registro de la marca VIASAT, considerando lo siguiente: a) Las pruebas presentadas no son válidas dado que no fueron

certificadas por Notario.b) Las facturas, folletos, extractos de páginas no fueron admitidas por

cuanto no fueron traducidas del idioma inglés al español.

2.4. Viasat, lnc. interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución 41989.

2.5. Por Resolución 54648 del 28 de octubre de 2009, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC resolvió el recurso de reposición interpuesto, confirmando la Resolución 41989. Señaló que las pruebas en idioma inglés contienen información de carácter técnico y no son de fácil comprensión, por lo que no acreditan el uso efectivo y real de la marca en cuestión.

2.6. Por Resolución 37551 del 26 de julio de 2010, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial resolvió el recurso de apelación interpuesto, confirmando la Resolución 41989.

2.7.

2.8.

Viasat, lnc. presentó una demanda ante el Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, a fin de que se declare la nulidad de las resoluciones administrativas mencionadas en los puntos anteriores.

Mediante Auto del 28 de octubre de 2013, la Sección Primera de la Sala de Jo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia admitió a trámite la demanda interpuesta y decidió suspender el proceso a fin de solicitar interpretación prejudicial.

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3. Argumentos de la demanda de Viasat, lnc.:

3.1. Las resoluciones materia de nulidad vulneran lo establecido en los Artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486, por cuanto las pruebas adjuntadas con la contestación de la cancelación demuestran el uso de la marca VIASAT en Colombia, a través de sus distribuidores autorizados y dentro del periodo correspondiente (del 28 de julio de 2005 al 28 de julio de 2008).

3.2. El hecho de que en las facturas o folletos presentados aparezcan junto a la marca VIASAT las referencias de los productos comercializados (C/L FEED 4.5 MNL RT, 1025739, EW (TYP), 2W), no desvirtúa el uso de la marca en cuestión, pues se aprecia claramente la marca VIASAT.

3.3. La declaración de su asesor legal no fue admitida por la SIC, señalando que no habían sido certificadas por Notario, pudiendo haber sido admitidas en virtud a la presunción de buena fe.

3.4. La SIC no valoró pruebas presentadas en idioma inglés, sobre la base de lo dispuesto en la Circular Externa Nº 14 del 28 de diciembre de 2007 que señala que los documentos en inglés deben ser presentados con su traducción, lo cual resulta una imposición gravosa e innecesaria, generándose inseguridad jurídica.

4. Argumentos de la contestación de la SIC:

4.1. Las resoluciones administrativas objeto de nulidad no violan lo establecido en la Decisión 486; por lo tanto, dichas resoluciones fueron emitidas de conformidad con el ordenamiento legal y tomando en consideración la jurisprudencia aplicable al caso en concreto.

4.2. Los documentos aportados no demuestran de manera clara el uso efectivo y real de la marca VIASAT para productos de la Clase 9 que ampara dicha marca.

4.3. Algunos de los documentos presentados acreditan el uso de denominaciones distintas a la marca objeto de cancelación VIASAT.

4.4.

4.5.

Contrariamente a lo señalado por la demandante, la declaración realizada por el asesor legal de Viasat, lnc. sí fue admitida y valorada, lo que está en discusión es que mediante dicha declaración se pretenda dar valor a otros documentos aportados como pruebas.

Los documentos adjuntados deben ser presentados con su debida traducción, de conformidad con lo establecido en el Artículo 8 de la Decisión 486, por lo que no es aplicable la Circular Externa aludida por la demandante.

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5. Argumentos del tercero interesado GPS de Colombia:

No obra en el expediente contestación del tercero interesado.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Corte consultante solicita la interpretación prejudicial de los Artículos165, 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la ComunidadAndina1

, por lo tanto, procede la interpretación de los referidos artículos.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Cancelación de un registro de marca por falta de uso. Procedimiento. Lamarca usada por el licenciatario o el autorizado para ello.

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andlna.-

"Art/culo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Paf ses Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vfa administrativa.

Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta ta identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que ta falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito."

"Articulo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Palses Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior.

El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca. "

"Articulo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro.

El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comercia/es, documentos contables o certificaciones de auditoria que demuestren fa regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancfas identificadas con la marca, entre otros."

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2. Carga de la prueba en la acción de cancelación de marca por no uso.3. Exigencia de la presentación de la traducción de los documentos.

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Cancelación de un registro de marca por falta de uso. Procedimiento.La marca usada por el licenciatario o el autorizado para ello

1.1. En vista de que en el proceso interno se discute la cancelación de la marca denominativa VIASAT, inscrita bajo Certificado 286312 para distinguir productos la Clase 9 de la Clasificación Internacional de Niza, es pertinente realizar el análisis de los Artículos 165 y 166 de la Decisión 486.

1.2. Para determinar si una marca ha sido usada o no, se debe tomar en cuenta qué se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de la marca se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca en el mercado. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización.2

1.3. El principio comentado se desprende del propio concepto de marca: el medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Hay una relación esencial entre el signo, el producto que identifica y la oferta de dicho producto en el mercado; es decir, no se puede pensar en que una marca esté en uso sin que distinga productos o servicios en el mercado, esto es, sin que cumpla con su función distintiva.3

1.4. De otro lado, en cuanto a los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca, se debe tener en consideración lo siguiente:4

2

3

4

a) Legitimación para iniciar el trámite. De conformidad con lodispuesto en el Artículo 165 de la Decisión 486, el trámite se inicia asolicitud de parte, es decir, que no puede ser promovido de maneraoficiosa por la Oficina Nacional Competente. Cualquier personainteresada puede iniciar el trámite. Lo anterior quiere decir que elsolicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la

Ver Interpretación prejudicial recalda en el Proceso 495-IP-2015 de fecha 23 de junio de 2016.

Ibídem.

Ibídem.

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?

y

marca respectiva, lo que se traduce en la intención de registrar un signo idéntico o semejante al no utilizado.

b) Oportunidad para iniciar el trámite. El segundo párrafo del Artículo165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción decancelación por no uso. Dispone que dicha acción solo puedeiniciarse después de tres años contados a partir de la notificación dela resolución que agota la vfa administrativa en el trámite deconcesión de registro de marca.

c) Falta de uso de la marca. Para que opere la cancelación delregistro de marca, es necesario que la marca no haya sido utilizadapor su titular, por el licenciatario de este, o por otra personaautorizada para ello en al menos uno de los países miembros,durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que seinicie la acción de cancelación.

1.5. La marca usada por el licenciatario o el autorizado para ello. Cabe señalar que el Artículo 165 bajo análisis hace referencia al licenciatario u otra persona autorizada para utilizar la marca. Al respecto, el primero, el licenciatario, es aquel que hace uso de la marca teniendo como sustento un contrato de licencia; en tanto que el segundo, otra persona autorizada, es aquella que hace uso de la marca sobre la base de otra forma de vinculación que no supone un contrato de licencia de la marca. Detenidamente ambos supuestos consisten en lo siguiente:5

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a) Licencia de uso de la marca. La licencia de la marca se encuentraregulada en el Capítulo IV del Título VI de la Decisión 486. Elinstrumento en el que se plasma la licencia es el contrato de licencia,mediante el cual una persona llamada licenciante cede el derecho deuso de su marca a otra denominada licenciatario. Cabe señalar queel licenciante conserva la titularidad sobre la marca.

La normativa comunitaria andina no regula el contenido del contrato de licencia, pero sí impone una limitación a este. En efecto, el Articulo 163 prohibe contratos de licencia restrictivos del comercio y contrarios a las normas comunitarias andinas sobre propiedad industrial, tratamiento a capitales extranjeros, licencias y regalías, y prácticas comerciales restrictivas de la competencia. Como esta es una limitación en la actividad del comercio subregional andino, debe ser controlada por la oficina nacional competente en el momento en que se solicita el registro de un contrato de licencia.

El contrato de licencia debe plasmarse por escrito y registrarse en la Oficina Nacional respectiva, acorde con el Artículo 162 de la

Ver Interpretación prejudicial recafda en el Proceso 562-IP-2015 de fecha 6 de julio de 2016.

6

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Decisión 486. Si no se cumple con estos requisitos, la licencia no surtirá efectos frente a terceros.

b) La simple autorización para la utilización de la marca en elmercado. Cosa distinta ocurre con la simple autorización para lautilización de la marca, pues en este supuesto no se debe anexar laprueba del registro del contrato en la oficina de registro de marcas,sino una prueba que indique la relación o el vínculo económico conel titular de la marca. No es una licencia porque el titular no cede lasfacultades del uso exclusivo de su marca, sino que simplementeautoriza de manera estricta su utilización, esto es, sin desprendersedel uso exclusivo sobre la misma. Tal es el caso de los contratos dedistribución.

1.6. Prueba de uso de una marca. En lo que concierne a la prueba del uso efectivo de la marca, se debe tomar en cuenta lo establecido en el Artículo 166 de la Decisión 486 conforme se detalla a continuación: 6

6

a) El primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486 contieneparámetros con relación a las cantidades de los productos yservicios comercializados, y que se deben tener en cuenta paradeterminar si una marca efectiva y realmente ha sido usada o no.Dichos parámetros son:

La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios. Unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca.

La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Es decir, se debe tomar en cuenta si los productos o servicios están dirigidos a sectores especializados o se comercializan en establecimientos especializados.

b) El párrafo segundo de la norma estudiada establece otro parámetropara determinar si una marca se considera usada. Dispone quetambién se considera usada si dicha marca distingue exclusivamenteproductos que son exportados desde cualquiera de los paísesmiembros, teniendo en cuenta, igualmente, las cantidades de losproductos exportados de conformidad con naturaleza y en relacióncon las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización.

lbidem.

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c) El párrafo tercero de la norma estudiada, por su parte, advierte quesi una marca es usada de manera diferente a la forma en que fueregistrada no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse laprotección que corresponda, si dicha diferencia es solo en cuanto adetalles o elementos que no alteren su carácter distintivo. Enconsecuencia, si el signo usado en el mercado mantiene lascaracterísticas sustanciales de la marca registrada y su poderdiferenciador, aunque se presente modificado por la adición osustracción de ciertos elementos accesorios, no se cumplirían lossupuestos de hecho para su cancelación por no uso.

1.7. Adicionalmente, como se desprende del Articulo 165 de la Decisión 486, el "no uso" tiene que ser permanente durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se presentó la acción de cancelación. En consecuencia, si el titular de la marca objeto de cancelación prueba que la utilizó dentro de los tres años mencionados, así sea por un periodo de tiempo corto, no procede la cancelación por no uso.7

1.8. En atención a lo expuesto, se debe determinar si la marca registrada objeto de la acción de cancelación en el proceso interno, VIASAT (denominativa), fue usada por su titular, por el licenciatario de este, o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los países miembros en el periodo relevante, a saber, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en la que se presentó la acción de cancelación por no uso.

Asimismo, se debe tener en cuenta que el uso real y efectivo en cualquier espacio de tiempo dentro del periodo relevante mencionado, impide la cancelación por no uso. Se debe determinar si las pruebas aportadas demuestran claramente el uso real y efectivo en relación con la cantidad del producto o servicio, su naturaleza y su forma de comercialización o prestación.

2. Carga de la prueba en la acción de cancelación de marca por no uso

2.1. La carga de la prueba en el trámite de cancelación de marca por no uso corresponde al titular del registro de la marca objeto de cancelación y no al solicitante de la cancelación, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 167 de la Decisión 486; es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, bajo apercibimiento que se cancele dicha marca.ª

2.2. El Artículo 167 de la Decisión 486 consigna un listado enunciativo, y no taxativo, de los medios de prueba que pueden utilizarse para acreditar el

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8

Ibídem.

lbidem.

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uso de una marca. En ese sentido, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Por tal motivo, la autoridad competente debe evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable.9

2.3. En atención a lo expuesto, se deberá establecer si la marca VIASAT (denominativa) es usada en el mercado de una forma real y efectiva, o si por el contrario procede su cancelación por no uso, para lo cual deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable y, de conformidad con todos los parámetros indicados en la presente interpretación prejudicial.

3. Exigencia de la presentación de la traducción de los documentos

3.1. En el presente caso, se ha argumentado que no se valoraron pruebas presentadas en idioma inglés, puesto que no fueron acompañadas por su traducción al idioma castellano. En ese sentido, corresponde abordar dicho tema.

3.2. El Articulo 8 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece lo siguiente:

"Artículo 8.- Los documentos que se tramiten ante /as oficinas nacionales competentes deberán presentarse en idioma castellano. En caso contrario, deberá acompañarse una traducción simple en dicho idioma. Sin embargo, la oficina nacional competente podrá dispensar de la presentación de traducciones de los documentos cuando as/ lo considere conveniente".

3.3. Conforme se desprende de la norma citada, en caso de que los documentos estuvieren en idioma extranjero, se deberá acompañar la traducción respectiva al idioma castellano para que la oficina nacional competente pueda hacer una evaluación de dichos documentos. Los documentos presentados como las traducciones al castellano deben ser legibles para que exista certeza respecto del contenido de los mismos y la autoridad competente pueda realizar eficazmente su análisis. No obstante lo anterior, la oficina podrá exonerar la presentación de las traducciones cuando estime que no son indispensables y pueda analizar dicha documentación dependiendo de cada caso, por lo que la exigencia de la presentación de la traducción al idioma castellano constituye una facultad discrecional de la autoridad competente. 10

3.4. En efecto, es la autoridad la que puede eximir al solicitante a que haga la traducción si aprecia que el documento escrito en otro idioma es de fácil traducción por ella. De lo contrario, si lo considera pertinente y necesario

9 lbidem.

10 De modo referencial, ver Proceso 55-IP-2011 de fecha 9 de septiembre de 2011, p. 14.

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puede exigir que el solicitante presente los documentos traducidos al idioma castellano.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 2011-00028, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal.

Cecilia LuiÍHvl: l:eros MAGISTRADA

Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO

De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

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Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

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