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Año XXXI – Número 2334 Lima, 8 de mayo de 2014

SUMARIO

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág.

Proceso 249-IP-2013 Interpretación prejudicial solicitada del artículo 136 literal a)

de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina e Interpretación de oficio de los artículos 134 literales a), b) y g) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú. Actor: DEUSTUA & HALPERIN ABOGADOS S.C.R.L. Marca: “D&H DEUSTUA & HALPERIN ABOGADOS” y logotipo Expediente Interno N° 05547-2010-0-1801-JR-CA/04. ................................................ 2

Proceso 251-IP-2013 Interpretación prejudicial de los artículos 165, 166 y 167 de

la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima. Caso: Cancelación por falta de uso de la marca TODORICO y etiqueta. Actor: sociedad COMPAÑÍA C & V INDUSTRIALES S.A.C. Proceso interno Nº. 05056-2011-0-1801-JR-CA-06. Magistrada Ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q. ....................................................................................... 21

Proceso 236-IP-2013 Interpretación prejudicial, a solicitud de la consultante, del

artículo 45 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, del primer párrafo del artículo 46 de la misma normativa, con fundamento en la consulta formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 05079-2010-0-1801-JR-CA-17. Actor: LES LABORATOIRES SERVIER. Patente: “FORMA CRISTALINA GAMMA DE CLORHIRATO DE IVABRADINA, SU PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LA CONTIENE”. Magistrada ponente: Leonor Perdomo Perdomo. ............................................ 33

Proceso 262-IP-2013 Interpretación prejudicial de los artículos 260 y 262 literales

a) y b) y último párrafo de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Tribunal Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio Ecuatoriano Americana de Quito. Caso: SECRETO EMPRESARIAL. Actor: COMPAÑÍA TELEMKA S.A. Proceso interno Nº. 009-11. Magistrada Ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q. .......................................................... 41

GACETA OFICIAL 08/05/2014 2 de 52

PROCESO 249-IP-2013

Interpretación prejudicial solicitada del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina e Interpretación de oficio de los artículos 134 literales a), b) y g) y 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina,

con fundamento en la consulta formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la

República del Perú. Actor: DEUSTUA & HALPERIN ABOGADOS S.C.R.L.

Marca: “D&H DEUSTUA & HALPERIN ABOGADOS” y logotipo Expediente Interno N° 05547-2010-0-1801-JR-CA/04.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinte y seis (26) días del mes de febrero del año dos mil catorce.

En la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú.

VISTOS:

Que, de la solicitud de interpretación prejudicial y de sus anexos, de 2 de octubre de 2013, recibidos por este Tribunal el 28 de noviembre del mismo año, se desprende que los requisitos exigidos por el artículo 33 del Tratado de Creación del Tribunal y 125 de su Estatuto fueron cumplidos, por lo que su admisión a trámite fue considerada procedente por auto de seis (6) de febrero de 2014.

1. ANTECEDENTES

1.1. Las partes

Demandante: DEUSTUA & HALPERIN ABOGADOS S.C.R.L.

Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (INDECOPI) DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

Tercero: DEUSTUA INGENIEROS CONSULTORES S.A.C.

1.2. Actos demandados

DEUSTUA & HALPERIN ABOGADOS S.C.R.L. pretende la nulidad de la Resolución No. 1035-2010/TPI-INDECOPI a través de la cual, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la de la Propiedad Intelectual resolvió confirmar la Resolución venida en grado No. 019007-2009-/DSD-INDECOPI, a través de la cual se resolvió denegar el registro de la marca “D&H DEUSTUA & HALPERIN ABOGADOS y logotipo”.

Hechos relevantes

Del expediente remitido por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú, han podido ser destacados los siguientes aspectos:


a) Los hechos

Entre los principales hechos se encuentran los siguientes:

- El 5 de junio de 2009, DEUSTUA & HALPERIN ABOGADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA solicitó el registro de la marca de servicio “D&H DEUSTUA & HALPERIN ABOGADOS y logotipo”, para distinguir servicios comprendidos en la clase 45 de la Clasificación Internacional de Niza.

- Una vez publicado el extracto de la solicitud de registro en el Diario Oficial “El Peruano”, no se presentó oposición.

- El 23 de noviembre de 2009, la Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual expidió la Resolución No. 19007-2009/DSD-INDECOPI, a través de la cual resolvió denegar de oficio el registro del sigo “D&H DEUSTUA & HALPERIN ABOGADOS y logotipo”, solicitado por DEUSTUA & HALPERIN ABOGADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, para distinguir servicios comprendidos en la clase 45 de la Clasificación Internacional de Niza, en razón de que dentro del examen de registrabilidad realizado se encontró la existencia previa de la marca vigente “DEUSTUA INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA” (mixta) a favor de Deustua Ingenieros Consultores Sociedad Anónima Cerrada, la misma que distingue, servicios comprendidos en la clase internacional No. 42 de la Clasificación Internacional de Niza (la clase 42 de la Clasificación de Niza al momento del registro de la marca “DEUSTUA INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA” comprendía a los servicios actualmente calificados en las clases 43, 44 y 45 de dicha Clasificación).

- El 23 de diciembre de 2009, DEUSTUA & HALPERIN ABOGADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA interpuso Recurso de Apelación de la antes referida Resolución.

- El 12 de mayo de 2010 el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, mediante Resolución No. 1035-2010/TPI-INDECOPI, resolvió rechazar el Recurso y consecuentemente confirmar la Resolución anterior que denegó el registro de la marca “D&H DEUSTUA & HALPERIN ABOGADOS y logotipo”.

- DEUSTUA & HALPERIN ABOGADOS S.C.R.L. interpone demanda contenciosa administrativa, contra la Resolución del Tribunal del INDECOPI que confirmó la Resolución de la Dirección de Signos Distintivos del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual.

- El Décimo Juzgado Contencioso Administrativo Transitorio declara fundada la demanda y consecuentemente declara nula la Resolución 1035-2010/TPI-INDECOPI, por considerar que no existe riesgo de confusión entre la marca cuyo registro se solicita y la marca registrada, debido a que la palabra DEUSTUA conjuntamente con los elementos denominativos adicionales del signo solicitado y sumados además a los elementos gráficos, hacen que se produzca un impacto visual en conjunto distinto a la marca registrada que también tiene sus propios elementos denominativos y gráficos.

- El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, interpone Recurso de Apelación y es dentro de este proceso que la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo,


suspende el proceso y dispone solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la interpretación prejudicial respectiva.

- El 2 de octubre de 2013, la Corte Superior de Justicia de Lima, Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas de Mercado emitió la Resolución Nº 3 por medio de la cual suspendió el proceso y dispuso solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial del inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486.

- El 28 de noviembre de 2013, el Secretario de la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, a través del Oficio No. 5547-2010-0/8va SECA-CSJLI-PJ, solicita la interpretación prejudicial antes referida.

a. Fundamentos de derecho contenidos en la demanda presentada por DEUSTUA & HALPERIN ABOGADOS S.C.R.L.

- “En cuanto a los elementos gráficos, hay una clara diferenciación de colores entre los signos, de tipos de letra utilizada y el diseño. Nuestro signo está conformado por tres cuadrados, el registrado por un rectángulo. El contenido de dichas figuras de (sic) diferente, en nuestro caso son letras sobre un fondo de color uniforme, en el caso de la marca registrada es un gráfico (líneas) con el fondo veteado en dos colores muy distintos a los que utiliza nuestra marca. Todo ello crea un impacto visual distinto de ambas marcas vista en conjunto”.

- “En cuanto al elemento denominativo, los signos solamente coinciden en la palabra “DEUSTUA”. No obstante, se debe apreciar que en ambos casos, ésta no es la única palabra que caracteriza ambos signos ni la de mayor relevancia. Se aprecian otros términos adicionales”.

- “Nuestro signo distinguirá servicios legales en general. (…) La marca registrada, con la que se produce la supuesta confusión, pertenece a la clase 42, a una clase distinta a la que solicitamos. Más aún, los titulares de la marca registrada indicaron en su solicitud (…) que ellos pretendían distinguir, dentro de la clase 42, lo siguiente: servicios de asesoría, desarrollo y consultoría en proyectos de ingeniería y demás”. En virtud de lo anterior, se concluye que “ambas empresas destinan o pretenden destinar sus signos para usos distintos”.

- “Si bien una clase específica puede comprender varias actividades, no todas ellas se entienden comprendidas en la solicitud cuando se solicita un registro de marca”.

- “Haciendo una apreciación en conjunto tanto de los elementos que conforman los signos (distintividad del signo), como de los servicios que distinguen o pretenden distinguir, se puede apreciar claramente que en cada una de ellas existe una conexión entre sus logos y los servicios que pretenden distinguir. Así, la marca registrada consigna en su logo claramente las palabras: “Ingenieros Consultores”, y la marca que se pretende registrar consigna en su logo el término “Abogados”.

- “Si bien es cierto que el giro del negocio no es uno de los elementos relevantes a efectos de determinar el riesgo de confusión de las marcas, no es menos cierto que es un elemento que proporciona información relevante al público consumidor respecto del origen empresarial”.

- “El término DEUSTUA no es un término de fantasía (términos, vocablos o denominaciones creados), sino un apellido. Cuando vemos repetido un término de


fantasía en distintas marcas, sabemos que existe una alta probabilidad de que se trata de un mismo fabricante o proveedor de servicios. No obstante, cuando escuchamos un apellido o una palabra del lenguaje común repetida, no estamos seguros de que el producto o servicio sea prestado por el mismo proveedor”.

- “Consideramos que el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual se equivoca al concluir que el término DEUSTUA puede causar confusión indirecta”.

b. Fundamentos de derecho contenidos en la contestación a la demanda presentada por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI

- “La denegatoria de registro del signo D&H DEUSTUA & HALPERIN ABOGADOS y logotipo se basó en la confusión indirecta que éste podría suscitar respecto de la marca DEUSTUA INGENERIOS CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA y logotipo, registrada ante el INDECOPI para distinguir los mismos servicios”.

- “La confusión indirecta no necesita que los signos confrontados presenten marcadas similitudes para que se vea configurada. La simple semejanza en uno de sus elementos originará la confusión, en la medida que el consumidor podría asumir la existencia de vinculaciones de carácter empresarial o comercial entre los signos”.

- “En sede administrativa se concluyó que el riesgo de confusión entre los signos constituía el fundamento por el cual debía denegarse el registro del signo solicitado”.

- “El Tribunal del INDECOPI no negó que existieran determinadas diferencias entre los signos cotejados, tanto a nivel gráfico como fonético; sin embargo, claramente se precisó que si bien los signos D&H DEUSTUA & HALPERIN ABOGADOS y logotipo Y DEUSTUA INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA y logotipo no generaban confusión directa en el consumidor, si (sic) era perfectamente factible que generasen riesgo de confusión indirecta. Fue precisamente por esa razón que se cauteló e impidió la coexistencia registral de los signos confrontados”.

- “El hecho que compartan algunas de sus denominaciones (DEUSTUA / DEUSTUA) podría originar que un consumidor razonable, aun así diferenciara los signos, puede asumir que los servicios distinguidos pertenezcan a un mismo origen empresarial, perjudicando así su decisión de consumo”.

- “Los servicios distinguidos por la marca DEUSTUA INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA y logotipo, están constituidos por todos los servicios que en su momento estuvieron incluídos en la clase 42 de la Nomenclatura Oficial. En efecto, dicha marca fue registrada para identificar todos los servicios de la clase 42 de la Nomenclatura Oficial, que al momento de realizada dicha inscripción comprendía los servicios legales. Consecuentemente, los derechos adquiridos por los propietarios de dicha marca abarcan protección sobre servicios legales sin que guarde mayor trascendencia que tales servicios, en el transcurso del tiempo, se hayan reubicado en otras clases distintas de la Nomenclatura Oficial”.

- “El escenario que se configura en el presente proceso de (sic) cuenta de la confrontación de dos marcas que distinguen servicios legales, circunstancia que


definitivamente configura el escenario de riesgo de confusión que impide su coexistencia registral”.

c. Fundamentos de derecho contenidos en la Apelación

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, en su recurso de Apelación expresa, en lo principal, los siguientes argumentos:

- “La confusión indirecta no necesita que los signos confrontados presenten marcadas similitudes para que se vea configurada. La simple semejanza en uno de sus elementos originará la confusión, en la medida que el consumidor podría asumir la existencia de vinculaciones de carácter empresarial o comercial entre los signos”.

- “El Tribunal del Indecopi realizó el cotejo comparativo de las marcas confrontadas de manera global, y en esa línea, el Tribunal no negó que existieran determinadas diferencias entre los signos cotejados, tanto a nivel gráfico como fonético, sin embargo, claramente se precisó que si bien los signos D&H DEUSTUA & HALPERIN y logotipo y DEUSTUA INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA y logotipo no generaban confusión directa en el consumidor, si era perfectamente factible que generasen riesgo de confusión indirecta”.

- “La resolución del Tribunal del INDECOPI si efectuó efectuó (sic) un examen global entre los mismos, tanto a nivel fonético como gráfico, estableciendo que ambos efectivamente presentaban algunas diferencias gráficas y fonéticas. Sin embargo, se precisó claramente que el hecho que compartan algunas de sus denominaciones (DEUSTUA / DEUSTUA) podría originar que un consumidor razonable, aun así diferenciara los signos, puede asumir que los productos (sic) distinguidos pertenezcan a un mismo origen empresarial, perjudicando así su decisión de consumo”.

- “La coincidencia exacta entre ambos vocablos (DEUSTUA / DEUSTUA), los cuales integran la estructura de los signos confrontados, razonablemente puede generar confusión en un consumidor promedio”.

- “Los servicios distinguidos por la marca DEUSTUA INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA y logotipo, sustento de la denegatoria de registro, están constituidos por todos los servicios que en su momento estuvieron incluidos en la clase 42 de la Nomenclatura Oficial (…) que al momento de realizada dicha inscripción comprendía los servicios legales. Consecuentemente, los derechos adquiridos por los propietarios de dicha marca abarcan protección sobre servicios legales que sin que guarde mayor trascendencia que tales servicios, en el transcurso del tiempo, se hayan reubicado en otras clases distintas de la Nomenclatura Oficial”.

d. Contestación a la Apelación

No existe en el expediente constancia de que DEUSTUA & HALPERIN ABOGADOS S.C.R.L., hubiese sido notificado con el Recurso ni existe constancia de su escrito de contestación.


CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

Que, de conformidad con la disposición prevista en el artículo 1, literal c), del Tratado de Creación del Tribunal, la norma cuya interpretación se solicita forma parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, a tenor de la disposición señalada en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo establecido en los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que integran el ordenamiento jurídico de dicha Comunidad;

Que, la solicitud de interpretación prejudicial fue admitida a trámite por auto de 6 de febrero de 2014.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO COMUNITARIO A SER INTERPRETADAS

La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú, ha solicitado la interpretación prejudicial del inciso a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

De oficio se interpretarán los artículos 134, literales a), b) y g) y el artículo 150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina por ser pertinentes al presente caso.

En consecuencia, los textos de las normas a ser interpretadas son los siguientes:

DECISIÓN 486

“DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MARCAS

Artículo 134.- A efectos de este régimen constituirá marca cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica. La naturaleza del producto o servicio al cual se ha de aplicar una marca en ningún caso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, los siguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos, logotipos, monogramas, retratos, etiquetas, emblemas y escudos;

(…)

g) cualquier combinación de los signos o medios indicados en los apartados anteriores.

Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:


a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(…)

DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO

(…)

Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.”

3. INTERPRETACION DEL DERECHO COMUNITARIO

El Tribunal procede a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará aspectos relacionados con:

- Concepto de marca y elementos constitutivos;

- Impedimentos para el registro de un signo como marca por identidad y/o semejanza con terceros

- Riesgo de Confusión: directa e indirecta y/o asociación;

- Reglas para realizar el cotejo marcario entre signos distintivos;

- Comparación entre signos mixtos;

- Conexión competitiva entre las clases 42 y 45 de la Nomenclatura Oficial.

- Examen de registrabilidad y debida motivación. Autonomía de la Oficina Nacional Competente para denegar de Oficio un signo.

3.1. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. En el presente proceso, se está discutiendo la legitimidad del registro del signo “D&H DEUSTUA & HALPERIN ABOGADOS” y logotipo de propiedad DEUSTUA & HALPERIN ABOGADOS S.C.R.L., para proteger servicios comprendidos en la clase 45 de la Clasificación Internacional de Niza; en tal virtud, se hará referencia en primer lugar al concepto de marca y sus elementos constitutivos.

La Decisión 486, en su artículo 134, define a la marca como “cualquier signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podrán registrarse como marcas los signos susceptibles de representación gráfica”.

Bajo esta definición, la marca es un bien inmaterial constituido por un signo conformado por palabras o combinación de palabras, imágenes, figuras, símbolos, gráficos, etc., que, susceptibles de representación gráfica, sirvan para distinguir en el mercado productos o servicios.


La razón de la existencia de una marca es que el consumidor la identifique, valore, diferencie y seleccione, sin riesgo de confusión o error acerca del origen empresarial o de la calidad del producto o del servicio que se escoge.

Dentro de los elementos constitutivos de una marca, el requisito de perceptibilidad, se encuentra implícitamente contenido en la definición del artículo 134 de la Decisión 486. Es claro que para que un signo pueda ser captado y apreciado, es necesario que pase a ser una expresión material identificable, esta es la única forma en que podrá ser aprehendida por los medios sensoriales de los consumidores y asimilada posteriormente por su inteligencia.

La representación gráfica y la distintividad, por su parte, son requisitos expresamente establecidos en la norma comunitaria.

La susceptibilidad de representación gráfica está relacionada con las expresiones o descripciones, ya sea a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras, etc., que se utiliza para describir al signo y que sirven para que puedan ser apreciados en el mercado de otros productos o servicios existentes.

Es claro que el signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor, a través de los sentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, olores, etc.

La distintividad por su parte, constituye la función primordial de una marca, radica en la capacidad de poder identificar productos o servicios en el mercado, respecto de terceros. Es entonces distintivo un signo, cuando por sí solo sirva para diferenciar un producto o un servicio sin que se confunda con él o con sus características esenciales o primordiales.

Es importante advertir que la distintividad tiene un doble aspecto: 1) distintividad intrínseca, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado; y, 2) distintividad extrínseca, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado.

En consecuencia, el Juez Consultante debe analizar en el presente caso, si el signo “D&H DEUSTUA & HALPERIN ABOGADOS” y logotipo, para distinguir servicios comprendidos en la clase 45 de la Clasificación Internacional de Niza, cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y si no se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en los artículos 135 y 136 de la referida Decisión.

3.2. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DE UN SIGNO COMO MARCA POR IDENTIDAD Y/O SEMEJANZA CON LA DE UN TERCERO.

Tomando en cuenta que la sociedad DEUSTUA & HALPERIN ABOGADOS S.C.R.L. obtuvo el registro del signo “D&H DEUSTUA & HALPERIN ABOGADOS” y logotipo, para distinguir servicios comprendidos en la clase 45 de la Clasificación Internacional de Niza aun cuando originalmente la misma fue negada por el INDECOPI, quien consideró la existencia previa de la marca “DEUSTUA INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA” de propiedad de DEUSTUA CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, que protege servicios comprendidos en la clase internacional No. 42 de la Clasificación Internacional de Niza; se estima necesario hacer referencia a la identidad y la semejanza de un signo con una marca previamente registrada.


La legislación andina en su artículo 136, literal a) ha determinado que no pueden ser objeto de registro como marca los signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero.

Esta causal de irregistrabilidad está destinada a evitar que se genere en el mercado confusión con la marca previamente solicitada o que se encuentre registrada por un tercero, facultando a quien tiene un mejor derecho a oponerse al registro de un signo confundible determinado y a evitar el consiguiente perjuicio económico que lo anterior pueda acarrear.

Es preciso referirse a lo dicho por este Tribunal sobre la identidad y semejanza:

“La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.1

Ha enfatizado además en sus pronunciamientos este Órgano acerca del cuidado que se debe tener al realizar el estudio entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión o de asociación. Esto, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra marca presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o de servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir. En los casos en los que los signos no sólo sean idénticos sino que tengan por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión sería absoluto. Cuando se trata de simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de llegar a las determinaciones en este contexto, así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes, han de establecerla en base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que puede ir del extremo de la similitud al de la identidad.

La jurisprudencia de este Órgano Jurisdiccional Comunitario, basándose en la doctrina, ha señalado que para valorar la similitud marcaria y el riesgo de confusión es necesario, en términos generales, considerar los siguientes tipos de similitud:

La similitud ortográfica que emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.

1 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000,

marca: “CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar idea, que deriva del contenido o del parecido conceptual de los signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra.

En consecuencia, el juez consultante deberá tener en cuenta al momento de determinar la registrabilidad o no del signo objeto de la presente controversia, la identidad o semejanza respecto de un signo solicitado o registrado previamente por un tercero en base a los criterios antes expuestos con el fin de determinar si existe o no similitud, en cualquiera de los campos.

3.3. RIESGO DE CONFUSIÓN: DIRECTA E INDIRECTA Y/O DE ASOCIACIÓN Este Órgano Jurisdiccional, en su jurisprudencia, ha manifestado que no es necesario que a través del registro se induzca a error a los consumidores, sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la irregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que “La confusión en materia marcaria, se refiere a la falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan ser inducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficiente para ser distintivo”.2

Para establecer la existencia del riesgo de confusión o de asociación será necesario determinar si existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o la semejanza de los signos puede dar lugar a dos tipos de confusión: la directa, caracterizada porque el vínculo de identidad o semejanza induce al comprador a adquirir un producto o usar un servicio determinado en la creencia de que está comprando o usando otro, lo que implica la existencia de un cierto nexo también entre los productos o servicios; y la indirecta, caracterizada porque el citado vínculo hace que el consumidor atribuya, en contra de la realidad de los hechos, a dos productos o dos servicios que se le ofrecen, un origen empresarial común.3

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también semejanza entre éstos.4

También es importante tener en cuenta que además del riesgo de confusión, que se busca evitar en los consumidores con la existencia en el mercado de marcas idénticas o similares, la Decisión 486 se refiere al denominado «riesgo de asociación», en particular, los artículos 136 literales a), b), c), d) y h); y 155 literal d).

Sobre el riesgo de asociación, el Tribunal ha expresado que “El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el

2 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de 2004, publicada en la G.O.A.C. 1124 de 4 de

octubre de 2004, marca: “DIUSED JEANS”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 3 Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y

diseño”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 4 Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891, de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”.5

En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de un producto o servicio a otro origen empresarial distinto, ya que con la sola posibilidad del surgimiento de dicho riesgo, los empresarios se beneficiarían sobre la base de la actividad ajena.

En lo que respecta a los ámbitos de la confusión, el Tribunal ha sentado los siguientes criterios:

“El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma. El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica”.6

En el presente caso, bajo los criterios antes expuestos se debe determinar si existe o no riesgo de confusión directa o indirecta y/o de asociación, tomando en cuenta que los signos confrontados aun cuando comparten la palabra DEUSTUA, el signo solicitado tiene además el apellido HALPERIN más la palabra ABOGADOS; mientras que la marca registrada especifica que se trata de INGENIEROS.

REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJO MARCARIO ENTRE SIGNOS DISTINTIVOS

La doctrina y la jurisprudencia han establecido criterios generales, que faciliten al funcionario o al juez, la comparación y apreciación de la posible similitud entre los signos en conflicto.

Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en su jurisprudencia, las siguientes reglas originadas en la doctrina para realizar el cotejo entre marcas:

“Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.

Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas. Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos".7

5 Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. Nº 1648 de 21 de agosto de 2008, marca “SHERATON”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 6 Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, publicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de

1998, marca: “DERMALEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 7 BREUER MORENO, Pedro C. Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Editorial Robis, Buenos

Aires, 1946, P. 351 y ss.


El Tribunal ha precisado en sus sentencias la utilidad y aplicación de los parámetros indicados, los cuales pueden orientar a quien los aplica en la solución del caso concreto. Dichos criterios se han resumido en cuatro reglas básicas que se estiman de gran utilidad en el proceso de comparación entre signos distintivos, así:

a) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Esta primera regla es la que se ha considerado de mayor importancia, exige el cotejo en conjunto de la marca, criterio válido para la comparación de marcas de todo tipo o clase. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

b) Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. En la comparación marcaria debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada.

c) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto. Comoquiera que quien, en último término, puede ser objeto de la confusión es la persona que compra el producto o recibe el servicio, el juez o administrador, al momento de realizar el cotejo debe situarse frente a los productos designados por las marcas en conflicto como si fuera un consumidor o un usuario, para poder evaluar con el mayor acierto si se presentan entre ellas similitudes tan notorias que induzcan al error en la escogencia.

d) Deben tenerse en cuenta, así mismo, más las semejanzas que las diferencias que existan entre las marcas que se comparan. La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos.

3.4. COMPARACION ENTRE SIGNOS MIXTOS

La doctrina ha reconocido varias clases de signos en atención a su estructura, entre ellos encontramos a los DENOMINATIVOS, GRÁFICOS o FIGURATIVOS y MIXTOS.

En este contexto, tomando en cuenta que los signos “D&H DEUSTUA & HALPERIN ABOGADOS” y “DEUSTUA INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA” son signos mixtos, el Tribunal considera conveniente examinar lo concerniente a la confrontación entre este tipo de signos.

Para lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 4 de julio de 2012, expedida en el proceso 39-IP-2012 en donde se señala:

“El signo mixto se conforma por un elemento denominativo y uno gráfico; el primero se compone de una o más palabras que forman un todo pronunciable, dotado o no de un significado conceptual y, el segundo, contiene trazos definidos o dibujos que son percibidos a través de la vista. Los dibujos pueden adoptar gran cantidad de variantes y llamarse de diferentes formas: emblemas8, logotipos9, íconos, etc.”

8 “El emblema es una variante, una especie de dibujo. El emblema representa gráficamente cualquier ser

u objeto, y desde luego puede ser registrado como marca”. OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE

MARCAS”, Editorial Lexis Nexis, Abeledo – Perrot, pág. 33, Buenos Aires Argentina, 2010.


Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, ya que las palabras causan gran impacto en la mente del consumidor, quien habitualmente solicita el producto o servicio a través de la palabra o denominación contenida en el conjunto marcario. Sin embargo, de conformidad con las particularidades de cada caso, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor.

El Tribunal ha hecho las siguientes consideraciones al respecto:

“La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”. (Proceso 55-IP-2002, publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseño industrial: BURBUJA videos 2000). Igualmente el Tribunal ha reiterado: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujo abstracto.” (Proceso 26-IP-98, Interpretación prejudicial publicado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 410 de 24 de febrero de 1999)”. (Proceso N° 129-IP-2004. Marca: GALLO. Interpretación Prejudicial de 17 de noviembre de 2004, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1158, de 17 de enero de 2005)”.”

En consecuencia, el Juez Consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento predominante es el denominativo, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación entre signos denominativos:

Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta, las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.

Se debe igualmente precisar acerca de la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente.

Se debe observar el orden de las vocales, pues esto indica la sonoridad de la denominación.

Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, porque esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

En ese orden de ideas, el Juez Consultante debe establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre los signos confrontados D&H DEUSTUA & HALPERIN

9 Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los negocios se entiende lo siguiente; “Logotipo: (…)

Distintivo formado por letras, abreviaturas, etc., peculiar de una empresa, conmemoración, marca o producto. (…)”. DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE), 22ª. edición. 2001.


ABOGADOS” y “DEUSTUA INGENIEROS CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA”, analizando si existen semejanzas suficientes capaces de inducir al público a error, o si resultan tan disímiles que pueden coexistir en el mercado sin generar perjuicio a los consumidores y al titular de la marca. 3.5. CONEXIÓN COMPETITIVA ENTRE LAS CLASES 42 y 45 DE LA

NOMENCLATURA OFICIAL

Un tema fundamental al momento de determinar la identidad o semejanza de los signos es determinar cuáles son los productos o servicios que distinguen dichos signos a efecto de establecer la posible conexión competitiva y en su caso aplicar los criterios relacionados con la misma.

En el presente caso, el signo “D&H DEUSTUA & HALPERIN ABOGADOS” y logotipo busca distinguir servicios comprendidos en la Clase 45 de la Clasificación Internacional de Niza y el signo que sirvió de obstáculo, en la fase administrativa, para que el anterior sea registrado protege servicios de la clase 42. Sin embargo, en el presente caso hay que tener en cuenta que a la fecha en que la marca registrada fue concedida, esto es, al 29 de septiembre de 2000, se encontraba vigente la Séptima Edición de la Clasificación de Niza, en donde en la clase 42 se incluían a los “servicios legales”. Es a partir de la Octava Edición, que empezó a regir en el año 2001, en la que se restructura la clase 42 y se crean las clases 43 a 45.

En virtud de lo anterior, el juez consultante, deberá analizar si en el presente caso existe o no conexión competitiva entre los servicios que protegen los signos en conflicto.

Con relación a las consideraciones relativas a la conexión competitiva entre productos o servicios, la orientación jurisprudencial de este Tribunal, con base en la doctrina, señala algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos o servicios, que se sintetizan: (i) La inclusión de los productos o servicios en una misma clase del nomenclátor; (ii) Canales de comercialización; (iii) Mismos medios de publicidad; (iv) Relación o vinculación entre los productos o servicios; (v) Uso conjunto o complementario de productos o servicios; (vi) Partes y accesorios; (vii) Mismo género de los productos o servicios; (viii) Misma finalidad; (ix) Intercambiabilidad de los productos o servicios.

Desarrollando cada una de estas pautas, esto ha sido lo manifestado por el Tribunal:

“a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: (…) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro, corresponde a quien alega.

b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro. En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud


c) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos. Si los mismos productos se difunden por la publicidad general –radio, televisión, prensa–, presumiblemente se presentaría una conexión competitiva, o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor.

d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre los productos puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lo mismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que vender en otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre los productos comercializados también influye en la asociación que el consumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, lo que eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esa similitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma que provienen de un mismo productor.

e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos que comúnmente se pueden utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta y chapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario. La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto pueda suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función.

f) Mismo género de los productos: Pese a que pueden encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienen similares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgo de confusión al estar identificados por marcas también similares o idénticas (por ejemplo medias de deportes y medias de vestir)”. (Proceso 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 1028 de 14 de enero de 2004. Marca: “EBEL INTERNATIONAL (MIXTA)”).

La Autoridad Nacional Competente debe considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro de un signo como marca, por virtud de la regla de la especialidad, en principio cubre únicamente los productos o servicios identificados en la solicitud y ubicados en una de las clases de la Clasificación Internacional de Niza, la pertenencia de dos productos o servicios a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como su pertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes.

También debe tomar en cuenta la intercambiabilidad, en el sentido de que los consumidores estimen que los productos o servicios son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, y la complementariedad, relativa al hecho de que los consumidores juzguen que los productos o servicios deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

Asimismo, debe analizar si la conexión competitiva podría surgir en el ámbito de los canales de comercialización o distribución de los productos o servicios, provenientes de la identidad o similitud en la utilización de medios de difusión o publicidad. En tal sentido, si ambos productos o servicios se difunden a través de los medios generales de


publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir que la conexión entre ellos será mayor, mientras que si la difusión se realiza a través de revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajes telefónicos, es de presumir que la conexión será menor.

Finalmente, deberá considerar la clase de consumidor o usuario y su grado de atención al momento de identificar, diferenciar y seleccionar el producto o servicio. A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debe tenerse en cuenta para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado ‘consumidor medio’ o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes (...)”. (Proceso 09-IP-94, publicado en a G.O.A.C. Nº 180, de 10 de mayo de 1995, marca: DIDA).

En consecuencia el consultante deberá tener en cuenta en el presente caso que, de acuerdo a lo previsto en el artículo 136 literales a) de la Decisión 486, se encuentra prohibido el registro del signo cuyo uso pueda inducir al público a error si, además de ser idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero.

3.6. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD Y DEBIDA MOTIVACION. AUTONOMIA DE LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE

Tomando en cuenta que la solicitud de registro fue denegada, de oficio por la Dirección de Signos Distintivos del INDECOPI, por la existencia anterior de otra marca y posteriormente ratificada esta posición por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, el Tribunal estima adecuado referirse al tema de: Examen de registrabilidad y debida motivación y Autonomía de la Oficina Nacional Competente.

Para lo anterior, el Tribunal se basará en el proceso 187-IP-2013, marca “TAXI DRIVER” (denominativa), interpretación prejudicial de 8 de octubre de 2013, en donde se desarrolló este tema.

“El artículo 150 de la Decisión 486 determina que “Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”.

Por consiguiente, a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo, aun cuando se presenten o no oposiciones; en consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. Asimismo, el examen de registrabilidad que, en apego a lo dispuesto en el artículo 150 de la misma Decisión, debe practicar la oficina correspondiente, comprende el análisis de todas las exigencias que aquella impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo, desde luego, de los requisitos fijados por el artículo 134 y, tomando en consideración las prohibiciones determinadas por los artículos 135 y 136 de la Decisión en estudio.

El acto de concesión o de denegación del registro debe estar respaldado en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que le sirvieron de base para tomar su decisión. El funcionario debe aplicar las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han establecido con esa finalidad. La aplicación que de éstas se realice en el examen comparativo dependerá, en cada caso, de las circunstancias y hechos que rodeen a las marcas en conflicto.


Asimismo, en anteriores providencias, el Tribunal ha establecido ciertas características aplicables al examen de registrabilidad, a saber:

“El Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales10 ha abordado el tema del examen de registrabilidad, pero en uno de sus últimos pronunciamientos determinó con toda claridad cuáles son las características de dicho examen:

1. El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero.

2. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la misma norma.

3. En consecuencia con lo anterior y en relación con marcas de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro del supuesto de irregistrabilidad contemplado en el artículo 136, literal a); es decir, debe determinar si es o no idéntico o se asemeja o no a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”11.

Adicionalmente, el examen que realiza la Oficina Nacional competente, a más de las características de ser de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro marcario, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas si hubieren y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares.

Esta atribución no quiere decir que la Oficina de Registro Marcario no tenga límites en su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro marcario tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Debida motivación.

10

Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, dentro del proceso 40-IP-2004; Interpretación Prejudicial de 9 de marzo de 2005, dentro del proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 16 de noviembre de 2005, dentro del proceso 167-IP-2005.

11 Proceso 180-IP-2006. Interpretación Prejudicial de 4 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta

Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1476, de 16 de marzo de 2007. Marca: “BROCHA MONA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


La resolución que emita la Oficina Nacional Competente tiene que ser necesariamente, motivada en debida forma y, además, debe expresar en su pronunciamiento los fundamentos en los que se basa para emitirlos. Acerca de los actos administrativos referentes a la concesión o a la denegación de registros marcarios, este Tribunal ha manifestado:

“(...) requieren de motivación para su validez; pero si, además, la obligación de motivar viene impuesta legalmente -en el presente caso por la misma norma comunitaria, de prevalente aplicación- debe entonces formar parte de aquél y, además, como lo ha expresado la jurisprudencia de este Tribunal Andino, podría quedar afectada de nulidad absoluta la resolución que los contenga si por inmotivación lesiona el derecho de defensa de los administrados”.12

En consecuencia, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro marcario, es decir la Oficina Nacional no puede mantener en secreto el mismo y, en consecuencia, la resolución que concede el registro marcario, que en definitiva es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho examen y, por lo tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es el de la motivación de los actos.

Con base en estos fundamentos,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

PRIMERO. Un signo puede ser registrado si reúne los requisitos de distintividad, y susceptibilidad de representación gráfica, establecidos por el artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esa aptitud se confirmará, por cierto, si el signo, cuyo registro se solicita, no se encuentra comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas por los artículos 135 y 136 de la mencionada Decisión.

SEGUNDO. No son registrables los signos que, según lo previsto en el artículo 136 literal a), sean idénticos o similares a otros ya solicitados o registrados por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

Basta que exista riesgo de confusión para proceder a la irregistrabilidad del signo solicitado.

TERCERO. El riesgo de confusión y/o de asociación deberá ser analizado por la Autoridad Nacional Competente, sujetándose a las reglas de comparación de signos y considerando que aquél puede presentarse por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales. Por lo tanto en principio no habría riesgo de confusión y los signos confrontados podrán coexistir en el mercado.

En el presente caso, bajo los criterios antes expuestos se debe determinar si existe o no riesgo de confusión directa o indirecta y/o de asociación, tomando en cuenta que los signos confrontados aun cuando comparten la palabra DEUSTUA, el signo solicitado

12

Proceso 35-IP-98, sentencia de 30 de octubre de 1998. G.O.A.C. Nº 422, de 30 de marzo de 1999. Marca: “GLEN SIMON”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


tiene además el apellido HALPERIN más la palabra ABOGADOS; mientras que la marca registrada especifica que se trata de INGENIEROS.

CUARTO. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado.

Por lo general, el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, sin embargo, puede suceder que el elemento predominante sea el elemento gráfico, que por su tamaño, color, diseño y otras características, pueda causar mayor impacto en el consumidor.

En consecuencia, el Juez Consultante deberá determinar el elemento característico del signo mixto y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. QUINTO. Además de los criterios sobre la comparación entre signos, es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexión competitiva entre los servicios. En el presente caso hay que tener en cuenta que a la fecha en que la marca registrada fue concedida, esto es, al 29 de septiembre de 2000, se encontraba vigente la Séptima Edición de la Clasificación de Niza, en donde en la clase 42 se incluían a los “servicios legales”. Es a partir de la Octava Edición, que empezó a regir en el año 2001, en la que se restructura la clase 42 y se crean las clases 43 a 45. En virtud de lo anterior, el juez consultante, deberá analizar si en el presente caso existe o no conexión competitiva entre los servicios que protegen los signos en conflicto, con base en los criterios señalados en la presente interpretación prejudicial.

SEXTO. La Oficina Nacional Competente debe, necesariamente, realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado para registro, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias establecidas por la Decisión 486. Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no hayan sido presentadas oposiciones a la solicitud.

El pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, que resuelva las oposiciones en el caso de haberlas, y determine la concesión o la denegación del registro de un signo, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que deberá ser notificada al peticionario.

El examen de registrabilidad que realizan las Oficinas Nacionales Competentes debe ser de oficio, integral, motivado y autónomo, de acuerdo con lo expuesto en la presente providencia.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 05547-2010-0-1801-JR-CA/04, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Leonor Perdomo Perdomo PRESIDENTA


Cecilia Luisa Ayllón Quinteros José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADA MAGISTRADO

Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO

Gustavo García Brito SECRETARIO

PROCESO 251-IP-2013

Interpretación prejudicial de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de la

Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte

Superior de Justicia de Lima. Caso: Cancelación por falta de uso de la marca TODORICO y etiqueta.

Actor: sociedad COMPAÑÍA C & V INDUSTRIALES S.A.C. Proceso interno Nº. 05056-2011-0-1801-JR-CA-06. Magistrada Ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los catorce días del mes de marzo del año dos mil catorce. VISTOS: El 28 de noviembre de 2013, se recibió en este Tribunal, vía correo electrónico, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, relativa a los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº. 05056-2011-0-1801-JR-CA-06; El auto de 7 de febrero de 2014, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y, Los hechos relevantes señalados por el consultante.

I. ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:


II. PARTES EN EL PROCESO INTERNO. Demandante: sociedad COMPAÑÍA C & V INDUSTRIALES S.A.C. Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual de la República del Perú, INDECOPI. Tercero interesado: señora AURORA ALEXANDRINA TORRES HUAMÁN.

III. DATOS RELEVANTES.

A. Hechos.

1. El 30 de julio de 2009, la señora AURORA ALEJANDRINA TORRES HUAMÁN solicitó ante el INDECOPI la cancelación por falta de uso de la marca de producto TODORICO y etiqueta inscrita a favor de la sociedad COMPAÑÍA C & V INDUSTRIALES S.A.C. para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

2. Mediante Resolución Nº. 1282-2010/CSD-INDECOPI de 16 de junio de 2010, la

Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, declaró infundada en parte la solicitud de cancelación y, en consecuencia, canceló parcialmente el registro de la marca TODORICO y etiqueta para que distinga únicamente condimentos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza.

3. La señora AURORA ALEJANDRINA TORRES HUAMÁN interpuso recurso de

apelación. 4. El recurso de apelación fue resuelto por el Tribunal de Defensa de la Competencia y

de la Protección a la Propiedad Intelectual del INDECOPI que, por Resolución Nº. 1273-2011/TPI-INDECOPI de 17 de junio de 2011, revocó la Resolución Nº. 1282-2010/CSD-INDECOPI de 16 de junio de 2010 y, en consecuencia, canceló el registro de la marca TODORICO y etiqueta respecto a condimentos, productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza registrada a favor de la sociedad demandante. Por lo que, el registro del signo quedó cancelado en su totalidad.

5. En la Resolución Nº. 1273-2011/TPI-INDECOPI, se manifiesta que la señora AURORA

ALEJANDRINA TORRES HUAMÁN solicitó el registro del signo TODO RICO para distinguir productos de la Clase 30.

6. Contra la Resolución Nº. 1273-2011/TPI-INDECOPI de 17 de junio de 2011 la

sociedad COMPAÑÍA C & V INDUSTRIALES S.A.C. interpuso demanda contencioso administrativa, la cual fue resuelta por Sentencia de Primera Instancia, Resolución número nueve, de 10 de enero de 2013, donde el Sexto Juzgado Contencioso Administrativo Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lima, declaró INFUNDADA la demanda.

7. La COMPAÑÍA C & V INDUSTRIALES S.A.C. interpuso recurso de apelación. 8. La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad

en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, por Resolución Número seis de 2 de octubre de 2013 suspendió el procedimiento y solicitó al Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486.


B. Fundamentos de la demanda. La sociedad COMPAÑÍA C & V INDUSTRIALES S.A.C. interpone demanda contencioso administrativa señalando:

9. Como prueba del uso de la marca se presentan facturas en las que “se aprecia en la parte superior izquierda una figura rectangular que se divide en tres franjas horizontales de diferente grosor, en la parte superior se aprecia la denominación SAZÓN en escritura característica en mayúsculas; en la franja del medio, se aprecia la denominación TODO RICO en escritura característica en mayúsculas; y en la franja inferior, se aprecia la frase EL REY DEL SABOR en letras mayúsculas (…)”.

10. Que es permitido usar la marca con variaciones respecto a la marca originalmente

solicitada, si dichas variaciones no afectan la capacidad distintiva del signo, lo cual no motivará la cancelación del signo.

11. La Sala considera que el signo ha sido utilizado con variaciones sustanciales. 12. Que el signo TODORICO y etiqueta ha sido utilizado de manera ininterrumpida desde

hace varios años, lo cual ha sido probado con las facturas y notas de venta presentadas.

13. En las facturas presentadas, la marca que aparece difiere de la marca originalmente

registrada en que se ha omitido la palabra genérica potente, 100% natural de alta calidad y pureza y la figura de verduras, sin embargo la parte denominativa del signo es la que prevalece, pues sus productos son solicitados como: sazonadores ‘TODORICO’, el REY DEL SABOR.

C. Fundamentos de la contestación a la demanda.

El INDECOPI, contesta la demanda indicando:

14. Respecto al argumento de la demandante de que ha probado el uso de su marca registrada TODORICO y logotipo, esto “NO ES CIERTO (…) el signo que en realidad la demandante ha venido empleando en el mercado, ES UN SIGNO DISTINTO a aquel que se encuentra registrado a su favor, y que presenta VARIACIONES QUE ALTERAN EL CARÁCTER DISTINTIVO de este último, por lo que la decisión de cancelarlo se encuentra plenamente justificada.

15. Cita los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486.

16. En las marcas mixtas es igual de importante el elemento denominativo como el elemento gráfico. Agrega que el signo no fue registrado para la denominación SAZON TODO RICO EL REY DEL SABOR, sino para la marca TODORICO y etiqueta conforme al modelo adjunto.

17. Reitera que el signo empleado “contiene variaciones de carácter sustancial con respecto a la marca registrada a su favor, por lo que no es posible considerar que la prueba de uso de uno sirva para probar el uso del otro”.

D. Fundamentos de la contestación a la demanda por parte del tercero

interesado. La señora AURORA ALEJANDRINA TORRES HUAMÁN, tercero interesado en el proceso, contesta la demanda diciendo:


18. El INDECOPI, al cancelar el registro de la marca, actuó conforme a ley “valorando de forma correcta, conjunta y minuciosa cada uno de los medios probatorios que fueron adjuntados (…)”.

19. El signo “TODO RICO Y LOGOTIPO, tal como lo exige la norma, no se utiliza en la forma en que fue otorgada desde hace más de tres años y lo que aparece en los documentos obrantes en el expediente es la consignación de un signo distinto, que no está registrado como marca, que posee modificaciones sustanciales en relación con la marca registrada que fue cancelada (…)”.

20. No es válido el argumento de la demandante de que la parte principal del signo es la denominativa, pues el signo debe apreciarse en su conjunto. Por lo tanto, la demandante no ha demostrado que esté utilizando el signo tal como fue registrado.

E. Fundamentos de la Sentencia de Primera Instancia.

La Sentencia de Primera Instancia, se fundamenta en que:

21. El signo TODORICO y etiqueta está siendo usado con variaciones sustanciales a como fue registrado.

F. Fundamentos del recurso de apelación.

22. La COMPAÑÍA C & V INDUSTRIALES S.A.C. interpone recurso de apelación contra la

Sentencia de Primera Instancia, Resolución número nueve, de 10 de enero de 2013, en el cual esgrime idénticos argumentos que en la demanda contencioso administrativa.

G. Fundamentos de la contestación a la apelación.

23. No se encuentra en el expediente copia de la contestación al recurso de apelación.

H. Solicitud del Juez consultante.

24. El Juez consultante, solicita que el Tribunal se pronuncie respecto a: Cómo deben analizarse e interpretarse los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 a fin de resolver una solicitud de cancelación de marca de condimentos de la Clase 30 por falta de uso.

CONSIDERANDO:

25. Que, las normas contenidas en los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

26. Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que

conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en


concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 500);

27. Que, la presentación de la solicitud de cancelación por no uso de la marca TODORICO y

etiqueta fue el 30 de julio de 2009, en vigencia de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los hechos controvertidos y las normas aplicables al caso concreto se encuentran dentro de la citada normativa, por lo que, de acuerdo a lo solicitado por el consultante se interpretarán los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486; y,

28. Que, las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcriben a continuación:

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

“(…) Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada. No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios. El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito. Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado. También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.


Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros.

(…)”.

1. De la cancelación de registro marcario por falta de uso y su procedimiento.

29. Con el fin de absolver la duda del Juez consultante en el sentido de ¿Cómo deben

analizarse e interpretarse los artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 a fin de resolver una solicitud de cancelación de marca de condimentos de la Clase 30 por falta de uso?; y, en virtud de que la señora AURORA ALEJANDRINA TORRES HUAMÁN solicitó la cancelación del registro de la marca TODORICO y etiqueta, el Tribunal interpretará el presente tema.

30. Los criterios emitidos en la presente interpretación prejudicial corresponden a la jurisprudencia de este Tribunal dentro del Proceso 180-IP-2006, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1476 de 16 de marzo de 2007, marca: BROCHA MONA (mixta). Legitimación y oportunidad para adelantar un trámite cancelación. “De conformidad con el artículo 165 de la Decisión 486, el trámite se inicia a solicitud de parte, es decir que no puede adelantarse de manera oficiosa por la Oficina Nacional Competente. Cualquier persona interesada puede adelantar el trámite. Lo anterior quiere decir que para poder adelantar el trámite el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva. Este interés deberá ser evaluado por la Oficina Nacional Competente. (…). El segundo párrafo del artículo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso. Dispone que dicha acción sólo puede iniciarse después de tres años contados a partir de la notificación de la resolución que agota la vía gubernativa en el trámite de concesión de registro de marca”. (Proceso 180-IP-2006 publicado en la G.O.A.C. Nº. 1476 de 16 de marzo de 2007, marca: BROCHA MONA (mixta). Falta de uso de la marca.

31. El artículo 165 de la Decisión 486 en su primer párrafo determina los motivos que dan lugar a la cancelación de una marca por falta de uso y prevé que la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por el licenciatario de éste, o por cualquier persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación.

32. Al respecto el Tribunal, señaló: “Para que la acción de cancelación prospere será

necesario que, sin motivo justificado, la marca no hubiese sido utilizada en, al menos, uno de los Países Miembros, por parte de su titular, de un licenciatario, o de otra persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha de


ejercicio de la acción. En todo caso, la cancelación no podrá intentarse antes de haber transcurrido tres años desde la fecha de notificación de la resolución que hubiese agotado el procedimiento administrativo de registro del signo. Por otra parte, si el signo, a través del cual se comercializan los productos o servicios que constituyan su objeto, es utilizado bajo una forma que difiera de la marca registrada en grado tal que altere su capacidad distintiva, podrá configurarse la falta de uso de ésta y promoverse su cancelación”. (Proceso 116-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1172 de 7 de marzo de 2005, caso: acción por presunta infracción del derecho sobre la marca CALCIORAL).

33. De esta manera, el Tribunal ha manifestado “Para determinar si una marca ha sido usada

o no, se hace necesario delimitar qué se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de la marca, para estos efectos, se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca.

Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización”. (Proceso 180-IP-2006, ya citado).

34. Sobre el principio del uso efectivo de la marca el Tribunal se ha manifestado de la

siguiente manera:

“Así como el uso exclusivo de la marca, que se adquiere por el registro de la misma, constituye un derecho para su titular, en forma correlativa a ese derecho existe la obligación de utilizar efectivamente la marca en el mercado. A fin de determinar cuándo se cumple con la obligación del uso de la marca, es preciso acudir a la doctrina y a la jurisprudencia que en forma prolija se han pronunciado sobre este punto. El Tribunal ha dado alcance al concepto de uso de la marca, medido en términos de su forma, su intensidad, su temporalidad y la persona a través de la cual se ejercita su uso. Al referirse a la forma ha interpretado que el uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla, para que aquél sea real y no simplemente formal o simbólico. En el régimen andino se considera que dada la finalidad identificadora de la marca, su uso deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio. Por ello (…) establece la presunción de que "una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado". (Proceso 22-IP-2005, publicada en la G.O.A.C. N° 1207, de 16 de junio de 2005, marca figurativa: DISEÑO RECTANGULAR DE LA FIGURA DE CUATRO TIGRES ENCONTRADOS DE A PAR EN EXTREMOS OPUESTOS, DESTACANDO EN EL CENTRO FRANJAS HORIZONTALES CON PINTAS QUE ASEMEJAN UNA PIEL DE TIGRE).

35. También ha dicho este Tribunal que “El principio comentado se desprende del propio

concepto de marca: el medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Hay una relación esencial entre el signo marcario, el producto que identifica y la oferta de dicho producto en el mercado. Es decir, no se puede pensar en que una marca esté en uso sin que distinga productos o servicios en el mercado, esto es sin que cumpla con su función distintiva”. (Proceso 125-IP-2007, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1579 de 31 de enero de 2008 marca: SOUR BALL COLOMBINA denominativa).


36. El Tribunal ha manifestado “El principio del uso efectivo de la marca se consagra positivamente en el primer párrafo del artículo 166 de la Decisión 486, que contiene parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados, y que deben tener en cuenta para determinar si una marca efectiva y realmente ha sido usada o no:

1. La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que

normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios. Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca.

2. La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan. No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc”. (Proceso 180-IP-2006, ya citado).

37. En relación con estos parámetros cuantitativos, pero refiriéndose a artículos análogos

de anteriores Decisiones, el Tribunal ha manifestado:

“Los artículos de las Decisiones comunitarias que se comentan no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco. El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial. En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso. Así se desprende de los artículos 100 de la Decisión 311, 99 de la Decisión 313 y 110 de la Decisión 344”. (Proceso 17-IP-95, publicado en la G.O.A.C. N° 199, de 26 de enero de 1996).

38. Finalmente, el Tribunal ha sostenido “El párrafo segundo de la norma estudiada establece

otro parámetro para determinar si una marca se considera usada. Dispone que también se considera usada si dicha marca distingue exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, teniendo en cuenta, igualmente, las cantidades de los productos exportados de conformidad con naturaleza y en relación con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización (…)”. (Proceso 180-IP-2006, ya citado).


Causales de justificación para el no uso de la marca.

39. No procederá la cancelación cuando el titular del signo demuestre que la falta de uso se ha debido a una situación de fuerza mayor, o de caso fortuito, o a otro motivo justificado.

40. El Tribunal ha señalado a este propósito que, de configurarse una circunstancia impeditiva

de la cancelación, “se paralizaría simplemente el cómputo del plazo de tres años fijado por la misma norma; pero, una vez desaparecida la correspondiente causa justificativa de la falta de uso, habrá de reanudarse el cómputo del señalado plazo legal”. (Proceso 15-IP-99, publicado en la G.O.A.C. Nº. 528, de 26 de enero de 2000, marca: BELMONT). Efectos de la cancelación de la marca por no uso.

41. En efecto, la cancelación de la marca por falta de uso, constituye una forma de extinguir, administrativamente, el derecho derivado del registro de la misma, la que puede provenir, también, por disposición judicial. Al respecto la oficina nacional competente de cada País Miembro es el órgano administrativo encargado del registro de la Propiedad Industrial y consiguientemente es el encargado de la cancelación del mismo. La decisión de la oficina nacional competente sobre la solicitud de cancelación del registro del signo exige el agotamiento de un procedimiento administrativo previo. Sin embargo, la cancelación por falta de uso podrá hacerse valer también como defensa en un procedimiento de oposición apoyado en la marca no utilizada.

2. Cancelación parcial de un registro.

42. Se interpretará el presente tema en virtud a que la señora AURORA ALEJANDRINA TORRES HUAMÁN solicitó la cancelación total del signo TODORICO y etiqueta para la Clase 30, sin embargo, el INDECOPI canceló parcialmente el signo dejándolo subsistente para condimentos, posteriormente el INDECOPI canceló totalmente el signo TODORICO y etiqueta.

43. El artículo 165 de la mencionada Decisión 486 prevé la cancelación parcial de un registro,

es decir cuando no se esté usando la marca en algunos de los productos o servicios para los que fue registrada, la oficina nacional competente, ordenará una reducción a la lista de productos o servicios que protege la marca, eliminado aquellos respecto de los cuales la marca no estuviese siendo usada, siempre tomando en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

44. Dicha figura se da cuando la falta de uso de la marca sólo afecta a algunos de los

productos o servicios para los cuales se hubiese registrado la marca, caso en el cual la oficina nacional competente ordenará la exclusión de dichos productos o servicios, previo análisis de la identidad o similitud de los productos o servicios.

45. De lo anterior y siguiendo los criterios emitidos por el Tribunal, se desprenden los

siguientes requisitos para que opere la cancelación parcial por no uso:

1. “Que una marca determinada no se esté usando para algunos de los productos o servicios para los cuales se hubiese registrado.

2. Que los productos o servicios para los cuales se usa la marca no sean idénticos o

similares a los que sí han sido autorizados, salvo que esa diferencia sea en substancial. De lo contrario no sería procedente la cancelación parcial por no uso, ya que de permitirse, se podría generar riesgo de confusión o asociación en el público consumidor si se registra un signo idéntico o similar al cancelado parcialmente.


Que los productos o servicios sean similares significa que tienen la misma naturaleza o finalidad, pero igualmente se puede ampliar el concepto en este caso a que sean conexos o relacionados, ya que lo que se busca proteger es la transparencia en el mercado, la actividad empresarial, y al público consumidor como tal. Si por un lado la norma impide el registro de signos que amparen productos conexos o relacionados, no es coherente permitir la cancelación parcial en relación con productos conexos o relacionados”. (Proceso 180-IP-2006).

3. De la prueba del uso de una marca.

46. Como se tiene dicho supra, el registro impone al titular de la marca la exigencia de usarla

en, al menos, uno de los Países Miembros. De conformidad con el artículo 166 de la Decisión 486, se presume que una marca se encuentra en uso cuando los productos distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles, bajo la marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponda, según la naturaleza de los productos y las modalidades de su comercialización, en el mercado de al menos uno de los Países Miembros. A tenor de la disposición citada, la presunción de uso se configura también cuando la marca distinga productos que se hallen destinados exclusivamente a la exportación, desde cualquiera de los Países Miembros.

47. En este contexto, procede señalar que, de conformidad con la disposición prevista en el

artículo 167 de la Decisión 486, la carga de la prueba acerca del uso de la marca corresponde a su titular, y que el uso en cuestión podrá probarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y cantidad de comercialización de las mercancías cubiertas por el signo. A juicio del Tribunal, el ordenamiento comunitario no establece “el procedimiento para presentación y verificación de la prueba de uso de la marca, por lo cual se entiende que éste debe estar regido por la legislación interna de cada país, sin que competa a este Tribunal juzgar la legalidad o ilegalidad del procedimiento utilizado frente a las normas internas (…)”. (Proceso 02-AI-96, publicada en la G.O.A.C. N° 291, del 3 de septiembre de 1997).

48. El incumplimiento de la exigencia del uso, sin motivo justificado, puede conducir, a solicitud

de parte interesada, a la cancelación, por parte de la oficina nacional competente, del registro del signo y, por tanto, a la extinción, en perjuicio de su titular, del derecho a su uso exclusivo. La exigencia del uso, a objeto de prevenir la cancelación del registro del signo, se funda en la necesidad de asegurar el cumplimiento de su función principal, cual es la de identificar y distinguir en el mercado los bienes o servicios que constituyan su objeto.

4. El uso de la marca en la forma en la que fue registrada.

49. El Tribunal considera oportuno referirse al tema, en razón a que se debate el hecho de que el signo TODORICO y etiqueta no estaría siendo usado tal como fue solicitado.

50. Al respecto, la norma comunitaria concede la facultad de realizar modificaciones al

registro marcario, tomando en cuenta los siguientes criterios: en una solicitud de registro de marca se pueden distinguir dos clases de elementos: los principales y los secundarios. Los primeros no son susceptibles de modificación dentro de la tramitación de dicho registro, es decir, no se aceptan cambios en los elementos esenciales del signo, en la denominación y en el gráfico, así como no se permite la ampliación de los productos o servicios a protegerse con la marca, ni el cambio de clase. De existir una modificación de esa naturaleza en cualquier momento del trámite, se estaría constituyendo una nueva solicitud sujeta al procedimiento inicial de registro. Los segundos, podrán ser modificados únicamente con relación a aspectos secundarios relativos a la descripción de la marca, así como, se podrán eliminar o restringir productos o servicios principalmente


especificados. La modificación procede cuando no se altera la naturaleza del signo que se pretende registrar. En este sentido, una modificación de carácter secundario puede darse, sin ser necesaria la presentación de una nueva solicitud.

51. El Tribunal al referirse al párrafo tercero del artículo 166 de la Decisión 486, ha

manifestado:

1. “El párrafo tercero de la norma estudiada, por su parte, advierte que si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda, si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo. En consecuencia, si el signo usado en el mercado mantiene las características sustanciales de la marca registrada y su poder diferenciador, aunque se presente modificado por la adición o sustracción de ciertos elementos accesorios, no se cumplirían los supuestos de hecho para su cancelación por no uso”. (Proceso 20-IP-2013, de 19 de junio de 2013, marca: ETEK denominativa).

52. Por lo tanto, la corte consultante deberá delimitar lo siguiente:

53. 1. Si el signo mixto usado en el mercado mantiene los elementos esenciales de la marca

registrada o está siendo usada con variaciones en su parte gráfica; y, 54. 2. Si además de mantener los elementos esenciales la modificación por adicción o

sustracción no diluye la capacidad distintiva o diferenciadora de la marca.

55. Si la adición o sustracción de elementos denominativos y gráficos hace que se pierda su fuerza para identificar los productos que ampara estaríamos frente a un uso no real ni efectivo de la marca registrada.

56. Una vez visto lo anterior, el Juez consultante deberá establecer si la mencionada marca es

usada en el mercado de una forma real y efectiva, o si por el contrario procede su cancelación por no uso, de conformidad con todos los parámetros indicados en la presente interpretación prejudicial.

57. Si bien, en el caso concreto, no se ha solicitado la modificación del registro marcario, los criterios señalados precedentemente deberán ser aplicados en cuanto a la protección de los signos, es decir, el signo marcario será protegido en la forma en la cual fue registrado, es decir, las pruebas del uso de la marca deben ser tal como se encuentra registrada.

58. Finalmente, la normativa andina advierte que si una marca es usada de manera diferente a

la forma en que fue registrada, no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda, si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca, sin embargo, no opera este criterio en el caso en el que el signo esté siendo usado con modificaciones sustanciales respecto a la forma en la que fue registrado.

59. Al respecto, el Juez Consultante deberá analizar de qué manera está siendo usada la marca

TODORICO y etiqueta en su conjunto. En virtud de lo anteriormente expuesto,


EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: PRIMERO: La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, o por orden judicial, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por el licenciatario de éste o por otra persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. SEGUNDO: A tenor del artículo 166 de la citada Decisión 486, se presume que una marca se encuentra en uso cuando los productos distinguidos por ella han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles, bajo la marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponda, según la naturaleza de los productos y las modalidades de su comercialización, en el mercado de al menos uno de los Países Miembros. La presunción de uso se configura también cuando la marca distinga productos que se hallen destinados exclusivamente a la exportación, desde cualquiera de los Países Miembros. TERCERO: A los efectos de la determinación del uso de la marca, el Tribunal reitera que el mismo deberá ser real, efectivo, serio, de buena fe, normal e inequívoco. La carga de la prueba del uso en cuestión corresponderá a su titular. Las pruebas del uso de la marca deben demostrar el uso de la marca tal como se encuentra registrada, por lo tanto, las mismas deberán incluir la marca TODORICO y etiqueta. Si la adición o sustracción de elementos denominativos y gráficos hace que se pierda su fuerza para identificar los productos que ampara estaríamos frente a un uso no real ni efectivo de la marca registrada.

Una vez visto lo anterior, el Juez consultante deberá establecer si la mencionada marca es usada en el mercado de una forma real y efectiva, o si por el contrario procede su cancelación por no uso, de conformidad con todos los parámetros indicados en la presente interpretación prejudicial. CUARTO: El incumplimiento de la exigencia del uso de la marca puede conducir, a solicitud de parte interesada, a la cancelación de su registro y, por tanto, a la extinción del derecho del titular a su uso exclusivo, siempre que, sin motivo justificado, como la fuerza mayor o el caso fortuito, el signo no hubiese sido utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por parte de su titular, de un licenciatario, o de una persona autorizada para ello, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha de ejercicio de la acción. QUINTO: La legitimación para solicitar la cancelación por falta de uso, hace necesario acreditar un interés legítimo o un derecho subjetivo, es decir, la persona interesada que pretenda accionar la cancelación de registro, previamente deberá demostrar un interés tal que la procedencia de su intervención como parte procesal le produzca un beneficio de cualquier tipo a su favor, además, este interés para actuar, deberá ser actual, no eventual o potencial. La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº. 05056-2011-0-1801-JR-CA-06 de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal.


NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.


Cecilia L. Ayllón Q. José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADA MAGISTRADO



PROCESO 236-IP-2013

Interpretación prejudicial, a solicitud de la consultante, del artículo 45 de la Decisión 486 de 14 de septiembre de 2000, expedida por la Comisión de la

Comunidad Andina y, de oficio, del primer párrafo del artículo 46 de la misma normativa, con fundamento en la consulta formulada por la Octava Sala

Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú. Expediente Interno Nº 05079-2010-0-1801-JR-

CA-17. Actor: LES LABORATOIRES SERVIER. Patente: “FORMA CRISTALINA GAMMA DE CLORHIRATO DE IVABRADINA, SU PROCEDIMIENTO DE

PREPARACIÓN Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LA CONTIENE”. Magistrada ponente: Leonor Perdomo Perdomo.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los veinte y un días del mes de marzo del año dos mil catorce, en Sesión Judicial, se procede a resolver por mayoría, la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú, de conformidad con lo previsto en los artículos 32 de su Estatuto y 21 de su Reglamento Interno. El señor Magistrado Luis José Diez Canseco Núñez disiente de la posición mayoritaria y, en consecuencia, no participa de su adopción1. VISTOS: La solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República

1 Las razones de su disentimiento constan en un documento explicativo que se encuentra anexo al Acta

Nº 07-J-TJCA-2014.


del Perú, remitida a este Tribunal mediante Oficio No. 5079-2010-0/8va SECA-CSILI-PJ de fecha 13 de noviembre de 2013, en el marco del proceso interno No. 05079-2010-0-1801-JR-CA-17, mismo que fue recibido por este Tribunal el 27 de noviembre de 2013. El auto emitido por el Tribunal el 26 de febrero de 2014, mediante el cual se admite a trámite la consulta de interpretación prejudicial formulada. I. ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente: II. LAS PARTES. Demandante: LES LABORATOIRES SERVIER. Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA

COMPETENCIA Y DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ - INDECOPI.

III. DATOS RELEVANTES. A. HECHOS Entre los principales hechos, algunos recogidos de los narrados en la demanda y otros de la solicitud de interpretación prejudicial y de los antecedentes administrativos de los actos acusados, se encuentran los siguientes:

1. La sociedad LES LABORATOIRES SERVIER, solicitó el 14 de febrero de 2006 el

otorgamiento de la patente de invención denominada: “FORMA CRISTALINA GAMMA DE CLORHIDRATO DE IVABRADINA, SU PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN Y COMPOSICIONES FARMACEÚTICAS QUE LA CONTIENE.

2. El 11 de marzo de 2009 se emitió el informe técnico PCG 24-2009, mediante el cual se concluyó que: i) “Las reivindicaciones 1 y 4 no cumplen con el requisito de nivel inventivo establecido en el artículo 18 de la Decisión 486…” ii) “Las reivindicaciones 2 y 3 no cumplen con el requisito de claridad establecido en el artículo 30 de la Decisión 486...”

3. El 15 de abril de 2009 la sociedad LES LABORATOIRES SERVIER dio respuesta al informe técnico mencionado. Adjuntó una nueva página del pliego de reivindicaciones y eliminó las reivindicaciones 5 y 6.

4. El 27 de abril de 2009 se emitió el informe técnico PCG 24-2009/A, mediante el cual se señaló que la modificación no es considerada una ampliación; que las reivindicaciones 1 y 4 no cumplen con el requisito de nivel inventivo; y que las reivindicaciones 2 y 3 no cumplen con el requisito de claridad.

5. La Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del INDECOPI, mediante la Resolución No. 629-2009/DIN-INDECOPI de 8 de mayo de 2009, denegó la patente de invención solicitada.

6. La sociedad LES LABORATOIRES SERVIER presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo.


El 27 de mayo de 2009 se emitió un nuevo informe técnico AEF 18-2010 (T), mediante el cual señaló que las reivindicaciones 1 y 4 no cumplen con el requisito de nivel inventivo, y las 2 y 3 con el de claridad.

7. El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante la Resolución No. 1287-2010/TPI-INDECOPI de 11 de junio de 2010, resolvió el recurso de apelación, confirmando el acto administrativo recurrido.

8. La sociedad LES LABORATOIRES SERVIER, presentó demanda contencioso administrativa contra el anterior acto administrativo.

9. El Décimo Sétimo Juzgado Contencioso Administrativo de Lima, República del Perú, mediante la sentencia signada como Resolución No. 12 de 28 de octubre de 2011, declaró fundada la demanda, nulo el acto administrativo demandado y resolvió conceder a la demandante un nuevo plazo para que absuelva el Informe Técnico AEF 18-2010 (T).

10. El INDECOPI presentó recurso de apelación contra la anterior sentencia.

11. La Octava Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecilidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú, solicitó una interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

B. FUNDAMENTOS DE DERECHO CONTENIDOS EN LA DEMANDA. La demandante soporta la acción en los siguientes argumentos:

12. Manifiesta, que el Informe Técnico AEF 18-2010 (T) no fue notificado y, por lo tanto, se vulneró el derecho de defensa. En consecuencia, se transgredió el debido proceso.

13. Sostiene, que dichos principios han sido protegidos por la Quinta Sala Especializada de la Corte Superior de Lima.

C. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.

14. El INDECOPI contestó la demanda con base en los siguientes argumentos:

15. Indica, que de la lectura de los artículos 45 y 46 de la Decisión 486, se desprende que el INDECOPI no tenía la obligación de notificar el Informe Técnico AEF 18-2010 (T).

16. Sostiene, que el segundo párrafo del artículo 45 de la Decisión 486, establece que

es potestativo de la entidad notificar una segunda o sucesivas inconformidades luego de que el solicitante absolviera la primera. Por lo tanto, el INDECOPI no estaba obligado a notificar la inconformidad plasmada en el Informe Técnico al que se refiere el demandante.

17. Agrega, que el artículo 46 de la Decisión 486 establece la obligatoriedad de notificar el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos por una sola vez; y que es potestativo de la Entidad notificar las subsiguientes observaciones, estén o no sustentadas en opiniones de expertos sobre la materia.


18. Indica, que si no fuera así el proceso de concesión nunca acabaría. Se presentaría un círculo interminable.

19. Arguye, que en el presente caso a la demandante se le notificó de dos Informes Técnicos. El tercer informe ya no era obligatorio.

20. Manifiesta, que la anterior posición se encuentra soportada en jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la República del Perú.

D. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.

21. El Décimo Sétimo Juzgado Contencioso Administrativo de la Corte Superior de

Justicia de Lima, mediante sentencia signada como Resolución No. 12 de 25 de octubre de 2012, declaró fundada la demanda, argumentando que de conformidad con el artículo 45 de la Decisión 486 era obligatorio notificar el Informe Técnico AEF 18-2010 (T).

E. RECURSO DE APELACIÓN.

22. El INDECOPI en el escrito de recurso de apelación reiteró los argumentos expuestos en la demanda.

IV. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.

23. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina es competente para interpretar por la vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

V. NORMAS A SER INTERPRETADAS.

24. La corte consultante solicitó la interpretación prejudicial del artículo 45 de la Decisión 486. Delimitó su solicitud de la siguiente manera:

“La interpretación deberá tener en cuenta que en vía de apelación en la instancia administrativa, la empresa solicitante no fue notificada con el Informe Técnico No. AEF 18-2010 (T), sustento utilizado por el juzgado de primera instancia para amparar la demanda incoada, a fin de que la demandante oponga lo conveniente a su derecho una vez subsanada tal omisión. Por tal razón la misma deberá pronunciarse por: Cómo debe analizarse e interpretarse el artículo 45 de la Decisión no. 486.”

25. De oficio, el Tribunal interpretará el párrafo primero del artículo 46 de la misma

normativa, ya que para que el juez consultante pueda resolver el caso bajo estudio debe tener en cuenta una interpretación armónica de las normas mencionadas.

26. A continuación, se inserta el texto de la norma a interpretar:

DECISIÓN 486 (…) Artículo 45


“Si la oficina nacional competente encontrara que la invención no es patentable o que no cumple con alguno de los requisitos establecidos en esta Decisión para la concesión de la patente, lo notificará al solicitante. Este deberá responder a la notificación dentro del plazo de sesenta días contados a partir de la fecha de la notificación. Este plazo podrá ser prorrogado por una sola vez por un período de treinta días adicionales. Cuando la oficina nacional competente estimara que ello es necesario para los fines del examen de patentabilidad, podrá notificar al solicitante dos o más veces conforme al párrafo precedente. Si el solicitante no respondiera a la notificación dentro del plazo señalado, o si a pesar de la respuesta subsistieran los impedimentos para la concesión, la oficina nacional competente denegará la patente”. Artículo 46 “La oficina nacional competente podrá requerir el informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial". (…)”.

VI. CONSIDERACIONES:

27. Procede el Tribunal a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual

se analizarán los siguientes aspectos: LA NOTIFICACIÓN DE LOS INFORMES TÉCNICOS.

28. La demandante afirma que el Informe Técnico AEF 18-2010 (T) no fue notificado y, por lo tanto, se vulneró el derecho de defensa. En consecuencia, se transgredió el debido proceso. El INDECOPI sostiene que de la lectura de los artículos 45 y 46 de la Decisión 486, se desprende que no tenía la obligación de notificar el mencionado Informe Técnico.

29. De conformidad con lo anterior, el Tribunal contestará la siguiente pregunta:

30. ¿Es obligatoria la notificación de los informes técnicos expedidos en el marco del

artículo 46 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina?

31. Para lo anterior, se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial de 31 de octubre de 2013, de la misma magistrada ponente y expedida en el marco del proceso 169-Ip-2013.

32. En relación con la notificación de los informes técnicos, el Tribunal ha manifestado

lo siguiente:

“(…) La Oficina Nacional Competente podrá, de conformidad con el artículo 46 de la Decisión 486, requerir el informe de expertos o de organismos


científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, para que emitan opinión sobre la patentabilidad de la invención. Asimismo, cuando lo estime conveniente, podrá requerir informes de otras oficinas de propiedad industrial. La posibilidad de contar con la experticia, esto es, los dictámenes técnicos, constituidos por los informes de expertos o de organismos científicos o tecnológicos que se consideren idóneos, recae en que aquellos permiten abordar los aspectos técnicos de la solicitud de patente, ya que es un estudio prolijo y especializado; muchas de las veces, si no se contare con dichas opiniones, no se podría llegar a determinar con exactitud, si la solicitud cumple con los requisitos de patentabilidad y, en consecuencia, si procede o no la concesión de la patente. El artículo 46 no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe contentivo de la experticia, sin embargo, de una lectura integral de la Decisión y del acápite que hace referencia al examen de fondo, se infiere que siempre que se pidan informes en el marco del artículo 46 de la Decisión 486 se debe dar traslado al solicitante, lo anterior es fundamental a efectos de viabilizar el principio de contradicción en el trámite administrativo de concesión de la patente. En consecuencia, la Oficina de Patentes siempre que pida dichos informes debe trasladarlos al peticionario, preservando el principio de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de organismos y entidades ajenos a la Oficina de Patentes. Se deberá considerar, adicionalmente, que el peticionario podrá, de conformidad con el trámite que se dé en cada caso, interponer los recursos que la ley le confiere para impugnar la decisión de la Oficina Nacional Competente, en sede administrativa y contenciosa” Procesos 33-IP-2013, patente de invención: “COMPOSICIONES DE ÁCIDO BIFOSFÓNICO Y SUS SALES” y 104-IP-2013, patente de invención: “COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS PARA EL TRATAMIENTO DE ASMA”.

33. El Tribunal estima necesario, de conformidad con el asunto bajo estudio, precisar

aún más el tema de la notificación de informes técnicos. La notificación que se prevé en el artículo 45 es muy diferente a la notificación de los informes técnicos del artículo 46; con la primera se busca que el solicitante pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes. Aquí sí es potestativo notificar al solicitante dos o más veces “si esto es necesario para el examen de patentabilidad” (segundo párrafo del artículo 45). Con la segunda, se busca que el solicitante pueda manifestar su opinión ante un informe técnico de una persona u organismo externo a la oficina de patentes. En este evento, por la relevancia e influencia que tendrían dichos informes en el análisis de fondo, el Tribunal hace primar el derecho de contradicción del solicitante, advirtiendo que siempre que se den estos informes técnicos deben ser notificados a este último.

34. De todas formas, el Tribunal advierte lo siguiente: si la oficina de patentes solicita

un nuevo informe técnico para resolver puntos controvertidos en relación con el primer informe, es obligatoria la notificación al solicitante si dicho informe contiene temas, puntos, o elementos nuevos o diferentes a los contenidos en el primero, independientemente de si se reitera o no la conclusión ya planteada. Esto quiere


decir que si el segundo o posteriores informes reproducen la conclusión del anterior o anteriores sin que se incluyan nuevos o diferentes elementos, no existe la obligación de notificación, ya que no habría ninguna vulneración al derecho de contradicción porque habría identidad en los puntos que podrían sustentar la resolución de la oficina respectiva. A contrario sensu, si no se reitera la conclusión, o sí se hace pero soportando el argumento en otros puntos o elementos, es deber de la entidad notificar los mencionados informes.

35. El Tribunal resalta que un experto externo es aquel que no tiene contrato laboral

con la entidad. De presentarse contratos de prestación de servicios, o cualquier otro que no tengan relación de dependencia, estamos ante la figura de un experto técnico.

36. Para dar mayor claridad a la figura de los informes técnicos, el Tribunal considera

conveniente transcribir lo que se dijo sobre la idoneidad de los expertos u organismo que emiten los mencionados informes:

“Con miras a lograr un adecuado y eficaz examen de patentabilidad, el artículo 46 de la Decisión 486 le otorga la potestad a la oficina de patentes para solicitar un informe de expertos o de organismos científicos o tecnológicos, para que manifiesten su opinión sobre la patentabilidad del objeto de la solicitud. La norma es muy clara al advertir que dichos sujetos u organismos externos a la oficina de patentes deben ser idóneos; en estos casos dicha idoneidad sólo la pueden tener los expertos y organismos que se desenvuelvan adecuadamente en el campo técnico, científico o tecnológico en donde se inserta el objeto de la solicitud de patente. Un experto que no tenga conocimiento y experticia en el campo concreto, de ninguna manera podrá ser catalogado como idóneo. Por lo tanto, un análisis de patentabiliad basado en un informe emitido por un experto u organismo no idóneo acarrea la invalidez del acto que concede o deniega una patente.” (Interpretación Prejudicial de 16 de octubre de 2013, expedida en el proceso 127-IP-2013).

37. El Magistrado Luis José Diez Canseco Núñez, participó en la Sesión Judicial en la

que se aprobó la Interpretación Prejudicial, no obstante discrepa de la posición mayoritaria y tiene un voto singular; motivo por el cual, no firmará la presente Interpretación.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: El artículo 46 no indica expresamente que se debe notificar al peticionario el informe contentivo de la experticia; sin embargo, de una lectura integral de la Decisión y del acápite que hace referencia al examen de fondo, se infiere que siempre que se pidan informes en el marco del artículo 46 de la Decisión 486 se debe dar traslado al solicitante. Lo anterior es fundamental a efectos de viabilizar el principio de contradicción en el trámite administrativo de concesión de la patente. El Tribunal estima necesario, de conformidad con el asunto bajo estudio, precisar aún más el tema de la notificación de informes técnicos. La notificación que se prevé en el artículo 45 es muy diferente a la notificación de los informes técnicos del artículo 46; con la primera se busca que el solicitante pueda responder al análisis de patentabilidad que realiza la propia oficina de patentes. Aquí sí es potestativo notificar al solicitante dos o


más veces “si esto es necesario para el examen de patentabilidad” (segundo párrafo del artículo 45). Con la segunda, se busca que el solicitante pueda manifestar su opinión ante un informe técnico de una persona u organismo externo a la oficina de patentes. En este evento, por la relevancia e influencia que tendrían dichos informes en el análisis de fondo, el Tribunal hace primar el derecho de contradicción del solicitante, advirtiendo que siempre que se den estos informes técnicos deben ser notificados a este último. De todas formas, el Tribunal advierte lo siguiente: si la oficina de patentes solicita un nuevo informe técnico para resolver puntos controvertidos en relación con el primer informe, es obligatoria la notificación al solicitante si dicho informe contiene temas, puntos, o elementos nuevos o diferentes a los contenidos en el primero, independientemente de si se reitera o no la conclusión ya planteada. Esto quiere decir que si el segundo o posteriores i informes reproducen la conclusión del anterior o anteriores sin que se incluyan nuevos o diferentes elementos, no existe la obligación de notificación, ya que no habría ninguna vulneración al derecho de contradicción porque habría identidad en los puntos que podrían sustentar la resolución de la oficina respectiva. A contrario sensu, si no se reitera la conclusión, o sí se hace pero soportando el argumento en otros puntos o elementos, es deber de la entidad notificar los mencionados informes. El Tribunal resalta que un experto externo es aquel que no tiene contrato laboral con la entidad. De presentarse contratos de prestación de servicios, o cualquier otro que no tengan relación de dependencia, estamos ante la figura de un experto técnico. En consecuencia, la Oficina de Patentes siempre que pida dichos informes debe trasladarlos al peticionario, preservando el principio de contradicción en los trámites administrativos, ya que se trata de informes de expertos, organismos y entidades ajenos a la Oficina de Patentes. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacional consultante, al emitir el fallo en el proceso interno Nº 05079-2010-0-1801-JR-CA-17, deberá adoptar la presente interpretación. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las prescripciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente. Notifíquese al Juez Consultante mediante copia certificada y remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina, para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.


Cecilia Luisa Ayllón Quinteros José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADA MAGISTRADO



PROCESO 262-IP-2013

Interpretación prejudicial de los artículos 260 y 262 literales a) y b) y último párrafo de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, solicitada por el Tribunal

Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio Ecuatoriano Americana de Quito.

Caso: SECRETO EMPRESARIAL. Actor: COMPAÑÍA TELEMKA S.A.

Proceso interno Nº. 009-11. Magistrada Ponente: Doctora Cecilia L. Ayllón Q.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil catorce. VISTOS: El 18 de diciembre de 2003, se recibió en este Tribunal, la solicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Tribunal Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio Ecuatoriano Americano de Quito, relativa a los artículos 260 y 262 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno Nº. 009-11; El auto de 7 de febrero de 2014, mediante el cual este Tribunal decidió admitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplir con los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con los requisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto; y, Los hechos señalados por el consultante, complementados con los documentos incluidos en anexos.

I. ANTECEDENTES. El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedente destacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presente solicitud, lo siguiente:

II. PARTES EN EL PROCESO INTERNO. Demandante: La Compañía TELEMKA S.A. debidamente representada por el señor Gaither Kurt Von Lippke Miketta, Gerente General. Demandada: La Compañía OTECEL S.A. debidamente representada por el señor Juan Francisco Goulu Caride, Presidente Ejecutivo.

III. PRETENSIÓN. 1. “El Tribunal Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio

Ecuatoriano Americana de Quito solicita (…) la interpretación prejudicial de los artículos 260 y 262 de la Decisión 486 (…) con el objeto de precisar, en los términos señalados en el artículo 34 de la Decisión 472 del Acuerdo de Cartagena, si el pretendido incumplimiento contractual que alega la actora TELEMKA en este proceso arbitral queda subsumido en las hipótesis previstas en dichas normas comunitarias”.


IV. FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA.

En lo que respecta al tema solicitado a interpretación prejudicial, en el escrito de demanda, la parte actora, manifiesta: 2. “OTECEL, como autor intelectual y ejecutor de la transferencia del personal y de los

clientes de TELEMKA a AMERITEL, violentó abiertamente su obligación de mantener en reserva la información comercial, técnica y de negocios de propiedad de TELEMKA que, de conformidad con el Contrato, así como con el derecho comunitario y la Ley de Propiedad Intelectual, constituye información confidencial, no divulgable y secreto empresarial de TELMKA”. Cita el artículo 260 de la Decisión 486.

3. “La divulgación o mala utilización de la información confidencial de una persona por

parte de un tercero es considerada una práctica desleal por la legislación andina, así como por la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado (…)”. Cita el artículo 262 de la Decisión 486.

4. “La Transferencia de personal que se ha descrito en esta demanda requirió,

necesariamente, que OTECEL revele a AMERITEL el nombre de los ejecutivos de venta de TELEMKA, así como los nombres y las cuentas de los clientes que ésta atendía”.

5. “Todo eso, violando el secreto empresarial de TELEMKA obtenido por OTECEL de la

relación comercial que las unía y con el ánimo de obtener un provecho propio (OTECEL como acreedor de AMERITEL) o de un tercero (AMERITEL), contra lo que expresamente prohíben el Derecho Internacional, las leyes ecuatorianas, el Contrato y la buena fe”.

6. “Las Partes del Contrato dejaron expresa y voluntariamente pactada la consecuencia

de este tipo de violaciones, en la Cláusula 21: la indemnización por los ‘daños y perjuicios morales y materiales, directos e indirectos que causare a la otra parte’. Esta indemnización, entre otras, es solicitada por TELMKA en esta demanda”.

V. FUNDAMENTOS DE LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA.

7. Obra en el expediente la contestación a la demanda, sin embargo, en ésta no se

encuentra referencia al punto controvertido por la demandante. CONSIDERANDO:

8. Que, las normas contenidas en los artículos 260 y 262 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, cuya interpretación se solicita, forman parte del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, conforme lo dispone el literal c) del artículo 1 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

9. Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional también con competencia para actuar como Juez Comunitario, como lo es, en este caso, el Tribunal Consultante, en tanto resulten pertinentes para la resolución del proceso, conforme a lo establecido por el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 472), en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (codificado mediante la Decisión 500);


10. Que, de acuerdo a lo solicitado por el Tribunal Arbitral consultante el Tribunal interpretará los artículos 260 y 262 únicamente los literales a) y b) y último párrafo de la Decisión 486.; y,

11. Que, las normas objeto de la interpretación prejudicial se transcriben a continuación:

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

“(…) CAPITULO II De los Secretos Empresariales Artículo 260.- Se considerará como secreto empresarial cualquier información no divulgada que una persona natural o jurídica legítimamente posea, que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, y que sea susceptible de transmitirse a un tercero, en la medida que dicha información sea: a) secreta, en el sentido que como conjunto o en la configuración y reunión precisa de sus componentes, no sea generalmente conocida ni fácilmente accesible por quienes se encuentran en los círculos que normalmente manejan la información respectiva; b) tenga un valor comercial por ser secreta; y c) haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para mantenerla secreta. La información de un secreto empresarial podrá estar referida a la naturaleza, características o finalidades de los productos; a los métodos o procesos de producción; o, a los medios o formas de distribución o comercialización de productos o prestación de servicios. (…) Artículo 262.- Quien lícitamente tenga control de un secreto empresarial, estará protegido contra la divulgación, adquisición o uso de tal secreto de manera contraria a las prácticas leales de comercio por parte de terceros. Constituirán competencia desleal los siguientes actos realizados respecto a un secreto empresarial: a) explotar, sin autorización de su poseedor legítimo, un secreto empresarial al que se ha tenido acceso con sujeción a una obligación de reserva resultante de una relación contractual o laboral; b) comunicar o divulgar, sin autorización de su poseedor legítimo, el secreto empresarial referido en el inciso a) con ánimo de obtener provecho propio o de un tercero o de perjudicar a dicho poseedor; (…) Un secreto empresarial se considerará adquirido por medios contrarios a los usos comerciales honestos cuando la adquisición resultara, entre otros, del espionaje industrial, el incumplimiento de un contrato u otra obligación, el abuso


de confianza, la infidencia, el incumplimiento de un deber de lealtad, o la instigación a realizar cualquiera de estos actos. (…)”.

1. El secreto empresarial en la Decisión 486. De las acciones de competencia

desleal. Posibilidad de indemnización de daños y perjuicios.

12. Con el fin de dilucidar el presente proceso, el Tribunal manifiesta que la norma aplicable al caso concreto es la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, en vista a que el proceso interno versa sobre el incumplimiento del Contrato celebrado entre las partes en diciembre de 2002, el cual posteriormente fue renovado en marzo de 2006, fechas en la que se encontraba vigente la mencionada Decisión.

13. La sociedad demandante TELEMKA S.A. argumentó que “OTECEL, como autor intelectual y ejecutor de la transferencia del personal y de los clientes de TELEMKA a AMERITEL, violentó abiertamente su obligación de mantener en reserva la información comercial, técnica y de negocios de propiedad de TELMKA que, de conformidad con el contrato, así como con el derecho comunitario y la Ley de Propiedad Intelectual constituye información confidencial, no divulgable y secreto empresarial de TELEMKA”. En consecuencia, es pertinente que el Tribunal aborde el tema del secreto empresarial en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

14. Al respecto, en la Interpretación Prejudicial de 28 de agosto de 2009, expedida en el Proceso 49-IP-2009, este Tribunal ha señalado lo siguiente:

“El Título XVI de la Decisión 486, denominado “De la Competencia Desleal Vinculada a la Propiedad Industrial”, se encuentra dividido en tres capítulos, a saber: 1. De los actos de competencia desleal, 2. De los secretos empresariales, y 3. De las acciones por competencia desleal.

En efecto, es en el gran campo de la competencia desleal que la regulación de los secretos empresariales o industriales cobra suntuosa importancia. Los artículos 260 a 266, que conforman el mencionado Capítulo II, se ocupan de los secretos empresariales, estableciendo ciertas reglas para salvaguardarlos de las prácticas desleales de comercio.

Las empresas en el curso de su actividad económica, desarrollan un acervo de conocimientos en torno a los productos que fabrican o a los servicios que prestan, así como en lo que concierne a sus métodos de producción y a sus formas de distribución.

Este conjunto de conocimientos y datos poseen una gran utilidad y valor comercial y, en consecuencia, pueden ser protegidos bajo la figura del secreto empresarial, siempre y cuando se cumplan los requisitos normativos para el efecto. El artículo 260 define el secreto empresarial con las siguientes características:

Es cualquier información no divulgada. Es decir que sea secreta.

Que sea poseída legítimamente por una persona jurídica o natural. Es decir, que no sea adquirida por medio de actividades contrarias al ordenamiento jurídico.

Que dicha información pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial.


Que dicha información pueda transmitirse a un tercero.

Además de lo anterior, el mencionado artículo determina ciertas condiciones que debe cumplir la información para que sea considerada como secreta:

Que la información en su conjunto o en su sistema no sea conocida o fácilmente accesible por las personas que generalmente manejan datos de la misma naturaleza. Si se llegare a conocer fragmentos aislados de la información pero el todo sistemático de datos queda resguardado, el sistema como tal aún puede ser considerado como secreto. Para que opere esta condición, es necesario que el titular de la información tome las medidas respectivas para que la misma no sea fácilmente aprendida por el público interesado en adquirirlas.

Que la información tenga un valor comercial por ser secreta. El secreto empresarial es protegible siempre que pueda ser usado en una actividad productiva, industrial o comercial, lo que se traduce en información con una gran importancia económica para su titular. De lo que se trata es de impedir que terceros utilicen y se aprovechen de la inversión, el esfuerzo y la utilidad que representa esta información confidencial.

Que el titular o poseedor de la información haya establecido medidas razonables para mantenerla en secreto. La razonabilidad de la medida, se tiene que determinar en relación con el círculo donde se desenvuelven las personas que normalmente manejan información de similares características. No es lo mismo el análisis de razonabilidad que se hace en el círculo de empresas farmacéuticas, donde el personal químico farmacéutico se encuentra capacitado para hacer deducciones y procesos complejos para obtener información, que el que se debe hacer en relación con personas que se dedican al negocio de los restaurantes.

El Tribunal, en anteriores interpretaciones, ha precisado que la protección que se le otorga al secreto industrial o empresarial tiene un grado menor que el otorgado a las invenciones y los signos distintivos: “(…) La norma comunitaria concede, bajo una serie de condiciones, a quien posee lícitamente dicha información bajo control, una forma de tutela parcial y relativa, menor a la prevista para las invenciones y los signos distintivos, cuyo propósito es asegurar a su titular la posesión y uso de tal información mientras subsistan las condiciones establecidas al efecto, y sin perjuicio del límite que deriva de la tutela de los derechos fundamentales de alcance colectivo.”1

En lo principal, la protección especial no se concreta en la atribución de un derecho de propiedad sobre la información objeto del secreto, sino en la prohibición impuesta a los terceros, a tenor de lo previsto en el artículo 262 de la Decisión 486. Se protege, de manera general, al secreto empresarial de la adquisición, explotación, comunicación o divulgación sin el consentimiento de su titular y de manera contraria a los usos comerciales honestos.

Se entiende, que la información ha sido adquirida por medios contrarios a los usos comerciales honestos cuando, por ejemplo, ha sido obtenida a través del espionaje industrial, o por virtud del incumplimiento de una obligación contractual o de un deber de lealtad, del abuso de confianza o de la infidencia. Se trata, de una prohibición dirigida a preservar la competencia leal y a proteger a competidores y consumidores en el mercado, así como, a prevenir el aprovechamiento injusto de la información constitutiva del secreto industrial.

1 Interpretación Prejudicial de 12 de noviembre de 2008, expedida en el proceso 104-IP-2008.


Al tenor de los artículos 264 y 265, la prohibición alcanza también al tercero autorizado para usar la información, quien tendrá la obligación de no divulgar el secreto empresarial por ningún medio, salvo pacto en contrario, así como a cualquier persona que, con motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto, desempeño de su profesión o relación de negocios, tenga acceso a un secreto industrial sobre cuya confidencialidad se le haya prevenido; este último, deberá abstenerse de usarlo, explotarlo o revelarlo sin causa justificada y sin consentimiento de la persona que lo guarde o de su usuario autorizado.

Al contrario, no será objeto de la tutela propia del secreto empresarial, como lo dispone el artículo 261 de la Decisión 486, la información que deba ser divulgada por disposición legal o por orden judicial, ni aquella que sea del dominio público. En estos casos, se entiende que la información ha dejado de ser secreta y, por lo tanto, ha dejado de cumplirse una de las condiciones necesarias para que la protección subsista. La norma comunitaria, con estos supuestos, hace prevalecer el interés colectivo que, conectado con bienes jurídicos de rango fundamental como el de la salud, ha de preferirse sobre el interés del poseedor o titular de la información protegida por el secreto industrial. La propia norma aclara que la información que sea proporcionada a la autoridad competente para obtener licencias, permisos, autorizaciones, registros u otros actos de autoridad, no será considerada como parte del dominio público o como aquella que es divulgada por orden judicial. Esto último, empata con el tema de los datos de prueba. Este tipo de información hace parte de la regulación del secreto empresarial, pero por su connotación e importancia para el caso particular merece una mención especial en el siguiente acápite de la presente providencia”. (Proceso 49-IP-2009, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1780 de 25 de noviembre de 2009).

15. De conformidad con todo lo anteriormente establecido, el Tribunal Consultante deberá

determinar si la sociedad demanda OTECEL S.A. ha violado su obligación de mantener en reserva la información comercial, técnica y de negocios de propiedad de TELEMKA S.A., específicamente si es que en la transferencia de personal que demanda la actora, que se dio de TELEMKA a AMERITEL la sociedad OTECEL S.A. reveló el nombre de los ejecutivos de venta, los nombres y las cuentas de los clientes que atendía y si esta información, debe ser considerada como secreto empresarial y, en esta medida, determinar si debe protegerse de conformidad con la normativa comunitaria. De las acciones de competencia desleal. Posibilidad de indemnización de daños y perjuicios.

16. Sobre la base de lo mencionado, es necesario referirse a las acciones de competencia desleal, de acuerdo a la jurisprudencia sentada por este Tribunal en el Proceso 123-IP-2010.

“Las acciones de competencia desleal tienen las siguientes características: 1. Sujeto activo. El artículo 267 de la Decisión 486, se limita a afirmar que quien tenga legítimo interés podrá ejercer la acción de competencia desleal. En el marco de la competencia desleal vinculada a la propiedad industrial, quien tiene legítimo interés es el afectado por el acto de competencia desleal vinculado a la propiedad industrial, es decir, quien alegue dicho acto debe ser el afectado en el mercado, siempre y cuando dicha afectación tenga que


ver con el ejercicio o goce de un derecho de propiedad industrial reconocido o concedido. En este sentido, si no hay relación entre el acto de competencia desleal y la protección de un derecho de propiedad industrial, simplemente no cabría accionar invocando la normativa comunitaria que se analiza. Esto significa, además, que el ordenamiento interno de los Países Miembros puede restringir la competencia desleal en casos no vinculados con la propiedad industrial. 2. Pretensiones. Indemnización de daños y perjuicios. La normativa comunitaria andina, no se refiere específicamente a las pretensiones que pudiera solicitar el demandante en un proceso iniciado en el ejercicio de la acción de competencia desleal. El artículo 267, se limita a afirmar que “quien tenga legítimo interés podrá pedir a la autoridad nacional competente que se pronuncie sobre la licitud de algún acto o práctica comercial conforme a lo previsto en el presente Título”, pero de ello no puede desprenderse que se elimina la posibilidad de que el demandante pueda solicitar la indemnización de daños y perjuicios, ya que, en términos generales, lo que se pretende con el ejercicio de la acción por competencia desleal es: 1) la calificación de la conducta como tal. 2) la orden del Juez para que suspenda o impida la conducta, y 3) la indemnización de daños y perjuicios. En relación con esto último, se deberá determinar si el ordenamiento jurídico del País Miembro permite dicha pretensión en el marco de la acción de competencia desleal, o si prevé que la indemnización de daños y perjuicios deba ser solicitada mediante un proceso diferente, o como un incidente o un procedimiento específico ante el mismo Juez que conoce del proceso de competencia desleal. De conformidad con lo anterior, el Juez Consultante, deberá atender lo que disponga la legislación interna en relación con la indemnización de daños y perjuicios como consecuencia de un acto de competencia desleal. 3. La acción de competencia desleal relacionada con la propiedad industrial.

El artículo 267 de la Decisión 486, consagra que el ejercicio de la acción de competencia desleal relacionada con la propiedad industrial, se puede intentar sin perjuicio de otras acciones ante la autoridad judicial respectiva para que se pronuncie sobre la licitud de algún acto o práctica comercial. En consecuencia, el ejercicio de la acción de competencia desleal no elimina la posibilidad de intentar otras acciones previstas en el orden comunitario o en el orden interno del País Miembro. 4. Prescripción e iniciación oficiosa. Los artículos 268 y 269 de la Decisión 486 regulan, bien de manera supletoria o bien por remisión a las normas procesales de los Países Miembros, algunos puntos de las acciones de competencia desleal, por ejemplo, lo relativo a la prescripción de la acción y a la facultad oficiosa de iniciar un proceso por competencia desleal. En efecto, el artículo 268 dispone que si las normas de los Países Miembros no establecen nada distinto, las acciones de competencia desleal prescriben a los dos años contados desde que se cometió por última vez el acto desleal. Y el artículo 269, establece que si la legislación interna lo permite, la autoridad nacional competente podrá iniciar de oficio las acciones de competencia desleal”. (Proceso 123-IP-2010, publicado en la G.O.A.C. Nº. 1930 de 8 de marzo de 2001).


2. Explotar, comunicar o divulgar, sin autorización de su titular, un secreto empresarial al que se ha tenido acceso con sujeción a una obligación de reserva resultante de una relación contractual, y con el ánimo de obtener provecho propio, de un tercero o de perjudicar al poseedor.

17. Al respecto, el artículo 262 señala que quien tenga control sobre un secreto empresarial

estará protegido contra la divulgación, adquisición o uso de tal secreto por parte de terceros y de manera contraria a las prácticas leales del comercio. Determina en seis literales, las acciones que constituyen competencia desleal respecto de un secreto empresarial, sin embargo, el Tribunal considera que en el presente caso sólo deberán tomarse en cuenta los literales a) y b) por ser los aplicables al caso concreto, a saber:

“a) explotar, sin autorización de su poseedor legítimo, un secreto empresarial al que se ha tenido acceso con sujeción a una obligación de reserva resultante de una relación contractual o laboral; b) comunicar o divulgar, sin autorización de su poseedor legítimo, el secreto empresarial referido en el inciso a) con ánimo de obtener provecho propio o de un tercero o de perjudicar a dicho poseedor; (…)”.

18. Los mencionados actos se pueden condensar, de manera general, en la explotación,

comunicación o divulgación sin el consentimiento de su titular y de manera contraria a los usos comerciales honestos. Respecto al literal a) del artículo en análisis:

19. De lo expuesto, se tiene que la configuración de la competencia desleal en el literal a) procede en los casos de la explotación de un secreto empresarial, al respecto el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, define el verbo explotar de la siguiente manera:

20. Explotar: “(…) Sacar utilidad de un negocio o industria en provecho propio (…). Utilizar en provecho propio, por lo general de un modo abusivo, las cualidades o sentimientos de una persona, de un suceso o de una circunstancia cualquiera”. Requisitos de procedencia.

21. Por lo tanto y entendiendo que la explotación constituye un mecanismo, para obtener utilidad de un secreto empresarial, estamos frente a los siguientes requisitos de procedencia:

A. Que la explotación se dé sin el consentimiento del titular. B. Que se haya tenido acceso al secreto empresarial con sujeción a una obligación

de reserva a consecuencia de un contrato o de una relación laboral.

22. Ahora bien, queda claro que como primer requisito de procedencia, la explotación de un secreto empresarial debe darse sin que medie consentimiento del titular de dicho secreto, pues en el caso de que exista autorización por parte del titular para que un secreto empresarial sea explotado estaríamos frente a una explotación consentida de un secreto empresarial.


23. En cuanto al segundo requisito, quien desee explotar un secreto empresarial, debe haber accedido al conocimiento de dicho secreto a través de una relación laboral, existente o que hubiese existido, entre el poseedor legítimo del secreto empresarial y quien tenga interés en explotar dicho secreto empresarial.

24. Respecto al segundo requisito y en el caso concreto, el secreto empresarial debe haberse obtenido sobre la base de la existencia de un contrato, donde se señale expresamente que se debe guardar reserva respecto a algún tema específico, párrafos más abajo se tratará nuevamente el tema. Respecto al literal b) del artículo en análisis:

25. La configuración de la competencia desleal en el literal b) procede en los casos de comunicación y divulgación de un secreto empresarial. Al respecto el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, define estos verbos de la siguiente manera: Comunicar: “(…) Hacer a otro partícipe de lo que uno tiene (…).Descubrir, manifestar o hacer saber a alguien algo (…). Conversar, tratar con alguien de palabra o por escrito (…)”. Divulgar: “(…) Publicar, extender, poner al alcance del público algo”. Requisitos de procedencia.

26. La norma comunitaria, distingue tres situaciones:

A. Inexistencia de autorización por parte del legítimo poseedor. B. Ánimo de obtener utilidad en provecho propio o de un tercero, y, C. Ánimo de causar perjuicio al poseedor del secreto empresarial.

27. Frente a estas tres situaciones, el Tribunal considera, igual que en el caso anterior, que

para que se consoliden los actos de competencia desleal la comunicación y la divulgación del secreto empresarial debe darse sin que exista consentimiento del poseedor legítimo del secreto empresarial para dar a conocer dicho secreto, caso contrario no nos enfrentaríamos a un caso de comunicación y divulgación de un secreto empresarial.

28. Además, en este literal encontramos un elemento subjetivo cual es el ánimo que debe existir en la persona que comunique y divulgue un secreto empresarial o que desee hacerlo en un futuro de proveerse de un provecho ya sea propio o ya sea en beneficio de un tercero, debe quedar claro que, el provecho que se desea obtener para sí o para un tercero no es sólo de enriquecimiento sino que puede ser cualquier situación que otorgue un beneficio de cualquier índole, como ser: informativo, estratégico, etc., Finalmente, la norma exige como requisito de procedencia que deba existir un deseo de causar perjuicio al poseedor de un secreto empresarial.

29. Respecto, a los literales estudiados éstos deben ser analizados en armonía con el último

párrafo del artículo 262 que señala algunos casos mediante los cuales se considera que el secreto empresarial es adquirido por medios contrarios a los usos comerciales honestos, tales como: el espionaje industrial, el incumplimiento de un contrato u otra obligación, el abuso de confianza, la infidencia, el incumplimiento de un deber de lealtad, y la instigación a realizar cualquiera de estos actos, entre otros.

30. Haciendo una interpretación armónica de las normas citadas, aplicables al caso concreto

se tiene que entre las partes se celebró un Contrato denominado “Contrato de Distribuidor Autorizado”, contrato de naturaleza Comercial tal como reza el mismo


instrumento en su cláusula vigésimo cuarta. El contrato contiene una cláusula específica de confidencialidad, cláusula vigésimo primera.

31. Por la importancia del tema se cita la Cláusula 21 del contrato:

“Las partes acuerdan que cualquier información que la otra parte identifique como de su propiedad o como confidencial, que llegue a conocimiento de la otra parte y relacionada con los asuntos de las partes, será tratada como confidencial y dicha información no podrá ser revelada a ninguna persona natural o jurídica o entidad gubernamental sin el consentimiento previo y por escrito de a otra parte. Esta obligación es adicional a cualquier otro convenio o acuerdo que las partes hayan acordado con respecto al tratamiento de la información confidencial. Las disposiciones de esta Cláusula sobrevivirán hasta por el plazo de tres (3) años contados a partir de la terminación de este Contrato. Las partes se obligan a mantener estricta confidencialidad y sigilo sobre toda la información que OTECEL le proporcione, en especial, pero sin limitar sobre el nombre de los clientes referidos por la otra parte, datos básicos de los clientes, consumo, entre otros, sin que pueda revelar a persona alguna la información sujeta a sigilo. Las partes reconocen y acuerdan que los nombres de los abonados, los números telefónicos celulares y las facturas de los abonados constituyen información confidencial de OTECEL. Las partes deberán mantener igual confidencialidad y sigilo sobre toda la información comercial, técnica o comercial o de negocios que la otra parte le pudiese revelar para el desempeño de sus funciones. Así también, se responsabilizan por todos aquellos funcionarios, administradores y dependientes o empleados suyos que llegaren a tener acceso a la información contenida en la Base de Datos de propiedad de la otra parte o a cualquier otra información que la otra parte proporcione con carácter confidencial quienes también quedarán sujetos a la confidencialidad y sigilo señalado. Por tanto, y en función de lo antes señalado, las partes se comprometen a no utilizar dicha información confidencial en su beneficio o en beneficio de terceros, y además a tomar todas las precauciones del caso a fin de evitar la difusión de esta información confidencial a terceros. Se le prohíbe expresamente revelar los datos contenidos en dicha Base de Datos o dar a personas no relacionadas con las partes información alguna respecto a los negocios o asuntos de esta institución. Todo funcionario o persona que en razón de su empleo llegase a tener conocimiento de dicha información sometida a la confidencialidad, de conformidad con lo aquí estipulado, no podrá divulgarla en todo o en parte. Las partes acuerdan que en caso de incumplimiento de lo aquí pactado responderán por los daños y perjuicios morales y materiales, directos o indirectos que causare a la otra parte. Las partes se comprometen a suscribir convenios de confidencialidad con todo el personal que contraten en los términos que constan en la presente Cláusula”.

32. El Tribunal consultante, solicita la interpretación prejudicial con el objeto de precisar ¿si el

pretendido incumplimiento contractual que alega la actora TEMELKA en este proceso arbitral queda subsumido en las hipótesis previstas en dichas normas comunitarias?.

33. En el caso de autos, de los documentos que obran en el expediente se desprende que la supuesta adquisición, explotación, comunicación y divulgación del secreto empresarial demandado se dio a raíz del incumplimiento del Contrato denominado “Contrato de Distribuidor Autorizado”.


34. De esta manera, el Juez consultante deberá determinar si el hecho de que la demandada sociedad OCTEL haya revelado a la sociedad AMERITEL el nombre de los ejecutivos de venta de TELEMKA, así como los nombres y las cuentas de los clientes que atendía de TELEMKA, le otorgó o le podría otorgar un provecho para así o para un tercero y, además, el Juez consultante deberá determinar si la divulgación de dicha información fue realizada con el ánimo de perjudicar a la empresa TELEMKA.

35. Por lo tanto, el Tribunal consultante, teniendo en cuenta la Cláusula citada y lo dispuesto en la presente providencia, para absolver lo planteado deberá tener presentes los criterios esgrimidos en la presente interpretación prejudicial y, sobre esta base, determinar si la sociedad demanda OTECEL S.A. ha violado el secreto empresarial al que se encontraba subsumido de acuerdo al Contrato, al haber revelado el nombre de los ejecutivos de venta, los nombres y las cuentas de los clientes que atendía. En virtud de lo anteriormente expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: PRIMERO: Conforme a la Decisión 486, la forma de tutela que la norma comunitaria disciplina bajo la figura del secreto industrial no se concreta en la atribución de un derecho de propiedad sobre la información objeto del secreto, sino en la prohibición impuesta a los terceros de adquirir, usar o revelar dicha información, sin el consentimiento de su titular y de manera contraria a las prácticas leales del comercio. La prohibición alcanza también al tercero autorizado para usar la citada información, quien tendrá la obligación de no divulgarla por ningún medio, salvo pacto en contrario, así como a cualquier persona que, con motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto, desempeño de su profesión o relación de negocios, tenga acceso a un secreto industrial sobre cuya confidencialidad se le haya prevenido, quien deberá abstenerse de usarlo, explotarlo o revelarlo sin causa justificada y sin consentimiento de la persona que lo guarde o de su usuario autorizado. SEGUNDO: La norma comunitaria andina indica que la información de un secreto empresarial puede estar referida a la naturaleza, características o finalidades de los productos o a los medios o métodos de producción, o a la forma de distribución o comercialización de productos o servicios. TERCERO: El último inciso del artículo 262 de la Decisión 486, señala algunos casos mediante los cuales se considera que el secreto empresarial es adquirido por medios contrarios a los usos comerciales honestos: el espionaje industrial, el incumplimiento de un contrato u otra obligación, el abuso de confianza, la infidencia, el incumplimiento de un deber de lealtad, y la instigación a realizar cualquiera de estos actos, entre otros. En el presente caso, el Juez Consultante, deberá determinar si la sociedad demandada OTECEL S.A. incurrió en alguno de los actos detallados y, con ello, en la comisión de actos de competencia desleal. CUARTO: El sujeto activo de las acciones de competencia desleal es el afectado por el acto de competencia desleal vinculado a la propiedad industrial, es decir, quien alegue dicho acto debe ser el afectado en el mercado, siempre y cuando esta afectación tenga que ver con el ejercicio o goce de un derecho de propiedad industrial reconocido o concedido. El Juez Consultante, deberá atender lo que disponga la legislación interna en relación con la indemnización de daños y perjuicios como consecuencia de un acto de


competencia desleal. El ejercicio de la acción de competencia desleal no elimina la posibilidad de intentar otras acciones previstas en el orden comunitario o en el orden interno del País Miembro. El artículo 268 dispone que si las normas de los Países Miembros no establecen nada distinto, las acciones de competencia desleal prescriben a los dos años contados desde que se cometió por última vez el acto desleal. QUINTO: De conformidad con todo lo anteriormente establecido, el Tribunal Consultante deberá determinar si la sociedad demandada OTECEL S.A. ha violado su obligación de mantener en reserva la información comercial, técnica y de negocios de propiedad de TELEMKA S.A., específicamente si es que en la transferencia de personal que demanda la actora, que se dio de TELEMKA a AMERITEL la sociedad OTECEL S.A. reveló el nombre de los ejecutivos de venta, los nombres y las cuentas de los clientes que atendía y si esta información, debe ser considerada como secreto empresarial y, en esta medida, determinar si debe protegerse de conformidad con la normativa comunitaria. SEXTO: En el caso de autos, de los documentos que obran en el expediente se desprende que la supuesta adquisición, explotación, comunicación y divulgación del secreto empresarial demandado se dio a raíz del incumplimiento del Contrato denominado “Contrato de Distribuidor Autorizado”. SÉPTIMO: De esta manera, el Juez consultante deberá determinar si el hecho de que la demandada sociedad OCTEL haya revelado a la sociedad AMERITEL el nombre de los ejecutivos de venta de TELEMKA, así como los nombres y las cuentas de los clientes que atendía de TELEMKA, le otorgó o le podría otorgar un provecho para así o para un tercero y, además, el Juez consultante deberá determinar si la divulgación de dicha información fue realizada con el ánimo de perjudicar a la empresa TELEMKA. Tribunal Arbitral del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio Ecuatoriano Americano de Quito, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial cuando dicte sentencia dentro del proceso interno Nº. 009-11 de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 128, párrafo tercero, del Estatuto del Tribunal. NOTIFÍQUESE y remítase copia de la presente interpretación a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.


Cecilia L. Ayllón Q. José Vicente Troya Jaramillo MAGISTRADA MAGISTRADO



Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina – Av. Paseo de la República 3895 – Fax (51-1) 221-3329 – Telf. (51-1) 710-6400 – Casilla 18-1177 –Lima - Perú

sumario tribunal de justicia de la comunidad andina...

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