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Año XXXIII – Número 2802

Lima, 12 de setiembre de 2016

SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Pág.

PROCESO 541-IP-2015 Interpretación Prejudicial Consultante: Consejo de Estado, Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2013-00028 Referencia: Marcas ESSA (mixta) y ESSO (mixta y denominativa)...... ....................................................... 2

PROCESO 545-IP-2015 Interpretación Prejudicial Consultante: Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia. Expediente interno del Consultante: 741-2014 Referencia: Marcas INFINITI (mixta) e INFINITO (mixta) ........................................................................................ 24

PROCESO 562-IP-2015 Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2013-0003 Referencia: Marca involucrada BAXTER (denominativa) Referencia: Marcas involucradas: UNOMEDICAL (mixta) y U.M. UNION MEDICAL (mixta)......... ............................................................................... 36

-,

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 25 de julio de 2016

Proceso:

Asunto:

Consultante:

Expediente interno del Consultante:

Referencia:

Magistrada Ponente:

VISTOS

541-IP-2015

Interpretación Prejudicial

Consejo de Estado, Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la República de Colombia

2013-00028

Marcas ESSA (mixta) y ESSO (mixta y denominativa)

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros.

El Oficio 3345, recibido el 16 de octubre de 2015, mediante el cual el Consejo de Estado, Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la República de Colombia, solicita la interpretación prejudicial del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso interno 2013-0028.

El Auto de 16 de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A.

1.

ANTECEDENTES

Partes en el proceso interno

Demandante: EXXON MOBIL CORPORATION

1

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Demandado:

Tercero interesado:

2. Hechos relevantes

Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), de la República de Colombia.

Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

2.1. El 9 de septiembre de 201 O, Empresas Públicas de Medellín E.S.P. ( en adelante, "EPM") presentó solicitud de registro de la marca ESSA (mixta) para distinguir "energía eléctrica", producto comprendido en la clase 4 de la "Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas" instituida por el Arreglo de Niza ( en adelante, la Clasificación Internacional de Niza)1.

2.2. El 19 de noviembre de 2010, se publicó la referida solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial 622.

2.3. Exxon Mobil Corporation (en adelante, "Exxon Mobil") formuló oposición contra la mencionada solicitud dentro del plazo legal, con fundamento en la titularidad de las marcas ESSO (mixta y denominativa) previamente registradas para distinguir "aceites y grasas industriales; lubricantes; productos para absorber, regar y concentrar el polvo; combustibles (incluyendo gasolinas para motores) y materias de alumbrado; bujías y mechas para el alumbrado", productos comprendidos en la clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza.

2.4. El 25 de abril de 2011, mediante Resolución 20849, la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (en lo sucesivo, la SIC) declaró fundada la oposición y denegó el registro de la marca solicitada.

2.5. EPM interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución 20849.

Expediente administrativo 10-111514.

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2.6. El 30 de junio de 2011, mediante Resolución 36215, la División de Signos Distintivos, al resolver el recurso de reposición presentado por EPM, confirmó la decisión contenida en la Resolución 20849.

2. 7. El 31 de julio de 2012, mediante Resolución 46971, el SuperintendenteDelegado para la Propiedad Industrial, al resolver el recurso de apelación, revocó la decisión inicial y concedió el registro de la marca solicitada.

2.8. El 19 de diciembre de 2012, Exxon Mobil interpuso acción de nulidad en contra de la Resolución 46971.

2.9. El 16 de diciembre de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado suspendió el proceso a efectos de solicitar interpretación prejudicial obligatoria a este Tribunal.

3. Argumentos de la acción de nulidad

Exxon Mobil presentó demanda de nulidad manifestando lo siguiente:

3.1. La marca prioritaria ESSO (mixta} se encuentra igualmente registrada como marca denominativa. La marca posterior ESSA (mixta}, si bien es una marca mixta en cuanto reivindica un tipo de letra especial y las letras de color azul, su componente denominativo debe prevalecer, por ser el elemento que le dota de su dimensión característica. Además, sus componentes gráficos acceden a la denominación y carecen de fuerza distintiva propia.

3.2. En el presente caso, las denominaciones ESSO y ESSA despiertan una misma impresión de conjunto. El hecho de tener un mismo número de letras, que sus tres primeras letras sean iguales y se encuentren dispuestas en el mismo orden, que tengan la doble letra "SS" central, que es el rasgo característico de estructura ortográfica, trae como consecuencia necesaria que la visión de conjunto de una y otra no sea diferenciable por un consumidor medio.

3.3. En el caso bajo examen, la marca prioritariamente registrada ESSO (denominativa y mixta) tiene un carácter fuerte y un fuerte posicionamiento en el mercado debido a la amplia difusión que posee entre el público como consecuencia de su uso intenso en Colombia y a nivel internacional (foja 35, página 11 del escrito de demanda).

3.4. La conexión competitiva entre los productos que distinguen las marcas es evidente: se encuentran clasificadas en la misma clase del nomenclátor internacional, tienen una naturaleza y finalidad común, pueden usarse de manera complementaria, utilizan los mismos medios de publicidad y están dirigidas al mismo tipo de consumidor. Piénsese

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por ejemplo en los combustibles y la energía para vehículos automotores, la energía y las materias de alumbrado, entre otros.

3.5. El consumidor también puede incurrir en error en cuanto a la procedencia de los productos distinguidos con las marcas, como lo reconoció la SIC en la decisión de primera instancia. Sin duda existe un alto riesgo de asociación frente a la registrada, ya que los consumidores del sector pertinente creerían que, dada la similitud con la marca ESSO (denominativa y mixta), los productos que con ellas se distingan provienen de la misma fuente empresarial o que tienen su origen en empresas que tienen un vinculo jurídico o económico, máxime si se tiene en cuenta el fuerte posicionamiento de la marca ESSO (denominativa y mixta) en el mercado.

4. Argumentos de la contestación a la demanda

4.1. La SIC presentó contestación a la demanda expresando que:

a) La resolución acusada es producto de un examen de registrabilidadprevio que se realizó para determinar la procedibilidad de la marcaESSA (mixta), actuando la SIC de manera razonada y motivada,guiando su actuación por el procedimiento señalado para laobtención del registro de marca y, en especial, del examen deregistrabilidad efectuado, cumpliendo así con la finalidad degarantizar que el signo analizado cumpliera con los requisitosestablecidos en el Articulo 134 de la Decisión 486, evidenciándoseque, contrario a lo manifestado por Exxon Mobil, no se incurre enninguna de las prohibiciones establecidas en el Artículo 136 de lacitada Decisión.

b) Fue tal el análisis efectuado que, para expedir las decisionesacusadas, la SIC, aplicando las reglas y criterios elaborados por ladoctrina y acogidos por la jurisprudencia del Tribunal Andino pararealizar el estudio de registrabilidad de marcas, consideró que entrela marca ESSO (denominativa y mixta), para identificar productosde la clase 4, y la marca ESSA (mixta), que identifican productosde la clase 4, a pesar de la presencia de semejanzas, no se generaun riesgo de confusión o de asociación en el consumidor.

c) Frente al aspecto visual y ortográfico, se observa que, pese a que,dentro de las estructuras gramaticales de los signos confrontados,éstos comparten algunas vocales y consonantes, las mismas queson disímiles, dejando ver una estructura independiente en cadaconjunto. De igual modo, su pronunciación es diferente, no siendoesto suficiente para rechazar el registro del signo solicitado.

d) Frente al aspecto visual, los signos enfrentados contienen undiseño diferente en su presentación al público, no presentando

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semejanza alguna y permitiendo su coexistencia en el mercado. A nivel auditivo, se advierten diferencias en la pronunciación de los signos, dado que cada uno tiene una terminación distinta de vocales ("A" y "O").

e) En consecuencia, el signo solicitado para distinguir productoscomprendidos en la clase 4 de la Clasificación Internacional de Nizano contiene semejanzas ni ortográficas, ni gráficas, ni fonéticas conel signo opositor y además goza de suficiente distintividad en elmercado, permitiendo la coexistencia y sin generar riesgo deconfusión en el público en cuanto a los productos o a su origenempresarial.

f} Respecto a la alegación relativa a que la SIC no tuvo en cuenta lafuerza de la marca ESSO (denominativa y mixta) en el mercado,resulta pertinente resaltar que dentro de los antecedentesadministrativos que anexó no existe prueba alguna que lepermitiera a la demandante acreditar la notoriedad y/o el fuerteposicionamiento de su marca en el mercado, por lo que argumentaren sede judicial este elemento resulta improcedente.

4.2. EPM, tercero interesado en el proceso interno, presentó contestación a la demanda señalando lo siguiente:

a) El Superintendente Delegado sí aplicó el literal a) del Artículo 136de la Decisión 486, pues no sólo es la norma sobre la base de lacual adopta su decisión, sino que la fundamenta según los mismosrequisitos que señala la actora, esto es, la similitud entre las marcasy la relación de productos.

b) Mediante escritura pública, se adoptó la decisión que EPM podráidentificarse para todos los efectos legales como Electrificadora deSantander S.A. E.S.P. y utilizar la sigla ESSA S.A. E.S.P., comoconsta en su certificado de existencia y representación legal,aportado como prueba.

c) Lo anterior explica por qué EPM es titular de la marca ESSA(mixta), pues ESSA S.A. E.S.P. hace parte del Grupo EPM, comose puede verificar con las publicaciones institucionales de ESSAS.A. E.S.P. aportadas como pruebas, en las que se anuncia conabsoluta claridad, debajo de la marca ESSA (mixta), que es "Una

empresa EPM'.

d) En consecuencia, no tiene asidero afirmar que la marca ESSA(mixta) es susceptible de generar riesgo de confusión o deasociación con la marca ESSO (denominativa y mixta), pues laexpresión ESSA es precisamente la sigla de Electrificadora deSantander S.A., la cual está legalmente habilitada para usar con la

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finalidad de identificarse públicamente. En tal sentido, contrario a lo que afirma Exxon Mobil, el público consumidor, antes que confundirse, lo que tiene es información directa y clara del origen empresarial de los productos energéticos que consume.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS

1. El Tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial del Artículodel Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de laComunidad Andina. Procede la interpretación solicitada.

2. De oficio, se interpretarán los Artículos 136 literal h), 224,225,227.228,229 y 230 de la citada Decisión2

, por cuanto en el proceso interno se

2 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. -

"Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anterionnente solicitada para registro oregistrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos oservicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusióno de asociación;

(... ) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o

parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero,cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando suuso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese terceroo con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o ladilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario·.

·Articulo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocidocomo tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manerao el medio por el cual se hubiese hecho conocido."

"Articulo 225.- Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registro no autorizado conforme a este Titulo, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisión que fuesen aplicables y de fas normas para la protección contra la competencia desleal del País Miembro."

• Articulo 227.- Será de aplicación al presente Titulo lo establecido en el literal h) del artículo 136,as/ como lo dispuesto en el articulo 155, literales e) y f)."

"Articulo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distíntivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:

a)

b)

c)

d)

el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier Pals Miembro; la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier Pais Miembro; la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;

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discute el carácter notorio de las marcas opositoras ESSO (denominativa y mixta).

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud gráfica,ortográfica, fonética e ideológica. Reglas para realizar el cotejo designos.

2. Comparación entre signos denominativos y mixtos.3. Comparación entre signos mixtos.4. La marca notoriamente conocida y su prueba.5. Conexión competitiva entre "energía eléctrica" y otros productos

comprendidos en la misma clase 4.

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitudgráfica, fonética e ideológica. Reglas para realizar el cotejo designos.

e} las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuyanotoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del Pals Miembro en elque se pretende la protección;

f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;g} el valor contable del signo como activo empresarial;h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del

signo en determinado territorio; o,

i} la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento porel titular del signo en el Pals Miembro en que se busca protección;

j} los aspectos del comercio internacional; o,

k} la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivoen el Pals Miembro o en el extranjero."

• Articulo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el so/o hecho que:

a} no esté registrado o en trámite de registro en el Pals Miembro o en el extranjero;b} no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para

identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o,

c} no sea notoriamente conocido en el extranjero."

·Articulo 230.• Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar lanotoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes:

a} los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se

aplique;b} las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de

productos o servicios a los que se aplique; o,

c} los clrculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento,actividad, productos o servicios a los que se aplique.

Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará que sea conocido dentro decualquiera de los sectores referidos en los literales anteriores."

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1.1. Se abordará el tema en virtud de que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre el signo ESSA (mixta), solicitado por EPM, y las marcas ESSO (mixta y denominativa), registradas a favor de Exxon Mobil, sobre la base de las cuales se formuló la oposición y, posteriormente, se interpuso la acción de nulidad.

1.2. En consecuencia, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente, la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor es el siguiente:

.

''Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormentesolicitada para registro o registrada por un tercero, para losmismos productos o servicios, o para productos o serviciosrespecto de los cuales el uso de la marca pueda causar unriesgo de confusión o de asociación;

(. . . )".

1.3. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de aptitud distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor3.

a) El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto. Elprimero, riesgo de confusión directo, caracterizado por laposibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o serviciodeterminado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgode confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuyea dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origenempresarial diferente al que realmente posee.

b) El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que elconsumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origenempresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor dedicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculacióneconómica.

1.4. Al resolver la controversia, se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto

3 Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 325-IP-2015, pp. 9-10.

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es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:

a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signosen conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otroselementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidenciaen las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse tambiénen cuenta las particularidades de cada caso, con el fin dedeterminar si existe la posibilidad real de confusión entre los signosconfrontados4

•

b) Ortográfica (gramatical): Se refiere a la semejanza de las letrasde los signos en conflicto desde el punto de vista de suconfiguración: esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales,la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, olas terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cualespueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión seamás palpable u obvia5

•

c) Gráfica (figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementosgráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazosdel dibujo o el concepto que evocan6

•

d} Conceptual (ideológica): Se configura entre signos que evocanuna idea y/o valor idéntico y/o semejante7

•

1.5. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se debe observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:8

4

5

6

7

8

a} La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementosque conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cadauno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuentasu unidad fonética, ortográfica, gráfica y conceptual.

b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo;esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No esprocedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor

Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales expedidas dentro de los Procesos 15-IP-2013, p. 5; y 519-IP-2015, p. 6.

/bid.

Asf, la Interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 519-IP-2015, pp. 11-12.

/bid.

Véase, por ejemplo, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 178-IP-2015, p. a.

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1.6.

1.7.

9

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11

difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes.

c} El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no lasdiferencias, pues es en las semejanzas en las que se puedepercibir el riesgo de confusión o asociación.

d} Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar delconsumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómoel producto o servicio es percibido por el consumidor. El criterio delconsumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya queestamos frente a productos que se dirigen a la población engeneral.

En relación con esta última regla para el cotejo de marcas, relativa al consumidor medio, es preciso indicar que se espera que este confiará en la imagen imperfecta que conserva en la memoria9

• Asimismo, se entiende que este percibe la marca como un todo, sin detenerse a examinar los diferentes detalles10

. Adicionalmente, su nivel de atención puede variar en función de la categoría de productos contemplada, sin embargo, en general, se considera que se trata de un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz11

•

Finalmente, cabe precisar que un signo es idéntico a una marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca; mientras que un signo será

Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas en el Proceso 129-IP-2014, p. 12; Proceso 14-IP-2009, p. 6: Proceso 92-IP-2004, p. 6; las cuales toman como referencia laSentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (T JCE) de 25 de septiembrede 2002, asunto T-136100.

Véase, en ese sentido, fa interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 475-IP-2015 de 14 de julio de 2016. p. 8, la cual toma como referencia la Sentencia del T JCE de 12 de junio de 2007, OAMI e/ Shaker, asunto C-334105 P, apartado 35; citada en la Sentencia del TJUE de 3 de mayo de 2016, Aranynektár Tennékgyártó és Kereskedelmi KFT e/ Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), asunto T-503/15, apartado 26.

Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 475-IP-2015 de 14 de julio de 2016, p. 8, la cual toma como referencia la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (T JUE) de 23 de marzo de 2012, Barilla e/ OHMI - Brauerei Schlosser {ALIXIR), asunto T-157/10, apartado 18; citada en la Sentencia del TJUE de 28 de abril de 2016, Gervals Danone e/ EUIPO - Mahou (B'lue), asunto T-803/14, apartado 18. Véase también la Sentencia del TJCE de 6 de julio de 1995, caso "Mars·, asunto C-470/93, apartado 24; citada en la Sentencia del TJCE de 16 de septiembre de 1999, Estée Laudar Cosmetics e/ LancasterGroup, asunto C-220/98, apartado 27. Véase asimismo la Sentencia del TJCE de 20 de mayo de 1992, Comisión de las Comunidades Europeas e/ República Federal de Alemania, asunto C-290/90, relativo a la interpretación de los Artlculos 30 y 36 del Tratado CEE y al concepto de "medicamento", en el cual el T JCE desestimó el recurso interpuesto por la Comisión, apartado 11: "El Gobierno alemán considera que las soluciones controvertidas son asimismo medicamentos por su presentación debido a la siguiente razón: dado que las soluciones deben utilizarse cuando el ojo ya se encuentra afectado, el consumidor normalmente informado debe deducir de ello que se trata de un producto con propiedades preventivas o curativas·.

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semejante cuando, considerado en su conjunto, contenga diferencias tan insignificantes que puedan pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor12

.

1.8. Al respecto, el Tribunal advierte la prolijidad que se debe tener al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos, debiendo en un primer momento determinar la existencia de sus identidad o similitud, y en un segundo momento la correspondencia entre los productos o servicios que cada uno distingue o pretende distinguir13

. De tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de contar con fundamentos claros para denegar o conceder un registro. En cambio, de existir dos signos idénticos en su composición pero que identifican productos o servicios en clases distintas, como regla general, podrán ser perfectamente registrables14

•

2. Comparación entre signos denominativos y mixtos.

2.1. El Tribunal desarrollará el presente tema en virtud del tipo de signos en conflicto, es decir, del signo ESSA {mixta), solicitado por EPM, y de una de las marcas opositoras, ESSO ( denominativa), registrada a favor de Exxon Mobil, sobre la base de la cual se formuló la oposición y, posteriormente, se interpuso la acción de nulidad.

2.2. Como la controversia radica en determinar la posibilidad de confusión de un signo mixto y uno denominativo, es necesario que se proceda a compararlos teniendo en cuenta que están conformados por un elemento denominativo, por un lado, y por un elemento denominativo y uno gráfico, por el otro. Es decir, los signos denominativos están representados por una o más palabras legibles, dotadas o no de un significado conceptual. Los mixtos, en cambio, por un elemento denominativo y uno figurativo, es decir, por palabras y trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente.

2.3. Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso15

•

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14

15

Véase, en ese senUdo, la interpretación prejudicial emiUda dentro del Proceso 316-IP-2015.

En ese sentido, la interpretación prejudlclal expedida dentro del Proceso 512-IP-2014.

Asl, la Interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 316-IP-2015, ya citado.

Véase, a modo referencial, el Proceso 55-IP-2013, p. 12; y el Proceso 178-IP-2015, p. 10.

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2.4. En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas y mixtas, se debe identificar, cuál de los elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor: si el denominativo o el gráfico.

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17

18

a) Si al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtaspredomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habríalugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistirpacíficamente en el ámbito comercial16

, salvo que puedan suscitaruna misma idea o concepto en cuyo caso podrán incurrir en elriesgo de confusión17

•

b) Si en la marca mixta predomina el elemento denominativo, deberárealizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas parael cotejo de signos denominativos: 1 ª

(i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sindescomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importantetener en cuenta las letras, las sílabas o palabras que poseenuna función diferenciadora en el conjunto, debido a que estoayudaría a entender cómo el signo es percibido en elmercado.

(ii) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos acomparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muydificil de distinguir, la semejanza entre los signos podría serevidente.

(iii) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si seencuentran en el mismo orden asumirán una importanciadecisiva para fijar la sonoridad de la denominación.

(iv) Se debe determinar el elemento que impacta de una maneramás fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraríacómo es captada la marca en el mercado.

Véase, a modo referencial, Proceso 129-IP-2015, p. 10.

En lo que concierne al cotejo entre marcas mixtas, cabe precisar que se ha adicionado en el literal c), la siguiente precisión: "salvo que puedan suscitar una misma idea o concepto en cuyo caso podrán incurrir en el riesgo de confusiónn. Dicha precisión no ha sido tomada en cuenta en antecedentes previos del Tribunal en los que solo se indicaba lo siguiente: •s; al realizar la comparación se determina que en las marcas mixtas predomina el elemento gráfico frente al denominativo, no habrla lugar a la confusión entre las marcas, pudiendo estas coexistir pacfllcamente en el ámbito comerciar. Sin embargo, resulta pertinente adicionar la precisión planteada debido a que uno de los supuestos en los que podrla suscitarse el riesgo de confusión es aquel en el que sin perjuicio del elemento que predomine en los signos mixtos, estos podrían evocar una misma cosa, caracterfstica o idea. Lo que ocurre, por ejemplo, cuando la parte denominativa de una marca describe el gráfico de la otra.

Véase, a modo referencial, Proceso 88-IP-2015, pp. 10-11.

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2.5. En congruencia con el desarrollo de la presente interpretación prejudicial, se debe proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas desarrolladas precedentemente, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos en conflicto. Para su análisis, se deben tener en cuenta las palabras o partículas que poseen una función diferenciadora en el conjunto, pues esto ayudará a entender cómo el signo es percibido en el mercado. Asimismo, deberá establecer cuál es la palabra que genera más poder de recordación en el público consumidor.

3. Comparación entre signos mixtos.

3.1. El Tribunal analizará el presente tema en virtud de que, tanto el signo ESSA (mixta), solicitado por EPM, como una de las marcas opositoras, ESSO (mixta), registrada a favor de Exxon Mobil, son mixtas.

3.2. Si bien el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características que puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.

3.3. En consecuencia, una vez determinado cuál es el elemento característico del signo mixto, se deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo entre los mismos:

3.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión19; salvo que pueda suscitar una misma idea o concepto.

3.3.2. Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, debe tener en cuenta para la comparación de los signos figurativos, que en estos se pueden distinguir dos elementos:20

19

20

a) El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo.

b) El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en lamente de quien la observa.

Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 129-IP-2015 de 20 de julio de 2015, p. 1 O.

Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 81-IP-2015 de 20 de julio de 2015, pp. 10-11.

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Cabe precisar que el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer.

3.3.3. Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos distintivos. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:21

3.4.

4.

4.1.

21

a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sindescomponer su unidad fonética. Sin embargo, esimportante tener en cuenta las letras, las sílabas o laspalabras que poseen una función diferenciadora en elconjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo elsigno es percibido en el mercado.

b) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos acomparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica omuy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podríaser evidente.

c) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez queesto indica la sonoridad de la denominación.

d) Se debe determinar el elemento que impacta de unamanera más fuerte en la mente del consumidor, pues estomostraría cómo es captada la marca en el mercado.

En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, se debe proceder a realizar el cotejo de los signos mixtos confrontados, de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos en conflicto.

La marca notoriamente conocida y su prueba.

Exxon Mobil alega una amplia difusión, entre el público, de las marcas opositoras ESSO (denominativa y mixta), como consecuencia de su uso intenso en Colombia y a nivel internacional (foja 35). Por lo tanto, el Tribunal estima conveniente desarrollar el tema de la marca notoriamente conocida y su prueba.

Véase, a modo referencial, las Interpretaciones prejudiciales pronunciadas dentro de los Procesos 1-IP-2005 de 9 de marzo de 2005, p. 7; 12-IP-2014 de 14 de marzo de 2014, p. 11.

14

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4.2. A este respecto, resulta pertinente tener en cuenta el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal h), cuyo tenor es el siguiente:

"Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

( .. .) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración

o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamenteconocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean losproductos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su usofuese susceptible de causar un riesgo de confusión o deasociación con ese tercero o con sus productos o servicios; unaprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su

fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario. n

4.3. Como se advierte de la disposición citada, no es registrable un signo que reproduzca, imite, traduzca, translitere o transcriba un signo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial.

4.4. El Artículo 224 de la Decisión 486 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal por el sector pertinente en cualquier País Miembro, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. El Articulo 228 de la misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de una marca.

4.5. Adicionalmente, cabe señalar que la protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende, en caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro, con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicios de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquella22

•

4.6. La notoriedad de una marca no se presume, debe ser probada por quien alega esa condición23

• Además, El reconocimiento de la notoriedad le corresponde a la autoridad nacional competente, de conformidad con lo

22 Véase, a modo referencial, Proceso 107-IP-2015, p. 15.

23 Véase, a modo referencial, Procesos 08-IP-95, p.18, 25-IP-2011, p. 15, y 107-IP-2015, p. 15.

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establecido en el Articulo 228 de la Decisión 486. En ese sentido, para determinar si una marca es notoriamente conocida se deben tener en cuenta los criterios establecidos de forma no taxativa en el artículo previamente citado24.

4.7. Resulta esencial que la autoridad nacional competente determine el momento a partir del cual la marca notoriamente conocida tiene tal calidad, ya sea que se trate de una impugnación sobre la base de la marca notoria contra un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca25

•

4.8. En relación con la protección de los signos notoriamente conocidos, la autoridad competente al resolver la controversia debe tomar en cuenta los cuatro riesgos de los que se les debe resguardar de conformidad con los Artículos 136 literal h) y 226 literales a), b), y c) de la Decisión 486. Estos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario26

•

a) El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor aladquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusióndirecta), o que piense que dicho producto tiene un origenempresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

24 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.�

25

26

ªArlfculo 228. - Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores:

a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquierPals Miembro;

b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquierPaís Miembro;

c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquierPafs Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otroseventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que seaplique;

d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento,actividad, productos o servicios a los que se aplique;

e} las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuyanotoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en elque se pretende la protección;

f} el grado de distintividad inherente o adquirida del signo:g} el valor contable del signo como activo empresarial;h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del

signo en determinado territorio; o,

i) la existencia de actividades signincativas de fabricación, compras o almacenamiento porel titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;

j) los aspectos del comercio internacional; o,

k} la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivoen el Pals Miembro o en el extranjero.

Véase, a modo referencial Proceso 66-IP-2015, p. 17.

Véase, a modo referencial, Procesos 35-IP-2008, pp. 15-16, y 386-IP-2015, pp. 20-21.

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b) El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor,que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origenempresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor dedicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculacióneconómica.

e) El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otrossignos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísimacapacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganadoen el mercado, aunque se use para productos que no tenganningún grado de conexidad con los que ampara el signonotoriamente conocido.

d) El riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que uncompetidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio delos signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realicesobre productos o servicios que no tengan ningún grado deconexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

5. Conexión competitiva entre 11energía eléctrica" y otros productoscomprendidos en la misma clase 4.

5.1. EPM solicitó el registro de la marca ESSA (mixta) para distinguir "energía eléctrica", producto comprendido en la clase 4 de la Clastficación Internacional de Niza. Por su parte, las marcas ESSO (denominativa y mixta), sobre la base de los cuales se presentó la oposición, distinguen "aceites y grasas industriales; lubricantes; productos para absorber, regar y concentrar el polvo; combustibles (incluyendo gasolinas para motores) y materias de alumbrado; bujías y mechas para el alumbrado", productos comprendidos en la misma clase 4. En tal virtud, el Tribunal considera conveniente referirse al presente tema.

5.2. Ante todo, es preciso tomar en cuenta que la inclusión de productos en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 48627

•

27 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

"Arllculo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Palses Miembros utilizarán la Clasificación lntemacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán (a similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente."

(Subrayado por fuera del texto).

17

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D

5.3. Se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes28

•

5.4. Para apreciar la conexión competitiva, entre productos o servicios, se suelen tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios:

28

29

30

31

32

a) Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase dela Clasificación Internacional de Niza29

.

Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos oservicios en una misma clase no resulta determinante para efectosde establecer la similitud entre los productos o servicios objeto deanálisis. En efecto, podría darse el caso de que los signoscomparados distingan productos o servicios pertenecientes acategorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a unamisma clase de la Clasificación Internacional de Niza.

b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y decomercialización, así como los medios de publicidad empleadospara tales fines30

, la tecnología empleada, la finalidad o función31,

el mismo género, la misma naturaleza de los productos oservicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios32

•

En ese sentido, interpretación prejudiclal expedida dentro del Proceso 156-IP-2014 de 16 de octubre de 2013, p. 21.

El Tribunal ha sostenido que, a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, se deberá tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor. Véase, en ese sentido, por ejemplo, Proceso 67-IP-2002 de 15 de noviembre de 2002, p. 8; Proceso 441-IP-2015 de 4 de febrero de 2016, pp. 12-13.

Véase, por ejemplo, interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 441-IP-2015, ya citada, pp. 12-13.

Los productos son similares si se puede presumir que recurren a un mismo •know-how" y persiguen un mismo propósito general. Véase, en ese sentido, a modo referencial, Instituto Federal de Propiedad Intelectual de Suiza (lnsUtut Féderal de la Propriété lntellectuelle), •oirectives en matiére des marques". Berna, 2014, p. 178.

Véase, a título referencial e Ilustrativo, la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Sexta) de 21 de enero de 2016, asunto C·50/15 P, Kurt Hesse e/ OAMI - Hubert Ampferl -Dr. lng. h.c. F. Porsche AG. apartado 23: "un factor entre muchos otros. como la naturaleza. la utilización o los canales de distribución de esos productos. respecto a los cuales se puede apreciar la similitud de los productos

R

(Subrayado por fuera del texto).

18

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J5

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37

Respecto al criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta casi exhaustiva. Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros indicios33

•

Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud34

•

c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos o serviclos35

.

En efecto, para analizar la conexión competitiva, es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabllidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro36

•

Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro37

• Para apreciar la conexión

En ese sentido, Instituto Federal de Propiedad Intelectual de Suiza, Op. Cit.

Cabe indicar que no existe, generalmente, riesgo de confusión entre un producto principal y sus componentes, siendo esto partlculannente válido para los productos compuestos. Adicionalmente, las materias primas y los productos semielaborados no son, en general, similares al producto tenninado. Sin embargo, podría darse una excepción a este principio cuando, para el público, las materias primas tienen tal importancia en la calidad del producto terminado que únicamente podrían ser atribuidas al mismo titular del signo que distingue el producto tenninado. /bid.

Esto es, tomando en cuenta las caracterlsticas, finalidad, similitudes de género y el precio de los productos o servtcios.

Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 68-IP·2002 de 27 de noviembre de 2002, p. 8; en la cual se cita a FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas. Madrid, Editorial Montecorvo, 1984, pp. 242 y ss.; citado a su vez en: AAW. "Testimonio Comunitario. Doctrina - Legislación - Jurisprudencia". Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Quito, 2004, p. 400.

En lo que concieme a la sustitución de productos o servicios, se debe tener en cuenta que: "El efecto sustitución de un cambio en el precio de un bien es la variación en la cantidad consumida

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competitiva, o sustitución, entre productos o servicios, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc.

El análisis de la concurrencia del factor o indicio referido a la complementariedad entre productos o servicios, por su parte, debe complementarse con un examen del criterio referido en el punto anterior (e.g., canales de distribución, características de la comercialización, puntos de venta, género, naturaleza, utilización, etc.). Aunque, a diferencia de otros criterios de propios de la conexión competitiva, la complementariedad entre los productos o serv1c1os identificados por los signos comparados podría fundamentar, por sí mismo, la existencia de una conexión competitiva entre estos38

•

A este respecto, cabe indicar que los productos o servicios accesorios son generalmente producidos por el mismo fabricante del producto principal. En ese sentido, un producto que es el complemento útil de una oferta principal constituye un indicio a favor de la similitud39

.

de dicho bien como resultado de que el consumidor sustituye el bien que ya se ha vuelto más caro en términos relativos por el bien que se ha vuelto más barato en términos relativos". Es decir, al aumentar el precio de un bien, el consumidor sustituirá el consumo de este por otro que sea relativamente más barato, ocuniendo por tanto un efecto sustitución. KRUGMAN, Paul y Robín WELLS. "Introducción a la Economla", traducido al español por Sonia Benito Muela. Editorial Reverté, Barcelona, 2007, p. 247.

38 Al respecto, cabe citar, a tltulo referencial e ilustrativo, la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Sexta) de 21 de enero de 2016, ya citada, apartados 22 y 23:

39

"22 En la medida en que el Sr. Hesse reprocha al Tribunal General, mediante su primer motivo, no haber tomado en consideración todos los factores perlinentes que caracterizan la relación entre los productos de que se trata, en particular el origen, la comercialización, los canales de distribución y los puntos de venta de esos productos, procede señalar, en primer lugar, que, en la parte de la sentencia recurrida a la que se refiere dicho motivo, el Tribunal General ratificó la apreciación de la Sala de Recurso según la cual los productos de que se trata son similares debido a su complementariedad, considerando -en particular, en el apartado 43 de esa sentencia- que los argumentos planteados por el Sr. Hesse especlficamente en ese contexto no podfan desvirluar tal apreciación.

23 En segundo lugar, pese a que el carácter complementario de los productos de que se trata sólo representa un factor entre muchos otros, como la naturaleza, la utilización o los canales de distribución de esos productos, respecto a los cuales se puede apreciar la similitud de los productos, no es menos cierlo que se trata de un criterio autónomo, que puede fundamentar, por si mismo, la existencia de dicha similitud."

(Subrayado por fuera del texto).

Instituto Federal de Propiedad Intelectual de Suiza, Op. Cit.

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5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

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Finalmente, cabe indicar que también puede existir conexidad entre un producto y un servicio. En tales casos, se deberá examinar, desde el punto de vista del consumidor pertinente, si los titulares de marcas de servicio en un determinado sector, usualmente se dedican a la fabricación o distribución de los productos comparados o, a la inversa, si los titulares de marcas de un determinado producto prestan habitualmente los servicios distinguidos por el signo en conflicto40.

En estos casos, el consumidor, generalmente, percibirá los correspondientes productos y servicios como una prestación que forma un todo coherente. Así, por ejemplo, los servicios de reparación y mantenimiento que complementan la oferta de productos, pueden ser considerados conexos a estos (servicio postventa), en concurrencia con otros indicios de conexión competitiva señalados precedentemente41 .

En ese sentido, se deberá hacer uso de los criterios señalados para determinar la existencia de conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos confrontados. Sin embargo, a objeto de verificar la conexidad entre los productos amparados, resulta necesario precisar que habrá circunstancias en las que uno o dos criterios serán suficientes para establecer la conexión competitiva, tal es el caso de los productos que son sustituibles entre sí para las mismas finalidades y/o son complementarios42.

Sin embargo, dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios, en los demás casos, un criterio aisladamente considerado no será suficiente para establecer la existencia de conexión competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios que únicamente comparten los mismos medios de publicidad. Bajo este último supuesto, se requerirá la concurrencia de otros criterios para la consecución del propósito de establecer la conexión competitiva43 .

En el caso concreto, se debe determinar si existe conexión competitiva entre la "energía eléctrica", producto comprendido en la clase 4 que pretende distinguir el signo solicitado ESSA (mixta), y los "aceites y grasas industriales; lubricantes; productos para absorber, regar y concentrar el polvo; combustibles (incluyendo gasolinas para motores) y materias de alumbrado; bujías y mechas para el alumbrado", productos incluidos en la misma clase 4 de la Clasificación Internacional de Niza, que distinguen las marcas opositoras.

/bid.

Instituto Federal de Propiedad Intelectual de Suiza, Op. Cit., p. 179.

Véase, a modo referencial, las interpretaciones prejudiciales recaídas en los Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-2015 de 10 de junio de 2016.

/bid.

21

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En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el proceso interno 2013-00028, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.

;

De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente i icial el Presidente y el Secre 10 •

...

Notifíquese al Tribunal consultante y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

22

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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 25 de julio de 2016

Proceso:

Asunto:

Consultante:

Expediente interno del Consultante:

Referencia:

Magistrada Ponente:

VISTOS

545-IP-2015

Interpretación Prejudicial

Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia.

741-2014

Marcas INFINITI (mixta) e INFINITO (mixta)

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros.

El Oficio C.A.C. 093/2015, recibido el 16 de octubre de 2015, mediante el cual el Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, solicita la interpretación prejudicial de los Articulas 113, 115 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso interno 741-2014.

El Auto de 16 de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A. ANTECEDENTES

1. Partes en el proceso interno

Demandante: NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (Nissan Motor Co., Ltd.)

1

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Demandado:

Tercero interesado:

Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), Estado Plurinacional de Bolivia.

IMAGEN SATELITAL S.A.

2. Hechos relevantes

2.1. El 6 de marzo de 2012, Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (Nissan Motor Co., Ltd.) solicitó1 ante la Dirección de Propiedad Industrial del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (en adelante, el SENAPI), el registro de marca INFINITI (mixta) para proteger productos comprendidos en la clase 162 de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas" instituida por el Arreglo de Niza (en lo sucesivo, la Clasificación Internacional de Niza).

INFI.N1Tl

2.2. El 25 de mayo de 2012, fue publicada en la Gaceta 375, bajo el número 153770, la solicitud de registro de marca formulada por Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (Nissan Motor Co., Ltd.).

2.3. El 31 de julio de 2012, mediante Resolución Administrativa 148/2012, el Director de Propiedad Industrial del SENAPI denegó, de oficio, la solicitud de registro de la marca INFINITI (mixta), por existir riesgo de confusión con la marca registrada INFINITO (mixta)3

, que ampara productos comprendidos en la clase 164 de la Clasificación internacional de Niza, a nombre de Imagen Satelital S.A.

2

3

4

Expediente administrativo 153770.

Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases. material impreso, fotografías, papelería, agarradores de pasaportes, forros de libros, cajas de tarjetas de negocios hechas de cartón, agarradores de tarjetas de negocios (metal no precioso), calendarios, posavasos de papel, agarradores de tarjetas de negocios de escritorio, diarios, bolsas para regalos. reproducciones de arte gráfico, bolsas para almuerzos. agarradores de memos sujetadores de dinero. bloques de papel, pisapapeles, agarradores de lápiz y pluma, tazas para lápices, lápices, plumas, álbumes para fotos (también referidos como libros de memorias), carteles, tickets impresos de lotería (otros que juguetes), etiquetas y calcomanlas, bloques para escribir. bloques de notas/carpetas de reuniones. cuadernos. agarradores para bloques de notas, carpetas con cierre, tiras para agarrar llaves.

Certificado de registro 10667-C.

Papel, cartón y artículos de estas materias. no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; artículos de encuadernación; fotografias; papelería adhesivos (pegamentos) para la papelerla o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artlculos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidas en otras clases): caracteres de imprenta; clichés.

2

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4 i11f rn.i:to

2.4. El 23 de octubre de 2012, Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (Nissan Motor Co., Ltd.), planteó recurso de revocatoria contra la Resolución Administrativa antes citada.

2.5. El 29 de octubre de 2012, mediante Resolución Administrativa REV-SD­No.150/2012, el Director de Propiedad Industrial del SENAPI confirmó la Resolución Administrativa No. 148/2012 de 31 de julio de 2012.

2.6. El 7 de diciembre de 2012, Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (Nissan Motor Co., Ltd.) interpuso recurso jerárquico en contra de la Resolución Administrativa REV-SD-No.150/2012.

2.7. El 19 de abril de 2013, mediante Resolución Administrativa No. DGE/DEN/J-099/2013, la Dirección General Ejecutiva del SENAPI rechazó el recurso jerárquico interpuesto por Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (Nissan Motor Co., Ltd.) y, en consecuencia, confirmó de forma total la Resolución Administrativa REV-SD-No. 150/2012 de 29 de octubre de 2012.

2.8. El 5 de agosto de 2014, Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (Nissan Motor Co., Ltd.) formuló, ante el Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, demanda contencioso administrativa contra la Resolución Administrativa DGE/J-099/2013 de 19 de abril de 2013.

2.9. El 23 de marzo de 2015, la Dirección General Ejecutiva del SENAPI, respondió negativamente a la demanda contencioso administrativa formulada por Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (Nissan Motor Co., Ltd.).

2.1 O. El 15 de abril de 2015, mediante Resolución No. 100/2015, el Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia resolvió suspender el trámite del proceso a fin de solicitar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la interpretación prejudicial de los Artículos 113, 115 y 136 literal a} de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

3. Argumentos de la demanda contencioso administrativa

Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (Nissan Motor Co., Ltd.), en la demanda contencioso administrativa contra la Resolución Administrativa DGE/J-099/2013 emitida por la Dirección General Ejecutiva del SENAPI, enuncia esencialmente lo siguiente:

3

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3.1. El signo solicitado por Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (Nissan Motor Co., Ud.) reúne las tres características requeridas para ser registrada como marca: a) perceptibilidad, b) distintividad y c) representación gráfica.

3.2. Entre los signos INFINITI (mixto) e INFINITO (mixto) no existe confusión y claramente ambos signos no son iguales; fonéticamente son distintos en su conjunto porque uno termina en la letra "i" y el otro en la letra "o", los mismos que se pronuncian de manera diferente.

3.3. Visualmente la marca solicitada está representada por un diseño exclusivo, diseño que hace la diferencia distintiva entre uno y otro signo en la impresión visual del conjunto que realizaría el público consumidor medio.

3.4. Afirman la coexistencia de los signos en conflicto en Argentina y Ecuador.

4. Argumentos de la contestación a la demanda

La Dirección General Ejecutiva del SENAPI presentó contestación a la demanda sosteniendo básicamente lo siguiente:

4.1. INFINITI e INFINITO presentan similar secuencia vocálica y consonántica, donde se diferencian las últimas letras, lo que determina que susciten una impresión fonética similar.

4.2.

4.3.

B.

1.

Desde el punto de vista gráfico, en un primer impacto visual presentan similitud por la conformación de sus elementos y determina que la impresión visual que ambos signos suscitan sean semejantes, obteniéndose un similar recuerdo INFINITO/INFINITI/ INFINITO/INFINITI/ INFINITO/INFINITI, por ello se determina que la coexistencia en el mercado de los signos en conflicto es susceptible de inducir a confusión al público consumidor.

El SENAPI hizo el examen de registrabilidad en aplicación a lo establecido en la jurisprudencia andina, evitando el registro del signo en conflicto cuya denominación tiene estrecha relación con la marca registrada.

NORMAS A SER INTERPRETADAS

El Tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial de los Artículos 113, 115 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

4

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•

'

2. No se interpretará los Artículos 113 y 115 de la Decisión 486 de laComisión de la Comunidad Andina, por cuanto el caso planteado notiene relación con diseños industriales. Por lo tanto, solo procede lainterpretación del Artículo 136 literal a) de la citada Decisión5

.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud gráfica,ortográfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirectay de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos.

2. Comparación entre signos mixtos.3. Coexistencia de hecho en materia de marcas.

D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitudgráfica, ortográfica, fonética e ideológica. Reglas para realizar elcotejo de signos.

1.1. Se abordará el tema en virtud a que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre el signo INFINITI (mixto), solicitado por Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (Nissan Motor Co., Ltd.), y la marca INFINITO (mixta), registrada a favor de Imagen Satelital S.A., sobre la base de la cual se denegó de oficio la referida solicitud.

1.2. En consecuencia, es pertinente analizar el Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente, la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor es el siguiente:

"Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en part.icular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormentesolicitada para registro o registrada por un tercero, para losmismos productos o servicios, o para productos o servicios

5 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.-

" Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro oregistrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos oservicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusióno de asociación;

(... )".

5

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(. .. )".

respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

1.1. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor6.

a) El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto. Elprimero, riesgo de confusión directo, caracterizado por laposibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o serviciodeterminado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgode confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuyea dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origenempresarial diferente al que realmente posee.

b} El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que elconsumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origenempresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor dedicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculacióneconómica.

1.3 Al resolver la controversia, se debe examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:

6

7

a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signosen conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otroselementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidenciaen las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse tambiénen cuenta las particularidades de cada caso, con el fin dedeterminar si existe la posibilidad real de confusión entre los signosconfrontados 7.

b) Ortográfica (gramatical): Se refiere a la semejanza de las letrasde los signos en conflicto desde el punto de vista de suconfiguración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales,

Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 325-IP-2015, pp. 9-10.

Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales expedidas dentro de los Procesos 15-IP-2013, p. 5; y 519-IP-2015, p. 6.

6

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la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obviaª.

c} Gráfica (figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementosgráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazosdel dibujo o el concepto que evocan9

•

d) Conceptual (ideológica): Se configura entre signos que evocanuna idea y/o valor idéntico y/o semejante10

•

1.4 Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se debe observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:11

a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementosque conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cadauno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuentasu unidad fonética, ortográfica, gráfica y conceptual.

b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo;esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No esprocedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidordifícilmente observará los sígnos al mismo tiempo, sino que lo haráen momentos diferentes.

c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no lasdiferencias, pues es en las semejanzas en las que se puedepercibir el riesgo de confusión o asociación.

d} Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar delconsumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómoel producto o servicio es percibido por el consumidor. El criterio delconsumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya queestamos frente a productos que se dirigen a la población engeneral.

1.3. En relación con esta última regla para el cotejo de marcas, relativa al consumidor medio, es preciso indicar que se espera que este confiará

e

9

,o

11

lbíd.

Así, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 519-IP-2015, pp. 11-12.

fbfd.

Véase, por ejemplo, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 178-IP-2015, p. 8.

7

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1.4.

1.5.

12

13

14

1$

en la imagen imperfecta que conserva en la memoria12. Asimismo, se

entiende que este percibe la marca como un todo, sin detenerse a examinar los diferentes detalles13

. Adicionalmente, su nivel de atención puede variar en función de la categoría de productos contemplada, sin embargo, en general, se considera que se trata de un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz14

.

Finalmente, cabe precisar que un signo es idéntico a una marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca; mientras que un signo será semejante cuando, considerado en su conjunto, contenga diferencias tan insignificantes que puedan pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor15

.

Al respecto, el Tribunal advierte la prolijidad que se debe tener al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos, debiendo en un primer momento determinar la existencia de sus identidad o similitud, y en un segundo momento la correspondencia entre los productos o servicios que cada uno distingue o pretende distinguir16

• De tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de contar con fundamentos claros para denegar o conceder un registro. En cambio, de existir dos signos idénticos en su composición pero que identifican

Véase, por ejemplo, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas en el Proceso 129-IP-2014, p. 12; Proceso 14-IP-2009, p. 6; Proceso 92-IP-2004, p. 6; las cuales toman como referencia laSentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (T JCE) de 25 de septiembrede 2002, asunto T-136/00.

Véase, en ese sentido, la Interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 475-IP-2015 de 14 de julio de 2016. p. 8, la cual toma como referencia la Sentencia del T JCE de 12 de junio de 2007, OAMI el Shaker, asunto C-334/05 P, apartado 35; citada en la Sentencia del T JUE de 3 de mayo de 2016, Aranynektár Termékgyártó és Kereskedelmi KFT el Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), asunto T-503/15, apartado 26.

Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 475-IP-2015 de 14 de julio de 2016, p. 8, la cual toma como referencia la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (T JUE) de 23 de marzo de 2012, Sarilla e/ OHMI - Brauerei Schlosser (ALIXIR), asunto T-157/10, apartado 18; citada en la Sentencia del TJUE de 28 de abril de 2016, Gervais Danone el EUIPO - Mahou (B'lue), asunto T-803/14, apartado 18. Véase también la Sentencia del TJCE de 6 de julio de 1995, caso "Marsw. asunto C-470/93, apartado 24: citada en la Sentencia del T JCE de 16 de septiembre de 1999, Estée Lauder Cosmetics el Lancaster Group, asunto C-220/98, apartado 27. Véase asimismo la Sentencia del T JCE de 20 de mayo de 1992, Comisión de las Comunidades Europeas el República Federal de Alemania, asunto C-290/90, relativo a la interpretación de los Artículos 30 y 36 del Tratado CEE y al concepto de "medicamento", en el cual el T JCE desestimó el recurso interpuesto por la Comisión, apartado 11 : • El Gobierno alemán considera que las soluciones controverlidas son asimismo medicamentos por su presentación debido a la siguiente razón: dado que las soluciones deben utilizarse cuando el ojo ya se encuentra afectado, el consumidor nonnalmente infonnado debe deducir de eflo que se trata de un producto con propiedades preventivas o curativas·.

Véase. en ese senlido, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 316-IP-2015.

En ese sentido, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 512-IP-2014 de 15 de julio de 2015.

8

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productos o servicios en clases distintas, como regla general, podrán ser perfectamente registra bles 17.

1.6. De acuerdo a las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto determine las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación.

2. Comparación entre signos mixtos.

2.1. El Tribunal analizará el presente tema en virtud de que, tanto el signo INFINITI (mixto), solicitado por Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (Nissan Motor Co., Ltd.), como la marca INFINITO (mixta), sobre la base de la cual se denegó de oficio el registro solicitado, son mixtas.

2.2. Si bien el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características que puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.

2.3. En consecuencia, una vez se haya determinado cuál es el elemento característico del signo mixto, deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo entre los mismos:

2.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión 18; salvo que puedasuscitar una misma idea o concepto.

2.3.2. Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, debe tener en cuenta para la comparación de los signos figurativos, que en estos se pueden distinguir dos elementos: 19

17

18

19

a) El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo.

b) El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en lamente de quien la observa.

Asi, la interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 316-IP-2015, ya citado. Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 129-IP-2015 de 20 de julio de 2015, p. 10.

Véase, en ese sentido, la interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 81-JP-2015 de 20 de julío de 2015, pp. 10-11.

9

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b

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Cabe precisar que el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer.

2.3.3. Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos distintivos. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:20

a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sindescomponer su unidad fonética. Sin embargo, esimportante tener en cuenta las letras, las sílabas o laspalabras que poseen una función diferenciadora en elconjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo elsigno es percibido en el mercado.

b) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos acomparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica omuy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podríaser evidente.

e) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez queesto indica la sonoridad de la denominación.

d) Se debe determinar el elemento que impacta de unamanera más fuerte en la mente del consumidor, pues estomostraría cómo es captada la marca en el mercado.

2.4. En congruencia con el desarrollo de esta interpretación prejudicial, se deberá proceder a realizar el cotejo de los signos mixtos en conflicto, de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo INFINITI (mixto), solicitado por Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (Nissan Motor Ca., Ltd.), y la marca INFINITO (mixta), registrada a favor de Imagen Satelital S.A.

3.

3.1.

20

21

Coexistencia de hecho en materia de marcas.

Como la demandante Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (Nissan Motor Co., Ltd.) alega la coexistencia de hecho entre los signos en conflicto en Argentina y Ecuador, se abordará el tema propuesto, siguiendo la línea jurisprudencia! que el Tribunal ha plasmado al respecto21

.

Véase, a modo referencial, las interpretaciones prejudiciales pronunciadas dentro de los Procesos 1-IP-2005 de 9 de marzo de 2005, p. 7; 12-IP-2014 de 14 de marzo de 2014, p. 11.

Véase, por ejemplo, la interpretación prejudicial expedida el 12 de marzo de 2003 dentro del Proceso 15-IP-2013, y la emitida el 29 de sepliembre de 2010 dentro del Proceso 97-IP-2010.

10

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3.2. La figura de la "coexistencia de hecho" se produce cuando dos signos distintivos posiblemente confundibles, pese a identificar productos o servicios idénticos o similares, han tenido una presencia simultánea de facto en un determinado mercado.

3.3. Sin embargo, la mencionada "coexistencia de hecho" no genera derechos. Tampoco comporta una prueba irrefutable de la inexistencia de un riesgo de confusión o de asociación, ni vuelve innecesario el correspondiente análisis de registrabilidad.

3.4. Aun cuando se verifique la coexistencia de hecho de los signos en conflicto, deberá realizar el respectivo examen de registrabilidad, teniendo en cuenta los lineamientos expuestos en la presente providencia respecto a la ineficacia jurídica de la figura de la "coexistencia de hecho".

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el proceso interno 741-2014, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.

htC)Jl:Hffl> Zambrano AGISTRADO

,

Hugo Ra ira Gómez M GISTRADO

De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente interpretación prejudicial el Presidente y el Secretario.

11

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--

-----

Notifiquese al Tribunal consultante y remítase copia de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

12

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6

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

Quito, 6 de julio de 2016

Proceso

Asunto

Consultante

Expediente interno del Consultante

Referencia

Magistrado Ponente

: 562-IP-2015

: Interpretación Prejudicial

: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia

: 2013-0003

: Marca involucrada BAXTER (denominatíva)

: Hugo Ramiro Gómez Apac

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Francisco de Quito a los seis dias del mes de julio de dos mil dieciséis, en Sesión Judicial se procede a resolver por mayoría la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. La señora Magistrada Martha Rueda Merchán, disiente de la posición mayoritaria 1.

VISTOS

El Oficio 3398, recibido el 20 de octubre de 2015, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 165, 166, 167 y 170 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina a fin de resolver el Proceso Interno Nº 2013-00003-00; y,

El auto del 15 de marzo de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

Las razones de su disentimiento constan en un documento explicativo que se encuentra anexo al Acta N° 18-J-T JCA-2016.

1

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A. ANTECEDENTES

1. Partes en el Proceso Interno:

: Libardo Rivera Rivera Demandante

Demandados : Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia

Tercero interesado : Stanton S.A.S. (antes Stanton & CIA. S.A.)

2. Hechos Relevantes:

2.1. El 22 de enero de 2009, Libardo Rivera Rivera (en adelante, el seftor Rivera) solicitó ante la Dirección de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC), la cancelación por falta de uso en contra de la marca BAXTER (denominativa), registrada bajo Certificado 294315, a favor de Stanton S.A.S., para distinguir vestidos, calzado y sombrererla de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

2.2. El 21 de mayo de 2009, Stanton S.A.S. contestó la acción de cancelación, adjuntando pruebas a efectos de acreditar el uso de la marca BAXTER (denominativa).

2.3. Por Resolución 11984 del 26 de febrero de 201 O, la Directora de Signos Distintivos de la SIC denegó la cancelación por falta de uso de la marca BAXTER (denominativa), registrada para distinguir productos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. Consideró que Stanton S.A.S. habla acreditado el uso de la referida marca para ucalzado

n

, productos conexos con los demás que identifica la marca en cuestión.

2.4. El señor Rivera interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución 11984, adjuntado medios probatorios tendientes a acreditar el no uso de la marca en cuestión.

2.5. Por Resolución 69702 del 16 de diciembre de 2010, la Dirección de Signos Distintivos de la SIC resolvió el recurso de reposición interpuesto, revocando la Resolución 11984. Asl, canceló por no uso el registro de la marca BAXTER (denominativa) considerando que no se acreditó el uso efectivo de la marca que normalmente corresponde a la naturaleza del producto ucalzado".

2.6. El 18 de enero de 2011, Stanton S.A.S. interpuso recurso de apelación contra la Resolución 69702, adjuntando nuevos medios probatorios.

2

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2.7. Por Resolución 51540 del 29 de agosto de 2012, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial Ad-Hoc de la SIC resolvió el recurso de apelación interpuesto, denegando la cancelación total por no uso de la marca BAXTER (denominativa). Esta instancia consideró que las pruebas aportadas acreditaban el uso de la marca BAXTER para "calzado", producto que guarda relación de complementaridad con los productos "vestidos y sombrerería" que ampara dicha marca.

2.8. El señor Rivera presentó una demanda ante el Consejo de Estado de la República de Colombia, a fin de que se declare la nulidad de las resoluciones administrativas antes mencionadas.

2.9. Mediante auto del 28 de octubre de 2013, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia admitió a trámite la demanda interpuesta, dispuso tener como tercero interesado a Stanton S.A.S. y decidió suspender el proceso a fin de solicitar interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

3. Argumentos del demandante, el señor Rivera:

3.1. La entidad demandada, al denegar la cancelación por no uso de la marca BA

X

TER (denominativa), vulneró los Artículos 165, 166, 167 y170 de la Decisión 486, al no tener en cuenta que Stanton S.A.S. estaba obligada a demostrar el uso efectivo y real de la marca BAXTER, o que hubo un motivo justificado para que la marca no se hubiera utilizado durante los tres años consecutivos anteriores a la fecha de la acción de cancelación.

3.2. Algunas de las pruebas presentadas por Stanton S.A.S. no debieron ser valoradas toda vez que fueron presentadas con el recurso de apelación, lo cual contraviene a lo estipulado en el Articulo 170 de la Decisión 486.

3.3. Las pruebas aportadas por Stanton S.A.S. no son idóneas, pertinentes o útiles para demostrar el uso real y efectivo de la marca BAXTER(denominativa} en Colombia.

3.4. La SIC debió valorar solo las pruebas aportadas por Stanton S.A.S. y no las facturas de venta correspondientes a terceros, tal como es el caso de la sociedad Agencia Cauchosol de Occidente S.A., la cual pertenece al mismo grupo empresarial que la demandada.

3.5. Stanton S.A.$. ha probado el uso de otras marcas distintas y no el uso de la marca materia de cancelación, tales como BRAHMA y

AEROFLEX.

3

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4. Argumentos de la demandada, la SIC:

4.1. Stanton S.A.S. aportó oportunamente tanto en la respuesta a la solicitud de cancelación como en el escrito de apelación pruebas para acreditar el uso real, efectivo y continuo de la marca BAXTER (denominativa), tales como las ventas realizadas a sus distribuidores, ventas efectuadas por sus distribuidores a terceros, pagos ejecutados a proveedores de la sociedad titular, publicidad relacionada con la marca y muestras físicas del producto.

4.2. La demandante alega que de las pruebas aportadas en el expediente administrativo, la marca BAXTER (denominativa) habría sido utilizada por la sociedad Stanton S.A.S. dentro de los tres años consecutivos anteriores a la presentación de la solicitud de cancelación, para distinguir productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, tales como calzados, productos amparados en el Certificado 294315, por lo que la SIC denegó la cancelación de la marca objeto de trámite de cancelación.

4.3. La gran mayoría de las pruebas correspondientes a la empresa sociedad Agencia Cauchosol de Occidente S.A. no han sido tomadas en cuenta para resolver el caso.

4.4. Como ya se ha sostenido en varias oportunidades, en materia de propiedad industrial, es una obligación valorar las pruebas que se aportan con los recursos cuando son pertinentes, útiles y están acordes con la legalidad, tal como ocurrió en el presente caso.

5. Argumentos del tercero interesado, Stanton S.A.S.:

5.1. De manera oportuna se aportaron las pruebas que demuestran el uso real y efectivo de la marca BAXTER (denominativa).

5.2. Efectivamente, ha existido un uso simultáneo de las marcas registradas BRAHMA, AEROFLEX y BAXTER en el mercado del calzado.

5.3. La motivación del demandante para solicitar la cancelación es obligarla a que le entregue la explotación de su marca.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS

La Corte consultante solicita la interpretación prejudicial de los Artículos 165, 166, 167 y 170 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina2

. Es procedente la interpretación de los articulas referidos.

2 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.-

4

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'!'

ó

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Cancelación de un registro de marca por falta de uso. Procedimiento.La marca usada por el autorizado.

2. Carga de la prueba en la acción de cancelación de marca por no uso.

3. Sobre la posibilidad de presentar medios probatorios adicionales parasustentar el uso de una marca en un procedimiento recursivo (apelación).

"Articulo 165.• La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Pafses Miembros, por su titular, por un ficenciatario o por otra persona autorizada para elfo durante los tres a/los consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por (afta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres a/los contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vla administrativa.

Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos oservicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéflos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para eflo se tomará en cuenta la identídad o similitud de los productos o servicios. El registro no podrá cancelarse cuando el litular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito.•

"Artículo 166.· Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o

servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que nonnafmente corresponde, teniendo en cuenta fa naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Pafses Miembros, según fo establecido en el párrafo anterior.

El uso de una marca en modo tal que difiera de la fonna en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no afteren su carácter distintiva, no motivará fa cancelación del registro por fafta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a fa marca.•

"Articulo 167.• La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro.

El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables ocertificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercanclas identificadas con la marca, entre otros. •

"Artículo 170.- Recibida una solicitud de cancelación, la oficina nacional competente notificará al titular de la marca registrada para que dentro del plazo de sesenta dlas hábiles contados a partir de la notificación, haga valer los alegatos y las pruebas que estime convenientes.

Vencidos los plazos a los que se refiere este artlculo, la oficina nacional competente decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca, lo cual notificará a las partes, mediante resolución.•

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D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN

1. Cancelación de un registro de marca por falta de uso.Procedimiento. La marca usada por el autorizado

1.1. La demandante interpuso una acción de cancelación por falta de uso contra el registro de la marca denominativa BAXTER, inscrita bajo el Certificado 294315 para distinguir productos la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza. En ese sentido, es pertinente realizar el análisis de los Articulas 165 y 166 de la Decisión 486.

1.2. Para determinar si una marca ha sido usada o no, se deberá tomar en cuenta qué se entiende por uso de la marca. El concepto de uso de la marca, para estos efectos se soporta en uno de los principios que inspira el derecho de marcas: el principio de uso real y efectivo de la marca en el mercado. Dicho principio consagra que una marca se encuentra en uso si los productos o servicios que ampara se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca y en las cantidades pertinentes de conformidad con su naturaleza y la forma de su comercialización. a

1.3. El principio comentado se desprende del propio concepto de marca: el medio sensible que permite identificar o distinguir los diversos productos y servicios que se ofertan en el mercado. Hay una relación esencial entre el signo, el producto que identifica y la oferta de dicho producto en el mercado; es decir, no se puede pensar en que una marca esté en uso sin que distinga productos o servicios en el mercado, esto es, sin que cumpla con su función distintiva.4

1.4. De otro lado, en cuanto a los presupuestos procesales y probatorios de la figura de la cancelación por no uso de la marca, se deberá tener en consideración lo siguiente:5

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4

5

a) Legitimación para iniciar el trámite. De conformidad con elArticulo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la ComunidadAndina, el trámite se inicia a solicitud de parte, es decir, que nopuede ser promovido de manera oficiosa por la Oficina NacionalCompetente. Cualquier persona interesada puede iniciar eltrámite. Lo anterior quiere decir que el solicitante deberádemostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva, loque se traduce en la intención de registrar un signo idéntico osemejante al no utilizado.

De modo referencial, ver Proceso 202-IP-2015, p. 10.

De modo referencial, ver Proceso 13-IP-2014, p. 7.

De modo referencial, ver Procesos 13-IP-2014, p. 6 y 202-IP-2015, pp. 7-8.

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b) Oportunidad para iniciar el trámite. El segundo párrafo delArtículo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de laacción de cancelación por no uso. Dispone que dicha acción solopuede iniciarse después de tres años contados a partir de lanotificación de la resolución que agota la vía gubernativa en eltrámite de concesión de registro de marca.

c) Falta de uso de la marca. Para que opere la cancelación delregistro de marca, es necesario que la marca no haya sidoutilizada por su titular, por el licenciatario de este, o por otrapersona autorizada para ello en al menos uno de los PaísesMiembros, durante los tres años consecutivos precedentes a lafecha en que se inicie la acción de cancelación.

1.5. La marca usada por el licenciatario o el autorizado para ello. Cabe señalar que el Artículo 165 bajo análisis hace referencia al licenciatario u otra persona autorizada para utilizar la marca. Al respecto, el primero, el licenciatario, es aquel que hace uso de la marca teniendo como sustento un contrato de licencia; en tanto que el segundo, otra persona autorizada, es aquella que hace uso de la marca sobre la base de otra forma de vinculación que no supone un contrato de licencia de la marca.

1.6. En cuanto a la simple autorización para la utilización de la marca, cabe precisar que en este supuesto no se debe anexar la prueba del registro del contrato en la oficina de registro de marcas, sino una prueba que indique la relación o el vínculo económico con el titular de la marca. No es una licencia porque el titular no cede las facultades del uso exclusivo de su marca, sino que simplemente autoriza de manera estricta su utilización, esto es, sin desprenderse del uso exclusivo sobre la misma. Tal es el caso de los contratos de distribución.6

1.7. Prueba de uso de una marca. En lo que concierne a la prueba del uso efectivo de la marca, se debe tomar en cuenta lo establecido en el Artículo 166 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina conforme se detalla a continuaclón: 7

6

7

a) El primer párrafo del Articulo 166 de la Decisión 486 contieneparámetros en relación con las cantidades de los productos yservicios comercializados, y que deben tener en cuenta paradeterminar si una marca efectiva y realmente ha sido usada o no.Dichos parámetros son:

De modo referencial, ver Proceso 202-IP-2015, pp. 8-9.

De modo referencial, ver Proceso 202-IP-2015, pp. 11-12.

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La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios. Unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca.

la cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Es decir, se debe tomar en cuenta si los productos o servicios están dirigidos a sectores especializados o se comercializan en establecimientos especializados.

b) El párrafo segundo de la norma estudiada establece otroparámetro para determinar si una marca se considera usada.Dispone que también se considera usada si dicha marca distingueexclusivamente productos que son exportados desde cualquierade los Países Miembros, teniendo en cuenta, igualmente, lascantidades de los productos exportados de conformidad connaturaleza y en relación con las modalidades bajo las cuales seefectúa su comercialización.

c) El párrafo tercero de la norma estudiada, por su parte, advierteque si una marca es usada de manera diferente a la forma en quefue registrada no podrá ser cancelada por falta de uso odisminuirse la protección que corresponda, si dicha diferencia essolo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácterdistintivo. En consecuencia, si el signo usado en el mercadomantiene las características sustanciales de la marca registrada ysu poder diferenciador, aunque se presente modificado por laadición o sustracción de ciertos elementos accesorios, no secumplirían los supuestos de hecho para su cancelación por nouso.

1.8. Adicionalmente, como se desprende del Articulo 165 de la Decisión 486, el "no uso" tiene que ser permanente durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se presentó la acción de cancelación. En consecuencia, si el titular de la marca objeto de cancelación prueba que la utilizó dentro de los tres años mencionados, así sea por un periodo de tiempo corto, no procede la cancelación por no uso. 8

1.9. En atención a lo expuesto, se deberá determinar si la marca registrada objeto de la acción de cancelación en el proceso interno, BAXTER (denominativa), fue usada por su titular, por el licenciatario de este, o por otra persona autorizada para ello, en al menos uno de los países

• De modo referencial, ver Proceso 202-IP-2015, p.12

8

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2.

2.1.

2.2.

2.3.

3.

3.1.

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10

miembros en el periodo relevante; a saber, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en la que se presentó la acción de cancelación por no uso.

Asimismo, deberá tener en cuenta que el uso real y efectivo en cualquier espacio de tiempo dentro del periodo relevante mencionado, impide la cancelación por no uso. Por lo tanto, se deberá determinar si las pruebas aportadas demuestran claramente el uso real y efectivo en relación con la cantidad del producto o servicio, su naturaleza y su forma de comercialización o prestación.

Carga de la prueba en la acción de cancelación de marca por no uso

La carga de la prueba en el trámite de cancelación de marca por no uso corresponde al titular del registro de la marca objeto de cancelación y no al solicitante de la cancelación, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 167 de la Decisión 486; es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, bajo apercibimiento que se cancele dicha marca.9

El Artículo 167 de la Decisión 486 consigna un listado enunciativo, y no taxativo, de los medios de prueba que pueden utilizarse para acreditar el uso de una marca. En ese sentido, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Por tal motivo, la autoridad competente, deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable.10

En atención a lo expuesto, se deberá establecer si la marca BAXTER (denominativa) es usada en el mercado de una forma real y efectiva, o si por el contrario procede su cancelación por no uso, para lo cual deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable y, de conformidad con todos los parámetros indicados en la presente interpretación prejudicial.

Sobre la posibilidad de presentar medios probatorios adícionales para sustentar el uso de una marca en un procedimiento recursivo (apelación)

En el presente caso se cuestionó que la SIC valorara algunas de las pruebas presentadas por Stanton S.A.S. con el recurso de apelación, lo cual contravendrla lo estipulado en el Artículo 170 de la Decisión 486. En ese sentido, lo que cuestiona la parte demandante es la posibilidad

De modo referencial, ver Proceso 100-IP-2013, p.13.

De modo referencial ver, Proceso 86-1 P-2013, p. 12.

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de presentar nuevos medios probatorios al momento de interponer un recurso de apelación.

3.2. Al respecto, el Artículo 170 de la Decisión 486 establece lo siguiente:

"Articulo 170.• Recibida una solicitud de cancelación, la oficina nacional competente notificará al titular de la marca registrada para que dentro del plazo de sesenta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer los alegatos y las pruebas que estime convenientes.

Vencidos los plazos a los que se refiere este articulo, la oficina nacional competente decidirá sobre la cancelación o no del registro de la marca, lo cual notificará a las partes, mediante resolución."

3.3. El referido artículo establece un plazo de 60 días para que el titular de la marca se apersone y presente las pruebas que estime pertinentes en lo que sería la primera etapa del procedimiento ante la autoridad nacional competente, y no regula lo relativo a la actividad probatoria en las eventuales posteriores etapas, ya sea que estas se den en la vía administrativa, a través de recursos administrativos, o en la vía jurisdiccional, a través del proceso contencioso administrativo.

3.4. Dicho en otros términos, el Artículo 170 de la Decisión 486 no regula la actividad probatoria en los procedimientos recursivos 11, ni ante las instancias jurisdiccionales correspondientes. Con relación a estas eventuales posteriores etapas, este Tribunal considera que, salvo que la legislación nacional lo prohíba expresamente, las partes involucradas pueden ofrecer pruebas adicionales en los procedimientos recursivos y en los procesos judiciales correspondientes con la finalidad de acreditar el uso o no uso de una marca, en aplicación del principio de verdad material y desde una visión garantista del debido proceso.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 2013-0003-00, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente interpretación prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal.

11 Tales como reconsideración o reposición, que son resueltos por la misma instancia que emitió el acto que se impugna, y alzada o apelación, que son resueltos por el superior jerárquico de la instancia que emitió el acto que se impugna.

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Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO

De acuerdo con el Artlculo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

Notiflquese a la Entidad consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretarla General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

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