retos de la gestión de los derechos de propiedad intelectual en el sector tic
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RETOS DE LA GESTIRETOS DE LA GESTIÓÓN N DE LOS DE LOS
DERECHOS DE PROPIEDADDERECHOS DE PROPIEDADINTELECTUALINTELECTUAL
EN EL SECTOR TICEN EL SECTOR TIC
Miguel Angel RodríguezSocio
2
IEL SECTOR TIC
“Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones”
3
1. El “metasector” TIC:
•Tecnología conocimientos técnicos
•Información adquisición de conocimientos
•Comunicaciones transmisión de conocimientos
SOCIEDAD ACTUAL = SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO
4
2. Materias TIC:
•Contenidos aplicaciones informáticas
informaciones y otros contenidos (ocio)
•Redes equipos informáticos
conectividad (física y virtual)
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(2. Materias TIC:)
•Contenidos INMATERIALIDAD
•Redes MATERIALIDAD
Lo inmaterial siempre ha sido un “problema” para el
Derecho
El Derecho ha superado los problemas –y los cambios-
mediante categorías tradicionales
6
II
LAS CATEGORÍAS
JURÍDICAS TRADICIONALES
Y EL
SECTOR TIC
7
• Propiedad Intelectual arte = belleza. Originalidad
• Propiedad Industrial negocio = utilidad. Novedad
• Dchos. fundamentales lib.información, propiedad,
libertad de empresa (Dº. Competencia), etc.
• El reverso tenebroso los derechos de los demás. El
monopolio de explotación y sus consecuencias. Los
derechos (fundamentales) al honor, a la intimidad y
a la propia imagen
8
CONCLUSIÓN:
Ninguna disciplina jurídica tradicional basta, ni es
adecuada, para proteger los objetos que integran
el Sector TIC: es imprescindible adaptarlas, y
aplicarlas y combinarlas selectivamente.
Este es el reto primordial de la Propiedad
Intelectual, que se descompone en otros.
9
IIIEL RETO YA HABITUAL:
LA PROTECCIÓN DEL SOFTWARE
(y de los modelos de negocio)
10
(... III. Protección del software...)
1. ¿Propiedad Intelectual
o patentes?
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Hasta 1968 → Comercialización indisociada de los ordenadores con sus
programas
Legislación antitrust norteamericana 1968 → Separación progresiva máquina – programas
NECESIDAD DE PROTECCIÓN AUTÓNOMA
Razones para la protección jurídica de los programas:
• Salvaguarda de las inversiones
• Fomento de la divulgación
• Bien inmaterial fruto de la actividad humana creadora
• Especialmente, facilidad y bajo coste de su copia
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¿Qué mecanismo de protección sería el más apto?
• ¿Patente? → Insuficiencia (novedad y actividad inventiva) e incumplimiento (aplicación industrial) de los requisitos de patentabilidad
• ¿Derechos de autor?
Registro innecesario → Bajo coste e inmediatez
Basta la “originalidad”
Obras literarias
Adopción por EE.UU.
• ¿Protección sui generis? → Trabajos de la OMPI, descarte ante la progresiva implementación de los derechos de autor
• ¿Competencia desleal? → No erga omnes y no derechos de exclusiva
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No obstante, la protección por derecho de autor ha sido
objeto de críticas...
• Se protege sólo la expresión de las ideas, no éstas en sí
• Posibilidad de idénticos resultados mientras no exista intención de
copiar
• Se impide la copia idéntica, pero no su uso...
• ... y además el uso del programa de ordenador supone, muy
frecuentemente, la copia del mismo
• No marco adecuado para proteger determinados aspectos del
software p.e. bases de datos
• Duración excesiva de la protección
• Derechos morales
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Pero tampoco la protección por patente parece ser la más adecuada...
• Difícil acomodo en los requisitos de patentabilidad exigidos
Novedad
Actividad inventiva
Aplicación industrial → Mera elaboración intelectual
• Patentar los elementos constitutivos de un programa sería como
patentar operaciones matemáticas
• Imposibilidad de determinar el “estado del arte”
• Poco apropiada para la protección de bienes intangibles
• Formalismos y alto coste
→ Meras mejoras utilitarias
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¿Y qué pasa con el SOFTWARE LIBRE?...
• Favorece:
• La difusión del programa
• Su mejora, desarrollo y evolución
• Su uso generalizado ...
... pero, al mismo tiempo, NO ha conseguido:
Un standard general
Un modelo de explotación retribuido regular ...
... todavía
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(... III. Protección del software...)
2. UN REFERENTE FORZOSO:El modelo norteamericano
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Desde 1972 → El software consiste en ALGORITMOS MATEMÁTICOS,
caracterizados porque...
• Sólo hacen referencia a problemas matemáticos, y las matemáticas
no son patentables
• Son leyes de la naturaleza o puros pensamientos
• Son herramientas básicas del trabajo tecnológico y no puede impedirse su libre utilización
En 1978 → Modificación de la 1976 Copyright Act, reconocimiento expreso de la protección de los programas de ordenador por DERECHO DE AUTOR
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Sin embargo, no existe ninguna prohibición legal expresa
que afecte a la patentabilidad de los programas de
ordenador
Labor de la jurisprudencia desde mediados de los 90
• Decisión Beauregard → Los programas de ordenador contenidos en un
medio tangible (diskettes, CD’s...) son materia patentable
• Caso Diamond v. Diehr → Necesidad de ver el invento como un todo
• Caso Arrhythmia Research Technology, Inc. v. Corazonix
Corporation → Prevalencia del resultado
• Caso In re Alappat → Resultado útil, concreto y tangible
• Caso Computer Associates v. Altai → Patente como mecanismo más
apropiado para la protección de la tecnología proveniente de las
ciencias de computación
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Examination Guidelines de 1995 → No rechazo de las solicitudes de patentes que contengan un programa de ordenador, bastando la concurrencia de los REQUISITOS DE PATENTABILIDAD
... e incluso pueden patentarse todo tipo de negocios en
Internet → Caso State Street Bank & Trust Co. Signature Financial
• Un método financiero para gestionar fondos mediante un ordenador
constituye un modelo de negocios patentable
• Nuevo tratamiento a las excepciones
Algoritmos matemáticos → Si tiene aplicación práctica puede
considerarse procedimiento patentable
Modelos de negocio → Bastan requisitos de patentabilidad,
resultado útil, concreto y tangible (p.ej., Amazon)
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Todo ello ha determinado que en Estados Unidos
prácticamente todo el software, así como los
modelos de hacer negocios en Internet, sean
PATENTABLES
21
(... III. Protección del software...)
3. LA PRÁCTICA EUROPEA:
Los criterios de la OFICINA EUROPEA DE PATENTES
(EPO)
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Art. 52, párrafos 2 y 3, del Convenio de la Patente Europea (Munich, 5 de octubre de 1973)
2. No se considerarán invenciones a los efectos del párrafo 1, en particular:
(...)
c) Los planes, principios y métodos para el ejercicio de actividades
intelectuales, para juegos o para actividades económicas, así como los
programas de ordenadores.
(...)
3. Lo dispuesto en el párrafo 2 excluye la patentabilidad de los elementos
enumerados en el mismo solamente en la medida en que la solicitud de
patente europea o la patente europea no se refiera más que a uno de esos
elementos considerados como tales [“as such”]
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Según el CPE, los programas de ordenador NO SON PATENTABLES...
... pero sólo en la medida que el objeto para el que se solicita la patente sea el programa como tal (“as such”)
Diferente punto de vista en los Estados, p.ej., España• Art. 4.4 LP No se considerarán invenciones en el sentido de los apartados
anteriores, en particular: (...) c) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, así como los programas de ordenadores”.
• Art. 4.5 LP → “Lo dispuesto en el apartado anterior excluye la patentabilidad de las invenciones mencionadas en el mismo solamente en la medida en que el objeto para el que la patente se solicita comprenda una de ellas”
• CONCLUSIÓN: El software es susceptible de ser objeto de patente en combinación con otros elementos de los que forme parte
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Desde 1985 la Cámara de Recursos de la OEP viene interpretando el art. 52.3 CPE, concediendo patentes sobre reivindicaciones que implican el uso de un programa de ordenador en base al CARÁCTER TÉCNICO:
• Programas no son patentables porque no se consideran invenciones (art.
52.2 CPE)
• Lo fundamental en toda invención es que tenga carácter técnico
• Si un programa de ordenador reviste carácter técnico, podrá ser
considerado invención
• Como invención, podrá ser patentado si cumple los requisitos de
patentabilidad
• Por tanto, sólo caen en el ámbito de exclusión de patentabilidad
los programas que no revisten carácter técnico
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Pero... ¿cuándo existe CARÁCTER TÉCNICO?
• Pertenencia a un ámbito de la tecnología
• Cuando la invención en sí lo sea...
• ... o cuando tenga una contribución técnica, por ejemplo:
Procesamiento de datos físicos
Procesamiento que afecta al funcionamiento del ordenador
Procesamiento de estructuras que implican “consideraciones
técnicas”
• Resolución de problemas técnicos, no humanos
• Caso Controlling pension benefits system/PBS (2000) → Todos los
programas que se ejecutan en un ordenador son técnicos por definición,
luego cumplen el requisito para ser invención
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Decisiones relevantes de la EPO → Concesiones
• Caso VICOM → Distinción entre protección del programa aislado y
protección del programa integrado en un conjunto
• Caso Koch & Sterzel → Posible combinación de elementos técnicos y
no técnicos
• Caso IBM/Data Processor Network → Consideración de la informática
como campo técnico
• Caso IBM/Computer Related Invention (Message Display) → La
identificación de hechos que ocurren en el sistema y su comunicación
al operador son un proceso técnico
• Caso IBM/Editable document form → Método para la transformación
de un texto digital de un formato a otro, suficientemente técnico
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Decisiones relevantes de la EPO → Denegaciones
• Caso IBM/Document abstracting and retrieval → Método para abstraer
información pertinente de un documento (p.ej., nombre, dirección,
etc.) y almacenar lo extraído para facilitar la referencia. No efecto
técnico
• Caso IBM/Text clarity processing → Método para extraer expresiones
complicadas de un de un documento y reemplazarlas con alternativas
más inteligibles. El problema no tenía naturaleza técnica
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Hasta 1998 → Interpretación del art. 52.3 CPE se utilizó para la
concesión de patentes que contenían programas de ordenador como
REIVINDICACIÓN y como parte de una invención más amplia
En 1998, Caso IBM/Computer Program Product → “...una
patente puede concederse no sólo en el caso en que una invención en la
que una parte del software gestiona, a través de un ordenador, un
proceso industrial o el funcionamiento de una pieza de maquinaria, sino
también en el caso de que un programa de ordenador sea el único medio,
o uno de los medios necesarios, para lograr el efecto técnico (...) En otras
palabras, a condición de que puedan producir un efecto técnico (...) todos
los programas de ordenador han de ser considerados como
invenciones incluidas en el artículo 52.1 del CPE, si los restantes
requisitos exigidos por el CPE son satisfechos”
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Ejemplos de reivindicaciones admitidas por la EPO:
EJEMPLO 3: (se admiten Reivindicaciones donde se incluya el término “programa de ordenador en donde se especifique el proceso que lleva a cabo). “A computer program comprising code adapted to perform the following steps when executed on a data-processing system:Step A:...Step B:...”
EJEMPLO 2: “A data-processing system comprising:Means for carrying out step A: ...Means for carrying out step B: ...”
EJEMPLO 1: “A method of operating a data-processing system comprising the steps of:Step A: ...Step B: ...”
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Consecuencias
• POSIBILIDAD DE PATENTAR EL PROGRAMA DE ORDENADOR “AS
SUCH”
• Aun así, no se admitirán patentes sobre puros métodos de negocio
• Concesión de más de 30.000 patentes europeas sobre programas de
ordenador → Posibles divergencias en los Estados
• Extensión de la patentabilidad al resto de exclusiones del art. 52.2,
consideradas “as such” y siempre y cuando cumplan un efecto técnico
• En 2000, tentativa de reforma del art. 52 CPE para eliminar exclusiones
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Para la EPO, todo programa de ordenador
que produzca un EFECTO TÉCNICO podrá
ser patentado, siempre que además
cumpla los requisitos de novedad,
actividad inventiva y aplicación
industrial
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(... III. Protección del software...)
4.DIEZ
RECOMENDACIONES PRÁCTICAS
EN DERECHO ESPAÑOL
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1.- Escoger el modelos de protección más adecuado
a lo que se pretenda: patente, copyright o software
libre, según se persiga:
- Más protección, con más coste (y + “vendibilidad”
patente / © , que además son compatibles entre sí.
- Más difusión, con menos coste software libre
- N/A para modelos de negocio
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2.- Si se opta por el software propietario
procurar patentar buscar el EFECTO TÉCNICO
(+ la novedad, la actividad inventiva y la aplicación
industrial).
- Cuestión eminentemente técnica
- La protección por patente es conceptualmente
compatible con la protección por Propiedad
Intelectual (art. 96.3. pº 2 TRLPI).
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3.- Patentable o no, un programa de ordenador se
protegerá fácilmente a través de la Propiedad
Intelectual, siempre que:
- Sea original, creación propia de su autor (art. 96.2
TRLPI).
- Consista en la plasmación o expresión concreta de
ideas o principios, pero no en unas u otros (art.
96.4 TRLPI).
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4.- PLANIFICAR SIEMPRE.
- Decidir entre protecciones alternativas
- Ejecutarlas con rigor
- Si se contempla en el ámbito de una empresa, hay que
tenerla en cuenta desde el momento mismo de la
contratación de trabajadores:
- Presunción de cesión exclusiva a la empresa, siempre
que el programa haya sido desarrollado “... en el
ejercicio de las funciones que le han sido confiadas
(...) o bajo instrucciones del empresario” (art. 97.4
TRLPI)
- ... y si se utilizan contratas o outsourcing pactar
expresamente y por escrito
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5.- La planificación para proteger los programas y
los modelos de negocio pasa necesariamente por
una POLÍTICA DE CONFIDENCIALIDAD Y DE
PROTECCIÓN DE LOS SECRETOS EMPRESARIALES
adecuada, que debe ser:
- Precisa concretar es incluir ... y excluir
- Dinámica lo que hoy es confidencial
mañana no tiene por qué serlo
- También externa ¡OJO AL NEGOCIAR!
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6.- Los PACTOS DE NO COMPETENCIA y las CLÁUSULAS
DE EXCLUSIVIDAD contribuyen a procurar una política
de confidencialidad y de protección de los secretos
empresariales adecuada. Para ello:
• Los pactos de NO COMPETENCIA deben ser:
- Legales (jurídicamente eficaces) máximo
DOS años, y retribuidos
- Dinámicos respecto de COMPETIDORES, y no
necesariamente genéricos
• Los pactos de EXCLUSIVIDAD deben:
- Estar documentados por escrito
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7.- LOS TRABAJADORES SON AUTORES de los
programas de ordenador y titulares, por ello, de
DERECHOS MORALES INALIENABLES (art. 14
TRLPI).
¿Y el art. 97.1 y 2 TRLPI? (1. Será considerado autor del programa de ordenador la persona o grupo de personas naturales que lo hayan creado, o la persona jurídica que sea contemplada como titular de los derechos de autor en los casos expresamente previstos por esta Ley.2. Cuando se trate de una obra colectiva tendrá la consideración de autor, salvo pacto en contrario, la persona natural o jurídica que la edite y divulgue bajo su nombre).
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UN EJEMPLO DE AUTOATRIBUCIÓN DE AUTORÍA EN EXCEL 95
(fuente: www.eeggs.com)
Excel 95 Hall of Tortured Souls
1. Open Excel 95 with a blank work sheet 2. Go down to the 95th row 3. Select the whole row 4. Tab over to column B 5. Go to Help/About 6. Hold down ctrl-alt-shift and click on the tech support button 7. A window appears called "Hall of Tortured souls" 8. At the end of the hall are all the programmers names 9. Do a 180 turn and type excelkfa. Walk through the wall and see the
pictures.
41
42
43
44
45
8.- Los conflictos sobre titularidad de programas
de ordenador (plagio, usurpación, etc.) encierran
siempre PROBLEMAS DE PRUEBA
- Necesidad de DOTAR DE FEHACIENCIA,
en fecha determinada, a la EXISTENCIA
e IDENTIDAD del objeto de protección.
.. / ...
46
Los MEDIOS habitualmente utilizados a tal fin son:
- La inscripción registral
- El depósito notarial
- El depósito voluntario (escrow)
La CONTINUIDAD y la CONSTANCIA en los HÁBITOS
DE PROTECCIÓN son fundamentales
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9.- La VISIÓN GLOBAL es también importante en el
plano jurídico: la protección que dispensa la Ley
de Propiedad Intelectual SE COMPLEMENTA con
la que facilitan otras ramas del Ordenamiento
Jurídico, tales como:
- La Propiedad Industrial
- La Ley de Competencia Desleal
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10.- La protección de los MODELOS DE NEGOCIO
ES INSATISFACTORIA, al menos aparentemente,
porque:
• Se adapta especialmente mal a los esquemas
tradicionales de protección, que implican
monopolio de explotación
• El modelo de negocio no se protege per se en
el mundo real (no virtual)
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La protección de los NUEVOS MODELOS DE
NEGOCIO ha de buscarse en los mismos lugares
que los modelos de negocio tradicionales:
• En la ventaja derivada de SER EL PRIMERO en
explotarlos
• En la protección que dispensan los SIGNOS
DISTINTIVOS, más que en los métodos
• En la preservación de los SECRETOS
EMPRESARIALES que los singularicen
50
¡Muchas gracias!
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