RETOS DE LA GESTIRETOS DE LA GESTIÓÓN N DE LOS DE LOS

DERECHOS DE PROPIEDADDERECHOS DE PROPIEDADINTELECTUALINTELECTUAL

EN EL SECTOR TICEN EL SECTOR TIC

Miguel Angel RodríguezSocio

2

IEL SECTOR TIC

“Tecnologías de la Información y las

Comunicaciones”

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1. El “metasector” TIC:

•Tecnología conocimientos técnicos

•Información adquisición de conocimientos

•Comunicaciones transmisión de conocimientos

SOCIEDAD ACTUAL = SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

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2. Materias TIC:

•Contenidos aplicaciones informáticas

informaciones y otros contenidos (ocio)

•Redes equipos informáticos

conectividad (física y virtual)

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(2. Materias TIC:)

•Contenidos INMATERIALIDAD

•Redes MATERIALIDAD

Lo inmaterial siempre ha sido un “problema” para el

Derecho

El Derecho ha superado los problemas –y los cambios-

mediante categorías tradicionales

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II

LAS CATEGORÍAS

JURÍDICAS TRADICIONALES

Y EL

SECTOR TIC

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• Propiedad Intelectual arte = belleza. Originalidad

• Propiedad Industrial negocio = utilidad. Novedad

• Dchos. fundamentales lib.información, propiedad,

libertad de empresa (Dº. Competencia), etc.

• El reverso tenebroso los derechos de los demás. El

monopolio de explotación y sus consecuencias. Los

derechos (fundamentales) al honor, a la intimidad y

a la propia imagen

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CONCLUSIÓN:

Ninguna disciplina jurídica tradicional basta, ni es

adecuada, para proteger los objetos que integran

el Sector TIC: es imprescindible adaptarlas, y

aplicarlas y combinarlas selectivamente.

Este es el reto primordial de la Propiedad

Intelectual, que se descompone en otros.

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IIIEL RETO YA HABITUAL:

LA PROTECCIÓN DEL SOFTWARE

(y de los modelos de negocio)

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(... III. Protección del software...)

1. ¿Propiedad Intelectual

o patentes?

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Hasta 1968 → Comercialización indisociada de los ordenadores con sus

programas

Legislación antitrust norteamericana 1968 → Separación progresiva máquina – programas

NECESIDAD DE PROTECCIÓN AUTÓNOMA

Razones para la protección jurídica de los programas:

• Salvaguarda de las inversiones

• Fomento de la divulgación

• Bien inmaterial fruto de la actividad humana creadora

• Especialmente, facilidad y bajo coste de su copia

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¿Qué mecanismo de protección sería el más apto?

• ¿Patente? → Insuficiencia (novedad y actividad inventiva) e incumplimiento (aplicación industrial) de los requisitos de patentabilidad

• ¿Derechos de autor?

Registro innecesario → Bajo coste e inmediatez

Basta la “originalidad”

Obras literarias

Adopción por EE.UU.

• ¿Protección sui generis? → Trabajos de la OMPI, descarte ante la progresiva implementación de los derechos de autor

• ¿Competencia desleal? → No erga omnes y no derechos de exclusiva

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No obstante, la protección por derecho de autor ha sido

objeto de críticas...

• Se protege sólo la expresión de las ideas, no éstas en sí

• Posibilidad de idénticos resultados mientras no exista intención de

copiar

• Se impide la copia idéntica, pero no su uso...

• ... y además el uso del programa de ordenador supone, muy

frecuentemente, la copia del mismo

• No marco adecuado para proteger determinados aspectos del

software p.e. bases de datos

• Duración excesiva de la protección

• Derechos morales

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Pero tampoco la protección por patente parece ser la más adecuada...

• Difícil acomodo en los requisitos de patentabilidad exigidos

Novedad

Actividad inventiva

Aplicación industrial → Mera elaboración intelectual

• Patentar los elementos constitutivos de un programa sería como

patentar operaciones matemáticas

• Imposibilidad de determinar el “estado del arte”

• Poco apropiada para la protección de bienes intangibles

• Formalismos y alto coste

→ Meras mejoras utilitarias

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¿Y qué pasa con el SOFTWARE LIBRE?...

• Favorece:

• La difusión del programa

• Su mejora, desarrollo y evolución

• Su uso generalizado ...

... pero, al mismo tiempo, NO ha conseguido:

Un standard general

Un modelo de explotación retribuido regular ...

... todavía

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(... III. Protección del software...)

2. UN REFERENTE FORZOSO:El modelo norteamericano

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Desde 1972 → El software consiste en ALGORITMOS MATEMÁTICOS,

caracterizados porque...

• Sólo hacen referencia a problemas matemáticos, y las matemáticas

no son patentables

• Son leyes de la naturaleza o puros pensamientos

• Son herramientas básicas del trabajo tecnológico y no puede impedirse su libre utilización

En 1978 → Modificación de la 1976 Copyright Act, reconocimiento expreso de la protección de los programas de ordenador por DERECHO DE AUTOR

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Sin embargo, no existe ninguna prohibición legal expresa

que afecte a la patentabilidad de los programas de

ordenador

Labor de la jurisprudencia desde mediados de los 90

• Decisión Beauregard → Los programas de ordenador contenidos en un

medio tangible (diskettes, CD’s...) son materia patentable

• Caso Diamond v. Diehr → Necesidad de ver el invento como un todo

• Caso Arrhythmia Research Technology, Inc. v. Corazonix

Corporation → Prevalencia del resultado

• Caso In re Alappat → Resultado útil, concreto y tangible

• Caso Computer Associates v. Altai → Patente como mecanismo más

apropiado para la protección de la tecnología proveniente de las

ciencias de computación

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Examination Guidelines de 1995 → No rechazo de las solicitudes de patentes que contengan un programa de ordenador, bastando la concurrencia de los REQUISITOS DE PATENTABILIDAD

... e incluso pueden patentarse todo tipo de negocios en

Internet → Caso State Street Bank & Trust Co. Signature Financial

• Un método financiero para gestionar fondos mediante un ordenador

constituye un modelo de negocios patentable

• Nuevo tratamiento a las excepciones

Algoritmos matemáticos → Si tiene aplicación práctica puede

considerarse procedimiento patentable

Modelos de negocio → Bastan requisitos de patentabilidad,

resultado útil, concreto y tangible (p.ej., Amazon)

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Todo ello ha determinado que en Estados Unidos

prácticamente todo el software, así como los

modelos de hacer negocios en Internet, sean

PATENTABLES

21

(... III. Protección del software...)

3. LA PRÁCTICA EUROPEA:

Los criterios de la OFICINA EUROPEA DE PATENTES

(EPO)

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Art. 52, párrafos 2 y 3, del Convenio de la Patente Europea (Munich, 5 de octubre de 1973)

2. No se considerarán invenciones a los efectos del párrafo 1, en particular:

(...)

c) Los planes, principios y métodos para el ejercicio de actividades

intelectuales, para juegos o para actividades económicas, así como los

programas de ordenadores.

(...)

3. Lo dispuesto en el párrafo 2 excluye la patentabilidad de los elementos

enumerados en el mismo solamente en la medida en que la solicitud de

patente europea o la patente europea no se refiera más que a uno de esos

elementos considerados como tales [“as such”]

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Según el CPE, los programas de ordenador NO SON PATENTABLES...

... pero sólo en la medida que el objeto para el que se solicita la patente sea el programa como tal (“as such”)

Diferente punto de vista en los Estados, p.ej., España• Art. 4.4 LP No se considerarán invenciones en el sentido de los apartados

anteriores, en particular: (...) c) Los planes, reglas y métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, para juegos o para actividades económico-comerciales, así como los programas de ordenadores”.

• Art. 4.5 LP → “Lo dispuesto en el apartado anterior excluye la patentabilidad de las invenciones mencionadas en el mismo solamente en la medida en que el objeto para el que la patente se solicita comprenda una de ellas”

• CONCLUSIÓN: El software es susceptible de ser objeto de patente en combinación con otros elementos de los que forme parte

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Desde 1985 la Cámara de Recursos de la OEP viene interpretando el art. 52.3 CPE, concediendo patentes sobre reivindicaciones que implican el uso de un programa de ordenador en base al CARÁCTER TÉCNICO:

• Programas no son patentables porque no se consideran invenciones (art.

52.2 CPE)

• Lo fundamental en toda invención es que tenga carácter técnico

• Si un programa de ordenador reviste carácter técnico, podrá ser

considerado invención

• Como invención, podrá ser patentado si cumple los requisitos de

patentabilidad

• Por tanto, sólo caen en el ámbito de exclusión de patentabilidad

los programas que no revisten carácter técnico

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Pero... ¿cuándo existe CARÁCTER TÉCNICO?

• Pertenencia a un ámbito de la tecnología

• Cuando la invención en sí lo sea...

• ... o cuando tenga una contribución técnica, por ejemplo:

Procesamiento de datos físicos

Procesamiento que afecta al funcionamiento del ordenador

Procesamiento de estructuras que implican “consideraciones

técnicas”

• Resolución de problemas técnicos, no humanos

• Caso Controlling pension benefits system/PBS (2000) → Todos los

programas que se ejecutan en un ordenador son técnicos por definición,

luego cumplen el requisito para ser invención

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Decisiones relevantes de la EPO → Concesiones

• Caso VICOM → Distinción entre protección del programa aislado y

protección del programa integrado en un conjunto

• Caso Koch & Sterzel → Posible combinación de elementos técnicos y

no técnicos

• Caso IBM/Data Processor Network → Consideración de la informática

como campo técnico

• Caso IBM/Computer Related Invention (Message Display) → La

identificación de hechos que ocurren en el sistema y su comunicación

al operador son un proceso técnico

• Caso IBM/Editable document form → Método para la transformación

de un texto digital de un formato a otro, suficientemente técnico

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Decisiones relevantes de la EPO → Denegaciones

• Caso IBM/Document abstracting and retrieval → Método para abstraer

información pertinente de un documento (p.ej., nombre, dirección,

etc.) y almacenar lo extraído para facilitar la referencia. No efecto

técnico

• Caso IBM/Text clarity processing → Método para extraer expresiones

complicadas de un de un documento y reemplazarlas con alternativas

más inteligibles. El problema no tenía naturaleza técnica

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Hasta 1998 → Interpretación del art. 52.3 CPE se utilizó para la

concesión de patentes que contenían programas de ordenador como

REIVINDICACIÓN y como parte de una invención más amplia

En 1998, Caso IBM/Computer Program Product → “...una

patente puede concederse no sólo en el caso en que una invención en la

que una parte del software gestiona, a través de un ordenador, un

proceso industrial o el funcionamiento de una pieza de maquinaria, sino

también en el caso de que un programa de ordenador sea el único medio,

o uno de los medios necesarios, para lograr el efecto técnico (...) En otras

palabras, a condición de que puedan producir un efecto técnico (...) todos

los programas de ordenador han de ser considerados como

invenciones incluidas en el artículo 52.1 del CPE, si los restantes

requisitos exigidos por el CPE son satisfechos”

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Ejemplos de reivindicaciones admitidas por la EPO:

EJEMPLO 3: (se admiten Reivindicaciones donde se incluya el término “programa de ordenador en donde se especifique el proceso que lleva a cabo). “A computer program comprising code adapted to perform the following steps when executed on a data-processing system:Step A:...Step B:...”

EJEMPLO 2: “A data-processing system comprising:Means for carrying out step A: ...Means for carrying out step B: ...”

EJEMPLO 1: “A method of operating a data-processing system comprising the steps of:Step A: ...Step B: ...”

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Consecuencias

• POSIBILIDAD DE PATENTAR EL PROGRAMA DE ORDENADOR “AS

SUCH”

• Aun así, no se admitirán patentes sobre puros métodos de negocio

• Concesión de más de 30.000 patentes europeas sobre programas de

ordenador → Posibles divergencias en los Estados

• Extensión de la patentabilidad al resto de exclusiones del art. 52.2,

consideradas “as such” y siempre y cuando cumplan un efecto técnico

• En 2000, tentativa de reforma del art. 52 CPE para eliminar exclusiones

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Para la EPO, todo programa de ordenador

que produzca un EFECTO TÉCNICO podrá

ser patentado, siempre que además

cumpla los requisitos de novedad,

actividad inventiva y aplicación

industrial

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(... III. Protección del software...)

4.DIEZ

RECOMENDACIONES PRÁCTICAS

EN DERECHO ESPAÑOL

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1.- Escoger el modelos de protección más adecuado

a lo que se pretenda: patente, copyright o software

libre, según se persiga:

- Más protección, con más coste (y + “vendibilidad”

patente / © , que además son compatibles entre sí.

- Más difusión, con menos coste software libre

- N/A para modelos de negocio

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2.- Si se opta por el software propietario

procurar patentar buscar el EFECTO TÉCNICO

(+ la novedad, la actividad inventiva y la aplicación

industrial).

- Cuestión eminentemente técnica

- La protección por patente es conceptualmente

compatible con la protección por Propiedad

Intelectual (art. 96.3. pº 2 TRLPI).

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3.- Patentable o no, un programa de ordenador se

protegerá fácilmente a través de la Propiedad

Intelectual, siempre que:

- Sea original, creación propia de su autor (art. 96.2

TRLPI).

- Consista en la plasmación o expresión concreta de

ideas o principios, pero no en unas u otros (art.

96.4 TRLPI).

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4.- PLANIFICAR SIEMPRE.

- Decidir entre protecciones alternativas

- Ejecutarlas con rigor

- Si se contempla en el ámbito de una empresa, hay que

tenerla en cuenta desde el momento mismo de la

contratación de trabajadores:

- Presunción de cesión exclusiva a la empresa, siempre

que el programa haya sido desarrollado “... en el

ejercicio de las funciones que le han sido confiadas

(...) o bajo instrucciones del empresario” (art. 97.4

TRLPI)

- ... y si se utilizan contratas o outsourcing pactar

expresamente y por escrito

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5.- La planificación para proteger los programas y

los modelos de negocio pasa necesariamente por

una POLÍTICA DE CONFIDENCIALIDAD Y DE

PROTECCIÓN DE LOS SECRETOS EMPRESARIALES

adecuada, que debe ser:

- Precisa concretar es incluir ... y excluir

- Dinámica lo que hoy es confidencial

mañana no tiene por qué serlo

- También externa ¡OJO AL NEGOCIAR!

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6.- Los PACTOS DE NO COMPETENCIA y las CLÁUSULAS

DE EXCLUSIVIDAD contribuyen a procurar una política

de confidencialidad y de protección de los secretos

empresariales adecuada. Para ello:

• Los pactos de NO COMPETENCIA deben ser:

- Legales (jurídicamente eficaces) máximo

DOS años, y retribuidos

- Dinámicos respecto de COMPETIDORES, y no

necesariamente genéricos

• Los pactos de EXCLUSIVIDAD deben:

- Estar documentados por escrito

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7.- LOS TRABAJADORES SON AUTORES de los

programas de ordenador y titulares, por ello, de

DERECHOS MORALES INALIENABLES (art. 14

TRLPI).

¿Y el art. 97.1 y 2 TRLPI? (1. Será considerado autor del programa de ordenador la persona o grupo de personas naturales que lo hayan creado, o la persona jurídica que sea contemplada como titular de los derechos de autor en los casos expresamente previstos por esta Ley.2. Cuando se trate de una obra colectiva tendrá la consideración de autor, salvo pacto en contrario, la persona natural o jurídica que la edite y divulgue bajo su nombre).

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UN EJEMPLO DE AUTOATRIBUCIÓN DE AUTORÍA EN EXCEL 95

(fuente: www.eeggs.com)

Excel 95 Hall of Tortured Souls

1. Open Excel 95 with a blank work sheet 2. Go down to the 95th row 3. Select the whole row 4. Tab over to column B 5. Go to Help/About 6. Hold down ctrl-alt-shift and click on the tech support button 7. A window appears called "Hall of Tortured souls" 8. At the end of the hall are all the programmers names 9. Do a 180 turn and type excelkfa. Walk through the wall and see the

pictures.

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8.- Los conflictos sobre titularidad de programas

de ordenador (plagio, usurpación, etc.) encierran

siempre PROBLEMAS DE PRUEBA

- Necesidad de DOTAR DE FEHACIENCIA,

en fecha determinada, a la EXISTENCIA

e IDENTIDAD del objeto de protección.

.. / ...

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Los MEDIOS habitualmente utilizados a tal fin son:

- La inscripción registral

- El depósito notarial

- El depósito voluntario (escrow)

La CONTINUIDAD y la CONSTANCIA en los HÁBITOS

DE PROTECCIÓN son fundamentales

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9.- La VISIÓN GLOBAL es también importante en el

plano jurídico: la protección que dispensa la Ley

de Propiedad Intelectual SE COMPLEMENTA con

la que facilitan otras ramas del Ordenamiento

Jurídico, tales como:

- La Propiedad Industrial

- La Ley de Competencia Desleal

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10.- La protección de los MODELOS DE NEGOCIO

ES INSATISFACTORIA, al menos aparentemente,

porque:

• Se adapta especialmente mal a los esquemas

tradicionales de protección, que implican

monopolio de explotación

• El modelo de negocio no se protege per se en

el mundo real (no virtual)

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La protección de los NUEVOS MODELOS DE

NEGOCIO ha de buscarse en los mismos lugares

que los modelos de negocio tradicionales:

• En la ventaja derivada de SER EL PRIMERO en

explotarlos

• En la protección que dispensan los SIGNOS

DISTINTIVOS, más que en los métodos

• En la preservación de los SECRETOS

EMPRESARIALES que los singularicen

50

¡Muchas gracias!