usando la camiseta de indecopi en el poder judicial: trazos sobre el proceso de modificación de...

GACETA JUDICIAL DE CUSCO

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I. Introducción

uando uno decide desarrollar una empresa, definida desde la perspectiva económica

Ccomo un “espacio socioeconómico dentro del cual se combinan (…) los factores de 1producción y queda limitada la posibilidad de ganancia o ahorro o de pérdidas” o

como el “desenvolvimiento profesional de una actividad económica organizada, para un 2determinado fin (…) por parte de un sujeto” , necesita seguir ciertos pasos en lo referente al

ámbito jurídico.

El primer paso que una persona sigue es constituir una persona jurídica, conforme lo prescrito

por la Ley N° 26887 – Ley General de Sociedades (en adelante, LGS), para obtener la

“separación de los activos vinculantes de la empresa de los activos personales de los 3beneficiarios y administradores de la empresa” , salvo las contadas excepciones donde la

Usando la camiseta de INDECOPI en el Poder Judicial

Sumario:

I. Introducción. II. Hijos de la misma madre, separados al nacer: diferencias y semejanzas

entre los nombres societarios y los signos distintivos. III. El sistema de establecimiento de

identificación de las empresas en el ordenamiento jurídico peruano: la regla de control

ex–post en el conicto entre un nombre societario y un signo distintivo. IV. Cuando el Juez

utiliza la camiseta de INDECOPI: el diseño del proceso de modificación forzosa de nombre

societario y problemas concretos. V. Conclusiones.

Resumen:

El presente artículo analiza los aspectos sustanciales y procesales en caso de conicto entre

signos distintivos y nombres societarios; Así, se analiza la diferencia de las marcas y

nombres comerciales frente a las denominaciones sociales o razones sociales; de igual

manera, se analizan los aspectos principales del proceso de modificación de denominación o

razón social por conicto con signos distintivos, tales como la competencia, la legitimidad,

la caducidad y su apelación.

Javier André Murillo Chávez

Trazos sobre el proceso de modificación de denominación o razón social por conicto con signos distintivos

1VICENT Chuliá, Francisco – “Introducción al Derecho Mercantil”. Valencia, Tirant, 2002, pp. 188-189.2MESSINEO, Francesco – “Manual de Derecho Civil y Comercial”. Tomo II, Buenos Aires, EJEA, 1979, p. 215.3REINIER Kraakman, Henry Hansmann – “El Rol Esencial del Derecho de las Organizaciones”. En Revista Themis. Época

2, N° 46. Lima, 2003.

Estudiante de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

4forma societaria que se elige no implica esta característica . En este sentido, existen diversos

aspectos importantes que se deciden previamente a la constitución de la misma: ¿Cuál será el

objeto social? ¿Cuánto aportará cada socio? ¿Dónde estará ubicado el local comercial? ¿Quién

estará a cargo de la Administración? ¿Habrá Gerente o Junta Directiva? No obstante, éstas son

decisiones vitales; se resta importancia a una decisión de que a primera vista carece de

importancia: ¿Cómo se llamará la empresa? Muchas veces se toma esta decisión

pormenorizada basándose en razones muy subjetivas; es decir, por ejemplo, se coloca las

iniciales de cada uno de los hijos de los socios, se inventa una palabra cualquiera, se pone

alguna palabra relacionada con las actividades a desarrollar modificada ligeramente, entre

otras.

Es probable que el registrador nunca haga problemas en la inscripción de la persona jurídica

por el nombre de la misma pues, como veremos, la regla sobre los nombres societarios, en esta

etapa, está simplificada tanto que muy pocas veces generará problemas. Es más, en la mayoría

de ocasiones, la decisión respecto al nombre que identificará a la empresa durante toda su

existencia no tendrá repercusiones ni generará controversias; sin embargo, podría suceder

que después de un tiempo, o incluso años luego, de constituida la misma, los socios o

administradores de dicha empresa reciban una demanda de modificación de razón o

denominación social debido a un conicto con los signos distintivos de otra persona jurídica,

ya sea referidos a sus productos o servicios o a la misma empresa, que no fueron detectados al

inicio.

Como podrá prever cualquier persona, además de los costos que generará el propio conicto

en el proceso judicial referido, se producirán diversos costos adicionales; tales como los

derivados del cambio de documentos tributarios, los derivados del cambio de la nueva

publicidad necesaria para hacer conocer el nuevo nombre, los derivados de todos los cambios

de nombre que se deba realizar por documentos administrativos como títulos habilitantes

municipales y sectoriales, entre otros. En este sentido, la pregunta central es cómo evitar

dichos costos o, al menos, cómo elaborar alguna estrategia en dicho proceso para evitar el

mandato de modificación de razón o denominación social, según corresponda.

Así, en la siguientes líneas analizaremos las diferencias conceptuales entre los nombres

societarios y los signos distintivos; también, las circunstancias necesarias para que se

configuren los conictos; y finalmente, el diseño del proceso sumarísimo de modificación de

denominación o razón social.

II. Hijos de la misma madre, separados al nacer: diferencias y semejanzas entre los nombres

societarios y los signos distintivos

Como ha señalado Del Pozo, “es indudable que el Derecho Constitucional ha tenido una

4 Piénsese en la Sociedad Colectiva (Artículo 256 y siguientes de la LGS), la Sociedad en Comandita (Artículo 278 y siguientes de la LGS), la Sociedad Civil ordinaria (Artículo 295 y siguientes de la LGS), y el status de Sociedad Irregular (Artículo 423 y siguientes de la LGS).


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evolución constante e importante, desde sus orígenes hasta nuestros días. Esta rama del 5Derecho es la que dota de contenido a las demás áreas” . De esta manera, es imposible

prescindir de analizar el génesis constitucional de la materia de estudio del presente escrito.

Así, como era posible imaginar, encontramos que los nombres societarios y los signos

distintivos tienen un origen común: la libertad de empresa.

En esta línea, el Tribunal Constitucional Peruano ha desarrollado prácticamente todos los

aspectos del Régimen Económico de la Constitución en la Sentencia N° 008-2003-AI/TC; entre

los cuales, se encuentra el artículo 58 de nuestra Norma Fundamental que contiene justamente

este aspecto. Así, jurisprudencialmente, el derecho a la libertad de empresa consiste en “la

facultad de poder elegir la organización y efectuar el desarrollo de una unidad de producción

de bienes o prestación de servicios, para satisfacer la demanda de los consumidores o

usuarios”; en este sentido, el contenido esencial de este derecho ha sido delimitado de la

siguiente manera:

· Libertad de creación de empresa y de acceso al mercado consistente en el derecho “de

emprender actividades económicas, en el sentido de libre fundación de empresas y 6concurrencia al mercado” ;

· Libertad de organización entendida como el derecho a la “elección del objeto,

nombre, domicilio, tipo de empresa o clase de sociedad mercantil, facultades a los

administradores, políticas de precios, crédito y seguros, contratación de personal, 7política publicitaria, etc.” ;

· Libertad de competencia que puede ser definida como el derecho de pugnar por la

preferencia de consumidores o usuarios en el mercado en base a la propia eficiencia 8económica , la cual está integrada por la “libertad de iniciativa y de organización y, a

9su vez, manifestación de la autonomía de la voluntad contractual” ; y

· Libertad para cesar las actividades entendida como el derecho a que “quien cree una 10empresa la cierre en el momento que considere más oportuno” .

Como podemos observar, la libertad de empresa es uno de los principios rectores del régimen

económico determinado por la Constitución pues sin su expreso reconocimiento lo único que

quedaría es intentar una vaga alusión al derecho de participación de la vida económica de la

Nación prescrito en el inciso 17 del artículo 2 de la Constitución, situación impensable en pleno

Siglo XXI cuando existen fenómenos económicos como la contratación empresarial, las formas

5 DEL POZO, Claudia – “Control Difuso y Procedimiento Administrativo”. Lima, Palestra, 2005, p. 23.6 KRESALJA, Baldo y OCHOA, César – “Derecho Constitucional Económico”. Lima, PUCP, 2009, p. 452.7 Ídem, p. 454.8 En este caso, hemos ensayado una definición basada en STUCCHI López Raygada, Pierino – “La Cláusula General como

elemento esencial en la configuración de los actos de competencia desleal enunciados y no enunciados” en Revista Themis. Edición N° 54. Lima, pp. 287 – 308, y NIHOUL, Paul – “Introducción al Derecho de la Competencia”. Bogotá: Universidad Externado de Colombia. Esto debido a que la Doctrina Constitucional no ha tenido la valentía de definir este aspecto del contenido esencial de la Libertad de Empresa; basta observar que incluso el Tribunal Constitucional ha dejado un vacío en dicha definición en el fundamento 13 de la Sentencia N° 3330-2004-AA/TC.

9 KRESALJA, Baldo y OCHOA, César Ob. Cit., p. 494.10 Ídem, p. 455.

modernas de colaboración empresarial como los joint venture, la proliferación de registro de

propiedad industrial, entre otros que requieren una base autónoma e independiente.

Dentro del contenido constitucional esencial de este importante derecho, se encuentra la

libertad de organización, de donde nace el derecho de elección del nombre de la sociedad; y la

libertad de acceso al mercado y de competencia, de donde se desprende el derecho de la

elección de la política publicitaria de la sociedad y de libertad de pugnar por la preferencia de

consumidores o usuarios del cual surge el derecho de ostentar y utilizar signos distintivos. Tal

como podemos observar, en este precepto constitucional encontramos el origen de ambas

figuras reguladas, cada una, en su propia normativa sectorial.

Comencemos entonces el análisis particular de cada figura. Por un lado, están los nombres

societarios que se caracterizan por identificar a la persona jurídica con fines de lucro; en este

sentido, son análogos al nombre y apellido que identifica a la persona natural. Su función está

orientada a la identificación de las personas jurídicas para la suscripción de negocios jurídicos

en el mercado. Tenemos dos tipos de nombres societarios regulados: la denominación social

que ha sido atribuido a aquellas formas societarias que cuentan con responsabilidad limitada,

como la Sociedad Anónima; y la razón social que ha sido atribuida a las formas societarias

donde los socios responden por las deudas de la sociedad, como la Sociedad Colectiva o la

Sociedad Civil. Queda por recalcar que tanto las denominaciones como las razones sociales

únicamente pueden estar compuestas por letras, números y símbolos legibles.

Tanto la denominación social como la razón social están reguladas en la LGS; estas

identificaciones están relacionadas con la empresa propiamente dicha tanto en su aspecto

estático, cuando se identifica a una empresa, como en su aspecto dinámico, cuando la empresa

se relaciona en transacciones con terceros. En principio, cada particular o grupo de personas

naturales interesadas en crear una persona jurídica tienen la posibilidad de obtener protección

jurídica mediante la inscripción de la constitución de una sociedad ante un Notario mediante 11Escritura Pública ; sin embargo, la protección absoluta se obtendrá únicamente cuando se

adquiera el status de persona jurídica al inscribirse en el Registro correspondiente a cargo de la 12Superintendencia Nacional de Registros Públicos (en adelante, SUNARP) .

Luego, están los signos distintivos consistentes en “palabras, figuras o combinaciones de 13palabras y figuras (…) que se aplican a un producto o a un servicio determinado” ; estos

tienen cuatro funciones principales que claramente exceden las de los nombres societarios: “(i)

la función de distintividad, consistente en que la marca es el instrumento por el cual se

11Definida como “todo documento matriz incorporado al protocolo notarial, autorizado por el notario, que contiene uno o más actos jurídicos” por el artículo 51 del Decreto Legislativo N° 1049 – Decreto Legislativo del Notariado.

12Esto puede deducirse del mandato legal de la concordancia del artículo 5 que señala: “La sociedad se constituye por Escritura Pública, en la que está contenido el pacto social, que incluye el estatuto (…)”; del artículo 6 de la LGS que indica: “La sociedad adquiere personalidad jurídica desde su inscripción en el Registro y la mantiene hasta que se inscribe su extinción.”; y del artículo 77 del Código Civil Peruano de 1984: “La existencia de la persona jurídica de derecho privado comienza el día de su inscripción en el registro respectivo, salvo disposición distinta de la ley”.

13VIBES, Federico – “Derechos de Propiedad Intelectual”. Buenos Aires, AdHoc, 2009, p. 21.


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diferencia un bien o servicio particular en el mercado; (ii) la función de origen empresarial, por

la que la marca identifica a los bienes y servicios con el individuo u empresa que lo produce

y/o ofrece en el mercado; (iii) la función de reputación (o goodwill), por la que la marca

condensa la reputación o imagen en base a la calidad positiva, o negativa, del producto o

servicio ofrecido; y (iv) la función publicitaria, por la que la marca es en sí misma un medio de 14inducción a la contratación de los servicios o compra de los bienes a los que representa” .

En el caso de los signos distintivos, estos se encuentran regulados por la Decisión 486 de la

Comunidad Andina – Régimen Común sobre Propiedad Industrial (en adelante, D486) y el

Decreto Legislativo N° 1075 – Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la

Comisión de la Comunidad Andina que establece el Régimen Común sobre Propiedad

Industrial (en adelante, DL1075); y en efecto, tal como señala Novak, las fuentes del Derecho

Comunitario comunes a Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador como la D486 son aplicables 15directa, preferente e inmediatamente por los organismos estatales de estos países , sea este el

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad

Intelectual (en adelante, INDECOPI), la SUNARP o el Poder Judicial. De esta manera, existe

un gran deber de los funcionarios públicos peruanos de conocer la normativa internacional

aplicable en los casos concretos sobre Propiedad Industrial.

Son varios los tipos de signos distintivos que encontramos: las marcas, los lemas comerciales,

las marcas colectivas, las marcas de certificación, el nombre comercial, los rótulos o enseñas,

las denominaciones de origen y las indicaciones de procedencia. En el presente trabajo nos

vamos a limitar al estudio de los nombres comerciales y las marcas, para simplificar el estudio 16del tema .

Primero, uno de los aspectos comunes a los diversos signos distintivos son un trio de

principios aplicables a la materia de una manera más amplia o restringida en determinados

casos: (i) el principio de territorialidad, que implica que los registros o la protección es limitada

a un espacio geográfico determinado; (ii) el principio de especialidad, que implica que se

confiere protección respecto a determinados productos o servicios conforme a una 17clasificación uniforme ; y (iii) el principio de buena fe, por el cual cualquier uso o registro de

signos distintivos tiene que ser realizado lealmente en el mercado sin intención de causar

14MURILLO Chávez, Javier André – “Sobre las marcas en la actualidad” en Diario del Cusco – Columna de Opinión. Cusco, 17 de Agosto de 2012, p. 6. Ver también: VIBES, Federico Ob. Cit., p. 95. CASTRO García, Juan David – “La Propiedad Industrial”. Bogotá, UEC, 2009, pp. 66-68. OTAMENDI, Jorge – “Derecho de Marcas”. 8° Edición. Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 2012, pp. 2-6. Y FERNÁNDEZ-NÓVOA, Carlos – “Tratado sobre Derecho de Marcas”. 2° Edición. Madrid, Marcial Pons, 2004, p. 70.

15 NOVAK, Fabián – “La Comunidad Andina y su Ordenamiento Jurídico” en AA.VV. – “Derecho Comunitario Andino”. Lima, PUCP, 2003, pp. 68-79.

16 Cabe recalcar que muchas de los otros signos distintivos siguen muchos de los rasgos de estas dos figuras y que las reexiones podrán ser aplicadas analógicamente, siempre cuidando los aspectos particulares de cada figura como, por ejemplo, la especial función de indicación de calidad de la marca de certificación siguiendo parámetros técnicos y la de la denominación de origen respecto al origen geográfico de los productos o servicios.

17 INDECOPI y la mayoría de países alrededor del mundo utilizan la Clasificación de Niza basada en 34 clases de producto y 10 clases de servicios. Para poder ver una versión resumida de esta clasificación: INDECOPI – “Clasificación de Niza” [en línea] en INDECOPI – Portal Web Institucional. Décima Edición. Consulta: 13 de Septiembre de 2013.

< http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/11/jer/clasi_pro_servicios/Niza10_Resumen.pdf >


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perjuicio a otro agente.

Entrando a detalles particulares, la marca es el signo distintivo más común del mercado; en 18sencillo, “es el signo que distingue un producto o un servicio de otro” . En efecto, la marca

puede distinguir productos como galletas, jabón, automóviles, prendas de vestir, entre otras;

o servicios como restaurantes, lavanderías, servicios contables, litigación, entre otros. De igual

manera, la marca puede ser denominativa, compuesta únicamente por letras, números o

símbolos que pueden ser leídos, escritos o pronunciados; grafica, compuesta por figuras que

no pueden ser ni leídas, ni escritas, ni pronunciadas; y, finalmente, mixtas que son aquellas

que tienen elementos de las anteriormente mencionadas.

La protección jurídica de una marca se obtiene mediante el registro ante la Dirección de Signos

Distintivos de INDECOPI (en adelante, DSD) y se restringe al territorio nacional y a los

productos y servicios determinados en el mismo registro inicial; es decir, que las empresas

extranjeras deberán registrar sus marcas en el Perú para tener protección efectiva en nuestro

país, y de igual manera, sólo se protege la misma respecto a la lista determinada de productos

y servicios indicados al momento de inscribirla.

En igual sentido, un nombre comercial es “el signo que permite individualizar a una empresa

en relación con las otras empresas presentes en un mercado. Es bajo esa denominación que se 19explota comercialmente una empresa” . Este signo distintivo, a diferencia de la marca, se

identifica con una empresa, una actividad económica o un establecimiento mercantil y se

determina mediante la clasificación por la clase de productos o servicios que comercializa en el

mercado. También puede estar compuesto por únicamente denominaciones, figuras o signos

mixtos.

A diferencia de las marcas, el nombre comercial se protege desde el primer uso en el mercado

sin necesidad de registro; sin embargo, cuando existe algún conicto con la marca deberá ser

reconocida por la Comisión de Signos Distintivos (en adelante, CSD) de INDECOPI y, claro, se

puede realizar un registro declarativo por la DSD. Otra diferencia es que la territorialidad de

los nombres comerciales no siempre es el territorio nacional, sino que de acuerdo al uso del

mismo puede restringirse incluso a zonas menores como distritos, provincias y

18 OTAMENDI, Jorge Ob. Cit., p. 1.19CASTRO García, Juan David Ob. Cit., pp. 223-224.

Marca Denominativa Marca Figurativa Marca Mixta

NOKIA Certificado N° 75133

Certificado N° 53407

Certificado N° 107603Fuente: Elaboración propia


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departamentos. Finalmente, como tema que excede la materia estudio del presente trabajo,

cabe únicamente mencionar que en caso de conicto entre marcas y nombres comerciales

existen tres pautas fijadas jurisprudencialmente por INDECOPI a través de su 20Jurisprudencia .

Ya analizadas las semejanzas de las figuras, podemos entrar a analizar las diferencias.

Primeramente, las diferencias en razón de signos distintivos y nombres societarios son un

poco más genéricas: primero, las reglas de aplicación son distintas en ambos casos

encontrándonos en materia de Propiedad Industrial en caso de los signos distintivos y en

materia societaria cuando hablamos de denominaciones o razones sociales. Segundo, la

razonabilidad o telos de su protección es distinta, los signos distintivos son protegidos para 21servir de fuente de ahorro de costos de transacción en el mercado para los consumidores que

identificaran uno de estos signos con determinado origen empresarial, reputación y calidad;

mientras que los nombres societarios son protegidos para identificar al agente en el mercado.

Y, tercero, el uso de signos distintivos es totalmente facultativo, mientras que el uso de un

nombre societario es un requisito sine qua non de la existencia de las empresas puesto que si no

lo tuvieran estas serían inidentificables.

Quizás las marcas y los nombres societarios son las figuras que más diferencias encuentran

entre sí; las marcas pueden estar constituidas por denominaciones, logotipos gráficos y signos

mixtos, mientras que los nombres societarios únicamente letras, símbolos y números; de igual

manera, los nombres societarios distinguen una persona jurídica determinada en el mercado,

mientras que las marcas identifican productos y servicios de un determinado origen

empresarial, pudiendo incluso haber licenciatarios (personas jurídicas distintas del titular del

registro de marca) que estén autorizados a utilizar la marca; de igual manera, el control de

registro de marcas es distinto al control registro de nombres societarios, como veremos más

20Así, en las Resoluciones N° 358-2009/TPI, N° 134-2009/TPI, N° 1525-2010/TPI, N° 327-2012/TPI, N° 537-2013/TPI, N° 415-2011/TPI, N° 133-2013/TPI, N° 014-2013/TPI, entre muchas otras; la Sala de Propiedad Intelectual de INDECOPI ha señalado tres reglas concretas: (i) Ante el conicto entre un nombre comercial anteriormente utilizado y la solicitud de registro de una marca: el titular de un nombre comercial sólo podrá oponerse al registro idéntico o similar a su signo cuando el ámbito geográfico de inuencia de su nombre comercial abarque casi todo el territorio peruano logrando la denegatoria del registro de marca; (ii) ante un conicto entre un nombre comercial solicitado y una marca o nombre comercial registrado: en caso se solicite el registro de un nombre comercial (o de una marca sobre la base de la titularidad de un nombre comercial) no podrá ser registrado si ya existe registrado a favor de un tercero un signo distintivo que sea idéntico o similar al suyo, incluso cuando el nombre comercial de la solicitante haya sido utilizado en el comercio con anterioridad al registro del tercero, aquí no es necesario determinar el ámbito territorial del nombre comercial registrado puesto que la publicidad que otorga el registro determina que éste sea protegido en todo el territorio nacional, finalmente aun cuando el registro del nombre comercial solicitado no sea concedido, la marca o nombre comercial registrado sustento de la denegatoria del registro deberá respetar la zona de inuencia económica del nombre comercial solicitado y que ha sido utilizado con anterioridad; y (iii) ante un conicto entre un nombre comercial solicitado y un nombre comercial utilizado con anterioridad a la solicitud de registro: habrá que atender a la antigüedad de los mismos, en caso que el nombre comercial del opositor sea más antiguo que el del solicitante, sólo podrá lograr la denegatoria del registro si éste tiene una inuencia efectiva en gran parte del territorio del país pues en caso contrario, se procederá al registro del nombre comercial posterior, sin perjuicio de que éste deba respetar el ámbito de protección del nombre comercial anterior, y si el uso del nombre comercial posterior genera confusión en la zona geográfica de inuencia económica del nombre comercial anterior, aun cuando prospere el registro del nombre comercial posterior, en esa zona geográfica dicho nombre comercial no podrá usarse.

21Según Posner y Landes, “El valor de la marca utilizada por una empresa para designar sus bienes equivale a la reducción de costes de búsqueda de los consumidores en virtud de la información que ella transmite sobre la calidad de sus bienes”. POSNER, Richard y LANDES, William – “La Estructura Económica del Derecho de Propiedad Intelectual e Industrial”. Traducción de Víctor Manuel Sánchez Álvarez. Madrid, Fundación Cultural del Notariado, 2006, p. 221.


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adelante a profundidad; finalmente, la labor del Estado a través de INDECOPI no sólo es el

registro de la marca sino que además cuenta con un deber especial de protección de las mismas

en una etapa posterior al registro junto al particular pudiendo iniciar acciones de infracción de

oficio como lo señala el artículo 111 del DL1075, mientras que el rol del Notario y del

Registrador de la SUNARP únicamente se limita al registro dejando a los particulares la

defensa y protección del nombre societario en la etapa post-registral.

Ahora, el problema se encuentra en diferenciar el nombre comercial y los nombres societarios;

tanto es así que la propia D486 tuvo que establecer que son diferentes al señalar en el artículo

190: “(…) Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones

sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir. (…)”. Efectivamente, al igual que

las marcas, la protección y reconocimiento (o registro) del nombre comercial está encargado al

Estado a través de INDECOPI, mientras que el notario y la SUNARP son los encargados de

registrar los nombres societarios sin un deber de protección posterior al registro. De igual

forma, una empresa sólo puede tener una denominación o razón social, mientras que “podrá

tener más de un nombre comercial” como indica expresamente el artículo 190. Aquí cabe

realizar una profundización en las diferencias generales porque el análisis debe ser más

agudo; así, como señala Miranda,

“el nombre comercial se concibe como el signo distintivo de la empresa en el

mercado (o, si se prefiere, del empresario en el ejercicio de su actividad empresarial-

concurrencial) [signo de diferenciación empresarial-concurrencial], la denominación

social, en cambio, se configura como el signo identificador del ente colectivo, como

sujeto titular de derechos y deberes y centro de imputación de responsabilidades en el 22tráfico jurídico (signo de identificación personal-patrimonial)” .

En este sentido, debemos observar que el nombre comercial es el uso de una denominación,

figura o ambos para publicitar la empresa, actividad económica o establecimiento mercantil;

mientras que la denominación o razón social es el uso de una denominación para lograr

identificarme en, por ejemplo, negocios jurídicos y actos de infracción al consumidor dentro

del mercado. Se podría decir, en términos sencillos, que mientras el nombre comercial sirve

para identificar actividades económicas de una manera atractiva en pugna por consumidores

(función dinámica); el nombre societario sirve para identificar a un sujeto de derecho de

manera formal en el mercado (función estática) así como para interrelacionarse con los demás

(función dinámica) tanto ante consumidores como ante otros proveedores y el Estado. Así,

parten dos diferencias más finas: primero, que el nombre comercial tiene como objetivo captar

consumidores, lo cual tiene coherencia con la función publicitaria de los signos distintivos,

mientras que el nombre societario tiene una función meramente identificadora o informativa.

Y segundo, el nombre societario sólo identifica un sujeto de derecho denominado,

generalmente, persona jurídica o, específicamente dependiendo de cada caso, sociedad;

mientras que el nombre comercial puede identificar no sólo una persona jurídica, sino también

22MIRANDA Serrano, Luis María – “Denominación social y nombre comercial: funciones y disfunciones”. Madrid, Marcial Pons, 1997, p. 19.


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actividades económicas que realiza una persona natural o el establecimiento mercantil

dirigido por una persona natural.

Conforme con este análisis, Miranda define el nombre comercial como “el signo distintivo

estatuido legalmente con la finalidad de diferenciar inmediatamente a la empresa y 23mediatamente a su empresario titular en las relaciones concurrenciales o de mercado” ; y la

denominación (o razón) social como “una expresión denominativa, necesaria en toda

sociedad mercantil, cuya función normativo-típica estriba, básicamente, en identificar e

individualizar al ente societario, permitiéndole constituirse en centro de imputación de las

responsabilidades dimanantes de la actividad que desarrolla, al tiempo que le posibilita 24personificarse en el tráfico , como sujeto jurídico titular de derechos y deberes” .

Un par de ejemplos pueden ser de utilidad. Primero un ejemplo real: la empresa de

denominación social Cencosud Peru S.A., tiene registrada la marca denominativa METRO en

clase 30 (Certificado N° 51187) para poder vender productos como café, helados, azúcar, miel,

polvos para hornear, productos de pastelería, entre otros; de igual forma, tiene la marca

denominativa METRO en clase 03 (Certificado N° 49710) para poder vender productos como

jabones, productos de perfumería, cosméticos, lejía, entre otros; así, tiene también la misma

marca en clases 18, 24, 32, 16, 21 y otras. Sin embargo, también cuenta con varios nombres

comerciales METRO en clase 30 (Certificado N° 11346), en clase 32 (Certificado N° 11346), en

clase 21 (Certificado N° 11354), entre otros. La pregunta es ¿Por qué esta persona jurídica tiene

diversos registros? En principio, la marca está registrada para poder expedir productos

comercializados por ella como por ejemplo arroz METRO, café METRO, papel higiénico

METRO, entre otros; luego, los nombres comerciales METRO están registrados para poder

identificar sus diversos establecimientos mercantiles y actividad empresarial, al relacionarse

con la venta de ciertos productos, con los consumidores a través de los letreros exteriores como

normalmente se observa fuera de sus locales; y finalmente la denominación social permite la

identificación de la persona jurídica para efectuar negocios jurídicos tanto con sus

proveedores como con los consumidores, así cuando uno compre productos de esta empresa

siempre verá que se consigna “Cencosud Peru S.A.”, en la boleta junto a su número de

Registro Único de Contribuyente (RUC).

El segundo ejemplo es ficticio, pero muy probable de encontrar en la realidad: imaginemos

que frente a nuestra casa o en la esquina al costado del edificio donde vivimos hay una bodega

pequeña donde siempre vamos a comprar víveres o algún snack; en esta tienda, un señor nos

atiende muy amablemente emitiéndonos una boleta cuando compramos. Es muy probable

que la tienda diga BODEGA DON LUCHO, que será el nombre comercial, en la parte exterior

pero que en la boleta de venta se señale “Luis Ramírez Castillo”, nombre de la persona natural

con negocio, o Lucho Industria E.I.R.L., denominación social de la persona jurídica, con un

RUC; lo que pasa es que los negocios pequeños normalmente nunca registran marcas y usan de

23Ídem, p. 99.24Ídem, p. 117.


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facto los nombres comerciales que, como señalamos, no requieren registro para su protección.

Es interesante destacar que poco o nada les interesa la Propiedad Industrial a este sector 25empresarial salvo contadas excepciones o cuando están en constante crecimiento . Sin

embargo, aquí se recalca dos puntos: primero, que el uso de un nombre comercial puede

identificar a una persona natural con actividad económica; y, segundo, que es imprescindible

contar con una denominación social si se trata de una persona jurídica.

III. El sistema de establecimiento de identificación de las empresas en el Ordenamiento

Jurídico Peruano: la regla de control ex–post en el conicto entre un nombre societario y

un signo distintivo

Habiendo revisado las diferencias y semejanzas conceptuales entre las figuras de los signos

distintivos y los nombres societarios, podemos ahora ingresar al sistema particular de registro

y defensa de los mismos tanto en la etapa de registro como en una etapa posterior al mismo; la

operación consta de dos filtros que, como veremos, no necesariamente son los más eficientes:

a. El ámbito privado del Notario y el rol del registrador en SUNARP: la primera parte del

artículo 9 de la LGS

La primera parte del artículo 9 de la LGS establece la regla aplicable únicamente por el

registrador en la SUNARP al momento de inscribir la constitución de la persona jurídica. Así

señala: “(…) El Registro no inscribe a la sociedad que adopta una denominación completa o

abreviada o una razón social igual a la de otra sociedad preexistente (…)”. Y, efectivamente,

como confirma el artículo 16 de la Resolución de Superintendente de los Registros Públicos N°

200-2001-SUNARP-SN – Reglamento del Registro de Sociedades (en adelante, RRS), igualdad

debe ser entendida como total coincidencia entre las denominaciones en los índices de

búsqueda o las variaciones de matices de escasa significación (tales como el uso de las mismas

palabras con la adición o supresión de artículos, espacios, preposiciones, conjunciones,

acentos, guiones o signos de puntuación; o el uso de las mismas palabras en diferente orden,

así como del singular y plural).

El efecto de esta norma es que tanto el Notario al extender la Escritura Pública de constitución

de la entidad así como el registrador de la SUNARP únicamente cuentan con el deber, el

primero para con el cliente y el segundo para con el administrado, de efectuar una búsqueda

literal en el índice de Registros Públicos para que el registro resulte exitoso en el primer caso y

sea válido en el segundo. Como podremos imaginar, esta búsqueda no encontrará semejanzas

o parecidos en nivel fonético, gráfico o conceptual; es decir, por ejemplo, no diferenciará entre

ADIDOS S.A.C. de ADIDAS S.C.R.L. (similitud gráfica), ZYNC E.I.R.L. de SINC S.A.A.

(similitud fonética), o PUMA DOS S.C. de TIGRE TRES S.A. (similitud conceptual),

25Un dato interesante es proporcionado por Rodríguez y Venturo cuando listan aquellos nombres de bodegas más repetidos en el Perú: BODEGA MARY, BODEGA JULY, LA BODEGUITA y LA TIENDITA. RODRIGUEZ, Gustavo y VENTURO, Sandro – “AMPAY PERU”. Lima, Aguilar, 2008, p. 87. Este dato revela el poco o nulo interés de los pequeños empresarios en la Propiedad Industrial, a menos que se les presenten problemas concretos con un empresario cercano a su establecimiento o se encuentren en pleno desarrollo económico llegando a competir con otros empresarios en el mercado.


244

pudiéndose presentar convivencias registrales tanto en Escrituras Públicas como en Registros

Públicos entre estas empresas.

Finalmente, cabe señalar que en esta etapa, al final el Notario o el Registrador trasladará los

costos de estas búsquedas literales al consumidor ya sea a través de honorarios o a través de

tasas; siendo incluso posible que se den fallas como las mencionadas que podrían traer

complicaciones posteriormente, como podremos ver.

b. El control jurisdiccional encargado Juez: la segunda parte del artículo 9 de la LGS

La otra parte del sistema queda establecida con la segunda parte del artículo 9 de la LGS que

señala:

“No se puede adoptar una denominación completa o abreviada o una razón

social que contenga nombres de organismos o instituciones públicas o signos

distintivos protegidos por derechos de propiedad industrial o elementos protegidos

por derechos de autor, salvo que se demuestre estar legitimado para ello. (…) los

afectados tienen derecho a demandar la modificación de la denominación o razón

social por el proceso sumarísimo ante el juez del domicilio de la sociedad que haya

infringido la prohibición”.

Aquí el mensaje es para el Juez y los miembros de la persona jurídica. Una vez realizado el

Registro que puede contener las deficiencias señaladas, se le impone una carga a los miembros

de una persona jurídica para que, cuando efectivamente noten un problema respecto a su

denominación en comparación con otra o cuando se les notifique una demanda por algún

problema con su denominación en comparación con otra, tengan que efectuar modificaciones

a su denominación o razón social; lo cual, implica más costos como cambiar documentos

contables, cambiar contratos, cambiar muchos otros documentos en los que se identificó a la

empresa.

De igual manera, cuando se señala exactamente la frase “que contenga (…) signos distintivos

protegidos por derechos de propiedad industrial” se implican varias preguntas y cuestiones

que deberá absolver el Juez en el caso concreto, que como veremos no son para nada claras.

Aquí no sólo se buscarán coincidencias (¿Y semejanzas?) en el Registro de Sociedades, sino

que deberá buscarse en los Registros de Signos Distintivos que maneja la DSD de INDECOPI.

De igual manera, cabe recalcar que una de las grandes dificultades es que los Jueces y

Tribunales del Poder Judicial actual tienen una grave falta de especialización en temas como 26este que son susceptibles de presentarse ante sus despachos cada cierto tiempo.

26Cabe recalcar lo señalado por De la Jara: “entre los principales problemas que presenta la justicia civil se encuentra la excesiva duración de los procesos, la falta de capacitación y especialidad de los jueces que resuelven sobre estas materias y la falta de predictibilidad de las decisiones judiciales”. DE LA JARA Basombrío, Ernesto – “¿Se puede reformar el Poder Judicial?” [en línea]. En: Justicia Viva (WEB). Consulta: 16 de Mayo de 2013. Lima, 2004.< http://www.justiciaviva.org.pe/publica/pj.pdf >En este caso, si esto fue dicho para la justicia civil, a fortiori como es de esperarse, la especialización en temas de justicia mercantil y comercial por parte de los jueces es prácticamente nula.


245

Como podemos observar, en el caso de conicto entre un signo distintivo y un nombre

societario el sistema está basado en un control ex-post de las fallas cometidas en el génesis de

la Escritura Pública y/o el Asiento Registral por el Juez.

IV. Cuando el Juez utiliza la camiseta de INDECOPI: el diseño del proceso de modificación

forzosa de nombre societario y problemas concretos

Como hemos visto, entonces, el establecimiento de un nombre societario cuenta con dos filtros

específicos: el primero, se tramita ante el Notario y el registrador de la SUNARP y consiste en

la búsqueda de coincidencias literales en el Registro Público de Sociedades (filtro fisiológico);

el segundo, se demanda ante el Juez en proceso sumarísimo quien, veremos, debe realizar más

que una búsqueda literal y determinar la preferencia del Ordenamiento por uno u otro

derecho en el mercado: o el derecho de marca / nombre comercial o el derecho a la

denominación o razón social. En este sentido, comencemos por analizar las figuras procesales

determinantes en este tipo de procedimiento.

a. La Competencia y el tipo de proceso

El artículo 9 de la LGS establece que “los afectados tienen derecho a demandar (…) por el

proceso sumarísimo ante el juez del domicilio de la sociedad que haya infringido la

prohibición”; la pregunta será ¿Es realmente esta una norma procesal que indica la 27competencia y la vía procesal? Concordando este artículo con el inciso 8 del artículo 546 del

Código Procesal Civil Peruano (en adelante, CPC), encontramos que la habilitación respecto al

tipo de proceso es correcta; efectivamente, se está estableciendo que el proceso sumarísimo

civil es el indicado para tramitar la acción de modificación de denominación o razón social. De

igual manera, queda claro que la competencia en razón del territorio es el forum rei del

demandado que coincide con lo prescrito por el artículo 17 del CPC pues la demandada

siempre será una persona jurídica.

Sin embargo, ante el silencio del artículo 527 del CPC sobre la competencia del magistrado, en

razón de la materia y en razón de la función, que tendrá a su cargo el caso queda la duda si

tendrá que ser un Juez de Paz, un Juez de Paz Letrado o un Juez especializado en lo Civil o en lo 28Comercial . Creemos que por ser un tema de alta especialidad y complejidad (como por

ejemplo una exhortación final a otras instituciones del Estado como lo es la SUNARP),

deberíamos entender de manera literal el concepto de “Juez” del artículo 9 de la LGS y

27Coincidimos con la definición de competencia señalada por Priori como “la aptitud que tiene un juez para ejercer válidamente la potestad jurisdiccional (…) definida en virtud de determinados ámbitos que la ley se encarga de establecer. De esta forma, (…) es un presupuesto de validez de la relación jurídica procesal”. PRIORI Posada, Giovanni – “La Competencia en el Proceso Civil Peruano”. En Revista Derecho & Sociedad, Año 15, N° 22. Lima, 2004, p. 39.

28 En teoría todos serían “Jueces” competentes: el Juez de Paz por expresa mención del inciso 6 de la Ley N° 29824 – Ley de Justicia de Paz; el Juez de Paz Letrado por el inciso 1 del artículo 57 del Decreto Supremo N° 017-93-JUS – Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial (en adelante, LOPJ) – modificado por la Ley N° 28457; y el Juez Civil por el inciso 1 del artículo 49 de la LOPJ.


246

establecer que efectivamente será competente el Juzgado especializado en lo Comercial o, en

su defecto, en lo Civil.

Entonces, si se plantea la demanda en un foro distinto al del lugar de domicilio del demandado

dirigido al Juzgado Especializado; la demanda debería ser declarada improcedente en virtud

del inciso 4 del artículo 427 del CPC.

b. Sobre la legitimidad para obrar activa del Demandante

En el tema de las partes del proceso comienzan las primeras complicaciones. Cabe

preguntarnos primero, ¿Únicamente el titular de un registro de marca o nombre comercial

tienen legitimidad activa? Recordemos que incluso un sujeto de derecho puede usar un

nombre comercial no reconocido por el INDECOPI y gozar de protección, en ese caso ¿Se

tendrá que probar ante un Juez el uso del nombre comercial para tener legitimidad? En este

caso, considero que lo más recomendable es que se tome como prueba sine qua non de la 29legitimidad activa en el proceso un Certificado de Marca o un Certificado de Nombre

Comercial expedido por la DSD del INDECOPI, mas no una simple solicitud pues carece de

certeza sobre los derechos de propiedad industrial al ser únicamente titular de un derecho

expectaticio de registro.

Si fuera de otra manera; es decir, habilitando la legitimidad a titulares de facto de nombres

comerciales tergiversaríamos las funciones de cada entidad pues el Juez asumiría el rol

encargado a la DSD de INDECOPI respecto de análisis de protección sobre un nombre

comercial. Así, como señala el artículo 86 del DL1075: “En los casos que se pretenda hacer valer

un derecho en base a un nombre comercial, usado o registrado, el titular del nombre comercial

deberá demostrar su uso o el conocimiento del mismo en el Perú, por parte del público

consumidor pertinente, para distinguir actividades económicas iguales o similares a aquellas

que se distinguen con el signo que motiva el inicio de la acción legal”. En el caso de este

proceso, el Poder Judicial no puede asumir las funciones que corresponden al INDECOPI

pues tal como se desprende de la lectura del artículo 36 del Decreto Legislativo N° 1033 – Ley

de Organización y Funciones del INDECOPI (en adelante, LOFI), corresponde a la DSD

proteger los derechos otorgados sobre marcas y nombres comerciales; administrar los

registros correspondientes; otorgar, reconocer, declarar, anular, cancelar o limitar tales

derechos luego de un debido procedimiento administrativo.

En este sentido, entendemos que queda limitada la legitimidad activa del proceso sumarísimo

de modificación de denominación o razón social a aquellos titulares de derechos de marca o

nombre comercial que cuenten con un Certificado de Marca o Nombre Comercial expedido

por la DSD del INDECOPI; de esta manera, cabrá declarar improcedente la demanda según

los incisos 1 y 6 del artículo 426 del CPC en caso de que no se presente dicho documento hasta

29 Entendemos, como señala Priori, legitimidad para obrar activa como “posición habilitante que se le exige al demandante para poder plantear la determinada pretensión”. PRIORI, Giovanni – “La Legitimidad para obrar. Comentario al Artículo VI del Título Preliminar del Código Civil” en AA.VV. – “El Código Civil comentado por los 100 mejores especialistas”. Tomo I. Lima, Gaceta Jurídica, 2003, p. 68.


247

la admisión del proceso.

Ahora, la segunda complicación: según los artículos 63 y 71 de la Constitución Política del

Perú de 1993, la inversión extranjera y la propiedad de extranjeros tienen las mismas

condiciones que la inversión y la propiedad nacionales; entonces, los derechos sobre

Propiedad Industrial, ya sean marcas o nombres comerciales, son considerados valiosos 30activos en el mercado protegidos incluso por Tratados Internacionales . Cabe preguntarse,

31¿El Juez deberá admitir demandas basadas en Certificados de Marca registrados en el

extranjero?

El problema se origina por la amplia mención que realiza el artículo 9 de la LGS cuando señala

“signos distintivos protegidos por derechos de propiedad industrial”; en este sentido, según 32la visión teleológica de este proceso, la legitimidad no debería quedar restringida

únicamente a los signos distintivos protegidos por derechos de propiedad industrial que

cuenten con protección efectiva dentro del territorio nacional ya que, aunque nos limita el

principio de territorialidad, lo que se busca con este proceso es evitar los usos indebidos y

desautorizados de marcas y nombres comerciales para que empresas peruanas no obtengan

provecho de la reputación ajena que condensan estos signos; independientemente de que

estos sean de titularidad de extranjeros o peruanos. Debe quedar claro para el Juez que: (i) la

aplicación de los Tratados Internacionales es directa por mandato del artículo 55 de la

Constitución que los incorpora como normas del Ordenamiento Jurídico Peruano; y (ii) existe 33un mandato especial por el trato nacional que implica que las empresas extranjeras tendrán

la misma condición de acceder a los recursos legales y la misma protección que los nacionales.

Así, podemos encontrar hasta tres situaciones: la primera, cuando se presenta un Certificado

de Marca obtenido en algún país de la Comunidad Andina; la segunda, cuando se presenta un

Certificado de Marca garantizado en algún país miembro de la Convención de Washington; y

la tercera, cuando se presenta un Certificado de Marca basado únicamente en el Convenio de

Paris. Conforme a lo señalado, tal como está planteado el artículo 9 de la LGS, vemos como la

legitimidad activa del proceso sumarísimo de modificación de denominación o razón social es

ampliada también a aquellos titulares de derechos de marca que cuenten con un Certificado

expedido por órganos estatales competentes de los países miembros de la Comunidad

30Entre los cuales se encuentra la Convención de Washington, en vigor para el Perú desde 1937; el Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), aplicable al Perú como miembro de la OMC desde 1994; el Convenio de Paris, en vigor desde 1995; entre otros.

31Aquí queda claro por el artículo 86 del DL1075 que un Juez no podrá admitir la presentación de una demanda de modificación de denominación o razón social basándose el demandante en un Certificado de Nombre Comercial del Extranjero porque esta protección es sumamente territorial y, nuevamente, admitir esto implicaría que el Juez tenga que evaluar pruebas de uso en el Perú si se exige demostrar interés real en el país, lo cual excede sus funciones y desnaturaliza la función jurisdiccional.

32Según Rubio, según el criterio teleológico, “el intérprete asume que la interpretación debe ser realizada de manera tal que, en la medida de lo posible se obtenga una finalidad predeterminada de la aplicación de la norma jurídica”. RUBIO, Marcial – “El Sistema Jurídico: introducción al Derecho”. Lima, PUCP, 2007, p. 221.

33Establecido en casi todos los Tratados Internacionales sobre Propiedad Industrial: el artículo 1 de la D486; el artículo 1 de la Convención de Washington; primera parte del Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC); artículo 2 del Convenio de París; entre otros.


248

Andina, la Convención de Washington y el Convenio de París.

Aunque lo señalado se desprenda de la literalidad y razonabilidad de las normas jurídicas,

creemos que debería agregarse un requisito de muestra de interés real o prueba de mala fe del 34solicitante para no restringir de manera completa el principio de territorialidad . De esta

manera, analógicamente a lo establecido para las oposiciones basadas en el artículo 147 y 137

de la D486, el Juez debería pedir una muestra de interés real en el mercado tal como una

solicitud de la marca ante la DSD de INDECOPI; o pedir pruebas de la mala fe de los

registradores que podría deberse a la intención de perpetuar actos de competencia desleal

previstos en los artículos 9 y 10 del Decreto Legislativo N° 1044 – Ley de Represión de la 35Competencia Desleal (en adelante, LRCD) que podría demostrarse con la presentación de la

denuncia ante la CSD de INDECOPI. En este sentido, de los supuestos analizados, sólo el 36artículo 7 de la Convención de Washington exige un requisito de prueba de la mala fe ;

nosotros creemos que lo mismo debería interpretarse analógicamente en caso de legitimidad

activa basada en el Convenio de Paris y la D486. Sólo de esta manera evitamos convertir al Juez

en analista de temas de Propiedad Industrial, como hemos señalado antes.

Así, concluyentemente, queda ampliada la legitimidad activa en el proceso de modificación

de denominación o razón social a raíz de derechos de signos distintivos registrados en el

extranjero, cuando se demuestre interés real por parte del titular o mala fe por parte de

miembros de la persona jurídica, en base a los tratados internacionales mencionados.

Una tercera complicación se encuentra en responder lo siguiente: ¿Debe primar un signo

distintivo posterior al registro de la persona jurídica o únicamente signos distintivos

anteriores al registro? La respuesta a este conicto es sencilla: prior in tempore, potior in iure.

Sería contrario al básico principio de temporalidad del Derecho admitir una demanda basada

en una marca posteriormente registrada o admitir una demanda basada en un nombre

comercial usado (¿O registrado?) luego de la constitución de la persona jurídica demandada.

34Como señala Northcote, el “principio de territorialidad se rompe cuando el país tiene suscritos acuerdos o tratados internacionales que lo obliguen a otorgar protección recíproca a las marcas registradas en otros países”. NORTHCOTE, Cristhian – “Los Principios aplicables a las protección de marcas” [en línea] en Revista Actualidad Empresarial. N° 190. Lima, 2009, p. X-2. Consulta: 14 de septiembre de 2013.

< http://www.aempresarial.com/web/revitem/43_10119_34465.pdf >35Estos son “actos de confusión” consistentes en “actos que tengan como efecto, real o potencial, inducir a error a otros

agentes en el mercado respecto del origen empresarial de la actividad, el establecimiento, las prestaciones o los productos propios, de manera tal que se considere que estos poseen un origen empresarial distinto al que realmente les corresponde” (artículo 9 de la LRCD); o “actos de aprovechamiento indebido de la reputación ajena” consistentes en “actos que, no configurando actos de confusión, tienen como efecto, real o potencial, el aprovechamiento indebido de la imagen, el crédito, la fama, el prestigio o la reputación empresarial o profesional que corresponde a otro agente económico, incluidos los actos capaces de generar un riesgo de asociación con un tercero” (artículo 10 de la LRCD).

36Artículo 7 de la Convención de Washington: “Todo propietario de una marca legalmente protegida en uno de los Estados contratantes conforme a su legislación interna, que tenga conocimiento de que alguna persona o entidad usa o pretende registrar o depositar una marca sustancialmente igual a la suya o susceptible de producir confusión o error en el adquirente o consumidor de los productos o mercancías a que se apliquen, tendrá el derecho de oponerse al uso, registro o depósito de la misma, empleando los medios, procedimientos y recursos legales establecidos en el país en que se use o pretenda registrar o depositar dicha marca, probando que la persona que la usa o intenta registrar o depositar, tenía conocimiento de la existencia y uso en cualquiera de los Estados contratantes, de la marca en que se funde la oposición, y que ésta se usaba y aplicaba y continúa usándose y aplicándose a productos o mercancías de la misma clase; y, en consecuencia, podrá reclamar para sí el derecho a usar preferente y exclusivamente, o la prioridad para registrar o depositar su marca en el país de que se trate, siempre que llene las formalidades establecidas en la legislación interna y en esta convención”.


249


250

En el primer caso, la marca deberá estar garantizada previamente a la constitución de la

persona jurídica mediante Escritura Pública ante el Notario; no hay excepciones, pues de

admitir lo contrario se crearía un supuesto injusto ya que los miembros de la persona jurídica

ni siquiera pudieron tener conocimiento de la existencia de la marca. Precisamente, este es otro

de los motivos por los cuales se tiene que admitir la legitimidad activa en base al registro de

marca del extranjero sólo si se cuenta con un registro previo y demostrando el interés real y/o

la mala fe.

En el caso de los nombres comerciales nos encontramos ante un supuesto especial debido a la

necesidad de pruebas de uso, conforme el artículo 86 del DL1075. Como hemos señalado, el

Juez no puede evaluar las pruebas de uso pues esta es la labor corresponde únicamente al

INDECOPI; por lo tanto, la primacía temporal deberá ser determinada no respecto al uso del

nombre comercial, sino respecto al registro efectivo del mismo ante la DSD del INDECOPI que

deberá ser previo a la Escritura Pública.

En este sentido, queda determinado que tendrán legitimidad para obrar activa en el proceso

de modificación de denominación o razón social:

Los titulares de un registro de marca nacional registrado previamente a la constitución

de la Persona Jurídica ante la DSD de INDECOPI;

Los titulares de un registro de nombre comercial nacional registrado previamente a la

constitución de la Persona Jurídica ante la DSD de INDECOPI; y

Los titulares de un registro de marca extranjera registrada ante la entidad competente

de un país miembro de la Comunidad Andina, la Convención de Washington o el

Convenio de París; siempre que se demuestre interés real por parte del mismo o mala fe

por parte de los miembros de la persona jurídica peruana.

c. Sobre la legitimidad pasiva del Demandado

En la otra parte de la relación jurídico procesal encontramos al demandado, quien contará con 37legitimidad para obrar pasiva , quien en este caso será siempre una asociación de personas,

pero ¿Podrá ser demandada una Sociedad que sólo esté constituida en una Escritura Pública?

Encontramos la razón para negar este supuesto: si bien la redacción del artículo 9 de la LGS no

restringe la posibilidad de demandar a asociaciones de personas inscritas únicamente ante el

Notario al igual que a personas jurídicas que ya han accedido al registro ante la SUNARP;

únicamente, las últimas tienen una denominación o razón social en virtud de la personería

jurídica obtenida por el Registro. Por lo tanto, serán las únicas a las cuales se les podrá

demandar la modificación de los mismos.

Aunque pensamos que es bastante difícil imaginar en qué supuestos comunes una empresa

37 Concebimos, como Priori, la legitimidad para obrar pasiva como “posición habilitante que se le exige al demandado para que la pretensión planteada en el proceso pueda plantearse válidamente contra él”. PRIORI, Giovanni – “La Legitimidad…”Loc. Cit.

titular de derechos de propiedad industrial se enteraría de la denominación social o razón

social de otra cuando el documento oficial de constitución únicamente reside en alguna

Notaría del país; cabe admitir que es posible de que se tome conocimiento de una u otra

manera, por ejemplo a través de la constatación de documentos tributarios como boletas de

venta o facturas comerciales. Sin embargo, deberán esperar a que dicha Sociedad logre su

registro ante la SUNARP para poder demandar la modificación de cambio de nombre

societario.

Entonces, efectivamente, tendrán legitimidad para obrar pasiva en el proceso de modificación

de denominación o razón social únicamente:

La Persona Jurídica inscrita en el Registro de Sociedades ante la SUNARP que vulnere

derechos de propiedad industrial con su denominación o razón social.

d. El tema de fondo: el único punto controvertido en el proceso

Una vez superado el tema formal, queda por analizar cuál será el punto controvertido que

deberá ser dilucidado por el Juez. Si bien al parecer esto es sencillo, veremos que no es así:

cuando el artículo 9 de la LGS señala la exacta frase “que contenga (…) signos distintivos

protegidos por derechos de propiedad industrial”, a diferencia de la regla para el Notario y el

registrador de SUNARP, debemos analizar en este caso dos tipos de Registros: el Registro de

Signos Distintivos y el Registro de Sociedades.

En principio, queda claro que el Juez deberá dejar de lado las marcas y nombres comerciales

figurativos y, únicamente, tomar en consideración la parte denominativa de las marcas y

nombres comerciales mixtos. De esta manera, queda por determinar algo más complicado: ¿El

examen que realizará el Juez debe ser amplio o restringido?

Primero, debemos aclarar que el hecho que el Juez tenga que ver temas de Propiedad

Industrial es bastante complejo debido a que son materias bastante especializadas; sin

embargo, por mandato de la Ley, se le encarga la misión concreta de resolver conictos que

generen las denominaciones sociales o razones sociales cuando exista un derecho de marca o

de nombre comercial previamente garantizado. Esto hace que, de una u otra manera, el Juez

debe tener en cuenta principios básicos de cotejo de signos distintivos. Para entender estos

tipos de análisis es bastante relevante lo señalado por el Tribunal de INDECOPI;

especialmente, la confusión directa e indirecta, y la semejanza en tres niveles específicos:

gráfico, fonético y conceptual.

Como ha señalado de manera reiterada la CSD de INDECOPI: “la confusión en el derecho de

marcas puede ser de dos tipos: confusión directa, la misma que se presenta cuando dos

productos o servicios idénticos se encuentran marcados por signos iguales o similares de

modo tal que el consumidor podría adquirir o contratar uno de ellos en la creencia que se trata

del otro; y confusión indirecta, la cual está referida no a los productos o servicios en sí, sino al

origen empresarial de los mismos, es decir que el consumidor podría adquirir un producto o


251

contratar un servicio, pensando que es producido o prestado, respectivamente, por otro 38empresario” .

La fijación en uno u otro supuesto de confusión se determina en base a ciertos criterios fijados

por los artículos 45, 46 y 48 del DL1075; en este sentido, se deberá verificar los diferentes tipos

de semejanzas. Así, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido, en la

Interpretación Prejudicial N° 93-IP-2010, la diferencia entre:

“La similitud ortográfica se presenta por la coincidencia de letras en los

segmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, su longitud, o la

identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentar el riesgo de

confusión.

La similitud fonética se da entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido

similar. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la

identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones. Sin

embargo, deben tomarse en cuenta las particularidades de cada caso, pues la

percepción por los consumidores de las letras que integran los signos, al ser

pronunciadas, variará según su estructura gráfica y fonética.

La similitud ideológica se produce entre signos que evocan la misma o similar

idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual de los signos. Por

tanto, cuando los signos representan o evocan una misma cosa, característica o

idea, se estaría impidiendo al consumidor distinguir una de otra”.

De igual manera, complementariamente, Otamendi señala que existe confusión visual

cuando la confusión es causada por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras,

frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro, por simple observación; existe confusión auditiva

cuando la confusión se por la pronunciación de las palabras tiene una fonética similar; y existe

confusión ideológica que se produce cuando se deriva del mismo o parecido contenido 39conceptual de las marcas .

Teniendo estos conceptos claros cabe analizar un trio de ejemplos ficticios para entender este

tipo de conictos: el primero la semejanza entre las denominaciones CUARZO y QUARSO; el

segundo entre la denominación CHOCOBALON y CHOCOBOLITA; y finalmente el tercero

entre la denominación FORTE y FORTEX.

En el primer conicto, desde nuestra perspectiva nos encontramos ante una semejanza

fonética y gráfica pues la pronunciación es igual en ambos casos (/kuarso/) y solamente dos

consonantes difieren (Q-C y Z-S); en el segundo supuesto, desde nuestro punto de vista existe

una semejanza conceptual ya que si bien BALON y BOLITA difieren gráfica y fonéticamente

evocan a un mismo concepto: un elemento esférico usado para fines lúdicos; y, en el tercer

38 Esto ha sido reiterado en diversas Resoluciones de los órganos de INDECOPI, por ejemplo: la Resolución N° 6506-2010/DSD-INDECOPI, la Resolución N° 3688-2009/CSD-INDECOPI, la Resolución N° 11076-2011/DSD-INDECOPI, N° 1306-2012/CSD-INDECOPI, N° 0048-2013/CSD-INDECOPI, entre muchas otras.

39 OTAMENDI, Jorge Ob. Cit., pp. 183-203.


252

supuesto, desde nuestra concepción existe un conicto gráfico, fonético y conceptual ya que

visualmente son muy similares al solo diferir en el añadido de la X final, fonéticamente son casi

idénticos debido a que el sonido final de la X no es determinante, y conceptualmente evocan el

mismo significado de un valor agrandado en fuerza.

Ahora, la elección sobre la confusión indirecta o directa es bastante complicada debido a que

dependerá de: (i) la perspectiva subjetiva tanto del Examinador de la DSD de INDECOPI

como del Juez especializado si se admite un análisis amplio en el proceso de modificación de

denominación o razón social; y (ii) el grado de relación entre los productos o servicios

ofrecidos por el empresario titular de la denominación o razón social (demandado), y los

productos o servicios distinguidos por la marca o nombre social de otro empresario

(demandante).

Así, de un lado, el análisis restringido implicaría únicamente la verificación de identidad

entre el signo distintivo y el nombre societario cotejando tanto el Registro de Marcas y

Nombres Comerciales junto al Registro de la Sociedad; tal como lo hacen los registradores de

SUNARP respecto únicamente al Registro de Sociedades como se desprende de los artículos

15 y 16 de la RRS. En este caso, el Juez únicamente podría determinar la primacía de un

derecho de propiedad industrial cuando estemos ante semejanzas gráficas u ortográficas, y

fonéticas; ordenando la modificación del nombre societario en casos de confusión directa.

De esta manera, por poner un ejemplos hipotéticos: un Juez podría determinar que se

modifique la denominación social THEO SPORTS S.A., debido a que Pedro Pérez tiene

titularidad de la marca registrada THEO en clase 25 para distinguir prendas de vestir, o la

razón social CONCEPT ART S.C. porque la empresa CONTAX S.A., cuenta con el nombre

comercial inscrito CONCEPTO en clase 16 para distinguir artículos de oficina. Sin embargo,

no podrá determinar la modificación de una denominación social como SUPER X S.A.C., por

el registro de marca HYPER y para distinguir bebidas energizantes en clase 32 de la empresa

BULL S.A., o la razón social NEOTRIX S. en C., por el nombre comercial NUEVOTRI en clase

41 para distinguir un local educativo de la empresa NETRIX S.A.

El análisis amplio, por otro lado, consiste en un análisis como el que efectúa el INDECOPI a

través de la CSD o la DSD; es decir, que puede verificar tanto la semejanza gráfica, fonética y

conceptual de los signos distintivos en conicto con la denominación o razón social. De esta

manera, es posible determinar tanto casos de confusión directa como de confusión indirecta;

cabe resaltar que en este caso no nos estamos contradiciendo con lo señalado previamente

sobre las funciones de INDECOPI y el Poder Judicial ya que: (i) en el proceso de modificación

de denominación o razón social encargado por el artículo 9 de la LGS no se discuten derechos

de propiedad industrial, sino únicamente se dilucida sobre la limitación de un nombre

societaria basándonos en un previamente garantizado derecho sobre marca o nombre

comercial; y (ii) no se está efectuando funciones de INDECOPI garantizadas por la LOI, sino

que se están utilizando los métodos y conceptos que normalmente utilizan la DSD y la CSD.


253


254

Desde nuestra perspectiva, creemos que el Juez, como órgano jurisprudencial habilitado por

el artículo 9 de la LGS y como último filtro de corrección de las fallas del mercado en materia de

nombres societarios, tiene plena competencia para determinar conictos entre signos

distintivos y nombres societarios en un sentido amplio. La Corte Suprema de la República

parece confirmar nuestro punto de vista al analizar la Casación N° 4764-2009-LIMA, que nos

sirve de ejemplo para demostrar que el Poder Judicial realiza un análisis amplio:

El caso se resume en el conicto basado en el artículo 9 de la LGS entre la marca

KARTONPLAST de la empresa SURPACK Sociedad Anónima y la denominación social

CARTONPLAST PERU Sociedad Anónima Cerrada; el Juez de primera instancia, totalmente

equivocado, declara infundada la demanda porque la marca distingue productos y la

denominación social distingue a una persona jurídica (¿?) dejándose de lado los argumentos

sobre la semejanza fonética y gráfica alegada por la demandante que deberán ser dilucidados

ante INDECOPI (¿?); la Sala Superior revoca la Sentencia de primera instancia y la reforma

declarándola fundada porque el a quo incurrió en un error al aplicar el cuarto párrafo del

artículo 9 de la LGS ya que el demandado invocó válidamente un signo distintivo

(KARTONPLAST en clase 17) frente a una denominación social (CARTONPLAST PERU

Sociedad Anónima Cerrada). En términos de la Corte Suprema, el artículo 9 de la LGS

“es una regla general, que tiene por finalidad no permitir la coexistencia de dos

sociedades mercantiles con tal similitud o identidad de denominación o razón

social que pueda inducir a confusión al público, asimismo, se advierte que tal

disposición contiene una regla de excepción, la cual es la de permitir la

coexistencia de una sociedad con denominación o razón social similar a otra

anterior, o en su caso que haya obtenido marca registrada similar a la

denominación social, siempre que se acredite el derecho de la pretencionante (sic)

que le vincule con dicha denominación o razón social, pero respetándose siempre

la referencia de la no igualdad entre ambas denominaciones, puesto que una total

identidad implicaría desnaturalizar la Ratio Legis de la norma, como es la de

evitar generar daños a terceros por confusión entre empresas diferentes, y que 40incluso pueden coincidir en que su especialidad en el mercado sea la misma” .

En este sentido, la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia determinó que el ad

quem ha efectuado una interpretación correcta del artículo referido

“ya que en primer lugar se ha establecido la titularidad de la demandante sobre la

marca KARTONPLAST y además que CARTONPLAST PERU Sociedad

Anónima Cerrada contiene a KARTONPLAST - marca de la empresa SURPACK

Sociedad Anónima, al respecto, se puede advertir que si bien desde el punto de

vista gráfico se presenta distinta extensión KARTONPLAS y CARTONPLAST

PERU Sociedad Anónima Cerrada, sin embargo, desde el punto de vista fonético

40Subrayado propio.

CARTONPLAST es idéntico al signo registrado KARTONPLAST, por ello

conforme a la norma denunciada no es permitido la coexistencia de dos

sociedades mercantiles con tal similitud o identidad de denominación o razón 41social que pueda inducir a confusión al público”

Como se puede observar, la máxima instancia del Poder Judicial ha señalado que los

conceptos prestados del área de la Propiedad Industrial (como los tipos de semejanza y la

confusión) deben ser utilizados por una Sala Superior para poder realizar un análisis correcto

en virtud del encargo del artículo 9 de la LGS cuando hay un conicto entre un nombre

societario y un signo distintivo. Otro motivo por el cual se debe admitir el sentido amplio del

examen por parte del Juez es que, tal como está diseñado el sistema de establecimiento de

identificación de las empresas en el Ordenamiento Jurídico Peruano, no existe otro control o

filtro posterior que corrija las fallas de mercado como lo son la identidad de nombres

societarios de dos empresas o el uso desautorizado e indebido de signos distintivos en el

Registro de Sociedades por parte de empresas distintas a la titular.

e. La Sentencia del proceso de modificación de denominación o razón social debido a

conicto con signos distintivos

Según el artículo 121 del CPC, “(…) Mediante la sentencia el Juez pone fin a la instancia o al

proceso en definitiva, pronunciándose en decisión expresa, precisa y motivada sobre la

cuestión controvertida declarando el derecho de las partes, o excepcionalmente sobre la

validez de la relación procesal”. Cabe determinar los posibles fallos del Juez en este tipo de

proceso judicial.

Viendo que sólo existe dos posibles resultados:

Que no existe conicto entre el signo distintivo y el nombre societario; y

Que existe conicto entre el signo distintivo y el nombre societario.

En el primer supuesto, en caso de que no exista conicto entre el signo distintivo y el nombre

societario, la Sentencia será declarada infundada; de esta manera, aunque no sea fácilmente

observable, el mensaje del Juez al mercado será que las denominaciones que estuvieron en

supuesto conicto pueden coexistir. En este sentido, el Juez debe realizar con suma delicadeza

el análisis amplio de determinación de conictos entre signos distintivos y nombres

societarios porque en caso de que se determine la inexistencia de conicto en un caso concreto,

podría estar determinándose en general que los signos con ciertas características no serán

conictivos con nombres societarios de otras determinadas características, en situaciones

similares. Por ejemplo, si un Juez determina que la denominación social PETROYIS S.A.C., no

es confundible con la marca PETRYES en clase 6 para distinguir materiales de construcción de

titularidad de PETROLIUM ACEROS E.I.R.L.; es muy probable que la empresa CORPAXIS

S.A., no espere que un Juez determine la existencia de conicto con una marca CORPAXES, en

41Subrayado de la propia Sentencia recortado para resaltar ciertos puntos.


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clase 6 para distinguir productos metálicos de titularidad de ACROX S.A.C.

En el segundo supuesto, la demanda será declarada fundada por existir efectivamente un

conicto entre un signo distintivo y un nombre societario. Así, el pronunciamiento del Juez es 42 43uno cognitivo constitutivo pues la situación jurídica subjetiva es modificada por la

Sentencia; en este caso, es el derecho a la identidad; siendo claro que, como señala Espinoza,

“la persona jurídica también puede ser titular de situaciones jurídicas existenciales, como el 44derecho a la identidad, reputación, privacidad, entre otros” . Pero ¿Quién deberá cumplir

este cambio?

45Entonces el Juez, alternativamente, podrá ordenar mediante oficio al registrador de la

SUNARP notifique a los representantes de la persona jurídica para que, en un plazo

determinado, decidan el cambio de la denominación o razón social; u ordenar al demandado

inscribir la modificación del nombre societario en un plazo determinado bajo apercibimiento

de declarar la nulidad del Acto y el Asiento registral de constitución con la consecuente

cancelación total del Registro.

En uno u otro caso, una vez decidido el nuevo nombre societario por los miembros, este deberá

ser inscrito como un asiento de modificación, en virtud del artículo 51 de la Resolución del

Superintendente Nacional de los Registros Públicos N° 195-2001-SUNARP/SN – Reglamento

General de los Registros Públicos (en adelante, RGRP). Sin embargo, (i) en caso los miembros

no decidieran nada en el plazo otorgado por la SUNARP, se debe hacer una anotación

preventiva de la Sentencia según el artículo 65 del RGRP y otorgar nuevo plazo (medida

moderada); finalmente, si no llegaran a determinar nuevo nombre societario pasado el

segundo plazo, podría ya pensarse en la cancelación total del registro según el artículo 94 del

RGRP (medida extrema) pues esta situación claramente puede ser entendida como un

incumplimiento de mandato judicial indirecto por parte del demandado en el proceso. O (ii)

en caso fuere un mandato directo, lo cual convierte el pronunciamiento en uno cognitivo de 46condena , se trata de un incumplimiento de mandato judicial directo por parte del

demandando en el proceso y se deberá ordenar el apercibimiento prescrito en la Sentencia.

42Conceptualizado por Priori como aquel en que “el órgano jurisdiccional constituye, modifica o extingue una determinada situación o relación jurídica”. PRIORI, Giovanni – “La Tutela Cautelar. Su configuración como derecho fundamental”. Lima, ARA, 2006, p. 33.

43Desde una concepción específica, Morales señala entiende Situación Jurídica Subjetiva como “el modo en que las normas regulan las posibilidades de los diversos sujetos relativamente a los diversos bienes, de conformidad con la graduación que las normas mismas pretenden establecer entre los intereses de los sujetos”. MORALES Hervias, Rómulo – “Patologías y Remedios del Contrato”. Lima, Jurista, 2011, p. 63. Mientras que desde una concepción más amplia, Fernández establece que las Situaciones Jurídicas Simples o Monosubjetivas son “aquellas situaciones fácticas en donde el Derecho extiende su manto protector sobre los sujetos, con prescindencia de la existencia de alguna vinculación intersubjetiva concreta”. FERNANDEZ, Gastón – “La obligación: apuntes para una dogmática jurídica del concepto” en Revista Themis, Época 2, N° 27-28. Lima, 1994, p. 47.

44ESPINOZA, Juan – “Derecho de las Personas”. 5° Edición. Lima, Rodhas, 2008, p. 722.45Mediante artículo 148 del CPC se señala que: “A los fines del proceso, los Jueces se dirigen mediante oficio a los

funcionarios públicos que no sean parte en él. (…)”.46Identificado como aquel que “dispone el cumplimiento de determinada conducta al demandado con la cual se logrará la

protección de la situación jurídica de ventaja, y con esto la satisfacción del interés que subyace a ella”. PRIORI, Giovanni – “La Tutela…” Loc. Cit.

Efectivamente, creemos que en caso el Juez ordene la modificación del nombre societario, los

miembros o representantes de la persona jurídica deberán cambiarlo en un plazo prudencial; y

si se llegara a incumplir por inacción de estos, la autoridad deberá sancionar con el remedio

más gravoso por desconocimiento del mandato de la Sentencia.

f. De la Apelación y la Caducidad de la Acción

Para terminar estas reexiones cabe mencionar que aquí se aplican dos de las disposiciones

especiales sobre apelación en proceso sumarísimo: primero, como señalan el artículo 558 y 376

del CPC, el trámite de la apelación se produce con efecto suspensivo; y, segundo, aunque

creemos un supuesto poco probable para este tipo de procesos, será improcedente el

ofrecimiento de medios probatorios nuevos ante la segunda instancia, según el inciso 3 del

artículo 559 del CPC.

Por último, un último punto a discutir sería la caducidad de la acción; según Osorio,

“debido a que no existe ninguna disposición legal expresa acerca de la caducidad

de la acción de modificación de denominación o razón social, resulta de

aplicación lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley General de Sociedades (referido

a la caducidad en general), el mismo que preceptúa lo siguiente: 'Las pretensiones

del socio o de cualquier tercero contra la sociedad, o viceversa, por actos u

omisiones relacionados con derechos otorgados por esta ley, respecto de los

cuales no se haya establecido expresamente un plazo, caducan a los dos años a 47partir de la fecha correspondiente al acto que motiva la pretensión'” .

El punto de discusión es qué entendemos como “acto que motiva la pretensión”; el tema

consiste en determinar si este “acto” es únicamente el estático Asiento Registral de

Constitución de la Sociedad en el Registro de Sociedades o si se refiere a la situación jurídica

subjetiva que continúa en el tiempo mientras dicho Asiento Registral continúe vigente. La

discusión profunda excede estas líneas, basta con señalar que hay argumentos para defender

ambas teorías: se defiende la primera estableciendo el deber de los titulares de signos

distintivos de promover la defensa de sus derechos, además se presume el total conocimiento

del Registro Público según artículo 2012 del Código Civil Peruano de 1984 lo cual genera un

deber de realizar búsquedas periódicas respecto a sus marcas y nombres comerciales; por otro

lado, la segunda es defendida en base a que una caducidad tan corta podría efectuar que

existan fallas de mercado permitidas por el Sistema, al igual que se habilita la potencial

comisión de actos de competencia desleal por confusión o aprovechamiento indebido de la

reputación ajena, finalmente se desprotege al consumidor que será susceptible de confusión al

tener empresas distintas con iguales palabras distintivas sean nombres comerciales, marcas,

denominaciones sociales o razones sociales.

47OSORIO Ruiz, Zaida – “Procesos civiles en el marco de la Ley general de sociedades”. 2° Edición. Lima, Iustitia, 2012, p. 262.


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Creemos que una solución intermedia debería ser que el plazo de caducidad de la acción sea

determinado por norma especial en un intermedio entre la indeterminabilidad y un plazo tan

corto como el general; sin embargo, hasta esta modificación por parte del Legislador, sólo

queda que las empresas realicen búsquedas periódicas en la SUNARP para verificar usos no

autorizados de sus marcas y/o nombres comerciales pues existe la posibilidad de que un Juez

interprete como aplicable el artículo 49 de la LGS.

V. Conclusiones

No hemos tratado, con lo expresado en estas líneas, de llegar a conclusiones definitivas; sino a

meros apuntes sobre la configuración procesal y sustancial de la materia y el proceso

sumarísimo de modificación de denominación o razón social en base a un conicto con signos

distintivos de titularidad de otro agente en el mercado. Este tipo de proceso basado en el

artículo 9 de la LGS es pocas veces discutido; siendo, así, materia casi inexplorada por la

doctrina contemporánea peruana.

Entre los puntos encontrados, tenemos como conclusiones las siguientes:

Dentro del contenido constitucional esencial de la Libertad de Empresa se encuentra la

libertad de organización, de donde nace el derecho de elección del nombre de la

sociedad surgiendo derecho al uso de la denominación o razón social; y la libertad de

acceso al mercado y de competencia, de donde se desprende el derecho de la elección de

la política publicitaria de la sociedad y de libertad de pugnar por la preferencia de

consumidores o usuarios del cual surge el derecho de ostentar y utilizar signos

distintivos.

Los signos distintivos son diferentes a los nombres societarios por diversas razones,

tales como la legislación que los protege, las instituciones que los defienden o registran,

las funciones que los caracterizan, los principios que se aplican a ambos, el ámbito de

protección de los mismos, su composición estructural, la cantidad que puede tener cada

empresa, entre otras.

El sistema de establecimiento de identificación de las empresas en el ordenamiento

jurídico peruano está determinado por el artículo 9 de la LGS que establece dos filtros de

protección: (i) el ámbito privado del Notario y el rol del registrador en SUNARP, este

último quien únicamente realiza una búsqueda literal en su propio Registro de

Sociedades; y (ii) el control jurisdiccional encargado Juez, quien deberá dilucidar en un

proceso sumarísimo si existe semejanza o no entre un signo distintivo y un nombre

societario. Así, el caso de conicto entre un signo distintivo y un nombre societario el

sistema está basado en un control ex-post de las fallas cometidas en el génesis de la

Escritura Pública y/o el Asiento Registral por el Juez.

Por ser un tema de alta especialidad y complejidad, deberíamos entender de manera


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literal el concepto de “Juez” del artículo 9 de la LGS y establecer que efectivamente será

competente el Juzgado Especializado en lo Comercial o, en su defecto, en lo Civil.

Tendrán legitimidad para obrar activa en el proceso de modificación de denominación o

razón social: (i) los titulares de un registro de marca nacional registrado previamente a la

constitución de la Persona Jurídica ante la DSD de INDECOPI; (ii) los titulares de un

registro de nombre comercial nacional registrado previamente a la constitución de la

Persona Jurídica ante la DSD de INDECOPI; y (iii) los titulares de un registro de marca

extranjera registrada ante la entidad competente de un país miembro de la Comunidad

Andina, la Convención de Washington o el Convenio de París; siempre que se

demuestre interés real por parte del mismo o mala fe por parte de los miembros de la

persona jurídica peruana.

Tendrán legitimidad para obrar pasiva en el proceso de modificación de denominación

o razón social únicamente la Persona Jurídica inscrita en el Registro de Sociedades ante

la SUNARP que vulnere derechos de propiedad industrial con su denominación o razón

social.

El Juez, como órgano jurisprudencial habilitado por el artículo 9 de la LGS y como

último filtro de corrección de las fallas del mercado en materia de nombres societarios,

tiene plena competencia para determinar conictos entre signos distintivos y nombres

societarios en un sentido amplio; tal como lo ha determinado la Corte Suprema de la

República al resolver la Casación N° 4764-2009-LIMA.

En caso el Juez ordene la modificación del nombre societario, los miembros o

representantes de la persona jurídica deberán cambiarlo en un plazo prudencial; y si se

llegara a incumplir por inacción de estos, ordenada la notificación por parte de la

SUNARP o el directo cambio por parte de los particulares, la autoridad deberá

sancionar con el remedio más gravoso por desconocimiento del mandato de la

Sentencia.

En caso de apelación de la Sentencia en proceso sumarísimo; esta se produce con efecto

suspensivo y será improcedente el ofrecimiento de medios probatorios nuevos ante la

segunda instancia.

Sobre el controvertido tema de la caducidad de la acción, creemos que una solución

intermedia debería ser que el plazo de caducidad de la acción sea determinado por

norma especial en un intermedio entre la indeterminabilidad y un plazo tan corto como

el general del artículo 49 LGS; sin embargo, hasta esta modificación por parte del

Legislador, sólo queda que las empresas realicen búsquedas periódicas en la SUNARP

para verificar usos no autorizados de sus marcas y/o nombres comerciales pues existe la

posibilidad de que un Juez interprete como aplicable el artículo 49 de la LGS.

usando la camiseta de indecopi en el poder judicial: trazos sobre el proceso de modificación de...

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