universidad de los andes trabajo de grado juan david rojas
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La Agencia Comercial: Responsabilidad del agente en caso de violación del secreto
empresarial
Universidad de los Andes
Facultad de derecho
Trabajo de Grado
Bogotá D.C.
Mayo 2013
Juan David Rojas Lozano
Nicolás Gómez Alarcón
Director: Carlos Julio Giraldo Bustamante
2
ÍNDICE
Introducción........................................................................................................................... 3
1. El secreto empresarial ……………………………………………………………......... 8
1.1. Concepto del Secreto Empresarial…………………………………………………...... 8
1.2. Antecedentes Históricos de la figura jurídica……………………………………….. 8
1.3. Definición y Requisitos para existencia del Secreto Empresarial…………………….11
1.4. Legal…………………………………………………………………………………...14
1.4.1. Condiciones para la protección del secreto empresarial…………………………… 16
1.4.2. Duración del secreto empresarial……………………………………………………20
1.4.3. Transmisión o autorización de uso. ……………………………………………….. 21
2. Precisiones sobre el Contrato de Agencia Comercial………………………………….21
2.1. Puntos varios de la definición legal del contrato…………………………………….. 21
2.2.Sobre la diferencia entre elementos de la esencial del Contrato de Agencia Mercantil y
elementos de la esencia del contrato en la teoría general…………………………….. 23
3. De la Responsabilidad del Agente Comercial por la violación del Secreto
Empresarial…………………………………………………………………………… 25
3.1. La fuente de la responsabilidad en la legislación colombiana por violación a la
protección del Secreto empresarial…………………………………………………… 25
3.1.1. Situaciones de hecho que dan origen a la violación del secreto empresarial por parte
del agente comercial…………………………………………………………….. . 26
3.1.1.1.Primera situación fáctica…………………………………………………………. 26
3.1.1.2.Segunda situación fáctica…………………………………………………………..28
3.2. Casos conocidos por el juez competente en relación a la violación del secreto
empresarial……………………………………………………………………………..32
3.3.Jurisprudencia de la superintendencia de industria y comercio en relación al tema del
Secreto empresarial…………………………………………………………………….33
3.4.Jurisprudencia arbitral en relación al tema de la responsabilidad del agente
comercial……………………………………………………………………………… 37
Conclusiones…………………………………………………………………………........ 41
Bibliografía………………………………………………………………………………...45
3
Introducción.
Debido al fenómeno de la globalización, la tendencia de expansión de los negocios hacia
otros mercados y territorios, hoy en día, resulta una necesidad evidente para los
empresarios, con el objetivo de no quedar relegados a marcos comerciales limitados por el
espacio. La figura de la agencia mercantil se presenta como un mecanismo idóneo para
alcanzar este objetivo, por lo tanto es uno de los modelos jurídicos más usados con miras a
la expansión de la empresa.
A pesar de lo anterior, como en todo contrato, alrededor del vínculo legal que se establece
entre las partes, siempre surgen diversos conflictos de ardua solución en el ordenamiento
jurídico. Esto particularmente, por la escasez de normas jurídicas especificas claras y con
interpretación unánime que puedan ser aplicadas en casos específicos. Uno de los puntos en
donde las controversias ocurren y no se tienen arreglos directos y evidentes dentro del
contrato de agencia mercantil, es el caso en que el agente transgrede el secreto empresarial
confiado por el agenciado en virtud de su oficio.
Aunque es evidente que las normas generales pueden aportar y dentro de la contratación de
particulares existe el principio de la autonomía de la voluntad que permitiría tomarse como
un criterio para resolver el problema dentro del contrato, de todas maneras, la falta de
límites claros con los que se logre identificar el punto al que puede llegar la labor del
agente, así como las consecuencias de la infracción a esas barreras, deriva en confusión
alrededor del tema y por lo tanto en falta de seguridad jurídica.
Es por esto que, la presente investigación tiene como objetivo centrar el estudio en este
tema específico: la responsabilidad jurídica del agente comercial por la violación del
secreto empresarial. Sobre este tópico particular nada se ha establecido en la ley, y poco
se ha tratado en la doctrina colombiana o en la jurisprudencia y Arbitraje.
Las fuentes materiales del Derecho sobre el convenio de agencia mercantil han hecho
relevantes aportes en lo que se debe entender sobre el mismo, y han establecido muchos
elementos claves, aunque en lo que tiene que ver específicamente con el uso y manejo que
4
le puede dar el agente comercial al secreto empresarial o industrial, no se ha tocado el tema.
Sin embargo existen disposiciones generales y fallos que aplicándose análogamente al
asunto permiten inferir con un elevado grado de certeza la manera en la que se debe tratar
el tema.
Ahora bien, con el ánimo de que el presente trabajo pueda ser entendido con la mayor
claridad posible al momento de abordar el punto central de la investigación, en primera
medida se pretende hacer una revisión y precisión de los conceptos que comprende el
secreto empresarial. Así pues, a continuación se esbozarán los principales elementos que
constituyen la agencia mercantil de manera breve y concisa, pero en acápite posterior, de
manera individual y detallada se abordará a cabalidad el tema del secreto empresarial.
En lo que se refiere a la regulación legal del contrato de agencia mercantil, hay que
mencionar que se encuentra tipificado en el código de comercio en el artículo 1317 y su
regulación específica se extiende hasta el 1331 del mismo estatuto. De esta manera, se
establece como el acuerdo de voluntades en virtud del cual “un comerciante asume en
forma independiente y estable el encargo de promover o explotar negocios en un
determinado ramo y dentro de una zona prefijada en el territorio nacional, como
representante o agente de un empresario nacional o extranjero o como fabricante o
distribuidor de uno o varios productos del mismo”.
Aunque, la definición de la ley aporta una idea global de lo que es este contrato mercantil,
para entenderlo completamente –con sus implicaciones prácticas-, se hace necesario
analizarlo a la luz de otras disposiciones de ley, de fallos de Jueces y de Árbitros, así como
también de lo expresado por la doctrina, en relación al contenido del mismo. Esto, porque
sobre la norma específica se han hecho múltiples observaciones que –acertadas o no- han
generado que en la práctica jurídica no haya unanimidad sobre el tema y que sea necesario
acudir a las fuentes materiales del derecho para entender lo que implica el pacto en su
integridad.
Algo que vale la pena introducir, en virtud de lo anteriormente estipulado, con el ánimo de
otorgar la mayor claridad posible sobre los rasgos característicos del convenio que se
5
estudia, y previo a enlistar los elementos de la esencia del contrato, son las clasificaciones
jurídicas del pacto. Este acuerdo comercial es bilateral, porque surgen obligaciones no sólo
para el agente, sino también para el agenciado. Es oneroso además, porque tanto agente
como empresario se benefician de la ejecución del pacto, pero es además conmutativo
porque se entiende que las prestaciones a las que se obligan cada una de las partes
determinan “un cierto equilibrio en la economía del contrato”1.
Ahora, entrando al tema de los elementos esenciales de la agencia comercial, en la
actualidad- en términos generales- hay consenso sobre este punto, de esta manera tanto la
jurisprudencia como la doctrina, ha concordado en establecer los siguientes como los
requisitos sine qua non, para que un contrato pueda ser identificado como agencia
mercantil y se pueda decir que “no degenera en otro contrato diferente”2. Estos puntos son,
en primer lugar que se obre por cuenta de otro, o sea el agente trabaje en beneficio directo
del empresario; que el agente tenga estabilidad y también independencia en la promoción o
explotación de los negocios, y que exista una remuneración a favor del mismo.
El primer elemento, marcado por la expresión “por cuenta” implica que corresponde al
empresario, por cuya cuenta actúa el agente, asumir los riesgos de los contratos que se
celebran como consecuencia de este último.”3. Es decir, todo el vínculo jurídico gira
alrededor de un patrimonio que se puede ver afectado, que es el del empresario. Los riesgos
que habitualmente asume el agente en la ejecución del contrato son los de operación y
manejo de su propia infraestructura, así como también los del capital humano con que
cuenta, en pocas palabras, es responsable por su propia empresa. No obstante, los mayores
riesgos los asume el agenciado, quien es el primer beneficiado o damnificado de las
actuaciones, que realice el agente en virtud del encargo.
En lo que respecta, al segundo punto crucial del contrato de agencia, es decir la estabilidad
de la labor del agente, es importante aclarar que esta característica va de la mano con otro
1 OSPINA FERNÁNDEZ, Guillermo y, OSPINA ACOSTA, Eduardo. Teoría General del Contrato y del Negocio Jurídico. Bogotá: Temis, 2009, p. 63. 2 Artículo 1501 del Código Civil. 3 Tribunal de Arbitramento de Ideas Celular Colombia S.A. Vs. Bellsouth Colombia S.A. Laudo Arbitral de 26 de noviembre de 2002, Árbitros: Carlos Esteban Jaramillo, Héctor Marín Naranjo, Juan Pablo Cárdenas Mejía.
6
elemento de la esencia, como lo es el del encargo de promover o explotar negocios. De esta
manera, la entidad del encargo es el motivo fundante por el cual la labor debe ser duradera,
temporalmente hablando, porque como trabajo de promoción que es, implica la
consecución de una clientela – ampliarla o sostenerla-, y más aún si el encargo se excede a
la simple promoción y se acepta la culminación de negocios, lo que sin lugar a dudas
establece una vocación implícita de permanencia del pacto.4
Sobre el tema de la independencia del agente, la doctrina, así como también la
jurisprudencia civil y arbitral han estado de acuerdo en que esta implica que el mismo “obre
con su propia empresa, esto es, una organización separada de la del agenciado, con
establecimiento de comercio propio, que no está subordinada”5. Sin embargo, “según las
mismas orientaciones de jurisprudencia, la independencia y autonomía no pueden
entenderse hasta el punto de que el agente, no deba recibir instrucciones, manuales y
elementos que faciliten la comercialización del producto o que permitan un mercadeo
uniforme en las diferentes zonas, por parte del agenciado.”6.
Para finalizar, ya establecidos la mayoría de los elementos de la esencia del contrato en
cuestión, la remuneración por parte del agenciado al agente también se debe entender como
uno de ellos. Aunque existen doctrinantes o fallos judiciales y arbitrales que no reconocen
de manera expresa este punto fundamental, lo único cierto es que sin esta obligación el
convenio no se podría entender como conmutativo, porque el pago de una cantidad de
dinero equivalente a la tarea desempeñada por el agente es la principal prestación a la que
se compromete el empresario.7. De no ser así, prácticamente se entendería que el único que
se obliga en el convenio es el agente8.
4 Sobre este punto se puede consultar el Laudo Arbitral de 19 de febrero de 1997, Tribunal de Arbitramento de Daniel J. Fernández & S.A. Ltda. Vs. Fiberglass Colombia S.A. Árbitros: Ernesto Gamboa Morales, María Clara Michelsen Soto y Carlos Enrique Marín Vélez. 5 Tribunal de Arbitramento de 5H Internacional S.A. Vs. Comcel S.A., Laudo de 19 de julio de 2005, Árbitros: Carlos Esteban Jaramillo S, Carlos Eduardo Manrique Nieto, Mauricio Plazas Vega. 6 Ibíd. 7 El criterio que aquí se expone no es propio, ha sido tratado por diferentes Laudos arbitrales entre ellos el del 23 de mayo de 1997, Tribunal de Arbitramento de PREPARACIONES DE BELLEZA S.A., “PREBEL S.A.” VS. L´OREAL. Árbitros: Hernando Tapias Rocha, William Salazar Luján y Francisco Zuleta Holguín. 8 GIRALDO BUSTAMANTE, Carlos Julio. La Agencia Comercial en el Derecho Colombiano. En: Revista de Derecho Privado Universidad de Los Andes. No.42;( Enero- Junio de 2012), p.21.
7
Así pues bien, aunque ya fueron establecidos los elementos esenciales del contrato de
agencia, se muestra como necesario dedicar un acápite de esta investigación, a realizar unas
consideraciones adicionales sobre el mismo. De otro lado, en el capítulo que continúa a esta
introducción, se estudiará el tema específico del secreto empresarial, en este, se explicará
de manera detallada en qué consiste esta figura industrial y comercial, partiendo desde su
definición, siguiendo por sus antecedentes históricos, para concluir con la enunciación
de los requisitos legales que la constituyen.
Seguido de lo anterior, se pasará a analizar la piedra angular del estudio, es decir la
responsabilidad del agente comercial en caso de violación del secreto empresarial. Para esto
se hará referencia a algunos pronunciamientos de la Superintendencia de Industria y
Comercio que abordan la transgresión al conocimiento protegido como secreto empresarial
por ser causal de conducta de competencia desleal. De la misma manera se revisarán
algunos fallos de la Corte Suprema de Justicia y laudos arbitrales que han examinado casos
de responsabilidad del agente comercial en el marco del contrato de agencia. Para finalizar,
se terminará con las conclusiones de la investigación, que suponen aportes de relevancia en
relación al tema de estudio planteado.
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1. El secreto empresarial.
1.1. Concepto del Secreto Empresarial.
El secreto empresarial, es una figura jurídica creada por la normativa de la propiedad
industrial, con el objetivo de proteger el “conocimiento reservado sobre ideas, productos o
procedimientos industriales que el empresario, por su valor competitivo para la empresa,
desea mantener oculto”9. En otras palabras, es aquella información que crea una diferencia
importante para la empresa o empresario, frente a sus demás competidores, lo que se
traduce en una ventaja competitiva frente a los demás agentes que se desenvuelven en el
mismo campo del mercado, por lo tanto dicha información necesariamente debe ser secreta,
pues de no ser así los demás empresarios la tendrían y muy posiblemente la utilizarían, con
lo cual la ventaja o avance en el estado de la técnica dejaría de existir.
Dicha figura, es de vital relevancia en el campo de la propiedad industrial, como rama de la
propiedad intelectual, encaminada a la protección y la promoción de “la creatividad y
esfuerzo humano que estimulan el progreso de la humanidad”10. En el sentido que,
mediante esta protección, se incentiva a la empresa a seguir teniendo desarrollos creativos y
metodológicos, debido a que se le está asegurando el amparo de sus ventajas competitivas,
lo cual en últimas termina generando un mayor beneficio económico para la misma.
1.2.Antecedentes Históricos de la figura jurídica.
Los principales antecedentes del secreto empresarial, se remontan a la revolución francesa,
en la cual se mediante el decreto del 17 de marzo de 1791, se garantizó la libertad de
9 GÓMEZ SEGADE, José Antonio. El secreto industrial, concepto y protección. Madrid: Tecnos ,1978. 82 p. Citado por METKE MÉNDEZ, Ricardo. Lecciones de propiedad industrial. Medellín: Diké, 2001. p.87. 10 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL. ¿Qué es la propiedad intelectual? . En: Publicación de la OMPI N˚ 450(S). [en línea]. S.F. p.4. [Consultado 4/4/2013]. Disponible en <http://www.wipo.int/export/sites/ www/freepublications/es/intproperty/450/wipo_pub_450.pdf >
9
empresa y de comercio11, paso inicial y fundamental para la creación de normas civiles y
penales que buscaron la protección del secreto empresarial en el imperio Napoleónico, es
así como el código penal francés de 1810, en su artículo 418, imponía pena privativa de la
libertad a los obreros , directores o encargados de la empresa que informaran o intentaran
informar secretos de la empresa a agentes extraños a la misma12. Normativa que sirvió de
marco o ejemplo a otras legislaciones como la de Inglaterra (1901 y 1903) y Alemania
(1896), para que se impusieran sanciones a aquellas personas que revelaran el secreto13,
más que todo industrial.
Es así como, a raíz de la revolución industrial se comienza a mostrar la necesidad de la
protección de los bienes inmateriales de las empresas, de esta forma el ministro Gray,
miembro de la suprema corte de Massachusetts, en 1868, dice en el caso de Peabody vs.
Norffolk “Si un hombre inventa o descubre un proceso de fabricación y lo conserva en
secreto (…) dicha persona tiene un derecho de propiedad respecto del secreto que el
tribunal protegerá contra aquel que en violación de un contrato o de una relación de
confianza decide aplicarlo para su propio uso o lo revela a terceras personas.”14.
Ahora bien, acercándose a lo que atañe a la protecci ón jurídica del secreto
empresarial en Colombia, se debe expresar en primera medida, que el tema de la propiedad
industrial ha sido protegido en el país desde el año 1810, con la Constitución de la
Republica de Tunja, mediante esta norma se le reconocían derechos de exclusividad a los
inventores, aunque no se hacía una referencia específica al secreto empresarial.
Posteriormente en la Constitución de Villa del Rosario de Cúcuta de 1821, se amplió dicha
11 ROSALES GARCIA, David. Un caso exitoso del adecuado uso del secreto industrial en México. [en línea]. S.L., S.F. p. 3. [Consultado 5/4/2013]. Disponible en < http://iqintelectual.com.mx/pdf/el_secreto_industrial.pdf > 12 Ibid. 13 Ibid 14 ÁNGELES MORALES, Enrique. El secreto empresarial. En: Revista del posgrado en Derecho de la UNAM. [en línea]. Vol. 2, No 2 (Enero – Junio de 2006); p. 84. [Consultado 6/4/2013]. Disponible en < http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/posder/cont/2/cnt/cnt6.pdf>
10
protección, regulando de manera más específica los derechos exclusivos, puesto que se les
otorgó un término de temporalidad o vigencia15.
Casi un siglo y medio después, mediante la Decisión 85 de la Comunidad Andina de
Naciones, incorporada a la legislación interna por medio del decreto 1190 de 1978, se
volvió a regular algo correspondiente en materia de propiedad industrial. Tiempo después,
para el año de 1991, entro en vigencia la decisión 311 de la comunidad Andina de
Naciones, la cual tuvo muy poco tiempo de vigencia puesto que en el año de 1992 fue
derogada por la Decisión 313 de 199216, aunque en ninguna de las dos normatividades se
trataba aún de manera específica el tema del secreto empresarial.
Luego, en octubre de 1993 entra en vigencia la Decisión 344 de la Comunidad Andina de
naciones, que fue reglamentada en Colombia, por los Decretos 117 y 2875 de 1994. Esta
Decisión -que luego fue acogida en el derecho propio- , a diferencia de sus antecesoras
“hace referencia y reconoce el secreto industrial como objeto de derechos y protección por
parte del estado en el ámbito comercial como derecho comprendido dentro de la propiedad
industrial”17. Al respecto de esta Decisión y de la regulación interna que consagró el
secreto industrial, es importante decir que fueron normas muy similares a las actuales,
aunque “sólo que entonces se exigía para su protección que el secreto estuviera plasmado
en un medio material”18, elemento que no es exigido por la ley actual, es decir la decisión
486 de 2000.
Así pues, visto lo anterior, se puede establecer con grado de certeza que la normatividad
colombiana- en lo que tiene que ver con el tema de propiedad industrial y secreto
empresarial-, ha estado sujeta a lo adoptado por la Comunidad Andina de Naciones.
15 TORRES IBARRA, Juan Carlos y CASTRO MUÑOZ, María Alejandra. El Know How. Santafé de Bogotá, 1999, p. 73. Tesis (Título de abogado). Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de Derecho. Departamento de Derecho civil y comercial. 16 Ibid. 17 TORRES IBARRA, Juan Carlos y CASTRO MUÑOZ, María Alejandra, Op. cit., p. 74. 18 TOBÓN, Natalia. Límites a la protección de los secretos empresariales. [en línea]. Bogotá, S.F., p. 1. [Consultado 7/4/2013]. Disponible en < http://www.nataliatobon.com/aym_images/files/articulos/ Limites_a_la_Proteccion_de_los_Secretos_Empresariales-Natalia_Tobon.pdf >
11
Para finalizar el presente subcapítulo, es importante mostrar cómo el tema de la propiedad
industrial y particularmente el del secreto empresarial ha sido de especial trascendencia en
el mundo moderno. Esto se aprecia en el hecho de que quienes fueron impulsores de las
grandes revoluciones industriales y sociales del planeta, como Francia e Inglaterra –hoy en
día países desarrollados-, regularon y protegieron el secreto empresarial- tanto civil como
penalmente- desde finales del siglo XVIII, mientras que países en vías de desarrollo como
Colombia sólo tuvieron regulación definitiva hasta hace menos de diez años.
1.3. Definición y Requisitos para existencia del Secreto Empresarial.
Sea pertinente decir, en primer lugar que el término secreto empresarial es el adecuado
para referirse a la figura jurídica que se quiere significar, esto debido a que, aunque
doctrinalmente la misma también ha sido denominada secreto industrial, se sabe que este
segundo rótulo hace alusión a uno de los dos elementos conformantes de la categoría del
secreto empresarial en su totalidad. Es decir, el secreto industrial hace parte del secreto
empresarial, pero nunca en el sentido contrario. Así las cosas, la forma correcta de referirse
a la protección del conocimiento al que antes se hizo referencia en el acápite 1.1, es:
“secretos empresariales, ya que el termino industria es muy limitado y los secretos también
engloban al comercio”19.
Esta distinción es importante, puesto que permite visualizar con claridad el campo de
protección del secreto empresarial y despejar cualquier tipo de duda que pueda nacer
alrededor del tema, por lo tanto, a continuación se procederá a amplificar y explicar en qué
consiste cada uno de los puntos -a los que antes se hizo alusión-, y que entrañan la
significación de la figura jurídica que se estudia.
19 CRUZ DÍAZ, Adrián., et al. Seminario: Disposiciones normativas del comercio exterior y su aplicación: La propiedad industrial en el comercio exterior. [en línea]. México D.F.: Instituto Politécnico Nacional, Escuela de Comercio y Administración, 2008. p. 78. [Consultado 3/4/2013]. Disponible en < http://itzamna.bnct.ipn.mx :8080/dspace/bitstream/123456789/4846/1/70_3_LA%20PROPIEDAD%20INDUSTRIAL%20EN%20EL%20COMERCIO%20EXTERIOR.pdf >
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Por un lado, el secreto industrial, hace referencia a la protección que se le puede dar a los
estudios y/o situaciones que simplifican u optimizan la elaboración de bienes o la
prestación del servicio20, es decir que este secreto hace referencia específicamente a lo que
concierne a la producción de la empresa, a su razón social. Mientras que el secreto
comercial, es aquel que protege asuntos netamente mercantiles, tales como la venta,
publicidad, relaciones con consumidores y proveedores21, por lo cual mediante este secreto
se busca proteger lo ateniente la comercialización de los bienes y servicios ofrecidos por la
empresa. Punto en el que se evidencia que, aunque ambas figuras son protegidas mediante
el secreto empresarial, su diferencia salta a la vista22.
De la misma manera, es trascendental decir que la jurisprudencia nacional ha asimilado el
secreto empresarial al concepto de know how, tal es el caso de la sentencia 10299 de 1997
del Consejo de Estado, en la cual el demandante alegaba la pérdida de su know how, como
consecuencia de la explosión de una bomba; situación en la cual esta alta corte afirmó,
respecto del know how, que era la expresión angloamericana del secreto empresarial y de la
misma forma que aseveró que, este no se acaba materialmente por destruir el documento o
bien material en el que está depositado, puesto que lo importante en este es la primacía de
la inteligencia y la invención23, más que su soporte material, resaltando así el carácter
inmaterial de la información protegida. En este punto surge un gran interrogante, que se
deriva de la posibilidad de asimilar el secreto empresarial a la figura de Know How, por
esta razón inmediatamente se analizarán las posturas doctrinales al respecto.
En este punto, se puede ver que las teorías sobre el problema son dos, evidentemente una
que concuerda con la teoría del Consejo de Estado y afirma que las dos figuras tienen una
misma significancia; y una segunda que afirma que, aunque las figuras tienen muchos
puntos de encuentro, son diferentes puesto que el know how es una fracción de lo que es
conocido como secreto empresarial.
20 TOBÓN, Natalia, Op. cit., p. 2. 21 Ibid. 22 GÓMEZ SEGADE, José Antonio. El secreto Industrial (Know How): Concepto y protección. Madrid: Tecnos, 1973. 23 TOBÓN, Natalia, Op. cit., p. 1 - 2.
13
La primera postura, tiene como uno de sus principales representantes al conocido
catedrático español José Antonio Gómez Segade, el cual desde el título de su libro “Secreto
empresarial (know how)”, muestra su afinidad con la idea de que el secreto empresarial, es
un concepto análogo al know how, debido a que los dos se refieren al conocimiento, ya
sean ideas, productos o procedimientos de la industria, que el empresario necesita mantener
como secretos, puesto que le otorga una ventaja competitiva frente a sus pares24. En el
mismo sentido el abogado español José Massaguer, ha dicho que, aunque en principio las
dos figuras eran distintas, puesto que el know how, solo se entendía como una figura que
protegía cuestiones netamente técnicas, es decir industriales, el secreto empresarial por su
parte, además de esto, protegía secretos atenientes al comercio de los productos, en la
actualidad las dos figuras cubren los dos aspectos (industrial y comercial), por lo cual son
conceptos asimilables25.
Por otro lado, la otra teoría al respecto, proclama que, el secreto industrial y el know how
no son lo mismo, debido a que el primero, además de contener todo lo correspondiente al
segundo, incluye protecciones comerciales que el primero no tiene en cuenta. Tal es el caso
del catedrático mexicano Raúl González Salas, el cual afirma que, el know how solo
comprende descubrimientos técnicos y científicos, invenciones y procedimientos, que
favorecen la productividad de la empresa, mientras que el secreto empresarial además de
tener en cuenta dichas creaciones del ingenio, también indica su forma de uso y aplicación
en la industria26. Es decir, que es esta postura entiende que el secreto empresarial,
comprende elementos de uso del know how, por lo cual se podría decir, que entiende al
know how como parte constitutiva del secreto empresarial, pero no total.
Al respecto, es importante decir que en este trabajo, se concuerda con la teoría inicial, es
decir la que entiende al secreto empresarial y al know how, como figuras afines. Esto
debido a que, aunque se considera que antiguamente podían diferenciarse, debido a que el
know how solo encerraba elementos de carácter industrial, mientras que el secreto
24 GÓMEZ SEGADE, José Antonio, Op. Cit., p. 66. 25 MASSAGUER, José. El contrato de licencia de know how. Barcelona: Bosch, 1989. p. 35. 26 TORRES IBARRA, Juan Carlos y CASTRO MUÑOZ, María Alejandra, Op. cit., p. 50.
14
empresarial adicionalmente tenía en cuenta elementos comerciales. Se piensa que, en la
actualidad dicha discusión ya ha perdido totalmente su vigencia, debido a que tanto legal
como jurisprudencialmente se ha entendido que el secreto empresarial, comprende aspectos
industriales (know how) y comerciales, los cuales son diferentes, pero se entienden
protegidos bajo la misma figura, tal y como se dijo anteriormente.
1.4. Legal.
Como se ha puesto de presente anteriormente, gran parte del secreto empresarial está
regulado en la decisión 486 de 2000, específicamente entre los artículos 260 y 266. Es asi
como en el artículo 260, en su primer inciso se dice que “Se considerará como secreto
empresarial cualquier información no divulgada que una persona natural o jurídica
legítimamente posea, que pueda usarse en alguna actividad productiva, industrial o
comercial, y que sea susceptible de transmitirse a un tercero”. De este extracto es
importante resaltar varios puntos, los cuales serán anunciados a continuación y explicados
más adelante. El primero, que el secreto empresarial se concibe como cualquier
información, que no esté puesta a disposición del público. En segundo lugar, el artículo,
afirma que el titular del derecho puede ser una persona tanto natural, como jurídica; punto
que se considera importante, puesto que del mismo nombre de la figura, específicamente en
su palabra “empresarial”, se podría deducir que el titular solo podría ser una empresa o
persona jurídica. En tercer lugar, el artículo impone que la información deberá ser de
carácter productivo, industrial y comercial; es decir que, como bien se dijo anteriormente la
figura protege tanto los secretos industriales como los comerciales. Por último, la figura
dispone que dicha información, debe tener la característica de ser objeto de transmisión.
En un comienzo, es importante decir que el carácter de que exige la ley, de que el secreto
empresarial no sea divulgado, va implícito dentro de la esencia misma de la definición
genérica de secreto, puesto que este es una información conocida exclusivamente por
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algunos, la cual se tiene cuidadosamente reservada y oculta27. O sea que, en el caso en que
la información no este oculta o reservada, dicho en otras palabras haya sido divulgada, la
esencia del secreto se perdería, por lo cual no podría ser categorizada bajo dicho precepto.
Ahora bien, el titular del derecho puede ser una persona tanto natural como jurídica, punto
realmente importante, puesto que el mismo nombre de la figura podría hacer pensar al
mismo operador jurídico que, esta solo puede estar en cabeza de la empresa, de la misma
forma la doctrina muy pocas veces, apropósito de la figura, habla del empresario, por el
contrario la mayoría de veces habla de la empresa. Por lo cual, la ley con el objeto de evitar
cualquier tipo de controversia interpretativa, especificá que puede tenerse como titular a
cualquier persona, ya sea natural o jurídica, cuestión de técnica legislativa bastante
acertada.
Por otra parte, la ley delimita la esfera de protección de los secretos, puesto que enuncia los
únicos ámbitos de protección, en los cuales aplica. Tal y como se explicó anteriormente
estos son, el secreto industrial, que es aquel que versa sobre las técnicas y formas
específicas de producción, es decir procesos de elaboración o prestación del servicio; y por
otra parte, el secreto comercial, el cual está enfocado a proteger la información que atiende
a asuntos sobre la venta, mercadeo y distribución de los productos o servicios, es decir su
comercialización28.
Finalmente, se dice que los secretos protegidos, deben poder ser objeto de trasmisión, punto
del cual se puede intuir fácilmente que los derechos protegidos son de contenido
patrimonial, puesto que su titular puede elegir si trasmitirlos, cederlos o autorizar su uso,
en contra posición con los derechos de carácter personalismo, los cuales así su titular
quiera, tienen el carácter de intransmisibles, por lo cual no pueden ser cedidos a ningún
título29.
27 • MARTÍNEZ VILLALBA, El Derecho de los Secretos: fundamentación de una teoría general. [en línea]. [Consultado 4/4/2013]. Disponible en <http://noticias.juridicas.com/articulos/00Generalidades/2006012121810151110543222.html. > 28 TOBÓN, Natalia, Op. cit., p.1 - 2. 29 CORTE CONSTITUCIONAL COLOMBIA. Sentencia C 374 de 1997. M.P.: José Gregorio Hernández Galindo.
16
1.4.1. Condiciones para la protección del secreto empresarial.
De la misma manera, el precitado artículo 260 de la decisión 486, impone específicamente
tres condiciones para que la información, pueda tener el carácter de secreto empresarial y
así poder ser protegido bajo esta figura.
A) Debe ser secreta.
Comenzando, en el primer literal de la norma se dice que, la información debe ser secreta,
entendiendo por esto último que el conjunto de conocimientos o su unión de componentes,
no sea fácilmente descubierta o conocida por las personas que se dedican en los círculos en
los cuales se maneja dicha información30. Esto quiere decir que, la información que es de
dominio público, evidentemente no puede ser protegida por esta figura, igualmente la
información debe ser resultado de una actividad inventiva31. Esto quiere decir que, la
información no puede ser únicamente la unión de diferentes procedimientos u elementos,
que son públicamente conocidos por las personas en general o por los individuos que se
desempeñen en el área de conocimiento, de tal modo que no se pueda descifrar fácilmente.
Sobre el particular, surge un inconveniente de importante relevancia, este versa sobre el
número de personas que pueden conocer la información, sin que la misma pierda su esencia
de secreta. Esta interrogante, lleva a decir que el número exacto de personas no puede ser
determinado, pero que evidentemente la información no solo debe ser conocida por su
titular, ya que de ser así posiblemente la información pierde su utilidad económica32 . Esto
quiere decir que, la ley otorga cierta flexibilidad, en el sentido en que la información puede
ser conocida por otras personas además de su titular y seguir siendo secreta, pero en el
momento en que esta, sea conocida por el público en general o sea fácilmente descifrable
para las personas que se desempeñan en el área de conocimiento, su carácter de secreto se
perderá.
B) Tenga un valor comercial por ser secreta.
30 COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES. Decisión 486 de 2000. Art. 260 literal A. 31 METKE MÉNDEZ, Ricardo, Op. cit, p. 91- 92. 32 TOBÓN, Natalia, Op. cit., p. 4.
17
Este requisito legal, expone el carácter objetivo de la información protegida, por cuanto
impone la obligación de proteger únicamente la información que, a su titular “le signifique
obtener y mantener una ventaja competitiva y económica respecto de otras empresas.”33, es
decir que su titular verdaderamente debe estar interesado en la protección de la información
debido a que, se constituye como un elemento que lo aventaja frente a los demás
empresarios que la desconocen o no la poseen34.
En igual sentido, la información puede tener un efectivo valor comercial o potencial, esto
significa que la protección no se le otorga únicamente a la información que ya esté
generando frutos para el empresario, puesto que también se puede proteger aquella
información que tenga la facultad de generar ganancias o ventajas futuras, dicho en otras
palabras “ el empresario puede estar obteniendo efectivamente los beneficios que se derivan
de la información o bien puede obtenerlos en un futuro cuando las ventajas que se derivan
de la misma se plasmen en resultados concretos”35.
En conclusión, el requisito impuesto, versa sobre aquella información que realmente sea
valiosa para el empresario o la empresa, puesto que le otorga o tiene la potencialidad de
otorgarle cierta ventaja competitiva frente a sus semejantes empresariales.
C) haya sido objeto de medidas razonables tomadas por su legítimo poseedor para
mantenerla.
Como último requisito, la ley impone que el legítimo poseedor de la información tome
medidas razonables para la protección de la misma, es decir que es un requisito sumamente
subjetivo, debido a que mediante estas medidas el titular del derecho manifiesta su interés
de mantener la información en secreto36. De la misma forma este requisito, es de carácter
meramente subjetivo, por cuanto las medidas que se deben tomar deben ser razonables,
palabra que no ha sido previamente definida por la legislación colombiana, lo cual no está
33 ÁNGELES MORALES, Enrique, Op. Cit, p. 86. 34 TOBÓN, Natalia. Op. cit., 5 p. 35 METKE MÉNDEZ, Ricardo, Op. cit, p. 89. 36 Ibid.
18
mal puesto que no todo tipo de información, puede ser protegida de la misma manera37. O
sea que, si el legislador hubiese especificado las medidas que debían ser tomadas por el
titular o el legítimo poseedor para mantener la información secreta, muy posiblemente
estas hubieran sido inidóneas para la efectiva protección de todos los secretos, puesto que
estas deben ser diferentes dependiendo del tipo de información y de su contexto; por lo cual
se hubieran generado una serie de requisitos engorrosos e inútiles para los empresarios.
Con respecto a las medidas precautorias para mantener la confidencialidad del secreto, es
pertinente decir que “deben ser idóneas para mantener secreta la información (por ejemplo,
restricciones de acceso a ciertos sitios de la empresa o a ciertos documentos.)”38. Es decir
que deben ser conductas con la capacidad de esconder la información. Dentro de las
infinitas posibilidades de custodia de la información, una de las más utilizadas es la firma
de contratos de secreto empresarial con empleados, clientes, contratantes, etc…, los cuales
crean la obligación de mantener en confidencialidad la información, debido a que es
básicamente imposible que la persona sepa que tiene que guardar el secreto sin saber que es
secreto39. Es decir que mediante este contrato, se manifiesta explícitamente la toma de
medidas pertinentes, por parte del titular, con el objeto de salvaguardar la información40,
igualmente recuerda y ratifica, al obligado el carácter de la información y crea en el cierto
estado de alerta, al momento de uso de la misma.
Aunque, como se explicó anteriormente, no existen medidas específicas para la protección
de la información, doctrinalmente se han clasificado las medidas tomadas en dos grupos
notice measures y physical security measures, el primero, engloba las medidas atientes a
notificar al público que la información es secreta, por lo cual debe permanecer en suma
confidencialidad; el segundo grupo, contiene las medidas físicas de seguridad, las cuales
tienen como objeto imposibilitar, que personas no autorizadas al acceso de la información,
la consigan41.
37 TOBÓN, Natalia, Op. cit., p. 6. 38 METKE MÉNDEZ, Ricardo, Op. cit, p. 89. 39 Véase los artículos 264 y 265 de la decisión 486 de 2000. 40 ÁNGELES MORALES, Enrique, Op. Cit, p. 95. 41 TOBÓN, Natalia, Op. cit., p. 7.
19
De igual forma, se ha dicho que al momento de proteger la información, el empresario
deberá tener en consideración distintos tipos de criterios, para elegir las medidas a tomar.
Estas son, el grado en el cual la información es conocida por los trabajadores, el grado en el
cual la información es conocida por fuera de la empresa, el valor que tiene la información
para el empresario y sus competidores, la cantidad de dinero y esfuerzo utilizado para
conseguir la información y el grado de dificultad con el cual la información puede ser
adquirida, desarrollada o duplicada por otros empresarios42.
Por último, se entiende que este criterio es meramente subjetivo, debido a que en el
momento de alegar vulneración del secreto empresarial, el juez es el facultado para
determinar si las medidas tomadas por el titular fueron adecuadas para mantenerlo en
secreto o no.
Ahora, como se anticipó anteriormente, la legislación anterior, es decir la decisión 344 de
1994 que en su artículo 74, imponía un requisito extra a la legislación actual, este era que la
información a proteger estuviese plasmada en un medio material, requisito que para la
doctrina es injustificado puesto que, “ el secreto industrial debe protegerse contra la
indebida revelación, adquisición o uso por parte de terceros, aun cuando no haya existido
un corpus mechanicus en donde se plasme”43, puesto que el titular del derecho, en
Colombia, tiene libertad probatoria, para demostrar que el mismo existió. De igual forma se
ha dicho que el requisito ha desaparecido, debido a que “el secreto no es el documento
mismo sino la información contenida en él.”44. Cuestión que, se considera como acertada
puesto que lo que se protege con esta figura no es el cuerpo que contiene el secreto, si no el
secreto en sí mismo, por lo cual la anterior legislación, a nuestro parecer, tenía una
confusión teórica entre el secreto en sí mismo y su soporte material.
Por último, en esta instancia es de vital importancia hacer una salvedad, sobre el ámbito de
protección de la información, en el secreto empresarial, puesto que el artículo 261 de la
decisión 486, dispone que no se puede proteger “aquella información que debe ser
42 ROSALES GARCIA, David. Op. Cit, p. 8. 43 IBAÑEZ, GUSTAVO. El régimen andino de la propiedad industrial. S.L.: Jurídicas ,1995. p. 186, 187. Citado por METKE MÉNDEZ, Ricardo. Lecciones de propiedad industrial. Medellín: Diké, 2001. p. 90. 44 TOBÓN, Natalia, Op. cit., p. 6.
20
divulgada por disposición legal o por orden judicial”, con excepción de la información que
es otorgada a las autoridades, con el objetivo de obtener “ licencias, permisos,
autorizaciones, registros o cualesquiera otros actos de autoridad”. Es decir que el primer
fragmento lleva a deducir que, puede existir cierta información que cumple con los
requisitos para ser considerada como secreto industrial, pero como una excepción existe
alguna norma u orden por parte del poder judicial que obliga a que la información sea
divulgada, por lo cual con estas últimas, se perdería uno de los requisitos para la protección
de la información, a saber que sea secreta. Aunque, el mismo artículo hace la importante
salvedad de que la información no dejara de ser secreta por el hecho de otorgarla a alguna
autoridad, con el ánimo de obtener alguna licencia o similar, por parte de la misma; este
escenario, se podría dar en el caso, en que el titular del secreto, determine que la
información contenida en el secreto, cumple con el lleno de requisitos para registrar una
patente, por lo cual decide solicitar a la autoridad que se le otorgue una licencia de patente.
1.4.2. Duración del secreto empresarial.
En el artículo 263, de la ley estudiada, se dispone que la protección de la información
mediante el secreto empresarial, perdurará en el tiempo mientras que la misma, cumpla con
los requisitos impuestos por el artículo 260 de la misma ley, los cuales ya han sido
explicados anteriormente han sido explicados a profundidad. Por esta razón, en algunas
ocasiones los empresarios optan por proteger sus invenciones, bajo esta figura, en
detrimento de la patente, puesto que la duración temporal de la protección, puede ser
mucho más duradera que la patente esto porque, la protección bajo esta última únicamente
es de 20 años45.
Aunque dicha estrategia, como se afirmó anteriormente, muestra cierta ventaja temporal
frente a la figura industrial de la patente, también evidencia un riesgo inminente, puesto que
mientras que la patente otorga al invento, una protección que se podría denominar estricta
de 20 años, el secreto empresarial no tiene un tiempo de protección, ni máximo ni tampoco
mínimo, por lo cual en cualquier momento, se podrá dejar de cumplir alguno de los
45 METKE MÉNDEZ, Ricardo, Op. cit, p. 93.
21
requisitos requeridos exigidos por la ley, por lo cual la información dejara de estar
protegida, si se quiere al poco tiempo de haberla descubierto. Esto quiere decir que,
mientras que la explotación de una patente puede ser abiertamente utilizada, la de un
secreto es más restringida, debido a que debe ser muy minuciosa, so pena de incumplir
alguno de los requisitos de protección dispuestos en la ley.
1.4.3. Transmisión o autorización de uso.
Como se estudió anteriormente, apropósito del inciso primero del artículo 260 de la
decisión 486, el secreto empresarial debe ser susceptible de transmisión a un tercero, de lo
cual se intuye su valor comercial; carácter que es confirmado o complementado con el
artículo 264 de la misma ley, ya que mediante dicho artículo se dispone que, el titular del
derecho, podrá autorizar su uso a un tercero o transmitirle la titularidad. Por otro lado “No
tipifica la norma el contrato mediante el cual puede lograrse tal propósito, no señala los
requisitos especiales”46, cuestión importante, puesto que se deja abierta la posibilidad de
utilizar la figura en un contrato sui generis o cualquier tipo de contrato típico.
2. Precisiones sobre el Contrato de Agencia Comercial.
2.1. Puntos varios de la definición legal del contrato.
En los siguientes párrafos se expondrán los puntos que surgen de la lectura del artículo
1317 del D.410 de 1971 – ya antes transcrito-, de manera que esto pueda servir, no sólo
para entender en mejor forma el contrato de Agencia, sino también para observar el o los
puntos de partida de los que surge la labor de análisis e interpretación de los jueces, árbitros
y doctrinantes.
Como primer aspecto, a destacar de la norma –que se resalta con gran evidencia-, cuestión
ya antes mencionada en la parte introductoria: el contrato de Agencia se suscribe entre una
parte que se “denomina genéricamente agente”47 y otra parte que se denomina
46 Ibíd. 47 Inciso 2° del artículo 1317 del Código de Comercio.
22
empresario48. Sobre esto vale la pena decir que – aunque no se extrae directamente del
tenor literal del artículo-, los sujetos contractuales únicamente puedan crear vínculo
jurídico de conformidad a las reglas del Código Mercantil y no con las leyes civiles.
Esto último se puede inferir desde que se lee el nombre mismo del contrato: agencia
comercial, e igualmente al momento de observar la definición legal se aprecian términos
como comerciante, negocios, y empresario. No obstante, aunque existen convenios que
pueden tener regulación en el estatuto mercantil paralela a la del Código Civil, y aunque
podría pensarse que el término comercial es un calificativo para no confundir el pacto con
el de la otra reglamentación, lo único verdadero es que no existe una figura jurídica
tipificada en el Estatuto Civil que haga las veces de la Agencia.
Ahora bien, si se quisiera hacer el ejercicio de representar la idea de un contrato de
idénticas características al de agencia mercantil, sujeto al régimen de pactos cotidianos, se
tendría que decir que tampoco es posible; porque ya desde el numeral 17 del artículo 20 del
Código Mercantil se consagra como un acto de comercio la actividad que desempeñan “las
empresas promotoras de negocios y las de compra, venta, administración, custodia o
circulación de toda clase de bienes”. De esta manera, siempre que se haga alusión al
convenio de la Agencia, se sobreentenderá que está sujeto a las normas del Estatuto
Mercante.
Ahora bien, un segundo elemento a destacar de la definición legal del artículo 1317, es la
situación de que un comerciante49 asume un encargo de manera autónoma -con vocación
de permanencia en el tiempo-, para promover o explotar negocios dentro de un “ramo” del
mercado. Este el punto central del convenio de la Agencia, lo cual en la introducción de
este trabajo ya se explicó con mayor detenimiento, pero esto no es óbice para vislumbrar
una vez más las calidades que deben ostentar las partes al suscribir el contrato, ni tampoco,
48 Sobre el nombre empresario es importante indicar que no es el único jurídicamente hablando, ya que también puede esta parte ser llamada agenciado de conformidad con el artículo 1319 del mismo Código. 49 Se interpreta en este punto que la expresión comerciante tiene dos acepciones complementarias, la primera, que el sujeto del que se habla es alguien a quien se le aplican “las disposiciones de ley mercantil” de conformidad con el artículo 1° del D.410 de 1971. La segunda, que es un profesional del comercio a quien se le confía el encargo en razón a ese conocimiento y experiencia.
23
impedimento para darse cuenta de que la independencia, la permanencia, la promoción o
explotación, y el encargo son factores determinantes en el marco del mismo.
Otro punto a establecer es el hecho de que el contrato se tiene que ejecutar en el territorio
nacional dentro de un área específica pactada, so pena de que no pueda estar amparado por
el ordenamiento jurídico colombiano. Aquí se debe anotar que si bien esto queda claro
desde el enunciado del artículo 1317 cuando dice: “dentro de una zona prefijada en el
territorio nacional”, de todas formas el punto es reforzado por el artículo 1328 del mismo
Código, cuando al hablar sobre la sujeción a la Ley colombiana del pacto, hace evidente
que “los contratos de agencia comercial que se ejecuten en el territorio nacional quedan
sujetos a las leyes colombianas”, y “toda estipulación en contrario se tendrá por no escrita”.
Por último, se puede evidenciar en la norma que la parte que toma el encargo, puede
desempeñar el mismo de diversas maneras: como representante o como agente, o como
fabricante o distribuidor de uno o varios productos. Esto, sobreentendiéndose que la
conducta recae sobre la otra parte contractual, que es quien da el encargo, y que puede ser
“un empresario nacional o extranjero”.
Así las cosas, tenemos que el contrato de agencia comercial posee una gran cantidad de
elementos, y aunque algunos de los puntos a los que antes se hizo alusión podrían parecer
sencillos de entender, esto en la práctica no ha sido así, antes bien, como ya se anotó, la
jurisprudencia, los laudos arbitrales y los doctrinantes, han sido los que al tratarlos en
innumerables ocasiones, han interpretado, reforzado y caracterizado los mismos.
2.2. Sobre la diferencia entre elementos de la esencial del Contrato de Agencia
Mercantil y elementos de la esencia del contrato en la teoría general.
Cuando se hace alusión a elementos de la esencia de un contrato en particular, a lo que se
está haciendo referencia es a “aquellas cosas sin las cuales, o no produce efecto alguno, o
degenera en otro contrato diferente”50. Es importante diferenciar en este lugar los elementos
esenciales para que cualquier convenio nazca a la vida jurídica, de los elementos esenciales
50 Artículo 1501 del Código Civil Colombiano.
24
para que se repute plena validez sobre el mismo, esto debido a que su confusión podría
causar la nulidad del contrato.
Los elementos esenciales de existencia de cualquier convenio son tres, a saber el primero
que exista un objeto posible y determinado, el segundo, que exista consentimiento o
voluntad, y el tercero -que sólo se constituye como requisito necesario en algunos casos-, la
forma solemne. Por otro lado, los requisitos para que el pacto sea válido son “la capacidad
de los agentes, la ausencia de vicios de voluntad (error, fuerza, dolo), la ausencia de lesión
enorme, la licitud del objeto, la realidad y la licitud de la causa, y la plenitud de las
formalidades prescritas por la ley51.
Ahora bien, con respecto a los anteriores elementos esenciales –tanto de validez como de
existencia-, vale aclarar que necesario que estén presentes en cualquier convenio para que
se pueda hablar de un surtimiento “pleno” de efectos jurídicos. No obstante, hace falta
adicionar los requisitos de la esencia de cada pacto particular para que se pueda decir con
seguridad que se surten efectos jurídicos plenos.
Por lo que, en relación a los elementos esenciales del contrato de agencia comercial, es
importante decir que estos requisitos son específicos para este tipo de contrato, ya que de
no ser así carecería de todo sentido su tipificación legal. Sin embargo, es preciso distinguir
entre el hecho de que puedan existir elementos esenciales comunes en varios contratos, y el
hecho de que en cada contrato existan elementos específicos que los diferencian de los
demás.
Así pues, los elementos esenciales del contrato de agencia comercial son los que se
presentaron al inicio de este trabajo, a saber, estabilidad, independencia, obrar por cuenta
de otro, promover o explotar negocios y remuneración por parte del empresario al agente.
Sin extenderse más en ellos es importante resaltar que también deben concurrir los
requisitos generales de cualquier tipo de convenio.
51 OSPINA FERNÁNDEZ, Guillermo y. OSPINA ACOSTA, Eduardo, Op. Cit., p. 84-85.
25
3. De la Responsabilidad del Agente Comercial por la violación del Secreto
Empresarial.
3.1.La fuente de la responsabilidad en la legislación colombiana por violación a la
protección del Secreto empresarial.
Es prudente realizar una aproximación al tratamiento legal que se le da a la protección del
secreto empresarial en Colombia. En primera instancia, hay que decir que dicha protección
está regulada bajo la legislación comercial, como también en la penal. Es por esto que es
pertinente hacer una revisión de las dos disposiciones legales.
Por un lado, el artículo 262 de la de Decisión de la CAN 486 de 2000, dispone que el
secreto empresarial que esté a cargo de una persona con fines lícitos empresariales, debe ser
protegido contra su divulgación, adquisición o prácticas comerciales desleales de parte de
terceros. En este punto es importante hacer la salvedad de que el Estado no es el principal
encargado de proteger la información, puesto que es la empresa o el empresario quien debe
tomar las acciones necesarias y suficientes para que ésta no llegue a manos inescrupulosas.
Sin embargo, no será ilegal el actuar del tercero que descubra la información protegida por
sus propios medios, es decir mediante su propio ingenio, o la adquiera de manera lícita, el
cual podrá realizar acciones tales como la divulgación de la información sin el riesgo de
verse expuesto a las sanciones legales correspondientes52. Por lo tanto, solo se podrá alegar
la violación a la reserva cuando el tercero se apropie del conocimiento ilícitamente.
En igual sentido, el precitado artículo de la D.486, dispone que los actos constitutivos como
violatorios del secreto empresarial, deben ser calificados como conductas de competencia
desleal, por lo que conviene remitirse a las normas colombianas relativas a este tema,
específicamente a la ley 256 de 1996. Esta normativa en su artículo 16, establece dos
situaciones en las cuales se puede entender que la violación del secreto empresarial,
incurriría en competencia desleal. Una, el evento en el que un individuo hubiere tenido
acceso a la información legítimamente, pero sin autorización y mediante la violación del
52 METKE MÉNDEZ, Ricardo. Op. cit, p. 93.
26
deber reserva impuesto por el titular, la hubiere divulgado o explotado. El segundo
escenario se da, cuando una persona de manera ilegítima, adquiere información secreta
mediante espionaje, artificios o relacionados.
3.2.1. Situaciones de hecho que dan origen a la violación del secreto empresarial por
parte del agente comercial.
Para el punto central de ésta investigación, se debe partir de lo estudiado con respecto a la
ley 256 de 1996 en relación al secreto empresarial, y así, con base en ello lograr vislumbrar
dos posibilidades fácticas en las cuales el agente comercial puede hacer uso indebido de
información privilegiada en virtud del contrato de agencia mercantil.
No obstante, se debe tener en cuenta para el caso particular que la responsabilidad civil
puede surgir simultáneamente del hecho ilícito y del acuerdo de voluntades, aunque
también puede emanar únicamente del hecho ilícito. Esto se explica porque la obligación
del agente, por violación de Secreto Empresarial abriga dos posibilidades fácticas como se
dijo anteriormente: la primera, que el que obra como agente en el contrato, con el objetivo
de destacarse en el cumplimiento del encargo confiado por el empresario, haga uso no
autorizado de la información reservada, ya sea técnica o comercial de un tercero- que es
ajeno a la ejecución del convenio-; la segunda, que el agente utilice el conocimiento
reservado de su contraparte contractual con fines que atentan contra el negocio propio del
empresario y que son diferentes a los señalados por el mismo; reconociendo que la
información que llega a éste, lo hace en razón del oficio que le es confiado por el
agenciado, es decir legítimamente.
3.2.1.1. Primera situación fáctica.
En este caso es necesario, ceñirse a los literales C, D, E y F del artículo 242 de la decisión
486, los cuales afirman que constituyen competencia desleal, aquellos actos que consisten
en:
c) adquirir un secreto empresarial por medios ilícitos o contrarios a los usos
comerciales honestos;
27
d) explotar, comunicar o divulgar un secreto empresarial que se ha adquirido por los
medios referidos en el inciso c);
e) explotar un secreto empresarial que se ha obtenido de otra persona sabiendo, o
debiendo saber, que la persona que lo comunicó adquirió el secreto por los medios
referidos en el inciso c), o que no tenía autorización de su poseedor legítimo para
comunicarlo;
f) comunicar o divulgar el secreto empresarial obtenido conforme al inciso e), en
provecho propio o de un tercero, o para perjudicar al poseedor legítimo del secreto
empresarial;
De la misma forma, de manera explicativa y complementaria se la norma afirma que “Un
secreto empresarial se considerará adquirido por medios contrarios a los usos comerciales
honestos cuando la adquisición resultara, entre otros, del espionaje industrial, el
incumplimiento de un contrato u otra obligación, el abuso de confianza, la infidencia, el
incumplimiento de un deber de lealtad, o la instigación a realizar cualquiera de estos
actos”53.
En esta primera hipótesis, la obligación siempre surgirá indudablemente de un hecho ilícito,
porque se utiliza conocimiento reservado de un tercero, protegido por la ley, para dañar el
patrimonio industrial, del empresario que es “saqueado”; aunque este no sea el propósito
fundamental del agente al desplegar la acción, sino que sea el de realizar un encargo más
“completo, eficaz, etc…” a lo dispuesto en el contrato. Aquí hay que especificar que la
situación fáctica hace necesario que las ideas privilegiadas que llegan a manos del agente,
deben ser obtenidas por medio de maniobras ilegales, porque de ser adquiridas en razón al
cargo, oficio o profesión54 del mismo, se tendría que hablar del surgimiento de la
obligación no solo del hecho ilícito sino también de un contrato, cuya hipótesis es distinta y
será explicada más adelante.
53 Inciso final del artículo 262 de la Decisión 486 de 2000. 54 Artículo 308 del Código Penal Colombiano.
28
La responsabilidad en este caso se origina de manera extracontractual55, es decir, por fuera
del contrato de agencia comercial, y la obligación de reparar el daño se genera con
respecto a un tercero que no está relacionado con el negocio jurídico. Aunque se debe
resaltar que el conocimiento protegido al que accede el agente de manera ilegal, se debe
obtener con la intención de ser usado en la ejecución del encargo adquirido en virtud de la
agencia, porque de lo contrario se estaría haciendo alusión a una obligación de indemnizar
por parte de un sujeto cualificado diferente al agente, sin importar en este punto si es
persona natural o jurídica. Es importante también dejar claro que, el agenciado que no
participe en la obtención ilegal de la información, tampoco se puede constituir como
cómplice o benefactor del uso de las ideas reservadas, ya que en caso contrario se tendría
que decir que la responsabilidad civil es compartida, y no sólo del agente mercantil56.
3.2.1.2. Segunda situación fáctica.
En este caso, habría que remitirse a los actos enunciados por los literales A y B del artículo
242 de la decisión 486, los cuales afirman que constituyen competencia desleal, aquellos
actos que consisten en:
a) explotar, sin autorización de su poseedor legítimo, un secreto empresarial al
que se ha tenido acceso con sujeción a una obligación de reserva resultante de
una relación contractual o laboral;
b) comunicar o divulgar, sin autorización de su poseedor legítimo, el secreto
empresarial referido en el inciso a) con ánimo de obtener provecho propio o de un
tercero o de perjudicar a dicho poseedor;
Al respecto habría que decir que, el conocimiento privado que es utilizado con fines
ilegales, llega a manos del agente por medio del convenio de agencia mercantil, por lo que
es posible afirmar que la obligación de indemnizar podría brotar en primera instancia de un
acuerdo de voluntades suscrito. A pesar de lo evidente del planteamiento anterior, es
55 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia de 5 de abril de 2011, Magistrada Ponente, Ruth Marina Díaz Rueda. 56 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia de 26 de octubre de 2005, Magistrada Ponente, Edgardo Villamil Portilla.
29
necesario remitirse a lo que sería un primer estadio de esta obligación, porque se tiene que
afirmar que la responsabilidad del agente comercial es contingente y se genera a partir de la
desobediencia a un precepto contractual, de la ausencia de responsabilidad en una primera
obligación del convenio. Este precepto, clausula, u obligación es expresado cuando es
aceptado el contrato, aunque no esté escrito en el texto del mismo, porque es una prestación
de no hacer, de abstenerse de utilizar la información secreta con fines distintos al que le
indique el empresario, a la que se compromete el agente.
Se menciona que esta obligación se ha de cumplir aun cuando no esté de manera expresa en
el contrato, pero siempre y cuando su “confidencialidad se le haya prevenido”57, porque
primero, se entiende que quien realiza la operación de transgredir el secreto empresarial
incurre en un acto desleal - violación de reserva industrial o comercial -, de llegar a
concurrir todos los elementos del mismo, pero también porque derivaría indefectiblemente
en responsabilidad civil- así sea extracontractual-, ya que es la misma ley la que consagra
puntualmente el “deber de abstención”58, la necesidad de que una “situación permanezca
inalterada”59. O sea que en este caso la obligación de no hacer tiene como fuente la misma
legislación – no sólo la penal-. Que esta prestación pueda estar escrita o expresada en el
convenio, lo único que hace es enfatizar la prohibición consagrada desde la fuente formal
de derecho, pero su principal fuente es la Ley60.
Ahora bien, si se llegase a faltar a la obligación anterior, se configuraría un hecho ilícito –
civil y/o penal-, de donde emana la responsabilidad del agente comercial para reparar al
empresario de quien obtuvo el secreto en virtud del pacto, el cual a su vez también sería
fuente de la obligación, ya que los ligámenes jurídicos no se dan únicamente en la
ejecución del contrato, sino también en caso de que se incumpla alguna cláusula
contractual. En este punto es necesario subrayar que el agente comercial, falta “a lo dicho,
57 Artículo 265 de la Decisión 486 de 2000. 58 Hinestrosa, Fernando, Op. Cit., p.228. 59 Ibid. 60 ÁNGELES MORALES, Enrique, Op. Cit., p.95.
30
al respeto de la palabra empeñada: la fides, cimiento de toda economía, recogido en el lema
latino-medioeval pacta sunt servanda”61.
Sobre este caso particular, la obligación de responder tiene su raíz, tanto en el contrato
como en el hecho ilícito, o sea que derivaría en responsabilidad contractual y
extracontractual62. Porque si bien es cierto que la sola conducta de revelar información
protegida legalmente constituye un hecho ilícito de por sí, y con casi total seguridad dicho
hecho provoca un daño, de todas maneras existe un contrato, que es fuente de obligaciones
para las partes, y es en razón de él, única y exclusivamente, con motivo de la celebración de
éste, se tuvo acceso a la información técnica o de comercio privilegiada, puesto que de no
ser así no hubiese sido posible su obtención.
Por otro lado, con respecto a la protección del secreto empresarial por medio de la ley
penal, se reconoce que el tipo penal del artículo 308 expresa que el autor de la conducta
descrita, se hace acreedor de la “pena de prisión de dos (2) a cinco (5) años y multa de
veinte a dos mil (2000) salarios mínimos legales mensuales vigentes”. Disponiendo como
sujeto activo “el que emplee, revele o divulgue descubrimiento, invención científica,
proceso o aplicación industrial o comercial, llegados a su conocimiento por razón de su
cargo, oficio o profesión y que deban permanecer en reserva”63. Además también se tienen
en cuenta los literales “a” y “b” del artículo 262 de la D.486 de 2000, citados al comienzo
de este subcapítulo. Por lo tanto de los literales legales se podría extraer que el hecho
ilícito– incluso el civil- , de violación de reserva industrial o comercial se constituye o por
conocer el secreto de manera indebida64, o por utilizarlo, revelarlo o divulgarlo, habiendo
sido conocido este por medio del oficio, cargo o profesión de la persona(s), donde
encuadraría, sin lugar a dudas, la actividad a la que se compromete el agente por el encargo
que le confiere el empresario, en la categoría de oficio.
61 HINESTROSA, Fernando. El principio del Pacta Sunt Sevanda: Y la estipulación de intereses. En: Revista Universidad Externado de Colombia, Contexto. Ponencia para el seminario “Régimen de intereses”, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 22 y 23 noviembre de 2000. 62 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia de 5 de abril de 2011, Magistrada Ponente, Ruth Marina Díaz Rueda, CSJ, Sentencia de 31 de julio de 2008, M.P.: Arturo Solarte Rodríguez. 63 Subrayado fuera del texto legal. 64 Aspecto al que hace alusión el segundo inciso del artículo 308 del Código Penal: “En la misma pena incurrirá el que indebidamente conozca, copie u obtenga secreto relacionado con descubrimiento, invención científica, proceso o aplicación industrial o comercial.
31
No obstante, una vez más se hace énfasis en la importancia de no confundir la
responsabilidad civil con la penal, se debe tener la capacidad de discernir la diferencia entre
una y otra, y en esta medida se debe aclarar que aunque para el caso particular, un tipo
penal se puede configurar íntegramente por el sólo el hecho de que mediante encargo u
oficio, la persona natural que represente al agente o quien haga sus veces, acceda a el
secreto. Aunque, en la responsabilidad civil también es posible hablar de la existencia de un
daño antijurídico que se constituye en hecho ilícito por una conducta desplegada de manejo
indebido de información privilegiada, pero no se puede desconocer que ésta conducta tiene
sus orígenes más íntimos en un compromiso contractual, y que con base en ese mismo
compromiso no debía ser develada.
Ahora bien, teniendo en cuenta la jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia, Sentencia de 19 de febrero de 1999, en la cual actuó como magistrado
ponente, el Dr. Carlos Esteban Jaramillo Schloss, se debe tener en cuenta que “el código
civil destina el Título 12 de su Libro Cuarto a recoger cuanto se refiere a los efectos de las
obligaciones contractuales, y el Título 34 del mismo Libro a determinar cuáles son y cómo
se configuran los originados en vínculos de derechos nacidos del delito y las culpas”,
advirtiéndose que esta diferenciación legal no es meramente de interés académico o
doctrinal, sino que representa “las diferentes esferas en que se mueven la responsabilidad
contractual y la extracontractual”65 y por lo tanto “repercute en la inaplicabilidad de los
preceptos y en el mecanismo probatorio”66. Así las cosas, se debe preceptuar que en el caso
objeto de estudio, al momento en el que el empresario desee exigir el cumplimiento de la
obligación de indemnización por el daño causado, es necesario que se acuda a uno de estos
dos regímenes y no a los dos simultáneamente.
De esta manera, no se incurre en falsedad al momento en que se dice que la
responsabilidad civil del agente, puede surgir tanto de un hecho ilícito como de un contrato
de manera simultánea, porque como ya se expuso, esta surge de los dos, aunque el origen
primario sea el contrato y el consecuente el hecho ilícito, habría error en el supuesto en que
65 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia de 19 de febrero de 1999, Magistrado Ponente, Dr. Carlos Esteban Jaramillo Schloss. 66 Ibid.
32
se intente establecer una demanda exigiendo reparación, vía de las dos esferas- contractual
y extracontractual-, por lo que estará en cabeza del demandante la elección de alguna de las
dos esferas.
Por último, toda vez que el problema central en este punto ya no es la fuente de la
obligación, sino la vía judicial por la que se acude a exigir la pretensión de reparación, se
recomienda siempre solicitar la misma por la vía contractual, debido a que el demandante
podrá probar con facilidad el incumplimiento mediante el texto del contrato, lo cual
refuerza la importancia de la cláusula contractual que establezca la protección al secreto
empresarial.
3.2. Casos conocidos por el juez competente en relación a la violación del secreto
empresarial.
Como ya es sabido, existen materias que no pueden ser conocidas por un árbitro; con
respecto a la propiedad industrial, no es posible que un árbitro conozca “el cuestionamiento
de la validez de los derechos sobre las patentes y los diseños industriales dado que este es
un tema gobernado por normas de orden público y en donde el legislador, en el caso
colombiano, expresamente ha señalado la competencia en el Consejo de Estado”67. Aunque,
específicamente en temas que versan sobre el secreto empresarial, no existe ningún tipo de
restricción, que impida que las controversias que se generen alrededor de la figura sean
dirimidas por un árbitro, esto debido a principalmente a que, el tema se encuentra protegido
mediante la competencia desleal o la unfair competition68.
No obstante, en el presente análisis se observará como punto de partida la jurisprudencia
del Superintendencia de industria y comercio, y no laudos arbitrales, dada la escasez de los
mismos en relación a resolución de controversias en este tema particular.
67 RENGIFO GARCIA, Ernesto. El arbitaje y la propiedad intelectual. En: Revista Jurídica de propiedad intelectual. [en línea]. Tomo 2; p. 62. [consultado el 25/04/2013]. Disponible en < http://www.revistajuridicaonline.com/index.php?option=com_content&task=view&id=590&Itemid=118> 68 Ibid. p. 63.
33
3.3. Jurisprudencia de la superintendencia de industria y comercio en relación al tema
del Secreto empresarial.
Durante los más de 14 años, en que la SIC ha sido competente para conocer los procesos de
competencia desleal, la causal del artículo 16 ha sido varias veces incluida en las distintas
demandas, pero muy pocas veces ha prosperado. Se piensa, que este fenómeno ha ocurrido,
principalmente por dos razones, la primera que los abogados no tienen el suficiente
conocimiento sobre la materia y la segunda que los mismos alegan temerariamente la
causal, con el ánimo de que posiblemente el juez la conceda.
Esto se puede evidenciar, realizando una revisión de las sentencias que fueron proferidas en
el año 2012, en las cuales en 10 casos fue alegada dicha causal69. De estos casos, solamente
en una demanda se alegó la vulneración al secreto empresarial individualmente, puesto que
en las otras se pretendió junto con otras causales. Esta muestra evidencia
contundentemente, nuestro pensamiento sobre la temeridad con la cual se pretende el
secreto empresarial y el carácter accesorio que los demandantes le dan. De estos diez casos
en ninguno la SIC, concedió la pretensión, puesto que básicamente en ningún caso se logró
demostrar el carácter secreto de la información que se pretendía proteger mediante dicha
figura, es más en la mayoría de ellos se logró demostrar que la información era de
conocimiento público.
De estos casos uno de los más interesante, es el de la editorial Legis S.A contra un grupo de
sus exempleados, en la cual la empresa se alegó vulneración al secreto empresarial, junto
con otras causales, afirmando que sus ex empleados, en primer lugar habían firmado una
cláusula de confidencialidad en el contrato laboral y que luego habían tomado datos
comerciales de la empresa, específicamente datos sobre los clientes e información de la
plataforma de internet de la empresa, para sacarle provecho propio, en una empresa que
constituyeron después de su desvinculación laboral. Sobre el particular, la SIC afirmo que,
así se hubiera firmado una cláusula de confidencialidad entre las partes, no se demostró que
la base de datos fuera una fuente de información a la que únicamente tuviera acceso la
69 Esta jurisprudencia puede ser encontrada en: http://www.sic.gov.co/sentencias-2012
34
empresa demandante y además que la información que se encontraba en internet era
publica, puesto que estaba divulgada en el medio, por lo cual no se le logro probar el
carácter secreto de la información, trayendo como consecuencia la improcedencia de la
pretensión. Aunque, en este caso si el juez reconoció, que hubo competencia desleal, por
que la conducta realizada por los demandados violo la cláusula general, debido a que “la
identificación, recopilación y utilización de esa información, al margen de su carácter
confidencial, son labores que suponen un esfuerzo y dedicación del empresario que las
organiza”70, por lo cual los demandantes actuaron en contra de la buena fe comercial.
Por otro lado, en la única demanda con sentencia del año 2012, en la que se alegó como
causal única de competencia desleal la vulneración del secreto empresarial, se dio en el
caso de Toyo Motor S.A.S. contra Liliana Obregón, en la cual la empresa demandante
afirmaba que la demandada, al ser ex empleada suya, le había vulnerado su información
protegida, puesto que había utilizado información de la empresa, tal como la base de datos
de los clientes, información de precios, métodos de comercialización y capacitación sobre
la venta de los productos, en su nueva empresa, la cual se dedicaba exactamente a lo mismo
que la demandante, es decir a la venta de vehículos automotores de la marca Toyota. Al
respecto, la SIC dijo que la información que la demandante alegaba como secreta realmente
no lo era, puesto que la misma era conocida por todos los concesionarios que vende carros
de la marca en el país, debido a que dicha información era otorgada genéricamente por el
distribuidor de Toyota en el país, Distoyota71.
Ahora es pertinente decir, que durante los casi 14 años en que la SIC ha conocido
jurisdiccionalmente los asuntos de competencia desleal, únicamente ha prosperado la causal
de violación al secreto empresarial en dos ocasiones72. Por esta razón, a continuación se
realizará una revisión minuciosa a las sentencias en cuestión.
70 SUPERINTENDECIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE COLOMBIA. Sentencia 3129 del 22 de junio de 2012. . Superintendente delegado para asuntos jurisdiccionales: Gloria Patricia Montero Cabas. 71 SUPERINTENDECIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE COLOMBIA. Sentencia No. 041 del 18 de mayo de 2012. Superintendente delegado para asuntos jurisdiccionales: Adolfo León Varela Sánchez. 72 Las sentencias proferidas por la SIC desde 1999 hasta 2012, están disponibles en su página web http://www.sic.gov.co/es/jurisprudencia;jsessionid=hTuZT18xMJq8YCKlkMD8PCUK.undefined
35
La más reciente, fue proferida en el año 2011 e instaurada por C.I Guirnaldas S.A. en
contra de C.I. Naturalways Colombia Limitada y Jorge Luis Meza González73. Los hechos
del caso, relatan que la demandante contrato a Jorge Luis Meza entre los años 2000 y 2002,
con el objetivo de que realizara el diseño, construcción e instalación de unos equipos
tendientes a optimizar su proceso industrial, por esta razón el demandado tuvo acceso a
información secreta relacionada con el proceso industrial de la demandante, la cual fue
protegida bajo un cláusula contractual llamada cláusula de propiedad intelectual y
confidencialidad. Luego el demandando, participo en la constitución de la empresa
Naturalways, la cual se dedicaba al mismo objeto social de la demandante, es decir la
producción y comercialización de flores; en dicha empresa Meza divulgó la información
secreta de Guirnaldas, a la que había tenido acceso legítimamente en virtud del contrato.
Esto se pudo corroborarlo mediante la revisión de los insumos, procedimientos y equipos
industriales de la demandada.
En este caso la SIC, empezó realizando una interpretación sistemática del inciso final del
artículo 16 de la ley 256 de 1996, el cual afirma que “Las acciones referentes a la violación
de secretos procederán sin que para ello sea preciso que concurran los requisitos a que hace
referencia el artículo 2 de esta Ley”, por lo cual concluyó que el juzgador para estudiar las
conductas de las que trata el artículo 16 de la ley de propiedad industrial, no deberá revisar
si los hechos fueron realizados en el mercado con una finalidad concurrencial. Igualmente
afirma que, con respecto al secreto empresarial, tampoco es necesario que se revise si los
hechos fueron realizados tuvieron efectos en el mercado, requisito exigido por el artículo 4
de la precitada ley, por lo que dice la SIC que tampoco es necesario que se revisen los
demás aspectos objetivos exigidos por la ley, esto dicho especialmente haciendo alusión a
los factores territoriales. La interpretación fue hecha de esta manera porque según la SIC,
sería ilógico que no se exija que los actos tengan finalidades concurrenciales, pero que si
tengan efectos en el mercado.
73 SUPERINTENDECIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE COLOMBIA. 1647 del 30 de diciembre de 2011. Superintendente delegado para asuntos jurisdiccionales: Dionisio Manuel De La Cruz Camargo.
36
A continuación, el juzgador evalúo los requisitos exigidos por la ley con respecto al secreto
empresarial (Secreta, valor comercial y medidas tendientes mantener en secreto la
información), punto sobre el que concluyo que efectivamente estos requisitos se cumplían
en la parte fáctica del caso. De la misma manera afirma que en este caso el señor Meza
incurrió en la conducta enunciada en el literal a del artículo 242, de la decisión 486, puesto
que explotó la información secreta, que estaba sujeta a una obligación de reserva, sin la
autorización de su titular, a la cual tuvo acceso legítimamente mediante la relación
contractual. De la misma manera el juzgador explica, que la ley no exige que la conducta
imputada sea realizada dolosamente, puesto que la misma es imputable, así se realice de
una manera culposa y sin sujeción a su gravedad. En la cual la conducta legal exigida a las
partes es más rigurosa que la civil y comercial genérica, puesto que las partes deben actuar
como lo haría un profesional del comercio, organizado empresarialmente, con amplios
conocimientos y experiencia. Es por esto que la SIC, concluye el fragmento afirmando que
todos los agentes, que vulneren el secreto empresarial, sin importar su grado de
participación en la conducta, responderán solidariamente ante el sujeto pasivo.
Por las razones anotadas anteriormente y en concordancia con las pruebas aportadas en el
proceso, la SIC, concluyo que efectivamente la información cuestionada en el caso,
cumplía con los requisitos para ser protegida mediante la figura de secreto empresarial,
además que los demandados, habían vulnerado el secreto, pues sin autorización de su titular
la habían explotado industrial y comercialmente. El aspecto más resaltable del caso en
cuestión, está en el punto en que el juzgador determinó que la información seguía siendo
secreta, por lo cual para mantener dicho carácter, ordeno la destrucción de los bienes
productivos de la demandada y al mismo tiempo prohibió que los demandantes hicieran uso
del proceso productivo de la demandante.
Por otro lado, el otro caso en que la SIC declaró competencia desleal por vulneración al
secreto empresarial, tuvo sentencia proferida en el año 2003, en esta los hechos relataban
que una empresa (demandada) contrató al presidente y a una gran cantidad de empleados de
un área estratégica de otra empresa la cual era su directa competidora en el mercado
(demandante). En este caso la SIC afirmó que, las pruebas no demostraron que la
37
demandante en ningún momento autorizara, a sus empleados o ex empleados, para que
utilizaran la información secreta, para divulgarla o utilizarla en provecho propio. Por esto,
debido a que gran cantidad de los empleados de la demandada (incluido su presidente),
hicieron parte de un área estratégica de la demandante, la SIC determinó que se había
generado un riesgo grave de que los ex empleados de la demandante, transmitieran sus
secretos empresariales a la demandada74.
3.4.Jurisprudencia arbitral en relación al tema de la responsabilidad del agente
comercial y su aplicación en el caso violación del secreto.
La responsabilidad contractual del agente comercial ha sido es un tema que ha sido
examinado tanto por la jurisprudencia civil como por la jurisprudencia arbitral. No
obstante, se debe tener en cuenta que en la práctica la gran mayoría de estos convenios se
suscriben entre empresas que desean evitar, en caso de un eventual litigio, los letargos
propios del sistema judicial colombiano, por lo que pactan cláusula compromisoria. Esta
cláusula implica que todo litigio que surja alrededor de la ejecución del objeto contractual,
se resuelva por tribunales de arbitramento, lo que conlleva a que sea mediante laudos donde
más frecuentemente se haga referencia a este contrato.
Haciendo un paralelo entre los pronunciamientos de los árbitros por responsabilidad del
agente, e intentando mostrar su relevancia para el asunto que se investiga, es importante
presentar un fallo del Tribunal de Arbitramento de Cell Point Vs Comcel S.A., Laudo de 18
de marzo de 2002, Árbitros: Miguel Camacho Olarte, Beatriz Leyva de Cheer y Gustavo
Cuberos Gómez. Este Laudo estableció que todo pacto que se suscriba al interior del
contrato de agencia comercial, en que el que se retribuya por parte del agente al empresario
por hacer uso de marcas comerciales, o aprovechar el Know How o usar de la
infraestructura técnica y operativa, o la cooperación, o la tecnología, etc. de éste,
“carecerían de sentido, pues el uso de las marcas y el aprovechamiento de la cooperación
74 TOBÓN, Natalia. Sanciones por revelar los secretos comerciales en Colombia. [en línea]. Bogotá, S.F., p. 11. [Consultado 26/4/2013]. Disponible en: < http://www.nataliatobon.com/aym_images/files/articulos/Sanciones_por_Revelar_los_Secretos_Comerciales_en_Colombia-Natalia_Tobon.pdf >
38
de esta con respecto a la publicidad se producían en su propio beneficio (agenciado) y no en
el del agente, por lo que resultaría exótico cualquier pacto de pago”.
De esta manera, aplicando por analogía lo anterior, la información privilegiada y protegida
a través de la figura del secreto empresarial, no es algo que en principio beneficie de
manera directa al agente, sino que es más bien al agenciado o al empresario al que le
reporta una utilidad que éste la tenga. En este orden de ideas, hay que decir que el secreto
que llega a manos del agente, está con el objetivo de que se puedan promocionar o explotar
los negocios de quien asume el encargo. La información hace parte de la cooperación
necesaria que lleva implícita el contrato de agencia mercantil75, con el objetivo de que la
ejecución del objeto del mismo llegue a feliz término y cumpla con las expectativas que se
prevén cuando se suscribe el mismo. Sin embargo, esta información obtenida por el agente,
en caso de ser mal utilizada por el mismo, o en beneficio propio, termina por perjudicar a la
empresa que le solicitó el encargo, en donde surgiría indefectible responsabilidad civil
contractual o extracontractual según lo que se vio en capítulos anteriores.
El agente tiene una obligación de carácter tanto positivo como negativo, en la medida en
que debe realizar la promoción o explotación de negocios conforme a la información
secreta que le devela el empresario (aspecto positivo), pero también debe abstenerse de
hacer mal uso de ese conocimiento y reservarlo para fines únicamente contractuales
(aspecto negativo). De esta forma, el Tribunal de Arbitramento de Carlos Alfonso Ayala
Jiménez v. Forever Living Products Colombia S.A., Laudo de agosto 13 de 1998, Árbitros:
Pablo Cárdenas Pérez, Carlos Alberto Navia Raffo y Carlos Ignacio Jaramillo, en
concordancia con lo anterior, afirmo que “Teniendo en cuenta que el artículo 1330 del
Código de Comercio establece que a la agencia comercial también se le aplicarán entre
otras, las reglas del mandato, el tribunal considera pertinente señalar que de acuerdo con el
artículo 1266 del mismo código, el mandatario no podrá exceder los límites de su encargo”.
De la misma manera se señaló que “la violación de toda obligación genera necesariamente
responsabilidad (…) son claros los términos establecidos en el artículo 1612 del Código
75 GIRALDO BUSTAMANTE, Carlos Julio. La Agencia Comercial en el Derecho Colombiano. En: Revista de Derecho Privado Universidad de Los Andes. No.42;( Enero- Junio de 2012). p.8.
39
Civil, que dice: “Toda obligación de no hacer una cosa se resuelve en la de indemnizar los
perjuicios, si el deudor contraviene y no puede deshacerse lo hecho”.”76.
Así las cosas, se debe decir que el agente siempre indemnizará al agenciado, el caso en que
con motivo de la violación del secreto que le es conferido en razón del contrato, cause un
daño de tal magnitud que no pueda ser deshecho íntegramente, claro está sin perjuicio de
las acciones penales correspondientes. Y en todo caso, este tipo de conductas acarreará que
en circunstancias normales, se configure una justa causa para dar por terminado el contrato
de agencia por parte del empresario.
Para proteger los legítimos intereses del empresario que firma el contrato, es prudente que
se redacte un texto escrito en donde se incluyan cláusulas que establezcan lo que se debe
entender como fraude en el marco de la ejecución del mismo, así como también lo que se
estima pueden provocar estas conductas, y lo que se debería eventualmente indemnizar.
Dentro de estas conductas fraudulentas es posible, y además recomendable, incluir la
transgresión del conocimiento erigido como secreto empresarial por parte del agente.
Pactos incluidos en cláusulas como las anteriores son de gran usanza comercial entre
quienes suscriben contratos de agencia, a manera de ejemplo se ilustra el litigio dirimido
por el Laudo arbitral de 12 de febrero de 2004, Tribunal de Arbitramento de Consorcio
Business Ltda. Vs. Bellsouth Colombia S.A. Árbitros: Diego Muñoz Tamayo, Fernando
Santos Silva y Aurelio Tobón Mejía; en donde se manifestó que no solo las cláusulas
constitutivas de fraude son válidas, sino que además, en caso de que no se acaten,
“constituyen un incumplimiento del contrato y, por ende, justa causa para darlo por
terminado de manera anticipada”.
Por tanto, con base en lo anterior, se debe decir que resulta beneficioso para el empresario
que quiere defender la actividad que desempeña su negocio, incluir este tipo de pactos
dentro del contrato, porque si bien, como ya se mencionó en acápite anterior, el solo hecho
de revelar secreto empresarial reviste calidad de hecho ilícito, y por lo tanto una
consecuente responsabilidad civil extracontractual; de todas maneras, en la medida en que
76 Subrayado por fuera del texto legal.
40
exista más claridad y especifidad sobre lo que se entiende como violación del secreto
empresarial, y entre más elementos probatorios se puedan tener de cara a un eventual
litigio, más fácil será obtener la indemnización a título de reparación a que haya lugar.
Ahora bien, no se debe entender por esto último, que el empresario pueda extralimitarse
imponiendo cargas excesivas y abusivas al agente, creando cualquier acción constitutiva de
fraude, porque no toda conducta puede decirse que se establece como violación del secreto
empresarial. En este sentido, si el agente hace uso del conocimiento que le transmite el
empresario, conforme a las estipulaciones que éste le da, pero aun así no obtiene el
resultado esperado en el negocio, no le será imputable ningún tipo de responsabilidad,
porque su labor fundamental es de medio y no de resultado –promocionar- (artículo 1322
C. Co.), y además porque aun cuando también lo fuera la explotación del mismo, el secreto
empresarial no es per se una garantía fija de resultado. Por lo tanto no se podrá entender
que se viola el secreto empresarial, cuando a pesar de que el agente lo ejecute, el negocio
no vaya según las expectativas del agenciado, porque es de lógica entender que si bien el
secreto puede tener un impacto positivo en la actitud de la clientela, de todas maneras esta
no siempre puede responder de la misma manera en diferentes lugares, momentos o
tiempos.
Unido al hecho de que no cualquier conducta se puede estipular como fraude o violatoria
del secreto del empresario, conviene expresar los siguientes puntos que ponen de presente
los elementos de cuando no se debe entender la existencia de fraude o violación por parte
del agente mercantil. Estos elementos fueron establecidos por el Laudo de 2004, al que
antes se hizo referencia:
• El daño ocasionado al empresario por este mal llamado fraude tiene origen en la conducta
de un tercero, es decir, proviene de un hecho ajeno a la voluntad del agente;
• El agente comercial no ejerce un control, manejo o cuidado de la persona que ha causado
el daño y tampoco tiene la capacidad de controlar el volumen de consumo y el
comportamiento de la cartera del suscriptor;
41
• El vínculo que tiene el empresario con el suscriptor está regido por un contrato de
servicios celebrado a su propio nombre y cargo y del cual no es parte el agente, y
• No existe nexo causal entre la conducta del agente y el daño ocasionado por el fraude al
empresario.
Así pues, se debe concluir que el agente responde por violación del secreto empresarial
siempre y cuando lo use por fuera de los parámetros establecidos por el empresario,
ocasionando un perjuicio con su uso o con la sola divulgación de éste. Sin embargo,
responde civilmente única y exclusivamente por esta conducta y no porque las expectativas
del agenciado no se materializaron en la realidad.
CONCLUSIONES.
La responsabilidad civil del agente comercial es un tema que supone gran relevancia no
solo desde el punto de vista jurídico, sino también desde el aspecto social, comercial y del
ámbito de los negocios. Como se dijo desde la introducción, la agencia mercantil resulta ser
de los contratos más adecuados con miras a expansión o sostenimiento de nichos de
clientela de un empresario dada la principalísima labor de promoción que trae inmersa.
Unido a esto, el secreto empresarial también ha sido una de las figuras de la propiedad
industrial que ha querido salvaguardar la actividad productiva de los negocios mediante la
reserva de cierta información valiosa. Es por esto, que el estudio de la responsabilidad del
agente por violación del secreto empresarial se constituye como un tema de interés, porque
permite visualizar la manera en la que se ve afectada la actividad económica de los
negocios, cuando se pervierte la finalidad de las instituciones jurídicas que están diseñadas
para expandir y proteger la actividad de la empresa.
Del presente trabajo se pueden extraer variados puntos en relación a la responsabilidad civil
del agente comercial por violación del secreto empresarial, se puede establecer una vez más
los supuestos en los que el agente debe reparar al empresario o al tercero al que le sustrae
información protegida. Es decir, cuando éste le da un uso al conocimiento constitutivo de
42
secreto diferente al indicado por el agenciado, o cuando lo extrae de otra empresa, por
medios ilegales con fines de utilizarse en la agencia.
También se puede hablar de que es posible que el agenciado obtenga la reparación de los
perjuicios ocasionados por violación del secreto empresarial, tanto por la esfera de la
responsabilidad contractual como por la extracontractual, ya que la obligación tiene su
origen no sólo en el contrato, sino también en el hecho ilícito.
De igual manera, es posible hacer referencia a que el secreto empresarial resulta ser una
figura cuyo quebrantamiento puede tener implicaciones, según el caso, en la esfera laboral,
civil, penal, y en la competencia desleal. Esto resalta la importancia de lo que se protege
con dicha figura jurídica, un conocimiento privilegiado que resulta serlo por el hecho de la
contribución que genera en el desarrollo de la actividad de la empresa y que podría ser
extensible para el éxito de una actividad productiva similar.
A pesar de lo anterior, el objetivo principal de este trabajo es que se erija como un aporte
relevante para el correcto y normal desarrollo de los negocios, de esta forma antes que
establecer descripciones de eventuales escenarios de responsabilidad, lo que se expone a
continuación son los puntos que se encuentran de mayor trascendencia en aras de que se
eviten litigios por violación del secreto empresarial por parte del agente comercial.
El agenciado debe ser muy cuidadoso con la información o conocimiento que suministra,
por eso, debe revelar el secreto empresarial únicamente cuando se vea necesario, no en
todos los escenarios. Ya que el mismo es la primera persona que debe intentar salvaguardar
la actividad productiva de sus negocios, es éste quien también tendrá que estimar las reales
necesidades de que otras personas como el agente, ajenas a la empresa, accedan a
información que reporta un valor económico de gran importancia.
Sin embargo, es substancial saber distinguir aquel conocimiento que se constituye como
secreto empresarial, de aquella información que también resulta importante, pero que no se
puede decir que goza de esta protección jurídica especial. Para salvaguardar información
distinta a secreto empresarial se encuentran mecanismos idóneos como cláusulas de
43
propiedad industrial y confidencialidad contractuales, tal y como se mostró en los casos
analizados por la SIC. Sin embargo, aunque el secreto también se pueda incluir en este tipo
de cláusulas, de todas maneras, se exhorta para que no se vaya al extremo de pensar que
todo conocimiento confidencial es secreto empresarial.
La anterior exhortación se hace basada en supuestos de investigación, pues dentro del
presente trabajo se encontró que únicamente en dos ocasiones, de muchos casos, la SIC ha
considerado que existe causal de competencia desleal por vulneración al secreto
empresarial. Se revela entonces el hecho de que los operadores jurídicos, abogados, no
tienen suficiente conocimiento sobre lo que se debe entender que protege el secreto
empresarial, por lo cual la argumentación y las pruebas que se quieren hacer valer en el
momento de trámite judicial, son inidóneas para que se pueda establecer que existe tal
transgresión.
Por otro lado, no es necesario que el secreto empresarial sea protegido directamente por una
cláusula contractual, porque ya de por sí la vulneración de éste implica cuando menos
causal constitutiva de competencia desleal. No obstante, siempre que se dé información con
este carácter es necesario prevenir al agente sobre esta especial característica, para que
tenga en cuenta la relevancia de la misma, el gran acto de confianza que supone esta acción,
y se abstenga de utilizar la misma con fines distintos a la promoción y/o explotación de los
negocios del empresario.
Ya que es el agente el que en últimas termina por desplegar una conducta antijurrídica, la
atención se debe centrar sobre él. A éste se le recuerda que la actividad de promoción de
negocios se debe realizar con las herramientas con que cuenta al momento de la suscripción
del contrato , no con otras distintas, mucho menos con información adquirida por medios
ilegales, so pena de verse inmerso en una causal de competencia desleal y de derivar en una
eventual responsabilidad penal. También se debe hacer ver que al momento de trabajar con
información a la que se accede de manera ilícita, se está celebrando un contrato que no
obedece a la realidad, ya que el agente no debe contar con esta información cuando se
ejecuta el mismo. Por lo tanto se está engañando al empresario, porque aunque es el agente
44
mercantil el que celebra el negocio jurídico, las herramientas que son empleadas para el
desarrollo del objeto, pertenecen a una empresa a la que le ha costado esfuerzo obtenerla y
que no es él.
45
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• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE COLOMBIA. Sentencia de 14 de Agosto
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• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE COLOMBIA. Sentencia de 19 de febrero
de 1999, M.P.: Dr. Carlos Esteban Jaramillo Schoss,
• CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE COLOMBIA. Sentencia de Mayo 18 de
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• Tribunal de Arbitramento de Daniel J. Fernández & S.A. Ltda. Vs. Fiberglass
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• SUPERINTENDECIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE COLOMBIA.
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• SUPERINTENDECIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE COLOMBIA. 1647
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• SUPREMA CORTE DE MASSACHUSETT. Peabody vs. Norffolk, 1868. Ministro
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• Tribunal de Arbitramento de PREPARACIONES DE BELLEZA S.A., “PREBEL
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Nieto, Mauricio Plazas Vega.
Ley:
• Constitución Política de Colombia de 1991.
• Constitución de la Republica de Tunja.
• Constitución de Villa del Rosario de Cúcuta de 1821.
• Código Civil de Colombia.
• Código de Comercio de Colombia.
• Código Penal de Colombia.
• Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones.
• Decisión 85 de la Comunidad Andina de Naciones.
• decisión 311 de la comunidad Andina de Naciones.
• decisión 313 de la comunidad Andina de Naciones.
• Ley 256 de 1996.
• Ley 446 de 1998.
• decreto 1190 de 1978.
• Decreto 117 de 1994.
• Decreto 2875 de 1994.
• Código Penal Francés de 1810.
Otros:
• TORRES IBARRA, Juan Carlos y CASTRO MUÑOZ, María Alejandra. El Know
How. Santafé de Bogotá, 1999, 73 p. Tesis (Título de abogado). Pontificia
Universidad Javeriana. Facultad de Derecho. Departamento de Derecho civil y
comercial.