TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 401-IP-2015

Interpretación prejudicial del artículo 136 literales a), b)y h) de la Decisión 486 de la Comisión de laComunidad Andina, interpretación solicitada por elConsejo de Estado de la República de Colombia, Salade lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.Marca: IQ INFORMATION QUALlTY (mixta).Demandante: IQ OUTSOURCING S.A. Proceso interno:2012-00302.

Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en San Franciscode Quito, a los veinticinco días del mes de febrero del año dos mil dieciséis, enSesión Judicial, se procede a resolver por mayoría, la solicitud de InterpretaciónPrejudicial formulada por la Sección Primera de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, deconformidad con lo previsto en los artículos 32 de su Estatuto y 21 de suReglamento Interno.

EI19 de agosto de 2015, se recibió en este Tribunal, vía correo electrónico, lasolicitud de interpretación prejudicial y sus anexos, remitida por el Consejo deEstado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo,Sección Primera, relativa al artículo 136 literales a), b) y h) de la Decisión 486de la Comisión de la Comunidad Andina, dentro del proceso interno 2012-00302.

El auto de 7 de diciembre de 2015, mediante el cual este Tribunal decidióadmitir a trámite la referida solicitud de interpretación prejudicial por cumplircon los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal y con losrequisitos contemplados en el artículo 125 del Estatuto.

A. ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documentación allegada estimó procedentedestacar como antecedentes del proceso interno que dio lugar a la presentesolicitud, lo siguiente:

Partes en el proceso interno.

tl-I

!Q OUTSOURCING S.A.Superintendencia de Industria y Comercio (SIC),República de Colombia.la INFORMATION OUALlTY LTOA.

Demandado:

Tercero interesado:

Hechos.

1. El 14 de noviembre de 2008, la Information Ouality Ltda. solicitó el registro dela marca la INFORMATION OUALlTY (mixta) para distinguir servicios de"consulta en materia de ordenadores exclusivamente referente a la seguridaden la información" comprendidos en la Clase 42 del Arreglo de Niza Relativoa la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro delas Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

2. El 30 de enero de 2009, se publicó el extracto de la solicitud en la Gaceta dela Propiedad Industrial 600.

3. la Outsourcing S.A. presentó oposrcion en contra de la solicitud confundamento en la notoriedad del nombre comercial la OUTSOURCING y delas marcas la OUTSOURCING (mixta), la NET (denominativa) y @O(denominativa), registradas todas para distinguir servicios comprendidos en laClase 35 de la Clasificación Internacional de Niza.

4. El 5 de agosto de 2009, mediante Resolución 40000, la Jefe de la División deSignos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)resolvió declarar fundada la oposición presentada y, en consecuencia,denegar el registro de la marca solicitada la INFORMATION OUALlTY(mixta).

5. la Information Ouality Ltda. e la Outsourcing presentaron recursos dereposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución 40000.

6. El 30 de noviembre de 2009, mediante Resolución 62321, la Jefe de laDivisión de Signos Distintivos, al resolver el recurso de reposición, revocó laResolución 40000, declarando infundada la oposición presentada yotorgando, en consecuencia, el registro de la marca la INFORMATIONOUALlTY (mixta).

7. El 29 de noviembre de 2011, mediante Resolución 67695, el SuperintendenteDelegado para la Propiedad Industrial, al resolver el recurso de apelación,confirmó la Resolución 40000.

8. El 7 de septiembre de 2012, la OUTSOURCING S.A. interpuso acción denulidad en contra de las resoluciones 40000, 62321 Y 67695.

9. EI15 de septiembre de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, resolvió

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prejudicial del artículo 136 literales a), b) Y h) de la Decisión 486.

Argumentos de la demanda.

la OUTSOURCING S.A. presentó demanda bajo los siguientes argumentos:

10. Es evidente que la Outsourcing S.A. tiene actividad pública constante,ininterrumpida y pacífica en el territorio colombiano desde 1997, año en el cualfue constituida, conforme se demuestra en los documentos aportados alproceso de referencia. Conforme a las pruebas allegadas al proceso, el signola OUTSOURCING (mixto) es ampliamente conocido por los consumidoresreales o potenciales de los servicios que distingue.

11. En ninguna parte la norma establece que la única prueba idónea parademostrar el grado de conocimiento de un nombre comercial sea un estudiode mercado. En un sector pertinente tan específico, basta con demostrar queel nombre comercial la OUTSOURCING tiene un alto grado dereconocimiento, mediante las pruebas como las declaraciones aportadas alexpediente.

12. Se debe notar que la Outsourcing S.A. ha tenido vínculo comercial con 10entidades financieras. Tal como se observa en las pruebas aportadas a esteproceso, específicamente en las facturas de ventas, entidades financierascomo Colpatria, BBVA, HSBC, Citibank, Banco Santander, Granbanco, BancoPopular, Skandia, Bancolombia y Banco de Crédito han establecido algúnvínculo comercial con la Outsourcing S.A. En el mercado pertinente, estasentidades corresponden a más del 70% del mercado financiero del país.

13. Las actividades identificadas con el nombre comercial la OUTSOURCING,debido a su grado de conocimiento y aceptación en el mercado, hanalcanzado un nivel de ventas importante para los ingresos de la OutsourcingS.A. En consecuencia, los ingresos generados por las actividadesidentificadas con el nombre comercial la OUTSOURCING son de granimportancia y, por lo tanto, deben ser tenidos en cuenta al momento dedeterminar la notoriedad del nombre comercial la OUTSOURCING.

14. Si bien el nombre comercial la OUTSOURCING no se promuevecomúnmente en medios masivos de comunicación, sino que prefierepublicitarse de una forma más especializada y más próxima a su cliente, ellono significa que no exista una difusión. Esto tiene un fundamento fácticosimple y es que los consumidores de los servicios que distingue el nombrecomercial la OUTSOURCING son especializados, pues la Outsourcing S.A.provee servicios altamente especializados, por cuanto se trata de desarrollode software financiero y ajustable a la necesidad de cada cliente en particular.

La similitud ortográfica, fonética e ideológica es evidente. Ambas marcasconfrontadas usan como símbolo predominante la partícula la, la cual está

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compuesta ¡~.r U(:3 I mayúscula con rayas y a su lado derecho una Qmayúscula. Adicionalmente, las letras que se enfatizan en ambos gráficos (la)son acompañadas por palabras que un consumidor promedio no va adistinguir, pues solo con saber que provienen de un lenguaje diferente alespañol, el consumidor no entrará a analizar el significado de la palabra.

Argumentos de la contestación a la demanda.

La SIC presentó contestación a la demanda manifestando que:

15. Del análisis del acervo probatorio se puede concluir que el nombre comercialla OUTSOURCING está siendo utilizado en el mercado colombiano, noobstante, las pruebas no permiten inferir el grado de conocimiento que tienenlos consumidores del sector pertinente respecto de los servicios suministradospor el signo opositor, pues los documentos aportados no son la prueba idóneaque permita establecer con claridad la notoriedad de la marca opositora.

16. De entrada, es preciso advertir que la marca registrada la OUTSOURCING(mixta) está compuesta por 2 palabras, la primera conformada por 2 letras yla segunda por 11, en tanto que la marca solicitada la INFORMATIONOUALlTY (mixta) está conformada por 3 palabras, la primera de ellascompuesta por 2 letras, la segunda por 11 letras y la última por 7 letras.Asimismo, se tiene que las marcas en estudio se diferencian por las palabrasOUTSOURCING e INFORMATION OUALlTY, situación más que suficientepara determinar su disparidad.

17. Aunque los signos en confrontación comparten las letras la, tal coincidenciano es suficiente para denegar el registro de una marca, teniendo en cuentalos elementos denominativos que conforman los signos analizados, los cualesdotan a los mismos de un significado conceptual diferente que permiteindividualizar cada conjunto. Los gráficos utilizados por las marcasfundamento de la denegación refuerzan las diferencias anotadas, como quieraque la caligrafía y diseño empleado en las siglas la difiere sustancialmente.

18. Ante la ausencia del primer presupuesto, esto es, que los signos presentensimilitudes susceptibles de generar confusión, resulta irrelevante que laadministración se pronuncie sobre la eventual relación que pueda existir entrelos productos y/o servicios que distinguen los signos en conflicto.

Argumentos de la contestación de la demanda por parte del tercerointeresado.

la INFORMATION OUALlTY LTOA. presentó contestación a la demandaseñalando que:

19. En el caso que nos ocupa, tanto la Dirección de Signos Distintivos como elSuperintendente Delegado para la Propiedad Industrial, de manera acertada,coinciden en indicar que no se demostró la notoriedad del nombre comercial

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:__;:J : S()L;;;:C¡i·,~G.Lo notoriedad de un 31:;:',0 distintivo 0;;':;8 ser procaoapor quien la alega y, en el presente caso, IQ Outsourcing S.A. no logródemostrarla.

20. La presentación de facturas, de certificaciones de clientes que han adquiridolos servicios de manera individual, los procesos internos para mejorar susprocesos para motivar a los clientes y la adquisición de tarjetas depresentación, no son prueba de la notoriedad del signo, del conocimiento quede él tiene el consumidor del sector interesado. En el evento de aceptar comoprueba de notoriedad estos documentos sin tener otro punto de referencia conel cual comparar, conllevaría a que todos los signos de empresas que seencuentren en el mercado, que realicen algunas ventas al año y sus clientescertifiquen que mantienen relaciones comerciales, sean declarados notorios.Si no hay un punto de comparación con los demás agentes que participan enel sector relevante, la Autoridad Competente no tiene elementos de juicio paraverificar el grado de conocimiento del signo, quedando limitado a su esferainterna.

21. Considerar que los signos resultan confundibles equivale a otorgar al opositorun derecho de exclusiva sobre las letras IQ que, como lo manifestó laDirección de Signos Distintivos en las Resoluciones 40000 y 62321,corresponde a un fonema inapropiable por ningún empresario. En efecto,existen diferentes marcas registradas que contienen las letras IQ paraidentificar servicios relacionados con la gestión documental, la administraciónde negocios, la informática, servicios financieros y productos relacionados concomputadoras, como software, medios magnéticos para guardar información,entre otros.

22. La naturaleza de unos y otros servicios amparados por los signosconfrontados difiere completamente, pues los servicios de la Clase 35identificados por el signo solicitado IQ INFORMATION QUALlTY (mixto) sonde administración comercial, por el contrario, los servicios de la Clase 42 queidentifica la marca registrada IQ OUTSOURCING (mixta) son de naturalezainformática específicamente de seguridad informática en medios de pago.Adicionalmente, los servicios de administración comercial no secomplementan con los servicios de seguridad informática.

B. INTERPRETACiÓN PREJUDICIAL:

1. Que, el artículo 136 literales a), b) y h) de la Decisión 486 de la Comisión dela Comunidad Andina, forma parte del ordenamiento jurídico comunitario,conforme lo dispone el literal e) del artículo 1 del Tratado de Creación delTribunal de Justicia de la Comunidad Andina;

2. Que, este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial lasnormas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, con el fin deasegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros;

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,,' I ;;_.<fi ¡¡ ir ;~J;:retará los siguientes artículos:

Solicitado: 136 literales a), b) y h) de la Decisión 486 de la Comisión dela Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada".

De oficio: 224, 225, 228 Y 229 de la Decisión 4862.

"Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectaraindebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada

por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto delos cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo oenseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión ode asociación;( ...)

h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial,de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que seanlos productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causarun riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; unaprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valorcomercial o publicitario.( ...)".

2 "Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocidocomo tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o elmedio por el cual se hubiese hecho conocido".

"Artículo 225.- Un signo distintivo notoriamente conocido será protegido contra su uso y registrono autorizado conforme a este Título, sin perjuicio de las demás disposiciones de esta Decisiónque fuesen aplicables y de las normas para la protección contra la competencia desleal del PaísMiembro".

"Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideraciónentre otros, los siguientes factores:a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País

Miembro;b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País

Miembro;e) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País

Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos delos productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;

d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento,actividad, productos o servicios a los que se aplique;

e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuyanotoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que sepretende la protección;

f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;g) el valor contable del signo como activo empresarial;h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo

en determinado territorio; o,i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el

titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;j) los aspectos del comercio internacional; o,k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el

País Miembro o en el extranjero"."Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que:a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero;b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar

actividades o establecimientos en el País Miembro; o,e) no sea notoriamente conocido en el extranjero".

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1. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud gráfica, fonéticae ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglaspara realizar el cotejo de signos.

2. Comparación entre signos mixtos. Comparación entre signos denominativosy mixtos con parte denominativa compuesta.

3. Signos notoriamente conocidos, su protección y su prueba.4. Palabras en idioma extranjero.5. Conexión competitiva entre servicios en las Clases 35 y 42.

D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A SER INTERPRETADAS.

1. IRREGISTRABILlDAD DE SIGNOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD.SIMILITUD GRÁFICA, FONÉTICA E IDEOLÓGICA. RIESGO DECONFUSiÓN DIRECTA, INDIRECTA Y DE ASOCIACiÓN. REGLAS PARAREALIZAR EL COTEJO DE SIGNOS.

23. Se abordará el tema en virtud a que en el proceso interno se debate el posibleriesgo de confusión o asociación entre el signo 10 INFORMATION OUALlTY(mixto) solicitado por 10 Information Ouality Ltda. y el nombre comercial 10NET (denominativo), con las marcas 10 OUTSOURCING (mixta), 10 NET(denominativa) y @O (denominativa), signos sobre la base de los cuales sepresentó la oposición, registrados a favor de 10 Outsourcing S.A.

24. Las prohibiciones contenidas en el artículo 136 de la Decisión 486 buscan,fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. En efecto, conforme alo previsto en el literal a) del referido artículo 136, no son registrables comomarcas los signos que, en el uso comercial, afecten indebidamente losderechos de terceros, especialmente cuando sean idénticos o se asemejen auna marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismosservicios o productos, o para productos o servicios respecto de los cuales eluso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

25. Los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo;la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases de riesgos: al deconfusión y al de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido y se hanclasificado otros tipos de riesgos, con el objetivo de protegerlos según sugrado de notoriedad.

26. Sobre el riesgo de confusión o de asociación, el Tribunal ha manifestado losiguiente:

"El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirirun producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o quepiense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al querealmente posee (confusión indirecta).

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El riesgo c.: asociación es la posibilidad de que el consumidor, C;UJaunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial delproducto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otraempresa tienen una relación o vinculación economice'>.

27. En este sentido, el Tribunal considera que no es necesario que el signosolicitado para registro induzca a error a los consumidores, sino que essuficiente la existencia del riesgo de confusión y/o de asociación, tanto conrelación al signo como respecto a los productos o servicios que amparan, paraque se configure la irregistrabilidad, de donde resulta que el hecho de que lossignos en cuestión amparen productos o servicios que pertenezcan adiferentes clases, no garantiza por sí la ausencia de riesgo de confusión y/oasociación, toda vez que dentro de los productos o servicios contemplados endiferentes clases puede darse conexión competitiva y en consecuencia,producir riesgo de confusión y/o de asociación y como tal constituirse encausal de irregistrabilidad.

28. El Tribunal ha sostenido que "La confusión en materia de marcas, se refiere ala falta de claridad para poder elegir un bien de otro, a la que puedan serinducidos los consumidores por no existir en el signo la capacidad suficientepara ser distintivo":

29. Hay riesgo de confusión cuando el consumidor o usuario medio no distingueen el mercado el origen empresarial del producto o servicio identificado por unsigno de modo que pudiera atribuir, por la falsa apreciación de la realidad, ados productos o servicios que se le ofrecen un origen empresarial común alextremo que, si existe identidad o semejanza entre el signo pendiente deregistro y la marca registrada o un signo previamente solicitado para registro,surgiría el riesgo de que el consumidor o usuario relacione y confunda aquelsigno con esta marca o con el signo previamente solicitado.

30. Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificarsi existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sícomo en relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, yconsiderar la situación de los consumidores o usuarios, la cual variará enfunción de los productos o servicios de que se trate, independientemente dela clase a la que pertenezcan dichos productos o servicios.

31. Con base a jurisprudencia emitida por este Tribunal, los supuestos quepueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y entre losproductos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i)que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productoso servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanzaentre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad

3 Proceso 70-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. 1648, de 21 de agosto de 2008, marca: SHERATON.

4 Proceso 85-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. 1124, de 4 de octubre de 2004, marca: DIUSEDJEANS.

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semejanza entre éstos.

32. El Tribunal ha diferenciado entre: "la 'semejanza' y la 'identidad', ya que lasimple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existenelementos comunes, pero coexistiendo con otros aparentementediferenciadores, produciéndose por tanto la confundibilidad. En cambio, entremarcas o signos idénticos, se supone que nos encontramos ante lo mismo,sin diferencia alguna entre los siqnos",

33. El Tribunal observa que la determinación del riesgo de confusión o deasociación corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en sucaso, del juzgador, con base a principios y reglas que la doctrina y lajurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado deconfundibilidad, la que va del extremo de identidad al de semejanza.

34. En ese sentido, se busca evitar que el consumidor asocie el origen de unproducto o servicio a otro de origen empresarial distinto, dado que, con la solaposibilidad del surgimiento de dicho riesgo de asociación, los empresarios sebeneficiarían sobre la base de la actividad ajena.

35. Respecto a los ámbitos de la confusión el Tribunal, también, ha sentado lossiguientes criterios: "El primero, la confusión visual, la cual radica en poner demanifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, lapercepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de ladenominación, aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráficasean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca.El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la personaa relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real delmismo, o mejor, en este punto no se tiene en cuenta los aspectos materialeso auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contienela expresión, ya sea denominativa o qrétice":

36. En consecuencia, el Tribunal, con base en la doctrina, ha señalado que paravalorar la similitud de marcas y el riesgo de confusión es necesario considerar,los siguientes tipos de similitud:

1. La similitud gráfica, se presenta por la coincidencia de letras en lossegmentos a compararse, toda vez que el orden de tales letras, sulongitud, o la identidad de sus raíces o terminaciones, pudieran aumentarel riesgo de confusión.

5 Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.OAC. 891, de 29 de enero de 2003, marca: CHIP'S.

6 Proceso 76-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. 1114, de 7 de setiembre de 2004, haciendo referenciaal Proceso 13-IP-97, publicado en la G.OAC. 329, de 9 de marzo de 1998, marca: DERMALEX.

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3. La similitud ideológica, se produce entre signos que evocan la misma osimilar idea, que deriva del mismo contenido o parecido conceptual delos signos. Por tanto, cuando los signos representan o evocan unamisma cosa, característica o idea, se estaría impidiendo al consumidordistinguir una de otra.

2. La s¡rn¡¡¡.~yjfonética, se da entre signos que al ser pronunciados llenen unsonido similar. La determinación de tal similitud depende, entre otroselementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en lasraíces o terminaciones. Sin embargo, deben tomarse en cuenta lasparticularidades de cada caso, pues la percepción por los consumidoresde las letras que integran los signos, al ser pronunciadas, variará segúnsu estructura gráfica y fonética.

Reglas para efectuar el cotejo de signos distintivos.

37. A objeto de facilitar a la Autoridad Nacional Competente el estudio sobre lasupuesta confusión entre los signos en conflicto, es necesario tomar en cuentalos criterios elaborados por los tratadistas Carlos Fernández-Novoa y PedroBreuer Moreno que han sido recogidos de manera reiterada por lajurisprudencia de este Tribunal y que, son los siguientes:

1. La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por lossignos, es decir que debe examinarse la totalidad de los elementos queintegran a cada uno de ellos, sin descomponer, y menos aún alterar, suunidad fonética y gráfica, ya que "debe evitarse por todos los medios ladisección de las denominaciones comparadas, en sus diversos elementosintegrantes"7.

2. En el examen de registrabilidad las marcas deben ser examinadas enforma sucesiva y no simultánea, de tal manera que en la comparaciónde los signos confrontados debe predominar el método de cotejosucesivo, excluyendo el análisis simultáneo, en atención a que ésteúltimo no lo realiza el consumidor o usuario común.

3. Deben ser tenidas en cuenta las semejanzas y no las diferencias queexistan entre los signos, ya que la similitud generada entre ellos sedesprende de los elementos semejantes o de la semejante disposiciónde los mismos, y no de los elementos distintos que aparezcan en elconjunto de la marca.

7 FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. "Fundamentos de Derecho de Marcas", Ed. Montecorvo, Madrid,1984, p. 215.

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4. WUi:0n C:pi'6Ck: la semejanza deberá colocarse en el lugar del consumidorpresunto, tomando en cuenta la naturaleza de los productos o serviciosidentificados por los signos en disputa".

38. En el cotejo que haga el Juez Consultante, es necesario determinar losdiferentes modos en que pueden asemejarse los signos en disputa eidentificar la posible existencia o no de similitud o identidad.

2. COMPARACiÓN ENTRE SIGNOS MIXTOS. COMPARACiÓN ENTRESIGNOS DENOMINATIVOS Y MIXTOS CON PARTE DENOMINATIVACOMPUESTA.

39. El Tribunal interpretará el presente tema en virtud a que el signo solicitado laINFORMATION OUALlTY es mixto y los signos opositores laOUTSOURCING (nombre comercial), la OUTSOURCING (marca mixta), laNET (marca denominativa) y @O (marca denominativa), son mixtos ydenominativos.

Comparación entre signos mixtos.

40. Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o variaspalabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación deestos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidoruna idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentesen el mercado. Sin embargo, al efectuar el cotejo de estos signos se debeidentificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en lamente del consumidor, si el denominativo o el gráfico.

41 . Sobre el tema la jurisprudencia dice: "La marca mixta es una unidad, en la cualse ha solicitado el registro del elemento nominativo como el gráfico, como unosolo. Cuando se otorga el registro de la marca mixta se la protege en suintegridad y no a sus elementos por seoeredo",

42. Cuando el Juez Consultante realice el examen de registrabilidad entre signosmixtos, deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráficoprevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. El Tribunal hareiterado que: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, elelemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico odeterminante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras,las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunoscasos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta sutamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo o

8 BREUER MORENO, Pedro. "Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio". Ed. Robis, BuenosAires, pp. 351 Yss.

9 Proceso 55-IP-2002, publicado en la G.OAC. 821, de 1 de agosto de 2002, diseño industrial:BURBUJA VIDEOS 2000.

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abstracto" 10.

43. En efecto, el Tribunal ha manifestado que, "en el análisis de una marca mixtahay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina laimpresión general que (. . .) suscita en el consumidor (. . .) debiendo elexaminador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerzay profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo,determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en losconsumidores?',

44. En el caso concreto, cuando el Juez Consultante realice el correspondienteexamen de registrabilidad del signo mixto solicitado como marca habrá deexaminar especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos que laconforman, esto es, si el signo solicitado a registro tiene capacidad distintivapor sí mismo, existiendo uno o más vocablos que doten al signo de "lasuficiente carga semántica que permita una eficacia particularizadora queconduzca a identificar el origen empresetierv,

Comparación entre signos denominativos y mixtos con partedenominativa compuesta.

45. El Tribunal interpretará el presente tema en virtud a que el signo solicitado 10INFORMATION oUALlTY (mixto) y dos de los signos sobre la base de lascuales se presentó la oposición 10 NET (denominativo) y @o (denominativo)son signos mixtos y denominativos, respectivamente.

46. Cuando el Juez consultante realice el examen de registrabilidad entre signosmixtos, deberá identificar cuál de los elementos, el denominativo o el gráficoprevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor. El Tribunal hareiterado que: "La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, elelemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico odeterminante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras,las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunoscasos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta sutamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos.El elemento gráfico suele ser de mayor importancia cuando es figurativo oevocador de conceptos, que cuando consiste simplemente en un dibujoebstrectc'í>.

10 Proceso 26-IP-98, publicado en la G.OAC. 410, de 24 de febrero de 1999, marca: CASA (mixta).

11 FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. "Fundamentos de Derecho de Marcas". Editorial Montecorvo S.A.,Madrid, 1984, pp. 237-239.

12 Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.OAC. 677, de 13 de junio de 2001, marca: "BOLlN BOLA".

13 Proceso 26-IP-98, publicado en la G.O.A.C. 410, de 24 de febrero de 1999, marca: C.A.S.A. (mixta).

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1. Se considerarán semejantes las marcas comparadas cuando la sílabatónica de las mismas ocupa la misma posición y es idéntica o muy difícilde distinguir.

4"1. En efecto, el Tribunal ha manifestado que, "en el análisis de una marca mixtahay que fijar cuál es la dimensión más característica que determina laimpresión general que (. . .) suscita en el consumidor (. . .) debiendo elexaminador esforzarse por encontrar esa dimensión, la que con mayor fuerzay profundidad penetra en la mente del consumidor y que, por lo mismo,determina la impresión general que el signo mixto va a suscitar en losconsumidoree:":

48. Sobre la base de estos criterios el Juez Consultante deberá identificar cuál deestos elementos prevalece en la mente del consumidor y proceder a su cotejo afin de determinar el riesgo de confusión, conforme a los criterios contenidos enla presente interpretación. En el caso de que en uno de los signos prevalezca elelemento gráfico y en el otro el denominativo o viceversa no habrá, en principio,riesgo de confusión. Si en ambos casos el elemento determinante es eldenominativo, el cotejo deberá realizarse siguiendo las reglas de comparaciónentre signos denominativos que a continuación se detallan.

49. En la comparación entre signos denominativos, sean simples o compuestos,el Tribunal ha manifestado que los signos deben ser observados en conjuntoy con la totalidad de los elementos que lo integran, sin descomponer su unidadfonética y gráfica, teniendo en cuenta la totalidad de las sílabas y letras queforman los vocablos de las marcas en pugna, sin perjuicio de destacaraquellos elementos dotados de especial eficacia diferenciadora, atribuyendomenos valor a los que ofrezcan disminuyan dicha función. Para realizar estalabor, se considera que el Juez consultante deberá tener presente que:

2. La sucesión de las vocales en el mismo orden habla a favor de lasemejanza de las marcas comparadas porque la sucesión de vocalesasume una importancia decisiva para fijar la sonoridad de unadenominación.

3. En el análisis de las marcas denominativas hay que tratar de encontrarla dimensión más característica de las denominaciones confrontadas: ladimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente delconsumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que ladenominación va a suscitar en los consumidores.

50. Adicionalmente, con relación a los signos con parte denominativa compuesta,el Tribunal considera que el Juez Consultante deberá tomar en consideraciónlos siguientes criterios:

14 FERNÁNDEZ-NOVOA. Carlos. "Fundamentos de Derecho de Marcas". Ed. Montecorvo, Madrid,1984, pp. 237-239.

13

-- Ubicación de las palabras en el signo dbnominativo cornpuesto. La primerapalabra genera una mayor recordación por parte del público consumidor.

- Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión dela palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen un mayorimpacto en la mente del público consumidor.

- Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad delas palabras. Mientras mayor sea la sonoridad o fuerza tónica de unapalabra comprendida dentro del signo con parte denominativa compuesta,ésta podría tener un mayor impacto en la mente del consumidor.

- Analizar si la palabra es evocativa y su proximidad con los productos oservicios amparados por el signo. Entre mayor sea la proximidad del signoevocativo con los productos que distingue, tendrá un mayor grado dedebilidad. En este caso, la palabra débil no tendrá relevancia en el conjuntodel signo.

- Analizar si la palabra es genenca, descriptiva o de uso común. Laspalabras genéricas, descriptivas o de uso común, deben ser excluidas delcotejo entre los respectivos signos distintivos.

- Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otrossignos ya registrados. Si la palabra que compone un signo es una marcanotoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra quecompone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es elelemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia.Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayordistintividad, para de esta manera determinar la relevancia del elementocorrespondiente en el conjunto del signo.

51. El examen de los signos es atribución exclusiva del administrador o del JuezNacional, en su caso, quienes deben aplicar los criterios elaborados por ladoctrina y recogidos por la jurisprudencia comunitaria para la comparación detodo tipo de marcas.

52. El Tribunal ha resaltado que cuando un signo está compuesto por una palabray se solicita su registro, entre los signos ya registrados y el requerido pararegistro, puede existir confusión dependiendo de las terminaciones, númerode vocales, sufijos, prefijos, etc., por no haber elementos diferenciadores endicha expresión, siempre en el entendido de que los productos a cubrirse seanlos mismos. Al cotejar dos marcas denominativas, el examinador deberásometerlas a las reglas para la comparación marcaria, y prestará especialatención al criterio que señala que a los signos se les observará a través deuna visión de conjunto, sin fraccionar sus elementos.

53. Sobre la viabilidad de que los signos a registrarse adopten palabrascompuestas, el Tribunal ha manifestado lo siguiente:

14

"No existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten,entre otros, cualquier de estas formas: se compongan de una palabracompuesta, o de dos o más palabras, con o sin significación conceptual,con o sin el acompañamiento de un gráfico (. . .) La otra posibilidad es quede las palabras contenidas en la solicitud posterior, la una forme parte deuna marca ya registrada (. . .)15.

54. Al examinar un signo compuesto, la autoridad nacional deberá analizar elgrado de distintividad de los elementos que lo componen, y así proceder alcotejo de los signos en conflicto.

55. Sobre lo anterior el Tribunal ha manifestado:

"En el supuesto de solicitarse el registro como marca de un signocompuesto, caso que haya de juzgarse sobre su registrabilidad habrá deexaminarse especialmente la relevancia y distintividad de los vocablos quelo conforman. Existen vocablos que dotan al signo de '(, . .) la suficientecarga semántica que permita una eficacia particularizadora que conduzcaa identificar el origen empresarial (. . .)' (Sentencia del Proceso 13-IP-2001,ya citada). Por tanto, si existe un nuevo vocablo que pueda claramente darsuficiente distintividad al signo, podrá ser objeto de reqietro'":

56. En el caso concreto, el Juez Consultante deberá tomar en cuenta los criteriosseñalados en la presente interpretación prejudicial al realizar el respectivocotejo entre los signos en conflicto.

3. SIGNOS NOTORIAMENTE CONOCIDOS, SU PROTECCiÓN Y SU PRUEBA.

57. El Tribunal interpretará el tema, en vista a que la demandante manifestó queno se ha valorado la condición de notoriedad de los signos laOUTSOURCING (nombre comercial), la OUTSOURCING (marca mixta), laNET (marca denominativa) y @O (marca denominativa), sobre la base de loscuales se presentó la oposición a la marca solicitada a registro.

58. Por lo anterior, se reitera lo expresado en la Interpretación Prejudicial de 16de octubre de 2013, en el marco del proceso 111-IP-2013:

"1. Definición.

La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica altema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial. Enefecto, en el Título XII, artículos 224 a 236, establece la regulación delos signos notoriamente conocidos.

15 Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.OAC. 677 de 13 de junio de 2001.16 Proceso 50-IP-2005, publicada en la G.OAC. 1217 de 11 de julio de 2005.

15

'....••' '..,.",,',i ~j J ,'!,,¡/C: ¡¡; .•' ~'J()/'J ~,~C~ nece (el0)j,.t:~ncJf{.:;J al ,JigrJo notoriemer.toconocida, sino que se amplía el ámbito de regulación a todos los signosnotoriamente conocidos.

El artículo 224 consagra una definición del signo distintivo notoriamenteconocido. De éste se pueden desprender las siguientes características:

- Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido porel sector pertinente,

El artículo 230 establece qué se debe entender por sector pertinente:

"Se considerarán como sectores pertinentes de referenciapara determinar la notoriedad de un signo distintivo, entreotros, los siguientes:

a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productoso servicios a los que se aplique;

b) las personas que participan en los canales de distribucióno comercialización del tipo de productos o servicios a losque se aplique; o,

c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos altipo de establecimiento, actividad, productos o servicios alos que se aplique.

Para efectos de reconocer la notoriedad de un signo bastará quesea conocido dentro de cualquiera de los sectores referidos en losliterales anteriores".

- Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los PaísesMiembros.

- La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio.

2. Protección.

a. En relación con los principios de especialidad, territorialidad y deuso real y efectivo del signo.

El Tribunal ha establecido que la protección del signo notorio va más alláde los principios básicos de especialidad y territorialidad. En relación conla regulación que establece la Decisión 486, la protección de los signosnotoriamente conocidos, se da de una manera aún más amplia.

En efecto, en relación con los principios de especialidad, territorialidad yuso real y efectivo del signo, el Título XII de la Decisión 486 de la

16

Cotniuc.i UO la CUi ;;L/;;ju:Jd /;, ¡á,na, junto GO'7 e! <in, ~u:'1)!3.5, ¡,'..eralll), cela misma Decisión, conforman el conjunto normativo que consagra laprotección del signo notoriamente conocido.

El amparo al signo notorio rompe el principio de especialidad; ello implicaque el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo aregistrar y un signo notoriamente conocido, establecerá, de conformidadcon el artículo 136, literal h) mencionado, el riesgo de confusión,asociación, el de uso parasitario y el de dilución, independientemente dela clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar al signonotorio.

En cuanto al principio de territorialidad, es preciso señalar que de lapropia definición que trae el artículo 224 de la Decisión 486, sedesprende que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo seaen el País Miembro donde se solicita la protección; basta con que seanotorio en cualquiera de los Países Miembros.

y que, de conformidad con lo establecido en el artículo 229, literal a), nose negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de queel signo no se encuentre registrado o en trámite de registro en el PaísMiembro o en el extranjero. Por lo tanto, un signo puede ser protegidocomo notorio así no se encuentre registrado en el respectivo PaísMiembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos quealcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registradosen el territorio determinado.

Igualmente, la protección que otorga la Decisión 486 al signo notorio vamás allá de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la cualsustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso.En efecto, el artículo 229, literal by, dispone que no se negará el carácterde notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o nose esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificaractividades o establecimientos en el País Miembro.

La finalidad de dicha disposición es evitar que los competidores seaprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una maneraparasitaria, usufructúen el prestigio ganado por un signo notorio, queaunque no se haya usado o no esté siendo usada en el respectivo PaísMiembro, continúa siendo notoria en otros Países. Se advierte, sinembargo, que la prueba de la notoriedad del signo deberá atender acriterios diferentes al del uso del signo en el mercado, ya que deberá darcumplimiento a lo indicado en el artículo 228 de la Decisión 486 de laComisión de la Comunidad Andina.

b. En relación con los diferentes riesgos en el mercado.

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En relación con los diferentes tipos de riesgos a tos que se exponen lossignos distintivos en el mercado, hay que tener en cuenta que la doctrinatradicionalmente se ha referido, por lo general, a dos clases de riesgo: elde confusión y el de asociación. Actualmente, la lista se ha extendido yse han clasificado otro tipo de riesgos con el objetivo de proteger lossignos distintivos según su grado de notoriedad.

La normativa comunitaria andina no diferencia entre signo notorio yrenombrado; por lo tanto, simplemente probando la notoriedad se generauna protección reforzada frente a las diferentes clases de riesgos en elmercado.

La Decisión 486 atendiendo dicha línea, ha ampliado la protección de lossignos notoriamente conocidos, consagrando cuatro riesgos. Deconformidad con los artículos 136, literal h), y 226 literales a), by, y c),estos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el deuso peresiteno",

El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirirun producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o quepiense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al querealmente posee (confusión indirecta). Es muy importante tener encuenta que la confusión con un signo notoriamente conocido se puededar, tal y como lo establece la norma, por la reproducción, imitación,traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, del mencionadosigno, lo que implica similitud o identidad del signo a registrar con elnotoriamente conocido. Para establecer la mencionada similitud, la corteconsultante deberá seguir los criterios establecidos en los literales b) yc) de la presente providencia.

El riesgo de asociación, es la posibilidad de que el consumidor, queaunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial delproducto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dichoproducto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

El riesgo de dilución, es la posibilidad de que el uso de otros signosidénticos o similares, cause el debilitamiento de la altísima capacidaddistintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado,aunque se use para productos, que no tengan ningún grado deconexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.

Y, por último, el riesgo de uso parasitario, es la posibilidad de que uncompetidor parasitario, se aproveche injustamente del prestigio de lossignos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre

17 Sobre el tratamiento que la Decisión 486 le otorga a la marca notoria, puede verse VARGASMENDOZA, Marcelo. "La Marca Renombrada en el actual Régimen Comunitario Andino dePropiedad Intelectual". En: Revista Foro 6, II semestre, Universidad Andina Simón Bolívar, Quito,2006.

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productos O servicios, que no tengan ningún grado efe conexicea con losque ampara el signo notoriamente conocido.

En relación con los dos primeros, se busca salvaguardar los signosnotoriamente conocidos de lo siguiente:

Evitar que el público consumidor, caiga en error, al adquirir determinadoproducto pensando que está adquiriendo otro.

Evitar que el público consumidor, caiga en error, en relación con el origenempresarial del signo notoriamente conocido.

Evitar que el público consumidor, caiga en error, al pensar que lasempresas productoras tiene algún grado de vinculación.

Sobre el riesgo de dilución, que por lo general ha estado ligado con laprotección de la marca renombrada, se ha dicho lo siguiente:

"En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyectasobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de altorenombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva desu legítimo titular mediante el debilitamiento de suextraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propiaeficiencia" 18.

Por último, en relación con el riesgo de uso parasitario, se protege alsigno notoriamente conocido contra el aprovechamiento injusto de suprestigio por parte de terceros, sin importar, al igual que en el casoanterior, los productos o servicios que se amparen. Lo expuesto, estáligado a la función publicitaria del signo, pero se diferencia del riesgo dedilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente unaprovechamiento de la reputación, sin que sea necesario que sepresente un debilitamiento de la capacidad distintiva del signonotoriamente conocido.

Sobre el tema la doctrina ha manifestado:

"El propósito perseguido por el competidor parasitario es claro:o bien la similitud entre los signos, aunque no medie similitudentre las prestaciones y sin provocar falsa representaciónalguna respecto del origen, sirve para establecer una relaciónintelectual que atrae la atención del público consumidor deforma superior a la que alcanzaría con el empleo de un signorenombrado; o bien la semejanza depara la transmisiónconsciente o inconsciente de la reputación que simboliza el

18 MONTEAGUDO, Montiano. "La protección de la marca renombrada". Ed. Civitas, Madrid, 1995, p.283.

19

b) la duración, amplitud y extensión geográfica de suutilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;

s.qno pese a la Falta de semejanza de los productos delcompetidor con los originarios. En ambos casos la apropiaciónaprovecha los esfuerzos publicitarios del legítimo titular o elvalioso caudal informativo que el consumidor asocia al signo"19

3. Prueba.

El reconocimiento de la notoriedad del signo es un hecho que debe serprobado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o laOficina Nacional Competente, según sea el caso. El reconocimiento dedicha notoriedad corresponde otorgarlo a la autoridad nacionalcompetente, con base en que según el artículo 228 de la Decisión 486,para que se pueda determinar si un signo es notoriamente conocido sedebe tener en cuenta, entre otros:

"a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sectorpertinente dentro de cualquier País Miembro;

c) la duración, amplitud y extensión geográfica de supromoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro,incluyendo la publicidad y la presentación en ferias,exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, delestablecimiento o de la actividad a los que se aplique;

d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o parapromover el establecimiento, actividad, productos o servicios alos que se aplique;

e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en loque respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en elplano internacional como en el del País Miembro en el que sepretende la protección;

f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;

g) el valor contable del signo como activo empresarial;

h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obteneruna franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,

19 Ibíd, p. 247.

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i) fa existencia de ectiviasces significativas de fabricación,compras o almacenamiento por el titular del signo en el PaísMiembro en que se busca protección;

j) los aspectos del comercio internacional; o,

k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud deregistro del signo distintivo en el País Miembro o en elextrenjero't".

59. Revisado el caso concreto, el Tribunal encuentra la necesidad de fijar conclaridad la relación entre el principio de especialidad y los diferentes riesgosa los que se expone un signo notorio en el mercado, de conformidad con losiguiente:

- "Como se dijo anteriormente, la protección del signo notoriamenteconocida rompe los principios registrales, de uso real y efectivo, deterritorialidad y de especialidad. Esto se da bajo el entendido deque el signo notorio se encuentre inmersa dentro de uno de loscuatro riesgos ya especificados: confusión, asociación, dilución yuso parasitario. Por lo tanto, para que se proteja a un signo notoriomás allá del principio de especialidad, se deberá demostrar laexposición del signo a alguno de dichos riesgos.

- En consecuencia, la corte consultante deberá verificar la existenciade alguno de los mencionados riesgos para que opere laprotección del signo notorio. En relación con los dos primeros,deberá revisar el conjunto de parámetros establecidos paradeterminar la posibilidad de error en el público consumidor (. . .).

- En relación con el riesgo de dilución y uso parasitario, es de vitalimportancia que el juez consultante, para ciertos supuestos,establezca la exposición del signo teniendo en cuenta su grado denotoriedad. Si bien la normativa comunitaria andina no diferenciaentre el signo notorio y la renombrada para establecer diferentesniveles de protección, la determinación de ciertos escenarios deconflicto sí puede ser guiada de la mano de la fuerza deimplantación que el signo notorio tenga en el público consumidor.Esto es de suma importancia, ya que un signo que tengarecordación y suficiente inserción en sectores diferentes podríaestar más expuesto a un riesgo de uso parasitario o de dilución.Un ejemplo son los signo que presentan publicidad en eventosmasivos como los deportivos, en canales y horarios de alto rating,o que promocionan eventos de diferente naturaleza, así como lasque sustentan su publicidad en objetos y sujetos de alto impactode atención como equipos deportivos, deportistas, artistas, etc.

20 Proceso 111-IP-2013, de 16 de octubre de 2013, citando al proceso 23-IP-2013, de 15 de mayo de2013.

21

- El juez consultante debe analizar todas las variables posibles paraevitar la concreción de confusión y asociación el públicoconsumidor, o que no se genere un aprovechamiento parasitariodel prestigio y del esfuerzo empresarial ajeno, o la dilución de lacapacidad distintiva de un signo que ha penetrado a diferentessectores. Eso sería evidente en un signo notorio que tenga unaltísimo grado de notoriedad y, por lo tanto, se haya insertado endiversos escenarios de mercadeo. Piénsese en un signo notorioque esté registrada en varias clases, con altísima incidencia derecordación y fijación en varios sectores, con presencia publicitariamasiva y, por lo tanto, que tuviera la potencialidad de vincularsecon diferentes productos o servicios, o simplemente sacarmensajes publicitarios en cualquier plataforma; esto conduciría aque cualquier utilización de un signo idéntico o similar, aún enrubros donde formalmente no se esté usando el mencionado signo,genere uso parasitario o riesgo de dilución. Por lo tanto, el juezconsultante, deberá analizar, entre otros factores, la potencialidadde que el signo incursione en otros espacios comerciales.

Para lo anterior, se deberá hacer un análisis muy minucioso delescenario en el que se desenvuelve el signo notorio, ya que deninguna manera la normativa comunitaria podría tolerar conductasparasitarias, la afectación del desarrollo empresarial, y lageneración de error el público consumiaor'?',

60. Sobre la base de lo expuesto, el Juez Consultante debe analizar todos loselementos posibles de los signos en conflicto, su naturaleza, sus componentesy elementos, para determinar el riesgo de confusión, asociación, dilución y usoparasitario.

4. PALABRAS EN IDIOMA EXTRANJERO.

61. En atención a que el signo solicitado 10 INFORMATION OUALlTY (mixto) seencuentra conformado por las expresiones en idioma extranjeroINFORMATION y OUALlTY, ya que los signos opositores 10 OUTSOURCING(nombre comercial y marca mixta) se componen de la palabra en idiomaextranjero OUTSOURCING, se hace necesario tratar el tema de las palabrasen idioma extranjero en la conformación de signos distintivos.

62. Los signos formados por palabras en idioma extranjero que no formen partedel conocimiento común, podrán ser registrados como marcas si los otroselementos que conforman el conjunto de la marca le otorgan suficientedistintividad al signo.

21 Proceso 111-IP-2013, de 16 de octubre de 2013, citando al proceso 23-IP-2013, de 15 de mayo de2013.

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"No serán registrables dichos signos, si el significado conceptual de laspartículas o palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de lamayoría del público consumidor o usuario, habiéndose extendido su uso parauna clase determinada, o si se trata de vocablos genéricos o descriptivos quemezclados con otras palabras o elementos no le otorguen distintividad alconjunto ( ... )"22.

64. Adicionalmente, "existen palabras extranjeras que tanto su conocimientocomo su significado conceptual se han generalizado y se han hecho delconocimiento y comprensión del público; en este caso, cuando una palabraen idioma extranjero que conforma un signo (. . .) es fácilmente reconocibleentre el público consumidor o usuario, sea a causa de su escritura,pronunciación o significado, deberá tenerse en cuenta que "el caráctergenérico o descriptivo de una marca no está referido a su denominación encualquier idioma. Sin embargo, no pueden ser registradas expresiones que apesar de pertenecer a un idioma extranjero, son de uso común en los Paísesde la Comunidad Andina, o son comprensibles para el consumidor medio deesta subregión debido a su raíz común, a su similitud fonética o al hecho dehaber sido adoptadas por un órgano oficial de la lengua en cualquiera de losPaíses Miembros"23.

65. Al respecto, el Tribunal ha manifestado "No serán registrables dichos signos,si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hechodel conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, si además,se trata de vocablos genéricos, descriptivos o de uso común en relación conlos productos o servicios que se pretende identificar"24.

66. Finalmente, se ha reconocido la existencia de ciertos vocablos de origenextranjero que "han llegado a ser aceptados oficialmente en el idioma localcon acepción común equivalente, como serían los italianismos, galicismos oanglicismos que terminan siendo prohijados por los organismos rectores delidioma en un país dado"25.

67. Si el signo en idioma extranjero se encuentra integrado, entre otros vocablos,por una o más palabras de uso común, su presencia no impedirá el registrode la denominación, caso que el conjunto del signo se halle provisto de otroselementos que lo doten de distintividad suficiente. El Tribunal manifiesta queal crear un signo distintivo se puede hacer uso de toda clase de palabras,prefijos, sufijos, raíces o terminaciones de uso común, los que no pueden ser

22 Proceso 146-IP-2013, de 25 de septiembre de 2013, marca: MAKE UP (mixta).

23 Proceso 16-IP-98, publicado en la G.O.A.C. 398, de 22 de diciembre de 1998, marca: SAL TIN Yetiqueta.

24 Proceso 70-IP-2012, de 12 de septiembre de 2012.

25 Proceso 3-IP-95, publicado en la G.OAC. 189, de 10 de septiembre de 1995, marca:CONCENTRADOS y JUGOS DE FRUTAS TUTTI-FRUTTI.

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titular no está amparado por la ley para oponerse a que terceros los utilicen,en combinación de otros elementos en el diseño de signos.

5. CONEXiÓN COMPETITIVA ENTRE SERVICIOS EN LAS CLASES 35 Y 42.

68. la Information Ouality Ltda. solicitó el registro del signo la INFORMATIONOUALlTY (mixto) para distinguir actividades de "consulta en materia deordenadores exclusivamente referente a la seguridad en la información",servicios comprendidos en la Clase 4226 de la Clasificación Internacional deNiza. Por su parte, los signos sobre la base de los cual se presentó laoposición la OUTSOURCING (nombre comercial), la OUTSOURCING(marca mixta), la NET (marca denominativa) y @O (marca denominativa), detitularidad de la Outsourcing S.A. distinguen servicios de la Clase 3527 de laClasificación Internacional de Niza.

69. Con relación a las consideraciones relativas a la conexión competitiva entreservicios, la orientación jurisprudencial de este Tribunal, con base en ladoctrina señala que se han elaborado algunas pautas o criterios que puedenconducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre losservicios que se sintetizan: (i) La inclusión de los servicios en una misma clasedel nomenclátor; (ii) Canales de comercialización; (iii) Mismos medios depublicidad; (iv) Relación o vinculación entre los servicios; (v) Uso conjunto ocomplementario de servicios; (vi) Partes y accesorios; (vii) Mismo género de losservicios; (viii) Misma finalidad; (ix) Intercambiabilidad de los productos.

70. En relación con lo mencionado, el Tribunal ha establecido algunos de lossiguientes criterios y factores de análisis para definir la conexión competitivaentre los productos:

"a) La inclusión de los productos en una misma clase delnomenclátor: (. . .) Ocurre cuando se limita el registro a uno o varios delos productos de una clase del nomenclátor, perdiendo su valor alproducirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, laprueba para demostrar que entre los productos que constan en dichaclase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro,corresponde a quien alega.

b) Canales de comercialización: Hay lugares de comercialización oexpendio de productos que influyen escasamente para que puedaproducirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandescadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clasede bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un

26 Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos;servicios de análisis e investigaciones industriales; diseño y desarrollo de equipos informáticos y desoftware.

27 Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.

¡I

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oroou: .: c:»t aire. el) C,;(nOIO, se daría tal ccnc.aon ccmcenuva, e.:tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes.Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcassimilares pueden ser confundidas cuando los productos guardan tambiénuna aparente similitud.

e) Similares medios de publicidad: Los medios de comercialización odistribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.Si los mismos productos se difunden por la publicidad general- radiotelevisión y prensa-, presumiblemente se presentaría una conexióncompetitiva, o los productos serían competítivamente conexos. Por otrolado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas,comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexióncompetitiva sería menor.

d) Relación o vinculación entre productos: Cierta relación entre losproductos puede crear una conexión competitiva. En efecto, no es lomismo vender en una misma tienda cocinas y refrigeradoras, que venderen otra helados y muebles; en consecuencia, esa relación entre losproductos comercializados también influye en la asociación que elconsumidor haga del origen empresarial de los productos relacionados, loque eventualmente puede llevarlo a confusión en caso de que esasimilitud sea tal que el consumidor medio de dichos productos asuma queprovienen de un mismo productor.

e) Uso conjunto o complementario de productos: Los productos quecomúnmente se puedan utilizar conjuntamente (por ejemplo: puerta ychapa) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, yaque el público consumidor supondría que los dos productos son delmismo empresario. La complementariedad entre los productos debeentenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puedesuponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puedeutilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad ofunción.

f) Mismo género de los productos: Pese a que puedan encontrarse endiferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si tienensimilares características, existe la posibilidad de que se origine el riesgode confusión al estar identificados por marcas también similares oidénticas (por ejemplo: medias de deporte y medias de veeiir)'?".

71. El Tribunal ha sostenido que: "en este supuesto, y a fin de verificar lasemejanza entre los servicios en comparación, el consultante habrá de tomaren cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos

28 Proceso 114-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 19 de noviembre de 2003, publicada en GacetaOficial del Acuerdo de Cartagena 1028 de 14 de enero de 2004, marca: EBEL INTERNATIONAL(mixta).

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además podrá hacer uso de los criterios elaborados por la doctrina paraestablecer si existe o no conexión competitiva entre el servicios identificadoen la solicitud de registro del signo como marca y el amparado por la marcaya registrada o ya solicitada para registro. A objeto de precisar que se trata deservicios semejantes, respecto de los cuales el uso del signo pueda inducir alpúblico a error, será necesario que los criterios de conexión, de ser aplicablesal caso, concurran en forma clara yen grado suficiente, toda vez que ningunode ellos bastará, por sí solo, para la consecución del citado proposito'?".

72. Debe considerar que, si bien el derecho que se constituye con el registro deun signo como marca, por virtud de la regla de la especialidad, en principiocubre únicamente los servicios identificados en la solicitud y ubicados en unade las clases de la Clasificación Internacional de Niza, la pertenencia de dosservicios a una misma clase no prueba que sean semejantes, así como supertenencia a distintas clases tampoco prueba que sean diferentes.

73. También se debe considerar la intercambiabilidad, en el sentido de que losconsumidores estimen que los servicios son sustituibles entre sí para lasmismas finalidades, y la complementariedad, relativo al hecho de que losconsumidores juzguen que los servicios deben utilizarse en conjunto, o que eluso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin elotro.

74. Adicionalmente, analizar si la conexión competitiva podría surgir en el ámbitode los canales de comercialización o distribución de los servicios,provenientes de la identidad o similitud en la utilización de medios de difusióno publicidad. En tal sentido, si ambos servicios se difunden a través de losmedios generales de publicidad (radio, televisión o prensa), cabe presumir quela conexión entre ellos será mayor, mientras que, si la difusión se realiza através de revistas especializadas, comunicación directa, boletines o mensajestelefónicos, es de presumir que la conexión será menor.

75. Sobre este particular, el Tribunal ha señalado que: "serán competitivamenteconexos todos los servicios vendidos en establecimientos especializados o enpequeños lugares de expendio donde signos similares pueden ser confundidoscuando los servicios guardan también relación, ya que en grandes almacenesen los que se venden al público una amplia gama de servicios dispares, paraevaluar la conexión se hace necesario subdividirlos en las diversas seccionesque los integran, e involucrar en el análisis aspectos tales como la identidad odisparidad de los canales de publicidad'30.

29 Proceso 67-IP-2002, marca: "GOOONITES", publicado en la G.O.A.C. 871 de 11 de diciembre de2002.

30 Proceso 50-IP-2001, publicado en la G.OAC. 739 de 4 de diciembre de 2001, marca: ALLEGRA.

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I

,..l.

grado de atención al momento de identificar, diferenciar y seleccionar elservicio. A juicio del Tribunal, "el consumidor al que debe tenerse en cuentapara establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado'consumidor medio' o sea el consumidor común y corriente de determinadaclase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y unacapacidad de percepción corrientes (.. ')"31.

77. Sobre la base de los criterios descritos precedentemente el Juez Consultantedeberá determinar si existe conexión competitiva entre los servicios de laClase 42 que pretende distinguir el signo solicitado la INFORMATIONOUALlTY (mixta) y los servicios de la Clase 35 que distinguen los signosopositores la OUTSOURCING (nombre comercial), la OUTSOURCING(marca mixta), la NET (marca denominativa) y @O (marca denominativa).

En virtud de lo anteriormente expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, emite elsiguiente,

PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: No son registrables como marcas los signos cuyo uso en elcomercio afectara el derecho de un tercero y que, en relación con éste, elsigno que se pretenda registrar, sea idéntico o se asemeje a una marca yaregistrada o a un signo anteriormente solicitado para registro, para los mismosproductos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales eluso de la marca pueda inducir al público a error, de donde resulta que no esnecesario que el signo solicitado para registro induzca a confusión a losconsumidores sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión o deasociación para que se configure la prohibición de irregistrabilidad.

Corresponde a la Administración y, en su caso, al Juzgador determinar elriesgo de confusión o de asociación sobre la base de principios y reglaselaborados por la doctrina y la jurisprudencia señalados en la presenteinterpretación prejudicial y que se refieren básicamente a la identidad o a lasemejanza que pudieran existir entre los signos y entre los productos queéstos amparan.

SEGUNDO: En el análisis de registrabilidad de un signo, se debe tener encuenta la totalidad de los elementos que lo integran y, al tratarse de signosmixtos es necesario conservar la unidad gráfica y fonética del mismo, sin serposible descomponerlo. Sin embargo, al efectuar el examen de registrabilidaddel signo, se debe identificar cuál de sus elementos prevalece y tiene mayorinfluencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico yproceder en consecuencia.

31 Proceso 09-IP-94, publicado en la G.O.A.C. 180 de 10 de mayo de 1995, marca: DIDA.

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Si, al comparar un signo denominativo y otro signo mixto, se determina queen este último predomina el elemento verbal, debe procederse al cotejo de lossignos aplicando las reglas que para ese propósito ha establecido la doctrina.Si, por el contrario, en el signo mixto predomina el elemento gráfico frente aldenominativo, no habría, en principio, lugar a la confusión entre los signos,pudiendo éstos coexistir pacíficamente en el ámbito comercial. Si, en amboscasos, el elemento determinante es el denominativo, el cotejo deberárealizarse siguiendo las reglas de comparación entre signos con partedenominativa compuesta desarrolladas en la presente providencia.

TERCERO: En los signos distintivos notoriamente conocidos convergen sudifusión entre el público consumidor del producto o servicio al que el signo serefiere proveniente del uso intensivo del mismo y su consiguientereconocimiento dentro de los círculos interesados por la calidad de losproductos o servicios que él ampara, ya que ningún consumidor recordará nidifundirá el conocimiento del signo cuando los productos o servicios por élprotegidos no satisfagan las necesidades del consumidor, comprador ousuario, respectivamente.

La Decisión 486 establece una protección más amplia de los signosnotoriamente conocidos, lo que implica, por un lado, la ruptura de los principiosde especialidad, territorialidad y del uso real y efectivo de la marca y, por otro,la protección contra los riesgos de confusión, asociación, dilución y del usoparasitario, de conformidad con lo expresado en la presente InterpretaciónPrejudicial,

CUARTO: Los signos formados por palabras en idioma extranjero que noformen parte del conocimiento común, podrán ser registrados como marcas SI

los otros elementos que conforman el conjunto de la marca le otorgan suficientedistintividad al signo.

No serán registra bies dichos signos, si el significado conceptual de las palabrasen idioma extranjero se ha hecho de conocimiento de la mayoría del públicoconsumidor o usuario y si, además, se trata exclusivamente de vocablosgenéricos, descriptivos o de uso común en relación con los productos o serviciosque se pretende identificar, de conformidad con lo establecido en la presenteInterpretación Prejudicial,

QUINTO: Adicionalmente a los criterios referidos a la comparación entre signos,es necesario tener en cuenta los criterios relacionados con la conexióncompetitiva entre servicios, expuestos en la presente interpretación prejudicial,

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creacióndel Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Juez Nacionalconsultante, al emitir el fallo en el proceso interno, deberá adoptar la presenteinterpretación prejudicial, Asimismo, deberá dar cumplimiento a las

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De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal,firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron

en su actop"CiÓ" n. ¿,".,'1\ / ¡"¡, \, '

I /, I¡, 'í

\ /(,-1.-

Cecilia L~iS~ ~nterosMAGISTRADA

r za Rueda MerchánGISTRADA

vigente.

De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente lapresente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario,

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Hernán t~~~r~~ñÓ ~~~f~~PRES'l1:)ENTE SECRETARIO

Notifíquese al Juez consultante mediante copia certificada y remítase copia dela presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la ComunidadAndina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Proceso 401-IP-2015

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