sumario tribunal de justicia de la comunidad...

Proceso 60-IP-2007.- Interpretación Prejudicial de los artículos 134, 135, literal a), y 136, literal a)de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, delos artículos 135, literales e), f) y g), 136, literal h), 224, 225, 228 y 229 de lamencionada Decisión; con fundamento en la consulta formulada por elConsejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo ContenciosoAdministrativo, Sección Primera. Expediente Interno Nº 2004-0156. Actor:Sociedad KRAFT FOODS HOLDINGS, INC. Marca mixta: “DRINKI” ...........

Proceso 65-IP-2007.- Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83, literales a) y d), y 84 de laDecisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, de oficio, los ar-tículos 83, literal e), 93 y 95 de la mencionada Decisión; así como, delpárrafo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de laComunidad Andina, con fundamento en la consulta formulada por la Segun-da Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito Quito, Repú-blica de Ecuador. Expediente Interno Nº 4811-98-LYM. Actor: SociedadGENERAL ELECTRIC COMPANY. Marca mixta: GE...................................

Proceso 75-IP-2007.- Interpretación Prejudicial de oficio de los artículos 134, 136 literal a), 143 y150 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con funda-mento en la consulta formulada por la Primera Sala Transitoria Especializa-da en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima.Actor: Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Marca:“TEC DE MONTERREY & DISEÑO”. Expediente Interno: Nº 1746-2005 ......

Para nosotros la Patria es América

S U M A R I O

Tribunal de Justicia de la Comunidad AndinaPág.

Año XXIV - Número 1539

Lima, 14 de setiembre de 2007

1

34

15

PROCESO 60-IP-2007

Interpretación prejudicial de los artículos 134, 135, literal a), y 136, literal a) dela Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina y, de oficio, de los

artículos 135, literales e), f) y g), 136, literal h), 224, 225, 228 y 229 de lamencionada Decisión; con fundamento en la consulta formulada por el Consejode Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo,

Sección Primera. Expediente Interno Nº 2004-0156. Actor: Sociedad KRAFTFOODS HOLDINGS, INC. Marca mixta: “DRINKI”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMU-NIDAD ANDINA, en Quito, a los diecinuevedías del mes de junio del año dos mil siete,procede a resolver la solicitud de Interpreta-ción Prejudicial formulada por el Consejo de

Estado de la República de Colombia, Sala delo Contencioso Administrativo, Sección Pri-mera.

VISTOS:

GACETA OFICIAL 14/09/2007 2.48

Que de la solicitud de interpretación prejudicialy de sus anexos se desprende que se cumplenlos artículos 32 y 33 del Tratado y el artículo 125del Estatuto del Tribunal, por lo que su admisióna trámite fue considerada procedente en el autoemitido el 6 de junio de 2007.

I. ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documenta-ción allegada estima procedente destacar comoantecedentes del proceso interno que dio lugara la presente solicitud, lo siguiente:

A. LAS PARTES.

Demandante: Sociedad KRAFT FOODS HOL-DINGS, INC.

Demandada: NACIÓN COLOMBIANA – SU-PERINTENDENCIA DE INDUS-TRIA Y COMERCIO.

Tercero interesado: Sociedad PROCESA-DORA DE ALIMENTOSKRIS S.A.

B. DATOS RELEVANTES.

1. Hechos.

Entre los principales hechos, algunos recogidosde los narrados en la demanda y otros de lasolicitud de interpretación prejudicial y de losantecedentes administrativos de los actos acu-sados, se encuentran los siguientes:

a. La sociedad PROCESADORA DE ALIMEN-TOS KRIS S.A. solicitó el 28 de noviembrede 2002 el registro del signo DRINKI (mixto)para amparar productos comprendidos en laclase 32 de la Clasificación Internacional deNiza; solicitud tramitada bajo el expedienteadministrativo N° 02108059. Cuya represen-tación es:

b. Las sociedades KRAFT FOODS HOLDINGS,INC. y COLDECOM LTDA. Y CIA. S.C.A.,presentaron oposiciones al registro del signoantes mencionado.

• La oposición de KRAFT FOODS HOLDINGS,INC. se hizo con base en las siguientemarca figurativa:

Registrada en Colombia bajo el certificadoN° 185016, para amparar productos de laclase 32 de la Clasificación Internacionalde Niza.

• Por su parte, la oposición de la sociedadCOLDECOM LTDA. Y CIA. S.C.A. argumen-ta que el signo DRINKI es irregistrablepara amparar productos de la clase 32, yaque es genérico respecto de productos dedicha clase.

c. La Jefe de la División de Signos Distintivos dela Superintendencia de Industria y Comerciode la República de Colombia, mediante Reso-lución N° 24416, de 29 de agosto de 2003,declaró infundadas la oposiciones presenta-das y concedió el registro del signo DRINKI(mixto).

d. Las sociedades KRAFT FOODS HOLDINGS,INC. y COLDECOM LTDA. Y CIA. S.C.A.,presentaron recursos de reposición y en sub-sidio de apelación contra el anterior acto ad-ministrativo.

e. Mediante Resolución N° 30353 de 29 de octu-bre de 2003, la Jefe de la División de SignosDistintivos de la Superintendencia de Indus-tria y Comercio de la República de Colombia,resolvió los recursos de reposición presenta-do en el sentido de confirmar la ResoluciónN° 24416, de 29 de agosto de 2003, y conce-dió los recursos de apelación.


f. El Superintendente Delegado para la Propie-dad Industrial de la Superintendencia de In-dustria y Comercio de la República de Co-lombia, mediante Resolución N° 32286, de 25de noviembre de 2003, resolvió desfavorable-mente los recursos de apelación interpues-tos y confirmó la antes mencionada Resolu-ción N° 24416.

g. La sociedad KRAFT FOODS HOLDINGS,INC., mediante escrito presentado el 19 deabril de 2004, interpuso ante el Consejo deEstado de la República de Colombia, Sala delo Contencioso Administrativo, Sección Pri-mera, acción de nulidad y restablecimientodel derecho contra los anteriores actos admi-nistrativos.

2. Fundamentos de derecho contenidos enla demanda.

La sociedad KRAFT FOODS HOLDINGS, INC.soporta sus pretensiones en los siguientes ar-gumentos:

a. El signo DRINKI es confundible con la marcafigurativa de la sociedad KRAFT FOODS HOL-DINGS, INC., ya que la parte gráfica del sig-no mixto DRINKI es una jarra animada, aligual que la de la marca de su propiedad. Lasdos son jarras con figuras humanas y en ac-titud sonriente y, además, contienen trazosprácticamente idénticos, lo que las hace muypróximas y susceptibles de confusión.

b. Entre los signos en conflicto hay una claraconfusión conceptual, ya que ambas figurasrepresentan una jarra animada y, por lo tanto,el consumidor podría asociar fácilmente queambos productos tienen un mismo origen em-presarial. Lo anterior, se refuerza en el hechode que no existen otros registros de marcasconsistentes en jarras animadas y, en con-secuencia, de permitirse un registro similarno sólo induciría al público consumidor aerror, sino que diluiría la fuerza distintiva de lamarca de KRAFT FOODS HOLDINGS, INC.

c. La marca figurativa, consistente en una jarraanimada en actitud sonriente, ha sido amplia-mente utilizada en el mercado mundial y gozade un amplio reconocimiento. Dicho diseñoha sido utilizado desde 1954 y se encuentraregistrado en más de cuarenta países; ade-

más ha sido utilizado en forma impresa ensus productos, así como en productos pro-mocionales como tazas y jarras.

d. La marca es un diseño dinámico y, por lotanto se puede utilizar de múltiples maneras;una de esas formas es la jarra con gafas, aligual que la jarra de la marca DRINKI.

3. La contestación a la demanda.

a. Por parte de la Superintendencia de In-dustria y Comercio de la República deColombia.

La Superintendencia de Industria y Comercio dela República de Colombia, a través de su apode-rado, contestó la demanda de la siguiente ma-nera:

• Los signos en conflicto presentan diferenciasgráficas, visuales, conceptuales e ideológi-cas. Una es totalmente figurativa y consisteen “la figura humanizada de una jarra conmovimiento de brazos y piernas en aptitud(sic) de ir caminando, por lo cual se sacudeel líquido de su interior, además de poseeruna gran sonrisa”; la otra es mixta, compues-ta por una parte denominativa, DRINKI, y unaparte gráfica compuesta por “la figura de unjarrón con cara humana de una persona ma-yor, que cubre sus ojos con unas gafas ne-gras y su boca en aptitud (sic) de estar chu-pando con un pitillo”.

• En relación con la marca mixta DRINKI, elconsumidor medio no la solicita remitiéndosea los trazos de su parte gráfica, sino con laindicación de su parte denominativa.

b. Por parte del tercero interesado.

La sociedad PROCESADORA DE ALIMENTOSKRIS S.A., contestó la demanda de la siguientemanera:

• La palabra DRINKI no es de uso común nigenérica en relación con los productos de laclase 32 de la Clasificación Internacional deNiza.

• La palabra DRINKI es evocativa, ya que al seridentificada visualmente, por vía del esfuerzoimaginativo posee la habilidad de trasmitir ala mente una idea sobre el producto.


• Los signos en conflicto no son confundibles,ya que el elemento denominativo de la marcamixta DRINKI cumple un papel preponderan-te. Además, los colores utilizados le otorgandistintividad a la marca DRINKI.

• La forma de jarra que utiliza gafas no ha sidoregistrada en Colombia por la sociedad de-mandante. En consecuencia, no se puede so-licitar su protección en ese País, ya que enmateria marcaria rige el principio de territoria-lidad.

• Una jarra es un concepto genérico no sus-ceptible de apropiación.

II. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andinaes competente para interpretar por la vía prejudi-cial las normas que conforman el OrdenamientoJurídico de la Comunidad Andina, con el fin deasegurar su aplicación uniforme en el territoriode los Países Miembros.

III. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICOCOMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

Las normas cuya interpretación se solicita yque serán objeto de interpretación son las si-guientes: artículos 134, 135, literal a) y 136,literal a), de la Decisión 486 de la Comisión dela Comunidad Andina.

Asimismo, de oficio, se interpretarán los artícu-los 135, literales e), f) y g); 136, literal h); 224,225, 228 y 229 de la Decisión 486 de la Comi-sión de la Comunidad Andina.

A continuación se inserta el texto de las normasa ser interpretadas:

DECISIÓN 486

(…)

Artículo 134

“A efectos de este régimen constituirá marcacualquier signo que sea apto para distinguirproductos o servicios en el mercado. Podránregistrarse como marcas los signos suscep-tibles de representación gráfica. La naturale-za del producto o servicio al cual se ha deaplicar una marca en ningún caso será obs-táculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, lossiguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos,logotipos, monogramas, retratos, etique-tas, emblemas y escudos;

c) los sonidos y los olores;

d) las letras y los números;

e) un color delimitado por una forma, o unacombinación de colores;

f) la forma de los productos, sus envases oenvolturas;

g) cualquier combinación de los signos o me-dios indicados en los apartados anterio-res”.

Artículo 135

“No podrán registrarse como marcas los sig-nos que:

a) no puedan constituir marca conforme alprimer párrafo del artículo anterior;

(…)

e) consistan exclusivamente en un signo oindicación que pueda servir en el comerciopara describir la calidad, la cantidad, eldestino, el valor, la procedencia geográfi-ca, la época de producción u otros datos,características o informaciones de los pro-ductos o de los servicios para los cualesha de usarse dicho signo o indicación,incluidas las expresiones laudatorias refe-ridas a esos productos o servicios;

f) consistan exclusivamente en un signo oindicación que sea el nombre genérico otécnico del producto o servicio de que setrate;

g) consistan exclusivamente o se hubieranconvertido en una designación común ousual del producto o servicio de que setrate en el lenguaje corriente o en la usan-za del país;

(…)


Artículo 136

a) sean idénticos o se asemejen, a una mar-ca anteriormente solicitada para registro oregistrada por un tercero, para los mismosproductos o servicios, o para productos oservicios respecto de los cuales el uso dela marca pueda causar un riesgo de confu-sión o de asociación;

(…)

h) constituyan una reproducción, imitación,traducción, transliteración o trascripción,total o parcial, de un signo distintivo noto-riamente conocido cuyo titular sea un ter-cero, cualesquiera que sean los productoso servicios a los que se aplique el signo,cuando su uso fuese susceptible de cau-sar un riesgo de confusión o de asociacióncon ese tercero o con sus productos oservicios; un aprovechamiento injusto delprestigio del signo; o la dilución de sufuerza distintiva o de su valor comercial opublicitario.

(…)

Artículo 224

“Se entiende por signo distintivo notoriamen-te conocido el que fuese reconocido como talen cualquier País Miembro por el sector perti-nente, independientemente de la manera o elmedio por el cual se hubiese hecho conoci-do”.

Artículo 225

Un signo distintivo notoriamente conocido se-rá protegido contra su uso y registro no auto-rizado conforme a este Título, sin perjuiciode las demás disposiciones de esta Decisiónque fuesen aplicables y de las normas parala protección contra la competencia deslealdel País Miembro”.

(…)

Artículo 228

“Para determinar la notoriedad de un signodistintivo, se tomará en consideración entreotros, los siguientes factores:

a) el grado de su conocimiento entre los miem-bros del sector pertinente dentro de cual-quier País Miembro;

b) la duración, amplitud y extensión geográfi-ca de su utilización, dentro o fuera decualquier País Miembro;

c) la duración, amplitud y extensión geográfi-ca de su promoción, dentro o fuera decualquier País Miembro, incluyendo la pu-blicidad y la presentación en ferias, expo-siciones u otros eventos de los productoso servicios, del establecimiento o de laactividad a los que se aplique;

d) el valor de toda inversión efectuada parapromoverlo, o para promover el estableci-miento, actividad, productos o servicios alos que se aplique;

e) las cifras de ventas y de ingresos de laempresa titular en lo que respecta al signocuya notoriedad se alega, tanto en el planointernacional como en el del País Miembroen el que se pretende la protección;

f) el grado de distintividad inherente o adqui-rida del signo;

g) el valor contable del signo como activoempresarial;

h) el volumen de pedidos de personas intere-sadas en obtener una franquicia o licenciadel signo en determinado territorio; o,

i) la existencia de actividades significativasde fabricación, compras o almacenamien-to por el titular del signo en el País Miem-bro en que se busca protección;

j) los aspectos del comercio internacional; o,

k) la existencia y antigüedad de cualquier re-gistro o solicitud de registro del signo dis-tintivo en el País Miembro o en el extranje-ro”.

Artículo 229

“No se negará la calidad de notorio a un signopor el solo hecho que:

a) no esté registrado o en trámite de registroen el País Miembro o en el extranjero;


b) no haya sido usado o no se esté usandopara distinguir productos o servicios, o paraidentificar actividades o establecimientosen el País Miembro; o,

c) no sea notoriamente conocido en el ex-tranjero”.

(…)

VI. CONSIDERACIONES.

Procede el Tribunal a realizar la interpretaciónprejudicial solicitada, para lo cual se analizaránlos siguientes aspectos:

A. Requisitos para el registro de las marcas. Lairregisrabilidad de signos por identidad o si-militud y las reglas para el cotejo marcario.

B. Confusión directa e indirecta.

C. Comparación entre marcas figurativas y mix-tas.

D. Signos genéricos y descriptivos.

E. Signos evocativos

F. Palabras de uso común en la conformaciónde signos marcarios.

G. La marca notoriamente conocida y la pruebade su notoriedad. El principio de territoriali-dad y la protección de la marca notoria noregistrada.

A. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LASMARCAS. LA IRREGISTRABIIDAD DE SIG-NOS POR IDENTIDAD O SIMILITUD Y LASREGLAS PARA EL COTEJO MARCARIO.

Teniendo en cuenta el gran cúmulo de Interpre-taciones Prejudiciales sobre esta materia, sesolicita al Juez Consultante que se remita, entreotras, a las siguientes Interpretaciones Prejudi-ciales ya enviadas al Consejo de Estado de laRepública de Colombia, Sala de lo ContenciosoAdministrativo, Sección Primera:

• Interpretación Prejudicial 133-IP-2006, de 26de octubre de 2006. Marca: “TRANSPACK”,publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo deCartagena N° 1451, de 09 de enero de 2007,dictada para el proceso interno del Consejode Estado N° 2003-0044.

• Interpretación Prejudicial 128-IP-2006, de 19de septiembre de 2006. Marca: “USA GOLD”,publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo deCartagena N° 1421, de 03 de noviembre de2006, dictada para el proceso interno delConsejo de Estado N° 2004-0427.

B. CONFUSIÓN DIRECTA E INDIRECTA.

Como quiera que la demandante argumenta enel proceso interno que el público consumidorpodría asociar los productos amparados por lossignos en conflicto con un mismo origen empre-sarial, es pertinente, tratar las formas en quepuede presentarse la confusión entre signos.

La confusión puede darse de dos maneras:

1. De forma directa: se presenta cuando elconsumidor adquiere un producto asumiendoque está comprando otro.

2. De forma indirecta: se presenta cuando demanera errada el consumidor le otorga alproducto o servicio que adquiere un origenempresarial distinto al que tiene en realidad.

Esta segunda forma de confusión requiere de unanálisis minucioso por parte de la Oficina deRegistro Marcario y del Juez Nacional, en su ca-so, ya que puede provocar distorsión en el po-sicionamiento de un producto determinado en elmercado.

C. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS FIGURA-TIVAS Y MIXTAS.

Las marcas figurativas son aquéllas que se en-cuentran formadas por una gráfica o imagenvisual que puede evocar o no un concepto. Eneste tipo de marcas, en consecuencia, se pue-den distinguir dos elementos, a saber:

1. El trazado: son las líneas o rasgos del dibujoque forman el signo marcario.

2. El concepto: es la idea que el dibujo suscitaen la mente de quien la observa.

Las marcas mixtas, por su parte, son aquéllasque se encuentran formadas por un elementodenominativo y uno gráfico, que no se registranni se aprecian por separado, sino que forman unsólo signo.


La marca mixta es una unidad, en la cual se hasolicitado el registro tanto del elemento nomina-tivo como del gráfico en uno sólo. Cuando seotorga el registro de la marca mixta se la prote-ge en su integridad y no en sus elementos porseparado.

No obstante lo anterior, al comparar una marcamixta y una figurativa se debe distinguir el ele-mento característico o determinante de la pri-mera, que, por lo general, es la parte denomina-tiva, aunque en muchas ocasiones el elementográfico es el predominante, teniendo en cuentasu tamaño, color y colocación.

El Consultante, en efecto, en un primer análisisdebe determinar cuál de los dos elementos pre-valece en la marca mixta, si el gráfico o eldenominativo, para así pasar al segundo gradodel análisis que es el cotejo de las marcas aten-diendo a las diferencias o semejanzas en rela-ción con este elemento predominante.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andinasobre este punto ha sostenido lo siguiente:

“Al comparar una marca mixta con una figura-tiva, es importante determinar cuál es el ele-mento dominante en la marca mixta, si eldenominativo o el gráfico; si la denominacióncausa mayor impacto, es en la palabra opalabras donde se centra su fuerza distintivay no podrá generarse confusión con una mar-ca figurativa, ya que el distintivo de la primeraestará en el conjunto pronunciable y el de laotra en la imagen y el concepto que expresala marca figurativa”. (Proceso N° 23-IP-2004.Interpretación Prejudicial de 5 de mayo de2004, publicada en Gaceta Oficial del Acuer-do de Cartagena N° 1075, de 2 de junio de2004).

Si se llegare a establecer que el elemento dis-tintivo es el denominativo, puede ocurrir que, enprincipio, no exista riesgo de confusión entrelos dos tipos de marcas; si se llegare a estable-cer que el elemento distintivo es el gráfico, elJuez Nacional o la Oficina de Registro Marcario,según el caso, deberá realizar el análisis deconfundibilidad teniendo en cuenta los dos ele-mentos constitutivos de las marcas figurativas,es decir, el trazo y el concepto, atendiendo alos criterios que el Tribunal ha adoptado respec-to de la comparación entre marcas figurativas, asaber:

“El cotejo de marcas figurativas, requiere deun examen más elaborado, ya que en estecaso, debe ofrecerse protección tanto al as-pecto gráfico, como al aspecto ideológico.En el análisis deberá efectuarse una compa-ración gráfica y conceptual, ya que la posibi-lidad de confusión puede generarse no sola-mente en la identidad de los trazos del dibujoo similitud de ellos, sino también en la idea oconcepto que la marca figurativa suscite enla mente de quien la observe.

Para determinar la existencia de confundibili-dad en esta clase de marcas la Jurispruden-cia del Tribunal Andino, ha expresado queentre los dos elementos de la marca gráficafigurativa: el trazado y el concepto, la parteconceptual o ideológica suele prevalecer; porlo que, a pesar de que puedan existir dife-rencias en los rasgos, en su conjunto puedensuscitar una misma idea o concepto e incurriren el riesgo de confusión.

Al comparar marcas figurativas, se debenaplicar las mismas reglas que se utilizan enel cotejo de los otros tipos de marcas, porello, el juzgador debe observar los criteriossugeridos por Breuer Moreno y acogidos porla Jurisprudencia del Tribunal de Justicia dela Comunidad Andina(…)”. (Proceso N° 23-IP-2004. Ibídem).

En este orden de ideas, la Oficina de RegistroMarcario o el Juez Nacional competente debenestablecer el riesgo de confusión que pudieraexistir entre las marcas enfrentadas, aplicandolos criterios anotados y analizando si existensemejanzas suficientes capaces de inducir alpúblico a error, o si son tan disímiles que pue-den coexistir en el mercado sin generar perjui-cio a los consumidores y al titular de la marca.

D. SIGNOS GENÉRICOS Y DESCRIPTIVOS.

En el proceso interno que la sociedad PROCE-SADORA DE ALIMENTOS KRIS S.A. argumen-ta que la palabra DRINKI no es genérica enrelación con los productos de la clase 32; porello el Tribunal considera necesario referirseconceptualmente a los signos genéricos y des-criptivos, así como a la posibilidad de registrocomo marcas de los mismos.

La falta de distintividad puede ser ocasionadapor razones inherentes a la estructura del signo,


es decir, cuando se trata de circunstancias refe-rentes al signo en sí mismo, y que se despren-den de la relación existente entre éste y losproductos o servicios que aspira designar, talcomo sucede en el caso de los signos genéri-cos y descriptivos.

Por un lado, el artículo 135, literal e) de la De-cisión 486 de la Comisión de la Comunidad An-dina, consagra la irregistrabilidad de los signosdescriptivos y, por el otro, el literal f) de la mis-ma norma consagra la irregistrabilidad de lossignos genéricos.

La denominación genérica determina la especiedentro del género del objeto que identifica; nose puede otorgar a ninguna persona el derechoexclusivo a la utilización de esa palabra, ya quese crearía una posición de ventaja injusta frentea otros empresarios. La genericidad de un signodebe ser apreciada en relación directa con losproductos o servicios de que se trate.

La expresión genérica puede identificarse cuan-do al formular la pregunta ¿qué es?, en relacióncon el producto o servicio designado, se respon-de empleando la denominación genérica. Desdeel punto de vista marcario un término es genéri-co cuando es necesario utilizarlo en alguna for-ma para señalar el producto o servicio que de-sea proteger, o cuando por sí sólo pueda servirpara identificarlo.

Los signos descriptivos informan de manera ex-clusiva acerca de las características: calidad,cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, va-lor, destino, etc.; y otras propiedades de losproductos o servicios que se quiere distinguircon la marca.

Se identifica la denominación descriptiva formu-lando la pregunta ¿cómo es?, y en relación conel producto o servicio de que se trata, se con-testa haciendo uso justamente de la denomina-ción considerada descriptiva.

Sin embargo, una expresión genérica y descrip-tiva respecto de unos productos o servicios pue-de utilizarse en un sentido distinto a su signifi-cado inicial o propio, de modo que el resultadoserá novedoso cuando se usa para distinguirdeterminados productos o servicios que no ten-gan relación directa con la expresión que seutiliza.

E. SIGNOS EVOCATIVOS.

Se alega, igualmente, en el proceso interno quela palabra DRINKI es evocativa, se hace nece-sario referirse conceptualmente a los signosevocativos y a su registro como marca.

El signo evocativo es el que sugiere en el consu-midor o en el usuario ciertas características,cualidades o efectos del producto o servicio,exigiéndole hacer uso de la imaginación y delentendimiento para relacionar aquel signo coneste objeto; las marcas evocativas no se refie-ren de manera directa a una característica ocualidad del producto, haciendo necesario queel consumidor para llegar a comprender qué esel producto o servicio deba realizar un procesodeductivo y usar su imaginación, ya que única-mente tiene una idea leve otorgada por el signo.

Por los criterios expuestos se concluye que elsigno evocativo, a diferencia del genérico y eldescriptivo, cumple la función distintiva de lamarca y, por lo tanto, es registrable.

F. PALABRAS DE USO COMÚN EN LA CON-FORMACIÓN DE SIGNOS MARCARIOS.

También se alega en el proceso interno que lapalabra DRINKI es de uso común; por ello se ha-ce necesario tratar el tema de las palabras de usocomún en la conformación de signos marcarios.

Al conformar una marca su creador puede valer-se de toda clase de elementos como: palabras,prefijos o sufijos, raíces o terminaciones, queindividualmente consideradas pueden estimarsecomo expresiones de uso común, por lo que nopueden ser objeto de monopolio o dominio abso-luto por persona alguna.

El literal g) del artículo 135 de la Decisión 486 dela Comisión de la Comunidad Andina, dispone:

“g) consistan exclusivamente o se hubieranconvertido en una designación común o usualdel producto o servicio de que se trate en ellenguaje corriente o en la usanza del país;”

Si bien la norma trascrita prohíbe el registro designos conformados exclusivamente por desig-naciones comunes o usuales, las palabras deuso común al estar combinadas con otras pue-den generar signos completamente distintivos,caso en el cual se puede proceder a su registro.


Es claro que el titular de una marca que lleveincluida una expresión de tal naturaleza no tieneun dominio exclusivo sobre ella y, en conse-cuencia, no está facultado por la ley para impe-dir que terceros puedan utilizar dicha expresiónen combinación de otros elementos en la con-formación de signos marcarios, siempre que elresultado sea suficientemente distintivo a fin deno crear riesgo confusión.

El Tribunal ha reiterado esta posición de la si-guiente manera:

“Una marca puede incluir en su conjunto pa-labras que individualmente consideradaspueden estimarse como expresiones de usocomún, y que por ser tales no pueden serobjeto de monopolio por persona alguna. Porello el titular de una marca que lleve incluidauna expresión de tal naturaleza no está legal-mente facultado para oponerse a que terce-ros puedan utilizar dicha expresión, en com-binación de otros elementos en la conforma-ción de signos marcarios, siempre que el re-sultado sea original y lo suficientemente dis-tintivo a fin de no crear confusión.” (Proceso70-IP-2005. Interpretación Prejudicial de 21de junio de 2005, publicada en Gaceta Oficialdel Acuerdo de Cartagena N° 1231, de 16 deagosto de 2005).

Al realizar el examen comparativo de marcasque se encuentran conformadas por palabras deuso común, éstas no deben ser consideradas aefecto de determinar si existe confusión, siendoésta una circunstancia de excepción a la reglade que el cotejo de las marcas debe realizarseatendiendo a una simple visión de conjunto delos signos que se enfrentan, donde el todo pre-valece sobre sus componentes.

El derecho de uso exclusivo del que goza eltitular de la marca, descarta que palabras nece-sarias o usuales pertenecientes al dominio pú-blico puedan ser utilizadas únicamente por untitular marcario, ya que al ser esos vocablosusuales, no se puede impedir que el público engeneral los siga utilizando.

Dentro del tema Jorge Otamendi señala que:

“El titular de una marca con un elemento deuso común sabe que tendrá que coexistir conlas marcas anteriores, y con las que se han

de solicitar en el futuro. Y sabe también quesiempre existirá entre las marcas así configu-radas el parecido que se deriva, necesaria-mente, de las partículas coparticipadas in-susceptibles de privilegio marcario. Esto ne-cesariamente tendrá efectos sobre el criterioque se aplique en el cotejo. Y por ello se hadicho que esos elementos de uso común sonmarcariamente débiles”. 1

G. LA MARCA NOTORIAMENTE CONOCIDA YLA PRUEBA DE SU NOTORIEDAD. EL PRIN-CIPIO DE TERRITORIALIDAD Y LA PRO-TECCIÓN DE LA MARCA NOTORIA NO RE-GISTRADA.

La sociedad demandada dentro del proceso in-terno argumenta que la figura de una jarra ani-mada en actitud sonriente, ha sido ampliamenteutilizada en el mercado mundial y goza de unamplio reconocimiento. Además afirma que estesigno ha sido utilizado de múltiples maneras,dentro de las que se encuentra la jarra congafas.

Por otro lado, la sociedad tercera interesada enlas resultas del proceso argumentó que la figurade una jarra que utiliza gafas no ha sido regis-trada en Colombia por la sociedad demandantey, en consecuencia, no se puede solicitar laprotección en Colombia.

De conformidad con lo anterior, es necesariotratar el tema de la marca notoria y de la pruebade su notoriedad, haciendo énfasis en el princi-pio de territorialidad y la protección de la marcanotoria no registrada.

1. Definición.

La Decisión 486 de la Comisión de la Comuni-dad Andina le dedica al tema de los signos no-toriamente conocidos un acápite especial. Enefecto, en el Título XII, artículos 224 a 236,dispone la regulación de los signos notoriamen-te conocidos.

En dicho Título no sólo se hace referencia a lamarca notoriamente conocida, sino que se am-plía el ámbito al hacer igualmente regulacióngeneral de los signos notoriamente conocidos.

1 OTAMENDI Jorge. “DERECHO DE MARCAS”. Ed. Abe-ledo Perrot. Buenos Aires, Argentina, 2002. Pág. 191.


El artículo 224 consagra una definición de signodistintivo notoriamente conocido, definición nor-mativa que precisa las siguientes característi-cas:

• Para que un signo se considere como notoriodebe ser conocido por el sector pertinente,

El artículo 230, que establece qué se debeentender por sector pertinente.

• Debe haber ganado notoriedad en cualquierade los Países Miembros.

• La notoriedad se puede haber ganado porcualquier medio.

2. Protección.

El Tribunal, al interpretar anteriores Decisiones,sobre el tema ha dicho que la protección de lamarca notoria va más allá de los principios bási-cos de especialidad y territorialidad. En relacióncon la regulación que establece la Decisión486, la protección de los signos notoriamenteconocidos se da de una manera aún más am-pliada.

En efecto, en relación con los principios deespecialidad, territorialidad y uso real y efectivode la marca, el Título XII de la Decisión 486 de laComisión de la Comunidad Andina, junto con elartículo 136, literal h) de la misma Decisión,conforman el conjunto normativo que consagrala protección del signo notoriamente conocido.

El amparo a la marca notoria rompe el principiode especialidad; ello implica que el examinador,en caso de presentarse conflicto entre el signoa registrar y un signo notoriamente conocido,establecerá, de conformidad con el artículo 136,literal h) de la Decisión 486 de la Comisión de laComunidad Andina, el riesgo de asociación, elriesgo de uso parasitario y el riesgo de dilución,independientemente de la clase en la que sepretenda registrar el signo, idéntico o similar, ala marca notoria.

En cuanto al principio de territorialidad, es pre-ciso señalar que de la propia definición que traeel artículo 224 de la Decisión 486, se desprendeque no se negará la calidad de notoria y suprotección aunque no lo sea en el País Miembrorespectivo. Basta con que sea notoria en cual-quiera de los Países Miembros.

Y que, de conformidad con lo establecido en elartículo 229, literal a), no se negará la calidadde notorio y su protección por el sólo hecho deque no se encuentre registrado o en trámite deregistro en el País Miembro o en el extranjero.Por lo tanto, un signo puede ser protegido comonotorio así no se encuentre registrado en elrespectivo País Miembro y, en consecuencia,se brinda protección a los signos que alcancenel carácter de notorios, aunque no se encuen-tren registrados en el territorio determinado.

Igualmente, la protección que otorga la Decisión486 a la marca notoria va más allá de la exigen-cia del uso real y efectivo de las marcas, la cualsustenta figuras como la cancelación del regis-tro de la marca por no uso. En efecto, el artículo229, literal b), dispone que no se negará elcarácter de notorio de un signo por el solo he-cho de que no se haya usado o no se esté usan-do para distinguir productos o servicios, o paraidentificar actividades o establecimientos en elPaís Miembro.

La finalidad de dicha disposición es evitar quelos competidores se aprovechen del esfuerzoempresarial ajeno y, de una manera parasitaria,usufructúen el prestigio ganado por una marcaque aunque no se haya usado o no esté siendousada en el respectivo País Miembro continúasiendo notoria en otros Países. Se advierte, sinembargo, que en este caso que aunque la prue-ba de la notoriedad del signo deberá atender acriterios diferentes al uso del signo en el merca-do, aunque deberá dar cumplimiento a lo indica-do en el artículo 228 de la Decisión 486 de laComisión de la Comunidad Andina.

Y en relación con los diferentes tipos de riesgosa los que se exponen los signos distintivos en elmercado hay que tener en cuenta que la doctri-na tradicionalmente se ha referido, por lo gene-ral, a dos clases de riesgo: el de confusión y elde asociación, aunque actualmente la lista seha extendido y se han clasificado otro tipo deriesgos, con el objetivo de proteger los signosdistintivos según su grado de notoriedad. 2 LaDecisión 486 atendiendo dicha línea, ha amplia-

2 PACON, Ana María, “LOS DERECHOS SOBRE LOSSIGNOS DISTINTIVOS Y SU IMPORTANCIA EN UNAECONOMÍA GLOBALIZADA”. Publicado en www.ugma.edu.ve. En dicho artículo manifiesta lo siguiente:

“La realidad económica demostraba que muchas marcasposeen una imagen atractiva que puede ser empleada


do la protección de los signos notoriamente co-nocidos, consagrando cuatro riesgos de los quese les debe resguardar; de conformidad con losartículos 136, literal h), y 226 literales a), b), yc), estos son: el riesgo de confusión, el de aso-ciación, el de dilución y el de uso parasitario.

El riesgo de confusión es la posibilidad de queel consumidor al adquirir un producto pienseque está adquiriendo otro (confusión directa), oque piense que dicho producto tiene un origenempresarial diferente al que realmente posee(confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de queel consumidor, que aunque diferencie las mar-cas en conflicto y el origen empresarial del pro-ducto, al adquirirlo piense que el productor dedicho producto y otra empresa tienen una rela-ción o vinculación económica.

El riesgo de dilución es la posibilidad de que eluso de otros signos idénticos o similares causeel debilitamiento de la altísima capacidad distin-tiva que el signo notoriamente conocido ha ga-nado en el mercado, aunque se use para produc-tos que no tengan ningún grado de conexidadcon los que ampara el signo notoriamente cono-cido.

Y, por último, el riesgo de uso parasitario es laposibilidad de que un competidor parasitario seaproveche injustamente del prestigio de los sig-nos notoriamente conocidos, aunque la acciónse realice sobre productos o servicios que notengan ningún grado de conexidad con los queampara el signo notoriamente conocido.

En relación con los dos primeros, se buscasalvaguardar los signos notoriamente conocidosal evitar que el público consumidor caiga enerror al adquirir determinado producto pensan-do que está adquiriendo otro, o en relación conel origen empresarial del mismo, atendiendo ala identidad o semejanza de los signos, asícomo a la identidad, semejanza, relación o co-nexión de los productos que amparan.

Respecto del riesgo de dilución, se busca salva-guardar a los signos notoriamente conocidos decualquier uso de otros signos idénticos o simila-res que cause el debilitamiento de la altísimacapacidad distintiva que el signo notoriamenteconocido ha ganado en el mercado, aunque seuse para productos que no tengan ningún gradode conexidad con los que ampara el signo noto-riamente conocido.

Sobre este tipo de riesgo que, por lo general, haestado ligado con la protección de la marcarenombrada, la doctrina ha dicho lo siguiente:

“En efecto, la protección frente al riesgo dedilución se proyecta sobre las conductasadhesivas respecto a las marcas de alto re-nombre susceptibles de perjudicar la posi-ción competitiva de su legitimo titular me-diante el debilitamiento de su extraordinariacapacidad distintiva ganada a través de lapropia eficiencia.” 3

Sobre la práctica del riesgo de dilución, Fernán-dez Novoa ha establecido con total acierto losiguiente:

“Un factor básico del debilitamiento de lamarca renombrada será patente en el casode que un tercero lesione los legítimos intere-ses del titular de la marca renombrada. Lalesión o perjuicio de los intereses del titularde la marca renombrada será patente en el

en la promoción de productos o servicios distintos. Lacreación de esta imagen no es casual, sino que obe-dece a una estrategia de marketing y a cuantiososdesembolsos de dinero. Los riesgos a los que se venexpuestos estos signos son: dilución del valor atrac-tivo de la marca, uso parasitario de las representacio-nes positivas que condensa el signo, utilización de lamarca para productos o servicios distintos de formaque pueda dañarse las asociaciones positivas que lamarca suscita.

De estos riesgos que difieren de los protegidos tradi-cionalmente por el sistema de marcas, sólo el prime-ro (dilución del valor atractivo de la marca) era mere-cedor de una protección ampliada. Para ello la marcadebía revestir determinadas características, entre lascuales, era relevante la implantación del signo enprácticamente la totalidad del público de los consu-midores. Se cuestionó entonces si sólo este tipo demarcas debían merecer una protección contra losotros riesgos señalados. La conclusión a la que sellegó fue que el fundamento común a estos riesgos, noera tanto la gran implantación que goza el signo en eltráfico económico, sino la reputación que condensa lamarca, de la cual se hace un uso parasitario o se tratade dañar negativamente. Surgen entonces los térmi-nos ‘marca renombrada’, ‘marca de alta reputación’para definir a este nuevo tipo de signo que condensauna elevada reputación y prestigio que lo hace mere-cedor de una protección más allá de la regla de laespecialidad”.

3 MONTEAGUDO, MONTIANO, “LA PROTECCIÓN DE LAMARCA RENOMBRADA”. Ed. Civitas, Madrid España,1995. pág. 283.


caso de que un tercero emplee una marcaidéntica o muy semejante a la marca renom-brada para designar productos de bajo preciode calidad inferior.

(…)

En líneas generales cabe señalar que el dañoque acecha a la empresa titular de la marcarenombra es la progresiva destrucción de lafuerza distintiva de la marca que inevitable-mente se produciría si proliferasen las em-presas no competidoras que utilizasen unamarca idéntica o muy semejante a la marcarenombrada”. 4

Por último, en relación con el riesgo de uso pa-rasitario se protege al signo notoriamente cono-cido contra el aprovechamiento injusto del pres-tigio de dichos signos, sin importar, al igual queen el caso anterior, los productos o serviciosque ampare el signo notoriamente conocido.Esta protección está ligada a la función publici-taria de la marca y, se diferencia de la anterior,en que en la finalidad del competidor parasitarioes sólo un aprovechamiento de la reputación sinque sea necesario que se presente un debilita-miento de la capacidad distintiva.

Sobre el tema la doctrina ha manifestado:

“El propósito perseguido por el competidorparasitario es claro: o bien la similitud entrelos signos, aunque no medie similitud entrelas prestaciones y sin provocar falsa repre-sentación alguna respecto del origen, sirvepara establecer una relación intelectual queatrae la atención del público consumidor deforma superior a la que alcanzaría con el em-pleo de un signo renombrado; o bien la se-mejanza depara la transmisión consciente oinconsciente de la reputación que simbolizael signo pese a la falta de semejanza de losproductos del competidor con los originarios.En ambos casos la apropiación aprovechalos esfuerzos publicitarios del legítimo titularo el valioso caudal informativo que el consu-midor asocia al signo”. 5

Se advierte que si bien la norma comunitaria,objeto de la interpretación no contempla la dife-

renciación que existe entre las figuras de lamarca renombrada y la marca notoria, este Tri-bunal considera, con base a los criterios de ladoctrina y los hechos del mercado, que la no-ción de marca renombrada debe ampliarse aaquél signo que, en razón de su elevada dosisde prestigio en el mercado, más amplio yglobalizado, merecería ser protegido más alládel principio de especialidad frente a cualquieruso posterior de un signo idéntico o similar quepueda generar dilución del valor atractivo de lamarca o que pueda suponer un aprovechamien-to indebido por parte de un tercero del prestigioy renombre de la marca en cuestión, mientrasque a la marca notoria propiamente dicha, debe-ría aplicarse, con base a los criterios antes refe-ridos, una flexibilización menos absoluta queaquélla que corresponde a la marca renombra-da, sin embargo, más allá del simple criterio deconexión competitiva, como ya se advirtió.

3. Prueba.

El reconocimiento de la notoriedad de la marcaes un hecho que debe ser probado por quien loalega, a través de prueba hábil ante el Juez o laOficina Nacional, según sea el caso. El recono-cimiento de dicha notoriedad corresponde otor-garlo a la Autoridad Competente con base enlas pruebas presentadas.

Según el artículo 228 de la Decisión 486, paraque se pueda determinar si una marca es noto-riamente conocida se debe tener en cuenta,ente otros:

“a) el grado de su conocimiento entre los miem-bros del sector pertinente dentro de cual-quier País Miembro;

b) la duración, amplitud y extensión geográficade su utilización, dentro o fuera de cualquierPaís Miembro;

c) la duración, amplitud y extensión geográficade su promoción, dentro o fuera de cualquierPaís Miembro, incluyendo la publicidad y lapresentación en ferias, exposiciones u otroseventos de los productos o servicios, del es-tablecimiento o de la actividad a los que seaplique;

d) el valor de toda inversión efectuada para pro-moverlo, o para promover el establecimien-to, actividad, productos o servicios a los quese aplique;

4 FERNANDEZ NOVOA, Carlos, Ob. Cit. Págs. 307 y308.

5 MONTEAGUDO, MONTIANO, Ob. Cit. Pág. 247.


e) las cifras de ventas y de ingresos de laempresa titular en lo que respecta al signocuya notoriedad se alega, tanto en el planointernacional como en el del País Miembroen el que se pretende la protección;

f) el grado de distintividad inherente o adqui-rida del signo;

g) el valor contable del signo como activoempresarial;

h) el volumen de pedidos de personas intere-sadas en obtener una franquicia o licenciadel signo en determinado territorio; o,

i) la existencia de actividades significativasde fabricación, compras o almacenamien-to por el titular del signo en el País Miem-bro en que se busca protección;

j) los aspectos del comercio internacional; o,

k) la existencia y antigüedad de cualquier re-gistro o solicitud de registro del signo dis-tintivo en el País Miembro o en el extranje-ro.”

En virtud de lo anteriormente expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA,

C O N C L U Y E:

PRIMERO: Un signo puede registrarse comomarca si reúne los requisitos dedistintividad y susceptibilidad derepresentación gráfica y, además,si el signo no está incurso en nin-guna de las causales de irregis-trabilidad señaladas en los artícu-los 135 y 136 de la Decisión 486 dela Comisión de la Comunidad Andi-na. La distintividad del signo presu-pone su perceptibilidad por cual-quiera de los sentidos.

No son susceptibles de ser regis-trados como marcas los signos queafecten indebidamente el derechode un tercero cuando sean idénti-cos o se asemejen, a una marcaanteriormente solicitada para regis-tro o registrada por un tercero, para

los mismos productos o servicios,o para productos o servicios respec-to de los cuales el uso de la marcapueda causar un riesgo de confu-sión o de asociación, de donde re-sulta que no es necesario que elsigno solicitado para el registro efec-tivamente induzca a error o confu-sión a los consumidores, sino quees suficiente la existencia del ries-go de confusión para que se configu-re la prohibición de irregistrabilidad.

La Autoridad Nacional habrá de de-terminar si existe o no riesgo deconfusión o de asociación, tenien-do en cuenta las orientaciones re-feridas en esta interpretación parael cotejo de las marcas, y de acuerdoa la naturaleza de los signos enconflicto.

SEGUNDO: Para determinar si existe confusiónindirecta se requiere de un análisisminucioso por parte de la Oficinade Registro Marcario o del JuezNacional, en su caso, ya que éstapuede provocar distorsión en el po-sicionamiento de un producto de-terminado en el mercado.

TERCERO: En la comparación entre un signomixto y otro figurativo, deberá to-marse en cuenta que el elementopredominante en el primero gene-ralmente es el denominativo, vistasu relevancia para que el públicoconsumidor identifique la marca ydistinga el producto, lo que no obs-ta para que, por su tamaño, color yubicación, el elemento gráfico pue-da ser el elemento decisivo.

Si el elemento predominante en elsigno mixto es el denominativo, enprincipio, no habría riesgo de confun-dibilidad con el signo figurativo.

En caso de que el elemento predo-minante en el signo mixto sea elgráfico, el examen de confundibilidaddeberá hacerse atendiendo los as-pectos gráfico y conceptual, sien-do que, por lo general, este últimoes el que prevalece.


CUARTO: No son registrables por carecer dedistintividad los signos genéricos,entendiéndose por tales los térmi-nos que de alguna forma son nece-sarios para designar exclusivamen-te a los productos o servicios quese pretende distinguir. Sin embar-go, puede registrarse como marcael signo que siendo genérico paracierta clase de productos o servi-cios se utilice para distinguir otrotipo de aquéllos, respecto de loscuales pueda figurar como denomi-nación de fantasía.

El signo conformado por expresio-nes genéricas y descriptivas, no essusceptible de registro, a no serque se trate de signos denomina-tivos compuestos o gráficos com-puestos, que contengan una o va-rias expresiones que le otorguen alconjunto una fuerza expresiva sufi-ciente para dotarlo de capacidaddistintiva en relación con el produc-to o servicio de que se trate.

QUINTO: El signo evocativo, a diferencia delgenérico y el descriptivo, cumple lafunción distintiva de la marca y, porlo tanto, es registrable.

SEXTO: El signo conformado exclusivamen-te por palabras comunes o usualesno es susceptible de registro. Casodistinto es el signo que se halleconformado por una o varias expre-siones, que unidas a la palabra co-mún usual le otorguen al conjuntouna fuerza expresiva suficiente paradotarlo de capacidad distintiva enrelación con el producto o serviciode que se trate.

El titular de una marca provista deun elemento de uso común o quese ha tornado banal por el crecidonúmero de registros marcarios quelo contienen, no puede impedir suinclusión en signos de terceros porser inapropiable en exclusiva, nipuede fundamentar en ese únicohecho el riesgo de confusión entrelos signos en disputa.

SÉPTIMO: El artículo 224 de la Decisión 486de la Comisión de la ComunidadAndina consagra una definición designo notoriamente conocido, conlas siguientes características:

• Para que un signo se considerecomo notorio debe ser conocidopor el sector pertinente, enten-diendo por tal lo consagrado enel artículo 230 de la Decisión 486.

• Debe haber ganado dicha noto-riedad en cualquiera de los Paí-ses Miembros.

• Que haya ganado dicha notorie-dad por cualquier medio.

La Decisión 486 establece una pro-tección mucho más amplia de lossignos notoriamente conocidos, queimplica, por un lado, el rompimien-to de los principios de especiali-dad, territorialidad y del uso real yefectivo de la marca y, por otro, laprotección contra los riesgos deconfusión, asociación, dilución y deluso parasitario, de conformidad conlo expresado en la presente Inter-pretación Prejudicial.

En relación con el principio de terri-torialidad y de conformidad con elartículo 229, literal a), un signo pue-de ser protegido como notorio asíno se encuentre registrado en elrespectivo País Miembro y, en con-secuencia, se brinda protección alos signos que alcancen el carácterde notorios, aunque no se encuen-tren registrados en el territorio de-terminado.

Alegada la notoriedad de una mar-ca como obstáculo para el registrode un signo, la prueba de tal cir-cunstancia corresponde a quien laalega. Este dispondrá, para eseobjeto, de los medios probatoriosprevistos en la legislación interna yel reconocimiento corresponde otor-garlo, según el caso, a la OficinaNacional Competente o a la Autori-


PROCESO 65-IP-2007

Interpretación prejudicial de los artículos 81, 83, literales a) y d) y 84 de laDecisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y, de oficio, los artículos83, literal e), 93 y 95 de la mencionada Decisión; así como, del párrafo cuarto del

artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, confundamento en la consulta formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo

Contencioso Administrativo, Distrito Quito, República de Ecuador. ExpedienteInterno Nº 4811-98-LYM. Actor: Sociedad GENERAL ELECTRIC

COMPANY. Marca mixta: GE.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, en Quito, a los diecinueve díasdel mes de junio del año dos mil siete, procedea resolver la solicitud de Interpretación Prejudicialformulada por la Segunda Sala del Tribunal de loContencioso Administrativo, Distrito Quito, Re-pública de Ecuador.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicialy de sus anexos se desprende que los requisi-tos exigidos por el artículo 125 de su Estatutofueron cumplidos, por lo que su admisión atrámite fue considerada procedente en el autoemitido el 6 de junio de 2007.

I. ANTECEDENTES.

El Tribunal, con fundamento en la documenta-ción allegada estima procedente destacar comoantecedentes del proceso interno que dio lugara la presente solicitud, lo siguiente:

A. LAS PARTES.

Demandante: Sociedad GENERAL ELECTRICCOMPANY.

Demandados: DIRECTOR NACIONAL DE PRO-PIEDAD INDUSTRIAL.MINISTRO DE COMERCIO EX-TERIOR, INDUSTRIALIZACIÓN YPESCA.

dad Nacional Competente, con baseen las pruebas presentadas.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado deCreación del Tribunal de Justicia de la Comuni-dad Andina, el Juez Nacional consultante, alemitir el fallo en el proceso interno Nº 2004-0156, deberá adoptar la presente interpretación.Así mismo deberá dar cumplimiento a las pres-cripciones contenidas en el párrafo tercero delartículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante mediante copiacertificada y remítase copia a la Secretaría Gene-ral de la Comunidad Andina, para su publicaciónen la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Ricardo Vigil ToledoPRESIDENTE

Olga Inés Navarrete BarreroMAGISTRADA

Walter Kaune ArteagaMAGISTRADO

Oswaldo Salgado EspinozaMAGISTRADO

Isabel Palacios LeguizamónSECRETARIA

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDADANDINA.- La sentencia que antecede es fiel co-pia del original que reposa en el expediente deesta Secretaría. CERTIFICO.-

Isabel Palacios L.SECRETARIA


PROCURADOR GENERAL DELESTADO DE LA REPÚBLICADEL ECUADOR.

Tercero interesado: Sociedad VIAJES GA-LEXPLOR CIA. LTDA.

B. DATOS RELEVANTES.

1. Hechos.

Entre los principales hechos, algunos recogidosde los narrados en la demanda y otros de lasolicitud de interpretación prejudicial y de losantecedentes administrativos de los actos acu-sados, se encuentran los siguientes:

a. La sociedad VIAJES GALEXPLOR CIA. LTDA.,solicitó el 31 de octubre de 1994 el registrodel signo GE (mixto) para amparar servicioscomprendidos en la clase 39 de la Clasifica-ción Internacional de Niza; solicitud a la cualle correspondió el expediente administrativoN° 51442-94. La representación gráfica delsigno es la siguiente:

b. La sociedad GENERAL ELECTRIC COMPA-NY, presentó el 11 de mayo de 1995 observa-ción al registro del signo mixto GE con baseen:

• La marca denominativa GE, registrada enEcuador para proteger productos compren-didos en las clases 7, 9 y 10 de la Clasifi-cación Internacional de Niza.

• Marca mixta GE, registrada en Ecuadorpara amparar productos de las clases 1,11 y 17, de la referida clasificación.

c. La sociedad VIAJES GALEXPLOR CIA. LTDA.,contestó la observación manifestando que lasmarcas sobre las que se basa la misma,están caducadas y que, además, el signosolicitado busca amparar servicios de la Cla-se 39 mientras que las marcas de GENERAL

ELECTRIC COMPANY protegen productos deotras clases.

d. El Director Nacional de Propiedad Industrial,mediante la Resolución N° 0961443, de 10 denoviembre de 1997, rechazó la observación yconcedió el registro del signo mixto GE.

e. La sociedad GENERAL ELECTRIC COMPANY,el 10 de marzo de 1998 interpuso ante el Tri-bunal de lo Contencioso Administrativo deQuito, Segunda Sala, recurso de plena juris-dicción o subjetivo contra el anterior actoadministrativo.

2. Fundamentos de derecho contenidos enla demanda.

La sociedad GENERAL ELECTRIC COMPANYsoporta sus pretensiones en los siguientes ar-gumentos:

a. Sin necesidad de realizar un cotejo minucio-so, entre las marcas en conflicto se apreciaque son idénticas y confundibles a simplevista.

b. No hay duda que entre las marcas en conflic-to existen semejanzas gramaticales, fonéti-cas, auditivas y visuales.

c. Un comprador de nivel medio asocia la marcaGE con GENERAL ELECTRIC. Por lo ante-rior, entre los signos en conflicto se generaríaconfusión en cuanto al origen empresarial.

d. Las marcas GE de GENERAL ELECTRIC COM-PANY son notoriamente conocidas, tanto enel Ecuador como en el resto del mundo.

3. La contestación a la demanda.

a. Por parte del Presidente del Instituto Ecua-toriano de Propiedad Intelectual - IEPI.

El Presidente del IEPI contestó la demanda dela siguiente manera:

“Niego los fundamentos de hecho y de dere-cho de la demanda.

Me ratifico en la Resolución N° 0961443, ma-teria de la impugnación, pues guarda confor-midad con la legislación andina y nacional”.

(…)


b. Por parte del Director Nacional de Pro-piedad Industrial

De conformidad con el informe del Juez Con-sultante, el Director Nacional de Propiedad In-dustrial, a pesar de hacer sido legalmente cita-do no contestó la demanda.

c. Por parte del Procurador General del Es-tado.

El Director Nacional de Patrocinio del Estado,delegado por el Procurador, manifiesta lo si-guiente:

“(…) El artículo 346 de la ley ibídem, crea elInstituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelec-tual – IEPI– como una persona jurídica de de-recho público y patrimonio propio, cuyo pre-sidente es su representante legal y a el co-rresponde comparecer directamente a juicio.”

d. Por parte del tercero interesado.

La sociedad VIAJES GALEXPLOR CIA. LTDA.contestó la demanda con los siguientes argu-mentos:

• Las marcas GE de GENERAL ELECTRICCOMPANY se encuentran caducadas. Por lotanto, no puede prosperar la demanda pre-sentada.

• No hay riesgo de confusión entre los signosen conflicto, ya que protegen productos yservicios ubicados en clases diferentes. Ade-más son servicios de diferente naturaleza.

• El demandante no ha probado la notoriedadde sus marcas.

II. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andinaes competente para interpretar por la vía prejudi-cial las normas que conforman el OrdenamientoJurídico de la Comunidad Andina, con el fin deasegurar su aplicación uniforme en el territoriode los Países Miembros.

III. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURIDICOCOMUNITARIO A SER INTERPRETADAS.

Las normas cuya interpretación se solicita yque serán objeto de interpretación son los ar-

tículos 81, 83, literales a) y d), 84 y 95 de laDecisión 344 de la Comisión del Acuerdo deCartagena.

Asimismo se interpretarán, de oficio, los artícu-los 83, literal e), y 93 de la Decisión 344 de laComisión del Acuerdo de Cartagena, y el párra-fo cuarto del artículo 172 de la Decisión 486 dela Comisión de la Comunidad Andina.

A continuación se inserta el texto de las normasa ser interpretadas:

DECISIÓN 344

(…)

Artículo 81

“Podrán registrarse como marcas los signosque sean perceptibles, suficientemente dis-tintivos y susceptibles de representación grá-fica”.

Se entenderá por marca todo signo percepti-ble capaz de distinguir en el mercado, losproductos o servicios producidos o comercia-lizados por una persona de los productos oservicios idénticos o similares de otra per-sona”.

Artículo 83

“Asimismo, no podrán registrarse como mar-cas aquellos signos que, en relación conderechos de terceros, presenten algunos delos siguientes impedimentos:

a) Sean idénticos o se asemejen de formaque puedan inducir al público a error, auna marca anteriormente solicitada pararegistro o registrada por un tercero, paralos mismos productos o servicios, o paraproductos o servicios respecto de los cua-les el uso de la marca pueda inducir alpúblico a error;

(…)

d) Constituyan la reproducción, la imitación,la traducción o la trascripción, total o par-cial, de un signo distintivo notoriamenteconocido en el país en el que solicita elregistro o en el comercio subregional, ointernacional sujeto a reciprocidad, por los


sectores interesados y que pertenezca aun tercero. Dicha prohibición será aplica-ble, con independencia de la clase, tantoen los casos en los que el uso del signo sedestine a los mismos productos o servi-cios amparados por la marca notoriamenteconocida, como en aquellos en los que eluso se destine a productos o serviciosdistintos.

Esta disposición no será aplicable cuandoel peticionario sea el legítimo titular de lamarca notoriamente conocida;

e) Sean similares hasta el punto de producirconfusión con una marca notoriamente co-nocida, independientemente de la clase delos productos o servicios para los cualesse solicita el registro.

Esta disposición no será aplicable cuandoel peticionario sea el legítimo titular de lamarca notoriamente conocida”;

(…)

Artículo 84

“Para determinar si una marca es notoria-mente conocida, se tendrán en cuenta, entreotros, los siguientes criterios:

a) La extensión de su conocimiento entre elpúblico consumidor como signo distintivode los productos o servicios para los quefue acordada;

b) La intensidad y el ámbito de la difusión yde la publicidad o promoción de la marca;

c) La antigüedad de la marca y su uso cons-tante;

d) El análisis de producción y mercadeo delos productos que distingue la marca”.

(…)

Artículo 93

“Dentro de los treinta días hábiles siguientesa la publicación, cualquier persona que tengalegítimo interés, podrá presentar observacio-nes al registro de la marca solicitado.

A los efectos del presente artículo, se enten-derá que también tienen legítimo interés parapresentar observaciones en los demás Paí-ses Miembros, tanto el titular de una marcaidéntica o similar para productos o servicios,respecto de los cuales el uso de la marcapueda inducir al público a error, como quienprimero solicitó el registro de esa marca encualquiera de los Países Miembros.”

(…)

Artículo 95

“Una vez admitida a trámite la observación yno incurriendo ésta en las causales del ar-tículo anterior, la oficina nacional competen-te notificará al peticionario para que, dentrode treinta días hábiles contados a partir de lanotificación, haga valer sus alegatos de esti-marlo conveniente.

Vencido el plazo a que se refiere este artícu-lo, la oficina nacional competente decidirásobre las observaciones y la concesión odenegación del registro de marca, lo cualnotificará al peticionario mediante resolucióndebidamente motivada”.

(…)

Decisión 486

(…)

Artículo 172

(…)

“No podrá declararse la nulidad del registrode una marca por causales que hubiesendejado de ser aplicables al tiempo de resol-verse la nulidad”.

(…)

VI. CONSIDERACIONES.

Procede el Tribunal a realizar la interpretaciónprejudicial solicitada, para lo cual se analizaránlos siguientes aspectos:

A. Requisitos para el registro de las marcas. Lairregistrabilidad de signos por identidad o si-militud y las reglas para el cotejo marcario.


B. Confusión directa e indirecta.

C. Comparación entre marcas mixtas.

D. Comparación entre marcas denominativas ymixtas.

E. Conexión competitiva.

F. De la marca notoria y de la prueba de sunotoriedad.

G. La observación a la solicitud de registro de unsigno. Legítimo interés.

H. Demanda contenciosa administrativa a resol-verse bajo el régimen de la Decisión 486.

A. REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE MAR-CAS. LA IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOSPOR IDENTIDAD O SIMILITUD Y LAS RE-GLAS PARA EL COTEJO MARCARIO.

Antes de establecer los requisitos para el regis-tro de las marcas, es pertinente referirse alconcepto de marca y sus funciones.

La Normativa Comunitaria Andina protege el in-terés del titular marcario, otorgándole un dere-cho de uso exclusivo sobre el signo distintivo ya la vez precautela el derecho de los consumi-dores, evitando que sean engañados o que incu-rran en confusión sobre el origen empresarial, lacalidad, condiciones, etc., de los productos oservicios.

La marca se define como un bien inmaterial quepermite identificar o distinguir los diversos pro-ductos y servicios que se ofertan en el mercado.Marco Matías Alemán expresa que las marcasson:

“(...) signos utilizados por los empresarios enla identificación de sus productos o servi-cios, a través de los cuales busca su diferen-ciación e individualización de los restantesempresarios que se dediquen a actividadesafines”. 1

El tema de las funciones que cumple la marcaha sido propuesto por la doctrina así:

“La primera función de las marcas y la másimportante es la función indicadora de laprocedencia empresarial de los productosque la incorporan (…).

(…)

La segunda función que cumplen las marcases la función indicadora de la calidad (…).

(…)

La tercera función de las marcas es la fun-ción condensadora del goodwill (…).

(…)

La cuarta y más controvertida función de lasmarcas es la función publicitaria, la cualpresenta dos vertientes: información de losconsumidores y persuasión. En relación conla primera de ellas, los empresarios utilizanlas marcas con el fin de que los consumido-res las asocien con una información lo máscompleta y precisa posible sobre los precios,el origen, la calidad y las características desus respectivos productos. Por esta vía losempresarios consiguen atraer a los consumi-dores a través de una publicidad informativay sugestiva (…)”.2

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andinaha tratado el tema de las funciones de la marcaen varias de sus providencias, así:

“Las marcas como medio de protección al con-sumidor, cumplen varias funciones (distinti-va, de identificación de origen de los bienes yservicios, de garantía de calidad, función pu-blicitaria, competitiva, etc.). De ellas y, parael tema a que se refiere este punto, la destacablees la función distintiva, que permite al consu-midor identificar los productos o servicios deuna empresa de los de otras. Las restantesfunciones, se ha dicho, se encuentran subor-dinadas a la capacidad distintiva del signo,pues sin ésta no existiría el signo marcario”.(Proceso N° 04-IP-95. Interpretación Prejudicialde 15 de diciembre de 1996, publicada enGaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº253, de 07 de marzo de 1997).

1 ALEMAN Marco Matías. “NORMATIVIDAD SUBRE-GIONAL SOBRE MARCAS DE PRODUCTOS Y SERVI-CIOS”. Editado por Top Management International. Co-lombia. Pág. 73.

2 LLOBREGAT HURTADO, María Luisa, “TEMAS DEPROPIEDAD INDUSTRIAL”, Ediciones La Ley. Págs. 48,49 y 50. Madrid, España, 2002.


Respecto de la función publicitaria ha dicho losiguiente:

“Estas precisiones permiten determinar quela marca cumple un papel esencial como esel de ser informativa, respecto a la proceden-cia del producto o del servicio al que repre-senta, función publicitaria que es percibidapor el público y los medios comerciales, pu-diéndose no obstante causar engaño o con-fusión por falsas apreciaciones respecto delos productos o servicios protegidos”. (Proce-so 63-IP-2004. Interpretación Prejudicial de28 de julio de 2004, publicada en GacetaOficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1112, de06 de septiembre de 2004).

Todo lo anterior, el Tribunal lo ha integrado de lasiguiente forma:

“(…) función de identificación: (…) la verda-dera y única función esencial de la marca esdistinguir un producto o servicio, de otros. Sibien el saber quién es el fabricante del pro-ducto será para muchos un factor esencialpara efectuar su elección, este dato lo en-contrará fuera de la marca que distingue elproducto. La marca permite la distinción en-tre productos o servicios de una misma espe-cie. Si el signo en cuestión no es apto paradistinguir un producto o un servicio de otros,entonces no podrá ser marca en los términosseñalados. (OTAMENDI, Jorge. ‘DERECHODE MARCAS’. Cuarta Edición. Ed. Lexis Nexis.Abeledo- Perrot. Buenos Aires. 2002).

A la marca se le atribuye también la funciónde indicar el origen de las mercancías, y unafunción de garantía; a través de la primera, lamarca permite al consumidor atribuirle unmismo origen empresarial al producto, y pormedio de la segunda, la marca le ‘garantiza’al consumidor que todos los productos que éladquiere con la marca tienen calidad unifor-me, esto significa que quien vuelve a adquirirun producto o a solicitar la prestación de unservicio lo hace porque desea encontrar lamisma o mejor calidad, que el producto o elservicio tenía cuando lo adquirió con anterio-ridad.

Por último la marca cumple una función depublicidad, a través de la cual el titular de lamarca promociona el producto que la identifi-ca”. (Proceso 15-IP-2003. Interpretación Pre-

judicial de 12 de marzo de 2003, publicada enGaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N°916, de 2 de abril de 2003).

El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisióndel Acuerdo de Cartagena establece que losrequisitos para el registro de marcas son: Ladistintividad, la perceptibilidad y la susceptibili-dad de representación gráfica.

1. La distintividad.

La distintividad es la capacidad intrínseca yextrínseca que debe tener el signo a fin de quepueda diferenciar unos productos o servicios deotros. Es el requisito principal que debe reunirtodo signo para ser registrado como marca yhace posible identificar unos productos o servi-cios de otros que se encuentran en el mercado;el carácter distintivo de la marca le permite alconsumidor realizar la elección de los bienesque desea adquirir, pues el signo marcario le daa la mercadería su individualidad y posibilita queun producto sea reconocido de entre otros simi-lares que se ofertan en el mercado por sus com-petidores.

En este sentido se precisa que el carácter dis-tintivo:

“(…) viene impuesto por la propia naturalezay función esencial de la marca. Así, si la mar-ca es un signo que tiene como función distin-guir los propios productos y servicios de losde la competencia, un signo que no fueracapaz de cumplir esta misión, nunca podríaconstituirse en marca, ya que no es apto paracumplir la función esencial que el ordena-miento jurídico prevé para las marcas”..3

La marca sirve como medio de diferenciación delos productos o servicios para los que se haregistrado, haciendo viable que el consumidorlos distinga e individualice; esto le ayuda a reali-zar una adecuada e informada elección de losbienes y servicios que desea adquirir, y tal elec-ción depende de ciertas características que seencuentran en productos o servicios identifica-dos con determinadas marcas, lo que motiva aque el consumidor prefiera cierta marca y reiterela elección de los bienes identificados con ella.

3 BARRERO CHECA, José Luis y otros, “COMENTA-RIOS A LA LEY Y AL REGLAMENTO DE MARCAS”.Thomson Civitas. Pág. 136. Madrid, España. 2003.


2. La perceptibilidad.

La marca es un bien de naturaleza inmaterial ypara poder ser captado o percibido por algunode los sentidos debe necesariamente exteriori-zarse o adquirir forma material por medio delempleo de toda clase de elementos que trans-formen lo inmaterial o abstracto en algo percep-tible o identificable por los sentidos.

Únicamente un signo que es perceptible es aptopara constituir marca, ya que deja en quien lo ob-serva una imagen o impresión que permite dis-tinguir o identificar a un determinado producto.

La Jurisprudencia del Tribunal al respecto ha ex-presado que:

“La perceptibilidad, precisamente, hace refe-rencia a todo elemento, signo o indicaciónque pueda ser captado por los sentidos paraque, por medio de éstos, la marca penetre enla mente del público, el cual la asimila con fa-cilidad. Por cuanto para la percepción senso-rial o externa de los signos se utiliza en for-ma más general el sentido de la vista, han ve-nido caracterizándose preferentemente aque-llos elementos que hagan referencia a unadenominación, a un conjunto de palabras, auna figura, a un dibujo, o a un conjunto de di-bujos”. (Proceso N° 132-IP-2004. Interpreta-ción prejudicial de 27 de octubre de 2004, pu-blicada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Car-tagena N° 1146, de 1 de diciembre de 2004).

Carlos Fernández Novoa respecto de la percep-tibilidad expone la siguiente idea:

“El signo marcario es una realidad intangible;para que los demás perciban el signo, espreciso que éste adquiera forma sensible:que se materialice en un envase o en el pro-pio producto, o bien en las correspondientesexpresiones publicitarias”. 4

3. La susceptibilidad de representación grá-fica.

Este requisito exige que un signo para ser re-gistrable debe tener la posibilidad de ser expre-sado o descrito mediante palabras, gráficos,

signos, colores, figuras etc., de tal manera quesus componentes puedan ser apreciados porquien lo observe. Esta característica es impor-tante a efectos de la publicación de las solicitu-des de registro en los medios oficiales o Gace-tas de Propiedad Industrial.

En conclusión, para acceder al registro marca-rio, el signo solicitado debe cumplir con los re-quisitos de distintividad, perceptibilidad y sus-ceptibilidad de representación gráfica exigidospor el artículo 81 de la Decisión 344. La ley co-munitaria exige además que el signo solicitadono se encuadre en ninguna de las causales deirregistrabilidad contempladas en los artículos82 y 83 de la mencionada Decisión.

El Juez Consultante debe proceder a analizar,en primer lugar, si el signo registrado, cumplecon los requisitos del referido artículo 81, ydeterminar luego, si el signo encaja o no dentrode alguna de las causales de irregistrabilidadseñaladas en la normativa comunitaria.

Irregistrabilidad de signos por identidad osimilitud.

En relación con los tres requisitos enunciados,el requisito de distintividad es fundamental, yaque dentro de las causales de irregistrabilidadalegadas por la demandante se encuentra unarelacionada específicamente con dicho requisi-to, tal como sucede con el literal a) del artículo83 de la Decisión 344.

Dicha causal consiste en que no son suscepti-bles de ser registrados como marcas los signosque en relación con el derecho de terceros seanidénticos o similares a otros antes registrados opreviamente solicitados, que identifique los mis-mos productos o servicios, o productos o servi-cios respecto de los cuales el uso de la marcapueda inducir al público a error.

Los signos que aspiren a ser registrados comomarcas deben ser suficientemente distintivos y,en consecuencia, no deben generar confusióncon otras marcas debidamente inscritas quegozan de la protección legal concedida a travésdel registro y del derecho que de él se despren-de, consistente en hacer uso de ellas con ex-clusividad.

Según la Normativa Comunitaria Andina no esregistrable un signo confundible ya que no po-

4 FERNANDEZ Novoa Carlos. “FUNDAMENTOS DEL DE-RECHO DE MARCAS”. Editorial Montecorvo S.A. 1984.Págs. 21 y SS.


see fuerza distintiva y de permitirse su registrose atentaría contra el interés del titular de lamarca anteriormente registrada y el de los consu-midores. La prohibición de registro de signosconfundibles contribuye a que el mercado deproductos y servicios se desarrolle con transpa-rencia, para que el consumidor no sea objeto deser inducido en error al realizar la elección delos productos que desea adquirir.

Cabe destacar que tanto la identidad como lasemejanza de los signos constituyen el funda-mento de la prohibición de registro, en la medi-da en que sean de tal naturaleza que determi-nen la posibilidad del riesgo de confusión.

Es importante advertir que es de competenciadel examinador observar y establecer de acuer-do a criterios doctrinarios y jurisprudenciales, sientre los signos que se confrontan y los produc-tos o servicios que ampara existe identidad osemejanza, para determinar si las identidades osemejanzas encontradas por sus característi-cas son capaces de generar confusión entre losconsumidores. De la conclusión a que se arribedependerá la calificación de distintivo o de nodistintivo que merezca el signo examinado y,por consiguiente, su aptitud o ineptitud para elregistro.

Reglas para el cotejo marcario.

Por lo anteriormente expuesto, para establecerla similitud entre dos signos marcarios la Auto-ridad Nacional que corresponda deberá proce-der al cotejo de los signos en conflicto, paraluego determinar si existe o no riesgo de confu-sión, considerando para ello las reglas doctrina-rias establecidas a ese propósito.

En reiteradas sentencias este Tribunal ha mani-festado que al momento de realizar la compara-ción entre dos signos el examinador debe tomaren cuenta los criterios que, elaborados por ladoctrina 5, han sido acogidos por la jurispruden-cia de este Órgano, y que son del siguientetenor:

“1. La confusión resulta de la impresión deconjunto despertada por las marcas.

2. Las marcas deben ser examinadas enforma sucesiva y no simultánea.

3. Deben tenerse en cuenta las semejanzasy no las diferencias que existan entre lasmarcas.

4. Quien aprecie la semejanza deberá colo-carse en el lugar del comprador presunto,tomando en cuenta la naturaleza de losproductos o servicios identificados por lossignos en disputa”.

Las reglas recomendadas por la doctrina para elcotejo de todo tipo de marcas sugieren que lacomparación debe efectuarse sin descomponerlos elementos que conforman el conjunto marcario,es decir, que se debe hacer una visión de con-junto de los signos en conflicto con la finalidadde no destruir su unidad ortográfica, auditiva eideológica.

En la comparación marcaria debe emplearse elmétodo del cotejo sucesivo, ya que no es proce-dente realizar un análisis simultáneo dado queel consumidor no observa al mismo tiempo lasmarcas sino que lo hace en una forma individua-lizada. A efectos de determinar la similitud ge-neral entre dos marcas no se observan los ele-mentos diferentes existentes en ellas, sino quese debe enfatizar en señalar cuáles son sussemejanzas, pues es allí donde mayormente sepercibe el riesgo de que se genere confusión.

B. CONFUSIÓN DIRECTA E INDIRECTA.

Como quiera que la demandante argumentaraque entre los signos en conflicto se encuentransemejanzas capaces de generar confusión di-recta e indirecta en el público consumidor, espertinente, una vez abordado el tema de la irre-gistrabilidad de signos por identidad o similitud,tratar las formas en que puede presentarse laconfusión entre signos.

La confusión puede darse de dos maneras:

1. De forma directa: se presenta cuando elconsumidor adquiere un producto asumiendoque está comprando otro.

2. De forma indirecta: se presenta cuando demanera errada el consumidor le otorga alproducto o servicio que adquiere un origenempresarial distinto al que tiene en realidad.

5 BREUER MORENO, Pedro. “TRATADO DE MARCAS DEFABRICA Y DE COMERCIO”; Buenos Aires, EditorialRobis, pp. 351 y ss.


Esta segunda forma de confusión requiere de unanálisis minucioso por parte de la Oficina deRegistro Marcario y del Juez Nacional, en sucaso, ya que puede provocar distorsión en elposicionamiento de un producto determinado enel mercado.

C. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS MIXTAS.

Para realizar la comparación entre dos marcasmixtas el Juez Consultante deberá determinarel elemento característico de cada una de ellas.Si el elemento determinante en un signo mixtoes el denominativo y en el otro el gráfico, enprincipio, no habría riesgo de confusión. Si porel contrario en ambos signos mixtos el elemen-to determinante resulta ser el gráfico el cotejohabrá que hacerse a partir de los rasgos, dibu-jos e imágenes de cada uno de ellos o del con-cepto que evoca en cada caso este elemento. Ysi en ambos casos el elemento determinante esel denominativo, el cotejo habrá de hacerse si-guiendo las reglas de comparación entre signosdenominativos.

Fernández Novoa ofrece al respecto los siguien-tes criterios, elaborados en torno a la compara-ción de signos denominativos:

“(...) ha de ser realizada una visión de conjun-to o sintética, operando con la totalidad delos elementos integrantes, sin descomponersu unidad fonética y gráfica en fonemas ovoces parciales, teniendo en cuenta, por lotanto, en el juicio comparativo la totalidad delas sílabas y letras que forman los vocablosde las marcas en pugna, sin perjuicio de des-tacar aquellos elementos dotados de espe-cial eficacia caracterizante, atribuyendo me-nos valor a los que ofrezcan atenuada fun-ción diferenciadora.

(...) han de considerarse semejantes las mar-cas comparadas cuando la sílaba tónica delas mismas ocupa la misma posición y esidéntica o muy difícil de distinguir.

(...) la sucesión de las vocales en el mismoorden habla a favor de la semejanza de lasmarcas comparadas porque la sucesión devocales asume una importancia decisiva parafijar la sonoridad de una denominación.

(...) en el análisis de las marcas denominati-vas hay que tratar de encontrar la dimensiónmás característica de las denominaciones

confrontadas: la dimensión que con mayorfuerza y profundidad penetra en la mente delconsumidor y determina, por lo mismo, la im-presión general que la denominación va asuscitar en los consumidores”. 6

En este orden de ideas, la Oficina de RegistroMarcario o el Juez Nacional Competente, apli-cando el anterior criterio, deben establecer elriesgo de confusión que pudiera existir entre lossignos mixtos GE, analizando si existen seme-janzas suficientes o identidad, capaces de indu-cir al público a error, o si resultan tan disímilesque pueden coexistir en el mercado sin generarperjuicio a los consumidores y al titular de lamarca.

D. COMPARACIÓN ENTRE MARCAS DENOMI-NATIVAS Y MIXTAS.

La marca mixta se conforma por un elementodenominativo y uno gráfico; el primero se com-pone de una o más palabras, letras, númerosque forman un todo pronunciable dotado o no deun significado conceptual y el segundo contienetrazos definidos o dibujos que son percibidos através de la vista. Los dibujos pueden adoptargran cantidad de variantes y llamarse de diferen-tes formas: emblemas 7, logotipos 8, íconos, etc.

Al tratar el tema de la marca mixta la doctrina yla jurisprudencia han manifestado que, por logeneral, el elemento denominativo de la marcamixta suele ser el preponderante, ya que las pa-labras causan gran impacto en la mente delconsumidor, quien por lo general solicita el pro-ducto o servicio a través de la palabra o denomi-nación contenida en el conjunto marcario. Sinembargo, cada caso tiene sus particularidadesdebido a las características propias del conjun-to marcario, por ello puede ocurrir que el ele-mento predominante sea el elemento gráfico,que por su tamaño, color, diseño y otras carac-

6 FERNANDEZ Novoa, Carlos. Ob. Cit. Págs. 199 y SS.7 “El emblema es una variante, una especie de dibujo,

El emblema representa gráficamente cualquier ser uobjeto, y desde luego puede ser registrado comomarca”. OTAMENDI, Jorge. “DERECHO DE MAR-CAS”, Editorial Lexis Nexis, Abeledo – Perrot, pág.33, Buenos Aires Argentina, 2002.

8 Por logotipo en el mundo del mercadeo y de los nego-cios se entiende lo siguiente; “El logotipo es un gráfi-co que le sirve a una entidad o un grupo de personaspara representarse. Los logotipos suelen encerrar in-dicios y símbolos acerca de quienes representan”.Wikipedia, la enciclopedia libre. http://es.wikipedia.org/wiki/Logotipo.


terísticas puede causar mayor impacto en elconsumidor.

La Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de laComunidad Andina ha hecho las siguientes con-sideraciones en el tema:

“La marca mixta es una unidad, en la cual seha solicitado el registro del elemento nomina-tivo como el gráfico, como uno solo. Cuandose otorga el registro de la marca mixta se laprotege en su integridad y no a sus elemen-tos por separado. (Proceso 55-IP-2002, publi-cado en Gaceta Oficial del Acuerdo de Carta-gena Nº 821 del 1 de agosto de 2002, diseñoindustrial: BURBUJA videos 2000). Igualmenteel Tribunal ha reiterado: ‘La doctrina se ha in-clinado a considerar que, en general, el ele-mento denominativo de la marca mixta sueleser el más característico o determinante, te-niendo en cuenta la fuerza expresiva propiade las palabras, las que por definición son pro-nunciables, lo que no obsta para que en al-gunos casos se le reconozca prioridad al ele-mento gráfico, teniendo en cuenta su tama-ño, color y colocación, que en un momentodado pueden ser definitivos. El elemento gráfi-co suele ser de mayor importancia cuando esfigurativo o evocador de conceptos, que cuan-do consiste simplemente en un dibujo abs-tracto. (Proceso 26-IP-98, Interpretación preju-dicial publicado en Gaceta Oficial del Acuer-do de Cartagena Nº 410 de 24 de febrero de1999)”. (Proceso N° 129-IP-2004. Interpreta-ción Prejudicial de 17 de noviembre de 2004,publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo deCartagena N° 1158, de 17 de enero de 2005).

Al comparar una marca mixta y una denominativase debe distinguir el elemento característico o de-terminante de la primera, que por lo general es laparte denominativa, aunque en muchas ocasio-nes el elemento gráfico es el predominante.

De manera que si el elemento predominante esel denominativo, el cotejo entre signos deberárealizarse siguiendo las reglas de la compara-ción entre signos denominativos.

Pero si resultare que el elemento característicode la marca mixta es el gráfico, en principio, noexistirá riesgo de confusión con la marca deno-minativa.

En este orden de ideas, la Oficina de RegistroMarcario o el Juez Nacional Competente, apli-

cando el anterior criterio, debe establecer elriesgo de confusión que pudiera existir entre elsigno mixto GE y la marca denominativa GE,analizando si existen semejanzas suficientescapaces de inducir al público a error, o si resul-tan tan disímiles que pueden coexistir en elmercado sin generar perjuicio a los consumido-res y al titular de la marca.

E. CONEXIÓN COMPETITIVA.

En vista de que dentro del proceso interno seplanteó la conexión de productos comprendidosen las clases 1, 7, 9, 10, 11 y 17, con los servi-cios de la clase 39 de la Clasificación Interna-cional de Niza, es preciso que el Juez Consultantetenga en cuenta la regla de la especialidad 9 y,por lo tanto, la identificación de dichos produc-

9 Al respecto el Tribunal se ha manifestado en relacióncon el principio de especialidad en el régimen de laDecisión 344, de la siguiente manera:El consultante “(…) deberá considerar que, si bien elderecho que se constituye con el registro de un signocomo marca cubre únicamente, por virtud de la reglade la especialidad, los productos identificados en lasolicitud y ubicados en una de las clases del nomen-clátor, la pertenencia de dos productos a una mismaclase no prueba que sean semejantes, así como supertenencia a distintas clases tampoco prueba quesean diferentes.Por lo tanto, el consultante deberá tener en cuenta, ala luz de la norma prevista en el artículo 83, literal a,de la Decisión 344, que también se encuentra prohi-bido el registro del signo cuyo uso pueda inducir alpúblico a error si, además de ser idéntico o semejan-te a una marca anteriormente solicitada para registroo registrada por un tercero, tiene por objeto un pro-ducto semejante al amparado por la marca en referen-cia, sea que dichos productos pertenezcan a la mis-ma clase del nomenclador o a clases distintas.En este supuesto, y a fin de verificar la semejanzaentre los productos en comparación, el consultantehabrá de tomar en cuenta, en razón de la regla de laespecialidad, la identificación de dichos productosen las solicitudes correspondientes y su ubicación enel nomenclátor; además podrá hacer uso de los crite-rios elaborados por la doctrina para establecer siexiste o no conexión competitiva entre el productoidentificado en la solicitud de registro del signo comomarca y el amparado por la marca ya registrada o yasolicitada para registro. A objeto de precisar que setrata de productos semejantes, respecto de los cua-les el uso del signo pueda inducir al público a error,será necesario que los criterios de conexión, de seraplicables al caso, concurran en forma clara y engrado suficiente, toda vez que ninguno de ellos basta-rá, por sí solo, para la consecución del citado propó-sito”. (Proceso 68-IP-2002. Interpretación Prejudicialde 27 de noviembre de 2002, publicada en GacetaOficial del Acuerdo de Cartagena N° 876 de 18 dediciembre de 2002).


tos y servicios en las solicitudes correspondien-tes y su ubicación en la Clasificación Interna-cional.

En consecuencia, como en el presente caso lossignos confrontados se refieren a productos yservicios de clases diferentes, el consultantetambién deberá analizar la conexión competitivaexistente entre ellos, así como el riesgo deconfusión que por la naturaleza o uso de losproductos y servicios identificados por las mar-cas pueda desprenderse, ya que la sola perte-nencia de varios productos o servicios a unamisma clase de nomenclátor no demuestra susemejanza, así como la ubicación de los pro-ductos o servicios en clases distintas tampocoprueba que sean diferentes. A tal efecto, el Tri-bunal ha recogido los siguientes criterios y fac-tores de análisis que sirven como criterios paradefinir el tema:

“a) La inclusión de los productos en unamisma clase del nomenclátor: (…) Ocurrecuando se limita el registro a uno o varios delos productos de una clase del nomenclátor,perdiendo su valor al producirse el registropara toda la clase. En el caso de la limita-ción, la prueba para demostrar que entre losproductos que constan en dicha clase no sonsimilares o no guardan similitud para impedirel registro, corresponde a quien alega.

b) Canales de comercialización: Hay luga-res de comercialización o expendio de pro-ductos que influyen escasamente para quepueda producirse su conexión competitiva,como sería el caso de las grandes cadenas otiendas o supermercados en los cuales sedistribuye toda clase de bienes y pasa des-apercibido para el consumidor la similitud deun producto con otro. En cambio, se daría talconexión competitiva, en tiendas o almace-nes especializados en la venta de determina-dos bienes. Igual confusión se daría en pe-queños sitios de expendio donde marcas si-milares pueden ser confundidas cuando losproductos guardan también una aparente si-militud.

c) Similares medios de publicidad: Losmedios de comercialización o distribucióntienen relación con los medios de difusión delos productos. Si los mismos productos sedifunden por la publicidad general- radio tele-

visión y prensa-, presumiblemente se pre-sentaría una conexión competitiva, o los pro-ductos serían competitivamente conexos. Porotro lado, si la difusión es restringida pormedio de revistas especializadas, comunica-ción directa, boletines, mensajes telefóni-cos, etc., la conexión competitiva sería me-nor.

d) Relación o vinculación entre produc-tos: Cierta relación entre los productos pue-de crear una conexión competitiva. En efec-to, no es lo mismo vender en una misma tien-da cocinas y refrigeradoras, que vender enotra helados y muebles; en consecuencia,esa relación entre los productos comerciali-zados también influye en la asociación que elconsumidor haga del origen empresarial delos productos relacionados, lo que eventual-mente puede llevarlo a confusión en caso deque esa similitud sea tal que el consumidormedio de dichos productos asuma que pro-vienen de un mismo productor.

e) Uso conjunto o complementario de pro-ductos: Los productos que comúnmente sepuedan utilizar conjuntamente (por ejemplo:puerta y chapa) pueden dar lugar a confusiónrespecto al origen empresarial, ya que el pú-blico consumidor supondría que los dos pro-ductos son del mismo empresario. La com-plementariedad entre los productos debe en-tenderse en forma directa, es decir, que eluso de un producto puede suponer el usonecesario del otro, o que sin un producto nopuede utilizarse el otro o su utilización nosería la de su última finalidad o función.

f) Mismo género de los productos: Pese aque puedan encontrarse en diferentes clasesy cumplir distintas funciones o finalidades, sitienen similares características, existe la po-sibilidad de que se origine el riesgo de confu-sión al estar identificados por marcas tam-bién similares o idénticas (por ejemplo: me-dias de deporte y medias de vestir”. (Proceso114-IP-2003. Interpretación Prejudicial de 19de noviembre de 2003, publicada en GacetaOficial del Acuerdo de Cartagena N° 1028 de14 de enero de 2004).

Estos criterios son aplicables también para laconexión competitiva de servicios o de estoscon productos.


F. DE LA MARCA NOTORIA Y DE LA PRUEBADE LA NOTORIEDAD.

Como quiera que el demandante en el asuntobajo análisis argumentó que las marcas GEsobre las cuales basó la observación, son noto-rias, es pertinente abordar el tema de la marcanotoria y la prueba de dicha notoriedad.

1. La marca notoria.

a. Concepto.

La marca notoriamente conocida, o simplemen-te marca notoria, es aquélla conocida y difundi-da en una colectividad de individuos pertene-cientes a un grupo determinado de consumido-res de cierto tipo de bienes o servicios.

Al respecto el Tribunal ha manifestado lo si-guiente:

“La marca notoria es la que goza de difusión,es decir que es conocida por los consumido-res o usuarios del tipo de productos o servi-cios que la marca ampara, la marca no esnotoria desde su nacimiento y alcanzar estacalidad dependerá de circunstancias de de-sarrollo comercial, de tal modo que con eltranscurso del tiempo y el cumplimiento deciertas condiciones una marca común puedellegar a convertirse en notoria”. (Proceso N°114-IP-2003. Doc. Cit. Pág. 10).

Sobre la marca notoria Jorge Otamendi expre-sa:

“La marca notoria que nació única y se man-tuvo así debe ser protegida, ese vínculo mar-ca–producto no puede ser manchado, no pue-de ser diluido. No significa esto el crear unmonopolio, como señala Schechter, todo loque el demandante pide en esos casos es lapreservación de un valioso aunque posible-mente invisible eslabón entre él y su consu-midor, que ha sido creado por su ingenio y elmérito de sus productos o servicios”. 10

Una marca no es notoria desde su aparición enel mercado y tal condición constituye un estatussuperior al que han llegado ciertas marcas envirtud de la calidad de los productos que distin-

gue, permanencia en el mercado, aceptación yconocimiento entre los consumidores, entre otrosfactores.

La doctrina hace las siguientes consideracio-nes sobre el tema:

“(...) la marca notoria es la que goza de di-fusión - o lo que es lo mismo – es conocidapor los consumidores de la clase de produc-tos a los que se aplica la marca”. 11

“(...) la que es conocida por la mayor parte delos consumidores que usualmente adquiereno contratan la clase de productos o serviciosen relación con los cuales la marca es usada(...)”. 12

La notoriedad de la marca se construye a travésdel esfuerzo, trabajo, e inversión de su titular,que la ha difundido en el mercado y ha estable-cido ciertos parámetros de calidad en sus pro-ductos, por esto requiere una protección espe-cial a fin de evitar que terceros pretendan apro-vechar maliciosamente el prestigio ajeno.

Señala Zuccherino dentro del tema:

“Las llamadas marcas notorias han merecidotradicionalmente, una protección especial, enla medida en que respecto de ellas resultafactible el aprovechamiento del prestigio aje-no. La notoriedad debe beneficiar a quien laha obtenido con su esfuerzo o ingenio, perono a quienes la utilizan parasitariamente enproductos o servicios que no pertenecen almismo fabricante o prestador que consiguióla notoriedad”. 13

b. Protección.

La protección de la marca notoriamente conoci-da se puede abordar de dos maneras: en rela-ción con los principios que gobiernan el derechomarcario y en relación con los diferentes tiposde riesgos a los que se exponen los signos dis-tintivos en el mercado.

10 OTAMENDI, Jorge. Ob. Cit. Pág. 255.

11 FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. Ob.Cit. Pág. 32.12 AREAN LALIN Manuel, “LA PROTECCIÓN DE LA MAR-

CA POR LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA” Consejo Ge-neral del Poder Judicial. ANDEMA. Madrid, 1993, Pág.268.

13 ZUCCHERINO Daniel. “MARCAS Y PATENTES EN ELGATT” Editado por Abeledo Perrot. 1997. Págs. 130 y131.


• En relación con los principios que gobier-nan el derecho marcario.

La Normativa Comunitaria protege a la marcanotoriamente conocida; este tipo de marca gozade protección especial, que va más allá de losprincipios de territorialidad y especialidad, alpunto de establecer que no pueden ser registra-dos como marcas los signos que sean unaimitación o reproducción de una marca notoria-mente conocida, (literal d, del artículo 83), “enel país en que solicita el registro o en el comer-cio subregional, o internacional sujeto a recipro-cidad (…). Dicha prohibición será aplicable, conindependencia de la clase tanto en los casos enlos que el uso del signo se destine a los mis-mos productos o servicios amparados por lamarca notoriamente conocida, como aquellosen los que el uso del signo se destine a produc-tos o servicios distintos”; o que tengan seme-janzas o similitudes que conlleve a confusióncon marcas notoriamente conocidas, (literal e)del mismo artículo, de la Decisión 344), “inde-pendientemente de la clase de los productos oservicios para los cuales se solicite el registro”.

En relación con el principio de territorialidad sedeben hacer las siguientes precisiones:

El literal d) del artículo 83 de la Decisión 344establece una protección de los signos notoria-mente conocidos en el país en el que se solicitael registro o en el comercio subregional, o inter-nacional sujeto a reciprocidad. De lo anterior sedesprende que, a pesar de que el signo no seanotorio en el país en el que se intenta proteger,gozará de tal calidad, si es notorio en el comer-cio subregional, es decir, por lo menos en unode los Países Miembros para que goce de espe-cial protección.

Además, se protegerán las marcas notorias siem-pre y cuando sean notorios en el comercio inter-nacional sujeto a reciprocidad con alguno de losPaíses Miembros de la Comunidad Andina.

• En relación con los diferentes tipos deriesgos a los que se exponen las marcasnotorias en el mercado.

A diferencia de la Decisión 486 de la Comisiónde la Comunidad Andina, la Decisión 344 noconsagra una protección de la marca notoria deforma tan específica y diferenciada en relacióncon las clases de riesgo a que está expuesta.

Es decir, no califica la protección de los tiposde marcas en relación con los diversos tipos deriesgos.

Con el objeto de proteger los signos distintivossegún su grado de notoriedad, se han clasifica-do y diferenciado diversos tipos de riesgos. Ge-neralmente la doctrina se ha referido a cuatro, asaber: riesgo de confusión, de asociación, dedilución y de uso parasitario.

El riesgo de confusión es la posibilidad de queel consumidor al adquirir un producto pienseque está adquiriendo otro (confusión directa), oque piense que dicho producto tiene un origenempresarial diferente al que realmente posee(confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de queel consumidor, que aunque diferencie las mar-cas en conflicto y el origen empresarial del pro-ducto, al adquirirlo piense que el productor dedicho producto y otra empresa tienen una rela-ción o vinculación económica.

El riesgo de dilución es la posibilidad de que eluso de otros signos idénticos o similares causeel debilitamiento de la altísima capacidad dis-tintiva que el signo notoriamente conocido haganado en el mercado, aunque se use paraproductos que no tengan ningún grado de conexi-dad con los que ampara el signo notoriamenteconocido.

Y, por último, el riesgo de uso parasitario es laposibilidad de que un competidor parasitario seaproveche injustamente del prestigio de los sig-nos notoriamente conocidos, aunque la acciónse realice sobre productos o servicios que notengan ningún grado de conexidad con los queampara el signo notoriamente conocido.

No obstante lo anterior, en el ámbito de la Deci-sión 344 el signo notoriamente conocido tantoen el mercado como tal, como en el ámbito re-gistral, se encuentra protegido contra el riesgode confusión, asociación y dilución. El Tribunalde Justicia de la Comunidad Andina sobre estepunto ha manifestado lo siguiente:

“En efecto, al diferenciar las causales de irre-gistrabilidad de las marcas, no dispone, comolo hace la Decisión 486, la protección de lasmarcas comunes en relación con los riesgosde confusión y asociación, sino se limita a


decir en el literal a) del artículo 83, que no sepueden registrar como marcas signos quesean idénticos o se asemejen de forma quepuedan inducir al público a error, a una marcaanteriormente solicitada para registro o regis-trada por un tercero, para los mismos produc-tos o servicios, o para productos o serviciosrespecto de los cuales el uso de la marcapueda inducir al público a error.

(…)

En efecto, con la anterior disposición se otor-ga protección ampliada al signo notoriamenteconocido, que como ya se ha dicho, excedeel principio de especialidad y territorialidad.Dicha norma no hace referencia a la protec-ción de los signos notoriamente conocidosrespecto de ciertos riesgos determinados,pero se debe entender que la norma trata desalvaguardar los signos notoriamente conoci-dos del riesgo de confusión en que puedeincurrir el público consumidor, como lo haceexpresamente en relación con la marca gene-ral.

Por otro lado, el literal e) del artículo 83 de laDecisión 344, es una disposición de carácterespecial en relación con protección de lamarca notoria, al disponer que no se puedenregistrar como marcas signos ‘que sean si-milares hasta el punto de producir confusióncon una marca notoriamente conocida, inde-pendientemente de la clase de los productoso servicios para los cuales se solicite elregistro (...)’.

Con esta última disposición se protege a lamarca notoria más allá del principio de espe-cialidad, pero únicamente refiriéndose al ries-go de confusión. No se refiere a la protecciónen relación con otros riesgos como uso para-sitario y dilución.

La Decisión 344 sólo se refiere a los riesgosa que están expuestas las marcas en el mer-cado, al establecer los derechos conferidospor el registro de un signo como marca. Esasí como en el artículo 104, literal d), esta-blece que el titular de una marca registradapuede actuar contra un tercero que use en elcomercio ‘un signo idéntico o similar a lamarca registrada, con relación a productos oservicios distintos de aquellos para los cua-les se ha registrado la misma, cuando el uso

de ese signo respecto a tales productos oservicios pudiese inducir al público a error oconfusión, pudiese causar a su titular un da-ño económico o comercial injusto, o produz-ca una dilución de la fuerza distintiva o delvalor comercial de dicha marca’ (subrayadopor fuera del texto).

De manera que en dicha norma se protege nosólo a la marca notoriamente conocida, sinoa las marcas comunes de los riesgos deconfusión y de dilución que pudiese causar eluso indebido de un signo distintivo en elmercado. Se advierte que no se está hablan-do de las causales de irregistrabilidad, sinode las conductas lesivas contra una marcaregistrada, que el titular de la misma puedeatacar.

(…)

De conformidad con la figura de la marcanotoriamente conocida y la finalidad de suprotección, en materia de causales de irre-gistrabilidad sí es procedente su proteccióncontra el riesgo de dilución. Lo anterior por losiguiente:

o La protección de la marca notoriamenteconocida se instaura para salvaguardar lagran capacidad distintiva que han adquiridodichas marcas en el mercado.

o Uno de los principios que gobiernan delderecho marcario es el del uso real y efectivode la marca en el mercado y, en consecuen-cia, de permitirse que se registre una marcaque al ser usada en el mercado genere dilu-ción de una marca notoria, no habría conso-nancia con el objetivo perseguido al instaurarla figura de la marca notoria y su protecciónen el régimen comunitario andino.

o Además de lo anterior, no habría concor-dancia entre que se proteja a las marcasregistradas contra el uso de signos idénticosy similares que generen riesgo de dilución(art. 104, literal d), con la falta de proteccióncontra dicho riesgo respecto las marcas no-toriamente conocidas en el ámbito registral.Es decir, no es consecuente que se preveaprotección en este ámbito contra el uso inde-bido, si por otro lado, en cuestión de marcasnotorias, se permitiera el registro de signosidénticos o similares que al ser usados en el


mercado puedan causar riesgo de dilución desu capacidad distintiva.

Lo anteriormente expuesto quiere decir, quedebe hacerse una interpretación conjunta delos literales d) y e) del artículo 83 con elobjetivo perseguido al proteger a la marcanotoriamente conocida, que en relación conel registro de un signo idéntico o similar a unsigno notoriamente conocido, de manera queel Juez Nacional o la Oficina Nacional Com-petente, en su caso, deberán tener en cuentala protección ampliada que establece la nor-mativa comunitaria en el artículo 83, literalesd) y e), siempre y cuando la solicitud de re-gistro como marca de un signo idéntico osimilar a un signo notoriamente conocido puedagenerar riesgo de confusión, asociación odilución de su capacidad distintiva.

A pesar de que el riesgo de dilución ha idoaparejado con la protección de los signos no-toriamente conocidos, como se vio, el artícu-lo 104, literal d), lo ha extendido también atodo tipo de marca registrada cuando se pre-sente su uso no autorizado. Haciendo unaadecuación del concepto con la norma co-mentada, la protección contra dicho riesgotiene como objetivo salvaguardar a las mar-cas en relación con cualquier uso de otrossignos idénticos o similares que cause el de-bilitamiento de su capacidad distintiva, aun-que se use para productos que no sean idén-ticos, similares o que no tengan ningún gradode conexidad con los que ampara la marcaregistrada”. (Proceso 145-IP-2006, Interpreta-ción Prejudicial de 16 de noviembre de 2006.Marca: “CAPITAN Z”, publicada en GacetaOficial del Acuerdo de Cartagena N° 1452, de10 de enero de 2007).

Se advierte, además, que si bien la norma comu-nitaria, objeto de la interpretación, no contem-pla la diferenciación que existe entre las figurasde la marca renombrada y la marca notoria,este Tribunal considera, con base a los criteriosde la doctrina y los hechos del mercado, que lanoción de marca renombrada debe ampliarse aaquél signo que, en razón de su elevada dosisde prestigio en el mercado, más amplio yglobalizado, merecería ser protegido más alládel principio de especialidad frente a cualquieruso posterior de un signo idéntico o similar quepueda generar dilución del valor atractivo de lamarca o que pueda suponer un aprovechamien-

to indebido por parte de un tercero del prestigioy renombre de la marca en cuestión, mientrasque a la marca notoria propiamente dicha, debe-ría aplicarse, con base a los criterios antes refe-ridos, una flexibilización menos absoluta queaquella que corresponde a la marca renombra-da; sin embargo, más allá del simple criterio deconexión competitiva, como ya se advirtió.

c. La prueba de la notoriedad.

La notoriedad de la marca es un hecho que debeser probado por quien lo alega, mediante pruebahábil ante el Juez o el Administrador, según seael caso. El reconocimiento de dicha notoriedadcorresponde al Juez Competente con base enlas pruebas presentadas. Es importante advertirque la notoriedad de una marca es un hecho quese prueba, bien sea ante el organismo adminis-trativo o ante el Juez Competente, según sea elcaso, tal y como se expresó anteriormente.

Según el artículo 84 de la Decisión 344, paraque se pueda determinar si una marca es noto-riamente conocida se debe tener en cuenta, en-tre otros:

“a) La extensión de su conocimiento entre elpúblico consumidor como signo distintivode los productos o servicios para los quefue acordada;

b) La intensidad y el ámbito de la difusión yde la publicidad o promoción de la marca;

c) La antigüedad de la marca y su uso cons-tante;

d) El análisis de producción y mercadeo delos productos que distingue la marca”.

G. LA OBSERVACIÓN A LA SOLICITUD DEREGISTRO DE UN SIGNO. LEGÍTIMO INTE-RÉS.

La sociedad demandante en el procedimientoadministrativo de registro del signo mixto GE,presentó observaciones con base en sus mar-cas registradas GE. En consecuencia, se hacenecesario tratar el tema del interés legítimopara presentar observaciones que, conforme alartículo 93 de la Decisión 344 de la Comisióndel Acuerdo de Cartagena, surge de:

• Acreditar la titularidad de una marca idénticao similar para productos o servicios, respecto


de los cuales el uso de la marca solicitadapara registro pueda inducir al público a error.

• Acreditar que se ha solicitado primero el re-gistro de una marca idéntica o similar, res-pecto de los cuales el uso de la marca solici-tada para registro pueda inducir al público aerror.

• La defensa del propio ordenamiento jurídico,tal como sucedería en el caso de que elobservante manifestara que la solicitud deregistro va en contra de alguna de las causalesde irregistrabilidad consagradas en el artículo82 de la Decisión 344.

En dicho artículo, además se amplía el interéslegítimo para presentar observaciones, matizan-do con esto el principio de territorialidad en elderecho de marcas, ya que es posible, igual-mente presentar observaciones en un País Miem-bro con base en solicitudes o en registros mar-carios concedidos en los demás Países Miem-bros. Dicha figura, establece que la legitimaciónestá en cabeza de:

a. El titular, en cualquiera de los otros PaísesMiembros, de una marca idéntica o similar ala marca que se pretende registrar, siempre ycuando el uso de ésta última pueda inducir alpúblico consumidor a error.

b. Quien haya solicitado con anterioridad, encualquiera de los otros Países Miembros, elregistro de un signo como marca idéntico osimilar al signo que se pretende registrar,siempre y cuando el uso de éste último pue-da inducir al público consumidor a error.

Como quiera que la sociedad VIAJES GALEX-PLOR CIA .LTDA. contestó la demanda ano-tando que a la fecha de presentación de la ob-servación las marcas de GENERAL ELECTRICCOMPANY estaban caducadas, conforme a loprevisto en el artículo 95 de la Decisión 344, laOficina Nacional debió establecer la legitima-ción de dicha sociedad a la fecha de presenta-ción de la observación (11 de mayo de 1995), esdecir, si para ese momento era o no titular delas marcas, si existía solicitud de renovación delas mismas o si, por el contrario estaban cadu-cadas.

Se advierte que la Decisión 344, a diferencia dela posterior Decisión 486, no estableció como

requisito de legitimación la acreditación de uninterés real en el mercado y, por lo tanto, laOficina Nacional Competente no podría exigirdicho requisito. Al respecto el Tribunal de Justi-cia ha expresado lo siguiente:

“Si bien, la Decisión 486 en su artículo 147,establece como requisito adicional para laformulación de una oposición andina, la acre-ditación de un interés real en el mercadoplasmado en la presentación de una solicitudde registro en el país donde se formula laoposición, la Decisión 344 no lo establecíaasí.

El artículo 93 de la Decisión 344 señala queel legítimo interés lo posee tanto el titular deuna marca idéntica o similar para productos oservicios, respecto de los cuales el uso de lamarca pueda inducir al público a error, comoquien primero solicitó el registro de esa mar-ca en cualquiera de los Países Miembros, sinestablecer requisito adicional alguno.

Por tanto, cualquier persona que esté provis-ta de interés legítimo, podrá presentar obser-vaciones al registro sobre la base de unamarca registrada o de una solicitud previa-mente presentada en cualquiera de los Paí-ses Miembros. Luego de admitir las observa-ciones, la Oficina Nacional Competente noti-ficará al peticionario para que de considerarloconveniente, formule alegatos dentro de lostreinta días hábiles contados a partir de sunotificación”. (Proceso 8-IP-2007. Interpreta-ción Prejudicial de 6 de febrero de 2007,publicada en Gaceta Oficial del Acuerdo deCartagena N° 1495 de 10 de mayo de 2007).

1. Término para presentar la observación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo93 de la Decisión 344, el término para presentarobservaciones es de 30 días hábiles contados apartir de la fecha de publicación de la solicitudde registro.

H. DEMANDA CONTENCIOSA ADMINISTRATI-VA A RESOLVERSE BAJO EL RÉGIMEN DELA DECISIÓN 486.

El tema de la caducidad de las marcas de GE-NERAL ELECTRIC COMPANY que la sociedadVIAJES GALEXPLOR CIA. LTDA. argumentó,es preciso tenerlo en cuenta al momento del


fallo, conforme al párrafo cuarto del artículo 172de la Decisión 486 de la Comisión de la Comuni-dad Andina.

Si bien la solicitud de registro del signo mixtoGE se presentó en vigencia de la Decisión 344y, en consecuencia, la normativa sustancial con-tenida en dicha normativa es aplicable al casoen cuestión, el Juez Consultante, al resolver elasunto sometido a su consideración, deberáatender que si bien la ausencia u omisión derequisitos de validez del registro del signo estáprevista como causal de nulidad del mismo, lascausales por las cuales se puede solicitar lanulidad del registro serán entonces las consa-gradas en la norma vigente al momento de lasolicitud del registro, no es menos cierto que alexpedir el fallo correspondiente se deba atenderlo previsto en el párrafo cuarto del artículo 172de la Decisión 486 de la Comisión de la Comuni-dad Andina y examinar si la causal alegada es ono aplicable, bien por razón de no haber sidoincluida como causal de nulidad en la nueva nor-ma, o bien por cualquier otro acontecimientoque la haya hecho desaparecer del mundo jurí-dico la ilegitimación, por ejemplo, en relacióncon las causales de nulidad relativa, si la marcadel tercero que alega su derecho, ha sido can-celada o se ha procedido a su caducidad, nuli-dad, o renuncia de los derechos o, por cualquierhecho que la haya hecho desaparecer del mun-do jurídico.

En el caso particular, el Juez Consultante debe-rá determinar si las marcas GE de la sociedaddemandante se encuentran caducadas y, enconsecuencia, determinar con base en el párra-fo cuarto del artículo 172, si la causal de nulidadalegada es o no aplicable.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA,

C O N C L U Y E:

PRIMERO: Un signo puede registrarse comomarca si reúne los requisitos dedistintividad, perceptibilidad y sus-ceptibilidad de representación grá-fica, establecidos por el artículo 81de la Decisión 344 y, además, si elsigno no está incurso en ningunade las causales de irregistrabilidadseñaladas en los artículos 82 y 83de la norma comunitaria citada.

No son registrables como marcaslos signos que en relación con elderecho de terceros, sean idénti-cos o se asemejen a una marcaanteriormente solicitada o regis-trada para los mismos productos oservicios, o para productos o servi-cios respecto de los cuales el usode la marca pueda inducir al públi-co a error, de donde resulta que noes necesario que el signo solicita-do para el registro efectivamenteinduzca a error o confusión a losconsumidores, sino que es suficien-te la existencia del riesgo de con-fusión para que se configure la pro-hibición de irregistrabilidad.

La Autoridad Nacional habrá de de-terminar si existe o no riesgo deconfusión, teniendo en cuenta lasorientaciones referidas en esta in-terpretación para el cotejo de lasmarcas, y de acuerdo a la natura-leza de los signos en conflicto.

SEGUNDO: Para determinar si existe confu-sión indirecta se requiere de unanálisis minucioso por parte de laOficina de Registro Marcario o delJuez Nacional, en su caso, ya queésta puede provocar distorsión enel posicionamiento de un productodeterminado en el mercado.

TERCERO: En la comparación entre signosmixtos si el elemento determinan-te en un signo mixto es el deno-minativo y en el otro el gráfico, enprincipio, no habría riesgo de con-fusión. Si por el contrario en am-bos signos mixtos el elemento de-terminante resulta ser el gráfico, elcotejo deberá hacerse a partir derasgos, dibujos e imágenes de cadauno de ellos o del concepto queevoca en cada caso este elemen-to. Y si en ambos casos el elemen-to determinante es el denomina-tivo, el cotejo se hará siguiendolas reglas de comparación entresignos denominativos, teniendo encuenta los signos denominativos ycompuestos.


Conforme a lo anterior, el Juez Con-sultante deberá establecer el ries-go de confusión existente entre lossignos mixtos GE.

CUARTO: En la comparación entre signos mix-tos y denominativos, deberá tomar-se en cuenta que, en principio, elelemento predominante será el de-nominativo, vista su relevancia paraque el público consumidor identifi-que la marca y distinga el produc-to, lo que no obsta para que, enalgunos casos, por su tamaño, co-lor y ubicación, el elemento gráficopueda ser el decisivo.

Si el elemento predominante es eldenominativo deberá hacerse la com-paración siguiendo las reglas delcotejo entre signos denominativos.

En caso en que en la marca mixtael elemento predominante sea elgráfico, en principio, no existirá po-sibilidad de confusión en relacióncon una marca denominativa.

Conforme a lo anterior, el Juez Con-sultante deberá establecer el ries-go de confusión existente entre lamarca mixta GE y la marca deno-minativa GE.

QUINTO: En la comparación entre los pro-ductos y servicios correspondien-tes, el Consultante deberá tomaren cuenta su identificación en lassolicitudes de registro y su ubica-ción en el nomenclátor; además,podrá acudir a los criterios elabora-dos por la doctrina para establecersi existe o no conexión competitivaentre ellos. A objeto de precisar sise trata de productos o serviciossemejantes respecto de los cualesel uso del signo pueda inducir alpúblico a error, será necesario quelos criterios de conexión, de seraplicables, concurran en forma cla-ra y en grado suficiente, toda vezque ninguno de ellos bastará, por sísólo, para la consecución del cita-do propósito.

SEXTO: La Decisión 344 de la Comisión delAcuerdo de Cartagena, estableceuna protección ampliada de las mar-cas notoriamente conocidas, queimplica, por un lado, el rompimien-to de los principios de especialidady territorialidad y, por otro, la pro-tección contra los riesgos de con-fusión, asociación y dilución, de con-formidad con lo expresado en lapresente Interpretación Prejudicial.

A pesar de que el signo no sea no-torio en el país en el que se intentaproteger, gozará de tal calidad, sies notorio en el comercio subregio-nal, es decir, que basta por lo me-nos que lo sea en uno de los Paí-ses Miembros para que goce deespecial protección.

Además tal protección puede darsesiempre y cuando sean notorios enel comercio internacional sujeto areciprocidad con alguno de los Paí-ses Miembros de la Comunidad An-dina.

Alegada la notoriedad de una mar-ca como obstáculo para el registrode un signo, la prueba de tal cir-cunstancia corresponde a quien laalega. Este dispondrá, para ese ob-jeto, de los medios probatorios pre-vistos en la legislación interna y elreconocimiento corresponde otor-garlo, según el caso, a la OficinaNacional Competente o a la Autori-dad Nacional Competente, con baseen las pruebas presentadas.

Es importante advertir que la noto-riedad de una marca es un hechoque se prueba, bien sea ante el or-ganismo administrativo o ante elJuez Competente, según sea el caso.

SÉPTIMO: Conforme al artículo 93 de la Deci-sión 486 de la Comisión de la Comu-nidad Andina, el interés legítimo pa-ra presentar observaciones surgede:

Acreditar la titularidad de una mar-ca idéntica o similar para produc-


tos o servicios, respecto de loscuales el uso de la marca solici-tada para registro pueda induciral público a error.

Acreditar que se ha solicitado pri-mero el registro de una marcaidéntica o similar, respecto delos cuales el uso de la marcasolicitada para registro pueda in-ducir al público a error.

La defensa del propio ordenamien-to jurídico, tal como sucedería enel caso de que el observante ma-nifestara que la solicitud de re-gistro va en contra de alguna delas causales de irregistrabilidadconsagradas en el artículo 82 dela Decisión 344.

Además de lo anterior, el artículo 93de la Decisión 344 amplía el interéslegítimo para presentar observacio-nes, matizando con esto el principiode territorialidad en el derecho demarcas, ya que es posible, igual-mente presentar observaciones enun País Miembro con base en soli-citudes o en registros marcarios con-cedidos en los demás Países Miem-bros. Dicha figura, goza de las si-guientes características:

Los sujetos igualmente legitimadosson los siguientes:

a. El titular, en cualquiera de losotros Países Miembros, de unamarca idéntica o similar al signoque se pretende registrar, siem-pre y cuando el uso de éste últi-mo pueda inducir al público con-sumidor a error.

b. Quien haya solicitado con ante-rioridad, en cualquiera de los otrosPaíses Miembros, el registro deun signo idéntico o similar al sig-no que se pretende registrar, siem-pre y cuando el uso de éste últi-mo pueda inducir al público con-sumidor a error.

El término para presentar observa-ciones es de 30 días hábiles conta-

dos a partir de la fecha de publica-ción de la solicitud de registro.

Corresponde al Consultante esta-blecer si para la fecha de presenta-ción de la observación (11 de mayode 1995), las marcas de GENERALELECTRIC COMPANY estaban ca-ducadas, conforme a lo previsto enel artículo 95 de la Decisión 344,para establecer la legitimación dedicha sociedad, es decir, si paraese momento era o no titular de lasmarcas, si existía solicitud de reno-vación de las mismas o si, por elcontrario estaban caducadas.

OCTAVO: La ausencia u omisión de requisitosde validez del registro del signo estáprevista como causal de nulidad delmismo, las causales por las cualesse puede solicitar la nulidad del re-gistro serán entonces las consagra-das en la norma vigente al momentode la solicitud del registro, sin em-bargo no es menos cierto que alexpedir el fallo correspondiente sedeba atender lo previsto en el párra-fo cuarto del artículo 172 de la Deci-sión 486 de la Comisión de la Co-munidad Andina y examinar si lacausal alegada es o no aplicable,bien por razón de no haber sido in-cluida como causal de nulidad en lanueva norma, o bien por cualquierotro acontecimiento que la haya he-cho desaparecer del mundo jurídicola legitimación, por ejemplo, en re-lación con las causales de nulidadrelativa, si la marca del tercero quealega su derecho, ha sido cancela-da o se ha procedido a su caduci-dad, nulidad, o renuncia de los de-rechos o, por cualquier hecho que lahaya hecho desaparecer del mundojurídico.

En el caso particular, el Juez Con-sultante deberá determinar si lasmarcas GE de la sociedad deman-dante se encuentran caducadas y,en consecuencia, determinar conbase en el párrafo cuarto del artícu-lo 172, si la causal de nulidad ale-gada es o no aplicable.


PROCESO 75-IP-2007

Interpretación prejudicial de oficio de los artículos 134, 136 literal a), 143 y 150 dela Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con fundamento en la

consulta formulada por la Primera Sala Transitoria Especializada en loContencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima. Actor:Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Marca: “TEC

DE MONTERREY & DISEÑO”. Expediente Interno: Nº 1746-2005.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNI-DAD ANDINA, En San Francisco de Quito, a losdiesinueve (19) días del mes de junio del añodos mil siete.

En la solicitud sobre interpretación prejudicialformulada por la Primera Sala Transitoria Espe-cializada en lo Contencioso Administrativo de laCorte Superior de Justicia de Lima, Repúblicadel Perú, por intermedio de su Presidente, doc-tor Gustavo Antonio Odria Odria.

VISTOS:

Que de la solicitud de interpretación prejudicialy de sus anexos se desprende que los requisi-tos exigidos por el artículo 33 del Tratado deCreación del Tribunal y 125 de su Estatuto fue-ron cumplidos, en lo principal, por lo que suadmisión a trámite fue considerada procedentepor auto de 6 de junio de 2007.

1. ANTECEDENTES

1.1. Las partes

La parte demandante es: Instituto Tecnológico yde Estudios Superiores de Monterrey.

La parte demandada la constituyen: el InstitutoNacional de Defensa de la Competencia y deProtección de la Propiedad Intelectual –INDE-COPI de la República del Perú; el Procurador dela República encargado de los asuntos judicia-les del Ministerio de la Producción.

1.2. Actos demandados

El Instituto Tecnológico y de Estudios Superio-res de Monterrey, de México, plantea que sedeclare la nulidad de las siguientes resolucio-nes administrativas:

De conformidad con el artículo 35 del Tratado deCreación del Tribunal de Justicia de la Comuni-dad Andina, el Juez Nacional Consultante, alemitir el fallo en el proceso interno Nº 4811-98-LYM, deberá adoptar la presente interpretación.Así mismo deberá dar cumplimiento a las pres-cripciones contenidas en el párrafo tercero delartículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez Consultante mediante copiacertificada y remítase copia a la Secretaría Gene-ral de la Comunidad Andina, para su publicaciónen la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Olga Inés Navarrete BarreroPRESIDENTA (e)







- No. 12295-2004/OSD-INDECOPI, de 12 de oc-tubre de 2004, expedida por la Oficina de Sig-nos Distintivos del INDECOPI, que resolviódenegar de oficio el registro del signo “TECDE MONTERREY & DISEÑO” solicitado porInstituto Tecnológico y de Estudios Superio-res de Monterrey, de México, para distinguir”utensilios y recipientes para el menaje y lacocina (que no sean de metales preciosos nichapados); peines y esponjas; cepillos (conexcepción de los pinceles), materiales parala fabricación de cepillos, material de limpie-za, viruta de hierros, vidrio en bruto o semi-elaborado (con excepción del vidrio de cons-trucción), cristalería, porcelana y loza no com-prendidas en otras clases”, de la clase 21 dela Nomenclatura Oficial.

- No. 0201-2005/TPI-INDECOPI, de 3 de marzode 2005, expedida por la Sala de PropiedadIntelectual del Tribunal de INDECOPI, queresolvió confirmar la Resolución No. 12295-2004/OSD-INDECOPI y denegar el registrodel signo “TEC DE MONTERREY & DISEÑO”.

Como consecuencia de la declaración de nuli-dad, solicita que se ordene “al Instituto Nacionalde Defensa de la Competencia y de la Protec-ción de la Propiedad Intelectual se otorgue elregistro de la marca TEC DE MONTERREY &DISEÑO (…)”.

1.3. Hechos relevantes

Del expediente remitido por la Primera SalaTransitoria Especializada en lo Contencioso Ad-ministrativo de la Corte Superior de Justicia deLima, República del Perú, han podido ser desta-cados los siguientes aspectos:

a) Los hechos

Entre los principales hechos considerados rele-vantes en esta causa se encuentran los siguien-tes:

a) El 21 de octubre de 2003, el Instituto Tecno-lógico y de Estudios Superiores de Monterreysolicitó ante la Oficina de Signos Distintivosdel INDECOPI el registro del signo “TEC DEMONTERREY & DISEÑO”, para distinguir ”uten-silios y recipientes para e (sic) menaje y lacocina (que no sean de metales preciosos nichapados); peines y esponjas; cepillos (conexcepción de los pinceles), materiales para

la fabricación de cepillos, material de limpie-za, viruta de hierros, vidrio en bruto o semi-elaborado (con excepción del vidrio de cons-trucción), cristalería, porcelana y loza no com-prendidas en otras clases” de la clase 21 dela Nomenclatura Oficial. 1

b) 12 de octubre de 2004, la Oficina de SignosDistintivos del INDECOPI, expidió la Resolu-ción No. 12295-2004/OSD-INDECOPI la cualresolvió denegar de oficio el registro del signo“TEC DE MONTERREY & DISEÑO” solicita-do por Instituto Tecnológico y de EstudiosSuperiores de Monterrey. “Dicha resoluciónconsidera que en la clase 21 (…) se encuen-tran registradas las marcas TEK y TEK TOPa nombre de Johnson & Johnson (de EE.UU.),las mismas que distinguen ‘cepillos de dien-tes’, y que el signo solicitado a registro por elINSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOSSUPERIORES DE MONTERREY es suscep-tible de generar confusión en el público con-sumidor”.

c) El 5 de noviembre de 2004, el Instituto Tecno-lógico y de Estudios Superiores de Monterreypresentó recurso de apelación contra la reso-lución indicada. “En su apelación el deman-dante limitó su distingue de productos exclu-yendo específicamente a ‘los cepillos de dien-tes’, para justamente evitar cualquier posibili-dad de confusión que la Oficina de SignosDistintivos (Primera Instancia Administrativa)hubiera podido preveer (sic)”.

d) El 3 de marzo de 2005, la Sala de PropiedadIntelectual del Tribunal de INDECOPI expidióla Resolución No. 0201-2005/TPI-INDECOPI,que resolvió confirmar la Resolución No. 12295-

1 Clase 21.- Utensilios y recipientes para el menaje y lacocina (que no sean de metales preciosos ni chapa-dos); peines y esponjas; cepillos (excepto pinceles);materiales para la fabricación de cepillos; material delimpieza; viruta de hierro; vidrio en bruto o semielaborado(excepto vidrio de construcción); cristalería, porcela-na y loza, no comprendidas en otras clases.


2004/OSD-INDECOPI y denegar el registrodel signo “TEC DE MONTERREY & DISEÑO”.“El Tribunal indica en su Resolución que ‘noobstante las diferencias fonéticas y gráficasexistentes entre el signo solicitado TEC DEMONTERREY & LOGOTIPO y las marcas TEKy TEK TOP, dado que los productos que sepretende distinguir con el signo solicitado seencuentran vinculados con los productos quedistinguen las marcas registradas, y tenien-do en cuenta que dichos signos comparten eltérmino TEC (TEK), se podría inducir al consu-midor a creer que el signo solicitado constitu-ye una variación o una nueva presentación delas marcas registradas, o una nueva línea delos productos distinguidos con ellas, ó queexisten vinculaciones de carácter comercialentre las empresas que comercializan los pro-ductos distinguidos con los referidos signos’”.

b) Fundamentos de derecho contenidos enla demanda

El Instituto Tecnológico y de Estudios Superio-res de Monterrey, de México, presentó la de-manda en contra del acto administrativo men-cionado anteriormente, manifestando, en lo prin-cipal, los siguientes argumentos:

Afirma que “El criterio de la Sala resulta erradoporque no es razonable suponer que el comúnde las personas asumirá IGUAL origen empre-sarial para CEPILLO DE DIENTES de la em-presa Johnson & Johnson, y para un VASO oPLATO (por ejemplo) con la marca de un reco-nocido Instituto de Estudios Superiores, queademás incluye un LOGOTIPO muy distintivo yhace alusión al nombre de la empresa educativa(‘TEC DE MONTERREY’). Más aún cuando me-diante el abundante material probatorio presen-tado ante INDECOPI hemos acreditado que nues-tra representada es un prestigioso instituto deestudios superiores, en donde estudian milesde personas de diversos países del mundo, conun reconocimiento mundial”.

Señala que “El Tribunal repite el error de laOficina de Signos Distintivos de considerar queel público consumidor va a confundir la marcaTEC DE MONTERREY y diseño con las marcas‘TEK’ y ‘TEK TOP’ de la empresa Johnson &Johnson que distinguen exclusivamente CEPI-LLOS DE DIENTES, siendo justamente estosproductos, los que nuestra representada haEXCLUÍDO de su distingue de productos”.

Observa que “Johnson & Johnson NO INTERPU-SO OBSERVACIONES contra la solicitud deregistro presentada ante INDECOPI. Si bien estehecho no determina que INDECOPI otorgue ódeniegue un registro, si (sic) evidencia que lacitada empresa no se opuso a la solicitud, dadoque la marca solicitada tiene notables diferen-cias, tanto gráficas, fonéticas como conceptua-les, con sus marcas registradas, y la marca denuestra representada no representa ningún ries-go de confusión, ni de asociación con las mar-cas denominativas TEK y TEK TOP”.

Indica que “los puntos a analizar son la co-nexión competitiva entre los productos y la simi-litud gráfica, fonética y conceptual entre los sig-nos”, y que, “(…) para el análisis de la confun-dibilidad debe tomarse en cuenta la CONFU-SIÓN VISUAL, CONFUSIÓN AUDITIVA y CON-FUSIÓN IDEOLÓGICA (…)”.

Finalmente, presenta una “Solicitud de interpre-tación pre-judicial por los Órganos JudicialesNacionales”, hace un estudio de esta institucióny requiere que se solicite “la Interpretación Per-judicial (sic) del Tribunal Andino del tema defondo del presente proceso, es decir, sobre laausencia de similitudes entre las marcas sub-litis (al grado de causar confusión ante el públi-co consumidor), la ausencia de conexión com-petitiva y riesgo de asociación entre los produc-tos que distinguen las marcas sub-litis, el análi-sis de confundibilidad a seguir en el presentecaso y la debida aplicación de los principalescriterios de análisis”.

c) Contestaciones a la demanda

El Instituto Nacional de Defensa de la Compe-tencia y de Protección de la Propiedad Intelec-tual, INDECOPI, del Perú no ha contestado a lademanda.

El Procurador de la República encargado de losasuntos judiciales del Ministerio de la Produc-ción no ha contestado a la demanda.

CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL

Que, de conformidad con la disposición contem-plada en el artículo 32 del Tratado de Creacióndel Tribunal, en correspondencia con lo previstoen los artículos 4, 121 y 2 del Estatuto, este


Tribunal es competente para interpretar por víaprejudicial las normas que integran el ordena-miento jurídico de la Comunidad Andina;

Que, las solicitudes de interpretación prejudicialformuladas por los Órganos Judiciales Naciona-les se encuentran sometidas al cumplimientode los requisitos determinados en el artículo125 del Estatuto del Tribunal de Justicia de laComunidad Andina;

Que, a pesar de que el oficio Nº 1087-05/1°S.T.EC.A/CSJL, de 17 de enero de 2007, nocontiene los requisitos dispuestos por el artícu-lo 125 del Estatuto del Tribunal, se ha acompa-ñado una copia de las piezas procesales consi-deradas relevantes en esta causa, las cualessirven de sustento a la petición de interpreta-ción y de las cuales se deriva la informaciónnecesaria a efectos de que el Tribunal puedarendir la interpretación solicitada; y,

Que, la solicitud de interpretación prejudicialfue admitida a trámite por auto de 6 de junio de2007.

2. NORMAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICOCOMUNITARIO A SER INTERPRETADAS

La Primera Sala Transitoria Especializada en loContencioso Administrativo de la Corte Superiorde Justicia de Lima ha solicitado la interpreta-ción prejudicial “sobre el tema de fondo delpresente proceso, es decir la ausencia de simi-litudes entre las marcas sub litis (al grado decausar confusión ante el público consumidor),el análisis de confundibilidad a seguir en elpresente caso y la debida aplicación de losprincipales criterios de análisis”.

El Tribunal estima que procede la interpretaciónde los artículos correspondientes a la Decisión486 de la Comisión de la Comunidad Andina, envirtud de que la solicitud relativa al registro delsigno “TEC DE MONTERREY & DISEÑO”, hasido presentada el 21 de octubre de 2003, estoes, en vigencia de la Decisión 486 referida.

Por tanto, con fundamento en la potestad quederiva del artículo 34 del Tratado de Creacióndel Tribunal, se considera pertinente interpretar,de oficio, el ordenamiento jurídico sustancialaplicable a la solicitud en referencia, a saber,los artículos 134, 136 literal a), 143 y 150 de laDecisión 486 de la Comisión de la ComunidadAndina.

En consecuencia, los textos de las normas aser interpretadas son los siguientes:

DECISIÓN 486

(…)

DE LOS REQUISITOS PARA EL REGISTRODE MARCAS

“Artículo 134.- A efectos de este régimenconstituirá marca cualquier signo que seaapto para distinguir productos o servicios enel mercado. Podrán registrarse como marcaslos signos susceptibles de representacióngráfica. La naturaleza del producto o servicioal cual se ha de aplicar una marca en ningúncaso será obstáculo para su registro.

Podrán constituir marcas, entre otros, lossiguientes signos:

a) las palabras o combinación de palabras;

b) las imágenes, figuras, símbolos, gráficos,logotipos, monogramas, retratos, etique-tas, emblemas y escudos;

c) los sonidos y los olores;

d) las letras y los números;

e) un color delimitado por una forma, o unacombinación de colores;

f) la forma de los productos, sus envases oenvolturas;

g) cualquier combinación de los signos o me-dios indicados en los apartados anterio-res”.

(…)

“Artículo 136.- No podrán registrarse comomarcas aquellos signos cuyo uso en el co-mercio afectara indebidamente un derecho detercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una mar-ca anteriormente solicitada para registro oregistrada por un tercero, para los mismosproductos o servicios, o para productos oservicios respecto de los cuales el uso dela marca pueda causar un riesgo de confu-sión o de asociación”;

(...)


DEL PROCEDIMIENTO DE REGISTRO

(…)

“Artículo 143.- El solicitante de un registrode marca podrá pedir que se modifique lasolicitud en cualquier momento del trámite.Del mismo modo podrá pedir la corrección decualquier error material.

Asimismo, la oficina nacional competente po-drá sugerir al solicitante modificaciones a lasolicitud en cualquier momento del trámite.Dicha propuesta de modificación se tramitaráde conformidad con lo establecido en el ar-tículo 144.

En ningún caso la modificación podrá impli-car el cambio de aspectos sustantivos delsigno o la ampliación de los productos o ser-vicios señalados inicialmente en la solicitud.

Si las normas nacionales lo permiten, se po-drán establecer tasas para la solicitud demodificación”.

(…)

“Artículo 150.- Vencido el plazo establecidoen el artículo 148, o si no se hubiesen pre-sentado oposiciones, la oficina nacional com-petente procederá a realizar el examen deregistrabilidad. En caso se hubiesen presen-tado oposiciones, la oficina nacional compe-tente se pronunciará sobre éstas y sobre laconcesión o denegatoria del registro de lamarca mediante resolución”.

(…)

3. CONSIDERACIONES

El Tribunal procede a realizar la interpretaciónprejudicial solicitada, para lo cual analizará as-pectos relacionados con: Concepto de marca;Los elementos constitutivos de una marca; cla-ses de marcas: marcas denominativas com-puestas y mixtas; impedimentos para el regis-tro de una marca: la identidad y la semejanza;riesgo de confusión o de asociación: directa eindirecta; reglas para realizar el cotejo marcario;procedimiento relativo a las modificaciones a lasolicitud inicial, examen de registrabilidad: con-cesión o denegación del registro; conexión com-petitiva entre productos:

3.1. CONCEPTO DE MARCA Y ELEMENTOSCONSTITUTIVOS

La Decisión 486, en su artículo 134, define a lamarca como “cualquier signo que sea apto paradistinguir productos o servicios en el mercado.Podrán registrarse como marcas los signos sus-ceptibles de representación gráfica”.

Para Chavanne y Bursa marca “es un signosensible colocado sobre un producto o acompa-ñado a un producto o a un servicio y destinado adistinguirlo de los productos similares de loscompetidores o de los servicios prestados porotros”. 2

La marca es un bien inmaterial constituido porun signo conformado por palabras o combina-ción de palabras, imágenes, figuras, símbolos,gráficos, etc., que, susceptibles de representa-ción gráfica, sirvan para distinguir en el mercadoproductos o servicios, a fin de que el consumi-dor o usuario medio los identifique, valore, dife-rencie y seleccione sin riesgo de confusión oerror acerca del origen o la calidad del productoo del servicio.

La doctrina ha reconocido, en atención a laestructura del signo, algunas clases de marcas,como las denominativas, las gráficas y las mix-tas. En el marco de la Decisión 486 se puede,sin embargo, constatar la existencia de otrasclases de signos, diferentes a los enunciados,como los sonidos, los olores, los colores, la for-ma de los productos, sus envases o envolturas,etc., según consta detallado en el artículo 134de la mencionada Decisión.

Los elementos constitutivos de una marca

El requisito de perceptibilidad, que estaba ex-presamente establecido en la Decisión 344, estáimplícitamente contenido en la definición delartículo 134, toda vez que un signo para quepueda ser captado y apreciado, es necesarioque pase a ser una expresión material identifi-cable, a fin de que al ser aprehendida por me-dios sensoriales y asimilada por la inteligencia,penetre en la mente de los consumidores ousuarios.

2 Citados por BERTONE, Luis Eduardo y CABANELLASDE LAS CUEVAS, Guillermo. DERECHO DE MARCAS.Marcas, Designaciones y Nombres Comerciales. TomoI. Editorial Heliasta SRL. Argentina. 1989. pp 15-16.


La representación gráfica y la distintividad sonlos requisitos expresamente exigidos en la De-cisión 486 como elementos esenciales de unamarca.

La susceptibilidad de representación gráfica con-siste en expresiones o descripciones realiza-das a través de palabras, gráficos, signos mix-tos, colores, figuras etc., de tal manera que suscomponentes puedan ser apreciados en el mer-cado de productos.

El signo tiene que ser representado en formamaterial para que el consumidor, a través de lossentidos, lo perciba, lo conozca y lo solicite. Latraslación del signo del campo imaginativo desu creador hacia la realidad comercial, puededarse por medio de palabras, vocablos o deno-minaciones, gráficos, signos mixtos, notas, co-lores, etc.

La característica de distintividad es fundamentalque reúna todo signo para que sea susceptiblede registro como marca; lleva implícita la posibi-lidad de identificar unos productos o unos servi-cios de otros, haciendo viable de esa manera ladiferenciación por parte del consumidor. Es en-tonces distintivo el signo cuando por sí solosirva para diferenciar un producto o un serviciosin que se confunda con él o con sus caracterís-ticas esenciales o primordiales.

3.2. CLASES DE MARCAS: marcas denomi-nativas compuestas y mixtas

La doctrina ha reconocido varias clases de mar-cas, como las denominativas, las gráficas y lasmixtas, en atención a la estructura del signo.En este contexto, el Tribunal considera conve-niente examinar lo concerniente a las marcasdenominativas compuestas y mixtas, por corres-ponder a las clases de los signos en conflicto.

Las marcas denominativas llamadas tambiénnominales o verbales, utilizan expresiones acús-ticas o fonéticas, formadas por una o varias le-tras, palabras o números, individual o conjunta-mente estructurados, que integran un conjuntoo un todo pronunciable, que puede o no tenersignificado conceptual. Este tipo de marcas sesubdividen en: sugestivas que son las que tie-nen una connotación conceptual que evoca cier-tas cualidades o funciones del producto identifi-cado por la marca; y, arbitrarias que no mani-fiestan conexión alguna entre su significado y la

naturaleza, cualidades y funciones del productoque va a identificar.

Dentro de los signos denominativos están lossignos denominativos compuestos, que son losintegrados por dos o más palabras. Al respecto,el Tribunal ha establecido que: “No existe prohi-bición alguna para que los signos a registrarseadopten, entre otras, cualquiera de estas for-mas: se compongan de una palabra compuesta,o de dos o más palabras, con o sin significaciónconceptual, con o sin el acompañamiento de ungráfico (...)”. 3

En el supuesto de solicitarse el registro comomarca de un signo denominativo compuesto,caso que haya de juzgarse sobre el riesgo deconfusión de dicho signo con una marca previa-mente registrada, habrá de examinarse espe-cialmente la relevancia y distintividad de losvocablos que formen parte de aquel signo y node esta marca, resultando que no habrá riesgode confusión “cuando los vocablos añadidos alos coincidentes están dotados de la suficientecarga semántica que permita una eficaciaparticularizadora que conduzca a identificar elorigen empresarial evitando de este modo queel consumidor pueda caer en error” (Proceso 13-IP-2001, ya citado). En consecuencia, “De exis-tir un nuevo vocablo en el segundo signo quepueda claramente lograr que las semejanzasentre los otros términos queden diluidas, el sig-no sería suficientemente distintivo para ser re-gistrado”. 4

Las marcas mixtas se componen de un ele-mento denominativo (una o varias palabras) y unelemento gráfico (una o varias imágenes). Lacombinación de estos elementos, al ser aprecia-dos en su conjunto, produce en el consumidoruna idea sobre la marca que le permite diferen-ciarla de las demás existentes en el mercado.

Sin embargo, al efectuar el cotejo de estasmarcas se debe identificar cuál de estos ele-mentos prevalece y tiene mayor influencia en la

3 Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. N° 677,de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”. TRIBU-NAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

4 Proceso 14-IP-2004, publicado en la G.O.A.C. Nº 1082,de 17 de junio de 2004, marca “LUCKY CHARMS”, ci-tando al Proceso 21-IP-98, publicado en la G.O.A.C. N°398, de 22 de diciembre de 1998, marca “SUPER SACMANIJAS (mixta)”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LACOMUNIDAD ANDINA.


mente del consumidor, si el denominativo o elgráfico.

El elemento denominativo es, como norma ge-neral, en las marcas mixtas, el más relevante,aunque sin descartar que en algunos casospueda ser más importante el elemento gráfico.

Comparación entre los signos en controver-sia

El Juez Consultante, al realizar la comparaciónentre marcas denominativas compuestas y mix-tas, debe identificar cuál de los elementos pre-valece y tiene mayor influencia en la mente delconsumidor, si el denominativo o el gráfico; pues,de acuerdo a la doctrina especializada, “en elanálisis de una marca mixta hay que esforzar-se por encontrar la dimensión más característi-ca de la misma: la dimensión que con mayorfuerza y profundidad penetra en la mente delconsumidor; y que, por lo mismo, determina laimpresión general que la marca mixta va a sus-citar en los consumidores”. 5

En consecuencia, si en la marca predomina elelemento verbal, debe procederse al cotejo delos signos aplicando las reglas que para esepropósito ha establecido la doctrina; y, si porotro lado, en la marca mixta predomina el ele-mento gráfico frente al denominativo, en princi-pio, no habría lugar a la confusión entre lasmarcas, pudiendo éstas coexistir pacíficamenteen el ámbito comercial.

3.3. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO DEUNA MARCA

La identidad y la semejanza

La legislación andina ha determinado que nopueden ser objeto de registro como marca, lossignos que sean idénticos o similares entre sí,conforme lo establece el literal a) del artículo136, materia de esta interpretación prejudicial.

Este Tribunal al respecto ha señalado:

“La marca tiene como función principal la deidentificar los productos o servicios de un fa-

bricante, con el objeto de diferenciarlos delos de igual o semejante naturaleza, pertene-cientes a otra empresa o persona; es decir,el titular del registro goza de la facultad deexclusividad respecto de la utilización delsigno, y le corresponde el derecho de oponer-se a que terceros no autorizados por él haganuso de la marca”. 6

Ha enfatizado además en sus pronunciamientoseste Órgano acerca del cuidado que se debetener al realizar el estudio entre dos signos paradeterminar si entre ellos se presenta el riesgode confusión o de asociación. Esto, por cuantola labor de determinar si una marca es confundi-ble con otra, presenta diferentes matices y com-plejidades, según que entre los signos en pro-ceso de comparación exista identidad o simili-tud y según la clase de productos o de serviciosa los que cada uno de esos signos pretendadistinguir. En los casos en los que las marcasno sólo sean idénticas sino que tengan por ob-jeto individualizar unos mismos productos o ser-vicios, el riesgo de confusión sería absoluto.Cuando se trata de simple similitud, el examenrequiere de mayor profundidad, con el objeto dellegar a las determinaciones en este contexto,así mismo, con la mayor precisión posible.

El Tribunal observa también que la determina-ción de la confundibilidad corresponde a unadecisión del funcionario administrativo o, en sucaso, del juzgador, quienes, han de establecer-la en base a principios y reglas que la doctrina yla jurisprudencia han sugerido, a los efectos deprecisar el grado de confundibilidad, la que pue-de ir del extremo de la similitud al de la identi-dad.

La jurisprudencia de este Órgano JurisdiccionalComunitario, basándose en la doctrina, ha se-ñalado que para valorar la similitud marcaria y elriesgo de confusión es necesario, en términosgenerales, considerar los siguientes tipos desimilitud:

La similitud ortográfica que emerge de la co-incidencia de letras entre los segmentos a com-pararse, en los cuales la secuencia de vocales,

5 FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos: “Fundamentos del De-recho de Marcas”; Madrid, Editorial Montecorvo S.A.,pp. 239 y 240.

6 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000,G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPOVERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDADANDINA.


la longitud de la o las palabras, el número de sí-labas, las raíces, o las terminaciones comunes,pueden inducir en mayor grado a que la confu-sión sea más palpable u obvia.

La similitud fonética se presenta entre signosque al ser pronunciados tienen un sonido simi-lar. La determinación de tal similitud depende,entre otros elementos, de la identidad en la síla-ba tónica o de la coincidencia en las raíces oterminaciones; sin embargo, deben tenerse tam-bién en cuenta las particularidades de cadacaso, con el fin de determinar si existe la posibi-lidad real de confusión entre los signos confron-tados.

La similitud ideológica se produce entre sig-nos que evocan la misma o similar idea, quederiva del contenido o del parecido conceptualde los signos. Por tanto, cuando los signos re-presentan o evocan una misma cosa, caracte-rística o idea, se estaría impidiendo al consumi-dor distinguir una de otra.

3.4. RIESGO DE CONFUSIÓN O DE ASOCIA-CIÓN: directa e indirecta

Este Órgano Jurisdiccional, en su jurispruden-cia, ha manifestado que no es necesario que elsigno solicitado para registro induzca a error alos consumidores, sino que es suficiente la exis-tencia del riesgo de confusión para que se con-figure la irregistrabilidad.

El Tribunal ha sostenido que “La confusión enmateria marcaria, se refiere a la falta de clari-dad para poder elegir un bien de otro, a la quepuedan ser inducidos los consumidores por noexistir en el signo la capacidad suficiente paraser distintivo”. 7

Para establecer la existencia del riesgo de con-fusión o de asociación será necesario determi-nar si existe identidad o semejanza entre lossignos en disputa, tanto entre sí como en rela-ción con los productos o servicios distinguidospor ellos, y considerar la situación de los con-sumidores o usuarios, la cual variará en funciónde los productos o servicios de que se trate.

El Tribunal ha sostenido que la identidad o lasemejanza de los signos puede dar lugar a dostipos de confusión: la directa, caracterizadaporque el vínculo de identidad o semejanza in-duce al comprador a adquirir un producto o usarun servicio determinado en la creencia de queestá comprando o usando otro, lo que implica laexistencia de un cierto nexo también entre losproductos o servicios; y la indirecta, caracteri-zada porque el citado vínculo hace que el con-sumidor atribuya, en contra de la realidad de loshechos, a dos productos o dos servicios que sele ofrecen, un origen empresarial común. 8

Los supuestos que pueden dar lugar al riesgode confusión entre varios signos y los productoso servicios que cada una de ellos ampara, se-rían los siguientes: (i) que exista identidad entrelos signos en disputa y también entre los pro-ductos o servicios distinguidos por ellos; (ii) oidentidad entre los signos y semejanza entrelos productos o servicios; (iii) o semejanza en-tre los signos e identidad entre los productos yservicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y tam-bién semejanza entre éstos. 9

En lo que respecta a los ámbitos de la confu-sión el Tribunal ha sentado los siguientes crite-rios: “El primero, la confusión visual, la cual ra-dica en poner de manifiesto los aspectos orto-gráficos, los meramente gráficos y los de for-ma. El segundo, la confusión auditiva, en dondejuega un papel determinante, la percepción so-nora que pueda tener el consumidor respecto dela denominación aunque en algunos casos vis-tas desde una perspectiva gráfica sean diferen-tes, auditivamente la idea es de la misma deno-minación o marca. El tercer y último criterio, esla confusión ideológica, que conlleva a la perso-na a relacionar el signo o denominación con elcontenido o significado real del mismo, o mejor,en este punto no se tiene en cuenta los aspec-tos materiales o auditivos, sino que se atiende ala comprensión, o al significado que contiene laexpresión, ya sea denominativa o gráfica”. 10

7 Proceso 85-IP-2004, sentencia de 1 de septiembre de2004, marca: “DIUSED JEANS”. TRIBUNAL DE JUSTI-CIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

8 Proceso 109-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº914, de 1 de abril de 2003, marca: “CHILIS y diseño”.TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

9 Proceso 82-IP-2002, publicado en la G.O.A.C. Nº 891,de 29 de enero de 2003, marca: “CHIP’S”. TRIBUNALDE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

10 Proceso 48-IP-2004, citando al Proceso 13-IP-97, pu-blicado en la G.O.A.C. Nº 329, de 9 de marzo de 1998,marca: “DERMALEX”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LACOMUNIDAD ANDINA.


3.5. REGLAS PARA REALIZAR EL COTEJOMARCARIO

Este Órgano Jurisdiccional ha acogido en sujurisprudencia las siguientes reglas originadasen la doctrina para realizar el cotejo entre mar-cas:

Regla 1.- La confusión resulta de la impre-sión de conjunto despertada por las marcas.

Regla 2.- Las marcas deben examinarse su-cesivamente y no simultáneamente.

Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las seme-janzas y no las diferencias que existen entrelas marcas.

Regla 4.- Quien aprecie el parecido debecolocarse en el lugar del comprador presuntoy tener en cuenta la naturaleza de los produc-tos. 11

Acerca de la utilidad y aplicación de estos pará-metros técnicos, el tratadista Breuer Moreno hamanifestado:

“La primera regla y la que se ha consideradode mayor importancia, es el cotejo en conjun-to de la marca, criterio que se adopta paratodo tipo o clase de marcas.

Esta visión general o de conjunto de la marcaes la impresión que el consumidor mediotiene sobre la misma y que puede Ilevarle aconfusión frente a otras marcas semejantesque se encuentren disponibles en el comer-cio.

En las marcas es necesario encontrar la di-mensión que con mayor intensidad penetraen la mente del consumidor y determine asíla impresión general que el distintivo causaen el mismo.

La regla de la visión en conjunto, a más deevitar que sus elementos puedan ser fraccio-nados en sus partes componentes para com-parar cada componente de una marca con loscomponentes o la desintegración de la otra

marca, persigue que el examen se realice abase de las semejanzas y no por las diferen-cias existentes, porque éste no es el caminode comparación utilizado por el consumidorni aconsejado por la doctrina.

En la comparación marcaria, y siguiendo otrocriterio, debe emplearse el método de un co-tejo sucesivo entre las marcas, esto es, nocabe el análisis simultáneo, en razón de queel consumidor no analiza simultáneamentetodas las marcas sino lo hace en forma indi-vidualizada. El efecto de este sistema recaeen analizar cuál es la impresión final que elconsumidor tiene luego de la observación delas dos marcas. Al ubicar una marca al ladode otra se procederá bajo un examen riguro-so de comparación, no hasta el punto de‘disecarlas’, que es precisamente lo que sedebe obviar en un cotejo marcario.

La similitud general entre dos marcas no de-pende de los elementos distintos que aparez-can en ellas, sino de los elementos semejan-tes o de la semejante disposición de esoselementos”. 12

3.6. PROCEDIMIENTO PARA EL EXAMEN DEREGISTRABILIDAD

Modificación a la solicitud inicial

El artículo 143 de la Decisión 486 de la Comi-sión de la Comunidad Andina atribuye al peticio-nario del registro de un signo como marca lafacultad de pedir a la oficina nacional competen-te que se modifique su solicitud inicial.

A propósito de la disposición prevista en el ar-tículo mencionado, el Tribunal fijó los siguientescriterios:

“(…) una solicitud de registro de marca con-tiene dos clases de elementos o aspectos:unos que se estiman substanciales y otrosque se estiman accesorios. Los primeros noson susceptibles de modificación, es decir,son inamovibles dentro de la tramitación (cam-bios esenciales de los elementos del signo

11 BREUER MORENO, Pedro C. “TRATADO DE MARCASDE FÁBRICA Y DE COMERCIO”, Editorial Robis, BuenosAires, Pág. 351 y ss.

12 Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000,G.O.A.C. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca:“CAMPO VERDE”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LACOMUNIDAD ANDINA.


comprendido en la solicitud de registro). Unamodificación de esa naturaleza en cualquiermomento del trámite, constituiría una solici-tud nueva, independiente de la primera, suje-ta al procedimiento de registro inicial y deter-minante, para efectos del derecho de priori-dad, de una nueva fecha de presentación.

Los aspectos accesorios o secundarios quepudiere contener la solicitud inicial para elregistro de un signo, tales como tamaño, tipode letra en algunos casos, faltas ortográficaso mecanográficas, dirección del solicitante,supresión de algún elemento genérico o se-cundario de la denominación o, en general,todos aquellos que al cambiarse no alteren elaspecto general del signo solicitado, pueden,en cambio, ser modificados, sin que estosignifique la presentación de una nueva soli-citud, sino la continuación de la inicial. Esrequisito de procedibilidad de estos cambiosque ellos no denoten para el público la pre-sencia de un signo diferente en sus aspectosesenciales, al contenido en una primera soli-citud de registro.

(…) De lo antes dicho se concluye que siluego de presentada la solicitud inicial, seeliminan o limitan los productos o serviciosque identificará el signo solicitado, esta mo-dificación será de carácter secundario y enconsecuencia susceptible de ser tomada encuenta por la administración”. 13

De la referencia señalada se destaca que:

• El solicitante puede modificar su solicitud deregistro del signo a instancia de la autoridadcompetente o motu propio.

• Dicha modificación no es absoluta, sino con-dicionada a que no se cambie aspectossustantivos del signo o amplíe los productoso servicios señalados inicialmente en la soli-citud de registro.

Resulta necesario abordar los siguientes temas:

• ¿La interesada puede modificar la solicituden cualquier estado del trámite?

• ¿La modificación se puede realizar al interpo-ner un recurso administrativo contra el actoadministrativo que negó el registro del signo?

En relación con el tiempo durante el cual elpeticionario puede pedir que se modifique su so-licitud, el artículo mencionado no hace referen-cia a este respecto. Debe interpretarse que lopodrá hacer en cualquier momento del trámite.

Este Tribunal, en su jurisprudencia, ha hecholas siguientes consideraciones: “(…) La limita-ción o restricción adquiere mayor importanciacuando luego que de la publicación de la solici-tud se presentan observaciones, y éstas pue-den referirse a la existencia de signos anterio-res registrados o solicitados para iguales o se-mejantes productos de la misma o diferenteclase, y con la limitación que haga el peticiona-rio de los productos a protegerse con su marcadesaparezcan o queden insubsistentes las ra-zones de la observación (…) el observante ac-ceda a la inscripción de la marca. Igual criteriodebería adoptarse para cualquier momento enque se presente la restricción o limitación deproductos, sea que la marca anterior abarquetodos los productos de una misma clase o unasola parte de ellos. Por el hecho de que el pe-ticionario restrinja o excluya los productos con-tenidos en la solicitud no se presume que elsigno pueda ser aceptado como marca. La ad-ministración analizará el contenido global de loshechos materia del procedimiento y el cumpli-miento de los elementos esenciales que debereunir el signo y la posibilidad de que pueda ono ser registrado”. 14

El artículo 143, por otra parte, en su segundoinciso determina que la Oficina Nacional Com-petente podrá, en cualquier momento de la tra-mitación, sugerir al peticionario, modificacionesa la solicitud. Dicho requerimiento se tramitará,en todo caso, de conformidad con lo determina-do en el artículo 144 que establece, que si delanálisis realizado por la Oficina Nacional Com-petente apareciera que alguno de los requisitosformales no se ha cumplido, debe notificárseleal peticionario para que en un plazo de sesenta(60) días, siguientes a la notificación, subsanedicha irregularidad.

13 Proceso 104-IP-2003, sentencia dictada el 29 de oc-tubre de 2003, publicada en la G.O.A.C. N° 1015, de 27de noviembre de 2003. Marca: “BSCH mixta”. TRIBU-NAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

14 Proceso 20-IP-95, sentencia dictada el 16 de octubrede 1996, publicada en la G.O.A.C. N° 236, de 26 denoviembre de 1996, caso: “MONO”. TRIBUNAL DE JUS-TICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


En relación al tema de que si la modificación sepuede realizar al interponer un recurso adminis-trativo contra el acto administrativo que negó elregistro del signo, este Tribunal ha manifestadoque si bien es cierto que la norma no disponenada al respecto, por tratarse de un tema estric-tamente procesal del derecho interno, cuya re-gulación puede variar en las normas adjetivas delos países miembros, le corresponderá al JuezConsultante evaluar la oportunidad de la modifi-cación en relación con la regulación de los re-cursos en vía administrativa.

El tercer inciso del aludido artículo 143 determi-na que las modificaciones no podrán estar dirigi-das al cambio de aspectos sustantivos del sig-no, ni a la ampliación de los productos o servi-cios que constituyan su objeto.

Y, finalmente, el inciso cuarto de la disposicióncitada, remite a la norma nacional de los PaísesMiembros la posibilidad de establecer tasas quegraven la petición de modificaciones. Cabe rei-terar, por virtud del principio de primacía de lanorma comunitaria, que “las legislaciones inter-nas de cada país no podrán establecer exigen-cias, requisitos adicionales o dictar reglamenta-ciones que de una u otra manera entren enconflicto con el derecho comunitario andino orestrinjan aspectos esenciales regulados por élde manera que signifiquen, por ejemplo, unamenor protección a los derechos consagradospor la norma comunitaria”. 15

En conclusión, la eliminación o limitación de losproductos que identificará el signo solicitado,efectuada luego de presentada la solicitud ini-cial, es una modificación de carácter secunda-rio de conformidad a lo establecido en el artículo143 de la Decisión 486.

3.7. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD: Con-cesión o denegación del registro

El artículo 148 de la Decisión 486 dispone queen el caso en que se hayan presentado oposi-ciones la oficina nacional competente notificaráel hecho al solicitante para que, dentro de los30 días siguientes, haga valer sus argumenta-ciones y, si lo considera necesario, presente

pruebas. La oficina nacional competente, a soli-citud de parte, otorgará 30 días de plazo adicio-nal para presentar pruebas que sustenten lacontestación.

Por otro lado, el artículo 150 de la Decisión 486determina que “Vencido el plazo establecido enel artículo 148, o si no se hubiesen presentadooposiciones, la oficina nacional competente pro-cederá a realizar el examen de registrabilidad.En caso (sic) se hubiesen presentado oposicio-nes, la oficina nacional competente se pronuncia-rá sobre éstas y sobre la concesión o denegato-ria del registro de la marca mediante resolución”.

Por consiguiente, a la Oficina Nacional Compe-tente le corresponde realizar el examen deregistrabilidad, el que es obligatorio y debe lle-varse a cabo aún en el caso de que no hubiesensido presentadas oposiciones; en consecuen-cia, la Autoridad Competente en ningún casoqueda eximida de realizar el examen de fondopara conceder o negar el registro. En el caso deque sean presentadas oposiciones, la oficinanacional competente se pronunciará acerca deellas así como acerca de la concesión o de ladenegación del registro solicitado.

Al respecto este Tribunal ha manifestado:

“La existencia de oposiciones comprometemás aún al funcionario respecto de la realiza-ción del examen de fondo, pero, la inexisten-cia de las mismas no lo libera de la obliga-ción de practicarlo; esto, porque el objetivode la norma es el de que dicho examen seconvierta en etapa obligatoria dentro del pro-ceso de concesión o de denegación de losregistros marcarios.” 16

Debida motivación

Parte del artículo 150 de la Decisión 486 señalaque: “En caso (sic) se hubiesen presentadooposiciones, la oficina nacional competente sepronunciará sobre éstas y sobre la concesión odenegatoria del registro de la marca medianteresolución”. Esta resolución tiene que ser, ne-cesariamente, motivada en debida forma y, ade-más, debe expresar, en su pronunciamiento, losfundamentos en los que se basa para emitirlos.

15 Proceso 10-IP-94, sentencia dictada el 17 de marzode 1995, publicada en la G.O.A.C. N°. 177, del 20 deabril del mismo año. TRIBUNAL DE JSUTICIA DE LACOMUNIDAD ANDINA.

16 Proceso 16-IP-2003, sentencia de 12 de marzo de2003, publicada en la G.O.A.C. Nº 916, de 2 de abril de2003. Marca: “CONSTRUIR Y DISEÑO”. TRIBUNAL DEJUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.


Acerca de los actos administrativos referentes ala concesión o a la denegación de registrosmarcarios este Tribunal ha manifestado:

“(...) requieren de motivación para su validez;pero si, además, la obligación de motivarviene impuesta legalmente -en el presentecaso por la misma norma comunitaria, deprevalente aplicación- debe entonces formarparte de aquél y, además, como lo ha expre-sado la jurisprudencia de este Tribunal Andino,podría quedar afectada de nulidad absoluta laresolución que los contenga si por inmotiva-ción lesiona el derecho de defensa de losadministrados”. 17

3.8. CONEXIÓN COMPETITIVA

Sobre este tópico la doctrina ha elaborado algu-nas pautas o criterios que pueden llevar a esta-blecer o fijar cuándo se da la conexión competi-tiva entre los productos.

El hecho de que los productos posean finalida-des idénticas o afines podría constituir un indi-cio de conexión competitiva entre ellos, pues talcircunstancia podría dar lugar a que se les ha-llase en el mismo mercado.

En criterio del tratadista Carlos Fernández Novoa,para determinar la conexión competitiva entrelos productos diferenciados por los signos con-frontados, el aspecto fundamental a tomar enconsideración es la finalidad o aplicaciones usua-les de los productos. Igualmente, señala el au-tor, los criterios para determinar si a través de lafinalidad de los productos hay o no conexióncompetitiva, siendo éstos dos; el primero: elprincipio de la intercambiabilidad de los mis-mos, que tiene que ver con el hecho de si losconsumidores consideren sustituibles, para lasmismas finalidades, los productos enfrentados;y, el segundo, el de complementariedad, quealude a la circunstancia de que el uso de un pro-ducto pueda suponer el necesario uso del otro,o que sin un producto no puede utilizarse elotro, es decir, que los productos sean comple-mentarios o vayan a utilizarse conjuntamente. 18

El Tribunal ha acogido como criterios identifica-dores de la presencia de dicha conexión lossiguientes:

a) La inclusión de los productos en una mismaclase del nomenclator

b) Canales de comercializaciónc) Medios de publicidad idénticos o similaresd) Relación o vinculación entre productose) Uso conjunto o complementario de productosf) Partes y accesoriosg) Mismo género de los productosh) Misma finalidadi) Intercambiabilidad de los productos

El Tribunal considera que deben ser aplicadoslos criterios referidos anteriormente y que pue-den conducir a establecer cuándo se da la co-nexión competitiva entre los productos.

También deberá considerarse la clase de con-sumidor o usuario y su grado de atención al mo-mento de diferenciar, identificar y seleccionar elproducto. Esto a su vez se encuentra relaciona-do con el grado de atención que presta la perso-na al momento de realizar su elección, lo quedependerá del tipo de consumidor, a saber, con-forme a la doctrina: a) el profesional o experto,b) elitista y experimentado, c) el consumidormedio.

A juicio del Tribunal, “el consumidor al que debetenerse en cuenta para establecer el posibleriesgo de confusión entre dos marcas, es el lla-mado ‘consumidor medio’ o sea el consumidorcomún y corriente de determinada clase de pro-ductos, en quien debe suponerse un conoci-miento y una capacidad de percepción corrien-tes (...)”. 19

Con base en estos fundamentos,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LACOMUNIDAD ANDINA

CONCLUYE:

1. Un signo puede ser registrado como marca,cuando distingue productos o servicios en elmercado y reúne el requisito de ser suscep-17 Proceso 35-IP-98, sentencia de 30 de octubre de

1998. G.O.A.C. Nº 422, de 30 de marzo de 1999.Marca: “GLEN SIMON”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LACOMUNIDAD ANDINA.

18 FERNÁNDEZ Novoa, Carlos; Fundamentos ob. cit. p.p.242 - 246.

19 Proceso 09-IP-94. Sentencia del 24 de marzo de1995, Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Co-munidad Andina, Tomo IV, p. 97, caso “DIDA”.


tible de representación gráfica, de conformi-dad con lo establecido por el artículo 134 dela Decisión 486 de la Comisión de la Comu-nidad Andina. Esa aptitud se confirmará si elsigno, cuyo registro se solicita, no se encuen-tra comprendido en ninguna de las causalesde irregistrabilidad determinadas por los ar-tículos 135 y 136 de la mencionada Deci-sión. La distintividad del signo presupone superceptibilidad por cualesquiera de los senti-dos.

2. Los signos denominativos compuestos sonlos que se encuentran integrados por dos omás palabras, con o sin significación con-ceptual. Los signos mixtos, por su parte, secomponen de un elemento denominativo (unao varias palabras) y un elemento gráfico (unao varias imágenes).

En la comparación entre marcas mixtas, debetenerse presente cuál es el elemento queprevalece o predomina sobre el otro, es de-cir, encontrar la dimensión que con mayorfuerza y profundidad penetra en la mente delconsumidor. Por regla general, en los signosmixtos predomina el elemento denominativo,que es la expresión de la palabra como me-dio idóneo para requerir el producto o elservicio deseados; exigiéndose que en talescasos, no se presente confusión al ser reali-zado el cotejo marcario, como condición queposibilita la coexistencia de los signos en elmercado.

3. No son registrables los signos que, según loprevisto en el artículo 136, literal a) de lareferida Decisión 486, y en relación con de-rechos de terceros, sean idénticos o se ase-mejen a una marca anteriormente solicitadapara registro o registrada para los mismosservicios o productos o, para productos oservicios respecto de los cuales el uso de lamarca pueda causar en el público un riesgode confusión o de asociación. De ello resul-ta, que no es necesario que el signo solicita-do para registro induzca a error o a confusióna los consumidores, sino que es suficientela existencia del riesgo de confusión paraque se configure la prohibición de irregistra-bilidad.

4. El riesgo de confusión o de asociación debe-rá ser analizado por la Autoridad NacionalCompetente o por el Juez, según correspon-

da, sujetándose a las reglas de comparaciónde signos.

5. El artículo 143 de la Decisión mencionadaregula, por un lado, la facultad del peticiona-rio de modificar su solicitud inicial de regis-tro, determinando que ella sólo procede enaspectos secundarios, relativos a la descrip-ción de la marca o, en su caso, a la elimina-ción o restricción de los productos o de losservicios principalmente especificados.

Establece, por otro lado, la facultad de la Ofi-cina Nacional Competente, para requerir alpeticionario la introducción de modificacio-nes a su solicitud de registro, aplicando des-de luego para ese propósito, el trámite fijadopor el artículo 144 de la Decisión 486.

Finalmente, dicha modificación dependerá delo dispuesto por el Derecho interno de losPaíses Miembros la posibilidad de que talreforma se realice al interponer un recursoadministrativo contra la denegación del re-gistro del signo.

6. La Oficina Nacional Competente, hayan sidoo no presentadas oposiciones, realizará obli-gatoriamente el examen de registrabilidad,de manera previa a conceder o negar el re-gistro de una marca, debiendo comunicar sudecisión al peticionario por medio de resolu-ción debidamente motivada.

7. Para llegar a determinar la similitud entredos marcas, se ha de considerar también loscriterios que permiten establecer la posibleconexión competitiva existente entre los pro-ductos amparados por las mismas. Deberátenerse en cuenta en ese contexto, en prin-cipio, que al no existir conexión entre losproductos que protegen, la similitud de lossignos no impediría el registro de la marcaque se solicite.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado deCreación del Tribunal de Justicia de la Comuni-dad Andina, el Juez Nacional consultante, alemitir el fallo en el proceso interno Nº 1746-2005, deberá adoptar la presente interpretación.Así mismo deberá dar cumplimiento a las pres-cripciones contenidas en el párrafo tercero delartículo 128 del Estatuto vigente.

Notifíquese al Juez consultante mediante copiacertificada y remítase copia a la Secretaría Gene-


ral de la Comunidad Andina, para su publicaciónen la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Olga Inés Navarrete BarreroPRESIDENTA (E)







Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú

sumario tribunal de justicia de la comunidad...

Documents