propiedad intelectual chile
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INTRODUCCIÓN AL DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL
30/07/12
1. INTRODUCCIÓN
1.1.CONCEPTOS GENERALES, DESARROLLO Y ALCANCE DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL EN LA ÉPOCA CONTEMPORÁNEA
Donde sea que veamos, estamos rodeados de Propiedad Intelectual (“PI”) en cuanto
responden a la materialización de ideas, muchas de las cuales surgen para satisfacer
necesidades. Actualmente todo tiene marcas e incluso el diseño de los diversos productos
está amparado por la PI. De hecho, su expansión ha llegado al punto en que la imagen de
ciertas celebridades, tales como jugadores de fútbol, pueden ser protegidas por PI1.
Esta expansión de la PI ha llegado al punto de sucintar nuevos tipos de conflicto y
competencia empresarial. De ahí que actualmente hay problemas entre Apple y Samsung
con respecto al diseño industrial de sus celulares, alegando el primero que Samsung habría
“invadido” su espacio de propiedad intelectual. Esto implica reconocer además que la PI
está muy ligada a la Libre Competencia y, particularmente, a la Competencia Desleal por la
forma en que impacta en la publicidad y la imagen de cada competidor.
Con respecto a las personas involucradas, la PI siempre tiene como contraparte un
Estado que reconoce lo que se ha creado y está dispuesto a otorgarle derechos amparados
constitucionalmente a los creadores, sobre los cuales se podrá comerciar como cualquier
otro derecho real. Destaca así la distinción entre propiedad intelectual dura, en que el
Estado no hace más que reconocer lo existente, y propiedad industrial en que el creador
debe pedir al Estado que se protejan sus derechos.
A su vez, la PI se relaciona con la libertad humana, ya que busca proteger el derecho a
solucionar problemas y avanzar o progresar libremente. La libertad es, por lo tanto,
presupuesto y causa de la creación humana2. Esto se vuelve incluso más evidente con
respecto a las distintas manifestaciones artísticas (incluyendo las arquitectónicas), todo lo
cual nos sirve para concluir que, en una sociedad libre, no hay límites a la imaginación. De
ahí que en las sociedades libres, el Estado tenderá a proteger la PI, destinando recursos
para ello, tanto respecto de la propiedad industrial como de la propiedad intelectual dura.
Así, por ejemplo, el estado de California subsidió e incentivó que empresas innovadoras se
instalaran en Silicon Valley. En menor escala, lo mismo pasa cuando el Estado organiza
obras de Teatro o da subsidios a diversas manifestaciones de creación artística, tales como
películas.
En definitiva, el Estado busca crear una cadena virtuosa, de forma que la innovación y
desarrollo (“I+D”) parezca cada vez más atractiva a la mayor cantidad de gente, de forma
1
1 Esto pasa en los juegos de video en que se usa la imagen de ciertos deportistas.
2 Nuevamente destaca la relación entre los artículos 19 N°21 y el 19 N° 24 y 25 de la CPR.
tal que se le destinen cada vez más recursos. En lo personal, creo que esto se ve
potenciado por un crecimiento exponencial de la innovación, toda vez que cada idea puede
servir de base o premisa para varias otras ideas. Asimismo, el crecimiento exponencial de
la población permite que surjan más ideas más rápido.
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El valor de la I+D se vuelve evidente cuando se acepta que contribuye al bienestar
social satisfaciendo necesidades de forma más eficiente y permitiendo a los integrantes
de una sociedad dedicar más tiempo a otras actividades como la filosofía y las artes. En
este proceso de desarrollo la PI toma un lugar importantísimo, toda vez que incentiva el
progreso.
Todo comienza con una necesidad de expresar una forma de percibir el mundo, una
necesidad de solucionar un problema o la necesidad de diferenciarse de competidores. Es
aquí cuando toma la PI toma relevancia al otorgar derechos a quienes crean para
apropiarse de su creación. El Estado, por su parte, puede enfrentarse a este fenómeno de
distintas formas. Podría, por ejemplo, determinar que cualquier obra o creación es de
todos, como sucedía en Cuba o la Unión Soviética; o bien podría otorgar derechos de
propiedad a quienes crean sobre su creación. Esto último se justifica para fomentar el
proceso creativo, ya que quien crea pone un esfuerzo e invierte recursos importantes en
crear. De ahí que la PI permite capitalizar el esfuerzo de quien crea e innova y, por esa
vía, contribuye al desarrollo social.
En todo caso, estos derechos de propiedad están por esencia sujetos a un plazo, en virtud
del renombrado principio de libre circulación de los bienes. Así, en materia de marcas, por
ejemplo, quien no renueva una marca por un tiempo determinado la pierde; mientras que
en materia de patentes, éstas se vuelven públicas una vez transcurrido un plazo
determinado.
Ejemplo: la PI en los juegos olímpicos.
En este caso, hay PI e innovación tanto en las marcas de las olimpiadas en sí (“Londres
2012”), como en las marcas auspiciantes de los deportistas, la tecnología de la ropa e
implementos (las garrochas ahora son de carbón y no de bambú), los planos y diseño de
los estadios e incluso en la ceremonia inaugural en cuanto manifestación artística.
Ver http://www.london2012.com/about-us/our-brand/using-the-brand/
ELEMENTOS. Por una parte tenemos:
- Un artista, un científico, etc. alguien que necesita expresa su visión, o alguien
que se ve enfrentado a un problema y encuentra una solución, o una persona que
actua dentro del comercio y necesita distinguir sus productos de los que tengan sus
competidores.
- El E° tienen un interés que cada vez mas gente haga cosas, asi que la ley que
busca el modo de apropiación de esta obra de arte, o etc, una apropiación del
dominio siempre por un tiempo determinado
- El tiempo determinado.. De modo que pueda ser dueño de esa invención/
desarrollo pero, por un tiempo determinado – esto es asi porque:
2
- es necesario que los bs fluyan. Es importante que las personas renueven
las marcas.
- tb existen los derecho morales, que son perpetuos e inalienables.
Discusión EEUU vs. Europa.
- Capitalización de un esfuerzo, e incrementar el valor de ese desarrollo (ya sea
una patente o marca comercial)
COMPARACIÓN ENTRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y EL DESARROLLO DE LOS
PUEBLOS:
-Población.
-Desarrollo cultural.
-Desarrollo económico.
Comparación con los países europeos y el desarrollo cultural Nivel, medios, clima,
historia, política y la pelea con las necesidades básicas
Desarrollo de las industrias y la economía, y la capacidad de crear un producto diferente y
resolver un problema hasta crear un imperio.
Leyes en Chile no definen propiedad industrial, tampoco los tratados.
Convenio de Estocolmo que crea el WIPO, donde se presentó una lista de derechos que
forman la propiedad intelectual: obras literarias, interpretaciones de artistas, fonogramas,
radiodifusión, invenciones, nombres y denominaciones comerciales, protección contra la
competencia desleal y todos los demás derechos científicos, literarios y artísticos
Las leyes chilenas no definen propiedad intelectual, al igual que los tratados
internacionales. El convenio de Estocolmo que establece la creación de la OMPI, tampoco
la establece. Pero consta en acta que los estados firmantes levantaron una lista de temas y
derechos que forman y son la PI.
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INTRODUCCIÓN
¿Por qué hacer una ley especial? ¿Qué es lo que Lo que busca la propiedad intelectual o la
propiedad industrial? Es una exclusividad sobre la creación de un producto o servicio.
Busca proteger a un creador. Por otro lado al obtener el derecho por parte del Estado, ese
creador va a tener uso exclusivo que puede pasar a terceros mediante la concesión de
licencias. Impide que derechos no autorizados utilicen ese derecho. Se otorgan acciones
legales para que el Estado condene al infractor y eventualmente pague indemnizaciones de
perjuicios.
La propiedad intelectual además de marcas, protege patentes y diseños.
- Las patentes buscan proteger una invención. La forma cómo funciona el producto.
- Las marcas protegen la forma en que se presenta el producto al mercado.
- Los diseños protegen la forma externa que no se relaciona con el proceso propiamente
tal.
La patente es una solución a un problema que alguien tiene en el mundo. Hay un
investigador que se pone a pensar en la forma de resolverlo.
Denominación de origen
Busca asociar un producto determinado con un lugar determinado. Se asume que un
producto a adquirido determinadas características por provenir de un lugar.
- Ej: Champagne -> Cuatro regiones de Francia, al norte.
Hay una exigencia y una regulación muy estricta para decir que un determinado producto
proviene de un lugar.
Las grandes denominaciones de origen son los franceses.
En Chile hay denominaciones de origen que se relacionan con el vino como el “Valle de
Colchahua”.
Hay un conflicto con el uso de la denominación “Pisco”. Conflicto con Perú. Es la
denominación de origen más antigua, aproximadamente de los años 40. Las uvas deben
venir del Valle Limarí, Copiapó, Choapa y Elqui.
Hace poco se aceptó en Chile el Limón de Pica como denominación de origen.
De acuerdo a la doctrina sólo debe ser una región o una comuna o provincia pero no un
país completo.
Tiene también por objeto informar a la gente la procedencia. El principal objeto de la
propiedad intelectual e industrial es informar.
Derechos de Autor
La ley protege el derecho de autor desde que se crea. Y su validez va jugarse en materia
de prueba. La prueba de testigos en mucho de estos casos no es atingente.
No busca identificar necesariamente un producto o un servicio sino que busca proteger las
obras del ingenio humano. Busca proteger las obras del intelecto humano.
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A diferencia de las marcas, tengo que hacer un trámite, presentar una solicitud, pagar un
impuesto, las cuales tengo que interactuar con la INAPI.
Las obras de la creación de los autores se protegen por el sólo hecho de crearse, no es
necesario registrarlo, pero debo probarlo. El registro tiene valor probatorio. No es un
derecho registral (como las marcas y patentes que requieren de un acto de autoridad, de
una resolución).
Protege diversas creaciones como libros, cuadros, trabajos de investigación, softword,
planos de arquitectura, poesía, música, etc..
Publicidad Comparativa
* Imagen de local de Burger King en que Ronald Mac Donald sale comprando una
hamburguesa (tapado sólo por un abrigo y un gorro y sale de espaldas, pero se le asoma
el pelo rojo de payaso y los calcetines a rayas y zapatos rojos).
¿Puede hacerse o es un aprovechamiento de marcas? Nada es blanco y negro y hay que
fijarse en las sutilezas (como el hecho que sale de espaldas y no hay un logo expreso que
identifique al personaje).
Patentes
La patente es la solución a un problema de la industria. Duran 20 años. Luego de que los
remedios, por ejemplo pasen ese plazo de 20 años, todos pueden hacerlos, y nacen los
remedios genéricos.
Por problema de industria se entiende cualquier problema que se da en el mundo de los
negocios en general, de la producción.
Patentar significa proteger la solución, dar el derecho exclusivo sobre la investigación,
producción, solución de problema, etc..
Marcas
Muchas de las cosas protegidas por la propiedad intelectual se relacionan con la publicidad
y el marketing.
No existe una marca mundial, la marca tiene que ser registrada en cada uno de los países
donde quiere ser protegida.
Una vez que la marca se registra, vienen dos elementos adicionales:
a. La protección de la marca.
- Control de falsificaciones, copias, con el objeto de sacarlas del mercado.
b. Licenciamiento de marcas.
- Para publicitar la marca se empiezan a hacer contratos con personajes famosos
(de televisión, deportistas, actores, modelos, etc..).
Ej: Caso de un auto Ferrari de carreras que tiene varias marcas sobre éste. Una de las que
lleva es una imagen abstracta que representa a malboro (que se asemeja a un código de
barra, pero que no lleva ni letras ni imágenes de cigarros), con lo que se saltó la
prohibición legal de no publicitar ni alcohol ni cigarros en el deporte.
Las marcas se registran en clases. Cuando se registra una marca, no se registra para todos
los productos en el mercado sino para un producto en especial.
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- Ej: Coca – cola -> bebidas.
Se han agrupado mundialmente a través de tratados y convenios los productos y servicios
en 45 clases. Por lo que en el caso anterior de Malboro, nada dice que la marca está
registrada para el producto cigarro, por lo que no se puede controlar.
Otros relacionados pero que no son propiamente propiedad intelectual
1. Nombres de dominio.
Internet es una base global de servidor que partió en EEUU y que se desarrolló con motivo
de defensa en época de la Guerra Fría. Una vez terminada la Guerra Fría, le buscaron un
uso comercial a esta creación y a mediados de los años 90 se desarrolló el internet.
Los nombres de dominio son direcciones que están asociados a números IP, que es un
número, avalado por un sistema técnico que asigna letras a los números y con esto se da
una dirección escrita que lleva a las direcciones de internet.
ICAAN -> Regula la asignación de los nombres de dominio, por los cuales se han creado
dos niveles de nombres de dominio:
a. Nombre de dominio genérico “Punto” org, gob, com, net, edu, etc...
- Org -> Fundaciones y sociedades sin fines de lucro.
b. Nombre de dominio secundario -> Terminación según país (ar, esp, uk, cl, etc..).
Se relaciona con la propiedad intelectual cuando personas compran nombres de dominio de
marcas establecidas para luego venderlas a las empresas famosas. Aún cuando un nombre
de dominio no es una marca, se estableció un sistema de solución de controversias.
ICAAN, organismo que regula la asignación de los nombres de dominio, hay 2 niveles:• Mundiales: .com, .org, .net, .edu. Son los primarios o genéricos.• Nacionales: .cl, .ar, .br. Son secundarias. Tienen el objeto de hacer
referencia a los respectivos países.
Es muy común que gente pida nombres de dominio correspondiente a marcas. Ej.: en la
Serena, un grupo de estudiantes se dedicaron a pedir el nombre de dominio de todas las
marcas mundiales. Esto hizo que colapsara el sistema (que era muy primitivo), y llevó a
que se buscara una fórmula para defender estas marcas. Se estableció un sistema de
solución de controversias. Es por esto que vamos a hablar de la denominación de dominio.
El hecho de tener el nombre de dominio uc.cl, no te hace dueño de la marca UC.
**ELEMENTOS DE UNA PATENTE
1) Problema (técnico / s. solución)
2. Solución real
3) Reconocimiento que hace el estado: otorgamiento de derechos
4) Plazo: por un tiempo determinado que pone la ley, sin posibilidad de renovarlo. 20
años. Durante ese periodo el titular de la patente tiene todos los derechos
exclusivos y excluyentes y los 3ros no pueden usar la patente sin el permiso
respectivo.
5) Uso común o dominio publico
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1.1.BREVE RESEÑA HISTÓRICA
1.1.1. EVOLUCIÓN EN EL ESCENARIO MUNDIAL
Los beneficios inherentes a la posibilidad de apropiarse y capitalizar lo creado ya eran
reconocidos por los comerciantes de la edad media, quienes rotulaban sus productos para
diferenciarse de sus competidores y hacer sus productos más atractivos. Eventualmente,
esto se va “juridizando”, dictándose leyes que fomentan la PI que defendieran a los que
crean e innovan. Esto permitió, por ejemplo, imprimir libros sin que sea necesario
copiarlos para que salgan más libros más rápido, incrementando sustancialmente la
capacidad creativa de la sociedad.
En el siglo XV, con la construcción de la catedral de Florencia, el arquitecto Filippo
Brunelleschi creó una embarcación que servía para transportar bloques de mármol por mar.
Se le concedió así la primera patente comercial conocida con tal de que pudiera capitalizar
su esfuerzo, incentivando a quienes buscaban soluciones creativas e innovadoras a los
problemas sociales. En definitiva, lo que se concedió era un verdadero monopolio para usar
un determinado invento, pudiendo obviamente el autor permitir a otros valerse de su
invento mediante el otorgamiento de licencias.
Así, el año 1474 se crea la primera ley moderna de patentes en Venecia, ESTATUTO DE
PATENTE DE VENECIA el objetivo era precisamente atraer a Venecia gente creadora e
innovadora otorgándole estos premios a la creación de forma similar a lo que actualmente
sucede en Silicon Valley. Además, esta ley ya tenía buena parte de los elementos que
tiene una ley de PI moderna. Así, por ejemplo, exigía que la creación sea una novedad,
que sea original, que tenga un objeto público, y que no sea posible para otra persona crear
un objeto igual o que se parezca al que se trata de patentar sin el permiso o ayuda de
quien busca inscribirla. También habla de monopolio temporal (10 años), de licencias y de
protección.
Elementos modernos:
- Originalidad. El artificio debe ser nuevo, ingenioso y original
- Obligación registro público (divulgación, humanidad)
- No será posible para otro hombre crear un objeto que se le parezca sin
autorización del que inventa por un período de 10 años. Monopolio temporal (hoy se
concede por 20 años)
- Licencias o permisos del dueño hacia terceros
- Prohibición de copiar
En 1555, en Francia, el rey Enrique II dicta una ley de patentes en que se establece el
procedimiento para su otorgación, exigiendo al inventor describir lo que él inventó y
argumentar la conveniencia de su invención.
7
La otra gran potencia europea era Inglaterra, la que en 1624 el rey Jaime I abolió los
monopolios, dictando una nueva ley, el Statute of Monopolies, en que se establece la
patente de invención como un monopolio particular relacionado con la técnica y la
tecnología.
En el reinado de la reina Ana (1702 - 1714) se dicta el llamado Estatuto de Ana que es la
primera ley de derecho de autor o copyright inglesa y que destaca porque ya se había
inventado la imprenta y se hacía necesario regular la forma en que se repartirían las ideas
en el mundo. Este estatuto también destaca por establecer la obligación para quien quiera
obtener una patente de invención de describir la misma toda vez que por ser este
monopolio esencialmente temporal, se corría el riesgo de que se alterara la invención una
vez vencido, de modo que había que dejar constancia de ella3.
En Estados Unidos la PI nace ya cuando este país se componía de las 13 colonias en que
cada colonia tenía tribunales o cortes a cargo de conceder y crear derechos de autor y
“monopolios” (v. gr. patentes). Así, en 1641, la Corte de Massachusetts otorga la primera
patente de Estados Unidos a Samuel Winston por un nuevo procedimiento de producción
de sal. En 1646 también se otorgó un monopolio por 14 años a Joseph Jenks Jr. para
construir molinos de agua con un innovador motor. Posteriormente, en 1797, James
Madison y Charles Cotesworth Pinckney propusieron agregar la regulación de derechos de
autor a la Constitución. La primera ley de patentes norteamericana fue promulgada en
1790.
Todo este proceso culmina con el Convenio de París 1883 y el Convenio de Berna de 1886.
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1.1.2. EVOLUCIÓN EN CHILE
En Chile, la Constitución de 1833 es el primer cuerpo normativo en tratar la propiedad
industrial, garantizando a los inventores la propiedad exclusiva de su invención. Así, el
artículo 152 de esa Constitución establecía que Todo autor o inventor tendrá la propiedad
esclusiva de su descubrimiento, o producción por el tiempo que le concediere la lei; i si
ésta exijiere su publicación, se dará al inventor la indemnización competente.
Posteriormente, el año 1834 se dicta la primera ley de derechos de autor llamada ley
sobre propiedad literaria y artística, que prescribía que para entrar en el goce de los
derechos concedidos…no se necesita título alguno del Gobierno, y bastará que
depositándose previamente tres ejemplares de la obra en la biblioteca pública de Santiago,
se anuncie en el frontispicio a quien pertenezca. El depósito de la obra en la biblioteca
pública de Santiago, se justificaba atendido que permitía dar fecha cierta a la invención,
sin perjuicio que esta ley ya establecía que el autor es dueño de su creación desde que
efectivamente la crea.
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3 “De nada sirve la biblioteca si le sacan páginas a los libros o manipulan su contenido”.
En 1838 “surgiría un primer esbozo de institucionalidad en esta materia”4 al crearse la
Sociedad Nacional de Agricultura y Colonización, la que eventualmente se encargaría
del registro de las marcas.
Por otro lado, en 1840 se promulgó la primera ley de patentes, otorgándose la primera
patente ese mismo año.5
En 1874 se abre formalmente el primer registro de marcas registrándose la primera
marca comercial, Santa Rosa de los Andes, en 1877.
En 1925. Toda esta difusa normativa cambió radicalmente en 1925 con la dictación de la
primera ley de propiedad intelectual, el Decreto Ley 588 que comprende, unifica y
deroga toda la normativa anterior.
En 1931, DFL 291. Debido a la gran cantidad de modificaciones introducidas,
esta ley sería posteriormente refundida en el DFL 291 de 1931 y,
DFL 298, vigente hasta 1991. Se refunde el DFL 291 y queda el DFL 298 como
el principal cuerpo normativo que regula la PI en nuestro país.
En 1991 se dicta la ley 19.039 de Propiedad Industrial que reemplaza el DL
958 y está actualmente vigente.
En 1996, la ley 19.039 fue reformada por la ley 19.996 con el fin de adecuar la
legislación de 1991 a lo acordado en diversos TLC suscritos por Chile esta década
En 2007 vuelve a ser reformada por la ley 20.160 que agregó nuevos conceptos
como marcarcas colectivas, sonoras, etc.
En 1970 se dicta la ley 17.336, actualmente vigente, sobre Propiedad Intelectual, y se
crea el Departamento de Derechos Intelectuales que tendría a cargo el depósito de
estas creaciones.
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4 http://www.memoriachilena.cl/temas/index.asp?id_ut=propiedadindustrialenchile
5 “La primera patente de invención fue la otorgada al doctor Andrés Blest, por su introducción a Valparaíso de un “método para hacer ron en Chile”. El 26 de octubre de 1840, en tanto, se le concedió a Federico Green y Cia. Una patente para “uso de la máquina y taladros para establecer en el país los “pozos artesianos”. Más adelante –con fecha 11 de noviembre de ese mismo año- el arquitecto e inventor inglés Juan Stevenson se le concedió de por vida la patente de una “Máquina y procedimiento para beneficiar toda clase de metales de plata por amalgamación”. También en el decenio de 1840 se entregaron diversas concesiones para la fabricación de cristales, tejidos de algodón, betunes de todos colores, aceite vegetal y de linaza, ladrillos para construir hornos y una máquina para reducir los lavaderos de oro, entre otras invenciones.” (http://www.memoriachilena.cl/temas/dest.asp?id=propiedadindustrialenchile1840).
En 1971, Clasificación de Niza. Chile adoptó la Clasificación Internacional de Productos
y Servicios establecida en virtud del Arreglo de Niza de 1957.
En 1973, DL 211. Influyó sustancialmente al regular la protección de la libre
competencia en nuestro país.
1991- 2007. Ley PI, ver mas arriba.
El año 2009, el Departamento de Propiedad Industrial se transforma en el Instituto
Nacional de Propiedad Industrial (INAPI). El principal objetivo de esta reforma fue darle
mayor autonomía al INAPI respecto del Ministro de Economía, particularmente en
materia financiera con tal que no dependa completamente de la ley de presupuestos.
2009, PCT. Chile adopta el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (Patent
Cooperation Treaty o “PCT” por sus siglas en inglés)
2010, TLT. Chile adopta el Tratado sobre el Derecho de Marcas (Trademark Law Treaty o
“TLT” por sus siglas en inglés) que busca unificar firmas notariales y dar otras facilidades
formales de registro. No obstante, la adopción de estos tratados ha generado problemas,
dado que la autoridad ha dictado resoluciones contradictorias con su espíritu.
Asimismo, desde el punto de vista internacional, Chile ha suscrito tb:
- el Convenio de París de 1833,
- el Convenio de Berna de 1886,
- el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con
el Comercio de la OMC (“ADPIC” o “TRIPS”, por sus siglas en inglés)6
- y diversos Tratados de Libre Comercio que contribuyen a regular la materia.
Cabe destacar además diversas formas de incentivo y financiamiento de la innovación tales
como el FONDECYT7, la CONICYT8 y la recientemente dictada ley de I+D que pretende
dar ciertos incentivos tributarios a la innovación.
COMPARACIÓN ENTRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y EL DESARROLLO DE LOS
PUEBLOS:
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6 Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights.
7 Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico.
8 Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica.
-Población.
-Desarrollo cultural.
-Desarrollo económico.
Comparación con los países europeos y el desarrollo cultural Nivel, medios, clima,
historia, política y la pelea con las necesidades básicas
Desarrollo de las industrias y la economía, y la capacidad de crear un producto diferente y
resolver un problema hasta crear un imperio.
Leyes en Chile no definen propiedad industrial, tampoco los tratados.
Convenio de Estocolmo que crea el WIPO, donde se presentó una lista de derechos que
forman la propiedad intelectual: obras literarias, interpretaciones de artistas, fonogramas,
radiodifusión, invenciones, nombres y denominaciones comerciales, protección contra la
competencia desleal y todos los demás derechos científicos, literarios y artísticos
Las leyes chilenas no definen propiedad intelectual, al igual que los tratados
internacionales. El convenio de Estocolmo que establece la creación de la OMPI, tampoco
la establece. Pero consta en acta que los estados firmantes levantaron una lista de temas y
derechos que forman y son la PI.
*. No obstante, lo más relevante del desarrollo en la legislación de Propiedad Intelectual es
cómo esta impacta directamente el desarrollo del país que la adopta. Esto parece haber
influido en la proliferación de músicos y autores en Italia y Alemania, y en el surgimiento
de un Steve Jobs, un McDonald’s y un Starbucks en EEUU. Asimismo, es sorprendente
como surgen marcas de productos existentes que se diferencian y se convierten en
verdaderos imperios.
Todo esto es posible gracias al orden establecido por la legislación de PI. Esto influye, por
ejemplo, en como regulan los contratos de franchizing las relaciones comerciales, como se
comportan los mozos de un restaurant e incluso la transferencia de tecnología. Llama la
atención que en China se presentaron más de 1.000.000 solicitudes de patentes, lo que
refleja que hay fe en las patentes como vehículo de progreso. De hecho, el número de
patentes presentadas parece estar directamente ligada al desarrollo económico.
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2. EL SISTEMA LEGAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL EN CHILE
La legislación actual no define qué es la PI. No obstante los estados firmantes que dieron
origen a la OMPI formularon una lista de temas y de derechos que conforman la PI, aunque
sin establecer un concepto. Esta lista comprende las obras literarias, artistas o científicas,
las interpretaciones de los artistas, las invenciones en todos los campos de la actividad
humana, los descubrimientos científicos, las marcas de fábrica, de comercio y de servicio,
la protección contra la competencia desleal, entre otros relativos a materias industriales,
científicas, literarias y artísticas. De forma similar, nuestras leyes buscan solucionar los
mismos problemas que identificó la OMPI.
Así, las primeras fuentes de normativa de Propiedad Industrial son la Constitución y el
Código Civil. Además, hay diversas leyes especiales como las ya mencionadas leyes
17.336 sobre Propiedad Intelectual, 19.039 sobre Propiedad Industrial e incluso la ley
19.342 sobre Derechos de Obtentores de Nuevas Variedades Vegetales, así como sus
reglamentos respectivos.
2.1.CONSTITUCIÓN
Nuestra CPR garantiza diversos derechos que, de forma directa o indirecta, dicen relación
con la propiedad intelectual. Entre ellos, pueden enumerarse los sgts:9
1) N°12: libertad de expresión
2) Libertad para desarrollar actividades económicas (19 N°21);
3) Derecho a la propiedad (19 N°23);
4) Derecho de propiedad (19 N°24) ; y
5) N°22: no discriminación económica
6) Derecho a la protección de las creaciones (19 N°25).
De todos estos derechos, no cabe duda que el más importante respecto de nuestro objeto
de estudio es éste último, por cuanto establece de forma más directa la protección de la
propiedad intelectual.
Artículo 19.- La Constitución asegura a todas las personas:
25º.- La libertad de crear y difundir las artes, así como el derecho del autor sobre sus
creaciones intelectuales y artísticas de cualquier especie, por el tiempo que señale la
ley y que no será inferior al de la vida del titular.
El derecho de autor comprende la propiedad de las obras y otros derechos, como la
paternidad, la edición y la integridad de la obra, todo ello en conformidad a la ley.
Se garantiza, también, la propiedad industrial sobre las patentes de invención,
marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por
el tiempo que establezca la ley.
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9 A mi juicio, los derechos de exclusividad que otorga la PI se pueden justificar también por el derecho a la igual repartición de las cargas públicas, concebidos como una justa remuneración a un servicio que eventualmente beneficiará a toda la colectividad.
Será aplicable a la propiedad de las creaciones intelectuales y artísticas y a la
propiedad industrial lo prescrito en los incisos segundo, tercero, cuarto y quinto del
número anterior.
2. La consagración de estas normas por la CPR es sumamente importante, no sólo porque
es la Ley Suprema que rige por sobre todas las demás y sobre cualquier tratado
internacional, sino también por sus altos quorums de modificación (y su consiguiente
estabilidad) y porque permite su protección a través del recurso de protección. Asimismo,
serían aplicables a la propiedad intelectual las normas de regulación por ley (reserva legal)
y de expropiación.
2.2.CÓDIGO CIVIL
1. Las principales normas de propiedad industrial están consagradas en el Título 2 del Libro
II, que define el domino y la propiedad en los artículos 582, 583 y 584.
Art. 582. El dominio (que se llama también propiedad) es el derecho real en una
cosa corporal, para gozar y disponer de ella arbitrariamente; no siendo contra la ley o
contra derecho ajeno.
La propiedad separada del goce de la cosa, se llama mera o nuda propiedad.
Art. 583. Sobre las cosas incorporales hay también una especie de propiedad. Así, el
usufructuario tiene la propiedad de su derecho de usufructo.
Art. 584. Las producciones del talento o del ingenio son una propiedad de sus
autores.
Esta especie de propiedad se regirá por leyes especiales.
2. Según el profesor, la definición de dominio del artículo 582 es completamente aplicable
a la Propiedad Industrial, ya que, como veremos, quien tiene un derecho de PI puede usar,
gozar y disponer sobre su creación, así como separar la nuda propiedad y el uso y goce de
la misma a través, por ejemplo, de licencias.10
3. También sería aplicable a la Propiedad Intelectual lo dispuesto en el artículo 583 al
reconocer éste que sobre las cosas incorporales hay una especie de propiedad. No
obstante, y consecuente con la doctrina de Guzmán descrita en la norma precedente, me
parece que esto no es así. De hecho, el artículo 565 del Código Civil establece que son
cosas incorporales las que consisten en meros derechos, de modo que, salvo que en el
derecho de propiedad intelectual la creación protegida se identifique con el derecho que se
tiene sobre ella, tales no pueden ser consideradas cosas incorporales en un sentido
13
10 No obstante, no estoy de acuerdo con esta afirmación, atendido que dicho artículo define el dominio como un derecho real sobre una cosa corporal. Parece, por lo tanto, más correcta la solución propuesta por Alejandro Guzmán Brito para quien estos tres artículo establecen distintas especies de una propiedad genérica no tratada en el Código. Dicha propiedad genérica no sería un derecho, sino sólo alude al concepto de “propio” en contraposición a ajeno, es decir, a titularidad, siendo su nota distintiva la exclusividad de su dueño. [CITA]
estricto. A su vez, parece imposible que las creaciones del intelecto se identifiquen con el
derecho de propiedad intelectual atendido que, a lo menos en los casos de propiedad
industrial, es necesario el registro de la primera para acceder al segundo, presuponiéndola
al menos cronológicamente.
4. De ahí que, a mi juicio, el único artículo realmente aplicable a la propiedad intelectual es
el 584 que establece que las producciones del talento o del ingenio son una propiedad de
sus autores.11
2.3.LEYES ESPECIALES
2.3.1. LEY 17.336 SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL
Es así como, en cumplimiento del mandato establecido por el inciso final del artículo 584
antes transcrito, el artículo 1° de nuestra ley 17.336 ya consagra la protección de
creaciones literarias, artísticas y científicas.
Artículo 1°- La presente ley protege los derechos que, por el solo hecho de la
creación de la obra, adquieren los autores de obras de la inteligencia en los dominios
literarios, artísticos y científicos, cualquiera que sea su forma de expresión, y los
derechos conexos que ella determina.
El derecho de autor comprende los derechos patrimonial y moral, que protegen el
aprovechamiento, la paternidad y la integridad de la obra.
2.3.2. LEY 19.039 SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL
Asimismo, en cumplimiento del mismo mandato, el artículo 1° de nuestra Ley 19.039
establece que ella rige la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de propiedad
industrial para luego enumerar una serie de elementos que componen la propiedad
industrial y, en su último inciso, hacer una alusión a la competencia desleal y libre
competencia.
Artículo 1°.- Las normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos
de propiedad industrial, se regirán por la presente ley. Los derechos comprenden las
marcas, las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos y diseños
industriales, los esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados,
indicaciones geográficas y denominaciones de origen y otros títulos de protección que
la ley pueda establecer.
Asimismo, esta ley tipifica las conductas consideradas desleales en el ámbito de la
protección de la información no divulgada.
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11 De hecho, el que se haya considerado necesario agregar este artículo demuestra que el anterior era insuficiente para comprender los casos de propiedad intelectual.
DERECHO DE PRIORIDAD.
* DERECHO DE PRIORIDAD ART. 4 EL CONVENIO:
- Es un derecho de primera clase, quien tiene un derecho de prioridad gozará de una
plazo prioritario para registrar.
- Requisitos: haber depositado regularmente una solicitud de registrabilidad exigida en
el país y por este solo hecho se gozará de prioridad, no hay más requisitos
adicionales al solicitante sino que por el solo hecho de haber presentado
correctamente la solicitud ante el país.
- Deposito regular: es simplemente todo aquel que sea suficiente para acreditar la
fecha del depósito. Por lo que el depósito efectuado posterior de la unión en estos
otros países no podrá ser invalidado.
- Plazo de prioridad de 6 meses
- Una solicitud puede ser dividida.
MARCAS.
CONVENIO DE PARÍS: Derecho de prioridad; con el objeto de proteger a los solicitantes
de marcas y partiendo del principio de “first come first serve”, si yo solicito una marca en
una fecha determinada en Chile, y además quiero registrar esa marca en Perú y Bolivia, lo
más probable es que quiera ver como me va con la marca y si es aceptada, por lo que se
establece la posibilidad de solicitar esta misma marca dentro de un período de 6 meses en
otros países, considerándose la fecha de solicitud como la fecha del país original. Esto se
hace para evitar que se copien las marcas.
Convenio de Paris: establece excepciones a este principio.
Derecho de Prioridad, Proteger a los solicitantes de marcas que solicitan una marca en
otro país con anterioridad. Por ejemplo: si se solicita una marca el 01.01.12 en chile y
luego se solicita e Perú, está la posibilidad que dentro de 6 meses, para efectos legales va
para ser presentada en otro países e entenderá que la fecha de ingreso de la solicitud será
aquella en que fue realizada en Chile porque se pide con prioridad. Para el caso de las
solicitudes de la marca (diferente al caso de la oposición) Se be indicar que es un anexo de
la marca solicitada en el otro país., Para las patentes este plazo es de un año., Todo esto es
para evitar que se copie
PATENTES.
PRIORIDAD: art 34 ley remite a Convenio de París. Tratado PCT permite tramitar una
solicitud de patente de manera internacional, lo que permite ganar 18 meses más hasta
que se venza el plazo para patentar en los países individualmente. Total, 30 meses. Sólo
opera respecto de miembros del PCT. Además es útil ya que permite tener un examen
previo de la patente, el cual demora mínimo 12 meses en las oficinas. El único problema
de la solicitud PCT es el costo, aunque es menor al costo de patentar en cada país
individualmente.
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Art 4 CdP: se trata de un derecho de verdad. Requiere pocos requisitos, basta con
depositar la solicitud de patente en alguna de las oficinas de los países que correspondan.
Depósito regular: todo depósito que sea suficiente para determinar la fecha en la cual la
solicitud fue efectuada.
Una solicitud, cuando es compleja, puede ser dividida a petición del solicitante o de la
oficina de patentes respectiva.
Convenio de París: convenio moderno. Se firma el 20 de marzo de 1883. www.ompi.int.
Primera legislación comparada en materia de propiedad industrial. Países se dan cuenta
que se requiere protección para el desarrollo y que se puedan otorgar derechos para
fomentar el interés en el desarrollo de invenciones. Primer resultado del pensamiento
conjunto de personas de varios países. 174 países miembros. Chile entra el año 1991.
Empieza constituyendo una unión de Estados para la protección de la propiedad industrial
que se comprometen a regirse por esta norma. Es un piso mínimo que se les exige a los
países firmantes tanto para las nacionales de estos como para que lo extranjeros tengan
un trato igualitario. El ámbito del tratado abarca (art 2) un espectro amplio, regulando
todos los ámbitos del desarrollo y progreso.
PATENTE MUNDIAL. DERECHO DE PRIORIDAD.
Existe una serie de tratados internacionales que forman parte de ley en Chile en materia
de propiedad industrial. Algunas normas de la ley 19.039 establecen especie de
“ventanas” al exterior.
Existe actualmente presiones para establecer una patente mundial, internacional. De ser
esto así, se limitarían las autoridades nacionales a certificar y recibir las patentes. Esta
idea de una patente mundial choca con bastantes problemas (v.gr, problemas de
constitucionalidad)
En la actualidad patente mundial no existe, y los derechos que otorga cada país en materia
de patente son estrictamente territoriales.
Pese a esto, existen importantes esfuerzos en materia de propiedad intelectual de
armonizar las leyes, creando estándares mínimos de protección y procedimientos comunes.
Esfuerzos legislativos apuntan a que patente concedida en Bolivia tenga mismos
estándares que una concedida en EE.UU.
(Art. 33 Ley. 19039) establece requisito novedad, para ver si invención es nueva, y por
ende patentable, habrá que ir a mirar que pasa en los demás lugares del mundo.
Artículo 33.- Una invención se considera nueva, cuando no existe con anterioridad en el
estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido divulgado
o hecho accesible al público, en cualquier lugar del mundo, mediante una publicación en
forma tangible, la venta o comercialización, el uso o cualquier otro medio, antes de la
fecha de presentación de la solicitud de patente en Chile o de la prioridad reclamada según
el artículo 34.
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También quedará comprendido dentro del estado de la técnica, el contenido de las
solicitudes nacionales de patentes o modelos de utilidad tal como hubiesen sido
originalmente presentadas, cuya fecha de presentación sea anterior a la señalada en el
inciso precedente y que hubieren sido publicadas en esa fecha o en otra posterior.
Prioridad Convenio Paris: El (artículo 34) de la ley establece que en caso de que patente
sea solicitada previamente en extranjero, interesado tendrá prioridad por el plazo de un
año, contado desde fecha presentación en país de origen, para presentar una solicitud en
Chile (miembro de la Unión).
Artículo 34.- En caso que una patente haya sido solicitada previamente en el extranjero,
el interesado tendrá prioridad por el plazo de un año, contado desde la fecha de su
presentación en el país de origen, para presentar la solicitud en Chile.
Prioridad permite que si uno presente hace un año una solicitud de patente nace un
germen de Derecho. A partir de dicha fecha nacen Derechos que ley le otorga a solicitante
patente válidamente presentada en Chile. También le otorga derecho a que solicitud
presentada en Chile tenga ciertos derechos en el extranjero.
En virtud convenio de Paris, solicitud presentada dentro del año, por una ficción legal se
entiende que se presento a la fecha de la solicitud inicial. Por ende, para efectos de
estudiar el estado de técnica, se tomara en cuenta este desde el momento de fecha
presentación solicitud inicial. Toda solicitud que se presenta durante 12 meses entre
solicitud inicial y solicitudes siguientes presentadas en cualquier parte del mundo no
importa para efectos estudiar estado del arte.
Se busca lograr convencer al investigador que patentar puede ser conveniente y evitar que
se dedique solo a publicación de papers.
Derecho de Prioridad Convenio de Paris (1883) es un derecho de verdad.
Convenio de Paris habla de quien hubiere depositado una solicitud patente en algún país
unión va a tener un Derecho de Prioridad. Se deja a autoridad local determinar que una
solicitud sea válida para otorgar un Derecho de la prioridad. El único requisito es haber
solicitado la patente según las normas nacionales.
Derecho de Prioridad se otorga a todo depósito con valor de depósito nacional regular
(deposito suficiente para determinar fecha en que se presento solicitud de patente). Es
necesario saber quien fue el que llegó primero con solicitud.
Se entiende como deposito regular como todo deposito para determinar la fecha en el país
en que se trate.
El Convenio de Paris dice también que todo aquello que ocurra entre fecha prioridad y 12
meses siguientes no va a influir en solicitud presentada en extranjero.
Convenio establece que prioridad en materia de patente es de 12 meses y de 6 meses en
materia de marcas.
En caso de solicitud divisionales, éstas se sujetaran a la prioridad de la solicitud inicial/
madre, para efectos de determinar su fecha de presentación.
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18
13/08/12
3. MARCAS COMERCIALES
2.4.INTRODUCCIÓN
1. La relevancia de las marcas comerciales en el ámbito mercantil es evidente, ya que
buscan potenciar y asociar un producto, servicio o establecimiento a determinadas
características, status y cualidades que hacen que un consumidor las prefiera por
sobre sus competidores.
2. De ahí que las marcas, en principio, sólo se explican en un contexto de
competencia, ya que a falta de ésta, no habría necesidad de diferenciarse. De hecho, el
sistema de marcas exige que los consumidores tengan la posibilidad de elegir entre
distintas opciones de productos.
No obstante, hay ciertos monopolistas que igualmente buscan identificarse registrando
sus marcas. Es el caso, por ejemplo, de Aguas Andinas, que precisamente explota un
monopolio natural. En principio, parece irracional que un monopolista registre su marca,
atendidos los altos costos asociados. No obstante, el registro de una marca no sólo busca
proteger la marca en sí, sino que además resguarda los valores, ideas y otras cualidades
que comunica. Tales cualidades muchas veces sirven, más que para captar clientela, para
que el consumidor esté más a gusto consumiendo o se sienta más seguro y
respaldado.
3. Originalmente, las marcas se asociaron a los productores. Era el típico caso de un
artesano o un relojero que fabricaba sus productos en su casa, hasta que empezó a crecer
y contratar a más gente, en la medida que su producto se hacía más reconocido. De esta
manera, el producto se asoció a una marca, generalmente al apellido del productor,
relacionando al productor con el producto. Pasó, por ejemplo, con los autos Ford, que
lleva el nombre de su fundador, Henry Ford.
No obstante, con el desarrollo del comercio del mundo, la producción se ha desligado
del titular de la marca, es decir, no necesariamente el auto Ford lo hace la familia Ford,
sino que es muy probable que se produzca en otro lado, incluso fuera de EEUU. Así, por
ejemplo, la Coca Cola está hecha en Chile, con agua chilena, ingredientes chilenos,
operarios chilenos, etc. Lo mismo pasa con la ropa, tales como las zapatillas Nike en que
los consumidores no buscan que estén hechas en california; o con I-Pods y otros productos
tecnológicos que se fabrican en Vietnam, Taiwan y otros países asiáticos.
4. De ahí que existen licencias, es decir, contratos mediante los cuales el titular de una
marca habilita a un tercero para usarla. De ahí que muchas compañías extranjeras
registran sus marcas en nuestro país y otorgan licencias para que empresas chilenas las
comercialicen. Así pasa con McDonald’s en que Arcos Dorados, una empresa Mexicana,
tiene una licencia maestra que puede sub-licenciar en Latinoamérica. Esta es sólo una de
19
las tantas formas en que una empresa internacional puede estructurar el manejo de la
propiedad industrial de una empresa, sin perjuicio de lo cual cada empresa podrá
organizarse como estime conveniente.
Así entendido, el contrato de licencia es un acto jurídico mediante el cual el titular de
una marca autoriza a un tercero a usar una marca en las condiciones que
convengan entre ellos. Es distinto de un contrato de franquicia, siendo este más
sofisticado, al establecer además cómo se debe usar una marca y como se va a desarrollar
el concepto subyace en ella. Esto también pasa con McDonald’s contemplando sus
contratos de franquicia desde como se decoran los locales hasta como atienden los
empleados. Por eso, uno puede esperar que un McDonald’s en Puerto Montt entregue
prácticamente el mismo producto y servicio que uno en Santiago e incluso uno en otro
país.
5. Las marcas se diferencian de las patentes en que son el nombre del producto, mientras
que las patentes son soluciones innovadoras a problemas de industria. Así, por
ejemplo, hasta hace algunos años atrás, existían los teléfonos celulares pero uno
necesitaba un computador para meterse a internet. De ahí que alguien innovó
incorporando internet a los celulares (prácticamente fusionando lo que antaño eran
invenciones aparentemente independientes) siendo muy raro actualmente encontrar un
celular que no tenga la posibilidad de conectarse a internet. Si bien en este caso el
problema en sí estaba solucionado, al fusionar internet con los celulares se solucionó de
forma más eficiente.
6. Pero un sistema de protección de marcas presupone la posibilidad de infringirlo, dando
origen a infracciones marcarias tales como pegar etiquetas a productos que no
corresponden a la marca o copiar o emular colores de marcas prexistentes. También
podría haber una infracción en la publicidad comparativa en que es legítimo cuestionarse si
un competidor puede usar la marca de su competidor para hacer este tipo de publicidad.12
Actualmente, este tipo de infracciones pueden ser sometidas al conocimiento del TDLC,
pero más que nada se soluciona por aplicación de la Ley de Competencia Desleal.
Asimismo, está predominando el CONAR como forma privada de solución de conflictos.
20
12 Así sucedió, por ejemplo, con publicidad de Burger King que mostraba a Ronald McDonald comprando ahí. Este tema es complicado ya que ya es cuestionable hasta qué punto la publicidad comparativa implica un verdadero uso marcario, considerando además que en Chile la publicidad comparativa está permitida, en la medida que sea verídica.
ANTECEDENTES LEGALES DE LAS MARCAS
Al principio la marca estaba asociada directamente con el productor y hoy tiene una
relación indirecta. Ya que empresas de todo el mundo la producen, con las condiciones
exigidas por el dueño de la marca.
En Chile la primera vez que se habla de marcas en 1931, que hacía algunas referencias a
las marcas comerciales. Decreto Ley nº 958 que regulaba Marcas y Patentes del año 1931
(refundó el Decreto Ley 588 del año 1925 y el DFL 291).
El mandato legal que viene para proteger las marcas en Chile nace el (Art 19 nº 25) que le
otorga rango constitucional en el año 80.
25º.- La libertad de crear y difundir las artes, así como el derecho del autor sobre sus
creaciones
intelectuales y artísticas de cualquier especie, por el tiempo que señale
la ley y que no será inferior al de la vida del titular.
El derecho de autor comprende la propiedad de las obras y otros derechos, como la
paternidad, la edición y la integridad de la obra, todo ello en conformidad a la ley.
Se garantiza, también, la propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas
comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo
que establezca la ley.
Será aplicable a la propiedad de las creaciones intelectuales y artísticas y a la propiedad
industrial
lo prescrito en los incisos segundo, tercero, cuarto y quinto del número anterior, y
Condorito, René Ríos vendió sus derechos de autor a dos compañías distintas hasta treinta
años después de su muerte. Una para el Merchandising y otra para la continuación de la
revista.
Se entiende que el derecho de autor dura 70 años. Estos años viene de una presión de
EEUU por sus personajes de Disney. Cambiar los personajes a marca salía carísimo, por lo
que se amplió el plazo y hoy en día Disney está registrando la mayoría de sus personajes
como marca.
Ley 19.039 Propiedad Industrial (1991).
- Marcas.
- Patentes.
- Modelos de Utilidad.
- Dibujos y diseños industriales.
- Esquemas de trazado o topografías de los circuitos integrados.
- Secretos Empresariales y de la información presentada a la autoridad para la obtención
de registros o autorizaciones sanitarias.
- Indicaciones geográficas y denominaciones de origen.
21
Ley 17.336 Derechos de Autor (1970)
(Art 1).
Artículo 1° La presente ley protege los derechos que, por el solo hecho de la creación de
la obra, adquieren los autores de obras de la inteligencia en los dominios literarios,
artísticos y científicos, cualquiera que sea su forma de expresión, y los derechos conexos
que ella determina.
El derecho de autor comprende los derechos patrimonial y moral, que protegen el
aprovechamiento, la paternidad y la integridad de la obra.
El derecho de autor tiene dos caras:
a. El derecho patrimonial. -> Explotación material de la obra.
b. El derecho moral. -> Derecho de reconocimiento de paternidad de la obra.
Derechos conexos -> Derechos son explotados por terceros. Derecho como ejecutante. La
ejecución está protegida por los derechos de autor.
Hoy en día las copias son mucho más sofisticadas, se copian las formas, los colores, y
elementos que aproximen al producto de la competencia. Las copias ya no son la burda
imitación literal de la marca.
- Ej: Durabatt/ Duracell.
Ley 19.342 Regula los Derechos de Obtentores de nuevas Variedades Vegetales
Otras legislaciones
a. Ley 20169 -> Competencia Desleal.
b. DL 211 Ley Antimonopolios.
Tratados
a. Convenio de París.
b. Patent Convention Treaty (PCT).
c. Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual, relacionados con
el Comercio (ADPICS) (TRIPs).
Cuando se concede una marca la oficina de marcas emite un certificado.
22
Historia de las marcas
Primero los pequeños artesanos le empezaron a poner nombre a sus productos. Luego los
productos empezaron a agarrar fama bajo un determinado nombre y también se asociaban
a un determinado lugar. Pero los comerciantes empezaban a usar ese nombre para
productos similares y se producía un problema de engaño. Empezó a evolucionar el
derecho de propiedad intelectual en el sentido que las personas iban a ferias en los
alrededores y se intentó dar una protección adicional.
La regla general es que las marcas para que tengan vigencia en el tiempo tienen que ser
usadas. A diferencia, por ejemplo, de lo que pasa con un bien raíz.
Se registra la marca se paga el impuesto y como requisito adicional se debe usar la marca
(esto aún no se exige en Chile pero vamos para allá). Sino un tercero que quiera usar esa
marca puede pedir que la marca se cancele y ejerce una acción que se resuelve
judicialmente.
Una de las situaciones que ocurría era que un comprador extranjero que le gustaba una
marca de un país, compraba el producto y luego registraba esa marca en su país.
Impidiéndole al productor introducir su marca en el país extranjero.
En el Convenio de París se estableció el PRINCIPIO DE PRIORIDAD. Antes de este principio
el que registraba la marca primero, ganaba. Para morigerar esta situación se estableció el
principio de prioridad que consiste en que a partir de el registro de una marca se tiene un
plazo de 6 meses para pedir la marca en cualquier parte del mundo y para los efectos
legales la fecha de presentación de la marca se retrotrae a la fecha de inscripción. Esto
significa que si yo pido la marca el 1 de enero del año 2010 y luego el 30 de mayo pido la
marca. Aunque el 4 de enero la competencia haya pedido la marca, la solicitud se rechaza
por los efectos retroactivos de este convenio. Se reivindica la solicitud presentada el 1 de
enero. Este principio de prioridad se aplica sólo a las marcas y patentes, no a los nombre
de dominio, por ejemplo.
Como registrar marcas a nivel mundial es muy caro, lo que hacen las grandes compañías
es presentar la marca en algunos países pero no en todos, pero van bloqueando la
presentación en los otros países. Luego van presentando la marca en un país no registrado
y se ganan otros 6 meses.
23
2.5.CONCEPTO
1. Las marcas comerciales se encuentran expresamente definida en el artículo 19 de la ley
19.039.
Artículo 19.- Bajo la denominación de marca comercial, se comprende todo signo
que sea susceptible de representación gráfica capaz de distinguir en el mercado
productos, servicios o establecimientos industriales o comerciales. Tales signos
podrán consistir en palabras, incluidos los nombres de personas, letras, números,
elementos figurativos tales como imágenes, gráficos, símbolos, combinaciones de
colores, sonidos, así como también, cualquier combinación de estos signos. Cuando
los signos no sean intrínsecamente distintivos, podrá concederse el registro si han
adquirido distintividad por medio del uso en el mercado nacional.
Podrán también inscribirse las frases de propaganda o publicitarias, siempre que
vayan unidas o adscritas a una marca registrada del producto, servicio o
establecimiento comercial o industrial para el cual se vayan a utilizar.
La naturaleza del producto o servicio al que la marca ha de aplicarse no será en
ningún caso obstáculo para el registro de la marca.
En síntesis, una marca es cualquier elemento gráfico que sea capaz de distinguir. Es
más que una palabra, sino que abarca los colores y diseño relativos a la misma.
* Existe necesidad de competencia para que haya necesidad de diferenciarse a través de
una marca. Sin perjuicio de la competencia, existen empresas que a pesar de tener un
efectivo monopolio tienen una marca para diferenciarse. En estos casos se busca transmitir
cualidades específicas al consumidor.
En el pasado, las marcas se asociaron a los productores. En estos casos los productores se
relacionaban directamente con los consumidores. Ej. Relojes rolex de Suiza. Con el avance
del comercio en el mundo, se ha ido desligando el desarrollo de la producción con el titular
de la marca.
Licencia: contrato en que el titular de una marca le permite a otra persona utilizarla a
cambio de una prestación.
Las infracciones de marca consisten básicamente en la copia.
La publicidad comparativa esta permitida siempre y cuando sean verídicas.
a) MARCA: Art. 19, Ley 19039: todo signo que sea susceptible de representación
gráfica capaz de distinguir en el mercado productos, servicios o establecimientos
industriales o comerciales. Tales signos podrán consistir en palabras, incluidos los
nombres de personas, letras, números, elementos figurativos tales como
imágenes, gráficos, símbolos, combinaciones de colores, sonidos, así como
también, cualquier combinación de estos signos.
Tipos de marcas:
i) MARCA DENOMINATIVA: marca sin elemento gráfico.
ii) MARCA MIXTA: marca que incluye palabras y elementos gráficos.
24
iii) MARCA ETIQUETA: marca sin palabra asociada.
iv)MARCAS SONORAS.
b) DENOMINACIONES DE ORIGEN: busca asociar un producto determinado a un
producto determinado. No es necesariamente una marca. Se considera que es
producto determinado tienen una tradición de manufactura y el lugar contiene una
serie de características que le da las particularidades al producto.
c) DERECHOS DE AUTOR: toda creación humana que cumpla con los requisitos que
establezca la ley. A diferencia de las marcas, que son un derecho registral, los
derechos de autor no requieren de un certificado.*
De ahí que se distingue entre marcas denominativas y marcas mixtas. Las primeras
sólo comprenden palabras mientras que las segundas comprenden tanto palabras como
colores y otros diseños gráficos, tales como el cóndor de Alto del Carmen.
De hecho, actualmente está permitido registrar marcas sonoras, tales como la música que
concluye todos los comerciales de Intel.
Lo importante de las marcas es que tengan representación gráfica. Incluso los sonidos
deben asociarse a un pentagrama.
2. De ahí que generalmente las marcas suelen asociarse a patentes y a diseños. Es el
caso, por ejemplo, de la botella de la Coca Cola. También es evidente en el caso de los
autos en que el auto, junto con sus componentes, están asociados tanto a una marca como
una patente. En el caso de los remedios se suma un elemento más, toda vez que en ellos
interviene (1) la fórmula, (2) el producto y (3) la marca respectiva.
3. Las marcas también se relacionan a las denominaciones de origen, tales como la
champaña que se asocia exclusivamente a la región de Champagne. Lo que buscan es
asociar un producto determinado a un lugar en particular y no son
necesariamente marcas. De hecho, puede haber distintas marcas de champaña. En
estos casos, la diferenciación dentro del lugar respectivo se depende de las
marcas.
La denominación de origen se justifica, porque el producto elaborado en esta región será
distinto del mismo producto producido en otra región, ya que está sujeto a particularidades
de clima, tierra y otras variables. En Chile, pasa lo mismo con el Pisco que sólo puede
producirse en los valles del Elqui y Chuapa, de modo que el mismo producto producido en
el Aconcagua no sería pisco.
*
Tales signos podrán consistir en palabras, incluidos los nombres de personas, letras,
números, elementos figurativos tales como imágenes, gráficos, símbolos, sonidos,
combinaciones de colores, así como también, cualquier combinación de estos signos.
25
Cuando los signos no sean intrínsecamente distintivos, podrá concederse el registro si han
adquirido distintivitas por medio del uso en el mercado nacional.
Podrán también inscribirse las frases de propaganda o publicitarias, siempre que vayan
unidas o adscritas a una marca registrada del producto, servicio o establecimiento
comercial o industrial para el cual se vayan a utilizar.
En Chile no existen las marcas olfativas, como si existen en otros países puesto que no son
susceptibles de representación gráfica, por lo que quedan excluidas de la definición.
El (artículo 19) de la ley 19.039 define lo que es una marca; “todo signo que sea
susceptible de representación gráfica capaz de distinguir en el mercado productor,
servicios, o establecimientos industriales o comerciales”.
El establecimiento industrial es la fábrica; el comercial es donde se venden los productos.
Los signos pueden ser nombres de personas, letras, números, elementos figurativos
(imágenes, gráficos, símbolos, sonidos, combinaciones de colores, o cualquier combinación
de estos signos).
Podrán también inscribirse las frases de propaganda o publicitarias, siempre que vayan
unidas o adscritas a una marca registrada del producto, servicio o establecimiento
comercial o industrial para el cual se vayan a utilizar.
Cuando los signos no sean intrínsecamente distintivos, podrán concederse el registro si han
adquirido distintividad por medio del uso en el mercado nacional.
Ej.: la marca Chocolate no se podrá registrarse en la clase 30 (porque es un chocolate), es
muy genérico. Pero sí se podrá registrar en la clase 25 (vestimenta), porque no es genérico
en esa clase.
El elemento especial para un sistema de marcas, es un mercado competitivo. Cuando hay
sólo un productor de bienes y servicios, podrá distinguirse el producto per se, no se
requiere distinguir un producto de otro, porque no existe confusión.
Además de distinguir, la marca busca dar información a los consumidores de sus
características y calidades.
Las marcas partieron como distintivos de las fábricas, éstas se asociaban directamente con
la fábrica donde se producía el producto.
Hoy las compañías buscan la protección de la marca, distanciándolo de la fábrica donde se
produce.
Las marcas sonoras son nuevas en nuestra legislación, se permitieron a partir de 2005.
**
Casos especiales (resumen):
1. Marcas olfativas -> No reconocido en Chile.
2. Marcas sonoras -> A partir del 2005.
3. Marca colectiva -> Dos o más personas -> No tiene tratamiento establecido pero se
reconoce.
26
4. Marcas de certificación -> Dos o más procedimiento de uso, más control de calidad -
> No se usa en Chile.
5. Uso de Marcas -> No se usa en Chile (Caducidad).
OTROS.
Marca colectiva: le pertenece a 2 o más personas y que por regla general se establece un
procedimiento, un protocolo de uso que protege el uso de ella.
En la legislación chilena, no hay una referencia o ente tipo de marca, no hay un
tratamiento específico, pero en el (art. 19 bis) se habla de ellas.
Artículo 19 bis D.- La marca confiere a su titular el derecho exclusivo y
excluyente de utilizarla en el tráfico económico en la forma que se le ha
conferido y para distinguir los productos, servicios, establecimientos comerciales
o industriales comprendidos en el registro.
Por consiguiente, el titular de una marca registrada podrá impedir que cualquier
tercero, sin su consentimiento, utilice en el curso de las operaciones comerciales
marcas idénticas o similares para productos, servicios o establecimientos
comerciales o industriales que sean idénticos o similares a aquéllos para los
cuales se ha concedido el registro, y a condición de que el uso hecho por el
tercero pueda inducir a error o confusión.
Cuando el uso hecho por el tercero se refiera a una marca idéntica para
productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales idénticos, se
presumirá que existe confusión.
Artículo 19 bis E.- El derecho que confiere el registro de la marca no faculta a
su titular para prohibir a terceros el uso de la misma respecto de los productos
legítimamente comercializados en cualquier país con esa marca por dicho titular
o con su consentimiento expreso.
Marcas de certificación: no existen en Chile. 2 o más personas pueden usar en la
medida en que exista un procedimiento de uso, que haga un control de calidad, una
autorización del dueño.
Uso de marcas: la idea de que las marcas se usen y por lo tanto, se da un plazo para
ponerla en uso, desde el día en que se termina el trámite de inscripción. Si no se usa en
este plazo, puede caducarse la marca. Esto no se aplica en Chile, no hay un plazo de
caducidad. En Uruguay tampoco se exige, en el resto del mundo sí.
20/08/12
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2.6.PROCEDIMIENTO PARA INSCRIBIR UNA MARCA
Toda creación humana es objeto de protección si se cumplen los requisitos establecidos por
la ley. En algunos casos estos requisitos son prácticamente nulos tal como sucede con los
derechos de autor que son protegidos por la ley 17.336 desde el momento en que son
creados por su autor. Otro tanto sucede con las marcas las que están sometidas a un
régimen de derecho registral en que inhibe a su creador de ejercer cualquier derecho
sobre su la marca sin antes registrarla.
2.6.1. PROCEDIMIENTO PROPIAMENTE TAL
1. El proceso de registro de una marca comienza con una solicitud que debe indicar:
1) Todos los datos del solicitante;
2) La marca; y
3) La clase respectiva.
La solicitud se presenta en el INAPI, previo pago de una tasa (tributo) de 1 UTM en el
caso de las marcas.
2. Una vez recibida la solicitud, el INAPI hace un examen de forma como resultado del
cual la solicitud puede ser aprobada u objetada. En este último caso, el solicitante tiene
un plazo de 30 días para enmendar su solicitud. Si, por el contrario, el examen de
forma es aprobado, la marca se publica en el Diario Oficial con tal de hacer pública la
solicitud y permitir la objeción de terceros.
3. Una vez publicada la marca en el Diario Oficial, se abre un plazo de 30 días para la
oposición de terceros al registro de la marca respectiva la que siempre deberá fundarse
en una de las causales de irregistrabilidad.13
4. Vencido este plazo, si la solicitud no ha sido opuesta, se procede a un examen de
fondo. Si se aprueba este examen y se otorga la marca, el solicitante debe pagar un
impuesto de 2 UTM emitiéndose un certificado oficial que acredita este registro. Si el
examen de fondo no es aprobado, el INAPI propone el rechazo de la solicitud,
otorgando al solicitante un plazo de 30 días para que éste presente sus descargos,
buscando así convencer a la autoridad marcaria que su marca sí es registrable.
Si aun así el INAPI estima que la marca no es registrable, el solicitante puede apelar ante
el Tribunal de Apelación de Propiedad Industrial (“TAPI”). Acreditando el pago de un
nuevo tributo. Asimismo, esta apelación puede ser casada.
5. Si hay una oposición, el oponente deberá presentar un escrito de oposición con
patrocinio de un abogado, solicitando al INAPI que rechace la marca por no cumplir con
los requisitos establecidos en el artículo 20. Una vez presentada esta solicitud se notifica
al solicitante, dándosele traslado para que defienda su marca.
28
13 Infra. p. 15.
Si hay hechos controvertidos, el INAPI abre un período de prueba en que pueden
acompañarse todas las pruebas admitidas por el Código de Procedimiento Civil con
excepción de los testigos. Posteriormente, el INAPI deberá determinar si concede o no la
marca solicitada.
Si ésta se concede, el oponente puede apelar ante el TAPI dentro de un plazo de 15
días, mientras que si ésta no se concede, es el solicitante quien podría apelar ante el TAPI.
Al igual que en el caso anterior, esta apelación es susceptible del recurso de casación.
2.6.2. PRIORIDAD EN EL REGISTRO DE MARCAS
1. La regla general es que, por estar las marcas sujetas a un estricto régimen de derecho
registral, se aplique el principio del first come first go, según el cual quien solicita el
registro de una marca primero tiene prioridad para registrarla, incluso aunque otra
persona la haya creado con anterioridad.
De ahí que la hora de presentación de la solicitud es sumamente importante. De hecho, al
presentar una solicitud no sólo se otorga un número irrepetible de ingreso, sino que
además se considera la hora en que tal solicitud fue presentada.
2. No obstante, hay ciertas excepciones. Tal es el caso, por ejemplo, del derecho de
prioridad consagrado originalmente en el Convenio de París, en virtud del cual quien
registra una marca (o una patente) en uno de los países que han suscrito el Convenio tiene
prioridad para registrarla en los demás países suscriptores.
Así, por ejemplo, si alguien solicita una marca el 1° de enero de 2012 en Chile,
considerando registrarla eventualmente en Perú y Bolivia, es muy probable que antes
quiera probar la marca en Chile, ya que si ésta no es aceptada no tiene sentido tampoco
lanzarla en Perú y Bolivia.
De ahí que el Convenio establece que una vez solicitada la marca en un determinado país,
el interesado dispone de un plazo de 6 meses contados desde la fecha de la presentación
original para solicitar su registro en otro país, en cuyo caso se entenderá, para efectos
legales, que la solicitud respectiva se presentó al mismo tiempo que en el país original, es
decir, el 1° de enero de 2012, en el ejemplo.
Si en el transcurso de estos 6 meses un tercero solicitó la marca, en principio debería serle
otorgada, prevaleciendo por sobre la solicitud posterior. No obstante, el derecho de
prioridad permite al interesado original reivindicar la marca solicitada en el extranjero,
toda vez que se entiende que la solicitó en otros países en la misma fecha en que lo hizo
en el país de origen. En estos casos, la solicitud posterior deberá establecer
expresamente que la marca se está reivindicando, acompañando copia de la solicitud
original.
Dado que Chile se encuentra entre los países miembros del Convenio de París, este
principio es plenamente aplicable en el territorio nacional. De hecho, nuestra legislación de
Propiedad Industrial lo reconoce expresamente en el artículo 20 bis de la ley 19.039.
29
Artículo 20 bis.- En el caso de que una marca haya sido solicitada previamente en
el extranjero, el interesado tendrá prioridad por el plazo de seis meses contado
desde la fecha de su presentación en el país de origen, para presentar la solicitud en
Chile.
3. Asimismo, como veremos, nuestra ley de Propiedad Industrial consagra otra forma de
Derecho de Prioridad en la letra f) del artículo 20 respecto de marcas registradas en el
extranjero que tratan de vulnerarse registrando una marca idéntica o similar en Chile, en la
medida que la marca extranjera goce de fama y notoriedad en el sector comercial
respectivo.
En tal caso, la ley dispone un plazo de 90 días en que el titular extranjero podrá solicitar el
registro de su marca con prioridad al solicitante original.
2.7.CLASIFICADOR DE MARCAS
1. Consistente con el Arreglo de Niza de 1957,14 en Chile las marcas se dividen en 45
clases relativas a los diversos productos, servicios y establecimientos15 que buscan
proteger. Las clases 1 a la 34 son indicativas de productos; mientras que las clases 35 a
la 45 son indicativas de servicios, tales como la universidad, un banco, una compañía de
seguro, un hospital o un peluquero.
2. Se trata, por lo tanto de formas de agrupación de productos o servicios para efectos de
registrar una marca. Esto es sumamente importante toda vez que en Chile está prohibido
registrar una marca para proteger todo el comercio humano siendo siempre
necesario determinar qué producto, servicio o establecimiento se busca proteger con la
marca respectiva.
En otras palabras, las marcas deben registrarse para uno o más productos o servicios en
particular y no para todos ellos de forma genérica. Así, por ejemplo, puede ser distinto
registrar la coca cola para bebidas no alcohólicas que para ropa. No obstante, esto no
impide que una marca se registre bajo más de una clase.
3. Asimismo, cada clase estará asociada a varias expresiones genéricas que, como
veremos más adelante, son irregistrables por sí solas.16
30
14 El Arreglo de Niza actualmente se encuentra en su 10ª Edición. De hecho, la constante revisión de este tratado se vuelve un requisito debido a los nuevos productos y servicios que surgen precisamente como consecuencia de la innovación. Así, por ejemplo, los servicios de restauración (alimentación) y hospedaje temporal (hoteles), pasaron a ser la clase 43.
15 En síntesis, se protegen como marcas de establecimientos aquellas que distinguen tiendas (establecimientos comerciales) o fábricas (establecimientos industriales).
16 Art. 20 letra e) de la ley 19.039.
Así, por ejemplo, si alguien tratara de registrar la marca “Chocolate”, no podría hacerlo
bajo la clase 3017, ya que tal palabra es un genérico en esa clase y la ley prohíbe que
alguien monopolice un término genérico. Lo que se busca proteger es, en definitiva, la
competencia asegurando a todos los productores de chocolates el derecho a incluir esa
palabra como parte de su marca.
Una misma palabra puede ser genérica para una clase y no para otra. Así, por ejemplo,
existe una marca argentina de ropa llamada “Chocolate” lo que se explica porque esta
palabra no es un genérico para los productos de la clase 25.
Sin embargo, hay algunos términos que son genéricos para todas las clases por ser
palabras de uso común, que, por o tanto nunca podrán registrarse como marca. Este es el
caso de palabras tales como “bueno” o “rico”.
4. Por otro lado, en caso que dos personas quieran registrar una marca igual o parecida en
una misma clase, podrían pactar acuerdos de coexistencia18 con tal de evitar conflictos.
Este sería el caso, por ejemplo, de dos personas que quieren registrar la marca Chevrolet
bajo la clase respectiva, una para autos y otra para bicicletas.
5. En ciertas ocasiones, un producto podría entenderse comprendido en más de una clase
tales como ciertas cremas que podrían entenderse comprendidas tanto en la clase 319
como en la 5 20. De ahí que la ley ha reconocido21 que existen clases relacionadas entre
sí, lo que dependerá del criterio del INAPI, sin perjuicio que en estos casos el criterio rector
es evitar que el consumidor se confunda.
Esto pasaría, por ejemplo, si se registra la marca Nivea para una crema con fines
terapéuticos (Clase 5), ya estando dicha marca registrada como crema de cuidado personal
(clase 3), podría generar confusión entre los consumidores. Algo similar pasa con las
clases 29 22 y 30 toda vez que ambas agrupan distintos tipos de productos alimenticios.
Así, si se tratara de registrar la marca “Soprole” para helados, ya estando registrada para
leche, y aunque los helados y la leche están en clases distintas, lo más probable es que tal
solicitud sea rechazada atendido que se comercializan en lugares similares y que
31
17 Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.
18 Estos acuerdos están expresamente permitidos por el art. 20 letra h).
19 Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos.
20 Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.
21 Art. 20 letras f), g) inc. 3° y h); y art. 28 letra c), todos de la ley 19.039.
22 Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles
tienen características similares, lo que hace razonable suponer que el consumidor
podría pensar que se trata del mismo productor.
También se ha entendido que son clases relacionadas la 5 y la 1023 y la 32 (bebidas no
alcohólicas y cervezas) y la 33 (bebidas alcohólicas).
***
CLASES DE MARCAS
CLASES DE MARCAS: distintas categorías en que recaen las marcas, Son 45 clases. El
tratado de Niza ha establecido como se agrupan los productos.
Las marcas se solicitan para los productos, otra para los servicios y otra para los
establecimientos comerciales. Y dentro de los productos, hay que determinar qué
producto. No se da el monopolio de la marca para usarla en todo.
Organización mundial de la propiedad intelectual (OMPI, Organización Mundial de la
Propiedad Industrial), es nieta de la Convención de París. Tiene su sede en Ginebra, Suiza.
Tratado de Niza o Clasificador de Niza: El acuerdo que ha tomado todos los países, a
través de la OMPI, en el cual se han agrupado todos los productos o servicios en clases.
Cada vez se han ido especificando más. Hoy son 45.
Clase 1: Productos químicos destinados a la industria, ciencia, fotografía, así como la
agricultura, horticultura y silvicultura; resinas artificiales en estado bruto, materias
plásticas en estado bruto; abono para las tierras, composiciones extintoras; preparaciones
para el temple y soldadura de metales; productos químicos destinados a conservar
alimentos; materiales curtientes; adhesivos (pegamentos) destinados a la industria.
Clase 2: Colores, barnices, lacas; preservativos contra herrumbre y el deterioro de la
madera; materias tintóreas; mordientes; resinas naturales en estado bruto; metales en
hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresos y artistas.
Clase 3 Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones
para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de perfumería, aceites
esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos.
Clase 4 Aceites y grasas para uso industrial; lubricantes; productos para absorber, rociar y
asentar el polvo; combustibles (incluida la gasolina para motores) y materiales de
alumbrado; velas y mechas de iluminación.
Clase 5 Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y sanitarios para uso
médico; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material
32
23 Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, odontológicos y veterinarios, así como miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura.
para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos
para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.
Clase 6 Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos;
construcciones transportables metálicas; materiales metálicos para vías férreas; cables e
hilos metálicos no eléctricos; artículos de cerrajería y ferretería metálicos; tubos y tuberías
metálicos; cajas de caudales; productos metálicos no comprendidos en otras clases;
minerales metalíferos.
Clase 7 Máquinas y máquinas herramientas; motores (excepto motores para vehículos
terrestres); acoplamientos y elementos de transmisión (excepto para vehículos terrestres);
instrumentos agrícolas que no sean accionados manualmente; incubadoras de huevos.
Clase 8 Herramientas e instrumentos de mano accionados manualmente; artículos de
cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas; navajas y maquinillas de afeitar.
Clase 9 Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos,
cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección),
de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución,
transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de
grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro
magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de
previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos
y ordenadores; extintores
Clase 10 Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, odontológicos y veterinarios, así
como miembros, ojos y dientes artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura.
Clase 11 Aparatos de alumbrado, calefacción, producción de vapor, cocción, refrigeración,
secado, ventilación y distribución de agua, así como instalaciones sanitarias.
Clase 12 Vehículos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o acuática.
Clase 13 Armas de fuego; municiones y proyectiles; explosivos; fuegos artificiales.
Clase 14 Metales preciosos y sus aleaciones, así como productos de estas materias o
chapados no comprendidos en otras clases; artículos de joyería, bisutería, piedras
preciosas; artículos de relojería e instrumentos cronométricos.
Clase 15 Instrumentos musicales.
Clase 16 Papel, cartón y artículos de estas materias no comprendidos en otras clases;
productos de imprenta; material de encuadernación; fotografías; artículos de papelería;
adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material para artistas;
33
pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de
instrucción o material didáctico (excepto aparatos); materias plásticas para embalar (no
comprendidas en otras clases); caracteres de imprenta; clichés de imprenta.
Clase 17 Caucho, gutapercha, goma, amianto, mica y productos de estas materias no
comprendidos en otras clases; productos de materias plásticas semielaborados; materiales
para calafatear, estopar y aislar; tubos flexibles no metálicos.
Clase 18 Cuero y cuero de imitación, productos de estas materias no comprendidos en
otras clases; pieles de animales; baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas
y artículos de guarnicionería.
Clase 19 Materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para la
construcción; asfalto, pez y betún; construcciones transportables no metálicas;
monumentos no metálicos.
Clase 20 Muebles, espejos, marcos; productos de madera, corcho, caña, junco, mimbre,
cuerno, hueso, marfil, ballena, concha, ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todos
estos materiales o de materias plásticas, no comprendidos en otras clases.
Clase 21 Utensilios y recipientes para uso doméstico y culinario; peines y esponjas;
cepillos; materiales para fabricar cepillos; material de limpieza; lana de acero; vidrio en
bruto o semielaborado (excepto el vidrio de construcción); artículos de cristalería,
porcelana y loza no comprendidos en otras clases.
Clase 22 Cuerdas, cordeles, redes, tiendas de campaña, lonas, velas de navegación, sacos
y bolsas (no comprendidos en otras clases); materiales de acolchado y relleno (excepto el
caucho o las materias plásticas); materias textiles fibrosas en bruto.
Clase 23 Hilos para uso textil.
Clase 24 Tejidos y productos textiles no comprendidos en otras clases; ropa de cama y de
mesa.
Clase 25 Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.
Clase 26 Encajes y bordados, cintas y cordones; botones, ganchos y ojetes, alfileres y
agujas; flores artificiales.
Clase 27 Alfombras, felpudos, esteras, linóleo y otros revestimientos de suelos; tapices
murales que no sean de materias textiles.
Clase 28 Juegos y juguetes; artículos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras
clases; adornos para árboles de Navidad.
34
Clase 29 Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y
verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas,
confituras, compotas; huevos, leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles.
Clase 30 Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y
preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y de confitería, helados;
miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal, mostaza; vinagre, salsas
(condimentos); especias; hielo.
Clase 31 Productos agrícolas, hortícolas, forestales y granos, no comprendidos en otras
clases; animales vivos; frutas y verduras, hortalizas y legumbres frescas; semillas, plantas
y flores naturales; alimentos para animales; malta.
Clase 32 Cerveza; aguas minerales y gaseosas, y otras bebidas sin alcohol; bebidas de
frutas y zumos de frutas; siropes y otras preparaciones para elaborar bebidas.
Clase 33 Bebidas alcohólicas (excepto cerveza).
Clase 34 Tabaco; artículos para fumadores; cerillas.
SERVICIOS
Clase 35 Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos
de oficina.
Clase 36 Seguros; operaciones financieras; operaciones monetarias; negocios
inmobiliarios.
Clase 37 Servicios de construcción; servicios de reparación; servicios de instalación.
Clase 38 Telecomunicaciones.
Clase 39 Transporte; embalaje y almacenamiento de mercancías; organización de viajes.
Clase 40 Tratamiento de materiales.
Clase 41 Educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y
culturales.
Clase 42 Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño
en estos ámbitos; servicios de análisis e investigación industriales; diseño y desarrollo de
equipos informáticos y de software.
Clase 43 Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.
35
Clase 44 Servicios médicos; servicios veterinarios; tratamientos de higiene y de belleza
para personas o animales; servicios de agricultura, horticultura y silvicultura.
Clase 45 Servicios jurídicos; servicios de seguridad para la protección de bienes y
personas; servicios personales y sociales prestados por terceros para satisfacer
necesidades individuales.
Si el producto es nuevo y no existe en una clase, hay que asimilarlo a una de las clases. Se
clasifican los alimentos en bruto. Si lo que se vende son comidas preparadas se asocia
según sus ingredientes a alguna de las clases. Si lo que se vende, por ejemplo, hot dog, lo
que se debe analizar al momento de clasificar es si lo que se va a registrar es el hot dog
completo o una marca de salchicha o marca de pan o el carrito que lo sirve.
Problema de la relación de clases -> Caso en que un producto cae en dos o más clases.
- Ej: Crema -> Cabe clase 5 de los productos médicos o farmacéuticos. También calza con
la clase 3, de cuestiones cosméticas.
La oficina de marcas ha considerado que la clase 3 y 5 están relacionadas. Por lo que no
debiera haber problema en el registro en una u otra. No cabe duda que las cremas son
productos que se venden en farmacias, que tienen características similares con las cremas
medicinales y que podría crear confusión de marcas en los consumidores por lo que
registrada la crema en la clase 5, por ejemplo, debiera rechazarse el intento de registrarla
en la clase 3.
Otra relación se da entre la clase 25 y la clase 18, sobre artículos de cuero. La clase 25
habla de vestidos, calzados y sombrerería. En el caso de que estos tres productos sean de
cuero, no caen en la 18 sino en la 25. Pero todos los otros productos de cuero como
carteras, billeteras, etc.. caen en la clase 18. Se le da preeminencia a los productos
especificados en la 25 sobre la clase 18 para evitar confusión.
No puede registrarse como marca una palabra especificada en una clase, para un producto
de esa clase, pues será rechazada por genérica.
Ej: No se puede registrar un Chocolate, con marca “Chocolate”. Si se puede en cambio
registrar ropa marca “Chocolate”.
Lo que prima en el caso de que se tenga plata para hacer sólo un registro es el producto
mismo, Entonces si yo quiero registrar una cerveza, lo que registro es la cerveza misma,
no la botella o la etiqueta. Con esto evito la marca en el producto mismo pero no en otros
productos. Cuando se usa la marca en un producto ajeno, no necesariamente es mal uso
de la marca sino que puede estar asociada a fines publicitarios.
- Ej: Logo de Cristal en un quitasol en la playa.
36
22/08/12
2.8.ESTRUCTURA DE UNA MARCA
Pueden registrarse como marcas palabras de fantasía, palabras con significado o palabras
evocativas.
1. PALABRAS DE FANTASÍA
Son palabras de fantasía aquellas que no tienen un significado propio ni entregan
información sobre el producto o servicio respectivo, tales como Pic, Strux o Rex.
2. PALABRAS CON SIGNIFICADO
Son palabras que sí tienen un significado, aunque ésta no tenga relación con el
producto o servicio distinguido. Tal es el caso de las marcas Líder, Jaguar o Juan
Valdez.
No obstante, el riesgo de que la marca no sea registrable aumenta cuando se
emplean este tipo de palabras, toda vez que podrían ser consideradas genéricas
para la clase respectiva.
3. PALABRAS EVOCATIVAS
Son aquellas que no tienen un significado propio pero aluden al producto o
servicio de forma indirecta. Así pasa con las marcas Loncoleche, Zuko,
Chocoloso o Chocolo.
Generalmente se trata de palabras genéricas con ciertas modificaciones que
permiten salvar su registrabilidad. De hecho, hay muchas palabras que tienen
como prefijo un genérico. Por ejemplo, hay más de 800 marcas que usan el
prefijo “choco” o uno similar para productos de la clase 30. Lo mismo pasa con la
palabra “banco” para la clase 36, palabra que es complementada por la mayoría
de las marcas de esta clase con alguna otra expresión distintiva (v.gr. “Banco de
chile”, “Banco Edwards”).
37
3.1.CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD (ART. 20 LEY 19.039)
CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD
Otro artículo importante es el (Art 20), que establece las causales por las cuales no se
puede registrar una marca.
Todas las marcas son registrables salvo las excepciones establecidas en el (Art. 20). La
primera causal no incluye los nombres de las ciudades, si el producto fue hecho en esa
ciudad.
La oficina de marcas revisa la solicitud de marca con las causales del (art. 20), para ver si
esa solicitud cae en alguna causal, y si cae dentro de uno, se rechaza la solicitud.
Las causales del (art. 20) están a favor de 2 personas:• Funcionarios que deben conceder o rechazar la solicitud, deberán revisar estas
causales.• Terceros que pueden oponerse a la solicitud, para que ésta sea rechazada. La
oposición es el acto por el cual cualquier tercero solicita a la INAPI que rechace la
solicitud de registro de una marca debido a que ésta es irregistrable.
***Tramitación de solicitud de marca: etapas los plazos son de días hábiles y se cuenta
de lunes a viernes.
1st.Presentación de la solicitud: Se debe presentar la solicitud misma y el pago previo
de un impuesto, que está establecido por ley, que equivale a 1 UTM por clase. Si el
solicitante está actuando a través de un representante es necesario acompañar un
poder.
2nd.Examen de forma: luego de 30 a 45 días, el funcionario revisa que este bien
presentada formalmente, que la clase corresponda, etc.
3rd.Si ese examen de forma es exitoso, la oficina autoriza al solicitante a publicar su
marca en el DO. Se abre un plazo de 20 días para publicar. Las publicaciones de
marcas aparecen sólo los días viernes.
4th.Desde que es publicada la marca, ésta se hace conocida. Y a partir de esta fecha,
cualquiera puede pedir a la oficina que rechace la solicitud por ser irregistrable. Son
30 días desde la fecha de publicación. Esta es la oposición. Es el único momento en
que el tercero podrá oponerse.
5th.Pasan los 30 días y los antecedentes son puestos nuevamente ante el funcionario,
que tiene que hacer un examen de fondo sobre la solicitud. Debe ver si la marca es
38
registrable o no, en virtud del (art. 20). Además debe ver si la marca ha tenido
oposición o no.
• Si no ha habido oposición, el funcionario hace el examen de fondo. Si
determina que la marca es registrable, se notifica y se le da un plazo al
solicitante de 30 días para pagar un nuevo impuesto. Si determina que no es
registrable, se notifica al solicitante para que pueda recurrir (recurso de
reconsideración) ante el jede de oficina de marcas. Si el jefe rechaza
nuevamente la solicitud, el solicitante podrá apelar ante el Tribunal de
Apelación de Propiedad Industrial, dentro de los 15 días siguientes a la fecha
de que se rechazó la solicitud. Conoce en sala, tiene un relator y es con
alegatos. Esta apelación está sujeta al pago de un impuesto.
• Si hay oposición, el funcionario debe hacer el examen de fondo, debe
notificar al solicitante de que hubo oposición y se le da un plazo de 30 días
para contestar a la oposición. Una vez contestada, la oficina determina si hay
hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos. Si los hay, se abre un
término probatorio y notifica a las partes el plazo dentro del cual deben
acompañar las pruebas. Se admiten todos los medios de pruebas señalados
en el CPP, con excepción a la de testigos. Lo que normalmente se
acompañan publicaciones, videos, fotografías, certificados de registros
extranjeros, etc.
El jefe de la INAPI determinará si la marca se concede o se rechaza. Si se
concede, quien se opuso puede apelar en 15 días. Si rechaza la marca,
aceptando la oposición, quien solicita la marca puede apelar en 15 días. El
que apela debe pagar un impuesto.
Artículo 20.- No podrán registrarse como marcas:
A. EMBLEMAS DE ESTADOS, ORGANIZACIONES INTERNACIONALES Y
SERVICIOS PÚBLICOS ESTATALES
B. PROHIBICIÓN DE REGISTRO SEGÚN EL OBJETO A QUE SE REFIEREN
LAS MARCAS
C. NOMBRES, SEUDÓNIMOS O RETRATOS DE PERSONAS NATURALES
D. MARCAS QUE REPRODUZCAN O IMITEN SIGNOS O PUNZONES
OFICIALES
E. EXPRESIONES O SIGNOS GENÉRICOS; DESCRIPTIVOS DEL PRODUCTO,
SERVICIO O ESTABLECIMIENTO RESPECTIVO; DE USO GENERAL; Y OTRAS
QUE NO PRESENTEN CARÁCTER DISTINTIVO
39
F. MARCAS QUE INDUCEN A ERROR O ENGAÑO RESPECTO DE LOS
PRODUCTOS, SERVICIOS O ESTABLECIMIENTOS RESPECTIVOS
G. MARCAS IGUALES O SIMILARES A OTRAS REGISTRADAS EN EL
EXTRANJERO
G . 1 . P A R A D I S T I N G U I R P R O D U C T O S , S E R V I C I O S O
ESTABLECIMIENTOS IDÉNTICOS O RELACIONADOS
G . 2 . P A R A D I S T I N G U I R P R O D U C T O S , S E R V I C I O S O
ESTABLECIMIENTOS DISTINTOS Y NO RELACIONADOS
H. MARCAS IGUALES O SIMILARES A OTRAS SOLICITADAS O
REGISTRADAS EN CHILE PARA DISTINGUIR PRODUCTOS, SERVICIOS O
ESTABLECIMIENTOS IGUALES O RELACIONADOS
I. FORMA O COLOR DE LOS PRODUCTOS O ENVASES, ADEMÁS EL COLOR
EN SÍ MISMO
J. INDICACIONES GEOGRÁFICAS Y DENOMINACIONES DE ORIGEN
K. MARCAS CONTRARIAS AL ORDEN PÚBLICO, LA MORAL O LAS BUENAS
COSTUMBRES
A. EMBLEMAS DE ESTADOS, ORGANIZACIONES INTERNACIONALES Y SERVICIOS
PÚBLICOS ESTATALES
a) Los escudos, las banderas u otros emblemas, las denominaciones o siglas de
cualquier Estado, de las organizaciones internacionales y de los servicios públicos
estatales.
Esta causal es muy poco común en la práctica. No obstante pasó con el intento de registro
de la marca “España”. La solicitud aprobó el examen de forma y no hubo oposición, pero
fue posteriormente rechazada por el mismo INAPI basado en los artículos 19 y 20 de la ley
19.039.
* En el caso de Banco de Chile, en principio no se podría pero es una marca antigua que ya
ha sido reconocida y lleva mucho tiempo. Se puede usar la palabra Chile, pero incluida en
la marca, no como una marca en sí. La palabra Chile en sí no es registrable, pero se puede
incluir en una marca. Hoy en día es muy poco probable que alguien pretenda registrar a
Chile un otra causal de la letra a) como marca. No es una causal muy citada.
40
Una marca registrada, concedida no me puede ser negada o restringida, salvo que esté
mal registrada (por ejemplo, si registro una marca extranjera que no estaba registrada en
Chile y la registro antes que el dueño de esa marca).
Se puede registrar un producto con el nombre de una ciudad en la medida en que el
producto sí provenga de ese lugar. Ej.: Havanna Club.
Banco de Chile no debía haberse registrado según esta norma, pero como se registró antes
se permite. Se puede usar el término Chile en la marca, pero la protección del art. 19 bis D
no la va a tener sobre la base del término Chile. Ej.: Universidad Católica de Chile; Chile
Tabacos; Universidad de Chile.
No se puede negar una renovación de la marca. Como en el caso del Banco de Chile. Ahora
no se puede registrar el término Chile, pero como el Banco ya lo registró, no se le puede
denegar la renovación. Salvo que haya sido mal registrada.
Ej.: Pisco Capel. Estaba registrada en Perú, cuando fueron a renovar la marca no los
dejaron porque sólo se podía usar el término pisco, para el aguardiente producido en Perú.
Esto es una aberración al derecho y no se puede hacer.
Esta causal es poco utilizada. Hoy en día nadie intenta registrar la marca Chile.
B. PROHIBICIÓN DE REGISTRO SEGÚN EL OBJETO A QUE SE REFIEREN LAS
MARCAS
b) Respecto del objeto a que se refieren, las denominaciones técnicas o científicas, el
nombre de las variedades vegetales, las denominaciones comunes recomendadas
por la Organización Mundial de la Salud y aquellas indicativas de acción terapéutica.
Sistematizando, esta causal no permite registrar:
1) Denominaciones técnicas o científicas que son objeto de la marca;
2) Nombre de las variedades vegetales objeto de la marca;
3) Denominaciones comunes recomendadas por la Organización Mundial de la Salud
que sean objeto de la marca; y
4) Denominaciones indicativas de la acción terapéutica objeto de la marca.
C. NOMBRES, SEUDÓNIMOS O RETRATOS DE PERSONAS NATURALES
c) El nombre, el seudónimo o el retrato de una persona natural cualquiera, salvo
consentimiento dado por ella o por sus herederos, si hubiera fallecido. Sin embargo,
serán susceptibles de registrarse los nombres de personajes históricos cuando
hubieran transcurrido, a lo menos, 50 años de su muerte, siempre que no afecte su
honor.
Con todo, no podrán registrarse nombres de personas cuando ello constituya
infracción a las letras e), f), g) y h).
Este literal no impide, en cambio el registro nombres de fantasía, es decir, de personas
naturales que no existen. En tal caso, el solicitante deberá declarar que se trata de un
41
nombre de fantasía, sin perjuicio que, en caso de que efectivamente se trate del nombre
de una persona natural real, ésta podrá oponerse.
Por otro lado, en caso que alguien trate de registrar su propio nombre y tal solicitud sea
rechazada en atención a que la marca ya se encuentra registrada legítimamente, por
ejemplo, por otra persona que se llama igual, éste último tendrá prioridad no pudiendo el
primero hacer nada al respecto. De esta forma, al tratar de inscribir un nombre,
seudónimo o retrato, aun cuando el solicitante busque registrar su propio nombre, debe
evaluarse que su registro no vulnere derechos de terceros.
En síntesis, la inscripción como marca de un nombre, seudónimo o retrato de una persona
natural, dependerá del análisis de 4 circunstancias:
1) Si la marca que se solicita alude a un nombre de fantasía.
2) Si la persona o sus herederos han otorgado su consentimiento. 24
3) Si se trata de un personaje histórico, en cuyo caso la marca se podrá registrar
siempre que:
a) Hayan transcurrido a lo menos 50 años de su muerte.
b) La marca no afecte su honor.
4) Aun si la marca es registrable atendidos los elementos anteriores, su registro
jamás podrá afectar derechos de terceros.
**
Por regla general no puedo registrar un nombre ajeno, pero si el propio en la medida que
ya no esté registrado con anterioridad. Puedo registrar el nombre ajeno con una
autorización de quien posee ese nombre con un documento autorizado ante notario. Esta
situación es muy común con personajes famosos.
En el caso de tratarse de una misma empresa, cabe la utilización del mismo nombre. Ej:
MOET E CHANDON, champagne de Francia, compró tierras en Argentina y produce el
mismo producto en estas tierras y lo llamó CHANDON, sin referencia a CHANDON como
champagne (por denominación de origen). La empresa se beneficia de la asociación de su
propio nombre.
Lo que se busca con la marca es proteger una marca en sí, no un producto, como sí se
hace con la patente. Las marcas tienen que ser publicadas en el DO para que terceros se
puedan oponer.
Si hay más de una Elvira De Grazia, como tercero interesado en usar ese nombre, basta
que le pida la autorización a una de las Elviras para utilizar el nombre.
Esto es muy común en personas famosas. Ej.: Picasso, su firma está en un auto. Existe
una autorización de sus herederos.
Es una causal que se usa bastante. La oficina de marcas va a pedir la autorización del uso
del nombre.
42
24 Generalmente este requisito se cumple acompañando declaración jurada ante Notario. En caso que la declaración sea suscrita por herederos, éstos deberán acreditar su calidad de tales.
Pasado los 50 años de la muerte de la persona cuyo nombre se quiere registrar, el tercero
podrá registrar la marca sin problema, siempre que no afecte su honor. Se trata de
personajes históricos. Es poco probable que después de ese tiempo no exista una relación
directa entre la persona y la marca.
D. MARCAS QUE REPRODUZCAN O IMITEN SIGNOS O PUNZONES OFICIALES
d) Las que reproduzcan o imiten signos o punzones oficiales de control de garantías
adoptados por un Estado, sin su autorización; y las que reproduzcan o imiten
medallas, diplomas o distinciones otorgadas en exposiciones nacionales o
extranjeras, cuya inscripción sea pedida por una persona distinta de quien las
obtuvo.
*Se busca defender la fe pública. Es decir, si una institución se dedica a hacer una
exposición muy famosa, por ej. el Oscar, nadie podrá registrar como marca ese producto
porque confundiría al público.
Esta causal no es muy vista. A nadie se le ocurre registrar como marca el premio Nobel.
E. EXPRESIONES O SIGNOS GENÉRICOS; DESCRIPTIVOS DEL PRODUCTO,
SERVICIO O ESTABLECIMIENTO RESPECTIVO; DE USO GENERAL; Y OTRAS QUE
NO PRESENTEN CARÁCTER DISTINTIVO
e) Las expresiones o signos empleados para indicar el género, naturaleza, origen,
nacionalidad, procedencia, destinación, peso, valor o cualidad de los productos,
servicios o establecimientos; las que sean de uso general en el comercio para
designar cierta clase de productos, servicios o establecimientos, y las que no
presenten carácter distintivo o describan los productos, servicios o establecimientos
a que deban aplicarse.
1. Es precisamente esta causal la que permite rechazar el registro marcario de palabras
genéricas, lo que se justifica atendido que sólo los signos distintivos pueden registrarse
como marcas.25
2. Este literal también proscribe el registro de marcas indicativas de nacionalidad, origen
o procedencia de un determinado producto, lo que se justifica porque todos los productos
que vienen de Grecia tienen el derecho de establecerlo así. De hecho, la empresa de
lácteos Danone se enfrentó a este problema al tratar de registrar como marca su yogur
“Griego” solicitud que fue rechazada por el INAPI.
Actualmente, el fallo del INAPI fue casado ante la Corte Suprema, donde Danone deberá
probar es que la palabra “Griego” no es indicativa de la procedencia, para lo cual podrá
argumentar que esos productos se fabrican en Chile y no en Grecia. De ahí que se ha
43
25 Vid. el ejemplo que vimos en clase respecto de la solicitud de marca “Nacional de Chocolates”.
argumentado que distintas marcas tienen sus propios yogures “Griego”, como, por
ejemplo, Nestlé.
No obstante, si concluimos que “Griego” es un tipo de yogur con determinadas
características y una fórmula especial, esta palabra sería un genérico para la clase
respectiva, de modo que cada marca tendría derecho a comerciar un yogur “Griego”.
Danone, no obstante, está argumentando que ellos crearon este tipo de yogur y que su
versión ha adquirido distintividad en el mundo.
Respecto de este último argumento, cabe recordar que la parte final del inciso 1° del
artículo 19 establece que cuando los signos no sean intrínsecamente distintivos, podrá
concederse el registro si han adquirido distintividad por medio del uso en el mercado
nacional, de modo que aun cuando, por regla general, la palabra “Griego” no sea
registrable, podría recurrirse a esta excepción, si se logra probar que se cumple con este
requisito.
*
Genéricas y descriptivas -> Son causales absolutas.
Ej: “Vino de Chile”.
Es una causal muy usada. La marca debe distinguirse frente a los demás productos o
servicios que se comercialicen en el mercado.
Ej.: hombre; Chile; rico; hermoso. En cuanto a la procedencia, ésta dice relación con
productos que se producen en un determinado lugar, y no tiene nada que ver con la
denominación de origen.
27/08/12
F. MARCAS QUE INDUCEN A ERROR O ENGAÑO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS,
SERVICIOS O ESTABLECIMIENTOS RESPECTIVOS
f) Las que se presten para inducir a error o engaño respecto de la procedencia,
cualidad o género de los productos, servicios o establecimientos, comprendidas
aquellas pertenecientes a distintas clases cuyas coberturas tengan relación o
indiquen una conexión de los respectivos bienes, servicios o establecimientos.
Este literal proscribe el registro de marcas iguales o similares incluso aunque pertenezcan a
clases distintas, pero relacionadas. Así pasaría, por ejemplo, si se tratara de registrar la
marca “Zara” (actualmente registrada en la clase 25, relativa a la ropa) en la clase 18,
relativa a carteras y artículos de cuero, en cuyo caso es altamente probable que se rechace
la solicitud de marca argumentando que ambas clases están conectadas entre sí. Lo
mismo podría decirse de ciertas marcas que empezaron como marcas de ropa para luego
expandirse a perfumes o viceversa.
Fue en virtud de este literal que se rechazó el registro de la marca Emidio Tucci por su
similitud con la marca Emilio Pucci. En tal oportunidad, se argumentó que las marcas eran
44
tan semejantes que no podrían coexistir sin inducir a error o engaño a los consumidores,
causando, de paso, un perjuicio al titular de la marca Emilio Pucci.
*
Son causales relativas (relación caso a caso). La diferencia entre las letras e y f hay que
relacionarla con el concepto clase. En lo que dice relación con la letra e, las causales de
irregistrabilidad son de carácter general y absoluto. La letra f, por el contrario, dice relación
con la relación directa entre el producto y la marca. Ej.: la palabra lápiz no la puedo
registrar en la clase 16 (artículos de escritorio), pero sí la puedo registrar en otra clase.
La letra f ya se va circunscribiendo al concepto de clase. No así en la letra e, en donde la
irregistrabilidad es absoluta; una marca será absoluta siempre en todas las clases. En
cambio, en la letra f, dependerá de la clase.
Que se hable de un producto con determinación por el nombre de un lugar, no quiere decir
necesariamente que ese lugar sea la denominación de origen. Para que exista una
denominación de origen tiene que haber un decreto, un pronunciamiento del Estado que
determine un lugar como tal.
Ej: Pasteles de la Ligua. “La Ligua” no es una denominación de origen por lo que si alguien
quiere usar esa expresión para registrarla como marca, no debiera haber problema.
G. MARCAS IGUALES O SIMILARES A OTRAS REGISTRADAS EN EL EXTRANJERO
G.1. PARA DISTINGUIR PRODUCTOS, SERVICIOS O ESTABLECIMIENTOS
IDÉNTICOS O RELACIONADOS
g) Las marcas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen, en forma de poder
confundirse con otras registradas en el extranjero para distinguir los mismos
productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales, siempre que ellas
gocen de fama y notoriedad en el sector pertinente26 del público que habitualmente
consume esos productos, demanda esos servicios o tiene acceso a esos
establecimientos comerciales o industriales, en el país originario del registro.
Rechazado o anulado el registro por esta causal, el titular de la marca notoria
registrada en el extranjero, dentro del plazo de 90 días, deberá solicitar la
inscripción de la marca. Si así no lo hiciera, la marca podrá ser solicitada por
cualquier persona, teniendo prioridad dentro de los 90 días siguientes a la expiración
del derecho del titular de la marca registrada en el extranjero, aquella a quien se le
hubiera rechazado la solicitud o anulado el registro.
1. Este literal trata de evitar situaciones como la que ocurriría si alguien viaja, por ejemplo,
a Argentina y regresa a Chile con la idea de registrar los alfajores Havanna, aunque no se
dedique a vender alfajores, con la única pretensión de cobrarle a Havanna si ésta quisiera
comerciar sus productos en Chile. Algo similar pasó con la marca de ropa Mango que, al
45
26 Generalmente la misma clase o una relacionada.
momento de al querer registrar su marca en nuestro país se dio cuenta de que ésta ya
estaba registrada por un chileno, forzándola a comercializar sus productos como Mng.
Pasó también con Bath & Body Works y con Osprey, caso que destaca porque la marca
extranjera no estaba registrada en Chile de modo que tuvo que ejercer su derecho de
prioridad según lo establece el mismo fallo27.
2. No obstante, para poder oponerse exitosamente, el titular de la marca en el extranjero
deberá acreditar:
1) Que la marca ha sido registrada en el extranjero;28 y
2) Que esa marca goza de fama y notoriedad respecto del sector comercial o rubro
respectivo, generalmente vinculado a la clase del producto.
Así, por ejemplo, si quiero solicitar la marca Havanna para toallas, pareciera posible
registrar la marca.
Si la oficina de marcas rechaza o anula el registro por esta causal, el inciso 2° de este
literal establece otra forma de derecho de prioridad a favor del titular de la marca en el
extranjero, quien tendrá prioridad absoluta para solicitar el registro de la marca respectiva
por un plazo de 90 días desde que la decisión de la oficina de marcas queda ejecutoriada.
G.2. PARA DISTINGUIR PRODUCTOS, SERVICIOS O ESTABLECIMIENTOS
DISTINTOS Y NO RELACIONADOS
De igual manera, las marcas registradas en Chile que gocen de fama y notoriedad,
podrán impedir el registro de otros signos idénticos o similares solicitados para
distinguir productos, servicios o establecimiento comercial o industrial distintos y no
relacionados, a condición, por una parte, de que estos últimos guarden algún tipo de
conexión con los productos, servicios o establecimiento comercial o industrial que
distingue la marca notoriamente conocida y que, por otra parte, sea probable que
esa protección lesione los intereses del titular de la marca notoria registrada.
Para este caso, la fama y notoriedad se determinará en el sector pertinente del
público que habitualmente consume esos productos, demanda esos servicios o tiene
acceso a esos establecimientos comerciales o industriales en Chile.
1. Esta causal fue incorporada el año 2005 con tal de permitir al titular extranjero de una
marca oponerse al registro de marcas de terceros aunque no estén en la misma clase ni en
clases conexas. Es decir, busca proteger las marcas notorias ampliando la posibilidad de
oposición a las marcas más reconocidas, así como la buena fe mercantil.
46
27 Ver Ejemplos.
28 No quedan protegidas en este literal, por lo tanto, las marcas solicitadas en el extranjero cuyo registro aún no se ha concedido, respecto de las cuales procedería ejercer el derecho consagrado en el artículo 20 bis de la ley 19.039.
2. Así, por ejemplo, la Coca Cola es una marca famosa y notoria en el mundo y en Chile
que siempre podrá oponerse al registro de marcas similares solicitadas para la clase 32
(bebidas no alcohólicas) y otras clases relacionadas tales como bebidas alcohólicas o
alimentos. Ahora bien, si alguien trata de registrar esta marca para distinguir ropa o
anteojos, en principio no correspondía oponerse si no fuera por este numeral. Así, esto
será posible en la medida que Coca Cola pueda acreditar algún tipo de relación con otros
productos, aunque tal relación no sea suficiente para establecer ambas clases como clases
relacionadas.
Sería el caso también de alguien que quisiera registrar la marca “Sony” para mochilas. Si
bien esta marca está registrada en la clase 9, relativa a tecnología, Sony podría igualmente
oponerse atendido que las mochilas sirven para llevar computadores y, por lo tanto, hay
alguna relación entre ambas clases, aunque éstas no sean conexas.
3. En definitiva, este numeral será aplicable en la medida que se cumplan los siguientes
requisitos:
1) Que la marca registrada en el extranjero goce de fama y notoriedad en el
sector pertinente del público que habitualmente consume esos productos,
demanda esos servicios o tiene acceso a esos establecimientos comerciales o
industriales en Chile.
2) Que la marca se solicite en Chile para un producto, servicio o establecimiento
que guarde algún tipo de relación con el producto, servicio o establecimiento
asociado a esa marca (o una similar) en el extranjero.
3) Que se acredite que el registro de esa marca probablemente lesionaría los
intereses del titular de la marca notoria registrada en el extranjero.
CAUSAL G. Rechazado o anulado el registro por esta causal, el titular de la marca notoria
registrada en el extranjero, dentro del plazo de 90 días, deberá solicitar la inscripción de la
marca. Si así no lo hiciera, la marca podrá ser solicitada por cualquier persona, teniendo
prioridad dentro de los 90 días siguientes a la expiración del derecho del titular de la marca
registrada en el extranjero, aquella a quien se le hubiera rechazado la solicitud o anulado
en el registro.
De igual manera, las marcas registradas en Chile que gocen de fama y notoriedad, podrán
impedir el registro de otros signos idénticos o similares solicitados para distinguir
productos, servicios o establecimiento comercial o industrial distintos y no relacionados, a
condición, por una parte, de que estos últimos guarden algún tipo de conexión con los
productos, servicios o establecimiento comercial o industrial que distingue la marca
notoriamente conocida y que, por otra parte, sea probable que esa protección lesione los
intereses del titular de la marca notoria registrada.
47
Para este caso, la fama y notoriedad se determinará en el sector pertinente del público que
habitualmente consume esos productos, demanda esos servicios o tiene acceso a esos
establecimientos comerciales o industriales en Chile.
**
Ej.: yo soy representante de los autos Fiat en Chile. Y la Fiat no tiene su marca registrada
en Chile. Entonces yo llego y la registro en Chile a mi nombre. Deberá aparecer el dueño
de Fiat y oponerse a la solicitud. La marca es irregistrable, porque sólo puede solicitar el
registro el dueño, y además ya hubo un registro en el extranjero con anterioridad.
Debe acreditarse que:• Esta registrada en el extranjero • Esta registrada en la misma clase• Goza de fama y notoriedad para la clase en la cual se está solicitando la marca
Esta causal está establecida para proteger los derechos de extranjeros.
Yo sólo me puedo oponer a la solicitud sólo en la medida que yo sea dueño de una marca
registrada en la misma clase.
(Inc final) Este inciso está pensado para las marcas notorias, aquellas que
independientemente de la clase en que están registradas, son tan conocidas mundialmente
que no se podrán registrar en otra clase.
Ej.: Coca-Cola, no se va a poder registrar en la clase de ropa.
Por regla general, nadie tiene derecho a solicitar el registro de una marca notoria en
cualquier clase. Esto produciría un daño al dueño original y confusión en el público. Sin
perjuicio de ello, la ley establece una condición; que deben guardar una relación entre la
marca original y la que intenta registrarse; y que sea probable que se lesione los intereses
del titular de la marca notoria.
Ej.: registrar la marca Apple para lápices.
Marcas iguales entre un extranjero y un nacional. El extranjero tiene derecho a oponerse.
Pero debe acreditar que goza de fama y notoriedad en el extranjero y que hay
características similares o iguales que producen confusión. La fama y notoriedad se
acredita por todos los medios de prueba establecidos en el CPC salvo la prueba testimonial.
Pero en lo concreto se acepta todo tipo de pruebas entre las cuales se aceptan videos,
fotos, etc…
Excepción final: La ley reconoce que hay marcas que sobrepasan el sistema de clases y
que presenta tal fama y notoriedad que cualquier tope con su marca puede lesionar a su
titular.
Ej: Facebook, como servicio. Si otra persona decidiera hacer un diario con marca
facebook.
Hay que considerar qué público es el de la marca notoria, y qué público es de la marca que
se intenta registrar. Si es el mismo público se verá más directa la relación.
29/08/12
48
H. MARCAS IGUALES O SIMILARES A OTRAS SOLICITADAS O REGISTRADAS EN
CHILE PARA DISTINGUIR PRODUCTOS, SERVICIOS O ESTABLECIMIENTOS
IGUALES O RELACIONADOS
h) Aquellas iguales o que gráfica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan
confundirse con otras ya registradas o válidamente solicitadas con anterioridad para
productos, servicios o establecimiento comercial o industrial idénticos o similares,
pertenecientes a la misma clase o clases relacionadas.
Este literal proscribe el registro de marcas muy similares a otras que ya están
registradas en Chile. Sería el caso, por ejemplo, de quien intente registrar la marca
“Zoprolle” para productos lácteos. Así como la letra g) protege a los titulares de marcas en
el extranjero, la letra h) inciso 1° hace lo mismo respecto de aquellos titulares en Chile.
Esta causal será igualmente aplicable respecto de aquellas marcas no registradas que
estén siendo real y efectivamente usadas con anterioridad a la solicitud de registro dentro
del territorio nacional. Rechazado o anulado el registro por esta causal, el usuario de la
marca deberá solicitar su inscripción en un plazo de 90 días. Si así no lo hiciera, la marca
podrá ser solicitada por cualquier persona, teniendo prioridad dentro de los 90 días
siguientes a la expiración del derecho del usuario, aquélla a quien se le hubiera rechazado
la solicitud o anulado el registro.
Este inciso también es muy importante porque, por regla general, la ley chilena da muy
pocos derechos a quien usa una marca sin registrarla ya que, como dijimos, el derecho
marcario es eminentemente registral, a lo menos en nuestro país.29
Kino, por ejemplo, tenía su marca registrada en Perú pero no la usaban. Unos peruanos
que competían con ellos trataron de registrar la marca solicitando la cancelación de la
marca chilena argumentando que no habían usado la marca en 5 años. Finalmente, esta
solicitud fue acogida, lo que refleja que la exigencia del uso para mantener la vigencia de
la marca es muy común en el extranjero, pero no así en Chile, salvo por las excepciones
del primer inciso del artículo 19 y este segundo inciso de la letra h) del artículo 20.
No obstante lo dispuesto en el párrafo primero de esta letra, el Departamento podrá
aceptar los acuerdos de coexistencia de marcas, siempre que no transgredan derechos
adquiridos por terceros con anterioridad o induzcan a confusión al público consumidor.
* Esta causal será igualmente aplicable respecto de aquellas marcas no registradas que
estén siendo real y efectivamente usadas con anterioridad a la solicitud de registro dentro
del territorio nacional.
49
29 Esto no es así en todas las partes del mundo. Así, en EEUU no se registrarán marcas que no se están utilizando. De hecho, quien está usando una marca puede entablar acciones legales contra otros que la usen aun cuando no estén registrados.
Rechazado o anulado el registro por esta causal, el usuario de la marca deberá solicitar su
inscripción en un plazo de 90 días. Si así no lo hiciera, la marca podrá ser solicitada por
cualquier persona, teniendo prioridad dentro de los 90 días siguientes a la expiración del
derecho del usuario, aquélla a quien se le hubiera rechazado la solicitud o anulado el
registro.
No obstante lo dispuesto en el párrafo primero de esta letra, el Departamento podrá
aceptar los acuerdos de coexistencia de marcas, siempre que no transgredan derechos
adquiridos por terceros con anterioridad o induzcan a confusión al público consumidor.
Uso de las marcas sin registro: En USA se debe acreditar que la marca se usa en el
mercado, incluso para iniciar acciones legales. Otros países también consideran que el uso
es sustancial para que se mantenga el registro, sino, es anuladase pueden aceptar
acuerdos de coexistencia.
*
El uso de las marcas en Chile no es requisito. En otros lados si no se usa se puede ejercer
una acción de cancelación por falta de uso.
En Chile la situación similar se da cuando alguien que no ha registrado la marca aún le ha
dado un uso notorio. Se le da derecho a oposición, privilegiando la buena fe. Quien gana la
oposición tiene un plazo de 90 días para registrar esa marca. Después de esos 90 días si
otro la pide sin que se haya registrado van a poder oponerse, pero si la pide el de la
primera oposición, se pierde la marca.
Caso: General Motors. Solicita la marca CTX, pero esta estaba registrada en la misma clase
por Honda. Finalmente llegaron a un acuerdo particular de consentimiento en que GM lo
registraba para autos y camiones y la Honda lo iba a usar a las motos. Este acuerdo se lo
presentan a la oficina de marcas de Chile para que ambos puedan registrar la marca,
establecen como argumentos que los productos van por canales distintos y que por tanto
los consumidores van a poder distinguir. Las partes dicen que los clientes tienen el nivel de
sofisticación suficiente como para no confundirse al momento de comprar un auto o una
moto. La petición de la GM fue rechazada pues no puede haber la misma marca de la
misma clase, registrada a nombre de dos personas distintas. En este caso la Oficina de
Marcas privilegió proteger la no confusión del consumidor más que la propiedad y
disposición de una marca.
50
I. FORMA O COLOR DE LOS PRODUCTOS O ENVASES, ADEMÁS EL COLOR EN SÍ
MISMO
i) La forma o el color de los productos o de los envases, además del color en sí
mismo.
En virtud de este literal, nadie podría monopolizar, por ejemplo, el color rojo para
vender aguas minerales, sin perjuicio de la solicitud de marcas mixtas que asocian
ciertos colores a una palabra.31
La forma y los diseños en general se protegen con una patente, como diseños industriales.
Los colores tampoco son registrables como marcas aunque la mezcla de colores si es
protegible. El otros países el color sólo si se puede proteger.
J. INDICACIONES GEOGRÁFICAS Y DENOMINACIONES DE ORIGEN
j) Las que puedan inducir a error o confusión en el público consumidor, respecto de
la procedencia o atributos del producto que pretende distinguir en Chile una
Indicación Geográfica o Denominación de Origen.
Este sería el caso, por ejemplo, de quien quiere registrar marcas como Champagne,
Camenberg o Cognac. Los productos que se venden con denominación de origen permiten
usar estas palabras junto con su marca (mas no como parte de ésta) para distinguirla
como un tipo del producto amparado por la Denominación de Origen o Indicación
Geográfica (por ejemplo, de Champagne). 31
K. MARCAS CONTRARIAS AL ORDEN PÚBLICO, LA MORAL O LAS BUENAS
COSTUMBRES
k) Las contrarias al orden público, a la moral o a las buenas costumbres,
comprendidas en éstas los principios de competencia leal y ética mercantil.
En general, y particularmente al proteger la competencia leal y ética mercantil, este literal
busca evitar que alguien se aproveche de la marca de un tercero. Es el caso de quien
conocía o debería haber conocido que la marca era utilizada por otra persona como, por
ejemplo, si una empresa chilena representa a una empresa extranjera y registra la marca
representada a su nombre.32
A mi juicio, este literal también protege la utilización de las marcas por sobre su registro,
ya que presupone que alguien está usando una determinada marca, sea en Chile o en el
51
30 Ver por ejemplo las solicitudes N° 902675 y 882224, las que fueron rechazados por tratar de registrar las botellas.
31 Ver, por ejemplo, solicitudes N° 675793 (aunque se tramitó con el procedimiento antiguo) y 931517, siendo rechazada la primera por el uso de la palabra Cognac y la segunda por la palabra “Burdeos”, muy similar a “Bordaux”.
32 Ver Ejemplos.
extranjero, y una tercera persona, en contravención a los principios de competencia leal y
ética mercantil, trata de registrarla para apropiársela en nuestro país.
*
Es el cajón de sastre que en general tiene poca aplicación práctica salvo cuando un
competidor atenta contra la competencia leal y la ética mercantil. Desde hace años eso si
existe un Tribunal de Libre Competencia que trata de forma más específica y con más
antecedentes.
Las causales de este artículo sirven de base para anular una marca.
(Art 26, Ley de Propiedad Intelectual) Si por cualquier motivo se otorga una marca a un
titular A y luego aparece una persona B, puede B invocar una de las causales del Art 20
para anular la marca y quedarse con ésta. Por marca mal concedida procede la acción de
nulidad.
Se establece un plazo de 5 años para ejercer la acción.
El segundo inciso establece que si se demuestra que el registro de la marca fue hecho de
mala fe, la acción pasa a ser imprescriptible.
Si los plazos están vencidos se puede demandar también por competencia desleal.
****
Artículo 26.- Procede la declaración de nulidad del registro de marcas comerciales cuando
se ha infringido alguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 20 de esta ley.
Las marcas, patentes de invención, denominaciones de origen, modelos de utilidad, etc…
Todo lo relacionado con la INAPI se publica los días viernes en el diario oficial.
** 29.08.12
Distintividad= Convencimiento y Prueba
Los establecimientos comerciales e industriales tienen cobertura regional, por lo que si se
quiere que tenga cobertura nacional se3 deberá realizar el registro en cada región.
**
03/09/12
52
3.2.DERECHOS QUE CONFIERE EL REGISTRO DE UNA MARCA (A 19 bis D y E)
1. Como regla general, la protección de una marca sólo es oponible en Chile.
Excepcionalmente la clase “establecimiento comercial” sólo tiene protección regional y, por
lo tanto habrá que registrarla en cada región. De ahí que estos derechos sólo serán
oponibles dentro del territorio nacional. En principio, esta materia está tratada en el
artículo 19 bis D de la ley 19.039.
Artículo 19 bis D.- La marca confiere a su titular el derecho exclusivo y
excluyente de utilizarla en el tráfico económico en la forma que se le ha conferido y
para distinguir los productos, servicios, establecimientos comerciales o industriales
comprendidos en el registro33.
Por consiguiente, el titular de una marca registrada podrá impedir que cualquier
tercero, sin su consentimiento, utilice en el curso de las operaciones comerciales
marcas idénticas o similares para productos, servicios o establecimientos
comerciales o industriales que sean idénticos o similares a aquéllos para los cuales
se ha concedido el registro, y a condición de que el uso hecho por el tercero pueda
inducir a error o confusión.
Cuando el uso hecho por el tercero se refiera a una marca idéntica para productos,
servicios o establecimientos comerciales o industriales idénticos, se presumirá que
existe confusión.
2. Este artículo, incluido por la ley 19.996, buscó dar certeza y dejar un mensaje claro
sobre el objetivo de registrar una marca.
De él podemos destacar, en primer lugar que sólo protege una marca en la forma en que
esta fue conferida y para distinguir los productos, servicios, establecimientos
comerciales o industriales comprendidos en el registro. De ahí que si, por ejemplo,
se registra la marca “Tritón” en la clase 30, el registro de esta marca no la protege
respecto de otras clases; y si respecto de esta marca se registra además una etiqueta con
letras blancas, la protección no procede, en principio, respecto de otras etiquetas.
De esta forma, este artículo refuerza la idea de que las marcas sólo se protegen respecto
de las clases para las cuales fueron registradas y para las clases relacionadas a éstas. Así,
no hay infracción marcaria si se usa o registra la misma marca para productos, servicios o
establecimientos completamente distintos.
No obstante, y con tal de evitar abusos que podrían restringir la competencia, la parte final
del inciso segundo limita la protección sólo a aquellos casos que efectivamente pudieran
inducir a error o confusión, sin perjuicio que la confusión se presume cuando la marca
empleada por el tercero es idéntica a la que se registró.
53
33 Cabe destacar que las clases “establecimientos comerciales” y “establecimientos industriales” sólo existen en Chile, no en el tratado de Niza
** ¿PARA QUE SE REGISTRA UNA MARCA?
La respuesta la obtenemos a partir del artículo 19° bis D. Esto es, para distinguir un
producto o servicio en una clase determinada34. La protección de la marca sólo se dará en
el territorio chileno a fin. Excepcionalmente, los establecimientos comerciales sólo tienen
protección regional, pagando impuesto tasas por cada región como si fuera cada marca
distinta.
Se recalca que es un derecho exclusivo y excluyente de utilizarla en el tráfico económico en
la forma en que se ha conferido y para distinguir productos, servicios, establecimientos
comerciales o industriales.
OBJETIVO DE REGISTRAR UNA MARCA
En la forma en la que se ha conferido, por ejemplo: etiqueta, con sus colores y formas, y
para los productos y servicios para lo que se me ha otorgado.
Se presumirá que existe confusión = infracción marcaria
Siempre el signo distintivo registrado está asociado a una clase.
Se busca dar certeza y un mensaje claro para que servía las marcas y sus objetivos, dando
el derecho exclusivo y excluyente a la cual se ha obtenido un registro, para los productos
en que se protege la marcas, y no otros, en caso contrario pudiendo caer en una infracción
marcaria. El inciso final establece la vulneración a la protección marcaria por un tercero. Al
referirse el articulado de productos, servicios y establecimientos, se refiere indirectamente
a las clases. **
3. Por otro lado, el artículo 19 bis E consagra una excepción al derecho del titular de una
marca a impedir que terceros usen la misma o una similar al regular las importaciones
paralelas. Así, en principio, el titular de la marca “Zara” tiene el derecho exclusivo y
excluyente para usar la marca “Zara” en Chile. Por regla general, para que esta marca
esté protegida en otros países deben registrarse en ellos 35. No obstante, este artículo
establece que:
Artículo 19 bis E.- El derecho que confiere el registro de la marca no faculta a su
titular para prohibir a terceros el uso de la misma respecto de los productos
legítimamente comercializados en cualquier país con esa marca por dicho
titular o con su consentimiento expreso.
Este artículo habilita, por ejemplo, a un comerciante de ropa a viajar a Estados Unidos,
comprar al por mayor en una tienda de liquidación de Zara e importar esos productos a
Chile para su comercialización. En efecto, esto es posible porque tales productos fueron
comprados a su legítimo dueño, de modo que se entienden legítimamente comercializados.
Ahora bien, si en vez de comprar a Zara se le hubiera comprado a John Smith, quien a su
54
34 Las clases de establecimientos comerciales solo existen en Chiles y no reguladas en el acuerdo de Niza.
35 La única excepción es la Unión Europea, en que es posible registrar marcas para su protección en todo el Mercado Común.
vez compró a comerciantes legítimos, también es posible esgrimir este derecho para evitar
caer en infracciones marcarias. Lo importante es que los productos tengan un origen
legítimo.
Por eso se dice que cada vez que un producto se vende, el derecho de comercialización
exclusiva se agota. Así pasa, por ejemplo, si alguien compra un auto Fiat y luego lo
vende, promocionándolo como un auto Fiat, lo que es posible precisamente porque el
derecho del titular de la marca “Fiat” se agotó respecto de ese producto en particular, en la
medida que haya sido legítimamente comercializado. Un caso distinto es quien va a
comprar productos fabricados por ejemplo, por Apple en China que son comercializados en
su primera venta por quienes no son dueños de la marca, ya que en tal caso hay una
infracción marcaria. No obstante, casos como éste son muy difíciles de demostrar atendido
que deberá probarse, entre otras cosas, que hubo una apropiación indebida del
comercializador ilegítimo.
** EXCEPCIÓN ART. 19 BIS E
Esto tiene una excepción de las importaciones paralelas, reguladas en el artículo 19° bis E.
La regla general es el uso exclusivo y excluyente para comercializar un producto o un
servicio, pudiendo el titular impedir el uso y comercialización de sus productos a terceros.
Ahora, por ejemplo, si el titular de una marca comercializa sus productos (ropa) en
territorio nacional protegido36, vende en bodega al por mayor en un país extranjero,
importándolo a Chile, vendiéndolos en una tienda en particular. En ese caso, comprados los
productos legítimamente en un país extranjero, se pueden comercializar esos productos en
Chile, pues se han comprado los productos al por mayor a una filial del titular de la marca.
Lo otro que se puede hacer, es la comercialización de productos que un tercero que no es
titular de la marca, los haya adquirido legítimamente. Es decir, la comercialización a un
tercero que ha adquirido legítimamente el producto al titular de una marca.
En estos casos, se puede vender el producto de una marca, no siendo el titular de esta,
siempre y cuando el producto se haya adquirido de forma legitimar. En otras palabras, el
uso y goce de la marca se agota una vez que el titular ha comercializado el producto
dentro de su marca. Se debe especificar lo que se entiende por comercialización legítima;
la primera comercialización debe ser con consentimiento del titular de la marca.
* Caso de importaciones paralelas y agotamiento del derecho de marcas.
El derecho que confiere el registro no faculta a su titular para prohibir a terceros el uso de
la misma respecto de productos legítimamente comercializados en cualquier país con esa
marca por dicho titular o con su consentimiento expreso.
Por ejemplo: Si el producto fue comprado a ZARA y luego lo vendo o comercializo esos
productos en mi tienda, no hay infracción.
Agotamiento del derecho de marcas: al vender el producto estoy dando mi consentimiento
expreso desde la primera venta. La comercialización primera es el que legitima el uso de la
marca. La idea es proteger el libre comercio de los productos.
55
36 Diferencia en la Unión Europea, que registrado sus productos, la protección se aplica a toda la unión.
56
3.3.INFRACCIONES MARCARIAS
**
LAS INFRACCIONES MARCARIAS
El estudio principia con la exigencia del artículo 25° para poder ejercer las acciones
marcarias, tener o colocar la designación de marca registrada en el uso de la marca de
forma visible. En caso de no cumplir con estos requisitos no se dará lugar a la querella
criminal correspondiente. En teoría debiese ir en todos los productos, pero en ocasiones se
omite, salvo en caso de fines publicitarios. Esto básicamente por un tema de información e
imputación de culpabilidad al infractor en caso de que se informe y se haga pública la
inscripción escrita. Esto solo para las acciones penales y no civiles.
Artículo 25.- Toda marca inscrita y que se use en el comercio deberá llevar en
forma visible las palabras "Marca Registrada" o las iniciales "M.R." o letra "R"
dentro de un círculo. La omisión de este requisito no afecta la validez de la marca
registrada, pero quienes no cumplan con esta disposición no podrán hacer valer las
acciones penales a que se refiere esta ley.
Esta ley establece que los titulares de derechos de propiedad industrial tienen derecho, en
casos de infracción marcaria, a iniciar dos tipos de acciones legales, sean civiles o penales.
Estas últimas están establecidas en el artículo 28°; las civiles están reguladas en el artículo
106 y ss., sometidas al procedimiento sumario.
**
1. En general, la infracción de marcas se ha sofisticado. Actualmente es cada vez más raro
que se copie una marca o una etiqueta directamente, sino que se vulneran derechos a
través de la relación de la marcas con ciertas características.
Así, por ejemplo, en el mundial del 2010 la FIFA tenía un acuerdo con Budweisser para que
ésta sea la cerveza oficial del campeonato, de modo que no podría haber publicidad de
otras cervezas en el estadio. Lo que hizo Heineken, que en Europa se relaciona al color
naranjo, fue llevar varias modelos vestidos con los colores de la marca al estadio. Esto es
lo que se conoce como ambush marketing.
Por otro lado existe lo que se conoce como publicidad encubierta. En este sentido, por
ejemplo, las compañías de cigarro no pueden promocionar eventos deportivos, por lo que
Marlboro, con tal de auspiciar carreras de fórmula 1, ha recurrido a usar un código de
barras que la gente asocia a dicha marca en los autos que patrocina, en lugar de usar
directamente su logo o el nombre de la marca.
2. En este orden de ideas, la ley 19.039 establece tres vías principales para contrarrestar
infracciones marcarias y proteger adecuadamente los derechos del legítimo titular de una
marca.
57
Estas vías son:
1) La nulidad marcaria
2) Acciones penales
3) Acciones civiles
(1) NULIDAD MARCARIA (art. 26 y 27)
Artículo 26.- Procede la declaración de nulidad del registro de marcas comerciales
cuando se ha infringido alguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 20 de
esta ley.
Artículo 27.- La acción de nulidad del registro de una marca prescribirá en el
término de 5 años, contado desde la fecha del registro.
La referida acción de nulidad no prescribirá respecto de los registros obtenidos de
mala fe.
Una marca podrá ser anulada si se comprueba que vulnera alguna causal de
irregistrabilidad.
La regla general es que una vez transcurridos 5 años del registro de una marca no se
puede pedir su nulidad. Así, por ejemplo, si alguien registra la marca Jaguar en Chile,
Jaguar UK no podría solicitar la nulidad de esta marca, aun vulnerando esta una de las
causales de irregistrabilidad (particularmente, la letra g) del artículo 20) si transcurrieron 5
años.
No obstante, siempre será posible intentar una acción de nulidad cuando el registro de la
marca en disputa haya sido obtenido de mala fe, en cuyo caso esta no prescribe.
**
ANULACION REGISTRO.
NULIDAD O CANCELACIÓN DE MARCAS: solo respecto de marcas concedidas y que
este afectas a las causales de irregistrabilidad.
ART 27: La acción de nulidad del registro de una marca prescribirá en el término de 5
años, contado desde la fecha del registro. Esta prescripción no opera respecto de los
registros obtenidos de mala fe.
**
58
(2) ACCIONES PENALES (ART. 28)
* Estuvieron siempre en la ley 19.039. Siempre se consideraron tipos penales para
perseguir la responsabilidad por infracciones de propiedad intelectual.
Se notifica de alguna manera al mercado que ese sello distintivo está registrado y que por
tanto tiene las herramientas legales para impedir el uso del tercero. Si no se usa la
expresión ® o (M.R.) no se dan las acciones penales (Art 25). Es muy importante al
momento de estar frente a un problema para querellarse o defender a una de las partes.*
El artículo 28 establece las sanciones penales asociadas a infracciones marcarias:
Artículo 28.- Serán condenados a pagar una multa a beneficio fiscal de 25 a 1.000
unidades tributarias mensuales:
LETRA A).
a) Los que maliciosamente usen, con fines comerciales, una marca igual o
semejante a otra ya inscrita para los mismos productos, servicios o
establecimientos o respecto de productos, servicios o establecimientos relacionados
con aquellos que comprende la marca registrada. Lo anterior se entenderá sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 19 bis E.
El delito principal es el de la letra a) relativa al uso malicioso de una marca igual o
semejante a otra ya inscrita para los mismos productos, servicios o establecimientos o
respecto de productos, servicios o establecimientos relacionados. El uso de la expresión
“maliciosamente” implica que el querellante debe probar el dolo. No obstante, el inciso
final del artículo 19 bis D establece una presunción que atenúa o facilita esta carga
probatoria.37
*Letra a) En relación al (Art 28) el tipo más importante es el establecido en la letra a). Acá
se hace relación a las clases. Siempre nos está remitiendo al sistema de las clases. Se hace
referencia a las importaciones paralelas, establecidas en el (Art 19 bis E)38.
Se sigue un procedimiento monitorio ante el tribunal de garantía.
Cuando se estaba redactando la ley se agregó la expresión “maliciosamente” que a veces
complica en relación a las causas de homicidio u otras.*
59
37 No estoy de acuerdo. El inciso final del artículo 19 bis D establece que cuando un tercero usa una marca idéntica para un producto, servicio o establecimiento idéntico a aquel protegido por una marca ya registrada, se presumirá que tal uso es induce a confusión, habilitando al titular de la marca registrada a prohibirlo, mas no permite, a mi juicio, presumir que el tercero haya actuado maliciosamente.
38 Artículo 19 bis E.- El derecho que confiere el registro de la marca no faculta a su titular para prohibir a terceros el uso de la misma respecto de los productos legítimamente comercializados en cualquier país con esa marca por dicho titular o con su consentimiento expreso.
LETRA B)
b) Los que usen, con fines comerciales, una marca no inscrita, caducada o anulada,
con las indicaciones correspondientes a una marca registrada o simulando aquéllas.
Proscribe el uso de marcas no registradas indicando que sí lo está. No obstante,
este delito parece ser de muy rara ocurrencia, toda vez que el profesor nunca ha visto que
alguien ejerza una acción penal fundada en esta causal.
*También constituye infracción el poner el símbolo ® o (MR) cuando no se tienen los
derechos porque constituye un engaño.*
LETRA C)
c) Los que, con fines comerciales, hagan uso de envases o embalajes que lleven
una marca registrada, sin tener derecho a usarla y sin que ésta haya sido
previamente borrada, salvo que el embalaje marcado se destine a envasar
productos diferentes y no relacionados con los que protege la marca.
Tipifica la copia de envases o embalajes. Incurriría en este delito, por ejemplo, quien
trate de vender pisco Capel en botellas de Mistral o Cola de Mono en botellas de Alto del
Carmen, aunque la etiqueta corresponda al producto efectivamente embotellado.
*se hablan de dos temas:
1. En primer lugar se habla de las clases.
2. Se puede usar el diseño de algo pero sin referencia a la marca.
- Ej: Botella igual a la de coca cola pero sin las letras Coca - Cola.
(Art 29)39 Los utensilios o productos que caen en infracción marcaria son decomisados y
pueden ser destruidas destinadas a obras benéficas previa remoción de la marca del
producto.*
REINCIDENCIA.
Al que reincida dentro de los cinco años siguientes a la aplicación de una multa, se
le aplicará otra que no podrá ser inferior al doble de la anterior y cuyo monto
máximo podrá llegar a 2.000 unidades tributarias mensuales.
60
39 Artículo 29.- Los condenados de acuerdo al artículo anterior serán obligados al pago de las costas y de los daños y perjuicios causados al dueño de la marca.
Los utensilios y los elementos directamente empleados para la falsificación o imitación y los objetos con marcas falsificadas caerán en comiso. Tratándose de objetos con marca falsificada, se procederá a su destrucción. En el caso de los utensilios o elementos utilizados, será facultad del juez competente decidir sobre su destino, pudiendo ordenar su destrucción o distribución benéfica.
Cabe destacar además que la pena aumenta si se es reincidente dentro de 5 años
contados desde la aplicación de la primera multa.
2. El artículo 25 establece un requisito para poder ejercer las acciones penales, exigiendo
que toda marca lleve ciertos signos en forma visible:
Artículo 25.- Toda marca inscrita y que se use en el comercio deberá llevar en
forma visible las palabras "Marca Registrada" o las iniciales "M.R." o la
letra "R" dentro de un círculo. La omisión de este requisito no afecta la validez
de la marca registrada, pero quienes no cumplan con esta disposición no podrán
hacer valer las acciones penales a que se refiere esta ley.
En efecto, la omisión de este requisito impide al titular de una marca vulnerada ejercer las
acciones penales que procedan, pudiendo un eventual querellado oponer esta circunstancia
como excepción.
En teoría, la razón de este artículo es que el titular de una marca informe debidamente
tanto al consumidor como a un eventual competidor que esa marca se encuentra
registrada. Hay, por lo tanto, una amenaza implícita para aquellos que quieran copiar
la marca, pero también un atisbo de garantía de calidad, atendido que el titular
demuestra que incurrió en una serie de costos para registrar la marca y que él es el
creador de la marca respectiva.
Asimismo, este artículo está muy ligado a la letra b) del artículo 28, que sanciona, no ya a
quien no emplea los signos que el artículo en comento establece, sino precisamente a
quien los emplea respecto de una marca no registrada, induciendo a confusión tanto a los
competidores como a los consumidores.
3. Por último, cabe destacar que el año 2008 se sumó a la PDI la Brigada Investigadora de
Delitos de Propiedad Intelectual (BRIDEPI), dependiente administrativa y
disciplinariamente de la Jefatura Nacional de Delitos Económicos, que busca perseguir
estos delitos más eficaz y eficientemente.
61
05/09/12
62
(3) ACCIONES CIVILES (ARTS. 106 Y SS.)40
Las acciones civiles fueron incorporadas por la ley 19.996 para dar mayor protección a las
marcas. En efecto, antes sólo procedían las acciones penales que, como sabemos, exigen
acreditar muchos elementos que tienden a ser muy difíciles de demostrar en juicio.
Artículo 106.- El titular cuyo derecho de propiedad industrial sea lesionado podrá
demandar civilmente:
a) La cesación de los actos que violen el derecho protegido.
b) La indemnización de los daños y perjuicios.
c) La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la
infracción.
d) La publicación de la sentencia a costa del condenado, mediante anuncios
en un diario a elección del demandante. Esta medida será aplicable cuando la
sentencia así lo señale expresamente.
En el caso de que el titular lesionado opte por demandar daños y perjuicios de acuerdo a
la letra b) del artículo 106, la regla general es que deberá probarlos, sin perjuicio que el
artículo 108 de la ley otorga ciertos parámetros prácticos que facilitan su determinación.
Artículo 107.- Las acciones civiles establecidas en el artículo 106 se tramitarán
conforme al procedimiento sumario y corresponderán a cualquiera que tenga interés
en deducirlas, sin perjuicio de la acción penal que pueda proceder.
Este artículo resalta el principio de independencia de las acciones. Es decir, las acciones
civiles son independientes de las penales, pudiendo el ofendido optar por ejercer una o
ambas.
Artículo 108.- La indemnización de perjuicios podrá determinarse, a elección del
demandante, de conformidad con las reglas generales o de acuerdo con una de las
siguientes reglas:
a) Las utilidades que el titular hubiera dejado de percibir como consecuencia de
la infracción;
b) Las utilidades que haya obtenido el infractor como consecuencia de la
infracción, o
c) El precio que el infractor hubiera debido pagar al titular del derecho por el
otorgamiento de una licencia, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho
infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido.
Como vimos, este artículo establece parámetros que facilitan la determinación de los
perjuicios.
63
40 TITULO X. De la observancia de los Derechos de Propiedad Industrial.
Párrafo 1º De las acciones civiles
Respecto de la letra c), cabe destacar que es posible, mas no obligatorio, registrar los
contratos de licencia en el registro de marcas del INAPI. De hecho, esto puede ser útil
para hacer público el contrato y, asimismo, para facilitar la determinación de los perjuicios
al amparo de lo establecido en esta letra c).
Artículo 109.- Sin perjuicio de las otras acciones contempladas en este Título, no
responderán por daños y perjuicios las personas que hubieran comercializado
productos que infrinjan un derecho de propiedad industrial, salvo que estas mismas
personas los hubieran fabricado o producido, o los hubieran comercializado con
conocimiento de que estaban cometiendo una infracción a un derecho de propiedad
industrial.
Artículo 110.- El juez de la causa estará facultado para ordenar, en la sentencia,
que el infractor proporcione las informaciones que posea sobre las personas que
hubiesen participado en la producción o elaboración de los productos o
procedimientos materia de la infracción, y respecto de los circuitos de distribución
de estos productos.
Artículo 111.- En estos procesos, el juez apreciará la prueba según las reglas de
la sana crítica.
64
(4) INFRACCIONES MARCARIAS Y COMPETENCIA DESLEAL
1. Además de aquellas infracciones sancionadas directamente por la legislación de
propiedad intelectual, muchas otras serán sancionadas en cuanto actos de competencia
desleal. Esto es sumamente importante, ya que si una determinada conducta escapara el
ámbito de la propiedad intelectual, podría resolverse aplicando la ley 20.169 sobre
Competencia Desleal.
En efecto, esta ley define los actos de competencia desleal en un sentido amplio en su
artículo 3°:
Artículo 3º.- En general, es acto de competencia desleal toda conducta contraria
a la buena fe o a las buenas costumbres que, por medios ilegítimos, persiga
desviar clientela de un agente del mercado.
2. Así podría resolverse el caso del ron “Full de Cuatro”, marca que si bien es distinta a
“Flor de Caña”, prácticamente copió su etiqueta. Ahora bien, si la etiqueta no estuviera
inscrita no habría infracción marcaria, sin perjuicio de lo cual sería posible acudir a la
normativa que sanciona la Competencia Desleal.
Algo similar sucede cuando el productor de una pastilla digestiva se compara con los
yogures Activia usando el mismo dibujo de la flecha hacia abajo, o con la ron-cola “Alto del
Crimen”, sumamente similar al pisco “Alto del Carmen”.
3. La protección que otorga esta ley es sumamente amplia. De hecho, ya su artículo 1°
establece que se busca proteger a cualquier persona afectada en sus intereses legítimos
por un acto de competencia desleal.
Artículo 1º.- Esta ley tiene por objeto proteger a competidores, consumidores y,
en general, a cualquier persona afectada en sus intereses legítimos por un acto de
competencia desleal.
4. Por su parte, el artículo 2° recalca que las acciones emanadas de esta ley son
independientes de otras acciones que se pueden hacer valer al amparo de otras leyes
como el DL 211, la ley de protección a los consumidores (ley 19.496) y, en lo que nos
compete, la legislación de propiedad intelectual (ley 17.336) y propiedad industrial (ley
19.039).
Artículo 2º.- Una conducta podrá ser calificada como un acto de competencia
desleal conforme a las disposiciones de esta ley aunque resulten procedentes
respecto de esa misma conducta, y ante los tribunales competentes, una o más
de las siguientes acciones:
a) Las reguladas en el decreto con fuerza de ley Nº 1, de 2005, del
Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto
65
refundido, coordinado y sistematizado del decreto ley Nº 211, de 1973,
sobre libre competencia.
b) Las reguladas en la ley Nº 19.496, que establece normas sobre
protección de los derechos de los consumidores.
c) Las reguladas en la ley Nº 17.336, sobre propiedad intelectual,
o en la ley Nº 19.039, sobre propiedad industrial.
5. De hecho, al enumerar ejemplos de actos de competencia desleal en su artículo 4°, esta
ley incluye varias conductas que tienden a estar directamente relacionadas con la
propiedad intelectual:
Artículo 4º.- En particular, y sin que la enumeración sea taxativa, se considerarán
actos de competencia desleal los siguientes:
a) Toda conducta que aproveche indebidamente la reputación
ajena, induciendo a confundir los propios bienes, servicios,
actividades, signos distintivos o establecimientos con los de un
tercero.
b) El uso de signos o la difusión de hechos o aseveraciones,
incorrectos o falsos, que induzcan a error sobre la naturaleza,
proveniencia, componentes, características, precio, modo de
producción, marca, idoneidad para los fines que pretende
satisfacer, calidad o cantidad y, en general, sobre las ventajas
realmente proporcionadas por los bienes o servicios ofrecidos,
propios o ajenos.
c) Todas las informaciones o aseveraciones incorrectas o falsas
sobre los bienes, servicios, actividades, signos distintivos,
establecimientos o relaciones comerciales de un tercero, que sean
susceptibles de menoscabar su reputación en el mercado.
Son también ilícitas las expresiones dirigidas a desacreditarlos o
ridiculizarlos sin referencia objetiva.
d) Las manifestaciones agraviantes que versen sobre la nacionalidad, las
creencias, ideologías, vida privada o cualquier otra circunstancia personal
del tercero afectado y que no tenga relación directa con la calidad del bien
o servicio prestado.
e) Toda comparación de los bienes, servicios, actividades o
establecimientos propios o ajenos con los de un tercero, cuando se funde
66
en algún antecedente que no sea veraz y demostrable, o, cuando de
cualquiera otra forma infrinja las normas de esta ley.
f) Toda conducta que persiga inducir a proveedores, clientes u otros
contratantes a infringir los deberes contractuales contraídos con un
competidor.
g) El ejercicio manifiestamente abusivo de acciones judiciales con la
finalidad de entorpecer la operación de un agente del mercado.
**
COMPETENCIA DESLEAL: ley 20169. Existen casos en que a pesar de no existir una
infracción marcaria, una marca puede protegerse en razón de competencia desleal, cuando
se busca desviar la clientela de un agente del mercado de manera ilegítima.
**
67
10/09/12
68
NOMBRES DE DOMINIO
(1) GENERALIDADES
1. Los nombres de dominio están íntimamente ligados a las marcas. De hecho, muchas
empresas registran nombres de dominio que incluyen palabras, marcas o referencias que
podrían vulnerar marcas de terceros así como generar confusión entre los consumidores.
Así, por ejemplo, sucedió con Eaton, una empresa norteamericana que trató de registrar el
nombre de dominio eaton.cl atendido que tiene una filial en nuestro país.
Desafortunadamente para ellos, el nombre ya había sido registrado por Star Cluch,
empresa que comercializa, entre otras, la marca Eaton. De hecho, al ingresar a eaton.cl,
la página se redirecciona a starcluch.cl.
2. De ahí que han surgido autoridades u organizaciones que se encargan de crear
extensiones de nombres de dominio, tales como ICANN.41 Actualmente hay dos
extensiones principales: las primarias o genéricas (tales como .com, o .edu) y las
secundarias, que dicen relación con un determinado país (como, por ejemplo, .cl en
Chile). Actualmente, no obstante, se han creado extensiones asociadas a ciertos
rubros o actividades tales como .edu para universidades, .org para fundaciones y
personas jurídicas sin fines de lucro y .tv para aquellos asociados a la televisión.
Otras organizaciones, como IANA42 se encargan de asignar nombres de dominio
asociándolos a ciertos números IP que conforman estos nombres, tarea que en Chile ha
sido delegada a NIC Chile.
(2) PROCEDIMIENTO DE REGISTRO43
1. Por regla general, a solicitud de registro de nombres de dominio se tramita en línea en
la página de NIC Chile, sin que intervengan terceros. En un principio, este sistema
permitió que mucha gente registrara marcas famosísimas sin que éstas se pudieran
oponer, lo que eventualmente llevó a la dictación de un reglamento que regula el registro
de nombres de dominio.
En virtud de este procedimiento, todo registro de un nuevo nombre de dominio debe
publicarse en la página de NIC Chile por un plazo de 30 días, dentro del cual un tercero
se puede oponer. Para que un tercero se oponga, deberá registrar el dominio dentro del
69
41 Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (www.icann.org).
42 Internet Assigned Numbers Authority.
43 Los nombres de dominio de extensiones genéricas tienen sus propios procedimientos de solicitud cuyo mecanismo de solución de controversias está en manos de la OMPI.
plazo de 30 días antes indicado. De esta forma, una vez cumplidos los 30 días se habrán
registrado todos los interesados en el dominio respectivo y, como cada palabra es un IP
distinto, el sistema los rechazará, debiendo alguien dirimir esta controversia.
El reglamento también exige el pago de derechos en favor de NIC Chile dentro de los 20
días siguientes a la solicitud. Este requisito se justifica porque, como vimos, en ocasiones
hay quienes registran un nombre de dominio para generar un conflicto, lo que les conviene
atendido que el reglamento dispone que las controversias serán dirimidas por un árbitro
que deberá ser pagado por el objetante. De esta forma, quien solicita el nombre de
dominio podría cobrarle al legítimo titular de la marca (en especial cuando ésta es una
empresa importante) un monto menor al costo del conflicto a cambio del nombre de
dominio. En este contexto, el pago de los derechos sirve como garantía de seriedad.
Por otro lado, la diferencia en el plazo para pagar y oponerse encuentra su
justificación en la mala práctica de quienes registraban un dominio sin pagar los derechos
sino hasta que alguien se opusiera con tal de proceder en la forma señalada. A veces,
pasados los 30 días ni los pagaban. De ahí que se cambió el plazo para que tenga que
pagarse antes de que venza el plazo para oponerse.
2. El procedimiento de solución de conflictos comienza con una conciliación amistosa en
NIC Chile dando paso a un arbitraje si ésta falla. En este caso, el árbitro respectivo será
elegido de una nómina prestablecida en el reglamento, pudiendo las partes tachar hasta 3
de ellos.
En este último caso, las costas del arbitraje deberán ser pagados por quien o quienes
objetan el nombre de dominio, sin perjuicio que el árbitro podrá condenar en costas al
solicitante o asignatario del nombre de dominio cuando fuere evidente la existencia de
derechos incompatibles de terceros por cualquier causa, en que tal solicitante haya
actuado de mala fe, o en que el árbitro determine que no ha tenido motivo alguno para
litigar.44 Una vez realizado el pago el árbitro fija un plazo de 10 a 15 días para que las
partes esgriman sus argumentos de hecho y de derecho. Cabe destacar además que
contra la sentencia de estos árbitros no proceden recursos, salvo el recurso de queja.
3. De forma similar a las marcas, los nombres de dominio se registran por un plazo
limitado de 2 años pudiendo renovarse hasta por 10.
70
44 Art. 8 del Anexo I del reglamento de NIC Chile.
(3) LA REVOCACIÓN DE NOMBRES DE DOMINIO (arts. 20 – 22 del reglamento de NIC
Chile)45
Toda persona natural o jurídica que estime gravemente afectados sus derechos por la
asignación de un nombre de dominio podrá solicitar la revocación de esa inscripción,
fundamentando su petición según lo dispuesto en el artículo 21 de la presente
reglamentación.
Para los efectos de solicitar la revocación de un dominio inscrito,será necesario que el
reclamante solicite a NIC Chile por escrito, la revocación de dicho dominio, indicando los
argumentos en que se funda.
Recibida la solicitud de revocación, NIC Chile notificará de ésta a las partes involucradas,
vía correo electrónico. La tramitación de una solicitud de revocación se sujetará a las
reglas del procedimiento de MEDIACIÓN Y ARBITRAJE.
Será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva, o
que ella haya sido realizada de mala fe.
La inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva cuando se cumplan las tres
condiciones siguientes:
(i) Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca
de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un
nombre por el cual el reclamante es reconocido.
(ii) Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses
legítimos con respecto del nombre de dominio, y
(iii) Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe.
La concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que su enunciación sea
taxativa, servirá para evidenciar y demostrar la mala fe del asignatario del dominio
objetado:
a) Que existan circunstancias que indiquen que se ha inscrito el nombre de
dominio con el propósito principal de venderlo, arrendarlo u otra forma de
transferir la inscripción del nombre de dominio al reclamante o a su competencia,
por un valor excesivo por sobre los costos directos relativos a su inscripción,
siendo el reclamante el propietario de la marca registrada del bien o servicio,
71
45 Es posible consultar jurisprudencia en la página de NIC Chile. En clase vimos un fallo relativo al dominio 60minutos.cl.
b) Que se haya inscrito el nombre de dominio con la intención de impedir al titular
de la marca de producto o servicio reflejar la marca en el nombre de dominio
correspondiente, siempre que se haya establecido por parte del asignatario del
nombre de dominio, esta pauta de conducta.
c) Que se haya inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante de
perturbar o afectar los negocios de la competencia.
d) Que usando el nombre de dominio, el asignatario de éste, haya intentado
atraer con fines de lucro a usuarios de Internet a su sitio web o a cualquier otro
lugar en línea, creando confusión con la marca del reclamante.
Sin perjuicio de lo previsto en los párrafos anteriores, la concurrencia de alguna de las
siguientes circunstancias, sin que su enunciación sea taxativa, servirá para evidenciar y
demostrar que el asignatario del dominio objetado no ha actuado de mala fe:
a) Que el asignatario del dominio demuestre que lo está utilizando, o haciendo
preparaciones para utilizarlo, con la intención auténtica de ofrecer bienes o
servicios bajo ese nombre,
b) Que el asignatario del nombre de dominio sea comúnmente conocido por ese
nombre, aunque no sea titular de una marca registrada con esa denominación, y
c) Que el asignatario esté haciendo un uso legítimo no comercial del dominio ("fair
use"), sin intento de obtener una ganancia comercial, ni con el fin de confundir a
los consumidores.
Si el resultado del procedimiento de mediación y arbitraje respecto de una solicitud de
revocación fuere favorable al reclamante, NIC Chile procederá a transferir el dominio a
éste, quien deberá cumplir con los requisitos de asignación, esto es, el pago de la tarifa y
el envío de la documentación respectiva, dentro del plazo de 30 días. Si así no lo hiciere, el
dominio será eliminado.
En virtud de este artículo, por ejemplo, Eaton podría pedir que se revoque el dominio de
Star Cluch. De hecho, en este caso parece haber suficientes antecedentes que permiten
acreditar la mala fe de Star Cluch, dado que se trataba de los distribuidores de la marca
que trataron de registrar.
72
***NOMBRES DE DOMINIO
la organización de nombres de dominio está determinada desde EE.UU por la ICCAN.
Tipos:
1) Extensiones primarias o genéricas; .com, .net, .edu.
2) Extensiones secundarias: .cl, .uk, etc.
IANA: international assign number authority. NICchile.
ICCAM. determina los nombres de dominio en EEUU
Un vez inscrito el nombre de dominio se publica por un plazo de 30 días para que terceros
puedan objetarlo.
Los derechos deben pagarse después de 20 días de solicitado.
Dentro del plazo de 30 días un tercero puede alegar la revocación del nombre de dominio.
En este caso el tercero tiene que solicitar el mismo nombre de dominio dentro de un plazo
de 30 días. En este caso el sistema tendrá que separar las dos solicitudes conflictivas y
será solucionado por un árbitro. Se les envía a los solicitantes una lista por mail con los
candidatos de árbitro (25) y debe tachar 3 máximo. El primer solicitante no paga los
honorarios del árbitro. Una vez realizada la primera audiencia se da un plazo de 15 días
para que las partes presenten sus demandas e incluyan las razones para que se les
otorgue el nombre de dominio, además los hechos que acreditan que el primer solicitante
no es el dueño de la marca. Además deben acompañar pruebas que acrediten que son
dueños de la marca. Eventualmente se puede abrir un término probatorio y posteriormente
se dicta sentencia. Las resoluciones del árbitro no son apelables y solo admiten recurso de
queja ante la CS.
Para evitar abusos el solicitante debe pagar el derecho dentro del plazo de 30 días.
Reglamento de NICChile: inscripción y revocación de nombres de dominio.
Art 12.
Los nombres de dominio se otorgan por dos años y son renovables hasta por diez años.
Son transferibles.
Art 22.
Procedimiento propiamente tal: anexo reglamento. Nº 7, árbitro tiene carácter de
arbitrador y contra sus resoluciones no procede recurso alguno.
73
**REGISTRO NOMBRE DOMINIO INTERNET
ICCAN - determina los nombres de dominio en EEUU
IANA – international asigmenent.. – autoriza los nuevos nombres-números (IP’s). Esta
organización delega esta gestión en Chile a NIC Chile, fac matemática de UChile.
Las solicitudes de nombre de dominio – a dif de las solicitudes de marcas, en que hay una
participación humana – es un tramite on-line, en ppio no interviene persona alguna.
Existe un reglamento para registrar un nombre de dominio, esto a raiza de abusos de
quienes inscribieron miles de marcas famosas a su nombre.
Además se debe pagar 20 mil aprox. Antes de 20 días dE presentada la solicitud.
Si se solicita hoy, hay 30 días para que 3eros se puedan oponer. Dentro de 30 dias podría
venir un 3ero y reclamar.. Como los nombres de dominio son números, y el sistema ya le
asigno el número, si alguien solicita el mismo nombre se le debería asignar el mismo
numero, pero como el sistema no puede tener 2 nombres, el sistema las rechaza a las 2.
Esto es dentro de los 30 dias. Pasado si hay mas de 1, se inicia otro procedimiento para
decidir quien debe inscribir el nombre de dominio.
Pasa a un arbitraje, mediante alguno de los árbitros establecidos en NIC chile , como los
árbitros cobran 1millon aprox por caso que los paga el solicitante-objetante, de modo que
el “fresco” que inscribió la marca y no quiere ir a litigio le ofrece que por 500mil no haya
litigio. Por esto hay que pagar 20 mil para tener algún derecho, antes no había que pagar
nada lo que se prestaba para mucho abuso (exceso de inscripciones por una persona que
no le corresponde).
En el proced arbitral, nic chile le informa a las partes que deberán tachara a alguno de los
árbitros establecidos, hay una lista de 25 personas aprox. Se les piden que tachen a 3, y
de las personas no tachadas nic chile designa a un árbitro.
1era audiencia. Luego plazo de 10 a 15 dias para que las partes pten ddas, incluyendo los
argumento por los cuales consideran que son los verdaderos titulares y antecedentes de
porque la otra parte no tiene el derecho, se debe incluir antecedente de hecho y derecho-.
Luego se abre el termino probatorio. Luego se dicta sentencia. Las resoluciones del arbitro
no son objeto de ningún tipo de recurso, excepcionalmente se puede ptar algún recurso de
queja ante la CS.
Ver reglamento nic chile.
A 12 i 2.” Por el solo hecho de ptar una solicitud…”
Los nombres de dominio se solicitan-otorgan la 1era vez por 2 años , y se puede renovar
por 10 años.
A 22. Presunciones de solictud abusiva. Establece tb ejemplos de conducta de mala fe. Tb
cuales serian conductas de buena fe – porque no todos son piratas-delincuentes -.
Anexo reglamento. Establece claramenbte cuales son los pasos que seguria el arbitraje. N
°7 los árbitros tendrán el caracter de arbitro arbitrador y sobre sus sentencias no
procederá recurso alguno. Por esto las demandas deben ser lo mas completa y
fundamentadas posibles, pues no hay segunda instancia.
N°8. Establece que el arbitro podrá establecer costas contra la parte vencida,
especialemnete cuando s etrata de personas abusivas/delicuentes.
.COM – se tramitan ante al OMPI, organización mundial de la propiedad industrial.
74
12/09/12
4. PATENTES
4.1.INTRODUCCIÓN: OBJETO Y CONCEPTOS GENERALES
1. Las patentes protegen las soluciones que han surgido en la industria a problemas
específicos otorgando a su creador un derecho de propiedad sobre la creación. En otras
palabras, buscan proteger e incentivar la innovación.46 Esto se justifica porque la
invención ha sido universalmente considerada como un signo de desarrollo en la medida
que contribuye a crear y, por esa vía, generar valor en la sociedad.
2. En este sentido, se ha definido la innovación como la acción y efecto de innovar,47 es
decir, de mudar o alterar algo, introduciendo novedades 48; o como la creación o
modificación de un producto, y su introducción en un mercado.49
La innovación es inherente al hombre, que busca evolucionar, mejorar y ser cada vez más
eficiente. De ahí que muy pocas invenciones surgen por azar. Por el contrario, la regla
general es que sean el producto del arduo esfuerzo de grandes grupos de personas. Es
más, la gran mayoría de las invenciones no habrían sido posibles sin otras invenciones que
las anteceden. Así, el computador probablemente no hubiera existido sin la calculadora
portátil, ni ésta sin el ábaco y así sucesivamente.
Por otro lado, las invenciones no siempre nacen de los departamentos de I+D de grandes
empresas multinacionales, sino que muchas de ellas son ideas de una sola persona, tales
como Facebook, Mac, McDonald’s, etc.
Ahora bien, buena parte de las invenciones nacen de la necesidad de superar un
problema, tales como la alimentación; enemigos, sean humanos, animales, virales o de
cualquier otra naturaleza; e incluso problemas producidos por desastres naturales. De
hecho, pareciera ser que cuanto más desesperada es la situación de estas personas, más
rápido surge la solución. Por eso no es de sorprender que la tecnología crezca a un ritmo
sorprendente en periodos de conflictos bélicos, en que la innovación puede marcar la
diferencia entre la vida y la muerte.
3. De ahí que una determinada creación sólo justificará su protección en la medida que
aporte soluciones que tengan una verdadera utilidad práctica. De hecho, el Estado sólo
concederá patentes a quien crea algo que realmente beneficie a la humanidad y en la
75
46 Esto es así no sólo de forma directa mediante la protección del derecho de propiedad del creador, sino además de forma indirecta, precisamente porque la protección de ese derecho facilita su financiamiento ya que la patente se convierte en un activo que incrementa el patrimonio del creador.
47 Primera acepción de la palabra “innovación”. Diccionario de la RAE, 22ª ed.
48 Primera acepción de la palabra “innovar”. Diccionario de la RAE, 22ª ed.
49 Segunda acepción de la palabra “innovación”. Diccionario de la RAE, 22ª ed.
medida que permita solucionar el problema respectivo de forma más eficiente que aquella
en que éste era resuelto hasta ese momento.
4. El otorgamiento de una patente protege e incentiva la innovación al permitir a su
titular capitalizar la inversión en que incurrió al desarrollarla, ya sea vendiéndola o
explotándola personalmente. En definitiva, habrá innovación en la medida que estos
conocimientos y nuevas tecnologías sean apropiables.
No obstante, cada vez que un Estado otorga patentes se enfrenta a un dilema: por un
lado reconoce la necesidad de incentivar la innovación, pero por otro lado su protección
exclusiva no puede ser perpetua, de modo que ésta pueda ser aprovechada por toda la
humanidad. De ahí que, en definitiva, la legislación sobre patentes debe procurar
alcanzar un equilibrio que contemple suficientes incentivos a la innovación sin limitar
excesivamente el acceso al producto de la innovación por parte de la sociedad entera.
De esta forma, habrá innovación en la medida que los nuevos conocimientos producto de la
innovación sean transmisibles o enseñables. Esto lleva a una especie de negociación
entre el inventor de una solución innovadora y el Estado que otorga la patente. Si el
inventor comparte su creación con el Estado, éste le otorga y garantiza ciertos derechos.
Se estructura así un sistema de incentivos para que el inventor divulgue toda la
información relativa a su creación y no sólo parte de ésta. Metafóricamente hablando, si
un inventor sólo divulgara parte de esta información, el Estado no tendría más que una
“biblioteca compuesta de libros a los que le faltan páginas”, construyendo una sensación de
que se hay un gran nivel de innovación que, no obstante, es prácticamente inútil.
Sin embargo, existen mecanismos para que un inventor pueda mantener parte de la
invención de forma separada, sin divulgarla al Estado. Así pasa, por ejemplo, con el know
how, que generalmente permite producir explotar la innovación de forma más eficiente.
De hecho, el know how muchas veces hace la diferencia entre una mera copia de la
invención y mejores reproducciones de más calidad de la misma.50
76
50 No en vano se ha dicho que, respecto de las invenciones nuevas, el secreto es el mejor aliado.
4.2.CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DE ESTA ESPECIE DE PROPIEDAD
Como vimos, el artículo 584 de nuestro Código Civil reconoce una especie de propiedad
sui-generis sobre las producciones del ingenio, lo que se hace extensivo a las invenciones
protegidas por patentes. En este sentido, esta especie de propiedad destaca por diversas
razones.
1. En primer lugar, cabe destacar que, a diferencia del derecho de autor, en que la sola
creación constituye un derecho para su creador, la propiedad que otorga una patente de
invención debe ser concedida en virtud de una declaración estatal. En otras
palabras, no basta con que el inventor cree un nuevo invento (sea este un producto o
procedimiento), sino que el Estado tiene que así declararlo.
Si bien este requisito se satisface con la declaración de un solo Estado, el sistema de
patentes generalmente garantiza una protección que excede los límites del país en que se
concedió la patente ampliando tal protección a c iertas h ipótes is de
extraterritorialidad.51 Esto no quiere decir que existan las patentes mundiales a pesar
que hay quienes se han esforzado por instaurar un sistema de protección mundial.
2. Por otro lado, esta especie de propiedad también se destaca por ser limitada en el
tiempo.52 Por regla general, las patentes se otorgan por no más de 20 años no
renovables53 desde la presentación de la solicitud. De hecho, en cierto sentido este
plazo podría incluso reducirse si el Estado, de manera unilateral, considera que es
necesario otorgar licencias obligatorias,54 acabando con el monopolio del inventor sobre
su invención.
De esta forma, mientras la protección de la patente está vigente, esta propiedad es una
propiedad absoluta, pero vencido el plazo antes enunciado pasa ésta al dominio público,
teniendo cualquier persona derecho a usarla.
77
51 Esto es posible, por ejemplo, por la amplitud de la definición de “Estado de la Técnica” (artículo 2° del Reglamento), en virtud de la cual no será invención algo que haya sido inventado con anterioridad en cualquier otra parte del mundo.
52 La regla general es que el dominio o propiedad sea perpetuo, en el sentido de que el dominio sobre una cosa persiste mientras la cosa subsista. Véase PEÑAILILLO Arévalo, Daniel, Los Bienes. La Propiedad y otros derechos reales, pp. 131-132.
53 En esto las patentes se distinguen de otros derechos de propiedad intelectual tales como las marcas.
54 Cabe recordar que nuestra Constitución admite la expropiación lo que también sería aplicable a la propiedad intelectual. De hecho, el otorgamiento de licencias no voluntarias parece basarse en los mismos principios.
4.3.CONCEPTO DE PATENTE
1. Desde un punto de vista “filosófico”, una patente presupone los siguientes elementos:
a) Un problema técnico sin solución o con una solución deficiente.
b) Una solución real (no meramente teórica) para ese problema que hasta ese
momento no existía en un territorio determinado.
c) Un derecho concedido por el Estado según el ordenamiento vigente.
d) Un plazo determinado durante el cual se puede ejercer ese derecho, sin perjuicio
de la posibilidad de otorgar licencias sean estas voluntarias o no voluntarias.
e) Como consecuencia de lo anterior, una vez vencido el plazo, la invención pasará al
dominio público, convirtiéndose en un bien de uso común.
2. En este contexto, la patente puede definirse como el reconocimiento que concede el
Estado a un inventor que ha alcanzado una solución nueva para un problema técnico que
hasta ese momento no tenía solución (o tenía una solución diferente y en todo caso de
menor grado), en virtud del cual el Estado le otorga al inventor un derecho exclusivo de
uso y goce y disposición de su invención por un plazo determinado, al término del cual la
invención pasará a ser de dominio público beneficiándose así la humanidad entera de dicha
invención y del avance de la tecnología en el campo propio de la invención.
3. Por su parte, la ley 19.039 define la patente como el derecho exclusivo que concede el
Estado para la protección de una invención. Asimismo, establece en su artículo 31 que se
entiende por invención toda solución a un problema de la técnica que origine un quehacer
industrial.
De ahí que la misma ley reconoce que para que haya una patente debe haber una
invención, es decir, una solución real a un problema de la técnica que hasta ese
momento no tenía solución o tenía una solución menos eficiente. Estas invenciones
pueden corresponder tanto a productos (bienes tangibles) como ciertos procedimientos de
fabricación de otros productos. Cabe destacar además que, como vimos, buena parte de
estas soluciones tienden a surgir dentro de un marco de incentivos Estatales a la
innovación.
Asimismo, destacan ambos conceptos porque son sumamente amplios, pudiendo
extenderse a toda área en que haya un quehacer humano y un problema a resolver.
Artículo 31.- Se entiende por invención toda solución a un problema de la técnica
que origine un quehacer industrial. La invención podrá ser un producto o un
procedimiento o estar relacionada con ellos.
Se entiende por patente el derecho exclusivo que concede el Estado para la
protección de una invención. Los efectos, obligaciones y limitaciones inherentes a
la patente están determinados por esta ley.
78
**
Concepto de innovación: en la mayoría de los países es un sinónimo de desarrollo.
Conjunto de invenciones que logre construir o crear. Va a haber innovación en la medida en
que haya un marco legar que permita proteger estas creaciones y que estos nuevos
desarrollos sean transmisibles.
INVENCIÓN: solución aun problema sin solución
INNOVACIÓN: normalmente es un sinónimo de desarrollo que se compone de nuevas
invenciones que logre construir una sociedad o conjunto de personas y que estas nuevas
tecnologías sean apropiables, o sea que el Estado permita poder apropiarse de los mismos
y que estos nuevos desarrollos sean transmisibles y enseñables. Otorgue derechos a quien
logre nuevas soluciones, creación de nuevas invenciones patentes que es el medio en
que el Estado da derechos en beneficio del inventor y en beneficio de la Sociedad plena.
*Innovar: mudar o alterar las cosas introduciendo en ellas novedades.
La mayoría de las invenciones no surgen de la casualidad, ya que requieren del esfuerzo de
una o más personas que, enfrentadas en la vida diaria con un problema actualmente sin
solución, buscan resolverlo.
La innovación surge principalmente de personas particulares, no multinacionales.
Muy pocas veces las invenciones son cosas aisladas, en general son cadenas de
invenciones que se desarrollan.
El Estado se enfrenta a un problema, fomentar la innovación y evitar el monopolio de las
innovaciones. Esto lo soluciones otorgando una patente para el uso, goce y disposición de
la invención por un tiempo determinado, tras lo cual pasa a dominio público.
4-5% de los remedios que venden las farmacias no tienen patente vigente.
Know-How: un inventor puede patentar la mejor forma de producir un producto.
*
INNOVACIÓN
En nuestro país empezó el debate de innovación hace unos 10 o 15 años. Hoy las
universidades tienen un departamento especial de innovación.
Hoy en Chile hay un debate en innovación que nos va a llevar a tomar cuenta que la
innovación bien canalizada es una herramienta de desarrollo.
Innovación: “Acción y efecto de innovar” Creación y producción de un producto y su
introducción en el mercado.” “Mudar o alterar las cosas introduciendo novedades”.
La innovación ha existido siempre. Para poder sobrevivir en esta tierra y para la
subsistencia del hombre, éste necesariamente a tenido que innovar (arado, acueductos,
edificios, armas, etc…)
Uno de los primeros inventos innovadores es la rueda, que conlleva transporte, medio de
carga, movilización.
79
Todo el tiempo con pequeños cambios se va pasando de un estadio a un estadio superior.
- Ej: Del IPOD 1 al último, se muestra un cambio, son todos IPOD pero cada nuevo supera
al anterior.
Grandes inventos: rueda, aguja, botón, anzuelo, el arco, el yugo, la metalurgia (es pura
innovación, la base es la misma pero puede ser un filamento, una piedra o un chip de
computador), etc..
La mayoría de las invenciones no nacen de la casualidad como en el caso de la penicilina.
Tampoco es frecuente que un inventor esté sentado y de pronto se le ocurra inventar algo.
La mayoría de los casos implica un esfuerzo y un obstáculo que hay que vencer.
Cuando se habla de obstáculo se puede referir a algo completamente nuevo o el desarrollo
de algo ya existente.
Uno tiende a asociar las invenciones a grandes conglomerados. Muchos resultados de
invención nacen de personas comunes y no de los grandes conglomerados. Al solicitar las
patentes se cita normalmente a inventores particulares, personas naturales.
Los inventos suelen ser pequeñas mejoras de algo ya existente. Hay una mejora
permanente tecnología e innovación que permite ir desarrollando ciertos productos usados
en todos los tiempos como el vidrio en los ventanales en que en algún momento pasamos
del vitral medieval grueso a el ventanal más delgado a prueba de golpe o irrompible.
Ciertas crisis generan ambientes especiales de competencia de invención, como fue el caso
de la gripe aviar en que los laboratorios se pelearon por la invención de la cura pues
implicaba honores, dinero y monopolio de producción.
Casi todos los productos conllevan un proceso de desarrollo y con esto varios elementos
protegidos o que fueron en algún momento protegidos por patentes de invención.
Cadena tecnológica -> La mayoría de las veces los inventos forman parte de una
concatenación de inventos.
Para que la innovación sea realmente tal o más bien sea considerada para patentarla, debe
ser útil. Tiene que tener una solución técnica a un problema real. Por lo mismo la
ingeniería está muy relacionada y el problema técnico que debe ser solucionado también.
Todos los países tienen políticas de innovación. No es sólo de los países desarrollados. Sólo
en los países comunistas no hay, en que se permite la apropiación de las innovaciones.
Para lograr que la innovación se capitalice se hace una especie de contrato con el Estado.
El Estado le otorga un monopolio legal por un plazo determinado a cambio de que esta
persona entregue su invento y que luego de pasado el monopolio legal, este invento queda
disponible para el uso de toda la humanidad.
El desarrollo tecnológico va generalmente asociado a lo que se conoce como el know how.
Este concepto también se puede relacionar con la gestión empresarial pero no se abarca
completamente por este.
Todo conocimiento desarrollado y compilado por una persona que aplicándolos en un orden
determinado, permita enfocarlos en el desarrollo de una innovación.
No siempre el Know How es patentable. Por lo que se prefiere guardar el secreto o ser el
primero en aparecer ante el mundo como el padre de esta idea, se busca que el mundo le
reconozca la paternidad de algo. El Know How no implica siempre un secreto. Puede
80
implicar la entrega de ese know how a través de una patente de invención o puede ser
entregado por el mismo inventor como una forma de alcanzar el objetivo de desarrollo de
su invención.
Sobre las invenciones existe derecho de propiedad propiamente tal. A pesar de esto es un
derecho de propiedad un poco sugeneris. Durante el período de monopolio legal hay
propiedad pura y simple. Es sui generis porque:
1. Se constituye siempre acompañada por una declaración estatal. No basta inventar
algo, se necesita un procedimiento legal que culmina en la declaración del Estado
que reconoce este derecho y lo garantiza.Este derecho se constituye con una
verdadera apropiación que hace alguien de una invención acompañada siempre de
una declaración estatal. Hay que seguir un procedimiento que hace el Estado a
través de la ley para darle un reconocimiento de paternidad del inventor sobre su
invención.
2. Permite la extraterritorialidad, ya que un invento nacido en un Estado determinado
también puede ser protegido fuera de este. La patente mundial no existe. La
patente permite tener derechos extraterritoriales al país donde inicialmente
inscribió su patente.
3. Es una propiedad limitada en el tiempo, siempre de la misma manera, 20 años. No
son ampliables o renovables. Puede ser acortado de manera unilateral bajo ciertas
circunstancias. Es un derecho esencialmente limitado en el tiempo. En la mayoría
de los países civilizados el tiempo es de un plazo de 20 años desde la presentación
de la solicitud y no desde la concesión de la patente. Los 20 años son por una sola
vez en la vida.
4. Una vez que vence, lo hace para siempre y cae en dominio público. Es total,
mientras dura. Vencido el plazo de la patente, cae al dominio público y puede ser
replicada por cualquiera.
Es muy común que hoy el curso de las acciones de las industrias farmacéuticas van muy
arriba y luego cuando empiezan a vencer empiezan a bajar y finalmente el día siguiente al
vencimiento sale el competidor genérico.
DEF ACADEMICA. Patente de Invención: “Es el reconocimiento que concede el Estado a
un inventor que ha alcanzado una solución nueva para un problema técnico que hasta el
momento no tenía solución (o tenía una solución diferente y en todo caso de menor
grado)”.
El Estado le otorga al inventor un derecho exclusivo de uso y goce y disposición de su
invención por un plazo determinado. Al término de ese plazo la invención pasará a ser de
dominio público, beneficiándose así todo el país y la humanidad entera de dicha invención
y del avance de la tecnología en el campo propio de la invención.
Todas las legislaciones del mundo repiten algunos elementos en las definiciones.
81
Patente (definición legal): Ley 19.039 art. 31: Derecho exclusivo que concede el Estado
para la protección de una invención.
Caducidad: 20 años desde la presentación de la solicitud.
DEF LEY. A 31 ley Art. 31 de la ley 19.039
* PATENTE: título, resumen, memoria descriptiva, pliego de reivindicaciones, figuras.
Art 49 inc 3: las reivindicaciones (dibujos) de la patente permiten interpretarla.
Tiene que haber una invención = solución
Y establece que esta invención puede ser un producto o un procedimiento por ejemplo:
químico, farmacéutico, industrial
El hecho de que las patentes estén consagradas y protegidas en la Constitución, permite
utilizar los recursos que otorga la ley para protegerlas. Ej. Recurso de protección.
Además, establece que le son aplicables a la PP las normas constitucionales sobre
expropiación.
La patente es el derecho exclusivo que concede el Estado al inventor.
Derechos que otorga una patente a su titular: producir, vender o comercializar y realizar
cualquier tipo de explotación comercial. Art 49.• Derecho de propiedad real.
• Se extiende a todo el territorio de la república hasta el día de expiración.• Plazo no renovable de 20 años.
ELEMENTOS. Toda la legislación de patentes modernas y no modernas hay elementos que
se repiten siempre:
1. Surge de un problema técnico a solucionar. Puede ser de algo que nunca antes
tuvo solución o que tenía una solución deficiente.
1. Da una solución real, efectiva. En la práctica funciona para resolver el problema.
1. Hay un derecho conferido por el Estado de manera totalmente formal. El
estado le otorga el derecho al solicitante que puede ser o no el inventor.
1. Se da un derecho exclusivo y excluyente.
1. Así como existe un plazo por el cual se adquiere un derecho exclusivo y
excluyente, para todos los no solicitantes, ese mismo plazo significa un plazo de
espera.
6. Vencido el plazo, el invento pasa al dominio público.
82
Cuando se habla de mejora de tecnología, puede ser una mejora en distintos ámbitos; una
mejora que de mayor seguridad al operario de la máquina; mejora que permite aumentar
la producción, etc… Se debe entender mejora en un sentido amplio.
Reconocimiento que hace el Estado a un inventor que presenta una solución nueva y el
Estado le da un derecho exclusivo y excluyente, de dominio goce, y disposición por un
período determinado.
El estado le va a otorgar a ese inventor un derecho exclusivo y excluyente por un plazo
determinado. Al término del plazo el invento pasa al dominio publico y todo la sociedad se
puede ver beneficiado.
La constitución es la primera en establecer las patentes. Derecho a desarrollar cualquier
actividad económica. Establece el derecho de propiedad. Art. 19 n° 25 derecho de
propiedad sobre las patentes de invención.
El hecho de que las patentes estén reconocidas en la constitución da la posibilidad de usar
los recursos para proteger los derechos, sin perjuicio de las acciones que establece la ley.
Son aplicables a la propiedad industrial las normas sobre expropiación. Se establece que si
bien las patentes son un derecho de propiedad y constituye un monopolio para quien se ve
beneficiado, es un derecho expropiable.
Se relaciona con las patentes forzosas, facultad que da la ley, para casos reducidos y poco
comunes. En Chile nunca se ha dado una patente no voluntaria.
LA CPR: establecía el derecho de establecer cualquier actividad económica, adquirir toda
clase de bienes, derecho de propiedad, libertad de crear, Art. 19 n°25 propiedad industrial
sobre las patentes de invención
El hecho de que estén consagradas y protegidas en la CPR se pueden usar los recursos
legales en caso de problemas, por ejemplo recurso de protección sin perjuicio de las
acciones que da la ley de propiedad industrial y además en el mismo Art. 19 n°25 se
aplican las reglas sobre expropiación y regulación por ley que están en la CPR, en el caso
que sea necesario, por ejemplo: licencias forzosas que es una facultad legal que le da al
poder ejecutivo en función de esta facultad constitucional para casos especiales y muy
regulados.
De manera amplia:
(Art. 19 nº 21). -> Libertad económica.
(Art. 19 nº 22) -> Libertad para adquirir toda clase de bienes.
(Art. 19 nº 24) -> Derecho de propiedad.
De manera específica
(Art. 19 nº 25).
LEY
Ley 19. 039:
(Art 31) -> Definición de invención, patente e innovación.
83
Tanto el producto como el procedimiento son patentables. En la elaboración de un producto
es patentable tanto la máquina productora, como el procedimiento y el producto final.
Ejemplos de esto serían procedimientos en materia química y farmacéutica.
Actualidad
Acción judicial contra Mark Hurd:
HP inicia demanda para impedir que su ex jefe se integre a Oracle
El ex ejecutivo "ha puesto en peligro los secretos comerciales" de la firma, alega
la querella.
Robert A. Guth, Ben Worthen y Joann S. Lublin Hewlett-Packard Co. presentó una demanda
para impedir la llegada de su ex presidente ejecutivo a Oracle Corp. El documento asegura
que la contratación de Mark Hurd viola su acuerdo de renuncia y conducirá a la divulgación
de los secretos comerciales de HP.
La querella, presentada el martes en la Corte Superior de California en Santa Clara, solicita
una orden judicial contra Hurd y otros ejecutivos que lo ayudaron a unirse a Oracle,
además de una compensación no especificada por daños. Añade que Hurd "viola y
continuará violando sus obligaciones legales" como resultado de su nombramiento en
Oracle. HP también pide la designación de una persona encargada de revisar
periódicamente que Hurd acate el acuerdo de confidencialidad con HP
.
"Mark Hurd acordó y firmó convenios diseñados para proteger los secretos comerciales y la
información confidencial de HP. La compañía pretende que esos acuerdos se cumplan", dijo
una portavoz de HP.
La acción judicial complica la contratación de Hurd por parte de Oracle, una compañía que
en su momento fue socia de HP, pero que ahora irrumpe en el negocio de su rival de
vender computadoras a las empresas. Oracle informó el lunes que había contratado a Hurd
como uno de sus directores ejecutivos.
Si bien Oracle lleva mucho tiempo fabricando software corporativo, este año cerró la
adquisición por US$ 7.400 millones de la compañía de servidores y sistemas informáticos
Sun Microsystems Inc., lo que le permite incursionar por vez primera en el negocio de la
venta de hardware. El presidente ejecutivo de Oracle, Larry Ellison, ha dicho que la firma
tiene la intención de comprar más empresas del sector. HP es uno de los mayores
fabricantes mundiales de hardware por ingresos y vende servidores, sistemas de
almacenamiento y computadoras personales.
La demanda es el coletazo más reciente de la amarga salida de Hurd de la compañía,
donde fue presidente ejecutivo durante cinco años antes de renunciar el mes pasado tras
las acusaciones de acoso sexual de la ex contratista Jodie Fisher.
84
HP determinó que Hurd no violó la política de acoso sexual de la compañía pero sí su
código de conducta, incluyendo la presentación de informes de gastos inexactos que
parecían ocultar una relación personal con Fisher.
Secretos comerciales
Tras la renuncia de Hurd, la junta directiva de HP ha sido el blanco de críticas por el
lucrativo paquete de indemnización del ex presidente ejecutivo, que podría ascender a los
US$ 35 millones dependiendo de la evolución de la acción de HP.
Fuentes cercanas han indicado que a la junta directiva de HP no le gustó que Hurd llegara
a un acuerdo privado con Fisher, lo que impidió que la junta finalizara una investigación
sobre las acusaciones de acoso sexual.
Si bien no es extraño que las compañías demanden a ex ejecutivos para que se cumplan
sus acuerdos de desvinculación, la demanda de HP contra Hurd es atípica puesto que es
muy poco frecuente que ex presidentes ejecutivos estén sujetos a estas acciones legales,
dijeron expertos.
La querella de HP se centra en un acuerdo de confidencialidad, en lugar de en las cláusulas
de no competencia que muchos ejecutivos firman al abandonar una empresa. El acuerdo
de desvinculación de Hurd con HP no incluyó una cláusula de no competencia. En su lugar,
el ejecutivo de 53 años firmó un pacto de confidencialidad que dura 24 meses y le impide
revelar información sensible de HP.
Es difícil que una compañía tenga éxito en una demanda contra un ex empleado contratado
por un competidor en California. Pero las posibilidades aumentan mientras más importante
sea el cargo del empleado en la empresa, dijo Steven Zeiff, abogado de Rudy, Exelrod,
Zieff & Lowe LLP.
Hurd posee un amplio conocimiento de las operaciones de HP, lo que podría ser útil a
Oracle. Como presidente ejecutivo, asistió a reuniones donde se trataron los planes de HP
para productos futuros, sostiene la demanda de HP. Además, tuvo acceso a información de
precios y detalles sobre los componentes y los costos de los productos, agregó el
documento.
Hurd "ha puesto en peligro los secretos comerciales y la información confidencial más
valiosa de H-P", alega la querella.
En un comunicado divulgado el lunes, Hurd alabó la estrategia de Oracle de combinar su
conocimiento del negocio de software con el hardware, una de las características de H-P.
La declaración, no obstante, no mencionó a H-P, sino a otro rival: International Business
Machines (IBM).
85
24/09/12
86
4.4.DERECHOS QUE CONCEDE UNA PATENTE A SU TITULAR (ART. 49)
A. DERECHOS QUE CONCEDE UNA PATENTE OTORGADA
Artículo 49.- El dueño de una patente de invención gozará de exclusividad para
producir, vender o comercializar, en cualquier forma, el producto u objeto del
invento y, en general, realizar cualquier otro tipo de explotación comercial del
mismo.
En las patentes de procedimiento, la protección alcanza a los productos
obtenidos directamente por dicho procedimiento.
El alcance de la protección otorgada por la patente o la solicitud de patente se
determinará por el contenido de las reivindicaciones. La memoria descriptiva y
los dibujos servirán para interpretar las reivindicaciones.
El derecho de patente se extenderá a todo el territorio de la República hasta el
día en que expire el plazo de concesión de la patente.
La patente de invención no confiere el derecho de impedir que terceros
comercialicen el producto amparado por la patente, que ellos hayan adquirido
legítimamente después de que ese producto se haya introducido legalmente en
el comercio de cualquier país por el titular del derecho o por un tercero, con el
consentimiento de aquél.
La patente de invención no confiere el derecho de impedir que terceros
importen, exporten, fabriquen o produzcan la materia protegida por una patente
con el objeto de obtener el registro o autorización sanitaria de un producto
farmacéutico. Lo anterior no faculta para que dichos productos sean
comercializados sin autorización del titular de la patente.
1. El primer inciso del artículo 49 establece los derechos esenciales que concede una
patente. En síntesis, otorga a su titular dos derechos esenciales:
1) Derecho a comercializar el invento en el territorio nacional.
2) Derecho a realizar cualquier otro tipo de explotación comercial. Esto implica que el
derecho de propiedad sobre una patente la protege o está presente en cualquier
contrato que celebre su titular incluyendo, por ejemplo, contratos de joint venture.
En otras palabras, la patente es un derecho de propiedad que permite a su dueño hacer
prácticamente lo que quiera con su invención (usar, gozar y disponer de ella
arbitrariamente, si hacemos una analogía con el art. 582 del CC). De ahí que no sólo
puede vender este derecho o los productos en que se materializa, sino celebrar cualquier
acto jurídico que lo tenga como objeto.
*
- Exclusividad
- Mercado
- Las Patentes son esencialmente nacionales, que otorga el Estado de Chile para el
Estado de Chile. Hay procedimientos especiales para poder ser reconocida en otros
87
países, hay derecho de prioridad. Patente mundial: pero hay un problema de
soberanía de los Estados.
- Hasta la expiración: plazo Art. 39 período no renovables por 20 años.*
2. El inciso final de esta disposición a ciertos elementos formales que debe contener toda
solicitud de patentes para determinar el alcance de la protección del derecho respectivo.
De hecho, toda la solicitud de patentes debe contemplar, además de una memoria
descriptiva, un pliego de reivindicaciones y uno o más dibujos o figuras.
La memoria descriptiva es tal vez el requisito más importante. El artículo 2° del
Reglamento la define como el documento mediante el cual el solicitante da a conocer en
forma clara y detallada su invención, modelo de utilidad, dibujo o diseño industrial,
esquema de trazado o topografía de circuitos integrados y, además, el estado de la técnica
relacionado con dicho derecho. Es decir, en ella el inventor describe el problema, el estado
actual de la técnica y cual es su solución innovadora al mismo.
* def 1: documento mediante el cual el solicitante da a conocer en forma clara y detallada
su invención, modelo de utilidad, dibujo o diseño industrial, esquema de trazado o
topografía de circuitos integrados y, además, el estado de la técnica relacionado con
dicho derecho. El cuento de lo que se pide.
* def 2: se da a conocer el forma detallada la invención y el estado de la técnica (todo
aquel conocimiento colocado al alcance del público en cualquier lugar del mundo )
respecto de ese derecho.
De ahí que la memoria descriptiva debe incluir una mención al estado de la técnica, es
decir, el estado actual del problema considerando todo el conocimiento acumulado en todo
el mundo, evitando de esta forma que alguien patente en Chile algo que ya fue inventado
en Japón.55 El desafío de describir el estado de la técnica es precisamente determinar el
producto o procedimiento (en definitiva, el tipo de invención) respecto del cual se
considerará. Así, por ejemplo, si analizamos un inventor de frenos, el estado de la técnica
podría agrupar todos los tipos de frenos que existen y otro sólo los frenos ABS.
*def 1: es el documento que contiene el conjunto de descripciones claras y concisas, de
estructura formal, sustentadas en la memoria descriptiva, que tiene por objeto
individualizar los aspectos nuevos sobre los cuales se desea obtener protección. Es lo que
se pide al Estado de Chile, que otorgue derechos y tiene relación con la memoria
descriptiva. Importancia de cómo es formalmente la reivindicación y con todo su detalle.
88
55 El artículo 2° del Reglamento define el estado de la técnica como todo aquel conocimiento que ha sido colocado al alcance del público en cualquier parte del mundo, aunque sea totalmente desconocido en Chile, mediante una publicación en forma tangible, la venta o comercialización, el uso o cualquier otro medio, antes de la fecha de presentación de una solicitud o de la reivindicación de la prioridad de un derecho de propiedad industrial en Chile.
El pliego de reivindicaciones es el documento que contiene el conjunto de descripciones
claras y concisas, de estructura formal, sustentadas en la memoria descriptiva, que tiene
por objeto individualizar los aspectos nuevos sobre los cuales se desea obtener
protección.56 Constituye, por lo tanto, aquello sobre lo que se pide la protección o
derechos, lo que justifica que el alcance de la protección otorgada por la patente se
determine por el contenido de las reivindicaciones. No está demás recalcar la importancia
de este requisito, toda vez que si, posteriormente, alguien solicitara una patente que se
sobrepone a la patente otorgada, valiéndose de la nueva tecnología, podría gatillarse una
demanda de reivindicación.
*Reivindicación o Cluasula: es la enunciación y delimitación de lo que en definitiva
queda protegido por una patente de invención o modelo de utilidad y cuya estructura es la
siguiente:
- Número
- Preámbulo
- La expresión "caracterizado", y
- La caracterización.
La idea es que sea útil en el caso de una demanda civil o penal.
*Estado de la Tecnica: todo aquel conocimiento que ha sido colocado al alcance del
público en cualquier parte del mundo, aunque sea totalmente desconocido en Chile,
mediante una publicación en forma tangible, la venta o comercialización, el uso o cualquier
otro medio, antes de la fecha de presentación de una solicitud o de la reivindicación de la
prioridad de un derecho de propiedad industrial en Chile. Por lo que el Estado de la técnica
es lo que se ha hecho en el mundo, porque el conocimiento es mundial y será protegible en
la medida que en el mundo no exista.
B. LIMITACIONES A LOS DºS CONCEDIDOS POR UNA PATENTE
B.1. EL TERRITORIO
El inciso 4° del artículo 49 establece que el derecho de patente se extenderá a todo el
territorio de la República hasta el día en que expire el plazo de concesión de la patente. En
efecto, como vimos, las patentes sólo otorgan derechos en el territorio del Estado que los
reconoce, salvo contadas excepciones. De ahí que para proteger una invención en varios
países su titular deberá solicitar la patente en cada uno de los países respectivos.
Actualmente, la OMPI está tratando de unificar los procedimientos nacionales en un solo
procedimiento mundial, lo que, no obstante, implicaría diversas normas y derechos
nacionales, particularmente de carácter constitucional.
B.2. EL TIEMPO
Asimismo, como sabemos, el derecho de propiedad otorgado por una patente tiene un
límite temporal esencial que permite a la colectividad mundial acceder a la invención. De
89
56 Art. 2° Reglamento.
ahí que el artículo 39 establece que Las patentes de invención se concederán por un
periodo no renovable de 20 años, contado desde la fecha de presentación de la solicitud.
4.5.REQUISITOS DE PATENTABILIDAD
Establecidos en la ley.
(1) NO ENMARCARSE DENTRO DE LAS CAUSALES DE NO PATENTABILIDAD. A
37.
(2) NOVEDAD. A 33
(3) NIVEL INVENTIVO. A 35
(4) APLICACIÓN INDUSTRIAL. A 32 Y 36
(5) UNIDAD DE INVENCIÓN.
En términos generales, para que una invención sea patentable no debe, valga la
redundancia, adolecer de una causal de no patentabilidad. Asimismo, deben cumplir con
los requisitos del artículo 32.
Artículo 32.- Las patentes podrán obtenerse para todas las invenciones, sean de
productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que
sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial.
(1) NO ENMARCARSE DENTRO DE LAS CAUSALES DE NO PATENTABILIDAD
Hay consenso en que no todo es patentable, tales como fenómenos naturales como ciertos
descubrimientos científicos y matemáticos. No obstante, la amplitud de estas causales de
patentabilidad dependerá de cada nación. Así, por ejemplo, en EEUU, a diferencia de
Chile, se pueden patentar software modelos de negocios e incluso animales genéticamente
desarrollados.
* El software no es patentable en Chile, lo que no significa que no sea protegible. Se
protege como derecho de autor. Hay casos en que un procedimiento requiere un software
determinado pero la patente no protege en este caso al software en sí.
Las inversiones que atenten contra las buenas costumbres la moralidad o el orden público,
que atenten contra la vida de las personas o de los animales o contra el medio ambiente.
Cabe preguntarse en los casos de remedios que podrían ser nocivos en el caso de uso
excesivo o en el caso de pesticidas u otros productos que con uso indebido pueden dañar el
ambiente. En estos casos en que no es el producto en si sino que su peligrosidad se da en
un adecuado o no uso, cabe la entrada de la vigilancia de otros organismos en el área de
salud o medio ambiente, más que el análisis de su patentabilidad. Hay que analizar
entonces si el producto es o no dañino per se.*
90
(1.1) INVENCIONES NO PATENTABLES (art. 38)
Artículo 38.- No son patentables las invenciones cuya explotación comercial deba
impedirse necesariamente para proteger el orden público, la seguridad del Estado,
la moral y las buenas costumbres, la salud o la vida de las personas o de los
animales, o para preservar los vegetales o el medio ambiente, siempre que esa
exclusión no se haga sólo por existir una disposición legal o administrativa que
prohíba o que regule dicha explotación.
Esta causal es de muy rara ocurrencia. De hecho, hay patentes sobre armas, veneno y
otras invenciones que podrían afectar los bienes jurídicos que este artículo busca proteger
lo que se permite en la medida que el correcto uso de tales invenciones tiende a ser
beneficioso para la sociedad.
(1.2.) SOLUCIONES QUE NO SE CONSIDERAN INVENCIONES
Artículo 37.- No se considera invención y quedarán excluidos de la protección por
patente de esta ley:
A. DESCUBRIMIENTOS, TEORÍAS CIENTÍFICAS Y MÉTODOS MATEMÁTICOS
a) Los descubrimientos, las teorías científicas y los métodos matemáticos.
Al referirse a los descubrimientos, este artículo alude al descubrimiento de fenómenos que
ya estaban en la naturaleza. En efecto, se entiende que los fenómenos naturales
pertenecen a toda la humanidad. Por tratarse del descubrimiento de algo prexistente, no
hay una verdadera invención que patentar. Algo similar sucede con las teorías científicas y
los modelos matemáticos.
*a) Hay algunos alegorismos matemáticos que pueden ser patentables. Pero las fórmulas
matemáticas en general no son patentables. Cuando se piensa en descubrimiento se trata
de un descubrimiento de algo que ya existía por lo que no hay un esfuerzo inventivo
propiamente tal. Una nueva molécula si es protegible, pero el descubrimiento de una
estrella no.
*
B. PLANTAS, ANIMALES Y PROCEDIMIENTOS ESENCIALMENTE BIOLÓGICOS
b) Las plantas y los animales, excepto los microorganismos que cumplan las
condiciones generales de patentabilidad. Las variedades vegetales sólo gozarán
de protección de acuerdo con lo dispuesto por la ley Nº 19.342, sobre Derechos de
Obtentores de Nuevas Variedades Vegetales. Tampoco son patentables los
procedimientos esencialmente biológicos para la producción de plantas y
animales, excepto los procedimientos microbiológicos. Para estos efectos, un
procedimiento esencialmente biológico es el que consiste íntegramente en
fenómenos naturales, como los de cruce y selección.
91
1. Así, en principio, no son patentables, por no considerarse invenciones:
1) Las plantas;
2) Los animales; y
3) Los procedimientos esencialmente biológicos, es decir, aquellos que consisten
íntegramente en fenómenos naturales.
2. No obstante, este mismo literal establece ciertas excepciones:
1) Variedades vegetales protegidas en virtud de la ley 19.342.57
2) Microrganismos, es decir células que no son organismos completos sino partes
del mismo, que cumplan con las condiciones generales de patentabilidad.
En efecto, hay microrganismos que pueden ser creados para solucionar problemas
técnicos, como ciertas bacterias que permiten separar el cobre de otras piedras y se usan
en materia minera.
3. Por último, como vimos, hay países en que los animales y plantas “creados” son
patentables. Esto no ocurre en Chile porque tratamos de evitar el debate sobre la
clonación y otros problemas filosóficos o morales.
* b) Hay algunos animales que si son protegibles, cuando son animales producidos
genéticamente. Esta causal desde un punto de vista de patentes, le pone un freno a la
manipulación genética en cuanto a manipulaciones que ya se han hecho en el extranjero.
Se exceptúan los microrganismos que cumplan con los requisitos de patentabilidad (esto
tiene importancia a nivel farmacéutico). Puede ser creada y no encontrada en la
naturaleza.
Hay una ley especial que protege a las invenciones sobre plantas. Se llama “De obtentores
sobre plantas”. Hay leyes similares en otros países. Pero por regla general las plantas
nunca son patentables.*
C. SISTEMAS, MÉTODOS Y PRINCIPIOS ECONÓMICOS Y MODELOS DE NEGOCIOS
c) Los sistemas, métodos, principios o planes económicos, financieros,
comerciales, de negocios o de simple verificación y fiscalización; y los referidos a
las actividades puramente mentales o intelectuales o a materias de juego.
Hay quienes han tratado de patentar modelos de negocios en nuestro país, pero nuestra
jurisprudencia los ha denegado estrictamente. En EEUU, en cambio, se ha permitido en
ciertas ocasiones.
Algo similar ocurre con los software financieros, que en Chile no son patentables.
* c) La ley chilena no los permite y no hay excepción, pero hay leyes extranjeras que sí.
Hay una discusión al respecto en EE.UU, caso en la corte suprema.*
92
57 Esta ley concede especies de patentes más flexibles que la que otorga la Ley de Propiedad Industrial.
D. MÉTODOS DE TRATAMIENTO QUIRÚRGICO O TERAPÉUTICO Y MÉTODOS DE
DIAGNÓSTICO
d) Los métodos de tratamiento quirúrgico o terapéutico del cuerpo humano o
animal, así como los métodos de diagnóstico aplicados al cuerpo humano o
animal, salvo los productos destinados a poner en práctica uno de estos
métodos.
* d) Cuando se habla de método de tratamiento si son patentables nuevas drogas,
instrumentos, o moléculas pero no son patentables las formas de operar, la dirección de un
corte quirúrgico o la forma de coser la herida, etc…*
E. MODIFICACIONES A INVENCIONES YA EXISTENTES
e) El nuevo uso, el cambio de forma, el cambio de dimensiones, el cambio de
proporciones o el cambio de materiales de artículos, objetos o elementos
conocidos y empleados con determinados fines. Sin perjuicio de lo anterior, podrá
constituir invención susceptibles de protección el nuevo uso de artículos, objetos o
elementos conocidos, siempre que dicho nuevo uso resuelva un problema
técnico sin solución previa equivalente, cumpla con los requisitos a que se
refiere el artículo 32 y requiera de un cambio en las dimensiones, en las
proporciones o en los materiales del artículo, objeto o elemento conocido para
obtener la citada solución a dicho problema técnico. El nuevo uso reivindicado
deberá acreditarse mediante evidencia experimental en la solicitud de
patente.
1. Para que cambios en el uso, forma o materiales de un producto ya existente puedan ser
patentables, la modificación respectiva debe solucionar un problema técnico sin solución
previa equivalente. Al respecto, cabe destacar que, a diferencia de las marcas, las
patentes, más que proteger algo visible como un producto determinado, buscan proteger la
esencia misma de la invención, es decir, la solución. En estos casos la patentabilidad se
justifica por tratarse de una invención nueva, aunque esta derive del mismo
producto.
Así, quien protege un computador determinado también protegería el mismo pero más
chico. Distinto sería quien inventa un teclado holográfico para lo mismo.
Por otro lado, se ha discutido mucho la patentabilidad del segundo uso de ciertos
medicamentos que se patentaron como solución para un problema pero, en la práctica,
sirven para solucionar más de uno. En principio, se debería poder patentarse el segundo
uso si se prueba que, si bien el producto existía, ha servido para dar una solución nueva.
No obstante hay quienes creen que hay empresas farmacéuticas que han tratado de
alargar el plazo de 20 años artificialmente en virtud de esta causal.
93
2. Así, en definitiva, patentar estas modificaciones y nuevos usos es posible en Chile en la
medida que se cumpla con los siguientes requisitos:
1) Que se resuelva un problema técnico sin solución previa equivalente;
2) Que se cumpla con los requisitos del artículo 32 de la ley 19.039;
3) Que el nuevo uso requiera un cambio en las dimensiones, en las
proporciones o en los materiales de la invención prexistente; y
4) Que se acredite el uso reivindicado mediante evidencia experimental.
No obstante, si una persona distinta del titular de una patente trata de patentar un nuevo
uso, necesitará del consentimiento del titular.
* e) Cuando uno patenta el invento está patentando la esencia del producto mismo. Se
patenta la idea misma del producto, no un objeto determinado con medidas y colores
exactos.
El cambio de dimensiones o el cambio de proporciones, no fue considerado por el legislador
como un cambio patentable pues lo que se pretende proteger con una patente de invención
no es un objeto determinado sino la esencia de un objeto determinado, la idea plasmada
en el objeto y no el resultado de producir el objeto en sí una vez utilizada la fórmula o
receta descrita en la invención. Si se protegieran las dimensiones se desincentivaría el
patentar las invenciones.
Hay excepciones en el caso de que el cambio de dimensiones implique la aplicación de una
nueva tecnología y no la mera reducción o ampliación. Podría haber casos en que el cambio
de dimensión es tan sustancial, que estaríamos frente a una invención nueva. La misma
ley establece una excepción.
¿El uso es protegible? El TRIPS dice que todo es protegible. Otros pactos como el Andino,
dicen que no. La legislación chilena dice que el nuevo uso no es protegible salvo que
produzca un efecto sorprendente. El tema del uso es muy relevante en materia química y
farmacéutica.
Caso: Aspirina. Ciertos fármacos descubrieron una nueva administración de la aspirina en
paciente para la solución de otros problemas médicos. En este caso el segundo uso tiene
nivel inventivo y presenta un efecto nuevo sorprendente.
Puede haber una solicitud de patente para el nuevo uso de una invención, siempre que se
presenten los antecedentes necesarios que acrediten que ese objeto, ya patentado y
protegido, con el nuevo uso produce un nuevo efecto sorprendente. En el caso de la
aspirina la acreditación puede consistir en pruebas clínicas. El hecho del segundo uso
genera una batalla gigantesca entre los inventores del producto base y el descubrimiento
del segundo uso. Lo que se dice acá es que la nueva patente no abarca la creación del
producto en sí, que sería de propiedad del primer autor sino que lo que se patenta es el
segundo uso. Se discute, no está resuelto. El Estado puede otorgarle una patente al
inventor del segundo uso, pero sin duda va a requerir un acuerdo de la primera persona
94
para este segundo uso. La discusión va a rondar en el intentar demostrar por parte del
primer inventor, que el uso estaba considerado en su patente.*
F. PROCESOS Y MATERIAL BIOLÓGICO
f) Parte de los seres vivos tal como se encuentran en la naturaleza, los procesos
biológicos naturales, el material biológico existente en la naturaleza o aquel que
pueda ser aislado, inclusive genoma o germoplasma. Sin embargo, serán
susceptibles de protección los procedimientos que utilicen uno o más de los
materiales biológicos antes enunciados y los productos directamente
obtenidos por ellos, siempre que satisfagan los requisitos establecidos en el
artículo 32 de la presente ley, que el material biológico esté adecuadamente
descrito y que la aplicación industrial del mismo figure explícitamente en la
solicitud de patente.
Así, en definitiva, no es posible patentar material ni procesos biológicos. Lo que sí se
puede patentar son los procedimientos y productos que de ellos deriven, en la medida que:
1) Cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 32 de la ley 19.039;
2) Que el material biológico esté adecuadamente descrito; y
3) Que la aplicación industrial respectiva figure explícitamente en la solicitud de
patente.
*If) Esto abre un capítulo ético, moral, filosófico enorme. En países como EEUU, es posible
patentar un ser vivo. Las manipulaciones genéticas si son protegibles de animales en
muchos países pero no en Chile, sin embargo las manipulaciones genéticas de semillas y
plantas si son protegibles en Chile. Lo que si va a ser protegible es el procedimiento que
permita llegar a ese ser vivo, pero el animal mismo no es protegible.
Convención de la Biodiversidad -> Hay un esfuerzo enorme de encontrar nuevas especies o
en el mejoramiento de especies. En este tema hay un gran desarrollo a nivel de
microorganismos.
Ej: En EEUU se descubrieron unos microorganismos que separaban el cobre de la roca y lo
limpiaban, Acá en Chile estos microorganismos no son patentables pero si el uso de estos
como procedimiento.
Dicen relación con microorganismos, con plantas, con flores. Se dice que la comunidad que
vive con estos organismos tiene derecho a recibir una retribución cuando estos son
utilizados por un tercero. Es un tema que ha generado discusiones muy grandes y que
pronto llegará a Chile. Acá a diferencia de la denominación de origen no hay una
elaboración sino sólo un descubrimiento de un ser vivo ya existente.
The Convention on Biological Diversity (CBD) entered into force on 29 December 1993. It
has 3 main objectives:
1. The conservation of biological diversity
2. The sustainable use of the components of biological diversity
3. The fair and equitable sharing of the benefits arising out of the utilization of genetic
resources*
95
96
26/09/12 58
(2) NOVEDAD
Artículo 33.- Una invención se considera nueva, cuando no existe con
anterioridad en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprenderá
todo lo que haya sido divulgado o hecho accesible al público, en cualquier lugar
del mundo, mediante una publicación en forma tangible, la venta o
comercialización, el uso o cualquier otro medio, antes de la fecha de
presentación de la solicitud de patente en Chile o de la prioridad reclamada
según el artículo 34.
También quedará comprendido dentro del estado de la técnica, el contenido de
las solicitudes nacionales de patentes o modelos de utilidad tal como hubiesen
sido originalmente presentadas, cuya fecha de presentación sea anterior a la
señalada en el inciso precedente y que hubieren sido publicadas en esa fecha o
en otra posterior.
(2.1.) EL ESTADO DE LA TÉCNICA
Como vimos, el artículo 2° del Reglamento de la ley 19.039 define el estado de la técnica
como todo aquel conocimiento que ha sido colocado al alcance del público en cualquier
parte del mundo, aunque sea totalmente desconocido en Chile, mediante una publicación
en forma tangible, la venta o comercialización, el uso o cualquier otro medio, antes de la
fecha de presentación de una solicitud o de la reivindicación de la prioridad de un derecho
de propiedad industrial en Chile.
De esta forma, el estado de la técnica tiene dos componentes fundamentales:
(i). CONOCIMIENTO DIVULGADO
El estado de la técnica está compuesto por todo el conocimiento divulgado antes de
la fecha de presentación de la solicitud (o de la prioridad reclamada según el artículo
34). Esto implica que para que una invención sea protegible, debe mantenerse en
secreto hasta la presentación de la solicitud, ya que de lo contrario (por ejemplo, si
se publica) pasaría a formar parte del estado de la técnica.
De ahí que al desarrollar prototipos debe tenerse sumo cuidado, estableciendo
disposiciones especiales en los contratos celebrados con empleados u otros
colaboradores. De hecho, siempre se corre un riesgo. Incluso aunque se demande la
indemnización de los perjuicios, si ya hubo divulgación no hay novedad.
97
58 Falté. Gracias a la Cata Villalobos por sus apuntes.
(ii). UNIVERSALIDAD
El estado de la técnica comprende todo lo que haya sido divulgado o hecho
accesible al público en cualquier lugar del mundo. En otras palabras, el estado de
la técnica se rige por el conocimiento mundial, sin perjuicio que el derecho protegido
por la patente sólo produce efectos en el territorio nacional.
(2.2.) EXCEPCIONES A LA NOVEDAD
(i) DIVULGACIÓN INOCUA (ART. 42)
Artículo 42.- No serán consideradas para efectos de determinar la novedad de
la invención ni el nivel inventivo, las divulgaciones efectuadas dentro de los
doce meses anteriores a la presentación de la solicitud, si la divulgación
pública:
a) fue hecha, autorizada o deriva del solicitante de la patente, o
b) ha sido hecha con motivo o deriva de abusos y prácticas desleales de
las que hubiese sido objeto el solicitante o su causante.
En virtud de este artículo será posible patentar, por ejemplo, invenciones ya publicadas por
el mismo solicitante o aquellas divulgadas por terceros de forma abusiva o desleal.59 No
obstante, la divulgación inocua debe ser demostrada y reclamada en la solicitud.
SOLICITUDES DE PATENTES NO PUBLICADAS (art. 33, inc. 2°)60
La ley considera parte del estado de la técnica a aquellas solicitudes presentadas ante el
INAPI aunque no hayan sido publicadas, es decir aunque no se hayan divulgado.
La excepción viene dada porque de lo contrario podría entenderse que un invento es
novedoso en circunstancias que ya se presentó ante la autoridad de propiedad industrial un
invento que excluye esta posibilidad, aunque éste no haya sido previamente divulgado y,
por lo tanto, en estricto rigor no forme parte del estado de la técnica.
En todo caso, esto no es realmente una excepción, sino que la Ley ya considera que las
solicitudes no publicadas forman parte del estado de la técnica con tal de darle prioridad a
quien presentó una solicitud antes.
98
59 Creo que en virtud de esta letra b) del artículo 42 es que se podría proteger una invención divulgada en contravención a una cláusula que lo prohíba o aquella que fue conocida por un tercero que ha realizado maniobras de espionaje corporativo.
60 En el plano internacional, este derecho está protegido por la letra B. del artículo 4° del Convenio de París.
(ii) EL DERECHO DE PRIORIDAD (art. 34 ley 19.039 y Convenio de Paris)
Artículo 34.- En caso que una patente haya sido solicitada previamente en el
extranjero, el interesado tendrá prioridad por el plazo de un año, contado desde
la fecha de su presentación en el país de origen, para presentar la solicitud en
Chile.
1. Este artículo otorga a quien solicitó una patente en el extranjero el derecho para
solicitar prioritariamente la misma patente en Chile por un año contado desde que se
presentó la solicitud en el extranjero. Esto implica que la eventual solicitud en Chile por
quien goza de este derecho de prioridad se considerará presentada, para todos los efectos
legales, el día que se presentó la solicitud original en el extranjero.
01/10/12
2. Este derecho, no obstante, es la contrapartida del derecho de prioridad establecido con
anterioridad en el Convenio de París. El Convenio de París se firmó en 1883 gatillado por
la revolución industrial, fenómeno que ayudó a crear conciencia en diversos países que
pronto se percataron de la necesidad de dar más protección a la innovación. De esta
forma, se constituyó una Unión61 que agrupa a todos los países que, regidos por el
Convenio, están dispuestos a establecer conjuntamente normas de propiedad industrial.
Para estos efectos, el número 2) del artículo 1° del Convenio establece los objetos de
protección de la propiedad intelectual, estableciendo así que la protección de la propiedad
industrial tiene por objeto las patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos o
modelos industriales, las marcas de fábrica o de comercio, las marcas de servicio, el
nombre comercial, las indicaciones de procedencia o denominaciones de origen, así como
la represión de la competencia desleal. Queda en evidencia, así, la amplitud del ámbito de
aplicación de este Convenio, llegando incluso a regular la competencia desleal.62
Como sabemos, Chile suscribió el Convenio de París en 1991 y, por lo tanto, actualmente
rige con rango de Ley de la República. De esta forma y precisamente su amplitud, el
Convenio rige en subsidio de la ley 19.039, respecto de ciertas materias que ésta no trata.
99
61 Art. 1°, 1) del Convenio de París: Los países a los cuales se aplica el presente Convenio se constituyen en Unión para la protección de la propiedad industrial.
62 La regulación de la competencia desleal, se justifica atendido que, si los derechos de propiedad industrial no estuvieran adecuadamente protegidos, el riesgo de competencia desleal aumenta sustancialmente, de modo que parece efectivo contemplarla como forma de protección adicional.
3. Fue precisamente el Convenio de París el que reguló el derecho de prioridad en materia
internacional en su artículo 4°.
Artículo 4
A. a I. Patentes, modelos de utilidad, dibujos y modelos industriales,
marcas, certificados de inventor: derecho de prioridad
B. G. Patentes: división de la solicitud
A.
1) Quien hubiere depositado regularmente una solicitud de patente de invención,
de modelo de utilidad, de dibujo o modelo industrial, de marca de fábrica o de
comercio, en alguno de los países de la Unión o su causahabiente, gozará, para
efectuar el depósito en los otros países, de un derecho de prioridad, durante los
plazos fijados más adelante en el presente.
2) Se reconoce que da origen al derecho de prioridad todo depósito que
tenga valor de depósito nacional regular, en virtud de la legislación nacional de
cada país de la Unión o de tratados bilaterales o multilaterales concluidos entre
países de la Unión.
3) Por depósito nacional regular se entiende todo depósito que sea suficiente
para determinar la fecha en la cual la solicitud fue depositada en el país de
que se trate, cualquiera que sea la suerte posterior de esta solicitud.
B.
En consecuencia, el depósito efectuado posteriormente en alguno de los
demás países de la Unión, antes de la expiración de estos plazos, no podrá
ser invalidado por hechos ocurridos en el intervalo, en particular, por otro
depósito, por la publicación de la invención o su explotación, por la puesta a la
venta de ejemplares del dibujo o del modelo o por el empleo de la marca, y estos
hechos no podrán dar lugar a ningún derecho de terceros ni a ninguna posesión
personal. Los derechos adquiridos por terceros antes del día de la primera solicitud
que sirve de base al derecho de prioridad quedan reservados a lo que disponga la
legislación interior de cada país de la Unión.
C.
1) Los plazos de prioridad arriba mencionados serán de doce meses para las
patentes de invención y los modelos de utilidad y de seis meses para los dibujos
o modelos industriales y para las marcas de fábrica o de comercio.
2) Estos plazos comienzan a correr a partir de la fecha del depósito de la primera
solicitud; el día del depósito no está comprendido en el plazo.
3) Si el último día del plazo es un día legalmente feriado o un día en el que la
oficina no se abre para recibir el depósito de las solicitudes en el país donde la
100
protección se reclama, el plazo será prorrogado hasta el primer día laborable que
siga.
4) Deberá ser considerada como primera solicitud, cuya fecha de depósito será el
punto de partida del plazo de prioridad, una solicitud posterior que tenga el mismo
objeto que una primera solicitud anterior en el sentido del párrafo 2) arriba
mencionado, depositada en el mismo país de la Unión, con la condición de que esta
solicitud anterior, en la fecha del depósito de la solicitud posterior, haya sido
retirada, abandonada o rehusada, sin haber estado sometida a inspección pública y
sin dejar derechos subsistentes, y que todavía no haya servido de base para la
reivindicación del derecho de prioridad. La solicitud anterior no podrá nunca más
servir de base para la reivindicación del derecho de prioridad.
D.
1) Quien desee prevalerse de la prioridad de un depósito anterior estará obligado a
indicar en una declaración la fecha y el país de este depósito. Cada país
determinará el plazo máximo en que deberá ser efectuada esta declaración.
2) Estas indicaciones serán mencionadas en las publicaciones que procedan de la
Administración competente, en particular, en las patentes y sus descripciones.
3) Los países de la Unión podrán exigir de quien haga una declaración de prioridad
la presentación de una copia de la solicitud (descripción, dibujos, etc.)
depositada anteriormente. La copia, certificada su conformidad por la
Administración que hubiera recibido dicha solicitud, quedará dispensada de toda
legalización y en todo caso podrá ser depositada, extenta de gastos, en cualquier
momento dentro del plazo de tres meses contados a partir de la fecha del depósito
de la solicitud posterior. Se podrá exigir que vaya acompañada de un certificado de
la fecha del depósito expedido por dicha Administración y de una traducción.
4) No se podrán exigir otras formalidades para la declaración de prioridad en el
momento del depósito de la solicitud. Cada país de la Unión determinará las
consecuencias de la omisión de las formalidades previstas por el presente artículo,
sin que estas consecuencias puedan exceder de la pérdida del derecho de prioridad.
5) Posteriormente, podrán ser exigidos otros justificativos.
Quien se prevaliere de la prioridad de un depósito anterior estará obligado a indicar
el número de este depósito; esta indicación será publicada en las condiciones
previstas por el párrafo 2) arriba indicado.
E.
1) Cuando un dibujo o modelo industrial haya sido depositado en un país en virtud
de un derecho de prioridad basado sobre el depósito de un modelo de utilidad, el
plazo de prioridad será el fijado para los dibujos o modelos industriales.
2) Además, está permitido depositar en un país un modelo de utilidad en virtud de
un derecho de prioridad basado sobre el depósito de una solicitud de patente y
viceversa.
F.
101
Ningún país de la Unión podrá rehusar una prioridad o una solicitud de patente por
el motivo de que el depositante reivindica prioridades múltiples, aun cuando éstas
procedan de países diferentes, o por el motivo de que una solicitud que reivindica
una o varias prioridades contiene uno o varios elementos que no estaban
comprendidos en la solicitud o solicitudes cuya prioridad es reivindicada, con la
condición, en los dos casos, de que haya unidad de invención, según la ley del país.
En lo que se refiere a los elementos no comprendidos en la solicitud o solicitudes
cuya prioridad es reivindicada, el depósito de la solicitud posterior da origen a un
derecho de prioridad en las condiciones normales.
G.
1) Si el examen revela que una solicitud de patente es compleja, el solicitante
podrá dividir la solicitud en cierto número de solicitudes divisionales, conservando
como fecha de cada una la fecha de la solicitud inicial y, si a ello hubiere lugar, el
beneficio del derecho de prioridad.
2) También podrá el solicitante, por su propia iniciativa, dividir la solicitud de
patente, conservando, como fecha de cada solicitud divisional, la fecha de solicitud
inicial y, si a ello hubiere lugar, el beneficio del derecho de prioridad. Cada país de
la Unión tendrá la facultad de determinar las condiciones en las cuales esta división
será autorizada.
H.
La prioridad no podrá ser rehusada por el motivo de que ciertos elementos de la
invención para los que se reivindica la prioridad no figuren entre las
reivindicaciones formuladas en la solicitud presentada en el país de origen, siempre
que el conjunto de los documentos de la solicitud revele de manera precisa la
existencia de los citados elementos.
I.
1) Las solicitudes de certificados de inventor depositadas en un país en el que los
solicitantes tengan derecho a solicitar, a su elección, una patente o un certificado
de inventor, darán origen al derecho de prioridad instituido por el presente artículo
en las mismas condiciones y con los mismos efectos que las solicitudes de patentes
de invención.
2) En un país donde los depositantes tengan derecho a solicitar, a su elección, una
patente o un certificado de inventor, el que solicite un certificado de inventor
gozará, conforme a las disposiciones del presente artículo aplicables a las
solicitudes de patentes, del derecho de prioridad basado sobre el depósito de una
solicitud de patente invención, de modelo de utilidad o de certificado de inventor.
Este derecho de prioridad destaca precisamente por ser un derecho real y efectivo
directamente exigible de cualquier miembro de la Unión. Asimismo, es un derecho
sumamente fácil de obtener, toda vez que exige muy pocos requisitos. De hecho, en
principio basta con haber depositado regularmente una solicitud de patente de invención
102
en alguno de los países de la Unión, cumpliendo con las formalidades relativas a cada país,
para adquirirlo.63
Para estos efectos, se entiende que es depósito regular todo depósito que sea suficiente
para determinar la fecha en la cual la solicitud fue depositada en el país de que se trate,
cualquiera que sea la suerte posterior de esta solicitud. En este sentido, en Chile basta
que la solicitud sea debidamente timbrada por el INAPI para acreditar la fecha cierta
de la solicitud, dando origen al derecho de prioridad.
Cabe destacar además la posibilidad de dividir las solicitudes originales al presentar nuevas
solicitudes en virtud del derecho de prioridad establecido por la letra G. del artículo en
comento. Según dicho artículo, las solicitudes complejas pueden ser divididas a petición
del solicitante o a petición de la oficina de patentes respectiva. También podrá el
solicitante dividir su solicitud por iniciativa propia.
4. Sin perjuicio del avance que implicó el reconocimiento del derecho de propiedad en el
Convenio de París, el plazo de 12 meses consagrado por éste era insuficiente para muchas
empresas multinacionales que debían patentar sus invenciones en diversos países. En
efecto, solicitar tantas patentes en jurisdicciones distintas en tan sólo 12 meses podía ser
muy engorroso además de sumamente costoso. De ahí que el PCT contempla un estatuto
especial para facilitar estos procesos al permitir la posibilidad de presentar solicitudes
internacionales.
De esta forma, bastaría que se presente una solicitud internacional en virtud de este
tratado dentro de los 12 meses otorgados por el Convenio de París para salvar el Derecho
de Prioridad. De esta forma, la presentación de tal solicitud internacional otorga al
solicitante un nuevo plazo de 18 meses para presentar la solicitud en las jurisdicciones
nacionales que sean parte del PCT. De esta forma, el plazo para presentar prioritariamente
una solicitud en buena parte de los países del mundo puede llegar a un máximo de 30
meses.
Pero la conveniencia de este sistema no recae únicamente en el mayor plazo concedido
para ejercer el derecho de prioridad, ya que el mismo tiene además la ventaja de que la
tramitación de la solicitud internacional sigue un solo tronco común, es decir, basta con
tramitar una sola solicitud dentro de los primeros 12 meses. Asimismo, las solicitudes de
patentes presentadas en las jurisdicciones nacionales respectivas tendrán mayor vigor
precisamente porque ya fue aprobada una solicitud internacional.
Cabe destacar además que el estudio de las solicitudes internacionales depende de peritos
de distintos países que sean miembros receptores de solicitudes. Chile es un miembro
103
63 No obstante, se exigen otros requisitos relacionados con el ejercicio de este derecho, tales como la indicación de la fecha y país en que se efectuó el depósito original y, eventualmente, presentar copia de la solicitud original.
receptor, de modo que es más conveniente para un chileno interponer estas solicitudes en
nuestro país atendidos los beneficios de idioma que conlleva.
La patente internacional otorga ciertos derechos, los que no incluyen el derecho a usar
un invento en el exterior. En este sentido, no existe solicitud alguna que permita una
protección internacional, como se ha tratado de imponer. De hecho, la patente
internacional sólo es útil para extender el plazo dentro del cual puede ejercerse el derecho
de prioridad internacional, así como para facilitar tales solicitudes.
No obstante, aun cuando un inventor no solicite una patente internacional, la mera
publicación de su solicitud nacional permite afirmar que este invento ya forma parte del
Estado de la Técnica, habilitándolo para solicitar la nulidad e interponer otro tipo de
demandas (tales como competencia desleal, por ejemplo) en el país en que un tercero
trate de patentar su invento.
(3) NIVEL INVENTIVO (no obviedad) (art. 35)
1. El segundo requisito es que la invención tenga nivel inventivo. Si bien tautológico, la ley
19.039 precisa este concepto en su artículo 35.
Artículo 35.- Se considera que una invención tiene nivel inventivo, si, para una
persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente, ella no resulta
obvia ni se habría derivado de manera evidente del estado de la técnica.
2. Al respecto, cabe mencionar, en primer lugar, que la referencia a una persona
normalmente versada en la materia técnica correspondiente alude a un experto en
la materia o campo de aplicación de la invención. De esta forma, la ley está exigiendo una
revisión técnica llevada a cabo por peritos.
No obstante, esto implica que este requisito es esencialmente subjetivo, a diferencia de
los requisitos precedentemente analizados que contienen una cuota mayor de objetividad
ya que, en definitiva, el nivel inventivo de una invención dependerá del criterio del experto
que la revise.
3. En definitiva, el perito deberá estudiar todo el estado de la técnica y determinar si él
podría haber llegado a la misma conclusión o si, en cambio, la invención aporta algo más,
es decir, esa cuota de genialidad que permite “saltarse un escalón” en el acenso al
progreso.
En otras palabras, la invención no debe ser una mera combinación o ligera
modificación de lo que ya existe. Así, por ejemplo, puede que una rueda de bicicleta
con 14 rayos en lugar de 15, sea un invento novedoso pero carente de nivel inventivo,
elemento que sí podría estar presente si se lograra reducir la cantidad de rayos a 2. Lo
importante siempre será que el invento tenga una cuota de genialidad que lo hace valioso.
104
(4) APLICACIÓN INDUSTRIAL (ART. 36).
Como vimos, para que una invención sea patentable, ésta debe prestar algún tipo de
utilidad. Sólo podrán patentarse invenciones reales y no meros aportes teóricos.
El artículo 36 aclara cuando se entiende que una invención tiene aplicación industrial.
Artículo 36.- Se considera que una invención es susceptible de aplicación
industrial cuando su objeto pueda, en principio, ser producido o utilizado en
cualquier tipo de industria. Para estos efectos, la expresión industria se entenderá
en su más amplio sentido, incluyendo a actividades tales como: manufactura,
minería, construcción, artesanía, agricultura, silvicultura, y la pesca.
(5) UNIDAD DE INVENCIÓN
Algunos exigen, además, la unidad de invención como quinto requisito. Se trataría de un
requisito formal no vimos en clase, pero que básicamente exige que cada solicitud de
patente contenga solo un invento.
105
106
4.6.PROCEDIMIENTO DE OBTENCIÓN DE PATENTES
1. INTRODUCCIÓN
1. Como sabemos, a diferencia de los Derechos de Autor, las invenciones no se protegen
desde el momento de su creación. Por el contrario, su protección exige precisamente una
patente obtenida en conformidad a la ley, según dispone el artículo 2° de la ley 19.039.64
2. En este sentido, el procedimiento de obtención de patentes actualmente vigente en Chile
obedece a un sistema libertario, ya que admite solicitudes de nacionales y extranjeros,
sean estos personas naturales o jurídicas. Por el contrario, la gran mayoría de los
requisitos que exige son de carácter técnico, a diferencia de lo que ocurre en otras
legislaciones.
3. Toda la tramitación de una patente de invención se tramita ante el INAPI a diferencia de
otros tipos de propiedad intelectual. No obstante, este servicio ha sido históricamente
cuestionado debido al tiempo transcurrido entre la solicitud y el otorgamiento de una
patente, sin perjuicio que estos plazos han tendido a disminuir, siendo cada vez más
razonables.65
4.6.1. REGLAS GENERALES
4.6.1.1.PLAZOS (art. 11)
Artículo 11.- Los plazos de días establecidos en esta ley y sus normas
reglamentarias, son fatales y de días hábiles.
Para estos efectos, el día sábado se considera inhábil.
4.6.1.2.MEDIOS DE PRUEBA (art. 12)
Artículo 12.- En estos procedimientos las partes podrán hacer uso de todos los
medios de prueba habituales en este tipo de materias, y de los señalados en
el Código de Procedimiento Civil con exclusión de la testimonial.
En estos procedimientos será aplicable además lo dispuesto en el inciso segundo
del artículo 64 del citado Código.
Este artículo permite una amplia gama de medios de prueba al admitir no sólo
aquellos enumerados en el CPC (principalmente aquellos enumerados en el
107
64 Artículo 2º.- Cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera, podrá gozar de los derechos de la propiedad industrial que garantiza la Constitución Política, debiendo obtener previamente el título de protección correspondiente de acuerdo con las disposiciones de esta ley. Las personas naturales o jurídicas residentes en el extranjero deberán, para los efectos de esta ley, designar un apoderado o representante en Chile.
65 Actualmente, el tiempo transcurrido entre la solicitud de una patente y su otorgamiento bordea los 5 años. Si bien puede parecer excesivo, cabe recordar que estos tiempos son sustancialmente mayores en los países desarrollados.
artículo 341)66 sino también cualquier medio de prueba que sea habitual este tipo
de materias.
Asimismo, hace aplicable en el inciso 2° del artículo 64 del CPC, relativo al
derecho de las partes a suspender el procedimiento. En efecto, el referido inciso
establece que:
Las partes, en cualquier estado del juicio, podrán acordar la suspensión del
procedimiento hasta por un plazo máximo de noventa días. Este derecho sólo
podrá ejercerse por una vez en cada instancia, sin perjuicio de hacerlo valer,
además, ante la Corte Suprema en caso que, ante dicho tribunal, estuviesen
pendientes recursos de casación o de queja en contra de sentencia definitiva. Los
plazos que estuvieren corriendo se suspenderán al presentarse el escrito
respectivo y continuarán corriendo vencido el plazo de suspensión acordado.
4.6.1.3.NOTIFICACIONES (art. 13)
Artículo 13.- Todas las notificaciones que digan relación con el procedimiento
de otorgamiento de un derecho de propiedad industrial, oposiciones, nulidad y,
en general, cualquier materia que se siga ante el Departamento, se efectuarán
por el estado diario que este último deberá confeccionar. Dicho estado diario
podrá constar de uno o más listados. Se entenderá notificada cualquier
resolución que aparezca en dichos listados.
La notificación de oposición a la solicitud de registro se efectuará por carta
certificada expedida al domicilio indicado por el solicitante en el expediente.
En estos casos, la notificación se entenderá efectuada tres días después que la
carta sea depositada en el correo y consistirá en el envío de copia íntegra de la
oposición y su proveído. Cuando, además de la oposición, se hubieren dictado
observaciones de fondo a la solicitud de registro, dicha resolución será notificada
igualmente por carta certificada, conjuntamente con la notificación de oposición.
La notificación de la demanda de nulidad de un registro se efectuará en los
términos señalados en los A 40 y ss del CPC67, para lo cual los solicitantes
extranjeros deberán fijar un domicilio en Chile. La demanda de nulidad de un
registro concedido a una persona sin domicilio ni residencia en Chile se notificará
al apoderado o representante a que se refiere el artículo 2º de esta ley.
Todas las providencias y resoluciones que se dicten en los procesos contenciosos
seguidos ante el Jefe del Departamento serán suscritas por éste y el Secretario
Abogado del Departamento.
Las notificaciones que realice el Tribunal de Propiedad Industrial se efectuarán
por el estado diario, que deberá confeccionarlo el Secretario del mismo.
La fecha y forma en que se practicó la notificación, deberá constar en el
expediente.
108
66 Art. 341 (330). Los medios de prueba de que puede hacerse uso en juicio son:
Instrumentos; Testigos; Confesión de parte; Inspección personal del tribunal; Informes de peritos; y Presunciones.
67 Es decir, personalmente.
4.6.2.ETAPAS
(I) 1ª ETAPA: EXAMEN PRELIMINAR (art. 4°)
Una vez recibida una solicitud por el INAPI, éste realizará un examen de forma de la
misma. Si de surgen observaciones tal examen, se notifica al solicitante para que las
corrija. Si, en cambio, la solicitud es aceptada, se publicará en el Diario Oficial68 con tal
de cumplir con los requisitos mínimos de publicidad, abriéndose un plazo de 45 días
hábiles para que terceros interesados deduzcan oposiciones.
Artículo 4º.- Presentada y aceptada a tramitación una solicitud de registro, será
obligatoria la publicación de un extracto de ésta en el Diario Oficial, en la forma y
plazos que determine el reglamento.
Los errores de publicación que a juicio del Jefe del Departamento no sean sustanciales,
podrán corregirse mediante una resolución dictada en el expediente respectivo. En caso de
errores sustanciales, el Jefe del Departamento ordenará una nueva publicación, que deberá
efectuarse dentro del plazo de diez días, contados desde la fecha de la resolución que así lo
ordene.
03/10/12
(II) 2ª ETAPA: OPOSICIONES
Si, como resultado de la publicación se dedujeren oposiciones, comienza un verdadero
conflicto judicial enmarcado en este procedimiento administrativo. Si bien esto retarda
el otorgamiento de la patente respectiva, esto es preferible atendido que las invenciones
deberían ser contribuciones útiles que justifiquen la concesión de un derecho de propiedad
casi monopólico, por lo que su examen debe ser altamente prolijo, eliminando en la
medida de lo posible toda posibilidad de duda sobre la procedencia de su otorgamiento.
(II).1. LEGITIMACIÓN ACTIVA
De esta forma, según establece el artículo 5° de la ley 19.039, podrá oponerse
cualquier interesado, sin perjuicio que el éxito de su oposición dependerá de si es capaz
de probar que la invención carece de alguno de los requisitos de patentabilidad ya
estudiados.
Artículo 5º.- Cualquier interesado podrá formular ante el Departamento
oposición a la solicitud de marca, patente de invención, modelo de utilidad,
dibujo y diseño industrial, esquemas de trazado o topografía de circuitos
integrados e indicaciones geográficas y denominaciones de origen. La oposición
deberá presentarse dentro del plazo de 30 días contado desde la fecha de la
publicación del extracto respectivo.
109
68 Cabe destacar que, a diferencia de lo que ocurre en nuestro país, en otros países no se publica la solicitud de patentes sino hasta que se otorgue la patente.
El plazo señalado en el inciso anterior será de 45 días tratándose de solicitudes
de patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales,
esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados e indicaciones
geográficas y denominaciones de origen.
En los procedimientos que exista controversia, en los cuales el Departamento de
Propiedad Industrial actúe como tribunal de primera instancia, se deberá
comparecer patrocinado por abogado habilitado, conforme a lo dispuesto por la
ley N° 18.120.
En este sentido, el derecho de oposición es una verdadera acción pública que puede
ejercer prácticamente cualquier persona que tenga interés en ello. De hecho, podría ser
interesado tanto alguien que se dedica al rubro directamente afectado por la invención
como cualquier otra persona.
Lamentablemente hay quienes han abusado del sistema en este sentido deduciendo
muchas oposiciones políticas, generalmente carentes de fundamento. Esto, a su vez, ha
motivado un proyecto de ley en que incluso se consideró exigir al oponente el pago de un
impuesto, recomendación que fue rechazada por vulnerar el derecho a la acción
consagrado en el N° 3 del artículo 19 de nuestra CPR, siendo reemplazada, no obstante,
por una regulación de oposiciones temerarias en base a costas.
(II).2. TRIBUNAL COMPETENTE
El inciso 1° del artículo 17 de la ley 19.039 establece que el jefe del INAPI actuará como
tribunal competente para conocer de los juicios de oposición en primera instancia. Sin
embargo, esta norma ha sido criticada en virtud de los conflicto de interés que podría
generar.
Artículo 17.- Los juicios de oposición, los de nulidad de registro o de
transferencias, los de caducidad, así como cualquiera reclamación relativa a su
validez o efectos, o a los derechos de propiedad industrial en general, se
sustanciarán ante el Jefe del Departamento, ajustándose a las formalidades que
se establecen en esta ley.
(II).3. FUNDAMENTACIÓN
Para que pueda prosperar, la demanda de oposición deberá fundarse en el
incumplimiento de algún requisito de patentabilidad respecto de la invención a la
que se opone, buscando desvirtuar la concurrencia de estas causales.
Para tales efectos, el oponente deberá presentar todo tipo de publicaciones y documentos
que permitan demostrar que la invención en cuestión
(i) se enmarca en una causal de no patentabilidad,
110
(ii) no tiene nivel inventivo o
(iii) carece de novedad.
En la práctica, por ejemplo, suele oponerse a las patentes farmacéuticas, argumentando
que muchas de ellas corresponden más bien a tratamientos terapéuticos cuya
patentabilidad está prohibida en virtud de la A 37 d).
(II).4. TRASLADO AL SOLICITANTE Y TÉRMINO PROBATORIO (A 9, 10, 10bis)
1. Una vez deducida la oposición, se dará traslado al solicitante para que efectúe sus
descargos dentro de los 45 días siguientes a la notificación de la misma.
Al respecto, cabe recordar que las notificaciones de oposición son practicadas por carta
certificada, entendiéndose esta practicada al tercer día de su envío, además de publicarse
en el estado diario.
Artículo 9º.- En los procedimientos en que se hubiera deducido oposición, se
dará al solicitante traslado de ella, para que haga valer sus derechos, por el plazo
de 30 días, en el caso de marcas, y por el plazo de 45 días, en el caso de patentes
de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños industriales, esquemas de
trazado o topografías de circuitos integrados e indicaciones geográficas y
denominaciones de origen.
2. Una vez contestada la demanda de oposición, el jefe del INAPI podrá abrir un término
probatorio de 45 días prorrogables por otros 30 si considera que hay hechos
sustanciales, pertinentes y controvertidos.
Artículo 10.- Si hubiera hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, se
recibirá la causa a prueba por el término de 45 días, excepto para el caso de
marcas, en cuyo caso el plazo será de 30 días.
El término probatorio podrá prorrogarse hasta por 30 días, en casos calificados.
Artículo 10 bis.- En caso de recibirse la causa a prueba, la documentación que
se acompañe deberá ser presentada en idioma español, o debidamente
traducida si el Departamento así lo exigiere.
Citadas las partes para oír sentencia, no se admitirán escritos ni pruebas de
ningún género, excepto aquellas referentes a las cesiones de solicitud,
avenimientos, desistimiento o limitación de la petición.
Cabe recordar, además, que en virtud del artículo 12 de la ley 19.039, son procedentes
todos los medios probatorios permitidos por el CPC, a excepción de la prueba
testimonial y que la prueba se apreciará según las reglas de la sana crítica, según
dispone el artículo 16.
Artículo 16.- En los procedimientos a que se refiere este Párrafo, la prueba se
apreciará según las reglas de la sana crítica.
111
(II).5. SENTENCIA
Respecto de la sentencia, el inciso 2° del artículo 17 establece que el fallo que dicte será
fundado y, en su forma, deberá atenerse a lo dispuesto en el artículo 170 del Código de
Procedimiento Civil, en lo que sea pertinente. En este sentido, cabe recordar lo
dispuesto por el artículo 170 del CPC.
Art. 170 (193). Las sentencias definitivas de primera o de única instancia y las de
segunda que modifiquen o revoquen en su parte dispositiva las de otros tribunales,
contendrán:
1° La designación precisa de las partes litigantes, su domicilio y profesión u
oficio;
2° La enunciación breve de las peticiones o acciones deducidas por el
demandante y de sus fundamentos;
3° Igual enunciación de las excepciones o defensas alegadas por el reo;
4° Las consideraciones de hecho o de derecho que sirven de fundamento a la
sentencia;
5° La enunciación de las leyes, y en su defecto de los principios de equidad, con
arreglo a los cuales se pronuncia el fallo; y
6° La decisión del asunto controvertido. Esta decisión deberá comprender todas
las acciones y excepciones que se hayan hecho valer en el juicio; pero podrá
omitirse la resolución de aquellas que sean incompatibles con las aceptadas.
En igual forma deberán dictarse las sentencias definitivas de segunda instancia que
confirmen sin modificación las de primera cuando éstas no reúnen todos o algunos de
los requisitos indicados en la enunciación precedente.
Si la sentencia de primera instancia reúne estos requisitos, la de segunda que
modifique o revoque no necesita consignar la exposición de las circunstancias
mencionadas en los números 1°, 2° y 3° del presente artículo y bastará referirse a
ella.
(II).6. RECURSOS
1. Según dispone el artículo 17 bis B de la ley 19.039, la sentencia que falla la oposición, al
igual que toda resolución dictada por el Jefe del INAPI puede ser apelada ante el
Tribunal de Propiedad Industrial (“TPI”), un tribunal especial compuesto por seis
ministros titulares, todos ellos abogados, según dispone el artículo 17 bis C.
Artículo 17 bis C.- El Tribunal de Propiedad Industrial, en adelante el Tribunal,
es un órgano jurisdiccional especial e independiente, sujeto a la superintendencia
directiva, correccional y económica de la Corte Suprema, cuyo asiento estará en la
ciudad de Santiago.
112
El Tribunal estará integrado por seis miembros titulares y cuatro suplentes.
Cada uno de sus miembros será nombrado por el Presidente de la República,
mediante decreto supremo del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción,
de entre una terna propuesta por la Corte Suprema, confeccionada previo
concurso público de antecedentes. Dicho concurso deberá fundarse en
condiciones objetivas, públicas, transparentes y no discriminatorias, establecidas
mediante un auto acordado de la Corte Suprema.
Los miembros del Tribunal deberán acreditar estar en posesión del título de
abogado por un período mínimo de 5 años.
En la selección de cuatro de los miembros titulares y dos de los suplentes,
deberán exigirse conocimientos especializados en propiedad industrial.
2. Contra las sentencias definitivas de 2ª instancia procede el recurso de casación en el
fondo (nunca en la forma) ante la CS.
Artículo 17 bis B.- En contra de las resoluciones dictadas en primera instancia
por el Jefe del Departamento, haya o no mediado oposición, procederá el recurso
de apelación. Deberá interponerse en el plazo de quince días, contado desde la
notificación de la resolución, para ser conocido por el Tribunal de Propiedad
Industrial.
El recurso de apelación se concederá en ambos efectos y procederá en contra de
las resoluciones que tengan el carácter de definitivas o interlocutorias.
En contra de las sentencias definitivas de segunda instancia procederá el
recurso de casación en el fondo, ante la Corte Suprema.
Los recursos se interpondrán y tramitarán de acuerdo con lo establecido en las
disposiciones pertinentes del Código Orgánico de Tribunales y del Código de
Procedimiento Civil.
Con todo, no será necesario comparecer ante el Tribunal de Propiedad Industrial a
proseguir el recurso de apelación.
(III) 3ª ETAPA: EXAMEN PERICIAL (DE FONDO)
1. Una vez transcurridos 45 días desde la publicación en el Diario Oficial o falladas las
oposiciones que se dedujeren, se procede al examen de fondo que, como sabemos, está a
cargo de peritos.
Esta etapa comienza con el nombramiento del perito respectivo quien deberá estudiar la
solicitud de patente y compararla con el estado de la técnica de la materia que
corresponda, con tal de acreditar que la invención cumple con los requisitos de novedad y
nivel inventivo, lo que se traducirá en un informe pericial. De ahí que es imperativo que
el perito sea una persona versada en la materia técnica respectiva.
Se trata, así, de una etapa sumamente técnica, aunque subjetiva lo que se justifica porque
de ella dependerá que el Estado otorgue o no una patente de invención. De hecho,
proteger las invenciones útiles, que realmente agreguen valor y contribuyan al progreso y
desarrollo de una sociedad aportando soluciones novedosas a un problema de la técnica
113
que antes no tenía solución será sumamente beneficioso para tal sociedad, mientras que
proteger patentes carentes de novedad nivel inventivo o sin aplicación práctica, tiende más
bien a trabar el desarrollo y desperdiciar recursos.
Artículo 6º.- Vencidos los plazos señalados en el artículo anterior, el Jefe del
Departamento ordenará la práctica de un informe pericial respecto de las
solicitudes de patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos y diseños
industriales y esquemas de trazado o topografías de circuitos integrados, con el
objetivo de verificar si cumplen las exigencias establecidas en los artículos 32,
56, 62 y 75 de esta ley, según corresponda.
2. Una vez evacuado el informe, para lo cual el perito dispondrá de 60 días ampliables por
otros 60 a juicio del jefe del INAPI, se da traslado por 60 días al solicitante para que
emita sus descargos respecto del informe pericial.
Antiguamente, la etapa del informe pericial se eternizaba, con innumerables réplicas de
uno y otro lado, emitiéndose hasta 5 o incluso 6 informes. De ahí que últimamente el
INAPI ha interpretado la ley en el sentido de que sólo puede haber un segundo informe
definitivo, sin perjuicio de que se solicite otro como medida para mejor resolver.
Artículo 7º.- Ordenado el informe pericial, éste deberá evacuarse dentro del
plazo de 60 días, contado desde la aceptación del cargo. Este plazo podrá
ampliarse hasta por otros 60 días, en aquellos casos en que, a juicio del Jefe del
Departamento, así se requiera.
El informe del perito será puesto en conocimiento de las partes, las que
dispondrán de 60 días, contados desde la notificación, para formular las
observaciones que estimen convenientes. Este plazo se podrá ampliar por una
sola vez durante el procedimiento, a solicitud del interesado, hasta por 60 días.
De las observaciones de las partes se dará traslado al perito para que, en un
plazo de 60 días, responda a dichas observaciones.
(IV) 4ª ETAPA: RESOLUCIÓN FINAL
1. Si el informe del perito es favorable, aceptándose la solicitud, el solicitante deberá pagar
una segunda tasa, concediéndosele la patente por 20 años desde la fecha de la solicitud.
A 8º.- Decretado el examen pericial, el solicitante deberá acreditar, dentro de los
60 días siguientes, el pago del arancel correspondiente. En caso de no efectuarse
el pago dentro de este plazo, la solicitud se tendrá por abandonada. En casos
calificados, a solicitud del perito, el Jefe del Departamento fijará un monto
específico para cubrir los gastos útiles y necesarios para su desempeño, cifra que
deberá pagar el solicitante dentro de los 30 días siguientes. Dicho costo será de
cargo del solicitante de la patente de invención, modelo de utilidad, dibujo o
diseño industrial, esquemas de trazado o topografía de circuitos integrados o del
demandante de nulidad de estos derechos.
2. Por otro lado, en caso que la resolución definitiva sea de rechazo, el solicitante podrá
apelar ante el Tribunal de Propiedad Industrial y, eventualmente casar en el fondo ante la
Corte Suprema según dispone el artículo 17 bis B de la ley 19.039.
114
4.7.NULIDAD DE PATENTES
1. La nulidad persigue precisamente anular una patente ya concedida. De esta forma,
permite a quien ve sus intereses vulnerados con el otorgamiento de una patente y no se
opuso oportunamente. Antiguamente, este mecanismo sólo estaba regulado en el artículo
50 de la ley, pero ahora está más regulado en el nuevo párrafo V de la ley 19.039.
Artículo 50.- Procederá la declaración de nulidad de una patente de invención por
alguna de las causales siguientes:
a) Cuando quien haya obtenido la patente no es el inventor ni su cesionario.
b) Cuando la concesión se ha basado en informes periciales errados o
manifiestamente deficientes.
c) Cuando el registro se ha concedido contraviniendo las normas sobre
patentabilidad y sus requisitos, de acuerdo con lo dispuesto en esta ley.
La acción de nulidad de una patente de invención prescribirá en el término de
cinco años, contado desde el registro de la misma.
2. La nulidad debe ser declarada por el jefe del INAPI después de haberse cumplido el
procedimiento establecido por la ley en el párrafo 5° del Título I de la ley 19.039. Dicha
declaración se materializa en una sentencia definitiva que deberá cumplir con los mismos
requisitos del artículo 170 del CPC. Esta sentencia también podría ser apelada de acuerdo
al artículo 17 bis 8. Asimismo, como sabemos, la sentencia definitiva de segunda instancia
también puede ser casada en el fondo ante la Corte Suprema.
1. CAUSALES DE NULIDAD (ART. 50)
Ahora bien, la nulidad debe fundarse en alguna de las tres causales taxativamente
establecidas por la ley, las que, no obstante, son bastante amplias.
(1) CUANDO QUIEN HAYA OBTENIDO LA PATENTE NO ES EL INVENTOR NI
SU CESIONARIO
Esta causal se produce cuando se ha concedido una patente a una persona
distinta de su legítimo titular sin su autorización. Puede producirse por error o
fraude, siendo posible en este último caso que se trate de un delito penal.
De esta forma, se trata de una causal personalísima y no dice relación alguna
con el campo de la invención respectiva o incluso con la concurrencia de los
requisitos de patentabilidad.
Así pasaría si habiendo varios investigadores que desarrollaron una invención, sólo
uno de ellos la patenta en desmedro de los otros. En todo caso, esta causal no es
muy común. En la historia pasó con el teléfono, cuando se determinó que éste no
había sido inventado por Alexander Graham Bell.
Cabe destacar además que sólo podrá esgrimir esta causal quien se haya visto
afectado por el fraude o error, a diferencia de las otras causales que dan origen a
acciones públicas.
115
(2) CUANDO LA CONCESIÓN SE HA BASADO EN INFORMES PERICIALES
ERRADOS O MANIFIESTAMENTE DEFICIENTES
En caso de concurrir esta causal deberá designarse un nuevo perito para que
estudie nuevamente si efectivamente la invención cumple con los requisitos de
patentabilidad. Generalmente esta causal se esgrime muy poco por problemas
con la novedad de la invención, ya que gracias a internet es posible llegar a un
concepto de estado de la técnica bastante preciso. En cambio, se tiende a atacar
su nivel inventivo, precisamente porque, como vimos, es un requisito más
subjetivo.
(3) CUANDO EL REGISTRO SE HA CONCEDIDO CONTRAVENCIÓN A LAS
NORMAS SOBRE PATENTABILIDAD Y SUS REQUISITOS
Esta causal permite atacar indirectamente al perito. Es claramente la más general
y, por lo tanto, la mayoría de las nulidades se basan en ella.
2. PRESCRIPCIÓN
El inciso final del artículo 50 establece que la acción de nulidad prescribe en 5 años desde
el registro de la patente respectiva. No obstante, si se logra probar mala fe por parte del
titular ilegítimo, este plazo no corre y se aplica el convenio de parís.
3. PROCEDIMIENTO (arts. 18 bis G a 18 bis O)69
1. El art. 18 bis G establece que cualquier interesado es titular de la acción de
nulidad, salvo respecto de la primera causal del artículo 50, según vimos. También
establece los requisitos formales de la demanda de nulidad.
Artículo 18 bis G.- Cualquier persona interesada podrá solicitar la nulidad de
un registro de derecho de propiedad industrial.
La demanda de nulidad deberá contener, al menos, los siguientes antecedentes.
a) Nombre, domicilio y profesión del demandante.
b) Nombre, domicilio y profesión del demandado.
c) Número y fecha del registro cuya nulidad se solicita, e individualización
del derecho respectivo.
d) Razones de hecho y de derecho en las que se fundamenta la demanda.
Por su parte, el artículo 18 bis H permite demandar la nulidad parcial de las patentes de
invención, es decir de una o más de sus reivindicaciones, aunque estratégicamente por lo
general se pide la nulidad total.
116
69 Cabe destacar que este procedimiento es el mismo para cualquier derecho de propiedad industrial.
Artículo 18 bis H.- En el caso de patentes de invención y modelos de utilidad, la
nulidad podrá ser solicitada respecto de todo el registro o de una o más de sus
reivindicaciones.
2. Una vez presentada la demanda de nulidad, se da traslado al demandado por 60
días (plazo que se reduce a 30 días respecto de las marcas) para que éste efectúe sus
descargos.
Artículo 18 bis I.- De la demanda se dará traslado al titular del derecho de
propiedad industrial o a su representante por sesenta días si se trata de patente
de invención, modelo de utilidad, dibujos o diseños industriales, esquemas de
trazado o topografías de circuitos integrados e indicaciones geográficas y
denominaciones de origen. Para el caso de marcas comerciales, dicho traslado
será de treinta días.
Como sabemos, de acuerdo al artículo 13, la notificación de la demanda de nulidad se
practica de acuerdo a los artículos 40 y siguientes del CPC, es decir personalmente.
Cabe destacar que esto incluye el artículo 44, en caso que el demandado no sea habido
luego de buscado 2 días distintos en su habitación, o en el lugar donde habitualmente
ejerce Art. único Nº 3 su industria, profesión o empleo.
3. Posteriormente, junto con la contestación de la demanda, y en la medida que no se esté
pidiendo la nulidad de una marca, se ordenará un informe a uno o más peritos
designados de común acuerdo por las partes o bien por el jefe del INAPI si las partes no
han podido llegar a acuerdo. No obstante, los peritos designados podrán ser tachados
dentro de los 5 días siguientes a su designación si incurren en las causales establecidas por
el artículo 18 bis K.
Artículo 18 bis J.- Con la contestación de la demanda de nulidad de una
patente de invención, modelo de utilidad, dibujo o diseño industrial, esquema de
trazado o topografía de circuito integrado, indicación geográfica o denominación
de origen, o en rebeldía del demandado, se ordenará un informe de uno o más
peritos respecto a los fundamentos de hecho contenidos en la demanda y su
contestación. El perito será designado de común acuerdo por las partes en un
comparendo o bien por el Jefe del Departamento si no hubiere acuerdo o el
comparendo no se celebra por cualquier causa.
Con todo, la parte que se sienta agraviada por el informe evacuado por el perito,
podrá pedir un segundo informe, caso en el cual se procederá en la forma
prescrita en este mismo artículo.
El Jefe del Departamento podrá en cualquier momento escuchar al o los peritos
que emitieron el informe al momento de solicitarse el registro, como
antecedente para mejor resolver.
117
Artículo 18 bis K.- Designado un perito por el Jefe del Departamento, las
partes podrán tacharlo, dentro de los cinco días siguientes a la resolución que lo
designa, exclusivamente por una o más de las siguientes causales:
a) Por haber emitido públicamente una opinión sobre la materia.
b) Por relación de parentesco, amistad o enemistad manifiesta con una de
las partes.
c) Por falta de idoneidad o competencia respecto de la materia sometida a
su consideración.
d) Por haber prestado servicios profesionales, dependientes o
independientes, a alguna de las partes, en los últimos cinco años o por
haber tenido una relación económica o de negocios con alguna de ellas,
durante el mismo lapso de tiempo.
Del escrito que tache a un perito se dará traslado a la otra parte por veinte días
y con su respuesta o en su rebeldía, el Jefe del Departamento resolverá la
cuestión sin más trámite.
El informe pericial será puesto en conocimiento de las partes, quienes deberán
formular sus observaciones dentro de un plazo de sesenta días.
Si hubiere hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, el Jefe del
Departamento abrirá un término de prueba de cuarenta y cinco días,
prorrogables por única vez por otros cuarenta y cinco días, en casos
debidamente calificados.
Con lo expuesto por las partes y el informe pericial, el Jefe del Departamento se
pronunciará sobre la nulidad solicitada.
Así, será tachable un perito que ya dio su opinión sobre la materia, por ejemplo,
publicando un artículo al respecto; si participó de una feria relativa a esta materia; o si ya
resolvió un tema muy similar. También será tachable un perito que no sea idóneo o
competente en la materia respectiva, por ejemplo, un perito farmacéutico para un tema de
maquinaria industrial.
4. Posteriormente, el mismo artículo 18 bis K establece que, en caso de haber hechos
sustanciales, pertinentes y controvertidos, se abrirá un término probatorio de 45 días
prorrogable por otros 45, en el caso de las patentes, y 30 días prorrogable por otros
30 en el caso de las marcas.
Artículo 18 bis L.- En el caso de marcas comerciales, una vez transcurrido el
plazo de traslado de la demanda y si existieren hechos sustanciales, pertinentes y
controvertidos, el Jefe del Departamento abrirá un término de prueba de treinta
días, prorrogables por otros treinta días en casos debidamente calificados por el
mismo Jefe.
Por su parte, en materia probatoria el artículo 18 bis M hace expresamente aplicables a
este procedimiento los artículos 10 bis, 12 y 16 de la ley 19.039, de modo que:
118
1) En caso de recibirse la causa a prueba, los documentos deberán presentarse en
idioma castellano o debidamente traducidos si el jefe del INAPI así lo solicita
(artículo 10 bis inc. 1°);
2) Citadas las partes para oír sentencia, no se admitirán escritos ni pruebas de
ningún género, excepto aquellas referentes a las:
a) cesiones de solicitud,
b) avenimientos,
c) desistimiento o
d) limitación de la petición (artículo 10 bis inc. 2°);
3) Están permitidos todos los medios de prueba consagrados en el CPC, con
excepción de la prueba testimonial (artículo 12); y
4) La prueba será apreciada de acuerdo a las reglas de la sana crítica (A 16).
Artículo 18 bis M.- Son aplicables al procedimiento de nulidad las reglas
contenidas en los artículos 10 bis, 12 y 16 de esta ley.
5. Finalmente, una vez dictada la sentencia, la que deberá cumplir con los requisitos
establecidos en el artículo 170 del CPC, se procederá con una anotación al margen del
registro, entendiéndose que la patente no tuvo valor alguno desde su fecha de
vigencia.
Artículo 18 bis N.- El registro que fuere declarado nulo se tendrá como sin
valor desde su fecha de vigencia.
La sentencia que acoja la nulidad del registro, en todo o parte, se anotará al
margen de la respectiva inscripción.
Artículo 18 bis O.- El procedimiento contemplado en este párrafo se aplicará a
los demás procesos de competencia del Jefe del Departamento, de acuerdo a lo
dispuesto en el artículo 17 de esta ley.
08/10/2012
119
4.8. INVENCIONES EN SERVICIO (art. 68 y siguientes)
1. Las invenciones en servicio dicen relación con aquellos casos en que quien trabaja para
otra persona produce una invención en el ejercicio de dicho trabajo. En parte está
relacionado al derecho laboral, reconociendo que muchas veces el empleador entrega
infraestructura e incluso ciertos conocimientos al trabajador que realizó la invención.
2. La ley 19.039 regula 3 situaciones en su Título VI:
(i) CONTRATOS DE TRABAJO O CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CUYA
NATURALEZA SEA EL CUMPLIMIENTO DE UNA ACTIVIDAD INVENTIVA (art. 68)
Artículo 68.- En los contratos de trabajo y prestación de servicios, cuya
naturaleza sea el cumplimiento de una actividad inventiva o creativa, la facultad
de solicitar el registro así como los eventuales derechos de propiedad industrial,
pertenecerán exclusivamente al empleador o a quien encargó el servicio,
salvo estipulación expresa en contrario.
Este artículo regula el caso de una persona que trabaja precisamente para efectos de
inventar o desarrollar algo. En este caso, los derechos pertenecerán exclusivamente al
empleador, salvo que las partes acuerden algo distinto.
Cabe destacar que el empleador o quien encargó el servicio tendrá tanto el derecho a
solicitar el registro de la invención como los derechos eventuales (v.gr., el derecho de
prioridad nacional y extranjero y derecho a dar licencias en esa invención) que surjan de
esa solicitud.
(ii) CONTRATOS DE TRABAJO O PRESTACIÓN DE SERVICIOS CUYA NATURALEZA
NO SEA EL CUMPLIMIENTO DE UNA ACTIVIDAD INVENTIVA (art. 69)
Artículo 69.- El trabajador que, según su contrato de trabajo, no se encuentra
obligado a realizar una función inventiva o creativa, tendrá la facultad de solicitar
el registro, así como los eventuales derechos de propiedad industrial derivados de
las invenciones realizadas por él, los que le pertenecerán en forma exclusiva.
Sin embargo, si para llevar a cabo la invención se hubiera beneficiado de modo
evidente de los conocimientos adquiridos dentro de la empresa y utilizara medios
proporcionados por ésta, tales facultades y derechos pertenecerán al empleador,
en cuyo caso éste deberá conceder al trabajador una retribución adicional a
convenir por las partes.
Lo anterior será extensivo a la persona que obtuviera una invención que exceda el
marco de la que le hubiere sido encargada.
120
Este artículo regula la situación de quienes, sin haber sido contratados, por ejemplo, para
el área de investigación y desarrollo de una empresa han desarrollado una invención en el
ejercicio de su cargo.
En este caso, los derechos de solicitar la patente, así como los derechos que emanan de
la actividad inventiva pertenecerán, en principio, exclusivamente al trabajador. No
obstante, esta norma también contempla una excepción a esta regla general en caso
que el trabajador o prestador de servicios se hubiera valido de los conocimientos
adquiridos en la empresa o medios proporcionados por ella para llevar a cabo la
invención, en cuyo caso los derechos serán del empleador.
Asimismo, este artículo establece que, de acaecer la situación excepcional, el empleador
deberá dar al trabajador una retribución adicional a convenir por las partes. En este
sentido, las partes serán libres para pactar el pago de este premio en los términos que
estimen convenientes.
(iii) INVENCIONES DESARROLLADAS EN UNIVERSIDADES Y ESTABLECIMIENTOS
EQUIVALENTES (art. 70)
Artículo 70.- La facultad de solicitar el respectivo registro así como los
eventuales derechos de propiedad industrial derivados de la actividad inventiva
y creativa de personas contratadas en una relación dependiente o
independiente, por universidades o por las instituciones de investigación
incluidas en el decreto ley Nº 1.263, de 1975, pertenecerán a estas últimas, o a
quienes éstas determinen, sin perjuicio de que los estatutos de dichas entidades
regulen las modalidades en que el inventor o creador participe de los beneficios
obtenidos por su trabajo.
De acuerdo a este artículo, en caso que la invención sea desarrollada en una universidad u
otra institución de investigación, las facultades de solicitar el registro y los eventuales
derechos que emanen de la creación inventiva pertenecerán siempre a la universidad.
No obstante, este mismo artículo establece que los estatutos de tales instituciones podrán
contemplar formas para que los creadores participen de estos derechos.
3. Finalmente, el artículo 71 de la ley 19.039 consagra una norma de carácter laboral al
establecer que los derechos en beneficio del trabajador serán irrenunciables antes del
otorgamiento de la patente, con la sola excepción de lo establecido en la parte final del
ya estudiado artículo 68.
121
122
5. OTROS TÍTULOS DE PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL
(I) MODELOS DE UTILIDAD (arts. 54 y ss.)
1. CONCEPTO
Antiguamente, los modelos de utilidad eran conocidos como “patentes menores” ya que
permiten proteger herramientas muy simples que se pueden reproducir fácilmente y que
tienen una utilidad o carácter funcional propio de la invención como, por ejemplo, picotas o
chuzos. En este sentido, el artículo 54 de la ley 19.039 se encargar de definir los modelos
de utilidad.
Artículo 54.- Se considerarán como modelos de utilidad los instrumentos,
aparatos, herramientas, dispositivos y objetos o partes de los mismos, en los que
la forma sea reivindicable, tanto en su aspecto externo como en su
funcionamiento, y siempre que ésta produzca una utilidad, esto es, que aporte
a la función a que son destinados un beneficio, ventaja o efecto técnico que antes
no tenía.
Abarca, por lo tanto, todos los elementos tangibles necesarios para desarrollar una
actividad industrial, tales como palas o brochas para pintar pudiendo incluso patentarse
modelos de utilidad que modifiquen o agreguen algo a parte la invención original en la
medida que su aspecto externo los diferencie de los anteriores y que tengan una utilidad
o fin industrial.
2. REQUISITOS (art. 56)
Artículo 56.- Un modelo de utilidad será patentable cuando sea nuevo y
susceptible de aplicación industrial.
No se concederá una patente cuando el modelo de utilidad solamente presente
diferencias menores o secundarias que no aporten ninguna característica utilitaria
discernible con respecto a invenciones o a modelos de utilidad anteriores.
La solicitud de patente de modelo de utilidad sólo podrá referirse a un objeto
individual, sin perjuicio de que puedan reivindicarse varios elementos o aspectos
de dicho objeto en la misma solicitud.
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De acuerdo a este artículo, para que un modelo de utilidad sea patentable debe cumplir
con dos requisitos:
1) Novedad, en los mismos términos que este requisito se estudió para las patentes
(art. 55).
2) Aplicabilidad industrial.
A diferencia de las patentes de invención, no es necesario que un modelo de utilidad tenga
nivel inventivo. No obstante el plazo de protección por el cual se otorga un modelo de
utilidad es más corto (10 años no renovables contados desde la fecha de
presentación de la solicitud).70 De ahí que lo normal es que se solicite una solicitud de
patente que sea reclasificada, ya sea a solicitud del perito o del mismo solicitante.
3. DIFERENCIAS PRINCIPALES CON LAS PATENTES
• Materias que protegen, ya que los modelos de utilidades protegen invenciones
más simples que las patentes.
• Los modelos de utilidad no deben necesariamente tener nivel inventivo.
• El costo de tramitación de protección de modelos de utilidad es menor, aunque no
sustancialmente.
4. NORMAS APLICABLES
El artículo 55 de la ley 19.039 establece que la normativa aplicable a las patentes de
invención será también aplicable a los modelos de utilidad, en cuanto corresponda. En
este sentido, se les aplica el mismo procedimiento de obtención, de oposición y de nulidad
así como el Convenio de París y el derecho de prioridad.
*
*
124
70 Art. 57 ley 19.039.
(II) DISEÑOS Y DIBUJOS INDUSTRIALES (arts. 62 y ss.)
1. CONCEPTO
1. A diferencia de los modelos de utilidad, los diseños y dibujos industriales están más
ligados a las marcas comerciales y, en parte, al derecho de autor en lo relacionado con
esculturas u otros objetos similares, precisamente porque su función principal es proteger
la forma y la apariencia estética y visual de una determinada invención.71
En este sentido, los diseños y dibujos industriales permiten acercar al consumidor a un
producto determinado que será reconocido por una marca, distinguiéndose de los
productos de la competencia por su aspecto físico. Así pasa, por ejemplo, con la botella de
moai de Capel, ciertos perfumes cuya botella tiene la forma de cubos de hielo o incluso con
las parrillas de los autos.
2. El artículo 62 define qué se entiende por diseños y dibujos industriales.
Artículo 62.- Bajo la denominación de diseño industrial se comprende toda forma
tridimensional asociada o no con colores, y cualquier artículo industrial o artesanal
que sirva de patrón para la fabricación de otras unidades y que se distinga de sus
similares, sea por su forma, configuración geométrica, ornamentación o una
combinación de éstas, siempre que dichas características le den una apariencia
especial perceptible por medio de la vista, de tal manera que resulte una
fisonomía nueva.
Bajo la denominación de dibujo industrial se comprende toda disposición, conjunto
o combinación de figuras, líneas o colores que se desarrollen en un plano para su
incorporación a un producto industrial con fines de ornamentación y que le
otorguen, a ese producto, una apariencia nueva.
Los dibujos y diseños industriales se considerarán nuevos en la medida que
difieran de manera significativa de dibujos o diseños industriales conocidos o de
combinaciones de características de dibujos o diseños industriales conocidos.
Los envases quedan comprendidos entre los artículos que pueden protegerse
como diseños industriales, siempre que reúnan la condición de novedad antes
señalada.72
125
71 De hecho, la batalla de Samsung con Apple se libró en este campo.
72 Cabe destacar que esto no era posible con anterioridad a la incorporación d este inciso.
Los estampados en géneros, telas o cualquier material laminar quedan
comprendidos entre los artículos que pueden protegerse como dibujos
industriales, siempre que reúnan la condición de novedad antes señalada.73
Esta definición se encuentra complementada por lo prescrito por el artículo 62 ter, que
establece aquellos dibujos que no podrán ser registrados como dibujos o diseños
industriales.
Artículo 62 ter.- No podrán registrarse como diseños o dibujos industriales
aquéllos cuya apariencia está dictada enteramente por consideraciones de orden
técnico o funcional, sin que se añada aporte arbitrario alguno por parte del
diseñador.
Además, no podrán registrarse como diseños industriales los productos de
indumentaria de cualquier naturaleza y aquellos que consistan en una forma cuya
reproducción exacta sea necesaria para permitir que el producto que incorpora el
diseño sea montado mecánicamente o conectado con otro producto del cual forme
parte. Esta prohibición no se aplicará tratándose de productos en los cuales el
diseño radique en una forma destinada a permitir el montaje o la conexión
múltiple de los productos, o su conexión dentro de un sistema modular.
El artículo 62 bis, por su parte, reconoce que están íntimamente ligados al derecho de
autor en cuanto manifestaciones estéticas.
Artículo 62 bis.- La protección conferida a los dibujos y diseños industriales
establecida en esta ley se entenderá sin perjuicio de aquella que pueda
otorgárseles en virtud de las normas de la ley Nº 17.336.
2. REQUISITOS
De acuerdo a la definición propuesta por el artículo 62, los diseños o dibujos industriales se
caracterizan por los siguientes elementos:
(i) Forma tridimensional, asociada o no con colores.
Como vimos, un dibujo o diseño será protegible por su forma y características
estéticas más que por su función. En esto se diferencian de las patentes de invención,
así como de las marcas, toda vez que no buscan proteger la esencia de la invención,
sino la forma misma del objeto que será lanzado al mercado.
Asimismo, la ley exige tridimensionalidad, lo que se entiende toda vez que no existen
diseños bidimensionales, sin perjuicio de las etiquetas que pueden protegerse como
126
73 Antiguamente, en Chile no se podían proteger los diseños de géneros lo que cobra relevancia respecto de los diseños de géneros o toallas nova de empresas como Kimberly Clark o Laura Ashley. Este tipo de diseños se diferencian de las marcas en que, por ejemplo, éstas generalmente se traducen en un signo (como, por ejemplo, el cocodrilo de Lacoste) que permite distinguir un chaleco rojo de otro; mientras que el diseño industrial está compuesto por “estampados” que cubren todo el chaleco.
marcas o algunas excepciones respecto de los dibujos industriales. No obstante,
nunca podrá protegerse los colores.
(ii)La forma del objeto respectivo debe permitir distinguir el diseño de sus similares
La distintividad es precisamente lo que acerca a los diseños y dibujos industriales a las
marcas. Deberá ser acreditada durante la tramitación de la solicitud respectiva en que
un perito deberá constatar la concurrencia de este requisito, el que, no obstante, no
debe ser tan evidente como en el caso de las marcas o las patentes. Así, por ejemplo,
una botella podría tener un par de rayas más que la de la competencia para que sea
suficientemente distinta.
(iii) Dichas características deben dar una apariencia especial perceptible por medio
de la vista
Relacionado con el elemento anterior, la distintividad debe poder ser percibida por la
vista. En este sentido, si sólo es posible diferenciar dos productos por el tacto, no
concurre este requisito.
3. NORMATIVA APLICABLE
Al igual que los modelos de utilidad, los dibujos y diseños industriales se rigen por las
normas de su propio título (de estructura muy similar al Título VI que regula los modelos
de utilidad) y, supletoriamente, por las normas del Título III relativas a las patentes de
invención.
De ahí que los diseños y dibujos también se tramitan ante el INAPI, aplicándose las
mismas normas respecto de su procedimiento y nulidad y, al igual que los modelos de
utilidad, gozan de protección por 10 años no renovables desde la presentación de la
solicitud.
127
(III) ESQUEMAS DE TRAZADO, TOPOGRAFÍA O CIRCUITOS INTEGRADOS (arts. 73
y ss.)
Fruto del TLC con EEUU, los esquemas de trazado, topografía o circuitos integrados,
definidos en los artículos 73 y 74 de la ley 19.039, gozan de protección por 10 años no
renovables desde la presentación de la solicitud.
Artículo 73.- Se entenderá por circuito integrado un producto, en su forma final o
intermedia, destinado a realizar una función electrónica, en el que los elementos, al
menos uno de los cuales deberá ser activo, y alguna o todas las interconexiones,
formen parte integrante del cuerpo o de la superficie de una pieza de material.
Artículo 74.- Se entenderá por esquemas de trazado o topografía de circuitos
integrados la disposición tridimensional de sus elementos, expresada en cualquier
forma, diseñada para su fabricación.
En definitiva, se busca proteger la forma que tiene, por ejemplo, una placa de un
computador o una radio, ya que según como se construyan los circuitos y como se arreglen
los componentes, un computador o artefacto podrá funcionar más rápido o más lento.
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CONTRATO DE CESION DE DERECHO
CTTO DE LICENCIA DE D°S
JOINT VENTURE
LICENCIA FORZOSAS U OBLIGATORIAS.
TRANSFERENCIA Y TECNOLOGÍA
Dentro de la cadena de la invención; la ley establece una serie de actos jurídicos para
regular la propiedad de quien lo creó y dar la posibilidad de comercializar en derechos
otorgados; pero no solo se incluyen en derechos concedidos, sino que también derechos
que se dan al autor por el solo hecho de crearlo.
El inventor no es siempre dueño de los derechos pues estos se pueden transferir o
comercializar.
Invenciones EN servicio.
Está regulado en el (Art 68). Tiene incidencia en la remuneración del trabajador, de el
secreto que tiene que guardar, etc..
Artículo 68.- En los contratos de trabajo y prestación de servicios, cuya naturaleza sea el
cumplimiento de una actividad inventiva o creativa, la facultad de solicitar el registro así
como los eventuales derechos de propiedad industrial, pertenecerán exclusivamente al
empleador o a quien encargó el servicio, salvo estipulación expresa en contrario.
La ley hace tres distingos:
1. “Me contrataron para inventar”. -> En este caso los derechos pertenecen
exclusivamente al empleador, sin perjuicio de hacer referencia al inventor. El derecho de
presentarse a la INAPI para que la empresa solicite los derechos que correspondan. Los
derechos conexos tratarían en este caso, no derechos marcarios y de diseño, sino que
refiere a derechos directamente relacionados con la invención como el poder cederlo, etc..
2. “No me contrataron para inventar” -> La función del trabajador o del prestador de
servicio, no sea el cumplimiento de una actividad extractiva. La persona que no fue
contratada para inventar, pero que logra una invención, va a ser en principio el titular de la
invención.
Ej: Persona que trabaja en un café, donde la máquina cafetera siempre se atasca en un
determinado punto de la producción y esta persona crea un mecanismo para solucionar el
problema.
Si se ha beneficiado de conocimientos fundamentales para la invención que eran de la
compañía (base de datos, historial, etc..) o la empresa le proporcionó medios materiales,
etc.. , la ley le concede derechos al empleador.
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¿Qué derechos le otorga la ley al trabajador y al empleador? La ley no detalla, se ve cada
caso pues el beneficio que se le otorga a la empresa, y el nivel de participación del
empleador y trabajador, va a ser diferente en cada caso.
3. Las Universidades. -> Las universidades deben ser focos de grandes desarrollos. Las
facultades tienen personal enfocado al desarrollo de invención y tienen departamentos de
patentamiento. En EEUU se da mucho la validación como inventor a través de la
publicación de papers. Pero además de los papers o publicaciones, hay que ver si ese
desarrollo o esa invención es patentable. Hay universidades extranjeras que tienen
impresionantes programas de licenciamiento que luego le venden licencias a empresas con
determinados problemas. Esto ha significado entradas de grandes recursos. Un muy buen
ejemplo de esto es La Universidad de California UCLA. También empresas encargan a las
universidades la investigación de determinados problemas para que éstas le encuentren
solución.
En estos ámbitos la autonomía de la voluntad, y la capacidad negociadora, rige en
plenitud.
(Art 70) -> Establece que las universidades, todo lo que se desarrolle en éstas, pertenece
a la universidad. La norma respecto de la universidad es más amplia que la norma
respecto a la empresa, acá caen tanto empleados dependientes como independientes. La
ley llama a determinados estatutos para poder regular esta situación.
Artículo 70.- La facultad de solicitar el respectivo registro así como los eventuales
derechos de propiedad industrial derivados de la actividad inventiva y creativa de personas
contratadas en una relación dependiente o independiente, por universidades o por las
instituciones de investigación incluidas en el decreto ley Nº 1.263, de 1975, pertenecerán a
estas últimas, o a quienes éstas determinen, sin perjuicio de que los estatutos de dichas
entidades regulen las modalidades en que el inventor o creador participe de los beneficios
obtenidos por su trabajo.
Todos estos derechos antes mencionados, son irrenunciables y no se va a tener derecho a
cederlos hasta que se conceda la patente.
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SECRETOS EMPRESARIALES E INFORMACIÓN NO DIVULGADA
(A 86 Y SS)
5.1. SECRETOS EMPRESARIALES
5.2. INFORMACIÓN NO DIVULGADA PRESENTADA A LA AUTORIDAD PARA LA
OBTENCIÓN DE REGISTROS O AUTORIZACIONES SANITARIAS
5.1. SECRETOS EMPRESARIALES
1. El peor enemigo del objeto de un derecho patentable es su divulgación ya que al
divulgar una idea se pierde la posibilidad de proteger lo desarrollado para siempre. De ahí
que algunas empresas prefieren no solicitar patentes de invención sino que mantener sus
inventos como secretos empresariales.74
Los secretos empresariales se encuentran definidos en el artículo 86 de la ley 19.039.
Artículo 86.- Se entiende por secreto empresarial todo conocimiento sobre
productos o procedimientos industriales, cuyo mantenimiento en reserva
proporciona a su poseedor una mejora, avance o ventaja competitiva.
Lo característico de los secretos empresariales es que no requieren de una acción que los
consagre, sino que el derecho que de ellos emana sólo nacerá una vez que se viole la
mantención en secreto de la información respectiva. De ahí que el artículo 88 de la ley
19.039 extiende la posibilidad de ejercer acciones civiles y solicitar medias precautorias y
prejudiciales a la violación de secretos empresariales.
Artículo 88.- Sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda, serán
aplicables a la violación del secreto empresarial las normas del Título X, relativas a
la observancia de los derechos de propiedad industrial.
2. En este sentido, el artículo 87 de la ley 19.039 establece regula cuándo ha habido una
violación del secreto empresarial.
Artículo 87.- Constituirá violación del secreto empresarial la adquisición ilegítima
del mismo, su divulgación o explotación sin autorización de su titular y la
divulgación o explotación de secretos empresariales a los que se haya tenido
acceso legítimamente pero con deber de reserva, a condición de que la violación
del secreto haya sido efectuada con ánimo de obtener provecho, propio o de un
tercero, o de perjudicar a su titular.
131
74 Algunas empresas incluso prefieren divulgar su invento mediante publicaciones en diarios, revistas o ferias apuntando a que podrán captar clientela en la medida que los consumidores los reconocerán como los verdaderos desarrolladores de la invención.
De acuerdo a este artículo, hay violación cuando:
1) Se roba o se adquiere ilegítimamente algo.
2) Se divulga información que se sabe confidencial
Tal sería el caso, por ejemplo, del espionaje industrial, el robo, cohecho, etc.
Cabe destacar que nuestra legislación exige que la violación se haya efectuado con ánimo
de obtener provecho, propio o de un tercero, o de perjudicar a su titular, en
circunstancias que muchas legislaciones no exigen un ánimo especial, bastando con que se
haya incumplido el deber de reserva.
10/10/12
5.2. INFORMACIÓN NO DIVULGADA PRESENTADA A LA AUTORIDAD PARA LA
OBTENCIÓN DE REGISTROS O AUTORIZACIONES SANITARIAS
Los artículo 89 a 91 establecen normas relativas a la información presentada a la autoridad
para la obtención de registros o autorizaciones sanitarias, lo que actualmente se conoce
como linkage.75
En definitiva, busca regular la situación de la información que deberá presentar, por
ejemplo, ante el Instituto de Salud Pública (“ISP”) quien solicite autorización sanitaria para
fabricar un remedio, información que no podrá ser divulgada por la autoridad. En tal caso,
el ISP deberá estudiar las nuevas entidades químicas con tal de determinar si son salubres
o, por el contrario, peligrosos.
Artículo 89.- Cuando el Instituto de Salud Pública o el Servicio Agrícola y
Ganadero requieran la presentación de datos de prueba u otros que tengan
naturaleza de no divulgados, relativos a la seguridad y eficacia de un producto
farmacéutico o químico-agrícola que utilice una nueva entidad química que no
haya sido previamente aprobada por la autoridad competente, dichos datos
tendrán el carácter de reservados, según la legislación vigente.
La naturaleza de no divulgados se entiende satisfecha si los datos han sido
objeto de medidas razonables para mantenerlos en tal condición y no son
generalmente conocidos ni fácilmente accesibles por personas pertenecientes a
los círculos en que normalmente se utiliza el tipo de información en cuestión.
La autoridad competente no podrá divulgar ni utilizar dichos datos para otorgar
un registro o autorización sanitarios a quien no cuente con el permiso del titular
de aquéllos, por un plazo de cinco años, para productos farmacéuticos, y de diez
años, para productos químico-agrícolas, contados desde el primer registro o
autorización sanitarios otorgado por el Instituto de Salud Pública o por el
Servicio Agrícola y Ganadero, según corresponda.
132
75 Esta palabra proviene del inglés link, alusiva a algo vinculado o “amarrado”.
Para gozar de la protección de este artículo, el carácter de no divulgados de los
referidos datos de prueba deberá ser señalado expresamente en la solicitud de
registro o de autorización sanitarios.
Complementando el artículo anterior, el artículo 90 define qué se entiende por nueva
entidad química. En la práctica, la obtención del permiso sanitario respectivo tiende a
ser expedita cuando se trata de remedios fabricados con entidades químicas ya conocidas.
De ahí que si se logra fabricar el mismo remedio con componentes que no constituyen una
nueva entidad química, el permiso podría ser otorgado antes que el que lo hizo empleando
nuevas entidades químicas, aunque éste haya desarrollado, e incluso patentado, el
medicamento con anterioridad al primero. Esto ha dado pie a una discusión, atendida la
contradicción entre los reconocimientos del Estado que se produce cuando alguien obtiene
un permiso sanitario respecto de un medicamento con anterioridad a quien tiene una
patente por el mismo medicamento.
Artículo 90.- Se entiende por nueva entidad química aquel principio activo que
no ha sido previamente incluido en registros o autorizaciones sanitarios otorgados
por el Instituto de Salud Pública o por el Servicio Agrícola y Ganadero, según
corresponda, o que no haya sido comercializado en el territorio nacional antes de
la solicitud de registro o autorización sanitaria.
Para efectos de este Párrafo, se entiende por principio activo aquella sustancia
dotada de uno o más efectos farmacológicos o de usos químico-agrícolas,
cualquiera sea su forma, expresión o disposición, incluyendo sus sales y
complejos. En ningún caso se considerará como nueva entidad química:
1. Los usos o indicaciones terapéuticas distintos a los autorizados en otros
registros o autorizaciones sanitarios previos de la misma entidad química.
2. Los cambios en la vía de administración o formas de dosificación a las
autorizadas en otros registros o autorizaciones sanitarios previos de la misma
entidad química.
3. Los cambios en las formas farmacéuticas, formulaciones o combinaciones de
entidades químicas ya autorizadas o registradas.
4. Las sales, complejos, formas cristalinas o aquellas estructuras químicas que se
basen en una entidad química con registro o autorización sanitarios previos.
Finalmente, el artículo 91 establece, excepcionalmente, cinco situaciones en que no
procede la protección de que tratan los artículos precedentes.
Artículo 91.- No procederá la protección de este Párrafo, cuando:
a) El titular de los datos de prueba referidos en el artículo 89, haya incurrido en
conductas o prácticas declaradas contrarias a la libre competencia en relación directa
con la utilización o explotación de esa información, según decisión firme o ejecutoriada
del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.
b) Por razones de salud pública, seguridad nacional, uso público no comercial,
emergencia nacional u otras circunstancias de extrema urgencia declaradas por la
133
autoridad competente, se justifique poner término a la protección referida en el
artículo 89.
c) El producto farmacéutico o químico-agrícola sea objeto de una licencia obligatoria,
conforme a lo establecido en esta ley.
d) El producto farmacéutico o químico-agrícola no se haya comercializado en el
territorio nacional al cabo de doce meses, contados desde el registro o autorización
sanitaria realizado en Chile.
e) La solicitud de registro o autorización sanitaria del producto farmacéutico o químico
agrícola que sea presentada en Chile con posterioridad a doce meses de obtenido el
primer registro o autorización sanitaria en el extranjero.
134
CONTRATOS RELACIONADOS CON PATENTES
En el juego de la transferencia de tecnología lo que prima es la autonomía de la voluntad,
siempre (Art 1545 CC).
Art. 1545. Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no
puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales.
(1) CONTRATO DE CESIÓN DE DERECHOS
El artículo 14 de la ley 19.039 establece que los derechos de propiedad industrial son
transmisibles por causa de muerte y podrán ser objeto [… COPIAR ARTÍCULO]
Este artículo es sumamente amplio, sin establecer formalidades exigidas en la celebración
de tales actos jurídicos. Así, este artículo da muchas facilidades para la transferencia de
derechos, exigiendo solo 2 requisitos:
1) Publicidad
2) Mecanismo de registro
Este último opera de forma similar a las anotaciones marginales del conservador de bienes
raíces al transferir una propiedad.
Este contrato puede definirse como un acuerdo bilateral por el cual alguien cede sus
derechos (cedente) a otra que los acepta para sí (cesionaria).
Cabe destacar que la cesión de derechos no implica por sí una transferencia de tecnología.
Un cesionario que compra una patente para el solo efecto de sacar del mercado al inventor
previene la transferencia de tecnología. en otras palabras, la transferencia tecnológica
exige que quien adquiere quiera usar la propiedad industrial. En estos casos, se pierde la
posibilidad de transferir tecnología para avanzar hacia el desarrollo social.
Se trata de un contrato asimilable a la cesión de derechos y a la compraventa en materia
civil. Puede ser objeto del contrato, todo acto jurídico, los que deberán constar al menos
por instrumento privado y deberá anotarse al margen del registro respectivo (requisito
legal).
“Es un acuerdo bilateral mediante el cual el dueño o titular de un derecho de
propiedad industrial vende cede y transfiere a otra quien acepta para sí su derecho
de propiedad industrial. En el cual quien cede estos derechos se llama cedente y
quien compra estos derechos se llama cesionario.”
135
No siempre por existir un contrato de cesión, va a haber necesariamente transferencia. Si
el contrato es celebrado por un cesionario que lo único que quiere es guardar para si esa
tecnología, no va a haber transferencia.
ART 14.- Los derechos de propiedad industrial son transmisibles por causade
muerte y podrán ser objeto de toda clase de actos jurídicos, los que deberán
constar, al menos, por instrumento privado y se anotarán en extracto al margen del
registro respectivo.
En el extracto respectivo deberá constar la fecha en que se celebró el acto o
contrato, así como las demás menciones que señale el Reglamento.
Igualmente, los actos o contratos celebrados en el extranjero podrán ser anotados
al margen del registro respectivo.
Tratándose de cesiones de solicitudes de inscripción de derechos de propiedad
industrial en trámite, bastará un instrumento privado, del que se dejará constancia
en el expediente respectivo.
En todo caso, las marcas comerciales son indivisibles y no pueden transferirse
parcial y separadamente ninguno de los elementos o características del signo
distintivo amparados por el título. En cambio, puede transferirse parcialmente una
marca amparada en un registro, abarcando una o más de las coberturas para las
que se encuentra inscrita y no relacionada, permaneciendo el resto del registro
como propiedad de su titular.
Tratándose de indicaciones geográficas y denominaciones de origen, se estará a lo
establecido por el ART 92 de esta ley.
ELEMENTOS DEL CTTO DE CESION (DE MARCAS, PATENTES, ETC.)
1. BILATERALIDAD. El inventor puede ser una persona o varias. Si se
desarrolla a nivel industrial, esa cesión lógicamente va a ser entre más partes.*
Bilateralidad: Se exige dos partes, a lo menos. Esto no obsta que una parte pueda
estar compuesta por una o más personas, en caso que haya más de un inventor o
que un grupo esté dispuesto a adquirir. Podría darse el caso además que el
cesionario cediera su invención a 2, 3 o 4 partes la copropiedad de una invención
única pudiendo todas ellas formar una comunidad o incluso una sociedad para
usarla.
136
2. PUBLICIDAD Y MANIFESTACION CLARA. Intención clara y manifiesta de
las partes. Tiene que haber una intención real que se va a perfeccionar por la
intención de las partes. * Intención clara y manifiesta de ceder derechos, por una
parte, y adquirirlos, por la otra. Esta intención debe manifestarse expresamente.
No procede la manifestación tácita, atendidos los requisitos mencionados
precedentemente.
3. ENTREGA. Entrega de la cosa cedida. Puede ser títulos y derechos ya
concedidos sobre esa propiedad industrial. Pero también pueden cederse
separadamente o conjuntamente otros derechos como gérmenes de derechos,
secretos industriales, tecnología no patentable o una patente de invención con todo
lo que lleva a aparejado (pruebas de laboratorio, investigaciones, etc..).*Debe
haber un acto positivo en el cual el cedente le entraga al cesionario. Es muy común
que junto al ctto de cesión cuando se entrega “Know How” exista un ctto de
capacitación, de “clases”, de prestación de servicios de 1 o mas técnicos que saben
operar la maquina. ** Debe haber una entrega, generalmente simbólica. Puede
entregarse un manual o incluso el título mismo. Lo importante es que exista un
acto que manifieste la entrega. Cuando además se cede know how, es muy común
que a la cesión se sume un contrato de capacitación, un acuerdo de clases o
explicaciones, un acuerdo de prestación de servicios de uno o más técnicos que
saben como operar una máquina determinada. Cuando pasa esto generalmente el
cedente desarrolla upgrades a su producto para luego ceder versiones más nuevas
de la tecnología. También muchas veces se pacta que el cesionario adquiere
además el derecho de exigir estos upgrades por un tiempo determinado. Todo esto
refleja que los contratos pueden ser muy simples o muy complejos.
4. MEJORAS. Adquiere tb el derecho de las mejoras futuras.
5. PAGO DEL PRECIO. Hay una discusión teórica en derecho comparado en que se
dan contratos en que se ceden derechos de propiedad intelectual “por un
dólar” (pues forma parte de un contrato mayor). En Chile esto no se acepta pues
esta operación se considera donación y por tanto se le exige el trámite de
donación.* ¿A que precio se debe transferir una marca? ¿Cómo saber su precio?
Elementos a considerar: costos de registrar la marca, costo de investigación,
territorialidad, plazo de vigencia, cttos de licencia ya asociados a una marca o
patente (si le agregamos de franchasing o etc.), diferencia de contar con esa
tecnología o no (si aumenta la productividad en cuánto). La verdad es que no hay
una receta, se trata de elementos que ayudan a determinar el valor que permite
negociar con la otra parte.* Se discute si el pago del precio puede o no ser un pago
simbólico (pago de un dólar). En Chile se ha determinado que esto no es
aceptable, ya que el contrato de cesión sería asimilable al contrato de
compraventa. Ahora bien, cuando se compra una empresa, generalmente se pacte
un precio por toda ella, incluyendo sus derechos de propiedad industrial. En tales
casos, el precio más que determinado, sería determinable.
137
6. CUMPLIMIENTO DE LAS FORMALIDADES. Antes tenían que ser cedidas por
escritura pública. Hoy se puede por instrumento privado, anotado en escritura
pública. La gracia de poder anotar sólo un extracto tiene la ventaja de una mayor
facilidad en la publicidad. Es más práctico.
La ley se pone en el caso de que más allá de los derechos concedidos se puede
transferir las solicitudes en trámite. Para esto bastara un instrumento privado,
suscrito ante notario.
* Antiguamente se exigía EP ahora bastaría un instrumento privado firmado ante
notario, bastando que un extracto se anote al margen del registro respectivo.
Ahora bien, en general el INAPI ha exigido personerías o firma notarial, aun cuando
la ley no exige formalidades.
*Con la incorporación del TLT se acabaron las formalidades. Pero la práctica indica
que las autoridades siguen exigiendo formalidades.
Con los requisitos anteriores se encuentra perfecto el contrato pero cabe agregar
también:
7. Intención del cesionario de usar la tecnología a nivel comercial y no para
ocultarla.
No existe una norma a la hora de fijar el precio de los derechos de propiedad
intelectual. Los distintos factores del mercado van a determinar el precio: costo
alternativo o costo de remplazo (ver si es más barato o viable que la ya existente);
competencia; territorialidad; años que le quedan; cuantas veces ha sido cedida;
etc..
DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE UN DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
1) Participación de mercado y prestigio, por ejemplo, de una marca.
2) % de ventas.
3) Mayor valor por tener marca o tecnología. esto dice relación con la diferencia en
costos de operar o no con una tecnología. así, por ejemplo, quien fabrica pozos
debería analizar la diferencia entre hacer el hoyo con gente o con máquinas u otros
medios de tecnología.
4) Costos básicos de registro
5) Costos de investigación (patentes)
6) Territorialidad (cuesta más una marca o patente que cubra más territorios)
7) Plazo de vigencia (cuanta “vida” le queda a una patente)
8) Contratos de licencia ya asociados a una marca o una patente.
En definitiva, no hay receta para determinar el precio sino que dependerá del caso
concreto, basándose en estos elementos.
Desde la perspectiva internacional, no hay norma que regule la cesión en todos los países
den que cada derecho esté registrado, debiendo materializarse la cesión en cada país.
138
(2) CONTRATO DE LICENCIA
Es muy cercano al contrato de arrendamiento o al contrato de comodato en materia civil.
Tiene que ser anotado al margen del registro de la INAPI para que tenga efectos ante
terceros.
DEF CTTO DE LICENCIA. “Acuerdo bilateral mediante el cual el dueño o titular de
un derecho de propiedad industrial (licenciante) otorga a un tercero (licenciado o
licenciatario) un permiso para que pueda usar y gozar de un derecho de propiedad
industrial en la forma, por el tiempo y cumpliendo con las condiciones establecidas
en el contrato” (def doctrinal)
“Acuerdo bilateral de un derecho de propiedad industrial mediante el cual el
licenciante titular cede a un tercero los atributos propios del dominio del uso y goce
en la forma y tiempo cumpliendo las condiciones establecidos en el contrato.”
Este contrato, así como el contrato de cesión de derechos es asimilable a la compraventa,
puede ser asimilado al contrato de arrendamiento o comodato.
Es un acuerdo bilateral mediante el cual el dueño o titular de un derecho de propiedad
industrial, llamado para estos efectos licenciante, otorga a un tercero, llamado
licenciatario, un permiso para que éste pueda usar y gozar de tal derecho, por el tiempo y
en la forma pactada en el contrato
CARACTERÍSTICAS
Lo entretenido de un contrato de licencia es que uno puede licenciar lo que se le ocurra.
1. BILATERAL. Es común que un licenciante le otorgue un derecho a su licenciatario y
que en el contrato especifique el derecho que le va a otorgar. Va a ser casi como un
mandatario del licenciatario para que el licenciatario cumpla con las condiciones del
contrato. La invención o tecnología que se da en licencia no se gasta (como en el caso
del arrendamiento). El único desgaste que puede producirse sería un desgaste de
carácter comercial.
Si la invención se puede reproducir tal como se concibió en el contrato, no va a haber
desgaste.
Cadenas de sub - licencias. Es muy común en materia de licencias que se den a su vez
sublicencias. El problema de eso es que si se cae la principal, caen también las
accesorias.
* No obstante, cabe considerar que es posible que exista una cadena de licencias, es
decir que un derecho se sub-licencie. Así, hay contratos de master franchizing que
generalmente se otorga a una entidad encargada de administrar sub-franquicias en
distintos territorios. No obstante, la relación entre licenciatario y sublicenciatarios es
accesoria a la relación principal entre el licenciante y licenciatiario.
139
También destaca este contrato en que, a diferencia de los contratos de cesión e incluso de
los contratos de arrendamiento, la cosa que se da en licencia no produce un menoscabo de
la cosa dada en licencia, por regla general. No obstante, un licenciatiario de una marca
podría hacerla perder su prestigio si ésta fuera “mal trabajada”. De ahí que generalmente
en estos contratos el licenciante se guarda el derecho de intervenir cuando la marca está
perdiendo su prestigio, por ejemplo, como casual de terminación unilateral.
2. TIENE QUE EXISTIR UNA COSA DADA EN LICENCIA (patente, marca diseño, etc…).
3. INTENCIÓN CLARA Y MANIFIESTA DE QUERE CELEBRAR DICHO COTTO. LA
INTENCION VERDADERA Y MANIFIESTA DE ENETREGAR LAS FACULATDES DE
USAR Y GORA, Y POR PARTE DEL LICENCIATARIO LA FAC MANIFIESTA DE
HACER DE ELLAS, Y DE PAGAR UN PRECIO (AUN ASI NO HAY IMPEDIMENTO
LEGAL EN CELEBRAR A TITULO GRATUITO LA LICENCIA) * Esto se traduce en la
manifestación de la parte licenciante de entregar las facultades de usar y gozar de una
patente y, por parte del licenciatario, la intención clara y manifiesta de adquirir esta
facultad de usar y gozar y pagar por ellas.
4. PAGO DEL PRECIO O DE UNA REGALÍA. Existen licencias de carácter oneroso o
existen licencias también de carácter gratuito. * Si bien las licencias podrían, en
principio ser gratuitas (como el contrato de comodato), de ser la licencia onerosa,
deberá pagarse una regalía, definida en el artículo 2° del reglamento.
Regalía -> (Art 2 Reglamento) Retribución, remuneración o pago periódico que el
licenciatario debe al titular de un derecho de propiedad industrial, por la licencia de
uso otorgada sobre aquel.
5. CUMPLIMIENTO DE LAS FORMALIDADES ESTABLECIDAS EN LA LEY. Las licencias
tenían que ser otorgadas sólo por escritura pública. Hoy se acepta la escritura privada,
suscrita ante notario y anotada al margen del registro correspondiente.
6. EN LA PRÁCTICA HAY QUE VER SI LA LICENCIA VA A SER DE CARÁCTER
EXCLUSIVO O NO EXCLUSIVO. Temporal o perpetua. Puede perfectamente (y es
habitual) una licencia establecer que se encontrará vigente por un determinado tiempo.
7. LA LICENCIA SOBRE UN BIEN TANGIBLE SE PUEDE DAR UNA SOLA vez (a
diferencia de la tecnología).
8. EL DUEÑO DE LA TECNOLOGÍA OTORGUE UNA LICENCIA CON RESERVA DEL
DERECHO A USAR TAMBIÉN ESA TECNOLOGÍA EN PARALELO.
9. TERRITORIALIDAD. Es necesario pensar en la territorialidad nacional y la internacional
evenetualmente.
140
REQUISITOS
1) De constar en instrumento privado suscrito ante notario
2) Registro de un extracto del contrato al margen del registro respectivo.
Las partes tienen la posibilidad de determinar la exclusividad o no exclusividad del contrato
de licencia.
También destaca porque un contrato de licencia puede ser perpetuo o si debiese ser
transitorio. No obstante, hay quienes creen que la perpetuidad está sujeta a la expiración
del derecho respectivo, aunque hay contratos en que se acuerda que el licenciatario deberá
seguir pagando una regalía una vez vencida la patente. Esto es una manera de pagar en
cuotas lo que igualmente debería haberse pagado.
También es posible otorgar licencias restringidas a un territorio, sea un país completo, una
región determinada o incluso una ciudad determinada. Esto es importante tanto desde el
punto de vista nacional como internacional, desde el punto de vista estratégico y de
competencia.
CONCLUSIÓN
Los derechos pueden aportarse como capital social, darse en prenda para pedir créditos a
bancos. En fin, admitiendo el artículo 14 que sobre estos derechos pueden celebrarse todo
tipo de actos jurídicos, cualquier figura comercial que los tenga como objeto es posible,
incluidos, por ejemplo, los contratos de joint venture.
5/10/12
(3). JOINT VENTURE O APORTE DE CAPITAL.
No ha definición posible, cuando una persona tenga una invención o una tecnología (no las
marcas propiamente tales, aunque pueden formar parte) puede hacer con ésta lo que se le
ocurra. Puede tasarla en un banco para pedir un préstamo o puede buscar un socio, etc..
“Es una sociedad compuesta de dos o más personas que hacen su aporte para una meta
común que es desarrollar y llevar a una escala de mercado el invento que se tiene”.
(4) IMPORTACIÓN DE TECNOLOGÍA NO PATENTADA A CHILE.
El usar una tecnología en Chile registrada en el extranjero, pero no registrada en Chile; es
legítimo.
La gran discusión se dio en materia de diferencia de plazos a desde cuando se cuenta que
valen los derechos registrados, si se consideran derechos retroactivos o no. Las
multinacionales alargaron su derecho a pensar si quiera en introducir su tecnología en
Chile. Alejando a Chile de este desarrollo tecnológico.
Es bueno que en las Universidades se tenga noticias del arte previo. Hacer primero una
búsqueda para no inventar lo ya inventado, y no gastar recursos innecesariamente.
141
142
(5). SOLICITUD DE LICENCIA NO VOLUNTARIA.
Es poco común y muy discutida.
LICENCIAS NO VOLUNTARIAS
Nace con las patentes atendido que el Estado otorgó un monopolio total al titular sobre su
invención, para que ese monopolio se use correctamente y no en desmedro del país. el
mismo artículo 19 N°25 admite que los derechos de propiedad industrial pueden
expropiarse o encontrasre somteidos a limitaciones en virtud de su función social.
Es una facultad especial y excepcional que se reserva el Estado para[…].
Existe en la mayoría de las legislaciones comparadas y tiende a ganar importancia respecto
de epidemias y enfermedades como el sida y el cáncer. Así, se ha usado en Brasil y en
Sudáfrica. En Chile nunca se ha usado.
El artículo 2° del Reglamento define la licencia no voluntaria como: la autorización que
confiere la autoridad competente a un tercer para […].
Como elementos podemos destacar:
1) Autorización por parte del Estado Suspender al titular del derecho de patente El
titular siempre tendrá derecho a un pago
2) Autoridad competente. Aquí hay un problema porque hay un órgano del poder
ejecutivo (INAPI) que otorgó un derecho en us momento, en circunstancias que
otro órgano del poder ejecutivo estaría levantando estos derechos. Así, entrega el
monopolio el Estado y lo quita el mismo Estado.
3) La posibilidad de utilizar una invención sin la voluntad de su titular o aun contra la
voluntad del mismo
El artículo 51 así lo dice expresamente.
CAUSALES
Por su parte, el artículo 51 establece las causales para el otorgamiento de estas licencias.
1) Cuando el titular de la patente haya incurrido en conductas o prácticas contrarias a
la libre competencia […]
2) Cuando por razones de salud pública, seguridad nacional, uso público no comercial
o de emergencia nacional u otras de extrema urgencia declarada por la autoridad
competente, se justifique el otorgamiento de dicha licencia. Éste es el caso más
polémico. Alude a cuando el Estado se ve amenazado, requiriendo de la licencia
143
para salvarse. Acá nuevamente tenemos un Estado que declara tanto la situación
de amenaza como el otorgamiento de la licencia
3) Cuando la licencia tenga por objeto [***]
PROCEDIMIENTO
[ver la ley].
Destaca el que el artículo 51 bis B la trata como una demanda. El tribunal competente es
el TDLC en caso de la causal 1 y los tribunales ordinarios en caso de la causal 2.
La modificación de la ley del año 2005 reguló normas para el perfeccionamiento de la
licencia no voluntaria (art. 51 bis A y ss.).
144
OBTENCIÓN DE NUEVAS VARIEDADES VEGETALES
Se consideran todas las partes de la planta, semillas, flor, hojas, etc…todo es reproducible.
Se analiza la posibilidad de replicar esa planta siempre igual o de mejorar la resistencia de
la planta frente a condiciones climáticas o determinadas plagas.
Una variable vegetal nueva requiere la prueba de la mantención en el tiempo de esa
variedad agrícola en ciclos muy largos.
Más allá de la protección de una nueva variedad de flores o una nueva variedad de fruta,
hay una discusión norte- sur en cuanto a los distintos desarrollos en que si el norte
desarrolla nueva variedad de semillas más resistentes, son los del sur quienes tienen que
pagar ese precio.
Algunos alegan que los grandes conglomerados del norte están tratando de desarrollar
semillas más resistentes.
El descubrir una nueva variedad vegetal, le da al inventor una ventaja comparativa muy
grande frente a sus competidores. Es una situación parecida a la que ocurre con el tema de
las patentes.
Ej: En Nueva Zelanda logró patentar una nueva variedad de kiwi. Pero al conceder licencias
puso la prohibición de otorgar la licencia a Chile. Con esto estaba controlando variables
económicas. Una competencia con el kiwi chileno.
No es por tanto sólo un problema legal, sino que hay un juego económico y de
negociaciones.
Leyes
1. 1974 -> DL 1764 -> Normas para la producción y comercio de semillas.
2. Ley 19342 -> Derechos de obtentores de nuevas variedades vegetales.
3. 1996 -> Chile adhiere al UPOV, que regula a nivel mundial, estableciendo estándares en
materia de ostentores vegetales. * No entra.
Definiciones importantes
Artículo 2°.- Para los efectos de esta ley se entenderá por:
a) Obtentor: La persona natural o jurídica que, en forma natural o mediante trabajo
genético, ha descubierto y, por lo tanto, logrado una nueva variedad vegetal.
b) Variedad Vegetal: Conjunto de plantas de un solo taxón botánico, o sea el elemento
distintivo, del rango más bajo conocido que, con independencia de si responde o no
plenamente a las condiciones para la concesión de un derecho del obtentor puede:
- Definirse por la expresión de los caracteres resultantes de un cierto genotipo o de una
cierta combinación de genotipos.
- Distinguirse de cualquier otro conjunto de plantas por la expresión de uno de dichos
caracteres por lo menos.
- Considerarse como una unidad, habida cuenta de su aptitud a propagarse sin alteración.
145
c) Material de Multiplicación: Semillas, frutos, plantas o partes de plantas destinadas a
la reproducción vegetal.
d) Ejemplar Testigo: La unidad más pequeña usada por el obtentor para mantener su
variedad y de la cual procede la muestra representativa para la inscripción de la misma.
e) Departamento: El Departamento de Semillas del Servicio Agrícola y Ganadero.
f) Registro: El Registro de Variedades Protegidas.
g) Variedades Protegidas: Aquéllas inscritas en el Registro de Variedades Protegidas.
En biología, un taxón (del griego ταξις, transliterado como taxis, "ordenamiento") es un
grupo de organismos emparentados, que en una clasificación dada han sido agrupados,
asignándole al grupo un nombre en latín, una descripción, y un "tipo", de forma que el
taxón de una especie es un espécimen o ejemplar concreto. Cada descripción formal de un
taxón es asociada al nombre del autor o autores que la realizan, los cuales se hacen figurar
detrás del nombre. En latín el plural de taxón es taxa, y es como suele usarse en inglés,
pero en español el plural adecuado es taxones. La ciencia que define a los taxones se
llama taxonomía.
La finalidad de clasificar los organismos en taxones formalmente definidos en lugar de
grupos informales, es la de proveer grupos cuya circunscripción (esto es, de qué
organismos están compuestos) sea estricta y cuya denominación tenga valor universal,
independientemente de la lengua utilizada para la comunicación. Nótese que los taxones
existen dentro de una clasificación dada, sujeta a cambios y sobre la que pueden
presentarse discrepancias, lo que obliga respecto a ciertas denominaciones problemáticas a
especificar en el sentido de que autor se está usando el nombre.
Requisitos
1. Definirse con la expresión de los caracteres resultantes de cierto genotipo o de
variaciones de genotipos.
2. Distinguirse.
3. Considerarse como una unidad.
146
Derechos del obtentor (Art 3).
Artículo 3°.- El derecho del obtentor de una variedad vegetal nueva consiste en someter a
la autorización exclusiva de éste:
a) La producción del material de multiplicación de dicha variedad.
b) La venta, la oferta o exposición a la venta de ese material.
c) La comercialización, la importación o exportación del mismo.
d) El empleo repetido de la nueva variedad para la producción comercial de otra variedad.
e) La utilización de las plantas ornamentales o de partes de dichas plantas que,
normalmente, son comercializadas para fines distintos al de propagación, con vista a la
producción de plantas ornamentales o de flores cortadas.
El derecho del obtentor se puede ejercer sobre todos los géneros y especies botánicos y se
aplica, en general, sobre la planta completa, comprendiendo todo tipo de flores, frutos o
semillas y cualquier parte de la misma que pueda ser utilizada como material de
multiplicación.
No se entenderá vulnerado el derecho del obtentor por la utilización que haga el agricultor,
en su propia explotación, de la cosecha de material de reproducción debidamente
adquirido. Sin embargo, este material no podrá ser publicitado ni transferido a cualquier
título como semilla.
1. Único con derecho a producir o de otorgar derechos a terceros. Es una verdadera
propiedad.
2. La oferta, la venta o exposición a la venta de esa variedad vegetal (exposición en
ferias).
3. Comercialización, la importación y exportación del mismo.
4. El empleo repetido de la variedad vegetal para la producción de otra variedad
vegetal.
5. Protección del material protegido y de los frutos y flores de ese material
protegido.
6. Se puede ejercer sobre todos los géneros y especies botánicos y se ejerce
sobre toda la planta (Art 3 inc penúltimo).
(Art 4) El derecho de obtentor se constituye por el registro del derecho de obtentor. Hay
que llegar con los antecedentes al SAG para tramitar la solicitud y así lograr algún derecho.
Artículo 4°.- El derecho del obtentor se constituye por la inscripción en el Registro de
Variedades Protegidas de un extracto del acuerdo del Comité Calificador que ordenó la
inscripción y el otorgamiento del título correspondiente, el que debe contener una
descripción objetiva de la variedad con referencia a los archivos técnicos.
147
(Art 5) Limitación al derecho del obtentor, pero no de carácter comercial ni legal sino en
cuanto al desarrollo. No se impide la utilización de la variedad para el desarrollo de otra
variedad, sin perjuicio de la autorización del primer obtentor cuando la variedad sea para la
producción permanente de la variedad nueva (si no es este caso, no se necesita
autorización).
Artículo 5°.- El derecho del obtentor sobre una variedad no impide que otra persona
pueda emplearla para crear una nueva variedad, sin contar con la autorización del obtentor
de la variedad primitiva que sirvió de medio para obtenerla.
Sin embargo, cuando la variedad original deba ser utilizada permanentemente para la
producción de la nueva, se necesitará la autorización del obtentor de ella.
La nueva variedad, si cumple con los requisitos legales, será reconocida a nombre de su
obtentor.
Características del derecho del obtentor. (Art 6)
Artículo 6°.- El derecho del obtentor es comerciable, transferible y transmisible y el
heredero o cesionario podrá usar, gozar y disponer de él por el plazo que le falte a su
antecesor, en la misma forma y condiciones que éste.
El titular del derecho podrá otorgar las licencias que estime conveniente para la utilización
por terceros de la variedad protegida.
Prohíbese todo acto o contrato que imponga al licenciatario limitaciones que no deriven del
derecho del obtentor y cualquier cláusula en contrario será nula.
1. Exclusivo.
2. Temporal.
3. Caducable.
4. Comerciable.
5. Transferible
6. Transmisible por causa de muerte.
7. Territorial
8. Licenciable u objeto de licencia.
(Art 7) -> Licencia obligatoria. En caso de que el obtentor incurra en abuso monopólico.
Artículo 7°.- Si un obtentor incurriese en una situación de abuso monopólico en la
explotación o comercialización de la variedad protegida, según lo determine la Comisión
Resolutiva establecida por el decreto ley N° 211, de 1973, cuyo texto refundido y
sistematizado fue fijado por el decreto supremo N° 511, de 1980, del Ministerio de
Economía, Fomento y Reconstrucción, ésta dispondrá que el Departamento de Semillas
otorgue licencias no voluntarias.
La sentencia que sancione la infracción determinará, además, el monto y la forma de pago
de la compensación que el licenciatario deberá hacer efectiva al titular del derecho.
148
Requisitos de una variedad vegetal para ser considerada nueva y por tanto registrable (Art
8).
Artículo 8°.- El derecho que establece esta ley se reconocerá a los obtentores de
variedades vegetales nuevas que sean distintas, homogéneas y estables. El solicitante
deberá cumplir además, con las exigencias del artículo 20 y con las formalidades
establecidas en esta ley para el otorgamiento del derecho.
1. Deben ser distintas.
2. Homogéneas.
3. Estables.
4. Cumplir con los requisitos de la ley.
(Art 9) Define novedad. Es nueva la variedad que no ha sido objeto del comercio del país.
También establece una excepción. Establece unos plazos. *Revisar.
Artículo 9°.- Se considerará nueva la variedad que no ha sido objeto de comercio en el
país y aquéllas que lo han sido sin el consentimiento del obtentor. Asimismo se considerará
nueva la variedad que ha sido objeto de comercio en el país con consentimiento del
obtentor pero por no más de un año. Del mismo modo se considerará nueva aquélla que se
ha comercializado en el extranjero con el consentimiento del obtentor pero por no más de
seis años tratándose de árboles forestales, árboles frutales y árboles ornamentales y vides,
y de cuatro años para las demás especies.
(Art 10) Define distintividad, homogeneidad y estabilidad.
Artículo 10°.- La variedad es distinta si puede distinguirse por uno o varios caracteres
importantes de cualquiera otra variedad cuya existencia, al momento en que se solicite la
protección, sea notoriamente conocida. La presentación en cualquier país de una solicitud
de concesión de un derecho de obtentor para una variedad o de inscripción de la misma en
un registro oficial de variedades, se reputará que hace a esta variedad notoriamente
conocida a partir de la fecha de la solicitud, si ésta conduce a la concesión del derecho del
obtentor o a la inscripción de esa variedad en el registro oficial de variedades, según el
caso.
Se considerará homogénea la variedad si es suficientemente uniforme en sus caracteres
pertinentes, a reserva de la variación previsible, considerando las particularidades de su
reproducción sexuada o de su multiplicación vegetativa.
La variedad es estable si sus caracteres esenciales se mantienen inalterados después de
reproducciones o multiplicaciones sucesivas, o cuando el obtentor haya definido un ciclo
particular de reproducciones o multiplicaciones al final de cada ciclo.
149
Distintividad -> Es simplemente demostrar las diferencias de esta variedad con respecto
a las otras presentes en el mercado.
Homogeneidad -> Variedad suficientemente uniforme en sus caracteres principales. Hay
que ver que no tenga problemática en la reproducción.
Estabilidad -> Si sus caracteres principales se mantienen inalterados después de
sucesivas reproducciones.
Duración de los derechos de obtentores (Art 11).
Artículo 11.- El plazo de protección, contado desde la fecha de inscripción del derecho del
obtentor, será de 18 años para árboles y vides, y de 15 años para las demás especies.
No obstante, el derecho del obtentor sólo permanecerá vigente mientras éste pague las
tarifas y costos para la inscripción y vigencia del derecho, en las oportunidades que señale
el reglamento.
Las variedades que hayan cumplido su período de protección o cuyo derecho haya
caducado, serán consideradas de uso público.
Son plazos más cortos que en materia de patentes. Se divide en dos:
1. Árboles y vides -> 18 años.
2. Demás especies -> 15 años.
Estos plazos comienzan desde el registro y no son renovables.
Para mantener este derecho vigente hay que pagar una tarifa que constituye una especie
de anualidad.
Una vez vencido el plazo, se vuelve al dominio público.
*Leer título II que trata el Tratamiento de Semillas por el SAG, en este caso el SAG hace
de brazo del Estado en el otorgamiento de derechos. Hace todo tipo de verificaciones,
pruebas en terreno, etc..
SAG
Tiene varios departamentos. Entre estos se encuentra el Departamento de Semillas.
Comité Calificador de Variedades Vegetales:
1. Tramitación de la solicitud.
2. Existe una especie de derecho provisional que se le puede conceder a solicitud del
solicitante.
3. Reconocer el derecho de prioridad.
4. Declarar la caducidad del derecho del obtentor. En la medida que las variedades
vegetales se hace cada vez más importante, los juicios son cada vez más grandes y hay
más posibilidades de nulidades y caducidades.
150
Procedimiento (Título III, Art 20 y ss).
Artículo 20.- Para el reconocimiento de su derecho el obtentor deberá cumplir con lo
siguiente:
a) Presentar una solicitud escrita al Director del Departamento en la forma que determine
el reglamento.
b) Acompañar antecedentes y documentos que comprueben que la variedad por inscribir
cumple con las exigencias que establece esta ley y que acrediten, además, el origen de la
variedad; descripción de las características botánicas, morfológicas y fisiológicas que
permitan diferenciarla de cualquier otra variedad notoriamente conocida mencionando
expresamente aquéllas que sean similares.
c) Hacer entrega al Departamento de una muestra representativa de la variedad cuya
inscripción se solicita, en las cantidades que determine el Comité Calificador.
d) Comprometerse a mantener los ejemplares testigo correspondientes durante todo el
plazo de vigencia de la inscripción, indicando la estación experimental o el lugar donde se
mantendrán.
e) Pagar los costos y tarifas que demande la inscripción, así como los que deriven de la
mantención anual de cada variedad.
Artículo 21.- El obtentor deberá proponer un nombre para la variedad, el que será su
designación genérica. En particular, deberá ser diferente de cualquiera denominación que
designe una variedad preexistente de la misma especie botánica o de una especie
semejante.
El nombre deberá ser suficientemente característico, no podrá componerse solamente de
cifras; deberá impedir su confusión con el de otras variedades ya reconocidas y no podrá
inducir a error acerca de las características de la variedad o de la identidad del obtentor.
El nombre de una variedad no podrá registrarse como marca comercial.
REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR EL OBTENTOR:
1. Presentar una solicitud escrita (en papel, aún no hay solicitud electrónica).
Debe tener una “memoria descriptiva” en que se explique cómo se llegó a la
variedad vegetal y las características de esta nueva variedad vegetal.
2. Entrega al departamento de una muestra descriptiva de la variedad
vegetal (en materia de patententes uno puede presentar un prototipo).
3. Tener ejemplares testigo. Se dan datos precisos de coordenadas del lugar
donde se encuentra la variedad vegetal con la finalidad de que el SAG vaya a
terreno a verificar que la especie muestra es igual a la original.
4. Indicación de un nombre para la nueva variedad vegetal que constituirá
su denominación genérica (no son marcas). Si bien el obtentor propone ese
nombre, el nombre debe cumplir con ciertos requisitos que serán revisados (no
151
debe inducir a confusión, no puede ser una inversión de la letras del nombre del
competidor, no puede ser números, no puede ser registrada como marca comercial,
etc..). Si solicito una marca para fruta o verdura, será la INAPI la que revisará esa
solicitud y revisará la marca propiamente tal pero no evaluará si esa especie es o
no variedad vegetal.
(Art 22) Derecho de Prioridad -> 1 año -> Cuando la protección de la variedad haya sido
solicitada en el extranjero, ese obtentor tendrá plazo de un año para obtener protección en
Chile, mediante su registro. Deberá traer copia de la solicitud extranjera.
Artículo 22.- Cuando la protección de una variedad haya sido solicitada previamente en el
extranjero, el obtentor de la misma tendrá prioridad, por el plazo de un año desde la fecha
de su presentación en el país de origen, para presentar la solicitud de reconocimiento en
Chile. En dicha solicitud, el obtentor deberá constituir domicilio en
Chile o nombrar un representante autorizado en el país para tal efecto.
Si la nueva variedad ya ha sido reconocida en el extranjero el obtentor de la misma deberá
acompañar copia del título o patente con que cuente, debidamente legalizado y traducido a
satisfacción del Comité Calificador de Variedades.
Si los requisitos que se exigen en el país de origen para el reconocimiento del derecho del
obtentor sobre la variedad y los análisis, pruebas y certificaciones previas a que ésta es
sometida para verificar el cumplimiento de los mismos, son similares o superiores a los
establecidos en esta ley y sus reglamentos, el Comité Calificador podrá disponer el
otorgamiento de un título provisional en los términos indicados en el artículo 33 de esta
ley, con la sola verificación de las circunstancias anotadas.
(ART 23 Y SS) -> ORDEN CRONOLÓGICO DE TRAMITACIÓN:
1. Presentación de solicitud.
2. Examen formal.
3. Publicación del extracto de la solicitud en el diario oficial.
4. Plazo de oposición de 60 días desde la fecha de publicación.
5. Traslado al solicitante.
6. En el caso de que existan hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos se puede
abrir un período probatorio de 60 días.
7. Examen de fondo. Implica análisis en terreno y análisis de homogeneidad, estabilidad,
novedad y distintividad.
8. Contestación del exámen en forma escrita.
9. Inscripción en el registro de Variedades Vegetales Protegidas.
10. Publicación en el Registro de Variedades Vegetales Protegidas.
11. Se puede apelar la sentencia.
Artículo 23.- Presentada una solicitud de reconocimiento del derecho del obtentor el
Director del Departamento deberá recibirla y numerarla correlativamente. Además
examinará y comprobará todos los antecedentes agregados a ella y los que se presentaren
con posterioridad por el interesado.
152
Cada solicitud será elevada al Comité Calificador con un informe técnico en el que se
recomendará su rechazo o aceptación. En este último caso, se propondrán las
inspecciones, pruebas y ensayos que correspondan.
Inscripción provisional (Art 33).
Se computa el plazo que se computó durante la solicitud como plazo adicional, no se
suma.
Artículo 33.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, el Comité Calificador
podrá ordenar la inscripción provisional de una variedad en el Registro de Variedades
Protegidas y el otorgamiento del título correspondiente, aun cuando el interesado no haya
reunido todos los antecedentes exigidos o mientras se completa el estudio y análisis de
ellos. La inscripción provisional regirá por el plazo, en la forma y demás condiciones que el
Comité Calificador determine.
El título provisional ampara al solicitante con los derechos establecidos en el artículo 3° de
esta ley, por el plazo que haya sido concedido. Si al titular de un derecho provisional se le
concediere posteriormente protección definitiva, el período de esta última se contará desde
la fecha de la inscripción provisional.
Registro de Variedades Vegetales Protegidas -> Datos que hay que colocar. (Art 34).
Artículo 34.- En la inscripción de la variedad en el Registro de Variedades Protegidas y en
el título correspondiente se dejará constancia, por lo menos, de las siguientes menciones:
a) Nombre de la variedad.
b) Nombre y domicilio del obtentor y de su representante, si lo hubiere.
c) Resolución del Comité Calificador que reconoce el derecho y ordena la inscripción de la
variedad y el otorgamiento del correspondiente título.
d) Si se trata de un título y de una inscripción definitiva o provisional.
e) Período de la protección, y
f) Las demás menciones que determine el Comité Calificador.
(Art 36) -> Deben anotarse al margen las transferencias, embargos o cualquier otra
limitación al derecho de obtentor.
Artículo 36.- En el Registro de Variedades Protegidas deberán anotarse, al margen de la
inscripción de la variedad correspondiente, las transferencias, gravámenes, embargos o
cualquiera otra limitación al derecho del obtentor.
Sin la anotación anterior, tales actos jurídicos no serán oponibles a terceros.
153
Caducidad y Nulidad (Art 37 y38).
Artículo 37.- El Comité Calificador podrá declarar la caducidad del derecho del obtentor y
ordenar la cancelación de una inscripción en el Registro de Variedades Protegidas y del
correspondiente título, en los siguientes casos:
a) Cuando haya transcurrido el plazo de protección.
b) Cuando así lo solicite expresamente y por escrito el titular del derecho.
c) Cuando el obtentor no presente al Departamento el material de reproducción que
permita obtener la variedad con sus caracteres, tal como hayan sido definidos en el
momento en el que se concedió la protección.
d) Cuando el obtentor de la variedad no cumple con la obligación de mantener los
ejemplares testigos en la forma señalada en la letra d) del artículo 20.
e) Cuando habiéndose ordenado una inscripción con el carácter de provisional por falta de
antecedentes que debe presentar el interesado, éste no los presentare dentro del plazo
acordado para esa inscripción provisional, y
f) Cuando el propietario no hubiere pagado los costos y tarifas que corresponda para
mantenerla vigente.
El Comité Calificador se pronunciará sobre la caducidad y cancelación a petición o con
informe previo del Director del Departamento.
Artículo 38.- Será declarado nulo el derecho del obtentor, de conformidad con las normas
generales, si se comprueba que las condiciones relativas a novedad y distinción de la
variedad que exige esta ley no fueron efectivamente cumplidas en la fecha del
reconocimiento del derecho.
1. Cuando ha transcurrido el plazo de protección. -> Se mantiene un registro
histórico.
2. Cuando así lo solicite el obtentor del derecho.
3. Cuando el obtentor no presente la muestra junto a la solicitud.
4. Cuando el obtentor de la variedad no cumple con el requisito de los ejemplares
testigos.
5. Que no se complete la solicitud como corresponde.
6. Que no se paguen las tarifas.
Acá no hay casación posible.
154
Delitos y sanciones Título IV (Art 44 y ss)
TITULO VI {ARTS. 44-46}
De los Delitos y Sanciones
Artículo 44.- Será castigado con presidio o reclusión menores en sus grados mínimos y
multa de 5 a 50 Unidades Tributarias Mensuales, sin perjuicio del comiso de las especies
que se encuentren en su poder:
a) El que con conocimiento de que se trata de una variedad protegida, la multiplique y
ejecute cualquier acto tendiente a comercializarla como material de reproducción, sin el
consentimiento del titular del derecho del obtentor o sin la licencia a que se refiere el
artículo 7°.
En igual pena incurrirá el que, sin el consentimiento del titular del derecho del obtentor,
utilice en forma permanente el material genético de una variedad protegida para producir
una nueva.
b) El que con conocimiento de que se trata de una variedad protegida, la ofrezca,
distribuya, importe, exporte, comercialice o la entregue en cualquier forma o título para su
empleo como material de reproducción.
Al que reincidiere dentro de los últimos cinco años en alguno de los delitos contemplados
en este artículo, se le aplicará la pena de presidio menor en su grado medio y hasta el
doble de la multa anteriormente aplicada.
Las especies decomisadas quedarán a beneficio del obtentor.
Artículo 45.- El Servicio Agrícola y Ganadero, al constatar una infracción que haga
presumir la existencia de alguno de los delitos señalados en el artículo anterior, podrá
ordenar retención o inmovilización del material propagado de la variedad protegida, en
tanto el interesado no justifique su legítima adquisición dentro del plazo que al efecto se le
otorgue.
Si el afectado no presentare los antecedentes correspondientes dentro del plazo, el que no
podrá ser inferior a 30 días, o si éstos fueren insuficientes, el Servicio conjuntamente con
la denuncia respectiva, deberá informar al Juez sobre la aplicación de las medidas
señaladas en el inciso anterior y corresponderá a éste pronunciarse acerca de su
mantención.
Artículo 46.- Las infracciones a las normas establecidas en la presente ley que no
constituyan los delitos tipificados en el artículo 44 serán sancionadas administrativamente
por el Servicio Agrícola y Ganadero, de acuerdo con el procedimiento establecido en su ley
orgánica, con multas de 1 a 30 unidades tributarias mensuales y con el doble, en caso de
reincidencia.
Acá a diferencia de los casos anteriores, vemos penas de cárcel.
155
Se produce el problema de la expresión “maliciosamente”. Pero en este caso el problema
es menor pues se traduce en hechos concretos, como plantaciones no autorizadas o robo
de semillas y esquejes. El trabajo de investigación lo hace el SAG pero el afectado debe
presentar antecedentes necesarios dentro de un plazo de 30 días, sino se recurre a los
jueces del crimen.
156
12/11/12
10. DERECHOS DE AUTOR
DERECHO DE AUTOR
Se relaciona con el proceso creador de las personas y a diferencia de las marcas no está
relacionado a un producto o servicio. Las marcas comerciales correspondían a signos
distintivos que tenían como objeto distinguir un producto o servicio. En cambio el derecho
de autor corresponde a la creación propiamente tal. Corresponde a un libro, una figura, un
dibujo, un diseño, un plano, un programa computacional. La mayoría de los países del
mundo regula esa creación y le da una protección, que varía de país en país, en el tiempo.
Tiene dos caras:
a. Derecho moral -> Asociación entre esa obra y el creador. Busca permitir al autor,
divulgar o no divulgar la obra y él y sólo él tiene derecho a decidir si la hace asequible al
público o no.
b. Derecho patrimonial -> Le permite al creador obtener un beneficio patrimonial por la
creación de esa obra.
Uno se encuentra rodeado de derechos de autor, por ejemplo cuando escuchamos una
canción en que el cantante tiene un derecho de autor por la ejecución de esa canción, el
escritor de la canción tiene un derecho de autor por su creación y ambos tienen derecho
pecuniario por esta canción. El derecho se ha preocupado de regularlo y establecer como
los creadores van a ser protegidos y remunerados por la explotación de ese derecho.
HISTORIA DEL DERECHO DE AUTOR
Quienes reproducían esas obras tienen que ceñirse a un modelo que estaba depositado en
los archivos oficiales.
Hasta antes de la invención de la imprenta el derecho de autor no es muy relevante pues
los libros se copiaban a mano y no eran muy masivos. Se demoraban meses o años en
copiar un libro.
Desde la imprenta la producción de libros se hizo masiva y rápida y se generaron los
problemas con los autores de copias que se hacían sin permisos del autor. En Inglaterra
empezaron las primeras regulaciones.
Con la Revolución Francesa se establecieron los primeros derechos al autor en que
establecieron plazos.
1886 -> Convenio de Berna -> Se hizo necesaria una mayor protección por la globalización
del mercado.
Se establece una relación directa entre el creador y la obra y que se mantenga este
vínculo en el tiempo.
Otro derecho es el reconocimiento de paternidad.
157
Muchas veces el autor vende sus derechos antes incluso de terminar su creación, como en
el caso de los contratos que se hacen entre las editoriales y escritores. O en la industria del
cine, software, etc…
Es muy común también que en los negocios editoriales se autoriza a la editorial a realizar
una sola edición. Se autoriza para editar un número determinado de libros en que una vez
editados, los derechos vuelven a su propietario (autor o editorial).
Uno de los grandes derechos que da el derecho de propiedad intelectual es impedir que un
tercero explote su obra. Incluso hay penas de reclusión por algunas conductas que atenten
contra el derecho de autor.
Ejemplos de derechos de autor: Películas (guión, imagen, banda sonora), música e incluso
los planos de arquitectura.
[art. 27 declaración DDHH]
Los derechos de autor se caracterizan porque protegen las obras desde su creación.
No obstante, deben inscribirse en la DIBAM, para efectos probatorios.
* Surge con la imprenta. Antes, los libros se escribían a mano y el conocimeinto estaba
circunscrito a los monjes. Tampoco era muy relevante el autor. La copia era muy común,
agregándose a veces información, sin perjuicio de que estos documentos circulaban muy
poco.
Con la imprenta, la información empieza a fluir de forma mucho más rápida. Esto empezó
a preocupar tanto a los autores de las obras como a las imprentas mismas. Si bien ya
estaba tratado en el estatuto de Venecia, la primera ley de copyright se dictó en Inglaterra
en 17[***]. EEUU y otros países fueron regulándolo a lo largo del S. VIII. Surgió así el
convenio de Berna, el que, administrado por la OMPI, regula el ámbito internacional de
estos derechos.
En Chile, se reguló por primera vez el año 1971 con la ley 17.336. están protegidos por
acciones civiles y criminales aunque esto no siempre es alternativo. No obstante, las
penas son tan bajas que la protección de los derechos de autor es sumamente difícil
desincentivar las copias y otras infracciones.*
FUENTES DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN CHILE
1. Constitución Política de 1980.
Art 19 nº 25. La libertad de crear y difundir las artes, así como el derecho del autor sobre
sus creaciones intelectuales y artísticas de cualquier especie, por el tiempo que señale la
ley y que no será inferior al de la vida del titular.
Este artículo ya lo vimos cuando hablamos de las marcas que se relaciona más con la
industria y el negocio. En cambio el derecho de autor, aunque puede muchas veces estar
158
asociado a una industria, se relaciona más con el proceso creativo. Desde el momento de
la creación esa obra se encuentra protegida por el derecho de autor.
Derechos conexos -> Derechos que tienen quienes ejecutan la creación y que dice más
relación con los cantantes y orquestas.
Hoy se otorga un plazo de protección que dura 70 años de vigencia desde la muerte del
creador. Una vez vencido el plazo esa obra pasa a ser de dominio público.
Ej: El autor de Don Quijote es Miguel de Cervantes, quien ya murió hace unos 500 años
por lo que hoy cualquier editorial puede publicar copias del Quijote sin pagar derechos de
autor.
2. Tratados Internacionales.
a. Convenio de Berna sobre los Derechos de Autor.
b. Convención de Roma sobre Derechos Conexos.
c. Tratado de Libre Comercio. -> Especialmente con EEUU y Europa. Para EEUU
es muy relevante el derecho de autor, especialmente en cuanto a la industria
cinematográfica.
d. Acuerdos ADIPIC de la OMC o TRIPS. -> Surgió a consecuencia de la OMC y
busca establecer patrones mínimos. Los países se comprometen a cumplir estas
exigencias y Chile las cumple todas.
e. Tratados OMPI, WCT y WPPT, conocidos como “Tratados Internet”.
OMPI- > Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Desarrollo unos
tratados llamados “Tratados Internet” que Chile aún no ha suscrito.
* Chile está en la “lista roja” a nivel mundial por copiadores. Especialmente en cuanto a
derechos de autor y la industria farmacéutica.
EL DERECHO DE AUTOR SE DESCOMPONE EN:
1) Derecho moral
2) Derecho patrimonial
El derecho moral es un elemento esencial de la creación. Es imprescriptible y para
siempre, no siendo transferible ni transmisible. El que la 9ª sea obra de Beethoven no
podrá ser negado por nadie de aquí hasta que se muera. Esto sin perjuicio de la existencia
de pseudónimios.
El derecho patrimonial alude a quien puede explotar comercialmente la obra respectiva.
Esto incluye la posibilidad de ceder la obra o de editarla, respecto de libros (el contrato
contemplará un plazo y la cantidad de ejemplares que se podrían editar).
En definitiva, este derecho es transferible y transmisible, pero también está sujeto a un
plazo de 70 años, después de lo cual pasa a ser propiedad del bien común.
159
El derecho de autor se ha alargado por Disney: antes el plazo era menor de 70 años, lo
que implicaba que, por ejemplo, Mickey Mouse iba a poder ser usado por cualquier
persona. esto logró extender el plazo a 70 años.
[art. 19N° 25 CPR]
*El derecho es tan importante que está consagrado el nuestra CPR. Establece que a lo
menos se protegerá por la vida del autor. Actualmente son 70 años. Antes era sólo por la
vida del autor, salvo que éste tuviera hijas solteras o cónyuge…
El artículo 21 dice relación con el uso de obras en eventos o locales públicas. También
trata las entidades de gestión colectiva, encargadas de cobrar el pago de royaties por el
uso de los derechos de propiedad intelectual de sus asociados. Así pasa, por ejemplo, con
la SCD que cobra, por ejemplo, por los eventos en que el DJ deberá pagar por la música
que usa, ya que es un insumo que recibe de otro y que usa para lucrar. Lo mismo pasa
con la música que ponen los malls y los supermercados.
Leer los artículos 22 y 23.
DERECHOS QUE OTORGA
DERECHOS MORALES (estudiar capítulo IV)
1. Personalísimos.
2. Intransferibles.
3. Intransmisibles.
4. Imprescriptibles.
DERECHO PATRIMONIAL
Ver artículos 17 y 18.
En Chile, los derechos de autor están difícilmente protegidos, más allá de la SCD y otra
agrupación que cobra los derechos a quienes muestran imágenes televisivas, en la medida
que otorguen al dueño del local un beneficio económico.
14/11/12
Ver también los artículos 19, 20, 21
Ojo con ciertas penas de cárcel, que han sido discutidos.
Estos derechos pueden transferirse. Podría así un grupo de amigos, por la buena onda,
actuar como si fueran el Cirque du Solei si el titular de este derecho se los cede, en los
términos en que sea cedido.
160
Ley 17.336
Artículo 1°
Derechos de Autor
(Art 1, Ley 17, 336).
Artículo 1° La presente ley protege los derechos que, por el solo hecho de la creación de
la obra, adquieren los autores de obras de la inteligencia en los dominios literarios,
artísticos y científicos, cualquiera que sea su forma de expresión, y los derechos conexos
que ella determina.
El derecho de autor comprende los derechos patrimonial y moral, que protegen el
aprovechamiento, la paternidad y la integridad de la obra.
Es importante destacar el momento de protección de la obra. A diferencia de la marca, que
es un derecho registral, los derechos de autor tienen una protección legal desde el
momento de la creación. Es registro en este caso tiene un valor probatorio, no es
constitutivo del derecho propiamente tal. Con el registro se establece una fecha cierta.
Pero esta prueba puede ser refutada.
Art. 2°
Esto permitiría, por ejemplo, proteger la música que tocan los malls. En la práctica, los
derechos son cobrados y distribuidos por la SCD
Art. 3°. Qué protege el derecho de autor
Esta lista no es taxativa. En definitiva, prácticamente toda creación intelectual está
regulada y protegida por esta ley.
(Art 3. Ley 17.336) -> No es un listado taxativo.
Art. 3° Quedan especialmente protegidos con arreglo a la presente ley:
1) Los libros, folletos, artículos y escritos, cualesquiera que sean su forma y naturaleza,
incluidas las enciclopedias, guías, diccionarios, antologías y compilaciones de toda clase;
2) Las conferencias, discursos, lecciones, memorias, comentarios y obras de la misma
naturaleza, tanto en la forma oral como en sus versiones escritas o grabadas;
3) Las obras dramáticas, dramático-musicales y teatrales en general, así como las
coreográficas y las pantomímicas, cuyo desarrollo sea fijado por escrito o en otra forma;
4) Las composiciones musicales, con o sin texto;
5) Las adaptaciones radiales o televisuales de cualquiera producción literaria, las obras
originalmente producidas por la radio o la televisión, así como los libretos y guiones
correspondientes;
6) Los periódicos, revistas u otras publicaciones de la misma naturaleza;
161
7) Las fotografías, los grabados y las litografías;
8) Las obras cinematográficas;
9) Los proyectos, bocetos y maquetas arquitectónicas y los sistemas de elaboración de
mapas;
10) Las esferas geográficas o armilares, así como los trabajos plásticos relativos a la
geografía, topografía o a cualquiera otra ciencia, y en general los materiales audiovisuales;
11) Las pinturas, dibujos, ilustraciones y otros similares;
12) Las esculturas y obras de las artes figurativas análogas, aunque estén aplicadas a la
industria, siempre que su valor artístico pueda ser considerado con separación del carácter
industrial del objeto al que se encuentren incorporadas.
13) Los bocetos escenográficos y las respectivas escenografías cuando su autor sea el
bocetista;
14) Las adaptaciones, traducciones y otras transformaciones, cuando hayan sido
autorizadas por el autor de la obra originaria si ésta no pertenece al patrimonio cultural
común;
15) Los videogramas y diaporamas, y 16) Los programas computacionales, cualquiera sea
el modo o forma de expresión, como programa fuente o programa objeto, e incluso la
documentación preparatoria, su descripción técnica y manuales de uso.
17) Las compilaciones de datos o de otros materiales, en forma legible por máquina o en
otra forma, que por razones de la selección o disposición de sus contenidos, constituyan
creaciones de carácter intelectual. Esta protección no abarca los datos o materiales en sí
mismos, y se entiende sin perjuicio de cualquier derecho de autor que subsista respecto de
los datos o materiales contenidos en la compilación;
18) Los dibujos o modelos textiles.
Sujetos del Derecho (arts. 6-9)
Por regla general el creador es siempre una persona natural. Una excepción se encuentra
respecto del software (ver art. 8)
El derecho de autor se puede adquirir por cualquier título, sea por transferencia o
transmisión. No obstante, esto último es de muy rara ocurrencia, ya que generalmente los
autores ceden sus derechos en cuanto pueden por cantiedades enormes de $. Así, por
ejemplo, Michael Jackson era el dueño de los derechos de canciones de los Beatles
(Art 2, Ley 17.336).
Art. 2° La presente ley ampara los derechos de todos los autores, artistas intérpretes o
ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión chilenos y de los
extranjeros domiciliados en Chile. Los derechos de los autores, artistas intérpretes o
ejecutantes, productores de fonogramas y organismos de radiodifusión extranjeros no
domiciliados en el país gozarán de la protección que les sea reconocida por las
convenciones internacionales que Chile suscriba y ratifique.
Para los efectos de esta ley, los autores apátridas o de nacionalidad indeterminada serán
considerados como nacionales del país donde tengan establecido su domicilio.
162
La ley protege los derechos de los creadores chilenos y de los extranjeros domiciliados en
Chile por igual. A los no domiciliados le va a dar la misma protección que esos países les
den a los chilenos no domiciliados en ese país. Se basa esto último en relaciones de
reciprocidad.
Presunción de autor
(Art 8, ley 17336).
Art. 8° Se presume autor de una obra, salvo prueba en contrario, a quien aparezca como
tal al divulgarse aquélla, mediante indicación de su nombre, seudónimo, firma o signo
que lo identifique de forma usual, o aquél a quien, según la respectiva inscripción,
pertenezca el ejemplar que se registra.
Tratándose de programas computacionales, serán titulares del derecho de autor respectivo
las personas naturales o jurídicas cuyos dependientes, en el desempeño de sus funciones
laborales, los hubiesen producido, salvo estipulación escrita en contrario.
Respecto de los programas computacionales producidos por encargo de un tercero para ser
comercializados por su cuenta y riesgo, se reputarán cedidos a éste los derechos de su
autor, salvo estipulación escrita en contrario.
Duración de la protección
Artículo 10.- La protección otorgada por esta ley dura por toda la vida del autor y se
extiende hasta por 70 años más, contados desde la fecha de su fallecimiento.
En el caso previsto en el inciso segundo del artículo 8° y siendo el empleador una persona
jurídica, la protección será de 70 años a contar desde la primera publicación.
En este caso, respecto de la letra d), ya el artículo 2° establecía que los derechos de
extranjeros se regían por tratados internacionales. Ergo, a falta de un tratado entre Chile
y otro Estado (sea bilateral o multilateral), las obras de este país serían de dominio
público.
En la doctrina existen dos visiones del derecho de autor:
1) Visión continental
2) Visión anglosajona
La visión continental destaca por acentuar la dicotomía entre derechos morales y
patrimoniales.
La visión agnlosajona se centra, en cambio, en los derechos patirmoniales. De ahí su
nombre de copyright, en el sentido de que lo que estos derechos permiten es de hacer
copias de la obra. Esto parte de la base de que una vez creadas, estas obras no podrían
ser modificadas por otros sino solo reproducidas.
163
Obras que pertenecen al patrimonio común
Art. 11. Pertenecen al patrimonio cultural común:
a) Las obras cuyo plazo de protección se haya extinguido;
b) La obra de autor desconocido, incluyéndose las canciones, leyendas, danzas y las
expresiones del acervo folklórico;
c) Las obras cuyos titulares renunciaron a la protección que otorga esta ley;
d) Las obras de autores extranjeros, domiciliados en el exterior que no estén protegidos en
la forma establecida en el artículo 2°, y
e) Las obras que fueren expropiadas por el Estado, salvo que la ley especifique un
beneficiario.
Las obras del patrimonio cultural común podrán ser utilizadas por cualquiera, siempre que
se respete la paternidad y la integridad de la obra.
Lo normal es que los derechos de autor pertenezcan a las personas. Una empresa puede
aparecer como un actor secundario pero no como creador. La única excepción son los
Software, en que una empresa encarga a un grupo de técnicos y científicos su desarrollo.
Hay otra excepción en materia de municipalidades. Pero la regla general es que sea una
persona natural.
Hay otra norma que regula a los ejecutantes de derechos de autor, refiriéndose a los
contratos de edición (relación escritor – editorial), refiriéndose a esto detalladamente,
incluso establece la remuneración mínima. Después regula de manera también bastante
detallada todo lo que dice relación con las películas de cine. Regula también la relación del
derecho de autor con los diarios y revistas (por regla general es del diario o revista pero
¿Qué pasa con la publicación de esa columna o foto en otra revista o diario relacionado a la
empresa? ¿Se puede hacer?).
Caso
René “Pepo” Ríos Boettiger.
En los 80, Pepo cedió sus derechos a INVERZAG. Entregó a esta compañía todos los
derechos de autor que tenía sobre CONDORITO con la excepción de la edición de revistas.
Se quedó entonces con todos los derechos de merchandising y de publicidad.
Luego en 1992, se entregaron los derechos de edición a una empresa llamada TELEVISA.
Por tanto los derechos de autor de Pepo se dividieron en dos.
Luego COPEC celebró un contrato con TELEVISA para hacer una promoción con una
colección de revistas por un cierto monto de bencina cargada. Acá INVERZAG pidieron
participación en este negocio por tratar también de temas publicitarios y de mercadeo.
Hicieron reuniones con tres oficinas de abogados para llegar a un acuerdo.
La falta de claridad en los límites de sesión de derechos fue lo que derivó en esta
discusión.
164
Derechos de autor sobre las creaciones artísticas
Art. 36. El autor chileno de una pintura, escultura, dibujo o boceto tendrá, desde la
vigencia de esta ley, el derecho inalienable de percibir el 5% del mayor valor real que
obtenga el que lo adquirió, al vender la obra en subasta pública o a través de un
comerciante establecido.
El derecho se ejercitará en cada una de las futuras ventas de la obra y corresponderá
exclusivamente al autor, y no a sus herederos, legatarios o cesionarios.
Corresponderá al autor la prueba del precio original de la obra o de los pagados en las
ventas posteriores de la misma.
El hecho de comprar un cuadro no implica que yo tenga derecho a lucrar con la imagen de
ese cuadro, por ejemplo, vender estampillas o postales con la imagen del cuadro. Se
excluye de esto
La creación de un museo, siempre que sea sin fines de lucro (para tener fines de lucro se
tendría que constituir como sociedad anónima y repartir las utilidades entre sus socios). El
hecho de que cobre entradas no significa que tenga fines de lucro.
Contrato de Edición
El contrato de edición dice relación con aquel contrato que celebra el autor de la obra con
una editora, con el objeto de que esta última edite y haga impresiones de sus obras en el
mercado. (Art 48)
Contrato de Edición
Artículo 48.- Por el contrato de edición el titular del derecho de autor entrega o promete
entregar una obra al editor y éste se obliga a publicarla, a su costa y en su propio
beneficio, mediante su impresión gráfica y distribución, y a pagar una remuneración al
autor.
El contrato de edición se perfecciona por escritura pública o por documento privado
firmado ante notario, y debe contener:
a) La individualizacion del autor y del editor;
b) La individualización de la obra;
c) El número de ediciones que se conviene y la cantidad de ejemplares de cada una;
d) La circunstancia de concederse o no la exclusividad al editor;
e) La remuneración pactada con el autor, que no podrá ser inferior a la establecida en el
artículo 50, y su forma de pago, y
f) Las demás estipulaciones que las partes convengan.
165
Contrato de Representación.
Dice relación con las obras de teatro (Art 56). Muchas de las obras que se presentan en
Chile son obras extrajeras, y por lo mismo para su exhibición y cobro tiene que tenerse
derecho para eso (art. 56).
En este caso el contrato por ley está sujeto a un plazo, que debe cumplir el empresario
artístico, debe comenzar a producirla 6 meses después de establecido el contrato sino
pierde su derecho.
En este caso también se fija una remuneración mínima en el art. 61.
Contrato de Representación
Artículo 56.- El contrato de representación es una convención por la cual el autor de una
obra de cualquier género concede a un empresario el derecho de representarla en público,
a cambio de la remuneración que ambos acuerden. Esta remuneración no podrá ser
inferior a los porcentajes señalados en el artículo 61.
El contrato de representación se perfecciona por escritura pública o por instrumento
privado firmado ante notario.
Contratos cinematográficos
La ley también regula todo lo que dice relación con la cinematografía, y en el (art. 30) se
establece los nombres que deben aparecer en la película.
Derechos conexos
El (art. 65) los regula. Estos son los que la ley otorga a los artistas, intérpretes y
ejecutantes para permitir o prohibir la difusión de sus producciones y percibir una
remuneración por el uso público de las mismas
En este caso se conjugan dos derechos que tienen con convivir.
166
Vigencia
Antes la vigencia del derecho de autor es de 50 años, salvo en el caso de la viuda, en que
sigue la vida de la viuda o que tuviere hijas solteras hasta el cumplimiento de sus 21 años.
Artículo 10 (antiguo) .- La protección otorgada por la presente ley dura por toda la vida
del autor y se extiende hasta por 70 años más, contados desde la fecha de su
fallecimiento. En caso que, al vencimiento de este plazo, existiere cónyuge o hijas solteras
o viudas o cuyo cónyuge se encuentre afectado por una imposibilidad definitiva para todo
género de trabajo, este plazo se extenderá hasta la fecha de fallecimiento del último de los
sobrevivientes.
La protección establecida en el inciso anterior, tendrá efecto retroactivo respecto al
cónyuge y las referidas hijas del autor.
En el caso previsto en el inciso segundo del artículo 8° y siendo el empleador una persona
jurídica,
la protección será de 70 años a contar desde la primera publicación.
Limitaciones y Excepciones al Derecho de Autor y a los Derechos Conexos
Ver arts. 71 A y siguientes con énfasis en el 71 A, D, E, I, J, K, L, N. estos artículos
reflejan que estarán afectos a un royalty quienes hagan uso de una obra de derecho de
autor con fines de lucro.
En definitiva, el principio básico es que quien lucra con un derecho de autor debe
pagar por ello.
Hoy hay excepciones en cuanto a las sanciones en determinados casos (Art 71 A – S):
La ley el año 2010 estableció excepciones al derecho de autor, en que no se pena su uso
(art. 71 B en adelante):
Si se trata de un crítico, puede mostrar fragmentos para realizar su crítica sin tener
autorización y sin pagar remuneración.
El caso dos, se refiere por ejemplo a las bibliotecas de ciegos, se puede leer un
libro sin autorización ni pago al autor, en estos casos el libro se graba y se deja en
sistema de audio. Esto es diferente a las librerías que venden libros grabados, en
este caso se está afecto a los derechos de autor.
Lecciones dictadas se puede tomar apuntes y no implica vulnerar el derecho de
autor.
Si una televisión de una gran tienda, clínica, gimnasio se deben pagar derechos de
autor, sin embargo la ley excluye el caso de que esa tienda venda los aparatos
electrónicos (televisiones, dvd, etc)
167
Bibliotecas por regla general están autorizadas a fotocopiar libros, digitalizarlos,
traducir los libros, etc. (libros agotados, libros que están por desaparecer, etc.)
Planos arquitectónicos el autor no puede imponer que no se incluyan
modificaciones, pero en este caso puede impedir el arquitecto que se ponga su
nombre en la obra.
La ley establece que el uso familiar, bibliotecas, fundaciones sin fines de lucros,
etc.
Las sátiras o burlas no implican utilización de derechos de autor.
Para realización de actividades judiciales, administrativas o legislativas. En este
caso no se está vulnerando los derechos de autor.
Limitaciones y Excepciones al Derecho de Autor y a los Derechos Conexos
Artículo 71 A. Cuando sea procedente, las limitaciones y excepciones establecidas en
este Título se aplicarán tanto a los derechos de autor como a los derechos conexos.
Artículo 71 B. Es lícita la inclusión en una obra, sin remunerar ni obtener autorización del
titular, de fragmentos breves de obra protegida, que haya sido lícitamente divulgada, y su
inclusión se realice a título de cita o con fines de crítica, ilustración, enseñanza e
investigación, siempre que se mencione su fuente, título y autor.
Artículo 71 C. Es lícito, sin remunerar ni obtener autorización del titular, todo acto de
reproducción, adaptación, distribución o comunicación al público, de una obra lícitamente
publicada, que se realice en beneficio de personas con discapacidad visual, auditiva, o de
otra clase que le impidan el normal acceso a la obra, siempre que dicha utilización guarde
relación directa con la discapacidad de que se trate, se lleve a cabo a través de un
procedimiento o medio apropiado para superar la discapacidad y sin fines comerciales.
En los ejemplares se señalará expresamente la circunstancia de ser realizados bajo la
excepción de este artículo y la prohibición de su distribución y puesta a disposición, a
cualquier título, de personas que no tengan la respectiva discapacidad.
Artículo 71 D. Las lecciones dictadas en instituciones de educación superior, colegios y
escuelas, podrán ser anotadas o recogidas en cualquier forma por aquellos a quienes van
dirigidas, pero no podrán ser publicadas, total o parcialmente, sin autorización de sus
autores.
Las conferencias, discursos políticos, alegatos judiciales y otras obras del mismo carácter
que hayan sido pronunciadas en público, podrán ser utilizadas libremente y sin pago de
remuneración, con fines de información, quedando reservado a su autor el derecho de
publicarlas en colección separada.
Artículo 71 E. En los establecimientos comerciales en que se expongan y vendan
instrumentos musicales, aparatos de radio o televisión o cualquier equipo que permita la
emisión de sonidos o imágenes, podrán utilizarse libremente y sin pago de remuneración,
168
obras o fonogramas, con el exclusivo objeto de efectuar demostraciones a la clientela,
siempre que éstas se realicen dentro del propio local o de la sección del establecimiento
destinada a este objeto y en condiciones que eviten su difusión al exterior.
En el caso de los establecimientos comerciales en que se vendan equipos o programas
computacionales, será libre y sin pago de remuneración la utilización de obras protegidas
obtenidas lícitamente, con el exclusivo objeto de efectuar demostraciones a la clientela y
en las mismas condiciones señaladas en el inciso anterior.
Artículo 71 F. La reproducción de obras de arquitectura por medio de la fotografía, el
cine, la televisión y cualquier otro procedimiento análogo, así como la publicación de las
correspondientes fotografías en diarios, revistas y libros y textos destinados a la
educación, es libre y no está sujeta a remuneración, siempre que no esté en colección
separada, completa o parcial, sin autorización del autor.
Asimismo, la reproducción mediante la fotografía, el dibujo o cualquier otro procedimiento,
de monumentos, estatuas y, en general, las obras artísticas que adornan
permanentemente plazas, avenidas y lugares públicos, es libre y no está sujeta a
remuneración, siendo lícita la publicación y venta de las reproducciones.
Artículo 71 G. En las obras de arquitectura, el autor no podrá impedir la introducción de
modificaciones que el propietario decida realizar, pero podrá oponerse a la mención de su
nombre como autor del proyecto.
(Art 71 G) -> Planos arquitectónicos. Desde el punto de vista de derecho de autor, no se
podría modificar la obra. En este caso el dueño de la casa, puente, etc… puede ser objeto
de modificaciones, por construirse para prestar un servicio a terceros, pero el arquitecto
tiene derecho a pedir que no salga su nombre en la obra.
Artículo 71 H. No será aplicable a las películas publicitarias o propagandísticas la
obligación que establece el artículo 30. Tampoco será obligatorio mencionar el nombre del
autor en las fotografías publicitarias.
Asimismo, lo dispuesto en el artículo 37 bis no será aplicable a los programas
computacionales, cuando éstos no sean el objeto esencial del arrendamiento.
Artículo 71 I. Las bibliotecas y archivos que no tengan fines lucrativos podrán, sin que se
requiera autorización del autor o titular ni pago de remuneración alguna, reproducir una
obra que no se encuentre disponible en el mercado, en los siguientes casos:
a) Cuando el ejemplar se encuentre en su colección permanente y ello sea necesario a los
efectos de preservar dicho ejemplar o sustituirlo en caso de pérdida o deterioro, hasta un
máximo de dos copias.
b) Para sustituir un ejemplar de otra biblioteca o archivo que se haya extraviado, destruido
o inutilizado, hasta un máximo de dos copias.
c) Para incorporar un ejemplar a su colección permanente.
169
Para los efectos del presente artículo, el ejemplar de la obra no deberá encontrarse
disponible para la venta al público en el mercado nacional o internacional en los últimos
tres años.
Artículo 71 J. Las bibliotecas y archivos que no tengan fines lucrativos podrán, sin que se
requiera autorización del autor o titular, ni pago de remuneración alguna, efectuar copias
de fragmentos de obras que se encuentren en sus colecciones, a solicitud de un usuario de
la biblioteca o archivo exclusivamente para su uso personal.
Las copias a que se refiere el inciso anterior sólo podrán ser realizadas por la respectiva
biblioteca o archivo.
Artículo 71 K. Las bibliotecas y archivos que no tengan fines lucrativos podrán, sin que
se requiera autorización del autor o titular, ni pago de remuneración alguna, efectuar la
reproducción electrónica de obras de su colección para ser consultadas gratuita y
simultáneamente hasta por un número razonable de usuarios, sólo en terminales de redes
de la respectiva institución y en condiciones que garanticen que no se puedan hacer copias
electrónicas de esas reproducciones.
Artículo 71 L. Las bibliotecas y archivos que no tengan fines lucrativos podrán, sin que se
requiera remunerar al titular ni obtener su autorización, efectuar la traducción de obras
originalmente escritas en idioma extranjero y legítimamente adquiridas, cuando al
cumplirse un plazo de tres años contado desde la primera publicación, o de un año en caso
de publicaciones periódicas, en Chile no hayan sido publicadas su traducción al castellano
por el titular del derecho.
La traducción deberá ser realizada para investigación o estudio por parte de los usuarios de
dichas bibliotecas o archivos, y sólo podrán ser reproducidas en citas parciales en las
publicaciones que resulten de dichas traducciones.
Artículo 71 M. Es lícito, sin remunerar ni obtener autorización del autor, reproducir y
traducir para fines educacionales, en el marco de la educación formal o autorizada por el
Ministerio de Educación, pequeños fragmentos de obras o de obras aisladas de carácter
plástico, fotográfico o figurativo, excluidos los textos escolares y los manuales
universitarios, cuando tales actos se hagan únicamente para la ilustración de las
actividades educativas, en la medida justificada y sin ánimo de lucro, siempre que se trate
de obras ya divulgadas y se incluyan el nombre del autor y la fuente, salvo en los casos en
que esto resulte imposible.
Caso
Se debe distinguir el caso en que una biblioteca para ciegos grava un libro que tiene sus
derechos de autor vigente y lo ofrece abiertamente al público no vidente. Hay que
distinguir, es lícito siempre que no tenga fines de lucro. Si vende copias en librerías de la
grabación, podría ser sancionable.
170
Las bibliotecas por regla general están autorizadas a fotocopiar libros a traspasar
digitalmente ciertos libros en algunos casos como: no que no se encuentren muchos
ejemplares en el país, libros que están en vías de desaparecer, etc…
Artículo 71 N. No se considera comunicación ni ejecución pública de la obra, inclusive
tratándose de fonogramas, su utilización dentro del núcleo familiar, en establecimientos
educacionales, de beneficencia, bibliotecas, archivos y museos, siempre que esta
utilización se efectúe sin fines lucrativos.
En estos casos no se requerirá autorización del autor o titular ni pago de remuneración
alguna.
Artículo 71 Ñ. Las siguientes actividades relativas a programas computacionales están
permitidas, sin que se requiera autorización del autor o titular ni pago de remuneración
alguna:
a) La adaptación o copia de un programa computacional efectuada por su tenedor, siempre
que la adaptación o copia sea esencial para su uso, o para fines de archivo o respaldo y no
se utilice para otros fines.
Las adaptaciones obtenidas en la forma señalada no podrán ser transferidas bajo ningún
título, sin que medie autorización previa del titular del derecho de autor respectivo;
igualmente, las copias obtenidas en la forma indicada no podrán ser transferidas bajo
ningún título, salvo que lo sean conjuntamente con el programa computacional que les
sirvió de matriz.
b) Las actividades de ingeniería inversa sobre una copia obtenida legalmente de un
programa computacional que se realicen con el único propósito de lograr la compatibilidad
operativa entre programas computacionales o para fines de investigación y desarrollo. La
información así obtenida no podrá utilizarse para producir o comercializar un programa
computacional similar que atente contra la presente ley o para cualquier otro acto que
infrinja los derechos de autor.
c) Las actividades que se realicen sobre una copia obtenida legalmente de un programa
computacional, con el único propósito de probar, investigar o corregir su funcionamiento o
la seguridad del mismo u otros programas, de la red o del computador sobre el que se
aplica. La información derivada de estas actividades solo podrá ser utilizada para los fines
antes señalados.
Artículo 71 O. Es lícita la reproducción provisional de una obra, sin que se requiera
remunerar al titular ni obtener su autorización. Esta reproducción provisional deberá ser
transitoria o accesoria; formar parte integrante y esencial de un proceso tecnológico, y
tener como única finalidad la transmisión lícita en una red entre terceros por parte de un
intermediario, o el uso lícito de una obra u otra materia protegida, que no tenga una
significación económica independiente.
Artículo 71 P. Será lícita la sátira o parodia que constituye un aporte artístico que lo
diferencia de la obra a que se refiere, a su interpretación o a la caracterización de su
intérprete.
171
(Art 71 P) -> Son lícitas las sátiras o parodias.
Ej: The Clinic.
Artículo 71 Q. Es lícito el uso incidental y excepcional de una obra protegida con el
propósito de crítica, comentario, caricatura, enseñanza, interés académico o de
investigación, siempre que dicha utilización no constituya una explotación encubierta de la
obra protegida. La excepción establecida en este artículo no es aplicable a obras
audiovisuales de carácter documental.
Artículo 71 R. Se podrá, sin que se requiera autorización del autor o titular, ni pago de
remuneración alguna, efectuar la traducción de obras originalmente escritas en idioma
extranjero y legítimamente adquiridas, para efectos de uso personal.
Artículo 71 S. Se podrá, sin requerir autorización del autor o titular, ni pago de
remuneración alguna, reproducir o comunicar al público una obra para la realización de
actuaciones judiciales, administrativas y legislativas.
(Art 71 S) -> El hecho de que uno hable o copie una sentencia judicial o un proyecto de
ley, no vulnera derechos de autor.
Así como en las marcas es importante poner el símbolo ®, en materia de propiedad
intelectual hay que poner una © en todo lo que dice relación con los libros y (p) en todo lo
relacionado con la música y fonogramas. La no colocación de este símbolo no acarrea una
consecuencia jurídica, como en el caso de las marcas.
Capítulo II Infracciones (Art 78 y ss).
En general tiene mayor aplicación las multas. Son raros los casos en que acarrea cárcel. Lo
que se busca principalmente es sacar del mercado los bienes o acciones que están
afectando los derechos de autor.
Radio y empresas que hacen relación con derechos de autores -> Sus sanciones se
relacionan generalmente con la ejecución de canciones sin la autorización del autor.
[Art. 79]
[art. 81], este artículo metió a la cárcel a un compadre que vendía material pirateado y
murió en la cárcel de san miguel.
[art. 83]
[art. 85 B]
[Art. 85 D]
172
Derechos conexos son los que tiene el que ejecuta el derecho de autor de un tercero. Así
por ejemplo, Frank Sinatra, que no escribía sus canciones . es un derecho de autor sobre
la ejecución de, por ejemplo, la canción, que emana del derecho sobre la canción misma.
Indicaciones geográficas
Ciertos productos obtienen características particulares en base a su origen. El destilado de
uva que se elaboran en valles del norte es distinto al que pueda elaborarse en otro lugar.
Esto justifica que sólo estos destilados puedan llamarse pisco.
Están reguladas ne varias disposiciones, destacando la ley 19.039 en su título IX, artículos
92 y siguientes. Hay un procedimiento para crear y otorgar denominaciones de origen.
[pegar y leer estos artículos]
Actualmente, la única denominación de origen que se ha creado en Chile son los limones
de pica. Así, si el mismo limón viene de san Felipe, no podría denominarse limón de pica.
El procedimiento es bastante burocrático, debiéndose acompañar diversos documentos,
entre ellos, planos, requisitos en la producción del producto, entre otros.
Más allá de la ley 19.039 hay otras denominaciones de origen tratadas en leyes especiales,
así pasa con el pisco, primera denominación de origen en Chile, meticulosamente regulado
en el Decreto N°3355 de 1949. Véase, por ejemplo, sus artículos 49, 56, 57.
Otro ejemplo es el DS N°464 que establece denominaciones para los vinos en base a la
zona en que se producen.
Las denominaciones de origen dan información sobre un producto pero NO SON UNA
MARCA, sino que son complementarias a ésta. De ahí que el artículo 20 prohibe registarar
denominaciones de origen como marcas.
173
174
24/10/12
ASPECTOS INTERNACIONALES DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Esto comenzó en el S. XIX con la conolización y el crecimiento del comercion internacional,
generando problemas en el reconocimiento de un derecho de propiedad en los distintos
países.
Una excepción era Inglaterra en que una patente otorgada ahí era reconocida en sus
colonias.
En este contexto, se forma la AIPPI (Asociación Internacional para la Protección del a
Propiedad Industrial por parte de abogados especialistas en el tema. Esta asociación
empezó a trabajar en un texto que fue sometido a la conferencia diplomática de parís de
1883 que daría lugar al Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, el
primer texto que vincula varios países en materia de propiedad industrial.
En primer lugar, destaca este Convenio porque enumera distintas figuras de propiedad
industrial. Ahora bien, en general, la internacionalización de estos títulos viene dada por el
Derecho de Prioridad, es decir, el derecho de mantener la fecha inicial de solicitud o pedido
de estos derecho para usarla en otro país más adelante. Esto tiene sentido porque una
marca o producto o procedimiento patentado muy exitoso corre el riesgo de ser copiada en
países en que estos productos ingresan.
No obstante, es prácticamente imposible obtener la protección de estos derechos en todos
los países simultáneamente (más aun en el S.XIX en que aún no existía ni el avión) por lo
que se ideó este derecho para poder salvar esta asimetría temporal
Actualmente, prácticamente todos los países del mundo han suscrito el Convenio de París l
oque ha justificado la relevancia de este derecho de prioridad. Ahora bien, permite que la
autoridad de un país reconozca solicitudes anteriores. Posteriormente, el Convenio fue
modificado en diversas ocasiones, principalmente con tal de actualizarlo jurídicamente.
En 1886, se hizo un ejercicio paralelo respecto del Derecho de Autor en la ciudad de Berna,
en una conferencia. La institución principal del Convenio de Berna es que determina que el
autor de una obra es dueño de ella por el sólo hecho de su creación. Esto es importante
porque mucho tiempo se exigió que estas obras además sean registradas. Actualmente,
este Convenio prohíbe que la porpiedad de un autor sobre su creación dependa de un
registro, sin perjuicio que lo admite para fines administrativos y probatorios.
Durante el S. XX surgieron muchos otros tratados que dennotan el movimiento, creación e
importancia de marcas en distintos países. Se desarrollaron así tratados como:
1) Convenio de Bruselas de 1974 sobre señal
2) Arreglo de Madrid de 1981
3) Convenio que protege los fonogramas 1971
175
4) Convención de Roma sobre obras musicales 1961
5) Tratado de marcas 1994
6) Tratdo de Singapur de 2006
7) Tratado de Washington sobre circuitos integrados
8) Tratado de derecho de autor de 1996 que integra la comunicación via internet
9) Tratado de interpretación y ejecución de fonogramas de 1996
10)Tratado de la haya de modelos industriales
11)Lisboa sobre denominaciones de origen
12)Tratado de Madrid
13)Tratado de Budapest sobre depósito de microrganismos76
14)PCT
15)Clasificación de Niza sobre marcas
Hay muchos más pero esto refleja que son prolíferos. Todos estos tratadso están
coordinados por la OMPI (o WIPO, en inglés). Está en la ciudad de Ginebra, tuvo su
origen después del convenio de parís, precisamente para administrarlo en la ciudad de
Berna. Después de la segunda guerra se cambió a la ciudad de Ginebra donde se
radicaban buena parte de los organismos internacionales de naciones unidas. En 1974,
adquiere su denominación actual.
La OMPI tiene dos funciones fundamentales:
1) Propender al desarrollo de la PI
2) Administrar los tratados, viendo si deben modificarse, por ejemplo.
Este organismo tiene una vinculaicón directa con el INAPI y con la DIBANCO que se
preocupa del registro de derechos de autor. Funciona democráticamente, al punto que
cada país tiene un voto para efectos de hacer modificaciones. Esto hace muy difícil que se
apruebe todo, ya que países insignificantes podrían entorpecer las modificaciones con
facilidad. Esto se justifica también porque cada país quiere evitar que su régimen sea
modificado.
En este contexto, muchos páises en desarrollo se mostraron insatisfechos con el Convenio
de París, con tal defacilitar el régimen en materia farmacéutica. Por otro lado, los países
más desarrollados reconocieron esto, al punto que el respeto de estas instituciones
dejaban mucho que desear. Por otro lado, la OMPI no tiene un tribunal o autoridad de
policía que permita proteger los derechos de propiedad industrial, sino que la aplicación del
Convenio de París depende de los tribunales de cada país, lo que obviamente traía
problemas para los países más desarrollados. Esto dio origen a diversas negociaciones con
tal de modificar el tratado, las que eventualmente fracasaron.
176
76 Esto e importante porque Chile actualmente se ofreció para realizar el depósito de microrganismos. Esto es importante porque así pueden examinarse los microrganismos para determinar si alguien que alega una patente sobre un microrganismo innovó o no.
Así, los países más desarrollados se aburrieron del sistema democrático que hacía muy
difícil impulsar actualizaciones. Así, decidieron llevar este tema al GATT, organismo que
permite medidas de retaliación en caso que no se respete este acuerdo sobre comercio
internacional, permitiendo a los países que demandaban prohibir la importación de los
países infractores.
Eventualmente, el GATT se convirtió en la OMC y los países desarrollados introdujeron en
la agenda de creación de la OMC la propiedad industrial, saltándose la OMPI. Hubo
discusiones largas, con grandes conflictos políticos. No obstante, entre 1986 y 1994 se
preparó un texto que refundía algunas disposiciones del convenio de parís y convenio de
berna, dando origen al ADPIC o TRIPS. Lo importante del TRIPS es que hace obligatorias
estas disposiciones de los Convenios, pero tratándolas desde la óptica del comercio. Este
acuerdo se transformó en el acuerdo madre o casi constitucional al que deberán ajustarse
los estados y los individuos.
Es un texto interesante atendido su origen jurídico – político. Busca aclarar ciertas
disposiciones, creando además un sistema de solución de controversias. No obstante, por
su carácter político, hay disposiciones que no quedaron tan claras ya que no fue posible
llegar a acuerdo.
Paralelamente, se promulgó la constitución de la OMC, que es la organización encargada de
administrar el ADPIC. De hecho, la OMC puede convertirse en un órgano de solución de
controversias a través del sistema de consultas. Si estas fracasas, la controversia será
sometida a un tribunal o panel arbitral. Así, los países infractores podrían estar sujetos a
multas e incluso a prohibiciones de exportar a ciertos países.
177
07/11/12
[Clase Max Santa Cruz]
INTERNACIONAL
A fines del S XIX rugen el convenio de parís y convenio de berna, a cargo de dos
organizaciones que luego se fusonarían en la OMPI. La OMPI perdió importancia en 1994
con la creación de la OMC y el acuerdo más importante en materia de PI: el TRIPS, un
convenio omnicomprensivo y, sobre todo, exigible ante la OMC en virtud de un
procedimiento jurisdiccional ante un panel de expertos.
No obstante, hace ya algunos años, la PI ha recaído más bien en otros organismos
regionales de carácter multidiciplinario como la OMS, UNESCO o FAO, que reconocen como
la PI puede favorecer sus propios fines.
También ha surgido con mayor intensidad la PI en países en desarrollo, los que
antiguamente eran muy propensos a la piratería. Así, muchos tratados internacionales
también toman en cuenta estos temas. Destacan, en este sentido, los TLC.
Así, en síntesis, hay 2 corrientes normativas en materia internacional:
1) Las instituciones, como la OMC, la OMPI.
2) Las normas, sean éstas tratados nacionales o internacionales.
Véase, por ejemplo, el artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Actualmente, la OMPI se ha reinventado y vuelve a ganar terreno frente a la OMC. El
problema con la OMC es que actualmente han cambiado los actores relevantes
internacionalmente que no necesariamente son los que lideran la OMC. Asimismo, las
rondas de negociaciones son eternas (la última es de 1999 y aún no concluye). Ya el
hecho de que la UE represente a todos sus países hace que sea muy difícil para ella
negociar. Esto se acentúa atendiendo a que una vez que se integra la OMC uno está
obligado a cumplir todos los tratados, sin hacer reservas.
No obstante, la OMC sigue siendo importante en materia de solución de controversias.
El problema de la OMPI es que empezaron a dominar las empresas titulares de PI en
desmedro de los países mismos. De ahí que se sugirió que la OMPI incorporara la agenda
del desarrollo, 45 recomendaciones para los distintos países. Esto modificó la orientación
de la OMPI, admitiendo que la recomendación que hace la OMPI a EEUU no puede ser la
misma que se hace a Botsuana, es decir, ya no recomiendan un único modelo al mundo
entero, sino varios dependiendo en las características propias de cada país.
178
La OMPI tiene 4 facultades:
1) Administrar tratados
2) Monta sistemas de facilitación de protección
3) Realiza cooperación técnica
4) Provee información
INAPI
En Chile, el INAPI ha tenido que enfrentar esta multilateralidad de instituciones de
propiedad intelectual. Su rol, no obstante, es distinto del de las organizaciones
internacionales. El INAPI está encargado de otorgar derechos, sin perjuicio que ha
asumido funciones propias de leyes más bien modernas.
Ministerio de Agricultura, DIBAM, Consejo de la cultura y las artes, el Ministerio de
Relaciones Exteriores y otros organismos también influyen en materia de propiedad
industrial.
No obstante, el INAPI es la que tiene más facultades en matiera de PI. Actualmente está
pronto a cumplir 4 años de existencia.
Es un organismo autónomo: propone y ejecuta la política aprobada por el ministerio de
economía, sus autoridades se eligen por alta dirección pública, están excluidos de la Escala
Única de Remuneraciones.
Sus principales funciones son:
1) Registro y administración de derechos de PI
2) Tribunal de primera instancia
3) Proposición y ejecución de políticas de PI esta función es nueva e implica
asesorar al Presidente de la República. De hecho, se creó un departamento de
políticas públicas y estudios. Esto implica además que deben guardar coordinación
con el ámbito agrícola, farmacéutico, medioambiental, etc.
4) Competencias Internacionales posibilidad de firmar y negociar acuerdos de
cooperación con otras oficinas.
5) Transferencia tecnológica y difusión el INAPI está a cargo de la mayor base de
datos de información tecnológica. Así, debe promover la innovación y su
transferencia tecnológica.
Esta es una de las funciones más relevantes de INAPI. Se materializa en la herramienta
INAPI Proyecta, única en su clase, que permite difundir y enseñar a usar propiedad
industrial.
179
Actualmente también se ha puesto énfasis en la promoción de las denominaciones de
origen.
Internacionalmente, el INAPI es un referente a nivel latinoamericano, junto con México.
Surgen así proyectos como PROSUR, que busca coordinar el conocimiento de patentes que
se solicitan en varios países a la vez. Chile también forma parte del tratado de Budapest
sobre depósitos de microrganismos y de hecho Chile es la primera autoridad de depósito
de microrganismos en la Región.
En materia del PCT, el INAPI es una de las 18 oficinas que evalúan solicitudes
internacionales.
También ha propuesto una nueva ley más acorde a la era tecnológica, con procedimientos
más simples y eficientes desde el punto de vista de la protección y su observancia. En
este último sentido también, Chile ha buscado establecer penas de cárcel para la
vulneración de propiedad industrial.
180
17/10/12
ACCIONES DE PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
[LLEGUÉ MUY TARDE. PEDIR APUNTES A LA CATA VILLALOBOS]
[parece que estamos viendo las acciones o posibilidades de defensa de los derechos de
propiedad industrial]
Acciones penales
Están en los artículos 28 (marcas) y 52 (patentes). El 28 ya lo vimos. El 52, por su parte,
consagra una situación especial relativa a la infracción de patentes que están en trámite,
sin perjuicio que, de no otorgarse estas, se entiende que no hubo infracción. Por eso los
jueces no sancionan en base a este precepto.
Recurso de protección
La Corte no lo ha permitido cuando se interponen otro tipo de acciones
Ley 20.169
Ley 19.912 que incorpora normas de los ADPIC o TRIPS sobre medidas en
frontera para la observancia de los derechos de propiedad intelectual
Tiene que ver con la coordinación con el Servicio Nacional de Aduanas, respecto de si los
productos importados infringen patentes o están autorizados o no.
22/10/12
Por regla general, quien alega una infracción debe probarla. La única excepción se
presenta respecto de las patentes de procedimiento, las que, como sabemos, protegen
además los productos generados por ellas. De ahí que quien alega que produjo un
producto a través de un procedimiento distinto deberá probar que no ha cometido una
infracción. [ver artículo]
Además de acciones judiciales, civiles o penales, y la oposición y nulidad, hay otras
acciones consagradas en otras normas del ordenamiento jurídico que permiten proteger
derechos de propiedad industrial, tales como la acción de protección (art. 20 CPR en
relación al N°25 del artículo 19).
181
ACCIÓN DE PROTECCIÓN
Hay fallos que establecen que esta acción no procede porque hay acciones especiales que
lo garantizan, tales como las acciones civiles o penales de la ley 19.039. No obstante, el
mismo artículo 20 establece que el recurso de protección procede sin perjuicio de otras
acciones que fueran procedentes.
ACCIONES DE LA LEY DE COMPETENCIA DESLEAL (ley 20.169)
Esta ley no solo permite una protección de la marca propiamente tal sino también de la
imagen de un competidor en el mercado. Por ejemplo, la caja del detergente Líder es muy
parecida al Omo, lo que podría permitirle ganar clientes a costa de su confusión, lo que no
parece ni eficiente ni parece legítimo. En este caso, si Omo se hubiera opuesto al
otorgamiento de la marca Líder para este tipo de productos, lo más probable es que lo
hubieran rechazado porque de hecho estas marcas ni se parecen, lo que hace que la ley
20.169 sea la vía idónea.
También se producen problemas respecto de la distinción entre la marca y la razón social
de una sociedad. Así, por ejemplo, si alguien, sin solicitar la marca, usa una marca
idéntica o similar a la de un competidor como razón social, el competidor afectado podría
recurrir a esta ley en cuanto acto de competencia desleal.
Así, por ejemplo, una sociedad fabricadora y comercializadora de productos ópticos (o
relacionados con ellos), demandó a una sociedad perteneciente a ex empleados de la
demandante, por infracción de marca. Denuncia el uso de sus marcas para el mismo tipo
de productos y aprovechando, además, el conocimiento que los ex empleados tenían de los
clientes de la demandante.
En este caso el desvío de clientela se debe tanto al uso indebido de una marca ajena como
al aprovechamiento indebido de la red de contactos. Así, se acogió la demanda,
decretando:
1) La cesación de todos los acto de os demandados, que violen los derechos derivados
de las marcas de la demandante.
2) Se prohíbe a los demandados la impresión de cajas, etiquetas, rotulación y demás
impresos respecto de los productos materia de la sentencia.
3) Se condena a la demandada a indemnizar a la parte demandante de los perjuicios
derivados de la utilización ilegal de las marcas materia de la sentencia.
4) Se establece que los perjuicios deberán determinarse en la etapa de ejecución de
la sentencia
5) Se rechaza la petición de publicación de la sentencia.
6) Se condena a los demandados al pago de las costas de la causa.
Otro caso se dio en la licitación por la Ilustre Municipalidad de Concepción de la obra
“Cementerio Parque Comuna de Concepción”. Varios interesados compran las Bases y uno
de ellos finalmente decide no participar, pero solicita y obtiene el registro de la marca
“Parque Concepción” que era como las bases decían que tenía que llamarse el cementerio,
182
de modo que quien ganara la licitación no podría después cumplir con este requisito. El
tribunal acogió la demanda declarando:
1) Que la demanda ha incurrido en actos de competencia desleal;
2) Que se condena en costas a la demandada; y
3) Ordena se remitan los antecedentes al Fiscal Nacional Económico para que
investigue los hechos.
Se solicitó además la nulidad de esta marca, la que fue declarada.
Otros casos no son tan claros. Así, por ejemplo, Nestlé demandó a Monterrey por la
etiqueta de Nescafé que usaba también una etiqueta café con una tasa roja de la que salía
vapor atendiendo que podría desviar clientela. No obstante, se falló que no era posible
atribuir a un solo competidor el uso exclusivo de estos signos, no sólo porque no estaban
registrados, sino que tampoco parecían registrables, salvo que hubieran adquirido
distintividad por su uso.
LEY 19.912 QUE INCORPORA NORMAS DE LOS ADPIC SOBRE MEDIDAS EN
FRONTERA PARA LA OBSERVANCIA DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
Esta ley constituye una obligación para el servicio de aduanas, el que estará obligado a dar
noticia de importaciones “sospechosas” a eventuales competidores afectados. De hecho, la
experiencia de aduanas en general les permite identificar adecuadamente las
importaciones “sospechosas”, sea, por ejemplo, porque están escondiendo información o
también en base a los valores de importación.
En estos casos, el SNA suspende el despacho de estos bienes mientras el titular se
pronuncia, para lo cual tiene un plazo muy acotado. Ahí, hay algunos importadores que
simplemente dan por perdidos sus importaciones. En la práctica, el SNA ha sido bastante
proactivo y, cuando la infracción es clara, ha ejercido la posibilidad de querellarse por
contrabando, aunque los titulares de derechos de propiedad industrial no hayan ejercido su
acción.
Cabe destacar que las acciones penales son previa instancia particular, en circunstancias
que la acción de contrabando es una acción pública. A veces, cuando un particular no ha
ejercido su acción, el Ministerio Público exige que la ratifique para poder perseguir al
imputado.
Si un productor extranjero se percata que alguien está falsificando sus productos, en
principio, el competidor extranjero no tiene acciones por infracción marcaria, en la medida
que la marca esté registrada en Chile. Así, puede, por ejemplo, pedir la marca de manera
urgente y luego evitar la comercialización de este producto o probar si la ley de
competencia desleal le es aplicable, atendido que el competidor chileno estaría generando
una barrera de entrada artificial al país.
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