TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA

PROCESO 283-IP-2015

Interpretación prejudicial del artículo 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; y, de oficio, del artículo 150 de la misma normativa; con fundamento en la consulta solicitada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Demandante: Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc. Marca: W (mixta). Expediente Interno: 517-2012-0-1801-JR-CA-05.

Magistrado ponente: Luis José Diez Canseco Núñez

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito a los 25 días del mes de septiembre del año dos mil quince, procede a resolver la solicitud de Interpretación Prejudicial formulada por la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú.

VISTOS:

El Oficio 517-2012-0/5taSECA-CSJLI-PJ de 11 de junio de 2015, recibido por correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, solicita a este Tribunal interpretación prejudicial a fin de resolver el Proceso Interno 517-2012-0-1801-JR-CA-05.

El Auto de 24 de agosto de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A. ANTECEDENTES

1. Partes en el proceso interno:

Demandante: Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc.

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Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), República del Perú.

2. Antecedentes:

1. El 13 de agosto de 2010, Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc. solicitó el registro de la marca denominativa con grafía especial “W”; para distinguir productos de la Clase 18 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

2. El extracto de la solicitud fue publicado en el Diario Oficial “El Peruano” no habiéndose presentado oposición alguna.

3. Mediante Resolución 916-2011/DSD-INDECOPI de 17 de enero de 2011, la Dirección de Signos Distintivos denegó, de oficio, el registro del signo solicitado, al considerar que un signo constituido únicamente por la letra W en mayúsculas, sin contar con una grafía especial o elementos denominativos, figurativos o cromáticos adicionales, que permitan indicar el origen empresarial de los productos que pretende distinguir no puede acceder a registro, pues no será apreciada por el público consumidor como un signo distintivo que identifique el origen empresarial.

4. El 3 de febrero de 2011, Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc. interpuso recurso de apelación contra la Resolución 916-2011/DSD-INDECOPI señalando que su signo se encuentra revestido de una configuración particular que le confiere distintividad.

5. Mediante Resolución 2565-2011/TPI-INDECOPI de 18 de noviembre de 2011, la Sala del Tribunal del Indecopi resolvió confirmar la Resolución 916-2011/DSD-INDECOPI que denegó el registro de la marca de producto “W”.

6. Starwood Hotels & Resorts Worldwide presentó demanda contencioso administrativa, a fin de anular la Resolución 2565-2011/TPI-INDECOPI.

7. Mediante Sentencia de 30 de septiembre de 2014, el Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda.

8. Starwood Hotels & Resorts Worldwide presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia.

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9. La Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en los siguientes términos:

¿Teniendo en cuenta que el signo solicitado a registro se encuentra constituido solamente por una letra del abecedario escrita tal como se observa precedentemente, podría considerarse que el mismo se encuentra incurso en la prohibición de registro prevista en el numeral b) del artículo 135 de la Decisión 486?

¿El hecho que el signo solicitado en su versión mixta (esto es acompañado de otros elementos) se encuentre inscrito en otras clases y como tal sea distintivo (por ejemplo para el servicio de hotelería), determina que en el caso de autos se deba conceder el registro solicitado?

3. Argumentos de la demanda:

10. Starwood Hotels sustentó su demanda sobre la base de los siguientes argumentos:

La letra W está revestida de una configuración particular que le confiere distintividad, ya que se trata de una letra que por sus proporciones en el trazo grueso de su diseño, genera un impacto atractivo a la vista y destaca particularmente, por lo que, no será percibida por el público usuario relevante como una simple y ordinaria letra W.

La marca W tiene un uso protagónico y una presencia relevante en el sector hotelería y restauración, por lo que goza de capacidad distintiva suficiente como para funcionar como marca, tanto para distinguir servicio de hotelería de la clase 43 como para distinguir productos de la clase 18.

El signo W se encuentra registrado solo o con otros elementos en numerosos países del mundo, entre ellos, países que conforman la Comunidad Andina, por lo que, en virtud a lo dispuesto en la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial de Washington y en la Convención de París, la marca W (mixta) al encontrarse registrada en la República de Colombia, debe también recibir protección legal en el Perú por lo que debe concederse su registro.

4. Argumentos de la contestación a la demanda:

11. El INDECOPI contestó la demanda alegando lo siguiente:

El signo solicitado para registro solo se constituye de la letra W, es decir, una letra del abecedario en mayúscula sin grafía

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especial o con elementos adicionales que puedan evidenciar alguna aptitud distintiva de productos o servicios en el mercado.

El procedimiento para registrar una marca no se subordina al análisis llevado a cabo en otros procedimientos y tampoco al registro concedido en otros países.

La marca W no es notoria porque no hay procedimiento administrativo en el que esta condición se haya invocado, probado y declarado por el Indecopi.

5. Argumentos de la sentencia de primera instancia:

12. La Sentencia de Primera Instancia declaró infundada la demanda al considerar que:

El signo solicitado W carece de particularidades gráficas o figurativas susceptibles de ser atribuidas a una sola empresa, por lo que puede ser tomada como una letra cualquiera del abecedario.

El Indecopi no está sujeto a efectuar el examen de registrabilidad sobre la base de los registros otorgados con anterioridad en otros países.

El examen de registrabilidad de un signo también es autónomo respecto de las decisiones anteriormente adoptadas por la misma autoridad administrativa.

6. Argumentos del recurso de apelación:

13. Starwood Hotels & Resorts Worldwide presentó recurso de apelación contra la sentencia dictada, sustentándose en términos similares en que fue interpuesta la demanda contencioso administrativa.

B. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL

14. La Sala Consultante solicita la interpretación prejudicial del artículo 135 literal b) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Procede la interpretación solicitada y, de oficio, se interpretará el artículo 150 de la misma normativa.1

1 Artículo 135.- “No podrán registrarse como marcas los signos que:(…)b) carezcan de distintividad;

Artículo 150.- “Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”.

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C. CUESTIONES A INTERPRETAR

1. Primacía del Derecho comunitario andino sobre los tratados internacionales.

2. Las marcas constituidas por letras. 3. Irregistrabilidad de signos por falta de distintividad.4. El signo solicitado a registro y anteriormente registrado como

marca mixta.5. La notoriedad alegada del signo solicitado a registro.6. Autonomía de la Oficina Nacional Competente.

D. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES A INTERPRETAR

1. PRIMACÍA DEL DERECHO COMUNITARIO ANDINO SOBRE LOS TRATADOS INTERNACIONALES.

15. El Tribunal abordará el tema de la Primacía del derecho comunitario andino sobre los Tratados Internacionales debido a que el demandante manifestó que, en virtud de lo dispuesto en la Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial de Washington de 20 de febrero de 1929 y en la Convención de París para la Protección de la Propiedad Industrial de 20 de marzo de 1883, la marca W (mixta), al encontrarse registrada en la República de Colombia, debería también recibir protección legal en el Perú y, en consecuencia, debería concederse su registro.

16. El Tribunal en abundante jurisprudencia ha consolidado como principio fundamental del Derecho comunitario andino el de la “Primacía del derecho comunitario andino”, basándose en los principios de “Eficacia directa del ordenamiento jurídico andino”, el de “Aplicabilidad inmediata del ordenamiento jurídico andino”, y el de “Autonomía del ordenamiento jurídico andino”.

17. En relación con el principio de Primacía del derecho comunitario andino, un análisis de la posición o jerarquía del ordenamiento jurídico andino ha manifestado que el mismo goza de prevalencia respecto de los ordenamientos jurídicos de los Países Miembros y respecto de las normas de derecho internacional. En este marco ha establecido que en caso de presentarse antinomias entre el derecho comunitario andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que al presentarse antinomias entre el derecho comunitario y las normas de derecho internacional, también prevalece el Derecho Comunitario Andino.

18. Un punto fundamental al analizar el principio de Primacía del derecho comunitario andino, como se señaló anteriormente, es el principio de “Autonomía del ordenamiento jurídico andino”, que no es otro que el desarrollo del principio de supremacía y que consagra como un

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verdadero sistema jurídico al ordenamiento jurídico comunitario. Es decir, unido a que dicho sistema jurídico se presenta como un todo coherente y dotado de unidad, contiene un conjunto de principios y reglas estructurales que derivan de él mismo, sin resultar de ningún otro ordenamiento jurídico.

19. Corresponde a la Sala Consultante atender a los criterios que se esbozan en la presente interpretación prejudicial, tomando en consideración la primacía del Derecho comunitario andino sobre las demás normas internacionales.

2. LAS MARCAS CONSTITUIDAS POR LETRAS.

20. En el presente caso Starwood Hotels solicita el registro de una marca mixta constituida por la letra “W”. Por ello, es preciso analizar el tema de las marcas constituidas por letras consideradas aisladamente en virtud a que la Sala Consultante solicita expresamente que el Tribunal se pronuncie sobre los supuestos en los que es posible el registro de una letra como marca.

21. Frecuentemente, se ha denegado el registro de una letra como marca alegando la alta probabilidad de que otros comerciantes necesiten utilizar letras simples, así como el uso frecuente en el comercio para indicar, por ejemplo, el modelo, el código del producto o referencias al catálogo. Adicionalmente, en tanto una letra del alfabeto latino es un recurso escaso en virtud a su número reducido, debe procederse con extrema cautela al momento de otorgar la exclusividad sobre ella, debiéndose procurar mantener el libre uso por parte de todos los competidores y evitar su apropiación.

22. Diversas oficinas nacionales aceptan el registro de una sola letra como marca2, dependiendo de si califica como distintiva o no. Vale decir, en principio, para diversas oficinas nacionales, como para la Comunidad Andina, una sola letra puede constituir, en principio, una marca, salvo que carezca de carácter distintivo. Frecuentemente, la distintividad requerida es adquirida mediante el uso.

23. Los signos compuestos de una sola letra generalmente carecen de carácter distintivo y, por consiguiente, no son registrables, excepto en los casos de distintividad adquirida. Por ejemplo, la letra “A”, que puede significar “de primera calidad”, puede no calificar como suficientemente

2 Véase, por ejemplo, la Decisión “a” de la OAMI (R91/98-2). Asimismo, según señala la sección de Propiedad Intelectual del Gobierno de Australia: “Una marca es un derecho que es otorgado para una letra, número, palabra, frase, sonido, olor, forma, logotipo, gráfico y/o aspecto del empaquetado”. Traducción libre de: “A trade mark is a right that is granted for a letter, number, word, phrase, sound, smell, shape, logo, picture and/or aspect of packaging”. Cf. Australian Government, IP Australia, “Trade Marks”, disponible en web: http://www.ipaustralia.gov.au/get-the-right-ip/trade-marks/, consultado el 17 de abril de 2015. Véase la lista de lo que puede constituir una marca en “Types of Trade Marks”: http://www.ipaustralia.gov.au/get-the-right-ip/trade-marks/types-of-trade-marks/.

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distintiva para el registro de una marca sin una evidencia contundente. La letra “K”, por ejemplo, puede constituir una marca registrable para calzado, pero la letra “H”, que es una indicación usual de la anchura de zapatos, no sería distintiva para designar zapatos.

24. Se requiere particular atención cuando se trata de productos técnicos, como computadoras, máquinas, motores o herramientas, respecto a los cuales ciertas letras tienen usualmente un significado descriptivo o han devenido genéricas, indicativas o de uso común. Cuando una letra no es distintiva, su representación con una combinación de colores y elementos gráficos adicionales puede ayudar a proporcionar un carácter distintivo al signo en su conjunto.

25. De igual manera, dos o más letras son registrables como marcas salvo que sean descriptivas (lo cual incluye abreviaciones o acrónimos), indicativas, genéricas, necesarias, usuales o carentes de distintividad en su conjunto. El mismo criterio es aplicable para combinaciones de números y letras.

26. Así, algunos ejemplos de signos carentes de distintividad compuestos por letras son: XL para designar vestimenta, SOS para productos farmacéuticos, ABC para agendas o directorios, SDK (software development kit) para este tipo de software de programación, MP3 para reproductores de sonido, 4x4 para camionetas, AAA para baterías o servicios de hospedaje, 1TB para discos duros, M&A para actividades relacionadas con fusiones y adquisiciones, entre otros.

27. Según lo establecido en el artículo 134 literal d) de la Decisión 486 pueden constituir marcas las letras y los números. Sin embargo, resulta imperativo que dichos signos cumplan con el requisito de la distintividad que, a su vez exige en el artículo 135 literal b) de la misma normativa. En principio, nada impide que un signo compuesto de una sola letra acompañada de elementos gráficos particulares y estilizada mediante un tipo de letra particular sea considerado como distintivo. Cuando la estilización sea tal que la letra es secundaria en la apreciación global de la marca, el carácter distintivo de la marca será mucho mayor. Mientras más aleatoria y atípica sea la forma de graficar la letra, existen más probabilidades de que sea considerada prima facie como distintiva. De igual manera, un borde llamativo e inusual puede ayudar a revestir la marca de carácter distintivo.

28. La normativa andina no prohibe el registro de marcas compuestas de una sola letra pero sí exige el requisito de distintividad, la cual puede darse ab initio o de manera sobrevenida. Si bien el examen de registrabilidad de marcas constituidas por letras latinas debe ser más minucioso en virtud de la escasez de éstas, la aletoriedad y la estilización de la letra, así como la mayor relevancia de los demás elementos gráficos como el borde, otorgan un mayor carácter distintivo

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al signo en tanto la letra es secundaria en la apreciación del signo en su conjunto.

3. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS POR FALTA DE DISTINTIVIDAD.

29. En el presente caso, el INDECOPI alegó que el signo W (mixto) no es distintivo por no ostentar características particulares que permitan diferenciar el signo como un elemento indicador de un origen empresarial determinado.

30. Es importante advertir que el artículo 135 literal a) de la Decisión 486, eleva a causal de irregistrabilidad absoluta la falta de alguno de los requisitos que se desprenden del artículo 134 de la misma normativa. Es decir, que un signo es irregistrable si carece de distintividad, de susceptibilidad de representación gráfica o de perceptibilidad. Asimismo, se debe tener en cuenta que la falta de distintividad, una vez más, está consagrada como causal de nulidad absoluta de manera independiente en el artículo 135, literal b) de la Decisión 486.

31. De lo expuesto se puede observar que la distintividad tiene un doble aspecto:

1) Distintividad intrínseca o en abstracto, la cual supone que el signo cuyo registro se solicite sea apto para identificar productos o servicios, independientemente de la clase a la que pertenezca. Este tipo de distintividad se encuentra regulada en el artículo 135 literal a) de la Decisión 486.

2) Distintividad extrínseca o en concreto, la cual además de exigir que el signo contenga distintividad intrínseca, requiere que éste sea capaz de diferenciar el producto o servicio de otros de la misma clase, y se encuentra recogida en el artículo 135 literal b) de la normativa en mención.

32. A manera de ilustración, se transcriben criterios del Tribunal de Justicia Europeo:

“En la jurisprudencia europea se destaca que el carácter distintivo de una marca ha de apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se ha solicitado el registro y, por otra, en relación con la percepción del público al que va dirigida, y que está formado por el consumidor de dichos productos o servicios”; que “no es necesario que la marca permita que el público al que va dirigida identifique al fabricante del producto o al prestador del servicio, transmitiéndole una indicación concreta de su identidad”, pues “la función esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o al usuario último el origen del producto o del servicio designado por la marca”

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(Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 7 de febrero de 2002, asunto T-88/00); y que cuando los productos designados en la solicitud de registro van destinados a los consumidores en general, “se supone que el público correspondiente es un consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. No obstante, ha de tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos contemplada”.3 (Lo subrayado es nuestro).

33. Por lo tanto, la Sala Consultante debe analizar en primer lugar si el signo solicitado tiene aptitud distintiva en abstracto y, de ser así, debe evaluar si posee aptitud distintiva en concreto respecto de los productos que pretende distinguir en la Clase 18 de la Clasificación Internacional de Niza. Esto dependerá, entre otros factores, de la aleatoriedad o estilización de la letra, de la mayor relevancia de los elementos gráficos del signo, de la existencia de otros empresarios que utilicen la misma letra como signo distintivo, del uso acompañado del nombre comercial, etc.

34. Para calificar el carácter distintivo de un signo en concreto, éste debe ser evaluado en relación con la cobertura de productos o servicios designados, a los demás signos existentes y, especialmente, al público consumidor.

35. En consecuencia, la distintividad debe apreciarse, especialmente, desde la perspectiva de la óptica del consumidor medio del producto o servicio pertinente, vale decir, desde la percepción del público pertinente4. Así por ejemplo, el consumidor medio de servicios de hospedaje temporal de lujo no sólo prestará mayor atención al momento de contratar dichos servicios sino que estará más familiarizado con los signos distintivos utilizados por cadenas hoteleras internacionales.

36. Por lo tanto, debe apreciarse la distintividad, sobre todo, en relación con el público consumidor, teniendo en cuenta la capacidad del consumidor medio de esta clase de servicios de identificar su origen empresarial.

37. Finalmente, se debe tener en cuenta que si bien un signo puede carecer de distintividad ab initio, ésta puede ser adquirida a través del

3 Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas asunto T-136/00, de 25 de septiembre de 2002.

4 Respecto a la percepción del público pertinente, véase, por ejemplo, Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Dosenbach-Ochsner AG Schuhe und Sport contra OHMI, de 7 de febrero de 2012, §50.

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uso constante en el mercado, que es el supuesto de distintividad adquirida o secondary meaning.

4. EL SIGNO SOLICITADO A REGISTRO Y ANTERIORMENTE REGISTRADO COMO MARCA MIXTA.

38. La sociedad demandante argumentó que se desconoció su derecho de preferencia internacional, ya que es titular de la marca W (mixta) para distinguir servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza, registrada por las Oficinas Nacionales de Colombia y en terceros países.

39. Sobre el particular, dentro del Proceso 64 – IP – 2015 de 27 de Mayo de 2015, este Tribunal expresó lo siguiente:

“Lo primero que advierte el Tribunal, es que la normativa comunitaria no consagra un derecho de preferencia al registro de un signo que fue anteriormente registrado como marca. El artículo 168 de la Decisión 486 consagra un derecho preferente a la persona que obtenga una resolución favorable en un trámite de cancelación del registro por no uso, lo que se da en un escenario muy diferente al planteado por el demandante.

En este escenario le corresponde al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina realizar ciertas precisiones:

El análisis de registrabilidad es una actividad compleja, sistemática e integral, donde están presentes muchos elementos y factores que influyen en la formación del convencimiento de la agencia de registro de marcas en cuanto a la concesión o denegación de una solicitud específica. Entran en juego las reglas de análisis de marcas y figuras relevantes como la notoriedad, la distintividad adquirida, la conexidad competitiva, entre muchas otras, que la oficina tiene que sopesar dentro de una visión sistemática para tomar una decisión adecuada.

El simple hecho de que un signo haya estado registrado como marca no otorga un derecho indefectible o inexorable para el registro. La oficina de registro de marcas debe realizar un análisis complejo en los términos explicados anteriormente, y así determinar si se incurre en alguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en la norma comunitaria, teniendo en cuenta, por supuesto, las oposiciones presentadas. Por lo tanto, cada examen es independiente y matizado por las circunstancias del caso particular”.

40. En consecuencia, la Sala Consultante deberá determinar si el análisis de marcas realizado fue integral, sistemático y adecuado en relación

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con todos los elementos, factores y figuras de propiedad intelectual oportunos para resolver el caso particular, tales como la distintividad adquirida.

5. LA NOTORIEDAD ALEGADA DEL SIGNO SOLICITADO A REGISTRO

41. En el presente caso, Starwood Hotels alega la notoriedad del signo solicitado W (mixto) en la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza. Al respecto, dentro del precitado Proceso 64-IP-2015 de 27 de mayo de 2015, este Tribunal ha señalado lo siguiente:

“La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial. En efecto, en el Título XII, artículos 224 a 236, dispone la regulación de los signos notoriamente conocidos. (Proceso 124-IP-2011 de 30 de noviembre de 2011).

En dicho Título no sólo se hace referencia a la marca notoriamente conocida, sino que se amplía el ámbito al hacer igualmente regulación general de los signos notoriamente conocidos.

El artículo 224 consagra una definición de signo distintivo notoriamente conocido, definición normativa que precisa las siguientes características: Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente. El artículo 230, que establece qué se debe entender por sector pertinente. En efecto, debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros y la notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio.

La protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos de especialidad y territorialidad. En relación con la regulación que establece la Decisión 486, la protección de los signos notoriamente conocidos se brinda de una manera aún más ampliada.

De conformidad con lo establecido en el artículo 229 literal a), no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero. Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado.La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina protege a la marca notoria no registrada y, en consecuencia, el examen de

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registrabilidad de un signo notoriamente conocido debería ser diferente al examen que se haría de un signo ordinario. Lo anterior no quiere decir que una marca por ser notoria tenga indefectiblemente derecho a su registro, ya que el registro de toda marca, aún en el caso de ser notoria, deberá atender al respectivo análisis de registrabilidad que lleva adelante la oficina nacional competente.

Lo que se está afirmando es que dicho análisis debe ser diferencial y complejo. Es decir, debe darse atendiendo al hecho de que la marca notoria ya es distintiva y, por lo tanto, el análisis de confundibilidad debe ser, por un lado, más distendido teniendo en cuenta el gran prestigio que ha sido ganado por la marca notoriamente conocida, y por el otro, muy riguroso a fin de evitar la confusión en el público consumidor, teniendo en cuenta las características de la marca opositora, es decir, teniendo en cuenta factores como la notoriedad de la marca opositora, la clase de productos que se pretende registrar, etc.

Es del caso tener en cuenta que el reconocimiento de la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional, según sea el caso. El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la Autoridad Nacional Competente sobre la base de las pruebas presentadas.

Según el artículo 228 de la Decisión 486, para determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, ente otros:

a. El grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro;

b. la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;

c. la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique;

d. el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique;

e. las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el

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plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección;

f. el grado de distintividad inherente o adquirida del signo;

g. el valor contable del signo como activo empresarial;

h. el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o,

i. la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;

j. los aspectos del comercio internacional; o,

k. la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero. (…)”.

42. Dentro del Proceso 241-IP-2013 de 20 de febrero de 2014, el Tribunal desarrolla el tema de los signos notoriamente conocidos de la siguiente manera:

“La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina protege a la marca notoria no registrada y, en consecuencia, el examen de registrabilidad de un signo notoriamente conocido debería ser diferente al examen que se haría de un signo ordinario. Lo anterior no quiere decir que una marca por ser notoria tenga indefectiblemente derecho a su registro, ya que el registro de toda marca, aún en el caso de ser notoria, deberá atender al respectivo análisis de registrabilidad que practica la oficina nacional competente”.

Lo que se está afirmando es que dicho análisis debe ser diferencial y complejo, es decir, debe darse atendiendo al hecho de que la marca notoria ya es distintiva y, por lo tanto, el análisis de confundibilidad debe ser, por un lado, más distendido teniendo en cuenta el gran prestigio que ha sido ganado por la marca notoriamente conocida, y por el otro, muy riguroso a fin de evitar la confusión en el público consumidor, teniendo en cuenta las características de la marca opositora, es decir, teniendo en cuenta factores como la notoriedad de la marca opositora, la clase de productos que se pretende registrar, etc.

Sobre el tratamiento diferencial que se debe dar al registro de la marca notoriamente conocida, el profesor Jorge Otamendi

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manifiesta lo siguiente: “En cambio, el criterio no es el mismo cuando la marca solicitada es notoria desde que la notoriedad es considerada como un factor de distinción. En estos casos el criterio puede ser más benévolo por ser más remotas las posibilidades de confusión”.

43. En consecuencia, si bien la norma comunitaria otorga ciertos efectos a la marca notoria no registrada en el País Miembro donde se solicita su protección, el análisis de registrabilidad en caso de solicitarse esa marca para registro es independiente, es decir, la oficina nacional competente tiene discrecionalidad para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca notoriamente conocida que se alega, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio.

44. Es importante tener en cuenta que el reconocimiento de la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el Juez o la oficina nacional, según sea el caso. El reconocimiento de dicha notoriedad corresponde otorgarlo a la autoridad nacional competente sobre la base de las pruebas presentadas.

45. En este sentido, la Sala Consultante deberá tener en consideración que en caso de solicitarse el registro de un signo notorio, el análisis de registrabilidad es independiente, según lo expuesto en la presente interpretación prejudicial.

7. AUTONOMÍA DE LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE

46. Tomando en cuenta que se debate el hecho de si el INDECOPI estaba sujeto a efectuar el examen de registrabilidad del signo solicitado, y que fue denegado de oficio, sobre la base de los registros otorgados con anterioridad en otros países, el Tribunal estima adecuado referirse al tema de la autonomía de la Oficina Nacional Competente.

47. Dentro del Proceso 70-IP-2013 de 8 de mayo de 2013, este Tribunal señaló lo siguiente:

“El artículo 150 de la Decisión 486 determina que:

Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”.

48. Por consiguiente, a la Oficina Nacional Competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe

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llevarse a cabo aún en el caso de que no hubiesen sido presentadas oposiciones. En consecuencia, la Autoridad Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o denegar el registro. En el caso de que sean presentadas oposiciones, la Oficina Nacional Competente se pronunciará acerca de ellas, así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado.

49. Al respecto, este Tribunal ha manifestado:

“La existencia de oposiciones compromete más aún al funcionario respecto de la realización del examen de fondo, pero, la inexistencia de las mismas no lo libera de la obligación de practicarlo; esto, porque el objetivo de la norma es que dicho examen se convierta en etapa obligatoria dentro del proceso de concesión o de denegación de los registros de marcas”.5

50. Asimismo, el examen de registrabilidad que, en apego a lo dispuesto en el artículo 150 de la misma Decisión, debe practicar la oficina correspondiente, comprende el análisis de todas las exigencias que aquella impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo, desde luego, de los requisitos fijados por el artículo 134 y, tomando en consideración las prohibiciones determinadas por los artículos 135 y 136 de la Decisión 486.

51. De la misma forma, será la Oficina Nacional Competente, la que en definitiva decida sobre las oposiciones formuladas, en el caso de que hayan sido presentadas, y, desde luego, respecto de la concesión o de la denegación del registro solicitado. El acto de concesión o de denegación del registro debe estar respaldado en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que le sirvieron de base para tomar su decisión. El funcionario debe aplicar las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han establecido con esa finalidad. La aplicación que de éstas se realice en el examen comparativo dependerá, en cada caso, de las circunstancias y hechos que rodeen a las marcas en conflicto.

52. Sobre el tema se transcribe lo expresado por este Tribunal dentro del Proceso 110-IP-2008, publicado en la G.O.A.C. 1675 de 5 de diciembre de 2008, que si bien se refiere a normas de la Decisión 344 es aplicable al presente caso:

“El sistema de registro de marcas que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las Oficinas Competentes en cada País

5 Proceso 16-IP-2003, sentencia de 12 de marzo de 2003, publicada en la G.O.A.C. 916 de 2 de abril de 2003. Marca: “CONSTRUIR Y DISEÑO”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.

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Miembro. Dicha autonomía se manifiesta tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones”.

53. Sobre el primer tema, el Tribunal ha señalado: Si bien las Oficinas Competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho comunitario de marcas las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, sin que lo anterior signifique de ninguna manera uniformizar los pronunciamientos de las mismas.

54. El principio de independencia de las Oficinas de Registro significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis realizado en otra u otras Oficinas Competentes de los Países Miembros. De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido un registro de marca en determinado País Miembro esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro en los otros Países. O bien, si el registro ha sido denegado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser denegado en los demás Países Miembros, aún en el caso de presentarse sobre la base del derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo País que denegó el registro”. (Proceso 71-IP-2007. Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, Marca: MONARCH-M, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1553, de 15 de octubre de 2007).

55. Un aspecto de especial importancia en relación con este tema constituye el hecho que el principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo con su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación al caso puesto a su conocimiento. En cualquier evento es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado.

56. Asimismo, es pertinente agregar que este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares.

57. Esta atribución no quiere decir que la Oficina de Registro de Marcas no tenga límites en su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro tiene la

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obligación, en cada caso, de hacer un análisis teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

58. La Oficina Nacional Competente debe, obligatoriamente, realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado para registro, aun cuando no hayan sido presentadas oposiciones a la solicitud, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias establecidas por la Decisión 486. Asimismo, el examen de registrabilidad realizado por las oficinas de registro de marcas debe ser de oficio, integral, autónomo y debe plasmarse en una resolución debidamente motivada. Finalmente, la Oficina Nacional Competente debe justificar, de manera suficiente y razonable, el criterio adelantado en el caso concreto.

En virtud de lo anteriormente expuesto,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA EMITE PRONUNCIAMIENTO:

PRIMERO: Corresponde a la Sala Consultante atender a los criterios que se esbozan en la presente Interpretación Prejudicial, tomando en consideración la prevalencia del Derecho comunitario andino sobre las demás normas internacionales.

La Sala Consultante debe dar aplicación preferente a las normas de Derecho comunitario frente a normas de origen internacional, como es el caso el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Convención General Interamericana sobre Protección Marcaria y Comercial o Convención de Washington.

SEGUNDO: En principio, signos compuestos de una o dos letras pueden constituir marcas en virtud de lo establecido en el artículo 134 literal d) de la Decisión 486. Sin embargo, resulta imperativo que dichos signos cumplan con el requisito de la distintividad, exigido en el artículo 135 literal b) de la misma normativa, la cual puede darse ab initio o de manera sobrevenida, es decir, adquirida mediante el uso.

TERCERO: Según el artículo 136 de la Decisión 486, no pueden ser registrados los signos que en relación con derechos de terceros sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos o, para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar en el público un riesgo de confusión o de asociación. De ello resulta que no es necesario que el signo solicitado para registro induzca a error o a confusión a los consumidores,

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sino que es suficiente la existencia del riesgo de confusión para que se configure la prohibición de registro.

Para calificar el carácter distintivo de un signo en concreto, éste debe ser evaluado en relación con la cobertura de productos o servicios designados, con los demás signos existentes y, especialmente, con el público consumidor. El consumidor medio del mercado pertinente deberá determinarse según los criterios expuestos en la presente interpretación prejudicial.

CUARTO: El análisis de registrabilidad es una actividad compleja, sistemática e integral, donde están presentes muchos elementos y factores que influyen en la formación del convencimiento de la agencia de registro de marcas en cuanto a la concesión o denegación de una solicitud específica. Entran en juego las reglas de análisis de marcas y figuras relevantes como la notoriedad, la distintividad adquirida, la conexidad competitiva, entre muchas otras, que la oficina tiene que sopesar dentro de una visión sistemática para tomar una decisión adecuada.

El simple hecho de que un signo haya estado registrado como marca no otorga un derecho indefectible o inexorable para el registro. La oficina de registro de marcas debe realizar un análisis complejo en los términos explicados anteriormente, y así determinar si se incurre en alguna de las causales de irregistrabilidad contempladas en la norma comunitaria, teniendo en cuenta, por supuesto, las oposiciones presentadas.

En consecuencia, la Sala Consultante deberá determinar si el análisis realizado fue integral, sistemático y adecuado en relación con todos los elementos, factores y figuras de propiedad intelectual oportunos para resolver el caso particular, tales como la distintividad adquirida.

QUINTO: El análisis de registrabilidad en caso de solicitarse para registro un signo notorio es independiente. La Oficina Nacional Competente tiene poder discrecional para, previo análisis de registrabilidad, conceder o no el registro de la marca, de conformidad con los múltiples factores que puedan intervenir en dicho estudio.

SEXTO: La Oficina Nacional Competente debe, necesariamente, realizar el examen de registrabilidad del signo solicitado para registro, el que comprenderá el análisis de todas las

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exigencias establecidas por la Decisión 486. Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no hayan sido presentadas oposiciones a la solicitud. El pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, que resuelva las oposiciones en el caso de haberlas, y determine la concesión o la denegación del registro de un signo, deberá plasmarse en una resolución debidamente motivada, la que deberá ser notificada al peticionario. Asimismo, el examen de registrabilidad realizado por las oficinas de registro de marcas tiene las siguientes características:

- Debe ser de oficio.- Debe ser integral. - Debe plasmarse en una resolución debidamente

motivada.- Debe ser autónomo.

Finalmente, la Oficina Nacional Competente debe justificar, de manera suficiente y razonable, el criterio adelantado en el caso concreto.

De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la Sala Consultante deberá aplicar la presente interpretación prejudicial al emitir el fallo en el presente proceso interno. Asimismo, deberá dar cumplimiento a las disposiciones contenidas en el párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.

De conformidad con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman la presente Interpretación Prejudicial los Magistrados que participaron en su adopción.

Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Leonor Perdomo Perdomo MAGISTRADA MAGISTRADA

Luis José Diez Canseco Núñez MAGISTRADO

De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial el Presidente y el Secretario.

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Luis José Diez Canseco Núñez Gustavo García Brito PRESIDENTE SECRETARIO

Notifíquese a la Sala Consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

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Proceso 283-IP-2015